Oberlandesgericht Düsseldorf Urteil, 10. März 2016 - I-2 U 41/15

Tenor

A.

Auf die Berufung wird – unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels – das am 23. Juli 2015 verkündete Urteil der 4c Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt gefasst:

I.              Die Beklagte wird verurteilt,

1.              es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihrer Geschäftsführerin zu vollziehen ist, zu unterlassen,

a)             Kastenbahnen, wobei sich direkt neben der Kastenbahn auf gleicher Höhe mit der Kastenbahn eine Ablage befindet, auf der Zwischenspeicherkästen vorgesehen sind, mit einer Erkennungseinrichtung und mit einer Entnahmeeinrichtung für Flaschen, umfassend mehrere Greifer, wobei jeder Greifer einen Kolbenzylinderantrieb umfasst und wobei jeder Greifer einzeln ansteuerbar und vertikal verfahrbar ist,

in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,

und/oder

b)             Vorrichtungen, die zur Durchführung eines Verfahrens zum Aussortieren von Fehlflaschen aus einem auf einer Kastenbahn geförderten Flaschenkasten geeignet sind, wobei die Kastenbahn eine Entnahmeeinrichtung für Flaschen aufweist, umfassend mehrere Greifer, wobei zur Betätigung der Greifer ein Kolbenzylinderantrieb vorgesehen ist und wobei der Greifer einzeln ansteuerbar und einzeln vertikal verfahrbar ist, wobei die Fehlflaschen der mindestens einen Flaschensorte nach Erkennen durch eine Erkennungseinrichtung durch eine Entnahmeeinrichtung dem Kasten auf der Kastenbahn entnommen werden, wobei die entnommenen Fehlflaschen in mindestens einen weiteren zweiten Kasten eingestellt werden, der sich neben der Kastenbahn befindet, wobei der zweite Kasten als Zwischenspeicher dient, wobei nach einer bestimmten Anzahl von in dem Zwischenspeicherkasten gesammelten Fehlflaschen solche Fehlflaschen dem Zwischenspeicherkasten entnommen und in einen Kasten auf der Kastenbahn durch die Entnahmeeinrichtung eingestellt werden, wobei dieser mit Fehlflaschen besetzte Kasten von der Kastenbahn ausgeschleust wird,

Abnehmern in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern;

2.              dem Kläger unter Vorlage eines geordneten Verzeichnisses darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie, die Beklagte, die vorstehend zu I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 14. März 2007 begangen hat, und zwar unter Angabe

a)              der Herstellungsmengen und -zeiten,

b)              der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

c)              der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

d)              der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

e)              der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

f)              der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

3.              gegenüber den gewerblichen Abnehmern die vorstehend zu I.1.a) bezeichneten Vorrichtungen unter Hinweis darauf, dass der Senat mit dem vorliegenden Urteil auf eine Verletzung des EP 1 445 AAA erkannt hat, und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Vorrichtungen wieder an sich zu nehmen;

4.              an den Kläger einen Betrag in Höhe von 14.139,- € zuzüglich Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 21. Juni 2014 zu zahlen.

II.              Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der der Insolvenzschuldnerin durch die vorstehend zu I.1. bezeichneten, seit dem 14. März 2007 begangenen Handlungen entstanden ist oder noch entstehen wird.

III.              Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

B.

Die Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz werden der Beklagten auferlegt.

C.

Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte kann die Zwangsvollstreckung des Klägers durch Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000.000,- € abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Zwangsvollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

D.

Die Revision wird nicht zugelassen.

E.

Der Streitwert wird auf 1.000.000,- € festgesetzt.

G r ü n d e :

I.

Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das Vermögen der B GmbH. In dieser Eigenschaft nimmt er die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP 1 445 AAA (nachfolgend: Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf, Erstattung vorgerichtlicher Kosten sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch.

Das Klagepatent, dessen eingetragene Inhaberin die Insolvenzschuldnerin ist, wurde am 6. Dezember 2003 unter Inanspruchnahme einer Priorität der DE 10305AAB vom 7. Februar 2003 in deutscher Verfahrenssprache angemeldet. Die Veröffentlichung des  Hinweises auf die Erteilung des Klagepatents erfolgte am 14. Februar 2007. Der deutsche Teil des Klagepatents, der beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 503 06 AAC geführt wird, ist in Kraft. Mit Rücksicht auf eigene Voranmeldungen (DE 102 44 AAD; EP 1 407 AAE), bei denen es sich um nachveröffentlichten Stand der Technik handelt, hat die Klägerin im Vorfeld des hiesigen Klageverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt im Hinblick auf den deutschen Teil des Klagepatents ein Beschränkungsverfahren durchgeführt. Hinsichtlich des Inhalts des Beschränkungsbeschlusses wird auf die Anlage K 3 Bezug genommen. Die vor dem Hintergrund der Beschränkung geänderte Patentschrift wurde unter dem Aktenzeichen DE 503 06 AAF C5 veröffentlicht (nachfolgend: Klagepatentschrift). Über eine durch die Beklagte mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2014 erhobene Nichtigkeitsklage hat das Bundespatentgericht noch nicht entschieden.

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Aussortieren von Fehlflaschen aus einem ersten, auf einer ersten Kastenbahn beförderten Flaschenkasten und eine Entnahmevorrichtung, insbesondere zur Durchführung des Verfahrens. Sein Patentanspruch 1 ist wie folgt gefasst:

„Verfahren zum Aussortieren von Fehlflaschen aus einem auf einer Kastenbahn (1) geförderten Flaschenkasten, mit einer Entnahmeeinrichtung für Flaschen, umfassend mehrere Greifer, wobei zur Betätigung der Greifer ein Kolbenzylinderantrieb vorgesehen ist, und wobei der Greifer einzeln ansteuerbar und einzeln vertikal verfahrbar ist, wobei die Fehlflaschen der mindestens einen Flaschensorte nach Erkennen durch eine Erkennungseinrichtung durch eine Entnahmeeinrichtung dem Kasten (10) auf der Kastenbahn (1) entnommen werden, wobei die entnommenen Fehlflaschen (12) in mindestens einen weiteren zweiten Kasten (20) eingestellt werden, der sich neben der Kastenbahn (1) befindet, wobei der zweite Kasten (20) als Zwischenspeicher dient, wobei nach einer bestimmten Anzahl von in dem Zwischenspeicherkasten gesammelter Fehlflaschen (12) solche Fehlflaschen dem Zwischenspeicherkasten entnommen und in einen Kasten auf der Kastenbahn (1) durch die Entnahmeeinrichtung eingestellt werden, wobei dieser mit Fehlflaschen besetzte Kasten von der Kastenbahn ausgeschleust wird.“

Der durch den Kläger ebenfalls geltend gemachte Patentanspruch 9 lautet in der beschränkten und allein streitgegenständlichen Fassung wie folgt:

„Kastenbahn, wobei sich direkt neben der Kastenbahn (1) auf gleicher Höhe mit der Kastenbahn eine Ablage (2) befindet, auf der Zwischenspeicherkästen (20, 25) vorgesehen sind, mit einer Erkennungseinrichtung und mit einer Entnahmeeinrichtung für Flaschen, umfassend mehrere Greifer (70), wobei jeder Greifer (70) einen Kolbenzylinderantrieb (76) umfasst, wobei jeder Greifer (70) einzeln ansteuerbar und einzeln vertikal verfahrbar ist.“ 

Im Hinblick auf die Formulierung der durch den Kläger lediglich im Wege von „insbesondere, wenn“ - Anträgen geltend gemachten Unteransprüche 2, 7, 10 und 11 wird auf die Klagepatentschrift Bezug genommen.

Die nachfolgend verkleinert wiedergegebenen Figuren 1a bis 1c der Klagepatentschrift erläutern die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels. Sie zeigen schematisch den Vorgang der Sortierung von Gutflaschen in einem Flaschenkasten, wobei die Fehlflaschen in den Zwischenspeicherkasten aussortiert werden.

In den vorstehend eingeblendeten Figuren sind dabei die Gutflaschen, also die Flaschen, die später befüllt werden sollen, quergestrichelt gekennzeichnet, während die (auszusortierenden) Fehlflaschen durch ein Kreuz markiert sind.

Die Beklagte stellt in der Bundesrepublik Deutschland her und vertreibt Sortieranlagen für Flaschenleergut, wobei sie eine derartige Anlage im September 2013 auch auf der Messe „C“ ausstellte (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform). Eine solche Anlage verkaufte die Beklagte an die D-Brauerei in E, wo sich diese im Einsatz befindet. Dabei dient die Anlage der Sortierung des Leerguts in gemischt befüllten Flaschenkästen, wobei die Anlage die unterschiedlichen Flaschensorten zunächst identifiziert und diese sodann sortenrein in Flaschenkästen einer jeweils zugeordneten Kastensorte einsortiert.

Die genaue Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform, die auch in einem in der Fachzeitschrift „F“ zu findenden Artikel beschrieben wird, verdeutlicht ein als Anlage K 7 zur Akte gereichter Werbefilm, welcher auf der Internetseite der Beklagten abrufbar ist. Danach verfügt die angegriffene Ausführungsform über eine Kastenbahn, auf der die zu sortierenden Leergutkästen befördert werden. Neben der Kastenbahn befinden sich mehrere sog. Pinolentische. Wie die nachfolgend eingeblendeten, dem vorstehend genannten Werbefilm der Beklagten entnommenen Standbilder verdeutlichen, handelt es sich dabei um einzelne, voneinander beabstandet angeordnete geschlossene Unterbauten aus Edelstahl, deren Oberseite mit einer Vielzahl senkrecht stehender, geordneter Pinolen, d.h. angespitzter Kunststoffstäbe bewehrt ist, zwischen denen die den Kästen auf der Kastenbahn entnommenen Flaschen einsetzbar sind.

Nach Auffassung des Klägers stellen die Herstellung und der Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland eine Verletzung des Klagepatents dar, da die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Patentanspruchs 9 unmittelbar wortsinngemäß, zumindest aber mit äquivalenten Mitteln Gebrauch mache. Insbesondere seien die bei der angegriffenen Ausführungsform zu findenden Pinolentische als patentgemäße Ablage mit Zwischenspeicherkästen anzusehen. Jedenfalls stellten die Pinolentische ein äquivalentes Austauschmittel zu der in Patentanspruch 9 genannten Ablage und den Zwischenspeicherkästen dar. Darüber hinaus verletze die angegriffene Ausführungsform Patentanspruch 1 mittelbar wortsinngemäß, zumindest aber ebenfalls mit äquivalenten Mitteln. Dieser setze insbesondere nicht das Erreichen einer absoluten Zahl von Fehlflaschen im Zwischenspeicher voraus. Die Anzahl sei vielmehr – für den Fachmann erkennbar – dynamisch und davon abhängig, was an Flaschen und Kästen in irgendeiner Zusammenstellung zugeführt werde.

Mit anwaltlichem Schreiben vom 26. Mai 2014, hinsichtlich dessen vollständigen Inhalts auf die Anlage K 8 Bezug genommen wird, mahnte die B GmbH die Beklagte unter Fristsetzung bis zum 20. Juni 2014 erfolglos ab.

Die Beklagte, die um Klageabweisung gebeten hat, hat eine Verletzung des Klagepatents bestritten und im Wesentlichen geltend gemacht: Da die angegriffene Ausführungsform anstelle einer einzigen Entnahmeeinrichtung mit einer der Flaschenzahl und -anordnung in den zu sortierenden Kästen entsprechenden Vielzahl von Greifern eine Vielzahl von Entnahmeeinrichtungen mit jeweils zwei Greifern aufweise, unterscheide sie sich schon konzeptionell von der patentgemäßen Anlage. Dieses von der angegriffenen Ausführungsform verfolgte Konzept sei Gegenstand eigener, zum Teil noch unveröffentlichter deutscher und europäischer Patentanmeldungen der Beklagten, die unmittelbar vor der Erteilung stünden sowie dem kürzlich zugunsten der Beklagten erteilten Patent DE 10 2013 109 AAG B4. Der Vorteil der angegriffenen Ausführungsform sei die – mit dem Klagepatent gerade nicht realisierbare – völlige Unabhängigkeit der Anlage von einer speziellen Kastengröße und die Minimierung des Verfahrensweges in Transportrichtung für jedes Greiferpaar. In Bezug auf Klagepatentanspruch 9 fehle es sowohl an einer Ablage als auch an Zwischenspeicherkästen im Sinne dieses Anspruchs. Das Klagepatent verstehe unter einem „Zwischenspeicherkasten“ einen (herkömmlichen) Flaschenkasten. Sähe man die bei der angegriffenen Ausführungsform vorhandenen Pinolentische – wie nicht – als Ablage und Zwischenspeicherkästen an, befänden sich diese zudem nicht wie vom Klagepatent gefordert direkt neben der Kastenbahn. Zwischen den Pinolentischen und der Kastenbahn befinde sich vielmehr eine ca. 30 cm breite Bande aus Edelstahl, an deren äußerer Wand eine Reling zum Einhaken der Pinolentische angebracht sei. Unabhängig davon befänden sich der Boden der Pinolentische und die Kastenbahn auch nicht auf gleicher Höhe. Schließlich habe die Klägerin auch nicht dargelegt, dass bei der angegriffenen Ausführungsform tatsächlich jeder Greifer mit einem Kolbenzylinderantrieb ausgestattet sei. Auch eine Verletzung des Klagepatentanspruchs 9 mit äquivalenten Mitteln scheide aus, da es insoweit an allen drei Voraussetzungen der Äquivalenz fehle. Im Hinblick auf den Klagepatentanspruch 1 ist die Beklagte der Auffassung, die angegriffene Ausführungsform stelle kein Mittel zur Durchführung des patentgemäßen Verfahrens dar, weil die entnommenen Fehlflaschen nicht in einen weiteren, zweiten Flaschenkasten eingestellt, sondern auf Pinolentischen abgestellt würden. Des Weiteren würden die Fehlflaschen den Pinolentischen nicht nach einer bestimmten Anzahl von in dem Zwischenspeicher gesammelten Fehlflaschen entnommen und in einen Kasten auf der Kastenbahn eingestellt.

Mit Urteil vom 23. Juli 2015 hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt: Die angegriffene Ausführungsform verfüge über keinen Zwischenspeicherkasten im Sinne des Klagepatents. Nach der technischen Lehre des Klagepatents müssten auf der Ablage Flaschen-/Leergutkästen positioniert sein, die als Zwischenspeicher bei der Sortierung der Leergutflaschen in sortenreine Kästen dienen. Bei der angegriffenen Ausführungsform seien demgegenüber als Zwischenspeicher dienende, ausschließlich neben der Kastenbahn angeordnete Pinolentische vorgesehen. Das daher nicht wortsinngemäß verwirklichte Merkmal werde auch nicht mit äquivalenten Mitteln verwirklicht. Es lasse sich jedenfalls nicht feststellen, dass der Fachmann, orientiert am Sinngehalt der unter Schutz gestellten technischen Lehre, den bei der angegriffenen Ausführungsform verwendeten Pinolentisch als eine dieser technischen Lehre gleichwertige Lösung in Betracht ziehe. Das Klagepatent schütze in seinem Vorrichtungsanspruch 9 einen Zwischenspeicher für die Fehlflaschen in Form eines Flaschenkastens. Charakteristisch für den als Zwischenspeicher vorgesehenen Flaschenkasten sei, dass er eine kostengünstige und naheliegende Möglichkeit für eine Zwischenspeichereinrichtung für die dem auf der Kastenbahn geförderten Flaschenkasten entnommenen Fehlflaschen biete, weil er im Abfüllbetrieb ohnehin vorhanden und zudem gewährleistet sei, dass die Fehlflaschen passgenau und relativ bruchsicher in die Ausnehmungen des Flaschenkastens eingestellt werden könnten. Im Falle eines Defekts sei der Flaschenkasten zudem schnell und kostengünstig durch einen anderen Flaschenkasten austauschbar. Im Gegensatz dazu stünden Pinolentische, bei denen es sich um eigens gefertigte und fest installierte Unterbauten aus Edelstahl handele, deren Oberseite mit einer Vielzahl senkrecht stehender, geordneter Pinolen, d.h. angespitzter Kunststoffstäbe, bewehrt sei, zwischen denen die den Kästen auf der Kastenbahn entnommenen Flaschen einsetzbar seien. Es sei denkbar und möglich, dass der Fachmann dank seines Fachwissens und gestützt auf den Stand der Technik grundsätzlich in der Lage gewesen sei, die Ausgestaltung des Zwischenspeicherkastens als Pinolentisch aufzufinden, weil ihm ein Pinolentisch – wie die Klägerin vortrage – zur Halterung von Gegenständen bekannt gewesen sei. Hierfür finde er jedoch – was Voraussetzung für die erforderliche Gleichwertigkeit wäre – keinen Anhalt im vorliegend maßgeblichen Patentanspruch. Dieser lehre den Fachmann nicht nur, dass die den Flaschenkästen auf der Kastenbahn entnommenen Flaschen einem Zwischenspeicher zugeführt werden. Vielmehr gebe Patentanspruch 9 die Ausgestaltung des Zwischenspeichers (Zwischenspeicherkasten) konkret vor. Mit diesem in den Patentanspruch aufgenommenen Merkmal verbinde der Fachmann zwangsläufig einen technischen Sinn. Denn allein die Aufnahme des Begriffs „Kasten“ in den Patentanspruch zeige, dass dieser für die technische Nacharbeitbarkeit der Lehre von wesentlicher Bedeutung sei. Allein darauf abzustellen, dass irgendein Vorrichtungsteil die Funktion des Zwischenspeichers wahrnehme, würde dem nicht gerecht. Die vom Klagepatent gelehrte Ausgestaltung des Zwischenspeichers wäre bei dieser Betrachtung ohne technische Bedeutung. Schon aus Gründen der Rechtssicherheit sei eine solche Bedeutung einem in den Patentanspruch aufgenommenen Merkmal aber auch dann zuzuweisen, wenn der Fachmann der Patentbeschreibung einen konkreten Vorteil in Bezug auf dieses Merkmal nicht entnehmen könne. In einem derartigen Fall werde er sich mangels abweichender Erkenntnisse im Zweifel eng an die Vorgabe des Patentanspruchs halten. Dies bedeute für den vorliegenden Fall, dass der Fachmann seine Äquivalenzüberlegungen nur an der nach dem Wortlaut von Patentanspruch 9 gelehrten Art des Zwischenspeichers ausrichten werde. Charakteristisch für den Zwischenspeicher sei danach, dass er durch einen Flaschenkasten gebildet werde, der im Getränkeabfüllbetrieb bereits vorhanden sei und auch für den Transport der Leergutflaschen auf der Kastenbahn genutzt werde.

Darüber hinaus scheide auch eine mittelbare Verletzung des Verfahrensanspruchs 1 aus. Die angegriffene Ausführungsform sei kein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehe. Sie sei objektiv nicht dazu geeignet, sämtliche Merkmale des Klagepatents wortsinngemäß oder in äquivalenter Weise zu verwirklichen. Nach dem in Patentanspruch 1 vorgesehenen Verfahren sollten die den auf der Kastenbahn geförderten Flaschenkästen entnommenen Flaschen in einen zweiten Flaschenkasten eingestellt werden, der sich neben der Kastenbahn befinde und als Zwischenspeicher für die Leergutflaschen diene. Daher sei mit dem weiteren, zweiten Kasten ein Flaschenkasten gemeint, wobei der Begriff entsprechend dem in Patentanspruch 9 genannten Zwischenspeicherkasten zu verstehen sei. Daher würden die Pinolentische zu dem in Patentanspruch 1 genannten „weiteren zweiten Kasten“ auch kein äquivalentes Mittel darstellen.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes, auf eine Verurteilung der Beklagten gerichtetes Begehren weiter. Sie wiederholt und ergänzt ihr erstinstanzliches Vorbringen und macht geltend: Die streitgegenständlichen Patentansprüche würden ausdrücklich die Funktion der neben der Kastenbahn stehenden weiteren Kästen als Zwischenspeicher beschreiben, die auf der rasterartigen Anordnung der Führungselemente im Inneren eines Kastens beruhe. Die in den Ansprüchen und der Beschreibung des Klagepatents geschilderten Zwischenspeicher würden zu keinem Zeitpunkt bewegt oder sonstwie gehandhabt. Die Entsorgung der Fehlflaschen geschehe ausschließlich dadurch, dass die zwischengespeicherten Fehlflaschen mittels der Greifer dem Zwischenspeicher wieder entnommen und in einen anderen Behälter, nämlich dem auf der Kastenbahn befindlichen Kasten, eingestellt würden. Dieser Kasten werde dann ausgeschleust, während der Zwischenspeicher stationär bleibe. Vor diesem Hintergrund sei der Begriff „Kasten“ in den streitgegenständlichen Patentansprüchen letztlich nur als Platzhalter für eine die Flasche in definierter Position haltende Zwischenspeichereinrichtung zu verstehen. Eine solche Zwischenspeichereinrichtung sei bei der angegriffenen Ausführungsform der Pinolentisch, so dass die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre der streitgegenständlichen Patentansprüche wortsinngemäß Gebrauch mache. Im Übrigen lägen jedoch auch die Voraussetzungen der Äquivalenz vor. Das technische Problem des Klagepatents sei nicht auf die preiswerte Ausgestaltung einzelner Bauteile wie etwa des Zwischenspeicherkastens, sondern auf die Vereinfachung der Verfahrensführung und das Einsparen von Förderbändern gerichtet. Insoweit arbeiteten die angegriffene Ausführungsform und das Ausführungsbeispiel des Klagepatents jedoch identisch. Des Weiteren habe der Fachmann auch einfach und ohne erfinderische Überlegungen dazu gelangen können, als Zwischenspeicher statt eines Flaschenkastens einen Pinolentisch zu verwenden. Da es patentgemäß maßgeblich auf die Funktion der Zwischenspeicherung ankomme, sei ein Pinolentisch gegenüber einem Flaschenkasten auch gleichwertig.

Der Kläger beantragt,

zu erkennen wie geschehen, jedoch mit der Maßgabe, dass der Rückrufanspruch auch in Bezug auf die mittelbare Patentverletzung geltend gemacht wird;

hilfsweise zu I.1., falls der Senat eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents verneint:

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,

a)              Kastenbahnen, wobei sich direkt neben der Kastenbahn auf gleicher Höhe mit der Kastenbahn ein Pinolenfeld befindet, mit einer Erkennungseinrichtung und mit einer Entnahmeeinrichtung für Flaschen, umfassend mehrere Greifer, wobei jeder Greifer einen Kolbenzylinderantrieb umfasst und wobei jeder Greifer einzeln ansteuerbar und vertikal verfahrbar ist,

in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,

und/oder

b)             Vorrichtungen, die zur Durchführung eines Verfahrens zum Aussortieren von Fehlflaschen aus einem auf einer Kastenbahn geförderten Flaschenkasten geeignet sind, wobei die Kastenbahn eine Entnahmeeinrichtung für Flaschen aufweist, umfassend mehrere Greifer, wobei zur Betätigung der Greifer ein Kolbenzylinderantrieb vorgesehen ist und wobei der Greifer einzeln ansteuerbar und einzeln vertikal verfahrbar ist, wobei die Fehlflaschen der mindestens einen Flaschensorte nach Erkennen durch eine Erkennungseinrichtung durch eine Entnahmeeinrichtung dem Kasten auf der Kastenbahn entnommen werden, wobei die entnommenen Fehlflaschen in ein Pinolenfeld eingestellt werden, das sich neben der Kastenbahn befindet, wobei das Pinolenfeld als Zwischenspeicher dient, wobei nach einer bestimmten Anzahl von in dem Pinolenfeld gesammelten Fehlflaschen solche Fehlflaschen dem Zwischenspeicherkasten entnommenen und in einen Kasten auf der Kastenbahn durch die Entnahmeeinrichtung eingestellt werden, wobei dieser mit Fehlflaschen besetzte Kasten von der Kastenbahn ausgeschleust wird,

Abnehmern in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu liefern.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen;

hilfsweise, Aussetzung des Verfahrens.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen des Klägers unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens entgegen. Nach ihrer Auffassung kommt erfindungsgemäß ein- und derselben Art von Kasten eine Doppelfunktion zu. Einerseits diene er als Behältnis zum Heranführen von Leergut auf der Kastenbahn. Andererseits fungiere er als Behältnis zum Zwischenspeichern temporär aussortierter Flaschen. Des Weiteren gehe die Klagepatentschrift davon aus, dass die Erfindung nur dann funktioniere, wenn die Anzahl der Gutkästen, die der Sortierung auf der Kastenbahn zugeführt würden, bei ca. 99 % liege. Die 99 prozentige Kastensortenreinheit sei für den Fachmann ein sicheres Indiz für die Auslegung des „Zwischenspeicherkastens“ als „herkömmlichen Flaschenkasten“. Bei einer anderen, insbesondere Pinolentische einbeziehenden Auslegung wäre die von der Klagepatentschrift vorgegebene Einsatzumgebung demgegenüber schlicht überflüssig. Denn in diesem Fall hätte der Hinweis genügt, die Speicherkapazität an die Kastenverteilung auf der Kastenbahn durch eine ausreichende Dimensionierung des Zwischenspeichers anzupassen.

Entgegen der Auffassung des Klägers scheitere eine Äquivalenz bereits an der fehlenden objektiven Gleichwirkung. Die objektive Aufgabe des Zwischenspeicherkastens sei die vorteilhaft billige und einfache Umsetzung eines standsicheren Flaschenspeichers. Gerade diesen Vorteil hätten die Pinolentische nicht. Diese seien teuer und aufwändig zu fertigen. Dies sei jedoch nicht die Folge einer verschlechterten Ausgestaltung. Vielmehr werde damit ein wichtiger Vorteil erkauft, nämlich die nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit des Zwischenspeichers. Unabhängig davon bleibe die Klägerin auch jeden Nachweis schuldig, dass zum Prioritätszeitpunkt des Klagepatents bereits Pinolentische bekannt waren. Ein für die äquivalente Patentverletzung erforderliches Naheliegen des Austauschmittels könne daher ausgeschlossen werden. Zumindest fehle es jedoch an der Gleichwertigkeit. In keinem der Patentansprüche finde sich der geringste positive Hinweis darauf, dass die Zwischenspeicherkästen in irgendeiner anderen Weise als als Flaschenkästen ausgebildet sein könnten.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.

II.

Die Berufung des Klägers ist zulässig und hat auch in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg. Da die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht, stehen der Insolvenzschuldnerin die zuerkannten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Schadenersatz und – in Bezug auf die unmittelbare Patentverletzung – auf Rückruf aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1, 140b Abs. 1 und 3 PatG, §§ 242, 259 BGB zu, die der Kläger in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Insolvenzschuldnerin geltend machen kann, § 80 Abs. 1 InsO.

1.

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Aussortieren von Fehlflaschen aus einem auf einer Kastenbahn geförderten Flaschenkasten sowie eine Entnahmevorrichtung, insbesondere zur Durchführung eines solchen Verfahrens.

Da eine Vielzahl von Flaschen unterschiedlicher Farbe und Größe existiert, kommt es beim Rücklauf der Flaschen vermehrt zu einer Durchmischung der einzelnen Flaschenkästen mit Flaschen verschiedensten Ursprungs. Daher müssen die Flaschen vor dem Waschen und dem nachfolgenden Wiederbefüllen sortiert werden, so dass dem Leergutauspacker letztlich nur Flaschenkästen mit sortenreinen Flaschen, d.h. ohne Fehlflaschen, zugeführt werden (Abs. [0002]).

Im Stand der Technik sind hierfür verschiedene Lösungen bekannt. So wird in der DE 93 14 AAH U ein Greiforgan für Packmaschinen zum Umsetzen von Flaschen offenbart, wobei die Funktion des Greiforgans durch einen die Gefäßfarbe erkennenden Sensor steuerbar ist. Aus der DE 25 34 AAI C3 ist eine Vorrichtung zum Auspacken von Flaschen aus Kästen bekannt, wobei die Vorrichtung eine Steuereinrichtung mit Prüfelementen aufweist, um nur die Flaschen einer bestimmten Größe bzw. Beschaffenheit zu ergreifen. Die DE 43 32 AAJ C1 beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Sortieren von verschiedenartigen Gegenständen und insbesondere von Flaschen, die ebenfalls eine Erkennungseinrichtung aufweist, um Flaschen gleicher Art zu erkennen und entsprechend aus den Sammelbehältern zu entnehmen. In der DE 198 28 AAK A1 werden ebenfalls ein Verfahren und eine Vorrichtung zur selektiven Sortierung von Flaschen aus Kästen beschrieben, wobei der dort gezeigte Greifmechanismus zum Erfassen der Flaschen vorzugsweise mit Unterdruck arbeitet. Die EP 0 638 AAL A1 beschreibt eine Vorrichtung zum Entnehmen von Flaschen aus Kästen, bei der wiederum nur Flaschen mit bestimmten Merkmalen aus dem entsprechenden Behälter entnommen werden sollen (Abs. [0003] – [0008]).

Abgesehen davon ist aus der EP 0 569 AAM A2 oder der DE 200 06 AAN U1 eine Sortiereinrichtung bekannt, durch die in einem Kasten vorhandene Fehlflaschen nach ihrer Erkennung entnommen und auf Flaschenbändern abgestellt werden, die sich auf verschiedenen Ebenen befinden. Beschrieben ist hierbei auch ein Auspacker mit Greiftulpen, die in dem Sinne einzeln ansteuerbar sind, dass jede Greiftulpe eine Flasche erfasst. An den einzelnen Flaschenbahnen steht im Folgenden eine Vielzahl von Personal, um per Hand eine Sortierung der Flaschen nach den einzelnen Flaschenarten vorzunehmen. Daher ist dieses Verfahren sehr aufwändig und entsprechend teuer (Abs. [0008] f.).

Vor dem geschilderten Hintergrund bezeichnet es die Klagepatentschrift als Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren der eingangs genannten Art bereitzustellen, mit dem die Sortierung wesentlich preiswerter und schneller zu bewerkstelligen ist (Abs. [0006]).

Zur Lösung dieser Problemstellung sieht Patentanspruch 1 eine Kombination der folgenden Merkmale vor:

1.              Verfahren zum Aussortieren von Fehlflaschen aus einem Flaschenkasten (10), der auf einer Kastenbahn (1) gefördert wird.

1.1              Die Kastenbahn (1) weist eine Entnahmeeinrichtung für Flaschen auf.

2.              Die Fehlflaschen der wenigstens einen Flaschensorte werden durch eine Erkennungseinrichtung erkannt.

3.              Die Fehlflaschen werden sodann durch die Entnahmeeinrichtung dem Kasten (10) auf der Kastenbahn (1) entnommen.

3.1              Die Entnahmeeinrichtung umfasst mehrere Greifer.

3.2              Zur Betätigung der Greifer ist ein Kolbenzylinderantrieb vorgesehen.

3.3.              Der Greifer ist einzeln ansteuerbar und einzeln vertikal verfahrbar.

4.              Die entnommenen Fehlflaschen (12) werden in mindestens einen weiteren zweiten Kasten (20) eingestellt.

4.1              Der weitere zweite Kasten (20) befindet sich neben der Kastenbahn (1).

4.2              Der weitere zweite Kasten (20) dient als Zwischenspeicher.

5.              Nach einer bestimmten Anzahl von in dem Zwischenspeicherkasten (20) gesammelten Fehlflaschen (12) werden solche Fehlflaschen (12) durch die Entnahmevorrichtung dem Zwischenspeicherkasten (20) entnommen und in einen Kasten (10) auf der Kastenbahn (1) eingestellt.

6.              Der mit Fehlflaschen (12) besetzte Kasten (10) wird von der Kastenbahn (1) ausgeschleust.

Um die durch das Klagepatent angestrebte preiswertere und schnellere Sortierung (vgl. Abs. [0011]) zu erreichen, werden die in einem Kasten vorhanden Fehlflaschen nicht mehr - wie im Stand der Technik (vgl. Abs. [0009]) - auf in verschiedenen Ebenen befindliche Flaschenbänder verbracht und dort per Hand nach den einzelnen Flaschenarten sortiert, sondern nur noch in einem Zwischenspeicherkasten zwischengelagert.

Wie diese Zwischenlagerung erfolgen soll, erfährt der Fachmann aus den Merkmalsgruppen 2 bis 6 der vorstehenden Merkmalsgliederung. Nachdem die Flaschensorte durch eine Erkennungseinrichtung erkannt wurde, werden die Fehlflaschen dem Kasten auf der Kastenbahn durch eine Entnahmeeinrichtung entnommen und in einen neben der Kastenbahn befindlichen Kasten verbracht. Nach einer bestimmten Anzahl von in dem Zwischenspeicherkasten gesammelten Fehlflaschen werden die Fehlflaschen dem Zwischenspeicherkasten durch die Entnahmevorrichtung wieder entnommen und in einen Kasten auf der Kastenbahn eingestellt, der sodann ausgeschleust wird.

Hinsichtlich der technischen Gestaltung der der Zwischenspeicherung dienenden Einrichtung entnimmt der Fachmann dem das beanspruchte Verfahren beschreibenden Patentanspruch 1 lediglich die Vorgabe, dass es sich um einen als Zwischenspeicher dienenden, neben der Kastenbahn befindlichen weiteren Kasten handeln soll (Merkmale 4.1 und 4.2).

Soweit das Landgericht ebenso wie die Beklagte meint, bei dem zweiten Kasten müsse es sich zwingend um einen „Flaschenkasten“ im Sinne eines herkömmlichen Getränkekastens handeln, ist ein solches Verständnis nach der Formulierung des Patentanspruches nicht angebracht. Denn während der auf der Kastenbahn befindliche Kasten als „Flaschenkasten“ bezeichnet wird (vgl. Merkmal 1, vgl. auch Unteransprüche 2, 4 [„auf der Kastenbahn transportierten Flaschenkästen“], 5 [„dem Auffüllen von entsprechenden Flaschenkästen auf der Kastenbahn“]), was sich durchaus als Erfordernis eines herkömmlichen Getränkekastens verstehen lässt und seinen technischen Grund darin findet, dass es für die weitere Handhabung der auf der Kastenbahn beförderten Kästen sinnvoll und notwendig ist, übliche Getränkekästen bereitzustellen, wird der Zwischenspeicherkasten lediglich als „weiterer zweiter Kasten“ bezeichnet. Allein der Hinweis, dass es sich um einen weiteren Kasten handeln soll, bedeutet aus sich heraus nicht, dass dieser baugleich mit dem ersten Kasten zu sein hat. Vielmehr verdeutlicht dem Fachmann bereits die Klagepatentbeschreibung, dass es sich lediglich bei den auf der Kastenbahn befindlichen Kästen um Flaschenkästen und damit letztlich um Getränkekästen im Sinne des allgemeinen Sprachgebrauchs handeln muss. So führt das Klagepatent bereits in Abs. [0002] aus, es sei dafür Sorge zu tragen, dass die Flaschenkästen mit sortenreinen Flaschen, also ohne Fehlflaschen, dem Leergutauspacker zugeführt werden sollen. Nach der Beschreibung des beanspruchten Verfahrens im Abs. [0013] dienen die Gutflaschen dazu, den auf der Kastenbahn befindlichen Flaschenkasten mit Gutflaschen aufzufüllen. Zudem soll der mit Fehlflaschen besetzte Flaschenkasten ausgeschleust werden (vgl. zu allem auch das in Abs. [0028] im Einzelnen beschriebene Ausführungsbeispiel). Wie der Fachmann Abs. [0016] entnimmt, zeichnet sich das beanspruchte Verfahren schließlich auch dadurch aus, dass das Leergut in den Flaschenkästen verdichtet wird.

Letztlich bleibt der Fachmann bei einer solchen, allein am Wortlaut des Patentanspruchs orientierten Betrachtung aber auch nicht stehen. Nach der ständigen Rechtsprechung ist für die Auslegung eines Patents nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bedeutung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe maßgeblich, sondern deren technischer Sinn entscheidend, der unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung, wie sie sich objektiv aus dem Patent ergeben, zu bestimmen ist (vgl. BGH, GRUR 1975, 422, 424 - Streckwalze; GRUR 1999, GRUR 1999, 909, 912 – Spannschraube; BGH, GRUR-Prax 2016, 14 = BeckRS 2015, 19864 - Luftkappensystem). Maßgeblich sind dabei der Sinngehalt eines Patentanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der patentierten Erfindung beitragen (vgl. BGHZ 172, 88 = GRUR 2007, 778 - Ziehmaschinenzugeinheit). Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen (vgl. BGH, GRUR 2012, 1122 – Palettenbehälter III).

Vor diesem Hintergrund kommt es mithin darauf an, welche Funktion dem Zwischenspeicherkasten im Rahmen des klagepatentgemäßen Verfahrens zukommt. Soweit das Landgericht insoweit darauf abstellen will, die Verwendung eines herkömmlichen Getränkekastens als Zwischenspeicher stelle eine kostengünstige Möglichkeit zur Zwischenspeicherung für die den Kästen auf der Kastenbahn entnommenen Fehlflaschen dar, mag dies zutreffen. Jedoch findet sich weder in den Patentansprüchen selbst noch in der Klagepatentbeschreibung ein Hinweis darauf, dass es dem Klagepatent gerade um die Bereitstellung eines in der Anschaffung kostengünstigen Zwischenspeichers geht. Zwar kritisiert das Klagepatent in Abs. [0010] die im Stand der Technik bekannte Lösung als sehr aufwändig und teuer. Aufgabe des Klagepatents ist davon ausgehend aber nicht die Bereitstellung einer in der Anschaffung kostengünstigen Sortieranlage. Denn die aus dem Stand der Technik bekannte Lösung ist deshalb teuer, weil die auf den einzelnen Flaschenbahnen befindlichen Flaschen mit einem erheblichen Personaleinsatz manuell sortiert werden müssen (vgl. Abs. [0009]). Davon ausgehend soll nach Abs. [0011] ein Verfahren bereitgestellt werden, mit dem die Sortierung wesentlich preiswerter und schneller zu bewältigen ist. Die angestrebte Kostenersparnis betrifft somit den Betrieb der Anlage und nicht deren Herstellung bzw. Anschaffung. Dementsprechend werden als wirtschaftliche Vorteile der Erfindung in der Klagepatentbeschreibung auch sowohl die Fähigkeit der Entnahmevorrichtung zur selektiven Aufnahme und Abgabe der Flaschen (vgl. Abs. [0013]) als auch die Verdichtung des Leerguts und der damit einhergehende Transport vollständig gefüllter Kästen auf der Kastenbahn (vgl. Abs. [0015] f.) und mithin ausschließlich den Betrieb der Anlage betreffende Fragen hervorgehoben.

Dass es für die angestrebte preiswertere und schnellere Sortierung nicht der Verwendung eines klassischen Getränkekastens als Zwischenspeicher bedarf, erschließt sich aus der dem Zwischenspeicherkasten innerhalb des beanspruchten Verfahrens zugewiesenen Funktion. Denn eines klassischen, mit einem Rahmen und Griffen versehenen Getränkekastens bedürfte es nur dann, wenn der Zwischenspeicherkasten zu irgendeinem Zeitpunkt insbesondere auf der Kastenbahn transportiert werden und/oder der dauerhaften Lagerung der Fehlflaschen dienen würde. Daran wäre etwa zu denken, wenn der Zwischenspeicherkasten mit Fehlflaschen gefüllt und sodann entweder weggenommen und durch einen anderen Kasten ersetzt oder direkt auf die Kastenbahn geschleust würde. In diesem Fall müsste der Zwischenspeicherkasten nicht nur transportiert, sondern gegebenenfalls auch als herkömmlicher Getränkekasten gestapelt werden. Ein solches Vorgehen ist nach dem beanspruchten Verfahren jedoch gerade nicht vorgesehen. Vielmehr werden die im Zwischenspeicherkasten gesammelten Fehlflaschen nach einer bestimmten Anzahl durch die Entnahmevorrichtung wieder entnommen und in einen (herkömmlichen) Flaschenkasten auf der Kastenbahn eingestellt. Davon ausgehend ist dem Fachmann klar, weshalb die Speicherung klagepatentgemäß in einem Zwischenspeicherkasten erfolgen soll. Damit die jeweils einzeln ansteuer- und vertikal verfahrbaren Greifer in der Lage sind, die Fehlflaschen nicht nur in die Zwischenspeichereinrichtung abzulegen, sondern diese später auch wieder aufzufinden und zurück in einen auf der Kastenbahn befindlichen Kasten zu stellen, bedarf es über die bloße Zwischenlagerung hinaus einer vordefinierten Positionierung der Flasche. Es müssen somit Fächer geschaffen werden, in denen die Flaschen angeordnet sind. Dies meint das Klagepatent, wenn es von einem Zwischenspeicherkasten oder auch von einem „weiteren Kasten“ spricht. Erfindungsgemäß kommt es nicht darauf an, ob die Zwischenlagerung in einem mit einer umlaufenden Wand und Griffen versehenen, handelsüblichen Getränkekasten erfolgt. Entscheidend ist vielmehr, dass die Zwischenlagerung der Flaschen, wie dies auch bei einem handelsüblichen Getränkekasten der Fall ist, in einzelnen Fächern erfolgt, so dass die Flaschen jederzeit durch den Greifer von einer vordefinierten Position aus zurück in die auf der Kastenbahn befindlichen Kästen verbracht werden können. Mit anderen Worten kommt es auf das „Innenleben“ eines Getränkekastens und nicht auf dessen äußere Umrandung an.

Ausgehend von diesen Überlegungen ist auch klar, wie die in der Merkmalsgruppe 3 beschriebene Entnahmeeinrichtung ausgestaltet sein muss, nämlich derart, dass jeder Greifer einzeln ansteuer- und vertikal verfahrbar ist, wofür ein Kolbenzylinderantrieb vorgesehen ist. Die technische Gestaltung des Kolbenzylinderantriebs im Einzelnen stellt Patentanspruch 1 ebenso in das Belieben des Fachmanns wie die Frage, ob das Ansteuern und Verfahren der Greifer durch einen oder mehrere Kolbenzylinderantriebe erfolgt.

2.

Von der so umschriebenen technischen Lehre des Klagepatents hat die Beklagte mit der angegriffenen Ausführungsform zwar nicht unmittelbar Gebrauch gemacht, weil es sich bei Patentanspruch 1 um einen Verfahrensanspruch handelt. Die Beklagte hat den deutschen Teil des Klagepatents aber dadurch mittelbar verletzt, dass sie die angegriffene Ausführungsform in Deutschland Abnehmern angeboten und geliefert hat, die ihrerseits zur Anwendung des durch das Klagepatent geschützten Verfahrens nicht berechtigt gewesen sind (Art. 64 EPÜ i.V. mit §§ 10, 9 Nr. 2 PatG). Nach § 10 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder wenn es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt.

a)

Die angegriffene Ausführungsform ist ein Mittel, das objektiv dazu geeignet ist, von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch zu machen.

(1)

Der in § 10 PatG normierte Gefährdungstatbestand der mittelbaren Patentverletzung bezweckt, die unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung bereits im Vorfeld zu verhindern (BGHZ 115, 204 = GRUR 1992, 40 – beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76 = GRUR 2004, 758, 760 – Flügelradzähler; BGHZ 168, 124 = GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; BGH, GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren). Er verbietet deshalb schon das Anbieten und das Liefern von Mitteln, die den Belieferten in den Stand versetzen, die geschützte Erfindung unberechtigt zu benutzen. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung setzt deshalb voraus, dass es sich bei dem Mittel um ein solches handelt, das geeignet ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Ob das Mittel die erforderliche Eignung besitzt, beurteilt sich nach der objektiven Beschaffenheit des Gegenstandes, der angeboten oder geliefert wird (BGH, GRUR 2005, 848, 850 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2007, 679, 683 – Haubenstretchautomat; GRUR 2007, 773, 775  Rohrschweißverfahren). Das Mittel muss so ausgebildet sein, dass eine unmittelbare Benutzung der geschützten Lehre mit allen ihren Merkmalen durch die Abnehmer möglich ist (BGHZ 115, 205, 208 = GRUR 1992, 40 – beheizbarer Atemluftschlauch; BGH, GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren). Das trifft jedenfalls auf Vorrichtungen zu, mit denen ein patentgeschütztes Verfahren praktiziert werden kann (BGH, a.a.O. – Rohrschweißverfahren).

(2)

Dies vorausgeschickt, besteht an der objektiven Eignung der angegriffenen Ausführungsform zur Verwirklichung des durch Patentanspruch 1 geschützten Verfahrens kein Zweifel.

aa)

Dem steht nicht entgegen, dass die Zwischenspeicherung bei der angegriffenen Ausführungsform in einem Pinolentisch erfolgt. Denn auch bei einem solchen handelt es sich um einen Zwischenspeicherkasten und damit um einen „weiteren Kasten“ im Sinne des Klagepatents. Wie der Senat bereits im Rahmen der Auslegung des streitgegenständlichen Patentanspruchs im Einzelnen ausgeführt hat, ist für die Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre nicht die Verwendung eines handelsüblichen Getränkekastens, sondern die positionsgenaue Zwischenspeicherung der Flaschen entscheidend, die über den Zwischenspeicherkasten realisiert wird. Da der Zwischenspeicherkasten zu keinem Zeitpunkt angehoben oder transportiert wird, bedarf es weder Griffen noch einer äußeren Umrandung. Entscheidend ist vielmehr das „Innenleben“ eines Getränkekastens, d.h. die auch in einem Getränkekasten üblicherweise zu findenden einzelnen Fächer, die ein positionsgenaues Abstellen und Aufnehmen der Flaschen ermöglichen. Wie die nachfolgend eingeblendeten Abbildungen verdeutlichen, stellt der bei der angegriffenen Ausführungsform eingesetzte Pinolentisch genau solche bereit.

bb)

Entgegen der Auffassung der Beklagten führt es nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus, dass die angegriffene Ausführungsform möglicherweise auch bei einer Fehlkastenquote von mehr als 1 % funktioniert. Zwar weist die Klagepatentschrift an verschiedenen Stellen (vgl. Abs. [0016] und [0029]) darauf hin, Voraussetzung für den Einsatz lediglich einer einzigen Erkennungseinrichtung und einer einzigen Entnahmevorrichtung sei, dass die Anzahl der Gutkästen, die auf der Kastenbahn der Sortierung zugeführt werden, bei 99 % liege. Allerdings wird die damit angesprochene Sortierleistung – anders als die Beklagte meint – nicht durch die Verwendung eines eine begrenzte Kapazität aufweisenden Zwischenspeicherkastens, sondern durch den Einsatz nur einer einzigen Erkennungs- und Entnahmeeinrichtung begrenzt. Dass die beschränkte Sortierleistung demgegenüber nicht auf dem in der Zwischenspeichereinrichtung zur Verfügung stehenden Platz beruhen kann, erschließt sich aus Unteranspruch 6, wonach die Anzahl der Speicherkästen in etwa der Anzahl der Flaschensorten entsprechen soll. Da es sich insoweit um ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel handelt und sich dem Klagepatent auch ansonsten kein Hinweis auf eine zwingende Beschränkung der Anzahl der eingesetzten Zwischenspeicherkästen findet, lässt das Klagepatent eine beliebige Erweiterung der Kapazität des als Zwischenspeicherkasten ausgebildeten Zwischenspeichers zu (vgl. auch Abs. [0018]).

cc)

Dass die angegriffene Ausführungsform aus mehreren, hintereinander angeordneten und jeweils über zwei Greifer verfügenden Sortierstationen besteht, wobei ein Greifer jeweils für die Entnahme der falschen Flasche und der andere für das Einsetzen der richtigen Flasche zuständig ist (vgl. Anlage K 6, Seite 72 linke Spalte unten), steht der Verwirklichung des durch das Klagepatent beanspruchten Verfahrens nicht entgegen. Patentanspruch 1 schließt die Verwendung mehrerer Entnahmevorrichtungen ebenso wenig aus wie den Einsatz einer mehrteiligen, jeweils zwei Greifer aufweisenden Entnahmevorrichtung. Vielmehr ist die genaue technische Gestaltung der Entnahmevorrichtung in das Belieben des Fachmanns gestellt.

Im Ergebnis kann dies jedoch sogar dahinstehen. Denn bei jeder einzelnen Sortierstation sind letztlich alle Schritte des beanspruchten Verfahrens verwirklicht. Jede Sortierstation umfasst zwei und damit mehrere Greifer, die jeweils einzeln ansteuer- und vertikal verfahrbar sind. Zudem ist jeder Sortierstation ein Pinolentisch zugeordnet, der sich neben der Kastenbahn befindet und als Zwischenspeicher dient. Zudem werden die Fehlflaschen nach einer bestimmten Anzahl von in dem Zwischenspeicherkasten gesammelten Fehlflaschen aus dem Zwischenspeicherkasten entnommen und in einen Kasten auf der Kastenbahn eingestellt, der sodann, wenn auch gegebenenfalls erst nach dem Durchlaufen weiterer Sortierstationen, ausgeschleust wird.

dd)

Merkmal 5 verlangt schließlich, dass nach einer bestimmten Anzahl von in dem Zwischenspeicherkasten gesammelten Fehlflaschen solche Fehlflaschen durch die Entnahmevorrichtung dem Zwischenspeicherkasten entnommen und in einen Kasten auf der Kastenbahn eingestellt werden.

Dies ist bei der angegriffenen Ausführungsform der Fall. Wie die Beklagte selbst eingeräumt hat, werden die auf den einzelnen Pinolentischen befindlichen Fehlflaschen dann in einen auf der Kastenbahn befindlichen Kasten sortiert, wenn auf einer hinreichenden Anzahl von Pinolentischen jeweils ein oder zwei Fehlflaschen abgestellt sind, so dass letztlich ein Leerkasten vollständig mit Fehlflaschen gefüllt werden, kann. Anknüpfungspunkt für die Frage, ob die Fehlflaschen aus dem bzw. den Pinolentischen entnommen und in einen Kasten auf der Kastenbahn verbracht werden, ist somit eine bestimmte Anzahl von in dem Pinolentisch bzw. den Pinolentischen gesammelten Fehlflaschen, nämlich so viele gesammelte Fehlflaschen, dass insgesamt ein auf der Kastenbahn befindlicher Fremdkasten gefüllt werden kann.

Für eine Verwirklichung von Merkmal 5 ist es demgegenüber nicht erforderlich, dass die in Merkmal 5 beschriebene Umsortierung stets dann erfolgt, wenn eine bestimmte Zahl von Fehlflaschen (etwa 12) in dem konkreten Pinolentisch erreicht ist. Insbesondere verlangt Merkmal 5 nicht, dass der Zwischenspeicherkasten vollständig mit Fehlflaschen gefüllt ist, bevor dieser geleert wird. Vielmehr stellt Merkmal 5 lediglich auf eine bestimmte Anzahl von in dem Zwischenspeicherkasten gesammelter Fehlflaschen ab, lässt jedoch sowohl die genaue Anzahl als auch deren Ermittlung offen. Dementsprechend schlägt das Klagepatent am Ende von Abs. [0013] auch vor, einem auf der Kastenbahn befindlichen Flaschenkasten nur die Gutflaschen zu entnehmen und die freien Plätze mit Fehlflaschen aus dem Zwischenspeicher aufzufüllen. Eine solche Gestaltung wird zudem in den Figuren 1a-1c nebst der zugehörigen Beschreibung im Abs. [0028] gezeigt. Auch dort werden dem auf der Kastenbahn befindlichen Flaschenkasten nur die Gutflaschen entnommen und in den Zwischenspeicherkasten eingestellt. Alsdann wird aus dem Zwischenspeicherkasten die entsprechende Anzahl von Fehlflaschen entnommen und in den auf der Kastenbahn befindlichen Flaschenkasten eingestellt, so dass der Flaschenkasten vollständig mit Fehlflaschen gefüllt ist. Bei einem solchen Vorgehen ist somit einzige Voraussetzung für das Aussortieren der Flaschen aus dem Zwischenspeicherkasten in den auf der Kastenbahn befindlichen Kasten, dass in letzterem eine bestimmte Anzahl an Gutflaschen vorhanden ist, die durch Fehlflaschen ersetzt werden sollen. Die Anzahl der in dem Zwischenspeicherkasten gesammelten Fehlflaschen, die eine Rücksortierung auslöst, bestimmt sich somit nicht anhand einer (maximalen) Belegungsquote im Zwischenspeicherkasten, sondern mittelbar über die Anzahl der Gutflaschen in dem auf der Kastenbahn befindlichen Kasten.

Dass es sich bei der Anzahl der Fehlflaschen nicht zwingend um eine statische Größe handeln muss, bestätigt dem Fachmann schließlich auch Abs. [0014] der Klagepatentbeschreibung. Danach ist wesentlich, dass die Zwischenspeicherkästen zu irgendeinem Zeitpunkt geleert werden, um Platz für das nachfolgende Einsortieren von Fehlflaschen zu schaffen. Ausreichend, aber auch erforderlich ist somit letztlich nur, dass der in Merkmal 5 beschriebene Transport der Fehlflaschen vom Zwischenspeicherkasten in den auf der Kastenbahn befindlichen Kasten zumindest auch von der Anzahl der im Zwischenspeicherkasten befindlichen Flaschen abhängt und nicht etwa lediglich zeitgesteuert erfolgt. Dem ist bei der angegriffenen Ausführungsform jedoch dadurch Genüge getan, dass die Fehlflaschen in Abhängigkeit von deren Anzahl auf den Pinolentischen in einen auf der Kastenbahn befindlichen Kasten umsortiert werden.

b)

Die angegriffene Ausführungsform ist auch ein Mittel im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht. Diese Eigenschaft ergibt sich daraus, dass die angegriffene Ausführungsform objektiv zur Ausübung des patentgeschützten Verfahrens geeignet ist (vgl. BGH, GRUR 2007, 773, 775  – Rohrschweißverfahren, m. w. Nachw.).

c)

Die Abnehmer der Beklagten sind zur Anwendung des durch das Klagepatent geschützten Verfahrens nicht berechtigt.

Untersagt wird im Rahmen der mittelbaren Patentverletzung nur das Anbieten oder Liefern an Personen, die zur Benutzung der patentierten Erfindung im Sinne von§ 9 Satz 2 Nr. 1 bis 3 PatG nicht berechtigt sind. Zur Benutzung der patentierten Erfindung nicht berechtigt sind Personen, denen der Patentinhaber die Benutzung der Erfindung nicht erlaubt hat und denen auch sonst kein Recht zur Benutzung der Erfindung zusteht (BGH, GRUR 2007, 773, 776 f. – Rohrschweißverfahren; Benkard/Scharen, PatG/GebrMG, 11. Aufl., § 10 PatG Rz. 17), wobei Benutzung der Erfindung die Vornahme der in § 9 Satz 2 Nr. 1 bis 3 PatG genannten Handlungen meint. Die „Berechtigung“ kann sich z. B. aus einer Lizenz ergeben. Dafür, dass ihre Abnehmer über eine derartige Berechtigung verfügen, hat die Beklagte nichts dargetan und hierfür ist auch nichts ersichtlich.

d)

Die subjektiven Voraussetzungen für eine mittelbare Patentverletzung im Sinne des§ 10 Abs. 1 PatG sind ebenfalls gegeben.

Der Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG setzt in subjektiver Hinsicht voraus, dass der Dritte weiß oder dass es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Damit sind zwei Alternativen eröffnet, um das nach dem gesetzlichen Tatbestand erforderliche subjektive Moment festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder aus der Sicht des Dritten ist bei objektiver Betrachtung nach den Umständen mit hinreichender Sicherheit zu erwarten (ist „offensichtlich“), dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird (BGHZ 168, 124 = GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; BGH, GRUR 2007, 679, 683 – Haubenstretchautomat). Dass zumindest letzteres hier der Fall ist, bedarf vor dem Hintergrund, dass die Beklagte die gesamte, der Durchführung des beanspruchten Verfahrens dienende Anlage liefert, keiner weiteren Erörterung und wird auch durch den als Anlage K 5 zur Akte gereichten Artikel bestätigt.

3.

Der durch die Klägerin darüber hinaus geltend gemachte Patentanspruch 9 lässt sich wie folgt gliedern:

1.              Kastenbahn mit

1.1              einer Erkennungsvorrichtung

1.2              und mit einer Entnahmevorrichtung für Flaschen.

2.              Die Entnahmevorrichtung umfasst mehrere Greifer (70).

2.1              Jeder Greifer (70) umfasst einen Kolbenzylinderantrieb (76).

2.2              Jeder Greifer (70) ist einzeln ansteuerbar und vertikal verfahrbar.

3.              Direkt neben der Kastenbahn (1) befindet sich auf gleicher Höhe mit der Kastenbahn eine Ablage (2).

3.1.              Auf der Ablage (2) sind Zwischenspeicherkästen (20, 25) vorgesehen.

Während die technische Gestaltung der Erkennungsvorrichtung der Kastenbahn vollständig in das Belieben des Fachmanns gestellt ist, wird die Entnahmevorrichtung dahingehend näher beschrieben, dass sie mehrere Greifer umfasst, wobei jeder Greifer einen Kolbenzylinderantrieb umfasst und einzeln steuer- und vertikal verfahrbar ist. Der Hintergrund dieser Gestaltung wird dem Fachmann im Abs. [0020] wie folgt näher erläutert:

„Wie bereits an anderer Stelle erläutert, werden mit Hilfe der Entnahmeeinrichtung die Fehlflaschen aus einem Flaschenkasten entnommen. Diese Fehlflaschen können dann entweder zusammen in einem Speicherkasten abgestellt werden oder entsprechend ihrer Sorte unterschiedlichen Speicherkästen zugeordnet und dort eingestellt werden. Das heißt, dass selektiv einzelne Flaschen einem entsprechenden Kasten zugeordnet werden. Hierzu ist es dann notwendig, dass die Greifer jeweils einzeln ansteuerbar sind, um die Flaschen selektiv einem Kasten zuordnen zu können.“

Durch die jeweils einzelne Ansteuer- und vertikale Verfahrbarkeit der Greifer wird somit sichergestellt, dass die Fehlflaschen nicht nur in einem bestimmten Fach des Zwischenspeicherkastens abgestellt, sondern jederzeit auch einzeln und beliebig entnommen werden können. Damit ist auch klar, wie Merkmal 2.1. zu verstehen ist. Denn der Kolbenzylinderantrieb jedes Greifers soll dessen einzelne Ansteuer- und vertikale Verfahrbarkeit ermöglichen. Entscheidend ist somit nicht, ob jeder Greifer einen eigenen, d.h. nur ihm allein zugeordneten Kolbenzylinderantrieb aufweist. Ausreichend, aber auch erforderlich ist vielmehr, dass jedem Greifer dergestalt ein Kolbenzylinderantrieb zugeordnet ist, dass dieser die in Merkmal 2.2 genannten Funktionen erfüllen kann, d.h. jeder Greifer einzeln ansteuer- und vertikal verfahrbar ausgestaltet ist. Solange dies gewährleistet ist, steht im Übrigen die genaue technische Gestaltung des Kolbenzylinderantriebs im Belieben des Fachmanns.

Die Merkmalsgruppe 3 beschäftigt sich schließlich mit der näheren Gestaltung der die Zwischenspeicherung ermöglichenden Vorrichtungen. Direkt neben der Kastenbahn befindet sich auf gleicher Höhe eine Ablage, auf der Zwischenspeicherkästen vorgesehen sind. Ebenso wie in Patentanspruch 1 findet der Fachmann auch in Patentanspruch 9 keine näheren Vorgaben zur technischen Gestaltung dieser Zwischenspeicherkästen. Da die Greifer nach der den Vorrichtungsanspruch betreffenden allgemeinen Beschreibung des Klagepatents jedoch ebenso wie bei dem im Patentanspruch 1 beschriebenen Verfahren die Fehlflaschen aus einem Flaschenkasten entnehmen und in dem Speicherkasten abstellen sollen (vgl. Abs. [0020]) ist klar, dass der Begriff des Zwischenspeicherkastens in Patentanspruch 9 nicht anders zu verstehen ist als in Patentanspruch 1, so dass auf die dortigen Ausführungen zu dieser Frage Bezug genommen werden kann. Auch hier besteht keine Veranlassung, als Zwischenspeicherkasten ausschließlich einen handelsüblichen Getränkekasten mit Umrandung und Griffen anzusehen. Entscheidend ist vielmehr auch hier das „Innenleben“ eines solchen Kastens, d.h. die Bereitstellung von Fächern, die das positionsgetreue Abstellen und Zwischenlagern der Flaschen ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund ist schließlich auch die von Merkmal 3 geforderte Anordnung der (nicht näher beschriebenen) Ablage direkt neben der Kastenbahn und auf gleicher Höhe mit dieser zu verstehen. Denn dadurch ist sichergestellt, dass der Zwischenspeicherkasten der Entnahmevorrichtung ebenso zugänglich ist wie die Kastenbahn (vgl. Abs. [0013]), wobei die Flaschen nicht mehr wie im Stand der Technik auf verschiedenen Ebenen (vgl. Abs. [0009]), sondern auf der gleichen Ebene wie die Kastenbahn angeordnet sind. Dadurch können die Fehlflaschen einfach und schnell von den auf der Kastenbahn befindlichen Kästen in die Zwischenspeicherkästen und zurück transportiert werden, denn es wird lediglich eine einzige Entnahmeeinrichtung benötigt (vgl. Abs. [0016] und [0029]).

4.

Dies vorausgeschickt entspricht die angegriffene Ausführungsform der durch Patentanspruch 9 geschützten technischen Lehre wortsinngemäß.

a)

Dass es sich bei der angegriffenen Ausführungsform um eine Kastenbahn mit einer Erkennungsvorrichtung und einer Entnahmevorrichtung für Flaschen handelt (Merkmalsgruppe 1), steht zwischen den Parteien zu Recht nicht in Streit.

b)

Wie das als Anlage K 7 zur Akte gereichte Video verdeutlicht, sind die einzelnen Greifer des Weiteren auch jeweils einzeln ansteuer- und vertikal verfahrbar und umfassen damit auch einen Kolbenzylinderantrieb im Sinne der Merkmalsgruppe 2.

c)

Schließlich befindet sich, wie die nachfolgend eingeblendete Abbildung verdeutlicht, bei der angegriffenen Ausführungsform direkt neben der Kastenbahn auf gleicher Höhe mit derselben auch eine Ablage, auf der Zwischenspeicherkasten vorgesehen sind.

Dass es sich bei den Pinolentischen um einzelne, voneinander beabstandet angeordnete geschlossene Unterbauten aus Edelstahl handelt, deren Oberseite mit einer Vielzahl senkrecht stehender, geordneter Pinolen, d.h. angespitzter Kunststoffstäbe bewehrt ist, rechtfertigt keine andere Bewertung. Weder dem streitgegenständlichen Patentanspruch noch der zugehörigen Patentbeschreibung entnimmt der Fachmann einen Hinweis darauf, dass die Ablage einteilig ausgestaltet sein muss. Vielmehr kann die Ablage die ihr zugewiesene Funktion als Grundlage der eigentlichen Zwischenspeichereinrichtung auch ohne Weiteres erfüllen, wenn sie mehrteilig ausgebildet ist. Nachdem der Zwischenspeicherkasten nicht transportiert, sondern die gespeicherten Flaschen aus ihm wieder entnommen und in einen auf der Kastenbahn befindlichen Getränkeflaschenkasten gestellt werden, kann eine solche mehrteilige Gestaltung, etwa mit dem Ziel der Materialersparnis, sogar vorteilhaft sein.

Die Ortsgebundenheit des Zwischenspeicherkastens bedingt zugleich, dass es sich bei der Ablage und dem Zwischenspeicherkasten auch nicht um zwei separate, d.h. jederzeit trennbare Bauteile handeln muss. Ob vor diesem Hintergrund auch eine technische Gestaltung in den Schutzbereich des Klagepatents fällt, bei der ein Bauteil sowohl als Ablage als auch als Zwischenspeicherkasten dient, braucht der Senat an dieser Stelle nicht zu entscheiden. Jedenfalls bei der angegriffenen Ausführungsform liegen mit dem den „Fuß“ des Pinolentisches bildenden Bereich aus Edelstahl, bei dem es sich letztlich um die Ablage im Sinne des Klagepatents handelt, und den eigentlichen Pinolen, die ihrerseits auf einem Kunststoffboden stehen, zwei getrennte, wenn auch fest miteinander verbundene Bauteile vor. Dass die feste Verbindung aus dem Schutzbereich des Klagepatents nicht herausführt, liegt auf der Hand, nachdem der Zwischenspeicherkasten erfindungsgemäß – wie bereits ausgeführt – weder angehoben noch transportiert werden muss.

Einer Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre steht auch nicht entgegen, dass sich die Pinolentische selbst nicht unmittelbar an das eigentliche Förderband, das heißt an den Bereich, auf welchem die Getränkekästen transportiert werden, anschließen. Denn die Kastenbahn besteht nicht nur aus dem eigentlichen Förderband, sondern auch aus den in der vorstehenden Abbildung links und rechts zu sehenden Abdeckungen.

Dass diese funktionaler Bestandteil der Kastenbahn sind, folgt bereits daraus, dass dort der Antrieb der Kastenbahn angeordnet ist, wie sich ohne Weiteres anhand des als Anlage K 7 zur Akte gereichten Videos erkennen lässt:

Entgegen der Auffassung der Beklagten sind die vorstehend beschriebene Ablage und die Kastenbahn schließlich auch dann auf gleicher Höhe angeordnet, wenn zwischen der Transporthöhe der Kastenbahn und der Plattenebene des Pinolentisches ein Höhenunterschied von wenigen Zentimetern liegt. Vor dem Hintergrund des in der Klagepatentschrift beschriebenen Verfahrens ist dem Fachmann klar, dass es sich bei der in Patentanspruch 9 im Einzelnen beschriebenen Vorrichtung um keine Feinmechanik handelt, bei welcher die Kastenbahn und die Ablage exakt die gleiche Höhe aufweisen müssen. Über das Merkmal der „gleichen Höhe“ grenzt sich der streitgegenständliche Patentanspruch vielmehr von dem im Abs. [0009] beschriebenen Stand der Technik ab, wo die die Flaschen aufnehmenden Flaschenbänder in verschiedenen Ebenen angeordnet waren. Um die durch das Klagepatent angestrebte preiswertere und schnellere Sortierung zu ermöglichen, sollen die Ablage (und damit letztlich auch der Zwischenspeicherkasten) und die Kastenbahn nunmehr nicht mehr in verschiedenen Ebenen, sondern in einer Höhe angeordnet sein. Dadurch ist der Zwischenspeicherkasten der Entnahmevorrichtung ebenso zugänglich wie die Kastenbahn (vgl. Abs. [0013]), so dass die Greifer der Entnahmeeinrichtung die Fehlflaschen leicht zwischen dem auf der Kastenbahn befindlichen Kasten und dem Zwischenspeicherkasten transportieren können. Auf eine geometrisch exakte Anordnung von Kastenbahn und Ablage auf gleicher Höhe kommt es hierfür und somit auch erfindungsgemäß nicht an.

5.

Da die Beklagte durch das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform das Klagepatent sowohl unmittelbar (Patentanspruch 9; § 9 S. 2 Nr. 1 PatG) als auch mittelbar verletzt (Patentanspruch 1; § 10 Abs. 1 PatG), ergeben sich die folgenden Rechtsfolgen:

a)

Der Schuldnerin steht nach Art. 64 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG gegen die Beklagte ein Unterlassungsanspruch zu. Dass die angegriffene Ausführungsform auch anders als in patentverletzender Weise verwendet werden kann, ist weder vorgetragen noch ersichtlich. Die Klägerin kann eine unbedingte Unterlassungsverurteilung daher nicht nur unter dem Gesichtspunkt der unmittelbaren Patentverletzung, sondern auch im Hinblick auf die nur mittelbare Verletzung von Patentanspruch 1 verlangen.

b)

Zudem haftet gemäß Art. 64 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG neben dem unmittelbaren auch der mittelbare Verletzer dem Patentinhaber auf Schadenersatz. Hierbei reicht es für den Feststellungsausspruch aus, dass nach der Lebenserfahrung die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer unter Verwendung des Mittels begangenen unmittelbaren Verletzungshandlung besteht. Die Beklagte handelt auch in Bezug auf die mittelbare Patentverletzung zumindest fahrlässig, da sie als Fachunternehmen zumindest hätte erkennen können, dass ihre Abnehmer die durch sie angebotene Sortieranlage im Rahmen des durch das Klagepatent beanspruchten Verfahrens anwenden.

Die Schuldnerin hat auch das nach § 256 Abs. 1 ZPO notwendige Feststellungsinteresse daran, die Verpflichtung der Beklagten zum Schadenersatz zunächst dem Grunde nach feststellen zu lassen, statt auf Leistung zu klagen (vgl. hierzu auch BGH, Urt. v. 15.12.2015, Az.: X ZR 30/14 – Glasfasern II). Dass ihr die schutzrechtsverletzenden Handlungen der Beklagten Schaden zugefügt haben, erscheint hinreichend wahrscheinlich. Das gilt auch im Hinblick auf die mittelbar patentverletzenden Handlungen. Wie das als Anlage K 7 zur Akte gereichte Video verdeutlicht, wurde bzw. wird zumindest eine Anlage in Deutschland unter dem Einsatz des beanspruchten Verfahrens betrieben. Beziffern kann die Klägerin die ihr daraus erwachsenen Ansprüche jedoch erst, wenn die Beklagte ihr über den Umfang der begangenen Verletzungshandlungen Rechnung gelegt hat.

c)

Damit die Schuldnerin in die Lage versetzt wird, etwaige weitere Verletzer aufzudecken und den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch zu beziffern, steht ihr zudem ein Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch aus Art. 64 EPÜ i. V.m. § 140b Abs. 1 und 3 PatG i. V. m. §§ 242, 259 BGB zu.

Dem Umfang nach entspricht der Rechnungslegungsanspruch bei mittelbarer Patentverletzung demjenigen bei unmittelbarer Patentverletzung. Zwar ist – wie ausgeführt – im Falle der mittelbaren Patentverletzung der nach § 139 PatG zu ersetzende Schaden derjenige, der durch die unmittelbare „Patentverletzung“ des Abnehmers des Mittels entsteht. Der Schadensersatzanspruch kann in diesem Rahmen aber gegebenenfalls auch auf Abschöpfung des Gewinns des mittelbaren Patentverletzers gerichtet werden (BGH, GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat, GRUR 2007, 773, 777 – Rohrschweißverfahren, m. w. Nachw.). Zwar gewährt § 10 PatG dem Patentinhaber kein ausschließliches Recht zum Anbieten und Liefern von Mitteln, die zur Erfindungsbenutzung geeignet sind, sondern schützt den Patentinhaber im Vorfeld einer unmittelbaren Patentverletzung durch die Angebotsempfänger und Belieferten. Indem der Schadensersatzanspruch aber auf den durch die unmittelbar „patentverletzenden“ Handlungen der Angebotsempfänger und Belieferten verursachten Schaden abstellt, stehen dem Patentinhaber zur Ausfüllung dieses Schadensersatzanspruchs die für die unmittelbare Patentverletzung entwickelten Grundsätze zur Verfügung. Zur Durchsetzung dieser Schadensersatzansprüche besteht der vorbereitende Anspruch auf Rechnungslegung (BGH, GRUR 2007, 679, 684 – Haubenstretchautomat; GRUR 2007, 773, 777 – Rohrschweißverfahren). Es gelten insoweit keine Besonderheiten (vgl. Senat, Beschl. v. 07.04.2008 – I-2 U 116/07).

d)

Zwar kann die Schuldnerin allein wegen der mittelbaren Verletzung von Patentanspruch 1 keinen Rückruf verlangen (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 11, 257 - Bajonett-Anschlussvorrichtung; Benkard/Grabinski/Zülch, Patentgesetz, 11. Aufl., § 140a Rz. 14; Schulte/Voß/Kühnen, Patentgesetz, 9. Aufl., § 140a Rz. 28; Fitzner/Lutz/ Bodewig/Rinken, Patentgesetz, § 140a Rz. 46). Da die Beklagte jedoch zugleich auch Patentanspruch 9 des Klagepatents unmittelbar verletzt, steht der Klägerin insoweit ein Rückrufanspruch zu.

Für die Zeit ab Umsetzung der Enforcement-Richtlinie am 1. September 2008 ergibt sich dieser Anspruch unmittelbar aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 3 PatG. Darüber hinaus steht der Klägerin ein entsprechender Anspruch auf für vor diesem Zeitraum liegende, ab dem 30. April 2006 begangene Handlungen zu. Mangels besonderer Überleitungsbestimmungen gilt die Neufassung des § 140a Abs. 3 PatG zwar nur für solche Entstehungstatbestände, die nach Inkrafttreten der Bestimmung am 1. September 2008 verwirklicht worden sind (BGH, GRUR 2009, 515 - Motorradreiniger; Senat, Beschl. v. 12.05.2010, I-2 U 47/10). Für die Zeit davor folgt der Rückrufanspruch jedoch aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1 PatG, 823 BGB, 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB analog i.V.m. Art. 10 Abs. 1 der Enforcement-Richtlinie (vgl. Senat, Urt. v. 27.01.2011, I-2 U 18/09 – Faktor-VIII-Konzentrat).

e)

Schließlich steht der Schuldnerin gegen die Beklagte auch der geltend gemachte Kostenerstattungsanspruch für die vorgerichtliche Abmahnung zu. Ob solche Kosten unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag nach §§ 683 S. 1, 670 BGB verlangt werden können, kann hier offen bleiben. Für den Fall einer schulhaften Patentverletzung sind sie jedenfalls Teil des nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG zu ersetzenden Schadens (vgl. BGH, GRUR 1995, 338, 342 – Kleiderbügel; Senat, Urt. v. 08.09.2011, Az.: I-2 U 77/09; Benkard/Grabinski/Zülch, Patentgesetz, 11. Aufl., § 139 Rz. 76a).

III.

Für eine Aussetzung der Verhandlung besteht keine Veranlassung.

a)

Nach ständiger Rechtsprechung des Senats ist bei der Aussetzung eines Patentverletzungsrechtsstreits wegen eines gegen das Klagepatent ergriffenen Rechtsbehelfs Zurückhaltung geboten. Eine zu großzügige Aussetzung hätte zur Folge, dass das ohnehin zeitlich begrenzte Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers praktisch suspendiert und Rechtsbehelfe gegen erteilte Patente geradezu herausgefordert würden. Sie stünde überdies im Widerspruch zu dem Grundsatz, dass Rechtsbehelfen gegen Patente kraft Gesetzes keine aufschiebende Wirkung zukommt. Deshalb sieht sich der Senat im Allgemeinen in derartigen Fällen nur dann zu einer Aussetzung nach § 148 ZPO veranlasst, wenn die Vernichtung bzw. der Widerruf des Klagepatents nicht nur möglich, sondern hinreichend wahrscheinlich ist, weil der Einspruch oder die Nichtigkeitsklage aus der Sicht des Verletzungsgerichts eine hinreichende Erfolgsaussicht verspricht (vgl. BGH, GRUR 2014, 1238 – Kurznachrichten; Senat, InstGE 7, 139 = GRUR-RR 2007, 259, 263 - Thermocycler; Mitt. 2009, 400, 401 f. - Rechnungslegungsanspruch). Dies kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der dem Klagepatent am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, vernünftige Argumente finden lassen.

b)

Dies ist bei der durch die Beklagte erhobenen Nichtigkeitsklage der Fall.

(1)

Entgegen der Auffassung der Beklagten beruht der streitgegenständliche Patentanspruch 9 nicht auf einer unzulässigen Erweiterung, § 22 Abs. 1 i.V.m. § 21 Abs. 1Nr. 4 PatG.

aa)

Soweit die Beklagte in der Aufnahme des Begriffes „Erkennungsvorrichtung“ eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung sehen will, überzeugt dies nicht. Zwar dient die Erkennungseinrichtung im Rahmen des in der Offenlegungsschrift (vgl. Anlage  K1) beschriebenen Verfahrens der Erkennung von Fehlflaschen (vgl. Patentanspruch 1 sowie Abs. [0011] f.), so dass die Erkennungseinrichtung zumindest in der Lage sein muss, entsprechende Fehlflaschen zu identifizieren. Weitere konstruktive Vorgaben entnimmt der Fachmann der Offenlegungsschrift insoweit jedoch nicht. Dies gilt auch in Bezug auf die in Patentanspruch 9 genannte Erkennungseinrichtung. Auch wenn sich in Patentanspruch 9 kein ausdrücklicher Hinweis darauf findet, dass diese in der Lage sein muss, Fehlflaschen zu detektieren, zieht der Fachmann bei der Ermittlung des Sinngehalts des Begriffes „Erkennungsvorrichtung“ auch die Patentbeschreibung heran. Nachdem der Fachmann dort im Zusammenhang mit der beanspruchten Vorrichtung ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Fehlflaschen durch die Greifer aus den Kästen genommen und in einem Zwischenspeicherkasten zwischengelagert werden (vgl. Abs. [0019] f.), ist ihm ohne Weiteres klar, dass die im Anspruch ausdrücklich genannte Erkennungsvorrichtung dazu dient und entsprechend ausgestaltet sein muss, die Fehlflaschen zu erkennen. Genau deshalb heißt das betreffende Bauteil „Erkennungsvorrichtung“. Im Übrigen ist auch nicht ersichtlich, wie die dort beschriebene Anlage anders zwischen (im Kasten auf der Kastenbahn verbleibenden) Gut- und (auszusortierenden) Fehlflaschen unterscheiden sollte.

bb)

Vergleichbares gilt im Hinblick auf die in der Merkmalsgruppe 3 des streitgegenständlichen Patentanspruchs 9 genannte Ablage (2). Zwar wird die Ablage (2) in der Offenlegungsschrift in den Figuren nebst der zugehörigen Beschreibung (vgl. insbesondere Abs. [0021] und [0029]) gemeinsam mit der Ablage (3) offenbart. Jedoch genügt es nach Unteranspruch 7, dass sich die Kastenbahn auf einer Ebene mit der Ablage (und damit nicht zwingend mit den Ablagen) befindet. Die Ablage (3) wird in der Offenlegungsschrift demnach nicht als erfindungswesentlich offenbart.

cc)

Schließlich ist auch Merkmal 2.1 des streitgegenständlichen Patentanspruchs 9, wonach jeder Greifer einen Kolbenzylinderantrieb umfassen soll, in der Offenlegungsschrift hinreichend offenbart. Wie der Senat bereits im Rahmen der Auslegung des Patentanspruchs im Einzelnen ausgeführt hat, ist Merkmal 2.1 dahingehend zu verstehen, dass jeder Greifer dergestalt einen Kolbenzylinder umfassen muss, dass der entsprechende Greifer einzelnen ansteuer- und vertikal verfahrbar ist. Im Übrigen steht die weitere technische Gestaltung des Kolbenzylinderantriebs im Belieben des Fachmanns. Genau eine solche Gestaltung ist jedoch im Unteranspruch 9 der Offenlegungsschrift offenbart. Denn auch danach soll die Entnahmeeinrichtung mehrere Greifer umfassen, wobei der Greifer den Kolbenzylinderantrieb umfasst, einzeln ansteuerbar und einzelnen vertikal verfahrbar ausgestaltet sein soll. Dementsprechend muss jeder Greifer einen Kolbenzylinderantrieb aufweisen, weil die einzelne Ansteuerbarkeit und Verfahrbarkeit der Greifer anders nicht gewährleistet werden kann.

(2)

Die durch die Beklagte zur Begründung der fehlenden Neuheit allein und lediglich in Bezug auf Patentanspruch 9 herangezogene EP 0 569 AAM B1 (Entgegenhaltung D1 im Nichtigkeitsverfahren) vermag das Aussetzungsbegehren der Beklagten bereits deshalb nicht zu tragen, weil es sich um bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigten und in der Klagepatentbeschreibung ausdrücklich gewürdigten Stand der Technik handelt (vgl. Klagepatentschrift, Abs. [0009]). Dass die Entgegenhaltung die durch Patentanspruch 9 beanspruchte technische Lehre nicht neuheitsschädlich offenbart, verdeutlichen im Übrigen die nachfolgend eingeblendeten Figuren 4 und 5 der Entgegenhaltung.

Soweit die Beklagte in dem Förderer (3) die Kastenbahn und in dem Förderer (17) eine Ablage sehen will, kann dahinstehen, ob der Fachmann den Förderer tatsächlich, ohne in eine rückschauende Betrachtung zu verfallen, vor dem Hintergrund des in der Entgegenhaltung anhand der vorstehend eingeblendeten Figuren beschriebenen Verfahrens als Ablage und die darauf befindlichen Kästen als Zwischenspeicherkästen im Sinne des Klagepatents ansieht. Jedenfalls sind beide Förderer erkennbar beabstandet (vgl. auch D1, Abs. [0030] „im Zwischenraum zwischen dem ersten Förderer (3) und dem zweiten Förderer (17)“), so dass es an einer direkt neben der Kastenbahn befindlichen Ablage im Sinne des Merkmals 3 von Patentanspruch 9 fehlt.

(3)

Vor dem Hintergrund des eingangs genannten Aussetzungsmaßstabs kommt eine Aussetzung unter dem Gesichtspunkt der fehlenden erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) ebenfalls nicht in Betracht.

(1)

In Bezug auf die geltend gemachte Kombination der DE 25 34 AAI A1 (Entgegenhaltung D2) mit der Entgegenhaltung D1 hat der Senat bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage zunächst zu berücksichtigen, dass es sich auch bei der Entgegenhaltung D2 um bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigten und in der Klagepatentbeschreibung ausdrücklich gewürdigten Stand der Technik handelt (vgl. Klagepatent, Abs. [0004]). Abgesehen davon vermag das Vorbringen den Einwand der fehlenden erfinderischen Tätigkeit auch in der Sache nicht zum Erfolg zu verhelfen. Wie die Beklagte einräumt, fehlt es in der Entgegenhaltung nicht nur an der Offenbarung der Einzel-Vertikalverfahrbarkeit des Greifers. Vielmehr werden die entnommenen Fehlflaschen – wie die nachfolgend eingeblendete Figur 1 verdeutlicht – nicht in einem Zwischenspeicherkasten, sondern auf einem Querförderer abgestellt.

Weshalb der Fachmann davon ausgehend gleichwohl die aus der D2 bekannte, in sich abgeschlossene Lösung ohne rückschauende Betrachtung mit der aus der D1 bekannten Gestaltung, bei der die Flaschen von dem auf dem Förderer (3) befindlichen Kasten in einen der auf den Förderern (17), (8) oder (9) befindlichen Kasten einsortiert wird, kombinieren sollte, vermag der Senat nicht zu erkennen.

(2)

Vergleichbares gilt in Bezug auf eine Kombination der - entgegen den prozessleitenden Verfügungen des Landgerichts und des Senats - lediglich in englischer Sprache vorgelegten WO 99/59AAO (Entgegenhaltung D3 im Nichtigkeitsverfahren) mit der D1. Zwar wurde diese im Gegensatz zu den bisher angesprochenen Schriften im Erteilungsverfahren nicht berücksichtigt. Allerdings werden die Flaschen auch nach der in der D3 offenbarten Lösung nicht in Zwischenspeicherkästen, sondern auf Flaschenförderern abgestellt. Bei diesen handelt es sich nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten um Förderbänder mit einer Seitenbegrenzung (vgl. Anlage B 4, S. 20 oben), wobei die Förderbänder so schmal sind, dass nur ein Absetzen in der Formation einer echten Einzelflaschen-Reihe möglich ist. Davon ausgehend vermag der Senat auch hier nicht zu erkennen, welchen Anlass der Fachmann ohne eine rückschauende Betrachtung haben sollte, die jeweils in sich geschlossenen Lösungen beider Entgegenhaltungen miteinander zu kombinieren. Da es somit in der Entgegenhaltung D3 an der Offenbarung eines Zwischenspeicherkastens fehlt, gelten die vorstehenden Ausführungen nicht nur in Bezug auf Patentanspruch 1, sondern zugleich auch hinsichtlich Patentanspruch 9 des Klagepatents, die beide das Vorhandensein eines Zwischenspeicherkastens voraussetzen.

(3)

Schließlich vermag auch das als Entgegenhaltung D6 vorgelegte Video dem Aussetzungsbegehren der Beklagten nicht zum Erfolg zu verhelfen.

Der Kläger hat im Nichtigkeitsverfahren bestritten, dass das Video vor dem maßgeblichen Prioritätstag (7. Februar 2003) öffentlich zugänglich gemacht und insbesondere - wie von der Beklagten behauptet - auf der Messe „K“ zu Werbezwecken ohne eine Geheimhaltungsverpflichtung einem unbestimmten Kundenkreis präsentiert wurde (vgl. Anlage KR 3, S. 7). Die Beklagte hat die Vorveröffentlichung nicht lückenlos durch liquide Beweismittel belegt, sondern zu dieser Frage Zeugenbeweis angeboten (vgl. Anlage B 4, S. 4 oben). Da eine Vernehmung des angebotenen Zeugen nur im Nichtigkeitsverfahren, jedoch nicht im Verletzungsprozess erfolgt, ist bereits unvorhersehbar, in welcher Weise der benannte Zeuge überhaupt aussagen wird und ob seine Aussage, wenn sie für die Beklagte günstig ist, für glaubhaft gehalten werden wird. Schon wegen dieser gänzlich unsicheren Prognose verbietet sich die Annahme, eine Vernichtung des Klagepatents sei im Nichtigkeitsverfahren unter dem Gesichtspunkt der offenkundigen Vorbenutzung zu erwarten (st. Rspr., vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 1979, 636, 637 – Ventilbohrvorrichtung; Urt. v. 18.06.1988, Az.: I-2 U 29/97; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 8. Auflage, Abschnitt E, Rz. 532).

Aber auch unabhängig davon bietet das Video, welches der Demonstration der Funktionsweise des Greifkopfes anhand mehrerer, neben- und hintereinander angeordneter Kästen dient, für eine Aussetzung keine Veranlassung. Weder ist aus dem Video eine Kastenbahn noch eine Erkennungseinrichtung ersichtlich. Soweit die Beklagte meint, der Fachmann erkenne, dass eine gezielte Auswahl der zu ergreifenden Flaschen ohne deren spezifische Erkennung schlechterdings unmöglich sei, so dass er die Erkennungseinrichtung in das Video implizit hineinlese, ist dieser Schluss nicht zwingend. Denn zu Demonstrationszwecken erscheint es ebenso denkbar, dass der Greifer lediglich einer vordefinierten Programmroutine folgt. Letztlich kann dies aber auch dahinstehen. Denn es ist bereits nicht ersichtlich, welchen Anlass der Fachmann haben sollte, den in dem Demonstrationsvideo gezeigten Greifer gerade in Kombination mit einer der in den Entgegenhaltungen D1 bis D4 gezeigten, in sich abgeschlossenen Lösungen einzusetzen.

IV.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).

X                                                                      Y                                                                      Z