Landgericht Düsseldorf Urteil, 27. Okt. 2016 - 4a O 169/15

Tenor

• I.                                                                                                                   Die Beklagte wird verurteilt,

• 1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen,

a)             Ausgangsmaterialien für eine Polsterumformungsmaschine enthaltend,

mindestens eine Lage eines bahnförmigen Materials, das eine Vielzahl von transversal ausgedehnten, longitudinal räumlich getrennten Reihen von geschwächten Bereichen aufweist, bei denen die geschwächten Bereiche eine verringerte Stärke relativ zu den angrenzenden Teilen des bahnförmigen Materials haben, und jede Reihe der geschwächten Bereiche mindestens einen Parameter hat, der entlang der Reihe variiert, wobei die Stärke des Ausgangsmaterials bei der Reihe in Antwort auf eine Kraft, die quer über die Reihe angelegt wird, über das Ausgangsmaterial hinweg variiert, wobei jede Lage seitliche Kantenbereiche aufweist, die im Wesentlichen von geschwächten Bereichen frei sind, wobei zumindest eine Lage Papier enthält und wobei zumindest eine Kante des Ausgangsmaterials frei von geschwächten Bereichen für ungefähr 0,6 cm bis 3,8 cm entlang jeder Reihe der geschwächten Bereiche ist,

in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen und/oder zu gebrauchen und/oder zu den genannten Zwecken einzuführen und/oder zu besitzen,

(unmittelbare Verletzung des Unteranspruchs 3 des Klagepatents);

b)             Kombinationen aus Ausgangsmaterialien für eine Polsterumformungsmaschine enthaltend,

mindestens eine Lage eines bahnförmigen Materials, das eine Vielzahl von transversal ausgedehnten, longitudinal räumlich getrennten Reihen von geschwächten Bereichen aufweist, bei denen die geschwächten Bereiche eine verringerte Stärke relativ zu den angrenzenden Teilen des bahnförmigen Materials haben, und jede Reihe der geschwächten Bereiche mindestens einen Parameter hat, der entlang der Reihe variiert, wobei die Stärke des Ausgangsmaterials bei der Reihe in Antwort auf eine Kraft, die quer über die Reihe angelegt wird, über das Ausgangsmaterial hinweg variiert, wobei jede Lage seitliche Kantenbereiche aufweist, die im Wesentlichen von geschwächten Bereichen frei sind, und wobei zumindest eine Lage Papier enthält; wobei zumindest eine Kante des Ausgangsmaterials frei von geschwächten Bereichen für ungefähr 0,6 cm bis 3,8 cm entlang jeder Reihe der geschwächten Bereiche ist,

und

Polsterumformungsmaschinen, um das Ausgangsmaterial zu einem Polsterstreifen mit relativ geringer Dichte umzuformen, welche Reißlinien entlang jeder Reihe hat, welche eine Separation des Polsterprodukts davon erleichtern,

in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen und/oder zu gebrauchen und/oder zu den genannten Zwecken einzuführen und/oder zu besitzen,

(unmittelbare Verletzung des Anspruchs 8 in Kombination mit Unteranspruch 3 des Klagepatents);

• 2. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen und schriftlich sowie in elektronischer Form darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 22. November 2008 begangen hat, und zwar unter Angabe

a)             der Herstellungsmengen und -zeiten, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen,

b)             der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,

c)             der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, einschließlich der Rechnungsnummern, und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer, einschließlich der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

d)             der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

e)             der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume, und bei direkter Werbung, wie Rundbriefen, den Namen und Anschriften der Empfänger,

f)              der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

-                 wobei zum Nachweis der Angaben nach lit. a) – c) die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb auskunftspflichtiger Daten zu schwärzen;

-                                                                                wobei es der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch die Einschaltung des Wirtschaftsprüfers entstehenden Kosten trägt und ihn zugleich ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte Angebotsempfänger oder nicht-gewerbliche Abnehmer in der Aufstellung enthalten sind;

• 3.                               die vorstehend unter Ziffer I. 1. a) bezeichneten, seit dem 22. November 2008 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Erzeugnisse und mit der verbindlichen Zusage aus den Vertriebswegen zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen;

• 4. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen, vorstehend unter Ziffer I. 1. a) bezeichneten Erzeugnisse zu vernichten oder an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben;

• 5.                               an die Klägerin einen Betrag in Höhe von EUR 4.196,90 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 04.02.2016 zu zahlen.

• II.                                                 Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 22. November 2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

• III.                                               Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

• IV.       Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

• V. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 500.000,00  vorläufig vollstreckbar. Daneben ist das Urteil hinsichtlich der Auskunft und Rechnungslegung (Ziff. I. 2. des Tenors) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 60.000,00 vorläufig vollstreckbar; weiterhin sind der Zahlungsausspruch (Ziff. I. 5. des Tenors) sowie der Kostenpunkt gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

T a t b e s t a n d

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents X (im Folgenden: Klagepatent), dessen eingetragene Inhaberin sie ist, auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf und Vernichtung sowie Feststellung einer Schadensersatzpflicht dem Grunde nach und Erstattung vorgerichtlich entstandener Abmahnkosten in Anspruch.

Das Klagepatent wurde unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 23.03.2005 am 23.03.2006 in englischer Verfahrenssprache angemeldet, was am 12.03.2008 offengelegt wurde. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 22.10.2008 veröffentlicht. Mit Schriftsatz vom 04.12.2015 (Anlagenkonvolut TW 4) erhob die Beklagte gegen den deutschen Teil des Klagepatents, der in Kraft steht, Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht (Az.: 3 Ni 18/16 (EP)). Die Klägerin hält in dem Nichtigkeitsverfahren im Wesentlichen an der erteilten Anspruchsfassung fest, hilfsweise macht sie jedoch eine beschränkte Anspruchsfassung durch Aufnahme des Merkmals des Unteranspruchs 3 in den Hauptanspruch geltend. Auf den Widerspruchsbegründungsschriftsatz vom 29.06.2016 wird insoweit Bezug genommen (Anlage K 17, dort insbesondere S. 2 und 6). Eine Entscheidung über die Nichtigkeitsklage steht noch aus.

Das Klagepatent hat ein selektiv zerreißbares Ausgangsmaterial für ein Polsterumformungssystem und ein Verfahren zur Verwendung dieses Ausgangsmaterials zur Herstellung eines Polsterprodukts zum Gegenstand.

Hauptanspruch 1 ist in der angemeldeten englischen Sprache wie folgt abgefasst:

„A stock material (16) for a dunnage conversion machine (14)

comprises at least one ply of sheet material

having a plurality of transversely-extending, Iongitudinally spaced-apart rows (22) of weakened areas (24),

where the weakened areas (24) have a reduced strength relative to adjacent portions of the sheet material,

and each row (22) of weakened areas (24) has at least one parameter that varies along the row (22),

whereby the strength of the stock material (16) at the row (22), in response to a force applied across the row (22), varies across the stock material (16),

wherein each ply has lateral edge portions (85, 89) that are substantially free of weakened areas (24),

and at least one ply includes paper.”

Die Unteransprüche 3 und 8, die die Klägerin vorliegend in einer Kombination geltend macht, lauten in der englischen Verfahrenssprache wie folgt:

„3.               A stock material as set forth in claim 1, wherein at least one edge of the stock material (16) is free of weakened areas (24) for approximately 0.6 cm to 3.8 cm (approximately ¼ inch to 1½ inches) along each row (22) of weakened areas (24).”,

„8.               In combination, a stock material as set forth in claim 1, and a dunnage conversion machine (40) for converting the stock material (16) into a relatively less dense strip of dunnage (18) having tear lines along each row that facilitate separation of dunnage product (20) therefrom.”

In die deutsche Sprache übersetzt lauten der Hauptanspruch 1 sowie die Unteransprüche 3 und 8 wie folgt:

„1.               Ein Ausgangsmaterial (16) für eine Polsterumformungsmaschine (14)

              enthält mindestens eine Lage eines bahnförmigen Materials,

das eine Vielzahl von transversal ausgedehnten, longitudinal räumlich getrennten Reihen (22) von geschwächten Bereichen (24) aufweist,

bei denen die geschwächten Bereiche (24) eine verringerte Stärke relativ zu den angrenzenden Teilen des bahnfömigen Materials haben,

und jede Reihe (22) der geschwächten Bereiche (24) hat mindestens einen Parameter, der entlang der Reihe (22) variiert,

wobei die Stärke des Ausgangsmaterials (16) bei der Reihe (22) in Antwort auf eine Kraft die quer über die Reihe (22) angelegt wird, über das Ausgangsmaterial (16) hinweg variiert,

wobei jede Lage seitliche Kantenbereiche (85,89) aufweist, die im Wesentlichen von geschwächten Bereichen (24) frei sind,

und wobei zumindest eine Lage Papier enthält.“,

„3.               Ein Ausgangsmaterial gemäß Anspruch 1, wobei zumindest eine Kante des Ausgangsmaterials (16) frei von geschwächten Bereichen (24) für ungefähr 0,6 cm bis 3,8 cm (ungefähr ¼ Inch bis 1½ lnch) entlang jeder Reihe (22) der geschwächten Bereiche (24) ist.“,

„8.               Kombinationen aus einem Ausgangsmaterial gemäß Anspruch 1 und eine Polsterumforrmungsmaschine (40), um das Ausgangsmaterial (16) zu einem Polsterstreifen (18) mit relativ geringer Dicke umzuformen, welcher Reißlinien entlang jeder Reihe hat, welche eine Separation des Polsterprodukts (20) davon erleichtern.“

Eine schematische Darstellung eines klagepatentgemäßen Polsterumformungssystems mit Polsterumformungsmaschine und Zufuhr des Ausgangsmaterials wird mit der nachfolgend verkleinert abgebildeten Fig. 1 dargestellt:

In der Figur ist ein Polsterumformungssystem 10 abgebildet, das eine Zufuhr 12 von bahnförmigem Ausgangsmaterial 16 zur Verwendung in einer Polsterumformungsmaschine 14 umfasst. Das Ausgangsmaterial 16 ist über seine Länge in Abständen von einer Vielzahl transversalen Reihen 22 von geschwächten Bereichen 24 versehen. Durch die Polsterumformungsmaschine 14 wird das Ausgangsmaterial 16 zu einem Polsterstreifen 18 umgeformt, von dem einzelne Polsterprodukte 20 abgetrennt werden können.

Die nachfolgend ebenfalls in verkleinerter Form wiedergegebene Fig. 8 zeigt eine schematische Draufsicht von Abschnitten bahnförmigen Ausgangsmaterials gemäß der vorliegenden Erfindung:

Die Figur 8 lässt eine Reihe 82 geschwächter Bereiche 84 in Form von Perforationen erkennen. Die Breite des Ausgangsmaterials ist in fünf Bereiche 85 – 89 unterteilt. Die an die Außenseiten 91 und 90 angrenzenden Bereiche 85 und 89 sind frei von Perforationen. Innerhalb der innenliegenden Bereiche 86 – 88 zeigen die Perforationen in dem einen Bereich einen anderen Abstand 92, 94, 96 als ein Abstand 92, 94, 96 in einem anderen Bereich.

Die Beklagte stellt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Recylingpapier zur Verwendung in einer Polstermaschine mit der Bezeichnung „SpeedMan ComPackt“ (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform 1) her. Das Papier ist in Zick-Zack-Form (Leporello-Faltung) gefaltet und weist entsprechende Falze auf. In den Falzen befinden sich zusätzlich perforierte Bereiche. Eine Abbildung der Falze mit den perforierten Bereichen wird nachfolgend eingeblendet:

Ein Muster der angegriffenen Ausführungsform 1 liegt zudem als Anlage K 13 vor. Die Perforationen innerhalb einer Falz weisen unterschiedliche Abstände zueinander auf, was die folgende Abbildung verdeutlichen soll:

An den seitlichen Kantenbereichen der angegriffenen Ausführungsform 1 sind die Perforationen ausgespart. Sie setzten, wie die folgende schematische Darstellung veranschaulicht, erst nach einem Abstand zwischen 0,4 cm und 0,9 cm zur Seitenkante an.

Die angegriffene Ausführungsform 1 wird von der Beklagten in unterschiedlichen Größen, in einer Bahnlänge von 360 m, 2.200 m und 7.600 m, hergestellt.

Mit der angegriffenen Ausführungsform 1 kompatibel ist die, ebenfalls von der Beklagten im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hergestellte, Papierfüllmaschine „SpeedMan Max“ (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform 2).

Die Beklagte bewirbt die angegriffene Ausführungsform 2 unter anderem auf ihrer Internetseite mit der Adresse A wie folgt:

„Sie erhalten die effiziente Papierfüllmaschine B und das darauf abgestimmte Füllmaterial aus einer Hand. […].“

Wegen des weiteren Inhalts der Werbeaussagen wird auf den screenshot (Anlage K 10) Bezug genommen. Von der Internetseite aus ist auch der als Anlage K 11 vorgelegte Flyer zur angegriffenen Ausführungsform 2 abrufbar, in dem unter anderem die folgende Aussage enthalten ist:

„C Papier und D kommen aus eigener Entwicklung und Herstellung und sind deshalb optimal aufeinander abgestimmt.“

Nach der Umformung der angegriffenen Ausführungsform 1 durch die angegriffene Ausführungsform 2 liegt die angegriffene Ausführungsform 1 in geknitterten Zustand wie folgt vor:

Mit anwaltlichem Schreiben vom 30.10.2015 mahnte die Klägerin, die in der Herstellung und dem Angebot der angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 eine Verletzung des Klagepatents erblickt, die Beklagte, gestützt auf den Hauptanspruch 1 des Klagepatents, ab und forderte sie erfolglos zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf. Gleichzeitig teilte sie mit, dass die Beklagte zur Zahlung der durch das Schreiben entstandenen Rechts- und Patentanwaltskosten verpflichtet sei. Wegen des konkreten Inhalts des Schreibens wird auf dieses Bezug genommen (Anlage K 14).

Die Klägerin ist der Ansicht, die angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 würden von der technischen Lehre des Klagepatents, insbesondere nach Unteranspruch 3 und in einer Kombination der Unteransprüche 3 und 8, unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch machen.

Insbesondere weise die angegriffene Ausführungsform 1 klagepatentgemäße seitliche Kantenbereiche auf, die im Wesentlichen frei von geschwächten Bereichen seien, weil die Perforationen erst ab einem Abstand zu den Seitenkaten von 0,4 cm – 0,9 cm einsetzen.

Die bis an die Seitenkanten reichenden Falzkanten könnten hingegen nicht als „geschwächte Bereiche“ im Sinne des Klagepatents begriffen werden. Der Fachmann gehe auch auf der Grundlage des Abschnitts [0014] des Klagepatents nicht davon aus, dass geschwächte Bereiche durch jedes denkbare Mittel oder Verfahren gebildet sein können. In einer Zusammenschau mit Abschnitt [0016] und dem Unteranspruch 7 erkenne der Fachmann vielmehr, dass jedenfalls Falzkanten keine geschwächten Bereiche seien.

Durch die angegriffene Ausführungsform 2 werde die angegriffene Ausführungsform 1 auch zu einem Posterstreifen mit einer relativ geringeren Dichte umgeformt.

Orientiert an der maßgeblichen englischen Originalfassung des Klagepatents verlange dessen Lehre auch einen Polsterstreifen, der eine im Vergleich zu dem Ausgangsmaterial geringere Dichte („dense“), nicht Dicke, aufweise.

Das Klagepatent werde sich auch im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens als rechtsbeständig erweisen, weshalb eine Aussetzung des Verfahrens nicht geboten sei.

Die Klägerin beantragt mit der der Beklagten am 03.02.2016 zugestellten Klage:

wie erkannt;

Die Beklagte beantragt:

die Klage abzuweisen;

hilfsweise:

ihr zu gestatten, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung (Bank- oder Sparkassenbürgschaft) abzuwenden;

weiter hilfsweise:

den Rechtsstreit bis zur Entscheidung über die gegen das Klagepatent beim Bundespatentgericht erhobene Nichtigkeitsklage (Az.: 3 Ni 18/16 (EP)) auszusetzen.

Nach Ansicht der Beklagten machen die angegriffenen Ausführungsformen 1 und 2 von der Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch.

Insbesondere sei der Unteranspruch 3 des Klagepatents nicht verwirklicht.

Ein geschwächter Bereich werde bei der angegriffenen Ausführungsform 1 durch die Falzkanten und die Perforationen als eine Einheit gebildet.

Da die Falzkanten der angegriffene Ausführungsform 1 durchgängig bis an die Seitenkanten reichen, fehle es bei der angegriffenen Ausführungsform 1 an seitlichen Kantenbereichen, die im Wesentlichen frei von geschwächten Bereichen sind. Die Falzkanten seien auch als „geschwächte“ Bereiche im Sinne des Klagepatents zu verstehen. Denn wie die Abschnitte [0013], [0014] des Klagepatents erkennen lassen, erstrecke es sich auf sämtliche denkbaren Schwächungen, die Reißlinien bilden, entlang derer das Ausgangsmaterial selektiv abgerissen werden könne. Es gehöre auch zum allgemeinen Fachwissen, dass Falzungen eine so starke Schwächung hervorrufen könnten, dass ein Papierblatt ohne Schneiden geteilt werden könne.

Sofern die Klägerin eine Verletzung ihres Klagepatents auf eine Kombination von Unteranspruch 3 und 8 stützt, sei eine solche von dem Klagepatent nicht vorgesehen. Eine solche Anspruchskombination sei auch nicht patentfähig, da sie eine unzulässige Erweiterung darstelle.

Die angegriffene Ausführungsform 1 werde – anders als es der Unteranspruch 8 des Klagepatents vorsehe – auch durch die angegriffene Ausführungsform 2 nicht zu einem Polsterstreife mit einer im Vergleich zu dem Ausgangsmaterial relativ geringeren Dicke umgeformt.

Der in der englischen Originalfassung verwendete Begriff „dense“ könne nicht nur mit „dicht“, sondern auch mit „dick“ übersetzt werden. In diesem Sinne verstehe auch der Fachmann den Begriff und erkenne, dass bei dem Polsterprodukt eine im Vergleich zu dem Ausgangsmaterial geringere Dicke, nicht Dichte, vorliegen müsse.

Mit „Dicke“ sei die Ausdehnung (Länge) eines Objekts in eine bestimmte Richtung gemeint. So werde in Abschnitt [0023] des Klagepatents der Begriff der „relativ geringen Dicke“ gleichbedeutend mit dem in Abschnitt [0022] genannten Begriff „relativ flach“ verwendet, d.h. das Polsterprodukt müsse dünner als das Ausgangsprodukt sein.

Für eine Gleichsetzung des so zu verstanden Begriffs der „Dicke“ mit dem Begriff der „Dichte“, der das Verhältnis von Masse zu Volumen bezeichnet, gebe das Klagepatent keinen Anlass.

Das Klagepatent werde sich jedoch auch im Rahmen der von ihr erhobenen Nichtigkeitsklage als nicht rechtsbeständig erweisen.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll zur Sitzung vom 27.09.2016 Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage ist ganz überwiegend begründet.

Da die angegriffenen Ausführungsformen, die angegriffene Ausführungsform 2 lediglich in Kombination mit der angegriffenen Ausführungsform 1, von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch machen, stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf, Vernichtung sowie auf Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach und auf Aufwendungsersatz gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. §§ 139 Abs. 1 und 2, 140a Abs. 1 u. 3, 140b Abs. 1 und 3 PatG i. V. m. §§ 242, 259, 678, 683 S. 1, 670 BGB zu. Lediglich der Zinsanspruch steht der Klägerin gem. §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 1 ZPO erst ab Rechtshängigkeit und nicht ab dem bereits früher geltend gemachten Zeitpunkt zu.

I.

Das Klagepatent hat ein selektiv zerreißbares Ausgangsmaterial für eine Polstermaschine zur Verwendung mit einem Polsterumformungssystem sowie ein Polsterumformungssystem und ein Verfahren zur Umformung des zerreißbaren Ausgangsmaterials in ein Polsterprodukt zum Gegenstand (Abs. [0001] des Klagepatents; Abschnitte ohne Angaben sind im Folgenden solche des Klagepatents).

Polsterprodukte werden im Stand der Technik typischerweise verwendet, um zu transportierende Produkte zu schützen. Das Polsterprodukt wird dabei in das Behältnis mit dem zu schützenden Produkt platziert, um jegliche Leerräume um das Produkt herum auszufüllen (Abs. [0002]). Als geeignete Ausgangsmaterialien für Polsterprodukte sind zum Beispiel Papier oder Plastik bekannt (Abs. [0005]), die bahnförmig zum Beispiel in Form einer Rolle oder eines zick-zack-gefalteten Stapels bereitgehalten werden (Abs. [0005]). Sie könne aus einer oder mehreren Schichten oder Lagen bestehen (Abs. [0005]).

Das Klagepatent nennt die US-amerikanische Patentanmeldung mit der Veröffentlichungs-Nr. X (vorgelegt als Anlage K 3; deutsche Übersetzung als Anlage K 3a) als vorbekannten Stand der Technik (Abs. [0003]). Darin ist ein Polsterprodukt in Form eines Papierschlauchs offenbart, der im Abstand von ca. 80 cm Perforationslinien, Sollbruchstellen oder Trennlinien aufweist (Abs. [0003]). Entlang dieser Linien sind rautenförmige Ausschnitte – wie mit nachfolgend verkleinert eingeblendeter Fig. 5 der Anmeldung schematisch dargestellt – angeordnet:

Ein Abtrennen einzelner Polsterabschnitte soll dann dadurch erfolgen, dass die perforierte Linie zwischen den Rollenpaaren positioniert ist, und das vorgelagerte Rollenpaar stoppt, während das nachgelagerte Paar sich weiterdreht (Abs. [0003]).

Weiter greift das Klagepatent die internationale Patentanmeldung WO X (vorgelegt als Anlage K 4; deutsche Übersetzung als Anlage K 4a) auf, in der ein Verfahren zur Herstellung von Puffermaterialen für Verpackungen offenbart ist. Bei dem Verfahren wird in einen Kunstharzschlauch Luft eingeführt, so dass Hohlkörper geformt werden (Abs. [0004]).

Als vorbekannte Polsterumformungsmaschinen, die das Ausgangsmaterial für die Umformung in ein Polsterprodukt typischerweise von der Rolle oder dem Stapel ziehen, nennt das Klagepatent die US X (vorgelegt als Anlage K 5; deutsche Übersetzung als Anlage K 5a), die US X (vorgelegt als Anlage K 6; deutsche Übersetzung als Anlage K 6a) und die US X (vorgelegt als Anlage K 7; deutsche Übersetzung als Anlage K 7a) (Abs. [0005]).

Als nachteilig beschreibt das Klagepatent, dass das vorbekannte, über seine Breite perforierte Ausgangsmaterial vorzeitig reißen kann, was zu unansehnlichen Polsterprodukten oder zu Papierstau in der Umformungsmaschine führen kann (Abs. [0006], [0024]).

Vor dem Hintergrund dieser im Stand der Technik bestehenden Nachteile strebt das Klagepatent die Bereitstellung eines Ausgangsmaterials für ein Polsterumformungssystem und eines Verfahrens zur Verwendung dieses Ausgangsmaterials zur Herstellung eines Polsterprodukts an (Abs. [0008]), so dass das Ausgangsmaterial in einen Polsterstreifen umgeformt wird, ohne einen Maschinenstau oder ein vorzeitiges Reißen zu verursachen, und gleichzeitig die Abtrennung einzelner Polsterprodukte von dem Streifen zu ermöglichen (Abs.  [0009]).

II.

Diese Aufgabe (technisches Problem) soll unter anderem durch ein Ausgangsmaterial wie durch den auf dem Hauptanspruch 1 des Klagepatents aufbauenden Unteranspruch 3 geschützt gelöst werden. Dieser Unteranspruch lässt sich wie folgt gliedern:

• 90

  1.                                                                                                                  Ein Ausgangsmaterial (16) für eine Polsterumformungsmaschine (14) mit

• 92

  2.                                                                                                                  zumindest einer Lage, die Papier enthält, und

• 94

  3.                                                                                                                 zumindest einer Lage eines bahnförmigen Materials,

3.1                                                                                            das eine Vielzahl von transversal ausgedehnten, longitudinal räumlich getrennten Reihen (22) von geschwächten Bereichen (24) aufweist,

3.2                                                                    bei denen die geschwächten Bereiche (24) eine verringerte Stärke relativ zu den angrenzenden Teil des bahnförmigen Materials haben,

3.3.        und jede Reihe (22) der geschwächten Bereiche (24) mindestens einen Parameter hat, der entlang der Reihe (22) variiert,

3.4          so dass die Stärke des Ausgangsmaterials (16) bei der Reihe (22) in Antwort auf eine Kraft, die quer über die Reihe (22) angelegt wird, über das Ausgangsmaterial (16) hinweg variiert.

• 100

  4. Jede Lage weist seitliche Kantenbereiche (85, 89) auf, die im Wesentlichen frei von geschwächten Bereichen (24) sind,

(Hauptanspruch 1)

4.1                    indem zumindest eine Kante des Ausgangsmaterials für ungefähr 0,6 cm bis 3,8 cm entlang jeder Reihe der geschwächten Bereiche frei von geschwächten Bereichen ist.

(Unteranspruch 3)

Der auf den Hauptanspruch 1 rückbezogene Unteranspruch 8 kann bei Berücksichtigung der von der Klägerin geltend gemachten Kombination mit dem Unteranspruch 3 wie folgt gegliedert werden:

• 106

  1.                                                                                                                 Kombination aus einem Ausgangsmaterial (16) für eine Polsterumformungsmaschine (14) und einer Polsterumformungsmaschine (40),

• 108

  2.                                                                                                                 um das Ausgangsmaterial (16) zu einem Polsterstreifen (18) mit relativ geringer Dicke umzuformen,

• 110

  3.                                                                                                                 welcher Reißlinien entlang jeder Reihe hat, die eine Separation des Polsterprodukts (20) davon erleichtern.

(Unteranspruch 8)

• 113

  4.                                                                                                                 Das Ausgangsmaterial enthält

4.1                                                                                            zumindest eine Lage, die Papier enthält, und

4.2                                                                                            zumindest eine Lage eines bahnförmigen Materials,

4.2.1               das eine Vielzahl von transversal ausgedehnten, longitudinal räumlich getrennten Reihen (22) von geschwächten Bereichen (24) aufweist,

4.2.2              bei denen die geschwächten Bereiche (24) eine verringerte Stärke relativ zu den angrenzenden Teil des bahnförmigen Materials haben,

4.2.3              und jede Reihe (22) der geschwächten Bereiche (24) mindestens einen Parameter hat, der entlang der Reihe (22) variiert,

4.2.4.            so dass die Stärke des Ausgangsmaterials (16) bei der Reihe (22) in Antwort auf eine Kraft, die quer über die Reihe (22) angelegt wird, über das Ausgangsmaterial (16) hinweg variiert.

• 121

  5. Jede Lage des Ausgangsmaterials weist seitliche Kantenbereiche (85, 89) auf, die im Wesentlichen frei von geschwächten Bereichen (24) sind,

(Hauptanspruch 1)

5.1               indem zumindest eine Kante des Ausgangsmaterials für ungefähr 0,6 cm bis 3,8 cm entlang jeder Reihe der geschwächten Bereiche frei von geschwächten Bereichen ist.

(Unteranspruch 3)

Bei einer Zusammenfassung des Erfindungsgedankens ermöglichen die geschwächten Bereiche (24) des Ausgangsmaterials ein Zerreißen entlang der Reihe (22) (Abs. [0013], [0015]). Ein unabsichtliches Zerreißen des Ausgangsmaterials wird klagepatentgemäß zum einen dadurch minimiert, dass die seitlichen Kanten, an denen die Spannung bei Einzug des Materials in eine Umformungsmaschine oft am höchsten ist, im Wesentlichen frei von geschwächten Bereichen sind (Abs. [0010]). Zum anderen ermöglicht die Variation zumindest eines Parameters entlang der Reihe (22), die Anpassung der geschwächten Bereiche (24) auf spezielle Umformungsprozesse oder spezielle Umformungsmaschinen, so dass es zu einem ungewollten Ausreißen nicht kommt (Abs. [0015]). Durch die Variation der Parameter können die für die Herstellung des Polsterprodukts erforderlichen geschwächten Bereichen insbesondere in Bereichen angelegt werden, welche – in Abhängigkeit zu dem spezifischen Umformungsprozess – typischerweise übermäßiger Spannung und übermäßigem Reißen weniger ausgesetzt sind (Abs. [0025] a. E., [0027]).

Zu vorbekannten Lösungsansätzen, die sich damit beschäftigen, die Spannung des Ausgangsmaterials bei Eintritt in eine Polsterumformungsmaschine zu reduzieren, beispielsweise der US X (Abs. [00024]), grenzt sich das Klagepatent dadurch ab, dass es keine Abänderung der Maschine, sondern eine Abänderung des vorbekannten Ausgangsmaterials vorschlägt (Abs. [0025] a. A.):

„Anstatt die Maschine abzuändern, um die Spannung zu reduzieren, widersteht das hierin beschriebene Ausgangsmaterial 16 unerwünschtem Abreißen dadurch, dass […].“

III.

Im Hinblick auf den Streit der Parteien ist eine Auslegung des Merkmals 4. des Unteranspruchs 3 (= Merkmale 1.6  nach der Gliederung der Klägerin, Anlage K 8 bzw. Merkmal 1.1.5 nach der Gliederung der Beklagten, Anlage TW 2), und dem diesem Merkmal entsprechenden Merkmal 5. des Unteranspruchs 8 (= Merkmal 1.6 nach der Gliederung der Klägerin, Anlage K 9 bzw. Merkmal 1.1.5 nach der Gliederung der Beklagten, Anlage TW 3) sowie des Merkmals 2. des Unteranspruchs 8 (= Merkmal 2.1 nach der Gliederung der Klägerin bzw. Merkmal 3.1. der Beklagten) erforderlich.

Grundlage dafür, was durch ein europäisches Patent geschützt ist, ist gem. Art. 69 EPÜ der Inhalt der Patentansprüche in der maßgeblichen Verfahrenssprache (Art. 70 Abs. 1 EPÜ), wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen sind (BGH, NJW-RR 2000, 259 (260) – Spannschraube). Für die Auslegung entscheidend ist die Sicht des in dem jeweiligen Fachgebiet tätigen Fachmanns. Begriffe in den Patentansprüchen und in der Patentbeschreibung sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene Durchschnittsfachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung versteht (BGH, ebd., (261)).

1.

Nach den Merkmalen 4. und 4.1 des Unteranspruchs 3 (= Merkmale 1.6 und 1.7 der Klägerin bzw. Merkmale 1.1.5 und 1.1.7 der Beklagten),

„weist jede Lage seitliche Kantenbereiche (85, 89) auf, die im Wesentlichen von geschwächten Bereichen (24) frei sind,

indem zumindest eine Kante des Ausgangsmaterials für ungefähr 0,6 cm bis 3, 8 cm entlang jeder Reihe der geschwächten Bereiche frei von geschwächten Bereichen ist.“

Der Fachmann, ein Diplomingenieur oder Master der Fachrichtung Maschinenbau mit Vertiefungsrichtung Verpackungstechnik und mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Anwendung und Entwicklung von Packmaterial aus Papier und dafür vorgesehener Fertigungsvorrichtungen, entnimmt dem Anspruchswortlaut keine konkretisierenden Angaben dazu, was „geschwächte Bereiche“ im Sinne des Klagepatents sind.

Der Fachmann entnimmt dem Anspruchswortlaut, insbesondere dem Merkmal 3.2 (= Merkmal 1.3 der Kläger; Merkmal 1.1.2 der Beklagten), jedoch, dass geschwächte Bereiche dadurch gekennzeichnet sind, dass sie „eine verringerte Stärke relativ zu den angrenzenden Teilen des bahnförmigen Materials haben“. Der Fachmann findet diese Eigenschaft der geschwächten Bereiche zugleich in der Patentbeschreibung (Abs. [0008]) wieder, und ordnet ihr – wie auch im Stand der Technik bekannt (Abs. [0003]) – die Möglichkeit des Zerreißens des Ausgangsmaterials zu (vgl. auch Abs. [0009], [0011]).

Die Patentbeschreibung nennt weiter Beispiele für geschwächte Bereiche im Sinne des Klagepatents. So heißt es in Abschnitt [0014] (deutsche Übersetzung, Anlage K 1a):

„Die Stärke des Ausgangsmaterials 16 jeder querverlaufenden Reihe 22 wird typischerweise, relativ zu den nichtgeschwächten Bereichen des Ausgangsmaterials, geschwächt durch eine oder mehrere Perforationen, Wasserzeichen, Schneiden, Brennen, chemische Veränderungen, Ätzungen oder anderer Mittel zum Schwächen von Teilen des Ausgangsmaterials oder zum Stärken anderer Teile des Ausgangsmaterials.“

Diesen Beispielen ist gemein, dass sie auf einer Beschädigung des Ausgangsmaterials oder auf einer Verstärkung desselben („Wasserzeichen“) mit dem Ziel der Schwächung von Teilen des Ausgangsmaterials oder dem Stärken anderer Teile des Ausgangsmaterials beruhen. Diese Beschädigungen müssen zudem von einer gewissen Intensität sein, da sie das Zerreißen des Ausgangsmaterials ermöglichen sollen. Einige Beispiele beruhen sogar auf einer vollständigen Zerstörung kleiner Bereiche des Ausgangsmaterials („Schneiden“, „Perforation“).

Dies berücksichtigend ist fraglich, ob eine Falz verstanden als „Knickstelle“, die entsteht, wenn Teile des Ausgangsmaterials übereinander gelegt werden, die die Beklagte als klagepatentgemäßen „geschwächten Bereich“ begreifen möchte, zwingend zu einer hinreichenden Schwächung des geknickten Materials führt.

Dagegen spricht aus der Sicht des Fachmannes Abschnitt [0016], in dem ein Ausführungsbeispiel dargestellt wird, bei dem ein zick-zack-gefalteter Stapel eines Ausgangsmaterials zwar durch die Zick-Zack-Faltung Falzlinien aufweist. Als geschwächte Bereiche im Sinne des Klagepatents jedoch Perforationen vorhanden sind. Dass die Faltungen im Hinblick auf das Zerreißen keine Funktion übernehmen, entnimmt der Fachmann auch dem Beschreibungsteil, wonach es das Falten des Ausgangsmaterials erleichtern soll, wenn die Perforationen und die Faltlinien auf einer in der Breite des Ausgangsmaterials angeordneten Achse liegen. Damit wird gerade keine Ausführungsform offenbart, bei der das Zerreißen des Ausgangsmaterials erst durch das Zusammenspiel von Perforationen und Faltlinien, und nicht durch die Perforationen allein, herbeigeführt wird. Dies schließt der Fachmann weiter auch aus der Angabe des Abschnitts [0016], wonach die Falzlinien nicht zwingend mit den Perforationslinien zusammenfallen müssen.

Ein anderes Verständnis ergibt sich auch nicht daraus, dass es zum allgemeinen Fachwissen zählt, dass ein Papierblatt ohne Schneiden geteilt werden kann. Soweit die Beklagte in diesem Zusammenhang auf ein Video zum „Papier teilen ohne Schere“ auf you-tube verweist, ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass diese, für den privaten Gebrauch beschriebene Art und Weise zum Teilen eines einzelnen Blattpapiers, für den Fachmann bei der Auslegung des Klagepatents, welches sich mit der Beschaffenheit von Ausgangsmaterial für ein Polsterprodukt befasst, eine Rolle spielen. Zudem wird bei dem Video auch mehrmals mit dem Fingernagel über die gefaltete Stelle gestrichen. Eine so ausgebildete Falz mag einen geschwächten Bereich darstellen können. Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass jede Falz einen klagepatentgemäßen Bereich darstellt.

Sofern die Beklagte weiter auf den aus der Druckschrift US 6,626,096 B1 (Anlage TW 6, Anlage A 11 im Nichtigkeitsverfahren) bekannten Stand der Technik verweist, ist zum einen schon nicht erkennbar, dass das Klagepatent auf diesen Bezug nimmt. Zum anderen geht aber auch aus der dort in Sp. 5, Z. 20 bis 28 genannten Passage (hier in einer deutschen Übersetzung),

„Es wird anzuerkennen sein, dass der zum Reißen des flexiblen Materials 12 entlang einer Perforation 37, 38 erforderliche Kraftaufwand von mehreren Faktoren abhängig wird. Insbesondere wird ein wichtiger Faktor die Anzahl von Perforationen pro Zoll sein. Ein anderer Faktor ist, ob das flexible Material 12 entlang der Perforation 37, 38 gefaltet wurde. Beispielsweise ist leporellogefaltzes Computerpaper entlang vorgefertigter Perforationen 38 gefalzt, was eine weitere Verringerung der Stärke in diesen Perforationen 38 bewirkt und was bewirkt, dass sie leichter reißen.“,

hervor, dass das eigentliche Reißen des Materials durch Perforationen herbeigeführt wird, während die Falz selbst diesen Effekt nur verstärkt.

Bei dem dargelegten Auslegungsergebnis tritt auch kein Widerspruch zwischen der technischen Lehre des erteilten Patentanspruchs und der technischen Lehre, wie sie sich aus Abschnitt [0016] ergibt, auf. Auch widerspricht die Klägerin damit nicht der von ihr getroffenen Auswahlentscheidung, wonach – im Unterschied zu der ursprünglichen Anmeldung WO X (Anlage A1 zur Nichtigkeitsklage) – schon der Hauptanspruch 1 dadurch beschränkt wird, dass die Kantenbereiche des Ausgangsmaterials im Wesentlichen frei von geschwächten Bereichen bleiben.

Die geschwächten Bereiche des Ausführungsbeispiels in Abschnitt [0016] sind Perforationen, die dem Fachmann bereits in Abschnitt [0014] als geschwächte Bereiche im Sinne des Klagepatents angegeben worden sind. Von diesen sind die (bis zu den Kantenbereichen verlaufenden) Falzlinien zu trennen, denen die Funktion zugewiesen ist, das Ausgangsmaterial platzsparend bereitzuhalten. Wie bereits ausgeführt, entnimmt der Fachmann der angeführten Beschreibungsstelle keine Anhaltspunkte dafür, dass die Faltlinien zu dem Zerreißen des Ausgangsmaterials beitragen. Es ist deshalb, insbesondere auch mit dem Blick auf das Merkmal 4. (Merkmal 1.6 der Klägerin und Merkmal 1.1.5 der Beklagten) unerheblich, dass diese Falze – wie die Fig. 3 erkennen lässt – bis an die Seitenkanten des Ausgangsmaterials heranreichen. Das Ausführungsbeispiel lässt jedenfalls die Möglichkeit offen, dass die Seitenkanten frei von den geschwächten Bereichen in Form der Perforationen bleiben. Über den Verlauf der Perforationen bis zur Seitenkante trifft der Abschnitt keine Aussage.

2.

Das Merkmal 2 des Unteranspruchs 8 (= Merkmal 2.1 nach der Gliederung der Klägerin bzw. Merkmal 3.1. nach der Gliederung der Beklagten),

„um das Ausgangsmaterial (16) zu einem Polsterstreifen (18) mit relativ geringer Dicke umzuformen“,

sieht vor, dass das Ausgangsmaterial durch die Polsterumformungsmaschine zu einem Polsterstreifen (18) mit relativ geringerer Dicke umgeformt wird, bevor daraus dann durch Zerreißen einzelne Polsterprodukte (20) hergestellt werden.

Der Begriff der „Dicke“ ist im Zusammenhang mit der patentgemäßen Lehre mit dem Begriff der „Dichte“ gleichzusetzen.

Dies ergibt sich zwar nicht schon bei einem rein sprachlich-philologischen Verständnis des in der nach Art. 70 Abs. 1 EPÜ maßgeblichen englischen Verfahrenssprache verwendeten Begriffs „dense“. Denn dieser kann nach dem von der Beklagten vorgelegten Auszug aus dem Online-Wörterbuch „Woxikon.de“ (Anlage TW 5), dem die Klägerin nicht substantiiert entgegengetreten ist, nicht nur mit „Dicke“, sondern auch mit „Dichte“ übersetzt werden. Aus der Sicht des Fachmannes sprechen jedoch funktionsorientierte Gründe dafür, den Begriff „dense“ bzw. „Dicke“ im Sinne von Dichte zu verstehen.

Eine ausdrückliche Funktionszuweisung zu einem Polsterprodukt, welches eine im Vergleich zu dem Ausgangsmaterial geringere Dicke aufweist, lässt sich der Klagepatentschrift nicht entnehmen. Aus der Funktion, die das Polsterprodukt selbst klagepatentgemäß übernehmen soll, ergibt sich jedoch, dass dieses so beschaffen sein soll, dass es Hohlräume zwischen einem Behälter und dem darin befindlichen Produkt polsternd ausfüllen soll.

Es heißt deshalb im Zusammenhang mit der Darstellung der Funktionen des Polsterprodukts und des Stands der Technik in dem einleitenden Teil des Klagepatents (Abs. [0002] auch:

„Aufgrund ihrer Gegebenheiten (in der maßgeblichen englischen Originalfassung heißt es „by their nature“) sind Polsterprodukte typischerweise relativ weniger dick als das Ausgangsmaterial, aus welchem sie geformt sind.“

Eine solche polsternde Funktion erfüllt das Material gerade dadurch, dass die zwischen dem Material vorhandene Luft erhöht wird, sich mithin das Verhältnis von Masse zu Volumen so verändert, dass das Volumen zunimmt, was zu einer Verringerung der Dichte führt.

Der Fachmann erhält aus dem in dem Klagepatent dargestellten Stand der Technik weitere Anhaltspunkte für dieses Verständnis von der geschützten technischen Lehre.

So heißt es im unmittelbaren Anschluss an die soeben zitierte Textstelle aus Abschnitt [0002]:

„Dementsprechend kann es effizienter sein, ein Ausgangsmaterial von einem entfernten Ort zur lokalen Aufbewahrung und Umformung zu den relativ weniger dicken Polsterprodukten zu befördern.“

Der Transport des Ausgangsprodukts stellt sich erkennbar für den Fall als effizienter als die Beförderung des Polsterprodukts dar, in dem das Polsterprodukt eine geringere Dichte, weil größeres Volumen, aufweist. Denn die Bewegung des Polsterprodukts erfordert dann größere Transportkapazitäten. Bei einem Verständnis, wie es die Beklagte zugrunde legt, wonach das Polsterprodukt dünner als das Ausgangsmaterial ist, ist hingegen nicht erkennbar, weshalb ein Transport des Ausgangsprodukts gegenüber demjenigen des Polsterprodukts effizienter sein soll.

Des Weiteren nimmt das Klagepatent ausdrücklich auf die US ‘988 (Anlage K 3a; deutsche Übersetzung: Anlage K 3a) Bezug, in der es zur Umformung des Ausgangsmaterials unter anderem und auszugsweise wie folgt heißt:

„[0002] […]. Sie basieren darauf, die Kanten einer Papierbahn nach innen zu falten oder walzen und dann die gefalteten oder gewalzten Papierbahnen zu zerknittern. […]“,

„[0004] […]. Eine Papierröhre, im ausgelegten Zustand, wird zusammen gestaucht und dabei zerknittern. Im Vergleich mit vorherigen Produkten wird mehr Luft innerhalb dieser zerknitterten Röhre gefangen.“

Auch bei der WO X, in Abschnitt [0004] in Bezug genommen, wird ein Verfahren offenbart, bei dem ein Puffermaterial durch Einfüllen von Luft in einen Kunstharzschlauch geschaffen wird, mithin das Volumen erhöht wird.

Dass das Klagepatent selbst den Anspruchswortlaut des Unteranspruchs 8, „into a relatively less dense strip“, im Sinne dieses in Bezug genommenen Stands der Technik versteht, ergibt sich aus den Fig. 4 – 6 und den dazugehörigen Beschreibungsstellen in den Abschnitten [0020] – [0022].

Abschnitt [0020] befasst sich im Zusammenhang mit der Figur 4 mit einem Prozess des Einknickens der seitlichen Kanten des bahnförmigen Ausgangsmaterials nach innen und des Knüllens des Ausgangsmaterials sowie des Verbindens auch überlappender Lagen von Ausgangsmaterial, so dass ein Polsterprodukt mit seitlichen Kissenabschnitten entsteht.

Bei dem Umformungsprozess aus Abschnitt [0021] wird das Ausgangsmaterial durch zwei Greifer der Umformungsmaschine gepackt und geknüllt, so dass ein Polsterprodukt mit wellenförmigen geknüllten Lappen entsteht.

Bei einer an dem Begriff der „Dicke“ orientierten Auslegung würden diese in den Abschnitten [0020]  und [0021] enthaltenen Ausführungsbeispiele dem Unteranspruch 8 nicht unterfallen. Denn es ist nicht erkennbar, dass der darin beschriebene Umformungsprozess ein dünneres Polstermaterial als das Ausgangsmaterial ergibt. Wie Abschnitt [0019] erkennen lässt, sollen aber auch die Fig. 4 und 5 Beispiele für einen Umformungsprozess geben, bei denen das Ausgangsmaterial in ein Polsterprodukt mit einer relativ geringeren Dicke umgeformt wird.

Soweit die Beklagte zur Stützung ihres Verständnisses, dass das Polsterprodukt dünner als das Ausgangsprodukt sein muss, auf den Abschnitt [0022] verweist und darauf, dass dort beschrieben ist, dass das hergestellte Polsterprodukt „relativ flach“ ist, so lässt sie dabei den soeben dargestellten Gesamtkontext außer Acht.

Bei dem Umformungsprozess, der Gegenstand des Abschnitts [0022] ist, wird das Ausgangsmaterial über vor- und nachgelagerte Sätze rotierender Elemente geführt, wobei die nachgelagerten rotierenden Elemente das Ausgangsmaterial langsamer als die vorgelagerten Elemente befördern, so dass es zu einer Akkumulation des Ausgangsmaterials kommt und dieses sich knüllt. Auch dies bewirkt eine Volumenerhöhung. Im Anschluss wird das Material durch die nachgelagerten Elemente durchgeleitet. Wenn es in der Patentbeschreibung heißt, dass dadurch ein relativ flaches Polsterprodukt erzeugt werde, versteht der Fachmann diese Angabe so, dass ein im Vergleich zu den Polsterprodukten aus den Abschnitten [0020] und [0021] flacheres Produkt entsteht, nicht aber derart, dass das Polsterprodukt dünner als das Ausgangsmaterial ist. Bei einem solchen Verständnis würde sich das vorherige Knüllen des Materials schon nicht sinnvoll in den Umformungsprozess einordnen lassen. Wollte man durch das Durchleiten durch das rotierende Element ein im Vergleich zu dem Ausgangsprodukt dünneres Endprodukt erhalten, so bedürfte es eines „Knüllens“ des Ausgangsmaterials erkennbar nicht.

IV.

Die angegriffene Ausführungsform 1 verletzt den Unteranspruch 3 des Klagepatents. Die angegriffene Ausführungsform 1 verletzt zudem in Kombination der angegriffenen Ausführungsform 2 den Unteranspruch 8 in Kombination mit dem Unteranspruch 3.

1.

Die angegriffene Ausführungsform 1 macht von der technischen Lehre des Unteranspruchs 3 unmittelbar wortsinngemäß Gebrauch. Zwischen den Parteien ist die Verwirklichung der Merkmale 1. – 3.4 (Merkmale 1. – 1.5 der Klägerin bzw. Merkmale 1. – 1.1.4 der Beklagten) zu Recht unstreitig, weshalb weitere Ausführungen entbehrlich sind. Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht darüber hinaus auch die Merkmale 4. und 4.1 (Merkmale 1.6 und 1.7 der Klägerin bzw. 1.1.5 und 1.1.7 der Beklagten).

Denn bei der angegriffenen Ausführungsform 1 enden die Perforationen an einer Seite der Reihe in einem Abstand von 0.9 cm zur Seitenkante.

Sofern die Beklagte geltend macht, dass die Faltlinien an jeder Seite einer Reihe bis zu den Seitenkanten reichen, führt dies aus dem Schutzbereich des Klagepatents nicht hinaus. Denn dabei handelt es sich um keine geschwächten Bereiche im Sinne des Klagepatents. Die Beklagte selbst trägt im Hinblick auf die von ihr hergestellte angegriffene Ausführungsform 1 schon nicht vor, dass ein Zerreißen dadurch bewirkt wird, dass die Faltlinien und die Perforationen das Ausgangsmaterial schwächen. Naheliegend erscheint vielmehr, dass die Perforationen allein ausreichend sind, ein Abreißen zu ermöglichen, und dass die Faltungen der platzsparenden Aufbewahrung der angegriffenen Ausführungsform 1 dienen – so wie in dem Ausführungsbeispiel in Abschnitt [0016] des Klagepatents beschrieben.

2.

Die angegriffenen Ausführungsformen 1 (Ausgangsmaterial für ein Polsterprodukt) verwirklicht zusammen mit der angegriffenen Ausführungsform 2 (Umformungsmaschine) die technische Lehre des Klagepatents, wie sie sich bei einer Kombination der Unteransprüche 3 und 8 ergibt, unmittelbar wortsinngemäß.

Im Hinblick auf die Verletzung des Klagepatents durch eine Kombination der angegriffenen Ausführungsform 1 mit der angegriffenen Ausführungsform 2 steht zwischen den Parteien – über das im Hinblick auf die Verletzung des Unteranspruchs 3 streitige Merkmal (vgl. dazu unter Ziff. 1.) – allein die Verwirklichung des Merkmals 2. (= Merkmal 2.1 der Klägerin; Merkmal 3.1 der Beklagten) in Streit, welches die Kombination der angegriffenen Ausführungsformen jedoch ebenfalls verwirklicht.

Der Umformungsprozess der angegriffenen Ausführungsform 1 durch die angegriffene Ausführungsform 2 schafft ein Polsterprodukt, welches eine im Vergleich zu der angegriffenen Ausführungsform geringere Dichte aufweist. Insbesondere wird – wie sich bei einem Vergleich der als Muster (Anlage K 13) vorgelegten angegriffenen Ausführungsform 1 und der Abbildung in dem Flyer der Beklagten zur angegriffenen Ausführungsform 2 (Anlage K 11, S. 1 und Tatbestand d. Urteils) zeigt – die angegriffene Ausführungsform 1 während des Umformungsprozesses geknittert, so dass sich das Volumen erhöht.

3.

Die Handlungen des Herstellens und des Angebots der angegriffenen Ausführungsformen sind zwischen den Parteien unstreitig. Dies rechtfertigt die Verurteilung wegen aller weiteren Handlungsalternativen wie dem Inverkehrbringen, Besitzen oder Einführen, auch wenn für sie kein konkreter Nachweis erbracht worden ist, soweit die betreffende Benutzungsformen auch nach der Ausrichtung des Unternehmens als möglich in Betracht kommen (vgl, Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 8. Auflage, 2016, Rn. 1195; OLG Karlsruhe, Urt. v. 14.01.2009, Az.: 6 U 54/06).

V.

Da die angegriffenen Ausführungsformen das Klagepatent verletzen, stehen der Klägerin die Ansprüche in dem geltend gemachten Umfang ganz überwiegend zu. Lediglich der Zinsanspruch ist in geringem Umfang unbegründet.

1.

Die Beklagte ist gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG zur Unterlassung verpflichtet.

Sofern die Beklagte geltend macht, eine Produktumformungsmaschine sei von dem Schutzbereich des Klagepatents nicht erfasst, ist dies im Hinblick auf ein Unterlassen von Verletzungshandlungen hinsichtlich einer Kombination der angegriffenen Ausführungsformen unerheblich.

Auch steht es der Verurteilung zum Unterlassen etwaiger Nutzungshandlungen im Zusammenhang mit einer Kombination der näher bezeichneten Produktumformungsmaschine und des näher bezeichneten Polsterumformungsmaterials nicht entgegen, dass das Klagepatent selbst diese Kombination (Unteranspruch 3 mit Unteranspruch 8) nicht vorsieht.

Zwar ergibt sich aus der Kombination des Unteranspruchs 8 mit dem Unteranspruch 3 eine beschränkte Anspruchsfassung, die von dem Erteilungsakt nicht erfasst ist. Diese macht die Klägerin jedoch im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens hilfsweise auch geltend, indem sie den Unteranspruch 3 in den Hauptanspruch 1, auf den sich der Unteranspruch 8 rückbezieht, aufnimmt. In diesem Fall kann sich der Patentinhaber auch im Rahmen des Verletzungsverfahrens auf eine eingeschränkte Anspruchsfassung stützen und dadurch den Streitgegenstand des Verletzungsrechtsstreits auf die Frage beschränken, ob dem Kläger die geltend gemachten Ansprüche auf der Grundlage des Patents in der eingeschränkten Fassung zustehen (BGH, GRUR 2010, 904 (908) – Maschinensatz; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 556).

Schließlich steht der Verurteilung wie aus Ziff. I. 1. lit. b) des Tenors ersichtlich auch nicht entgegen, dass die Klägerin in dem zuletzt gestellten Antrag das Wort „Dicke“ durch das Wort „Dichte“ ersetzt hat. Es ist unerheblich, dass der Antrag damit einen Wortlaut bekommt, der sich von dem Anspruchswortlaut des Klagepatents unterscheidet. Gegenstand des Unterlassungsantrags ist nicht eine bestimmte Fassung des Klagepatents, sondern die Beschreibung der angegriffenen Ausführungsform; obgleich die Beschreibung im Falle einer wortsinngemäßen Patentverletzung regelmäßig durch die Wiedergabe des Wortlaut des verletzten Patentanspruchs erfolgt (vgl. Kühnen, ebd., Kap. D., Rn. 273). Vorliegend kommt hinzu, dass die geänderte Anspruchsfassung eine Übersetzung des Anspruchs des in englischer Sprache abgefassten Patents darstellt, die von dem in der englischen Sprache verwendeten Begriff „dense“ auch gedeckt ist.

2.

Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche stehen der Klägerin dem Grunde nach gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 140b Abs. 1, 3 PatG i. V. m. §§ 242, 259 BGB zu, damit sie in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch (vgl. nachfolgend Ziff. 4.) zu beziffern.

Die Klägerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Die Beklagte wird durch die Auskunftserteilung auch nicht erkennbar unzumutbar belastet.

3.

Im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform 1 stehen der Klägerin gegen die Beklagte ein Anspruch auf Vernichtung Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 1 Satz PatG und ein Anspruch auf Rückruf gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 3 Satz 1 PatG zu.

Gründe, die zur Unverhältnismäßigkeit der Rückruf- bzw. Vernichtungsverpflichtung führen, sind weder erkennbar noch vorgetragen, Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 4 PatG.

4.

Die Beklagte ist der Klägerin gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG zum Schadensersatz verpflichtet.

Als Fachunternehmen hätte es der Beklagten oblegen, zu prüfen, ob die angebotenen und gelieferten Produkte bei ihren Abnehmern im Rahmen des durch das Klagepatent beanspruchten Verfahrens angewendet werden. Bei einer entsprechenden Überprüfung wäre dies für sie auch ohne weiteres zu erkennen gewesen. Indem sie eine entsprechende Prüfung unterließ, hat die Beklagte die im Verkehr erforderliche Sorgfalt missachtet, § 276 Abs. 2 BGB.

Die Klägerin hat an der begehrten Feststellung auch das erforderliche rechtliche Interesse im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO. Die Entstehung eines Schadens auf Seiten der Klägerin ist hinreichend wahrscheinlich. Eine Bezifferung dieses Schadens ist ihr nicht möglich, weil sie ohne Verschulden über die Informationen, die sie mit dem Klageantrag Ziff. I. 2. begehrt, in Unkenntnis ist.

5.

Der Klägerin steht auch ein Anspruch auf Erstattung der durch das Abmahnschreiben vom 30.10.2015 (Anlage K 14) entstandenen rechts- und patentanwaltlichen Kosten gem. §§ 677, 683 Satz 1, 670 BGB gegen die Beklagte zu.

Demjenigen, dem – wie vorliegend – im Zeitpunkt der Abmahnung ein Unterlassungsanspruch gegen den Abgemahnten zustand, kann unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag die Erstattung vorgerichtlich durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts entstandenen Kosten verlangen (BGH, Urt. v. 28.09.2011, Az.: I ZR 145/10, Rn. 13 – Tigerkopf, zitiert nach juris), sofern die Beauftragung des Rechtsanwalts zur Rechtsverteidigung – wie vorliegend – erforderlich war. Dies gilt gleichermaßen für die durch die Heranziehung eines Patentanwalts verursachten Kosten.

Einer Kostenerstattungspflicht der Beklagten steht – unabhängig davon, ob sich der Hauptanspruch 1 im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens als rechtsbeständig erweist oder nicht – vorliegend auch nicht entgegen, dass die Abmahnung allein eine Verletzung des Hauptanspruchs 1 zum Gegenstand hat.

Zwar ist durch die höchstrichterliche Rechtsprechung noch nicht entschieden, ob eine Erstattung der Abmahnkosten ausgeschlossen ist, wenn sich das Abmahnschreiben auf die Verletzung eines Anspruchs stützt, der sich als nicht rechtsbeständig erweist, und eine Patentverletzung sich erst dadurch ergibt, dass die angegriffene Ausführungsform auch von einer eingeschränkten, als schutzfähig erkannten Anspruchskombination Gebrauch macht, derentwegen hätte abgemahnt werden können (vgl. dazu Kühnen, ebd., Kap. C, Rn. 117) – was vorliegend hinsichtlich der Verletzung des Unteranspruchs 3 der Fall ist. Gegen den Ausschluss der Erstattungspflicht in einem solchen Fall spricht jedoch, dass sich der Patentinhaber zunächst auf den Erteilungsakt des sachlich geprüften Schutzrechts verlassen darf (Kühnen, ebd., Kap. C., Rn. 119). Vorliegend kommt hinzu, dass der Unteranspruch 3 lediglich eine ziffernmäßige Konkretisierung eines Merkmals des Hauptanspruchs 1 ist, mit dem ein qualitativer Unterschied für die Prüfung einer etwaigen Verletzungshandlung durch den Abgemahnten nicht einhergeht.

Der Anspruch besteht auch in der geltend gemachten Höhe.

Der Anspruch ist auch der Höhe nach gerechtfertigt, insbesondere ist die Berechnung der Anspruchshöhe nach einem Gegenstandswerts von 500.000,00 € und nach einer 1,3 Geschäftsgebühr angemessen. Die Beklagte tritt dem geltend gemachten Anspruch auch insoweit nicht entgegen.

6.

Der Anspruch auf Zinsen besteht gem. §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB erst ab Rechtshängigkeit (04.02.2016), und nicht – wie die Klägerin meint – schon unter dem Gesichtspunkt des Verzugs ab dem 14.11.2015.

Es liegt weder eine nach § 286 Abs. 1 BGB grundsätzlich erforderliche Mahnung vor, noch ist diese gem. § 286 Abs. 2 BGB entbehrlich.

Das Abmahnschreiben vom 30.10.2015 (Anlage K 14) enthält keine Erklärung, die der Schuldner als eindeutige und letzte Aufforderung zur Leistungserbringung auffassen musste. Die Klägerin  hat lediglich auf die Pflicht zur Zahlung der Kosten hingewiesen, ohne damit eine Leistungsaufforderung zu verbinden. Insbesondere erstrecken sich die am Ende des Schreibens gesetzte Frist und die Androhung der Vornahme gerichtlicher Schritte allein auf die Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung.

Eine Entbehrlichkeit der Abmahnung ist insbesondere nicht wegen einer ernsthaften und endgültigen Leistungsverweigerung im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 3 BGB gegeben. An das Vorliegen einer solchen sind hohe Anforderungen zu stellen (Grüneberg, in: Palandt, 74. Auflage, 2015, § 286, Rn. 24). In dem Schreiben vom 13.11.2015 (Anlage K 15), mit welchem die Beklagte auf das streitgegenständliche Abmahnschreiben reagierte, trat sie einer Verletzung des Klagepatents zwar entgegen und stellte den Rechtsbestand in Frage. Gleichzeitig signalisierte sie jedoch Gesprächs- und Vergleichsbereitschaft.

VI.

Für die Aussetzung der Verhandlung gem. § 148 ZPO besteht keine Veranlassung.

1.

Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung; BIPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; Mitt. 1997, 257, 258 – Steinknacker) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 2784 – Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist. Die Aussetzung des Rechtsstreits ist daher grundsätzlich nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent vernichtet wird (BGH, GRUR 2014, 1237, Rn. 4 – Kurznachrichten).

2.

Orientiert an diesem Maßstab kann die Vernichtung des Klagepatents nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit angenommen werden.

a)

Derzeit bestehen insbesondere keine hinreichenden Zweifel an der Patentfähigkeit des Unteranspruchs 3.

aa)

Die Kammer kann eine neuheitsschädliche Vorwegnahme der Merkmale des Unteranspruchs 3 weder durch die US X (D11 im Nichtigkeitsverfahren; deutsche Übersetzung Anlage TW 7a) noch durch die JP X (D13 im Nichtigkeitsverfahren; deutsche Übersetzung Anlage rop 8a) feststellen.  Auch ist eine offenkundige Vorbenutzung der geschützten Lehre nicht erkennbar.

Eine Entgegenhaltung ist dann neuheitsschädlich im Sinne von Artt. 52 Abs. 1, 54 EPÜ, wenn sich die gesamte als Erfindung beanspruchte Lehre des Klagepatents aus dieser Schrift, deren Gesamtinhalt zu ermitteln ist, für den Fachmann am Prioritätstag in einer Weise ergibt, dass ihm die dort vorgestellte technische Lösung unmittelbar und eindeutig sämtliche Merkmale der Erfindung offenbart (BGH, GRUR 2009, Rn. 25 – Olanzapin). Dabei beschränkt sich die technische Lehre bei Patentschriften nicht auf den Inhalt der Ansprüche, sondern schließt die gesamte technische Information ein, die ein Durchschnittsfachmann Ansprüchen, Beschreibung und Abbildung entnehmen kann (a. a. O.).

(1)

Nach dieser Maßgabe kann im Zusammenhang mit der D11 insbesondere nicht festgestellt werden, dass das Merkmal 3.3 (Merkmal 1.4 der Klägerin; Merkmal 1.1.3 der Beklagten) und das Merkmal 4. (Merkmal 1.6 der Klägerin; Merkmal 1.1.5 der Beklagten) offenbart sind.

Der Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung lässt offen, ob die spannungsreduzierende Rissbildung auf eine Art und Weise erfolgt, aus der sich eine Varianz von Parametern ergibt. Auf der Grundlage der nachfolgend abgebildeten Fig. 2

und der zugehörigen Beschreibungsstelle erscheint auch möglich, dass lediglich ein „spannungsreduzierender Riss“ entsteht (S. 11, Z. 7, Anlage TW 7a). Dann aber ist aus der Sicht der nicht mit Fachleuten auf dem technischen Gebiet der streitgegenständlichen Erfindung besetzten Kammer fraglich, wie eine Parametervarianz herbeigeführt werden soll. Beschreibungsstellen oder figürliche Darstellungen, die sich damit auseinandersetzen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Es erscheint der Kammer insbesondere nicht zwingend, dass Spannungen spiegelbildlich auf jeder Seite der Mittelwalze 104 in derselben Intensität auftreten, und deshalb jeweils mindestens zwei Risse entstehen. Die Beklagte selbst trägt vor, dass die Rissbildung beliebig und zufällig erfolge. Dies schließt aber gerade die Möglichkeit ein, dass nur ein Riss entsteht.

Auch bleibt offen, ob im Bereich der Kanten keine Rissbildung stattfindet. Dies ist zwar möglich, weil die Rissbildung erfindungsgemäß zwischen dem Katen- und dem Mittelbereich erfolgen soll (S. 11, Z. 6, Anlage TW 7a). Zwingend erscheint dies der Kammer jedoch unter Berücksichtigung des durch die Rissbildung gewünschten Vorteils nicht. Insbesondere ist nicht erkennbar, dass das Absacken des Materials, das die Rissbildung bewirken soll, voraussetzt, dass sich die Risse nur zwischen dem Kantenbereich 102 und der Mittelwalze 100 bilden. Möglich erscheint vielmehr, dass das Material auch dann absacken kann, wenn  sich der Riss von dem Zwischenbereich aus auch über einen Teil der Kantenbereiche 102 erstreckt.

(2)

Im Hinblick auf die D13 verbleiben im Hinblick auf eine eindeutige und unmittelbare Offenbarung der Merkmale 3.3 (Merkmal 1.4 der Klägerin; Merkmal 1.1.3 der Beklagten) und 4.1 (Merkmal 1.7 der Klägerin; Merkmal 1.1.7 der Beklagten) einer Aussetzung entgegenstehende Zweifel.

Insbesondere vermag die Kammer der nachfolgenden Fig. 1 (verkleinert),

eine eindeutige und unmittelbare Offenbarung der einleitend in Bezug genommenen Merkmale nicht zu entnehmen.

Eine Varianz der Parameter kann im Zusammenhang mit der hier maßgeblichen Druckschrift allenfalls daraus abgeleitet werden, dass der Abstand, den die Trenn-Perforationen 13 untereinander aufweisen, geringer als der Abstand der jeweils in der Reihe letzten Trenn-Perforation 13 zur Außenkante des offenbarten Endlospapiers ist. Dabei handelt es sich jedoch um keine Varianz im Sinne der Lehre des Klagepatents. Diese setzt nämlich im Zusammenhang mit dem Merkmal 3.3 (Merkmal 1.4 der Klägerin; Merkmal 1.1.3 der Beklagten) schon ihrem Anspruchswortlaut nach eine Parametervarianz innerhalb der Reihe geschwächter Bereiche voraus. Zu dieser Reihe geschwächter Bereiche zählen aber die Kantenbereiche gerade nicht mehr, weil diese – wie das Merkmal 4. (Merkmal 1.6 der Klägerin; Merkmal 1.1.5 der Beklagten) den Fachmann lehrt – gerade frei von geschwächten Bereichen sind. Ein anderes Verständnis der durch das Klagepatent geschützten Erfindung ergibt sich auch nicht aus der Fig. 11 der Beschreibung. Denn diese ist von dem für die Auslegung maßgeblichen Anspruchswortlaut nicht mehr erfasst.

Soweit sich die Beklagte im Hinblick auf eine Offenbarung des Merkmals 4.1 (Merkmal 1.7 der Klägerin; Merkmal 1.1.7 der Beklagten) darauf beruft, dass der Fachmann wisse, dass der übliche Durchmesser einer Förderwalzeingriffsperforation, in der Fig. 1 mit der Ziffer 11 gekennzeichnet, üblicherweise einen Durchmesser von 6 mm erfordere, so dass auch der Kantenbereich mindestens diese Breite aufweisen müsse, so lässt ihr Vortrag nicht erkennen, worauf dieses allgemeine Fachwissen gründet, und weshalb sich der Fachmann im Zusammenhang mit der Offenbarung von diesem Fachwissen leiten lässt. Schließlich steht für die Kammer eine eindeutige und unmittelbare Offenbarung des Merkmals 4.1 (Merkmal 1.7 der Klägerin; Merkmal 1.1.7 der Beklagten) auch nicht deshalb mit hinreichender Sicherheit fest, weil der Fachmann anhand der Angabe, dass die Trenn-Perforationen 13 auf einer in Vertikalrichtung der Vorschublöcher 11 um ¼ verschoben sind, eine Extrapolation vornimmt und so auf den klagepatentgemäß vorgesehenen freien Kantenbereich schließt. Es fehlt schon an einer Begründung dafür, weshalb der Fachmann eine solche Umrechnung vornehmen sollte.

(3)

Soweit die Beklagte jedenfalls schriftsätzlich weiter geltend gemacht hat, dass mit der D17 (= Bestellschreiben v. 21.02.1978) und der D18 (= Besuchsbericht v. 23.10.1995) eine der Neuheit der geschützten Erfindung entgegenstehende offenkundige Vorbenutzung vorliege, fehlt es bereits an schlüssigem Vortrag dazu, inwiefern sämtliche Merkmale der klagepatentgemäßen Lehre offenbart sind. Aber auch im Hinblick auf die Merkmale, zu denen sich die Beklagten konkret verhält, ist eine Voroffenbarung nicht erkennbar. So ist im Hinblick auf die D17 bereits fraglich, ob sich aus dem Passus von „nach außen abfallenden Querperforationen“ ergibt, dass die Kantenbereiche im Sinne der Merkmale 4. und 4.1 (Merkmale 1.6 und 1.7 der Klägerin; Merkmale 1.1.5 und 1.1.7 der Beklagten) frei sind. Dieselben Bedenken bestehen im Hinblick auf den in der D18 enthaltenen Passus

„              a) 1 Palette mit 3,5:1 mm und ca. 3 mm Feinteilung außen

              b) 1 Palette mit 4:1 mm und ca. 10 mm Feinteilung außen“.

bb)

Es lässt sich auch nicht mit einer für eine Aussetzung erforderlichen Wahrscheinlichkeit feststellen, dass es im Zusammenhang mit der Lehre des Klagepatents (Unteranspruch 3) an einer erfinderischen Tätigkeit fehlt.

Eine Erfindung gilt nach Artt. 52 Abs. 1, 56 EPÜ als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Es ist deshalb zu fragen, ob ein über durchschnittliche Kenntnisse und Fähigkeiten verfügender Fachmann, wie er auf dem technischen Gebiet der Erfindung in einschlägig tätigen Unternehmen am Prioritätstag typischerweise mit Entwicklungsaufgaben betraut wurde und dem unterstellt wird, dass ihm der gesamte am Prioritätstag öffentlich zugängliche Stand der Technik bei seiner Entwicklungsarbeit zur Verfügung stand, in der Lage gewesen wäre, den Gegenstand der Erfindung aufzufinden, ohne eine das durchschnittliche Wissen und Können einschließlich etwaiger Routineversuche übersteigende Leistung erbringen zu müssen (OLG Braunschweig, GRUR-RR 2012, 97, 98). Welche Mühe es macht, den Stand der Technik aufzufinden oder heranzuziehen, ist unbeachtlich (OLG Braunschweig, GRUR-RR 2012, 97, 98).

Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es daher – abgesehen von denjenigen Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist – in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH, GRUR 2009, 746, 748 – Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; BGH, GRUR 2012, 378, 379 – Installiereinrichtung II).

Im Hinblick auf die von der Beklagten in diesem Zusammenhang geltend gemachte Kombination der US 6,277,459 B1 (D0 im Nichtigkeitsverfahren; deutsche Übersetzung Anlage TW 9) mit der japanischen Patentanmeldung X (D14 im Nichtigkeitsverfahren; deutsche Übersetzung Anlage K10a) verbleiben bereits Zweifel, dass sich die Merkmale des Unteranspruchs 3 überhaupt aus einer Kombination der Druckschriften ergeben.

Insbesondere vermag die Kammer in der nachfolgend abgebildeten Fig. 7 der D14 (insbesondere in der mit der Kennziffer 12 bezeichneten Aussparung)

entgegen des Vortrags der Beklagten keine Offenbarung des Merkmals 4. (Merkmal 1.6 der Klägerin; Merkmal 1.1.5 der Beklagten) zu erblicken. Die Figur 7 zeigt das Ausführungsbeispiel einer Perforationsklinge, mit der ein Endlosformular mit den Perforationen entsprechend der Entgegenhaltung versehen werden kann. Die Beklagte trägt zwar vor, dass die Klinge in den Bereichen 12 ausgeschnitten ist, damit bei dem Inkontaktbringen mit dem Endlosformular an diesen Stellen keine Perforationen entstehen, mithin die Kanten von geschwächten Bereichen frei bleiben. Für diesen Offenbarungsgehalt lassen sich jedoch aus der Druckschrift keine Anhaltspunkte gewinnen. Die von der Beklagten in diesem Zusammenhang angeführte Textstelle,

„[…] wobei die entsprechende Klinge ausgeschnitten aus [gemeint ist wohl „ist“], damit diese Bereiche so wie bei dem vorherigen Beispiel als Verbindungsbereiche zurückbleiben.“ (S. 7,  Z. 22 – 24, Anlage TW 10a),

legt ein solches Verständnis nicht offen. Es erscheint der Kammer vielmehr ebenso möglich, dass – wie die Klägerin vorgetragen hat – mit der Aussparung 12 ein Bereich frei gelassen wird, der im Rahmen der Herstellung der Perforation gar nicht mit dem Papier in Kontakt kommt, sondern der Einpassung an die Herstellungsvorrichtung dient.

Darüber hinaus fehlt es auch an einem erkennbaren Ansatz, weshalb der Fachmann die D14, die die Perforation von Endlosformularen (S. 4, Z. 3 – 7, Anlage TW 10a) betrifft, im vorliegenden Technikgebiet der Polsterumformung heranzieht. Zwar mag Papier grundsätzlich auch als Polsterumformungsmaterial dienen, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Zusammenhang mit der Verwendung von Papier als Polsterprodukt, beispielsweise im Hinblick auf die Papierqualität, wesentliche Unterschiede ergeben. Vor diesem Hintergrund erscheint die Sichtweise der Beklagten eher als unzulässig rückschauend.

Die weiteren von der Beklagten geltend gemachten Kombinationen von Druckschriften und allgemeinem Fachwissen (D9 mit allg. Fachwissen; D13 und D14) liegen nicht näher als die hier erörterte Kombination.

cc)

Schließlich kann auch nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, dass das Klagepatent (Hauptanspruch 1 bzw. Unteranspruch 3) wegen fehlender Ausführbarkeit vernichtet wird,  Artt. 101 Abs. 1 Satz 1, 100 lit. b), 83 EPÜ.

Nach den genannten Vorschriften führt es zum Widerruf des Patents, wenn die geschützte Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann.

Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- bzw. Prioritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (vgl. BGH, GRUR 2010, 901 – polymerisierbare Zementmischung; Kreukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 6. Aufl, Rn. 42 m. w. Nachw.).

Die Beklagte macht gegen eine Ausführbarkeit des Hautpanspruchs 1 (und somit auch gegen den Unteranspruch 3) zum einen geltend, dass der Begriff der „Stärke“ aus den Merkmalen 3.2. und 3.4 (Merkmale 1.3 und 1.5 der Klägerin; Merkmale 1.1.2 und 1.1.4 der Beklagten) unklar sei. Zum anderen sei für den Fachmann unklar, in welcher Form es zu Variationen der Parameter im Sinne von Merkmal 3.3 (Merkmal 1.4 der Klägerin; Merkmal 1.1.4 der Beklagten) kommen könne.

Dagegen führt die Klägerin an, dass der Fachmann bei einer Gesamtschau des Merkmals 3.3 (Merkmal 1.4 der Klägern; Merkmal 1.1.3 der Beklagten) mit dem Merkmal 3.4 (Merkmal 1.5 der Klägerin; Merkmal 1.1.4 der Beklagten) die Lehre so verstehe, dass die Stärke des Ausgangsmaterials so beschaffen sein müsse, dass sie einer Kraft entgegenwirken kann. Ein solches Verständnis erscheint der nicht fachkundigen Kammer auch bei Berücksichtigung der Aufgabe des Klagepatents, ein frühzeitiges Abreißen des Ausgangsmaterials zu verhindern, naheliegend. Auch die von dem Klagepatent geforderte Parametervariation erschließe sich, so die Klägerin, vor dem Hintergrund dieser Funktion hinreichend, wofür aus Sicht der Kammer spricht, dass dem Fachmann in Abschnitt [0027] erläutert wird, welche Parameter variieren können. In Ergänzung dazu, sehen die Abschnitte [0028] – [0034] Beispiele für solche Parametervariationen vor.

dd)

Die Kammer hält auch eine Vernichtung des Klagepatents wegen unzulässiger Erweiterung gem. Artt. 101 Abs. 1 Satz 1, 100 lit. c) EPÜ nicht für hinreichend wahrscheinlich.

Ob eine unzulässige Erweiterung vorliegt, ist mittels eines Vergleichs des Gegenstandes des erteilten Schutzrechts mit dem Inhalt der ursprünglichen Unterlagen zu klären, wobei der Inhalt der Anmeldung der Gesamtheit der Unterlagen zu entnehmen ist. Ergibt der Vergleich, dass der Patentanspruch auf einen Gegenstand gerichtet ist, den die ursprüngliche Offenbarung aus Sicht des Fachmanns nicht zur Erfindung gehörend erkennen lässt, ist eine unzulässige Erweiterung anzunehmen (vgl. BGH GRUR 2011, 1109 – Reifendichtmittel; BGH GRUR 2010, 513 – Hubgliedertor II). Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehört nur das, was den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (Busse/Keukenschrijver, 7. Aufl. 2013, § 21 Rn. 81).

(1)

Die Beklagte macht zum einen geltend, eine unzulässige Erweiterung des Hauptanspruchs 1 (und damit auch des rückbezogenen Unteranspruchs 3) ergebe sich daraus, dass in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen, der WO X (Anlage A2 im Nichtigkeitsverfahren; vgl. Anlagenkonvolut TW 4), nicht offengelegt sei, dass es – wie das Merkmal 2. (Merkmal 1.1 der Klägerin und der Beklagten) dem Fachmann zu erkennen gebe – ausreichend sei, dass eine Lage des Ausgangsmaterials einen beliebig geringfügigen Papieranteil aufweise, es mithin ausreichen könne, dieses mit einem Papieretikett zu versehen.

Bei diesem Einwand geht die Beklagte von einem Verständnis des Fachmannes von dem Merkmal 2. (Merkmal 1.1 der Klägerin und der Beklagten),

„zumindest eine Lage, die Papier enthält“,

aus, welches sich bei der gebotenen funktionsorientierten Auslegung nicht ergibt. Das Merkmal beschreibt die Beschaffenheit des Ausgangsmaterials. Die Patentbeschreibung lässt den Fachmann in Abschnitt [0005] erkennen, dass grundsätzlich eine Vielzahl von Ausgangsmaterialien zur Herstellung eines Polsterproduktes geeignet sind, beispielsweise auch Plastik. Dies berücksichtigend macht das Klagepatent die Vorgabe, dass das Ausgangsmaterial zumindest in einer Lage auch Papier enthalten muss, sich mithin dadurch zu anderen grundsätzlich geeigneten Produkten, beispielsweise solchen, die allein aus Plastik bestehen, abgrenzen soll. Dass der Fachmann davon ausgeht, das Klagepatent lasse es ausreichen, dass von außen ein Papieretikett auf das Ausgangsmaterial geklebt werde, ist fernliegend. Denn eine solche Veränderung hat mit der grundsätzlichen Beschaffenheit des Ausgangsmaterials nichts zu tun.

Das so verstandene Merkmal 2. (Merkmal 1.1. der Klägerin und der Beklagten) wird in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen voroffenbart, wenn es auf S. 5, Z. 8 – 10 (Anlage A2) heißt:

„An exemplary sheet stock material 16 for the supply 12 is kraft paper. Other stock materials include printed paper, bleached paper, newsprint, recycled paper […].”

(2)

Weiter fehlt es nach Auffassung der Beklagten an einer Voroffenbarung des Merkmals 4.1 (Merkmal 1.7 der Klägerin; Merkmal 1.1.7 der Beklagten). Insbesondere könne der mit dem Merkmal offenbarte freie Kantenbereich nicht der Seite 2, Zeile 21,

„              [0010] […] for example, in one embodiement approximately ¼ inch to 1 ½ inches (about 0,5 cm to about 3,75 cm) […],

und der Seite 10, Zeile 9 f. der ursprünglichen Anmeldeunterlagen (Anlage A2),

[0034] […] The lateral edges of the stock material, regions to 210 an to 214, have a length of approximately ¼ to 1 ½ inches (about 0,5 cm to about 3,75 cm) […].”,

entnommen werden.

Hiergegen spricht aus der Sicht der Kammer, dass die in der ursprünglichen Anmeldung enthaltenen „Inch-Angaben“ mit den in der Patentschrift offenbarten identisch sind. Bei den Angaben handelt es sich zudem um Ungefähr-Angaben, die Abweichungen von 0,1 cm (Untergrenze) und von 0,05 cm (Obergrenze) erfassen können.

b)

Auch im Hinblick auf den Unteranspruch 8 in der hier geltend gemachten Kombination mit dem Unteranspruch 3 zweifelt die Kammer an der Patentfähigkeit nicht in einem die Aussetzung rechtfertigenden Maße.

Sofern die Beklagte die Neuheitsschädlichkeit der D11 auch im Zusammenhang mit der hier maßgeblichen Anspruchskombination geltend macht, bestehen die bereits im Zusammenhang mit dem Unteranspruch 3 unter lit. a), aa), (1) dargelegten Bedenken, weshalb auf diese Bezug genommen wird.

Die Beklagte stützt sich im Zusammenhang mit der fehlenden erfinderischen Tätigkeit hinsichtlich der Anspruchskombination auf dieselben Einwände wie bei dem Unteranspruch 3, weshalb auch diesbezüglich auf die Ausführungen unter lit. a), bb) verwiesen wird.

Soweit der Einwand der unzulässigen Erweiterung sich auf die Merkmale des Hauptanspruchs 1, auf den der kombinierte Unteranspruch 3 rückbezogen ist, bezieht, gelten die Ausführungen zur unzulässigen Erweiterung des Unteranspruchs 3 (lit. a), dd)) entsprechend.

Sofern die Beklagte weiter geltend macht, eine unzulässige Erweiterung ergebe sich auch aus der Kombination des Unteranspruchs 3 mit dem Unteranspruch 8, weil eine solche in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen (Anlage A2) nicht angelegt sei, begründet dies eine unzulässige Erweiterung nicht. Die Bereichsangaben des Unteranspruchs 3 waren in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen enthalten, und stellen sich für den Fachmann auch auf der Grundlage der A2 als Konkretisierung des „im Wesentlichen freien seitlichen Kantenbereichs“ dar. Vor diesem Hintergrund ist es aus der Sicht des Fachmannes von dem Offenbarungsgehalt der A2 erfasst, dass der Unteranspruch 8, der sich auch nach der ursprünglichen Fassung auf den Unteranspruch 1 rückbezog, durch das Merkmal des Unteranspruchs 3 eine konkrete Umsetzung erfährt.

Auch steht eine fehlende Ausführbarkeit des Hauptanspruchs 1 (vgl. dazu lit. a), cc)) der Patentfähigkeit der geltend gemachten Anspruchskombination nicht entgegen.

VII.

Der Beklagten musste nicht gestattet werden, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung abzuwenden. Diese hat nicht hinreichend dargelegt, dass ihr durch die Vollstreckung eines stattgebenden Urteils ein nicht zu ersetzender Nachteil im Sinne von § 712 Abs. 1 ZPO entstehen würde.

VIII.

Die Kostenentscheidung ergeht nach § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 Satz 1 und § 709 Satz 1, 2 ZPO.

VIII.

Der Streitwert wird gem. § 51 Abs. 1 GKG auf EUR 500.000,00 festgesetzt.