Landgericht Mannheim Urteil, 09. Dez. 2011 - 7 O 122/11

bei uns veröffentlicht am09.12.2011

Tenor

l. Die Beklagte wird verurteilt,

1.a) es zu unterlassen, im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland mobile Geräte

anzubieten und/oder zu liefern,

die zur Durchführung des folgenden Verfahrens ausgebildet sind:

Verfahren zur Verwendung in einem drahtlosen Kommunikationssystem zum Senden eines Kommunikationssignals, das eine Vielzahl von Blöcken von Informationen umfasst, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- Senden der Vielzahl von Blöcken von Informationen über eine vorbestimmte Anzahl von Kanalressourcen;

- Bestimmen einer Anzahl aus der Vielzahl von Blöcken, die noch gesendet werden müssen;

wobei das Verfahren durch folgende Schritte gekennzeichnet ist:

- basierend auf der vorbestimmten Anzahl von Kanalressourcen, Anpassen der Anzahl aus der Vielzahl von Blöcken, die noch gesendet werden müssen, um eine angepasste Anzahl übrigbleibender Blöcke zu erzeugen; und

- Senden der angepassten Anzahl von Blöcken, die dem drahtlosen Kommunikationssystem übrigbleiben

(EP […] B1, Anspruch 1, mittelbare Verletzung).

1.b) Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot gemäß Ziff. I.1.a) wird der Beklagten Ordnungsgeld bis Euro 250.000,--, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten angedroht, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der Beklagten zu vollziehen ist.

2. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin schriftlich in geordneter Form (gegliedert nach Kalendervierteljahren) Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I.1.a) bezeichneten Handlungen seit dem 19. April 2003 begangen hat und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen (unter Vorlage der Rechnungen und/oder Lieferscheine) mit

aa) Liefermengen, -zeiten und -preisen,

bb) Marken der jeweiligen Erzeugnisse sowie allen Identifikationsmerkmalen wie Typenbezeichnung, Artikelbezeichnung, laufender Produktnummer,

cc) den Namen und Anschriften der Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote (unter Vorlage schriftlicher Angebote) mit

aa) Angebotsmengen, -zeiten und -preisen,

bb) Marken der jeweiligen Erzeugnisse sowie allen Identifikationsmerkmalen wie Typenbezeichnung, Artikelbezeichnung, laufender Produktnummer,

cc) den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

c) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten sowie des erzielten Gewinns,

d) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, jeweils mit der Anzahl der hergestellten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse,

e) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

wobei die unter a) und d) genannten Angaben durch Vorlage der Auftragsbelege, Auftragsbestätigungen, Rechnungen sowie Liefer- und Zollpapiere zu belegen sind,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer in der Rechnungslegung enthalten ist.

lI. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der […] durch Handlungen der Beklagten gemäß Ziffer I.1.a) seit dem 19.04.2003 bis zum 30.07.2010 und der der Klägerin durch Handlungen der Beklagten gemäß Ziffer I.1.a) seit dem 31.07.2010 entstanden ist und noch entsteht.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

IV. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

V. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von:

- EUR […] in Ziffer I.1.a) (Unterlassung)

- EUR […] in Ziffer I.2 (Auskunft/Rechnungslegung)

- 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages in Ziffer IV. (Kosten).

Tatbestand

 
Die Parteien streiten um Unterlassungs-, Auskunfts-, Rechnungslegungs- und Schadensersatzansprüche aufgrund einer Patentverletzung.
Die Klägerin ist seit dem 26.05.2011 eingetragene Inhaberin (vgl. Registerauszug v. 29.06.2011 bei Anlagenkonvolut B2) des europäischen Patents EP […] (Anlage KP1-K1; im Folgenden: Klagepatent), dessen deutsche Übersetzung unter der Nummer DE […] T2 veröffentlicht ist. Der Hinweis auf die Erteilung des in Kraft stehenden Klagepatents wurde am 19.03.2003 veröffentlicht. Die Bundesrepublik Deutschland zählt zu den benannten Vertragsstaaten. Die [X.] erhob am 29.06.2011 Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent beim Bundespatentgericht (Anlagenkonvolut B2).
Der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents hat in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut (mit Bezugsziffern):
A method for use in a wireless communication system for transmitting a communication signal comprising a plurality of blocks of information, the method comprising the steps of:
transmitting the plurality of blocks information via a predetermined number of channel resources; determining a number of the plurality of blocks remaining to be transmitted the method being characterised by the following steps:
based on the predetermined number of channel resources, adjusting the number of the plurality of blocks remaining to be transmitted to produce an adjusted number of blocks remaining (108); and transmitting the adjusted number of blocks remaining to the wireless communication system (114, 116).
Die Beklagte bietet als europäische Vertriebsgesellschaft der [Y.] Mobiltelefone und andere mobile Geräte an, die nach dem „General Packet Radio Service“ (im Folgenden: GPRS)-Standard arbeiten, und vertreibt diese seit dem 1. Quartal 2008 in der Bundesrepublik Deutschland. Hierzu zählen u.a. die Geräte mit der Bezeichnung […] und […], die die GPRS-Funktionalitäten unterstützen (im Folgenden: angegriffene Ausführungsformen).
Der GPRS-Standard ist ein Standard, der im Rahmen des Mobilfunkstandards GSM (Global System for Mobile Communication) erhöhte Datenübertragungsraten ermöglicht. Der Standard wurde durch das 3rd Generation Partnership Project (3GPP) erarbeitet, dessen Dokumente durch das European Telecommunications Standards Institute (ETSI) übernommen wurden. Zu den zwingenden Standarddokumenten, die mithin umgesetzt werden müssen, zählt das Dokument ETSI TS 144 060 mit dem Titel „Digital cellular telecommunications system (Phase 2+), General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - Base Station System (BBS) interface; Radio Link Control/Medium Access Control (RLC/MAC) protocol“ in der Version 5.3.0 (vgl. Anlage KP1-K2).
Die Klägerin trat am 06.08.2007 an die Muttergesellschaft der Beklagten heran und forderte diese u.a. im Hinblick auf das Klagepatent zum Abschluss eines Lizenzvertrages auf.
10 
Die Beklagte unterbreitete der Klägerin mit Anwaltsschreiben vom 04.10.2011 ein Lizenzvertragsangebot (Anlagenkonvolut B 7, in dt. Übersetzung Anlage B 7a), das nachfolgende, auszugsweise wiedergegebenen Bestimmungen enthält:
11 
§ 1 Definitionen
12 
(1) „Lizenzierte Patente“ bedeuten jedes deutsche Patent, Gebrauchsmuster und jeder deutsche Teil eines Europäischen Patents, das essentiell für die Benutzung des GSM, GPRS, EDGE, WIFI und/oder WLAN Standards ist oder laut [LIZENZGEBERIN] sein soll, einschließlich aber nicht begrenzt auf die Patente, die in Anlage A aufgelistet sind.
13 
§ 2 Lizenzumfang
14 
(1) Die LIZENZGEBERIN gewährt hiermit der LIZENZNEHMERIN eine nichtausschließliche, unwiderrufbare und nicht-übertragbare Lizenz für die lizenzierten Patente zum Herstellen, Anbieten, Vertreiben, Reparieren, Erhalten, Testen, Benutzen, Import und Besitz der lizenzierten Produkte sowie der alten Produkte zu dem oben genannten Zweck.
15 
(2) Die Lizenz wird für das folgende „Vertragsgebiet“ gewährt: Deutschland.
16 
§ 4 Lizenzgebühren
17 
(1) Die LIZENZNEHMERIN zahlt der LIZENZGEBERIN eine laufende Lizenzgebühr für das Herstellen, Anbieten, Vertreiben auf dem Markt, Benutzen und den Import und den Besitz der Lizenzierten Produkte zu den oben erwähnten Zwecken in dem Vertragsgebiet.
18 
(2) Zusätzlich zahlt die LIZENZNEHMERIN der LIZENZGEBERIN innerhalb eine Monats ab Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages eine Einmalzahlung und Zinsen in Übereinstimmung mit dem BGB für das Herstellen, Anbieten, Vertreiben auf dem Markt, Benutzen und den Import und den Besitz der Lizenzierten Produkte zu den oben erwähnten Zwecken in dem Vertragsgebiet. Die LIZENZGEBERIN behält sich das Recht vor, höhere Schadensersatzzahlungen für diese Handlungen geltend zu machen, zusätzlich zu dieser Einmalzahlung.
19 
(3) Die Lizenzgebühren gemäß (1) und (2) sollen von der LIZENZGEBERIN entsprechend ihres billigen Ermessens ("billiges Ermessen“) und entsprechend dem FRAND Standard in der Branche innerhalb von zwanzig Arbeitstagen ab dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung festgelegt werden. Ob die Lizenzgebühren gemäß (1) und (2) oben mit dem FRAND Standard in der Branche übereinstimmen, soll Gegenstand einer Überprüfung sein und soll mit rückwirkendem Effekt durch ein Gericht geändert werden können, welches von der LIZENZNEHMERIN anzurufen ist (gemäß § 315 BGB).
20 
§ 5 Rechnungslegung
21 
(1) Die LIZENZNEHMERIN erfüllt angemessene und ordnungsgemäße Rechnungslegungsprinzipien und führt ordnungsgemäße Rechnungsbücher, welche alle Details aufzeigen, die für die Berechnung von Lizenzgebühren gemäß Abschnitt 4 oben notwendig sind.
22 
(2) Für lizenzierte Produkte, welche von der LIZENZNEHMERIN nach der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages verkauft werden, legt die LIZENZNEHMERIN Rechnung über jedes verkaufte lizenzierte Produkt, berechnet die Lizenzgebühren, welche für das betreffende Kalenderhalbjahr anfallen auf der Basis der Berechnung und veranlasst eine entsprechende Zahlung von Lizenzgebühren innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Ende von jedem Kalenderhalbjahr an die LIZENZGEBERIN.
23 
(3) Innerhalb von 10 Werktagen nach dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrags übergibt die LIZENZNEHMERIN der LIZENZGEBERIN eine Rechnungslegung über die Beträge, welche unter Abschnitt 4 (2) des vorliegenden Vertrags zu zahlen sind, inklusive einer Rechnungslegung über die Anzahl von alten Produkteinheiten, welche innerhalb des Vertragsgebiets verkauft wurden.
24 
(4) Nach vorheriger schriftlicher Ankündigung kann die LIZENZGEBERIN einmal im Jahr während der üblichen Geschäftszeiten der LIZENZNEHMERIN die Aufzeichnungen und Rechnungsbücher der LIZENZNEHMERIN, welche sich auf diesen Vertrag beziehen durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer prüfen lassen, welcher - aufgrund seines Berufsstands - einer Verschwiegenheitspflicht unterliegt. Der Wirtschaftsprüfer informiert die LIZENZGEBERIN von dem Ergebnis bezüglich der Kontoauszüge und ist nicht berechtigt, jegliche weiteren Informationen weiterzugeben. Sollte die Überprüfung Fehler zu Lasten der LIZENZGEBERIN ergeben, werden alle resultierenden Beträge unverzüglich von der LIZENZNEHMERIN bezahlt. Die LIZENZNEHMERIN erstattet der LIZENZGEBERIN die Kosten für die Überprüfung, wenn der Differenzbetrag zumindest zu Lasten der LIZENZGEBERIN beträgt, andernfalls trägt die LIZENZGEBERIN für die Kosten für die Überprüfung.
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§ 8 Verschiedenes
26 
(1) Anhängige Nichtigkeitsklagen, Einsprüche oder Gebrauchsmusterlöschungsanträge, welche von der LIZENZNEHMERIN eingereicht wurden oder von einer angegliederten juristischen oder natürlichen Person gegen die lizenzierten Patente eingereicht wurden, werden innerhalb von 10 Werktagen von dem Abschluss des vorliegenden Vertrags zurück genommen. Dies gilt nicht, wenn, soweit und solange die LIZENZGEBERIN Schadensersatzzahlungen für behauptete Verletzungen in der Vergangenheit von der LIZENZNEHMERIN fordert, welche die Zahlung gemäß § 4 (2) oben übersteigen.
27 
Dabei ergänzte sie ihr Angebot in der mündlichen Verhandlung in § 8 (1) um nachfolgenden Satz (Anlage 4 zum Protokoll vom 21.10.2011, AS 268 ff.):
28 
„Falls eine solche Nichtigkeitsklage, ein solcher Einspruch oder ein solcher Gebrauchsmusterlöschungsantrag zur vollständigen oder teilweisen Vernichtung eines Lizenzierten Patents führt, bleiben die Verpflichtungen nach § 4 (1) and [sic!] (2) und § 5 oben unberührt.“
29 
Zudem legte die Beklagte über den durch die [Y.] in der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum vom 01.01.2008 - 30.09.2011 mit den angegriffenen Ausführungsformen generierten Umsatz Rechnung (Anlage 3 zum Protokoll v. 21.10.2011, AS 267), berechnete hieraus die sich nach dem Lizenzvertragsangebot ergebenden Lizenzgebühren und hinterlegte einen entsprechenden Betrag beim Amtsgericht Mannheim - Hinterlegungsstelle - unter Verzicht auf die Rücknahme (Anlage 2 zum Protokoll v. 21.10.2011, AS 264 ff.).
30 
Die Klägerin trägt vor, ihr sei das Klagepatent sowie dessen deutscher Teil mit Wirkung zum 31.10.2010 von der ursprünglichen Patentinhaberin, der […]., übertragen und ihr seien alle Schadensersatzansprüche wegen Verletzung des Klagepatents abgetreten worden. Dies ergebe sich aus dem als Anlage KP1-K6 vorgelegten „Confirmatory Patent Assignment“.
31 
Soweit die Beklagte meine, die Klägerin begehre nebeneinander die Vorlage mehrerer Belege, sei dies unzutreffend. Denn mit Antrag I.2a) würde die Belegvorlage für Lieferungen an Abnehmer und mit Antrag I.2.d) die Belegvorlage für Belieferungen geltend gemacht, wobei es sich nicht um identische Sachverhalte handele.
32 
Soweit sich die Beklagte auf eine dem Unternehmen [Z.] erteilte Lizenz berufe, habe [Z.] niemals an [Y.] geliefert. Ferner sei [Z.] nicht als Lieferant von [Y.] lizenziert gewesen, weil es sich bei der Lizenz um den Sonderfall einer Modullizenz gehandelt habe, die [Z.] als Modulhersteller erteilt worden sei, sofern das Unternehmen in den Niedrigpreismarkt liefere. Hierzu zähle [Y.] nicht.
33 
Der Ausspruch eines Schlechthinverbots sei gerechtfertigt, da nach dem Vortrag der Beklagten die angegriffenen Ausführungsformen so modifiziert werden könnten, dass ihnen ausschließlich die Eignung zur patentverletzenden Verwendung genommen würde, ohne die Verwendungsfähigkeit der Geräte im Übrigen wesentlich zu beeinträchtigen.
34 
Die Beklagte könne dem Unterlassungsanspruch der Klägerin keinen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand entgegenhalten, da die Klägerin nicht verpflichtet sei, das Lizenzvertragsangebot der Beklagten anzunehmen. Dies sei nicht der Fall, weil die Beklagte ihre Schadensersatzverpflichtung nicht dem Grunde nach anerkannt habe. Überdies sei das Lizenzvertragsangebot ohnehin zu spät unterbreitet worden. Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand könne nur geführt werden, wenn das Angebot vor Aufnahme der Benutzungshandlung unterbreitet werde. Die Beklagte hingegen habe das Klagepatent in der Vergangenheit schlicht verletzt, ohne ein der Entscheidung Orange-Book-Standard genügendes Angebot unterbreitet zu haben. Zudem erfasse das Angebot zu Unrecht nicht die ausländischen Schutzrechte der Klagepatentfamilie und sehe kein Rücklizenzierungsangebot vor.
35 
Überdies sei der Klägerin eine Lizenzgewährung nicht zumutbar, weil die Beklagte das Klagepatent jedenfalls bedingt vorsätzlich ohne Gestattung benutzt habe. Die Klägerin habe bereits im Jahr 2007 Kontakt mit der Beklagten aufgenommen und sie auf die Erforderlichkeit einer Lizenz aufmerksam gemacht und auf die Verletzung des Klagepatents hingewiesen. Bereits deshalb könne die Beklagte den aus dem Grundsatz von Treu und Glauben abgeleiteten Zwangslizenzeinwand nicht führen.
36 
Zudem könne der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand der Klägerin wegen Verjährung nicht mehr entgegen gehalten werden.
37 
Die begehrte Sicherheitsleistung in Höhe von EUR […], die im Hinblick auf einen Unterlassungsausspruch begehrt werde, sei nicht substantiiert dargelegt. Der Argumentation der Beklagten lägen zudem rechtsirrige Betrachtungen zugrunde. Denn es sei nicht erläutert worden, warum die hypothetischen Schäden über die verbleibende Restlaufzeit des Klagepatents abgebildet worden seien, anstatt auf die Zeit bis zur Entscheidung in einem etwaigen Berufungsverfahren abzustellen. Es sei auch nicht dargelegt, warum der gesamte Gewinn in Deutschland ausbleibe, wenn ein Unterlassungsgebot ausgesprochen werde.
38 
Soweit die Beklagte eine Sicherheitsanordnung in Höhe von EUR […] für die Vollstreckung des Rechnungslegungsanspruchs begehre, fehle es an substantiiertem Vortrag.
39 
Die Klägerin b e a n t r a g t,
40 
wie zuerkannt bis auf die Reichweite des Wirtschaftsprüfervorbehalts: („gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger“)
41 
Die Beklagte b e a n t r a g t,
42 
die Klage abzuweisen.
43 
hilfsweise: Das Verfahren wird bis zum rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens der [X.] gegen das Klagepatent vom 29. Juni 2011 ausgesetzt,
44 
höchst hilfsweise: die von der Klägerin zu leistende Sicherheit für die Vollstreckung eines Unterlassungsanspruchs auf mindestens EUR […] festzusetzen, diejenige für die Vollstreckung des Rechnungslegungsanspruchs auf mindestens EUR […].
45 
die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung der Klägerin abwenden zu können.
46 
Die Klägerin tritt dem Aussetzungsantrag entgegen.
47 
Die Beklagte trägt vor, die Klägerin sei - jedenfalls soweit sie Rechte für den Zeitraum vor dem 26.05.2011 geltend mache - nicht aktivlegitimiert.
48 
Ein Schlechthinverbot sei vorliegend nicht gerechtfertigt. Die angegriffenen Ausführungsformen arbeiteten sowohl im GSM- als auch im UMTS-Netz, wobei die Klägerin nicht dargelegt habe, dass auch der UMTS-Standard von der erfinderischen Lehre des Klagepatents Gebrauch mache. Zudem „stehe zu vermuten“ (AS 161), dass die angegriffenen Ausführungsformen auch dann reibungslos funktionierten, wenn die Basisstationen des Netzwerks auf den übersandten Countdown Value nicht reagierten.
49 
Ferner gehe die von der Klägerin begehrte kumulative Belegvorlage zu weit und sei unverhältnismäßig.
50 
Die Klägerin sei an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs gehindert, da die Beklagte diesem den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand entgegen halten könne. Die Klägerin könne das ihr von der Beklagten unterbreitete Lizenzvertragsangebot nicht ablehnen, ohne sich kartellrechtswidrig zu verhalten. Insbesondere sei das Angebot deshalb ausreichend, weil die Beklagte den Lizenzsatz auf den Umsatz mit den angegriffenen Ausführungsformen zahle, obwohl die angegriffenen Funktionalitäten lediglich durch die in den Geräten verbauten Baseband-Chips und damit ein beschränktes Bauteil des Geräts verwirklicht würden, das zwischen […] US$ koste. Ebenso wenig müsse sie ein auch ausländische Schutzrechte umfassendes Angebot unterbreiten oder eine Rücklizenz für ihre standard-essentiellen Patente anbieten. Schließlich sei sie nicht verpflichtet, ihre Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen und Schadensersatz zu zahlen, soweit dieser den im Wege der Lizenzanalogie berechneten Schadensersatz übersteige. Sie könne sich insbesondere vorbehalten, ihren Nichtigkeitseinwand gegen das Klagepatent fortzuführen und aus diesem Grund einer weitergehenden Schadensersatzforderung der Klägerin widersprechen.
51 
Die Beklagte sei immer entweder im Besitz einer Lizenz am Klagepatent gewesen oder habe nach Treu und Glauben um eine derartige Lizenz nachgesucht. Denn die Beklagte habe zu Beginn der Einführung des [Gerätebezeichnung] unter den Lizenzrechten gehandelt, die sie durch ihre Vertragsbeziehung mit dem Unternehmen [Z.] erhalten habe. Jenes habe vor Kündigung des Lizenzverhältnisses durch [Klägerin] am 04.08.2007 die Module zugeliefert, die die angebliche Erfindung des Klagepatents verwendeten.
52 
Der Rechtsstreit sei jedenfalls im Hinblick auf die erhobene Nichtigkeitsklage auszusetzen, da sich das Klagepatent gegenüber der Entgegenhaltung NK 6 (GSM TS 03.64, Version 1.1.0 aus 1/1997) sowie der Entgegenhaltung NK7 (GSM TS 03.64, Version 5.0.0 aus 7/1997) nicht als rechtsbeständig erweisen werde. Die (vermeintliche) erfinderische Lehre des Klagepatents werde durch beide Dokumente neuheitsschädlich getroffen. Jedenfalls beruhe das Klagepatent gegenüber den Entgegenhaltungen nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
53 
Für den Fall eines zusprechenden Urteils müsse die Sicherheitsleistung hinsichtlich des Unterlassungsausspruchs auf mindestens EUR […] festgesetzt werden. Das Klagepatent laufe erst im Herbst 2018 aus. Bei linearer Geschäftsentwicklung könnten der Beklagten in Deutschland Umsätze i.H.v. mehr als EUR […] entgehen, wobei im vergangenen Jahr das „net income“ von […] 26% des Umsatzes betragen habe. Soweit die vorläufige Vollstreckung des Rechnungslegungsanspruch betroffen sei, sei die Sicherheit auf mindestens EUR […] festzusetzen, da der Klägerin durch die Offenlegung der Preiskalkulation aktuelle Marktinformationen zugänglich würden. Hieraus könne die Klägerin im Wettbewerb mit der Beklagten Vorteile erzielen und der Beklagten daraus ein Schaden in benannter Höhe über die Restlaufzeit des Klagepatents entstehen.
54 
Hinsichtlich der Einzelheiten des Parteivortrags wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll über die mündliche Verhandlung Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

 
55 
A. Entscheidungszuständigkeit
56 
Die Kammer ist zur Entscheidung berufen nach § 32 ZPO und Art. 5 Nr. 3 EuGVVO i.V.m. § 143 Abs. 1 PatG i.V.m. § 14 ZuVOJu. Die Beklagte ist dem Vorwurf ausgesetzt, bundesweit den deutschen Teil des Europäischen Patents EP […] zu verletzen, womit ein deliktischer Gerichtsstand auch in Baden-Württemberg vorliegt.
57 
B. Klage
58 
Die Klage ist ganz überwiegend begründet. Die Klägerin ist aktivlegitimiert (I.). Die Beklagte verletzt das Klagepatent (II.). Daher stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche zu (III.1.), wobei sie nicht aus kartellrechtlichen Gründen an der Durchsetzung ihres Unterlassungsanspruchs gehindert ist (III.2.). Der Beklagten stand auch in der Vergangenheit keine positive Benutzungsbefugnis zu (III.3.).
59 
I. Aktivlegitimation
60 
Die Klägerin ist aktivlegitimiert.
61 
Die Kammer ist aufgrund des als Anlage KP1-K6 vorgelegten „Confirmatory Patent Assignment“ davon überzeugt, dass der Klägerin das Klagepatent übertragen und ihr Schadensersatzansprüche abgetreten wurden (vgl. Ziffer 1. (iii) sowie Annex A). Im Übrigen folgt die Aktivlegitimation bereits aus dem Rollenstand, § 30 Abs. 3 S. 2 PatG.
62 
II. Klagepatent
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Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Durchführen einer Rückwärtszählfunktion während eines mobiltelefoninitiierten Transfers für ein Paketfunksystem.
64 
1. Es kennzeichnet im Stand der Technik zellulare Funktelefonsysteme, die Mobilstationen umfassen, die über Radiofrequenz-Übertragung mit Netzwerkeinheiten in Verbindung stehen, als bekannt. In solchen Netzen würden Informationen in Paketen übertragen, die Datenblöcke umfassten. Innerhalb des zellularen Mobilkommunikationssystems der zweiten Generation (GSM) der Spezifikation 03.64 Version 1.1.0 werde eine Rückwärtszählvariable durch eine Mobilstation verwendet, um die letzten zu übertragenden Datenblöcke in einem Paket einer durch die Mobilstation initiierten Übertragung zu identifizieren. Ideal sei es dabei, wenn das Netzwerk hinreichend vorgewarnt sei, bis wann die Paketübertragung abgeschlossen sein werde. Denn so werde vermieden, dass Kanalressourcen unnötig lange freigehalten würden. Wenn die Übertragung der Daten in mehreren Zeitschlitzen erfolge, so könne dies dazu führen, dass die Übertragung der Blockrahmen abgeschlossen sei, bevor das Netzwerk davon Kenntnis habe. So würden wertvolle Übertragungsressourcen verschwendet.
65 
2. Das Klagepatent stellt sich die Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Hierzu wird ein Verfahren vorgestellt, bei dem die sendende Einheit zunächst die Zahl der noch zu versendenden Blöcke, aus dieser Zahl dann unter Berücksichtigung der zugewiesenen Übertragungsressourcen einen angepassten Wert ermittelt und diesen auf den Empfänger überträgt. Dies lasse sich durch das Verfahren nach Anspruch 1 bewerkstelligen, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:
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Verfahren zur Verwendung in einem drahtlosen Kommunikationssystem zum Senden eines Kommunikationssignals, das eine Vielzahl von Blöcken von Informationen umfasst, über eine vorbestimmte Anzahl von Kanalressourcen, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
67 
1. Senden der Vielzahl von Blöcken von Informationen über eine vorbestimmte Anzahl von Kanalressourcen;
68 
2. Bestimmen einer Anzahl aus der Vielzahl von Blöcken, die noch gesendet werden müssen,
69 
3. Basierend auf der vorbestimmten Anzahl von Kanalressourcen, Anpassen der Anzahl aus der Vielzahl von Blöcken, die noch gesendet werden müssen, um eine angepasste Anzahl übrigbleibender Blöcke zu erzeugen;
70 
4. Senden der angepassten Anzahl von Blöcken, die dem drahtlosen Kommunikationssystem übrigbleiben.
71 
3. Die angegriffenen Ausführungsformen verletzen Anspruch 1 mittelbar gem. Art 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 10 Abs. 1 PatG. Zwischen den Parteien steht außer Streit, dass die angegriffenen Ausführungsformen geeignet und dazu bestimmt sind, das durch Anspruch 1 geschützte Verfahren durchzuführen, weil sie gemäß dem Standard ETSI TS 144 060 in der Version 5.3.0 (vgl. Anlage KP1-K2) arbeiten. Dies beruht auch nicht auf patentrechtlich verfehlten Anschauungen.
72 
Die von der Beklagten vertriebenen angegriffenen Ausführungsformen sind auch Mittel i.S.v. § 10 Abs. 1 PatG, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, da sie funktional mit einem wesentlichen Element der Erfindung, des durch den Anspruch 1 geschützten Verfahrens zusammenwirken und zur Verwirklichung der erfinderischen Lehre einen funktionell relevanten Beitrag erbringen (vgl. zu den maßgeblichen Kriterien insoweit Kammerurteil vom 12.02.2010, 7 O 84/09 - Handover, veröffentlicht in InstGE 12, 70 ff.), indem sie die wesentlichen Verfahrensschritte des geschützten Verfahrens selbst durch die in ihnen verbauten Chips vollziehen.
73 
Die angegriffenen Ausführungsformen sind zudem offensichtlich dazu geeignet und bestimmt, im Inland für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, da sich dies für den unbefangenen Betrachter von selbst ergibt und vernünftige Zweifel an der Eignung und Bestimmung der angegriffenen Ausführungsform für die Verwendung zur Benutzung der Erfindung nicht bestehen (vgl. BGH GRUR 2001, 288 - Luftheizgerät).
III.
74 
1. Rechtsfolgen
75 
Die festgestellte mittelbare Patentverletzung rechtfertigt die gestellten Anträge.
76 
a) Die Beklagte ist der Klägerin zur Unterlassung nach § 139 Abs. 1 PatG verpflichtet. Das rechtswidrige Angebot und der rechtswidrige Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in der Vergangenheit begründet die erforderliche Wiederholungsgefahr für die Zukunft. Insbesondere ist vorliegend ein Schlechthinverbot gerechtfertigt, da es der Beklagten nach eigenem Vortrag möglich wäre, ihre angegriffenen Geräte so auszugestalten, dass sie gemeinfrei verwendet werden können (vgl. LG Düsseldorf InstGE 5, 173, 178 - Wandpaneele).
77 
b) Da die Beklagte zur Unterlassung verurteilt wird, sind ihr gemäß § 890 ZPO auf Antrag der Klägerin die gesetzlichen Folgen einer Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsverpflichtung anzudrohen.
78 
c) Durch Urteil ist festzustellen, dass die Beklagte für die begangenen Benutzungshandlungen in der Zeit seit dem 19.04.2003 bis zum 30.07.2010 zum Ersatz des der […] entstandenen Schadens und seit dem 31.07.2010 zum Ersatz des der Klägerin entstanden Schadens sowie der künftig entstehenden Schäden verpflichtet ist.
79 
aa) Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Feststellungsklage nach § 256 ZPO liegen vor. Die Klägerin kennt den genauen Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen nicht. Ohne diese Kenntnis kann sie einen Antrag auf Zahlung von Schadensersatz nicht beziffern und sich nicht für eine der drei anerkannten Schadensberechnungsmethoden entscheiden. Da aber die Beklagte die Patentverletzung in Abrede stellt, hat die Klägerin ein rechtliches Interesse daran, auch zur Hemmung der Verjährung und Herbeiführung der dreißigjährigen Verjährungsfrist, dass das Bestehen eines Schadensersatzanspruchs alsbald festgestellt wird.
80 
bb) Der Anspruch auf Schadensersatz ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG. Die Beklagte handelte schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte sie spätestens einen Monat nach Veröffentlichung der Mitteilung über die Erteilung des Klagepatents erkennen können und erkennen müssen, dass das Klagepatent durch die angegriffenen Ausführungsformen verletzt wird. Überdies wurde sie unstreitig vor Aufnahme des Vertriebs der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland von der Klägerin darauf aufmerksam gemacht, dass die geschützte Erfindung durch die angegriffenen Ausführungsformen benutzt wird.
81 
d) Die Beklagte ist der Klägerin aus der Verletzung des Klagepatents auch zur Rechnungslegung verpflichtet gemäß § 140b Abs. 1 PatG und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB. Eine von der Beklagten beanstandete kumulative Belegvorlage wird von der Klägerin nicht begehrt. Soweit Belege über die Lieferungen und die Belieferung verlangt werden, handelt es gerade sich nicht um identische Sachverhalte. Lediglich soweit hinsichtlich der Angebotsempfänger kein Wirtschaftsprüfervorbehalt im Antrag vorgesehen war, war dieser zu ergänzen (vgl. Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 5. Aufl. Rn. 1046) und die Klage abzuweisen.
82 
2. Kein kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand
83 
Die Klägerin ist nicht aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, ihren aus der Verletzung des Klagepatents resultierenden Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte durchzusetzen.
84 
a) Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 06.05.2009 - KZR 39/06 (GRUR, 2009, 694 ff. - Orange-Book-Standard) im Grundsatz anerkannt, dass ein aus einem Patent in Anspruch genommener Beklagter gegenüber dem Unterlassungsbegehren des klagenden Patentinhabers einwenden kann, dieser missbrauche eine marktbeherrschende Stellung, wenn dieser Normadressat des kartellrechtlichen Diskriminierungs- und Behinderungsverbots sei und sich gleichwohl weigere, mit dem Beklagten einen Patentlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden und nicht behindernden Bedingungen abzuschließen (vgl. 1. amtlicher Leitsatz). Denn das marktbeherrschende Unternehmen hindere damit das andere Unternehmen am Marktzutritt, den es durch Abschluss des Lizenzvertrages zu eröffnen verpflichtet sei. Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs sei damit ebenso verboten wie die Weigerung, den Lizenzvertrag abzuschließen, der den Unterlassungsanspruch erlöschen ließe (BGH, a.a.O., Tz. 27). Ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers und ein treuwidriges Verhalten liege indes nur dann vor, wenn der Lizenzsucher dem Patentinhaber ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages unterbreitet habe, das der Patentinhaber seinerseits nicht ablehnen dürfe, ohne hierdurch den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen. Zudem müsse der Lizenzsucher die Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpfe, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutze. Dies bedeute, dass der Lizenzsucher die sich aus dem Lizenzvertrag ergebenden Gebühren zahlen oder die Zahlung sicherstellen müsse (BGH, a.a.O., Tz. 29). Unzulässig sei insbesondere, dass der Lizenzsuchende den Vertragsschluss unter die Bedingung stelle, dass das Verletzungsgericht die von ihm geleugnete Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform bejahe (BGH, a.a.O., Tz. 32). Zudem müsse ein Lizenzsucher, der bereits vor Annahme seines Angebots die Benutzung des Lizenzvertragsgegenstandes aufnehme, auch seinen vertraglichen Pflichten vorgreifen und sich so verhalten, als ob der Patentinhaber sein Angebot bereits angenommen hätte. Hierzu zähle insbesondere seine Pflicht, über den Umfang der Benutzungshandlungen Rechnung zu legen und die sich aus der Abrechnung ergebenden Lizenzgebühren zu zahlen (BGH, a.a.O., Tz. 33), wobei er diese in Höhe eines „jedenfalls ausreichenden Betrages“ (BGH, a.a.O., Tz. 39) auch nach § 372 S. 1 BGB unter Verzicht auf die Rücknahme hinterlegen könne (BGH, a.a.O., Tz. 36).
85 
b) Bislang nicht ausdrücklich entschieden ist - soweit ersichtlich - die Frage, ob der Lizenzsuchende in dem Lizenzangebot, das den unter a) dargestellten Kriterien genügt, dann, wenn er bereits in der Vergangenheit Benutzungshandlungen vorgenommen hat, ohne eine Gestattung des Patentinhabers zu besitzen oder zumindest nach einer solchen unter Unterbreitung eines den vorgestellten Kriterien genügenden Lizenzvertragsangebots nachgesucht zu haben, jedenfalls seine Schadensersatzverpflichtung für die Vergangenheit dem Grunde nach anerkennen muss, um dem Unterlassungsanspruch des Patentinhabers den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand entgegenhalten zu können.
86 
aa) In der Literatur finden sich sowohl Stimmen, die den Lizenzsuchenden für verpflichtet halten, im Lizenzangebot auch die Zeit vor Abschluss des Lizenzvertrages zu regeln (so Jestaedt, GRUR 2009, 801, 803, der den Lizenzsuchenden jedenfalls für verpflichtet hält, nach entsprechender Aufforderung des Patentinhabers vergangene Nutzungshandlungen einzubeziehen, Auskunft zu erteilen und für die Vergangenheit fälligen Lizenzgebühren nebst Zinsen zu zahlen - unentschlossen hingegen im Hinblick auf weitergehende, den im Wege der Lizenzanalogie berechneten Schadensersatz übersteigende Forderungen; ferner: Maume/Tapia, GRUR Int 2010, 923 ff., 926: Hinterlegung auch für in der Vergangenheit erfolgte Nutzungen, indes nicht hinsichtlich die angemessene Lizenzgebühr übersteigender Schadensersatzansprüche, da diese „auch bei ordnungsgemäßem Vertragsschluss nicht angefallen“ wären), wie auch Meinungen, die dies nicht für erforderlich halten (Reimann/Hahn, in: Festschrift für Wolfgang von Meibom, 2010, S. 373 ff, 381).
87 
bb) Ebenso wie der Umstand, ob der wegen Patentverletzung in Anspruch Genommene die Benutzungshandlung erst aufgenommen hat, nachdem er sich vergeblich um eine Lizenz bemüht und ein den durch den Bundesgerichtshof formulierten Anforderungen genügendes Angebot unterbreitet hat, oder ob er das Patent verletzt hat, ohne einen Anspruch auf Benutzungsgestattung geltend gemacht zu haben, für die Frage bedeutsam ist, ob der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand dem Schadensersatzanspruch entgegengesetzt werden kann (vgl. BGH, Urt. v.13.7.2004 - KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 970 - Standard-Spundfass), ist dieser Umstand auch für die Frage relevant, ob der vom Patentinhaber in Anspruch Genommene den Einwand gegen den Unterlassungsanspruch des Patentinhabers führen kann.
88 
cc) Zwar ist für die Geltendmachung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes gegenüber dem zukunftsbezogenen Unterlassungsanspruch nicht erforderlich, dass der Lizenzsuchende bereits vor Aufnahme der Benutzungshandlung ein den zuvor beschriebenen Anforderungen genügendes Lizenzvertragsangebot abgibt (so aber: Maume/Tapia, GRUR Int 2010, 923 ff., 924 sowie Ann, VPP-Rundbrief 2010, 46, 49 f.; anders zurecht Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 5. Aufl. Rn. 1275).
89 
Hat der Lizenzsuchende jedoch in der Vergangenheit Benutzungshandlungen vorgenommen, ohne dem Patentinhaber ein den vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung Orange-Book-Standard aufgestellten Kriterien genügendes Angebot unterbreitet zu haben, ist er verpflichtet, seine Schadensersatzverpflichtung für in der Vergangenheit vorgenommene Benutzungshandlungen jedenfalls dem Grunde nach anzuerkennen.
90 
Denn sofern der Patentinhaber die Anerkennung des ihm zustehenden Schadensersatzanspruchs geltend macht, übt er - der ratio decedendi des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung Standard-Spundfass folgend (vgl. BGH, Urt. v.13.7.2004 - KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 968 - Standard-Spundfass bei bb); vgl. hierzu Grabinski; in: Festschrift 50 Jahre Bundespatentgericht, 2011, S. 243 ff., 245) - nur die ihm infolge seiner erfinderischen Leistung durch hoheitlichen Erteilungsakt zuerkannte Rechtsmacht aus und beeinträchtigt hingegen nicht den Wettbewerb in kartellrechtswidriger Weise dadurch, dass er eine Marktmacht in diskriminierender Weise ausübt, die er nur deshalb innehat, weil der Produktnachfrager aufgrund einer Norm oder aufgrund anderer normähnlicher standardisierter Vorgaben von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist.
91 
Hingegen verhält sich der Lizenzsuchende seinerseits widersprüchlich, wenn er einerseits ein in die Zukunft gerichtetes Lizenzvertragsangebot unterbreitet, das - den Orange-Book-Standard-Kriterien folgend - insoweit die Frage der Patentbenutzung nicht in Frage stellt, andererseits die Verletzungsfrage für die Vergangenheit bestreitet. Wenn sich der Lizenzsuchende darüber hinaus einen Angriff auf den Rechtsbestand des Patents vorbehält, erzielt er zudem eine Besserstellung gegenüber redlichen Lizenznehmern, die - anders als der Lizenzsuchende - bereits vor Aufnahme der Benutzungshandlung Lizenz genommen haben. Denn während jene die von ihnen entrichteten Lizenzzahlungen auch für den Fall der Nichtigerklärung des Schutzrechts nicht zurückverlangen können (vgl. nur die Rechtsprechungsnachweise bei Mes, PatG, 3. Aufl. 2011, § 15 Rn. 76), könnte der Lizenzsuchende dem gegen ihn gerichteten Schadensersatzanspruch entgegentreten und eine Verpflichtung zur Leistung von im Wege der Lizenzanalogie berechneten Schadensersatz abwenden, wenn sein Angriff auf den Rechtsbestand des Schutzrechts erfolgreich ist. Dies führte zu einer ungerechtfertigten Besserstellung gegenüber dem redlichen Lizenznehmer.
92 
Dies gilt auch für den Fall, dass der Lizenzsuchende - wie vorliegend - jedenfalls eine Rückforderung des im Wege der Lizenzanalogie berechneten Schadensersatzes ausschließt, sich indes gegen den darüber hinausgehenden Schadensersatz die Verteidigung offen hält. Denn auch in diesem Fall stünde der vormalige Patentverletzer wirtschaftlich besser als der redliche Lizenznehmer, der schon vor Aufnahme der Benutzungshandlung Lizenz am betreffenden Schutzrecht genommen hat.
93 
Überdies würde der Lizenzsuchende, der sich den Nichtigkeitsangriff vorbehält, seinerseits den Patentinhaber zu einer Handlung verpflichten wollen, die jener sogleich wieder rückgängig machen könnte und wäre damit dem dolo agit - Einwand des Patentinhabers ausgesetzt:
94 
Denn mag auch die Vereinbarung eines Nichtangriffs auf das lizenzierte Schutzrecht kartellrechtlich regelmäßig unwirksam sein (vgl. Wuttke, in: Ann/Loschelder/Grosch (Hrsg.), Praxishdb. Know-How-Schutz, Kap. 5 Rn. 151; Bartenbach, Patentlizenz- und Know-How-Vertrag, 6. Aufl. Rn. 2080 ff.), so kann der Lizenzgeber jedenfalls den Lizenzvertrag eines Lizenznehmers, der einen Nichtigkeitsangriff gegen das lizenzierte Schutzrecht führt, aus wichtigem Grund kündigen (Bartenbach, a.a.O.,Rn. 961). Folglich würde der Lizenzsuchende den Patentinhaber zum Abschluss eines sofort wieder kündbaren Lizenzvertrages auffordern. Die Weigerung des Patentinhabers dies zu tun, kann der Lizenzsuchende dem Patentinhaber daher nicht als kartellrechtswidriges Verhalten entgegenhalten, wenn jener seinen Unterlassungsanspruch durchzusetzen sucht.
95 
c) Die Beklagte hat ihre Schadensersatzverpflichtung vorliegend nicht dem Grunde nach anerkannt, sondern sie verpflichtet sich nach § 4 (2) des Lizenzvertragsangebots (vgl. Anlage B7/7a) lediglich zur Zahlung einer ihrem Wesen nach nicht bezeichneten „Einmalzahlung“ nebst Zinsen für das Herstellen, Anbieten, Vertreiben auf dem Markt, Benutzen und den Import und Besitz der lizenzierten Produkte. Der Klägerin soll lediglich das Recht vorbehalten bleiben, höhere Schadensersatzzahlungen für diese Handlungen geltend zu machen, die die Einmalzahlung übersteigen. Für diesen Fall wird die Beklagte indes nach § 8 (1) S. 2 ihre Angriffe gegen den Rechtsbestand des Klagepatents nicht aufgeben. Ein solches Angebot muss der Patentinhaber aus den geschilderten Gründen nicht annehmen und verhält sich demnach nicht kartellrechtswidrig, wenn er das Angebot zurückweist.
96 
Dabei kann die Beklagte auch nicht einwenden, sie schulde ohnehin nicht mehr als Ersatz des im Wege der Lizenzanalogie berechneten Schadens, der durch die „Einmalzahlung“ abgedeckt sei. Denn sie verkennt insoweit, dass ein kartellrechtswidriges Verhalten des Patentinhabers erst ab dem Zeitpunkt im Raum stehen kann, in dem ihm ein Lizenzvertragsangebot unterbreitet wurde, das den Bedingungen nach der Entscheidung Orange-Book-Standard entspricht. Für den Zeitraum, in dem Benutzungshandlungen vorgenommen wurden, ohne dass auch nur eine Lizenzofferte vorlag, bleiben dem Patentinhaber volle Schadensersatzansprüche nach allen anerkannten Berechnungsmethoden (Lizenzanalogie, Verletzergewinn, entgangener Gewinn) erhalten (so zurecht Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 5. Aufl. Rn. 1276).
97 
d) Ob über die Anerkennung der Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach weiter erforderlich ist, dass der Schadensersatz des Patentinhabers durch Zahlung an den Patentinhaber bereits geleistet wird oder wenigstens ein Betrag unter Verzicht auf die Rücknahme hinterlegt wird, der jedenfalls ausreichend ist, um den im Wege der Lizenzanalogie und des für den Lizenzsuchenden ebenfalls ermittelbaren Verletzergewinns berechneten Schadensersatzanspruch zu erfüllen, kann vorliegend ebenso offen bleiben wie die Frage, ob sich das Lizenzvertragsangebot auf das Klagepatent beschränken darf oder ob Lizenz am gesamten, auch ausländische Schutzrechte umfassenden (standardessentiellen) Patentportfolio der Klägerin bzw. ihrer Konzernmutter genommen werden muss. Nicht zu beantworten ist vorliegend zudem die Frage, ob bei jedenfalls bedingt vorsätzlicher Patentverletzung dem Beklagten der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand ohnehin abgeschnitten ist.
98 
3. Keine positive Lizenz am Klagepatent
99 
Die Beklagte kann sich auch nicht auf ein positives Benutzungsrecht am Gegenstand des Klagepatents berufen.
100 
Zum einen behauptet die Beklagte ein solches positives Benutzungsrecht ohnehin nur, soweit Module des Unternehmens [Z.] zum Zeitpunkt der Markteinführung des [Gerätebezeichnung] in den [Gerätebezeichnung] der ersten Generation bis in das Jahr […] verbaut wurden. Somit trägt sie hinsichtlich der weiteren angegriffenen Ausführungsformen bereits nicht vor, lizenzierte Module zu verbauen und verbaut zu haben.
101 
Zum anderen hat die Klägerin substantiiert bestritten, das [Z.] Lieferant von [Y.] war und dass die [Z.] erteilte Lizenz auch eine Lieferung an [Y.] erfasst hat. Vielmehr habe es sich um eine Modullizenz gehandelt, die auf Lieferungen in den Niedrigpreismarkt begrenzt gewesen sei. Die darlegungs- und beweisbelastete Beklagte hat insoweit weder substantiiert vorgetragen, noch hat sie Beweis angetreten.
102 
C. Keine Aussetzung
103 
Eine Aussetzung des Rechtsstreits im Hinblick auf die von der [X.] erhobene Nichtigkeitsklage ist nicht geboten, da nicht in hohem Maße wahrscheinlich ist, dass das Klagepatent vernichtet werden wird.
104 
1. Die Entscheidung ist zwar vorgreiflich im Sinne des § 148 ZPO. Die Kammer übt aber das ihr durch diese Vorschrift eingeräumte Ermessen dahin aus, dass von einer Aussetzung abgesehen wird. Die Kammer lässt sich hierbei von folgenden Überlegungen leiten:
105 
a) Um Missbräuche zu verhindern, ist ein Verletzungsprozess nur dann auszusetzen, wenn der voraussichtliche Erfolg einer Nichtigkeitsklage von den Beklagten glaubhaft gemacht ist. Die bloße Möglichkeit der Vernichtung des Klagepatents genügt für eine Aussetzung nicht. Allgemein ist große Zurückhaltung mit der Anordnung der Aussetzung geboten, damit nicht im Wege der Aussetzung letztlich eine Suspendierung des dem Patentinhaber durch die Patenterteilung auch für die Gerichte bindend verliehenen Verbotsrechts für eine erhebliche Zeitspanne erreicht wird. Es ist daher eine hohe Wahrscheinlichkeit der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu verlangen (vgl. Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 Rz. 107). Diese, das Interesse der Klägerin zutreffend beschreibenden Gesichtspunkte überwiegen im vorliegenden Fall das Interesse der Beklagten an einer Aussetzung des Rechtsstreits sowie das allgemein durch § 148 ZPO geschützte Interesse an der Vermeidung sich widersprechender Entscheidungen.
b)
106 
aa) Zum einen handelt es sich bei der Entgegenhaltung NK 6 um eine Dokument, das im Klagepatent als Stand der Technik gewürdigt wurde. Dass die Würdigung der Schrift durch die Erteilungsbehörden als der Erteilung nicht entgegenstehend offensichtlich verfehlt wäre, hat die Beklagte nicht dargelegt.
107 
bb) Es ist vielmehr bereits nicht ersichtlich, dass durch die Schrift Merkmal 2 offenbart würde. Die zitierten Standardstellen zeigen nicht, dass nach dem standardgemäßen Verfahren eine Anzahl aus der Vielzahl von Blöcken bestimmt würde, die noch gesendet werden müssen. Gezeigt wird lediglich, dass die letzten zu übertragenden Blöcke „heruntergezählt“ werden, nicht jedoch, dass eine Anzahl von Blöcken aus der Vielzahl zu übertragender Blöcke bestimmt wird. Ebenso ist nicht ersichtlich, dass in der entgegengehaltenen Schrift die Merkmale 3 und 4 neuheitsschädlich vorweggenommen werden. Der Schluss, dies sei der Fall, weil die Entgegenhaltung einen Countdown lehre, vermag nicht zu überzeugen.
108 
cc) Aus den nämlichen Gründen wird die erfinderische Lehre auch nicht durch die Entgegenhaltung NK7 neuheitsschädlich vorweggenommen.
109 
dd) Soweit die erfinderische Tätigkeit unter Hinweis auf die Entgegenhaltungen NK 6 und NK 7 in Abrede gestellt wird, kann die Beklagte - jedenfalls der nicht fachmännisch besetzten Kammer - bereits nicht aufzeigen, dass sich für die Begründung einer erfinderischen Tätigkeit kein vernünftiges Argument mehr finden ließe. Denn es erscheint vielmehr einer unzulässigen ex-post Betrachtung geschuldet, dass die Beklagte die Auffassung vertritt, der Fachmann sehe durch die Entgegenhaltungen überhaupt den von der Beklagten als „Einkanalfall“ bezeichneten Fall angesprochen, von dem ausgehend dann die klagepatentgemäße Lösung naheliege, weil sie schlicht darauf beruhe, die Anpassung des Countdown-Wertes in der Weise vorzunehmen, dass die verbleibende Blockzahl ermittelt werde, indem die Zahl zu sendender Blöcke durch die Anzahl der vorhandenen Kanalressourcen dividiert werde.
110 
D. Nebenentscheidungen
111 
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1 S. 1, 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1 und 2 ZPO.
112 
Soweit eine Abwendungsbefugnis nach § 712 Abs. 1 ZPO begehrt wurde, fehlt es an substantiiertem Vortrag und einer Glaubhaftmachung, dass der Beklagten im Fall der Vollstreckung ein nicht zu ersetzender Nachteil entsteht.
113 
Bei der Bestimmung der Höhe der Sicherheitsleistung hinsichtlich einer Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs ist nicht auf die gesamte verbleibende Schutzdauer des Klagepatents abzustellen, sondern lediglich auf die Zeitdauer, bis eine Entscheidung in der Berufungsinstanz voraussichtlich vorliegen wird. Die Höhe der Sicherheitsleistung betreffend die Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs orientiert sich dabei an den von der Beklagten offengelegten Umsätzen in den Jahren […] - […] bei Zugrundelegung einer linearen Umsatzentwicklung in dem angesprochenen Zeitraum bis zur Verkündung einer Entscheidung in der Berufungsinstanz. Hierbei war indes zu berücksichtigen, dass die Rechnungslegung sich auf den erzielten Umsatz der [Y.] und nicht den der Beklagten bezieht.
114 
Soweit von der Beklagten begehrt wird, die Vollstreckung des Rechnungslegungsanspruchs im Hinblick auf den entstehenden Wettbewerbsvorteil und korrespondierenden Schaden der Beklagten infolge des Verlustes von Marktanteilen von einer Sicherheitsleistung in Höhe von EUR […] abhängig zu machen, ist der entsprechende Vortrag ohne Substanz. Die Höhe der Sicherheitsleistung orientiert sich daher an dem geschätzten Aufwand der Beklagten für die Rechnungslegung.

Gründe

 
55 
A. Entscheidungszuständigkeit
56 
Die Kammer ist zur Entscheidung berufen nach § 32 ZPO und Art. 5 Nr. 3 EuGVVO i.V.m. § 143 Abs. 1 PatG i.V.m. § 14 ZuVOJu. Die Beklagte ist dem Vorwurf ausgesetzt, bundesweit den deutschen Teil des Europäischen Patents EP […] zu verletzen, womit ein deliktischer Gerichtsstand auch in Baden-Württemberg vorliegt.
57 
B. Klage
58 
Die Klage ist ganz überwiegend begründet. Die Klägerin ist aktivlegitimiert (I.). Die Beklagte verletzt das Klagepatent (II.). Daher stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche zu (III.1.), wobei sie nicht aus kartellrechtlichen Gründen an der Durchsetzung ihres Unterlassungsanspruchs gehindert ist (III.2.). Der Beklagten stand auch in der Vergangenheit keine positive Benutzungsbefugnis zu (III.3.).
59 
I. Aktivlegitimation
60 
Die Klägerin ist aktivlegitimiert.
61 
Die Kammer ist aufgrund des als Anlage KP1-K6 vorgelegten „Confirmatory Patent Assignment“ davon überzeugt, dass der Klägerin das Klagepatent übertragen und ihr Schadensersatzansprüche abgetreten wurden (vgl. Ziffer 1. (iii) sowie Annex A). Im Übrigen folgt die Aktivlegitimation bereits aus dem Rollenstand, § 30 Abs. 3 S. 2 PatG.
62 
II. Klagepatent
63 
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Durchführen einer Rückwärtszählfunktion während eines mobiltelefoninitiierten Transfers für ein Paketfunksystem.
64 
1. Es kennzeichnet im Stand der Technik zellulare Funktelefonsysteme, die Mobilstationen umfassen, die über Radiofrequenz-Übertragung mit Netzwerkeinheiten in Verbindung stehen, als bekannt. In solchen Netzen würden Informationen in Paketen übertragen, die Datenblöcke umfassten. Innerhalb des zellularen Mobilkommunikationssystems der zweiten Generation (GSM) der Spezifikation 03.64 Version 1.1.0 werde eine Rückwärtszählvariable durch eine Mobilstation verwendet, um die letzten zu übertragenden Datenblöcke in einem Paket einer durch die Mobilstation initiierten Übertragung zu identifizieren. Ideal sei es dabei, wenn das Netzwerk hinreichend vorgewarnt sei, bis wann die Paketübertragung abgeschlossen sein werde. Denn so werde vermieden, dass Kanalressourcen unnötig lange freigehalten würden. Wenn die Übertragung der Daten in mehreren Zeitschlitzen erfolge, so könne dies dazu führen, dass die Übertragung der Blockrahmen abgeschlossen sei, bevor das Netzwerk davon Kenntnis habe. So würden wertvolle Übertragungsressourcen verschwendet.
65 
2. Das Klagepatent stellt sich die Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Hierzu wird ein Verfahren vorgestellt, bei dem die sendende Einheit zunächst die Zahl der noch zu versendenden Blöcke, aus dieser Zahl dann unter Berücksichtigung der zugewiesenen Übertragungsressourcen einen angepassten Wert ermittelt und diesen auf den Empfänger überträgt. Dies lasse sich durch das Verfahren nach Anspruch 1 bewerkstelligen, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:
66 
Verfahren zur Verwendung in einem drahtlosen Kommunikationssystem zum Senden eines Kommunikationssignals, das eine Vielzahl von Blöcken von Informationen umfasst, über eine vorbestimmte Anzahl von Kanalressourcen, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
67 
1. Senden der Vielzahl von Blöcken von Informationen über eine vorbestimmte Anzahl von Kanalressourcen;
68 
2. Bestimmen einer Anzahl aus der Vielzahl von Blöcken, die noch gesendet werden müssen,
69 
3. Basierend auf der vorbestimmten Anzahl von Kanalressourcen, Anpassen der Anzahl aus der Vielzahl von Blöcken, die noch gesendet werden müssen, um eine angepasste Anzahl übrigbleibender Blöcke zu erzeugen;
70 
4. Senden der angepassten Anzahl von Blöcken, die dem drahtlosen Kommunikationssystem übrigbleiben.
71 
3. Die angegriffenen Ausführungsformen verletzen Anspruch 1 mittelbar gem. Art 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 10 Abs. 1 PatG. Zwischen den Parteien steht außer Streit, dass die angegriffenen Ausführungsformen geeignet und dazu bestimmt sind, das durch Anspruch 1 geschützte Verfahren durchzuführen, weil sie gemäß dem Standard ETSI TS 144 060 in der Version 5.3.0 (vgl. Anlage KP1-K2) arbeiten. Dies beruht auch nicht auf patentrechtlich verfehlten Anschauungen.
72 
Die von der Beklagten vertriebenen angegriffenen Ausführungsformen sind auch Mittel i.S.v. § 10 Abs. 1 PatG, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, da sie funktional mit einem wesentlichen Element der Erfindung, des durch den Anspruch 1 geschützten Verfahrens zusammenwirken und zur Verwirklichung der erfinderischen Lehre einen funktionell relevanten Beitrag erbringen (vgl. zu den maßgeblichen Kriterien insoweit Kammerurteil vom 12.02.2010, 7 O 84/09 - Handover, veröffentlicht in InstGE 12, 70 ff.), indem sie die wesentlichen Verfahrensschritte des geschützten Verfahrens selbst durch die in ihnen verbauten Chips vollziehen.
73 
Die angegriffenen Ausführungsformen sind zudem offensichtlich dazu geeignet und bestimmt, im Inland für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, da sich dies für den unbefangenen Betrachter von selbst ergibt und vernünftige Zweifel an der Eignung und Bestimmung der angegriffenen Ausführungsform für die Verwendung zur Benutzung der Erfindung nicht bestehen (vgl. BGH GRUR 2001, 288 - Luftheizgerät).
III.
74 
1. Rechtsfolgen
75 
Die festgestellte mittelbare Patentverletzung rechtfertigt die gestellten Anträge.
76 
a) Die Beklagte ist der Klägerin zur Unterlassung nach § 139 Abs. 1 PatG verpflichtet. Das rechtswidrige Angebot und der rechtswidrige Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen in der Vergangenheit begründet die erforderliche Wiederholungsgefahr für die Zukunft. Insbesondere ist vorliegend ein Schlechthinverbot gerechtfertigt, da es der Beklagten nach eigenem Vortrag möglich wäre, ihre angegriffenen Geräte so auszugestalten, dass sie gemeinfrei verwendet werden können (vgl. LG Düsseldorf InstGE 5, 173, 178 - Wandpaneele).
77 
b) Da die Beklagte zur Unterlassung verurteilt wird, sind ihr gemäß § 890 ZPO auf Antrag der Klägerin die gesetzlichen Folgen einer Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungsverpflichtung anzudrohen.
78 
c) Durch Urteil ist festzustellen, dass die Beklagte für die begangenen Benutzungshandlungen in der Zeit seit dem 19.04.2003 bis zum 30.07.2010 zum Ersatz des der […] entstandenen Schadens und seit dem 31.07.2010 zum Ersatz des der Klägerin entstanden Schadens sowie der künftig entstehenden Schäden verpflichtet ist.
79 
aa) Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Feststellungsklage nach § 256 ZPO liegen vor. Die Klägerin kennt den genauen Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen nicht. Ohne diese Kenntnis kann sie einen Antrag auf Zahlung von Schadensersatz nicht beziffern und sich nicht für eine der drei anerkannten Schadensberechnungsmethoden entscheiden. Da aber die Beklagte die Patentverletzung in Abrede stellt, hat die Klägerin ein rechtliches Interesse daran, auch zur Hemmung der Verjährung und Herbeiführung der dreißigjährigen Verjährungsfrist, dass das Bestehen eines Schadensersatzanspruchs alsbald festgestellt wird.
80 
bb) Der Anspruch auf Schadensersatz ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG. Die Beklagte handelte schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte sie spätestens einen Monat nach Veröffentlichung der Mitteilung über die Erteilung des Klagepatents erkennen können und erkennen müssen, dass das Klagepatent durch die angegriffenen Ausführungsformen verletzt wird. Überdies wurde sie unstreitig vor Aufnahme des Vertriebs der angegriffenen Ausführungsformen in der Bundesrepublik Deutschland von der Klägerin darauf aufmerksam gemacht, dass die geschützte Erfindung durch die angegriffenen Ausführungsformen benutzt wird.
81 
d) Die Beklagte ist der Klägerin aus der Verletzung des Klagepatents auch zur Rechnungslegung verpflichtet gemäß § 140b Abs. 1 PatG und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB. Eine von der Beklagten beanstandete kumulative Belegvorlage wird von der Klägerin nicht begehrt. Soweit Belege über die Lieferungen und die Belieferung verlangt werden, handelt es gerade sich nicht um identische Sachverhalte. Lediglich soweit hinsichtlich der Angebotsempfänger kein Wirtschaftsprüfervorbehalt im Antrag vorgesehen war, war dieser zu ergänzen (vgl. Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 5. Aufl. Rn. 1046) und die Klage abzuweisen.
82 
2. Kein kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand
83 
Die Klägerin ist nicht aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, ihren aus der Verletzung des Klagepatents resultierenden Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte durchzusetzen.
84 
a) Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 06.05.2009 - KZR 39/06 (GRUR, 2009, 694 ff. - Orange-Book-Standard) im Grundsatz anerkannt, dass ein aus einem Patent in Anspruch genommener Beklagter gegenüber dem Unterlassungsbegehren des klagenden Patentinhabers einwenden kann, dieser missbrauche eine marktbeherrschende Stellung, wenn dieser Normadressat des kartellrechtlichen Diskriminierungs- und Behinderungsverbots sei und sich gleichwohl weigere, mit dem Beklagten einen Patentlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden und nicht behindernden Bedingungen abzuschließen (vgl. 1. amtlicher Leitsatz). Denn das marktbeherrschende Unternehmen hindere damit das andere Unternehmen am Marktzutritt, den es durch Abschluss des Lizenzvertrages zu eröffnen verpflichtet sei. Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs sei damit ebenso verboten wie die Weigerung, den Lizenzvertrag abzuschließen, der den Unterlassungsanspruch erlöschen ließe (BGH, a.a.O., Tz. 27). Ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung des Patentinhabers und ein treuwidriges Verhalten liege indes nur dann vor, wenn der Lizenzsucher dem Patentinhaber ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages unterbreitet habe, das der Patentinhaber seinerseits nicht ablehnen dürfe, ohne hierdurch den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen. Zudem müsse der Lizenzsucher die Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpfe, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutze. Dies bedeute, dass der Lizenzsucher die sich aus dem Lizenzvertrag ergebenden Gebühren zahlen oder die Zahlung sicherstellen müsse (BGH, a.a.O., Tz. 29). Unzulässig sei insbesondere, dass der Lizenzsuchende den Vertragsschluss unter die Bedingung stelle, dass das Verletzungsgericht die von ihm geleugnete Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform bejahe (BGH, a.a.O., Tz. 32). Zudem müsse ein Lizenzsucher, der bereits vor Annahme seines Angebots die Benutzung des Lizenzvertragsgegenstandes aufnehme, auch seinen vertraglichen Pflichten vorgreifen und sich so verhalten, als ob der Patentinhaber sein Angebot bereits angenommen hätte. Hierzu zähle insbesondere seine Pflicht, über den Umfang der Benutzungshandlungen Rechnung zu legen und die sich aus der Abrechnung ergebenden Lizenzgebühren zu zahlen (BGH, a.a.O., Tz. 33), wobei er diese in Höhe eines „jedenfalls ausreichenden Betrages“ (BGH, a.a.O., Tz. 39) auch nach § 372 S. 1 BGB unter Verzicht auf die Rücknahme hinterlegen könne (BGH, a.a.O., Tz. 36).
85 
b) Bislang nicht ausdrücklich entschieden ist - soweit ersichtlich - die Frage, ob der Lizenzsuchende in dem Lizenzangebot, das den unter a) dargestellten Kriterien genügt, dann, wenn er bereits in der Vergangenheit Benutzungshandlungen vorgenommen hat, ohne eine Gestattung des Patentinhabers zu besitzen oder zumindest nach einer solchen unter Unterbreitung eines den vorgestellten Kriterien genügenden Lizenzvertragsangebots nachgesucht zu haben, jedenfalls seine Schadensersatzverpflichtung für die Vergangenheit dem Grunde nach anerkennen muss, um dem Unterlassungsanspruch des Patentinhabers den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand entgegenhalten zu können.
86 
aa) In der Literatur finden sich sowohl Stimmen, die den Lizenzsuchenden für verpflichtet halten, im Lizenzangebot auch die Zeit vor Abschluss des Lizenzvertrages zu regeln (so Jestaedt, GRUR 2009, 801, 803, der den Lizenzsuchenden jedenfalls für verpflichtet hält, nach entsprechender Aufforderung des Patentinhabers vergangene Nutzungshandlungen einzubeziehen, Auskunft zu erteilen und für die Vergangenheit fälligen Lizenzgebühren nebst Zinsen zu zahlen - unentschlossen hingegen im Hinblick auf weitergehende, den im Wege der Lizenzanalogie berechneten Schadensersatz übersteigende Forderungen; ferner: Maume/Tapia, GRUR Int 2010, 923 ff., 926: Hinterlegung auch für in der Vergangenheit erfolgte Nutzungen, indes nicht hinsichtlich die angemessene Lizenzgebühr übersteigender Schadensersatzansprüche, da diese „auch bei ordnungsgemäßem Vertragsschluss nicht angefallen“ wären), wie auch Meinungen, die dies nicht für erforderlich halten (Reimann/Hahn, in: Festschrift für Wolfgang von Meibom, 2010, S. 373 ff, 381).
87 
bb) Ebenso wie der Umstand, ob der wegen Patentverletzung in Anspruch Genommene die Benutzungshandlung erst aufgenommen hat, nachdem er sich vergeblich um eine Lizenz bemüht und ein den durch den Bundesgerichtshof formulierten Anforderungen genügendes Angebot unterbreitet hat, oder ob er das Patent verletzt hat, ohne einen Anspruch auf Benutzungsgestattung geltend gemacht zu haben, für die Frage bedeutsam ist, ob der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand dem Schadensersatzanspruch entgegengesetzt werden kann (vgl. BGH, Urt. v.13.7.2004 - KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 970 - Standard-Spundfass), ist dieser Umstand auch für die Frage relevant, ob der vom Patentinhaber in Anspruch Genommene den Einwand gegen den Unterlassungsanspruch des Patentinhabers führen kann.
88 
cc) Zwar ist für die Geltendmachung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes gegenüber dem zukunftsbezogenen Unterlassungsanspruch nicht erforderlich, dass der Lizenzsuchende bereits vor Aufnahme der Benutzungshandlung ein den zuvor beschriebenen Anforderungen genügendes Lizenzvertragsangebot abgibt (so aber: Maume/Tapia, GRUR Int 2010, 923 ff., 924 sowie Ann, VPP-Rundbrief 2010, 46, 49 f.; anders zurecht Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 5. Aufl. Rn. 1275).
89 
Hat der Lizenzsuchende jedoch in der Vergangenheit Benutzungshandlungen vorgenommen, ohne dem Patentinhaber ein den vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung Orange-Book-Standard aufgestellten Kriterien genügendes Angebot unterbreitet zu haben, ist er verpflichtet, seine Schadensersatzverpflichtung für in der Vergangenheit vorgenommene Benutzungshandlungen jedenfalls dem Grunde nach anzuerkennen.
90 
Denn sofern der Patentinhaber die Anerkennung des ihm zustehenden Schadensersatzanspruchs geltend macht, übt er - der ratio decedendi des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung Standard-Spundfass folgend (vgl. BGH, Urt. v.13.7.2004 - KZR 40/02, GRUR 2004, 966, 968 - Standard-Spundfass bei bb); vgl. hierzu Grabinski; in: Festschrift 50 Jahre Bundespatentgericht, 2011, S. 243 ff., 245) - nur die ihm infolge seiner erfinderischen Leistung durch hoheitlichen Erteilungsakt zuerkannte Rechtsmacht aus und beeinträchtigt hingegen nicht den Wettbewerb in kartellrechtswidriger Weise dadurch, dass er eine Marktmacht in diskriminierender Weise ausübt, die er nur deshalb innehat, weil der Produktnachfrager aufgrund einer Norm oder aufgrund anderer normähnlicher standardisierter Vorgaben von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist.
91 
Hingegen verhält sich der Lizenzsuchende seinerseits widersprüchlich, wenn er einerseits ein in die Zukunft gerichtetes Lizenzvertragsangebot unterbreitet, das - den Orange-Book-Standard-Kriterien folgend - insoweit die Frage der Patentbenutzung nicht in Frage stellt, andererseits die Verletzungsfrage für die Vergangenheit bestreitet. Wenn sich der Lizenzsuchende darüber hinaus einen Angriff auf den Rechtsbestand des Patents vorbehält, erzielt er zudem eine Besserstellung gegenüber redlichen Lizenznehmern, die - anders als der Lizenzsuchende - bereits vor Aufnahme der Benutzungshandlung Lizenz genommen haben. Denn während jene die von ihnen entrichteten Lizenzzahlungen auch für den Fall der Nichtigerklärung des Schutzrechts nicht zurückverlangen können (vgl. nur die Rechtsprechungsnachweise bei Mes, PatG, 3. Aufl. 2011, § 15 Rn. 76), könnte der Lizenzsuchende dem gegen ihn gerichteten Schadensersatzanspruch entgegentreten und eine Verpflichtung zur Leistung von im Wege der Lizenzanalogie berechneten Schadensersatz abwenden, wenn sein Angriff auf den Rechtsbestand des Schutzrechts erfolgreich ist. Dies führte zu einer ungerechtfertigten Besserstellung gegenüber dem redlichen Lizenznehmer.
92 
Dies gilt auch für den Fall, dass der Lizenzsuchende - wie vorliegend - jedenfalls eine Rückforderung des im Wege der Lizenzanalogie berechneten Schadensersatzes ausschließt, sich indes gegen den darüber hinausgehenden Schadensersatz die Verteidigung offen hält. Denn auch in diesem Fall stünde der vormalige Patentverletzer wirtschaftlich besser als der redliche Lizenznehmer, der schon vor Aufnahme der Benutzungshandlung Lizenz am betreffenden Schutzrecht genommen hat.
93 
Überdies würde der Lizenzsuchende, der sich den Nichtigkeitsangriff vorbehält, seinerseits den Patentinhaber zu einer Handlung verpflichten wollen, die jener sogleich wieder rückgängig machen könnte und wäre damit dem dolo agit - Einwand des Patentinhabers ausgesetzt:
94 
Denn mag auch die Vereinbarung eines Nichtangriffs auf das lizenzierte Schutzrecht kartellrechtlich regelmäßig unwirksam sein (vgl. Wuttke, in: Ann/Loschelder/Grosch (Hrsg.), Praxishdb. Know-How-Schutz, Kap. 5 Rn. 151; Bartenbach, Patentlizenz- und Know-How-Vertrag, 6. Aufl. Rn. 2080 ff.), so kann der Lizenzgeber jedenfalls den Lizenzvertrag eines Lizenznehmers, der einen Nichtigkeitsangriff gegen das lizenzierte Schutzrecht führt, aus wichtigem Grund kündigen (Bartenbach, a.a.O.,Rn. 961). Folglich würde der Lizenzsuchende den Patentinhaber zum Abschluss eines sofort wieder kündbaren Lizenzvertrages auffordern. Die Weigerung des Patentinhabers dies zu tun, kann der Lizenzsuchende dem Patentinhaber daher nicht als kartellrechtswidriges Verhalten entgegenhalten, wenn jener seinen Unterlassungsanspruch durchzusetzen sucht.
95 
c) Die Beklagte hat ihre Schadensersatzverpflichtung vorliegend nicht dem Grunde nach anerkannt, sondern sie verpflichtet sich nach § 4 (2) des Lizenzvertragsangebots (vgl. Anlage B7/7a) lediglich zur Zahlung einer ihrem Wesen nach nicht bezeichneten „Einmalzahlung“ nebst Zinsen für das Herstellen, Anbieten, Vertreiben auf dem Markt, Benutzen und den Import und Besitz der lizenzierten Produkte. Der Klägerin soll lediglich das Recht vorbehalten bleiben, höhere Schadensersatzzahlungen für diese Handlungen geltend zu machen, die die Einmalzahlung übersteigen. Für diesen Fall wird die Beklagte indes nach § 8 (1) S. 2 ihre Angriffe gegen den Rechtsbestand des Klagepatents nicht aufgeben. Ein solches Angebot muss der Patentinhaber aus den geschilderten Gründen nicht annehmen und verhält sich demnach nicht kartellrechtswidrig, wenn er das Angebot zurückweist.
96 
Dabei kann die Beklagte auch nicht einwenden, sie schulde ohnehin nicht mehr als Ersatz des im Wege der Lizenzanalogie berechneten Schadens, der durch die „Einmalzahlung“ abgedeckt sei. Denn sie verkennt insoweit, dass ein kartellrechtswidriges Verhalten des Patentinhabers erst ab dem Zeitpunkt im Raum stehen kann, in dem ihm ein Lizenzvertragsangebot unterbreitet wurde, das den Bedingungen nach der Entscheidung Orange-Book-Standard entspricht. Für den Zeitraum, in dem Benutzungshandlungen vorgenommen wurden, ohne dass auch nur eine Lizenzofferte vorlag, bleiben dem Patentinhaber volle Schadensersatzansprüche nach allen anerkannten Berechnungsmethoden (Lizenzanalogie, Verletzergewinn, entgangener Gewinn) erhalten (so zurecht Kühnen, Hdb. Patentverletzung, 5. Aufl. Rn. 1276).
97 
d) Ob über die Anerkennung der Schadensersatzverpflichtung dem Grunde nach weiter erforderlich ist, dass der Schadensersatz des Patentinhabers durch Zahlung an den Patentinhaber bereits geleistet wird oder wenigstens ein Betrag unter Verzicht auf die Rücknahme hinterlegt wird, der jedenfalls ausreichend ist, um den im Wege der Lizenzanalogie und des für den Lizenzsuchenden ebenfalls ermittelbaren Verletzergewinns berechneten Schadensersatzanspruch zu erfüllen, kann vorliegend ebenso offen bleiben wie die Frage, ob sich das Lizenzvertragsangebot auf das Klagepatent beschränken darf oder ob Lizenz am gesamten, auch ausländische Schutzrechte umfassenden (standardessentiellen) Patentportfolio der Klägerin bzw. ihrer Konzernmutter genommen werden muss. Nicht zu beantworten ist vorliegend zudem die Frage, ob bei jedenfalls bedingt vorsätzlicher Patentverletzung dem Beklagten der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand ohnehin abgeschnitten ist.
98 
3. Keine positive Lizenz am Klagepatent
99 
Die Beklagte kann sich auch nicht auf ein positives Benutzungsrecht am Gegenstand des Klagepatents berufen.
100 
Zum einen behauptet die Beklagte ein solches positives Benutzungsrecht ohnehin nur, soweit Module des Unternehmens [Z.] zum Zeitpunkt der Markteinführung des [Gerätebezeichnung] in den [Gerätebezeichnung] der ersten Generation bis in das Jahr […] verbaut wurden. Somit trägt sie hinsichtlich der weiteren angegriffenen Ausführungsformen bereits nicht vor, lizenzierte Module zu verbauen und verbaut zu haben.
101 
Zum anderen hat die Klägerin substantiiert bestritten, das [Z.] Lieferant von [Y.] war und dass die [Z.] erteilte Lizenz auch eine Lieferung an [Y.] erfasst hat. Vielmehr habe es sich um eine Modullizenz gehandelt, die auf Lieferungen in den Niedrigpreismarkt begrenzt gewesen sei. Die darlegungs- und beweisbelastete Beklagte hat insoweit weder substantiiert vorgetragen, noch hat sie Beweis angetreten.
102 
C. Keine Aussetzung
103 
Eine Aussetzung des Rechtsstreits im Hinblick auf die von der [X.] erhobene Nichtigkeitsklage ist nicht geboten, da nicht in hohem Maße wahrscheinlich ist, dass das Klagepatent vernichtet werden wird.
104 
1. Die Entscheidung ist zwar vorgreiflich im Sinne des § 148 ZPO. Die Kammer übt aber das ihr durch diese Vorschrift eingeräumte Ermessen dahin aus, dass von einer Aussetzung abgesehen wird. Die Kammer lässt sich hierbei von folgenden Überlegungen leiten:
105 
a) Um Missbräuche zu verhindern, ist ein Verletzungsprozess nur dann auszusetzen, wenn der voraussichtliche Erfolg einer Nichtigkeitsklage von den Beklagten glaubhaft gemacht ist. Die bloße Möglichkeit der Vernichtung des Klagepatents genügt für eine Aussetzung nicht. Allgemein ist große Zurückhaltung mit der Anordnung der Aussetzung geboten, damit nicht im Wege der Aussetzung letztlich eine Suspendierung des dem Patentinhaber durch die Patenterteilung auch für die Gerichte bindend verliehenen Verbotsrechts für eine erhebliche Zeitspanne erreicht wird. Es ist daher eine hohe Wahrscheinlichkeit der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Klagepatents zu verlangen (vgl. Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 Rz. 107). Diese, das Interesse der Klägerin zutreffend beschreibenden Gesichtspunkte überwiegen im vorliegenden Fall das Interesse der Beklagten an einer Aussetzung des Rechtsstreits sowie das allgemein durch § 148 ZPO geschützte Interesse an der Vermeidung sich widersprechender Entscheidungen.
b)
106 
aa) Zum einen handelt es sich bei der Entgegenhaltung NK 6 um eine Dokument, das im Klagepatent als Stand der Technik gewürdigt wurde. Dass die Würdigung der Schrift durch die Erteilungsbehörden als der Erteilung nicht entgegenstehend offensichtlich verfehlt wäre, hat die Beklagte nicht dargelegt.
107 
bb) Es ist vielmehr bereits nicht ersichtlich, dass durch die Schrift Merkmal 2 offenbart würde. Die zitierten Standardstellen zeigen nicht, dass nach dem standardgemäßen Verfahren eine Anzahl aus der Vielzahl von Blöcken bestimmt würde, die noch gesendet werden müssen. Gezeigt wird lediglich, dass die letzten zu übertragenden Blöcke „heruntergezählt“ werden, nicht jedoch, dass eine Anzahl von Blöcken aus der Vielzahl zu übertragender Blöcke bestimmt wird. Ebenso ist nicht ersichtlich, dass in der entgegengehaltenen Schrift die Merkmale 3 und 4 neuheitsschädlich vorweggenommen werden. Der Schluss, dies sei der Fall, weil die Entgegenhaltung einen Countdown lehre, vermag nicht zu überzeugen.
108 
cc) Aus den nämlichen Gründen wird die erfinderische Lehre auch nicht durch die Entgegenhaltung NK7 neuheitsschädlich vorweggenommen.
109 
dd) Soweit die erfinderische Tätigkeit unter Hinweis auf die Entgegenhaltungen NK 6 und NK 7 in Abrede gestellt wird, kann die Beklagte - jedenfalls der nicht fachmännisch besetzten Kammer - bereits nicht aufzeigen, dass sich für die Begründung einer erfinderischen Tätigkeit kein vernünftiges Argument mehr finden ließe. Denn es erscheint vielmehr einer unzulässigen ex-post Betrachtung geschuldet, dass die Beklagte die Auffassung vertritt, der Fachmann sehe durch die Entgegenhaltungen überhaupt den von der Beklagten als „Einkanalfall“ bezeichneten Fall angesprochen, von dem ausgehend dann die klagepatentgemäße Lösung naheliege, weil sie schlicht darauf beruhe, die Anpassung des Countdown-Wertes in der Weise vorzunehmen, dass die verbleibende Blockzahl ermittelt werde, indem die Zahl zu sendender Blöcke durch die Anzahl der vorhandenen Kanalressourcen dividiert werde.
110 
D. Nebenentscheidungen
111 
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1 S. 1, 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1 und 2 ZPO.
112 
Soweit eine Abwendungsbefugnis nach § 712 Abs. 1 ZPO begehrt wurde, fehlt es an substantiiertem Vortrag und einer Glaubhaftmachung, dass der Beklagten im Fall der Vollstreckung ein nicht zu ersetzender Nachteil entsteht.
113 
Bei der Bestimmung der Höhe der Sicherheitsleistung hinsichtlich einer Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs ist nicht auf die gesamte verbleibende Schutzdauer des Klagepatents abzustellen, sondern lediglich auf die Zeitdauer, bis eine Entscheidung in der Berufungsinstanz voraussichtlich vorliegen wird. Die Höhe der Sicherheitsleistung betreffend die Vollstreckung des Unterlassungsanspruchs orientiert sich dabei an den von der Beklagten offengelegten Umsätzen in den Jahren […] - […] bei Zugrundelegung einer linearen Umsatzentwicklung in dem angesprochenen Zeitraum bis zur Verkündung einer Entscheidung in der Berufungsinstanz. Hierbei war indes zu berücksichtigen, dass die Rechnungslegung sich auf den erzielten Umsatz der [Y.] und nicht den der Beklagten bezieht.
114 
Soweit von der Beklagten begehrt wird, die Vollstreckung des Rechnungslegungsanspruchs im Hinblick auf den entstehenden Wettbewerbsvorteil und korrespondierenden Schaden der Beklagten infolge des Verlustes von Marktanteilen von einer Sicherheitsleistung in Höhe von EUR […] abhängig zu machen, ist der entsprechende Vortrag ohne Substanz. Die Höhe der Sicherheitsleistung orientiert sich daher an dem geschätzten Aufwand der Beklagten für die Rechnungslegung.

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Landgericht Mannheim Urteil, 09. Dez. 2011 - 7 O 122/11 zitiert 17 §§.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 91 Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht


(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung um

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 242 Leistung nach Treu und Glauben


Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 709 Vorläufige Vollstreckbarkeit gegen Sicherheitsleistung


Andere Urteile sind gegen eine der Höhe nach zu bestimmende Sicherheit für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Soweit wegen einer Geldforderung zu vollstrecken ist, genügt es, wenn die Höhe der Sicherheitsleistung in einem bestimmten Verhältnis zur

Zivilprozessordnung - ZPO | § 256 Feststellungsklage


(1) Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung ihrer Unechtheit kann Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverh

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 315 Bestimmung der Leistung durch eine Partei


(1) Soll die Leistung durch einen der Vertragschließenden bestimmt werden, so ist im Zweifel anzunehmen, dass die Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist. (2) Die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil. (3) Sol

Zivilprozessordnung - ZPO | § 148 Aussetzung bei Vorgreiflichkeit


(1) Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde

Zivilprozessordnung - ZPO | § 890 Erzwingung von Unterlassungen und Duldungen


(1) Handelt der Schuldner der Verpflichtung zuwider, eine Handlung zu unterlassen oder die Vornahme einer Handlung zu dulden, so ist er wegen einer jeden Zuwiderhandlung auf Antrag des Gläubigers von dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges zu einem

Patentgesetz - PatG | § 139


(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch

Zivilprozessordnung - ZPO | § 32 Besonderer Gerichtsstand der unerlaubten Handlung


Für Klagen aus unerlaubten Handlungen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen ist.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 712 Schutzantrag des Schuldners


(1) Würde die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen, so hat ihm das Gericht auf Antrag zu gestatten, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Gläub

Patentgesetz - PatG | § 140b


(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse in Anspruch genommen werden. (2) In Fällen offensichtlicher R

Patentgesetz - PatG | § 10


(1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesent

Patentgesetz - PatG | § 143


(1) Für alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird (Patentstreitsachen), sind die Zivilkammern der Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig.

Patentgesetz - PatG | § 30


(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt führt ein Register, das die Bezeichnung der Patentanmeldungen, in deren Akten jedermann Einsicht gewährt wird, und der erteilten Patente und ergänzender Schutzzertifikate (§ 16a) sowie Namen und Wohnort der Anme

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 372 Voraussetzungen


Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten kann der Schuldner bei einer dazu bestimmten öffentlichen Stelle für den Gläubiger hinterlegen, wenn der Gläubiger im Verzug der Annahme ist. Das Gleiche gilt, wenn der Schuldner aus einem a

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Bundesgerichtshof Urteil, 13. Juli 2004 - KZR 40/02

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL KZR 40/02 Verkündet am: 13. Juli 2004 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja S

Landgericht Mannheim Urteil, 12. Feb. 2010 - 7 O 84/09

bei uns veröffentlicht am 12.02.2010

Tenor I. Die Klage wird abgewiesen. II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits und die der Nebenintervention. III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckend
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Oberlandesgericht Karlsruhe Beschluss, 23. Jan. 2012 - 6 U 136/11

bei uns veröffentlicht am 23.01.2012

Tenor Der Antrag der Beklagten auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem Urteil des Landgerichts Mannheim vom 09.12.2011 - 7 O 122/11 - wird zurückgewiesen. Gründe  I. 1 Das Landgericht Mannheim hat mit Urteil vom 09.12

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(1) Soll die Leistung durch einen der Vertragschließenden bestimmt werden, so ist im Zweifel anzunehmen, dass die Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist.

(2) Die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil.

(3) Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, so ist die getroffene Bestimmung für den anderen Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. Entspricht sie nicht der Billigkeit, so wird die Bestimmung durch Urteil getroffen; das Gleiche gilt, wenn die Bestimmung verzögert wird.

Für Klagen aus unerlaubten Handlungen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen ist.

(1) Für alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird (Patentstreitsachen), sind die Zivilkammern der Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Patentstreitsachen für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zuzuweisen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigungen auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. Die Länder können außerdem durch Vereinbarung den Gerichten eines Landes obliegende Aufgaben insgesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht eines anderen Landes übertragen.

(3) Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in dem Rechtsstreit entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt führt ein Register, das die Bezeichnung der Patentanmeldungen, in deren Akten jedermann Einsicht gewährt wird, und der erteilten Patente und ergänzender Schutzzertifikate (§ 16a) sowie Namen und Wohnort der Anmelder oder Patentinhaber und ihrer etwa nach § 25 bestellten Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten angibt, wobei die Eintragung eines Vertreters oder Zustellungsbevollmächtigten genügt. Auch sind darin Anfang, Ablauf, Erlöschen, Anordnung der Beschränkung, Widerruf, Erklärung der Nichtigkeit der Patente und ergänzender Schutzzertifikate (§ 16a) sowie die Erhebung eines Einspruchs und einer Nichtigkeitsklage zu vermerken.

(2) Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts kann bestimmen, daß weitere Angaben in das Register eingetragen werden.

(3) Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt im Register eine Änderung in der Person, im Namen oder im Wohnort des Anmelders oder Patentinhabers und seines Vertreters sowie Zustellungsbevollmächtigten, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Solange die Änderung nicht eingetragen ist, bleibt der frühere Anmelder, Patentinhaber, Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigte nach Maßgabe dieses Gesetzes berechtigt und verpflichtet. Übernimmt der neu im Register als Anmelder oder als Patentinhaber Eingetragene ein Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, ein Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder ein Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof, so ist dafür die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten nicht erforderlich.

(4) Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt auf Antrag des Patentinhabers oder des Lizenznehmers die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz in das Register ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Der Antrag nach Satz 1 ist unzulässig, solange eine Lizenzbereitschaft (§ 23 Abs. 1) erklärt ist. Die Eintragung wird auf Antrag des Patentinhabers oder des Lizenznehmers gelöscht. Der Löschungsantrag des Patentinhabers bedarf des Nachweises der Zustimmung des bei der Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers.

(5) (weggefallen)

(1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.

(3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.

Tenor

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits und die der Nebenintervention.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand

 
Die Parteien streiten über Unterlassungs-, Rechnungslegungs- und Schadensersatzpflichten als Folgen einer Patentverletzung.
Die Klage ist nach Zurücknahme der Klage in Bezug auf das Schutzrecht EP 1 138 162 mit Anwaltsschriftsatz der Klägerin vom 20.10.2009 allein gestützt auf das Europäische Patent 1 018 849 B1, das ein „Verfahren zum Handover, Mobilstation für ein Handover und Basisstation für ein Handover“ betrifft (im Folgenden: Klagepatent). Die Bundesrepublik Deutschland ist als Vertragsstaat benannt, die Erteilung des am 26.11.1999 angemeldeten Patents wurde am 07.03.2007 veröffentlicht, wobei das Klagepatent eine Unionspriorität vom 08.01.1999 beansprucht. Veröffentlichungstag der Patentanmeldung ist der 12.07.2000. Gegen den deutschen Teil des in Kraft stehenden Klagepatents haben die X. AG, die Beklagte Ziffer 2 sowie die Y. GmbH Nichtigkeitsklage zum Bundespatentgericht erhoben. Der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents hat in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:
Verfahren zum Handover einer Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer ersten Basisstation (BS 1) zu einer zweiten Basisstation (BS 2) des Netzwerks, wobei bei einer bestehenden Verbindung in der jeweiligen Basisstation Verbindungsdaten für die Verbindung gespeichert sind und Ressourcen der Basisstation für die Verbindung reserviert sind, dadurch gekennzeichnet, dass beim Handover einer Verbindung die Verbindungsdaten in der ersten Basisstation (BS 1) zunächst gespeichert bleiben und die Ressourcen der ersten Basisstation (BS 1) zunächst reserviert bleiben und, dass zu einem späteren Zeitpunkt die Verbindungsdaten gelöscht werden und die Ressourcen freigegeben werden, wobei der spätere Zeitpunkt durch eine Mitteilung der Mobilstation oder der zweiten Basisstation über den erfolgreichen Handover festgelegt wird.
Hinsichtlich des weiteren Inhalts, insbesondere der Patentbeschreibung wird auf die als Anlage K 42 vorgelegte Patentschrift verwiesen.
Die Klägerin, eine Patentverwertungsgesellschaft, ist seit einer Registerumtragung am 10.10.2007 als Patentinhaberin im Patentregister eingetragen (Anlage K 43). Sie leitet ihre Rechtsstellung aus dem Erwerb eines umfangreichen, das Klagepatent umfassenden Patentportfolios von der früheren Patentinhaberin, der Z. GmbH, sowie einer korrespondierenden Abtretung zeitlich vor dem Erwerb des Klagepatents liegender Ansprüche ab.
Die Beklagte Ziffer 1, ein Mobilfunkgerätehersteller mit Sitz in …, vertreibt bundesweit – auch unter eigenem Markennamen – und insbesondere durch ihre in … ansässige Tochtergesellschaft, die Beklagte Ziffer 2, Mobilfunkgeräte, hierunter die … (im Folgenden: angegriffene Ausführungsformen), die GSM- und UMTS-fähig sind.
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) beruht auf Mobilfunkstandards des 3rd-Generation-Partnership-Projects (3GPP), die in einzelnen Dokumenten des European Telecommunications Standards Institute (ETSI) niedergelegt sind. Im standardrelevanten Dokument mit der Bezeichnung „TS 25.133 Version 6.22.0“ (im Folgenden: TS 25.133), das festlegt, inwieweit Mobilstationen die Funkbetriebsmittel-Verwaltung unterstützen müssen, wird in Kapitel 5.9 das Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN in CELL_DCH and CELL_FACH“ behandelt. Gegenstand des Verfahrens ist die Übergabe einer Mobilfunkverbindung einer Mobilstation von einem UMTS-Zugangspunkt zu einem Zugangspunkt eines Netzwerks, das sich der Zugangstechnologie GSM bedient (TS 25.133, 5.9.1). Unter 5.9.2 wird festgelegt, dass die im Kapitel enthaltenen Anforderungen durch alle Mobilstationen erfüllt werden müssen, die UMTS und GSM unterstützen.
Wie sich der Wechsel vom einen zum anderen Zugangspunkt vollzieht, wird im Einzelnen im weiteren standardrelevanten Dokument „3GPP TS 25.331 Version 6.17.0“ (im Folgenden: TS 25.331) unter Punkt 8.3.11 beschrieben, auf den Kapitel 5.9.1 des Dokuments TS 25.133 verweist, wobei die dortigen Bestimmungen kraft der Inbezugnahme auf das Dokument selbst Bestimmungen des Dokuments TS 25.133 werden (TS 25.133, 2. References).
Nach Kapitel 8.3.11 wird der Wechsel des Zugangspunkts durch eine Anweisung des Zugangsnetzwerks von UMTS mit der Bezeichnung UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) ausgelöst, wobei das Mobilfunkgerät, welches im Standard als UE (User Equipment) bezeichnet wird, eine Anweisung erhält, zu einer anderen Zugangstechnologie als UMTS wie z.B. GSM zu wechseln („ Inter -RAT [Radio Access Technology] cell change order“). Nach 8.3.11.3 des Standards muss das Mobilfunkgerät so ausgebildet sein, dass es die Anweisung verarbeiten und einen entsprechenden Wechsel durchführen kann. Sobald das Mobilfunkgerät eine Meldung über einen erfolgreichen Wechsel von der Zielzugangstechnologie erhalten hat, soll es das Verfahren nach 8.3.11.4 des Standards als abgeschlossen betrachten. Weiter legt Abschnitt 8.3.11.4 fest, dass die Kontextinformationen für das betroffene Mobilfunkgerät gelöscht werden und die Funkverbindung freigegeben wird, sobald mitgeteilt wird, dass das Mobilfunkgerät die Anweisung, zu dem Zugangspunkt eines anderen Netzwerks zu wechseln, erfolgreich abgeschlossen hat. Zudem merkt Abschnitt 8.3.11.4 an, dass die Freigabe der UMTS-Funkressourcen von der anderen Zugangstechnologie bewirkt wird.
10 
Die Signalisierungsprozedur für das Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“, die sich zwischen den beteiligten Einheiten vollzieht, wird im technischen Report „3GPP TR 25.931“ in Kapitel 7.13.5 in Schaubild „Figure 40: UTRAN to GPRS Cell Reselection“ (im Folgenden: TR 25.931) im Einzelnen grafisch dargestellt und beschrieben:
11 
Danach nimmt die Signalisierung ihren Ausgang in einer Aufforderung des Serving Radio Network Controllers (SRNC), der Bestandteil von UMTS ist, an das Mobilfunkgerät (UE = User Equipment), einen Zellwechsel vorzunehmen („cell change order“). Sobald das Mobilfunkgerät sich beim Base Station Subsystem (BSS) von GSM registriert hat, sendet es in einem weiteren Schritt eine Nachricht an das Core Network (CN) von GSM. Darauf setzt sich das Core Network von GSM mit dem SRNC von UMTS in Verbindung und es werden Kontextinformationen und Daten zwischen ihnen ausgetauscht, die das Mobilfunkgerät betreffen. Schließlich sendet das Core Network von GSM in Schritt 8 ein Freigabekommando („Iu Release command“) an den SRNC von UMTS, um die Verbindung zu beenden, woraufhin in Schritt 9 der SRNC an das Core Network von GSM den Abschluss der Freigabe mitteilt („Iu Release Complete“). Sodann nimmt das Core Network von GSM den Kontakt mit dem Mobilfunkgerät auf (Schritt 11 und 12). Zudem kommunizieren – hiervon nunmehr unabhängig – innerhalb des UMTS-Netzwerks der SRNC und die Node B und löschen den Informationskontext der Funkverbindung (Schritt 14 und 15 „Radio Link Deletion Request“ und „Radio Link Deletion Response“).
12 
Die Klägerin ist der Auffassung, die durch die Beklagten vertriebenen UMTS- und GSM-fähigen Mobilfunkgeräte seien geeignet und dazu bestimmt, die durch das Klagepatent gelehrte Erfindung zu benutzen. Mangels einer entsprechenden Berechtigung verletzten die Beklagten hierdurch das Ausschließlichkeitsrecht aus dem Klagepatent. Insbesondere mache das für UMTS und GSM standardisierte Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ vom Klagepatent Gebrauch. Daraus, dass die Mobilfunkgeräte der Beklagten standardgemäß ausgebildet seien, folge die Verletzung des Klagepatents durch die Beklagten.
13 
Der Standard verwirkliche sämtliche Merkmale des Klagepatents wortsinngemäß. Entgegen der Auffassung der Beklagten finde eine Auslegung des Klagepatents dahingehend, dass sich die erfinderische Lehre ausschließlich mit einem Handover befasse, der sich ohne Netzwerkunterstützung vollzieht, weder in den Patentansprüchen noch in der Beschreibung eine Stütze.
14 
Zudem seien an dem standardgemäßen Handover Basisstationen im Sinne des Klagepatents beteiligt. Die Auffassung der Beklagten, wonach eine Basisstation im Sinne des Klagepatents mit einer BTS (Base Transceiver Station) im Sinne des GSM-Standards gleichzusetzen sei, die weder Verbindungsdaten speichere noch Ressourcen für die Verbindung bereithalte, sei ebenso unzutreffend wie die Zurechnung des BSC (Base Station Controller) zum Backbone-Netzwerk und das Postulat, das Klagepatent lehre eine – nach dem Stand der Technik so nicht bekannte – „intelligente“ Funkfeststation. Die Basisstation im Sinne des Klagepatents finde im relevanten Standard ihre Entsprechung unter Anknüpfung an den Stand der Technik vielmehr im Base Station Subsystem (BSS) des GSM-Standards, das entgegen der Auffassung der Beklagten den relevanten Zugangspunkt des Mobilfunkgeräts zum Funknetzwerk bilde. Bezogen auf das UMTS-Netzwerk stelle das Radio Network System (RNS) die Basisstation dar, die aus dem Radio Network Controller (RNC) sowie der Funkfeststation Node B bestehe. Irrelevant sei nach der erfinderischen Lehre, ob die Speicherung der Verbindungsdaten und die Vorhaltung der Ressourcen in dem einen oder in dem anderen Element des Zugangsnetzwerks lokalisiert sei. Unzutreffend sei auch der weitere Argumentationsstrang der Beklagten, der Standard „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ befasse sich im Gegensatz zur Lehre des Klagepatents allein mit einem Handover von Netzwerk zu Netzwerk.
15 
Insbesondere werde auch das Merkmal 5 a) durch den Standard verwirklicht. Der „spätere Zeitpunkt“ im Sinne des Merkmals werde durch eine Mitteilung definiert, die letztlich auf eine Signalisierung durch die Mobilstation zurückzuführen sei. Der Umstand, dass an dem Mitteilungsvorgang auch die zweite Basisstation und ggf. auch das Netzwerk beteiligt seien, sei unschädlich. Patentgemäß entscheidend sei allein, dass die Mitteilung über den erfolgreichen Handover von der Basisstation oder der Mobilstation komme. Merkmal 5 sehe beide Alternativen gleichwertig vor, ohne im Sinne einer strengen Alternativität zwischen ihnen zu differenzieren.
16 
Die angegriffenen Ausführungsformen verletzten das Patent unmittelbar dadurch, dass die durch die Beklagten vertriebenen Mobilfunkgeräte das Handover von UMTS nach GSM unter Anwendung des patentgemäßen Verfahrens vollzögen. Da die Durchführung des patentgemäßen Verfahrens vorherbestimmt sei, hätten die Beklagten Tatherrschaft und setzten somit wissentlich und willentlich eine eigene Ursache für die Patentverletzung, weshalb sie jedenfalls als Nebentäter zu qualifizieren seien. Da ein vorsätzliches Handeln in Rede stehe, setze sich diese Wertung nicht in Widerspruch zu den Wertungen des § 10 PatG. Jedenfalls rechtfertige sich ein Schlechthinverbot nach § 10 PatG. Die von den Beklagten vertriebenen Mobilfunkgeräte seien kein passives Objekt, sondern aktiv an dem Verfahren beteiligt, das im Klagepatent gelehrt werde. Die Mobilstation sei selbst Anspruchsmerkmal und damit wesentliches Element der Erfindung. Der Streitgegenstand sei durch die bezeichneten technischen Eigenschaften der Mobilfunkgeräte hinreichend bestimmt.
17 
Die Klägerin beantragt zuletzt:
18 
I. Die Beklagten werden verurteilt, es zu unterlassen, im Inland Mobilstationen anzubieten oder in Verkehr zu bringen, die dazu geeignet sind, ein Verfahren zum Handover einer Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer ersten Basisstation zu einer zweiten Basisstation des Netzwerks anzuwenden,
19 
wobei bei einer bestehenden Verbindung in der jeweiligen Basisstation Verbindungsdaten für die Verbindung gespeichert sind und Ressourcen der Basisstation für die Verbindung reserviert sind, und wobei beim Handover einer Verbindung die Verbindungsdaten der ersten Basisstation zunächst gespeichert bleiben und die Ressourcen der ersten Basisstation zunächst reserviert bleiben und dass zu einem späteren Zeitpunkt die Verbindungsdaten gelöscht werden und die Ressourcen freigegeben werden, wobei der spätere Zeitpunkt durch eine Mitteilung der Mobilstation oder der zweiten Basisstation über den erfolgreichen Handover festgelegt wird.
20 
II. Den Beklagten wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot gemäß Ziffer I. ein Ordnungsgeld von bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten angedroht, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretungsorganen der jeweiligen Beklagten zu vollstrecken ist.
21 
III. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß Ziffer I. seit dem 23.05.2007 entstanden ist und noch entsteht.
22 
IV. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin schriftlich in geordneter Form, gegliedert nach Kalendervierteljahren Rechnung zu legen über ihre jeweiligen Handlungen gemäß Ziffer I. seit dem 23.05.2007 und zwar unter Angabe
23 
a) der einzelnen Lieferungen (unter Vorlage der Rechnungen und Lieferscheine) mit
24 
aa) Liefermengen, -zeiten und -preisen,
25 
bb) Marken der jeweiligen Erzeugnisse sowie allen Identifikationsmerkmalen, wie Typenbezeichnung, Artikelbezeichnung, laufender Produktnummer,
26 
cc) den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
27 
b) der einzelnen Angebote (unter Vorlage schriftlicher Angebote) mit
28 
aa) Angebotsmengen, -zeiten und -preisen,
29 
bb) Marken der jeweiligen Erzeugnisse sowie allen Identifikationsmerkmalen, wie Typenbezeichnung, Artikelbezeichnung, laufender Produktnummer,
30 
cc) den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
31 
c) der nach den einzelnen Faktoren aufgeschlüsselten Kosten sowie des erzielten Gewinns,
32 
d) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, jeweils mit der Anzahl der hergestellten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse.
33 
Die Beklagten und die Streithelferin beantragen ,
34 
die Klage abzuweisen;
35 
hilfsweise : den Rechtsstreit bis zur Entscheidung über die gegen das Klagepatent erhobenen Nichtigkeitsklagen auszusetzen;
36 
höchst hilfsweise : Vollstreckungsschutz.
37 
Die Beklagten tragen vor, eine Patentverletzung könne nicht festgestellt werden. Es liege bereits keine Benutzung der technischen Lehre des Klagepatents vor. An dem standardgemäßen Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ sei keine patentgemäß ausgebildete „intelligente“ Basisstation beteiligt. Die Verbindungsdaten würden nach dem Standard anders gelöscht, die Ressourcen für die Funkverbindung anders freigegeben, als in der patentgemäßen Lehre beschrieben. Zudem beschreibe das standardgemäße Verfahren einen Handover von Netzwerk zu Netzwerk, wohingegen das Klagepatent einen Handover, der mit Unterstützung des Netzwerks stattfindet, nicht erfasse.
38 
Insbesondere sei das Merkmal 5 nicht erfüllt, weil keine patentgemäße Freigabe erfolge. Merkmal 5 sehe entgegen der Auffassung der Klägerin zwei sich ausschließende Alternativen vor. In Alternative 5 a) sende die Mobilstation die Mitteilung über den erfolgreichen Handover unmittelbar an die erste Basisstation, wohingegen dies in Alternative 5 b) die zweite Basisstation bewerkstellige.
39 
Eine unmittelbare Patentverletzung liege nicht vor. Für eine mittelbare Patentverletzung fehle es bereits an schlüssigem Vortrag der Klägerin zur positiven Kenntnis der Beklagten. Zudem rechtfertige die bloße Bereitstellung der angegriffenen Ausführungsformen nicht die Gleichstellung mit der eigentlichen Benutzung des Verfahrens. Die Mobilstation sei für das standardgemäße Verfahren unbedeutend. Danach erfolge die Löschung der Verbindungsdaten und die Freigabe der Ressourcen durch das Netzwerk und nicht, wie es das Klagepatent verlange, durch die Mobilstation oder die zweite Basisstation. Die Mobilfunkgeräte seien bloße Objekte des Verfahrens, da sie selbst zum Leistungsergebnis – dem erfolgreichen Handover – nichts beitrügen.
40 
Einer Patentverletzung stehe zumindest entgegen, dass aus der FRAND-Verpflichtungserklärung der Z. GmbH gegenüber ETSI durch Nutzungsaufnahme der Beklagten nach französischem Recht ein Nutzungsrecht folge. Jedenfalls führe die ETSI-FRAND-Erklärung der Z. GmbH zu einem auch die Klägerin bindenden Stillhalteabkommen (pactum de non petendo) gegenüber den Beklagten. Der Geltendmachung des Unterlassungsanspruch stehe überdies der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegen, der sich zum einen aus der auch die Klägerin bindenden FRAND-Verpflichtungserklärung der Z. GmbH zum anderen aus kartellrechtlichen Gründen ergebe.
41 
Im Hinblick auf die anhängigen Nichtigkeitsklagen sei der Rechtsstreit jedenfalls auszusetzen.
42 
Angesichts bestehender Lieferbeziehungen mit der Beklagten ist die Streithelferin auf Seiten der Beklagten dem Rechtsstreit durch Anwaltsschriftsatz vom 04.08.2009 beigetreten.
43 
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivortrags wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen ergänzend Bezug genommen. Die Klägerin hat zuletzt mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 04.02.2010 vorgetragen, dessen Zurückweisung die Beklagte durch nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 05.02.2010 beantragt.

Entscheidungsgründe

 
44 
A. Entscheidungszuständigkeit
45 
Die Kammer ist zur Entscheidung berufen nach § 32 ZPO und Art. 5 Nr. 3 EuGVVO i.V.m. § 143 Abs. 1 PatG i.V.m. § 14 ZuVOJu. Die Beklagten sind dem Vorwurf bundesweiter patentverletzender Handlungen ausgesetzt, womit ein deliktischer Gerichtsstand auch in Baden-Württemberg vorliegt.
46 
B. Klage
47 
Die zulässige Klage ist unbegründet. Die Beklagten verletzen das Klagepatent (I.) weder unmittelbar gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 9 S. 2 Nr. 2 PatG (II.) noch mittelbar gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 10 Abs. 1 PatG (III.).
48 
I. Klagepatent
49 
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Handover einer Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer ersten Basisstation (BS 1) zu einer zweiten Basisstation (BS 2).
50 
1. Es kennzeichnet in der Beschreibung im Stand der Technik Verfahren, durch die die Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer an eine andere Basisstation weitergegeben wird (Handover), als bekannt. Dabei seien digitale Mobilfunksysteme als „zellulare Netze“ aufgebaut, wobei jeweils ein Zugangspunkt eine Funkzelle ausbilde, deren Größe von verschiedenen Parametern abhängig sei. Aufgrund der hohen Frequenzen und der großen Anzahl von Mobilstationen müssten diese eine sehr begrenzte Größe haben. Daher komme dem Handover von einer zur anderen Zelle große Bedeutung zu. Dabei setzten die nach dem Stand der Technik bekannten Handover-Verfahren voraus, dass der Handover durch das Backbone-Netzwerk unterstützt werden könne. Dies sei jedoch in Zukunft bspw. dann nicht gewährleistet, wenn unterschiedliche Netzwerke angeschlossen seien.
51 
2. Demgegenüber beschreibt das Klagepatent als allgemeinen Vorteil seiner Lehre, dass ein Handover auch bei Netzwerken ermöglicht werde, bei denen eine Kommunikation zwischen den einzelnen Basisstation nicht oder nur eingeschränkt möglich sei, weil sie nach einem anderen Standard arbeiteten. Zudem zeige die patentgemäße Lehre ein Verfahren auf, dass es der Mobilstation bei einem fehlgeschlagenen Handover-Versuch ohne großen Aufwand ermögliche, zur Ausgangsbasisstation zurückzukehren.
52 
3. Dieser Vorteil gegenüber dem Stand der Technik wird aus Sicht des Klagepatents durch ein Verfahren zum Handover nach den Merkmalen des Anspruchs 1 realisiert:
53 
1. Verfahren zum Handover einer Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer ersten Basisstation (BS 1) zu einer zweiten Basisstation (BS 2) des Netzwerks.
54 
2. Bei einer bestehenden Verbindung sind in der jeweiligen Basisstation
55 
a) Verbindungsdaten für die Verbindung gespeichert und
56 
b) Ressourcen der Basisstation für die Verbindung reserviert.
57 
3. Beim Handover einer Verbindung bleiben
58 
a) die Verbindungsdaten in der ersten Basisstation (BS 1) zunächst gespeichert und
59 
b) die Ressourcen der ersten Basisstation (BS 1) zunächst reserviert.
60 
4. Zu einem späteren Zeitpunkt werden
61 
a) die Verbindungsdaten gelöscht und
62 
b) die Ressourcen freigegeben.
63 
5. Der spätere Zeitpunkt wird
64 
a) durch eine Mitteilung der Mobilstation über den erfolgreichen Handover festgelegt oder
65 
b) durch eine Mitteilung der zweiten Basisstation über den erfolgreichen Handover festgelegt.
66 
II. Keine unmittelbare Patentverletzung
67 
Es kann dahingestellt bleiben, ob bei Einsatz der angegriffenen Ausführungsformen während eines Handovers vom UMTS-Zugangspunkt zu einem GSM-Zugangspunkt von sämtlichen Merkmalen des geschützten Verfahrens wortsinngemäß Gebrauch gemacht wird. Selbst wenn dies der Fall wäre, läge jedenfalls keine unmittelbare Patentverletzung durch die Beklagten vor.
68 
1. Die Mobilfunkgeräte wenden das patentgemäße Verfahren nicht i.S.v. § 9 S. 2 Nr. 2 PatG an. Hierzu wäre – ebenso wie beim Erzeugnispatent (BGH GRUR 2007, 313, 314 - Funkuhr II ) – erforderlich, dass die Mobilfunkgeräte die beanspruchten Maßnahmen vollständig durchführen. Eine solche Anwendung kann – wie vorliegend – nicht schon darin erblickt werden, dass eine Vorrichtung sinnfällig hergerichtet wird, um ein patentgeschütztes Verfahren auszuüben (BGH GRUR 1992, 305 - Heliumeinspeisung ). Eine so weitgehende Ausdehnung des Tatbestands der unmittelbaren Patentverletzung auf alle notwendigen Bedingungen der Anwendung des patentgemäßen Verfahrens würde die durch § 10 PatG gezogenen Grenzen der Verantwortlichkeit für bloß mittelbare Verursachungsbeiträge unterlaufen (BGH GRUR 2007, 313, 314 f. - Funkuhr II ).
69 
2. Unabhängig davon, ob für Fälle der vorsätzlichen Patentverletzung andere Grundsätze gelten können (BGH GRUR 2007, 313, 315 bei [17] - Funkuhr II ), sind die entsprechenden subjektiven Elemente eines bewussten Eingriffs in einen fremden Rechtskreis vorliegend nicht zur Überzeugung der Kammer dargetan. Aus diesem Grund scheitert auch eine Verantwortlichkeit der Beklagten als Teilnehmer i.S.v. § 830 Abs. 2 BGB einer fremden unmittelbaren Nutzung nach § 9 S. 2 Nr. 2 PatG.
70 
3. Auch soweit im Einzelfall für eine Qualifikation als Verletzungshandlung ausreichend sein kann, dass die Verwirklichung des Benutzungstatbestandes durch einen Dritten unvorsätzlich ermöglicht oder gefördert wird, obwohl der Verletzer sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt (BGH GRUR 2009, 1142, 1144 sub [29] - MP3-Player-Import ), ergibt sich aus diesem Grundsatz keine Haftung der Beklagten. Insoweit reicht ein Mitverursachungsbeitrag allein nicht aus, um eine Verantwortlichkeit zu begründen, sondern es bedarf der Verletzung einer Rechtspflicht, die jedenfalls auch dem Schutz des absoluten Rechts dient und bei deren Beachtung der Mitverursachungsbeitrag entfallen oder jedenfalls als verbotener und zu unterlassender Beitrag des Handelnden zu der rechtswidrigen Handlung eines Dritten erkennbar gewesen wäre. Andernfalls würde der Verletzungstatbestand uferlos (BGH GRUR 2009, 1142, 1145 sub [36] - MP3-Player-Import ). Bei der Bestimmung des notwendigen Zurechnungszusammenhangs sind wiederum die Wertungen des Gesetzgebers in den Blick zu nehmen. Soweit der Beitrag zu einer Verletzungshandlung eines anderen in der Lieferung oder dem Anbieten eines Mittels besteht, hat der erforderliche Zurechnungszusammenhang in § 10 PatG eine eigenständige gesetzliche Ausprägung erfahren und ist an die dort aufgestellten Voraussetzungen gebunden (BGH GRUR 2007, 313, 314 f. - Funkuhr II ).
71 
III. Keine mittelbare Patentverletzung
72 
Die begehrten Rechtsfolgen rechtfertigen sich auch nicht aus § 10 Abs. 1 PatG.
73 
Eine Auslegung des Klagepatents ergibt, dass Merkmal 5 zwischen zwei Möglichkeiten unterscheidet (dazu 1.). Weil das standardisierte Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ – bei unterstellter Verwirklichung der übrigen Anspruchsmerkmale – allenfalls Merkmal 5 b) verwirklicht (dazu 2.), sind die angegriffenen Ausführungsformen, die das Verfahren anwenden können, keine Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Sie tragen zum Leistungsergebnis des Verfahrens, das das Klagepatent lehrt, nichts Wesentliches bei, sondern sind lediglich Objekt des Verfahrens (dazu 3.).
74 
1. Merkmal 5 ist entgegen der Auffassung der Klägerin im Sinne einer strengen Alternativität zu verstehen.
75 
a) Die erforderliche Auslegung nach dem Verständnis eines Durchschnittsfachmanns hat sich auf den Anspruchswortlaut in seiner Beschränkung auf bestimmte Merkmale zu fokussieren (Art. 69 Abs. 1 S. 1 EPÜ, § 14 Abs. 1 S. 1 PatG; BGH GRUR 2004, 1023 - bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung ) und den Inhalt der Beschreibung und der Zeichnungen heranzuziehen (Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ, § 14 Abs. 1 S. 2 PatG; BGH GRUR 2008, 779, 782 sub [30] - Mehrgangnabe ), um den Sinngehalt des Patentanspruchs zu erfassen. Soweit die Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche herangezogen wird, ist der technische Sinn der in der Patentschrift verwendeten Worte und Begriffe entscheidend und nicht deren rein philologischer oder logisch-wissenschaftlicher Bedeutungsgehalt (BGHZ 150, 149, 156 - Schneidmesser I ; BGH GRUR 1999, 909 - Spannschraube ).
76 
b) Bei Anwendung dieser Grundsätze auf das Klagepatent ergibt sich für den Fachmann, dass Merkmal 5 zwei Möglichkeiten unterscheidet, wie der „spätere Zeitpunkt“, zu dem nach Merkmal 4 die Verbindungsdaten gelöscht und die Ressourcen freigegeben werden, festgelegt wird. Nach Merkmal 5 a) wird der spätere Zeitpunkt durch eine Mitteilung der Mobilstation über den erfolgreichen Handover festgelegt, nach Merkmal 5 b) durch eine entsprechende Mitteilung durch die zweite Basisstation. Diese Differenzierung, die im Wortlaut des Anspruchs selbst zum Ausdruck kommt, wäre obsolet, wenn – im Sinne der Klägerin – für die Verwirklichung des Merkmals 5 allein entscheidend wäre, dass die Mitteilung letztlich auf eine Signalisierung der Mobilstation zurückzuführen ist. Vielmehr versteht der Fachmann Merkmal 5 a) dahin, dass die Mitteilung der Mobilstation unmittelbar an die erste Basisstation gerichtet ist, wohingegen die Mitteilung über den erfolgreichen Handover in Merkmal 5 b) unmittelbar von der zweiten an die erste Basisstation übermittelt wird. Eine Übermittlung der Mitteilung von der Mobilstation über die zweite Basisstation an die erste Basisstation ist hingegen nach dem Verständnis des Fachmanns nicht von Merkmal 5 a) erfasst.
77 
aa) Zu diesem Verständnis gelangt der Fachmann aufgrund seines Verständnisses, das er aus dem Zusammenhang der Merkmale 2, 3, 4 und 5 gewinnt, die er als funktional aufeinander bezogen versteht. Danach erkennt der Fachmann, dass die in der ersten Basisstation zunächst weiterhin gespeicherten Verbindungsdaten und reservierten Ressourcen zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht und freigegeben werden. Soweit Merkmal 5 den späteren Zeitpunkt durch die Mitteilung über den erfolgreichen Handover festlegt, versteht der Fachmann die Mitteilung als an die erste Basisstation gerichtet, da nur so die in Merkmal 4 beschriebenen Abläufe in Gang gesetzt werden können. Dem Fachmann erschließt sich zudem, dass Merkmal 5 a) nicht so verstanden werden kann, dass die Mitteilung auch dort unmittelbar durch die zweite Basisstation erfolgen kann, solange sie jedenfalls auf eine Mitteilung der Mobilstation an das Netzwerk oder die zweite Basisstation zurückführbar ist. Ansonsten wäre Merkmal 5 b) überflüssig und dem Anspruch würde ein Bedeutungsgehalt beigemessen, der über seinen Wortlaut hinausginge. Nach diesem Verständnis wäre im Ergebnis allein relevant, dass die erste Basisstation eine Mitteilung über den erfolgreichen Handover erhält. Auf den unmittelbaren Absender der Mitteilung käme es nicht an.
78 
bb) Sein Auslegungsergebnis, das er durch eine auf den Wortlaut des Patentanspruchs fokussierte Auslegung gewinnt, findet der Fachmann in der Beschreibung und der Zeichnung Figur 4 bestätigt. Wie ein Umkehrschluss aus Sp.4 Z.6-8 i.V.m. Sp.6 Z.53 - Sp.7 Z.4 ergibt, erläutert die Beschreibung zu Figur 4 unter [0020] ein patentgemäßes Verfahren.
79 
Aus der Erläuterung in Sp.8 Z.25-35 zu Schritt 311 ersieht der Fachmann, dass eine unmittelbare Mitteilung der BS 2 an die BS 1 erfolgt. Diese ist für die erste Basisstation zugleich das Signal, dass die für die Verbindung mit der Mobilstation notwendigen Informationen nicht länger gespeichert werden müssen bzw. dass die Ressourcen nicht mehr benötigt werden und die erste Basisstation die Informationen löscht und die Ressourcen freigibt. Er versteht die in Merkmal 4 beschriebene Prozedur somit als das Ergebnis einer unmittelbaren Mitteilung durch die zweite Basisstation und sieht daher Merkmal 5 in der Alternative b) verwirklicht. Entsprechend versteht er Merkmal 5 a) dahin, dass die in Merkmal 4 beschriebene Prozedur dort durch die unmittelbare Mitteilung der Mobilstation ausgelöst wird.
80 
2. Das standardisierte Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ verwirklicht bei Zugrundelegung dieses Auslegungsergebnisses – die wortsinngemäße Verwirklichung der Merkmale 1 bis 4 unterstellt – allein Merkmal 5 b).
81 
Figur 40 des technischen Berichts TR 25.931, die nach der übereinstimmenden Auffassung der Parteien die Signalisierungsprozedur des Verfahrens grafisch darstellt, zeigt, dass die Mobilstation nach der Einrichtung der Funkverbindung zu GSM in Schritt 2 allein mit dem Core Network (CN) von GSM kommuniziert. Die letzte von der Mobilstation ausgehende Mitteilung, die die Mitteilung über den erfolgreichen Handover im Sinne von Merkmal 5 enthalten könnte, ist in Schritt 3 dargestellt. Diese Mitteilung richtet sich jedoch an eine Einheit des GSM-Netzes und somit bei Zugrundelegung des klägerischen Verständnisses an die zweite Basisstation im Sinne des Patents. Diese kommuniziert sodann in den Schritten 4 bis 10 mit dem SRNC, also einer Einheit, die funktionell dem UMTS-Netz zuzuordnen ist. Sofern man folglich mit der Klägerin wiederum in dem SRNC die zweite Basisstation im Sinne des Klagepatents erblicken wollte, würde fortan nur noch eine Kommunikation zwischen der ersten und der zweiten Basisstation stattfinden. Zu einer unmittelbaren Mitteilung der Mobilstation an die erste Basisstation im Sinne des Merkmals 5 a) kommt es während des gesamten Signalisierungsprozesses unstreitig nicht.
82 
3. Unter diesen Umständen sind die angegriffenen Ausführungsformen keine Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen (§ 10 Abs. 1 PatG), weil sie selbst nichts zum Leistungsergebnis der durch das Patent geschützten erfinderischen Lehre beitragen, sondern bloßes Objekt des darin beschriebenen Verfahrens sind.
83 
a) Zwar sind die angegriffenen Ausführungsformen ein Mittel i.S.v. § 10 Abs. 1 PatG, da sie geeignet sind, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
84 
b) Sie beziehen sich jedoch nicht auf ein wesentliches Element der Erfindung.
85 
aa) Der hierfür erforderliche Bezug ist bei dem vorliegend geltend gemachten Verfahrensanspruch nur dann gegeben, wenn das Mittel zum Leistungsergebnis des Verfahrens etwas beiträgt.
86 
(1) Soweit die Klägerin den erforderlichen Zusammenhang zwischen Mittel und Erfindung unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in seinem Urteil Flügelradzähler (GRUR 2004, 758) bereits dann für gegeben hält, wenn das Mittel mit irgendeinem Anspruchsmerkmal zusammenwirkt und darauf abhebt, dass der erforderliche Zusammenhang vorliegend deshalb gegeben sei, weil die Mobilstation selbst Anspruchsmerkmal und daher für die technische Lehre der Erfindung nicht nur von völlig untergeordneter Bedeutung sei, können die in der Entscheidung Flügelradzähler für den Fall eines Vorrichtungspatents aufgestellten Grundsätze nicht unbesehen auf das hier in Rede stehende Verfahrenspatent übertragen werden.
87 
(2) Zwar ist der Klägerin zuzugeben, dass der Topos der „erfindungsfunktionellen Individualisierung“, nach der das „Mittel“ an die Funktionen der Erfindung angepasst sein muss, keinen Eingang in § 10 PatG gefunden hat (vgl. nur BGH GRUR 2004, 758, 760 - Flügelradzähler ; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, § 33 VI. b) 2.; Benkard/Scharen, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 7; vgl. zum Systemwechsel im Einzelnen Busche, GRUR 2009, 236 ff.). Daraus folgt jedoch noch nicht, dass der durch § 10 PatG im Sinne eines Patentgefährdungstatbestands (BGH GRUR 2004, 758, 760 bei a) -Flügelradzähler ; BGH GRUR 2007, 773, 775 bei [18] - Rohrschweißverfahren ; Leistner, GRUR 2010 Beil. zu Heft 1/2010, S. 10) bezweckte Schutz des Ausschließlichkeitsrechts im Vorfeld der eigentlichen Patentverletzung es gebietet, jegliche Mittel zu erfassen, sofern sie nicht bloß bspw. in der Lieferung von Energie bestehen, die für den Betrieb einer geschützten Vorrichtung benötigt werden.
88 
(3) Vielmehr muss das Mittel geeignet sein, mit einem wesentlichen Element der Erfindung funktional zusammenzuwirken (BGH GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler , BGH GRUR 2006, 570 - extracoronares Geschiebe ). Dieser funktionale Bezug ist nur dann gegeben, wenn das Mittel einen Beitrag zur Verwirklichung der erfinderischen Lehre erbringt (BGH GRUR 2004, 758 ff., 761 bei c) - Flügelradzähler ).
89 
Bei Anwendung dieses funktional geprägten Beziehungsverständnisses auf einen Verfahrensanspruch ist erforderlich, dass das Mittel zu dem Ergebnis des durch das Klagepatent gelehrten Verfahrens einen funktionell relevanten Beitrag leistet (vgl. so für einen Verfahrensanspruch: BGH GRUR 2007, 773, 775 - Rohrschweißverfahren : Beitrag zum „Leistungsergebnis“; vgl. auch Rauh, Die mittelbare Patentverletzung, Diss. München 2009, GWR Bd. 161, S. 166 f.: „ Beitrag zur Verwirklichung des Erfindungsgedankens “; ebenso indes für ein Vorrichtungspatent BGH GRUR 2007, 769, 771 bei [20] - Pipettensystem ). Nur in diesem Fall wirkt das Mittel im Hinblick auf einen drohenden Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht gefahrerhöhend und rechtfertigt die Subsumtion unter den Gefährdungstatbestand (zur Maßgeblichkeit der Gefahrerhöhung vgl. Leistner, GRUR 2010, Beil. Heft 1/2010, S. 11).
90 
Daher kann aus dem bloßen Umstand, dass die Mobilstation in Anspruch 1 erwähnt wird, entgegen der Auffassung der Klägerin für die erforderliche Beziehung des Mittels zur Erfindung kein zwingender Schluss in diesem Sinne gezogen werden (vgl. auch BGH GRUR 2007, 773 - Rohrschweißverfahren , 1. Leitsatz: „regelmäßig“).
91 
bb) Zwar kann allein aus dem Umstand, dass die Mobilstation bei Anwendung des in Anspruch 1 gelehrten Verfahrens zum Handover einen Teil der patentgemäßen Verfahrensschritte nicht ausführt, das Fehlen einer so beschaffenen Beziehung nicht gefolgert werden (BGH GRUR 2007, 773, 775 bei [19] - Rohrschweißverfahren ). Jedoch ist die Mobilstation bei der vorliegend allein in Betracht kommenden Verwirklichung des Merkmals 5 in seiner Alternative b) nur passives Objekt des gelehrten Verfahrens. Das durch das gelehrte Verfahren bezweckte Leistungsergebnis – der Handover und die Möglichkeit einer schnellen Rückkehr zur ersten Basisstation im Falle eines Scheiterns des Handovers – wird ohne erfindungsfunktionalen Beitrag der Mobilstation erreicht. Der Handover vollzieht sich bei Verwirklichung des Merkmals 5 b), ohne dass die Mobilstation zu dem Ergebnis einen für die Verwirklichung der erfinderischen Lehre wesentlichen Beitrag leistet.
92 
Soweit die Mobilstation im Rahmen der Signalisierungsprozedur, die beim Standardverfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ durchgeführt wird, insoweit beteiligt ist, als sie in Schritt 2 mit der zweiten Basisstation in Kontakt tritt, in Schritt 3 die Meldung „Routing Area Update Request“ und in Schritt 12 die Meldung „Routing Area Update Complete“ an die zweite Basisstation sendet, finden diese Schritte in dem durch die Erfindung gelehrten Verfahren keine Entsprechung und kommen daher als Anknüpfungspunkt für einen Beitrag zum Leistungsergebnis des Verfahrens nicht in Betracht.
93 
C. Nebenentscheidungen
94 
Die einheitliche Kostengrundentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1 S. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO i.V.m. § 101 Abs. 1 ZPO, diejenige über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 709 S. 1 ZPO.
D.
95 
Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Klägerin vom 04.02.2010 bedarf – soweit er nicht bloße Rechtsausführungen enthält – keiner Berücksichtigung im Urteil und veranlasst die Kammer nicht zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung (§§ 296a i.V.m. § 128 Abs. 2 S. 1, 156 ZPO).

Gründe

 
44 
A. Entscheidungszuständigkeit
45 
Die Kammer ist zur Entscheidung berufen nach § 32 ZPO und Art. 5 Nr. 3 EuGVVO i.V.m. § 143 Abs. 1 PatG i.V.m. § 14 ZuVOJu. Die Beklagten sind dem Vorwurf bundesweiter patentverletzender Handlungen ausgesetzt, womit ein deliktischer Gerichtsstand auch in Baden-Württemberg vorliegt.
46 
B. Klage
47 
Die zulässige Klage ist unbegründet. Die Beklagten verletzen das Klagepatent (I.) weder unmittelbar gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 9 S. 2 Nr. 2 PatG (II.) noch mittelbar gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 10 Abs. 1 PatG (III.).
48 
I. Klagepatent
49 
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Handover einer Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer ersten Basisstation (BS 1) zu einer zweiten Basisstation (BS 2).
50 
1. Es kennzeichnet in der Beschreibung im Stand der Technik Verfahren, durch die die Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer an eine andere Basisstation weitergegeben wird (Handover), als bekannt. Dabei seien digitale Mobilfunksysteme als „zellulare Netze“ aufgebaut, wobei jeweils ein Zugangspunkt eine Funkzelle ausbilde, deren Größe von verschiedenen Parametern abhängig sei. Aufgrund der hohen Frequenzen und der großen Anzahl von Mobilstationen müssten diese eine sehr begrenzte Größe haben. Daher komme dem Handover von einer zur anderen Zelle große Bedeutung zu. Dabei setzten die nach dem Stand der Technik bekannten Handover-Verfahren voraus, dass der Handover durch das Backbone-Netzwerk unterstützt werden könne. Dies sei jedoch in Zukunft bspw. dann nicht gewährleistet, wenn unterschiedliche Netzwerke angeschlossen seien.
51 
2. Demgegenüber beschreibt das Klagepatent als allgemeinen Vorteil seiner Lehre, dass ein Handover auch bei Netzwerken ermöglicht werde, bei denen eine Kommunikation zwischen den einzelnen Basisstation nicht oder nur eingeschränkt möglich sei, weil sie nach einem anderen Standard arbeiteten. Zudem zeige die patentgemäße Lehre ein Verfahren auf, dass es der Mobilstation bei einem fehlgeschlagenen Handover-Versuch ohne großen Aufwand ermögliche, zur Ausgangsbasisstation zurückzukehren.
52 
3. Dieser Vorteil gegenüber dem Stand der Technik wird aus Sicht des Klagepatents durch ein Verfahren zum Handover nach den Merkmalen des Anspruchs 1 realisiert:
53 
1. Verfahren zum Handover einer Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer ersten Basisstation (BS 1) zu einer zweiten Basisstation (BS 2) des Netzwerks.
54 
2. Bei einer bestehenden Verbindung sind in der jeweiligen Basisstation
55 
a) Verbindungsdaten für die Verbindung gespeichert und
56 
b) Ressourcen der Basisstation für die Verbindung reserviert.
57 
3. Beim Handover einer Verbindung bleiben
58 
a) die Verbindungsdaten in der ersten Basisstation (BS 1) zunächst gespeichert und
59 
b) die Ressourcen der ersten Basisstation (BS 1) zunächst reserviert.
60 
4. Zu einem späteren Zeitpunkt werden
61 
a) die Verbindungsdaten gelöscht und
62 
b) die Ressourcen freigegeben.
63 
5. Der spätere Zeitpunkt wird
64 
a) durch eine Mitteilung der Mobilstation über den erfolgreichen Handover festgelegt oder
65 
b) durch eine Mitteilung der zweiten Basisstation über den erfolgreichen Handover festgelegt.
66 
II. Keine unmittelbare Patentverletzung
67 
Es kann dahingestellt bleiben, ob bei Einsatz der angegriffenen Ausführungsformen während eines Handovers vom UMTS-Zugangspunkt zu einem GSM-Zugangspunkt von sämtlichen Merkmalen des geschützten Verfahrens wortsinngemäß Gebrauch gemacht wird. Selbst wenn dies der Fall wäre, läge jedenfalls keine unmittelbare Patentverletzung durch die Beklagten vor.
68 
1. Die Mobilfunkgeräte wenden das patentgemäße Verfahren nicht i.S.v. § 9 S. 2 Nr. 2 PatG an. Hierzu wäre – ebenso wie beim Erzeugnispatent (BGH GRUR 2007, 313, 314 - Funkuhr II ) – erforderlich, dass die Mobilfunkgeräte die beanspruchten Maßnahmen vollständig durchführen. Eine solche Anwendung kann – wie vorliegend – nicht schon darin erblickt werden, dass eine Vorrichtung sinnfällig hergerichtet wird, um ein patentgeschütztes Verfahren auszuüben (BGH GRUR 1992, 305 - Heliumeinspeisung ). Eine so weitgehende Ausdehnung des Tatbestands der unmittelbaren Patentverletzung auf alle notwendigen Bedingungen der Anwendung des patentgemäßen Verfahrens würde die durch § 10 PatG gezogenen Grenzen der Verantwortlichkeit für bloß mittelbare Verursachungsbeiträge unterlaufen (BGH GRUR 2007, 313, 314 f. - Funkuhr II ).
69 
2. Unabhängig davon, ob für Fälle der vorsätzlichen Patentverletzung andere Grundsätze gelten können (BGH GRUR 2007, 313, 315 bei [17] - Funkuhr II ), sind die entsprechenden subjektiven Elemente eines bewussten Eingriffs in einen fremden Rechtskreis vorliegend nicht zur Überzeugung der Kammer dargetan. Aus diesem Grund scheitert auch eine Verantwortlichkeit der Beklagten als Teilnehmer i.S.v. § 830 Abs. 2 BGB einer fremden unmittelbaren Nutzung nach § 9 S. 2 Nr. 2 PatG.
70 
3. Auch soweit im Einzelfall für eine Qualifikation als Verletzungshandlung ausreichend sein kann, dass die Verwirklichung des Benutzungstatbestandes durch einen Dritten unvorsätzlich ermöglicht oder gefördert wird, obwohl der Verletzer sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt (BGH GRUR 2009, 1142, 1144 sub [29] - MP3-Player-Import ), ergibt sich aus diesem Grundsatz keine Haftung der Beklagten. Insoweit reicht ein Mitverursachungsbeitrag allein nicht aus, um eine Verantwortlichkeit zu begründen, sondern es bedarf der Verletzung einer Rechtspflicht, die jedenfalls auch dem Schutz des absoluten Rechts dient und bei deren Beachtung der Mitverursachungsbeitrag entfallen oder jedenfalls als verbotener und zu unterlassender Beitrag des Handelnden zu der rechtswidrigen Handlung eines Dritten erkennbar gewesen wäre. Andernfalls würde der Verletzungstatbestand uferlos (BGH GRUR 2009, 1142, 1145 sub [36] - MP3-Player-Import ). Bei der Bestimmung des notwendigen Zurechnungszusammenhangs sind wiederum die Wertungen des Gesetzgebers in den Blick zu nehmen. Soweit der Beitrag zu einer Verletzungshandlung eines anderen in der Lieferung oder dem Anbieten eines Mittels besteht, hat der erforderliche Zurechnungszusammenhang in § 10 PatG eine eigenständige gesetzliche Ausprägung erfahren und ist an die dort aufgestellten Voraussetzungen gebunden (BGH GRUR 2007, 313, 314 f. - Funkuhr II ).
71 
III. Keine mittelbare Patentverletzung
72 
Die begehrten Rechtsfolgen rechtfertigen sich auch nicht aus § 10 Abs. 1 PatG.
73 
Eine Auslegung des Klagepatents ergibt, dass Merkmal 5 zwischen zwei Möglichkeiten unterscheidet (dazu 1.). Weil das standardisierte Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ – bei unterstellter Verwirklichung der übrigen Anspruchsmerkmale – allenfalls Merkmal 5 b) verwirklicht (dazu 2.), sind die angegriffenen Ausführungsformen, die das Verfahren anwenden können, keine Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Sie tragen zum Leistungsergebnis des Verfahrens, das das Klagepatent lehrt, nichts Wesentliches bei, sondern sind lediglich Objekt des Verfahrens (dazu 3.).
74 
1. Merkmal 5 ist entgegen der Auffassung der Klägerin im Sinne einer strengen Alternativität zu verstehen.
75 
a) Die erforderliche Auslegung nach dem Verständnis eines Durchschnittsfachmanns hat sich auf den Anspruchswortlaut in seiner Beschränkung auf bestimmte Merkmale zu fokussieren (Art. 69 Abs. 1 S. 1 EPÜ, § 14 Abs. 1 S. 1 PatG; BGH GRUR 2004, 1023 - bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung ) und den Inhalt der Beschreibung und der Zeichnungen heranzuziehen (Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ, § 14 Abs. 1 S. 2 PatG; BGH GRUR 2008, 779, 782 sub [30] - Mehrgangnabe ), um den Sinngehalt des Patentanspruchs zu erfassen. Soweit die Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche herangezogen wird, ist der technische Sinn der in der Patentschrift verwendeten Worte und Begriffe entscheidend und nicht deren rein philologischer oder logisch-wissenschaftlicher Bedeutungsgehalt (BGHZ 150, 149, 156 - Schneidmesser I ; BGH GRUR 1999, 909 - Spannschraube ).
76 
b) Bei Anwendung dieser Grundsätze auf das Klagepatent ergibt sich für den Fachmann, dass Merkmal 5 zwei Möglichkeiten unterscheidet, wie der „spätere Zeitpunkt“, zu dem nach Merkmal 4 die Verbindungsdaten gelöscht und die Ressourcen freigegeben werden, festgelegt wird. Nach Merkmal 5 a) wird der spätere Zeitpunkt durch eine Mitteilung der Mobilstation über den erfolgreichen Handover festgelegt, nach Merkmal 5 b) durch eine entsprechende Mitteilung durch die zweite Basisstation. Diese Differenzierung, die im Wortlaut des Anspruchs selbst zum Ausdruck kommt, wäre obsolet, wenn – im Sinne der Klägerin – für die Verwirklichung des Merkmals 5 allein entscheidend wäre, dass die Mitteilung letztlich auf eine Signalisierung der Mobilstation zurückzuführen ist. Vielmehr versteht der Fachmann Merkmal 5 a) dahin, dass die Mitteilung der Mobilstation unmittelbar an die erste Basisstation gerichtet ist, wohingegen die Mitteilung über den erfolgreichen Handover in Merkmal 5 b) unmittelbar von der zweiten an die erste Basisstation übermittelt wird. Eine Übermittlung der Mitteilung von der Mobilstation über die zweite Basisstation an die erste Basisstation ist hingegen nach dem Verständnis des Fachmanns nicht von Merkmal 5 a) erfasst.
77 
aa) Zu diesem Verständnis gelangt der Fachmann aufgrund seines Verständnisses, das er aus dem Zusammenhang der Merkmale 2, 3, 4 und 5 gewinnt, die er als funktional aufeinander bezogen versteht. Danach erkennt der Fachmann, dass die in der ersten Basisstation zunächst weiterhin gespeicherten Verbindungsdaten und reservierten Ressourcen zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht und freigegeben werden. Soweit Merkmal 5 den späteren Zeitpunkt durch die Mitteilung über den erfolgreichen Handover festlegt, versteht der Fachmann die Mitteilung als an die erste Basisstation gerichtet, da nur so die in Merkmal 4 beschriebenen Abläufe in Gang gesetzt werden können. Dem Fachmann erschließt sich zudem, dass Merkmal 5 a) nicht so verstanden werden kann, dass die Mitteilung auch dort unmittelbar durch die zweite Basisstation erfolgen kann, solange sie jedenfalls auf eine Mitteilung der Mobilstation an das Netzwerk oder die zweite Basisstation zurückführbar ist. Ansonsten wäre Merkmal 5 b) überflüssig und dem Anspruch würde ein Bedeutungsgehalt beigemessen, der über seinen Wortlaut hinausginge. Nach diesem Verständnis wäre im Ergebnis allein relevant, dass die erste Basisstation eine Mitteilung über den erfolgreichen Handover erhält. Auf den unmittelbaren Absender der Mitteilung käme es nicht an.
78 
bb) Sein Auslegungsergebnis, das er durch eine auf den Wortlaut des Patentanspruchs fokussierte Auslegung gewinnt, findet der Fachmann in der Beschreibung und der Zeichnung Figur 4 bestätigt. Wie ein Umkehrschluss aus Sp.4 Z.6-8 i.V.m. Sp.6 Z.53 - Sp.7 Z.4 ergibt, erläutert die Beschreibung zu Figur 4 unter [0020] ein patentgemäßes Verfahren.
79 
Aus der Erläuterung in Sp.8 Z.25-35 zu Schritt 311 ersieht der Fachmann, dass eine unmittelbare Mitteilung der BS 2 an die BS 1 erfolgt. Diese ist für die erste Basisstation zugleich das Signal, dass die für die Verbindung mit der Mobilstation notwendigen Informationen nicht länger gespeichert werden müssen bzw. dass die Ressourcen nicht mehr benötigt werden und die erste Basisstation die Informationen löscht und die Ressourcen freigibt. Er versteht die in Merkmal 4 beschriebene Prozedur somit als das Ergebnis einer unmittelbaren Mitteilung durch die zweite Basisstation und sieht daher Merkmal 5 in der Alternative b) verwirklicht. Entsprechend versteht er Merkmal 5 a) dahin, dass die in Merkmal 4 beschriebene Prozedur dort durch die unmittelbare Mitteilung der Mobilstation ausgelöst wird.
80 
2. Das standardisierte Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ verwirklicht bei Zugrundelegung dieses Auslegungsergebnisses – die wortsinngemäße Verwirklichung der Merkmale 1 bis 4 unterstellt – allein Merkmal 5 b).
81 
Figur 40 des technischen Berichts TR 25.931, die nach der übereinstimmenden Auffassung der Parteien die Signalisierungsprozedur des Verfahrens grafisch darstellt, zeigt, dass die Mobilstation nach der Einrichtung der Funkverbindung zu GSM in Schritt 2 allein mit dem Core Network (CN) von GSM kommuniziert. Die letzte von der Mobilstation ausgehende Mitteilung, die die Mitteilung über den erfolgreichen Handover im Sinne von Merkmal 5 enthalten könnte, ist in Schritt 3 dargestellt. Diese Mitteilung richtet sich jedoch an eine Einheit des GSM-Netzes und somit bei Zugrundelegung des klägerischen Verständnisses an die zweite Basisstation im Sinne des Patents. Diese kommuniziert sodann in den Schritten 4 bis 10 mit dem SRNC, also einer Einheit, die funktionell dem UMTS-Netz zuzuordnen ist. Sofern man folglich mit der Klägerin wiederum in dem SRNC die zweite Basisstation im Sinne des Klagepatents erblicken wollte, würde fortan nur noch eine Kommunikation zwischen der ersten und der zweiten Basisstation stattfinden. Zu einer unmittelbaren Mitteilung der Mobilstation an die erste Basisstation im Sinne des Merkmals 5 a) kommt es während des gesamten Signalisierungsprozesses unstreitig nicht.
82 
3. Unter diesen Umständen sind die angegriffenen Ausführungsformen keine Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen (§ 10 Abs. 1 PatG), weil sie selbst nichts zum Leistungsergebnis der durch das Patent geschützten erfinderischen Lehre beitragen, sondern bloßes Objekt des darin beschriebenen Verfahrens sind.
83 
a) Zwar sind die angegriffenen Ausführungsformen ein Mittel i.S.v. § 10 Abs. 1 PatG, da sie geeignet sind, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
84 
b) Sie beziehen sich jedoch nicht auf ein wesentliches Element der Erfindung.
85 
aa) Der hierfür erforderliche Bezug ist bei dem vorliegend geltend gemachten Verfahrensanspruch nur dann gegeben, wenn das Mittel zum Leistungsergebnis des Verfahrens etwas beiträgt.
86 
(1) Soweit die Klägerin den erforderlichen Zusammenhang zwischen Mittel und Erfindung unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in seinem Urteil Flügelradzähler (GRUR 2004, 758) bereits dann für gegeben hält, wenn das Mittel mit irgendeinem Anspruchsmerkmal zusammenwirkt und darauf abhebt, dass der erforderliche Zusammenhang vorliegend deshalb gegeben sei, weil die Mobilstation selbst Anspruchsmerkmal und daher für die technische Lehre der Erfindung nicht nur von völlig untergeordneter Bedeutung sei, können die in der Entscheidung Flügelradzähler für den Fall eines Vorrichtungspatents aufgestellten Grundsätze nicht unbesehen auf das hier in Rede stehende Verfahrenspatent übertragen werden.
87 
(2) Zwar ist der Klägerin zuzugeben, dass der Topos der „erfindungsfunktionellen Individualisierung“, nach der das „Mittel“ an die Funktionen der Erfindung angepasst sein muss, keinen Eingang in § 10 PatG gefunden hat (vgl. nur BGH GRUR 2004, 758, 760 - Flügelradzähler ; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, § 33 VI. b) 2.; Benkard/Scharen, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 7; vgl. zum Systemwechsel im Einzelnen Busche, GRUR 2009, 236 ff.). Daraus folgt jedoch noch nicht, dass der durch § 10 PatG im Sinne eines Patentgefährdungstatbestands (BGH GRUR 2004, 758, 760 bei a) -Flügelradzähler ; BGH GRUR 2007, 773, 775 bei [18] - Rohrschweißverfahren ; Leistner, GRUR 2010 Beil. zu Heft 1/2010, S. 10) bezweckte Schutz des Ausschließlichkeitsrechts im Vorfeld der eigentlichen Patentverletzung es gebietet, jegliche Mittel zu erfassen, sofern sie nicht bloß bspw. in der Lieferung von Energie bestehen, die für den Betrieb einer geschützten Vorrichtung benötigt werden.
88 
(3) Vielmehr muss das Mittel geeignet sein, mit einem wesentlichen Element der Erfindung funktional zusammenzuwirken (BGH GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler , BGH GRUR 2006, 570 - extracoronares Geschiebe ). Dieser funktionale Bezug ist nur dann gegeben, wenn das Mittel einen Beitrag zur Verwirklichung der erfinderischen Lehre erbringt (BGH GRUR 2004, 758 ff., 761 bei c) - Flügelradzähler ).
89 
Bei Anwendung dieses funktional geprägten Beziehungsverständnisses auf einen Verfahrensanspruch ist erforderlich, dass das Mittel zu dem Ergebnis des durch das Klagepatent gelehrten Verfahrens einen funktionell relevanten Beitrag leistet (vgl. so für einen Verfahrensanspruch: BGH GRUR 2007, 773, 775 - Rohrschweißverfahren : Beitrag zum „Leistungsergebnis“; vgl. auch Rauh, Die mittelbare Patentverletzung, Diss. München 2009, GWR Bd. 161, S. 166 f.: „ Beitrag zur Verwirklichung des Erfindungsgedankens “; ebenso indes für ein Vorrichtungspatent BGH GRUR 2007, 769, 771 bei [20] - Pipettensystem ). Nur in diesem Fall wirkt das Mittel im Hinblick auf einen drohenden Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht gefahrerhöhend und rechtfertigt die Subsumtion unter den Gefährdungstatbestand (zur Maßgeblichkeit der Gefahrerhöhung vgl. Leistner, GRUR 2010, Beil. Heft 1/2010, S. 11).
90 
Daher kann aus dem bloßen Umstand, dass die Mobilstation in Anspruch 1 erwähnt wird, entgegen der Auffassung der Klägerin für die erforderliche Beziehung des Mittels zur Erfindung kein zwingender Schluss in diesem Sinne gezogen werden (vgl. auch BGH GRUR 2007, 773 - Rohrschweißverfahren , 1. Leitsatz: „regelmäßig“).
91 
bb) Zwar kann allein aus dem Umstand, dass die Mobilstation bei Anwendung des in Anspruch 1 gelehrten Verfahrens zum Handover einen Teil der patentgemäßen Verfahrensschritte nicht ausführt, das Fehlen einer so beschaffenen Beziehung nicht gefolgert werden (BGH GRUR 2007, 773, 775 bei [19] - Rohrschweißverfahren ). Jedoch ist die Mobilstation bei der vorliegend allein in Betracht kommenden Verwirklichung des Merkmals 5 in seiner Alternative b) nur passives Objekt des gelehrten Verfahrens. Das durch das gelehrte Verfahren bezweckte Leistungsergebnis – der Handover und die Möglichkeit einer schnellen Rückkehr zur ersten Basisstation im Falle eines Scheiterns des Handovers – wird ohne erfindungsfunktionalen Beitrag der Mobilstation erreicht. Der Handover vollzieht sich bei Verwirklichung des Merkmals 5 b), ohne dass die Mobilstation zu dem Ergebnis einen für die Verwirklichung der erfinderischen Lehre wesentlichen Beitrag leistet.
92 
Soweit die Mobilstation im Rahmen der Signalisierungsprozedur, die beim Standardverfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ durchgeführt wird, insoweit beteiligt ist, als sie in Schritt 2 mit der zweiten Basisstation in Kontakt tritt, in Schritt 3 die Meldung „Routing Area Update Request“ und in Schritt 12 die Meldung „Routing Area Update Complete“ an die zweite Basisstation sendet, finden diese Schritte in dem durch die Erfindung gelehrten Verfahren keine Entsprechung und kommen daher als Anknüpfungspunkt für einen Beitrag zum Leistungsergebnis des Verfahrens nicht in Betracht.
93 
C. Nebenentscheidungen
94 
Die einheitliche Kostengrundentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1 S. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO i.V.m. § 101 Abs. 1 ZPO, diejenige über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 709 S. 1 ZPO.
D.
95 
Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Klägerin vom 04.02.2010 bedarf – soweit er nicht bloße Rechtsausführungen enthält – keiner Berücksichtigung im Urteil und veranlasst die Kammer nicht zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung (§§ 296a i.V.m. § 128 Abs. 2 S. 1, 156 ZPO).

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.

(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.

(1) Handelt der Schuldner der Verpflichtung zuwider, eine Handlung zu unterlassen oder die Vornahme einer Handlung zu dulden, so ist er wegen einer jeden Zuwiderhandlung auf Antrag des Gläubigers von dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges zu einem Ordnungsgeld und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, zur Ordnungshaft oder zur Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu verurteilen. Das einzelne Ordnungsgeld darf den Betrag von 250.000 Euro, die Ordnungshaft insgesamt zwei Jahre nicht übersteigen.

(2) Der Verurteilung muss eine entsprechende Androhung vorausgehen, die, wenn sie in dem die Verpflichtung aussprechenden Urteil nicht enthalten ist, auf Antrag von dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges erlassen wird.

(3) Auch kann der Schuldner auf Antrag des Gläubigers zur Bestellung einer Sicherheit für den durch fernere Zuwiderhandlungen entstehenden Schaden auf bestimmte Zeit verurteilt werden.

(1) Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung ihrer Unechtheit kann Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis oder die Echtheit oder Unechtheit der Urkunde durch richterliche Entscheidung alsbald festgestellt werde.

(2) Bis zum Schluss derjenigen mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil ergeht, kann der Kläger durch Erweiterung des Klageantrags, der Beklagte durch Erhebung einer Widerklage beantragen, dass ein im Laufe des Prozesses streitig gewordenes Rechtsverhältnis, von dessen Bestehen oder Nichtbestehen die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil abhängt, durch richterliche Entscheidung festgestellt werde.

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.

(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse in Anspruch genommen werden.

(2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Verletzte gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß

1.
rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte,
2.
rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3.
für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder
4.
nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Erzeugnisse oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,
es sei denn, die Person wäre nach den §§ 383 bis 385 der Zivilprozessordnung im Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung berechtigt. Im Fall der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht den gegen den Verletzer anhängigen Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erledigung des wegen des Auskunftsanspruchs geführten Rechtsstreits aussetzen. Der zur Auskunft Verpflichtete kann von dem Verletzten den Ersatz der für die Auskunftserteilung erforderlichen Aufwendungen verlangen.

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über

1.
Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Erzeugnisse oder der Nutzer der Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und
2.
die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch oder unvollständig, so ist er dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(6) Wer eine wahre Auskunft erteilt hat, ohne dazu nach Absatz 1 oder Absatz 2 verpflichtet gewesen zu sein, haftet Dritten gegenüber nur, wenn er wusste, dass er zur Auskunftserteilung nicht verpflichtet war.

(7) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden.

(8) Die Erkenntnisse dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden.

(9) Kann die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (§ 3 Nummer 70 des Telekommunikationsgesetzes) erteilt werden, ist für ihre Erteilung eine vorherige richterliche Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung der Verkehrsdaten erforderlich, die von dem Verletzten zu beantragen ist. Für den Erlass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Die Entscheidung trifft die Zivilkammer. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die Kosten der richterlichen Anordnung trägt der Verletzte. Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist die Beschwerde statthaft. Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen. Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben im Übrigen unberührt.

(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten kann der Schuldner bei einer dazu bestimmten öffentlichen Stelle für den Gläubiger hinterlegen, wenn der Gläubiger im Verzug der Annahme ist. Das Gleiche gilt, wenn der Schuldner aus einem anderen in der Person des Gläubigers liegenden Grund oder infolge einer nicht auf Fahrlässigkeit beruhenden Ungewissheit über die Person des Gläubigers seine Verbindlichkeit nicht oder nicht mit Sicherheit erfüllen kann.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
KZR 40/02 Verkündet am:
13. Juli 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
Standard-Spundfaß

a) Ein sich aus dem Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, einer unbilligen
Behinderung oder einer Diskriminierung ergebender kartellrechtlicher
Anspruch auf Einräumung einer Patentlizenz wird durch die nach § 24 PatG
dem Patentgericht eingeräumte Befugnis zur Erteilung einer Zwangslizenz
nicht ausgeschlossen.

b) Ein marktbeherrschender Patentinhaber verstößt gegen das Diskriminierungsverbot
, wenn er den Umstand, daß der Zugang zu einem nachgelagerten
Markt aufgrund einer Industrienorm oder normähnlicher Rahmenbedingungen
von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist, dazu
ausnutzt, um bei der Vergabe von Lizenzen den Zutritt zu diesem Markt nach
Kriterien zu beschränken, die der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten
Zielsetzung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen widersprechen.
BGH, Urteil vom 13. Juli 2004 - KZR 40/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 13. Juli 2004 durch den Präsidenten des Bundesgerichtshofs
Prof. Dr. Hirsch und die Richter Prof. Dr. Goette, Ball, Prof. Dr. Bornkamm und
Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Kartellsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 28. Juni 2002 aufgehoben.
Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin, die Industriefässer herstellt und vertreibt, ist Inhaberin des am 21. Dezember 1990 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland und zwölf weitere Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens erteilten europäischen Patents 515 390 (Klagepatent). Anspruch 1
des Klagepatents, dessen Erteilung am 29. Dezember 1993 bekanntgemacht worden ist, lautet:
"Spundfaß aus thermoplastischem Kunststoff mit einem im Nahbereich des Oberbodens (12) an der Faßwandung (22) angeordneten umlaufenden Trage- und Transportring (30) und mit wenigstens einem im Randbereich des Oberbodens (12) angeordneten Spundlochstutzen (16), der in einem Spundlochstutzengehäuse (18) derart eingesenkt ist, daß die Stirnfläche des Spundlochstutzens (16) bündig mit oder geringfügig unterhalb der Außenfläche des Oberbodens (12) abschließt, dadurch gekennzeichnet, daß der Oberboden (12) zusätzlich zum bzw. neben dem Spundlochstutzengehäuse (18) ein im wesentlichen kreisabschnittsförmiges Flächenteil bzw. eine Abschrägung (10) aufweist , die symmetrisch beidseitig zum Spundlochstutzen (16) ausgebildet ist und - in Normalposition des Fasses betrachtet - flach schräg nach innen in den Faßkörper abgeschrägt verlaufend eingezogen ist, wobei die Abschrägung (10) ihre tiefste Stelle auf der Seite des Faßmantels (22) im Nahbereich des Spundlochstutzens (16) aufweist und dort in die tiefer liegende Ebene des Spundlochstutzengehäusebodens (20) bzw. in den Spundlochstutzen (16) einmündet." Die Beklagte ist die deutsche Tochtergesellschaft des italienischen Faßherstellers M. SpA. Sie vertrieb in Deutschland unter der Bezeichnung "SR 220 Super Roll" ein Spundfaß. Die Klägerin sah hierin eine Verletzung des Klagepatents und erwirkte ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 9. Februar 1999 (4 O 395/98), durch das der Beklagten im Wege der einstweiligen Verfügung der Vertrieb des angegriffenen Spundfasses untersagt wurde. Die Beklagte erkannte die einstweilige Verfügung als endgültige und zwischen den Parteien verbindliche Regelung des Streitverhältnisses an. Eine Klage ihrer Muttergesellschaft , mit der diese die Nichtigerklärung des Klagepatents für die Bundesrepublik Deutschland erstrebte, blieb vor dem Bundespatentgericht ohne Erfolg; die Berufung wies der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2000 (X ZR 45/98, bei Bausch BGH 1999 - 2001, 409 - Spundfaß) zurück.
Mit der Klage hat die Klägerin die Beklagte auf Rechnungslegung in Anspruch genommen und die Feststellung begehrt, daß die Beklagte verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die angegriffenen, seit dem 29. Januar 1994 begangenen Handlungen entstanden sei und noch entstehen werde.
Die Beklagte stellt die Benutzung des Klagepatents nicht in Abrede, hält sich hierzu jedoch für berechtigt, da die Klägerin verpflichtet sei, ihr die (kostenlose) Mitbenutzung des Klagepatents zu gestatten. Sie beruft sich hierfür auf folgenden Sachverhalt:
Anfang 1990 erhoben in Deutschland führende Unternehmen der chemischen Industrie, die dem Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) angehörten , die Forderung nach einem Kunststoffaß mit verbesserter Restentleerung. Auf entsprechende Aufforderung unterbreiteten vier deutsche Faßhersteller , nämlich die Klägerin sowie die Unternehmen K., S. und v. L., in einer Arbeitsgruppe hierzu Vorschläge. Favorisiert wurde der auf der technischen Lehre des Klagepatents beruhende Vorschlag der Klägerin, der daraufhin Eingang in von der BASF AG, der Bayer AG, der Hoechst AG und der Hüls AG abgezeichnete "VCI-Rahmenbedingungen für das neue L-Ring-Faß - Stand 31.07.90" fand, die neben Angaben zum Volumen, zu Abmessungen, Stauchwiderstand, Gewicht, Verschlüssen u.a. folgende Vorgaben enthielten:
"... 3. Restentleerung: < 100 ml Wasser, bei Überkopfmethode 0 - 20 ° Neigung; ... 8. Faßbauart:
Hochgelegter Oberboden, L-Ring, neue kompakte Ausführ ung für alle Faßgreifer geeignet, Unterboden ohne L-Ring bzw. Stauchrand, ... ... 11. Patentrechtliche Freistellung oder Abstimmung der Hersteller europaweit ist Voraussetzung zur Freigabe der neuen Faßbauart vom

VCI.

12. Bildlich einheitliche Bauart, nur herstellverfahren-bedingte Abweichungen zulässig." Zu Nr. 11 dieser Rahmenbedingungen gab die Klägerin unter dem 6. August 1990 die Erklärung ab:
"... (die Klägerin) wird alle europäischen Schutzrechte, die das neue L-Ring-Faß betreffen, den Firmen K., v. L. und

S.

zugänglich machen, soweit Rechte Dritter hierdurch nicht verletzt werden." Den drei genannten Unternehmen erteilte die Klägerin Freilizenzen am Klagepatent. Ferner räumte sie weiteren in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft ansässigen Faßherstellern entgeltliche Lizenzen ein. Eine Anfrage der Muttergesellschaft der Beklagten nach einer Lizenz beschied sie hingegen am 17. Juli 1996 abschlägig.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. In der Berufungsinstanz hat die Beklagte widerklagend beantragt, die Klägerin zu verurteilen , ihr die kostenlose Benutzung des Klagepatents in der Bundesrepublik
Deutschland zu gestatten. Das Rechnungslegungsbegehren der Klägerin haben die Parteien übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt.
Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewiesen und die Widerklage abgewiesen (OLG Düsseldorf InstGE 2, 168). Hiergegen richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Beklagten, mit der sie ihre zweitinstanzlichen Anträge weiterverfolgt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision hat Erfolg und führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

A.

Nach dem der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrundezulegenden Sachverhalt kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Beklagten der mit der Widerklage geltend gemachte Anspruch auf Einräumung einer unentgeltlichen Lizenz am Klagepatent zusteht.
I. Die Abschlußerklärung, die die Beklagte im Anschluß an das Verfügungsverfahren 4 O 395/98 abgegeben hat, steht der Zuerkennung eines solchen Anspruchs nicht entgegen.
Das Berufungsgericht hat angenommen, aufgrund dieser Erklärung stehe wie nach einem zwischen den Parteien ergangenen rechtskräftigen Hauptsacheurteil fest, daß die Beklagte die Benutzung des Klagepatents zu unterlassen habe. Wer die Benutzung eines Patents zu unterlassen habe, könne jedoch die
Gewährung einer dessen Gebrauch gerade ermöglichenden Lizenz nicht beanspruchen.
Die Bindung der Beklagten an die von ihr abgegebene Abschlußerklärung schließt die Bejahung eines Anspruchs auf Gewährung einer unentgeltlichen Lizenz und damit die Zuerkennung des Widerklageanspruchs indes nicht aus. Denn die Frage, ob der Beklagten ein solcher Anspruch zusteht, war nicht Streitgegenstand des Vorprozesses, sondern dort bloße Vorfrage. Auf die Verneinung dieser Vorfrage erstreckt sich daher die Bindungswirkung der Abschlußerklärung nicht (eingehend dazu BGH, Urt. v. 26.6.2003 - I ZR 269/00, NJW 2003, 3058, 3059). Vielmehr würde umgekehrt die Einräumung der begehrten Lizenz einen neuen Sachverhalt begründen, der den Unterlassungsanspruch erlöschen ließe.
II. Es hält allerdings der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand, daß das Berufungsgericht - im Zusammenhang mit der Prüfung des Schadensersatzbegehrens der Klägerin - angenommen hat, der Beklagten stehe kein vertraglicher Anspruch auf Einräumung einer Freilizenz am Klagepatent zu.
1. Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt, aus Nr. 11 der VCIRahmenbedingungen und der Erklärung der Klägerin vom 6. August 1990 ergebe sich kein Vertrag zugunsten Dritter, aus dem der Beklagten der geltend gemachte Anspruch zustehe. Selbst wenn man eine vertragliche Verpflichtung der Klägerin unterstelle, habe die Klägerin nur den drei anderen an der Entwicklung eines neuen Kunststoffasses beteiligten Faßherstellern K., S. und v. L. Benutzungsrechte zu gewähren gehabt. Ihren inneren Grund finde diese Beschränkung darin, daß diese drei Hersteller nach Aufforderung von Unternehmen der chemischen Industrie oder des VCI als Wettbewer-
ber an der Entwicklung eines neuen Fasses beteiligt gewesen seien und infolgedessen jedenfalls in gewissem, nicht näher bekannten Umfang auch Aufwendungen für die Entwicklung gehabt hätten. Die Einräumung der Freilizenzen sei vor dem Hintergrund zu verstehen, daß sich diese Aufwendungen als nutzlos erwiesen hätten, nachdem die Wahl auf den Beitrag der Klägerin gefallen sei.
2. Die Revision rügt, die Beschränkung des Anspruchs auf Einräumung einer Freilizenz auf die drei deutschen Konkurrenten der Klägerin finde schon keine Stütze im Wortlaut der Nr. 11 der VCI-Rahmenbedingungen. Vor allem aber würden die Erwägungen des Berufungsgerichts der Interessenlage der Beteiligten in keiner Weise gerecht. Ziel des VCI sei es gewesen, eine Abhängigkeit von einem einzigen Faßhersteller zu vermeiden. Dieses Interesse spreche für eine weite Auslegung der Lizenzierungspflicht. Die VCI-Rahmenbedingungen entsprächen, wie die Beklagte vorgetragen habe, dem damals angemeldeten patentgemäßen Lösungsvorschlag. Durch die VCI-Rahmenbedingungen sei die Gestaltung des L-Ring-Fasses nach dem Klagepatent in den Rang eines Industriestandards erhoben worden; es sei nicht möglich, ein Faß herzustellen, das den Vorgaben der VCI-Rahmenbedingungen entspreche, ohne vom Klagepatent Gebrauch zu machen. Andere Spundfässer, die nicht den VCI-Bedingungen entsprächen, seien in Deutschland praktisch unverkäuflich. Das Berufungsgericht habe die allgemeinkundige Tatsache außer acht gelassen , daß Normungsgremien bei ihrer Tätigkeit den allgemeinen Grundsatz beachteten, daß die Normung nicht zu einem wirtschaftlichen Sondervorteil einzelner führen dürfe und ein patentierter Gegenstand nur dann einer Norm zugrunde gelegt werden dürfe, wenn der Schutzrechtsinhaber eindeutig auf die Geltendmachung seines Ausschließlichkeitsrechts verzichte oder sich jedenfalls bereit erkläre, an alle Interessenten diskriminierungsfrei und zu angemessenen
Bedingungen Lizenzen zu vergeben. Wollte man den VCI-Bedingungen mit dem Berufungsgericht eine abschließende Begrenzung des Kreises der Lizenzberechtigten auf drei (deutsche) Hersteller entnehmen, läge darin eine mißbräuchliche Empfehlung, die im Zweifel nicht gewollt gewesen sei.
3. Mit diesen Rügen kann die Revision nicht durchdringen. Es steht nicht in Frage, was der VCI oder seine an der Formulierung der VCI-Rahmenbedingungen beteiligten Mitglieder gewollt haben, sondern in welchem Umfang sich die Klägerin zur Lizenzvergabe verpflichtet hat. Ihre Erklärung vom 6. August 1990 ist jedoch schon dem Wortlaut nach eindeutig darauf beschränkt, den Unternehmen K., S. und v. L. "das neue L-Ring-Faß" betreffende Schutzrechte zugänglich machen zu wollen. Die Revision zeigt nicht auf, daß die Beklagte in den Tatsacheninstanzen Umstände dargetan hat, in deren Licht der Erklärung der Klägerin ein anderer objektiver Inhalt beigemessen werden könnte, als sich aus ihrem Wortlaut ergibt.
III. Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg dagegen, daß das Berufungsgericht der Beklagten auch einen sich aus einem Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot des § 20 Abs. 1 GWB ergebenden gesetzlichen Anspruch auf Gleichbehandlung mit denjenigen Unternehmen versagt hat, denen die Klägerin eine Freilizenz am Klagepatent eingeräumt hat.
1. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß ein solcher Anspruch - ebenso wie ein auf eine unbillige Behinderung im Sinne des § 20 Abs. 1 GWB oder auf den Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne des § 19 GWB gestützter kartellrechtlicher Anspruch auf Einräumung einer Lizenz - durch die nach § 24 PatG dem Patentgericht eingeräumte Befugnis zur Erteilung einer Zwangslizenz nicht ausgeschlossen wird (so aber
Benkard/Rogge, PatG, 9. Aufl., § 24 Rdn. 19; Knöpfle/Leo in Gemeinschaftskommentar , 5. Aufl., § 19 GWB Rdn. 2466).
Denn beide Rechtsinstitute dienen unterschiedlichen Zielsetzungen und haben unterschiedliche Voraussetzungen. § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze vom 16. Juli 1998 (BGBl. I 1998, 1827) setzt ebenso wie § 24 Abs. 1 PatG a.F. voraus, daß das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet. Ein solches öffentliches Interesse kann zu bejahen sein, wenn zu der Ausschließlichkeitsstellung des Patentinhabers besondere Umstände hinzutreten , welche die uneingeschränkte Anerkennung des ausschließlichen Rechts und die Interessen des Patentinhabers zurücktreten lassen, weil die Belange der Allgemeinheit die Ausübung des Patents durch den Lizenzsucher gebieten. Als derartige Umstände, die die Annahme eines öffentlichen Interesses rechtfertigen , kommen unabhängig von einer etwaigen mißbräuchlichen Ausübung des Patentrechts technische, wirtschaftliche, sozialpolitische und medizinische Gesichtspunkte in Betracht. Die Frage, ob ein öffentliches Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz an einen bestimmten Lizenzsucher gebietet, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und ist im Einzelfall unter Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers und aller die Interessen der Allgemeinheit betreffenden maßgeblichen Gesichtspunkte zu entscheiden (BGHZ 131, 247, 251 - Interferon-gamma). Demgegenüber dient ein kartellrechtlicher Anspruch auf Lizenzierung der Durchsetzung des gegenüber jedem Marktteilnehmer geltenden Verbots, eine marktbeherrschende Stellung nicht zu mißbrauchen. Die bloße Inhaberschaft an einem Patent begründet noch keine solche Marktstellung, sondern kann lediglich eine ihrer Voraussetzungen sein. Umgekehrt ist der Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung für die pa-
tentrechtliche Zwangslizenz weder notwendige Voraussetzung noch ohne weiteres hinreichend.
Dies wird dadurch bestätigt, daß für eine patentierte Erfindung auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie eine Zwangslizenz nach § 24 Abs. 3 PatG nur erteilt werden darf, wenn dies zur Behebung einer in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellten wettbewerbswidrigen Praxis des Patentinhabers erforderlich ist. Damit wird (nur) für einen besonderen Fall die patentrechtliche Zwangslizenz zusätzlich von der Feststellung einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung abhängig gemacht (Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 24 Rdn. 57).
2. Nach dem mangels anderweitiger Feststellungen des Berufungsgerichts der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrundezulegenden Beklagtenvorbringen ist die Klägerin Normadressatin des § 20 Abs. 1 GWB, weil die Vergabe von Lizenzen am Klagepatent sachlich einen eigenen Markt bildet und die Klägerin diesen Markt als einzige Anbieterin beherrscht.
Die Bestimmung eines relevanten Angebotsmarkts folgt grundsätzlich dem Bedarfsmarktkonzept, nach welchem einem bestimmten relevanten Markt alle Produkte oder Dienstleistungen zuzurechnen sind, die aus der Sicht der Nachfrager nach Eigenschaft, Verwendungszweck und Preislage zur Deckung eines bestimmten Bedarfs austauschbar sind (BGHZ 131, 107, 110 - Backofenmarkt ; BGH, Urt. v. 19.3.1996 - KZR 1/95, WuW/E 3058, 3062 - Pay-TVDurchleitung ). Ist durch eine Industrienorm oder durch ein anderes, von den Nachfragern wie eine Norm beachtetes Regelwerk eine standardisierte, durch Schutzrechte geschützte Gestaltung eines Produkts vorgegeben, so bildet die Vergabe von Rechten, die potentielle Anbieter dieses Produkts erst in die Lage
versetzen, das Produkt auf den Markt zu bringen, regelmäßig einen eigenen, dem Produktmarkt vorgelagerten Markt. Denn die Erlangung solcher Rechte ist für ein Unternehmen, welches das "Normprodukt" herstellen oder vertreiben will, unersetzlich.
Die sachliche Marktabgrenzung ergibt sich daher nicht aus dem Umstand , daß die Klägerin kraft des ihr verliehenen patentrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts jeden Dritten von der Benutzung der technischen Lehre des Klagepatents ausschließen kann. Maßgeblich ist vielmehr, daß die Benutzung dieser technischen Lehre nach dem Vorbringen der Beklagten nicht durch eine andere technische Gestaltung eines Spundfasses für von der chemischen Industrie hergestellte Flüssigkeiten substituierbar ist. Denn nach dem Vortrag der Beklagten können die "VCI-Rahmenbedingungen für das neue L-Ring-Faß" nur durch ein patentgemäßes Faß erfüllt werden, das dadurch zum "Normfaß" geworden sei. Da die Unternehmen der chemischen Industrie in Deutschland von zahlenmäßig nicht ins Gewicht fallenden Ausnahmen abgesehen nur den VCIRahmenbedingungen entsprechende Fässer abnähmen, seien nicht diesem Standard und damit dem Klagepatent entsprechende Industrie-Spundfässer praktisch unverkäuflich.
3. Bei dieser Sachlage ist nicht auszuschließen, daß die Klägerin gegen das Diskriminierungsverbot verstößt, indem sie sich weigert, der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft eine Lizenz am Klagepatent einzuräumen, die sie (entgeltlich oder unentgeltlich) anderen in- und ausländischen Faßherstellern eingeräumt hat, und die Beklagte damit in einem Geschäftsverkehr, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglich ist, gegenüber solchen gleichartigen Unternehmen ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich behandelt.

a) Die Vergabe von Lizenzen am Klagepatent stellt einen Geschäftsverkehr dar, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglich ist. Die Zugänglichkeit dieses Geschäftsverkehrs ergibt sich daraus, daß die Klägerin eine Reihe von Lizenzen an diesem Patent vergeben hat. Ihre Lizenznehmer sind auch der Beklagten gleichartige Unternehmen, denn für das Merkmal der Gleichartigkeit ist ausschließlich darauf abzustellen, daß die zu vergleichenden Unternehmen nach ihrer wirtschaftlichen Funktion im Verhältnis zu dem marktbeherrschenden Unternehmen dieselben Aufgaben erfüllen (BGHZ 129, 53, 60 - Importarzneimittel); das ist hier unbedenklich zu bejahen.

b) Die Beklagte wird daher sowohl gegenüber den Unternehmen K., S. und v. L. als auch gegenüber denjenigen ausländischen Anbietern von Spundfässern, denen die Klägerin entgeltliche Lizenzen eingeräumt hat, ungleich behandelt, indem die Klägerin es ablehnt, auch der Beklagten die Benutzung des Klagepatents zu gestatten.
Entscheidende Bedeutung kommt hiernach der Frage zu, ob die Ungleichbehandlung sachlich gerechtfertigt ist. Da der Widerklageantrag ausschließlich auf die Einräumung einer Freilizenz gerichtet ist, kann er allerdings nur dann Erfolg haben, wenn die Beklagte nicht nur überhaupt eine Lizenz am Klagepatent und damit Gleichbehandlung mit denjenigen Unternehmen verlangen kann, an die die Klägerin eine entgeltliche Lizenz vergeben hat (nachfolgend zu c), sondern auch Anspruch auf Gleichbehandlung mit denjenigen drei Unternehmen hat, denen die Klägerin die Benutzung des Klagepatents unentgeltlich gestattet hat (nachfolgend zu d).

c) Der Umstand, daß es der Klägerin als Patentinhaberin grundsätzlich freisteht, ob sie überhaupt Lizenzen am Klagepatent vergibt und gegebenenfalls
an wen, entbindet sie nicht von der Beachtung des Diskriminierungsverbotes und enthebt demgemäß nicht von der Prüfung der Frage, ob die Lizenzverweigerung gegenüber der Beklagten eines sachlich gerechtfertigten Grundes entbehrt.
aa) Allerdings ist zu beachten, daß eine unterschiedliche Behandlung von Interessenten bei der Gestattung der Benutzung eines Patentes, eines anderen gewerblichen Schutzrechts oder eines Urheberrechts ein wesentliches Element der Ausschließungswirkung des Schutzrechts selbst ist. Denn die Wirkung des Schutzrechts besteht gerade in der Befugnis, Dritte von der Benutzung des Schutzgegenstandes ausschließen zu können. Diese Ausschließlichkeit ist nicht Ausnahme vom Wettbewerb, sondern sein Mittel, das die Mitbewerber des Schutzrechtsinhabers auf substitutiven statt auf imitierenden Wettbewerb verweist (Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, GRUR Teil B Rdn. 38). Die Ausschließungsbefugnis schließt das Recht ein, nicht jedem Interessenten, sondern anstelle oder neben einer Eigennutzung nur einzelnen Bewerbern eine Lizenz zur Nutzung des Schutzrechts zu erteilen. Denn dadurch macht der Schutzrechtsinhaber von seiner Befugnis Gebrauch, den durch die geschützte geistige Leistung errungenen, anderen Marktteilnehmern nicht zugänglichen Vorsprung im Wettbewerb selbst oder durch Lizenzvergabe an einzelne Dritte wirtschaftlich zu nutzen.
Diese Rechtsposition beansprucht auch dann Schutz, wenn der Patentinhaber marktbeherrschend ist. Denn im Interesse der Technologieförderung schützt das Patent gerade auch das in einer Erfindung verkörperte Potential, die formale Ausschließlichkeitsstellung auf dem Markt zu einem wirtschaftlichen Monopol ausbauen zu können (Busche in Festschrift für Tilmann, S. 645, 649 f.).

bb) Für die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung von Lizenzinteressenten besteht daher grundsätzlich ein weiter Spielraum. Strengere Anforderungen kommen jedoch dann in Betracht, wenn zu der durch das Patent vermittelten Marktbeherrschung zusätzliche Umstände hinzutreten, angesichts derer die Ungleichbehandlung die Freiheit des Wettbewerbs gefährdet, die zu sichern das Ziel des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist (s. auch EuGH, Urt. v. 5.10.1988 - Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 - Volvo/Veng; Urt. v. 6.4.1995 - Rs. C-241 und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 - RTE und ITP/Kommission ["Magill"]; Urt. v. 29.4.2004 - Rs. C-418/01, WRP 2004, 717 - IMS Health/NDC Health).
Welche Umstände hierfür in Betracht kommen, läßt sich nicht für alle denkbaren Fallgruppen abschließend bestimmen. Für den Streitfall genügt die Erkenntnis, daß an die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung dann nicht zu geringe Anforderungen gestellt werden dürfen, wenn sich die marktbeherrschende Stellung eines Patentinhabers nicht (allein) aus der der Erfindung zugrundeliegenden Leistung ergibt - wie insbesondere daraus, daß sich aufgrund überragender technischer oder wirtschaftlicher Vorteile der erfindungsgemäßen Lehre alternative Lösungen auf dem Markt nicht absetzen lassen , sondern (zumindest auch) darauf beruht, daß der Zugang zu einem nachgelagerten Produktmarkt aufgrund einer Norm oder aufgrund normähnlicher einheitlicher Vorgaben der Produktnachfrager von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist (vgl. Ullrich aaO, GRUR Teil B Rdn. 42). Denn in diesem Fall verhindert oder erschwert die Norm, daß sich die patentgemäße Lösung, wie es Sinn und Zweck des Patentschutzes entspricht, im Wettbewerb mit abweichenden technischen Lösungen bewähren muß. Dem muß die kartellrechtliche Kontrolle Rechnung tragen, indem sie danach fragt, ob einer unter-
schiedlichen Behandlung bei einer Gesamtwürdigung und Abwägung aller beteiligten Interessen, die sich an der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Funktion des Gesetzes orientiert (BGHZ 38, 90, 102 - Treuhandbüro; BGHZ 52, 65, 71 - Sportartikelmesse; BGHZ 107, 273, 280 - Staatslotterie; BGH, Urt. v. 24.6.2003 - KZR 32/01, WuW/E DE-R 1144, 1146 - Schülertransporte), die sachliche Rechtfertigung fehlt. Nutzt der Patentinhaber den Umstand, daß der Zugang zu einem nachgelagerten Markt aufgrund einer Norm oder normähnlicher Rahmenbedingungen von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist, um den Zutritt zu diesem Markt nach Kriterien zu beschränken, die der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des Gesetzes widersprechen , mißbraucht er seine marktbeherrschende Stellung.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Patentinhaber an der Norm mitgewirkt , sie initiiert oder ihr zumindest zugestimmt hat. Es genügt vielmehr, daß er durch sie begünstigt wird. Unbillige Ergebnisse ergeben sich hieraus schon deshalb nicht, weil eine Industrienorm oder normähnliche Vorgaben eine patentgemäße Produktgestaltung regelmäßig nicht ohne Zusagen des Patentinhabers vorgeben werden, daß und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen er Dritten die Benutzung des Patents gestatten wird.
cc) Mangels Feststellungen des Berufungsgerichts hierzu kann eine sachliche Rechtfertigung der Lizenzverweigerung derzeit weder bejaht noch verneint werden.

d) Die Feststellungen des Berufungsgerichts erlauben es auch nicht, jedenfalls einen Anspruch der Beklagten auf eine Freilizenz am Klagepatent auszuschließen.
aa) Das Berufungsgericht hat die Vergabe von Freilizenzen lediglich an die Unternehmen K., S. und v. L. für sachlich gerechtfertigt gehalten. Es hat sich in diesem Zusammenhang auf seine Ausführungen zu einem fehlenden vertraglichen Anspruch der Beklagten auf eine Freilizenz bezogen und darauf abgestellt, daß die drei konkurrierenden Hersteller nach Aufforderung von Unternehmen der chemischen Industrie oder des VCI als Wettbewerber an der Entwicklung eines neuen Fasses beteiligt gewesen sind und infolgedessen jedenfalls in gewissem Umfang auch Aufwendungen für die Entwicklung gehabt hätten, die nutzlos geworden seien, nachdem die Wahl auf den Beitrag der Klägerin gefallen war. Die VCI-Rahmenbedingungen seien deshalb an die Gewährung von Freilizenzen an die genannten drei Hersteller von Kunststoffässern gekoppelt gewesen. Diese Begründung genügt zur sachlichen Rechtfertigung der Ungleichbehandlung der Beklagten nicht.
bb) Allerdings ist die in der Vergabe von teils entgeltlichen, teils unentgeltlichen Patentlizenzen liegende unterschiedliche Behandlung der Lizenznehmer nicht notwendigerweise als ungerechtfertigt anzusehen. Da das Streben eines Marktteilnehmers nach möglichst günstigen Bedingungen und Preisen ebenso wie das seiner Marktgegenseite grundsätzlich wettbewerbskonform ist, kann allein daraus, daß dieses Streben nicht in jedem Fall zu einem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis in Form eines übereinstimmenden Verhältnisses von Leistung und Gegenleistung führt, noch keine negative Bewertung im Rahmen der Interessenabwägung nach § 20 Abs. 1 GWB gefolgert werden. Entscheidend ist vielmehr, ob eine unterschiedliche Konditionengestaltung auf Willkür oder wirtschaftlichem Handeln fremden unternehmerischen Entscheidungen beruht. § 20 GWB will dem Mißbrauch von Marktmacht entgegenwirken; die Vorschrift enthält keine allgemeine Meistbegünstigungsklausel, die das marktbeherrschende Unternehmen generell zwingen soll, allen die gleichen
- günstigsten - Bedingungen, insbesondere Preise, einzuräumen. Auch dem marktbeherrschenden Unternehmen soll insbesondere nicht verwehrt werden, auf unterschiedliche Marktbedingungen auch differenziert reagieren zu können. Für die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung sind deshalb Art und Ausmaß der unterschiedlichen Behandlung entscheidend. Deren Zulässigkeit richtet sich insbesondere danach, ob die relative Schlechterbehandlung der betroffenen Unternehmen als wettbewerbskonformer, durch das jeweilige Angebot im Einzelfall bestimmter Interessenausgleich erscheint oder auf Willkür oder Überlegungen und Absichten beruht, die wirtschaftlich oder unternehmerisch vernünftigem Handeln fremd sind. Daneben ist im Auge zu behalten, daß die durch die Ungleichbehandlung betroffenen Unternehmen nicht durch die Ausübung der Macht des marktbeherrschenden Unternehmens in ihrer Wettbewerbsfähigkeit untereinander beeinträchtigt werden sollen (BGH WuW/E 3058, 3065 - Pay-TV-Durchleitung).
Die Feststellungen des Berufungsgerichts reichen nicht aus, um die Beschränkung der Freilizenz auf drei inländische Wettbewerber der Klägerin als wettbewerbskonformen Interessenausgleich erscheinen zu lassen. Zunächst versteht es sich nicht von selbst, daß die Klägerin überhaupt Veranlassung hatte , den Aufwendungen dieser drei Unternehmen für die Entwicklung eines Spundfasses mit verbesserter Restentleerung Rechnung zu tragen. Zudem hat das Berufungsgericht zu den Aufwendungen keine Feststellungen getroffen. Es ist deshalb ungeklärt, ob diese Aufwendungen in einem jedenfalls annähernd angemessenen Verhältnis zu den Vorteilen der Freilizenz stehen. Zudem ist es auch nicht zwingend, daß diese Aufwendungen (in vollem Umfang) dadurch nutzlos geworden sind, daß die VCI-Rahmenbedingungen auf das von der Klägerin entwickelte patentgemäße Spundfaß abgestellt sind; das hängt vielmehr davon ab, inwieweit die Entwicklungsarbeit der Konkurrenten der Klägerin eine
Faßgestaltung betroffen haben, die mit den VCI-Rahmenbedingungen unvereinbar ist; auch dazu ist nichts festgestellt. Soweit das Berufungsgericht schließlich gemeint hat, die VCI-Rahmenbedingungen seien an die Gewährung von Freilizenzen an die drei in Rede stehenden Hersteller von Kunststoffässern gekoppelt gewesen, ist dies kein wettbewerbskonformer Gesichtspunkt. Denn das liefe darauf hinaus, im Interesse der VCI-Mitglieder zwar zu verhindern, daß diese von einem einzigen Faßhersteller - der Klägerin - abhängig werden, gleichzeitig die gewünschte Angebotsbreite jedoch auf einen etablierten kleinen Kreis von Unternehmen zu beschränken und anderen als der Klägerin und ihren drei inländischen Konkurrenten den Marktzutritt zu erschweren.

B.

Auch der Ausspruch des Berufungsgerichts, daß die Beklagte der Klägerin nach § 139 Abs. 2 PatG zum Schadensersatz verpflichtet sei, hat keinen Bestand.
I. Das Berufungsgericht hat unter Bezugnahme auf die Feststellungen des Landgerichts angenommen, daß das angegriffene Spundfaß (L-Ring-Faß) die technische Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents wortsinngemäß verwirklicht und die Beklagte demgemäß mit dem Vertrieb dieses Fasses ein erfindungsgemäßes Erzeugnis in den Verkehr gebracht hat (§ 9 Satz 2 Nr. 1 PatG). Diese Beurteilung läßt keinen Rechtsfehler erkennen und wird auch von der Revision nicht angegriffen.
II. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist es für die Schadensersatzverpflichtung der Beklagten jedoch nicht unerheblich, ob sie von der Klägerin nach § 33 i.V.m. § 20 Abs. 1 GWB (und für den Zeitraum vor dem 1. Ja-
nuar 1999 nach § 35 i.V.m. § 26 Abs. 2 GWB a.F.) die Einräumung einer Lizenz am Klagepatent verlangen konnte.
1. Soweit die Beklagte eine Freilizenz beansprucht, hat das Berufungsgericht seine Auffassung zum einen wiederum mit der Wirkung der Abschlußerklärung der Beklagten begründet. Für den Zeitraum vor deren Zugang bei der Klägerin entfalte die Abschlußerklärung zwar keine Wirkung. Insoweit stehe einem Anspruch auf eine Freilizenz indes entgegen, daß es nicht mißbräuchlich sei, wenn die Klägerin nur den Unternehmen K., S. und v. L. wegen deren Beteiligung an der Entwicklung eines neuen Spundfasses eine Freilizenz erteilt habe. Soweit sich die Beklagte darauf berufe, ihr hätte zumindest wie anderen Drittunternehmen eine entgeltliche Lizenz eingeräumt werden müssen, könne sie damit nicht gehört werden. Eine Benutzung des Klagepatents wäre ihr nämlich nur erlaubt gewesen, wenn von der zuständigen Kartellbehörde oder durch ein Kartellgericht ausgesprochen worden wäre, daß ihr eine Lizenz einzuräumen sei. Ein hierauf gerichtetes Verfahren habe die Beklagte jedoch nicht angestrengt, sondern sich eine Selbsthilfe angemaßt, die die Rechtsordnung nur unter den - hier nicht gegebenen - Voraussetzungen des § 229 BGB zulasse.
2. Mit diesen Erwägungen kann nicht ausgeschlossen werden, daß die Beklagte dem Schadensersatzbegehren der Klägerin einen Anspruch auf Einräumung einer Lizenz entgegenhalten kann.

a) Die Abschlußerklärung der Beklagten präjudiziert die Beurteilung der Frage, ob die Beklagte der Klägerin zum Schadensersatz verpflichtet ist, nicht. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geht von der rechtskräftigen Bejahung der Schutzrechtsverletzung im Schadensersatzprozeß keine
Feststellungswirkung für den Unterlassungsprozeß aus und umgekehrt (BGHZ 150, 377, 383 - Faxkarte). Die Anerkennung ihrer Verpflichtung zur Unterlassung durch die Beklagte erstreckt sich daher nicht auf die Feststellung, daß die gleichartigen Handlungen der Beklagten in der Vergangenheit rechtswidrig waren und insoweit die Voraussetzungen des geltend gemachten Schadensersatzanspruchs der Klägerin vorliegen.

b) Ebensowenig kann ein Anspruch der Beklagten auf eine Lizenz am Klagepatent mit der Begründung außer Betracht bleiben, ein solcher Anspruch hätte von der zuständigen Kartellbehörde oder durch ein Kartellgericht ausgesprochen werden müssen.
Dabei kann unerörtert bleiben, ob den Erwägungen des Berufungsgerichts für den Unterlassungsanspruch zu folgen wäre (kritisch dazu Kühnen in Festschrift für Tilmann, S. 513; s. aber auch BGHZ 148, 221, 231 f. - SPIEGELCD -ROM). Denn im Streitfall ist nicht über den Unterlassungsanspruch, sondern nur über den von der Klägerin geltend gemachten Schadensersatzanspruch zu entscheiden. Ersatz eines ihr durch die Benutzungshandlungen der Beklagten entstandenen Schadens kann die Klägerin, wenn der Beklagten ein Anspruch auf Benutzungsgestattung zusteht, jedenfalls nur in Höhe des Betrages verlangen, den sie auch hätte beanspruchen können, wenn sie sich nicht (rechtswidrig) geweigert hätte, der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft eine Lizenz am Klagepatent einzuräumen. Da auch ein Anspruch auf Freilizenz in Betracht kommt, kann damit ein ersatzfähiger Schaden auch vollständig entfallen.

C.

Das Berufungsgericht wird hiernach die fehlenden Feststellungen dazu nachzuholen haben, ob die Klägerin Normadressatin des § 20 Abs. 1 GWB und des § 26 Abs. 2 GWB a.F. ist und sich gegebenenfalls (erneut) mit der sachlichen Rechtfertigung der Ungleichbehandlung der Beklagten mit den Lizenznehmern der Klägerin zu befassen haben. In diesem Zusammenhang kann auch der Frage Bedeutung zukommen, ob die Beklagte das Klagepatent erst in Benutzung genommen hat, nachdem sie bzw. ihre Muttergesellschaft sich vergeblich um eine Lizenz bemüht hat, oder ob sie das Klagepatent verletzt hat, ohne einen Anspruch auf Benutzungsgestattung geltend zu machen (vgl. BGH, Beschl. v. 25.10.1988 - KVR 1/87, WuW/E 2535, 2541 - Lüsterbehangsteine

).


Bei dieser Sachlage ist derzeit eine Erörterung der - gegebenenfalls nicht ohne eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu entscheidenden - Frage nicht veranlaßt, ob die Vorschriften der von der Beklagten gleichfalls geltend gemachten Art. 82 EG, 86 EGV unter den Bedingungen
des Streitfalls andere Anforderungen an den Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Verweigerung einer Patentlizenz stellen.
Hirsch Goette Ball
Bornkamm Meier-Beck

(1) Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen sei.

(2) Das Gericht kann ferner, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits von Feststellungszielen abhängt, die den Gegenstand eines anhängigen Musterfeststellungsverfahrens bilden, auf Antrag des Klägers, der nicht Verbraucher ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Musterfeststellungsverfahrens auszusetzen sei.

(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung umfasst auch die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis; die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.

(2) Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei sind in allen Prozessen zu erstatten, Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassen ist und am Ort des Prozessgerichts auch nicht wohnt, jedoch nur insoweit, als die Zuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen oder als in der Person des Rechtsanwalts ein Wechsel eintreten musste. In eigener Sache sind dem Rechtsanwalt die Gebühren und Auslagen zu erstatten, die er als Gebühren und Auslagen eines bevollmächtigten Rechtsanwalts erstattet verlangen könnte.

(3) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne der Absätze 1, 2 gehören auch die Gebühren, die durch ein Güteverfahren vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle entstanden sind; dies gilt nicht, wenn zwischen der Beendigung des Güteverfahrens und der Klageerhebung mehr als ein Jahr verstrichen ist.

(4) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne von Absatz 1 gehören auch Kosten, die die obsiegende Partei der unterlegenen Partei im Verlaufe des Rechtsstreits gezahlt hat.

(5) Wurde in einem Rechtsstreit über einen Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 entschieden, so ist die Verjährung des Anspruchs gehemmt, bis die Entscheidung rechtskräftig geworden ist oder der Rechtsstreit auf andere Weise beendet wird.

Andere Urteile sind gegen eine der Höhe nach zu bestimmende Sicherheit für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Soweit wegen einer Geldforderung zu vollstrecken ist, genügt es, wenn die Höhe der Sicherheitsleistung in einem bestimmten Verhältnis zur Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages angegeben wird. Handelt es sich um ein Urteil, das ein Versäumnisurteil aufrechterhält, so ist auszusprechen, dass die Vollstreckung aus dem Versäumnisurteil nur gegen Leistung der Sicherheit fortgesetzt werden darf.

(1) Würde die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen, so hat ihm das Gericht auf Antrag zu gestatten, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Gläubigers abzuwenden; § 709 Satz 2 gilt in den Fällen des § 709 Satz 1 entsprechend. Ist der Schuldner dazu nicht in der Lage, so ist das Urteil nicht für vorläufig vollstreckbar zu erklären oder die Vollstreckung auf die in § 720a Abs. 1, 2 bezeichneten Maßregeln zu beschränken.

(2) Dem Antrag des Schuldners ist nicht zu entsprechen, wenn ein überwiegendes Interesse des Gläubigers entgegensteht. In den Fällen des § 708 kann das Gericht anordnen, dass das Urteil nur gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar ist.

Für Klagen aus unerlaubten Handlungen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen ist.

(1) Für alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird (Patentstreitsachen), sind die Zivilkammern der Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Patentstreitsachen für die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zuzuweisen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigungen auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. Die Länder können außerdem durch Vereinbarung den Gerichten eines Landes obliegende Aufgaben insgesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht eines anderen Landes übertragen.

(3) Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in dem Rechtsstreit entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt führt ein Register, das die Bezeichnung der Patentanmeldungen, in deren Akten jedermann Einsicht gewährt wird, und der erteilten Patente und ergänzender Schutzzertifikate (§ 16a) sowie Namen und Wohnort der Anmelder oder Patentinhaber und ihrer etwa nach § 25 bestellten Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten angibt, wobei die Eintragung eines Vertreters oder Zustellungsbevollmächtigten genügt. Auch sind darin Anfang, Ablauf, Erlöschen, Anordnung der Beschränkung, Widerruf, Erklärung der Nichtigkeit der Patente und ergänzender Schutzzertifikate (§ 16a) sowie die Erhebung eines Einspruchs und einer Nichtigkeitsklage zu vermerken.

(2) Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts kann bestimmen, daß weitere Angaben in das Register eingetragen werden.

(3) Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt im Register eine Änderung in der Person, im Namen oder im Wohnort des Anmelders oder Patentinhabers und seines Vertreters sowie Zustellungsbevollmächtigten, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Solange die Änderung nicht eingetragen ist, bleibt der frühere Anmelder, Patentinhaber, Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigte nach Maßgabe dieses Gesetzes berechtigt und verpflichtet. Übernimmt der neu im Register als Anmelder oder als Patentinhaber Eingetragene ein Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, ein Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder ein Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof, so ist dafür die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten nicht erforderlich.

(4) Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt auf Antrag des Patentinhabers oder des Lizenznehmers die Erteilung einer ausschließlichen Lizenz in das Register ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Der Antrag nach Satz 1 ist unzulässig, solange eine Lizenzbereitschaft (§ 23 Abs. 1) erklärt ist. Die Eintragung wird auf Antrag des Patentinhabers oder des Lizenznehmers gelöscht. Der Löschungsantrag des Patentinhabers bedarf des Nachweises der Zustimmung des bei der Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers.

(5) (weggefallen)

(1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.

(3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.

Tenor

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits und die der Nebenintervention.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

Tatbestand

 
Die Parteien streiten über Unterlassungs-, Rechnungslegungs- und Schadensersatzpflichten als Folgen einer Patentverletzung.
Die Klage ist nach Zurücknahme der Klage in Bezug auf das Schutzrecht EP 1 138 162 mit Anwaltsschriftsatz der Klägerin vom 20.10.2009 allein gestützt auf das Europäische Patent 1 018 849 B1, das ein „Verfahren zum Handover, Mobilstation für ein Handover und Basisstation für ein Handover“ betrifft (im Folgenden: Klagepatent). Die Bundesrepublik Deutschland ist als Vertragsstaat benannt, die Erteilung des am 26.11.1999 angemeldeten Patents wurde am 07.03.2007 veröffentlicht, wobei das Klagepatent eine Unionspriorität vom 08.01.1999 beansprucht. Veröffentlichungstag der Patentanmeldung ist der 12.07.2000. Gegen den deutschen Teil des in Kraft stehenden Klagepatents haben die X. AG, die Beklagte Ziffer 2 sowie die Y. GmbH Nichtigkeitsklage zum Bundespatentgericht erhoben. Der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents hat in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:
Verfahren zum Handover einer Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer ersten Basisstation (BS 1) zu einer zweiten Basisstation (BS 2) des Netzwerks, wobei bei einer bestehenden Verbindung in der jeweiligen Basisstation Verbindungsdaten für die Verbindung gespeichert sind und Ressourcen der Basisstation für die Verbindung reserviert sind, dadurch gekennzeichnet, dass beim Handover einer Verbindung die Verbindungsdaten in der ersten Basisstation (BS 1) zunächst gespeichert bleiben und die Ressourcen der ersten Basisstation (BS 1) zunächst reserviert bleiben und, dass zu einem späteren Zeitpunkt die Verbindungsdaten gelöscht werden und die Ressourcen freigegeben werden, wobei der spätere Zeitpunkt durch eine Mitteilung der Mobilstation oder der zweiten Basisstation über den erfolgreichen Handover festgelegt wird.
Hinsichtlich des weiteren Inhalts, insbesondere der Patentbeschreibung wird auf die als Anlage K 42 vorgelegte Patentschrift verwiesen.
Die Klägerin, eine Patentverwertungsgesellschaft, ist seit einer Registerumtragung am 10.10.2007 als Patentinhaberin im Patentregister eingetragen (Anlage K 43). Sie leitet ihre Rechtsstellung aus dem Erwerb eines umfangreichen, das Klagepatent umfassenden Patentportfolios von der früheren Patentinhaberin, der Z. GmbH, sowie einer korrespondierenden Abtretung zeitlich vor dem Erwerb des Klagepatents liegender Ansprüche ab.
Die Beklagte Ziffer 1, ein Mobilfunkgerätehersteller mit Sitz in …, vertreibt bundesweit – auch unter eigenem Markennamen – und insbesondere durch ihre in … ansässige Tochtergesellschaft, die Beklagte Ziffer 2, Mobilfunkgeräte, hierunter die … (im Folgenden: angegriffene Ausführungsformen), die GSM- und UMTS-fähig sind.
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) beruht auf Mobilfunkstandards des 3rd-Generation-Partnership-Projects (3GPP), die in einzelnen Dokumenten des European Telecommunications Standards Institute (ETSI) niedergelegt sind. Im standardrelevanten Dokument mit der Bezeichnung „TS 25.133 Version 6.22.0“ (im Folgenden: TS 25.133), das festlegt, inwieweit Mobilstationen die Funkbetriebsmittel-Verwaltung unterstützen müssen, wird in Kapitel 5.9 das Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN in CELL_DCH and CELL_FACH“ behandelt. Gegenstand des Verfahrens ist die Übergabe einer Mobilfunkverbindung einer Mobilstation von einem UMTS-Zugangspunkt zu einem Zugangspunkt eines Netzwerks, das sich der Zugangstechnologie GSM bedient (TS 25.133, 5.9.1). Unter 5.9.2 wird festgelegt, dass die im Kapitel enthaltenen Anforderungen durch alle Mobilstationen erfüllt werden müssen, die UMTS und GSM unterstützen.
Wie sich der Wechsel vom einen zum anderen Zugangspunkt vollzieht, wird im Einzelnen im weiteren standardrelevanten Dokument „3GPP TS 25.331 Version 6.17.0“ (im Folgenden: TS 25.331) unter Punkt 8.3.11 beschrieben, auf den Kapitel 5.9.1 des Dokuments TS 25.133 verweist, wobei die dortigen Bestimmungen kraft der Inbezugnahme auf das Dokument selbst Bestimmungen des Dokuments TS 25.133 werden (TS 25.133, 2. References).
Nach Kapitel 8.3.11 wird der Wechsel des Zugangspunkts durch eine Anweisung des Zugangsnetzwerks von UMTS mit der Bezeichnung UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) ausgelöst, wobei das Mobilfunkgerät, welches im Standard als UE (User Equipment) bezeichnet wird, eine Anweisung erhält, zu einer anderen Zugangstechnologie als UMTS wie z.B. GSM zu wechseln („ Inter -RAT [Radio Access Technology] cell change order“). Nach 8.3.11.3 des Standards muss das Mobilfunkgerät so ausgebildet sein, dass es die Anweisung verarbeiten und einen entsprechenden Wechsel durchführen kann. Sobald das Mobilfunkgerät eine Meldung über einen erfolgreichen Wechsel von der Zielzugangstechnologie erhalten hat, soll es das Verfahren nach 8.3.11.4 des Standards als abgeschlossen betrachten. Weiter legt Abschnitt 8.3.11.4 fest, dass die Kontextinformationen für das betroffene Mobilfunkgerät gelöscht werden und die Funkverbindung freigegeben wird, sobald mitgeteilt wird, dass das Mobilfunkgerät die Anweisung, zu dem Zugangspunkt eines anderen Netzwerks zu wechseln, erfolgreich abgeschlossen hat. Zudem merkt Abschnitt 8.3.11.4 an, dass die Freigabe der UMTS-Funkressourcen von der anderen Zugangstechnologie bewirkt wird.
10 
Die Signalisierungsprozedur für das Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“, die sich zwischen den beteiligten Einheiten vollzieht, wird im technischen Report „3GPP TR 25.931“ in Kapitel 7.13.5 in Schaubild „Figure 40: UTRAN to GPRS Cell Reselection“ (im Folgenden: TR 25.931) im Einzelnen grafisch dargestellt und beschrieben:
11 
Danach nimmt die Signalisierung ihren Ausgang in einer Aufforderung des Serving Radio Network Controllers (SRNC), der Bestandteil von UMTS ist, an das Mobilfunkgerät (UE = User Equipment), einen Zellwechsel vorzunehmen („cell change order“). Sobald das Mobilfunkgerät sich beim Base Station Subsystem (BSS) von GSM registriert hat, sendet es in einem weiteren Schritt eine Nachricht an das Core Network (CN) von GSM. Darauf setzt sich das Core Network von GSM mit dem SRNC von UMTS in Verbindung und es werden Kontextinformationen und Daten zwischen ihnen ausgetauscht, die das Mobilfunkgerät betreffen. Schließlich sendet das Core Network von GSM in Schritt 8 ein Freigabekommando („Iu Release command“) an den SRNC von UMTS, um die Verbindung zu beenden, woraufhin in Schritt 9 der SRNC an das Core Network von GSM den Abschluss der Freigabe mitteilt („Iu Release Complete“). Sodann nimmt das Core Network von GSM den Kontakt mit dem Mobilfunkgerät auf (Schritt 11 und 12). Zudem kommunizieren – hiervon nunmehr unabhängig – innerhalb des UMTS-Netzwerks der SRNC und die Node B und löschen den Informationskontext der Funkverbindung (Schritt 14 und 15 „Radio Link Deletion Request“ und „Radio Link Deletion Response“).
12 
Die Klägerin ist der Auffassung, die durch die Beklagten vertriebenen UMTS- und GSM-fähigen Mobilfunkgeräte seien geeignet und dazu bestimmt, die durch das Klagepatent gelehrte Erfindung zu benutzen. Mangels einer entsprechenden Berechtigung verletzten die Beklagten hierdurch das Ausschließlichkeitsrecht aus dem Klagepatent. Insbesondere mache das für UMTS und GSM standardisierte Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ vom Klagepatent Gebrauch. Daraus, dass die Mobilfunkgeräte der Beklagten standardgemäß ausgebildet seien, folge die Verletzung des Klagepatents durch die Beklagten.
13 
Der Standard verwirkliche sämtliche Merkmale des Klagepatents wortsinngemäß. Entgegen der Auffassung der Beklagten finde eine Auslegung des Klagepatents dahingehend, dass sich die erfinderische Lehre ausschließlich mit einem Handover befasse, der sich ohne Netzwerkunterstützung vollzieht, weder in den Patentansprüchen noch in der Beschreibung eine Stütze.
14 
Zudem seien an dem standardgemäßen Handover Basisstationen im Sinne des Klagepatents beteiligt. Die Auffassung der Beklagten, wonach eine Basisstation im Sinne des Klagepatents mit einer BTS (Base Transceiver Station) im Sinne des GSM-Standards gleichzusetzen sei, die weder Verbindungsdaten speichere noch Ressourcen für die Verbindung bereithalte, sei ebenso unzutreffend wie die Zurechnung des BSC (Base Station Controller) zum Backbone-Netzwerk und das Postulat, das Klagepatent lehre eine – nach dem Stand der Technik so nicht bekannte – „intelligente“ Funkfeststation. Die Basisstation im Sinne des Klagepatents finde im relevanten Standard ihre Entsprechung unter Anknüpfung an den Stand der Technik vielmehr im Base Station Subsystem (BSS) des GSM-Standards, das entgegen der Auffassung der Beklagten den relevanten Zugangspunkt des Mobilfunkgeräts zum Funknetzwerk bilde. Bezogen auf das UMTS-Netzwerk stelle das Radio Network System (RNS) die Basisstation dar, die aus dem Radio Network Controller (RNC) sowie der Funkfeststation Node B bestehe. Irrelevant sei nach der erfinderischen Lehre, ob die Speicherung der Verbindungsdaten und die Vorhaltung der Ressourcen in dem einen oder in dem anderen Element des Zugangsnetzwerks lokalisiert sei. Unzutreffend sei auch der weitere Argumentationsstrang der Beklagten, der Standard „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ befasse sich im Gegensatz zur Lehre des Klagepatents allein mit einem Handover von Netzwerk zu Netzwerk.
15 
Insbesondere werde auch das Merkmal 5 a) durch den Standard verwirklicht. Der „spätere Zeitpunkt“ im Sinne des Merkmals werde durch eine Mitteilung definiert, die letztlich auf eine Signalisierung durch die Mobilstation zurückzuführen sei. Der Umstand, dass an dem Mitteilungsvorgang auch die zweite Basisstation und ggf. auch das Netzwerk beteiligt seien, sei unschädlich. Patentgemäß entscheidend sei allein, dass die Mitteilung über den erfolgreichen Handover von der Basisstation oder der Mobilstation komme. Merkmal 5 sehe beide Alternativen gleichwertig vor, ohne im Sinne einer strengen Alternativität zwischen ihnen zu differenzieren.
16 
Die angegriffenen Ausführungsformen verletzten das Patent unmittelbar dadurch, dass die durch die Beklagten vertriebenen Mobilfunkgeräte das Handover von UMTS nach GSM unter Anwendung des patentgemäßen Verfahrens vollzögen. Da die Durchführung des patentgemäßen Verfahrens vorherbestimmt sei, hätten die Beklagten Tatherrschaft und setzten somit wissentlich und willentlich eine eigene Ursache für die Patentverletzung, weshalb sie jedenfalls als Nebentäter zu qualifizieren seien. Da ein vorsätzliches Handeln in Rede stehe, setze sich diese Wertung nicht in Widerspruch zu den Wertungen des § 10 PatG. Jedenfalls rechtfertige sich ein Schlechthinverbot nach § 10 PatG. Die von den Beklagten vertriebenen Mobilfunkgeräte seien kein passives Objekt, sondern aktiv an dem Verfahren beteiligt, das im Klagepatent gelehrt werde. Die Mobilstation sei selbst Anspruchsmerkmal und damit wesentliches Element der Erfindung. Der Streitgegenstand sei durch die bezeichneten technischen Eigenschaften der Mobilfunkgeräte hinreichend bestimmt.
17 
Die Klägerin beantragt zuletzt:
18 
I. Die Beklagten werden verurteilt, es zu unterlassen, im Inland Mobilstationen anzubieten oder in Verkehr zu bringen, die dazu geeignet sind, ein Verfahren zum Handover einer Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer ersten Basisstation zu einer zweiten Basisstation des Netzwerks anzuwenden,
19 
wobei bei einer bestehenden Verbindung in der jeweiligen Basisstation Verbindungsdaten für die Verbindung gespeichert sind und Ressourcen der Basisstation für die Verbindung reserviert sind, und wobei beim Handover einer Verbindung die Verbindungsdaten der ersten Basisstation zunächst gespeichert bleiben und die Ressourcen der ersten Basisstation zunächst reserviert bleiben und dass zu einem späteren Zeitpunkt die Verbindungsdaten gelöscht werden und die Ressourcen freigegeben werden, wobei der spätere Zeitpunkt durch eine Mitteilung der Mobilstation oder der zweiten Basisstation über den erfolgreichen Handover festgelegt wird.
20 
II. Den Beklagten wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das Verbot gemäß Ziffer I. ein Ordnungsgeld von bis zu EUR 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten angedroht, wobei die Ordnungshaft an den jeweiligen gesetzlichen Vertretungsorganen der jeweiligen Beklagten zu vollstrecken ist.
21 
III. Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen gemäß Ziffer I. seit dem 23.05.2007 entstanden ist und noch entsteht.
22 
IV. Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin schriftlich in geordneter Form, gegliedert nach Kalendervierteljahren Rechnung zu legen über ihre jeweiligen Handlungen gemäß Ziffer I. seit dem 23.05.2007 und zwar unter Angabe
23 
a) der einzelnen Lieferungen (unter Vorlage der Rechnungen und Lieferscheine) mit
24 
aa) Liefermengen, -zeiten und -preisen,
25 
bb) Marken der jeweiligen Erzeugnisse sowie allen Identifikationsmerkmalen, wie Typenbezeichnung, Artikelbezeichnung, laufender Produktnummer,
26 
cc) den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
27 
b) der einzelnen Angebote (unter Vorlage schriftlicher Angebote) mit
28 
aa) Angebotsmengen, -zeiten und -preisen,
29 
bb) Marken der jeweiligen Erzeugnisse sowie allen Identifikationsmerkmalen, wie Typenbezeichnung, Artikelbezeichnung, laufender Produktnummer,
30 
cc) den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,
31 
c) der nach den einzelnen Faktoren aufgeschlüsselten Kosten sowie des erzielten Gewinns,
32 
d) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, jeweils mit der Anzahl der hergestellten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse.
33 
Die Beklagten und die Streithelferin beantragen ,
34 
die Klage abzuweisen;
35 
hilfsweise : den Rechtsstreit bis zur Entscheidung über die gegen das Klagepatent erhobenen Nichtigkeitsklagen auszusetzen;
36 
höchst hilfsweise : Vollstreckungsschutz.
37 
Die Beklagten tragen vor, eine Patentverletzung könne nicht festgestellt werden. Es liege bereits keine Benutzung der technischen Lehre des Klagepatents vor. An dem standardgemäßen Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ sei keine patentgemäß ausgebildete „intelligente“ Basisstation beteiligt. Die Verbindungsdaten würden nach dem Standard anders gelöscht, die Ressourcen für die Funkverbindung anders freigegeben, als in der patentgemäßen Lehre beschrieben. Zudem beschreibe das standardgemäße Verfahren einen Handover von Netzwerk zu Netzwerk, wohingegen das Klagepatent einen Handover, der mit Unterstützung des Netzwerks stattfindet, nicht erfasse.
38 
Insbesondere sei das Merkmal 5 nicht erfüllt, weil keine patentgemäße Freigabe erfolge. Merkmal 5 sehe entgegen der Auffassung der Klägerin zwei sich ausschließende Alternativen vor. In Alternative 5 a) sende die Mobilstation die Mitteilung über den erfolgreichen Handover unmittelbar an die erste Basisstation, wohingegen dies in Alternative 5 b) die zweite Basisstation bewerkstellige.
39 
Eine unmittelbare Patentverletzung liege nicht vor. Für eine mittelbare Patentverletzung fehle es bereits an schlüssigem Vortrag der Klägerin zur positiven Kenntnis der Beklagten. Zudem rechtfertige die bloße Bereitstellung der angegriffenen Ausführungsformen nicht die Gleichstellung mit der eigentlichen Benutzung des Verfahrens. Die Mobilstation sei für das standardgemäße Verfahren unbedeutend. Danach erfolge die Löschung der Verbindungsdaten und die Freigabe der Ressourcen durch das Netzwerk und nicht, wie es das Klagepatent verlange, durch die Mobilstation oder die zweite Basisstation. Die Mobilfunkgeräte seien bloße Objekte des Verfahrens, da sie selbst zum Leistungsergebnis – dem erfolgreichen Handover – nichts beitrügen.
40 
Einer Patentverletzung stehe zumindest entgegen, dass aus der FRAND-Verpflichtungserklärung der Z. GmbH gegenüber ETSI durch Nutzungsaufnahme der Beklagten nach französischem Recht ein Nutzungsrecht folge. Jedenfalls führe die ETSI-FRAND-Erklärung der Z. GmbH zu einem auch die Klägerin bindenden Stillhalteabkommen (pactum de non petendo) gegenüber den Beklagten. Der Geltendmachung des Unterlassungsanspruch stehe überdies der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegen, der sich zum einen aus der auch die Klägerin bindenden FRAND-Verpflichtungserklärung der Z. GmbH zum anderen aus kartellrechtlichen Gründen ergebe.
41 
Im Hinblick auf die anhängigen Nichtigkeitsklagen sei der Rechtsstreit jedenfalls auszusetzen.
42 
Angesichts bestehender Lieferbeziehungen mit der Beklagten ist die Streithelferin auf Seiten der Beklagten dem Rechtsstreit durch Anwaltsschriftsatz vom 04.08.2009 beigetreten.
43 
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Parteivortrags wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen ergänzend Bezug genommen. Die Klägerin hat zuletzt mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 04.02.2010 vorgetragen, dessen Zurückweisung die Beklagte durch nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 05.02.2010 beantragt.

Entscheidungsgründe

 
44 
A. Entscheidungszuständigkeit
45 
Die Kammer ist zur Entscheidung berufen nach § 32 ZPO und Art. 5 Nr. 3 EuGVVO i.V.m. § 143 Abs. 1 PatG i.V.m. § 14 ZuVOJu. Die Beklagten sind dem Vorwurf bundesweiter patentverletzender Handlungen ausgesetzt, womit ein deliktischer Gerichtsstand auch in Baden-Württemberg vorliegt.
46 
B. Klage
47 
Die zulässige Klage ist unbegründet. Die Beklagten verletzen das Klagepatent (I.) weder unmittelbar gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 9 S. 2 Nr. 2 PatG (II.) noch mittelbar gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 10 Abs. 1 PatG (III.).
48 
I. Klagepatent
49 
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Handover einer Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer ersten Basisstation (BS 1) zu einer zweiten Basisstation (BS 2).
50 
1. Es kennzeichnet in der Beschreibung im Stand der Technik Verfahren, durch die die Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer an eine andere Basisstation weitergegeben wird (Handover), als bekannt. Dabei seien digitale Mobilfunksysteme als „zellulare Netze“ aufgebaut, wobei jeweils ein Zugangspunkt eine Funkzelle ausbilde, deren Größe von verschiedenen Parametern abhängig sei. Aufgrund der hohen Frequenzen und der großen Anzahl von Mobilstationen müssten diese eine sehr begrenzte Größe haben. Daher komme dem Handover von einer zur anderen Zelle große Bedeutung zu. Dabei setzten die nach dem Stand der Technik bekannten Handover-Verfahren voraus, dass der Handover durch das Backbone-Netzwerk unterstützt werden könne. Dies sei jedoch in Zukunft bspw. dann nicht gewährleistet, wenn unterschiedliche Netzwerke angeschlossen seien.
51 
2. Demgegenüber beschreibt das Klagepatent als allgemeinen Vorteil seiner Lehre, dass ein Handover auch bei Netzwerken ermöglicht werde, bei denen eine Kommunikation zwischen den einzelnen Basisstation nicht oder nur eingeschränkt möglich sei, weil sie nach einem anderen Standard arbeiteten. Zudem zeige die patentgemäße Lehre ein Verfahren auf, dass es der Mobilstation bei einem fehlgeschlagenen Handover-Versuch ohne großen Aufwand ermögliche, zur Ausgangsbasisstation zurückzukehren.
52 
3. Dieser Vorteil gegenüber dem Stand der Technik wird aus Sicht des Klagepatents durch ein Verfahren zum Handover nach den Merkmalen des Anspruchs 1 realisiert:
53 
1. Verfahren zum Handover einer Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer ersten Basisstation (BS 1) zu einer zweiten Basisstation (BS 2) des Netzwerks.
54 
2. Bei einer bestehenden Verbindung sind in der jeweiligen Basisstation
55 
a) Verbindungsdaten für die Verbindung gespeichert und
56 
b) Ressourcen der Basisstation für die Verbindung reserviert.
57 
3. Beim Handover einer Verbindung bleiben
58 
a) die Verbindungsdaten in der ersten Basisstation (BS 1) zunächst gespeichert und
59 
b) die Ressourcen der ersten Basisstation (BS 1) zunächst reserviert.
60 
4. Zu einem späteren Zeitpunkt werden
61 
a) die Verbindungsdaten gelöscht und
62 
b) die Ressourcen freigegeben.
63 
5. Der spätere Zeitpunkt wird
64 
a) durch eine Mitteilung der Mobilstation über den erfolgreichen Handover festgelegt oder
65 
b) durch eine Mitteilung der zweiten Basisstation über den erfolgreichen Handover festgelegt.
66 
II. Keine unmittelbare Patentverletzung
67 
Es kann dahingestellt bleiben, ob bei Einsatz der angegriffenen Ausführungsformen während eines Handovers vom UMTS-Zugangspunkt zu einem GSM-Zugangspunkt von sämtlichen Merkmalen des geschützten Verfahrens wortsinngemäß Gebrauch gemacht wird. Selbst wenn dies der Fall wäre, läge jedenfalls keine unmittelbare Patentverletzung durch die Beklagten vor.
68 
1. Die Mobilfunkgeräte wenden das patentgemäße Verfahren nicht i.S.v. § 9 S. 2 Nr. 2 PatG an. Hierzu wäre – ebenso wie beim Erzeugnispatent (BGH GRUR 2007, 313, 314 - Funkuhr II ) – erforderlich, dass die Mobilfunkgeräte die beanspruchten Maßnahmen vollständig durchführen. Eine solche Anwendung kann – wie vorliegend – nicht schon darin erblickt werden, dass eine Vorrichtung sinnfällig hergerichtet wird, um ein patentgeschütztes Verfahren auszuüben (BGH GRUR 1992, 305 - Heliumeinspeisung ). Eine so weitgehende Ausdehnung des Tatbestands der unmittelbaren Patentverletzung auf alle notwendigen Bedingungen der Anwendung des patentgemäßen Verfahrens würde die durch § 10 PatG gezogenen Grenzen der Verantwortlichkeit für bloß mittelbare Verursachungsbeiträge unterlaufen (BGH GRUR 2007, 313, 314 f. - Funkuhr II ).
69 
2. Unabhängig davon, ob für Fälle der vorsätzlichen Patentverletzung andere Grundsätze gelten können (BGH GRUR 2007, 313, 315 bei [17] - Funkuhr II ), sind die entsprechenden subjektiven Elemente eines bewussten Eingriffs in einen fremden Rechtskreis vorliegend nicht zur Überzeugung der Kammer dargetan. Aus diesem Grund scheitert auch eine Verantwortlichkeit der Beklagten als Teilnehmer i.S.v. § 830 Abs. 2 BGB einer fremden unmittelbaren Nutzung nach § 9 S. 2 Nr. 2 PatG.
70 
3. Auch soweit im Einzelfall für eine Qualifikation als Verletzungshandlung ausreichend sein kann, dass die Verwirklichung des Benutzungstatbestandes durch einen Dritten unvorsätzlich ermöglicht oder gefördert wird, obwohl der Verletzer sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt (BGH GRUR 2009, 1142, 1144 sub [29] - MP3-Player-Import ), ergibt sich aus diesem Grundsatz keine Haftung der Beklagten. Insoweit reicht ein Mitverursachungsbeitrag allein nicht aus, um eine Verantwortlichkeit zu begründen, sondern es bedarf der Verletzung einer Rechtspflicht, die jedenfalls auch dem Schutz des absoluten Rechts dient und bei deren Beachtung der Mitverursachungsbeitrag entfallen oder jedenfalls als verbotener und zu unterlassender Beitrag des Handelnden zu der rechtswidrigen Handlung eines Dritten erkennbar gewesen wäre. Andernfalls würde der Verletzungstatbestand uferlos (BGH GRUR 2009, 1142, 1145 sub [36] - MP3-Player-Import ). Bei der Bestimmung des notwendigen Zurechnungszusammenhangs sind wiederum die Wertungen des Gesetzgebers in den Blick zu nehmen. Soweit der Beitrag zu einer Verletzungshandlung eines anderen in der Lieferung oder dem Anbieten eines Mittels besteht, hat der erforderliche Zurechnungszusammenhang in § 10 PatG eine eigenständige gesetzliche Ausprägung erfahren und ist an die dort aufgestellten Voraussetzungen gebunden (BGH GRUR 2007, 313, 314 f. - Funkuhr II ).
71 
III. Keine mittelbare Patentverletzung
72 
Die begehrten Rechtsfolgen rechtfertigen sich auch nicht aus § 10 Abs. 1 PatG.
73 
Eine Auslegung des Klagepatents ergibt, dass Merkmal 5 zwischen zwei Möglichkeiten unterscheidet (dazu 1.). Weil das standardisierte Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ – bei unterstellter Verwirklichung der übrigen Anspruchsmerkmale – allenfalls Merkmal 5 b) verwirklicht (dazu 2.), sind die angegriffenen Ausführungsformen, die das Verfahren anwenden können, keine Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Sie tragen zum Leistungsergebnis des Verfahrens, das das Klagepatent lehrt, nichts Wesentliches bei, sondern sind lediglich Objekt des Verfahrens (dazu 3.).
74 
1. Merkmal 5 ist entgegen der Auffassung der Klägerin im Sinne einer strengen Alternativität zu verstehen.
75 
a) Die erforderliche Auslegung nach dem Verständnis eines Durchschnittsfachmanns hat sich auf den Anspruchswortlaut in seiner Beschränkung auf bestimmte Merkmale zu fokussieren (Art. 69 Abs. 1 S. 1 EPÜ, § 14 Abs. 1 S. 1 PatG; BGH GRUR 2004, 1023 - bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung ) und den Inhalt der Beschreibung und der Zeichnungen heranzuziehen (Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ, § 14 Abs. 1 S. 2 PatG; BGH GRUR 2008, 779, 782 sub [30] - Mehrgangnabe ), um den Sinngehalt des Patentanspruchs zu erfassen. Soweit die Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche herangezogen wird, ist der technische Sinn der in der Patentschrift verwendeten Worte und Begriffe entscheidend und nicht deren rein philologischer oder logisch-wissenschaftlicher Bedeutungsgehalt (BGHZ 150, 149, 156 - Schneidmesser I ; BGH GRUR 1999, 909 - Spannschraube ).
76 
b) Bei Anwendung dieser Grundsätze auf das Klagepatent ergibt sich für den Fachmann, dass Merkmal 5 zwei Möglichkeiten unterscheidet, wie der „spätere Zeitpunkt“, zu dem nach Merkmal 4 die Verbindungsdaten gelöscht und die Ressourcen freigegeben werden, festgelegt wird. Nach Merkmal 5 a) wird der spätere Zeitpunkt durch eine Mitteilung der Mobilstation über den erfolgreichen Handover festgelegt, nach Merkmal 5 b) durch eine entsprechende Mitteilung durch die zweite Basisstation. Diese Differenzierung, die im Wortlaut des Anspruchs selbst zum Ausdruck kommt, wäre obsolet, wenn – im Sinne der Klägerin – für die Verwirklichung des Merkmals 5 allein entscheidend wäre, dass die Mitteilung letztlich auf eine Signalisierung der Mobilstation zurückzuführen ist. Vielmehr versteht der Fachmann Merkmal 5 a) dahin, dass die Mitteilung der Mobilstation unmittelbar an die erste Basisstation gerichtet ist, wohingegen die Mitteilung über den erfolgreichen Handover in Merkmal 5 b) unmittelbar von der zweiten an die erste Basisstation übermittelt wird. Eine Übermittlung der Mitteilung von der Mobilstation über die zweite Basisstation an die erste Basisstation ist hingegen nach dem Verständnis des Fachmanns nicht von Merkmal 5 a) erfasst.
77 
aa) Zu diesem Verständnis gelangt der Fachmann aufgrund seines Verständnisses, das er aus dem Zusammenhang der Merkmale 2, 3, 4 und 5 gewinnt, die er als funktional aufeinander bezogen versteht. Danach erkennt der Fachmann, dass die in der ersten Basisstation zunächst weiterhin gespeicherten Verbindungsdaten und reservierten Ressourcen zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht und freigegeben werden. Soweit Merkmal 5 den späteren Zeitpunkt durch die Mitteilung über den erfolgreichen Handover festlegt, versteht der Fachmann die Mitteilung als an die erste Basisstation gerichtet, da nur so die in Merkmal 4 beschriebenen Abläufe in Gang gesetzt werden können. Dem Fachmann erschließt sich zudem, dass Merkmal 5 a) nicht so verstanden werden kann, dass die Mitteilung auch dort unmittelbar durch die zweite Basisstation erfolgen kann, solange sie jedenfalls auf eine Mitteilung der Mobilstation an das Netzwerk oder die zweite Basisstation zurückführbar ist. Ansonsten wäre Merkmal 5 b) überflüssig und dem Anspruch würde ein Bedeutungsgehalt beigemessen, der über seinen Wortlaut hinausginge. Nach diesem Verständnis wäre im Ergebnis allein relevant, dass die erste Basisstation eine Mitteilung über den erfolgreichen Handover erhält. Auf den unmittelbaren Absender der Mitteilung käme es nicht an.
78 
bb) Sein Auslegungsergebnis, das er durch eine auf den Wortlaut des Patentanspruchs fokussierte Auslegung gewinnt, findet der Fachmann in der Beschreibung und der Zeichnung Figur 4 bestätigt. Wie ein Umkehrschluss aus Sp.4 Z.6-8 i.V.m. Sp.6 Z.53 - Sp.7 Z.4 ergibt, erläutert die Beschreibung zu Figur 4 unter [0020] ein patentgemäßes Verfahren.
79 
Aus der Erläuterung in Sp.8 Z.25-35 zu Schritt 311 ersieht der Fachmann, dass eine unmittelbare Mitteilung der BS 2 an die BS 1 erfolgt. Diese ist für die erste Basisstation zugleich das Signal, dass die für die Verbindung mit der Mobilstation notwendigen Informationen nicht länger gespeichert werden müssen bzw. dass die Ressourcen nicht mehr benötigt werden und die erste Basisstation die Informationen löscht und die Ressourcen freigibt. Er versteht die in Merkmal 4 beschriebene Prozedur somit als das Ergebnis einer unmittelbaren Mitteilung durch die zweite Basisstation und sieht daher Merkmal 5 in der Alternative b) verwirklicht. Entsprechend versteht er Merkmal 5 a) dahin, dass die in Merkmal 4 beschriebene Prozedur dort durch die unmittelbare Mitteilung der Mobilstation ausgelöst wird.
80 
2. Das standardisierte Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ verwirklicht bei Zugrundelegung dieses Auslegungsergebnisses – die wortsinngemäße Verwirklichung der Merkmale 1 bis 4 unterstellt – allein Merkmal 5 b).
81 
Figur 40 des technischen Berichts TR 25.931, die nach der übereinstimmenden Auffassung der Parteien die Signalisierungsprozedur des Verfahrens grafisch darstellt, zeigt, dass die Mobilstation nach der Einrichtung der Funkverbindung zu GSM in Schritt 2 allein mit dem Core Network (CN) von GSM kommuniziert. Die letzte von der Mobilstation ausgehende Mitteilung, die die Mitteilung über den erfolgreichen Handover im Sinne von Merkmal 5 enthalten könnte, ist in Schritt 3 dargestellt. Diese Mitteilung richtet sich jedoch an eine Einheit des GSM-Netzes und somit bei Zugrundelegung des klägerischen Verständnisses an die zweite Basisstation im Sinne des Patents. Diese kommuniziert sodann in den Schritten 4 bis 10 mit dem SRNC, also einer Einheit, die funktionell dem UMTS-Netz zuzuordnen ist. Sofern man folglich mit der Klägerin wiederum in dem SRNC die zweite Basisstation im Sinne des Klagepatents erblicken wollte, würde fortan nur noch eine Kommunikation zwischen der ersten und der zweiten Basisstation stattfinden. Zu einer unmittelbaren Mitteilung der Mobilstation an die erste Basisstation im Sinne des Merkmals 5 a) kommt es während des gesamten Signalisierungsprozesses unstreitig nicht.
82 
3. Unter diesen Umständen sind die angegriffenen Ausführungsformen keine Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen (§ 10 Abs. 1 PatG), weil sie selbst nichts zum Leistungsergebnis der durch das Patent geschützten erfinderischen Lehre beitragen, sondern bloßes Objekt des darin beschriebenen Verfahrens sind.
83 
a) Zwar sind die angegriffenen Ausführungsformen ein Mittel i.S.v. § 10 Abs. 1 PatG, da sie geeignet sind, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
84 
b) Sie beziehen sich jedoch nicht auf ein wesentliches Element der Erfindung.
85 
aa) Der hierfür erforderliche Bezug ist bei dem vorliegend geltend gemachten Verfahrensanspruch nur dann gegeben, wenn das Mittel zum Leistungsergebnis des Verfahrens etwas beiträgt.
86 
(1) Soweit die Klägerin den erforderlichen Zusammenhang zwischen Mittel und Erfindung unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in seinem Urteil Flügelradzähler (GRUR 2004, 758) bereits dann für gegeben hält, wenn das Mittel mit irgendeinem Anspruchsmerkmal zusammenwirkt und darauf abhebt, dass der erforderliche Zusammenhang vorliegend deshalb gegeben sei, weil die Mobilstation selbst Anspruchsmerkmal und daher für die technische Lehre der Erfindung nicht nur von völlig untergeordneter Bedeutung sei, können die in der Entscheidung Flügelradzähler für den Fall eines Vorrichtungspatents aufgestellten Grundsätze nicht unbesehen auf das hier in Rede stehende Verfahrenspatent übertragen werden.
87 
(2) Zwar ist der Klägerin zuzugeben, dass der Topos der „erfindungsfunktionellen Individualisierung“, nach der das „Mittel“ an die Funktionen der Erfindung angepasst sein muss, keinen Eingang in § 10 PatG gefunden hat (vgl. nur BGH GRUR 2004, 758, 760 - Flügelradzähler ; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, § 33 VI. b) 2.; Benkard/Scharen, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 7; vgl. zum Systemwechsel im Einzelnen Busche, GRUR 2009, 236 ff.). Daraus folgt jedoch noch nicht, dass der durch § 10 PatG im Sinne eines Patentgefährdungstatbestands (BGH GRUR 2004, 758, 760 bei a) -Flügelradzähler ; BGH GRUR 2007, 773, 775 bei [18] - Rohrschweißverfahren ; Leistner, GRUR 2010 Beil. zu Heft 1/2010, S. 10) bezweckte Schutz des Ausschließlichkeitsrechts im Vorfeld der eigentlichen Patentverletzung es gebietet, jegliche Mittel zu erfassen, sofern sie nicht bloß bspw. in der Lieferung von Energie bestehen, die für den Betrieb einer geschützten Vorrichtung benötigt werden.
88 
(3) Vielmehr muss das Mittel geeignet sein, mit einem wesentlichen Element der Erfindung funktional zusammenzuwirken (BGH GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler , BGH GRUR 2006, 570 - extracoronares Geschiebe ). Dieser funktionale Bezug ist nur dann gegeben, wenn das Mittel einen Beitrag zur Verwirklichung der erfinderischen Lehre erbringt (BGH GRUR 2004, 758 ff., 761 bei c) - Flügelradzähler ).
89 
Bei Anwendung dieses funktional geprägten Beziehungsverständnisses auf einen Verfahrensanspruch ist erforderlich, dass das Mittel zu dem Ergebnis des durch das Klagepatent gelehrten Verfahrens einen funktionell relevanten Beitrag leistet (vgl. so für einen Verfahrensanspruch: BGH GRUR 2007, 773, 775 - Rohrschweißverfahren : Beitrag zum „Leistungsergebnis“; vgl. auch Rauh, Die mittelbare Patentverletzung, Diss. München 2009, GWR Bd. 161, S. 166 f.: „ Beitrag zur Verwirklichung des Erfindungsgedankens “; ebenso indes für ein Vorrichtungspatent BGH GRUR 2007, 769, 771 bei [20] - Pipettensystem ). Nur in diesem Fall wirkt das Mittel im Hinblick auf einen drohenden Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht gefahrerhöhend und rechtfertigt die Subsumtion unter den Gefährdungstatbestand (zur Maßgeblichkeit der Gefahrerhöhung vgl. Leistner, GRUR 2010, Beil. Heft 1/2010, S. 11).
90 
Daher kann aus dem bloßen Umstand, dass die Mobilstation in Anspruch 1 erwähnt wird, entgegen der Auffassung der Klägerin für die erforderliche Beziehung des Mittels zur Erfindung kein zwingender Schluss in diesem Sinne gezogen werden (vgl. auch BGH GRUR 2007, 773 - Rohrschweißverfahren , 1. Leitsatz: „regelmäßig“).
91 
bb) Zwar kann allein aus dem Umstand, dass die Mobilstation bei Anwendung des in Anspruch 1 gelehrten Verfahrens zum Handover einen Teil der patentgemäßen Verfahrensschritte nicht ausführt, das Fehlen einer so beschaffenen Beziehung nicht gefolgert werden (BGH GRUR 2007, 773, 775 bei [19] - Rohrschweißverfahren ). Jedoch ist die Mobilstation bei der vorliegend allein in Betracht kommenden Verwirklichung des Merkmals 5 in seiner Alternative b) nur passives Objekt des gelehrten Verfahrens. Das durch das gelehrte Verfahren bezweckte Leistungsergebnis – der Handover und die Möglichkeit einer schnellen Rückkehr zur ersten Basisstation im Falle eines Scheiterns des Handovers – wird ohne erfindungsfunktionalen Beitrag der Mobilstation erreicht. Der Handover vollzieht sich bei Verwirklichung des Merkmals 5 b), ohne dass die Mobilstation zu dem Ergebnis einen für die Verwirklichung der erfinderischen Lehre wesentlichen Beitrag leistet.
92 
Soweit die Mobilstation im Rahmen der Signalisierungsprozedur, die beim Standardverfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ durchgeführt wird, insoweit beteiligt ist, als sie in Schritt 2 mit der zweiten Basisstation in Kontakt tritt, in Schritt 3 die Meldung „Routing Area Update Request“ und in Schritt 12 die Meldung „Routing Area Update Complete“ an die zweite Basisstation sendet, finden diese Schritte in dem durch die Erfindung gelehrten Verfahren keine Entsprechung und kommen daher als Anknüpfungspunkt für einen Beitrag zum Leistungsergebnis des Verfahrens nicht in Betracht.
93 
C. Nebenentscheidungen
94 
Die einheitliche Kostengrundentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1 S. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO i.V.m. § 101 Abs. 1 ZPO, diejenige über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 709 S. 1 ZPO.
D.
95 
Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Klägerin vom 04.02.2010 bedarf – soweit er nicht bloße Rechtsausführungen enthält – keiner Berücksichtigung im Urteil und veranlasst die Kammer nicht zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung (§§ 296a i.V.m. § 128 Abs. 2 S. 1, 156 ZPO).

Gründe

 
44 
A. Entscheidungszuständigkeit
45 
Die Kammer ist zur Entscheidung berufen nach § 32 ZPO und Art. 5 Nr. 3 EuGVVO i.V.m. § 143 Abs. 1 PatG i.V.m. § 14 ZuVOJu. Die Beklagten sind dem Vorwurf bundesweiter patentverletzender Handlungen ausgesetzt, womit ein deliktischer Gerichtsstand auch in Baden-Württemberg vorliegt.
46 
B. Klage
47 
Die zulässige Klage ist unbegründet. Die Beklagten verletzen das Klagepatent (I.) weder unmittelbar gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 9 S. 2 Nr. 2 PatG (II.) noch mittelbar gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 10 Abs. 1 PatG (III.).
48 
I. Klagepatent
49 
Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Handover einer Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer ersten Basisstation (BS 1) zu einer zweiten Basisstation (BS 2).
50 
1. Es kennzeichnet in der Beschreibung im Stand der Technik Verfahren, durch die die Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer an eine andere Basisstation weitergegeben wird (Handover), als bekannt. Dabei seien digitale Mobilfunksysteme als „zellulare Netze“ aufgebaut, wobei jeweils ein Zugangspunkt eine Funkzelle ausbilde, deren Größe von verschiedenen Parametern abhängig sei. Aufgrund der hohen Frequenzen und der großen Anzahl von Mobilstationen müssten diese eine sehr begrenzte Größe haben. Daher komme dem Handover von einer zur anderen Zelle große Bedeutung zu. Dabei setzten die nach dem Stand der Technik bekannten Handover-Verfahren voraus, dass der Handover durch das Backbone-Netzwerk unterstützt werden könne. Dies sei jedoch in Zukunft bspw. dann nicht gewährleistet, wenn unterschiedliche Netzwerke angeschlossen seien.
51 
2. Demgegenüber beschreibt das Klagepatent als allgemeinen Vorteil seiner Lehre, dass ein Handover auch bei Netzwerken ermöglicht werde, bei denen eine Kommunikation zwischen den einzelnen Basisstation nicht oder nur eingeschränkt möglich sei, weil sie nach einem anderen Standard arbeiteten. Zudem zeige die patentgemäße Lehre ein Verfahren auf, dass es der Mobilstation bei einem fehlgeschlagenen Handover-Versuch ohne großen Aufwand ermögliche, zur Ausgangsbasisstation zurückzukehren.
52 
3. Dieser Vorteil gegenüber dem Stand der Technik wird aus Sicht des Klagepatents durch ein Verfahren zum Handover nach den Merkmalen des Anspruchs 1 realisiert:
53 
1. Verfahren zum Handover einer Verbindung einer Mobilstation zu einem Netzwerk von einer ersten Basisstation (BS 1) zu einer zweiten Basisstation (BS 2) des Netzwerks.
54 
2. Bei einer bestehenden Verbindung sind in der jeweiligen Basisstation
55 
a) Verbindungsdaten für die Verbindung gespeichert und
56 
b) Ressourcen der Basisstation für die Verbindung reserviert.
57 
3. Beim Handover einer Verbindung bleiben
58 
a) die Verbindungsdaten in der ersten Basisstation (BS 1) zunächst gespeichert und
59 
b) die Ressourcen der ersten Basisstation (BS 1) zunächst reserviert.
60 
4. Zu einem späteren Zeitpunkt werden
61 
a) die Verbindungsdaten gelöscht und
62 
b) die Ressourcen freigegeben.
63 
5. Der spätere Zeitpunkt wird
64 
a) durch eine Mitteilung der Mobilstation über den erfolgreichen Handover festgelegt oder
65 
b) durch eine Mitteilung der zweiten Basisstation über den erfolgreichen Handover festgelegt.
66 
II. Keine unmittelbare Patentverletzung
67 
Es kann dahingestellt bleiben, ob bei Einsatz der angegriffenen Ausführungsformen während eines Handovers vom UMTS-Zugangspunkt zu einem GSM-Zugangspunkt von sämtlichen Merkmalen des geschützten Verfahrens wortsinngemäß Gebrauch gemacht wird. Selbst wenn dies der Fall wäre, läge jedenfalls keine unmittelbare Patentverletzung durch die Beklagten vor.
68 
1. Die Mobilfunkgeräte wenden das patentgemäße Verfahren nicht i.S.v. § 9 S. 2 Nr. 2 PatG an. Hierzu wäre – ebenso wie beim Erzeugnispatent (BGH GRUR 2007, 313, 314 - Funkuhr II ) – erforderlich, dass die Mobilfunkgeräte die beanspruchten Maßnahmen vollständig durchführen. Eine solche Anwendung kann – wie vorliegend – nicht schon darin erblickt werden, dass eine Vorrichtung sinnfällig hergerichtet wird, um ein patentgeschütztes Verfahren auszuüben (BGH GRUR 1992, 305 - Heliumeinspeisung ). Eine so weitgehende Ausdehnung des Tatbestands der unmittelbaren Patentverletzung auf alle notwendigen Bedingungen der Anwendung des patentgemäßen Verfahrens würde die durch § 10 PatG gezogenen Grenzen der Verantwortlichkeit für bloß mittelbare Verursachungsbeiträge unterlaufen (BGH GRUR 2007, 313, 314 f. - Funkuhr II ).
69 
2. Unabhängig davon, ob für Fälle der vorsätzlichen Patentverletzung andere Grundsätze gelten können (BGH GRUR 2007, 313, 315 bei [17] - Funkuhr II ), sind die entsprechenden subjektiven Elemente eines bewussten Eingriffs in einen fremden Rechtskreis vorliegend nicht zur Überzeugung der Kammer dargetan. Aus diesem Grund scheitert auch eine Verantwortlichkeit der Beklagten als Teilnehmer i.S.v. § 830 Abs. 2 BGB einer fremden unmittelbaren Nutzung nach § 9 S. 2 Nr. 2 PatG.
70 
3. Auch soweit im Einzelfall für eine Qualifikation als Verletzungshandlung ausreichend sein kann, dass die Verwirklichung des Benutzungstatbestandes durch einen Dritten unvorsätzlich ermöglicht oder gefördert wird, obwohl der Verletzer sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm unterstützte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt (BGH GRUR 2009, 1142, 1144 sub [29] - MP3-Player-Import ), ergibt sich aus diesem Grundsatz keine Haftung der Beklagten. Insoweit reicht ein Mitverursachungsbeitrag allein nicht aus, um eine Verantwortlichkeit zu begründen, sondern es bedarf der Verletzung einer Rechtspflicht, die jedenfalls auch dem Schutz des absoluten Rechts dient und bei deren Beachtung der Mitverursachungsbeitrag entfallen oder jedenfalls als verbotener und zu unterlassender Beitrag des Handelnden zu der rechtswidrigen Handlung eines Dritten erkennbar gewesen wäre. Andernfalls würde der Verletzungstatbestand uferlos (BGH GRUR 2009, 1142, 1145 sub [36] - MP3-Player-Import ). Bei der Bestimmung des notwendigen Zurechnungszusammenhangs sind wiederum die Wertungen des Gesetzgebers in den Blick zu nehmen. Soweit der Beitrag zu einer Verletzungshandlung eines anderen in der Lieferung oder dem Anbieten eines Mittels besteht, hat der erforderliche Zurechnungszusammenhang in § 10 PatG eine eigenständige gesetzliche Ausprägung erfahren und ist an die dort aufgestellten Voraussetzungen gebunden (BGH GRUR 2007, 313, 314 f. - Funkuhr II ).
71 
III. Keine mittelbare Patentverletzung
72 
Die begehrten Rechtsfolgen rechtfertigen sich auch nicht aus § 10 Abs. 1 PatG.
73 
Eine Auslegung des Klagepatents ergibt, dass Merkmal 5 zwischen zwei Möglichkeiten unterscheidet (dazu 1.). Weil das standardisierte Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ – bei unterstellter Verwirklichung der übrigen Anspruchsmerkmale – allenfalls Merkmal 5 b) verwirklicht (dazu 2.), sind die angegriffenen Ausführungsformen, die das Verfahren anwenden können, keine Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Sie tragen zum Leistungsergebnis des Verfahrens, das das Klagepatent lehrt, nichts Wesentliches bei, sondern sind lediglich Objekt des Verfahrens (dazu 3.).
74 
1. Merkmal 5 ist entgegen der Auffassung der Klägerin im Sinne einer strengen Alternativität zu verstehen.
75 
a) Die erforderliche Auslegung nach dem Verständnis eines Durchschnittsfachmanns hat sich auf den Anspruchswortlaut in seiner Beschränkung auf bestimmte Merkmale zu fokussieren (Art. 69 Abs. 1 S. 1 EPÜ, § 14 Abs. 1 S. 1 PatG; BGH GRUR 2004, 1023 - bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung ) und den Inhalt der Beschreibung und der Zeichnungen heranzuziehen (Art. 69 Abs. 1 S. 2 EPÜ, § 14 Abs. 1 S. 2 PatG; BGH GRUR 2008, 779, 782 sub [30] - Mehrgangnabe ), um den Sinngehalt des Patentanspruchs zu erfassen. Soweit die Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche herangezogen wird, ist der technische Sinn der in der Patentschrift verwendeten Worte und Begriffe entscheidend und nicht deren rein philologischer oder logisch-wissenschaftlicher Bedeutungsgehalt (BGHZ 150, 149, 156 - Schneidmesser I ; BGH GRUR 1999, 909 - Spannschraube ).
76 
b) Bei Anwendung dieser Grundsätze auf das Klagepatent ergibt sich für den Fachmann, dass Merkmal 5 zwei Möglichkeiten unterscheidet, wie der „spätere Zeitpunkt“, zu dem nach Merkmal 4 die Verbindungsdaten gelöscht und die Ressourcen freigegeben werden, festgelegt wird. Nach Merkmal 5 a) wird der spätere Zeitpunkt durch eine Mitteilung der Mobilstation über den erfolgreichen Handover festgelegt, nach Merkmal 5 b) durch eine entsprechende Mitteilung durch die zweite Basisstation. Diese Differenzierung, die im Wortlaut des Anspruchs selbst zum Ausdruck kommt, wäre obsolet, wenn – im Sinne der Klägerin – für die Verwirklichung des Merkmals 5 allein entscheidend wäre, dass die Mitteilung letztlich auf eine Signalisierung der Mobilstation zurückzuführen ist. Vielmehr versteht der Fachmann Merkmal 5 a) dahin, dass die Mitteilung der Mobilstation unmittelbar an die erste Basisstation gerichtet ist, wohingegen die Mitteilung über den erfolgreichen Handover in Merkmal 5 b) unmittelbar von der zweiten an die erste Basisstation übermittelt wird. Eine Übermittlung der Mitteilung von der Mobilstation über die zweite Basisstation an die erste Basisstation ist hingegen nach dem Verständnis des Fachmanns nicht von Merkmal 5 a) erfasst.
77 
aa) Zu diesem Verständnis gelangt der Fachmann aufgrund seines Verständnisses, das er aus dem Zusammenhang der Merkmale 2, 3, 4 und 5 gewinnt, die er als funktional aufeinander bezogen versteht. Danach erkennt der Fachmann, dass die in der ersten Basisstation zunächst weiterhin gespeicherten Verbindungsdaten und reservierten Ressourcen zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht und freigegeben werden. Soweit Merkmal 5 den späteren Zeitpunkt durch die Mitteilung über den erfolgreichen Handover festlegt, versteht der Fachmann die Mitteilung als an die erste Basisstation gerichtet, da nur so die in Merkmal 4 beschriebenen Abläufe in Gang gesetzt werden können. Dem Fachmann erschließt sich zudem, dass Merkmal 5 a) nicht so verstanden werden kann, dass die Mitteilung auch dort unmittelbar durch die zweite Basisstation erfolgen kann, solange sie jedenfalls auf eine Mitteilung der Mobilstation an das Netzwerk oder die zweite Basisstation zurückführbar ist. Ansonsten wäre Merkmal 5 b) überflüssig und dem Anspruch würde ein Bedeutungsgehalt beigemessen, der über seinen Wortlaut hinausginge. Nach diesem Verständnis wäre im Ergebnis allein relevant, dass die erste Basisstation eine Mitteilung über den erfolgreichen Handover erhält. Auf den unmittelbaren Absender der Mitteilung käme es nicht an.
78 
bb) Sein Auslegungsergebnis, das er durch eine auf den Wortlaut des Patentanspruchs fokussierte Auslegung gewinnt, findet der Fachmann in der Beschreibung und der Zeichnung Figur 4 bestätigt. Wie ein Umkehrschluss aus Sp.4 Z.6-8 i.V.m. Sp.6 Z.53 - Sp.7 Z.4 ergibt, erläutert die Beschreibung zu Figur 4 unter [0020] ein patentgemäßes Verfahren.
79 
Aus der Erläuterung in Sp.8 Z.25-35 zu Schritt 311 ersieht der Fachmann, dass eine unmittelbare Mitteilung der BS 2 an die BS 1 erfolgt. Diese ist für die erste Basisstation zugleich das Signal, dass die für die Verbindung mit der Mobilstation notwendigen Informationen nicht länger gespeichert werden müssen bzw. dass die Ressourcen nicht mehr benötigt werden und die erste Basisstation die Informationen löscht und die Ressourcen freigibt. Er versteht die in Merkmal 4 beschriebene Prozedur somit als das Ergebnis einer unmittelbaren Mitteilung durch die zweite Basisstation und sieht daher Merkmal 5 in der Alternative b) verwirklicht. Entsprechend versteht er Merkmal 5 a) dahin, dass die in Merkmal 4 beschriebene Prozedur dort durch die unmittelbare Mitteilung der Mobilstation ausgelöst wird.
80 
2. Das standardisierte Verfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ verwirklicht bei Zugrundelegung dieses Auslegungsergebnisses – die wortsinngemäße Verwirklichung der Merkmale 1 bis 4 unterstellt – allein Merkmal 5 b).
81 
Figur 40 des technischen Berichts TR 25.931, die nach der übereinstimmenden Auffassung der Parteien die Signalisierungsprozedur des Verfahrens grafisch darstellt, zeigt, dass die Mobilstation nach der Einrichtung der Funkverbindung zu GSM in Schritt 2 allein mit dem Core Network (CN) von GSM kommuniziert. Die letzte von der Mobilstation ausgehende Mitteilung, die die Mitteilung über den erfolgreichen Handover im Sinne von Merkmal 5 enthalten könnte, ist in Schritt 3 dargestellt. Diese Mitteilung richtet sich jedoch an eine Einheit des GSM-Netzes und somit bei Zugrundelegung des klägerischen Verständnisses an die zweite Basisstation im Sinne des Patents. Diese kommuniziert sodann in den Schritten 4 bis 10 mit dem SRNC, also einer Einheit, die funktionell dem UMTS-Netz zuzuordnen ist. Sofern man folglich mit der Klägerin wiederum in dem SRNC die zweite Basisstation im Sinne des Klagepatents erblicken wollte, würde fortan nur noch eine Kommunikation zwischen der ersten und der zweiten Basisstation stattfinden. Zu einer unmittelbaren Mitteilung der Mobilstation an die erste Basisstation im Sinne des Merkmals 5 a) kommt es während des gesamten Signalisierungsprozesses unstreitig nicht.
82 
3. Unter diesen Umständen sind die angegriffenen Ausführungsformen keine Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen (§ 10 Abs. 1 PatG), weil sie selbst nichts zum Leistungsergebnis der durch das Patent geschützten erfinderischen Lehre beitragen, sondern bloßes Objekt des darin beschriebenen Verfahrens sind.
83 
a) Zwar sind die angegriffenen Ausführungsformen ein Mittel i.S.v. § 10 Abs. 1 PatG, da sie geeignet sind, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
84 
b) Sie beziehen sich jedoch nicht auf ein wesentliches Element der Erfindung.
85 
aa) Der hierfür erforderliche Bezug ist bei dem vorliegend geltend gemachten Verfahrensanspruch nur dann gegeben, wenn das Mittel zum Leistungsergebnis des Verfahrens etwas beiträgt.
86 
(1) Soweit die Klägerin den erforderlichen Zusammenhang zwischen Mittel und Erfindung unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in seinem Urteil Flügelradzähler (GRUR 2004, 758) bereits dann für gegeben hält, wenn das Mittel mit irgendeinem Anspruchsmerkmal zusammenwirkt und darauf abhebt, dass der erforderliche Zusammenhang vorliegend deshalb gegeben sei, weil die Mobilstation selbst Anspruchsmerkmal und daher für die technische Lehre der Erfindung nicht nur von völlig untergeordneter Bedeutung sei, können die in der Entscheidung Flügelradzähler für den Fall eines Vorrichtungspatents aufgestellten Grundsätze nicht unbesehen auf das hier in Rede stehende Verfahrenspatent übertragen werden.
87 
(2) Zwar ist der Klägerin zuzugeben, dass der Topos der „erfindungsfunktionellen Individualisierung“, nach der das „Mittel“ an die Funktionen der Erfindung angepasst sein muss, keinen Eingang in § 10 PatG gefunden hat (vgl. nur BGH GRUR 2004, 758, 760 - Flügelradzähler ; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, § 33 VI. b) 2.; Benkard/Scharen, 10. Aufl. 2006, § 10 Rn. 7; vgl. zum Systemwechsel im Einzelnen Busche, GRUR 2009, 236 ff.). Daraus folgt jedoch noch nicht, dass der durch § 10 PatG im Sinne eines Patentgefährdungstatbestands (BGH GRUR 2004, 758, 760 bei a) -Flügelradzähler ; BGH GRUR 2007, 773, 775 bei [18] - Rohrschweißverfahren ; Leistner, GRUR 2010 Beil. zu Heft 1/2010, S. 10) bezweckte Schutz des Ausschließlichkeitsrechts im Vorfeld der eigentlichen Patentverletzung es gebietet, jegliche Mittel zu erfassen, sofern sie nicht bloß bspw. in der Lieferung von Energie bestehen, die für den Betrieb einer geschützten Vorrichtung benötigt werden.
88 
(3) Vielmehr muss das Mittel geeignet sein, mit einem wesentlichen Element der Erfindung funktional zusammenzuwirken (BGH GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler , BGH GRUR 2006, 570 - extracoronares Geschiebe ). Dieser funktionale Bezug ist nur dann gegeben, wenn das Mittel einen Beitrag zur Verwirklichung der erfinderischen Lehre erbringt (BGH GRUR 2004, 758 ff., 761 bei c) - Flügelradzähler ).
89 
Bei Anwendung dieses funktional geprägten Beziehungsverständnisses auf einen Verfahrensanspruch ist erforderlich, dass das Mittel zu dem Ergebnis des durch das Klagepatent gelehrten Verfahrens einen funktionell relevanten Beitrag leistet (vgl. so für einen Verfahrensanspruch: BGH GRUR 2007, 773, 775 - Rohrschweißverfahren : Beitrag zum „Leistungsergebnis“; vgl. auch Rauh, Die mittelbare Patentverletzung, Diss. München 2009, GWR Bd. 161, S. 166 f.: „ Beitrag zur Verwirklichung des Erfindungsgedankens “; ebenso indes für ein Vorrichtungspatent BGH GRUR 2007, 769, 771 bei [20] - Pipettensystem ). Nur in diesem Fall wirkt das Mittel im Hinblick auf einen drohenden Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht gefahrerhöhend und rechtfertigt die Subsumtion unter den Gefährdungstatbestand (zur Maßgeblichkeit der Gefahrerhöhung vgl. Leistner, GRUR 2010, Beil. Heft 1/2010, S. 11).
90 
Daher kann aus dem bloßen Umstand, dass die Mobilstation in Anspruch 1 erwähnt wird, entgegen der Auffassung der Klägerin für die erforderliche Beziehung des Mittels zur Erfindung kein zwingender Schluss in diesem Sinne gezogen werden (vgl. auch BGH GRUR 2007, 773 - Rohrschweißverfahren , 1. Leitsatz: „regelmäßig“).
91 
bb) Zwar kann allein aus dem Umstand, dass die Mobilstation bei Anwendung des in Anspruch 1 gelehrten Verfahrens zum Handover einen Teil der patentgemäßen Verfahrensschritte nicht ausführt, das Fehlen einer so beschaffenen Beziehung nicht gefolgert werden (BGH GRUR 2007, 773, 775 bei [19] - Rohrschweißverfahren ). Jedoch ist die Mobilstation bei der vorliegend allein in Betracht kommenden Verwirklichung des Merkmals 5 in seiner Alternative b) nur passives Objekt des gelehrten Verfahrens. Das durch das gelehrte Verfahren bezweckte Leistungsergebnis – der Handover und die Möglichkeit einer schnellen Rückkehr zur ersten Basisstation im Falle eines Scheiterns des Handovers – wird ohne erfindungsfunktionalen Beitrag der Mobilstation erreicht. Der Handover vollzieht sich bei Verwirklichung des Merkmals 5 b), ohne dass die Mobilstation zu dem Ergebnis einen für die Verwirklichung der erfinderischen Lehre wesentlichen Beitrag leistet.
92 
Soweit die Mobilstation im Rahmen der Signalisierungsprozedur, die beim Standardverfahren „Inter-RAT cell change order from UTRAN“ durchgeführt wird, insoweit beteiligt ist, als sie in Schritt 2 mit der zweiten Basisstation in Kontakt tritt, in Schritt 3 die Meldung „Routing Area Update Request“ und in Schritt 12 die Meldung „Routing Area Update Complete“ an die zweite Basisstation sendet, finden diese Schritte in dem durch die Erfindung gelehrten Verfahren keine Entsprechung und kommen daher als Anknüpfungspunkt für einen Beitrag zum Leistungsergebnis des Verfahrens nicht in Betracht.
93 
C. Nebenentscheidungen
94 
Die einheitliche Kostengrundentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1 S. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO i.V.m. § 101 Abs. 1 ZPO, diejenige über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 709 S. 1 ZPO.
D.
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Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Klägerin vom 04.02.2010 bedarf – soweit er nicht bloße Rechtsausführungen enthält – keiner Berücksichtigung im Urteil und veranlasst die Kammer nicht zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung (§§ 296a i.V.m. § 128 Abs. 2 S. 1, 156 ZPO).

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.

(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.

(1) Handelt der Schuldner der Verpflichtung zuwider, eine Handlung zu unterlassen oder die Vornahme einer Handlung zu dulden, so ist er wegen einer jeden Zuwiderhandlung auf Antrag des Gläubigers von dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges zu einem Ordnungsgeld und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, zur Ordnungshaft oder zur Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu verurteilen. Das einzelne Ordnungsgeld darf den Betrag von 250.000 Euro, die Ordnungshaft insgesamt zwei Jahre nicht übersteigen.

(2) Der Verurteilung muss eine entsprechende Androhung vorausgehen, die, wenn sie in dem die Verpflichtung aussprechenden Urteil nicht enthalten ist, auf Antrag von dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges erlassen wird.

(3) Auch kann der Schuldner auf Antrag des Gläubigers zur Bestellung einer Sicherheit für den durch fernere Zuwiderhandlungen entstehenden Schaden auf bestimmte Zeit verurteilt werden.

(1) Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung ihrer Unechtheit kann Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis oder die Echtheit oder Unechtheit der Urkunde durch richterliche Entscheidung alsbald festgestellt werde.

(2) Bis zum Schluss derjenigen mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil ergeht, kann der Kläger durch Erweiterung des Klageantrags, der Beklagte durch Erhebung einer Widerklage beantragen, dass ein im Laufe des Prozesses streitig gewordenes Rechtsverhältnis, von dessen Bestehen oder Nichtbestehen die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil abhängt, durch richterliche Entscheidung festgestellt werde.

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.

(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse in Anspruch genommen werden.

(2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Verletzte gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß

1.
rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte,
2.
rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3.
für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder
4.
nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Erzeugnisse oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,
es sei denn, die Person wäre nach den §§ 383 bis 385 der Zivilprozessordnung im Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung berechtigt. Im Fall der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht den gegen den Verletzer anhängigen Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erledigung des wegen des Auskunftsanspruchs geführten Rechtsstreits aussetzen. Der zur Auskunft Verpflichtete kann von dem Verletzten den Ersatz der für die Auskunftserteilung erforderlichen Aufwendungen verlangen.

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über

1.
Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Erzeugnisse oder der Nutzer der Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und
2.
die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch oder unvollständig, so ist er dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(6) Wer eine wahre Auskunft erteilt hat, ohne dazu nach Absatz 1 oder Absatz 2 verpflichtet gewesen zu sein, haftet Dritten gegenüber nur, wenn er wusste, dass er zur Auskunftserteilung nicht verpflichtet war.

(7) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden.

(8) Die Erkenntnisse dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden.

(9) Kann die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (§ 3 Nummer 70 des Telekommunikationsgesetzes) erteilt werden, ist für ihre Erteilung eine vorherige richterliche Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung der Verkehrsdaten erforderlich, die von dem Verletzten zu beantragen ist. Für den Erlass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Die Entscheidung trifft die Zivilkammer. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die Kosten der richterlichen Anordnung trägt der Verletzte. Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist die Beschwerde statthaft. Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen. Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben im Übrigen unberührt.

(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten kann der Schuldner bei einer dazu bestimmten öffentlichen Stelle für den Gläubiger hinterlegen, wenn der Gläubiger im Verzug der Annahme ist. Das Gleiche gilt, wenn der Schuldner aus einem anderen in der Person des Gläubigers liegenden Grund oder infolge einer nicht auf Fahrlässigkeit beruhenden Ungewissheit über die Person des Gläubigers seine Verbindlichkeit nicht oder nicht mit Sicherheit erfüllen kann.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
KZR 40/02 Verkündet am:
13. Juli 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
Standard-Spundfaß

a) Ein sich aus dem Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, einer unbilligen
Behinderung oder einer Diskriminierung ergebender kartellrechtlicher
Anspruch auf Einräumung einer Patentlizenz wird durch die nach § 24 PatG
dem Patentgericht eingeräumte Befugnis zur Erteilung einer Zwangslizenz
nicht ausgeschlossen.

b) Ein marktbeherrschender Patentinhaber verstößt gegen das Diskriminierungsverbot
, wenn er den Umstand, daß der Zugang zu einem nachgelagerten
Markt aufgrund einer Industrienorm oder normähnlicher Rahmenbedingungen
von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist, dazu
ausnutzt, um bei der Vergabe von Lizenzen den Zutritt zu diesem Markt nach
Kriterien zu beschränken, die der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten
Zielsetzung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen widersprechen.
BGH, Urteil vom 13. Juli 2004 - KZR 40/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 13. Juli 2004 durch den Präsidenten des Bundesgerichtshofs
Prof. Dr. Hirsch und die Richter Prof. Dr. Goette, Ball, Prof. Dr. Bornkamm und
Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Kartellsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 28. Juni 2002 aufgehoben.
Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin, die Industriefässer herstellt und vertreibt, ist Inhaberin des am 21. Dezember 1990 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland und zwölf weitere Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens erteilten europäischen Patents 515 390 (Klagepatent). Anspruch 1
des Klagepatents, dessen Erteilung am 29. Dezember 1993 bekanntgemacht worden ist, lautet:
"Spundfaß aus thermoplastischem Kunststoff mit einem im Nahbereich des Oberbodens (12) an der Faßwandung (22) angeordneten umlaufenden Trage- und Transportring (30) und mit wenigstens einem im Randbereich des Oberbodens (12) angeordneten Spundlochstutzen (16), der in einem Spundlochstutzengehäuse (18) derart eingesenkt ist, daß die Stirnfläche des Spundlochstutzens (16) bündig mit oder geringfügig unterhalb der Außenfläche des Oberbodens (12) abschließt, dadurch gekennzeichnet, daß der Oberboden (12) zusätzlich zum bzw. neben dem Spundlochstutzengehäuse (18) ein im wesentlichen kreisabschnittsförmiges Flächenteil bzw. eine Abschrägung (10) aufweist , die symmetrisch beidseitig zum Spundlochstutzen (16) ausgebildet ist und - in Normalposition des Fasses betrachtet - flach schräg nach innen in den Faßkörper abgeschrägt verlaufend eingezogen ist, wobei die Abschrägung (10) ihre tiefste Stelle auf der Seite des Faßmantels (22) im Nahbereich des Spundlochstutzens (16) aufweist und dort in die tiefer liegende Ebene des Spundlochstutzengehäusebodens (20) bzw. in den Spundlochstutzen (16) einmündet." Die Beklagte ist die deutsche Tochtergesellschaft des italienischen Faßherstellers M. SpA. Sie vertrieb in Deutschland unter der Bezeichnung "SR 220 Super Roll" ein Spundfaß. Die Klägerin sah hierin eine Verletzung des Klagepatents und erwirkte ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 9. Februar 1999 (4 O 395/98), durch das der Beklagten im Wege der einstweiligen Verfügung der Vertrieb des angegriffenen Spundfasses untersagt wurde. Die Beklagte erkannte die einstweilige Verfügung als endgültige und zwischen den Parteien verbindliche Regelung des Streitverhältnisses an. Eine Klage ihrer Muttergesellschaft , mit der diese die Nichtigerklärung des Klagepatents für die Bundesrepublik Deutschland erstrebte, blieb vor dem Bundespatentgericht ohne Erfolg; die Berufung wies der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2000 (X ZR 45/98, bei Bausch BGH 1999 - 2001, 409 - Spundfaß) zurück.
Mit der Klage hat die Klägerin die Beklagte auf Rechnungslegung in Anspruch genommen und die Feststellung begehrt, daß die Beklagte verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die angegriffenen, seit dem 29. Januar 1994 begangenen Handlungen entstanden sei und noch entstehen werde.
Die Beklagte stellt die Benutzung des Klagepatents nicht in Abrede, hält sich hierzu jedoch für berechtigt, da die Klägerin verpflichtet sei, ihr die (kostenlose) Mitbenutzung des Klagepatents zu gestatten. Sie beruft sich hierfür auf folgenden Sachverhalt:
Anfang 1990 erhoben in Deutschland führende Unternehmen der chemischen Industrie, die dem Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) angehörten , die Forderung nach einem Kunststoffaß mit verbesserter Restentleerung. Auf entsprechende Aufforderung unterbreiteten vier deutsche Faßhersteller , nämlich die Klägerin sowie die Unternehmen K., S. und v. L., in einer Arbeitsgruppe hierzu Vorschläge. Favorisiert wurde der auf der technischen Lehre des Klagepatents beruhende Vorschlag der Klägerin, der daraufhin Eingang in von der BASF AG, der Bayer AG, der Hoechst AG und der Hüls AG abgezeichnete "VCI-Rahmenbedingungen für das neue L-Ring-Faß - Stand 31.07.90" fand, die neben Angaben zum Volumen, zu Abmessungen, Stauchwiderstand, Gewicht, Verschlüssen u.a. folgende Vorgaben enthielten:
"... 3. Restentleerung: < 100 ml Wasser, bei Überkopfmethode 0 - 20 ° Neigung; ... 8. Faßbauart:
Hochgelegter Oberboden, L-Ring, neue kompakte Ausführ ung für alle Faßgreifer geeignet, Unterboden ohne L-Ring bzw. Stauchrand, ... ... 11. Patentrechtliche Freistellung oder Abstimmung der Hersteller europaweit ist Voraussetzung zur Freigabe der neuen Faßbauart vom

VCI.

12. Bildlich einheitliche Bauart, nur herstellverfahren-bedingte Abweichungen zulässig." Zu Nr. 11 dieser Rahmenbedingungen gab die Klägerin unter dem 6. August 1990 die Erklärung ab:
"... (die Klägerin) wird alle europäischen Schutzrechte, die das neue L-Ring-Faß betreffen, den Firmen K., v. L. und

S.

zugänglich machen, soweit Rechte Dritter hierdurch nicht verletzt werden." Den drei genannten Unternehmen erteilte die Klägerin Freilizenzen am Klagepatent. Ferner räumte sie weiteren in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft ansässigen Faßherstellern entgeltliche Lizenzen ein. Eine Anfrage der Muttergesellschaft der Beklagten nach einer Lizenz beschied sie hingegen am 17. Juli 1996 abschlägig.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. In der Berufungsinstanz hat die Beklagte widerklagend beantragt, die Klägerin zu verurteilen , ihr die kostenlose Benutzung des Klagepatents in der Bundesrepublik
Deutschland zu gestatten. Das Rechnungslegungsbegehren der Klägerin haben die Parteien übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt.
Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewiesen und die Widerklage abgewiesen (OLG Düsseldorf InstGE 2, 168). Hiergegen richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Beklagten, mit der sie ihre zweitinstanzlichen Anträge weiterverfolgt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision hat Erfolg und führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

A.

Nach dem der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrundezulegenden Sachverhalt kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Beklagten der mit der Widerklage geltend gemachte Anspruch auf Einräumung einer unentgeltlichen Lizenz am Klagepatent zusteht.
I. Die Abschlußerklärung, die die Beklagte im Anschluß an das Verfügungsverfahren 4 O 395/98 abgegeben hat, steht der Zuerkennung eines solchen Anspruchs nicht entgegen.
Das Berufungsgericht hat angenommen, aufgrund dieser Erklärung stehe wie nach einem zwischen den Parteien ergangenen rechtskräftigen Hauptsacheurteil fest, daß die Beklagte die Benutzung des Klagepatents zu unterlassen habe. Wer die Benutzung eines Patents zu unterlassen habe, könne jedoch die
Gewährung einer dessen Gebrauch gerade ermöglichenden Lizenz nicht beanspruchen.
Die Bindung der Beklagten an die von ihr abgegebene Abschlußerklärung schließt die Bejahung eines Anspruchs auf Gewährung einer unentgeltlichen Lizenz und damit die Zuerkennung des Widerklageanspruchs indes nicht aus. Denn die Frage, ob der Beklagten ein solcher Anspruch zusteht, war nicht Streitgegenstand des Vorprozesses, sondern dort bloße Vorfrage. Auf die Verneinung dieser Vorfrage erstreckt sich daher die Bindungswirkung der Abschlußerklärung nicht (eingehend dazu BGH, Urt. v. 26.6.2003 - I ZR 269/00, NJW 2003, 3058, 3059). Vielmehr würde umgekehrt die Einräumung der begehrten Lizenz einen neuen Sachverhalt begründen, der den Unterlassungsanspruch erlöschen ließe.
II. Es hält allerdings der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand, daß das Berufungsgericht - im Zusammenhang mit der Prüfung des Schadensersatzbegehrens der Klägerin - angenommen hat, der Beklagten stehe kein vertraglicher Anspruch auf Einräumung einer Freilizenz am Klagepatent zu.
1. Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt, aus Nr. 11 der VCIRahmenbedingungen und der Erklärung der Klägerin vom 6. August 1990 ergebe sich kein Vertrag zugunsten Dritter, aus dem der Beklagten der geltend gemachte Anspruch zustehe. Selbst wenn man eine vertragliche Verpflichtung der Klägerin unterstelle, habe die Klägerin nur den drei anderen an der Entwicklung eines neuen Kunststoffasses beteiligten Faßherstellern K., S. und v. L. Benutzungsrechte zu gewähren gehabt. Ihren inneren Grund finde diese Beschränkung darin, daß diese drei Hersteller nach Aufforderung von Unternehmen der chemischen Industrie oder des VCI als Wettbewer-
ber an der Entwicklung eines neuen Fasses beteiligt gewesen seien und infolgedessen jedenfalls in gewissem, nicht näher bekannten Umfang auch Aufwendungen für die Entwicklung gehabt hätten. Die Einräumung der Freilizenzen sei vor dem Hintergrund zu verstehen, daß sich diese Aufwendungen als nutzlos erwiesen hätten, nachdem die Wahl auf den Beitrag der Klägerin gefallen sei.
2. Die Revision rügt, die Beschränkung des Anspruchs auf Einräumung einer Freilizenz auf die drei deutschen Konkurrenten der Klägerin finde schon keine Stütze im Wortlaut der Nr. 11 der VCI-Rahmenbedingungen. Vor allem aber würden die Erwägungen des Berufungsgerichts der Interessenlage der Beteiligten in keiner Weise gerecht. Ziel des VCI sei es gewesen, eine Abhängigkeit von einem einzigen Faßhersteller zu vermeiden. Dieses Interesse spreche für eine weite Auslegung der Lizenzierungspflicht. Die VCI-Rahmenbedingungen entsprächen, wie die Beklagte vorgetragen habe, dem damals angemeldeten patentgemäßen Lösungsvorschlag. Durch die VCI-Rahmenbedingungen sei die Gestaltung des L-Ring-Fasses nach dem Klagepatent in den Rang eines Industriestandards erhoben worden; es sei nicht möglich, ein Faß herzustellen, das den Vorgaben der VCI-Rahmenbedingungen entspreche, ohne vom Klagepatent Gebrauch zu machen. Andere Spundfässer, die nicht den VCI-Bedingungen entsprächen, seien in Deutschland praktisch unverkäuflich. Das Berufungsgericht habe die allgemeinkundige Tatsache außer acht gelassen , daß Normungsgremien bei ihrer Tätigkeit den allgemeinen Grundsatz beachteten, daß die Normung nicht zu einem wirtschaftlichen Sondervorteil einzelner führen dürfe und ein patentierter Gegenstand nur dann einer Norm zugrunde gelegt werden dürfe, wenn der Schutzrechtsinhaber eindeutig auf die Geltendmachung seines Ausschließlichkeitsrechts verzichte oder sich jedenfalls bereit erkläre, an alle Interessenten diskriminierungsfrei und zu angemessenen
Bedingungen Lizenzen zu vergeben. Wollte man den VCI-Bedingungen mit dem Berufungsgericht eine abschließende Begrenzung des Kreises der Lizenzberechtigten auf drei (deutsche) Hersteller entnehmen, läge darin eine mißbräuchliche Empfehlung, die im Zweifel nicht gewollt gewesen sei.
3. Mit diesen Rügen kann die Revision nicht durchdringen. Es steht nicht in Frage, was der VCI oder seine an der Formulierung der VCI-Rahmenbedingungen beteiligten Mitglieder gewollt haben, sondern in welchem Umfang sich die Klägerin zur Lizenzvergabe verpflichtet hat. Ihre Erklärung vom 6. August 1990 ist jedoch schon dem Wortlaut nach eindeutig darauf beschränkt, den Unternehmen K., S. und v. L. "das neue L-Ring-Faß" betreffende Schutzrechte zugänglich machen zu wollen. Die Revision zeigt nicht auf, daß die Beklagte in den Tatsacheninstanzen Umstände dargetan hat, in deren Licht der Erklärung der Klägerin ein anderer objektiver Inhalt beigemessen werden könnte, als sich aus ihrem Wortlaut ergibt.
III. Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg dagegen, daß das Berufungsgericht der Beklagten auch einen sich aus einem Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot des § 20 Abs. 1 GWB ergebenden gesetzlichen Anspruch auf Gleichbehandlung mit denjenigen Unternehmen versagt hat, denen die Klägerin eine Freilizenz am Klagepatent eingeräumt hat.
1. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß ein solcher Anspruch - ebenso wie ein auf eine unbillige Behinderung im Sinne des § 20 Abs. 1 GWB oder auf den Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne des § 19 GWB gestützter kartellrechtlicher Anspruch auf Einräumung einer Lizenz - durch die nach § 24 PatG dem Patentgericht eingeräumte Befugnis zur Erteilung einer Zwangslizenz nicht ausgeschlossen wird (so aber
Benkard/Rogge, PatG, 9. Aufl., § 24 Rdn. 19; Knöpfle/Leo in Gemeinschaftskommentar , 5. Aufl., § 19 GWB Rdn. 2466).
Denn beide Rechtsinstitute dienen unterschiedlichen Zielsetzungen und haben unterschiedliche Voraussetzungen. § 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze vom 16. Juli 1998 (BGBl. I 1998, 1827) setzt ebenso wie § 24 Abs. 1 PatG a.F. voraus, daß das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet. Ein solches öffentliches Interesse kann zu bejahen sein, wenn zu der Ausschließlichkeitsstellung des Patentinhabers besondere Umstände hinzutreten , welche die uneingeschränkte Anerkennung des ausschließlichen Rechts und die Interessen des Patentinhabers zurücktreten lassen, weil die Belange der Allgemeinheit die Ausübung des Patents durch den Lizenzsucher gebieten. Als derartige Umstände, die die Annahme eines öffentlichen Interesses rechtfertigen , kommen unabhängig von einer etwaigen mißbräuchlichen Ausübung des Patentrechts technische, wirtschaftliche, sozialpolitische und medizinische Gesichtspunkte in Betracht. Die Frage, ob ein öffentliches Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz an einen bestimmten Lizenzsucher gebietet, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und ist im Einzelfall unter Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers und aller die Interessen der Allgemeinheit betreffenden maßgeblichen Gesichtspunkte zu entscheiden (BGHZ 131, 247, 251 - Interferon-gamma). Demgegenüber dient ein kartellrechtlicher Anspruch auf Lizenzierung der Durchsetzung des gegenüber jedem Marktteilnehmer geltenden Verbots, eine marktbeherrschende Stellung nicht zu mißbrauchen. Die bloße Inhaberschaft an einem Patent begründet noch keine solche Marktstellung, sondern kann lediglich eine ihrer Voraussetzungen sein. Umgekehrt ist der Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung für die pa-
tentrechtliche Zwangslizenz weder notwendige Voraussetzung noch ohne weiteres hinreichend.
Dies wird dadurch bestätigt, daß für eine patentierte Erfindung auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie eine Zwangslizenz nach § 24 Abs. 3 PatG nur erteilt werden darf, wenn dies zur Behebung einer in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellten wettbewerbswidrigen Praxis des Patentinhabers erforderlich ist. Damit wird (nur) für einen besonderen Fall die patentrechtliche Zwangslizenz zusätzlich von der Feststellung einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung abhängig gemacht (Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 24 Rdn. 57).
2. Nach dem mangels anderweitiger Feststellungen des Berufungsgerichts der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrundezulegenden Beklagtenvorbringen ist die Klägerin Normadressatin des § 20 Abs. 1 GWB, weil die Vergabe von Lizenzen am Klagepatent sachlich einen eigenen Markt bildet und die Klägerin diesen Markt als einzige Anbieterin beherrscht.
Die Bestimmung eines relevanten Angebotsmarkts folgt grundsätzlich dem Bedarfsmarktkonzept, nach welchem einem bestimmten relevanten Markt alle Produkte oder Dienstleistungen zuzurechnen sind, die aus der Sicht der Nachfrager nach Eigenschaft, Verwendungszweck und Preislage zur Deckung eines bestimmten Bedarfs austauschbar sind (BGHZ 131, 107, 110 - Backofenmarkt ; BGH, Urt. v. 19.3.1996 - KZR 1/95, WuW/E 3058, 3062 - Pay-TVDurchleitung ). Ist durch eine Industrienorm oder durch ein anderes, von den Nachfragern wie eine Norm beachtetes Regelwerk eine standardisierte, durch Schutzrechte geschützte Gestaltung eines Produkts vorgegeben, so bildet die Vergabe von Rechten, die potentielle Anbieter dieses Produkts erst in die Lage
versetzen, das Produkt auf den Markt zu bringen, regelmäßig einen eigenen, dem Produktmarkt vorgelagerten Markt. Denn die Erlangung solcher Rechte ist für ein Unternehmen, welches das "Normprodukt" herstellen oder vertreiben will, unersetzlich.
Die sachliche Marktabgrenzung ergibt sich daher nicht aus dem Umstand , daß die Klägerin kraft des ihr verliehenen patentrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts jeden Dritten von der Benutzung der technischen Lehre des Klagepatents ausschließen kann. Maßgeblich ist vielmehr, daß die Benutzung dieser technischen Lehre nach dem Vorbringen der Beklagten nicht durch eine andere technische Gestaltung eines Spundfasses für von der chemischen Industrie hergestellte Flüssigkeiten substituierbar ist. Denn nach dem Vortrag der Beklagten können die "VCI-Rahmenbedingungen für das neue L-Ring-Faß" nur durch ein patentgemäßes Faß erfüllt werden, das dadurch zum "Normfaß" geworden sei. Da die Unternehmen der chemischen Industrie in Deutschland von zahlenmäßig nicht ins Gewicht fallenden Ausnahmen abgesehen nur den VCIRahmenbedingungen entsprechende Fässer abnähmen, seien nicht diesem Standard und damit dem Klagepatent entsprechende Industrie-Spundfässer praktisch unverkäuflich.
3. Bei dieser Sachlage ist nicht auszuschließen, daß die Klägerin gegen das Diskriminierungsverbot verstößt, indem sie sich weigert, der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft eine Lizenz am Klagepatent einzuräumen, die sie (entgeltlich oder unentgeltlich) anderen in- und ausländischen Faßherstellern eingeräumt hat, und die Beklagte damit in einem Geschäftsverkehr, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglich ist, gegenüber solchen gleichartigen Unternehmen ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich behandelt.

a) Die Vergabe von Lizenzen am Klagepatent stellt einen Geschäftsverkehr dar, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglich ist. Die Zugänglichkeit dieses Geschäftsverkehrs ergibt sich daraus, daß die Klägerin eine Reihe von Lizenzen an diesem Patent vergeben hat. Ihre Lizenznehmer sind auch der Beklagten gleichartige Unternehmen, denn für das Merkmal der Gleichartigkeit ist ausschließlich darauf abzustellen, daß die zu vergleichenden Unternehmen nach ihrer wirtschaftlichen Funktion im Verhältnis zu dem marktbeherrschenden Unternehmen dieselben Aufgaben erfüllen (BGHZ 129, 53, 60 - Importarzneimittel); das ist hier unbedenklich zu bejahen.

b) Die Beklagte wird daher sowohl gegenüber den Unternehmen K., S. und v. L. als auch gegenüber denjenigen ausländischen Anbietern von Spundfässern, denen die Klägerin entgeltliche Lizenzen eingeräumt hat, ungleich behandelt, indem die Klägerin es ablehnt, auch der Beklagten die Benutzung des Klagepatents zu gestatten.
Entscheidende Bedeutung kommt hiernach der Frage zu, ob die Ungleichbehandlung sachlich gerechtfertigt ist. Da der Widerklageantrag ausschließlich auf die Einräumung einer Freilizenz gerichtet ist, kann er allerdings nur dann Erfolg haben, wenn die Beklagte nicht nur überhaupt eine Lizenz am Klagepatent und damit Gleichbehandlung mit denjenigen Unternehmen verlangen kann, an die die Klägerin eine entgeltliche Lizenz vergeben hat (nachfolgend zu c), sondern auch Anspruch auf Gleichbehandlung mit denjenigen drei Unternehmen hat, denen die Klägerin die Benutzung des Klagepatents unentgeltlich gestattet hat (nachfolgend zu d).

c) Der Umstand, daß es der Klägerin als Patentinhaberin grundsätzlich freisteht, ob sie überhaupt Lizenzen am Klagepatent vergibt und gegebenenfalls
an wen, entbindet sie nicht von der Beachtung des Diskriminierungsverbotes und enthebt demgemäß nicht von der Prüfung der Frage, ob die Lizenzverweigerung gegenüber der Beklagten eines sachlich gerechtfertigten Grundes entbehrt.
aa) Allerdings ist zu beachten, daß eine unterschiedliche Behandlung von Interessenten bei der Gestattung der Benutzung eines Patentes, eines anderen gewerblichen Schutzrechts oder eines Urheberrechts ein wesentliches Element der Ausschließungswirkung des Schutzrechts selbst ist. Denn die Wirkung des Schutzrechts besteht gerade in der Befugnis, Dritte von der Benutzung des Schutzgegenstandes ausschließen zu können. Diese Ausschließlichkeit ist nicht Ausnahme vom Wettbewerb, sondern sein Mittel, das die Mitbewerber des Schutzrechtsinhabers auf substitutiven statt auf imitierenden Wettbewerb verweist (Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, GRUR Teil B Rdn. 38). Die Ausschließungsbefugnis schließt das Recht ein, nicht jedem Interessenten, sondern anstelle oder neben einer Eigennutzung nur einzelnen Bewerbern eine Lizenz zur Nutzung des Schutzrechts zu erteilen. Denn dadurch macht der Schutzrechtsinhaber von seiner Befugnis Gebrauch, den durch die geschützte geistige Leistung errungenen, anderen Marktteilnehmern nicht zugänglichen Vorsprung im Wettbewerb selbst oder durch Lizenzvergabe an einzelne Dritte wirtschaftlich zu nutzen.
Diese Rechtsposition beansprucht auch dann Schutz, wenn der Patentinhaber marktbeherrschend ist. Denn im Interesse der Technologieförderung schützt das Patent gerade auch das in einer Erfindung verkörperte Potential, die formale Ausschließlichkeitsstellung auf dem Markt zu einem wirtschaftlichen Monopol ausbauen zu können (Busche in Festschrift für Tilmann, S. 645, 649 f.).

bb) Für die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung von Lizenzinteressenten besteht daher grundsätzlich ein weiter Spielraum. Strengere Anforderungen kommen jedoch dann in Betracht, wenn zu der durch das Patent vermittelten Marktbeherrschung zusätzliche Umstände hinzutreten, angesichts derer die Ungleichbehandlung die Freiheit des Wettbewerbs gefährdet, die zu sichern das Ziel des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist (s. auch EuGH, Urt. v. 5.10.1988 - Rs. 238/87, Slg. 1988, 6211 - Volvo/Veng; Urt. v. 6.4.1995 - Rs. C-241 und 242/91 P, Slg. 1995, I-743 - RTE und ITP/Kommission ["Magill"]; Urt. v. 29.4.2004 - Rs. C-418/01, WRP 2004, 717 - IMS Health/NDC Health).
Welche Umstände hierfür in Betracht kommen, läßt sich nicht für alle denkbaren Fallgruppen abschließend bestimmen. Für den Streitfall genügt die Erkenntnis, daß an die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung dann nicht zu geringe Anforderungen gestellt werden dürfen, wenn sich die marktbeherrschende Stellung eines Patentinhabers nicht (allein) aus der der Erfindung zugrundeliegenden Leistung ergibt - wie insbesondere daraus, daß sich aufgrund überragender technischer oder wirtschaftlicher Vorteile der erfindungsgemäßen Lehre alternative Lösungen auf dem Markt nicht absetzen lassen , sondern (zumindest auch) darauf beruht, daß der Zugang zu einem nachgelagerten Produktmarkt aufgrund einer Norm oder aufgrund normähnlicher einheitlicher Vorgaben der Produktnachfrager von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist (vgl. Ullrich aaO, GRUR Teil B Rdn. 42). Denn in diesem Fall verhindert oder erschwert die Norm, daß sich die patentgemäße Lösung, wie es Sinn und Zweck des Patentschutzes entspricht, im Wettbewerb mit abweichenden technischen Lösungen bewähren muß. Dem muß die kartellrechtliche Kontrolle Rechnung tragen, indem sie danach fragt, ob einer unter-
schiedlichen Behandlung bei einer Gesamtwürdigung und Abwägung aller beteiligten Interessen, die sich an der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Funktion des Gesetzes orientiert (BGHZ 38, 90, 102 - Treuhandbüro; BGHZ 52, 65, 71 - Sportartikelmesse; BGHZ 107, 273, 280 - Staatslotterie; BGH, Urt. v. 24.6.2003 - KZR 32/01, WuW/E DE-R 1144, 1146 - Schülertransporte), die sachliche Rechtfertigung fehlt. Nutzt der Patentinhaber den Umstand, daß der Zugang zu einem nachgelagerten Markt aufgrund einer Norm oder normähnlicher Rahmenbedingungen von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist, um den Zutritt zu diesem Markt nach Kriterien zu beschränken, die der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des Gesetzes widersprechen , mißbraucht er seine marktbeherrschende Stellung.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Patentinhaber an der Norm mitgewirkt , sie initiiert oder ihr zumindest zugestimmt hat. Es genügt vielmehr, daß er durch sie begünstigt wird. Unbillige Ergebnisse ergeben sich hieraus schon deshalb nicht, weil eine Industrienorm oder normähnliche Vorgaben eine patentgemäße Produktgestaltung regelmäßig nicht ohne Zusagen des Patentinhabers vorgeben werden, daß und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen er Dritten die Benutzung des Patents gestatten wird.
cc) Mangels Feststellungen des Berufungsgerichts hierzu kann eine sachliche Rechtfertigung der Lizenzverweigerung derzeit weder bejaht noch verneint werden.

d) Die Feststellungen des Berufungsgerichts erlauben es auch nicht, jedenfalls einen Anspruch der Beklagten auf eine Freilizenz am Klagepatent auszuschließen.
aa) Das Berufungsgericht hat die Vergabe von Freilizenzen lediglich an die Unternehmen K., S. und v. L. für sachlich gerechtfertigt gehalten. Es hat sich in diesem Zusammenhang auf seine Ausführungen zu einem fehlenden vertraglichen Anspruch der Beklagten auf eine Freilizenz bezogen und darauf abgestellt, daß die drei konkurrierenden Hersteller nach Aufforderung von Unternehmen der chemischen Industrie oder des VCI als Wettbewerber an der Entwicklung eines neuen Fasses beteiligt gewesen sind und infolgedessen jedenfalls in gewissem Umfang auch Aufwendungen für die Entwicklung gehabt hätten, die nutzlos geworden seien, nachdem die Wahl auf den Beitrag der Klägerin gefallen war. Die VCI-Rahmenbedingungen seien deshalb an die Gewährung von Freilizenzen an die genannten drei Hersteller von Kunststoffässern gekoppelt gewesen. Diese Begründung genügt zur sachlichen Rechtfertigung der Ungleichbehandlung der Beklagten nicht.
bb) Allerdings ist die in der Vergabe von teils entgeltlichen, teils unentgeltlichen Patentlizenzen liegende unterschiedliche Behandlung der Lizenznehmer nicht notwendigerweise als ungerechtfertigt anzusehen. Da das Streben eines Marktteilnehmers nach möglichst günstigen Bedingungen und Preisen ebenso wie das seiner Marktgegenseite grundsätzlich wettbewerbskonform ist, kann allein daraus, daß dieses Streben nicht in jedem Fall zu einem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis in Form eines übereinstimmenden Verhältnisses von Leistung und Gegenleistung führt, noch keine negative Bewertung im Rahmen der Interessenabwägung nach § 20 Abs. 1 GWB gefolgert werden. Entscheidend ist vielmehr, ob eine unterschiedliche Konditionengestaltung auf Willkür oder wirtschaftlichem Handeln fremden unternehmerischen Entscheidungen beruht. § 20 GWB will dem Mißbrauch von Marktmacht entgegenwirken; die Vorschrift enthält keine allgemeine Meistbegünstigungsklausel, die das marktbeherrschende Unternehmen generell zwingen soll, allen die gleichen
- günstigsten - Bedingungen, insbesondere Preise, einzuräumen. Auch dem marktbeherrschenden Unternehmen soll insbesondere nicht verwehrt werden, auf unterschiedliche Marktbedingungen auch differenziert reagieren zu können. Für die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung sind deshalb Art und Ausmaß der unterschiedlichen Behandlung entscheidend. Deren Zulässigkeit richtet sich insbesondere danach, ob die relative Schlechterbehandlung der betroffenen Unternehmen als wettbewerbskonformer, durch das jeweilige Angebot im Einzelfall bestimmter Interessenausgleich erscheint oder auf Willkür oder Überlegungen und Absichten beruht, die wirtschaftlich oder unternehmerisch vernünftigem Handeln fremd sind. Daneben ist im Auge zu behalten, daß die durch die Ungleichbehandlung betroffenen Unternehmen nicht durch die Ausübung der Macht des marktbeherrschenden Unternehmens in ihrer Wettbewerbsfähigkeit untereinander beeinträchtigt werden sollen (BGH WuW/E 3058, 3065 - Pay-TV-Durchleitung).
Die Feststellungen des Berufungsgerichts reichen nicht aus, um die Beschränkung der Freilizenz auf drei inländische Wettbewerber der Klägerin als wettbewerbskonformen Interessenausgleich erscheinen zu lassen. Zunächst versteht es sich nicht von selbst, daß die Klägerin überhaupt Veranlassung hatte , den Aufwendungen dieser drei Unternehmen für die Entwicklung eines Spundfasses mit verbesserter Restentleerung Rechnung zu tragen. Zudem hat das Berufungsgericht zu den Aufwendungen keine Feststellungen getroffen. Es ist deshalb ungeklärt, ob diese Aufwendungen in einem jedenfalls annähernd angemessenen Verhältnis zu den Vorteilen der Freilizenz stehen. Zudem ist es auch nicht zwingend, daß diese Aufwendungen (in vollem Umfang) dadurch nutzlos geworden sind, daß die VCI-Rahmenbedingungen auf das von der Klägerin entwickelte patentgemäße Spundfaß abgestellt sind; das hängt vielmehr davon ab, inwieweit die Entwicklungsarbeit der Konkurrenten der Klägerin eine
Faßgestaltung betroffen haben, die mit den VCI-Rahmenbedingungen unvereinbar ist; auch dazu ist nichts festgestellt. Soweit das Berufungsgericht schließlich gemeint hat, die VCI-Rahmenbedingungen seien an die Gewährung von Freilizenzen an die drei in Rede stehenden Hersteller von Kunststoffässern gekoppelt gewesen, ist dies kein wettbewerbskonformer Gesichtspunkt. Denn das liefe darauf hinaus, im Interesse der VCI-Mitglieder zwar zu verhindern, daß diese von einem einzigen Faßhersteller - der Klägerin - abhängig werden, gleichzeitig die gewünschte Angebotsbreite jedoch auf einen etablierten kleinen Kreis von Unternehmen zu beschränken und anderen als der Klägerin und ihren drei inländischen Konkurrenten den Marktzutritt zu erschweren.

B.

Auch der Ausspruch des Berufungsgerichts, daß die Beklagte der Klägerin nach § 139 Abs. 2 PatG zum Schadensersatz verpflichtet sei, hat keinen Bestand.
I. Das Berufungsgericht hat unter Bezugnahme auf die Feststellungen des Landgerichts angenommen, daß das angegriffene Spundfaß (L-Ring-Faß) die technische Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents wortsinngemäß verwirklicht und die Beklagte demgemäß mit dem Vertrieb dieses Fasses ein erfindungsgemäßes Erzeugnis in den Verkehr gebracht hat (§ 9 Satz 2 Nr. 1 PatG). Diese Beurteilung läßt keinen Rechtsfehler erkennen und wird auch von der Revision nicht angegriffen.
II. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist es für die Schadensersatzverpflichtung der Beklagten jedoch nicht unerheblich, ob sie von der Klägerin nach § 33 i.V.m. § 20 Abs. 1 GWB (und für den Zeitraum vor dem 1. Ja-
nuar 1999 nach § 35 i.V.m. § 26 Abs. 2 GWB a.F.) die Einräumung einer Lizenz am Klagepatent verlangen konnte.
1. Soweit die Beklagte eine Freilizenz beansprucht, hat das Berufungsgericht seine Auffassung zum einen wiederum mit der Wirkung der Abschlußerklärung der Beklagten begründet. Für den Zeitraum vor deren Zugang bei der Klägerin entfalte die Abschlußerklärung zwar keine Wirkung. Insoweit stehe einem Anspruch auf eine Freilizenz indes entgegen, daß es nicht mißbräuchlich sei, wenn die Klägerin nur den Unternehmen K., S. und v. L. wegen deren Beteiligung an der Entwicklung eines neuen Spundfasses eine Freilizenz erteilt habe. Soweit sich die Beklagte darauf berufe, ihr hätte zumindest wie anderen Drittunternehmen eine entgeltliche Lizenz eingeräumt werden müssen, könne sie damit nicht gehört werden. Eine Benutzung des Klagepatents wäre ihr nämlich nur erlaubt gewesen, wenn von der zuständigen Kartellbehörde oder durch ein Kartellgericht ausgesprochen worden wäre, daß ihr eine Lizenz einzuräumen sei. Ein hierauf gerichtetes Verfahren habe die Beklagte jedoch nicht angestrengt, sondern sich eine Selbsthilfe angemaßt, die die Rechtsordnung nur unter den - hier nicht gegebenen - Voraussetzungen des § 229 BGB zulasse.
2. Mit diesen Erwägungen kann nicht ausgeschlossen werden, daß die Beklagte dem Schadensersatzbegehren der Klägerin einen Anspruch auf Einräumung einer Lizenz entgegenhalten kann.

a) Die Abschlußerklärung der Beklagten präjudiziert die Beurteilung der Frage, ob die Beklagte der Klägerin zum Schadensersatz verpflichtet ist, nicht. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geht von der rechtskräftigen Bejahung der Schutzrechtsverletzung im Schadensersatzprozeß keine
Feststellungswirkung für den Unterlassungsprozeß aus und umgekehrt (BGHZ 150, 377, 383 - Faxkarte). Die Anerkennung ihrer Verpflichtung zur Unterlassung durch die Beklagte erstreckt sich daher nicht auf die Feststellung, daß die gleichartigen Handlungen der Beklagten in der Vergangenheit rechtswidrig waren und insoweit die Voraussetzungen des geltend gemachten Schadensersatzanspruchs der Klägerin vorliegen.

b) Ebensowenig kann ein Anspruch der Beklagten auf eine Lizenz am Klagepatent mit der Begründung außer Betracht bleiben, ein solcher Anspruch hätte von der zuständigen Kartellbehörde oder durch ein Kartellgericht ausgesprochen werden müssen.
Dabei kann unerörtert bleiben, ob den Erwägungen des Berufungsgerichts für den Unterlassungsanspruch zu folgen wäre (kritisch dazu Kühnen in Festschrift für Tilmann, S. 513; s. aber auch BGHZ 148, 221, 231 f. - SPIEGELCD -ROM). Denn im Streitfall ist nicht über den Unterlassungsanspruch, sondern nur über den von der Klägerin geltend gemachten Schadensersatzanspruch zu entscheiden. Ersatz eines ihr durch die Benutzungshandlungen der Beklagten entstandenen Schadens kann die Klägerin, wenn der Beklagten ein Anspruch auf Benutzungsgestattung zusteht, jedenfalls nur in Höhe des Betrages verlangen, den sie auch hätte beanspruchen können, wenn sie sich nicht (rechtswidrig) geweigert hätte, der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft eine Lizenz am Klagepatent einzuräumen. Da auch ein Anspruch auf Freilizenz in Betracht kommt, kann damit ein ersatzfähiger Schaden auch vollständig entfallen.

C.

Das Berufungsgericht wird hiernach die fehlenden Feststellungen dazu nachzuholen haben, ob die Klägerin Normadressatin des § 20 Abs. 1 GWB und des § 26 Abs. 2 GWB a.F. ist und sich gegebenenfalls (erneut) mit der sachlichen Rechtfertigung der Ungleichbehandlung der Beklagten mit den Lizenznehmern der Klägerin zu befassen haben. In diesem Zusammenhang kann auch der Frage Bedeutung zukommen, ob die Beklagte das Klagepatent erst in Benutzung genommen hat, nachdem sie bzw. ihre Muttergesellschaft sich vergeblich um eine Lizenz bemüht hat, oder ob sie das Klagepatent verletzt hat, ohne einen Anspruch auf Benutzungsgestattung geltend zu machen (vgl. BGH, Beschl. v. 25.10.1988 - KVR 1/87, WuW/E 2535, 2541 - Lüsterbehangsteine

).


Bei dieser Sachlage ist derzeit eine Erörterung der - gegebenenfalls nicht ohne eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu entscheidenden - Frage nicht veranlaßt, ob die Vorschriften der von der Beklagten gleichfalls geltend gemachten Art. 82 EG, 86 EGV unter den Bedingungen
des Streitfalls andere Anforderungen an den Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Verweigerung einer Patentlizenz stellen.
Hirsch Goette Ball
Bornkamm Meier-Beck

(1) Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen sei.

(2) Das Gericht kann ferner, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits von Feststellungszielen abhängt, die den Gegenstand eines anhängigen Musterfeststellungsverfahrens bilden, auf Antrag des Klägers, der nicht Verbraucher ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Musterfeststellungsverfahrens auszusetzen sei.

(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung umfasst auch die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis; die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.

(2) Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei sind in allen Prozessen zu erstatten, Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassen ist und am Ort des Prozessgerichts auch nicht wohnt, jedoch nur insoweit, als die Zuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen oder als in der Person des Rechtsanwalts ein Wechsel eintreten musste. In eigener Sache sind dem Rechtsanwalt die Gebühren und Auslagen zu erstatten, die er als Gebühren und Auslagen eines bevollmächtigten Rechtsanwalts erstattet verlangen könnte.

(3) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne der Absätze 1, 2 gehören auch die Gebühren, die durch ein Güteverfahren vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle entstanden sind; dies gilt nicht, wenn zwischen der Beendigung des Güteverfahrens und der Klageerhebung mehr als ein Jahr verstrichen ist.

(4) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne von Absatz 1 gehören auch Kosten, die die obsiegende Partei der unterlegenen Partei im Verlaufe des Rechtsstreits gezahlt hat.

(5) Wurde in einem Rechtsstreit über einen Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 entschieden, so ist die Verjährung des Anspruchs gehemmt, bis die Entscheidung rechtskräftig geworden ist oder der Rechtsstreit auf andere Weise beendet wird.

Andere Urteile sind gegen eine der Höhe nach zu bestimmende Sicherheit für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Soweit wegen einer Geldforderung zu vollstrecken ist, genügt es, wenn die Höhe der Sicherheitsleistung in einem bestimmten Verhältnis zur Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages angegeben wird. Handelt es sich um ein Urteil, das ein Versäumnisurteil aufrechterhält, so ist auszusprechen, dass die Vollstreckung aus dem Versäumnisurteil nur gegen Leistung der Sicherheit fortgesetzt werden darf.

(1) Würde die Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen, so hat ihm das Gericht auf Antrag zu gestatten, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ohne Rücksicht auf eine Sicherheitsleistung des Gläubigers abzuwenden; § 709 Satz 2 gilt in den Fällen des § 709 Satz 1 entsprechend. Ist der Schuldner dazu nicht in der Lage, so ist das Urteil nicht für vorläufig vollstreckbar zu erklären oder die Vollstreckung auf die in § 720a Abs. 1, 2 bezeichneten Maßregeln zu beschränken.

(2) Dem Antrag des Schuldners ist nicht zu entsprechen, wenn ein überwiegendes Interesse des Gläubigers entgegensteht. In den Fällen des § 708 kann das Gericht anordnen, dass das Urteil nur gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar ist.