Insolvenzrecht: Schutzrechte und Lizenzen in der Insolvenz

05.07.2019

AOLS

  • Gewerblicher Rechtsschutz
  • Insolvenzrecht

Autoren

Rechtsanwalt Dirk Streifler - Partner

Wirtschaftsrecht / Existenzgründung / Insolvenzrecht / Gesellschaftsrecht / Strafrecht
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Auch Schutzrechte und insbesondere Lizenzen an Schutzrechten fallen grundsätzlich mit in die Insolvenzmasse und unterliegen damit ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Kontrolle des Insolvenzverwalters. Dies kann unter Umständen zu misslichen Situationen für den jeweils nicht insolventen Vertragspartner führen. Hier können Sie lesen, wie Sie sich am besten davor schützen können – BSP Rechtsanwälte – Anwalt für Insolvenzrecht Berlin

Der Insolvenzfall wird von den wenigsten Vertragsparteien von Anfang an mitbedacht. Wenn eine der Parteien oder ein Dritter den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellt, ist der Schock oft groß.

Mit dem Beschluss zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens (§ 27 InsO) werden zunächst alle Vermögenswerte der jeweiligen Person bzw. des jeweiligen Unternehmens „eingefroren“. Das bedeutet, dass auch die meisten Verträge für die Dauer des Insolvenzverfahrens in einen „Freezing-Zustand“ übergehen und damit zwar rechtlich nicht durchsetzbar sind, aber dennoch nicht aufgelöst werden (eine Ausnahme hiervon sind insbesondere Miet- und Pachtverhältnisse gem. § 108 InsO).

In diesem Beitrag wird sich vor allem auf die Problematik von Schutzrechten bzw. insbesondere Lizenzen an Schutzrechten in der Insolvenz konzentriert und möglichst verständlich erklärt, was mit diesen während des Insolvenzverfahrens geschieht und wie sich der jeweils nicht insolvente Vertragsteil für den Insolvenzfall (im Vorhinein) absichern kann.

I. Schutzrechte in der Insolvenz

Gewerbliche Schutzrechte (z.B. das Patentrecht und Markenrecht) bspw. eines insolventen Unternehmens fallen grundsätzlich soweit in die Insolvenzmasse wie sie auch von Gesetzes wegen übertragbar sind. Sie stellen vermögenswerte Güter dar und spülen durch Veräußerung und anderweitige Verwertung (z.B. durch Lizenzierung) oftmals einen großen Wert in die Masse.

Eine wichtige Ausnahme von der Massezugehörigkeit ist das Urheberrecht. Dieses kann aufgrund seiner Unübertragbarkeit (§ 29 Abs. 1 UrhG) kein Bestandteil der Insolvenzmasse werden.

II. Lizenzverträge und Lizenzen in der Insolvenz

Auch Lizenzen können als Gegenstände von bestehenden Lizenzverträgen zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer Teil der Insolvenzmasse des Lizenznehmers werden. Dies hängt entscheidend von der konkreten Ausgestaltung der Lizenz auf Grundlage des Lizenzvertrages ab.

Sogenannte einfache Lizenzen, die dem Lizenznehmer eine nicht-ausschließliche Berechtigung einräumen das jeweilige Schutzrecht zu nutzen, werden oftmals derartig ausgestaltet, dass sie im Ergebnis personen- oder betriebsgebunden und damit nicht ohne Weiteres übertragbar sind. Ist dies der Fall, gehen diese Lizenzen auch nicht automatisch in die Insolvenzmasse des Lizenznehmers über.

Demgegenüber stehen ausschließliche Lizenzen, die dem Lizenznehmer eine Rechtsposition zusichern, die nur dieser für den jeweiligen Bereich, das jeweilige Gebiet oder die jeweilige Zeit innehat, also eine ausschließliche Rechtsposition. Da diesen Lizenzen überwiegend eine sog. (quasi-) dingliche Rechtsnatur zugeschrieben wird, drohen diese in den meisten Fällen auch Teil der Insolvenzmasse des Lizenznehmers zu werden.

1. Wahlrecht des Insolvenzverwalters gem. § 103 InsO

Probleme ergeben sich aber für gewöhnlich erst nach Ausübung des Wahlrechts des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO. Aufgrund ihres Dauerschuldverhältnischarakters fallen nach überwiegender Ansicht auch Lizenzverträge unter diese Regelung. Es wird vorgesehen, dass der Insolvenzverwalter nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ein Wahlrecht innehat, mit dem er entscheiden kann, ob unerfüllte Verträge zwischen der insolventen Partei und einem außenstehenden Gläubiger für die Zeit des Insolvenzverfahrens erfüllt werden sollen oder unerfüllt bleiben.

2. Insolvenz des Lizenzgebers

Das Problem für den Lizenznehmer in diesem Fall ergibt sich mit der Wahl der Nichterfüllung durch den Insolvenzverwalter (§ 103 Abs. 2 InsO). Die Wahl der Nichterfüllung bewirkt, dass der Lizenzgeber bzw. der Insolvenzverwalter anstelle des Lizenzgebers den Vertrag nicht mehr unmittelbar aus der Insolvenzmasse erfüllen muss und der Lizenzgeber damit nur noch als Insolvenzgläubiger den Schadensersatz statt der Leistung geltend machen kann, von dem ihm in der Regel im Ergebnis wohl nur 5-10% bei gleichberechtigter Gläubigerbefriedigung zugestanden werden können.

Aufgrund der Regelung des § 103 Abs. 2 InsO und dem damit verbundenen Schutz der Vermögensmasse des insolventen Vertragsteils, ist der Lizenznehmer nicht mehr dazu berechtigt, das lizenzierte Schutzrecht zu nutzen oder weiter zu verwerten (z.B. durch Veräußerung der Produkten, die dieser aufgrund der Berechtigung hergestellte oder auch durch Erteilung von Unterlizenzen). Dementsprechend brechen ggf. entstandene Lizenzketten ab und der Lizenznehmer ist auch sonst nicht mehr dazu in der Lage, seine ggf. getätigten Investitionen zur Verwertung des lizenzierten Schutzrechtes zu amortisieren.

3. Insolvenz des Lizenznehmers

Im Falle der Insolvenz des Lizenznehmers können die übertragbaren Lizenzen Teil der Insolvenzmasse werden (s.o.). Daraus ergeben sich ggf. Probleme für den Lizenzgeber, der seinem Vertragspartner die Lizenz nicht einfach entziehen kann, aber aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des Lizenznehmers keine weiteren Lizenzgebühren erhält. Dieses Problem entsteht insbesondere bei Wahl der Erfüllung durch den Insolvenzverwalter, der in der Regel an der Weiternutzung des lizenzierten Rechtes interessiert ist.

III. Vorherige Absicherung für den Insolvenzfall 

Wie kann sich nun der jeweilig der Insolvenz gegenüberstehende Vertragsteil gegen die entstehenden Probleme absichern bzw. auf diese reagieren?

1. Kündigungsvereinbarungen und Lösungsklauseln (insb. relevant für den Lizenzgeber)

Ist der Lizenznehmer insolvent und der Insolvenzverwalter wählt gem. § 103 Abs. 2 InsO die Erfüllung des Vertrages, möchte der Lizenzgeber sich in der Regel möglichst schnell von diesem Vertrag lösen, da er kaum Aussicht auf Erhalt der vereinbarten Lizenzgebühren mehr hat.

Eine gesetzlich festgeschriebene Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses (soweit der Lizenzvertrag als solcher einzustufen ist) ist gem. § 314 BGB nur dann möglich, wenn Unzumutbarkeit am Festhalten des Vertrages für beide Seiten gegeben ist. Im Falle der Insolvenz der Lizenzgebers wird diese Schwelle aber nur schwerlich erreichbar sein, weil der Insolvenzverwalter sehr wohl ein Interesse an der weiteren Verwertung des lizenzierten Schutzrechtes hat.

Für diesen Fall ist es wichtig, schon bei Vertragsschluss darauf zu achten, entsprechende Sonderkündigungsrechte bzw. Lösungsklauseln mit zu vereinbaren.

Beachten Sie jedoch: Derartige Klauseln werden vom Bundesgerichtshof (BGH) nur dann als zulässig angesehen, wenn sie unabhängig vom Insolvenzfall formuliert werden und für beide Vertragsparteien gleichermaßen gelten. Eine Lösungsklausel, die bspw. auf den Verzug der Zahlungen durch den Lizenznehmer abstellt, ist demnach zulässig. Eine Lösungsklausel, die auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder sogar auf die Wahl der Erfüllung des Vertrages durch den Insolvenzverwalter abstellt, ist jedoch unwirksam, weil sie dem Zweck des Wahlrechts des Insolvenzverwalter gem. § 103 InsO entgegensteht und damit dem Verbot des § 119 InsO unterliegt.

2. Weitere Reaktions- und Absicherungsmöglichkeiten (insb. relevant für den Lizenznehmer)

Weitestgehend anerkannt und durch den BGH bestätigt, ist die Möglichkeit des Lizenznehmers, den Vertrag aufgrund von Unzumutbarkeit gem. § 314 Abs. 1 BGB zu kündigen. Hat der Insolvenzverwalter seine endgültige Entscheidung für die Nichterfüllung getroffen, entfällt gem. § 314 Abs. 1 i.V.m. § 323 Abs. 2 Nr. 1 BGB auch die Notwendigkeit der Fristsetzung bzw. Abmahnung.

Ist jedoch der Lizenzgeber nach § 103 Abs. 2 InsO nicht mehr zur Leistung aus dem Vertrag verpflichtet, muss der Lizenznehmer ohnehin keine Lizenzgebühren mehr zahlen (§ 275 Abs. 1 i.V.m. § 326 Abs. 1 BGB). Dennoch bleibt das Problem der ggf. getätigten Investitionen, die der Lizenznehmer nicht mehr durch die weitere Verwertung des Schutzrechtes zurückholen kann.

In der Praxis wurden bisher verschiedene Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem erprobt (vgl. hierzu Obergfell/ Hauck, Lizenzvertragsrecht, S. 209ff.):

a) Die aufschiebend bedingte Schutzrechtsübertragung

Hier erfolgt die Sicherung der Befugnisse des Lizenznehmers über eine aufschiebend bedingte Schutzrechtsübertragung nach §§ 398, 413 i.V.m. § 158 Abs. 1 BGB. Diese müsste bei Vertragsschluss von beiden Parteien vereinbart werden. Es dürfte jedoch schwierig sein, den Lizenzgeber von dieser Lösung zu überzeugen, da es dabei zu Schwierigkeiten in der Verwertung seines eigenen Schutzrechtes kommen könnte.

b) Sicherung der Lizenz durch zusätzlichen Nießbrauch

Hierbei wird neben der Lizenz ein Nießbrauch an dem Schutzrecht gem. § 1068 Abs. 1 BGB eingeräumt, was im Falle der Wahl der Nichterfüllung die Nutzungsmöglichkeit des Schutzrechtes durch den Lizenznehmer aufgrund der weitreichenden Nutzungsziehung gem. §§ 1030, 1068 Abs. 2 BGB aufrechterhalten soll.

c) Sicherungstreuhand

Hier wird das Schutzrecht zur Absicherung auf einen neutralen Treuhänder übertragen, der dieses im Folgenden verwaltet. Dies ähnelt der Konstruktion der Sicherungsübertragung und dürfte wiederum schwierig gegenüber dem Lizenzgeber durchzusetzen sein.

d) Die eigens für die Verwaltung des Schutzrechts gegründete Gesellschaft

Von Schmid und Kampshoff (GRUR-Prax 2009, 50, 51f.) kam der Vorschlag, dass der Lizenzgeber seine Schutzrechte in eine von seiner Insolvenz unabhängige Gesellschaft auslagert. Der Lizenznehmer könne dann an dieser Gesellschaft beteiligt und dadurch abgesichert werden und im Falle der Insolvenz des Lizenzgebers könne dieser aufgrund einer entsprechenden Bestimmung des Gesellschaftsvertrags aus eben dieser ausscheiden.

3. Fazit zu Lösungsklauseln und der Absicherung des Lizenznehmers

Insgesamt sollte bei der Entwicklung einer Konstruktion zur Absicherung etwaiger Nutzungsrechte des Lizenznehmers oder auch der Befreiung des Lizenzgebers vom unliebsamen Lizenzvertrag im Falle der Erfüllungswahl durch den Insolvenzverwalter immer darauf geachtet werden, dass diese Konstruktionen nicht dem Verbot des § 119 InsO unterfallen und damit unwirksam sind. In jedem Fall ist es ratsam, etwaige Verträge und Ideen zu risikomindernden Konstruktionen im Vorhinein mit einem Experten durchzusprechen.

Der Insolvenzfall kommt oftmals überraschend und ist das Insolvenzverfahren erst einmal eröffnet, ist es für die meisten Reaktionsmöglichkeiten bereits zu spät.

Haben Sie Fragen zum Thema Insolvenzrecht? Nehmen Sie Kontakt zu Herrn Dirk Streifler auf und lassen Sie sich fachkundig beraten.

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