Die zulässige Berufung der Verfügungsklägerin gegen das Urteil des Landgerichts vom 21.04.2015, mit dem dieses den Antrag der Verfügungsklägerin auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen hat, ist unbegründet. Der Verfügungsantrag hat schon deshalb keinen Erfolg, weil die Verfügungsklägerin nicht glaubhaft gemacht hat, dass sie aktivlegitimiert ist. Weder ist feststellbar, dass die Verfügungsklägerin Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem Gegenstand des Verfügungspatents (dem deutschen Teil des europäischen Patents 1 482 815) ist, noch liegen die Voraussetzungen einer gewillkürten Prozessstandschaft vor.

1.Eingetragene Inhaberin des Verfügungspatents ist die in den Vereinigten Staaten von Amerika geschäftsansässige S.-M. I. I.. Die Verfügungsklägerin macht geltend, dass diese ihr mit dem als Anlage AS 21 vorgelegten „LIP LICENCE AGREEMENT“ (nachfolgend: LIP-Lizenzvertrag) eine ausschließliche Lizenz an dem Verfügungspatent erteilt habe.

Aktivlegitimiert ist zwar auch ein ausschließlicher Lizenznehmer, und zwar – wie der Patentinhaber – aus originärem Recht. Der ausschließliche Lizenznehmer hat ein eigenes Klagerecht; er hat selbständig gegen einen Verletzer des Patents und damit auch seines ausschließlichen Benutzungsrechts die Ansprüche aus §§ 139 ff. PatG (vgl. nur Benkard/Rogge/Grabinski, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 139 PatG Rn. 17; Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rn. 95 und 97; Kühnen, Hdb. d. Patentverletzung, 7. Aufl., Rn. 983).

Ausschließlicher Lizenznehmer ist aber nur ein solcher, der das Patent „ausschließlich“, d.h. unter Ausschluss jeglicher Dritter benutzen darf (Kühnen, a.a.O., Rn. 983). Lediglich der Patentinhaber selbst soll sich eine Eigennutzung vorbehalten dürfen (sog. Alleinlizenz; vgl. Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, 10. Aufl., Rn. 36, 38; Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 7. Aufl., Rn. 79 ff.; Busse/Hacker, PatG, 7. Auf., § 15 PatG Rn. 58; kritisch Kühnen, a.a.O., Rn. 983), wobei allerdings auch in einem solchen Fall der Erteilung einer Benutzungserlaubnis jedenfalls dann keine Ausschließlichkeitswirkung zukommt, wenn der Patentinhaber sein vom Patent gewährtes Benutzungsrecht nicht aufgibt und sich entweder das Recht zur Vergabe weiterer Lizenzen auf dem betreffenden Gebiet vorbehält oder derartige Lizenzen bereits vergeben hat, was bei der Erteilung weiterer Lizenzen beachtet wird (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rn. 99 m. w. Nachw.).

Im Streitfall sind, wie die Verfügungsklägerin im Berufungsrechtszug selbst vorträgt, vor Abschluss des LIP-Lizenzvertrages von der S.-M. I. I.. (im LIP-Lizenzvertrag als „S. U.“ bezeichnet) bereits einfache Lizenzen an Dritte vergeben worden, die nicht gekündigt wurden und auch weiterhin ungekündigt fortbestehen. Wie der von der Verfügungsklägerin im Verhandlungstermin vorgelegten, nicht geschwärzten deutschen Übersetzung des LIP-Lizenzvertrages zu entnehmen ist, ist vor Abschluss des LIP-Lizenzvertrages eine einfache Lizenz an die d. A. („D.“) erteilt worden (vgl. Art. II Ziff. 2.7 (a) des LIP-Lizenzvertrages). Ferner ergibt sich aus der nunmehr vorgelegten Übersetzung des LIP-Lizenzvertrages, dass die Patentinhaberin auch bereits der P. M. I. M. S.A. („P.“) eine einfache Lizenz erteilt hat (vgl. Art. II Ziff. 2.7 (b) des LIP-Lizenzvertrages). Diese Lizenzverträge mit Dritten sind unstreitig nicht gekündigt worden und bestehen weiterhin fort. Die Verfügungsklägerin und die S.-M. I. I.. haben die betreffenden Lizenzen beim Abschluss des LIP-Lizenzvertrages ausdrücklich als fortbestehend anerkannt (vgl. Ziff. Art. II 2.7 des LIP-Lizenzvertrages). Dementsprechend heißt es in Art. II Ziff. 2.1 des LIP-Lizenzvertrages auch, dass der Verfügungsklägerin eine exklusive Lizenz „vorbehaltlich der in Abschnitt 2.7 beschriebenen Rechte Dritter“ gewährt werde. In dem besagten Abschnitt 2.7 des LIP-Lizenzvertrages werden die D. und P. erteilten Lizenzen erwähnt.

Die Patentinhaberin hatte damit zum Zeitpunkt des Abschlusses desLIP-Lizenzvertrages mit der Verfügungsklägerin bereits einfache Lizenzen an Dritte vergeben, die bei Erteilung der Lizenz an die Verfügungsklägerin beachtet worden sind und die nach dem im LIP-Lizenzvertrag zum Ausdruck kommenden Willen der Patentinhaberin und der Verfügungsklägerin fortbestehen sollen. Diese Lizenzen sind auch weiterhin gültig. Vor der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz erteilte einfache Lizenzen bleiben nämlich wirksam (§ 15 Abs. 3 PatG; vgl. Stumpf/Groß, a.a.O., Rn. 364; Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 Rn. 87). Auch bewirkt der Sukzessionsschutz gemäß § 15 Abs. 3 PatG keinen Eintritt des neuen Berechtigten (hier: der Verfügungsklägerin als ausschließlicher Lizenznehmerin) in den bereits bestehenden Lizenzvertrag (vgl. Busse/Hacker, a.a.O., § 15 Rn. 76 m. w. Nachw.).

Die Tatsache, dass die Patentinhaberin vor Abschluss des LIP-Lizenzvertrages mit der Verfügungsklägerin bereits einfache Lizenzen an Dritte vergeben hat, die nicht gekündigt worden sind und auch weiterhin ungekündigt fortbestehen, ist vom Senat bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen. Entgegen der Auffassung der Verfügungsklägerin können die Verfügungsbeklagten insoweit mit dem Bestreiten der Aktivlegitimation in zweiter Instanz noch gehört werden. Soweit die Verfügungsbeklagten die Lizenzeinräumung im Berufungsrechtszug in Abrede stellen, handelt es sich zwar um neues (bestreitendes) Vorbringen, das – grundsätzlich auch im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes – nach den für das Berufungsverfahren geltenden Regeln (§ 531 Abs. 2 ZPO) als prozessual verspätet zurückgewiesen werden kann (vgl. Senat, Urt. v. 25.02.2010 – 2 U 124/09, BeckRS 2010, 15662 m. w. Nachw.; Zöller/Heßler, ZPO, 30. Aufl., § 531 Rn. 1; a.A. Berneke/Schüttpelz, Die einstweilige Verfügung in Wettbewerbssachen, 3. Aufl., Rn. 447). Eine Ausnahme gilt – wie stets im Präklusionsrecht – allerdings für unstreitige Tatsachen. Unstreitige Tatsachen, die erstmals im Berufungsrechtszug vorgetragen werden, sind stets zu berücksichtigen (vgl. BGH, NJW 2005, 291; NJW-RR 2006, 630, NJW-RR 2006, 755; NJW 2008, 3434, 3435; NJW 2009, 2532, 2533; r+s 2015, 212), und zwar selbst dann, wenn der unstreitige Vortrag im Hinblick auf Folgefragen eine Beweisaufnahme erfordert (BGH, NJW 2005, 291; NJW 2009, 2532, 2533; r+s 2015, 212). Eine solche unstreitige Tatsache liegt hier im Zusammenhang mit der Lizenzerteilung darin, dass für das Verfügungspatent – wie die Verfügungsklägerin selbst vorträgt – vor Vergabe des Benutzungsrechts an sie einfache Lizenzen an Dritte vergeben worden sind, die nicht gekündigt wurden und auch weiterhin ungekündigt fortbestehen.

Bestehen vor der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz Dritten eingeräumte einfache Lizenzen unverändert fort, darf der spätere Lizenznehmer das lizenzierte Patent nicht „ausschließlich“, d.h. unter Ausschluss jeglicher Dritter benutzen. Etwas anderes gilt nur, wenn die später eingeräumte „ausschließliche“ Lizenz über die zuvor vergebenen einfachen Lizenzen hinausgeht. Denn eine wirksame ausschließliche Lizenzierung kommt nach Erteilung einfacher Lizenzen nur insoweit in Betracht, wie die ausschließliche Lizenz gegenständlich (z.B. Benutzungsarten, räumlicher Geltungsbereich) über die zuvor beschränkt eingeräumten einfachen Lizenzen hinausreicht. Dafür ist – worauf der Senat im Verhandlungstermin auch hingewiesen hat – im Streitfall allerdings nichts dargetan und auch nichts ersichtlich.

Sofern in der Literatur (Bartenbach, a.a.O., Rn. 90; Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 Rn. 87) die Auffassung vertreten wird, die Tatsache, dass der Lizenzgeber vor der Erteilung der ausschließlichen Lizenz eine oder sogar mehrere einfache Lizenzen erteilt habe, stehe der Ausschließlichkeit der später erteilten Lizenz nicht entgegen, gibt dies zu einer anderen Beurteilung keinen Anlass. Die betreffenden Kommentarstellen geben die Rechtslage verkürzt wieder. Gemeint ist mit dieser Aussage offenbar Folgendes: Hat der Lizenzgeber vor der Erteilung der ausschließlichen Lizenz eine oder sogar mehrere einfache Lizenzen erteilt, steht es der Ausschließlichkeit der später erteilten Lizenz nicht entgegen, wenn es sich bei der zuerst erteilten einfachen Lizenz um eine räumlich oder sachlich beschränkte Lizenz handelt und die später erteilte ausschließliche Lizenz demgegenüber einen weiteren Umfang hat, sie also über die zuvor beschränkt eingeräumte einfache Lizenz hinausreicht. Soweit sich die Lizenzen nicht decken, kommt der später vergebenen Lizenz eine Ausschließlichkeit außerhalb des Umfangs der zuerst vergebenen einfachen Lizenz zu. Etwas anderes gilt jedoch, soweit sich die Lizenzen komplett decken. In diesem Falle fehlt es zwangsläufig an der Ausschließlichkeit der nach Erteilung der einfachen Lizenz vergebenen Lizenz.

Genau diesen Standpunkt hat auch bereits das Reichsgericht in der von Ullmann (in Benkard, a.a.O., § 15 Rn. 87) in Bezug genommenen Entscheidung GRUR 1934, 306 eingenommen. Das Reichsgericht hat dort – zutreffend – ausgeführt, dass nur der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz die selbstständige Befugnis habe, sein Benutzungsrecht gegen Dritte, die es beeinträchtigen, geltend zu machen. Bei einer ausschließlichen Lizenz müsse deren Inhaber allein oder doch im praktischen Erfolg allein unter Ausschluss anderer den geschützten Gegenstand zu nutzen berechtigt sein. Geschützter Gegenstand brauche zwar nicht der gesamte zeitlich, räumlich und gegenständlich unbeschränkte Inbegriff der Befugnisse aus dem Patent zu sein. Die Ausschließlichkeit einer Lizenz werde dadurch nicht beeinträchtigt, dass die Lizenz auf einen bestimmten Zeitabschnitt oder auf einen räumlichen Bezirk beschränkt werde. Auch könne die ausschließliche Lizenz unter einer sachlichen Beschränkung erteilt werden, indem z.B. vereinbart werde, dass der Lizenznehmer nur eine bestimmte Art des Patentgegenstandes benutzen dürfe. Die Lizenz dürfe jedoch, wenn sie den Charakter der Ausschließlichkeit bewahren solle, in keinem Falle das Merkmal verlieren, dass sie dem Lizenzträger die Befugnis gebe, das Patent innerhalb eines sicher begrenzten Bereichs auf einem bestimmten Marktgebiet unter Ausschluss anderer Wettbewerber allein auszubeuten. So hebten sich gewöhnliche und ausschließliche Lizenz scharf gegeneinander ab (RG, GRUR 1934, 306, 307). Mit der bisherigen Rechtsprechung sei zwar der Grundsatz beizubehalten, dass es der Ausschließlichkeit nicht entgegenstehe, wenn der Patentberechtigte vor der Erteilung der Alleinlizenz eine oder sogar mehrere einfache Lizenzen eingeräumt habe, die daneben bestehen blieben. Nur müsse, wenn noch von einer ausschließlichen Lizenz die Rede sein solle, der Lizenznehmer innerhalb des Umfangs der ihm überlassenen Erfindungsbenutzung der einzige Benutzer bleiben (RG, GRUR 1934, 306, 307). Danach muss der Lizenznehmer somit, um ausschließlicher Lizenznehmer zu sein, die Befugnis haben, das Patent innerhalb eines sicher umgrenzten Bereichs auf einem bestimmten Markt unter Ausschluss anderer Wettbewerber allein auszubeuten; er muss innerhalb des Umfangs der ihm überlassenen Erfindungsbenutzung der einzige Benutzer bleiben. Hieran fehlt es, wenn ein oder mehrere Dritte das Patent auf einem bestimmten Markt im selben Umfang benutzen dürfen. In diesem Sinne sind auch die oben angeführten Kommentarstellen zu interpretieren. Sollte dem nicht so sein, vermag der Senat der dort vertretenen Rechtsauffassung aus den vorstehenden Gründen jedenfalls nicht zu folgen.

Den in den angeführten Kommentarstellen ferner in Bezug genommenen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs GRUR 1955, 338 und GRUR 1974, 335 ist eine gegenteilige Aussage nicht zu entnehmen. Insbesondere hat sich der Bundesgerichtshof in der zweitgenannten Entscheidung nicht näher mit der Frage der Ausschließlichkeit der später vergebenen Lizenz befasst.

Entgegen der Auffassung der Verfügungsklägerin lässt sich aus § 15 Abs. 3 PatG, wonach ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind, nicht berührt, nicht herleiten, dass die vorherige Vergabe einer einfachen Lizenz der Ausschließlichkeit einer später vergebenen Lizenz (generell) nicht entgegenstehen kann. § 15 Abs. 3 PatG garantiert den Fortbestand des Benutzungsrechts des Lizenznehmers, und zwar sowohl für die ausschließliche als auch für die einfache Lizenz (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 Rn. 111). Ob einer nach Vergabe einer einfachen Lizenz an einen Dritten erteilten Lizenz eine Ausschließlichkeitswirkung zukommt, wird von § 15 Abs. 3 PatG nicht geregelt. Dies kann – wie ausgeführt – der Fall sein, wenn sich die Lizenzen nicht komplett decken. Das muss aber nicht so sein. Aus § 15 Abs. 3 PatG folgt – was die vorliegende Fallkonstellation der späteren Vergabe einer ausschließlichen Lizenz anbelangt – allein, dass die von dem Berechtigten erteilte einfache Lizenz bestehen bleibt, wenn der Lizenzgeber später einem Dritten eine ausschließliche Lizenz an dem Schutzrecht erteilt. Ohne die Regelung des § 15 Abs. 3 PatG könnte die spätere Vergabe einer ausschließlichen Lizenz an einen Dritten nämlich – ebenso wie die Übertragung des lizenzierten Schutzrechts selbst – Auswirkungen auf den Fortbestand der zuvor eingeräumten einfachen Lizenz haben. Hintergrund für die Einführung des § 15 Abs. 3 PatG war, dass der Bundesgerichtshof (BGHZ 83, 251 = GRUR 1982, 411 – Verankerungsteil) den Fortbestand der einfachen Lizenzberechtigung bei einer Übertragung des lizenzierten Schutzrechts wegen der rein schuldrechtlichen Natur der einfachen Lizenz verneint hatte. Die mangelnde Bestandskraft der einfachen Lizenz wurde jedoch überwiegend als unbefriedigend empfunden. Mit der Einfügung von Absatz 3 zu § 15 PatG durch das Gesetz zur Änderung des Gebrauchsmustergesetzes vom 15.08.1986 kam der Gesetzgeber dem aufgezeigten Regelungsbedürfnis nach (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 Rn. 108; vgl. auch Busse/Hacker, a.a.O., § 15 Rn. 76). Aus der Regelung des § 15 Abs. 3 PatG kann vor diesem Hintergrund allenfalls gefolgert werden, dass die spätere Erteilung einer ausschließlichen Lizenz den Fortbestand der einfachen Lizenz ohne diese Bestimmung berühren würde, nicht aber, dass einer später als „ausschließlich“ vergebenen Lizenz zwingend eine Ausschließlichkeitswirkung zukommen muss.

Nicht beizutreten vermag der Senat auch der Auffassung der Verfügungsklägerin, dass die Fortgeltung der von der Inhaberin des Verfügungspatents den Dritten zuvor eingeräumten einfachen Lizenzen unschädlich sei, weil dieselbe Situation eines Nebeneinanders von ausschließlicher Lizenz und einfachen Lizenzen gegeben wäre, wenn die Patentinhaberin die bereits bestehenden einfachen Lizenzen gekündigt und anschließend der ausschließliche Lizenznehmer inhaltsgleiche einfache Lizenzen erneut vergeben hätte. Denn diese – rein hypothetische – Überlegung ist nicht zulässig. Es macht einen erheblichen Unterschied, ob der ausschließliche Lizenznehmer aus eigener Entscheidung im Wege der Unterlizenz einfache Benutzungsrechte entstehen lässt oder ob er deren Existenz aufgrund der bereits vom Patentinhaber vorgenommenen Lizenzerteilung hinnehmen muss. Im letztgenannten Fall existiert im Zeitpunkt der ausschließlichen Lizenzerteilung an ihn in der Person des lizenzierenden Schutzrechtsinhabers überhaupt keine dingliche Berechtigung mehr, die die Zuwendung eines exklusiven Benutzungsrechts zulassen könnte. Darüber hinaus leitet der einfache Lizenznehmer sein Benutzungsrecht in dem einen Fall von dem Patentinhaber ab, in dem anderen Fall hingegen von dem ausschließlichen Lizenznehmer.

Zwar ergibt sich aus der von der Verfügungsklägerin nunmehr vorgelegten, nicht geschwärzten deutschen Übersetzung des LIP-Lizenzvertrages, dass die Lizenzgeberin (SWM USA) der Verfügungsklägerin „alle Rechte und Pflichten … als Lizenzgeber“ gemäß den mit D. und P. geschlossenen Lizenzverträgen übertragen hat und dass die Verfügungsklägerin „all diese Rechte und Pflichten“ akzeptiert hat (Art. II Ziff. 2.7). Insoweit würde die vorherige Vergabe einfacher Lizenzen an Dritte der Ausschließlichkeit der der Verfügungsklägerin mit dem LIP-Lizenzvertrag erteilten Lizenz nicht entgegenstehen, wenn die Verfügungsklägerin gleichzeitig anstelle der Patentinhaberin (S. U.) als neue Lizenzgeberin wirksam in die mit den Dritten bestehenden einfachen Lizenzverträge eingetreten wäre. Das hat die Verfügungsklägerin jedoch nicht schlüssig dargetan und glaubhaft gemacht.

Eine Vertragsübernahme kann nach deutschem Recht nur durch ein einheitliches Rechtsgeschäft (vgl. BGH, NJW-RR 2005, 958, 959; NJW 2013, 1083, 1084; Palandt/Grüneberg, BGB, 74. Aufl., § 398 Rn. 42) zwischen der verbleibenden Vertragspartei, der ausscheidenden Vertragspartei und der übernehmenden Vertragspartei vollzogen werden, d.h. unter Mitwirkung aller Beteiligter. Möglich ist dies nach allgemeiner Meinung entweder im Wege eines dreiseitigen Vertrags zwischen der ausscheidenden, der übernehmenden und der verbleibenden Partei oder durch Vereinbarung zwischen zwei Beteiligten unter Zustimmung des Dritten (vgl. BGHZ 95, 88, 93 = NJW 1985, 2528; BGHZ 96, 302, 308 = NJW 1986, 918; BGH, NJW-RR 2005, 958, 959; NJW-RR 2010, 1095; NJW 2013, 1083, 1084; Palandt/Grüneberg, a.a.O., § 398 Rn. 42). Ohne Mitwirkung des Dritten kommt der Vertragsparteiwechsel nicht zustande. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof (NJW-RR 1990, 1251 – Kabelaufroller) auch bereits zur Übernahme eines Lizenzvertrages durch einen neuen Lizenznehmer entschieden, dass die Übernahme des Lizenzvertrages ein dreiseitiger Vertrag eigener Art ist, bei dem die ursprünglichen Vertragspartner und der den alten ersetzende neue Lizenznehmer zusammenwirken müssen, und dass in einem solchen Fall die Zustimmung des Lizenzgebers ein notwendiger Bestandteil der Vertragsübertragung ist (vgl. dazu auch Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 Rn. 103; Busse/Hacker, a.a.O., § 15 Rn. 79). Für die Übernahme eines Lizenzvertrages durch einen neuen Lizenzgeber gilt nichts anderes. In diesem Fall ist die Zustimmung des Lizenznehmers ebenfalls ein notwendiger Bestandteil der Vertragsübertragung.

Dass die Lizenznehmer D und P. einer Übernahme ihres jeweiligen Lizenzvertrages durch die Verfügungsklägerin zugestimmt haben, trägt die Verfügungsklägerin nicht vor und hierfür ist auch nichts ersichtlich. Es ist nicht einmal dargetan, dass die betreffenden Lizenznehmer Kenntnis von den zwischen der Patentinhaberin und der Verfügungsklägerin getroffenen Abreden erlangt haben. Nach Art. II Ziff. 2.7 (b) des LIP-Lizenzvertrages sollte S. U. den Lizenznehmer P. zwar unverzüglich über die Abtretung der P.-Lizenz durch S. U. sowie die Übernahme durch die Verfügungsklägerin in Kenntnis setzen. Dass dies tatsächlich geschehen ist, hat die Verfügungsklägerin allerdings nicht behauptet. Hinsichtlich des weiteren Lizenznehmers D. fehlt im Übrigen eine entsprechende Regelung. In Bezug auf diesen Lizenznehmer haben die Patentinhaberin und die Verfügungsklägerin vielmehr vereinbart, dass die Patentinhaberin auch künftig die Lizenzgebühren von D. einziehen soll (Art. II Ziff. 2.7 (b) LIP-Lizenzvertrag). Insoweit liegt die Annahme nahe, dass die Verfügungsklägerin gegenüber dem Lizenznehmer D. überhaupt nicht in Erscheinung tritt.

Zwar dürfte die Frage einer Übernahme der zwischen der Patentinhaberin und den Dritten bestehenden einfachen Lizenzverträge durch die Verfügungsklägerin nicht nach deutschem Recht zu beurteilen sein. Für die Einräumung eines ausschließlichen Lizenzrechts an einem deutschen Patent oder – wie hier – dem deutschen Teil eines europäischen Patents gilt nach dem sog. Schutzlandprinzip zwar deutsches Recht. Das Schutzlandprinzip (lex loci protectionis) gilt nicht nur für die Voraussetzungen und Folgen einer Schutzrechtsverletzung, sondern ebenso für die Entstehung, die Rechteinhaberschaft, den Bestand und die Übertragung des Patents (Senat, Urt. v. 12.06.2014 – I- 2 U 86/09, BeckRS 2014, 14418; Kühnen, GRUR 2014, 137, 142; vgl. auch zur Markenübertragung: BGH, GRUR 2002, 972, 973 – FROMMIA; GRUR 2010, 828, 829 – DiSC). Die Anknüpfung an das Schutzlandprinzip ist zwingend und einer abweichenden Rechtswahl der Parteien nicht zugänglich. Sie bedeutet, dass für die Anforderungen an die Übertragung eines Patents das Recht desjenigen Staats heranzuziehen ist, in dem das Patent seinen territorialen Schutz entfaltet. Bei deutschen Patenten und deutschen Teilen europäischer Patente ist dies Deutschland (Kühnen GRUR 2014, 137, 142). Die lex fori protectionis gilt uneingeschränkt auch dann, wenn in demselben Vertragswerk neben dem deutschen Patent noch weitere ausländische Schutzrechte übertragen werden (Senat, Urt. v. 12.06.2014 – I- 2 U 86/09; OLG München, GRUR-RR 2006, 130; Kühnen, GRUR 2014, 137, 142). Für die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz an dem Patent gilt nichts anderes. Da die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz als dinglicher Rechtsakt im Sinne einer beschränkten Übertragung bzw. Teilrechtsabspaltung vom Mutterrecht zu verstehen ist (Busse/Hacker, a.a.O., § 15 Rn. 58 m. w. Nachw.), ist auf die Einräumung einer solchen Lizenz wie bei einer Vollübertragung zwingend das Schutzlandprinzip anzuwenden (Senat, Urt. v. 12.06.2014 – I- 2 U 86/09). Damit beurteilt sich die Frage, ob der Verfügungsklägerin eine ausschließliche Lizenz an dem Gegenstand des Verfügungspatents eingeräumt worden ist, vorliegend zwar grundsätzlich nach deutschem Recht. Etwas anderes dürfte allerdings für die im Streitfall hiermit zusammenfallende Frage gelten, ob die Verfügungsklägerin wirksam anstelle der Patentinhaberin in die zwischen dieser und den Dritten bestehenden einfachen Lizenzverträge eingetreten ist.

Nimmt man an, dass insoweit kein deutsches Recht anzuwenden ist, stellt sich jedoch schon die Frage, welches ausländische Recht maßgeblich ist. Die Patentinhaberin und die Verfügungsklägerin haben in Art. VI Ziff. 6.2 des LIP-Lizenzvertrages zwar vereinbart, dass die Bestimmungen des LIP-Lizenzvertrages dem innerstaatlichen Recht des US-Bundesstaates Georgia unterliegen. Da es vorliegend um die Übernahme zwischen der Patentinhaberin und Dritten abgeschlossener Lizenzverträge durch die Verfügungsklägerin geht, für welche Verträge ein anderes Vertragsstatut gelten kann, ist allerdings nicht gesagt, dass das Recht des US-Bundesstaates Georgia auch insoweit maßgeblich ist. Jedenfalls hat die Verfügungsklägerin nichts zum Inhalt des hier in Bezug auf die Vertragsübernahme ggf. anzuwendenden Rechts des US-Bundesstaates Georgia vorgetragen. Dass nach diesem Recht die Übernahme eines Lizenzvertrages durch einen neuen Lizenzgeber ohne Mitwirkung des Lizenznehmers erfolgen kann, legt die Verfügungsklägerin nicht dar. Dies ist dem Senat auch nicht bekannt und kann im vorliegenden Verfügungsverfahren auch nicht gemäß § 293 ZPO von Amts wegen durch Einholung eines Rechtsgutachten aufgeklärt werden. Aufwendige Ermittlungen, insbesondere in Form der Einholung von Rechtsgutachten, verbieten sich in Verfahren des vorläufigen Rechtschutzes wegen der Eilbedürftigkeit der Sache nämlich von vornherein (vgl. OLG Köln, GRUR-RR 2002, 309; Senat, Urt. v. 15.09.2011 – I- 2 W 58/10). Im Verfügungsverfahren kommt deshalb der Verpflichtung der Parteien besondere Bedeutung zu, das Gericht bei der Ermittlung fremden Rechts zu unterstützen. Die Partei, die ihr günstige Schlüsse aus einem nach fremdem Recht zu beurteilenden Sachverhalt herleiten will, muss dieses Recht und seine Anwendung, soweit sie sich nicht aus präsenten Erkenntnisquellen erschließen, darlegen und – hinsichtlich des herangezogenen Materials – glaubhaft machen (Berneke/Schüttpelz, a.a.O., Rn. 342). Insoweit fehlt es vorliegend jedoch an jeglichen Darlegungen der Verfügungsklägerin. Das Ergebnis ist im Übrigen kein anderes, wenn man annimmt, dass, wenn sich der Inhalt des ausländischen Rechts nicht bzw. nicht zeitgerecht feststellen lässt, auf das deutsche Recht als Ersatzrecht zurückzugreifen ist (vgl. dazu Zöller/Geimer, a.a.O., § 293 ZPO Rn. 11; OLG Köln, GRUR 1994, 646; GRUR-RR 2002, 309). Denn nach deutschem Recht hat hier – wie ausgeführt – eine wirksame Übernahme der zwischen der Patentinhaberin und den Lizenznehmern D. und P. abgeschlossenen einfachen Lizenzverträge durch die Verfügungsklägerin nicht stattgefunden.

Ist die Verfügungsklägerin, wovon aus den vorstehenden Gründen auszugehen ist, nur einfache Lizenznehmerin, kann sie anders als ein ausschließlicher Lizenznehmer aus eigenem Recht keine Ansprüche aus §§ 139 ff. PatG geltend machen (vgl. nur Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rn. 101; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 PatG Rn. 17 und 18; Kühnen, a.a.O., Rn. 989 f.). Der einfache Lizenznehmer kann nicht selbstständig gegen Dritte vorgehen; er hat keine eigene Klagebefugnis (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rn. 101). In Bezug auf den Unterlassungsanspruch nach § 139 Abs. 1 PatG, der anders als die Ansprüche auf Schadenersatz und Rechnungslegung nicht isoliert abtretbar ist, kann sich die Klagebefugnis des einfachen Lizenznehmers nur nach den Grundsätzen der sog. gewillkürten Prozessstandschaft ergeben, welche sich dadurch auszeichnet, dass der Kläger keinen eigenen Anspruch geltend macht, sondern im eigenen Namen fremde Rechte, nämlich die des Patentinhabers und Lizenzgebers, durchsetzt (Senat. Urt. v. 18.12.2014 – I-2 U 19/14, BeckRS 2015, 03253; Kühnen, a.a.O., Rn. 989). Auch nach diesen Grundsätzen ist die Verfügungsklägerin vorliegend jedoch nicht antragsbefugt.

Voraussetzung einer gewillkürten Prozessstandschaft sind eine wirksame Ermächtigung des Prozessstandschafters zur gerichtlichen Verfolgung der Ansprüche des Rechtsinhabers sowie ein eigenes schutzwürdiges Interesse des Ermächtigten an dieser Rechtsverfolgung, das auch durch ein wirtschaftliches Interesse begründet werden kann (st. Rspr., vgl. BGHZ 89, 1, 2 = GRUR 1984, 473; BGHZ 119, 237, 242 = GRUR 1993, 151; BGH, GRUR 1990, 361, 362 – Kronenthaler; NJW 1995, 3186; GRUR 1995, 54, 57 – Nicoline; NJW 1999, 1717 f.; GRUR 2002, 238, 239 – Auskunftsanspruch bei Nachbau; GRUR 2014, 65, 69 – Beuys-Aktion, m. w. Nachw.; Senat, Urt. v. 18.12.2014 – I- 2 U 19/14, BeckRS 2015, 03253; vgl. a. Zöller/Vollkommer, a.a.O., Vor § 50 Rn. 44 ff.).

b)Im Streitfall fehlt es bereits an der ersten Voraussetzung. Denn die Verfügungsklägerin hat eine Prozessführungsermächtigung der Patentinhaberin hinsichtlich der von ihr geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung und Drittauskunft nicht vorgelegt.

aa)

Aus der von ihr als Anlage AS 2 vorgelegten „Lizenz- und Ermächtigungsbestätigung“ (deutsche Übersetzung Anlage AS 2a) folgt nur, dass die Verfügungsklägerin ermächtigt ist, im eigenen Namen alle der Patentinhaberin zustehenden Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche geltend zu machen und alle Informationen zur Berechnung der Schadensersatzleistungen an sich zu verlangen. Eine Prozessführungsermächtigung hinsichtlich des hier verfolgten Unterlassungsanspruchs ergibt sich hieraus nicht.

Soweit es in der als Anlage AS 18 (deutsche Übersetzung Anlage AS 18a; Bl. 152/153 GA) vorgelegten eidesstattlichen Erklärung von J. B., bei dem es sich um den leitenden Unternehmensjuristen für den Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes im Hause der Verfügungsklägerin handelt, heißt, es werde bestätigt, dass die Patentinhaberin die Verfügungsklägerin ermächtigt habe, „Ansprüche wegen Patentverletzung“ im eigenen Namen geltend zu machen, bezieht sich dies im Zweifel allein auf die von der Verfügungsklägerin zuvor vorgelegte „Lizenz- und Ermächtigungsbestätigung“ gemäß Anlage AS 2. Eine anderweitige Ermächtigung der Patentinhaberin ist nämlich weder dargetan noch ersichtlich. Dementsprechend heißt es in dem erstinstanzlichen Schriftsatz der Verfügungsklägerin vom 17.05.2015 (Bl. 151 GA), mit dem die betreffende Erklärung zu den Akten gereicht worden ist, auch, dass es sich bei dieser um eine eidesstattliche Versicherung „über die Bestätigung der ausschließlichen Lizenz“ handelt. Bestätigt wird damit nur der Inhalt der zuvor überreichten Anlage AS 2. Auf eine ihr von der Patentinhaberin erteilte (weitergehende) Prozessführungsermächtigung der Patentinhaberin hat sich die Verfügungsklägerin in erster Instanz auch gar nicht berufen. Als vermeintlicher ausschließlicher Lizenznehmerin bedurfte es aus ihrer Sicht einer solchen Ermächtigung der Patentinhaberin zur gerichtlichen Geltendmachung des gegenüber den Verfügungsbeklagten verfolgten Unterlassungsanspruchs überhaupt nicht.

Im Verhandlungstermin hat die Verfügungsklägerin zwar eine weitere eidesstattliche Versicherung ihres Mitarbeiters B. vorgelegt, in der dieser erklärt, dass die Patentinhaberin der Verfügungsklägerin die Befugnis eingeräumt habe, Anträge auf Unterlassung einzureichen, unabhängig davon, ob es sich um Ansprüche der Patentinhaberin oder der Verfügungsklägerin handele. Diese pauschale Erklärung ist aber zur Glaubhaftmachung einer von der Patentinhaberin erteilten Ermächtigung zur gerichtlichen Verfolgung der Unterlassungsansprüche der Patentinhaberin durch die Verfügungsklägerin im eigenen Namen nicht geeignet. Wie die Verfügungsbeklagten im Verhandlungstermin mit Recht eingewandt haben, geht aus der eidesstattlichen Versicherung nicht hervor, wer auf Seiten der Patentinhaberin wann was erklärt haben soll. Darüber hinaus ist auch nicht verständlich, weshalb die Patentinhaberin die Verfügungsklägerin ermächtigt haben sollte, den Unterlassungsanspruch der Patentinhaberin im eigenen Namen gerichtlich zu verfolgen. Denn die Verfügungsklägerin trägt nicht vor, dass vorprozessual über die Möglichkeit der gerichtlichen Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs der Patentinhaberin durch die Verfügungsklägerin in ihrer Eigenschaft als Lizenznehmerin gesprochen worden sei und man von dieser Möglichkeit habe Gebrauch machen wollen. Wie bereits ausgeführt, hat sich die Verfügungsklägerin in erster Instanz auch nicht, und zwar auch nicht hilfsweise, auf eine ihr von der Patentinhaberin betreffend den Unterlassungsanspruch erteilte Prozessführungsermächtigung berufen. Dass sie im vorliegenden Verfahren Rechte der Patentinhaberin verfolgt, hat sie in keiner Weise zum Ausdruck gebracht. Sie ist vielmehr davon ausgegangen, dass sie Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz und infolgedessen aus eigenem Recht antragsbefugt und aktivlegitimiert ist. Soweit es in der im Verhandlungstermin vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn B. ferner heißt, die Patentinhaberin habe durch ihren C.und G. C. davon Kenntnis gehabt und es gebilligt, dass die Verfügungsklägerin im eigenen Namen Unterlassungsansprüche gegen die Verfügungsbeklagten geltend macht, mag dies so sein. Daraus folgt nicht, dass die Patentinhaberin auch Kenntnis davon hat und es billigt, dass die Verfügungsklägerin Unterlassungsansprüche der Patentinhaberin verfolgt.

Schließlich lässt sich auch aus dem LIP-Lizenzvertrag eine generelle Prozessführungsermächtigung der Patentinhaberin nicht herleiten. Insbesondere ergibt sich eine solche nicht aus dessen Art. II Ziff. 2.5. Nach dieser mit den Worten „Registrierung der Lizenz“ überschriebenen Klausel hat die Patentinhaberin auf Verlangen und Kosten der Verfügungsklägerin die Registrierungen bei den zuständigen Behörden in den vertragsrelevanten Ländern vorzunehmen, die erforderlich sind, damit die Verfügungsklägerin die lizenzierten Schutzrechte nutzen kann. Sofern es in Satz 2 der Klausel ferner heißt, dies umfasse auch die „Erhebung von Klagen zur Durchsetzung oder Verteidigung der Rechte gegenüber Dritten …“, besagt dies nur, dass die Patentinhaberin auch etwaige insoweit erforderliche Registrierungen vorzunehmen hat. Aus dem mit dem Wort „Freistellung“ überschriebenen Art. II Ziff. 2.8 des LIP-Lizenzvertrages folgt nur, dass die Kosten für die Nutzung der lizenzierten Schutzrechte einschließlich der Geltendmachung von Ansprüchen wegen Patentverletzung von der Verfügungsklägerin zu tragen sind. Eine Ermächtigung zur Geltendmachung von eigenen Ansprüchen der Patentinhaberin ergibt sich auch daraus nicht.

bb)Die vorstehenden Erwägungen geltend entsprechend für den von der Verfügungsklägerin ferner verfolgten Anspruch auf Drittauskunft nach § 140b PatG. Aus der Anlage AS 2 ergibt sich lediglich eine Prozessführungsermächtigung hinsichtlich eines im vorliegenden Verfügungsverfahren nicht verfolgten, der Bezifferung des Schadensersatzanspruchs nach § 139 Abs. 2 PatG dienenden Rechnungslegungsanspruchs aus §§ 242, 259 BGB. Vor diesem Hintergrund kann dahinstehen, ob der Anspruch auf Drittauskunft nach § 140b PatG – wie der der Bezifferung des Schadensersatzanspruchs dienende Rechnungslegungsanspruch – isoliert abtretbar ist und dieser Anspruch daher ohnehin nicht im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft verfolgt werden kann, weil es dem Lizenznehmer wegen der Abtretbarkeit dieses Anspruchs hierfür von vornherein an einem berechtigten Interesse mangelt.

3.Da die Verfügungsklägerin somit nicht aktivlegitimiert ist, kann dahinstehen, ob die Verfügungsbeklagten mit dem angegriffenen L.-Zigarettenpapier von der technischen Lehre des Verfügungspatents Gebrauch machen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Eines Ausspruches zur vorläufigen Vollstreckbarkeit bedurfte es nicht, weil das vorliegende Urteil als zweitinstanzliche Entscheidung im Verfahren der einstweiligen Verfügung keinem Rechtsmittel mehr unterliegt (§ 542 Abs. 2 Satz 1 ZPO) und ohne besonderen Ausspruch endgültig vollstreckbar ist.

Dr. K. F. T.

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Oberlandesgericht Düsseldorf Urteil, 24. Sept. 2015 - I-2 U 30/15 zitiert 14 §§.

BGB

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

(1) Anstelle von Tatbestand und Entscheidungsgründen enthält das Urteil1.die Bezugnahme auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil mit Darstellung etwaiger Änderungen oder Ergänzungen,2.eine kurze Begründung für die Abänderung, Aufh

(1) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszuge zu Recht zurückgewiesen worden sind, bleiben ausgeschlossen. (2) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind nur zuzulassen, wenn sie1.einen Gesichtspunkt betreffen, der vom Gericht

(1) Wer verpflichtet ist, über eine mit Einnahmen oder Ausgaben verbundene Verwaltung Rechenschaft abzulegen, hat dem Berechtigten eine die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen oder der Ausgaben enthaltende Rechnung mitzuteilen und, soweit Belege

(1) Die Revision findet gegen die in der Berufungsinstanz erlassenen Endurteile nach Maßgabe der folgenden Vorschriften statt. (2) Gegen Urteile, durch die über die Anordnung, Abänderung oder Aufhebung eines Arrestes oder einer einstweiligen Verf

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse in Anspruch genommen werden. (2) In Fällen offensichtlicher R

GebrMG

(1) Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent gehen auf die Erben über. Sie können beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen werden. (2) Die Rechte nach Absatz 1 können ganz oder teilweise

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bei uns veröffentlicht am 04.03.2010

Oberlandesgericht Stuttgart

Tenor 1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Teilurteil der 17. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart vom 17. November 2009 (Az.: 17 O 714/08) abgeändert und wie folgt neu gefasst

RechtsgebieteHandels- und Gesellschaftsrecht Immobilienrecht Insolvenzrecht Wirtschaftsrecht Zivilprozessrecht

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Zivilprozessordnung - ZPO | § 540 Inhalt des Berufungsurteils

(1) Anstelle von Tatbestand und Entscheidungsgründen enthält das Urteil

1.: die Bezugnahme auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil mit Darstellung etwaiger Änderungen oder Ergänzungen,
2.: eine kurze Begründung für die Abänderung, Aufhebung oder Bestätigung der angefochtenen Entscheidung.

Wird das Urteil in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen worden ist, verkündet, so können die nach Satz 1 erforderlichen Darlegungen auch in das Protokoll aufgenommen werden.

(2) Die §§ 313a, 313b gelten entsprechend.

Patentgesetz - PatG | § 15

(1) Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent gehen auf die Erben über. Sie können beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen werden.

(2) Die Rechte nach Absatz 1 können ganz oder teilweise Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für den Geltungsbereich dieses Gesetzes oder einen Teil desselben sein. Soweit ein Lizenznehmer gegen eine Beschränkung seiner Lizenz nach Satz 1 verstößt, kann das Recht aus dem Patent gegen ihn geltend gemacht werden.

(3) Ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 531 Zurückgewiesene und neue Angriffs- und Verteidigungsmittel

(1) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszuge zu Recht zurückgewiesen worden sind, bleiben ausgeschlossen.

(2) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind nur zuzulassen, wenn sie

1.: einen Gesichtspunkt betreffen, der vom Gericht des ersten Rechtszuges erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten worden ist,
2.: infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht wurden oder
3.: im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht.

Das Berufungsgericht kann die Glaubhaftmachung der Tatsachen verlangen, aus denen sich die Zulässigkeit der neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel ergibt.

Patentgesetz - PatG | § 15

(1) Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent gehen auf die Erben über. Sie können beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen werden.

(3) Ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

Oberlandesgericht Stuttgart Urteil, 04. März 2010 - 2 U 86/09

Tenor

1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Teilurteil der 17. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart vom 17. November 2009 (Az.: 17 O 714/08) abgeändert und wie folgt neu gefasst :

Das Teilversäumnisurteil der 17. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart vom 12. Januar 2009 (Az.: 17 O 714/08) wird aufgehoben.

Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens. Die Übrigen Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Beiden Parteien wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung gegen sich durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des gegen sie vollstreckbaren Betrages abzuwenden, sofern nicht die Vollstreckende vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120% des beizutreibenden Betrages leistet.

4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Streitwert für beide Rechtszüge: 500.000,- EUR.

Gründe

Die Klägerin macht im Wege der Stufenklage gegen die Beklagte markenrechtliche Ansprüche geltend.

Wegen des Sachverhalts wird auf die tatsächlichen Feststellungen in dem Teilurteil der 17. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart vom 17. November 2009 (Az.: 17 O 714/08) Bezug genommen (§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).

Das Landgericht hat sein Versäumnisurteil vom 12.01.2009 aufrecht erhalten und die Beklagte darüber hinaus zur Auskunfterteilung verurteilt. Zur Begründung führt es aus:

Der form- und fristgerecht eingelegte Einspruch sei unbegründet, der im Versäumnisurteil versehentlich nicht zugesprochene Auskunftanspruch hingegen begründet.

Die Klägerin habe gegen den Beklagten gemäß §§ 4, 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG einen Anspruch auf Unterlassung der im Tenor wiedergegebenen Markenbenutzung.

Die Beklagte habe sowohl an den t. Markt in S. als auch an das r. SB-Warenhaus in N. Schuhe geliefert, auf denen Marken der Klägerin angebracht gewesen seien. Hinsichtlich der Lieferung an den t. Markt ist dies zwischen den Parteien unstreitig. Hinsichtlich der Belieferung des r. SB-Warenhauses in N. bestreite die Beklagte nicht die Lieferung, sondern dass die von der deutschen Vertriebsgesellschaft der Klägerin bei einem Testkauf erworbenen Schuhe von ihr ausgeliefert worden seien.

Unabhängig davon, dass die durchgeführte Beweisaufnahme zur Überzeugung der Kammer ergeben habe, dass auch diese Schuhe von der Beklagten geliefert worden sein müssten, könne dahinstehen, ob die im Rahmen der Testkäufe erworbenen Schuhe Fälschungen seien.

Dass die Beklagte die Marke der Klägerin somit ohne ausdrückliche Zustimmung der Klägerin benutzt habe, indiziere die Rechtswidrigkeit des Eingriffs in die Markenrechte der Klägerin.

Der Erschöpfungseinwand der Beklagten greife nicht durch. Unabhängig vom Vorliegen einer Fälschung obliege es dem Verwender der Marke, eine etwaige Zustimmung des Markeninhabers gemäß § 24 MarkenG darzulegen und im Bestreitensfalle zu beweisen. Der Schutz des freien Warenverkehrs nach Art. 28, 30 EGV gebiete eine Modifizierung dieser Beweislastverteilung, wenn diese es einem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationalen Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedsstaaten zu begünstigen (EUGH, GRUR 2003, 512, 514), so durch ein ausschließliches Vertriebssystem, wie es die Klägerin im Europäischen Wirtschaftsraum unterhalte. Gleichwohl fehle es nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme - bei Beweislast der Beklagten - vorliegend an der Gefahr einer Abschottung der nationalen Märkte, da die Generalimporteure jedenfalls in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Beneluxstaaten vertraglich nicht gehindert seien, ins Ausland oder an Zwischenhändler zu liefern, die ihrerseits außerhalb des jeweiligen Vertragsgebietes die Ware weiter veräußern.

Die Beklagte habe weder dargelegt, von welchem Lieferanten sie die beanstandete Ware erworben habe, noch auf welchem Vertriebsweg ihr Lieferant die Ware bezogen habe.

Der Schriftsatz des Beklagten vom 11.11.2009 habe keinen Anlass gegeben, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen. Der darin gehaltene Vortrag ziehe das Ergebnis der Beweisaufnahme nicht in Zweifel.

Der mit Ziff. 3 des Tenors des Versäumnisurteils ausgesprochene Herausgabeanspruch folge aus § 18 MarkenG, der Veröffentlichungsanspruch aus § 19c MarkenG.

Die Klägerin habe (vgl. Schriftsatz vom 20.01.2009) ihren Antrag Ziff. 4 (Auskunftserteilung) entgegen dem Verständnis der Kammer nicht im Stufenverhältnis gestellt gehabt und könne neben dem Auskunftsanspruch gemäß §§ 19, 14 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2 MarkenG umfassende Auskunft zur Vorbereitung ihres im Stufenverhältnis geltend gemachten Schadensersatzanspruches verlangen. Grundlage sei insofern der gewohnheitsrechtlich anerkannte und auf § 242 BGB gestützte allgemeine Auskunftsanspruch.

Die Beklagte habe um die Markenrechte der Klägerin gewusst, deren Marke gleichwohl genutzt und mithin mindestens fahrlässig gehandelt.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte form- und fristgerecht Berufung eingelegt und ihr Rechtsmittel prozessordnungsgemäß begründet.

Die Berufungsklägerin / Beklagte bringt zu ihrer Berufung vor:

Die Klägerin sei ihrer Beweispflicht für ihren Fälschungsvorwurf nicht nachgekommen. Ob eine Fälschung vorliege, hätte das Landgericht klären müssen, da sich die Frage einer Erschöpfung bei gefälschter Ware nie stellen könne.

Sie habe dargelegt, dass sie die Ware von einem in der EG ansässigen Händler erworben habe und nachgewiesen, dass tatsächlich eine Abschottung vorliege. Es bestehe ein geschlossenes Vertriebssystem. Die Klägerin habe der Firma A. ein exklusives Vertriebsrecht für C.-Ware in Deutschland, Österreich und in der Schweiz eingeräumt. Dies belege bereits die Marktabschottung. Die weiteren Aussagen des Zeugen L. seien wenig glaubwürdig, zumal die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 11.11.2009 ausführlich dargelegt habe, dass in sämtlichen anderen Mitgliedstaaten der EG weder Aktiv- und Passivverkäufe durch die Generalimporteure der Klägerin durchgeführt werden dürften. Die Offenlegung der Bezugsquelle würde den Markeninhaber insoweit erfahrungsgemäß dazu veranlassen, diese Quelle zu verstopfen und auf diese Weise dafür zu sorgen, das etwaige Preisunterschiede auf den einzelnen Teilmärkten nicht durch Parallelimporte ausgeglichen werden könnten. Daher habe der Markeninhaber in solchen Fällen zu beweisen, dass er die betreffende Ware nicht in der EU bzw. im EWR in Verkehr gebracht habe, sondern außerhalb. Selbst bei einem nur selektiven Vertriebssystem werde regelmäßig von einer Beweislastumkehr zu Lasten des Markeninhabers ausgegangen.

Die „Stüssy II"-Entscheidung des BGH trage das landgerichtliche Urteil nicht. Dass eine Abschottung auch den Einzel- und Zwischenhändlern auferlegt werden müsse, damit von einem solchen Absatzsystem aufgegangen werden könne, statuiere der BGH dort nicht. Es gehe darum, ob der Markeninhaber verhindern könne, dass die in Rede stehende Ware im Binnenmarkt grenzüberschreitend vertrieben werde und ob dies die Beibehaltung etwaiger Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten begünstige. Könne der Belangte nachweisen, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung bestünde, falls er die Beweislast für das Inverkehrbringen der Waren im EWR durch den Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung trüge, obliege dem Markeninhaber der Nachweis, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden sei. Gelinge ihm dieser, habe wiederum der Dritten nachzuweisen, dass der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb der Waren im EWR zugestimmt habe.

Der Zeuge L. habe ausgeführt, dass die Klägerin ein ausschließliches Vertriebssystem über ausgewählte Generalimporteure in der EG bzw. im EWR unterhalte. Dies genüge, um eine Marktabschottung anzunehmen.

Auf gezieltes Nachfragen des Beklagtenvertreters habe er nur ausweichende Antworten gegeben (Protokoll vom 27.10.2009) und gerade nicht bestätigt, dass sein Unternehmen als Generallizenznehmerin für C.-Ware in Deutschland, Österreich und in der Schweiz außerhalb des lizenzierten Gebietes Aktiv- bzw. Passivgeschäfte an Dritte durchführe, sondern dass sein Unternehmen mangels etwaiger Warenüberhänge entsprechende Anfragen Dritter gar nicht erfüllen könne bzw. selbst nie die Notwendigkeit hätte, sich aktiv um den Verkauf von C.-Ware außerhalb des lizenzierten Gebietes zu bemühen.

Gemäß § 391 ZPO sei ein Zeuge zu vereidigen, wenn eine Partei auf die Beeidigung nicht verzichte und das angerufene Gericht die Zeugenbeeidigung für geboten erachte; dies müsse das Gericht begründen. Das Landgericht habe keine Begründung gegeben, warum der Zeuge L. nicht beeidigt wurde, so dass eine neue Vernehmung des Zeugen unter Eid geboten sei.

Neben dieser beantragt die Beklagte, dass die Klägerin den besagten Lizenzvertrag vorlegen möge.

Außerdem zeige der Internetauftritt der Klägerin in Deutschland, dass die Klägerin gezielt Marktabschottung betreibe. Dort heiße es unter „www. ... .de" wörtlich:

„Bitte beachtet, dass wir nur für die Qualität und Authentizität der angebotenen C. Produkte bürgen können, die von unseren Official Dealern angeboten werden."

Und in einer offiziellen Pressemitteilung vom 27.07.2009 heiße es (Zitat des geschäftsführenden Gesellschafters der A., Herrn W. U.):

„Dieses Schild hebt unsere Partner somit deutlich von den „schwarzen Schafen" der Branche ab, die mit Graumarktprodukten oder Fälschungen versuchen, Geschäfte zu machen. Wir bemühen uns, durch eine gesteuerte Distribution und eine entsprechende Markenpräsentation im Handel den Kunden ein einzigartiges Produkt anzubieten. Die Aktivitäten am Graumarkt durch Parallelimporte unterlaufen diese Bemühungen und entsprechen nicht dem Anspruch, den wir an unsere Marke haben. Neben den rechtlichen Maßnahmen, die wir direkt gegen illegale Importeure ergreifen, rückt die Official-Dealer-Kampagne Handel und Marke enger zusammen und sendet ein klares Signal an den Konsumenten".

Jeder offiziellen C.-Verkaufsstelle werde genau eines dieser Unikate zugeteilt. Die Frage nach einem Aktiv- bzw. Passivverkauf durch die Lizenznehmerin stelle sich gar nicht mehr.

Dieses Vorgehen widerlege auch die Ausführungen des LG Stuttgart, dass bezogen auf die u.a. vorgelegten Emails eines skandinavischen Lizenznehmers nur für Skandinavien auf eine Abschottungslage geschlossen werden könne.

Da es sich um mit deren Zustimmung in einem Mitgliedstaat der EG in Verkehr gebrachte Originalware der Klägerin handle, bestehe kein Herausgabe- und Vernichtungsanspruch gemäß § 18 MarkenG. Bis zum Beweis des Fälschungsvorwurfes müsse die im Rahmen von § 18 MarkenG vorzunehmende Interessenabwägung zu einer Entscheidung zugunsten der Beklagten führen. Das Landgericht habe keinerlei Interessenabwägung vorgenommen. Es sei der Beklagten zumindest eine Aufbrauchfrist für die beschlagnahmte Ware einzuräumen.

Ein Veröffentlichungsanspruch bestehe nicht. Dieser setze den Vertrieb von Fälschungen voraus. Ein Veröffentlichungsinteresse habe die Klägerin nicht nachgewiesen. Das angegriffene Urteil lasse auch keinerlei Interessenabwägung erkennen.

Auch die Voraussetzungen eines Auskunftanspruchs lägen nicht vor. Der Klägerin stehe kein berechtigtes Interesse zur Seite, Auskunft über den Vertriebsweg zu erlangen, da sie auf diesem Weg nur erreichen wolle, die undichte Lieferquelle zu schließen. § 19 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG decke einen solchen Anspruch nicht.

Ergänzend hat die Beklagte Ausdrucke der angesprochenen Werbung im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat vorgelegt und darauf hingewiesen, dass diese Werbung unter der Internetadresse „... .de“ erfolgt sei und dort als Ziel genannt werde, einem „Preisverhau“ vorzubeugen.

Die Berufungsklägerin / Beklagte beantragt,

das Teilurteil und das Teilversäumnisurteil des Landgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die Berufungsbeklagte / Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen mit der Maßgabe, dass die Veröffentlichung in einem überregionalen Printmedium zu erfolgen habe und zwar nur bezüglich des Tenors.

Sie bringt vor,

Das Landgericht habe den Vortrag der Beklagten zur (angeblichen) Echtheit der streitgegenständlichen „C." Schuhe als richtig unterstellt. Dadurch sei die Beklagte nicht beschwert. Die sich alternativ gegenüberstehenden Verletzungshandlungen (Vertrieb gefälschter „C." Schuhe einerseits, Vertrieb nicht erschöpfter Originalware anderseits) seien in ihrem Kern wesensgleich. Beides sei rechtswidrig und ggf. auch strafbar.

Die Beweislast für die Erschöpfung habe das Landgericht richtig gesehen. Die Voraussetzungen einer Beweislastumkehr nach den Grundsätzen der stüssy-II-Rechtsprechung des BGH lägen nicht vor. Den ihr obliegenden Beweis habe die Beklagte weder angetreten noch erbracht.

Die Klägerin verfüge nicht über ein geschlossenes Vertriebssystem. Das Landgericht habe die Beweisaufnahme hierzu richtig gewürdigt.

Soweit die Beklagte beantragt, der Klägerin aufzuerlegen, ihre Vertriebsverträge vorzulegen, verweist die Klägerin auf § 422 ZPO. Es sei nicht ersichtlich, dass die Beklagte nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts die Herausgabe oder Vorlegung der fraglichen Urkunde verlangen könnte.

Eine Gefahr der Marktabschottung bestehe nicht. Die Lizenznehmer der Klägerin seien berechtigt, von außerhalb ihres eigentlichen Vertragsgebietes an sie herangetragene Bestellungen jederzeit auszuführen. Der Zeuge L. habe für die A. explizit bestätigt, dass diese berechtigt sei, Bestellungen, die von außerhalb ihres eigentlichen Vertragsgebietes an sie herangetragen würden, jederzeit auszuführen. Schon damit fehle es an der Gefahr der Abschottung nationaler Märkte. In einem Rechtsstreit vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht habe die dortige Beklagte detailliert angebliche Lieferketten von der slowenischen S. an die M. einerseits, von der französischen Groupe R. an die M. andererseits offen gelegt. Dass Vertriebspartner der C. gekündigt würden, sobald diese die Schuhe in andere Vertragsländer verkauften, sei falsch. Im Fall „S." sei die Lizenz im November 2005 ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. Die angeblichen Gründe, die die Beklagte hierzu vortrage seien reine Spekulation und gänzlich unsubstantiiert. Die Beklagte sei für diese Behauptung beweisfällig geblieben.

Letztlich spreche der rege Handel, welchen die Beklagte und ihre diversen Abnehmer (z. B. die Me.) mit „C." - Schuhen seit Jahren führe, gegen eine konkrete Gefahr der Marktabschottung.

Der Vortrag zur angeblichen „O. Kampagne" (BB 10 f.) werde mit Nichtwissen bestritten. Er dürfte auch verspätet sein und eine solche Dritt-Kampagne habe keinen Bezug zur Klägerin.

Die Beeidigung eines Zeugen stehe im pflichtgemäßen Ermessen des erkennenden Gerichts, § 395 ZPO. Eine Beeidigung erfolge nur ausnahmsweise. Das Landgericht habe die Aussage des Zeugen L. als „nachvollziehbar und glaubhaft" bezeichnet. Dies genüge für die Begründung der unterbliebenen Beeidigung.

Die Argumentation der Beklagten zum Auskunftanspruch sei schon im Ansatz falsch. Die Erwägungen der Berufung zur Abwägung gingen an der gesetzgeberischen Intention vorbei: Ein Ausnahmefall sei hier nicht gegeben. Die Klägerin habe ein berechtigtes Interesse daran, die Quellen und Vertriebswege hinsichtlich der schutzrechtsverletzenden Waren zu erfahren. Die Beklagte beschaffe sich Schuhe der Klägerin wiederholt und in erheblichen Mengen bewusst außerhalb des Vertriebssystems der Klägerin und müsse daher damit rechnen, dass deren Markenrechte nicht erschöpft seien.

Auch der Herausgabe- und Vernichtungsanspruch bestehe. Unverhältnismäßigkeit scheide vorliegend aus. Die in der ersten Instanz vorgelegten Unterlagen ließen erkennen, dass sich die Beklagte bestens mit den Erkennungsmerkmalen und dem Vertriebssystem der Klägerin auskenne, weshalb wohl von direktem Vorsatz auszugehen sei. Die Vernichtung noch vorhandener „C."-Schuhe sei angemessen.

Im Hinblick auf die wiederholten, massiven und schuldhaften Rechtsverletzungen der Beklagten habe die Klägerin ein berechtigtes Interesse an der Veröffentlichung des Urteils. Mildere Mittel, die Interessen der Klägerin zu wahren, benenne die Beklagte nicht.

In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin die von der Beklagten als Ausdrucke vorgelegten Werbemaßnahmen unstreitig gestellt und vorgetragen, ob es sich um bei den von der Beklagten verkauften Schuhen um Fälschungen handele, lasse sich anhand von Kennzeichnungen beurteilen, die die Klägerin nicht offen legen wolle, da ansonsten das Kennzeichnungssystem bekannt werde und von Fälschern nachahmbar sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens nimmt der Senat Bezug auf die bei Gericht bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Senat eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen und die Sitzungsniederschrift vom 11. Februar 2010.

II.

Die zulässige Berufung ist begründet und führt auf Grund des im zweiten Rechtszug neuen Vorbringens der Beklagten zur Abänderung des landgerichtlichen Urteil dahin, dass auf den zulässigen Einspruch der Beklagten das vorangegangene Versäumnisurteil vom 12. Januar 2009 aufgehoben und die zulässige Klage im Ganzen abgewiesen wird. Nach dem im Berufungsrechtszug entscheidungserheblichen Vorbringen stehen der Klägerin die erhobenen markenrechtlichen Ansprüche nicht zu, da es sich bei den von der Klägerin - wie vom Landgericht zutreffend festgestellt und im zweiten Rechtszug nicht angegriffen - verkauften Schuhen um erschöpfte Originalware handelt.

Nach dem weiteren Vortrag der Parteien handelt es sich bei den von der Beklagten verkauften Schuhen nicht um Fälschungen. Davon muss der Senat ausgehen, so dass es nicht mehr darauf ankommt, dass das Landgericht von seinem Standpunkt aus offen lassen konnte, ob es sich um Fälschungen oder um Originalware handelte.

Denn die Klägerin, der die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen einer Fälschung obliegt, und die in ihrer Berufungserwiderung noch darauf abgehoben hatte, dass die Beklagte Fälschungen vertrieben habe, wurde in der mündlichen Verhandlung vom Senat darauf hingewiesen, dass ihr Vorbringen keine hinreichenden Anknüpfungstatsachen aufzeige, um in eine Beweisaufnahme darüber einzutreten, ob es sich bei den im Streit stehenden Schuhen um Fälschungen oder um Originalware handele.

Die Klägerin hat daraufhin erklärt, sicheren Aufschluss hierüber gebe die firmeneigene Codierung ihrer Ware; sie sei aber nicht bereit, diese bekannt zu geben, da ansonsten Fälscher sich das Wissen um die Codierung zunutze machen und ihr Schaden zufügen könnten.

Damit fehlt weiterhin ein tauglicher Ansatzpunkt für eine weitere Beweisaufnahme darüber, ob es sich um Fälschungen oder um von ihr oder berechtigterweise für sie hergestellte Ware handelte, so dass die Ware als Originalware anzusehen ist.

Das Markenrecht an dieser Originalware war, als die Beklagte sie in den Handel brachte, erschöpft.

Die Beweislast dafür, dass Erschöpfung nicht eingetreten sei, trifft vorliegend die Klägerin.

a) Seit dem Inkrafttreten des Markengesetzes liegt eine Markenverletzung darin, gekennzeichnete Markenware im Inland zu vertreiben, wenn diese nicht zuvor vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung erstmals im Inland oder sonst in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden ist (BGHZ 131, 308, 312 f. - [Gefärbte Jeans]; BGH, GRUR 2000, 879, 880 - [stüssy]). Nur in diesem Fall und nicht, wenn das erste Inverkehrsetzen außerhalb dieses Raumes erfolgt, ist das Markenrecht im Sinne der zwingenden Vorschrift des Art. 7 Abs. 1 MarkenRL (§ 24 Abs. 1 MarkenG) erschöpft (EuGH, GRUR 1998, 919, 921, Tz. 26 - [Silhouette]; GRUR Int. 1999, 870, 872, Tz. 21 = WRP 1999, 803 - [Docksides/Sebago]; GRUR Int. 2002, 147, 150, Tz. 32 f. = WRP 2002, 65 - [Zino Davidoff] und [Levi Strauss]; GRUR 2003, 512, 513, Tz. 25 f. - [Van Doren + Q.]).

Die Regelung der Erschöpfung hat den Zweck, die Belange des Markenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs in Einklang zu bringen. Dem Markeninhaber steht danach das ausschließliche Recht zu, das erste Inverkehrbringen der Markenware in der Gemeinschaft zu kontrollieren (vgl. EuGH, GRUR 2006, 146, Tz. 33 = MarkenR 2005, 489 - [Class International/Colgate-Palmolive]). Dadurch soll ihm die Möglichkeit eingeräumt werden, den wirtschaftlichen Wert seiner Marke zu realisieren (vgl. EuGH, GRUR 2005, 507, Tz. 40 und 42 = MarkenR 2005, 41 - [Peak Holding/Axolin-Elinor]). Eine Übertragung der Verfügungsgewalt liegt nicht nur vor, wenn der Markeninhaber die gekennzeichnete Ware an einen Dritten im Europäischen Wirtschaftsraum veräußert hat, sondern auch, wenn er sie Abnehmern innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zum Verbrauch durch beliebige Dritte überlässt, namentlich auch wenn dies mit der Bestimmung geschieht, diese der Ware an Verbraucher weiterzugeben. Er hat sich dadurch der Möglichkeit begeben, den weiteren Vertrieb der Markenware innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zu kontrollieren, selbst wenn er dazu ein selektives Vertriebssystem nutzt (BGH, Urteil vom 15.02.2007 - I ZR 63/04, GRUR 2007, 882 = WRP 2007, 1197 - [Parfümtester], bei juris Rz. 14, m.w.N.).

b) Die markenrechtliche Erschöpfung stellt - ebenso wie die Erschöpfung eines Patents (BGHZ 143, 268, 277 ff.) - eine Ausnahme gegenüber den Ausschließlichkeitsrechten des Markeninhabers dar, ausgestaltet als Einwendung gegen das Markenrecht. Die Vorschrift des § 24 Abs. 1 MarkenG, die wie die Regelungen der Verjährung, der Verwirkung, der Erlaubnis zur Benutzung des Namens und beschreibender Angaben oder des Benutzungszwangs in dem Abschnitt über Schranken des Markenschutzes enthalten ist, muss in dem markenrechtlichen Schutzsystems als eine von mehreren Ausnahmevorschriften verstanden werden, deren Voraussetzungen nach den allgemeinen Regeln grundsätzlich der als Verletzer Angegriffene darzulegen und zu beweisen hat (BGH, GRUR 2000, 879, 880 - [stüssy], m.w.N.; vgl. ferner OLG Frankfurt, Beschluss vom 11.02.2009 - 6 U 241/08, bei juris Rz. 4).

c) Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht einschränkungslos.

Vertreibt ein Markeninhaber seine Markenware im Europäischen Wirtschaftsraum im Rahmen eines ausschließlichen Vertriebssystems und gibt es in allen Ländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums jeweils nur einen Alleinvertriebsberechtigten (Generalimporteur) für besagte Waren, der nach den getroffenen Vereinbarungen verpflichtet ist, die Ware nicht an Zwischenhändler zum Weitervertrieb außerhalb seines jeweiligen Vertragsgebiets abzugeben, obliegt im Markenverletzungsprozess dem Markeninhaber der Nachweis, dass von einem angegriffenen angeblichen Markenverletzer in den Verkehr gebrachte Originalwaren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung erstmals außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht worden sind (BGH, GRUR 2004, 156- [stüssy II], bei juris Rz. 20 ff.), wenn dieses Vertriebssystem es einem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationalen Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen (vgl. BGH, GRUR 2006, 433 f. [unberechtigte Abnehmerverwarnung], bei juris Rz. 21). Danach obliegt dem Markeninhaber insbesondere dann, wenn er seine Waren im Europäischen Wirtschaftsraum über ein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr bringt, der Nachweis, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht wurden, wenn der Dritte nachweisen kann, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht, falls er den genannten Beweis zu erbringen hätte (EuGH, GRUR 2003, 512, 514, Tz. 37 ff. und 42 - [Van Doren + Q.]).

Ist der Generalimporteur nach den getroffenen Vereinbarungen verpflichtet, die Ware nicht an Zwischenhändler zum Weitervertrieb außerhalb seines jeweiligen Vertragsgebiets abzugeben, so hat der Bundesgerichtshof daraus die Gefahr einer Abschottung der nationalen Märkte abgeleitet, da mit diesem System der Markeninhaber verhindern kann, dass die in Rede stehende Ware im Binnenmarkt grenzüberschreitend vertrieben wird, was die Beibehaltung etwaiger Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten begünstigt.

Daneben hat der Bundesgerichtshof auf die tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte abgehoben, die bestünde, sofern der Inanspruchgenommene den genannten Beweis für Herkunft der Ware erbringen müsste, da er dann den Zwischenhändler und dessen Bezugsquelle, also einen Vertragshändler mit Vertriebsberechtigung, benennen müsste und nach allgemeinen Lebenserfahrung damit zu rechnen ist, dass in einem solchen Fall der Markeninhaber - schon um sein Vertriebssystem aufrecht zu erhalten - auf seinen Vertragshändler einwirkte, derartige Lieferungen an den Inanspruchgenommenen beliefernden Zwischenhändler künftig zu unterlassen. Der Inanspruchgenommene gäbe dadurch dem Markeninhaber ein Mittel an die Hand, grenzüberschreitende Lieferungen im Gemeinsamen Markt nachhaltig und erfolgreich zu unterbinden und so den nationalen Markt abzuschotten (BGH, a.a.O., [stüssy II]; vgl. EuGH, GRUR 2003, 512, 514´, Tz. 40 - [Van Doren + Q].).

Aus dem gemeinschaftsrechtlichen Gesichtspunkt der Vorschriften der Art. 28, 30 EG ist daher die sich aus § 24 Abs. 1 MarkenG ergebende Beweislastregelung dahin modifiziert, dass dem Markeninhaber, der ein die Gefahr der Marktabschottung in sich tragendes Vertriebssystem unterhält, der Nachweis obliegt, dass die streitgegenständliche Originalware ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht wurde.

Hingegen reicht ein nur stufenspezifisch selektives Vertriebssystem für sich genommen nach dem Leitgedanken der oben genannten Rechtsprechung nicht aus, eine Beweislastumkehr zu Lasten des Markeninhabers zu bewirken. Denn wenn nur eine Vertriebsebene von ihm kontrolliert wird, der dadurch Begünstigte Händler aber nicht rechtlich gezwungen ist, seinerseits eine nur systeminterne Weitergabe zu gewährleisten, besteht eine Lücke im Vertriebssystem, so dass dieses allein eine Abschottung nicht hinreichend sicher gewährleistet.

Nach diesen Grundsätzen hat vorliegend die Beklagte darzulegen und ggf. zu beweisen, dass die Voraussetzungen der Beweislastumkehr gegeben sind. Dies ist ihr im zweiten Rechtszug gelungen. Die Klägerin unterhält nach dem entscheidungserheblichen Vorbringen ein Vertriebssystem, dass zwar nicht durch rechtliche Absprachen der Beteiligten, aber auf Grund anderer Umstände die Gefahr einer Marktabschottung in dem beschriebenen Sinne mit sich bringt.

a) Allerdings hat das Landgericht zutreffend festgestellt, dass die Klägerin kein durch vertragliche Vereinbarungen geschlossenes Absatzsystem unterhält. Zwar hat die Beklagte behauptet, die Klägerin unterhalte ein geschlossenes Vertriebssystem. Den Beweis für diese bestrittene Behauptung hat sie jedoch nicht erbracht, und das Berufungsvorbringen ist nicht geeignet, diese Feststellung des Landgerichts in Zweifel zu ziehen.

aa) Unstreitig verbreitet die Klägerin ihre Markenware im Europäischen Wirtschaftsraum auf der Importeurebene in einem ausschließlichen Vertriebssystem: Es gibt in allen Ländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums jeweils nur einen Alleinvertriebsberechtigten (Generalimporteur) für ihre Waren.

Das Landgericht ist aber durch die Beweisaufnahme nicht zu der Überzeugung gelangt, dass - was zur Beweislast der Beklagten steht - diese Generalimporteure qua Vereinbarung verpflichtet seien, die Ware nicht an Zwischenhändler zum Weitervertrieb außerhalb seines jeweiligen Vertragsgebiets abzugeben. Diese Feststellung ist weder verfahrensfehlerhaft zustande gekommen, noch vermag die Beklagte sie in Zweifel zu ziehen.

bb) Die landgerichtliche Feststellung, dass ein rechtlich geschlossenes Vertriebssystem nicht bestehe, sondern nur ein ebenenbezogen geschlossenes, ist nicht verfahrensfehlerhaft zustande gekommen.

aaa) Die Rüge, das Landgericht hätte den Zeugen antragsgemäß unter Eid nehmen müssen, geht fehl.

(1) Nach § 391 ZPO ist ein Zeuge vorbehaltlich der sich aus § 393 ZPO ergebenden Ausnahmen zu beeidigen, wenn das Gericht dies mit Rücksicht auf die Bedeutung der Aussage oder zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage für geboten erachtet und die Parteien auf die Beeidigung nicht verzichten. Für die Ausübung des dem Gericht damit eingeräumten Ermessens stellt das Gesetz auf die Bedeutung der Aussage für den Rechtsstreit ab. Abgesehen von dem her nicht einschlägigen Fall der Unerheblichkeit der Aussage kann das Gericht von der Beeidigung absehen, wenn es sie nicht für geeignet oder nicht für erforderlich hält, eine wahrheitsgemäße Aussage herbeizuführen. Folglich kann eine entscheidungserhebliche Aussage - jedenfalls sofern das Gericht seiner Aussage glaubt - unbeeidet bleiben, wenn der Zeuge glaubwürdig ist (vgl. Musielak/Huber, ZPO, 7. Aufl. [2009], Rn. 2 zu § 391, m.w.N.).

(2) Das Landgericht war demnach nicht gehalten, den Zeugen unter Eid zu nehmen, da es seine Aussage, wie im Urteil niedergelegt, für glaubhaft und ihn für glaubwürdig gehalten hat.

Dass eine Beeidigung der Zeugenaussage geboten gewesen wäre, weil der Einschätzung des Landgerichts nicht zu folgen sei, ist aus dem Berufungsvorbringen nicht zu entnehmen. Indem die Beklagte vorbringt, die weiteren Aussagen des Zeugen L. seien wenig glaubwürdig, zumal die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 11.11.2009 ausführlich dargelegt habe, dass in sämtlichen anderen Mitgliedstaaten der EG weder Aktiv- und Passivverkäufe durch die Generalimporteure der Klägerin durchgeführt werden dürften, fehlt dem nicht nur die Substanz - was dahinstehen mag -, sondern es reicht aus, wenn das vom Zeugen repräsentierte Unternehmen solche Verkäufe durchführen darf. Die Aussage des Zeugen L. gibt die Beklagte verzerrt wieder, worauf die Klägerin zutreffend hinweist. Fehlende Warenüberhänge stellen ein - dazuhin meist nur vorübergehendes - tatsächliches Hindernis für freie Verkäufe dar, aber kein vertragsrechtliches.

bbb) Soweit die Beklagte die Vorlage des Lizenzvertrages verlangt, führt sie keine ordnungsgemäße Verfahrensrüge aus.

Außerdem ist ein Anspruch der Beklagten auf Vorlage des Lizenzvertrages, an dem sie nicht beteiligt ist, nicht ersichtlich, und die Lizenznehmerin, die am Verfahren nicht einmal beteiligt ist, könnte die Vorlage unter Hinweis auf ihre geschäftlichen Geheimhaltungsinteressen verweigern, ohne dass daraus Schlüsse auf die Aussage des Zeugen (der ersichtlich nicht Firmeninhaber ist) gezogen werden könnten.

ccc) Das Vorbringen in dem erstinstanzlich nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingereichten Schriftsatz hat das Landgericht prozessordnungsgemäß zurückgewiesen.

cc) Den inhaltlichen Angriffen der Berufung gegen die Schlüsse, welche das Landgericht aus der Aussage des Zeugen L. gezogen hat, vermag der Senat nicht zu folgen. Das Landgericht hat die Aussage des Zeugen nachvollziehbar gewürdigt, und die Berufung setzt hiergegen lediglich ihre eigene Beweiswürdigung.

b) Jedoch versucht die Klägerin durch zusätzliche, tatsächliche Maßnahmen, die neben ihr Vertriebssystem treten, sicherzustellen, dass ihre Waren nur innerhalb eines bestimmten, geschlossenen Vertriebssystems angeboten werden, was die Gefahr einer Abschottung des nationalen Marktes in Deutschland und anderen Ländern des EWR und der EU begründet. Ein geschlossenes Vertriebssystem, welches die Gefahr einer Marktabschottung begründet, kann - wie oben wiedergegeben - nicht nur durch vertragliche Vereinbarungen geschaffen werden, sondern auch durch tatsächliches Verhalten. Ein solches Verhalten, das in seiner Zielrichtung und seiner Gefährlichkeit für den offenen Markt einem rechtlich geschlossenen Vertriebssystem gleichkommt, unterhält die Klägerin. Davon ist der Senat auf Grund des erstinstanzlich festgestellten und des im zweiten Rechtszug neuen, aber nach §§ 529, 531 ZPO beachtlichen Vorbringens der Beklagten überzeugt.

aaa) Nach Maßgabe der §§ 529, 531 Abs. 2 ZPO nicht unbeachtlich sind die von der Beklagten vorgetragenen und im Verhandlungstermin vor dem Senat als Ausdruck vorgelegten Werbeaussagen. Denn dieses Vorbringen ist unstreitig.

bbb) Die darin enthaltenen Aussagen belegen nicht lediglich eine Werbung für die offiziellen Vertragshändler, sondern sie lassen eindeutig die Absicht erkennen, Waren der Klägerin nur über diese Händler zu vertreiben, zumindest auch um die Preise für deren Waren hoch zu halten (kein „Preisverhau“).

ccc) Die Klägerin kann insoweit auch nicht entlasten, dass die Werbung nicht unter ihrem Namen veröffentlicht ist. Denn der vorgelegte Internetausdruck von einer Seite, die den prägenden, markenrechtlich zugunsten der Klägerin geschützten Namensbestandteil „c.“ trägt, zeigt, dass diese Werbung mit zumindest duldender Zustimmung der Klägerin veröffentlicht worden ist.

Infolgedessen bestehen auch die Nebenansprüche auf Auskunft und Herausgabe und Veröffentlichung nicht.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 2 ZPO. Die Säumniskosten hat die Beklagte nicht nach § 344 ZPO zu tragen, da sie durch eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht hat, dass die infolge unwirksamer Zustellung der Klage und der Terminverfügung keine Kenntnis von der Klage und dem Erfordernis gehabt habe, sich rechtzeitig zu verteidigen.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 3 ZPO. Angesichts des Alters, der senatsbekannten Berühmtheit der Klagemarke, deren Alters und der Bedeutung, welche die Klägerin der Sache nach ihrem Vortrag beimisst, erscheint dem Senat - wie mit den Parteien in der mündlichen Verhandlung erörtert - ein Streitwert deutlich über 200.000,- EUR als sachgerecht und 500.000,- EUR als angemessen.

Ein Grund, die Revision zuzulassen (§ 543 Abs. 2 ZPO), besteht nicht. Das Urteil beruht auf der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der geltend gemachten markenrechtlichen Erschöpfung.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 293 Fremdes Recht; Gewohnheitsrecht; Statuten

Das in einem anderen Staat geltende Recht, die Gewohnheitsrechte und Statuten bedürfen des Beweises nur insofern, als sie dem Gericht unbekannt sind. Bei Ermittlung dieser Rechtsnormen ist das Gericht auf die von den Parteien beigebrachten Nachweise nicht beschränkt; es ist befugt, auch andere Erkenntnisquellen zu benutzen und zum Zwecke einer solchen Benutzung das Erforderliche anzuordnen.

Patentgesetz - PatG | § 15

(1) Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent gehen auf die Erben über. Sie können beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen werden.

(3) Ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

Patentgesetz - PatG | § 139

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.

(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.

Patentgesetz - PatG | § 15

(1) Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent gehen auf die Erben über. Sie können beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen werden.

(3) Ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

Patentgesetz - PatG | § 139

Patentgesetz - PatG | § 140b

(2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Verletzte gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß

1.: rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte,
2.: rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3.: für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder
4.: nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Erzeugnisse oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,

es sei denn, die Person wäre nach den §§ 383 bis 385 der Zivilprozessordnung im Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung berechtigt. Im Fall der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht den gegen den Verletzer anhängigen Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erledigung des wegen des Auskunftsanspruchs geführten Rechtsstreits aussetzen. Der zur Auskunft Verpflichtete kann von dem Verletzten den Ersatz der für die Auskunftserteilung erforderlichen Aufwendungen verlangen.

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über

1.: Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Erzeugnisse oder der Nutzer der Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und
2.: die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch oder unvollständig, so ist er dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(6) Wer eine wahre Auskunft erteilt hat, ohne dazu nach Absatz 1 oder Absatz 2 verpflichtet gewesen zu sein, haftet Dritten gegenüber nur, wenn er wusste, dass er zur Auskunftserteilung nicht verpflichtet war.

(7) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden.

(8) Die Erkenntnisse dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden.

(9) Kann die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (§ 3 Nummer 70 des Telekommunikationsgesetzes) erteilt werden, ist für ihre Erteilung eine vorherige richterliche Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung der Verkehrsdaten erforderlich, die von dem Verletzten zu beantragen ist. Für den Erlass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Die Entscheidung trifft die Zivilkammer. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die Kosten der richterlichen Anordnung trägt der Verletzte. Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist die Beschwerde statthaft. Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen. Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben im Übrigen unberührt.

(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

Patentgesetz - PatG | § 139

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 242 Leistung nach Treu und Glauben

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 259 Umfang der Rechenschaftspflicht

(2) Besteht Grund zu der Annahme, dass die in der Rechnung enthaltenen Angaben über die Einnahmen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht worden sind, so hat der Verpflichtete auf Verlangen zu Protokoll an Eides statt zu versichern, dass er nach bestem Wissen die Einnahmen so vollständig angegeben habe, als er dazu imstande sei.

(3) In Angelegenheiten von geringer Bedeutung besteht eine Verpflichtung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nicht.

Patentgesetz - PatG | § 140b

1.: rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte,
2.: rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3.: für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder
4.: nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Erzeugnisse oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über

1.: Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Erzeugnisse oder der Nutzer der Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und
2.: die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)

Zivilprozessordnung - ZPO | § 542 Statthaftigkeit der Revision

(1) Die Revision findet gegen die in der Berufungsinstanz erlassenen Endurteile nach Maßgabe der folgenden Vorschriften statt.

(2) Gegen Urteile, durch die über die Anordnung, Abänderung oder Aufhebung eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung entschieden worden ist, findet die Revision nicht statt. Dasselbe gilt für Urteile über die vorzeitige Besitzeinweisung im Enteignungsverfahren oder im Umlegungsverfahren.