Bundesgerichtshof Urteil, 05. Okt. 2016 - X ZR 78/14

ECLI:ECLI:DE:BGH:2016:051016UXZR78.14.0
bei uns veröffentlicht am05.10.2016
vorgehend
Bundespatentgericht, 2 Ni 34/12, 05.08.2014

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 78/14 Verkündet am:
5. Oktober 2016
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Opto-Bauelement
EPÜ Art. 76 Abs. 1 Satz 2; AOEPÜ Regel 22; IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 1
Der Umstand, dass eine vom materiell Berechtigten eingereichte Teilanmeldung formell fehlerhaft
war, steht der Zubilligung des in Art. 76 Abs. 1 Satz 2 EPÜ vorgesehenen Zeitrangs in einem
Nichtigkeitsverfahren jedenfalls dann nicht entgegen, wenn der Fehler zu einem späteren
Zeitpunkt behoben wurde und eine Teilanmeldung zu diesem Zeitpunkt noch zulässig war.
EPÜ Art. 56; PatG § 4

a) Die Wahl einer bestimmten Entgegenhaltung oder Vorbenutzung als Ausgangspunkt für die
Lösung eines technischen Problems bedarf grundsätzlich der Rechtfertigung (Bestätigung
von BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382
Rn. 51 - Olanzapin; Urteil vom 18. Juni 2009 - Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 Rn. 20
- Fischbissanzeiger).

b) Für die Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter Ausgangspunkt für den Fachmann naheliegend
war, ist grundsätzlich ohne Bedeutung, ob andere Ausgangspunkte möglicherweise
als noch näherliegend in Betracht kommen.
Ein gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilter Hinweis des Patentgerichts, ein in einem Unteranspruch
vorgesehenes Merkmal dürfte aus den vorgelegten Dokumenten nicht bekannt sein, gibt dem
Nichtigkeitskläger regelmäßig Veranlassung, die Gründe aufzuzeigen, aus denen die Patentfähigkeit
für den Gegenstand dieses Unteranspruchs zu verneinen ist.
BGH, Urteil vom 5. Oktober 2016 - X ZR 78/14 - Bundespatentgericht
ECLI:DE:BGH:2016:051016UXZR78.14.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. Oktober 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck und die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und Dr. Deichfuß
für Recht erkannt:
Die Berufungen der Parteien gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 5. August 2014 werden mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Kosten des Rechtsstreits für beide Instanzen gegeneinander aufgehoben werden.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 022 787 (Streitpatents), das auf einer Stammanmeldung vom 31. Mai 1989 beruht und ein oberflächenmontierbares Opto-Bauelement sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung betrifft. Patentanspruch 1, auf den fünf weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der erteilten Fassung: Verfahren zum Herstellen eines oberflächenmontierbaren Opto-Bauelements, bei dem - an einem Leiterrahmen (Leadframe) mittels Umspritzen mit Kunststoff ein Grundkörper (1) mit einer Vorderseite und einer Rückseite und mit einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) ausgebildet wird und nachfolgend ein optischer Sender oder Empfänger (8) in der Vertiefung (5) angeordnet und mittels Bond-Draht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluss (6) des Leiterrahmens verbunden wird, - der Leiterrahmen zwei elektrische Anschlüsse (6, 7) aufweist, die, gesehen von der Grundkörpermitte, schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen, - der Grundkörper (1) derart ausgebildet wird, dass die elektrischen Anschlüsse (6, 7) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des Grundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper (1) herausragen, und - die elektrischen Anschlüsse (6, 7) in den schmalen Bereichen zur Rückseite des Grundkörpers (1) hin gebogen werden und im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen werden und an der Rückseite des Grundkörpers vollständig an diesen angelegt werden.
2
Patentanspruch 7, auf den fünf weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, ist auf den Schutz eines Opto-Bauelements mit entsprechenden Eigenschaften gerichtet.
3
Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und das Streitpatent mit zwei Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt.
4
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die mit Hilfsantrag 2 verteidigte Fassung hinausgeht, und die Klage im Übrigen abgewiesen. Gegen diese Entscheidung wenden sich beide Parteien mit der Berufung. Die Klägerin begehrt weiterhin die vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents, die Beklagte die vollständige Abweisung der Klage. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in erster Linie in einer im Vergleich zum erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 abermals geänderten Fassung und in zweiter Linie in der Fassung des angefochtenen Urteils.

Entscheidungsgründe:


5
Die Rechtsmittel beider Parteien bleiben ohne Erfolg.
6
I. Das Streitpatent betrifft ein auf der Oberfläche einer Leiterplatte montierbares Opto-Bauelement und ein Verfahren zu dessen Herstellung.
7
1. In der Streitpatentschrift wird ausgeführt, die Montage von unbedrahteten elektronischen Bauteilen (Surface Mounted Devices, SMD) auf der Oberfläche von Leiterplatten ermögliche im Vergleich zur herkömmlichen Einsteckmontage von bedrahteten Bauteilen eine Größenverringerung von bis zu 70 %, eine rationellere Fertigung und eine höhere Zuverlässigkeit.
8
In der Streitpatentschrift werden mehrere im Stand der Technik bekannte Bauelemente beschrieben, bei denen ein Halbleiterelement auf einen Leiterrahmen (Leadframe) montiert und in ein lichtdurchlässiges Harz eingegossen ist. Hinsichtlich eines dieser Bauelemente wird als nachteilig bezeichnet, dass es nur für Durchsteckmontage geeignet sei, hinsichtlich eines anderen, dass die externen Anschlussstreifen seitlich aus dem Gehäuse herausragten, was einen vergleichsweise hohen Platzbedarf mit sich bringe.
9
Das in der japanischen Offenlegungsschrift Shō 61-42939 offenbarte Bauelement, bei dem die Anschlussstreifen seitlich aus dem Harzverguss herausgeführt , deren Kontaktteile aber unter den Harzverguss gebogen seien, wird in der Patentschrift hinsichtlich des Platzbedarfs als günstiger beurteilt. Als nachteilig wird aber der Umstand bezeichnet, dass die Anschlussstreifen im Verlauf zur Rückseite des Harzvergusses hin mehrere Biegungen aufwiesen, die ein Federn in vertikaler und lateraler Richtung ermöglichten. Das Herstellen dieser Biegungen führe zu einer starken Beanspruchung der Bauelemente und erfordere einen komplexen Herstellungsprozess.
10
2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem , ein verbessertes Opto-Bauelement und ein Verfahren zu dessen Herstellung zur Verfügung zu stellen.
11
Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein Verfahren zur Herstellung eines Opto-Bauelements vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben): 1. Das Verfahren dient dem Herstellen eines auf der Oberfläche montierbaren Opto-Bauelements [A] und umfasst folgende Schritte: 2. An einem Leiterrahmen (Leadframe) wird durch Umspritzen mit Kunststoff ein Grundkörper (1) ausgebildet [B], und zwar mit
a) einer Vorderseite und einer Rückseite [B] sowie
b) einer von der Vorderseite ausgehenden Vertiefung (5) [C].
3. In der Vertiefung wird ein optischer Sender oder Empfänger (8) angeordnet und mittels Bond-Draht-Verbindung mit einem elektrischen Anschluss des Leiterrahmens (6) verbunden [D].
4. Der Leiterrahmen weist zwei elektrische Anschlüsse (6, 7) auf, die
a) von der Grundkörpermitte aus gesehen schmale Bereiche und diesen nachgeordnete breitere Bereiche aufweisen, die jeweils zusammenhängen [E];

b) auf einander gegenüberliegenden Seitenflächen des entsprechend ausgebildeten Grundkörpers (1) im Verlauf der schmalen Bereiche aus dem Grundkörper (1) herausragen [F];
c) in den schmalen Bereichen zur Rückseite des Grundkörpers (1) hin gebogen werden [G];
d) im weiteren Verlauf in den breiteren Bereichen auf Höhe der Rückseite des Grundkörpers (1) zu dessen Mitte hin gebogen werden [G];
e) an der Rückseite des Grundkörpers (1) vollständig an diesen angelegt werden [G].
12
3. Merkmal 2 [B] bedarf näherer Erörterung.
13
a) Der Grundkörper (1) dient als Umhüllung für den elektrischen Leiterrahmen und zugleich als Aufnahme für das optische Element (8). Die Trennung zwischen Grundkörper und Optik bietet nach der Beschreibung des Streitpatents den Vorteil, dass das optische Element hinsichtlich Design und Material je nach Einsatzzweck in vielfacher Weise variiert werden kann, ohne dass das Gehäuse angepasst werden muss. Dies ermöglicht es, ein kostengünstiges Grundbauelement herzustellen und erst nach dem Montage- und Lötprozess mit einer dem jeweiligen Anwendungsfall angepassten Optik zu koppeln (Abs. 18-20).
14
b) Die Stärke und die Stabilität des Grundkörpers sind in Patentanspruch 1 nicht ausdrücklich festgelegt.
15
Aus der in Merkmal 2 [B] definierten Anforderung, dass der Grundkörper durch Umspritzen des Leiterrahmens auszubilden ist, ergibt sich allerdings, dass er den Leiterrahmen zumindest in einem bestimmten Bereich vollständig umgeben muss. Aus dem Zusammenhang mit Merkmalsgruppe 4 [Merkmale E, F und G] ist ferner abzuleiten, dass der Grundkörper hinreichend stabil ausgebildet sein muss, um die beiden elektrischen Anschlüsse (6, 7) zusammenzuhalten. Dies wird in der Beschreibung ausdrücklich hervorgehoben (Abs. 26).
16
Hieraus mag sich die Schlussfolgerung ergeben, dass der Grundkörper hinreichend "massiv" ausgebildet sein muss. Entgegen der Auffassung der Beklagten stellt dies aber kein eigenständiges Merkmal dar. Wie "massiv" der Grundkörper sein muss, ergibt sich vielmehr aus den Anforderungen, denen er genügen muss, damit er seine Funktion als Umhüllung des Leiterrahmens und Aufnahme für das optische Element erfüllen kann.
17
c) Die Art und Weise, in der das optische Element (8) im Grundkörper (1) angeordnet oder befestigt wird, ist in Patentanspruch 1 nur insoweit festgelegt , als die elektrische Verbindung zum Leiterrahmen mittels Bond-Draht erfolgt.
18
In der Beschreibung wird ergänzend ausgeführt, die Vertiefung (5), in der das optische Element angeordnet sei, könne abschließend mit Gießharz ausgegossen werden. Zwingend vorgesehen ist dies in Patentanspruch 2.
19
II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
20
Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung und in der Fassung von Hilfsantrag 1 sei dem Fachmann, einem mit der Herstellung von für die Oberflächenmontage geeigneten Bauelementen vertrauten DiplomIngenieur der Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss, durch den Stand der Technik nahegelegt.
21
Allerdings gehöre die Stammanmeldung, aus der das Streitpatent hervorgegangen sein, selbst dann nicht zum Stand der Technik, wenn die dem Streitpatent zugrunde liegende Teilanmeldung mangels Anmelderidentität als unwirksam hätte behandelt werden müssen; ein diesbezüglicher Verfahrensfehler stelle keinen Nichtigkeitsgrund dar und sei durch die Erteilung des Streitpatents geheilt.
22
Der Gegenstand des Streitpatents sei aber durch die japanische Offenlegungsschrift Shō 62-213223 (NK3) nahegelegt. In NK3 sei ein Verfahren zur Herstellung eines auf der Oberfläche montierbaren elektronischen Bauelements mit dem Merkmalen 2 [B] und der Merkmalsgruppe 4 [Merkmale E, F und G] offenbart. In der Beschreibung von NK3 werde darauf hingewiesen, dass das angegebene Verfahren nicht nur zur Herstellung von KondensatorBauelementen einsetzbar sei, sondern zur Herstellung beliebiger elektronischer Bauelemente. Deshalb ziehe es der Fachmann auch zur Herstellung eines Opto-Bauelements in Betracht. Dazu passe er das Verfahren entsprechend den Merkmalen 2b und 3 [C und D] an. Die darin vorgesehene Bauform sei für Leuchtdioden üblich, was sich etwa aus dem japanischen Geschmacksmuster 744802 (NK2) ergebe.
23
Entsprechendes gelte für den Gegenstand des Streitpatents in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung. Die nach diesem Antrag zusätzlich vorgesehenen Merkmale stellten für Leuchtdioden übliche Maßnahmen dar, was sich etwa aus den japanischen Offenlegungsschriften Shō 55-105388 (NK8) und Shō 63-300578 (NK9) sowie der deutschen Offenlegungsschrift 23 09 586 (NK10) ergebe.
24
Der Gegenstand des Streitpatents in der mit Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung beruhe hingegen auf erfinderischer Tätigkeit. NK3 und NK9 enthielten keine Angaben zur Materialwahl. NK8 und NK10 offenbarten als Material für den Grundkörper Epoxidharz und damit einen duroplastischen Kunststoff. Die nach Hilfsantrag 2 stattdessen vorgesehenen thermoplastischen Materialien seien aus Sicht des Fachmanns nicht ohne weiteres als Alternative anzusehen, weil sie nur in begrenztem Umfang thermisch belastbar seien.
25
III. Diese Beurteilung hält den Berufungsangriffen beider Parteien stand.
26
1. Zu Recht hat das Patentgericht die unter der Nummer 400 176 (NK1) veröffentlichte Stammanmeldung nicht als zum Stand der Technik gehörend angesehen.
27
Der Senat hat bislang offen gelassen, ob und unter welchen Voraussetzungen formelle oder materielle Fehler einer Teilanmeldung dazu führen, dass dieser in einem Nichtigkeitsverfahren nicht der in Art. 76 Abs. 1 Satz 2 EPÜ (für deutsche Patente: § 39 Abs. 1 Satz 4 PatG) bestimmte Zeitrang zukommt, und ob dies gegebenenfalls zur Folge haben kann, dass die in Bezug genommene Stammanmeldung im Falle ihrer Veröffentlichung zum Stand der Technik zu zählen ist (BGH, Beschluss vom 30. September 2002 - X ZB 18/01, BGHZ 152, 172, 176 ff. = GRUR 2003, 47, 48 - Sammelhefter).
28
Diese Frage bedarf auch im Streitfall keiner Entscheidung. Die von der Beklagten eingereichte Teilanmeldung ist jedenfalls dadurch wirksam geworden , dass ein eventueller Verfahrensfehler nachträglich behoben wurde.
29
a) Nach der Entscheidungspraxis des Europäischen Patentamts steht das Recht zur Teilung einer Anmeldung nur dem Anmelder zu. Art. 76 EPÜ sieht dies zwar nicht ausdrücklich vor. Die Vorschrift dient aber der Umsetzung von Art. 4G PVÜ und ist deshalb im Lichte dieser Vorschrift auszulegen (EPA ABl. 2005, 88 Rn. 2.4 - Teilanmeldung / The Trustees of Dartmourth College).
30
Ob hieraus folgt, dass eine Teilanmeldung im Falle eines Rechtsübergangs entsprechend der allgemeinen Bestimmung in Regel 22 Abs. 3 AOEPÜ (in der hier noch maßgeblichen Fassung: Regel 20 Abs. 3 AOEPÜ a.F.) nur dann durch den neuen Rechtsinhaber erfolgen darf, wenn dieser den Rechtsübergang durch Vorlage von Dokumenten nachgewiesen hat, kann dahingestellt bleiben. Wenn diese Voraussetzungen bei der Einreichung einer Teilanmeldung durch den materiell Berechtigten noch nicht vorliegen, begründet dies nur einen formellen Rechtsfehler, der im vorliegenden Zusammenhang nach dem Sinn und Zweck von Art. 76 EPÜ jedenfalls dann nicht mehr beachtlich ist, wenn die sich aus Regel 22 Abs. 3 AOEPÜ ergebenden Anforderungen zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt waren und eine Teilanmeldung zu diesem Zeitpunkt noch zulässig war.
31
Art. 76 EPÜ sieht für die Einreichung einer Teilanmeldung - anders als etwa Art. 87 Abs. 1 EPÜ für die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts - keine Frist vor. Nach Regel 36 Abs. 1 AOEPÜ in der bis 31. März 2010 und wieder seit 1. Januar 2014 geltenden Fassung ist eine Teilanmeldung zulässig, solange die Stammanmeldung anhängig ist. Innerhalb dieses zeitlichen Rahmens kann eine Teilanmeldung durch eine neue Teilanmeldung ersetzt werden. Jedenfalls im Zusammenhang mit der Frage, welcher Zeitrang einer Teilanmeldung im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens gegen ein darauf erteiltes Patent zukommt, kann es aber keinen Unterschied machen, ob der Anmelder einen formellen Fehler dadurch behebt, dass er eine neue, fehlerfreie Teilanmeldung mit gleichem Inhalt einreicht, oder dadurch, dass er die bereits anhängige Teilanmeldung in einzelnen Punkten korrigiert. Im einen wie im anderen Fall hat er innerhalb des von Übereinkommen und Ausführungsordnung vorgesehenen Zeitraums hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er für die Teilanmeldung den Zeitrang der Stammanmeldung beansprucht.
32
b) Vor diesem Hintergrund ist das Patentgericht zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Teilanmeldung, auf der das Streitpatent beruht, der Zeitrang der Stammanmeldung zukommt. Ein möglicher Verstoß gegen Regel 20 Abs. 3 AOEPÜ a.F. wurde im Streitfall mit dem am 12. Mai 2000 eingereichten Antrag auf Berichtigung des Anmelders der Teilanmeldung behoben.
33
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das Europäische Patentamt diesem Antrag zu Recht entsprochen hat und ob diese Entscheidung der inhaltlichen Überprüfung im Nichtigkeitsverfahren unterliegt. Dem Schreiben ist jedenfalls mit hinreichender Deutlichkeit zu entnehmen, dass die im Register eingetragene Anmelderin die Teilanmeldung als von ihr stammend gelten lassen will. Die Teilanmeldung genügte mithin von diesem Zeitpunkt an - zu dem die Stammanmeldung noch anhängig war - den Anforderungen von Regel 20 Abs. 3 AOEPÜ a.F.
34
2. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung dem Fachmann durch die Entgegenhaltungen NK3 und NK2 nahegelegt war.
35
a) Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass in NK3 ein Verfahren mit dem Merkmal 2 [B] und der Merkmalsgruppe 4 [Merkmale E, F und G] offenbart ist.
36
aa) Entgegen der Auffassung der Beklagten befasst sich NK3 nicht nur mit einem an der Oberfläche montierbaren Bauelement, sondern auch mit wesentlichen Verfahrensschritten zur Herstellung eines solchen Elements. In der (in anderem Zusammenhang auch von der Beklagten zitierten) Beschreibung zu Figur 1a wird ausgeführt, nach oben ragende Teile (2b) einer Kammelektrode (2) würden auf eine Metallicon-Elektrode (1a) aufgeschweißt. Anschließend erfolge eine Umhüllung mit Harz mit einer Dicke von 0,5 mm. Danach werde die Kammelektrode an vorgegebenen Stellen geschnitten und ein Biegeprozess durchgeführt, um den in Figur 1b dargestellten Kondensator zu erhalten (NK3a S. 2 unten).


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bb) Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, entspricht die in NK3 offenbarte Kammelektrode (2) dem in Merkmal 2 [B] des Streitpatents vorgesehenen Leiterrahmen. Sie weist zwei elektrische Anschlüsse auf, die in der in Merkmalsgruppe 4 [Merkmale E, F und G] definierten Weise angeordnet und ausgestaltet sind.
38
cc) Entgegen der Auffassung der Beklagten stellt die in NK3 offenbarte Umhüllung (3) einen Grundkörper im Sinne von Merkmal 2 [B] dar.
39
Die Beschreibung von NK3 enthält zwar keine Angaben zur Stabilität der Umhüllung. Aus dem Zusammenhang ergibt sich aber, dass die Umhüllung hinreichend stabil sein muss, um die in ihr angeordneten Bauteile zu halten. Damit ist die in NK3 offenbarte Umhüllung in gleichem Sinne als "massiv" anzusehen wie der in Merkmal 2 [B] vorgesehene Grundkörper. In welcher Weise die erforderliche Stabilität erreicht werden kann, bleibt - wie in der Beschreibung des Streitpatents - dem Fachmann überlassen.
40
b) Ebenfalls zutreffend ist das Patentgericht zu der Auffassung gelangt, dass der Fachmann Veranlassung hatte, das in NK3 offenbarte Verfahren für die Herstellung eines Opto-Bauelements in Betracht zu ziehen, wie es etwa in NK2 offenbart ist.
41
aa) Entgegen der Auffassung der Beklagten hatte der mit der Aufgabenstellung des Streitpatents betraute Fachmann Anlass, NK3 als Ausgangspunkt heranzuziehen.
42
(1) Nach der Rechtsprechung des Senats bedarf die Wahl eines Ausgangspunkts für die Lösung eines technischen Problems einer Rechtfertigung.
43
Die - allenfalls aus rückschauender Sicht mögliche - Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als "nächstkommender" Stand der Technik ist hierfür weder ausreichend (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rn. 51 - Olanzapin) noch erforderlich (BGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 Rn. 20 - Fischbissanzeiger). Vielmehr bedarf es konkreter Umstände, die dem Fachmann im Prioritätszeitpunkt Veranlassung gaben, eine bestimmte Entgegenhaltung oder Vorbenutzung als Ausgangspunkt seiner Überlegungen heranzuziehen. Diese Rechtfertigung liegt in der Regel in dem Bemühen des Fachmanns, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rn. 51 - Olanzapin).
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(2) An dieser Voraussetzung fehlt es im Streitfall im Hinblick auf NK3 nicht deshalb, weil diese Entgegenhaltung einen Kondensator offenbart, während NK2 ein Opto-Bauelement betrifft.
45
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob NK2 wegen dieses Umstands aus rückschauender Sicht im Vergleich zu NK3 möglicherweise als "näherliegender" Stand der Technik angesehen werden könnte. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, ergäbe sich daraus nicht, dass NK3 oder sonstige Entgegenhaltungen als möglicher Ausgangspunkt ausscheiden.
46
Wenn für den Fachmann zur Lösung eines Problems mehrere Alternativen in Betracht kommen, können mehrere von ihnen naheliegend sein. Hierbei ist grundsätzlich ohne Bedeutung, welche der Lösungsalternativen der Fachmann als erste in Betracht zöge (BGH, Urteil vom 16. Februar 2016 - X ZR 5/14, GRUR 2016, 1023 Rn. 36 - Anrufroutingverfahren). Dementsprechend ist es für die Frage, ob ein bestimmter Ausgangspunkt für den Fachmann naheliegend war, grundsätzlich ohne Bedeutung, ob andere Ausgangspunkte möglicherweise als noch näherliegend in Betracht kommen.
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(3) Vor diesem Hintergrund ist das Patentgericht zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass der Fachmann Anlass hatte, NK3 als Ausgangspunkt seiner Überlegungen heranzuziehen.
48
Hierfür mag der in der Beschreibung NK3 enthaltene Hinweis, die dort offenbarte Erfindung sei nicht nur für den als Ausführungsbeispiel dargestellten Kondensator, sondern für jede elektronische Komponente anwendbar, für sich genommen nicht ausreichen. Die in NK3 angestrebten Vorteile - insbesondere die Möglichkeit, eine höhere Zuverlässigkeit bei geringeren Fertigungskosten zu erzielen (NK3Ü S. 2) - decken sich aber weitgehend mit der Aufgabenstellung des Streitpatents. Zudem lässt die in NK3 vorgeschlagene Lösung keinen spezifischen Zusammenhang mit der Funktion des elektronischen Bauteils erkennen. Sie betrifft vielmehr Aspekte, die sich bei einer Vielzahl von an der Oberfläche montierbaren elektronischen Bauteilen in vergleichbarer Weise stellen. Angesichts all dessen hatte der Fachmann Anlass, sich mit der Frage zu befassen , ob die in NK3 offenbarte Lösung auch für die Fertigung von an der Oberfläche montierbaren Opto-Bauelementen herangezogen werden kann.
49
bb) Das in NK3 offenbarte Verfahren kann für die Herstellung von OptoBauelementen zwar nicht unverändert übernommen werden. Hinreichende Anregungen zu der Frage, welche Maßnahmen für die insoweit erforderliche Anpassung in Betracht kommen, ergaben sich für den Fachmann aber aus bekannten Opto-Bauelementen, wie sie etwa in NK2 dargestellt sind.
50
(1) In NK2 ist ein auf der Oberfläche montierbares Opto-Bauelement in verschiedenen Ansichten dargestellt.


Vorderansicht Seitenansicht Schnitt A - A von oben von unten
51
Damit ist ein auf der Oberfläche montierbares Opto-Bauelement offenbart , das die Merkmale 1 bis 4c [Merkmale A bis F sowie einen Teil von Merkmal G] aufweist und dessen Aufbau hinsichtlich der die Montierbarkeit auf der Oberfläche betreffenden Merkmale 2, 4a, 4b und 4c [Merkmale B, C, E und F sowie ein Teil von Merkmal G] mit demjenigen des in NK3 offenbarten Bauelements übereinstimmt.
52
(2) Daraus ergab sich für den Fachmann eine Bestätigung des in NK3 enthaltenen Hinweises, der dort dargestellte Aufbau könne auch für andere Bauelemente als Kondensatoren eingesetzt werden, und eine Konkretisierung dieser Anregung dahin, dass dies insbesondere für Opto-Bauelemente gilt.
53
(3) Als Ausgangspunkt für die Umsetzung dieser Anregung kamen für den Fachmann sowohl das in NK2 als auch das in NK3 offenbarte Bauelement in Betracht.
54
NK2 mag für den mit der Aufgabenstellung des Streitpatents betrauten Fachmann von besonderem Interesse gewesen sein, weil dort bereits ein OptoBauelement offenbart ist. Andererseits konnte der Fachmann aus NK2 keine näheren Informationen zur Funktion und zu den Vor- und Nachteilen der dort nur als Design beanspruchten Lösung entnehmen. Aus NK3 ergaben sich solche Informationen einschließlich des - durch NK2 bestätigten - Hinweises, dass diese auch für Opto-Bauelemente genutzt werden können. Damit hatte der Fachmann nicht nur Anlass, das in NK2 offenbarte Bauelement im Wesentlichen unverändert zu übernehmen. Vielmehr lag es ebenfalls nahe, die in NK3 offenbarte Lösung als Ausgangspunkt zu nehmen und auf ein Opto-Bauelement zu übertragen.
55
(4) Ausgehend von der in NK3 offenbarten Lösung lag es nahe, die dort offenbarte Ausgestaltung der elektrischen Anschlüsse unverändert - also einschließlich des Merkmals 4d - zu übernehmen.
56
Die elektrischen Anschlüsse der in NK2 und NK3 offenbarten Bauelemente unterscheiden sich im Wesentlichen nur dadurch, dass in NK2 die Übergänge von den schmalen zu den breiten Bereichen - abweichend von Merkmal 4d - nicht an den Seiten des Bauelements, sondern an dessen Boden ausgebildet sind. Weder aus NK2 noch aus NK3 ergaben sich eindeutige Hinweise darauf , welche Vor- und Nachteile sich aus diesem Unterschied ergeben.
57
Angesichts dessen mag für den Fachmann kein Anlass bestanden haben , die in NK2 und NK3 beschriebenen Lösungen gerade in diesem Detailpunkt zu ändern. Daraus und aus dem Umstand, dass für den Fachmann beide Entgegenhaltungen als Ausgangspunkt in Betracht kamen, ergibt sich jedoch, dass für den Fachmann beide Ausgestaltungen nahegelegen haben. Ausgehend von der in NK2 offenbarten Lösung mag Anlass bestanden haben, die Übergänge von den schmalen zu den breiteren Bereichen am Boden des Bau- elements zu belassen. Ausgehend von NK3 bestand indes Anlass, die Übergänge an den Seiten des Bauelements anzuordnen.
58
3. Hinsichtlich des Gegenstands von Patentanspruch 7 ergibt sich, wovon auch beide Parteien ausgehen, keine abweichende Beurteilung. Die darin geschützte Vorrichtung ist aus denselben Gründen nicht patentfähig wie das in Patentanspruch 1 geschützte Verfahren.
59
4. Für den Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung gilt nichts anderes.
60
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die nach diesem Hilfsantrag vorgesehene Ersetzung des Ausdrucks "Grundkörper" durch "massiver Grundkörper" zu einer inhaltlichen Änderung führt. Wie bereits oben dargelegt wurde, kann dem Attribut "massiv" jedenfalls nicht mehr entnommen werden, als dass der Grundkörper hinreichend stabil ausgestaltet sein muss, um seine Funktion zu erfüllen. Diese Eigenschaft ist auch in NK3 offenbart.
61
5. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils erweist sich auf der Grundlage der hierfür heranzuziehenden Entgegenhaltungen hingegen als patentfähig.
62
a) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der nach dieser Fassung vorgesehene Einsatz von thermoplastischem Material zur Herstellung des Grundkörpers dem Fachmann durch die in erster Instanz zu beurteilenden Entgegenhaltungen nicht nahegelegt war.
63
aa) Von diesen Entgegenhaltungen enthält nur NK8 nähere Hinweise auf das eingesetzte Material.
64
In NK8 wird der Grundkörper aus Epoxidharz hergestellt. Dies ist nach den nicht angefochtenen Feststellungen des Patentgerichts ein duroplastisches Material. Damit fehlt es an einer Anregung zum Einsatz eines thermoplastischen Materials.
65
Dass in NK8 der Innenraum, in dem die Leuchtdiode angeordnet ist, mit einem thermoplastischen Material, nämlich Acrylharz ausgefüllt wird, führt entgegen der Auffassung der Klägerin nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Der Umstand, dass für die beiden Bestandteile des Opto-Bauteils Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften zum Einsatz kommen, spricht sogar eher dagegen, dass diese Materialien beliebig austauschbar sind.
66
bb) Entgegen der Auffassung der Klägerin ist der Einsatz von thermoplastischem anstelle von duroplastischem Material nicht schon deshalb nahegelegt , weil es nur diese beiden Arten von Kunststoffen gibt.
67
Wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, sind thermoplastische und duroplastische Materialien nicht beliebig austauschbar. Ob sie für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet sind, hängt vielmehr davon ab, welche Materialeigenschaften im konkreten Zusammenhang erforderlich sind. Mithin bedarf es für den Fachmann einer Anregung, um den Grundkörper des nach dem geschützten Verfahren hergestellten Bauelements aus thermoplastischem Material anzufertigen.
68
Aus den in zweiter Instanz ergänzend vorgelegten Unterlagen zum allgemeinen Fachwissen (SB1 bis SB3) ergeben sich keine weitergehenden Erkenntnisse. Dort werden nur allgemeine Eigenschaften bestimmter Kunststoffe beschrieben, nicht aber deren Eignung zur Herstellung eines Grundkörpers für ein Opto-Bauelement.
69
cc) Entgegen der Auffassung der Klägerin führt der Umstand, dass die Grundkörper in NK8 durch Gießen und in NK9 durch Spritzgießen hergestellt werden, ebenfalls nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
70
Wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, können auch duroplastische Materialien durch Spritzgießen verarbeitet werden. Dass Spritzgießen von thermoplastischem Material in der Regel kostengünstiger ist, gibt allenfalls dann Anlass, diese Alternative in Betracht zu ziehen, wenn zu erwarten ist, dass dieses Material für den konkreten Einsatzzweck geeignet ist. Diesbezügliche Hinweise ergeben sich aus NK8 und NK9 aus den bereits genannten Gründen nicht.
71
b) Die in zweiter Instanz ergänzend vorgelegten US-Patentschriften 4 781 960 (SB4) und 4 032 963 (SB5) sind gemäß § 117 PatG und § 531 Abs. 2 ZPO nicht zu berücksichtigen.
72
aa) Entgegen der Auffassung der Klägerin stellen die beiden Entgegenhaltungen und das darauf bezogene Vorbringen der Klägerin nicht lediglich eine Vertiefung und Konkretisierung des erstinstanzlichen Vortrags dar.
73
In erster Instanz hat die Klägerin im Wesentlichen geltend gemacht, für den Fachmann habe sich schon aufgrund seines allgemeinen Fachwissens über die Eigenschaften von thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen eine Anregung zum Einsatz vom thermoplastischem Material ergeben. Mit ihrem auf SB4 und SB5 bezogenen Vortrag macht sie hingegen geltend, thermoplastische Kunststoffe seien im Stand der Technik bereits für den hier in Rede stehenden Zweck eingesetzt worden. Damit zeigt sie einen neuen Gesichtspunkt auf (vgl. BGH, Urteil vom 28. August 2012 - X ZR 99/11, BGHZ 194, 290 Rn. 36 = GRUR 2012, 1236 - Fahrzeugwechselstromgenerator).
74
bb) Die Klägerin hatte bereits in erster Instanz Anlass, Entgegenhaltungen vorzulegen, aus denen sich eine Anregung zum Einsatz eines thermoplastischen Materials für die Herstellung eines Grundkörpers im Sinne von Merkmal 2 [B] ergab.
75
Aus dem gemäß § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis des Patentgerichts, wonach unter anderem das in Patentanspruch 6 vorgesehene Merkmal - die Herstellung des Grundkörpers aus thermoplastischem Material - aus den vorgelegten Dokumenten nicht bekannt sein dürfte, ergab sich für die Klägerin, dass das Patentgericht den Gegenstand dieses Anspruchs jedenfalls als potentiell patentfähig ansah. Die Klägerin war deshalb zu ergänzendem Vortrag innerhalb der gesetzten Frist gehalten. Sie hat auch reagiert und unter Vorlage der Entgegenhaltungen NK8 bis NK10 ergänzend vorgetragen.
76
Die Klägerin hätte bei sorgfältiger Prozessführung erkennen können und müssen, dass dieser Vortrag für die Verneinung der Patentfähigkeit nicht ausreichend war. Aus dem Hinweis des Patentgerichts ergab sich zwar nicht im Einzelnen, welche Gesichtspunkte insoweit von Bedeutung sein könnten. Diesbezügliche Hinweise waren aber auch nicht veranlasst, weil es Aufgabe der Klägerin ist, die Gründe aufzuzeigen, aus denen die Patentfähigkeit zu verneinen ist. Aus dem erteilten Hinweis, das in Rede stehende Merkmal sei aus den vorgelegten Entgegenhaltungen "nicht bekannt", musste die Klägerin zudem entnehmen, dass ihr Begehren nur dann Aussicht auf Erfolg haben würde, wenn sie Entgegenhaltungen aufzeigt, in denen der Einsatz von thermoplastischem Material für den in Rede stehenden Zweck offenbart ist oder die zumindest eine konkrete Anregung hierfür enthalten. Dass sie bei einer hierauf gerichteten sorgfältigen Recherche die Entgegenhaltungen SB4 und 5 nicht hätte auffinden können, legt die Klägerin nicht dar.
77
IV. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 121 Abs. 2 PatG sowie § 92 Abs. 1 und § 97 Abs. 1 ZPO.
78
Abweichend von der Einschätzung des Patentgerichts vermag der Senat nicht zu erkennen, dass eine der beiden Parteien zu einem überwiegenden Teil obsiegt hat. Ein überwiegendes Obsiegen der Klägerin kann nicht schon daraus hergeleitet werden, dass die Beklagte nur mit ihrem zweiten Hilfsantrag erfolgreich war. Maßgeblich ist vielmehr, in welchem Umfang der Gegenstand des Streitpatents durch die teilweise Nichtigerklärung eingeschränkt worden ist. Insoweit vermag der Senat kein Überwiegen zugunsten der einen oder anderen Partei zu erkennen. Deshalb erscheint es angemessen, die Kosten für beide Instanzen gegeneinander aufzuheben.
Meier-Beck Bacher Grabinski
Hoffmann Deichfuß
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 05.08.2014 - 2 Ni 34/12 (EP) -

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(1) Hat der Anmelder zu einer internationalen Anmeldung, für die das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist, beantragt, daß eine internationale vorläufige Prüfung der Anmeldung nach Kapitel II des Patentzusammenarbeitsvertrags durchgeführt wird, und hat er die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat angegeben, in dem er die Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung verwenden will ("ausgewählter Staat"), so ist das Deutsche Patent- und Markenamt ausgewähltes Amt.

(2) Ist die Auswahl der Bundesrepublik Deutschland vor Ablauf des 19. Monats seit dem Prioritätsdatum erfolgt, so ist § 4 Absatz 2 und 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Artikels 23 Absatz 2 des Patentzusammenarbeitsvertrages Artikel 40 Absatz 2 des Patentzusammenarbeitsvertrages tritt.

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Gehören zum Stand der Technik auch Unterlagen im Sinne des § 3 Abs. 2, so werden diese bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen.

Auf den Prüfungsumfang des Berufungsgerichts, die verspätet vorgebrachten, die zurückgewiesenen und die neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel sind die §§ 529, 530 und 531 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden. Dabei tritt an die Stelle des § 520 der Zivilprozessordnung der § 112.

(1) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszuge zu Recht zurückgewiesen worden sind, bleiben ausgeschlossen.

(2) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind nur zuzulassen, wenn sie

1.
einen Gesichtspunkt betreffen, der vom Gericht des ersten Rechtszuges erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten worden ist,
2.
infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht wurden oder
3.
im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht.
Das Berufungsgericht kann die Glaubhaftmachung der Tatsachen verlangen, aus denen sich die Zulässigkeit der neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel ergibt.

(1) In dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats weist das Patentgericht die Parteien so früh wie möglich auf Gesichtspunkte hin, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden oder der Konzentration der Verhandlung auf die für die Entscheidung wesentlichen Fragen dienlich sind. Dieser Hinweis soll innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage erfolgen. Ist eine Patentstreitsache anhängig, soll der Hinweis auch dem anderen Gericht von Amts wegen übermittelt werden. Das Patentgericht kann den Parteien zur Vorbereitung des Hinweises nach Satz 1 eine Frist für eine abschließende schriftliche Stellungnahme setzen. Setzt das Patentgericht keine Frist, darf der Hinweis nicht vor Ablauf der Frist nach § 82 Absatz 3 Satz 2 und 3 erfolgen. Stellungnahmen der Parteien, die nach Fristablauf eingehen, muss das Patentgericht für den Hinweis nicht berücksichtigen. Eines Hinweises nach Satz 1 bedarf es nicht, wenn die zu erörternden Gesichtspunkte nach dem Vorbringen der Parteien offensichtlich erscheinen. § 139 der Zivilprozessordnung ist ergänzend anzuwenden.

(2) Das Patentgericht kann den Parteien eine Frist setzen, binnen welcher sie zu dem Hinweis nach Absatz 1 durch sachdienliche Anträge oder Ergänzungen ihres Vorbringens und auch im Übrigen abschließend Stellung nehmen können. Die Frist kann verlängert werden, wenn die betroffene Partei hierfür erhebliche Gründe darlegt. Diese sind glaubhaft zu machen.

(3) Die Befugnisse nach den Absätzen 1 und 2 können auch von dem Vorsitzenden oder einem von ihm zu bestimmenden Mitglied des Senats wahrgenommen werden.

(4) Das Patentgericht kann Angriffs- und Verteidigungsmittel einer Partei oder eine Klageänderung oder eine Verteidigung des Beklagten mit einer geänderten Fassung des Patents, die erst nach Ablauf einer hierfür nach Absatz 2 gesetzten Frist vorgebracht werden, zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn

1.
die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des bereits anberaumten Termins zur mündlichen Verhandlung erforderlich machen würde und
2.
die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend entschuldigt und
3.
die betroffene Partei über die Folgen einer Fristversäumung belehrt worden ist.
Der Entschuldigungsgrund ist glaubhaft zu machen.

(1) Der Anmelder kann die Anmeldung jederzeit teilen. Die Teilung ist schriftlich zu erklären. Wird die Teilung nach Stellung des Prüfungsantrags (§ 44) erklärt, so gilt der abgetrennte Teil als Anmeldung, für die ein Prüfungsantrag gestellt worden ist. Für jede Teilanmeldung bleiben der Zeitpunkt der ursprünglichen Anmeldung und eine dafür in Anspruch genommene Priorität erhalten.

(2) Für die abgetrennte Anmeldung sind für die Zeit bis zur Teilung die gleichen Gebühren zu entrichten, die für die ursprüngliche Anmeldung zu entrichten waren. Dies gilt nicht für die Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die Recherche nach § 43, wenn die Teilung vor der Stellung des Prüfungsantrags (§ 44) erklärt worden ist, es sei denn, daß auch für die abgetrennte Anmeldung ein Antrag nach § 43 gestellt wird.

(3) Werden für die abgetrennte Anmeldung die nach den §§ 34, 35, 35a und 36 erforderlichen Anmeldungsunterlagen nicht innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Teilungserklärung eingereicht oder werden die Gebühren für die abgetrennte Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist entrichtet, so gilt die Teilungserklärung als nicht abgegeben.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X ZB 18/01
vom
30. September 2002
in der Rechtsbeschwerdesache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
Sammelhefter
Die wirksame Teilung eines Patents setzt nicht voraus, daß durch die Teilungserklärung
ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert wird,
der von diesem abgetrennt wird (Abweichung von BGHZ 133, 18
- Informationssignal; Sen.Beschl. v. 5.3.1996 - X ZB 13/92, GRUR 1996, 747
- Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem).
BGH, Beschl. v. 30. September 2002 - X ZB 18/01 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 30. September 2002
durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die
Richterin Mühlens und die Richter Dr. Meier-Beck und Asendorf

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 34. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 25. Januar 2001 wird auf Kosten der Einsprechenden zurückgewiesen.
Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,00

Gründe:


I. Die Rechtsbeschwerdegegnerin ist Inhaberin des einen Sammelhefter betreffenden deutschen Patents 36 45 276 (Streitpatents), das mit folgendem einzigen Patentanspruch erteilt worden ist:
"Sammelhefter mit einer Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage, auf die an in einem Maschinentakt angetriebenen Anlegestationen Druckbogen rittlings abgelegt werden, wobei die Sammelstrecke
mit quer zu ihrer Beschickungsrichtung mit den Druckbogen längs der Auflage wirksamen Mitnehmern versehen ist, welche die vereinzelten Druckbogen zu einem Heftapparat transportieren, von dem die zusammengetragenen Druckbogen zu einem Heftapparat durch mindestens einen beim Heftvorgang damit gleichlaufenden Heftkopf geheftet werden, dadurch gekennzeichnet, daß parallel zur erwähnten Sammelstrek- ke wenigstens eine ihr zum Beschicken nachfolgende weitere Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage (3) und mit Mitnehmern (6) vorhanden ist, daß mit jedem Maschinentakt die Anlegestationen (7, 8, 19) nacheinander jeweils eine der einander folgenden Sammelstrecken mit einem Druckbogen beschicken, und daß die zusammengetragenen Druckbogen im Wirkbereich des Heftapparates (9) relativ zu den Sammelstrecken stillstehen und der Heftkopf (12, 13, 33) beim Heftvorgang während eines Bewegungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf folgt."
Die Rechtsbeschwerdeführerin hat gegen das Streitpatent Einspruch erhoben. Die Patentabteilung hat das Streitpatent widerrufen, da das durch Teilung aus dem Patent 36 16 566 (im folgenden: Stammpatent) hervorgegangene Patent über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen der Stammanmeldung hinausgehe.
Im Beschwerdeverfahren hat die Patentinhaberin einen neuen Patentanspruch vorgelegt und die Teilung des Streitpatents erklärt. Der verteidigte Anspruch lautet:
"Sammelhefter mit einer Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage, auf die an in einem Maschinentakt angetriebenen Anlegestationen Druckbogen rittlings abgelegt werden, wobei die Sammelstrecke mit quer zu ihrer Beschickungsrichtung mit den Druckbogen längs der Auflage wirksamen Mitnehmern versehen ist, welche die vereinzelten Druckbogen zu einem Heftapparat transportieren, von dem die auf der Sammelstrecke zusammengetragenen Druckbogen durch mindestens einen beim Heftvorgang damit gleichlaufenden Heftkopf geheftet werden, dadurch gekennzeichnet, daß parallel zur erwähnten Sammelstrek- ke wenigstens eine ihr zum Beschicken nachfolgende weitere Sammelstrecke mit sattelförmiger Auflage und mit Mitnehmern vorhanden ist, daß mit jedem Maschinentakt die Anlegestationen nacheinander jeweils eine der einander folgenden Sammelstrecken mit einem Druckbogen beschicken und die auf der weiteren Sammelstrecke zusammengetragenen Druckbogen durch mindestens einen beim Heftvorgang damit gleichlaufenden weiteren Heftkopf des Heftapparates geheftet werden, und daß die zusammengetragenen Druckbogen im Wirkbereich des Heftapparates relativ zu den Sammelstrecken stillstehen und die Heftköpfe beim Heftvorgang jeweils während eines Bewegungsweges den Sammelstrekken im Gleichlauf folgen."
Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent mit diesem Anspruch beschränkt aufrechterhalten. Zwar sei mangels einer wirksamen Teilungserklärung im Einspruchsverfahren gegen das Stammpatent eine Teilanmeldung mit der Priorität der Stammanmeldung nicht entstanden. Dieser Mangel des Ver-
fahrens sei jedoch durch die Patenterteilung mit der Folge geheilt, daß dem Streitpatent der Zeitrang der Stammanmeldung zukomme. Auf dieser Grundlage hat das Bundespatentgericht den Gegenstand des Streitpatents als patentfähig angesehen.
Hiergegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Einsprechenden , mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses erstrebt.
Die Patentinhaberin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
II. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg.
1. Das Bundespatentgericht hat es als für das Streitpatent im Ergebnis unschädlich angesehen, daß die Gebühren für die im Einspruchsverfahren gegen das Stammpatent abgetrennte Anmeldung verspätet eingezahlt worden seien.

a) Dazu hat das Beschwerdegericht ausgeführt: Die am 16. Dezember 1992 im Einspruchsbeschwerdeverfahren gegen das Stammpatent gegenüber dem Bundespatentgericht abgegebene Teilungserklärung gelte mangels rechtzeitiger und vollständiger Entrichtung der Gebühren für die abgetrennte Anmeldung als nicht abgegeben. Die vom Patentamt in der Einreichung der Unterlagen zur Trennanmeldung mit dem amtlichen Vordruck des Antrags auf Erteilung eines Patents am 10. März 1993 gesehene erneute Teilungserklärung habe ihren alleinigen Adressaten, das in der Beschwerdeinstanz mit dem Einspruch gegen das Stammpatent befaßte Bundespatentge-
richt, nicht erreicht. In dem am 12. März 1993 beim Bundespatentgericht ein- gegangenen Schriftsatz, in dem die Patentinhaberin auf die Einreichung der Unterlagen und die Gebührenzahlung hingewiesen habe, sei hingegen keine Teilungserklärung zu sehen, da der Beschwerdesenat dem nach seinem Empfängerhorizont nur habe entnehmen können, daß hinsichtlich der ihm bereits vorliegenden Teilungserklärung vom 16. Dezember 1992 der zunächst eingetretene Schwebezustand kurz vor Ablauf der Dreimonatsfrist des § 39 Abs. 3 PatG beendet worden sei. Daraus folge entgegen der Auffassung der Einsprechenden allerdings nicht, daß die am 10. März 1993 beim Patentamt eingereichten Unterlagen als neue Anmeldung mit dem Anmeldetag 10. März 1993 anzusehen seien. Mangels einer wirksamen Teilanmeldung fehle es vielmehr überhaupt an einem Anmeldetag. Das Fehlen einer wirksamen Teilanmeldung sei indessen durch den unanfechtbar gewordenen Erteilungsbeschluß geheilt worden.

b) Die Rechtsbeschwerde hält diese Erwägungen für nicht tragfähig. Zwar möge angesichts des abschließenden Katalogs der Widerrufsgründe von einer Heilung von Verfahrensfehlern des Patentamts durch die Patenterteilung gesprochen werden. Daraus folge jedoch weder logisch noch rechtlich, daß sich die Patentinhaberin ohne wirksame Teilung auch auf die Priorität der Anmeldung des Stammpatents berufen könne.

c) Es kann dahinstehen, welche Rechtsfolgen eine mangels fristgerechter Entrichtung der Gebühren für die abgetrennte Anmeldung als nicht abgegeben geltende Teilungserklärung für ein gleichwohl auf die abgetrennte Anmeldung erteiltes Patent nach sich ziehen würde. Denn entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts hat die Patentinhaberin eine weitere Tei-
lungserklärung abgegeben und im Hinblick auf diese Erklärung die Gebühren fristgerecht entrichtet.
Das Bundespatentgericht sieht offenbar in der Einreichung der Unterlagen zur Trennanmeldung mit dem amtlichen Vordruck des Antrags auf Erteilung eines Patents wie das Patentamt eine weitere Teilungserklärung. Denn es spricht von einer Teilungserklärung, die ins Leere gegangen sei, weil sie ihren Adressaten (das Bundespatentgericht) nicht erreicht habe. Dieses Verständnis der Verfahrenshandlung der Patentinhaberin als Teilungserklärung ist auch zutreffend, denn diese hat mit der Einreichung der Unterlagen der Trennanmeldung mit dem amtlichen Vordruck, in dem in der Rubrik 8 (Erklärungen) "Teilung/Ausscheidung aus der Patentanmeldung (Aktenzeichen der Stammanmeldung ) P 36 16 566.2-27" angekreuzt war, ihren (fortbestehenden) Willen zur Teilung des Stammpatents erklärt.
Es bedarf keiner Entscheidung, ob es der Wirksamkeit dieser Erklärung entgegenstünde, wenn sie ausschließlich an das Patentamt gerichtet worden wäre und nicht an das Bundespatentgericht, demgegenüber sie abzugeben war (vgl. Busse, PatG, 5. Aufl., § 60 Rdn. 4; Hacker, Mitt. 1999, 1, 8; van Hees, Verfahrensrecht in Patentsachen, 2. Aufl., S. 238; Kühnen, Die Teilung des Patents, S. 55). Denn jedenfalls hat die Patentinhaberin mit ihrem dort am 12. März 1993 eingegangenen Schriftsatz gegenüber dem Bundespatentgericht ausdrücklich darauf hingewiesen, daß "die ... angekündigte Erfüllung aller Wirksamkeitserfordernisse für die Teilung durch Einreichung der Unterlagen und Gebührenzahlung beim Deutschen Patentamt erfolgt" sei, und damit auch gegenüber dem Bundespatentgericht hinreichend zum Ausdruck gebracht, daran festhalten zu wollen, das Stammpatent gemäß ihrer Erklärung vom 16. De-
zember 1992 zu teilen. Das reicht für eine Wiederholung der Teilungserklärung aus, die erneut die Frist des § 39 Abs. 3 PatG in Gang setzte.
2. Das Bundespatentgericht hat den Gegenstand des Streitpatents für patentfähig erachtet.
Dabei hat es unterstellt, daß die Teilungserklärung, wie von der Einsprechenden geltend gemacht, auch deshalb unwirksam sei, weil der abgetrennte Gegenstand von den erteilten Patentansprüchen des Stammpatents nicht umfaßt sei. Denn dies habe die gleichen Folgen wie der Umstand, daß die Teilungserklärung mangels Entrichtung der Gebühren für die abgetrennte Anmeldung als nicht abgegeben gelte. Auch dieser Verfahrensfehler sei durch die Patenterteilung geheilt.
Eine solche Heilung sei im Patentrecht nichts Unbekanntes. Übersehe etwa eine Prüfungsstelle, daß die förmlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer ausländischen Priorität nicht gegeben seien - z.B. der Prioritätsanspruch nach § 41 Abs. 1 Satz 3 PatG verwirkt sei -, so sei dies im Einspruchs - oder Nichtigkeitsverfahren ebensowenig nachprüfbar, wie wenn bei Patenterteilung übersehen worden sei, daß zuvor die Fiktion der Rücknahme der Anmeldung - etwa wegen unvollständiger Gebührenzahlung - eingetreten sei. Auch in diesem Fall liege bei Patenterteilung keine wirksame Anmeldung vor. Soweit die Einsprechende Bedenken habe, daß durch die Heilung auch schwere Fehler bei der Teilung im Einspruchsverfahren nicht mehr überprüft werden könnten, sei dem entgegenzuhalten, daß die Einsprechende die Unwirksamkeit der Teilungserklärung bereits im Rahmen des Einspruchsbeschwerdeverfahrens hätte rügen können.

Der im Einspruchsbeschwerdeverfahren verteidigte Patentanspruch sei zulässig. Die Merkmale des Anspruchs seien, wie in der mündlichen Verhandlung von der Einsprechenden nicht in Frage gestellt worden sei, in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbart. Der Gegenstand des Anspruchs sei neu, gewerblich anwendbar und beruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit.
3. Das hält der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.

a) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß das Fehlen einer wirksamen Teilungserklärung als solches nicht den Widerruf eines gleichwohl auf die abgetrennte Anmeldung erteilten Patents rechtfertigt, weil das Gesetz (§ 21 PatG) einen entsprechenden Widerrufsgrund nicht kennt. Insofern gilt nichts anderes als für sonstige Mängel des Erteilungsverfahrens , die weder einen Widerrufs-, noch einen Nichtigkeitsgrund bilden (vgl. BGH, Urt. v. 11.11.1952 - I ZR 134/51, GRUR 1953, 88 - Anschlußberufung; Urt. v. 29.11.1966 - Ia ZR 11/63, GRUR 1967, 240, 242 - Mehrschichtplatte; Beschl. v. 31.1.1967 - Ia ZB 6/66, GRUR 1967, 543, 546 - Bleiphosphit; Sen.Beschl. v. 15.5.1997 - X ZB 8/95, GRUR 1997, 612, 615 - Polyäthylenfilamente; vgl. ferner Sen., BGHZ 103, 262, 265 - Düngerstreuer).

b) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist im Nichtigkeitsverfahren ebensowenig als Vorfrage zu prüfen, ob das Patentamt als Erteilungsbehörde eine an sich statthafte und im Rahmen seiner Zuständigkeit liegende Wiedereinsetzung sachlich zu Recht gewährt hat, da ein etwaiger Verfahrensmangel solcher Art als durch die Patenterteilung geheilt anzusehen
wäre (Urt. v. 6.10.1959 - I ZR 117/57, GRUR Ausl. 1960, 506, 507 - Schiffslukenverschluß ). Durch die Rechtsprechung des Senats ist hingegen noch nicht entschieden, inwieweit hieraus eine allgemeine Aussage darüber abzuleiten ist, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang formelle Mängel des Erteilungsverfahrens durch die Erteilung des Patents in dem Sinne geheilt werden , daß sie jeder Nachprüfung entzogen sind (s. dazu BPatG, BlPMZ 1984, 380; Benkard, PatG, 9. Aufl., § 22 Rdn. 16; Busse, aaO, § 41 Rdn. 50, § 49 Rdn. 29; Mes, PatG, § 49 Rdn. 6; Schulte, PatG, 6. Aufl., § 49 Rdn. 30). Im Grundsatz wird dies nicht von einer gesetzlich nicht bestimmten Heilungswirkung der Patenterteilung als solcher, sondern davon abhängen, worauf sich im einzelnen die Tatbestandswirkung (s. dazu BVerwGE 59, 310, 315; 74, 315, 320; Knack/Meyer, VwVfG, 7. Aufl., § 43 Rdn. 17 ff.; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 7. Aufl., § 43 Rdn. 18 ff.; Kopp/Schenke, VwGO, 12. Aufl., § 121 Rdn. 5) des Verwaltungsaktes der Patenterteilung erstreckt, die hinsichtlich des Anmeldetages (§ 35 Abs. 2 PatG) zunächst lediglich die formelle Patentlaufzeit dadurch bestimmt, daß der Erteilungsbeschluß ausspricht, von welchem Tag an das erteilte Patent läuft (§ 16 Abs. 1 Satz 1 PatG), sich hingegen nicht notwendigerweise auf die Beantwortung der materiell-rechtlichen Frage erstrecken muß, welcher Tag den Zeitrang der Anmeldung im Sinne des § 3 Abs. 1 PatG bestimmt. Diese Frage könnte vielmehr von derjenigen Instanz zu entscheiden sein, die zur Beurteilung der Frage berufen ist, ob der Gegenstand des erteilten Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähig ist (vgl. zum Gebrauchsmusterrecht Sen.Beschl. v. 11.5.2000 - X ZB 26/98, GRUR 2000, 1018, 1020 - Sintervorrichtung; zur Prioritätsbeanspruchung BPatGE 28, 31 = GRUR 1986, 607).
Das Gesetz sieht eine Heilung von Mängeln des Erteilungsverfahrens nicht ausdrücklich vor; die (fehlenden) Folgen solcher Mängel ergeben sich vor allem daraus, daß das Gesetz Widerruf oder Nichtigerklärung des Patents von dem Vorliegen bestimmter Fehler abhängig macht und damit aus anderen, im Gesetz nicht aufgeführten Gründen ausschließt. Das bedeutet jedoch nur eine mangelnde Anfechtbarkeit der Erteilung aus diesem Grunde, nicht jedoch zwangsläufig auch, daß die infolge eines solchen Fehlers tatsächlich nicht vorliegenden Voraussetzungen als fingiert anzusehen wären, also im Falle einer fehlenden wirksamen Anmeldung etwa von einem wie auch immer zu bestimmenden fiktiven Anmeldedatum zur Festlegung des für die Fragen der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit maßgeblichen Datums auszugehen wäre.

c) Im Streitfall bedarf dies jedoch keiner Entscheidung. Denn die vom Bundespatentgericht unterstellte Unwirksamkeit der Teilungserklärung kommt aus Rechtsgründen nicht in Betracht.

a) Der Senat ist allerdings seit dem Beschluß vom 5.3.1996 (X ZB 13/92, GRUR 1996, 747, 750 f. - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem ) davon ausgegangen, daß eine Teilung des Patents nach § 60 PatG voraussetzt, daß das Patent gegenständlich in mindestens zwei Teile aufgespalten wird. Nur wenn eine Teilung in diesem Sinne vorliegt, d.h. mit der Teilungserklärung tatsächlich ein in und durch diese Erklärung bestimmter Teil des einspruchsbefangenen Patents abgespalten wird, soll mit der Trennanmeldung im übrigen im Sinne der Rechtsprechung (BGHZ 115, 234 - Straßenkehrmaschine ; Sen.Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 150 - Informationsträger ) der gesamte Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Gesamtanmeldung - auch über den abgetrennten Gegenstand hinaus - ausge-
schöpft werden können. Für eine wirksame Teilung soll es dabei nicht genügen , daß der abgetrennte Gegenstand und das zu teilende Patent lediglich merkmalsmäßige Überschneidungen, etwa im Oberbegriff, aufweisen. Für erforderlich hat der Senat vielmehr erachtet, daß die Trennanmeldung - zumindest auch - einen Gegenstand umfaßt, der Gegenstand der - sinnvoll verstandenen - Patentansprüche des erteilten Patents ist und nach dem Inhalt der Teilungserklärung von diesem abgetrennt wird (Sen.Beschl. v. 3.12.1998 - X ZB 17/97, GRUR 1999, 485, 486 - Kupplungsvorrichtung). Dagegen ist eine wirksame Teilung für den Fall verneint worden, daß vom erteilten Patent nichts abgetrennt wird, beispielsweise, weil der mit der Teilungserklärung abgetrennte Gegenstand im erteilten Patent nicht enthalten ist (BGHZ 133, 18, 21 - Informationssignal).
ß) Der Senat hat insoweit wesentlich darauf abgestellt, daß eine Teilung schon begrifflich voraussetze, daß der zu teilende Gegenstand in mindestens zwei Teile aufgespalten werde (Sen.Beschl. v. 5.3.1996 - X ZB 13/92, GRUR 1996, 747, 750 f. - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGHZ 133, 18, 22 - Informationssignal; Sen.Beschl. v. 3.12.1998 - X ZB 17/97, GRUR 1999, 485, 486 - Kupplungsvorrichtung). Ob daran gegenüber der Kritik (s. insbes. Busse, aaO, § 39 Rdn. 16, § 60 Rdn. 10) festzuhalten ist, bedarf im Streitfall keiner Entscheidung. Denn jedenfalls ist aus dem Erfordernis einer Teilung nicht nur des Verfahrens, sondern des erteilten Patents nicht abzuleiten , daß bereits durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert werden muß, der von diesem abgetrennt wird.
Die Entwicklung der Teilungspraxis hat gezeigt, daß mit dem materiellrechtlichen Erfordernis der durch den Inhalt der Teilungserklärung bestimmten
gegenständlichen Teilung nur scheinbar eine materielle Einschränkung des freien Teilungsrechts des Patentinhabers im Einspruchsverfahren verbunden ist. Da zumindest die Abtrennung eines beliebigen Unteranspruchs dem Erfordernis der gegenständlichen Teilung genügt, handelt es sich in der Wirkung tatsächlich eher um eine bloß formale Hürde, einen, wie es in der Literatur anschaulich ausgedrückt worden ist, an der "Teilungspforte" zu entrichtenden "kleinen Obolus" (Hacker, Mitt. 1999, 1, 3). Andererseits kann diese Hürde jedoch , wie die Entscheidungspraxis der letzten Jahre und der Streitfall zeigen, erhebliche praktische Schwierigkeiten bereiten, ohne daß damit für eine inhaltlich sinnvolle Abgrenzung zwischen den Möglichkeiten des Patentinhabers, einen sachlich angemessenen Patentschutz zu erwirken, einerseits und der Rechtssicherheit für Dritte andererseits irgendetwas gewonnen wäre.
Das Verständnis der Teilung als gegenständliche Aufspaltung des Patents in mindestens zwei Teile wird etwa denjenigen Teilungsfällen gerecht, in denen von zwei nebengeordneten Ansprüchen der eine im Stammpatent verbleiben , während der andere abgetrennt werden soll. Schon für die häufigeren Fälle der Abtrennung von Unteransprüchen oder des Verbleibs eines Unteranspruchs im Stammpatent paßt es jedoch allenfalls mit Einschränkungen, da der Gegenstand des Unteranspruchs mit der Abtrennung nicht notwendigerweise aus dem Gegenstand und jedenfalls nicht aus dem Schutzbereich des übergeordneten Anspruchs herausfällt (vgl. Busse, aaO, § 39 Rdn. 16; Stortnik, GRUR 2000, 111, 119). Andererseits könnte eine mit der Teilungserklärung verbundene Gestaltungswirkung überhaupt nur das im Ausgangsverfahren verbleibende Stammpatent betreffen, da mit der durch die Teilung entstandenen neuen Anmeldung der gesamte Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung ausgeschöpft werden kann und insoweit mithin eine Beschränkung nicht
eintritt (vgl. Sen.Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 150 - Informationsträger; Hacker, Mitt. 1999, 1, 2). Das Erfordernis einer gegenständlich verstandenen Teilung ist daher nur insoweit sinnvoll, als es sicherstellt , daß auf die Trennanmeldung nichts patentiert wird, was mit dem im Verfahren der Stammanmeldung gewährten oder versagten Patentschutz unvereinbar ist. Das betrifft insbesondere die Vermeidung einer Doppelpatentierung (vgl. Sen.Beschl. v. 28.3.2000 - X ZB 36/98, GRUR 2000, 688, 689 - Graustufenbild ; Melullis, GRUR 2001, 971, 974), die sich nicht mehr als Teilung, sondern als Verdoppelung des Stammpatents darstellen würde. Sie muß und kann jedoch nicht durch inhaltliche Anforderungen an die Teilungserklärung vermieden werden, sondern allein durch entsprechende Anforderungen an die jeweils zu gewährenden oder aufrecht zu erhaltenden Patentansprüche.
Damit wird zugleich erreicht, daß die Teilung des Patents insoweit nicht anders behandelt wird als die Teilung der Anmeldung (s. dazu bereits Sen.Beschl. v. 23.9.1997 - X ZB 14/96, GRUR 1998, 458 - Textdatenwiedergabe ). Der bis zur Patenterteilung vorläufige Charakter der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche schließt es aus, die Teilung von einer inhaltlichen Aufspaltung der beanspruchten Lehre nach Maßgabe der angemeldeten Ansprüche abhängig zu machen. Da die abschließende Bestimmung des Inhalts der Patentansprüche nicht am Anfang, sondern am Ende des Erteilungsverfahrens steht, kann und muß erst zu diesem Zeitpunkt und nicht schon bei Abgabe der Teilungserklärung der Gegenstand des in dem jeweiligen Verfahren erstrebten Patentschutzes feststehen (Sen.Beschl. v. 23.9.1997 - X ZB 14/96, GRUR 1998, 458, 459 - Textdatenwiedergabe; Melullis, GRUR 2001, 971, 974). Werden Patent und Patentanmeldung insoweit gleichbehandelt , werden zugleich Friktionen vermieden, die sich andernfalls nach
Patenterteilung, aber vor Eintritt der Bestandskraft der Patenterteilung ergeben könnten, wenn einerseits eine Teilung noch möglich ist (Sen.Beschl. v. 28.3.2000 - X ZB 36/98, GRUR 2000, 688 - Graustufenbild), andererseits aber einer gegenständlichen Abspaltung von dem erteilten Patent, sofern sich kein Einspruchsverfahren anschließt, nicht mehr durch einen Teilwiderruf Rechnung getragen werden kann.

g) Der Senat hat erwogen, ob sich die bisherigen Anforderungen an eine gegenständlich bestimmte Teilungserklärung rechtfertigen ließen, wenn der Senat an ihrer Stelle von seiner vielfach kritisch erörterten (s. nur Bauer, GRUR 1993, 376, 377 f.; van Hees, aaO, S. 245 f.; Kühnen, aaO, S. 114 ff.; Niedlich, GRUR 1995, 1; dens., GRUR 2002, 565; Schulte, aaO, § 60 Rdn. 53) Rechtsprechung abrücken würde, nach der im Verfahren der Trennanmeldung der Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung ausgeschöpft werden kann (BGHZ 115, 234 - Straßenkehrmaschine; Sen.Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 150 - Informationsträger). Dagegen spricht jedoch, daß sich die Rechtspraxis auf die in der Entscheidung "Straßenkehrmaschine" herausgearbeiteten Grundsätze eingestellt hat, auf die - anders als auf die Rechtsprechung zur gegenständlich bestimmten Teilungserklärung - seit zehn Jahren Patentinhaber vertraut haben, die nach diesen Grundsätzen Patente geteilt und auf die Trennanmeldungen Patente erwirkt haben. Es bedürfte daher zwingender Gründe, um hiervon abzuweichen. Sie können nicht in begrifflichen Argumenten gefunden werden. Für entscheidend hält der Senat vielmehr, ob die Kritik durchgreift, die Rechtsprechung vernachlässige die rechtlich geschützten Interessen des Wettbewerbs gegenüber denjenigen des Patentinhabers, indem sie die Zäsurwirkung der Patenterteilung mißachte und die durch § 22 Abs. 1 PatG ausgeschlossene Erweiterung des Schutzbereichs
eines erteilten Patents auf dem rechtlichen Umweg der Teilung zulasse. Diese Kritik ist jedoch schon deshalb nicht überzeugend, weil dem Anmelder immer die Möglichkeit zu Gebote steht, die Anmeldung (unmittelbar) vor Patenterteilung zu teilen und sich damit die Möglichkeit offen zu halten, gegebenenfalls ein zweites Patent mit einem gegenüber dem erteilten weiteren oder anderen Schutzbereich zu erwirken. Die Zäsurwirkung der Patenterteilung ist insofern notwendigerweise auf das jeweilige aus einer Anmeldung hervorgegangene Patent beschränkt und läßt sich auf weitere Patente, die aus Trennanmeldungen hervorgehen können, nicht erstrecken. Es mag zutreffen, daß die sich hieraus ergebenden Möglichkeiten bis zur Entscheidung "Straßenkehrmaschine" kaum erkannt worden sind und daß von ihnen auch in mißbräuchlicher Weise Gebrauch zu machen versucht wird, indem - insbesondere in Anpassung an Ausführungsformen des Wettbewerbs - Patentansprüche auf nicht ursprungsoffenbarte Gegenstände formuliert werden. Im Hinblick auf die stets gegebene Möglichkeit der Teilung der Anmeldung läßt sich dem jedoch durch eine Einschränkung der Möglichkeiten zur Teilung des Patents nicht wirksam begegnen. Versuchen, die Grenzen der Ursprungsoffenbarung zu überschreiten , kann und muß durch eine besonders aufmerksame Prüfung auf Änderungen , die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, bei Trennanmeldungen entgegengetreten werden.

d) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daß sich der von ihm aufrechterhaltene Patentanspruch von dem im Stammpatent beanspruchten Gegenstand u.a. dadurch unterscheide, daß die Sammelstrecken nicht notwendigerweise symmetrisch zu einer Achse und um diese drehend angeordnet sind, ferner dadurch, daß die Sammelstrecke nach dem Streitpatent mit quer zu ihrer Beschickungsrichtung mit den Druckbogen längs der Auflage wirksamen
Mitnehmern versehen ist. Diese Beurteilung, gegen die sich auch die Rechtsbeschwerde nicht wendet, ist rechtsfehlerfrei. Damit ist dem Erfordernis einer Teilung des Stammpatents genügt.

d) Die Beurteilung der Zulässigkeit des verteidigten Patentanspruchs und seiner Patentfähigkeit durch das Bundespatentgericht wird von der Rechtsbeschwerde nicht mit konkreten Rügen angegriffen und läßt keinen Rechtsfehler erkennen. Die Entscheidung des Beschwerdegerichts hat damit insgesamt Bestand.
4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.
III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.
Melullis Keukenschrijver Mühlens
Meier-Beck Asendorf
51
Diese erste Auswahlentscheidung kann auch nicht mit der Erwägung vernachlässigt werden, dass der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit stets der nächstkommende Stand der Technik zugrunde zu legen wäre und dieser hier in den von Chakrabarti beschriebenen 4'-(N-Methylpiperazinyl)-Verbindungen oder gar einer bestimmten Verbindung aus dieser Gruppe läge. Ein solcher Vorrang des "nächstkommenden Standes der Technik" besteht nicht. Erst aus rückschauender Sicht wird erkennbar, welche Vorveröffentlichung der Erfindung am nächsten kommt und wie der Entwickler hätte ansetzen können, um zu der erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen. Die Wahl des Ausgangspunktes bedarf daher der Rechtfertigung, die in der Regel in dem Bemühen des Fachmanns liegt, für einen bestimmten Zweck eine bessere Lösung zu finden, als sie der bekannte Stand der Technik zur Verfügung stellt.
36
dd) Weiterhin steht dem nicht entgegen, dass ein wiederholtes Durchlaufen der Routingsteuerung in den Schritten 2 bis 10 auch durch andere Maßnahmen hätte vermieden werden können. Der Patentfähigkeit ermangelt nicht nur die nächstliegende Lösung für ein technisches Problem, sondern jede für den Fachmann naheliegende Lösung. Kommen für den Fachmann mehrere Alternativen in Betracht, können folglich mehrere von ihnen naheliegend sein. Grundsätzlich ohne Bedeutung ist insofern auch, welche der Lösungsalternativen der Fachmann als erste in Betracht zöge (vgl. BGH, Urteil vom 6. März 2012 - X ZR 50/09, juris Rn. 19).

Auf den Prüfungsumfang des Berufungsgerichts, die verspätet vorgebrachten, die zurückgewiesenen und die neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel sind die §§ 529, 530 und 531 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden. Dabei tritt an die Stelle des § 520 der Zivilprozessordnung der § 112.

(1) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszuge zu Recht zurückgewiesen worden sind, bleiben ausgeschlossen.

(2) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind nur zuzulassen, wenn sie

1.
einen Gesichtspunkt betreffen, der vom Gericht des ersten Rechtszuges erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten worden ist,
2.
infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht wurden oder
3.
im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht.
Das Berufungsgericht kann die Glaubhaftmachung der Tatsachen verlangen, aus denen sich die Zulässigkeit der neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel ergibt.

36
Die Entgegenhaltung ist zwar bereits in erster Instanz vorgelegt worden. Ob ein in der Berufungsinstanz geltend gemachtes Angriffsmittel neu ist oder nicht, bestimmt sich nach den oben zu III 2 a dargelegten Grundsätzen jedoch nicht danach, ob ein bestimmtes Dokument, im Patentnichtigkeitsverfahren insbesondere eine bestimmte, zum Stand der Technik zählende Druckschrift, bereits in erster Instanz erwähnt oder zu den Akten gereicht worden ist, sondern danach, ob der (technische) Sachvortrag, für den sich die Partei auf das Dokument stützen will, in hinreichend konkreter Form bereits in der ersten Instanz gehalten worden ist oder nicht. Hier hat die Klägerin aus der K 9 im Verfahren vor dem Patentgericht nur hergeleitet, dass dem Fachmann bekannt gewesen sei, dass Wellen- und Schleifenwicklungsverfahren alternativ eingesetzt werden könnten, so dass keine erfinderische Tätigkeit dafür erforderlich gewesen sei, die aus der K 8 bekannten radialen Abfolgen der einzelnen Wicklungslagen im Stator bei einem Fahrzeugwechselstromgenerator anzuwenden, dessen Spulenwicklungsabschnitte statt im Schleifen- im Wellenwicklungsverfahren herge- stellt seien. Hingegen hat sie nicht vorgebracht, der Entgegenhaltung K 9 sei nach dem gesamten Inhalt der Druckschrift, insbesondere den Ausführungen auf Seite 2, Zeilen 113 bis 125, die Anregung zu entnehmen, sich den Gedanken einer "Vermischung" bei der Anordnung von Phasensträngen im Statorkern nicht nur bei der Trennung der Halbstränge der einzelnen Phasen einer Dreiphasenwicklung , sondern auch bei Einsatz von zwei Dreiphasenwicklungen "wicklungsübergreifend" zu Nutze zu machen. Infolgedessen ist diese Frage erstmals in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat von den Parteien diskutiert worden.

(1) In dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats weist das Patentgericht die Parteien so früh wie möglich auf Gesichtspunkte hin, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden oder der Konzentration der Verhandlung auf die für die Entscheidung wesentlichen Fragen dienlich sind. Dieser Hinweis soll innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage erfolgen. Ist eine Patentstreitsache anhängig, soll der Hinweis auch dem anderen Gericht von Amts wegen übermittelt werden. Das Patentgericht kann den Parteien zur Vorbereitung des Hinweises nach Satz 1 eine Frist für eine abschließende schriftliche Stellungnahme setzen. Setzt das Patentgericht keine Frist, darf der Hinweis nicht vor Ablauf der Frist nach § 82 Absatz 3 Satz 2 und 3 erfolgen. Stellungnahmen der Parteien, die nach Fristablauf eingehen, muss das Patentgericht für den Hinweis nicht berücksichtigen. Eines Hinweises nach Satz 1 bedarf es nicht, wenn die zu erörternden Gesichtspunkte nach dem Vorbringen der Parteien offensichtlich erscheinen. § 139 der Zivilprozessordnung ist ergänzend anzuwenden.

(2) Das Patentgericht kann den Parteien eine Frist setzen, binnen welcher sie zu dem Hinweis nach Absatz 1 durch sachdienliche Anträge oder Ergänzungen ihres Vorbringens und auch im Übrigen abschließend Stellung nehmen können. Die Frist kann verlängert werden, wenn die betroffene Partei hierfür erhebliche Gründe darlegt. Diese sind glaubhaft zu machen.

(3) Die Befugnisse nach den Absätzen 1 und 2 können auch von dem Vorsitzenden oder einem von ihm zu bestimmenden Mitglied des Senats wahrgenommen werden.

(4) Das Patentgericht kann Angriffs- und Verteidigungsmittel einer Partei oder eine Klageänderung oder eine Verteidigung des Beklagten mit einer geänderten Fassung des Patents, die erst nach Ablauf einer hierfür nach Absatz 2 gesetzten Frist vorgebracht werden, zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn

1.
die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des bereits anberaumten Termins zur mündlichen Verhandlung erforderlich machen würde und
2.
die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend entschuldigt und
3.
die betroffene Partei über die Folgen einer Fristversäumung belehrt worden ist.
Der Entschuldigungsgrund ist glaubhaft zu machen.

(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend.

(2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Prozeßkosten (§§ 91 bis 101) sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert; die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.

(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last.

(2) Das Gericht kann der einen Partei die gesamten Prozesskosten auferlegen, wenn

1.
die Zuvielforderung der anderen Partei verhältnismäßig geringfügig war und keine oder nur geringfügig höhere Kosten veranlasst hat oder
2.
der Betrag der Forderung der anderen Partei von der Festsetzung durch richterliches Ermessen, von der Ermittlung durch Sachverständige oder von einer gegenseitigen Berechnung abhängig war.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)