Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland. Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 9/16 Verkündet am:

29. Juni 2017

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Bettgestell

DesignG § 2 Abs. 1, § 13 Abs. 2, §§ 15, 41 Abs. 1, § 42 Abs. 2 Satz 1, § 46

Abs. 1 und 3, § 72 Abs. 2

a) Als wirkliche und ernsthafte Anstalten, die ebenso wie die Benutzung eines

Designs ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG begründen

können, sind Vorbereitungshandlungen aller Art anzusehen, die auf die

Benutzung des Designs gerichtet sind und den ernstlichen Willen sicher erkennen

lassen, die Benutzung alsbald aufzunehmen.

b) Nur im Inland getroffene wirkliche und ernsthafte Anstalten zur Benutzung

eines Designs können ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von § 41 Abs. 1 DesignG

begründen.

BGH, Urteil vom 29. Juni 2017 - I ZR 9/16 - OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf

ECLI:DE:BGH:2017:290617UIZR9.16.0

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juni 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 15. Dezember 2015 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht hinsichtlich der Klageanträge zu Ziffer 1 a (Auskunft und Rechnungslegung ) seit dem 1. Juni 2004, zu Ziffer 1 b (Abmahnkosten nebst Zinsen), zu Ziffer 2 (Feststellung der Schadensersatzpflicht) seit dem 1. Juni 2004 und des Widerklageantrags zum Nachteil der Klägerin erkannt hat.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision und die außergerichtlichen Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens , an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:

1: Die Klägerin ist Inhaberin des nachfolgend abgebildeten eingetragenen Designs 40205830-0007 (im Folgenden Klagedesign), das ein Bettgestell zeigt:

2: Das Klagedesign ist am 15. Juli 2002 angemeldet und am 25. November 2002 in das Register beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen worden. Während des Berufungsverfahrens ist für das Klagedesign auf Antrag der Klägerin vom 29. Oktober 2013 die Priorität der Ausstellung auf der Internationalen Möbelmesse in Köln am 14. Januar 2002 nachveröffentlicht worden. Die Klägerin vertreibt jedenfalls seit etwa dem Jahr 2004 unter der Bezeichnung "SL02 MO" ein nach dem Klagedesign gestaltetes Bettgestell.

3: Die Beklagte gehört dem weltweit tätigen IKEA-Konzern an. Sie ist für die Organisation und Belieferung der IKEA-Filialen in Deutschland zuständig. Seit dem Jahr 2003 vertreibt sie unter der Bezeichnung "MALM" das nachstehend wiedergegebene Bettgestell: Bereits im August 2002 hatte die Beklagte in einem bundesweit verteilten

4: Katalog unter der Bezeichnung "BERGEN" ein Bettgestell beworben, das sich vom Bettgestell "MALM" dadurch unterschied, dass sein Kopfteil nicht wie bei diesem 77 cm, sondern 80 cm hoch war.

5: Die Klägerin sieht in dem Bettgestell "MALM" eine Verletzung ihres Klagedesigns. Sie hat die Beklagte mit anwaltlichem Schreiben vom 25. April 2012 erfolglos abgemahnt. Mit der vorliegenden Klage hat sie die Beklagte auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung (Klageantrag zu Ziffer 1 a) in Bezug auf Benutzungen seit dem 25. Dezember 2002 und auf Erstattung von vorgerichtlichen Rechts- und Patentanwaltskosten in Höhe von 13.528 € nebst Zinsen (Klageantrag zu Ziffer 1 b) in Anspruch genommen sowie die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt (Klageantrag zu Ziffer 2).

6: Die Beklagte ist der Abmahnung und der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, das ebenfalls zum I. -Konzern gehörende Unternehmen I. of S. AB habe das Bettgestell "BERGEN" bereits von September 2001 bis Dezember 2001 in Zusammenarbeit mit einem polnischen Unternehmen für den weltweiten Vertrieb entwickelt und konstruiert. Es sei ab Ende März 2002 an die I. -Filialen in Deutschland ausgeliefert, dort angeboten und ab April 2002 an Endkunden verkauft worden.

7: Die Beklagte hat von der Klägerin widerklagend den Ersatz von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 6.764 € nebst Zinsen wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung verlangt.

8: Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben (OLG Düsseldorf, Urteil vom 15. Dezember 2015 - 20 U 189/13, juris).

9: Der Senat hat die Revision im Hinblick auf den Klageantrag zu Ziffer 1 b (Abmahnkosten nebst Zinsen) und den Antrag auf Abweisung der Widerklage jeweils in vollem Umfang und hinsichtlich der Klageanträge zu Ziffer 1 a (Auskunft und Rechnungslegung) und 2 (Feststellung der Schadensersatzpflicht) für die Zeit seit dem 1. Juni 2004 (dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Geschmacksmustergesetzes in der Fassung des Geschmacksmusterreformgesetzes , GeschmMG 2004) zugelassen. Im Umfang der Zulassung verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge und den Antrag auf Abweisung der Widerklage weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

10: A. Das Berufungsgericht hat die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche wegen Verletzung des Klagedesigns durch den Vertrieb des Bettgestells "MALM" als unbegründet und den mit der Widerklage erhobenen Schadensersatzanspruch wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung als begründet angesehen. Dazu hat es ausgeführt:

11: Der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche auch dann nicht zu, wenn man davon ausgehe, dass sie für das Klagedesign eine Priorität vom 14. Januar 2002 in Anspruch nehmen könne. Die Klägerin sei nicht berechtigt, der gewerblichen Verwertung des Bettgestells "MALM" entgegenzutreten, weil sich die Beklagte auf einen schützenswerten Besitzstand der I. of S. AB berufen könne. Die Voraussetzungen des insoweit maßgeblichen Vorbenutzungsrechts nach § 41 GeschmMG in der Fassung vom 1. Juni 2004 seien erfüllt. Die Beklagte habe nachgewiesen, dass die I. of S. AB vor dem 14. Januar 2002 ernsthafte Vorbereitungen für den alsbaldigen globalen Vertrieb des Bettgestells "BERGEN" auch in Deutschland getroffen habe, ohne Kenntnis vom Inhalt des Klagedesigns gehabt zu haben. Der am Bettgestell "BERGEN" begründete Besitzstand der I. of S. AB erstrecke sich wegen der nur geringfügigen Unterschiede auf das Bettgestell "MALM" und führe dazu, dass die Klägerin der Beklagten als Abnehmerin den Vertrieb dieses Bettgestells nicht untersagen könne.

12: B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg. Sie führt im Umfang der Anfechtung zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen können die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche wegen Verletzung des Klagedesigns durch den Vertrieb des Bettgestells "MALM" nicht verneint und der mit der Widerklage geltend gemachte Schadensersatzanspruch wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung nicht bejaht werden.

13: I. Die Klägerin begehrt im Revisionsverfahren Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Schadensersatz wegen Verletzungshandlungen, die die Beklagte seit dem 1. Juni 2004 begangen hat. Für solche Folgeansprüche kommt es grundsätzlich auf das zur Zeit der beanstandeten Handlungen geltende Recht an (vgl. BGH, Urteil vom 28. Januar 2016 - I ZR 40/14, GRUR 2016, 803 Rn. 14 = WRP 2016, 1135 - Armbanduhr; zum Wettbewerbsrecht vgl. BGH, Urteil vom 2. Dezember 2015 - I ZR 176/14, GRUR 2016, 730 Rn. 19 = WRP 2016, 966 - Herrnhuter Stern, jeweils mwN). Das am 1. Juni 2004 in Kraft getretene Geschmacksmustergesetz 2004 ist während des Berufungsverfahrens mit Wirkung zum 1. Januar 2014 durch das Geschmacksmustermodernisierungsgesetz geändert und in "Designgesetz" umbenannt worden. Eine für die Beurteilung von Handlungen seit dem Jahr 2014 maßgebliche Änderung der Rechtslage ist dadurch nicht eingetreten. Die Anspruchsgrundlagen sind - abgesehen davon, dass das Wort "Geschmacksmuster" durch die Wörter "eingetragenes Design" und das Wort "Muster" durch das Wort "Design" ersetzt worden sind - gleich geblieben.

14: Für den mit der Klage außerdem geltend gemachten Anspruch auf Ersatz von Abmahnkosten und den mit der Widerklage erhobenen Anspruch auf Ersatz von Abwehrkosten ist grundsätzlich das zur Zeit der Abmahnung der Klägerin und des Antwortschreibens der Beklagten geltende Geschmacksmustergesetz 2004 maßgeblich (vgl. BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 14 - Armbanduhr; zum Wettbewerbsrecht vgl. BGH, GRUR 2016, 730 Rn. 18 - Herrnhuter Stern, jeweils mwN).

15: II. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann nicht angenommen werden, die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung (§ 46 Abs. 1 und 3 GeschmMG 2004, § 46 Abs. 1 und 3 DesignG), Rechnungslegung (§ 242 BGB), Schadensersatz (§ 42 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004, § 42 Abs. 2 Satz 1 DesignG) und Erstattung von Abmahnkosten (§§ 677, 683, 677 BGB) seien unbegründet, weil die Beklagte durch den Vertrieb des Bettgestells "MALM" das Klagedesign nicht verletzt habe.

16: 1. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ist zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass das Klagedesign schutzfähig ist.

17: a) Die Schutzfähigkeit des Klagedesigns beurteilt sich nach dem Geschmacksmustergesetz 2004 und dem Designgesetz. Nach § 72 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004 finden auf Geschmacksmuster, die vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, weiterhin die für sie zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit Anwendung. Daraus folgt, dass sich die Schutzfähigkeit von Geschmacksmustern , die - wie das Klagedesign - ab dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, nach den Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes 2004 richtet (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Geschmacksmusterreformgesetzes , BT-Drucks. 15/1075, S. 63 f.; BGH, Urteil vom 10. Januar 2008, GRUR 2008, 790 Rn. 32 = WRP 2008, 1234 - Baugruppe; Urteil vom 24. März 2011 - I ZR 211/08, GRUR 2011, 1112 Rn. 26 = WPR 2011, 1621 - Schreibgeräte). Eine inhaltsgleiche Regelung findet sich in § 72 Abs. 2 Satz 1 DesignG für das eingetragene Design.

18: b) Gemäß § 2 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 2 Abs. 1 DesignG wird als Geschmacksmuster bzw. als eingetragenes Design ein Muster bzw. ein Design geschützt, das neu ist und Eigenart hat. Ein Muster bzw. ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Muster bzw. kein identisches Design offenbart worden ist (§ 2 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004, § 2 Abs. 2 Satz 1 DesignG). Muster bzw. Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden (§ 2 Abs. 2 Satz 2 GeschmMG 2004, § 2 Abs. 2 Satz 2 DesignG). Wird wirksam die Priorität der Ausstellung eines Musters bzw. eines Designs in Anspruch genommen, tritt bei der Anwendung des § 2 GeschmMG 2004 und des § 2 DesignG der Prioritätstag an die Stelle des Anmeldetags (vgl. § 13 Abs. 2, § 15 GeschmMG 2004; § 13 Abs. 2, § 15 DesignG).

19: c) Das Berufungsgericht hat unterstellt, dass die Klägerin ein nach dem Klagedesign gestaltetes Bettgestell auf der Internationalen Möbelmesse in Köln am 14. Januar 2002 zur Schau gestellt hat und für das Klagedesign deshalb eine Ausstellungspriorität von diesem Tag in Anspruch nehmen kann. Es hat daher offengelassen, ob - wie das Landgericht angenommen hat - die Beklagte anhand der von ihr behaupteten Vermarktungsanstrengungen im Frühjahr 2002 hinreichend dargelegt und bewiesen hat, dass das Bettgestell "BERGEN" vor der Anmeldung des Klagedesigns offenbart worden ist. Mangels abweichender Feststellungen des Berufungsgerichts ist daher für die weitere Nachprüfung im Revisionsverfahren zu unterstellen, dass das Klagedesign neu und schutzfähig ist.

20: 2. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass das Bettgestell "MALM" in den Schutzbereich des Klagedesigns eingreift.

21: a) Die Schutzwirkungen des Klagedesigns beurteilen sich für Verletzungshandlungen vom 1. Juni 2004 bis zum 31. Dezember 2013 nach den Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes 2004 und für Verletzungshandlungen seit dem 1. Januar 2014 nach den Bestimmungen des Designgesetzes.

22: aa) Die Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes 2004 und des Designgesetzes sind auch auf Geschmacksmuster bzw. Designs anwendbar, die - wie das Klagedesign - vor ihrem Inkrafttreten angemeldet oder eingetragen worden sind, soweit sich aus diesen Bestimmungen nichts anderes ergibt (vgl. BGH, Urteil vom 23. Juni 2005 - I ZR 263/02, GRUR 2006, 143, 144 = WRP 2006, 117 - Catwalk; BGH, GRUR 2008, 790 Rn. 32 - Baugruppe; BGH, Urteil vom 28. Mai 2009 - I ZR 124/06, GRUR 2010, 80 Rn. 47 = WRP 2010, 94 - LIKEaBIKE; Urteil vom 7. April 2011 - I ZR 56/09,GRUR 2011, 1117 Rn. 27 = WRP 2011, 1463 - ICE; BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 28 - Armbanduhr).

23: bb) Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ergibt sich aus § 72 Abs. 2 Satz 2 GeschmMG 2004 und § 72 Abs. 2 Satz 2 DesignG nicht, dass die in Rede stehenden Verletzungshandlungen nach dem Geschmacksmustergesetz in seiner bis zum 31. Mai 2004 geltenden Fassung (GeschmMG aF) zu beurtei- len sind. Nach § 72 Abs. 2 GeschmMG 2004 finden auf Geschmacksmuster, die vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, weiterhin die für sie zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit Anwendung (Satz 1). Rechte aus diesen Geschmacksmustern können nicht geltend gemacht werden, soweit sie Handlungen im Sinne von § 38 Abs. 1 GeschmMG 2004 betreffen, die vor dem 28. Oktober 2001 begonnen wurden und die der Verletzte vor diesem Tag nach den Vorschriften des Geschmacksmustergesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 442-1, veröffentlichten bereinigten Fassung in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung nicht hätte verbieten können (Satz 2). Aus der Bezugnahme auf die in § 72 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004 angeführten Geschmacksmuster ergibt sich, dass die in § 72 Abs. 2 Satz 2 GeschmMG 2004 vorgesehene Fortgeltung des Geschmacksmustergesetzes aF Geschmacksmuster betrifft, die vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind. Demzufolge richten sich die Schutzwirkungen eines Geschmacksmusters, das - wie das Klagedesign - ab dem 28. Oktober 2001 angemeldet und eingetragen worden ist, nach dem Geschmacksmustergesetz 2004. Eine inhaltsgleiche Regelung findet sich in § 72 Abs. 2 DesignG für das eingetragene Design.

24: b) Gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 38 Abs. 1 Satz 1 DesignG gewährt das Geschmacksmuster bzw. das eingetragene Design seinem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten , es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Nach § 38 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 38 Abs. 2 Satz 1 DesignG erstreckt sich der Schutz aus einem Geschmacksmuster bzw. einem eingetragenen Design auf jedes Muster bzw. jedes Design, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt.

25: c) Das Berufungsgericht hat angenommen, alle wesentlichen Gestaltungsmerkmale des Bettgestells "MALM" stimmten nahezu identisch mit dem Klagedesign überein. Auf der Grundlage dieser tatrichterlichen Beurteilung ist davon auszugehen, dass das angegriffene Bettgestell den gleichen Gesamteindruck wie das Klagedesign hervorruft. Das zieht auch die Revisionserwiderung nicht in Zweifel.

26: 3. Das Berufungsgericht hat die Klägerin dennoch nicht für berechtigt gehalten , der Beklagten den Vertrieb des Bettgestells "MALM" zu verbieten, weil die I. of S. AB vor der von der Klägerin in Anspruch genommenen Ausstellungspriorität vom 14. Januar 2002 Vorbereitungen für den Vertrieb des Vorgängermodells "BERGEN" in Deutschland getroffen habe, die nach § 41 GeschmMG 2004 ein Vorbenutzungsrecht auch zugunsten der das angegriffene Bettgestell vertreibenden Beklagten begründet hätten. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

27: a) Nach § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 DesignG können Rechte nach § 38 dieser Gesetze gegenüber einem Dritten, der vor dem Anmeldetag im Inland ein identisches Muster bzw. ein identisches Design, das unabhängig von einem eingetragenen Geschmacksmuster bzw. einem eingetragenen Design entwickelt wurde, gutgläubig in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen hat, nicht geltend gemacht werden (Satz 1). Der Dritte ist berechtigt, das Muster bzw. das Design zu verwerten (Satz 2). Als identisch sind alle Muster bzw. alle Designs anzusehen, die vom Schutzumfang eines Geschmacksmusters bzw. eines eingetragenen Designs erfasst werden (vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, DesignG, 5. Aufl., § 41 Rn. 5; Beyerlein in Günther/Beyerlein, DesignG, 3. Aufl., § 41 Rn. 3). Wird wirksam eine Ausstellungspriorität gemäß § 15 GeschmMG 2004 oder § 15 DesignG in Anspruch genommen, tritt nach § 13 Abs. 2 GeschmMG 2004 oder § 13 Abs. 2 DesignG bei der Anwendung des § 41 der Prioritätstag an die Stelle des Anmeldetags.

28: b) Das in § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 DesignG normierte Vorbenutzungsrecht sieht eine Ausnahme von der umfassenden alleinigen Berechtigung des Rechtsinhabers zur Benutzung seines Geschmacksmusters bzw. seines eingetragenen Designs vor (zum patentrechtlichen Vorbenutzungsrecht gemäß § 7 PatG aF vgl. BGH, Urteil vom 7. Januar 1965 - Ia ZR 151/63, GRUR 1965, 411, 413 - Lacktränkeinrichtung; zu § 12 PatG vgl. BGH, Urteil vom 13. November 2001 - X ZR 32/99, GRUR 2002, 231, 234 - Biegevorrichtung). Auf der Grundlage seines erst zu einem späteren Zeitpunkt in rechtlich relevanter Weise geschaffenen bzw. angelegten Ausschließlichkeitsrechts soll der Rechtsinhaber nicht auch Dritte von der Benutzung des unter Schutz gestellten Musters bzw. Designs ausschließen können, die es bereits vorher benutzt oder konkrete Anstalten für eine solche Benutzung getroffen haben (zu § 12 PatG vgl. BGH, GRUR 2002, 231, 233 f. - Biegevorrichtung). Ein Vorbenutzungsrecht schließt die Widerrechtlichkeit von bereits begonnenen oder beabsichtigten Benutzungshandlungen aus, die in den Schutzbereich des später eingetragenen Geschmacksmusters bzw. Designs eingreifen (zu § 7 PatG aF vgl. BGH, GRUR 1965, 411, 415 - Lacktränkeinrichtung). Auf diese Weise soll zur Vermeidung unbilliger Härten der durch Kraft-, Zeit- und Kapitaleinsatz begründete oder angelegte gewerbliche Besitzstand eines Dritten geschützt werden, der im Vertrauen auf seine Berechtigung Aufwendungen für die Benutzung eines Musters bzw. eines Designs getroffen hat, und verhindert werden, dass schutzwürdige Investitionen umsonst aufgewandt sind und dadurch geschaffene Werte unbillig zerstört werden (zu § 7 PatG aF vgl. BGH, Urteil vom 21. Mai 1963 - Ia ZR 84/63, BGHZ 39, 389, 397 - Taxilan; zu § 12 PatG vgl. BGH, GRUR 2002, 231, 233 f. - Biegevorrichtung; zu § 28 ErstrG vgl. BGH, Urteil vom 13. März 2003 - X ZR 100/00, GRUR 2003, 507, 509 - Enalapril; Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 41 DesignG Rn. 1 und Art. 22 GGV Rn. 1; Eichmann, GRUR 1993, 73, 74 und 78; Wandtke/Ohst, GRUR Int. 2005, 91, 99).

29: c) Das in § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 DesignG vorgesehene Vorbenutzungsrecht ist mit der Richtlinie 98/71/EG über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen vereinbar, deren Umsetzung das Geschmacksmustergesetz 2004 und das Designgesetz dienen. Die Richtlinie 98/71/EG enthält keine Regelung zum Vorbenutzungsrecht. Nach ihrem Erwägungsgrund 5 Satz 1 und 2 ist es nicht notwendig, die Gesetze der Mitgliedstaaten zum Schutz von Mustern vollständig anzugleichen, sondern ausreichend, wenn sich die Angleichung auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften beschränkt , die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken. Nach Erwägungsgrund 10 der Richtlinie ist es für die Erleichterung des freien Warenverkehrs wesentlich, dass eingetragene Rechte an Mustern dem Rechtsinhaber in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich einen gleichwertigen Schutz gewähren. Das in § 41 GeschmMG 2004 und § 41 DesignG normierte Vorbenutzungsrecht lässt die generellen Schutzwirkungen des Geschmacksmusters und des eingetragenen Designs unberührt und schränkt den Schutz des Rechtsinhabers lediglich in Einzelfällen aus Billigkeitsgründen ein. Diese nationale Einschränkung findet ihre Rechtfertigung darin, dass eine einheitliche Rechtslage für das nationale Geschmacksmuster bzw. eingetragene Design und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschaffen wird, für das Art. 22 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 (GGV) ebenfalls ein Vorbenutzungsrecht vorsieht (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Geschmacksmusterreformgesetzes aaO S. 27 und 54; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 1; Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 41 Rn. 1; Ruhl, GGV, 2. Aufl., Art. 22 Rn. 1; Kur, GRUR 2002, 661, 667).

30: d) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die I. of S. AB vor dem 14. Januar 2002 wirkliche und ernsthafte Anstalten im Sinne von § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 DesignG getroffen hat, das Bettgestell "BERGEN" in Benutzung zu nehmen.

31: aa) Als wirkliche und ernsthafte Anstalten sind Vorbereitungshandlungen aller Art anzusehen, die auf die Benutzung des Musters oder des Designs gerichtet sind und den ernstlichen Willen sicher erkennen lassen, die Benutzung alsbald aufzunehmen (vgl. Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 41 Rn. 5; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 6; zu § 7 PatG aF vgl. BGHZ 39, 389, 398 - Taxilan; BGH, Urteil vom 28. Mai 1968 - X ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36 - Europareise; zu § 12 PatG vgl. BGH, Urteil vom 29. April 1986 - X ZR 28/85, BGHZ 98, 12, 23 - Formstein). Anzeichen dafür können die Fertigstellung eines Entwurfs und die Anfertigung von Konstruktionszeichnungen, die Erstellung von Prototypen sowie Verhandlungen oder ernsthafte Vorgespräche mit potentiellen Abnehmern sein. Erforderlich ist eine Gesamtschau der betrieblichen Umstände im Einzelfall (vgl. Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 41 DesignG und Art. 22 GGV Rn. 8; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 6). Handlungen, die eine noch ungewisse zukünftige Benutzung vorbereiten und die erst Klarheit darüber schaffen sollen, ob das Design im Inland gewerblich benutzt werden soll, die also dazu dienen, den auf die gewerbliche Nutzung des Designs im Inland gerichteten Willen erst zu bilden (z.B. durch Ermittlung der inländischen Marktverhältnisse, des dortigen Musterbestands und des Bedarfs), reichen nicht aus (zu § 7 PatG aF vgl. BGH, GRUR 1969, 35, 36 f. - Europareise, mwN; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 12 Rn. 28).

32: bb) Von diesen Kriterien ist das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen. Es hat angenommen, nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme seien die Arbeiten bei der I. of S. AB im Dezember 2001 so weit gediehen gewesen, dass dem Produzenten in Polen die Pläne des Bettgestells "BERGEN" mit dem Auftrag zur Fertigung einer Nullserie übersandt und die Aufbauanleitung freigegeben worden seien. Dabei sei geplant gewesen, das Bettgestell "BERGEN" global und auch in Deutschland zu vermarkten und in den im August 2002 zu verteilenden Katalog 2003 aufzunehmen. Durch diese Maßnahmen sei der ernst- hafte Wille der I. of S. AB zum Ausdruck gekommen, alsbald den Vertrieb des Bettgestells "BERGEN" in Deutschland aufzunehmen, der sodann in der 13. Kalenderwoche 2002 begonnen habe. Gegen diese tatrichterliche Würdigung erhebt die Revision keine Rügen. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

33: e) Die Revision wendet sich allerdings mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die in Schweden getroffenen Vorbereitungsmaßnahmen für die Benutzung des Bettgestells "BERGEN" in Deutschland wiesen den nach § 41 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 erforderlichen Inlandsbezug auf.

34: aa) Nach Ansicht des Berufungsgerichts ist das in § 41 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 DesignG vorgesehene Tatbestandsmerkmal "im Inland" erfüllt, wenn im Ausland getroffene Anstalten auf eine Benutzung des Musters bzw. des Designs im Inland abzielen.

35: Im design- und geschmacksmusterrechtlichen Schrifttum wird dagegen angenommen , auch die Anstalten zur Benutzung müssten im Inland getroffen worden sein (vgl. Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 41 Rn. 5; Auler in Büscher/ Dittmer/Schiwy aaO § 41 DesignG Rn. 1 und Art. 22 GGV Rn. 9; zu Art. 22 GGV vgl. Ruhl aaO Art. 22 Rn. 14; Hasselblatt/Smielick, Community Design Regulation (EC) No 6/2002, 2015, Art. 22 CDR Rn. 16). Diese Auffassung entspricht der in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Ansicht zum Vorbenutzungsrecht nach den - mit § 41 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 DesignG nahezu wortgleichen - Bestimmungen der § 7 Abs. 1 Satz 1 PatG aF, § 12 Abs. 1 Satz 1 PatG (vgl. BGH, GRUR 1969, 35, 37 - Europareise; OLG Düsseldorf, Urteil vom 25. März 2004 - I-2 U 139/02, juris Rn. 81; LG Düsseldorf, GRUR Int. 1988, 594, 595 f.; LG Düsseldorf, Mitt. 2001, 561, 565 f.; Kraßer/Ann, Patentrecht, 7. Aufl., § 34 Rn. 26 Fn. 18; Schulte/Rinken/Kühnen, PatG, 9. Aufl., § 12 Rn. 10; Mes, PatG GebrauchsMG, 4. Aufl., § 12 PatG Rn. 9; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver aaO § 12 Rn. 8; BeckOK PatR/Ensthaler, 4. Edition, § 12 PatG Rn. 2 [Stand: 24. Februar 2017]; Nirk, GRUR 2001, 984, 986; aA Blumenröder/Bertram, Mitt. 2014, 119, 120 f.).

36: bb) Dieser Ansicht ist der Vorzug zu geben.

37: (1) Bereits der Wortlaut von § 41 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 DesignG deutet darauf hin, dass die Anstalten zur Benutzung des Musters bzw. des Designs im Inland getroffen werden müssen. Die Wendung "im Inland" kann sich zwar grammatikalisch sowohl auf die Benutzung und die dazu getroffenen Anstalten beziehen als auch allein die zuerst genannte Benutzung betreffen. Die Stellung des Tatbestandsmerkmals am Satzanfang legt jedoch nahe, dass es sich - ebenso wie das vorangestellte Merkmal der Gutgläubigkeit - auf beide nachfolgend angeführten Vorbenutzungshandlungen bezieht.

38: (2) Für die Auslegung, dass die Anstalten zur Benutzung im Inland getroffen werden müssen, sprechen darüber hinaus gesetzes- und normsystematische

Gründe.

39: Nach dem im Immaterialgüterrecht geltenden Territorialitätsprinzip (vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO Allgemeines zum Designrecht Rn. 15) genießen ein inländisches Geschmacksmuster und ein inländisches eingetragenes Design Schutz nur gegen im Inland begangene Verletzungshandlungen (vgl. BGH, GRUR 2011, 1112 Rn. 22 - Schreibgeräte). Da das in § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 DesignG normierte Vorbenutzungsrecht eine Ausnahme von der allein das Inland betreffenden alleinigen Berechtigung des Rechtsinhabers zur Benutzung seines Geschmacksmusters und seines eingetragenen Designs darstellt, erscheint es gerechtfertigt, den Umfang dieser nationalen Schutzrechte nur durch im Inland begangene Vorbenutzungshandlungen zu beschneiden (vgl. LG Düsseldorf, GRUR Int. 1988, 594, 595 f.).

40: Auch die Normsystematik der Bestimmung des Vorbenutzungsrechts gemäß § 41 GeschmMG 2004 und § 41 DesignG spricht dafür, nicht allein für die Benutzung als solche nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 DesignG anzunehmen, dass diese ein Vorbenutzungsrecht nur begründen kann, wenn sie im Inland erfolgt. Es besteht kein sachlicher Grund, an ein Vorbenutzungsrecht aufgrund von Anstalten zur Benutzung nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 GeschmMG 2004 und § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 DesignG geringere Anforderungen zu stellen als an ein Vorbenutzungsrecht aufgrund der Benutzung selbst. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung sind die Benutzung und deren Vorbereitung auch nicht deshalb unterschiedlich zu behandeln, weil eine im Ausland vorgenommene Vorbereitung einen Inlandsbezug haben könne, während einer reinen Benutzung im Ausland jeglicher Inlandsbezug fehle. Auch die Benutzung im Ausland kann einen Inlandsbezug insoweit aufweisen, als in den Schutzbereich eines Geschmacksmusters oder eines eingetragenen Designs fallende Erzeugnisse im Ausland hergestellt oder in den Verkehr gebracht werden, um sie ins Inland einzuführen, dort anzubieten und zu vertreiben.

41: (3) Auch der Sinn und Zweck des Vorbenutzungsrechts, aus Billigkeitsgründen einen gutgläubig geschaffenen Besitzstand nicht zu zerstören, spricht für das Erfordernis einer inländischen Vorbereitungshandlung.

42: Im Inland getätigte Aufwendungen in die Benutzung eines Musters oder eines Designs, das in den Schutzbereich eines Geschmacksmusters oder eines eingetragenen Designs eingreift, sind ohne die Annahme eines Vorbenutzungsrechts umsonst aufgewandt. Ein solches im Inland entwickeltes Muster oder Design ist unverwertbar, weil entsprechend gestaltete Erzeugnisse weder für den Vertrieb im Inland noch für die Ausfuhr in einen anderen schutzrechtsfreien Staat zum dortigen Vertrieb hergestellt werden dürfen (vgl. Eichmann in Eichmann/ v. Falckenstein/Kühne aaO Allgemeines zum Designrecht Rn. 15; zu Art. 22 GGV vgl. Ruhl aaO Art. 22 Rn. 14). Im Ausland getätigte Investitionen in die Entwicklung eines Musters oder eines Designs sind dagegen nicht in gleichem Maße wertlos, wenn dieses im Inland nicht benutzt werden kann. Die Aufwendungen können vielmehr regelmäßig in der Weise wirtschaftlich genutzt werden, dass entsprechend gestaltete Erzeugnisse in einem anderen Staat als in Deutschland vermarktet werden (zu Art. 22 GGV vgl. Ruhl aaO Art. 22 Rn. 14; Hasselblatt/ Smielick aaO Art. 22 CDR Rn. 16). Im zuletzt genannten Fall liegen keine Gründe vor, die es geboten erscheinen lassen könnten, aus Billigkeitsgründen eine Ausnahme von der alleinigen Befugnis des Rechtsinhabers zur Benutzung seines Geschmacksmusters oder seines eingetragenen Designs zu machen.

43: Auch im Streitfall ist das Interesse der I. of S. AB, ihre Kosten in die Entwicklung des Bettgestells "BERGEN" nicht umsonst aufgewandt zu haben , dadurch gewahrt worden, dass nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen das Bettgestell weltweit vermarktet worden ist. Soweit der Vorbereitungsaufwand für die weltweite Vermarktung nicht anteilig auch durch einen Vertrieb in Deutschland kompensiert werden kann, ist dies dem von der Beklagten zu beachtenden, territorial allein auf Deutschland begrenzten Schutzrecht der Klägerin geschuldet.

44: (4) Es ist auch aus unionsrechtlichen Gründen nicht geboten, den Anstalten , die - wie im Streitfall - in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Benutzung eines Musters bzw. eines Designs (auch) im Inland getroffen worden sind, die gleichen Wirkungen wie einer entsprechenden Vorbenutzungshandlung im Inland zuzuerkennen. Der Grundsatz des freien Warenverkehrs nach Art. 34, 36 AEUV macht es nicht erforderlich, Vorbereitungshandlungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union vorgenommen worden sind, die gleichen Wirkungen zuzuerkennen, wie sie einer inländischen Vorbenutzungshandlung zukommen (zu § 12 PatG vgl. Benkard/Jestaedt/Osterrieth, EPÜ, 2. Aufl., Art. 64 Rn. 14; Mes aaO § 12 PatG Rn. 9; Benkard/Scharen aaO § 12 Rn. 11a; Schulte/Rinken/Kühnen aaO § 12 Rn. 10).

45: f) Danach ist der I. of S. AB aufgrund der in Schweden getroffenen Anstalten zum Vertrieb des Bettgestells "BERGEN" in Deutschland kein Vorbenutzungsrecht nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 GeschmMG 2004 oder § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 DesignG erwachsen. Unter diesen Umständen steht ihr auch hinsichtlich des Nachfolgemodells "MALM" kein Vorbenutzungsrecht zu, das die Beklagte dem Ausschließlichkeitsrecht der Klägerin aus § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 38 Abs. 1 Satz 1 DesignG und damit den mit der Klage geltend gemachten Ansprüchen wegen Verletzung des Klagedesigns entgegenhalten könnte.

46: III. Die Zuerkennung des von der Beklagten mit der Widerklage geltend gemachten Anspruchs auf Ersatz von außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten kann danach ebenfalls keinen Bestand haben. Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Beklagten ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung (vgl. BGH, Beschluss vom 5. Juli 2005 - GSZ 1/04, BGHZ 164, 1, 6 f.; Urteil vom 19. Januar 2006 - I ZR 98/02, GRUR 2006, 432 Rn. 20 = WRP 2006, 468 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht II) zusteht. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung, die Beklagte könne sich wegen der in Schweden vorgenommenen Vorbereitungsmaßnahmen zur Vermarktung des Bettgestells "BERGEN" in Deutschland auf ein Vorbenutzungsrecht der I. of S. AB berufen, kann der in der Abmahnung erhobene Vorwurf der Klägerin, das Bettgestell "MALM" verletze das Klagedesign, nicht als unberechtigt angesehen werden.

47: IV. Ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst. Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht zweifelsfrei zu beantworten ist (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - 283/81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257, 1258 - C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - AIFA/Doc Generici). Es besteht kein vernünftiger Zweifel, dass die Beschränkung eines Vorbenutzungsrechts nach § 41 Abs. 1 GeschmMG 2004, § 41 Abs. 1 DesignG auf im Inland getroffene Anstalten zur Benutzung eines Musters bzw. eines Designs unionsrechtskonform ist.

48: V. Das angegriffene Urteil kann danach keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht hinsichtlich der Klageansprüche auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten jeweils seit dem 1. Juni 2004, des Klageantrags auf Erstattung von Abmahnkosten und des Widerklageantrags auf Ersatz von Abwehrkosten zum Nachteil der Klägerin erkannt hat; es ist insoweit und im Kostenpunkt aufzuheben. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).

49: VI. Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

50: 1. Das Berufungsgericht wird zu beurteilen haben, ob das Klagedesign schutzfähig ist. Die von der Beklagten in Abrede gestellte Neuheit des Klagedesigns ist auf ihren Einwand hin im vorliegenden Rechtsstreit inzident zu prüfen, weil die Klage vor dem 1. Januar 2014 anhängig gemacht worden ist und § 52a DesignG deshalb nicht anwendbar ist (vgl. § 74 Abs. 3 DesignG; BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 18 - Armbanduhr).

51: a) Das Berufungsgericht wird zu prüfen haben, ob für die Neuheit des Klagedesigns auf den 14. Januar 2002 abzustellen ist, weil sich die Klägerin auf die Ausstellung eines nach dem Klagedesign gestalteten Bettgestells auf der Internationalen Möbelmesse in Köln an diesem Tag berufen kann.

52: aa) Die Wirksamkeit der Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität beurteilt sich nach dem bis zum 31. Mai 2004 gültigen Gesetz betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18. März 1904 (Ausstellungsgesetz - AusstG).

53: (1) Nach dem Ausstellungsgesetz wird Gebrauchsmustern, Mustern und Modellen, die auf einer inländischen oder ausländischen Ausstellung zur Schau gestellt werden, ein zeitweiliger Schutz gewährt, wenn die Ausstellung durch eine Bekanntmachung des Bundesministers der Justiz im Bundesgesetzblatt als Ausstellung bestimmt worden ist, auf die der zeitweilige Schutz Anwendung findet (Nr. 1 AusstG). Der zeitweilige Schutz hat die Wirkung, dass die Schaustellung oder eine anderweitige spätere Benutzung oder eine spätere Veröffentlichung des Musters der Erlangung des gesetzlichen Musterschutzes nicht entgegenstehen , sofern die Anmeldung zur Erlangung dieses Schutzes von dem Aussteller oder dessen Rechtsnachfolger binnen einer Frist von sechs Monaten nach der Eröffnung der Ausstellung bewirkt wird (Nr. 2 Satz 1 AusstG). In diesem Fall geht die Anmeldung anderen Anmeldungen vor, die nach dem Tage des Beginns der Ausstellung eingereicht werden (Nr. 2 Satz 2 AusstG). Der zeitweilige Ausstellungsschutz wirkt in der Weise prioritätsbegründend, dass in einem Verletzungsprozess ein identisches Muster, das ein Dritter zwischen der Zurschaustellung und der Anmeldung des Klagedesgins offenbart hat, nicht als neuheitsschädlich anzusehen ist (vgl. v. Falckenstein in Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 2. Aufl., § 7b Rn. 15; Nirk/Kurtze, GeschmMG, 2. Aufl., § 7 aF Rn. 54).

54: (2) Die Internationale Möbelmesse vom 14. bis 20. Januar 2002 in Köln ist durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz über den Schutz von Mustern und Marken auf Ausstellungen vom 12. Dezember 2001 (BGBl. I Nr. 70, S. 3756) in den Schutzbereich des Ausstellungsgesetzes einbezogen worden. Die Klägerin hat das Klagedesign innerhalb von sechs Monaten nach Eröffnung der Messe angemeldet (§ 188 Abs. 2, § 193 BGB). Das Berufungsgericht wird zu beurteilen haben, ob nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme feststeht, dass die Klägerin das nach dem Klagedesign gestaltete Bettgestell "SL02 MO" am 14. Januar 2002 auf der Internationalen Möbelmesse in Köln ausgestellt hat.

55: bb) Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ist die Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität nicht verfristet.

56: (1) Die Geltendmachung einer Ausstellungspriorität nach dem Ausstellungsgesetz ist weder an eine besondere Form noch an die Einhaltung einer bestimmten Frist gebunden und kann jederzeit erfolgen (vgl. BGH, Beschluss vom 27. September 1984 - X ZB 6/84, BGHZ 92, 188, 189 - Ausstellungspriorität; Kühne in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 15 Rn. 7). Im Prozess kann sich der Musterinhaber jederzeit ohne weitere Formalitäten auf diese Begünstigung berufen, muss allerdings die gesetzlichen Voraussetzungen dafür darlegen und ggf. beweisen (vgl. BGH, Urteil vom 9. Juni 1982 - I ZR 85/80, GRUR 1983, 31, 32 - Klarsichtbecher; v. Gamm, GeschmMG, 2. Aufl., § 7a Rn. 3).

57: (2) Der Geltendmachung der Ausstellungspriorität steht im Streitfall nicht die Fristenregelung nach § 15 Abs. 3 GeschmMG, § 15 Abs. 4 DesignG entgegen. Danach muss eine Ausstellungspriorität vor Ablauf des 16. Monats nach dem Tag der erstmaligen Zurschaustellung des Musters in Anspruch genommen werden. Bei einer Zurschaustellung des Klagedesigns am 14. Januar 2002 wäre bei Inkrafttreten des Geschmacksmustergesetzes 2004 die sechzehnmonatige Frist bereits abgelaufen gewesen. Diese Vorschriften sind jedoch auf das Klagedesign nicht rückwirkend anwendbar (vgl. Kühne in Eichmann/v. Falckenstein/ Kühne aaO § 15 Rn. 7).

58: b) Sollte die Klägerin eine Ausstellungspriorität vom 14. Januar 2002 beanspruchen können, wird das Berufungsgericht weiter zu prüfen haben, ob der Neuheit des Klagedesigns entgegensteht, dass - wie die Beklagte behauptet - die Klägerin bereits im Jahr 2000 oder davor ein nach dem Klagedesign gestaltetes Bettgestell beworben hat. Nach § 6 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 6 Satz 1 DesignG bleibt eine Offenbarung bei der Anwendung des § 2 Abs. 2 unberücksichtigt , wenn ein Muster bzw. ein Design während der zwölf Monate vor dem Anmeldetag (unter anderem) durch den Entwerfer der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Bei einer wirksam in Anspruch genommenen Ausstellungspriorität tritt der Tag der Zurschaustellung an die Stelle des Anmeldetags (vgl. Kühne in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 6 Rn. 8; Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 6 Rn. 14). Daraus folgt, dass ein Muster bzw. ein Design nicht als neu einzustufen ist, wenn es mehr als zwölf Monate vor dem Prioritätstag offenbart worden ist (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Geschmacksmusterreformgesetzes aaO S. 36; Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 2 Rn. 8).

59: c) Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, dass für die Neuheit des Klagedesigns nicht auf den 14. Januar 2002, sondern auf seine Anmeldung am 15. Juli 2002 abzustellen ist, wird es zu prüfen haben, ob die Annahme des Landgerichts zutrifft, die Beklagte habe hinreichend dargelegt und bewiesen, dass sie vor dem 15. Juli 2002 Maßnahmen zur Vermarktung des Bettgestells "BERGEN" in Deutschland ergriffen hat, die nach § 2 Abs. 1 und 2, § 5 Satz 1 GeschmMG 2004 und § 2 Abs. 1 und 2, § 5 Satz 1 DesignG als neuheitsschädliche Offenbarung anzusehen sind. Nach § 5 Satz 1 GeschmMG 2004 ist ein Muster offenbart, wenn es bekannt gemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, es sei denn, dass dies den in der Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Sektors im normalen Geschäftsverlauf vor dem Anmeldetag des Musters nicht bekannt sein konnte. Eine inhaltsgleiche Regelung findet sich in § 5 Satz 1 DesignG für das Design. Das Landgericht hat sich aufgrund der von der Beklagten vorgelegten Fracht- und Verkaufstabellen davon überzeugt gezeigt, dass die Beklagte das Bettgestell "BERGEN" ab Ende März 2002 an die I. -Filialen in Deutschland ausgeliefert und dort ab Anfang April 2002 an Endverbraucher ver- kauft hat. Das Berufungsgericht hat es aufgrund der Aussage des Zeugen L. - insoweit von der Revision unbeanstandet - als erwiesen erachtet, dass der erste Verkauf des Bettgestells in der 13. Kalenderwoche 2002 stattfand.

60: 2. Sollte das Berufungsgericht das Klagedesign als schutzfähigansehen, wird es zu prüfen haben, ob die Vertriebsbemühungen ein Vorbenutzungsrecht der Beklagten aufgrund gutgläubiger Benutzung des Bettgestells "BERGEN" im Inland (§ 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 GeschmMG 2004, § 41 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 DesignG) begründen. Ein am Bettgestell "BERGEN" bestehendes Vorbenutzungsrecht würde sich entgegen der Ansicht der Revision auch auf das angegriffene Bettgestell "MALM" erstrecken.

61: a) Eine Ausnahme von der umfassenden alleinigen Berechtigung des Muster - bzw. des Designinhabers ist insoweit gerechtfertigt, als ein schützenswerter Besitzstand des Vorbenutzers vorhanden oder bereits angelegt ist. Eine spätere Weiterentwicklung des durch das Vorbenutzungsrecht geschützten Musters bzw. Designs ist dem Vorbenutzer verwehrt, wenn die Abwandlung sich in größerem Umfang als das vorbenutzte Muster bzw. das vorbenutzte Design der geschützten Gestaltungsmerkmale des Geschmacksmusters bzw. des eingetragenen Designs bedient und dadurch zu einem weitergehenden Eingriff in seinen Schutzbereich führt (vgl. Eichmann in Eichmann/v. Falckenstein/Kühne aaO § 41 Rn. 9; Beyerlein in Günther/Beyerlein aaO § 41 Rn. 10; zu Art. 22 GGV vgl. Ruhl aaO Art. 22 Rn. 17; zu § 12 PatG vgl. BGH, GRUR 2002, 231, 234 - Biegevorrichtung; OLG Düsseldorf, Urteil vom 20. August 2009 - I-2 U 6/04, juris Rn. 87 [insoweit nicht in IPRspr 2009, Nr. 198 abgedruckt]).

62: b) Von diesen Maßstäben ist zutreffend auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat angenommen, zwischen dem im Jahr 2001 entwickelten Bettgestell "BERGEN" und dem seit dem Jahr 2003 vertriebenen Bettgestell "MALM" bestehe kein solcher Unterschied, dass der am Bettgestell "BERGEN" begründete Besitzstand sich nicht auf das Bettgestell "MALM" erstrecke. Die Bettgestelle unterschieden sich lediglich geringfügig in der Höhe des Kopfteils. Demnach stimmten alle wesentlichen Gestaltungsmerkmale der Bettgestelle "BERGEN" und "MALM" in nahezu identischer Weise mit dem Klagedesign überein.

63: c) Die Revision macht vergeblich geltend, durch die Verringerung der Kopfteilhöhe nähere sich das Bettgestell "MALM" dem Klagedesign stärker als das Vorgängermodell an. Aus den nach § 37 Abs. 1 GeschmMG 2004 und § 37 Abs. 1 DesignG maßgeblichen hinterlegten Darstellungen lässt sich nicht ersehen , dass das Kopfteil des Klagedesigns eher 77 cm (wie das Bettgestell "MALM") als 80 cm (wie das Bettgestell "BERGEN") hoch ist. Im Übrigen ist das Berufungsgericht erkennbar davon ausgegangen, dass die Verkürzung des Kopfteils den Gesamteindruck nicht verändert und das Bettgestell "MALM" daher nicht weitergehend als das Vorgängermodell in den Schutzbereich des Klagedesigns eingreift. Diese Beurteilung ist mit Blick auf die Geringfügigkeit der Höhendifferenz und die nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ansonsten gleichen Proportionen der Bettgestelle aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Soweit die Revision anführt, die Abwandlung des Kopfteils führe aufgrund des schlichten Grunddesigns des Bettgestells zu einem anderen Gesamteindruck und zu einer weiteren Annäherung an das Klagedesign, ersetzt sie die tatrichterliche Bewertung lediglich durch ihre eigene Sichtweise.

64: 3. Sofern das Berufungsgericht das Klagedesign als verletzt ansieht, wird es für den Klageanspruch auf Schadensersatz und den seiner Vorbereitung dienenden Klageanspruch auf Rechnungslegung (vgl. BGH, Urteil vom 7. Dezember 1979 - I ZR 157/77, GRUR 1980, 227, 232 - Monumenta Germaniae Historica) festzustellen haben, ob die Beklagte schuldhaft gehandelt hat. Dabei wird es zu prüfen haben, ob im Fall der Wirksamkeit der von der Klägerin in Anspruch genommenen Ausstellungspriorität der Beklagten die Zurschaustellung eines nach dem Klagedesign gestalteten Bettgestells auf der Internationalen Möbelmesse in Köln 2002 bekannt sein und sie mit der im Oktober 2013 erfolgten Inanspruch- nahme einer Ausstellungspriorität des Klagedesigns rechnen musste, oder ob sie jedenfalls nicht davon ausgehen durfte, die im Frühjahr 2002 begonnene Vermarktung des Bettgestells "BERGEN" stehe der Rechtsgültigkeit des später angemeldeten Klagedesigns entgegen.

65: 4. Hinsichtlich des von der Klägerin begehrten Ersatzes von vorgerichtlichen Rechts- und Patentanwaltskosten wird das Berufungsgericht zu beachten haben, dass die Aufwendungen nicht erstattungsfähig sind, wenn sich der mit der Abmahnung geltend gemachte Unterlassungsanspruch nur aufgrund der von der Klägerin in Anspruch genommenen Ausstellungspriorität vom 14. Januar 2002 als begründet erweist. Eine Abmahnung ist berechtigt, wenn sie den Abgemahnten in die Lage versetzt, den Vorwurf tatsächlich und rechtlich zu überprüfen und die Verletzungshandlung unter den in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten zu würdigen (vgl. BGH, Urteil vom 22. Januar 2009 - I ZR 139/07, GRUR 2009, 502 Rn. 13 = WRP 2009, 441 - pcb; Urteil vom 12. Februar 2015 - I ZR 36/11, GRUR 2015, 403 Rn. 44 = WRP 2015, 444 - Monsterbacke II). Die Klägerin hat mit der Abmahnung geltend gemacht, dem Klagedesign komme die Priorität seiner Anmeldung zu; eine Ausstellungspriorität hat sie damals nicht in Anspruch genommen. Die Beklagte war deshalb nicht in der Lage, die Berechtigung des Unterlassungsbegehrens der Klägerin insoweit zu prüfen. Sofern die Abmahnung der Klägerin als berechtigt anzusehen ist, wird das Berufungsgericht Feststellungen dazu zu treffen haben, ob die durch die Einschaltung des Patentanwalts entstandenen Kosten erstattungsfähig sind, weil seine Mitwirkung an der Abmahnung erforderlich war (vgl. BGH, Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 14 ff. - Kosten des Patentanwalts IV).

Büscher Schaffert Kirchhoff
Löffler Schwonke
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 26.07.2013 - 34 O 121/12 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 15.12.2015 - I-20 U 189/13 -

ra.de-Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 29. Juni 2017 - I ZR 9/16

Urteilsbesprechung schreiben

0 Urteilsbesprechungen zu Bundesgerichtshof Urteil, 29. Juni 2017 - I ZR 9/16

Referenzen - Gesetze

Bundesgerichtshof Urteil, 29. Juni 2017 - I ZR 9/16 zitiert 26 §§.

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

(1) Im Falle der Aufhebung des Urteils ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Die Zurückverweisung kann an einen anderen Spruchkörper des Berufungsgerichts erfolgen. (2) Das Berufungsgerich

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. (2) Di

(1) Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. (2) Eine Frist, die nach Wochen, nach Monaten oder nach einem mehrere Monate umfassenden Zeitraum - Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr - bestimmt ist, endigt im Fa

Wer ein Geschäft für einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein, hat das Geschäft so zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es

Designgesetz - DesignG

Gebäudegrundbuchverfügung - GGV

(1) Damit die sachliche Prüfung der Patentanmeldung durch die Feststellung des Erfinders nicht verzögert wird, gilt im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt der Anmelder als berechtigt, die Erteilung des Patents zu verlangen. (2) Wird

(1) Der Verletzte kann den Verletzer auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse in Anspruch nehmen. (2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Verletzte g

(1) Als eingetragenes Design wird ein Design geschützt, das neu ist und Eigenart hat. (2) Ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist. Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unw

(1) Der Anmeldetag eines Designs ist der Tag, an dem die Unterlagen mit den Angaben nach § 11 Absatz 2 1. beim Deutschen Patent- und Markenamt2. oder, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz

(1) Geschmacksmuster, die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3799) am 1. Januar 2014 angemeldet oder eingetragen worden sind, werden ab diesem Zeitpunkt als eingetragene Designs bezeichnet. (2) Die Vorschriften üb

(1) Hat der Anmelder ein Design 1. auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen oder2. auf einer sonstigen inländischen

(1) Der Schutz wird für diejenigen Merkmale der Erscheinungsform eines eingetragenen Designs begründet, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind. (2) Enthält für die Zwecke der Aufschiebung der Bekanntmachung eine Anmeldung nach § 11 Absatz

Referenzen - Urteile

Urteil einreichen

Bundesgerichtshof Urteil, 29. Juni 2017 - I ZR 9/16 zitiert oder wird zitiert von 11 Urteil(en).

Bundesgerichtshof Urteil, 29. Juni 2017 - I ZR 9/16 zitiert 10 Urteil(e) aus unserer Datenbank.

bei uns veröffentlicht am 19.01.2006

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 98/02 Verkündet am: 19. Januar 2006 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

bei uns veröffentlicht am 24.03.2011

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 211/08 Verkündet am: 24. März 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein

bei uns veröffentlicht am 07.04.2011

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DESVOLKES URTEIL I ZR 56/09 Verkündet am: 7. April 2011 Bürk Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

bei uns veröffentlicht am 28.05.2009

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 124/06 Verkündet am: 28. Mai 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

bei uns veröffentlicht am 22.01.2009

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 139/07 Verkündet am: 22. Januar 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

bei uns veröffentlicht am 13.03.2003

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 100/00 Verkündet am: 13. März 2003 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein Enalapril ErstrG

bei uns veröffentlicht am 10.05.2012

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DESVOLKES URTEIL I ZR 70/11 Verkündet am: 10. Mai 2012 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

bei uns veröffentlicht am 28.01.2016

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DESVOLKES URTEIL I ZR 40/14 Verkündet am: 28. Januar 2016 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGH

RechtsgebieteAnlegerrecht Handels- und Gesellschaftsrecht Immobilienrecht andere Wirtschaftsrecht

bei uns veröffentlicht am 02.12.2015

Bundesgerichtshof

Berichtigt durch Beschluss vom 16. Juni 2016 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 176/14 Verkündet am: 2. Dezember 2015 Führinger Justizang

RechtsgebieteAnlegerrecht Handels- und Gesellschaftsrecht Immobilienrecht andere Wirtschaftsrecht

bei uns veröffentlicht am 12.02.2015

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I Z R 3 6 / 1 1 Verkündet am: 12. Februar 2015 Bürk Amtsinspektorin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ:

RechtsgebieteHandels- und Gesellschaftsrecht Insolvenzrecht Sonstiges Wirtschaftsstrafrecht Wirtschaftsrecht

1 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Urteil, 29. Juni 2017 - I ZR 9/16.

bei uns veröffentlicht am 14.05.2019

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 95/18 Verkündet am: 14. Mai 2019 Zöller Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Schutzverkleidung PatG § 9 Satz 2 Nr. 1 und 2, § 1

Referenzen

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 2 Designschutz

(1) Als eingetragenes Design wird ein Design geschützt, das neu ist und Eigenart hat.

(2) Ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Design offenbart worden ist. Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden.

(3) Ein Design hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Design bei diesem Benutzer hervorruft, das vor dem Anmeldetag offenbart worden ist. Bei der Beurteilung der Eigenart wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Designs berücksichtigt.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 13 Anmeldetag

(1) Der Anmeldetag eines Designs ist der Tag, an dem die Unterlagen mit den Angaben nach § 11 Absatz 2

1.: beim Deutschen Patent- und Markenamt
2.: oder, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, bei einem Patentinformationszentrum

eingegangen sind.

(2) Wird wirksam eine Priorität nach § 14 oder § 15 in Anspruch genommen, tritt bei der Anwendung der §§ 2 bis 6, 12 Absatz 2 Satz 2, § 21 Absatz 1 Satz 1, § 33 Absatz 2 Nummer 2 und § 41 der Prioritätstag an die Stelle des Anmeldetages.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 15 Ausstellungspriorität

(1) Hat der Anmelder ein Design

1.: auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen oder
2.: auf einer sonstigen inländischen oder ausländischen Ausstellung

zur Schau gestellt, kann er, wenn er die Anmeldung innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der erstmaligen Zurschaustellung einreicht, von diesem Tag an ein Prioritätsrecht in Anspruch nehmen.

(2) Die in Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Ausstellungen werden vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

(3) Die Ausstellungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 werden im Einzelfall vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bestimmt und im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

(4) Wer eine Priorität nach Absatz 1 in Anspruch nimmt, hat vor Ablauf des 16. Monats nach dem Tag der erstmaligen Zurschaustellung des Designs diesen Tag und die Ausstellung anzugeben sowie einen Nachweis für die Zurschaustellung einzureichen. § 14 Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Die Ausstellungspriorität nach Absatz 1 verlängert die Prioritätsfristen nach § 14 Absatz 1 nicht.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 41 Vorbenutzungsrecht

(1) Rechte nach § 38 können gegenüber einem Dritten, der vor dem Anmeldetag im Inland ein identisches Design, das unabhängig von einem eingetragenen Design entwickelt wurde, gutgläubig in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen hat, nicht geltend gemacht werden. Der Dritte ist berechtigt, das Design zu verwerten. Die Vergabe von Lizenzen (§ 31) ist ausgeschlossen.

(2) Die Rechte des Dritten sind nicht übertragbar, es sei denn, der Dritte betreibt ein Unternehmen und die Übertragung erfolgt zusammen mit dem Unternehmensteil, in dessen Rahmen die Benutzung erfolgte oder die Anstalten getroffen wurden.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 42 Beseitigung, Unterlassung und Schadenersatz

(1) Wer entgegen § 38 Absatz 1 Satz 1 ein eingetragenes Design benutzt (Verletzer), kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten (Verletzten) auf Beseitigung der Beeinträchtigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(2) Handelt der Verletzer vorsätzlich oder fahrlässig, ist er zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des eingetragenen Designs eingeholt hätte.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 46 Auskunft

(1) Der Verletzte kann den Verletzer auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse in Anspruch nehmen.

(2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Verletzte gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß

1.: rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte,
2.: rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3.: für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder
4.: nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Erzeugnisse beteiligt war,

es sei denn, die Person wäre nach den §§ 383 bis 385 der Zivilprozessordnung im Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung berechtigt. Im Fall der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht den gegen den Verletzer anhängigen Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erledigung des wegen des Auskunftsanspruchs geführten Rechtsstreits aussetzen. Der zur Auskunft Verpflichtete kann von dem Verletzten den Ersatz der für die Auskunftserteilung erforderlichen Aufwendungen verlangen.

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über

1.: Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Erzeugnisse oder Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und
2.: die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch oder unvollständig, so ist er dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(6) Wer eine wahre Auskunft erteilt hat, ohne dazu nach Absatz 1 oder Absatz 2 verpflichtet gewesen zu sein, haftet Dritten gegenüber nur, wenn er wusste, dass er zur Auskunftserteilung nicht verpflichtet war.

(7) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden.

(8) Die Erkenntnisse dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden.

(9) Kann die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (§ 3 Nummer 70 des Telekommunikationsgesetzes) erteilt werden, ist für ihre Erteilung eine vorherige richterliche Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung der Verkehrsdaten erforderlich, die von dem Verletzten zu beantragen ist. Für den Erlass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Die Entscheidung trifft die Zivilkammer. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die Kosten der richterlichen Anordnung trägt der Verletzte. Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist die Beschwerde statthaft. Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen. Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben im Übrigen unberührt.

(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 41 Vorbenutzungsrecht

Bundesgerichtshof Urteil, 28. Jan. 2016 - I ZR 40/14

II. Mit Blick darauf, dass das Geschmacksmustergesetz in der Fassung des Geschmacksmusterreformgesetzes (GeschmMG 2004) im Laufe des Rechtsstreits durch das Geschmacksmustermodernisierungsgesetz geändert (und zugleich in „Designgesetz“ umbenannt) worden ist, ist hinsichtlich der maßgeblichen Anspruchsgrundlagen zwischen den von der Klägerin geltend gemachten Ansprüchen zu unterscheiden. Der auf eine Verletzungshandlung gestützte Unterlassungsanspruch ist nur begründet, wenn das Verhalten der Beklagten zur Zeit der Verletzungshandlung - also des Vertriebs der beanstandeten Uhr im Jahr 2011 - nach dem damals geltenden Geschmacksmustergesetz 2004 rechtswidrig war. Da der Unterlassungsanspruch in die Zukunft gerichtet ist, muss die Vermarktung der angegriffenen Uhr zudem nach dem nunmehr geltenden Designgesetz unzulässig sein. Für den Anspruch auf Schadensersatz und die der Vorbereitung seiner Berechnung dienenden Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung kommt es auf das zur Zeit der Verletzungshandlung geltende Geschmacksmustergesetz 2004 an (st. Rspr.; zum Wettbewerbsrecht vgl. BGH, GRUR 2010, 80 Rn. 15 - LIKEaBIKE; BGH, Urteil vom 21. Juli 2011 - I ZR 192/09, GRUR 2012, 402 Rn. 11 = WRP 2012, 450 - Treppenlift; Urteil vom 12. Juli 2012 - I ZR 54/11, GRUR 2013, 301 Rn. 17 = WRP 2013, 491 - Solarinitiative). Für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten ist das zum Zeitpunkt der Abmahnung geltende Geschmacksmustergesetz 2004 maßgeblich (st. Rspr.; zum Wettbewerbsrecht vgl. BGH, Urteil vom 24. Juli 2014 - I ZR 119/13, GRUR 2015, 393 Rn. 13 = WRP 2015, 450 - Der neue SLK, mwN). Der Vernichtungsanspruch dient der Beseitigung eines fortdauernden Störungszustands (zu § 98 UrhG vgl. BGH, Urteil vom 28. November 2002 - I ZR 168/00, BGHZ 153, 69, 77 - P-Vermerk) und ist daher nur begründet, wenn seine Voraussetzungen nach dem zur Zeit der Entscheidung geltenden Designgesetz vorliegen (zu § 98 UrhG vgl. Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 124/11, GRUR 2015, 672 Rn. 66 = WRP 2015, 739 - VideospielKonsolen II). Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage ist allerdings nicht eingetreten. Die Anspruchsgrundlagen sind unverändert geblieben, abgesehen davon, dass darin jeweils das Wort „Geschmacksmuster“ durch die Wörter „eingetragenes Design“ und das Wort „Muster“ durch das Wort „Design“ ersetzt worden sind (vgl. auch § 72 Abs. 1 DesignG).

Bundesgerichtshof Urteil, 02. Dez. 2015 - I ZR 176/14

Für ihren Antrag auf Auskunftserteilung hat sich die Klägerin allerdings darauf gestützt, dass die Beklagte den angegriffenen Stern seit dem Jahr 1994 anbiete und vertreibe. Ob der Auskunftsanspruch begründet ist, hängt von dem zur Zeit der beanstandeten Handlungen geltenden Recht ab (vgl. BGH, Urteil vom 28. Mai 2009 - I ZR 124/06, GRUR 2010, 80 Rn. 15 = WRP 2010, 94 - LIKEaBIKE; Urteil vom 15. April 2010 - I ZR 145/08, GRUR 2010, 1125 = WRP 2010, 1465 Rn. 15 - Femur-Teil). Der Anspruch auf Auskunft besteht nur, soweit die von dem Auskunftsbegehren erfassten Handlungen im Zeitpunkt ihrer Begehung wettbewerbswidrig waren. Eine für die Beurteilung des Streitfalls entscheidungserhebliche Änderung der Rechtslage ist seit dem Jahr 1994 indes nicht eingetreten, so dass für den Auskunftsanspruch nicht zwischen altem und neuem Recht unterschieden werden muss. Die Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs (§ 1 UWG aF sowie § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG) und des Auskunftsanspruchs (§ 242 BGB) sind gleich geblieben. Das beanstandete Verhalten der Beklagten ist sowohl eine Handlung im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs nach § 1 UWG aF als auch eine geschäftliche Handlung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1, § 3 Abs. 1 UWG. Die von der Rechtsprechung zu § 1 UWG aF entwickelten Grundsätze zum wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz sind mit Wirkung zum 8. Juli 2004 durch die Bestimmungen des § 4 Nr. 9 UWG nur gesetzlich geregelt, aber nicht inhaltlich geändert worden. Ferner steht die durch die Richtlinie 2005/29/EG bezweckte vollständige Harmonisierung des Rechts der Mitgliedstaaten über unlautere Geschäftspraktiken einer Anwendung des § 4 Nr. 9 UWG nicht entgegen. Diese Vorschrift liegt außerhalb des Regelungsbereichs der Richtlinie, weil sie nicht dem Verbraucherschutz , sondern vorrangig dem Mitbewerberschutz und daneben allein dem Interesse der Allgemeinheit an unverfälschtem Wettbewerb dient (vgl. zum Ganzen BGH, GRUR 2010, 80 Rn. 16 f. - LIKEaBIKE; BGH, Urteil vom 12. Mai 2011 - I ZR 53/10, GRUR 2012, 58 Rn. 39 f. - Seilzirkus; Urteil vom 24. Januar 2013 - I ZR 136/11, GRUR 2013, 951 Rn. 13 f. = WRP 2013, 1188 - Regalsystem ).

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 46 Auskunft

(1) Der Verletzte kann den Verletzer auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse in Anspruch nehmen.

1.: rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte,
2.: rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3.: für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder
4.: nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Erzeugnisse beteiligt war,

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über

1.: Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Erzeugnisse oder Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und
2.: die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 242 Leistung nach Treu und Glauben

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 42 Beseitigung, Unterlassung und Schadenersatz

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 677 Pflichten des Geschäftsführers

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 683 Ersatz von Aufwendungen

Entspricht die Übernahme der Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn, so kann der Geschäftsführer wie ein Beauftragter Ersatz seiner Aufwendungen verlangen. In den Fällen des § 679 steht dieser Anspruch dem Geschäftsführer zu, auch wenn die Übernahme der Geschäftsführung mit dem Willen des Geschäftsherrn in Widerspruch steht.

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 677 Pflichten des Geschäftsführers

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 72 Anzuwendendes Recht

(1) Auf eingetragene Designs, die vor dem 1. Juli 1988 nach dem Geschmacksmustergesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 442- 1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850), angemeldet worden sind, finden die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften weiterhin Anwendung.

(2) Auf eingetragene Designs, die vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, finden weiterhin die für sie zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit Anwendung. Rechte aus diesen eingetragenen Designs können nicht geltend gemacht werden, soweit sie Handlungen im Sinne von § 38 Absatz 1 betreffen, die vor dem 28. Oktober 2001 begonnen wurden und die der Verletzte vor diesem Tag nach den Vorschriften des Geschmacksmustergesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 442-1, veröffentlichten bereinigten Fassung in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung nicht hätte verbieten können.

(3) Für eingetragene Designs, die vor dem 1. Juni 2004 angemeldet, aber noch nicht eingetragen worden sind, richten sich die Schutzwirkungen bis zur Eintragung nach den Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 442-1, veröffentlichten bereinigten Fassung in der bis zum Ablauf des 31. Mai 2004 geltenden Fassung.

(4) Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass § 14a Absatz 3 des Geschmacksmustergesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 442-1, veröffentlichten bereinigten Fassung in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung gleichgestellt ist.

Bundesgerichtshof Urteil, 24. März 2011 - I ZR 211/08

Die Klagemuster nehmen die Priorität vom 22. Juli 2002 in Anspruch und sind am 22. Januar 2003 registriert worden. Schutzvoraussetzungen und Schutzwirkungen der Klagemuster beurteilen sich nach dem am 1. Juni 2004 in Kraft getretenen Geschmacksmustergesetz (vgl. BGH, Urteil vom 23. Juni 2005 - I ZR 263/02, GRUR 2006, 143, 144 = WRP 2006, 117 - Catwalk; Urteil vom 10. Januar 2008 - I ZR 67/05, GRUR 2008, 790 Rn. 32 = WRP 2008, 1234 - Baugruppe).

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 72 Anzuwendendes Recht

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 2 Designschutz

(1) Als eingetragenes Design wird ein Design geschützt, das neu ist und Eigenart hat.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 13 Anmeldetag

(1) Der Anmeldetag eines Designs ist der Tag, an dem die Unterlagen mit den Angaben nach § 11 Absatz 2

1.: beim Deutschen Patent- und Markenamt
2.: oder, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, bei einem Patentinformationszentrum

eingegangen sind.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 15 Ausstellungspriorität

(1) Hat der Anmelder ein Design

1.: auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen oder
2.: auf einer sonstigen inländischen oder ausländischen Ausstellung

zur Schau gestellt, kann er, wenn er die Anmeldung innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der erstmaligen Zurschaustellung einreicht, von diesem Tag an ein Prioritätsrecht in Anspruch nehmen.

(2) Die in Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Ausstellungen werden vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

(3) Die Ausstellungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 werden im Einzelfall vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bestimmt und im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

(5) Die Ausstellungspriorität nach Absatz 1 verlängert die Prioritätsfristen nach § 14 Absatz 1 nicht.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 13 Anmeldetag

(1) Der Anmeldetag eines Designs ist der Tag, an dem die Unterlagen mit den Angaben nach § 11 Absatz 2

1.: beim Deutschen Patent- und Markenamt
2.: oder, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, bei einem Patentinformationszentrum

eingegangen sind.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 15 Ausstellungspriorität

(1) Hat der Anmelder ein Design

1.: auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen oder
2.: auf einer sonstigen inländischen oder ausländischen Ausstellung

zur Schau gestellt, kann er, wenn er die Anmeldung innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der erstmaligen Zurschaustellung einreicht, von diesem Tag an ein Prioritätsrecht in Anspruch nehmen.

(2) Die in Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Ausstellungen werden vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

(3) Die Ausstellungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 werden im Einzelfall vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bestimmt und im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

(5) Die Ausstellungspriorität nach Absatz 1 verlängert die Prioritätsfristen nach § 14 Absatz 1 nicht.

Bundesgerichtshof Urteil, 28. Mai 2009 - I ZR 124/06

aa) Grundlage der Klageanträge auf Unterlassung sowie auf Auskunftserteilung und Schadensersatz, die auf das mit Priorität vom 22. Mai 1997 eingetragene Geschmacksmuster gestützt sind, sind die Bestimmungen der §§ 38, 42, 46 des Geschmacksmustergesetzes in der Fassung des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I, S. 390) i.V. mit § 242 BGB. Das Geschmacksmustergesetz vom 12. März 2004 findet auch auf vor seinem Inkrafttreten angemeldete oder eingetragene Geschmacksmuster Anwendung, soweit sich - wie hier - nicht aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 etwas anderes ergibt (vgl. BGH GRUR 2008, 790 Tz. 32 - Baugruppe, m.w.N.).

Bundesgerichtshof Urteil, 07. Apr. 2011 - I ZR 56/09

a) Die Frage, ob die von der Beklagten behaupteten Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz wegen einer Verletzung des mit Priorität vom 28. September 1995 eingetragenen deutschen Geschmacksmusters M9507883-0001 und des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen Geschmacksmusters DM/035886 begründet sind, ist nach den Bestimmungen der §§ 38, 42 des Geschmacksmustergesetzes in der Fassung des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I, S. 390) zu beantworten. Das Geschmacksmustergesetz findet in dieser Fassung auch auf vor seinem Inkrafttreten angemeldete oder eingetragene Geschmacksmuster Anwendung, soweit sich - wie hier - nicht aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 etwas anderes ergibt (vgl. BGH, GRUR 2008, 790 Rn. 32 - Baugruppe; GRUR 2010, 80 Rn. 47 - LIKEaBIKE ).

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 72 Anzuwendendes Recht

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 38 Rechte aus dem eingetragenen Design und Schutzumfang

(1) Das eingetragene Design gewährt seinem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Eine Benutzung schließt insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr, den Gebrauch eines Erzeugnisses, in das das eingetragene Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, und den Besitz eines solchen Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein.

(2) Der Schutz aus einem eingetragenen Design erstreckt sich auf jedes Design, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. Bei der Beurteilung des Schutzumfangs wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Designs berücksichtigt.

(3) Während der Dauer der Aufschiebung der Bekanntmachung (§ 21 Absatz 1 Satz 1) setzt der Schutz nach den Absätzen 1 und 2 voraus, dass das Design das Ergebnis einer Nachahmung des eingetragenen Designs ist.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 72 Anzuwendendes Recht

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 38 Rechte aus dem eingetragenen Design und Schutzumfang

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 41 Vorbenutzungsrecht

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 15 Ausstellungspriorität

(1) Hat der Anmelder ein Design

1.: auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen oder
2.: auf einer sonstigen inländischen oder ausländischen Ausstellung

zur Schau gestellt, kann er, wenn er die Anmeldung innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der erstmaligen Zurschaustellung einreicht, von diesem Tag an ein Prioritätsrecht in Anspruch nehmen.

(2) Die in Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Ausstellungen werden vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

(3) Die Ausstellungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 werden im Einzelfall vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bestimmt und im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

(5) Die Ausstellungspriorität nach Absatz 1 verlängert die Prioritätsfristen nach § 14 Absatz 1 nicht.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 13 Anmeldetag

(1) Der Anmeldetag eines Designs ist der Tag, an dem die Unterlagen mit den Angaben nach § 11 Absatz 2

1.: beim Deutschen Patent- und Markenamt
2.: oder, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, bei einem Patentinformationszentrum

eingegangen sind.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 41 Vorbenutzungsrecht

Patentgesetz - PatG | § 7

(2) Wird ein Patent auf Grund eines auf widerrechtliche Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) gestützten Einspruchs widerrufen oder führt der Einspruch zum Verzicht auf das Patent, so kann der Einsprechende innerhalb eines Monats nach der amtlichen Mitteilung hierüber die Erfindung selbst anmelden und die Priorität des früheren Patents in Anspruch nehmen.

Patentgesetz - PatG | § 12

(1) Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Die Befugnis kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung vor der Anmeldung anderen mitgeteilt und sich dabei seine Rechte für den Fall der Patenterteilung vorbehalten, so kann sich der, welcher die Erfindung infolge der Mitteilung erfahren hat, nicht auf Maßnahmen nach Satz 1 berufen, die er innerhalb von sechs Monaten nach der Mitteilung getroffen hat.

(2) Steht dem Patentinhaber ein Prioritätsrecht zu, so ist an Stelle der in Absatz 1 bezeichneten Anmeldung die frühere Anmeldung maßgebend. Dies gilt jedoch nicht für Angehörige eines ausländischen Staates, der hierin keine Gegenseitigkeit verbürgt, soweit sie die Priorität einer ausländischen Anmeldung in Anspruch nehmen.

Patentgesetz - PatG | § 7

Patentgesetz - PatG | § 12

Erstreckungsgesetz - ErstrG | § 28 Weiterbenutzungsrechte

(1) Die Wirkung eines nach § 1 oder § 4 erstreckten Patents oder Gebrauchsmusters tritt gegen denjenigen nicht ein, der die Erfindung in dem Gebiet, in dem das Schutzrecht bisher nicht galt, nach dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag und vor dem 1. Juli 1990 rechtmäßig in Benutzung genommen hat. Dieser ist befugt, die Erfindung im gesamten Bundesgebiet für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten mit den sich aus § 12 des Patentgesetzes ergebenden Schranken auszunutzen, soweit die Benutzung nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Inhabers des Schutzrechts oder der Personen, denen er die Benutzung des Gegenstandes seines Schutzrechts gestattet hat, führt, die unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles und bei Abwägung der berechtigten Interessen der Beteiligten unbillig wäre.

(2) Bei einem im Ausland hergestellten Erzeugnis steht dem Benutzer ein Weiterbenutzungsrecht nach Absatz 1 nur zu, wenn durch die Benutzung im Inland ein schutzwürdiger Besitzstand begründet worden ist, dessen Nichtanerkennung unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles für den Benutzer eine unbillige Härte darstellen würde.

(3) (weggefallen)

Bundesgerichtshof Urteil, 13. März 2003 - X ZR 100/00

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 100/00 Verkündet am:

13. März 2003

Potsch

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Enalapril

ErstrG § 28

a) Auch demjenigen, der ein im Ausland hergestelltes erfindungsgemäßes Erzeugnis

im Inland weiterverarbeitet hat, steht ein Weiterbenutzungsrecht

grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 ErstrG zu.

b) Ein schutzwürdiger Besitzstand im Sinne des § 28 Abs. 2 ErstrG ist regelmäßig

dann zu bejahen, wenn der Benutzer über den Import und den eventuellen

Vertrieb des importierten Erzeugnisses hinaus personelle, sachliche

oder finanzielle Mittel zur Weiterverarbeitung des Erzeugnisses, zu seiner

Eingliederung in eine größere wirtschaftliche oder technische Einheit oder

zur wirtschaftlich-organisatorischen Absicherung seines Vertriebs aufgewandt

hat, deren Nichtberücksichtigung eine unbillige Härte darstellen würde.

BGH, Urt. v. 13. März 2003 - X ZR 100/00 - OLG München

LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 7. Januar 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die

Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, die Richterin Mühlens und den Richter

Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 23. März 2000 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufgehoben.
Der Rechtsstreit wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung , auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des am 10. Dezember 1979 angemeldeten und im Verlaufe des Berufungsverfahrens durch Zeitablauf erloschenen europäischen Patents 12 401 (Anl. K 51). Sie
nimmt die Beklagte, die aus einem Volkseigenen Betrieb der DDR hervorgegangen ist, wegen Verletzung dieses Patents in Anspruch.
Das Klagepatent betrifft Carboxyalkyldipeptid-Derivate und Verfahren zu ihrer Herstellung. Zu den geschützten Verbindungen gehört das in Anspruch 4 gesondert beanspruchte N-[1(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanyl-Lprolin oder dessen Maleatsalz. Der internationale Freiname für diese als Hemmstoff des Angiotensin-II-Converting-Enzyms (ACE-Hemmer) blutdrucksenkend wirkende Verbindung ist Enalapril.
Ein Verfahren zu dessen Herstellung war in der DDR zugunsten der Klägerin durch das Patent DD 148 770 (Anl. K 52) geschützt.
Die Rechtsvorgängerin der Beklagten befaßte sich seit 1986 aufgrund der "Staatsplanaufgabe Entwicklung eines Antihypertensivums mit Wirkungsprofil eines ACE-Hemmers" mit der Entwicklung eines entsprechenden Präparats. Im Frühjahr 1988 wurde ihr erstmals der Wirkstoff Enalapril von dem spanischen Unternehmen C. S.A. geliefert. Aufgrund einer ihr am 11. September 1990 vom Ministerium für Gesundheitswesen der DDR erteilten arzneimittelrechtlichen Zulassung vertreibt die Beklagte unter der Bezeichnung "Enalapril 5 " einen ACE-Hemmer mit dem Wirkstoff Enalaprilmaleat.
Die Klägerin sieht hierdurch das Klagepatent verletzt; die Beklagte beruft sich auf ein Weiterbenutzungsrecht nach § 28 Abs. 1 ErstrG. Sie habe vor dem 1. Juli 1990 die Erfindung in der DDR rechtmäßig in Benutzung genommen , indem sie von C. Enalaprilmaleat bezogen und zu einem Arznei-
mittel formuliert und konfektioniert habe, das nicht nach einem durch das DDRPatent 148 770 geschützten Verfahren, sondern vielmehr nach einem als Phosgen-Verfahren bezeichneten Verfahren in folgenden fünf Stufen hergestellt worden sei:
1. Stufe: Ethyl-ß-Benzoilacrylat wird mit einem Metallsalz von L-Alanin zu N-[1(S)-Ethoxycarbonyl-3-Phenyl-3-Oxopropyl]-LAlanin umgesetzt.
2. Stufe: N-[1(S)-Ethoxycarbonyl-3-Phenyl-3-Oxopropyl]-L-Alanin wird mit Wasserstoff zu N-[1(S)-Ethoxycarbonyl-3-Phenylpropyl ]-L-Alanin umgesetzt.
3. Stufe: N-[1(S)-Ethoxycarbonyl-3-Phenylpropyl]-L-Alanin wird mit Phosgen (COCl ) zu dem N-Carboxyanhydrid von N-[1(S)-

2

Ethoxycarbonyl-3-Phenylpropyl]-L-Alanin (im folgenden kurz N-Carboxyanhydrid) umgesetzt.
4. Stufe: Das N-Carboxyanhydrid wird mit ("ungeschütztem") LProlin zu Enalapril umgesetzt.
5. Stufe: Enalapril wird mit Maleinsäure zu Enalaprilmaleat umgesetzt.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.
In der Berufungsinstanz hat die Beklagte vorgetragen, das japanische Unternehmen K. Kagaku Kogyo (K. ) habe mit den Verfahrensstufen 1 bis 3 des Phosgen-Verfahrens N-Carboxyanhydrid hergestellt und an das japanische Handelshaus M. Ltd. geliefert, das eine Niederlassung in Spanien unterhalte. Von dieser habe das spanische Pharmazieunternehmen I. S.A. das N-Carboxyanhydrid bezogen und nach den Verfahrensstufen 4 und 5 zu Enalaprilmaleat umgesetzt, das I. an C. und diese wiederum an sie, die Beklagte, geliefert habe.
Das Berufungsgericht hat - nachdem die Parteien den Unterlassungsan- trag für erledigt erklärt haben - die Berufung im übrigen nach Beweisaufnahme zurückgewiesen.
Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt.
Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen ist.
Das Berufungsgericht spricht der Klägerin einen Schadensersatzanspruch nach § 139 Abs. 2 PatG zu. Die - unstreitige - Benutzung des Klagepatents sei nicht durch ein Weiterbenutzungsrecht nach § 28 ErstrG gerechtfertigt , zum einen, weil die Beklagte vor dem 1. Juli 1990 keinen schutzwürdigen Besitzstand erworben habe, zum anderen, weil sie nicht bewiesen habe, daß sie die Erfindung vor dem 1. Juli 1990 rechtmäßig in Benutzung genommen habe. Beide Begründungen halten den Angriffen der Revision nicht stand.
I. Die Wirkung eines nach § 1 ErstrG erstreckten Patents tritt nach § 28 Abs. 1 Satz 1 ErstrG gegen denjenigen nicht ein, der die Erfindung in der DDR nach dem Prioritätstag und vor dem 1. Juli 1990 rechtmäßig in Benutzung genommen hat. Eine rechtmäßige Benutzung des Wirkstoffs Enalapril hat das Berufungsgericht im Hinblick auf das DDR-Patent 148 770 verneint, da nach § 12 PatG-DDR 1983 der Schutz eines Herstellungsverfahrens sich auch auf die mit diesem Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse erstreckt habe und die Beklagte, die sich auf ein ausnahmsweise gewährtes Weiterbenutzungsrecht berufe, beweisen müsse, daß das von ihr verwendete Enalapril nach einem Verfahren hergestellt sei, das nicht unter das DDR-Patent der Klägerin falle; dieser Beweis sei ihr nicht gelungen.
1. Der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts ist zwar nicht in der Begründung, wohl aber im Ergebnis zutreffend. Obwohl die rechtmäßige Benutzung zum Tatbestand des § 28 Abs. 1 ErstrG gehört, ist es grundsätzlich Sache des Patentinhabers, darzutun und gegebenenfalls zu beweisen, daß eine Benutzung rechtswidrig ist, weil sie bereits vor der Erstreckung Rechte an einem in der DDR bestehenden Patent verletzte. Beziehen sich jedoch Ansprü-
che auf Unterlassung oder Schadensersatz auf eine Erfindung, die ein Verfah- ren zur Herstellung eines neuen Stoffes zum Gegenstand hat, gilt nach § 29 Abs. 2 PatG-DDR 1983 bis zum Beweis des Gegenteils jeder Stoff gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Für die Beurteilung der Neuheit kommt es auf den Prioritätszeitpunkt des Patents an (Bernhardt /Kraßer, Patentrecht, 4. Aufl., S. 566 f.). Hiernach liegt die Beweislast dafür , daß das von ihr bezogene, einen neuen Stoff verkörpernde Enalapril nicht nach dem durch das DDR-Patent geschützten Verfahren hergestellt war, bei der Beklagten.
2. Die von ihm angenommene Beweisfälligkeit der Beklagten hat das Berufungsgericht wie folgt begründet: Die Beklagte habe letztendlich von dem ursprünglich behaupteten Hersteller in Spanien abrücken müssen, es hätten sich unterschiedliche Erläuterungen ergeben, und schließlich seien lediglich Zeugen vom Hörensagen vernommen worden. Selbst wenn man die Aussage des Zeugen S. , in Japan von K. nach dem Phosgen-Verfahren hergestellte Vorprodukte (sc. N-Carboxyanhydrid) seien an I. geliefert worden, als ausreichend unterstelle, sei damit allenfalls ein Verkauf an I. belegt. Für die von den Zeugen O. an sich bekundete Weiterlieferung (sc. des von I. mit LProlin zu Enalapril umgesetzten Stoffes bzw. des durch weitere Umsetzung mit Maleinsäure gewonnenen Enalaprilmaleats) an C. fehlten objektive Anhaltspunkte wie Lieferscheine und dergleichen. Da I. nach eigenen Angaben Enalapril nach M. -Patenten (Patenten der Klägerin) hergestellt und zusätzlich "angeblich patentfrei hergestelltes Enalapril" aus Japan importiert habe, sei wenig überzeugend und zweifelhaft, daß I. tatsächlich sichergestellt habe, daß die Beklagte nur patentfreies Material erhalten habe. Das Berufungsge-
richt hat ferner verschiedene "Details zur Beweiswürdigung" aus den Aussagen weiterer Zeugen angeführt, die als "beispielhaft erwähnt genügen" möchten.
3. Die Revision rügt, das Berufungsgericht nehme offensichtlich an, die Beklagte müsse nachweisen, daß bei der Herstellung des Enalaprilmaleats alle fünf Verfahrensschritte des Phosgen-Verfahrens ausgeführt worden seien; tatsächlich genüge der Nachweis, daß sich das Verfahren jedenfalls in einer Verfahrensstufe - etwa der bei I. vollzogenen Umsetzung des N-Carboxyanhydrids zu Enalapril - von dem Verfahren nach dem DDR-Patent 148 770 unterscheide.
Die Rüge ist nicht begründet. Da das Berufungsgericht sich letztlich darauf stützt, es sei nicht erwiesen, daß I. nicht auch nach dem "M. -Verfahren" hergestelltes, sondern (nur) aus dem aus Japan bezogenen NCarboxyanhydrid gewonnenes Enalapril an C. geliefert habe, kam es für die Entscheidung nicht darauf an, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang ein anderes Verfahren von der Lehre des Verfahrenspatents Gebrauch machte; eine Patentverletzung ergab sich nach der zugrundeliegenden Rechtsauffassung des Berufungsgerichts bereits daraus, daß bei der Verwendung des "M. -Verfahrens" die patentgemäße Lehre benutzt wurde.
4. Die Revision meint weiter, das Berufungsgericht hätte den Aussagen der Zeugen P. und O. entnehmen müssen, daß an die Beklagte seit 1988 ausschließlich Enalaprilmaleat geliefert worden sei, das (von I. ) aus N-Carboxyanhydrid durch Umsetzung mit L-Prolin und Maleinsäure hergestellt worden sei. Zur persönlichen Glaubwürdigkeit der Zeugen habe das Beru-
fungsgericht keine negativen Feststellungen getroffen, so daß ihre Glaubwürdigkeit zugrunde zu legen sei. Das Berufungsgericht habe die Glaubwürdigkeit der Zeugen auch nicht verneinen dürfen, da es diese nicht in der erkennenden Besetzung des Senats vernommen habe. Hinsichtlich der entscheidungserheblichen Aussagen seien P. und O. auch nicht bloße "Zeugen vom Hörensagen" , sondern hätten eigene Kenntnisse bekundet. Soweit das Berufungsgericht dem Zeugen P. eine "Verschleierungstaktik" vorhalte, weil er in einem Schreiben an die Beklagte vom 27. Mai 1994 die Herstellung des Enalapril bei I. nicht offenbart habe, berücksichtige es nicht, daß der Zeuge legitimerweise seine Bezugsquelle habe geheimhalten wollen. Letztlich lehne das Berufungsgericht es generell ab, allein aufgrund von Zeugenaussagen Feststellungen zu treffen, wenn ihre Richtigkeit nicht durch Unterlagen und weitere Anhaltspunkte belegt sei. Das sei unzulässig; zudem habe der Zeuge O. beispielhafte Unterlagen überreicht, die vom Berufungsgericht unvollständig ausgewertet worden seien. Wenn das Berufungsgericht weitere Unterlagen für erforderlich gehalten habe, hätte es von der Möglichkeit Gebrauch machen müssen, den Zeugen gemäß § 378 Abs. 1 ZPO aufzugeben, Aufzeichnungen und Unterlagen zum Beweisthema mitzubringen; insoweit stelle das Berufungsurteil auch eine Überraschungsentscheidung (§ 278 Abs. 3 ZPO) dar.
Diesen Angriffen kann im Ergebnis der Erfolg nicht versagt werden.

a) Nach § 286 Abs. 1 ZPO hat das Gericht unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlungen und des Ergebnisses einer Beweisaufnahme nach freier Überzeugung zu entscheiden, ob eine tatsächliche Behauptung für wahr oder für nicht wahr zu erachten ist. Diese Würdigung ist
grundsätzlich Sache des Tatrichters; an dessen Feststellungen ist das Revisionsgericht nach § 561 ZPO (in der nach § 26 Nr. 7 EGZPO hier anwendbaren, bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung) gebunden. Revisionsrechtlich ist indessen zu überprüfen, ob der Tatrichter sich mit dem Prozeßstoff und den Beweisergebnissen umfassend und widerspruchsfrei auseinandergesetzt hat, die Würdigung also vollständig und rechtlich möglich ist und nicht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstößt (BGH, Urt. v. 11.2.1987 - IVb ZR 23/86, NJW 1987, 1557, 1558; Urt. v. 14.1.1993 - IX ZR 238/91, NJW 1993, 935, 937). Der revisionsrechtlichen Überprüfung unterliegt ferner das Beweismaß. Nach § 286 ZPO hat der Tatrichter ohne Bindung an Beweisregeln die Entscheidung zu treffen, ob er an sich mögliche Zweifel überwinden und sich von einem bestimmten Sachverhalt als wahr überzeugen kann. Jedoch setzt das Gesetz eine von allen Zweifeln freie Überzeugung nicht voraus. Das Gericht darf keine unerfüllbaren Beweisanforderungen stellen und keine unumstößliche Gewißheit bei der Prüfung verlangen, ob eine Behauptung wahr und erwiesen ist. Vielmehr darf und muß sich der Richter in tatsächlich zweifelhaften Fällen mit einem für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewißheit begnügen, der Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen (BGHZ 53, 245, 256; BGH, Urt. v. 14.1.1993 - IX ZR 238/91, NJW 1993, 935, 937). Im Urteil braucht der Richter zwar nicht auf jedes Beweismittel einzugehen und jede Erwägung darzustellen, die für seine Überzeugungsbildung maßgebend war. Bei komplexen Sachverhalten genügt es aber auch nicht, durch formelhafte Wendungen zum Ausdruck zu bringen, das Gericht sei von der Wahrheit einer Tatsache überzeugt oder nicht überzeugt. Die wesentlichen Grundlagen dafür müssen vielmehr mit Bezug zu den konkreten Fallumständen
nachvollziehbar dargelegt werden (BGH, Urt. v. 22.1.1991 - VI ZR 97/90, NJW 1991, 1894, 1895; Urt. v. 18.6.1998 - IX ZR 311/95, NJW 1998, 2969, 2971).

b) Dem genügen die Ausführungen des Berufungsurteils nicht in jeder Hinsicht.
Der Zeuge O. , laut Protokoll "Geschäftsführer" der I. S.A., hat bekundet , I. habe C. ausschließlich mit Enalaprilmaleat beliefert, das aus über M. von K. bezogenem N-Carboxyanhydrid hergestellt worden sei.
Das Berufungsgericht folgt dieser Aussage nicht. An greifbarer Begründung hierfür ist dem Berufungsurteil zu entnehmen, dem Senat lägen keine Anhaltspunkte, schriftliche Unterlagen oder sonstige Belege dafür vor, daß die Aussage den Tatsachen entspreche (BU 27), und an anderer Stelle (BU 22), wenn I. sichergestellt haben wolle, daß die Beklagte nur sogenanntes patentfreies Material erhalten habe, sei das angesichts der geringen Mengen, die bis zum 1. Juli 1990 von der Beklagten benötigt worden seien, und mangels jeglicher nachvollziehbarer Kontrollen und Belege bei I. zum einen wenig überzeugend , zum anderen sei zweifelhaft, ob die Trennung tatsächlich durchgehend erfolgt sei. Die Revision beanstandet zu Recht, daß beide Erwägungen die Beweiswürdigung des Berufungsgerichts nicht tragen können.
Der Zeugenbeweis ist neben dem Beweis durch Urkunden ein gleichwertiges , selbständiges Beweismittel (Sen.Beschl. v. 11.7.1974 - X ZB 9/72, GRUR 1975, 254, 255 - Ladegerät II). Die Aussage eines Zeugen ist vom Gericht frei zu würdigen, wobei für ihre Glaubhaftigkeit von Bedeutung sein kann,
inwieweit sie durch Urkunden oder andere Anhaltspunkte für ihre Richtigkeit gestützt wird. Mit dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung ist es jedoch unvereinbar , wenn der Tatrichter einer Aussage, die nicht durch weitere "Belege" untermauert ist, von vornherein die Glaubhaftigkeit abspricht.
Ebenso ist die Begründung fehlerhaft, mit der das Berufungsgericht für zweifelhaft hält, daß die Beklagte tatsächlich nur nach dem Phosgen-Verfahren hergestelltes Enalapril erhalten habe. Zum einen ist die auf die Belieferung der Beklagten abstellende Begründung sachverhaltswidrig, weil es tatsächlich darum geht, ob I. zwischen Lieferungen für den spanischen Inlandsmarkt und für den Export bestimmten Lieferungen an C. unterschieden hat. Zum anderen durfte das Berufungsgericht nicht auf das Fehlen "jeglicher nachvollziehbarer Kontrollen und Belege" abstellen, ohne den Zeugen hiernach gefragt zu haben. Der Zeuge hat die "Trennung" als "absolut sichergestellt" bezeichnet. Wenn das - was für sich nicht zu beanstanden ist - dem Berufungsgericht nicht genügte, mußte es nachfassen und sich die "Sicherstellung" der Unterscheidung zwischen In- und Auslandslieferungen näher erläutern lassen.
II. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob - wie von der Klägerin geltend gemacht - das Phosgen-Verfahren insgesamt oder ein Verfahren, bei dem N-Carboxyanhydrid mit L-Prolin zu Enalapril umgesetzt wird, in den Schutzbereich des DDR-Patents 148 770 fällt. Der weiteren revisionsrechtlichen Prüfung ist hiernach das Vorbringen der Beklagten zugrundezulegen, das nach einem solchen Verfahren produzierte Enalaprilmaleat sei nicht nach dem zugunsten der Klägerin geschützten Verfahren hergestellt worden. Das gleiche gilt für das weitere Vorbringen der Beklagten, sie habe mit diesem Stoff ein
Arzneimittel hergestellt und erprobt und für dessen beabsichtigten Vertrieb eine arzneimittelrechtliche Zulassung beantragt.
1. Das Berufungsgericht hält die Voraussetzungen eines Weiterbenutzungsrechts auch in diesem Fall für nicht erfüllt. Unter Bezugnahme auf die erstinstanzliche Entscheidung geht das Berufungsgericht mit dem Landgericht davon aus, daß die Beklagte ein im Ausland hergestelltes Erzeugnis vertreibe, bei dem ein Weiterbenutzungsrecht nur unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 ErstrG in Betracht komme. Unabhängig davon setze ein solches Recht ohnehin stets einen vor dem 1. Juli 1990 geschaffenen schutzwürdigen Besitzstand voraus, der in den Absätzen 1 und 2 des § 28 ErstrG lediglich unterschiedlich formuliert sei. Einen solchen Besitzstand habe die Beklagte nicht erworben.

a) Die Revision meint, das Berufungsgericht verlange zu Unrecht einen schutzwürdigen Besitzstand der Beklagten. § 28 Abs. 1 ErstrG setze keinen Besitzstand, sondern nur eine Benutzung der Erfindung voraus, § 28 Abs. 2 ErstrG sei nicht anwendbar, weil die Beklagte das angegriffene Arzneimittel in der DDR hergestellt habe. Mit dieser Rüge hat die Revision im Ergebnis keinen Erfolg.

b) § 28 Abs. 1 ErstrG knüpft das Weiterbenutzungsrecht an die Inbenutzungnahme der Erfindung. Benutzung der Erfindung ist, nicht anders als bei den Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechts nach § 12 PatG (s. dazu BGH, Urt. v. 17.3.1964 - I ZR 178/63, GRUR 1964, 491, 495 - Chloramphenicol ; Urt. v. 28.5.1968 - I ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36 - Europareise; Benkard,
Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 12 PatG Rdn. 11), bei einem Sachpatent als Benutzung i.S.d. § 9 Nr. 1 PatG zu verstehen, d.h. sie liegt in der Herstellung, dem Anbieten, Inverkehrbringen oder Gebrauchen eines Erzeugnisses , das Gegenstand des Patents ist, oder dem Einführen oder Besitzen eines solchen Gegenstandes zu einem dieser Zwecke (Busse, Patentgesetz , 5. Aufl., § 12 Rdn. 10; ebenso für das Weiterbenutzungsrecht nach § 9 Abs. 5 des Gesetzes über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes BGH aaO - Chloramphenicol). Durch das Weiter- wie durch das Vorbenutzungsrecht soll der Besitzstand desjenigen geschützt werden, der vor dem maßgeblichen Tag die Erfindung in Benutzung genommen und in der Regel im Vertrauen auf seine Berechtigung hierzu in diese Benutzung investiert hat (Amtliche Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zu § 28 Abs. 1, BT-Drucks. 12/1399 S. 54 = BlPMZ 1992, 213, 237 = GRUR 1992, 760, 784; zum Vorbenutzungsrecht BGHZ 39, 389, 397 - Taxilan; BGH, Urt. v. 28.5.1968 - I ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36 - Europareise). In diesem Sinne geht die Begründung des Weiterbenutzungsrechts von dem Vorhandensein eines schutzwürdigen Besitzstands aus, der jedoch kein Tatbestandsmerkmal, sondern nur typischerweise mit der Benutzung verbunden ist, an die allein das Gesetz anknüpft.
§ 28 Abs. 2 ErstrG unterwirft einen bestimmten Fall der Benutzung einer Sonderregelung. Er betrifft das Anbieten, Inverkehrbringen oder Gebrauchen eines Erzeugnisses, das im Ausland hergestellt worden ist, sowie das Einführen oder Besitzen eines solchen Gegenstandes. Der Gesetzgeber hat diese Formen der Benutzung importierter Gegenstände einer besonderen Regelung unterworfen, weil er sie den Fällen einer Produktion in der DDR nicht ohne
weiteres gleichstellen wollte, vielmehr die Vermutung eines schutzwürdigen Besitzstandes bei einem bloßen Import für nicht gerechtfertigt hielt (Beschlußempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses, BT-Drucks. 12/2171, S. 7 = BlPMZ 1992, 250, 253 = GRUR 1992, 797, 799 f., in der Sache ebenso bereits die Amtliche Begründung, BT-Drucks. 12/1399 S. 55 = BlPMZ 1992, 213, 238 = GRUR 1992, 760, 785; vgl. ferner Adrian, in: Adrian/Nordemann /Wandtke, ErstrG und Schutz des geistigen Eigentums, S. 28; Eichmann, GRUR 1993, 73, 86; v. Mühlendahl/Mühlens, GRUR 1992, 725, 742, sowie die Eingabe zum ErstrG der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, GRUR 1992, 303/304). Daraus ergibt sich zugleich weiter, daß Erzeugnis i.S.d. § 28 Abs. 2 ErstrG entgegen der Auffassung der Revision nicht anders verstanden werden kann als Erzeugnis i.S.d. §§ 9 Nr. 1 PatG, 28 Abs. 1 ErstrG. Wollte man, wie die Revision vertritt, im Falle des § 28 Abs. 2 ErstrG Erzeugnis nicht im patentrechtlichen Sinne verstehen, sondern im Sinne des letztlich auf den Markt gelangten Produktes, bliebe außer Acht, daß es in beiden Absätzen des § 28 ErstrG darum geht, im Hinblick auf den Gegenstand des Patents und einen in bezug auf diesen etwa erworbenen Besitzstand zu regeln, ob einem Dritten die Weiterbenutzung gestattet sein soll.
Das Berufungsgericht hat zutreffend und von der Revision unbeanstandet angenommen, daß gegen die Anwendung von § 28 Abs. 2 ErstrG auf innerhalb der Europäischen Gemeinschaft hergestellte Erzeugnisse gemeinschaftsrechtliche Bedenken nicht zu erheben sind. Die Regelung knüpft in der Sache nicht an die Herstellung im Ausland, sondern an die Herstellung außerhalb desjenigen Teils des Bundesgebiets an, auf das die Geltung des Patents erstreckt worden ist, und trägt damit dem Territorialitätsprinzip Rechnung.

Danach hat das Berufungsgericht jedoch § 28 Abs. 2 ErstrG zu Recht schon deshalb herangezogen, weil sich die Klage, wie die Bezugnahme auf die Ansprüche 1 und 4 des Klagepatents zeigt, nicht nur gegen den Vertrieb einer pharmazeutisch wirksamen Zusammensetzung im Sinne des Anspruchs 15 richtet, sondern auch gegen den Vertrieb des - in dieser Zusammensetzung enthaltenen und ihren pharmazeutischen und wirtschaftlichen Wert maßgeblich begründenden - Enalaprilmaleats. Bei diesem handelt es sich um ein im Ausland hergestelltes Erzeugnis, hinsichtlich dessen der Beklagten ein Weiterbenutzungsrecht nur unter den Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 ErstrG zustehen kann, so daß es nicht darauf ankommt, ob auch die pharmazeutisch wirksame Zusammensetzung als im Ausland hergestelltes Erzeugnis anzusehen ist.
2. Das Berufungsgericht hat jedoch zu hohe Anforderungen daran gestellt, wann bei einem importierten Erzeugnis ein schutzwürdiger Besitzstand angenommen werden kann.

a) Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt: Ein Vertriebsnetz für "Enalapril 5 " habe vor dem 1. Juli 1990 nicht beanstanden; auch Vorkehrungen hierfür seien ebensowenig getroffen worden wie Werbeaufwendungen angefallen. Umsätze seien mangels Zulassung nicht getätigt worden, und auch die Zulassung selbst sei erst am 11. September 1990 erteilt worden. Vor dem 1. Juli 1990 habe die Beklagte - ihren Vortrag unterstellt - Aufwendungen nur für die Sicherstellung der Versorgung mit Enalapril durch Abschluß des Lizenzvertrages mit C. und - insbesondere durch die Formulierung des
Arzneimittels - für die Vorbereitung des Zulassungsantrags gehabt. Leistungen aufgrund des Lizenzvertrages müßten außer Betracht bleiben, da sie erst Voraussetzung für die Benutzung der Erfindung seien. Die Berücksichtigungsfähigkeit der übrigen Leistungen sei deswegen fraglich, weil es sich um rein innerbetriebliche Vorgänge handele, während für die von der Rechtsprechung genannten Kriterien für die Begründung eines schutzwürdigen Besitzstandes charakteristisch sei, daß es sich um Aktivitäten am Markt handele. Es gehe insoweit um Vorbereitungskosten, die auch im Rahmen des § 28 Abs. 2 ErstrG unberücksichtigt bleiben müßten. Die Klägerin wende ferner unwidersprochen ein, daß für den Zulassungsantrag notwendige Voraussetzungen gefehlt hätten ; es habe sich um eine "Zulassung der letzten Stunde" gehandelt. Schließlich seien die eigenen Ausgaben der Beklagten gering gewesen; das benötigte Know-how habe ihr C. zur Verfügung gestellt.

b) Die Vorschrift des § 28 Abs. 2 ErstrG soll sicherstellen, daß in Importfällen kein Weiterbenutzungsrecht gewährt wird, das nach der Ratio des § 28 Abs. 1 ErstrG nicht schutzwürdig erscheint. Das bedeutet jedoch andererseits , daß es nicht gerechtfertigt wäre, an den Besitzstand des Importeurs Anforderungen zu stellen, die deutlich über dem liegen, was bei einem inländischen Hersteller vorausgesetzt wird. Daher kann nicht, wie es Landgericht und Oberlandesgericht getan haben, an Voraussetzungen angeknüpft werden, wie sie etwa für die Verwirkung eines Unterlassungsanspruchs an den schutzwürdigen Besitzstand des Verletzers gestellt werden. Es ist auch nicht gerechtfertigt , nur Aktivitäten am Markt zu berücksichtigen und innerbetriebliche Vorgänge außer Acht zu lassen. Wenn die kennzeichenrechtliche Rechtsprechung zur Verwirkung hierauf abstellt, dann deshalb, weil dort der Besitzstand darauf be-
ruht, daß der Verletzer auf dem relevanten Markt unter einer bestimmten Kennzeichnung vom Verkehr wahrgenommen worden ist. Darum geht es hier nicht; auch die inländische, ein Weiterbenutzungsrecht begründende Herstellung kann ein bloßer "interner" Vorgang geblieben sein. Mit der geforderten unbilligen Härte nennt das Gesetz vielmehr selbst den maßgeblichen Gesichtspunkt, von dem nicht angenommen werden kann, daß er zu dem Besitzstand noch hinzutreten muß, denn die Interessen der Beteiligten sind ohnedies nach Absatz 1 unter Billigkeitsgesichtspunkten abzuwägen. Ein Weiterbenutzungsrecht ist deshalb grundsätzlich schon dann zu bejahen, wenn der Benutzer über den Import und den eventuellen Vertrieb des importierten Erzeugnisses hinaus personelle , sachliche oder finanzielle Mittel zur Weiterverarbeitung des Erzeugnisses , zu seiner Eingliederung in eine größere wirtschaftliche oder technische Einheit oder zur wirtschaftlich-organisatorischen Absicherung seines Vertriebs aufgewandt hat, deren Nichtberücksichtigung eine unbillige Härte darstellen würde.

c) Die bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts tragen eine Verneinung dieser Voraussetzungen nicht. Die Beklagte hat vorgetragen, daß sie das eingeführte Enalaprilmaleat in mehreren Musterchargen und einer Produktionscharge zu insgesamt mehr als 100 kg 5-mg-Tabletten verarbeitet und daß sie mit diesen Tabletten klinische Versuche habe durchführen lassen sowie sie zur Vorbereitung der arzneimittelrechtlichen Zulassung weiteren Untersuchungen , wie zur Haltbarkeit und zum Einfluß der Herstellungstechnologie auf den Zersetzungsgrad des Wirkstoffes, unterworfen habe. Sie hat ferner vorgetragen, daß sie hierfür 1988 an eigenen Personalkosten 112.500,-- M und an Fremdkosten 253.600,-- M, 1989 an eigenen Personalkosten 255.850,-- M
und an Fremdkosten 259.616,-- M sowie an Gerätekosten 49.100,-- M und schließlich bis zum 30. Juni 1990 nochmals 58.780,-- M an eigenen Personalkosten und 138.620,-- M an Fremdkosten aufgewandt habe, insgesamt somit einen Betrag von 1.128.066,-- Mark der DDR. Gegenteilige Feststellung hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Mit Recht ist es auch nicht dem Landgericht gefolgt, das diesen Betrag im Verhältnis 1:9,5 in DM umgerechnet und als geringfügig betrachtet hat, da ein solches Umrechnungsverhältnis weder den Wert widerspiegelt, den die Aufwendungen zum Zeitpunkt ihrer Entstehung gehabt haben, noch dem Wert entspricht, den diese Aufwendungen im Hinblick auf die auf ihrer Grundlage erlangte Zulassung verkörperten. Denn wenn auch die Zulassung selbst erst nach dem 1. Juli 1990 erfolgt ist, so lagen jedenfalls nach dem Vortrag der Beklagten zum 1. Juli 1990 aufgrund der bisherigen Aufwendungen die Unterlagen vor, aufgrund derer die Zulassung vom 11. September 1990 sodann erteilt worden ist. Ob die von der Klägerin so bezeichnete "Zulassung der letzten Stunde" im Hinblick auf Mängel der Zulassungsunterlagen nicht hätte erteilt werden dürfen, ist unerheblich. Entscheidend ist, daß sie erteilt worden ist und - wie der Verletzungsstreit zeigt - für die Beklagte einen beachtlichen wirtschaftlichen Wert verkörpert.
III. Das Berufungsurteil erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend.
Zwar heißt es dort eingangs der Entscheidungsgründe, auch bei einer Beurteilung nach § 28 Abs. 1 ErstrG wäre eine Weiterbenutzung der Erfindung durch die Beklagte bei Abwägung der berechtigten Interessen der Beteiligten unbillig (BU 13). Das wird jedoch im weiteren nicht begründet. Vielmehr läßt
das Berufungsgericht am Ende der Entscheidungsgründe das Ergebnis einer Interessenabwägung nach § 28 Abs. 1 ErstrG ausdrücklich offen (BU 29/30). Mangels Feststellungen zu einer unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles und bei Abwägung der berechtigten Interessen der Beteiligten unbilligen wesentlichen Beeinträchtigung der Klägerin kann daher ein Weiterbenutzungsrecht der Beklagten auch unter diesem Gesichtspunkt nicht ausgeschlossen werden.
Soweit das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang ausführt, nach den Darlegungen zum schützenswerten Besitzstand spreche auch insoweit nicht viel für eine Beurteilung zugunsten der Beklagten, wird es bei einer etwaigen Prüfung dieser Frage zu berücksichtigen haben, daß das Weiterbenutzungsrecht nur versagt werden darf, soweit die Benutzung zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Klägerin und ihrer Lizenznehmer führt, die unter Berücksichtigung aller Umstände und bei Abwägung der berechtigten Interessen der Beteiligten unbillig wäre. Ein vollständiges Verbot für den gesamten Geltungsbereich des Patentgesetzes stellt hiernach nur das äußerste Mittel dar, das voraussetzt, daß den berechtigten Interessen des Patentinhabers nicht in die andere Partei weniger belastender Weise wie durch mengenmäßige oder örtliche Beschränkungen oder einen Vergütungsanspruch Rechnung getragen werden kann (Amtliche Begründung, BT-Drucks. 12/1399 S. 55 = BlPMZ 1992, 213, 238 = GRUR 1992, 760, 785). In diesem Zusammenhang wird das Berufungsgericht insbesondere auch den Umstand zu beachten haben , daß die Beklagte die Umsätze mit dem angegriffenen Erzeugnis im wesentlichen in den neuen Bundesländern und damit in dem Teil des Bundesge-
biets erzielt hat, in dem das Klagepatent erst infolge der Erstreckung Schutz genießt.
IV. Das Berufungsgericht wird hiernach erneut zu prüfen haben, ob die angegriffenen Handlungen durch ein Weiterbenutzungsrecht der Beklagten gerechtfertigt sind. Dabei wird es zu berücksichtigen haben, daß ein solches Weiterbenutzungsrecht nicht nur unter der vom Berufungsgericht bislang allein erwogenen Voraussetzung in Betracht kommt, daß die Beklagte vor dem 1. Juli 1990 ausschließlich solches Enalaprilmaleat von C. bezogen, zu einem Arzneimittel formuliert und konfektioniert hat, das nicht nach einem durch das DDR-Patent 148 770 geschützten Verfahren hergestellt worden ist. Dem Grun- de nach reicht es für die Begründung eines Weiterbenutzungsrechts vielmehr aus, wenn die Beklagte überhaupt die Erfindung rechtmäßig in Benutzung ge- nommen hat. Sollte C. die Beklagte sowohl mit "patentfreiem" Enalaprilmaleat als auch mit Enalaprilmaleat beliefert haben, das - im Rahmen des zwischen der Klägerin und I. bestehenden Lizenzvertrages - nach dem geschützten Verfahren produziert worden ist, und folglich rechtmäßige und rechtswidrige Benutzungen zusammentreffen oder das jedenfalls nicht auszuschließen sein, hätte dies (lediglich) zur Folge, daß nur die rechtmäßigen Benutzungshandlungen zur Begründung eines Weiterbenutzungsrechts herangezogen werden dürften und auch der erworbene Besitzstand nur insoweit als schutzwürdig anzuerkennen wäre, als er durch rechtmäßige Handlungen begründet worden ist.
V. Sollte das Berufungsgericht wiederum zu dem Ergebnis gelangen, daß die angegriffenen Handlungen nicht durch ein Weiterbenutzungsrecht der
Beklagten gerechtfertigt waren, wird es der Frage nachzugehen haben, inwie- weit eine Erschöpfung der Rechte aus dem Klagepatent in Betracht kommt.
1. Eine Erschöpfung der Patentrechte der Klägerin kann eingetreten sein, wenn das von der Beklagten vertriebene Enalaprilmaleat mit Zustimmung der Klägerin in der Gemeinschaft in den Verkehr gelangt ist (vgl. Sen., BGHZ 143, 268 - Karate). Das kommt nur in Betracht, wenn das Erzeugnis, das die Beklagte von C. bezogen hat, aufgrund einer Lizenz der Klägerin von I. hergestellt worden ist. Gegenteilige Feststellungen hat das Berufungsgericht jedoch bislang nicht getroffen. Soweit es im Berufungsurteil heißt, letztlich sei nach der Beweisaufnahme und dem Vortrag offen, von wem das Enalapril stammte, das die Beklagte bis zum 1. Juli 1990 verarbeitete (BU 23), ist zum einen nicht deutlich, ob das Berufungsgericht damit auch den Bezug von I. als ungeklärt ansehen will, zum anderen bezieht sich diese Feststellung nur auf den hier nicht interessierenden Zeitraum vor dem 1. Juli 1990.
2. Nach Art. 42 des Vertrages vom 12. Juni 1985 über den Beitritt des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europäischen Atomgemeinschaft sind zum 1. Januar 1986 alle mengenmäßigen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen der Gemeinschaft und den Beitrittsstaaten entfallen. Abweichend hiervon konnte nach Art. 47 Abs. 1 des Vertrages der Inhaber eines Patentes für ein chemisches oder pharmazeutisches Erzeugnis , das in einem Mitgliedstaat zum Patent angemeldet wurde, als dafür in Spanien Erzeugnispatente nicht erhalten werden konnten, das Recht aus diesem Patent geltend machen, um die Einfuhr oder das Inverkehrbringen eines
Erzeugnisses in dem Mitgliedstaat, in dem es patentgeschützt war, auch dann zu verhindern, wenn es von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung von einem Dritten in Spanien in den Verkehr gebracht wurde. Dieses Recht konnte für die genannten Erzeugnisse nach Art. 47 Abs. 2 bis zum Ende des dritten Jahres geltend gemacht werden, nachdem für sie in Spanien die Patentierbarkeit eingeführt wurde. Der Vorbehalt Spaniens nach Art. 167 Abs. 2 lit. a) EPÜ gegen den Stoffschutz für chemische Erzeugnisse und Arzneimittel ist mit Ablauf des 7. Oktober 1992 erloschen (s. Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 13. Mai 1992 über die von Griechenland und Spanien nach Art. 167 EPÜ gemachten Vorbehalte, ABl. EPA 1992, 301).
3. Daher steht für einen Teil des Zeitraums bis zum 10. Dezember 1999, für den die Klägerin Ansprüche geltend macht, diesen der Erschöpfungseinwand entgegen, sofern I. beim Vertrieb des Enalapril tatsächlich mit Zustimmung der Klägerin gehandelt hat. Das kann, wie die Revision zu Recht bemerkt, nicht mit der Begründung verneint werden, die Lizenzverträge zwischen der Klägerin und I. seien jeweils als Zwangslizenzvertrag (licencia obligatoria ) überschrieben.
4. Bei der Prüfung einer Zustimmung der Klägerin wird das Berufungsgericht folgendes zu berücksichtigen haben:

a) Eine die Zulässigkeit der Benutzung begründende Erschöpfung der Rechte aus einem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patent tritt jedenfalls grundsätzlich dann ein, wenn das geschützte Erzeugnis durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Deutschland, ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder einem dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum angehörigen Staat in Verkehr gebracht worden ist (Sen., BGHZ 143, 268 - Karate).
Da das Patent seinem Inhaber als Belohnung für die Bekanntgabe der Erfindung ein (zeitlich befristetes) Ausschließlichkeitsrecht gewährt, muß diesem grundsätzlich auch die Entscheidung darüber verbleiben, ob und in welchem Umfang von dem Patentrecht Gebrauch gemacht werden kann. Das ist auch gemeinschaftsrechtlich unbedenklich. Zwar sind nach Art. 28 EG (vormals Art. 30 EGV) grundsätzlich alle mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten verboten. Nach Art. 30 EG (vormals Art. 36 EGV) steht Art. 28 EG jedoch solchen Einfuhrverboten oder -beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten nicht entgegen , die zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Hierunter fallen nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) diejenigen Einfuhrverbote und -beschränkungen, die den spezifischen Gegenstand dieses Eigentums betreffen , der beim Patentrecht eben gerade in dem ausschließlichen Recht liegt, das geschützte Erzeugnis herzustellen und in Verkehr zu bringen, mithin die Erfindung entweder selbst oder im Wege der Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten , und ferner in dem Recht, sich gegen jegliche Zuwiderhandlung zur Wehr zu setzen (EuGH, Slg. 1974, 1147, 1163 = GRUR Int. 1974, 454 - Centrafarm; Slg. 1981, 2063, 2080 = GRUR Int. 1982, 47, 48 - Merck/Stephar; Slg. 1985, 2281, 2298 = GRUR Int. 1985, 822, 824 - Pharmon; Slg. 1996, 6285, 6371, 6384 = GRUR Int. 1997, 250 - Merck/Primecrown; Slg. 1997, 3929, 3954, 3961 f. = GRUR Int. 1997, 911, 912 - Generics/Smith Kline).

Hat der Patentinhaber sein Ausschließlichkeitsrecht jedoch ausgeübt, indem er oder mit seinem Willen ein Dritter den patentgeschützten Gegenstand in Verkehr gebracht haben, besteht kein Grund mehr, ihm darüber hinaus Einwirkungsmöglichkeiten auf das weitere Schicksal des geschützten Gegenstandes zu geben; vielmehr ist es nunmehr allein Sache des - im Verhältnis zum Patentinhaber rechtmäßigen - Erwerbers, über den geschützten Gegenstand zu verfügen (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1958 - I ZR 129/57, GRUR 1959, 232, 233 - Förderrinne; Urt. v. 10.10.1974 - KZR 1/74, GRUR 1975, 206, 207 - Kunststoffschaumbahnen ; Sen.Urt. v. 26.9.1996 - X ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117 - Prospekthalter; BGHZ 143, 268 - Karate). Gemeinschaftsrechtlich betrachtet ist der spezifische Gegenstand des Patents nicht mehr betroffen und infolgedessen ein auf eine Patentverletzung gestütztes Einfuhrverbot nicht gerechtfertigt , wenn das erfindungsgemäße Erzeugnis in dem Mitgliedstaat, aus dem es eingeführt wird, durch den Inhaber selbst oder mit dessen Zustimmung auf den Markt gebracht worden ist (EuGH, aaO - Centrafarm; aaO - Merck/Stephar; aaO - Merck/Primecrown). Außerdem hat der Patentinhaber, der sich in Kenntnis der Sachlage über die Bedingungen entscheidet, unter denen er sein Erzeugnis in den Verkehr bringt, die Konsequenzen seiner Wahl hinzunehmen, soweit es um den Verkehr des Erzeugnisses innerhalb des Gemeinsamen Marktes geht (EuGH, aaO - Merck/Stephar; aaO - Merck/Primecrown).
Für die Beurteilung einer einem Dritten erteilten Benutzungsgestattung folgt hieraus, daß es entscheidend darauf ankommt, ob der Patentinhaber ihr zugestimmt hat. Bei Erteilung einer Zwangslizenz durch die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats an einen Dritten, durch die diesem Tätigkeiten auf
dem Gebiet der Herstellung und des Inverkehrbringens erlaubt werden, die der Patentinhaber normalerweise untersagen könnte, kann von einer solchen Zustimmung nicht ausgegangen werden. Dem Patentinhaber wird nämlich durch eine solche Maßnahme sein Recht genommen, frei über die Bedingungen zu entscheiden, unter denen er sein Erzeugnis in den Verkehr bringen will (EuGH, aaO - Pharmon).

b) Nach dem unstreitigen Sachverhalt hat die Klägerin beim Spanischen Patentamt von ihr unterzeichnete Lizenzvertragsurkunden eingereicht, die das Patentamt an I. weitergeleitet hat und die von I. gegengezeichnet worden sind. Die Klägerin hat dazu vorgetragen, sie habe Ende 1986 die Vertragsangebote unterbreitet, weil ihr der Verlust ihrer spanischen Patente wegen Nichtausübung gedroht habe. Die 1983 beantragte Arzneimittelzulassung von Enalapril in Spanien habe sie erst 1988 erhalten. Zwar habe sie Enalapril in Irland und Frankreich produziert und nach Spanien exportiert. Den Import eines in einem anderen Mitgliedstaat hergestellten Erzeugnisses habe das Spanische Patentamt jedoch zum damaligen Zeitpunkt nicht als Ausübung der spanischen Patente anerkannt. Sie, die Klägerin, habe das Spanische Patentamt ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die unterzeichneten Verträge nur für den Fall eingereicht worden seien, daß die Behörde ihr Vorbringen zurückweise, über eine rechtmäßige Entschuldigung für die Nichtausübung der Patente zu verfügen. Ohne über diesen Antrag zu entscheiden, habe das Spanische Patentamt I. die Verträge zugestellt.
Hiernach wird es darauf ankommen, ob die Verträge nach dem für sie maßgeblichen Recht trotz des von der Klägerin gegenüber dem Patentamt er-
klärten Vorbehalts wirksam zustande gekommen sind. Dazu wird das Berufungsgericht gegebenenfalls Feststellungen zu treffen haben. Dem von der Beklagten als Anl. B 37/37a vorgelegten endgültigen Schiedsspruch des von der Klägerin angerufenen Internationalen Schiedsgerichts der Internationalen Handelskammer ist hierzu zu entnehmen, daß das Schiedsgericht in einem Teilschiedsspruch vom 17. Dezember 1996 den Antrag der Klägerin als unbegründet zurückgewiesen hat, die Lizenzvereinbarungen mit I. für nicht bestehend zu erklären, während das Schiedsgericht in dem endgültigen Schiedsspruch vom (nicht mitgeteilten) Datum der Bekanntgabe dieses Spruchs an die Löschung ("la extinción") der zwischen der Klägerin und I. unterzeichneten Lizenzvereinbarungen erklärt.

c) Dagegen wird eine Zustimmung der Klägerin zur Benutzung der Erfindung durch I. nicht deshalb verneint werden können, weil die Klägerin die Lizenzverträge nur im Hinblick auf die drohende Aberkennung ihrer Patentrechte geschlossen hat. Das macht die mit den Lizenzverträgen erteilte Zustimmung zur Benutzung der Erfindung nicht unwirksam. Nach dem Stand des Gemeinschaftsrechts zum maßgeblichen Zeitpunkt war es Sache des nationalen Gesetzgebers, die Bedingungen und Modalitäten des durch das Patent verliehenen Schutzes festzulegen, und es stand ihm frei, die Nichtausübung oder unzureichende Ausübung des Patents zu sanktionieren. Ein Mitgliedstaat verletzte lediglich seine Verpflichtungen aus Art. 30 EWGV, wenn er die Erteilung von Zwangslizenzen für den Fall zuließ, daß ein Patent nicht in Form einer Produktion im Inland, sondern in Form von Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten ausgeübt wurde (EuGH, Slg. 1992, 777 - Kommission/Italien; Slg. 1992, 829 = GRUR Int. 1994, 227 - Kommission/Vereinigtes Königreich). Da-
nach kann der Zustimmung des Patentinhabers aber nicht deshalb die Er- schöpfungswirksamkeit abgesprochen werden, weil sie unter dem "Zwang" erteilt worden ist, das Erlöschen des Patentschutzes wegen Nichtausübung abzuwenden. Dies muß auch dann gelten, wenn die Anwendung der Vorschriften über die Sanktionierung der Nichtausübung oder unzureichenden Ausübung des Patents durch die nationalen Behörden in nicht gemeinschaftsrechtskonformer Weise erfolgt ist. Denn der Vertragspartner, dem die Zustimmung erteilt worden ist, und Dritte, die von diesem patentgemäße Erzeugnisse beziehen, müssen sich auf die erteilte Zustimmung verlassen können, solange diese nicht selbst fehlerhaft ist. Insbesondere muß dies für eine Zustimmung gelten, die vor den EuGH-Entscheidungen vom 18. Februar 1992 erteilt worden ist und von der daher nicht gesagt werden kann, daß sie durch eine für Dritte ohne weiteres erkennbar gemeinschaftsrechtswidrige Praxis erzwungen worden sei.
Auch die Klägerin hat in ihrer mit der Anl. K 35 vorgelegten Eingabe an das Spanische Patentamt vom 4. November 1986 nicht gemeinschaftsrechtlich argumentiert, sondern geltend gemacht, daß sie aufgrund objektiver Schwierigkeiten technischer und rechtlicher Natur eine legitime Entschuldigung i.S.d. Art. 87 des Spanischen Patentgesetzes von 1986 für die Nichtausübung der Patente habe. Wenn das Spanische Patentamt darauf nicht eingegangen ist, die Klägerin es jedoch unterlassen hat, rechtliche Schritte gegen den drohenden Verlust ihrer Patentrechte zu unternehmen, und statt dessen - wirksam - die Vereinbarungen mit I. geschlossen hat, wird sie sich gegenüber dieser und jedem Dritten, der von I. unter den Lizenzverträgen produzierte Erzeugnisse bezogen hat, an der erteilten Zustimmung festhalten lassen müssen.
VI. Soweit die Kostenentscheidung des Berufungsgerichts darauf be- ruht, daß sie der Beklagten nach § 91a ZPO die Kosten des übereinstimmend für erledigt erklärten Teils des Rechtsstreits auferlegt hat, ist sie der Nachprüfung durch das Revisionsgericht nicht zugänglich (BGHZ 113, 362, 363 f.; Sen.Urt. v. 7.3.2001 - X ZR 176/99, GRUR 2001, 770 - Kabeldurchführung II); das Berufungsgericht bleibt deshalb hieran bei seiner erneuten Entscheidung über die Kosten des ersten und zweiten Rechtszuges gebunden.
Melullis Jestaedt Scharen
Mühlens Meier-Beck

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 41 Vorbenutzungsrecht

Patentgesetz - PatG | § 7

Patentgesetz - PatG | § 12

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 41 Vorbenutzungsrecht

Patentgesetz - PatG | § 7

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 41 Vorbenutzungsrecht

Patentgesetz - PatG | § 7

Patentgesetz - PatG | § 12

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 41 Vorbenutzungsrecht

Patentgesetz - PatG | § 12

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 41 Vorbenutzungsrecht

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 38 Rechte aus dem eingetragenen Design und Schutzumfang

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 823 Schadensersatzpflicht

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

Bundesgerichtshof Urteil, 19. Jan. 2006 - I ZR 98/02

aa) Nach dem Beschluss des Großen Senats für Zivilsachen vom 15. Juli 2005 ist davon auszugehen, dass auch die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten kann.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 41 Vorbenutzungsrecht

Zivilprozessordnung - ZPO | § 563 Zurückverweisung; eigene Sachentscheidung

(2) Das Berufungsgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

(3) Das Revisionsgericht hat jedoch in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Aufhebung des Urteils nur wegen Rechtsverletzung bei Anwendung des Gesetzes auf das festgestellte Sachverhältnis erfolgt und nach letzterem die Sache zur Endentscheidung reif ist.

(4) Kommt im Fall des Absatzes 3 für die in der Sache selbst zu erlassende Entscheidung die Anwendbarkeit von Gesetzen, auf deren Verletzung die Revision nach § 545 nicht gestützt werden kann, in Frage, so kann die Sache zur Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 52a Geltendmachung der Nichtigkeit

Eine Partei kann sich auf die fehlende Rechtsgültigkeit eines eingetragenen Designs nur durch Erhebung einer Widerklage auf Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit oder durch Stellung eines Antrags nach § 34 berufen. Satz 1 gilt nicht für die Geltendmachung der Nichtigkeit eines eingetragenen Designs in einstweiligen Verfügungsverfahren nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 74 Übergangsvorschriften zum Gesetz zur Modernisierung des Geschmacksmustergesetzes sowie zur Änderung der Regelungen über die Bekanntmachungen zum Ausstellungsschutz

(2) Die Vorschriften über das Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt in Abschnitt 6 gelten ab Inkrafttreten des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3799), am 1. Januar 2014 auch für eingetragene Designs im Sinne des § 72 Absatz 3 entsprechend. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit dieser Designs gilt weiterhin § 72 Absatz 3.

(3) § 52a gilt nur für Designstreitigkeiten, die nach dem 31. Dezember 2013 anhängig geworden sind.

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 188 Fristende

(1) Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist.

(2) Eine Frist, die nach Wochen, nach Monaten oder nach einem mehrere Monate umfassenden Zeitraum - Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr - bestimmt ist, endigt im Falle des § 187 Abs. 1 mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tage entspricht, in den das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt, im Falle des § 187 Abs. 2 mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher dem Tage vorhergeht, der durch seine Benennung oder seine Zahl dem Anfangstag der Frist entspricht.

(3) Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem letzten Monat der für ihren Ablauf maßgebende Tag, so endigt die Frist mit dem Ablauf des letzten Tages dieses Monats.

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 193 Sonn- und Feiertag; Sonnabend

Ist an einem bestimmten Tage oder innerhalb einer Frist eine Willenserklärung abzugeben oder eine Leistung zu bewirken und fällt der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungs- oder Leistungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 15 Ausstellungspriorität

(1) Hat der Anmelder ein Design

1.: auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen oder
2.: auf einer sonstigen inländischen oder ausländischen Ausstellung

zur Schau gestellt, kann er, wenn er die Anmeldung innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der erstmaligen Zurschaustellung einreicht, von diesem Tag an ein Prioritätsrecht in Anspruch nehmen.

(2) Die in Absatz 1 Nummer 1 bezeichneten Ausstellungen werden vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

(3) Die Ausstellungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 werden im Einzelfall vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bestimmt und im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

(5) Die Ausstellungspriorität nach Absatz 1 verlängert die Prioritätsfristen nach § 14 Absatz 1 nicht.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 6 Neuheitsschonfrist

Eine Offenbarung bleibt bei der Anwendung des § 2 Absatz 2 und 3 unberücksichtigt, wenn ein Design während der zwölf Monate vor dem Anmeldetag durch den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger oder durch einen Dritten als Folge von Informationen oder Handlungen des Entwerfers oder seines Rechtsnachfolgers der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Dasselbe gilt, wenn das Design als Folge einer missbräuchlichen Handlung gegen den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger offenbart wurde.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 2 Designschutz

(1) Als eingetragenes Design wird ein Design geschützt, das neu ist und Eigenart hat.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 5 Offenbarung

Ein Design ist offenbart, wenn es bekannt gemacht, ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, es sei denn, dass dies den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Sektors im normalen Geschäftsverlauf vor dem Anmeldetag des Designs nicht bekannt sein konnte. Ein Design gilt nicht als offenbart, wenn es einem Dritten lediglich unter der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung der Vertraulichkeit bekannt gemacht wurde.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 2 Designschutz

(1) Als eingetragenes Design wird ein Design geschützt, das neu ist und Eigenart hat.

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 5 Offenbarung

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 41 Vorbenutzungsrecht

Patentgesetz - PatG | § 12

Designgesetz - GeschmMG 2004 | § 37 Gegenstand des Schutzes

(1) Der Schutz wird für diejenigen Merkmale der Erscheinungsform eines eingetragenen Designs begründet, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind.

(2) Enthält für die Zwecke der Aufschiebung der Bekanntmachung eine Anmeldung nach § 11 Absatz 2 Satz 2 einen flächenmäßigen Designabschnitt, so bestimmt sich bei ordnungsgemäßer Erstreckung mit Ablauf der Aufschiebung nach § 21 Absatz 2 der Schutzgegenstand nach der eingereichten Wiedergabe des eingetragenen Designs.

Bundesgerichtshof Urteil, 22. Jan. 2009 - I ZR 139/07

In einer Abmahnung sind der Sachverhalt und der daraus abgeleitete Vorwurf eines markenrechtswidrigen Verhaltens so genau anzugeben, dass der Abgemahnte den Vorwurf tatsächlich und rechtlich überprüfen und die gebotenen Folgerungen daraus ziehen kann. Der Anspruchsgegner ist in die Lage zu versetzen, die Verletzungshandlung unter den in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten zu würdigen. Die Abmahnung muss daher erkennen las- sen, auf welches Schutzrecht der geltend gemachte Anspruch gestützt wird, damit der Abgemahnte die Richtigkeit des Vorwurfs überprüfen kann (vgl. v. Schultz/Schweyer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rdn. 276).

Bundesgerichtshof Urteil, 12. Feb. 2015 - I ZR 36/11

4. Die Revision der Beklagten ist schließlich auch insoweit begründet, als sie sich dagegen wendet, dass das Berufungsgericht den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch auf Ersatz pauschaler Abmahnkosten nach § 12 Abs. 1 Satz 2 UWG bejaht hat. Die von der Klägerin ausgesprochene Abmahnung war nicht berechtigt. In dem Abmahnschreiben vom 10. November 2009 hat die Klägerin lediglich geltend gemacht, das Zutatenverzeichnis auf der Verpackung des Produkts "Monsterbacke" entspreche nicht den Erfordernissen nach § 3 Abs. 3 LMKV, und der Slogan "So wichtig wie das tägliche Glas Milch!" stelle eine im Sinne von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 LFGB aF irreführende Lebensmittelwerbung dar. Das Abmahnschreiben versetzte die Beklagte damit nicht in die Lage, den vermeintlichen Verstoß gegen Art. 10 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 zu erkennen (vgl. Fezer/Büscher, UWG, 2. Aufl., § 12 Rn. 17 und 36; MünchKomm.UWG/Ottofülling, 2. Aufl., § 12 Rn. 38 f., 42 und 137).

Bundesgerichtshof Urteil, 10. Mai 2012 - I ZR 70/11

Hat - wie im Streitfall - neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 20-23 - Kosten des Patentanwalts II).