vorgehend
Landgericht Hamburg, 327 O 143/10, 01.12.2011
Hanseatisches Oberlandesgericht, 3 U 2/12, 21.05.2015

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 126/15 Verkündet am:
8. November 2018
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
PUC II
MarkenG § 125c Abs. 1 und 2; Richtlinie 2008/95/EG Art. 14; Verordnung (EG) Nr. 207/2009
Art. 34 Abs. 2

a) Im Hinblick auf eine wegen Verzichts gelöschte deutsche Marke, deren Zeitrang für eine
Unionsmarke in Anspruch genommen wird, ist auf Antrag nachträglich gemäß § 125c
MarkenG die Ungültigkeit wegen Verfalls festzustellen, wenn die Voraussetzungen des Verfalls
zum Zeitpunkt des Erlöschens der deutschen Marke gegeben waren. Es ist dagegen
nicht erforderlich, dass diese Voraussetzungen auch im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung
über den Antrag vorliegen.

b) Mit der Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke soll dem Inhaber der Unionsmarke
im Wege einer Fiktion ermöglicht werden, in dem jeweiligen Mitgliedstaat weiter
von dem Schutz zu profitieren, den die gelöschte ältere nationale Marke genoss. Es ist jedoch
nicht möglich, die nationale Marke zu benutzen, auf die verzichtet wurde. Eine etwaige
Benutzung des in Rede stehenden Zeichens nach der Löschung ist als Benutzung der Unionsmarke
anzusehen.
BGH, Urteil vom 8. November 2018 - I ZR 126/15 - OLG Hamburg
LG Hamburg
ECLI:DE:BGH:2018:081118UIZR126.15.0

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler, die Richterinnen Dr. Schwonke und Dr. Schmaltz

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg - 3. Zivilsenat - vom 21. Mai 2015 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Parteien sind gleichnamige, aber voneinander rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Unternehmen der Bekleidungsbranche.
2
Die Klägerin ist Inhaberin der beiden unter den Nummern 648528 und 648526 eingetragenen deutschen Wort-Bild-Marken "PuC" mit Priorität aus dem Jahr 1953, die Schutz für Bekleidungsstücke beanspruchen.
3
Die Beklagte war Inhaberin der beiden unter den Nummern 966148 und 1027854 eingetragenen deutschen Wortmarken "PUC", die 1978 und 1982 angemeldet und eingetragen wurden und für Bekleidungsstücke Schutz beanspruchten.
4
Die Klägerin wies die Beklagte mit einem per Telefax am selben Tag übermittelten Schreiben vom 18. November 2004 darauf hin, dass deren deutsche Wortmarken "PUC" wegen Verfalls löschungsreif seien, und forderte sie vergeblich zur freiwilligen Löschung auf. Die Klägerin erhob am 11. Februar 2005 Löschungsklage. Nachdem die Beklagte mit Schreiben vom 7. Juli 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung ihrer Marken beantragt hatte, erklärten die Parteien den Rechtstreit im Juli 2005 in der Hauptsache für erledigt. Die beiden Marken der Beklagten wurden am 9. und am 31. August 2005 gelöscht.
5
Die Beklagte verfügt über eine für Bekleidungsstücke Schutz beanspruchende , am 6. April 2001 unter der Nummer 242446 eingetragene Unionswortmarke "PUC". Diese Marke nimmt für den Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland den Zeitrang (die Seniorität) der beiden gelöschten nationalen Marken der Beklagten in Anspruch.
6
Mit ihrer am 12. März 2010 bei Gericht eingegangenen Klage verfolgt die Klägerin das Ziel, dass die Unionsmarke der Beklagten nicht länger die Seniorität der bereits gelöschten nationalen Marken in Anspruch nehmen kann. Die Klägerin macht in erster Linie geltend, die nationalen Marken seien zu dem Zeitpunkt, zu dem sie aufgrund des Verzichts der Beklagten gelöscht worden seien, bereits wegen Verfalls löschungsreif gewesen. Hilfsweise beruft sie sich darauf, die Marken hätten zu diesem Zeitpunkt wegen älterer Kennzeichenrechte der Klägerin gelöscht werden können. Die Klägerin hat beantragt festzustel- len, dass die deutschen Marken "PUC" Nr. 966148 und Nr. 1027854 ungültig sind.
7
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben (LG Hamburg, Urteil vom 1. Dezember 2011 - 327 O 143/10, juris). Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (OLG Hamburg, GRUR-RR 2015, 437 = WRP 2015, 926).
8
Dagegen richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Beklagten, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt.
9
Der Senat hat mit Beschluss vom 23. Februar 2017 (GRUR 2017, 517 = WRP 2017, 560 - PUC I) dem Gerichtshof der Europäischen Union folgende Fragen zur Auslegung des Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und des Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Unionsmarke zur Vorabentscheidung vorgelegt: 1. Ist es mit Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG vereinbar, wenn die Ungültigkeit oder der Verfall einer nationalen Marke, die die Grundlage für die Beanspruchung des Zeitrangs einer Unionsmarke bildet und Gegenstand eines Verzichts gewesen oder erloschen ist, nachträglich nur dann festgestellt werden kann, wenn die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall nicht nur zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Marke oder ihres Erlöschens, sondern auch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung über die Feststellung vorliegen? 2. Falls die Frage 1 zu bejahen ist: Hat die Inanspruchnahme des Zeitrangs nach Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 die Wirkung, dass das nationale Markenrecht erlischt und nicht mehr rechtserhaltend benutzt werden kann, oder bleibt die nationale Marke auf der Grundlage des Unionsrechts aufrechterhalten, auch wenn sie im Register des betreffenden Mitgliedstaats nicht mehr existiert, mit der Folge , dass sie weiterhin rechtserhaltend benutzt werden kann und muss?
10
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat hierüber durch Urteil vom 19. April 2018 (C-148/17, GRUR 2018, 616 = WRP 2018, 680 - P & C Hamburg /P & C Düsseldorf) wie folgt entschieden: Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG in Verbindung mit Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 ist dahin auszulegen, dass er einer Auslegung des nationalen Rechts entgegensteht, nach der die Ungültigkeit oder der Verfall einer älteren nationalen Marke, deren Zeitrang für eine Unionsmarke in Anspruch genommen wird, nachträglich nur dann festgestellt werden kann, wenn die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall nicht nur zum Zeitpunkt des Verzichts auf die ältere nationale Marke oder ihres Erlöschens, sondern auch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Feststellungsentscheidung vorlagen.

Entscheidungsgründe:


11
A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe der geltend gemachte Anspruch auf Feststellung der Ungültigkeit der deutschen Wortmarken "PUC" der Beklagten wegen Verfalls nach § 125c Abs. 1 und 2, § 49 Abs. 1 MarkenG zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:
12
Die Klage sei zulässig, insbesondere bestehe das für eine Feststellungsklage erforderliche Feststellungsinteresse. Die Klage sei auch begründet. Die gelöschten deutschen Marken, deren Zeitrang die Unionsmarke der Beklagten "PUC" in Anspruch nehme, seien sowohl zum Zeitpunkt ihrer Löschung im Jahr 2005 als auch zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung des vorliegenden Rechtsstreits im Jahr 2015 wegen Verfalls löschungsreif gewesen.
13
B. Die dagegen gerichtete Revision der Beklagten hat keinen Erfolg.
14
I. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die auf Feststellung der Ungültigkeit der beiden deutschen Marken "PUC" gerichtete Klage zulässig ist. Das für eine Feststellungsklage nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist gegeben.
15
1. Zwar sind die beiden deutschen Wortmarken "PUC" aufgrund des von der Beklagten erklärten Verzichts bereits erloschen. Der Verzicht führt mit Abgabe der Erklärung zum unmittelbaren Erlöschen der eingetragenen Marke ex nunc, ohne dass es hierfür noch einer Vollziehung im Register bedurfte (BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2000 - I ZB 62/98, GRUR 2001, 337, 339 [juris Rn. 23] = WRP 2001, 408 - EASYPRESS; vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 96). Nach der Eintragung der Löschung im Register gemäß § 48 Abs. 1 MarkenG kann die Klägerin einen Angriff auf die nationalen Marken in Form einer Löschungsklage nicht mehr führen.
16
2. Ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin an der begehrten Feststellung der Ungültigkeit der erloschenen Marken der Beklagten ergibt sich aus dem Umstand, dass die Beklagte für ihre später eingetragene Unionsmarke "PUC" nach Art. 34 oder 35 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) den Zeitrang ihrer gelöschten älteren nationalen Marken (sogenannte Seniorität) in Anspruch nimmt und die Vorschrift des § 125c MarkenG eine Klage auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit dieser Marken ermöglicht.
17
a) Nach Art. 34 Abs. 1 GMV kann der Inhaber einer in einem Mitgliedstaat oder einer mit Wirkung für einen Mitgliedsstaat international registrierten älteren Marke, der eine identische Marke zur Eintragung als Unionsmarke für Waren oder Dienstleistungen anmeldet, die mit denen identisch sind, für welche die ältere Marke eingetragen ist, für die Unionsmarke den Zeitrang der älteren Marke in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem oder für den sie eingetragen ist, in Anspruch nehmen. Art. 35 Abs. 1 GMV eröffnet dieselbe Möglichkeit noch nach Eintragung der Unionsmarke. Nach Art. 34 Abs. 2 und Art. 35 Abs. 4 GMV hat der Zeitrang die alleinige Wirkung, dass dem Inhaber der Unionsmarke, falls er auf die ältere nationale Marke verzichtet oder sie erlöschen lässt, weiter diesel- ben Rechte zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn die ältere Marke weiterhin eingetragen gewesen wäre (Seniorität).
18
Diese Regelungen waren bei Einleitung des vorliegenden Verfahrens für die Zulässigkeit der Klage maßgeblich. Der Umstand, dass nach Einleitung des vorliegenden Verfahrens im Jahr 2010 die Gemeinschaftsmarkenverordnung zunächst durch die am 23. März 2016 in Kraft getretene Verordnung (EU) 2015/2424 novelliert, in "Unionsmarkenverordnung" umbenannt und seit dem 1. Oktober 2017 durch die Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke (UMV) ersetzt worden ist, hat keine Auswirkungen auf die Beurteilung der Zulässigkeit der Feststellungsklage, über die im Streitfall zu entscheiden ist. Diese ist noch zur Zeit der Geltung der Gemeinschaftsmarkenverordnung erhoben worden, so dass deren Regelungen anzuwenden sind.
19
b) Für den Fall, dass wie im Streitfall die ältere Marke durch Verzicht oder Nichtverlängerung bereits erloschen ist, verpflichtet Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken die Mitgliedstaaten zur Schaffung einer Regelung, die die nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit oder des Verfalls der Marke erlaubt, soweit deren Zeitrang für eine Unionsmarke in Anspruch genommen worden ist. Die Vorschrift des § 125c MarkenG setzt diese Vorgabe in nationales Recht um. Nach § 125c Abs. 1 MarkenG kann, wenn für eine angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke der Zeitrang einer im Register des Patentamts eingetragenen Marke nach Artikel 34 oder 35 GMV in Anspruch genommen worden und die im Register des Patentamts eingetragene Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer nach § 47 Abs. 6 MarkenG oder wegen Verzichts nach § 48 Abs. 1 MarkenG gelöscht worden ist, auf Antrag nachträglich die Ungültigkeit dieser Marke wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit festgestellt werden.
20
Für die Beurteilung der Zulässigkeit der vorliegenden Klage ist noch auf § 125c Abs. 1 MarkenG und auf Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG abzustellen, auch wenn am 12. Januar 2016 die Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in Kraft getreten ist, mit der die Richtlinie 2008/95/EG neu gefasst worden ist und die Richtlinie 2008/95/EG nach Art. 55 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2015/2436 mit Wirkung vom 15. Januar 2019 aufgehoben wird.
21
II. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass die Klage begründet ist.
22
1. Nach § 125c Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann, wenn - wie im Streitfall - für eine eingetragene Unionsmarke der Zeitrang einer im Register des Patentamts eingetragenen Marke nach Artikel 34 oder 35 GMV in Anspruch genommen worden und die im Register des Patentamts eingetragene Marke wegen Verzichts nach § 48 Abs. 1 MarkenG gelöscht worden ist, auf Antrag nachträglich die Ungültigkeit dieser Marke wegen Verfalls festgestellt werden. Die Feststellung der Ungültigkeit erfolgt unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Löschung wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit (§ 125c Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Jedoch kann die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG nur festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Löschung nach dieser Vorschrift auch schon in dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem die Marke wegen Verzichts gelöscht worden ist (§ 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Das Verfahren zur Feststellung der Ungültigkeit richtet sich nach den Vorschriften , die für das Verfahren zur Löschung einer eingetragenen Marke gelten, mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Löschung der Eintragung der Marke die Feststellung ihrer Ungültigkeit tritt (§ 125c Abs. 3 MarkenG).
23
2. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass die Voraussetzungen für die Löschung der deutschen Wortmarken der Beklagten wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG zu dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem diese Marken wegen Verzichts gelöscht worden sind.
24
a) Für die Prüfung der Voraussetzungen des Verfalls ist, wenn die Marke - wie hier - wegen Verzichts nach § 48 Abs. 1 MarkenG gelöscht worden ist, auf den Zeitpunkt der Erklärung des Verzichts abzustellen. Zwar kann nach § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG nur festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Löschung nach dieser Vorschrift - auch schon - in dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem die Marke wegen Verzichts gelöscht worden ist. Der missverständliche Wortlaut dieser gesetzlichen Regelung ist dahin zu verstehen, dass es auf den Zeitpunkt der Erklärung des Verzichts ankommt und nicht auf den Zeitpunkt der Löschung im Register. Das Markenrecht erlischt bereits aufgrund der Erklärung des Verzichts, ohne dass es hierfür noch einer Vollziehung im Register bedarf (BGH, GRUR 2001, 337, 339 [juris Rn. 22] - EASYPRESS; BGH, GRUR 2017, 517 Rn. 13 - PUC I; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 48 Rn. 3; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 125c Rn. 8; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht , 3. Aufl., § 48 MarkenG Rn. 7). Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung der Voraussetzungen des Verfalls ist danach im Streitfall der Zeitpunkt der Erklärung des Verzichts am 7. Juli 2005 und nicht der Zeitpunkt der Löschung im Register am 9. und am 31. August 2005.
25
b) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts , die nationalen Marken der Beklagten seien fünf Jahre nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden.
26
aa) Nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wird die Ungültigkeit einer Marke auf Antrag wegen Verfalls festgestellt, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.
27
bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die beiden nationalen Marken der Beklagten seien über einen Zeitraum von fünf Jahren von Anfang November 1999 bis zum 18. November 2004 nicht benutzt worden. Die Beklagte habe erstinstanzlich lediglich vorgetragen, sie habe im Oktober 1999 insgesamt 2.156 mit der Kennzeichnung "PUC" versehene Kleidungsstücke verkauft. Ferner habe sie vorgetragen, sie habe am 19. November 2004 etwa 5.000 mit der Kennzeichnung "PUC" versehene Polo-Shirts in der Türkei bestellt. Dazwischen liegen etwas mehr als fünf Jahre.
28
cc) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler das tatsächliche Vorbringen der Beklagten in der Berufungsinstanz zu Benutzungshandlungen in den Jahren 2000 und 2001 nach § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO als verspätet zurückgewiesen.
29
(1) Nach § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO sind neue Angriffs- und Verteidigungsmittel nur zuzulassen, wenn sie im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht. Der Ausschluss neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel im Berufungsrechtszug gilt, auch soweit sie im ersten Rechtszug aus Nachlässigkeit nicht geltend gemacht worden sind, nicht für unstreitige Tatsachen. Aus der die Zwecke des Zivilprozesses und der Präklusionsvorschriften berücksichtigenden Auslegung der § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 ZPO ergibt sich, dass unter "neue Angriffs- und Verteidigungsmittel" im Sinne des § 531 ZPO lediglich streitiges und beweisbedürftiges Vorbringen fällt. Nicht beweisbedürftiges Vorbringen hat das Berufungsgericht gemäß § 529 Abs. 1 ZPO seiner Entscheidung ohne weiteres zu- grunde zu legen (BGH, Urteil vom 20. Mai 2009 - VIII ZR 247/06, NJW 2009, 2532 Rn. 15).
30
(2) Grundsätzlich ist der Löschungskläger darlegungs- und beweispflichtig für das Fehlen von Benutzungshandlungen in Bezug auf die angegriffene Marke. Da der Kläger jedoch im Regelfall keine genauen Kenntnisse von den konkreten Benutzungshandlungen des Markeninhabers erlangen kann, trifft den Beklagten eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich etwaiger Benutzungshandlungen im maßgeblichen Zeitraum (BGH, Beschluss vom 18. Mai 2017 - I ZR 178/16, MarkenR 2017, 551 Rn. 6, mwN). Genügt er dieser Darlegungslast nicht, ist der gegnerische Vortrag als zugestanden anzusehen. Die Revision stellt nicht in Abrede, dass es nach diesen Maßstäben im Streitfall an der Beklagten war, zu Benutzungshandlungen vorzutragen.
31
(3) Entgegen der Ansicht der Revision war das Vorbringen der Beklagten im Berufungsverfahren zu Benutzungshandlungen in den Jahren 2000 und 2001 neu. Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Beklagte habe in dem von der Klägerin eingeleiteten Löschungsverfahren im Jahr 2005, dessen Akte im Rechtsstreit beigezogen war, zu Benutzungshandlungen im Jahr 2000 und 2001 vorgetragen. Die Beklagte hat ihr Vorbringen aus dem Löschungsrechtsstreit erstinstanzlich nicht durch eine Bezugnahme in den vorliegenden Rechtsstreit eingeführt. Sie hat sich in der Klageerwiderung vielmehr ausschließlich auf Benutzungshandlungen im Jahr 2005 und in den Folgejahren berufen. Die Klägerin hat sich in der Klageschrift zwar auf das Verteidigungsvorbringen der Beklagten im Löschungsverfahren bezogen. Sie hat dabei aber die von der Beklagten im Löschungsverfahren behaupteten Benutzungshandlungen bestritten. Die Beklagte kann sich insoweit nicht selektiv auf nur einen Teil des Vorbringens der Klägerin berufen, in dem diese auf Vortrag der Beklagten aus dem vorangegangenen Verfahren Bezug nimmt. Die Beklagte hätte vielmehr mit Blick auf das Bestreiten der Klägerin substantiiert darlegen müssen, dass sie sich weiterhin auf ihren Vortrag im Löschungsverfahren beruft und hierzu näher erläutern müssen, auf welche Benutzungshandlungen sie ihr Verteidigungsvorbringen stützt.
32
(4) Das im Berufungsverfahren neue Vorbringen der Beklagten war auch bestritten. Zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Klägerin , die bereits erstinstanzlich unter Vorlage des entsprechenden Schriftsatzes der Beklagten aus dem Löschungsverfahren das darin enthaltene Vorbringen bestritten hatte, das Bestreiten im Berufungsverfahren nicht wiederholen musste.
33
(5) Das Berufungsgericht ist weiter ohne Rechtsfehler davon ausgegangen , dass das im Berufungsverfahren neue Vorbringen der Beklagten nicht nach § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO zuzulassen war, weil es auf der Nachlässigkeit der Beklagten beruhte, dass sie hierzu erstinstanzlich keinen Vortrag gehalten hatte. Gegenteiliges macht auch die Revision nicht geltend.
34
dd) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, es fehle an den Voraussetzungen des Verfalls, weil schon vor der Löschungsandrohung vom 18. November 2004 Vorbereitungen für die erneute Benutzung der streitgegenständlichen Marken stattgefunden hätten.
35
(1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats setzt eine rechtserhaltende Benutzung der Marke eine Verwendung auf dem Markt der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen voraus und nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens. Die Benutzung der Marke muss sich auf Waren und Dienstleistungen beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (EuGH, Urteil vom 11. März 2003 - C- 40/01, Slg. 2003, I-02439 = GRUR 2003, 425 Rn. 37 - Ansul/Ajax; vgl. BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 - I ZR 41/10, GRUR 2012, 180 Rn. 42 = WRP 2012, 980 - Werbegeschenke).
36
(2) Im Schrifttum werden verschiedene Auffassungen zu der Frage vertreten , welche Anforderungen an die Vorbereitung für die erstmalige oder die erneute Benutzung zu stellen sind, damit sie als Beginn oder Wiederaufnahme der Nutzung im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG angesehen werden können. Zum Teil wird die Auffassung vertreten, die Vorbereitungshandlungen müssten nach außen erkennbar geworden sein, um Manipulationen des Markeninhabers vorzubeugen (Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 49 Rn. 19). Zum Teil werden betriebsinterne Vorbereitungsmaßnahmen als ausreichend angesehen, soweit sie über den bloßen Entschluss der Benutzungsaufnahme hinausgehen (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 49 Rn. 18; Hoppe in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 3. Aufl., § 49 Rn. 25; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 49 Rn. 24). Es braucht im Streitfall nicht entschieden zu werden, welcher Auffassung der Vorzug zu geben ist. Einigkeit besteht jedenfalls darin, dass der alleinige Benutzungsentschluss nicht als Vorbereitung für den Beginn oder die Wiederaufnahme der Benutzung genügt.
37
(3) Das Berufungsgericht hat angenommen, es liege kein ausreichender Vortrag der Beklagten zu über den bloßen Entschluss einer Benutzung der deutschen Marken hinausgehenden Vorbereitungshandlungen vor. Soweit die Beklagte vorgetragen habe, einer ihrer Mitarbeiter habe im Juli 2004 eine Planungsliste erstellt, die eine Kollektion mit der Marke "PUC" betroffen habe, sei nicht erkennbar, dass diese Handlungen das Stadium der Planung und Kalkulation überschritten hätten. Unterlagen, die entsprechende Planungen belegen könnten, habe die Beklagte nicht vorgelegt. Soweit die Beklagte behauptet habe , am 19. November 2004 knapp 5.000 Poloshirts mit der Marke "PUC" geordert zu haben, sei dies nach Erlangung der Kenntnis von der Möglichkeit eines Löschungsantrags erfolgt und damit zu spät, um die Nichtbenutzung heilen zu können. Von dieser Bestellung könne nicht auf Vorbereitungshandlungen vor dem 18. November 2004 geschlossen werden. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.
38
(4) Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht den Vortrag der Beklagten zu über den bloßen Entschluss hinausgehenden Vorbereitungshandlungen als nicht ausreichend angesehen. Da die beklagte Markeninhaberin Vorgänge behauptet hat, die allein in ihrem Verantwortungs- und Wahrnehmungsbereich liegen, hat sie substantiiert vorzutragen, welche Personen zu welchem Zeitpunkt eine Entscheidung über die Wiederaufnahme der Benutzung der Marken getroffen und welche Mitarbeiter in welcher Weise diese Entscheidung umzusetzen hatten. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der Vortrag der Beklagten zu Vorgängen in ihrem Unternehmen im Sommer 2004 diesen Anforderungen nicht entspricht.
39
Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist auch die Annahme des Berufungsgerichts , die Bestellung von 5.000 Polo-Hemden vom 19. November 2004, in die Etiketten mit den Marken der Beklagten in den Kragen einzunähen waren, stelle keinen Nachweis für Vorbereitungshandlungen zur Markennutzung vor dem 18. November 2004 dar. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei den Vortrag der Beklagten, dass eine derartige Entscheidung nicht an einem Tag getroffen werden könne, insbesondere mit den Verantwortlichen im Unternehmen abgestimmt werden müsse und dass der zeitliche Zusammenhang mit der Löschungsaufforderung der Klägerin ein Zufall sei, als nicht hinreichend substantiiert angesehen. Die Beklagte hat nichts Konkretes zu den Umständen vorgetragen, die zur Auslösung dieser Bestellung geführt haben. Danach kann die Annahme des Berufungsgerichts, die Bestellung sei als Reaktion auf die Löschungsaufforderung vom Vortag anzusehen und angesichts der Art der bestellten Waren seien keine weiteren Vorbereitungshandlungen erforderlich gewesen, aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.
40

c) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, die von der Beklagten vorgetragenen Benutzungshandlungen in der Zeit vom 18. November 2004 bis zum Verzicht auf die Marken am 7. Juli 2005 hätten gemäß § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG rechtserhaltend gewirkt. Das Berufungsgericht hat zu Recht diese Benutzungshandlungen der Beklagten gemäß § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG außer Acht gelassen.
41
aa) Der Verfall einer Marke kann nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende eines ununterbrochenen Zeitraums der Nichtbenutzung von fünf Jahren und vor Stellung des Löschungsantrags eine Benutzung der Marke gemäß § 26 MarkenG begonnen oder wieder aufgenommen worden ist (§ 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Wird die Benutzung jedoch im Anschluss an diesen Zeitraum innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Löschungsantrags begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, dass Antrag auf Löschung gestellt werden könnte (§ 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).
42
bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die von der Beklagten vorgetragenen Benutzungshandlungen seien erst innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Löschungsantrags oder nach dem Löschungsantrag erfolgt. Als Löschungsantrag im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG sei im Streitfall die Einreichung der Löschungsklage durch die Klägerin am 11. Februar 2005 anzusehen. Es komme dagegen nicht in Betracht, auf den seitens der Beklagten selbst gestellten Löschungsantrag vom 7. Juli 2005 abzustellen, der zur Löschung der Marken geführt habe. Die Regelung des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG solle verhindern, dass ein Markeninhaber nach Kenntnis von der Absicht der Einleitung eines Löschungsverfahrens wegen Verfalls der Löschungsklage durch neu aufgenommene Benutzungshandlungen die Grundlage entziehe. Entsprechendes gelte, wenn die Verfallsvoraussetzungen in einem Rechtsstreit nach § 125c MarkenG zu prüfen seien. Der Umstand, dass die Parteien des Löschungsverfahrens übereinstimmend die Hauptsache für erledigt erklärt hätten , nachdem die Beklagte auf die beiden Marken "PUC" verzichtet habe, rechtfertige keine andere Beurteilung. Die Klägerin habe die Leistungsklage für erledigt erklären müssen, weil sie anderenfalls aufgrund der auf dem Verzicht beruhenden Löschung der Marken hätte abgewiesen werden müssen. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision stand.
43
cc) Das Berufungsgericht hat zu Recht für die Berechnung des DreiMonats -Zeitraums, innerhalb dessen Benutzungshandlungen der Beklagten nach § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG für eine geltungserhaltende Benutzung nach § 26 MarkenG außer Betracht zu bleiben haben, auf die Erhebung der Löschungsklage der Klägerin abgestellt.
44
Entgegen der Ansicht der Revision ist nicht der Zeitpunkt der von der Beklagten abgegebenen Verzichtserklärung maßgeblich. Zwar beruht die Löschung der beiden Marken "PUC" der Beklagten auf ihrem Verzicht vom 7. Juli 2005. Dies hat im Streitfall jedoch nicht zur Folge, dass nach § 125c Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bis zu diesem Zeitpunkt vorgenommene Benutzungshandlungen der Beklagten als rechtserhaltend berücksichtigt werden müssten und die Regelung des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nicht anzuwenden wäre.
45
Vor dem Verzicht der Beklagten hatte die Klägerin durch die Einreichung der Klage auf Löschung im Sinne von § 55 Abs. 1 MarkenG einen Löschungsantrag gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gestellt, der die in § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG geregelten Wirkungen ausgelöst hat. Der von der Beklagten selbst erklärte Verzicht hat weder diese Wirkungen beseitigen noch zur Folge haben können, dass sich die Möglichkeit rechtserhaltender Benutzungshandlungen nach dem Zeitpunkt ihres eigenen späteren Löschungsantrags richtet.
Die Regelung des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG knüpft ersichtlich an den Löschungsantrag eines Dritten wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG an und nicht an den eigenen Löschungsantrag des Markeninhabers wegen Verzichts auf die Marke. Danach war im Streitfall die Erhebung der Löschungsklage durch die Klägerin am 11. Februar 2005 maßgeblich.
46
dd) Die Klägerin hatte die Beklagte am 18. November 2004 darauf hingewiesen , dass die Marken wegen Nichtbenutzung löschungsreif seien, so dass die Beklagte damit davon Kenntnis erhalten hatte, dass ein Antrag auf Löschung gestellt werden könnte. Soweit der Löschungsantrag im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG innerhalb von drei Monaten nach diesem Zeitpunkt gestellt worden ist, könnten nach dem 18. November 2004 vorgenommene Benutzungshandlungen nicht berücksichtigt werden. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, mit der Erhebung der Löschungsklage der Klägerin am 11. Februar 2005 sei innerhalb von drei Monaten ab Kenntniserlangung am 18. November 2004 ein Löschungsantrag gestellt worden.
47
ee) Die Rechtswirkungen des § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG sind nicht nachträglich deshalb wieder entfallen, weil die Parteien das Löschungsverfahren nach dem von der Beklagten erklärten Verzicht auf ihre Marken gemäß § 91a ZPO übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt haben und dadurch die Rechtshängigkeit der Löschungsklage beendet worden ist.
48
(1) Zwar war die Klägerin entgegen der Annahme des Berufungsgerichts nicht gezwungen, das im Jahr 2005 eingeleitete Löschungsverfahren nach dem Verzicht der Beklagten für erledigt zu erklären. Sie hätte vielmehr ein besonderes Rechtsschutzinteresse dahingehend geltend machen können, dass der Verfall der Marken der Beklagten festgestellt werde. Ein solcher Antrag wäre über die mit dem Verzicht der Beklagten einhergehende Rechtsfolge des Erlöschens des Markenrechts am 7. Juli 2005 ex nunc hinausgegangen. Die Klägerin hätte auf diese Weise feststellen lassen können, dass die Wirkungen der Eintragung der Marken gemäß § 52 Abs. 1 MarkenG als von dem Zeitpunkt der Erhebung der Klage auf Löschung an nicht eingetreten galten (vgl. BGH, GRUR 2001, 337, 339 [juris Rn. 23] - EASYPRESS zur Klage auf Feststellung der Nichtigkeit , die im Erfolgsfall dazu führt, dass die gesetzlichen Wirkungen der Eintragung ex tunc als nicht eingetreten gelten, § 52 Abs. 2 MarkenG; Hildebrandt, jurisPR-WettbR 7/2017 Anm. 1). Für die Klägerin hätte zudem angesichts der von der Unionsmarke der Beklagten in Anspruch genommenen Seniorität der Marken die Möglichkeit bestanden, ihre Klage zu ändern und unmittelbar eine Feststellungsklage nach § 125c Abs. 2 MarkenG zu erheben.
49
(2) Der Umstand, dass das Löschungsverfahren wegen des von der Beklagten erklärten Verzichts auf die Marken und der übereinstimmenden Erledigungserklärungen der Parteien nicht mit einer rechtskräftigen Entscheidung über den Löschungsantrag der Klägerin abgeschlossen worden ist, ist jedoch für die im Rahmen von § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG zu entscheidende Frage, ob die Marken der Beklagten im Zeitpunkt des Verzichts wegen Verfalls löschungsreif waren, unerheblich. Maßgeblich ist allein, ob der Markeninhaber bis zum Zeitpunkt des Verzichts am 7. Juli 2005 noch rechtserhaltende Benutzungshandlungen vornehmen konnte. Dies war angesichts der zum damaligen Zeitpunkt noch rechtshängigen Löschungsklage im Hinblick auf § 49 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nicht der Fall.
50
3. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht Benutzungshandlungen der Beklagten nach dem Verzicht auf ihre deutschen Marken am 7. Juli 2005 nicht berücksichtigt.
51
a) Nach Ansicht des Berufungsgerichts müssen ungeachtet des Umstands , dass in der amtlichen Überschrift des § 125c MarkenG sowie in dessen ersten Absatz von einer "nachträglichen" Feststellung der Ungültigkeit die Rede ist, nach dem Wortlaut des § 125c Abs. 2 MarkenG die Verfallsvoraussetzungen auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Feststellung der Ungültigkeit noch vorliegen. Es hat angenommen, davon sei im Streitfall auszugehen, weil sämtliche Benutzungshandlungen der Beklagten bis zur Eintragung der Löschung im Register im August 2005 nicht berücksichtigungsfähig seien und danach vorgenommenen Benutzungshandlungen keine Heilungswirkung zukomme. Da die angegriffenen Marken zum Zeitpunkt des Verzichts der Beklagten löschungsreif gewesen seien und ohne den Löschungsantrag der Beklagten hätten gelöscht werden müssen, wirke dies im Hinblick auf die von der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommene Seniorität fort.
52
b) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist für den Erfolg einer Feststellungklage nach § 125c Abs. 2 MarkenG nicht zu prüfen, ob die Voraussetzungen des Verfalls nicht nur zum Zeitpunkt des Erlöschens der deutschen Marken der Beklagten, sondern auch noch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung über die auf nachträgliche Feststellung des Verfalls gerichtete Klage vorliegen. Vielmehr führt das Vorliegen der Voraussetzungen des Verfalls zum Zeitpunkt des Erlöschens der deutschen Marken der Beklagten dazu, dass die von der Klägerin begehrte Feststellung ihrer Ungültigkeit auszusprechen ist.
53
aa) Zwar spricht für die Auslegung des Berufungsgerichts der Wortlaut von § 125c Abs. 2 Satz 1 und 2 MarkenG und seine Entstehungsgeschichte. Daraus ergibt sich, dass für den Erfolg einer Klage auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit einer Marke die Voraussetzungen des Verfalls nicht nur zu dem Zeitpunkt vorliegen müssen, in dem auf die Marke verzichtet worden ist, sondern auch zu dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Feststellung der Ungültigkeit (BGH, GRUR 2017, 517 Rn. 17 - PUC I).
54
bb) Diese Auslegung der Bestimmung des § 125c MarkenG, die der Umsetzung von Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG dient, steht jedoch mit dieser Richtlinie nicht in Einklang.
55
(1) Nach Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG kann die Ungültigkeit oder der Verfall der Marke nachträglich festgestellt werden, wenn bei einer Unionsmarke der Zeitrang einer älteren Marke in Anspruch genommen wird, die Gegenstand eines Verzichts gewesen oder erloschen ist.
56
(2) Diese Vorschrift regelt zwar nicht, auf welchen Zeitpunkt genau für die Prüfung abzustellen ist, ob die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall erfüllt sind, doch ergibt sich aus ihrem Wortlaut und Zweck, dass mit der fraglichen Prüfung rückblickend festgestellt werden soll, ob diese Voraussetzungen zu dem Zeitpunkt erfüllt waren, zu dem auf die ältere nationale Marke verzichtet wurde oder zu dem sie erlosch. Damit steht es nicht in Einklang, wenn verlangt wird, dass die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall der älteren nationalen Marke auch zu dem Zeitpunkt erfüllt sein müssen, zu dem über den Antrag auf nachträgliche Feststellung der Ungültigkeit oder des Verfalls entschieden wird (EuGH, GRUR 2018, 616 Rn. 26 - P & C Hamburg /P & C Düsseldorf). Dies stünde auch im Widerspruch zu den Regelungen in Art. 12 Abs. 1 Unterabs. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG, der durch § 49 Abs. 1 Satz 2 und 3 MarkenG in das deutsche Recht umgesetzt worden ist, nach der eine Benutzung der Marke nur bis zum Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Verfallserklärung oder gegebenenfalls bis drei Monate davor berücksichtigt wird (EuGH, GRUR 2018, 616 Rn. 29 - P & C Hamburg/P & C Düsseldorf

).


57
(3) Außerdem ist es weder nach der Richtlinie 2008/95/EG noch nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 möglich, eine nationale Marke zu benutzen, auf die verzichtet wurde. Vielmehr existiert eine gelöschte Marke aus Sicht der Richtlinie 2008/95/EG nicht mehr (EuGH, GRUR 2018, 616 Rn. 28 - P & C Hamburg/P & C Düsseldorf). Die Regelung in Art. 34 Abs. 2 GMV, dass der für eine Unionsmarke in Anspruch genommene Zeitrang einer älteren nationalen Marke die alleinige Wirkung hat, dass dem Inhaber der älteren nationalen Marke , der auf sie verzichtet oder sie erlöschen lassen hat, in dem Mitgliedstaat, in dem oder für den sie eingetragen war, weiter dieselben Rechte zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn sie weiterhin eingetragen gewesen wäre, stellt eine Fiktion auf. Damit soll dem Inhaber der Unionsmarke ermöglicht werden , in diesem Mitgliedstaat weiter von dem Schutz zu profitieren, den die gelöschte ältere nationale Marke genoss. Nicht ermöglicht werden soll der Fortbestand der gelöschten älteren nationalen Marke als solche. Eine etwaige Benutzung des in Rede stehenden Zeichens nach der Löschung ist daher als Benutzung der Unionsmarke und nicht der gelöschten älteren nationalen Marke anzusehen (EuGH, GRUR 2018, 616 Rn. 30 - P & C Hamburg/P & C Düsseldorf).
58
(4) Diese Auslegung von Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG stimmt mit Art. 6 der nach dem für den Streitfall entscheidungserheblichen Zeitpunkt in Kraft getretenen Richtlinie (EU) 2015/2436 überein, der als einzige Voraussetzung für eine nachträgliche Feststellung der Nichtigkeit oder des Verfalls der älteren nationalen Marke vorsieht, dass die Nichtigkeit oder der Verfall zum Zeitpunkt des Verzichts auf die Marke oder ihres Erlöschens hätte erklärt werden können (EuGH, GRUR 2018, 616 Rn. 31 - P & C Hamburg/P & C Düsseldorf

).


59
cc) Danach muss § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG dahin ausgelegt werden , dass die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG nachträglich bereits dann festgestellt werden kann, wenn die Voraussetzungen für die Ungültigkeit oder den Verfall zum Zeitpunkt des Verzichts auf die ältere nationale Marke oder ihres Erlöschens vorlagen. Unter Zugrundelegung dieser Auslegung von § 125c Abs. 2 Satz 2 MarkenG hat das Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht Benutzungshandlungen der Beklagten nach dem Verzicht auf die Markenrechte am 7. Juli 2005 nicht mehr berücksichtigt.
60
4. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts , der mit der Klage geltend gemachte Anspruch sei weder nach § 21 MarkenG noch nach § 242 BGB verwirkt.
61
a) Das Berufungsgericht hat angenommen, eine Verwirkung aufgrund entsprechender Anwendung von § 21 Abs. 1 MarkenG oder § 51 Abs. 2 Satz 1 MarkenG liege nicht vor, da der dort jeweils genannte Zeitraum einer fünfjährigen Duldung bei Einreichung der Klage im vorliegenden Rechtsstreit am 12. März 2010 nicht abgelaufen gewesen sei. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.
62
b) Das Berufungsgericht ist ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass auch keine Verwirkung nach § 242 BGB vorliegt.
63
aa) Nach § 21 Abs. 4 MarkenG lassen die Absätze 1 bis 3 dieser Vorschrift die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt. Diese allgemeinen Verwirkungsgrundsätze sind danach neben der Regelung über die Anspruchsverwirkung in § 21 Abs. 1 MarkenG anwendbar.
64
bb) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat allerdings ausgesprochen , dass Art. 9 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken eine umfassende Harmonisierung der Voraussetzungen vornimmt, unter denen der Inhaber einer jüngeren eingetragenen Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung durch Duldung sein Recht an dieser Marke behalten kann, wenn der Inhaber einer identischen älteren Marke die Ungültigerklärung beantragt oder der Benutzung dieser jüngeren Marke entgegentritt (EuGH, Urteil vom 22. September 2011 - C-482/09, Slg. 2011, I-8701 = GRUR 2012, 519 Rn. 33 - Budweiser). Vor diesem Hintergrund wird der Standpunkt vertreten, aufgrund der mit Art. 9 der Richtlinie 89/104/EWG angestrebten Vollharmonisierung sei für eine Anwendung der in § 21 Abs. 4 MarkenG in Bezug genommenen allgemeinen Verwirkungsgrundsätze des deutschen Rechts kein Raum, soweit § 21 MarkenG in Art. 9 der Richtlinie 89/104/EWG vorgegebene Tatbestände umsetzt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 7. Juli 2015 - 20 U 24/07, juris Rn. 84; Thiering in Ströbele /Hacker/Thiering aaO § 21 Rn. 88 bis 90; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 21 MarkenG Rn. 1; Koch, GRUR 2012, 1092, 1094 f.). Der Bundesgerichtshof hat diese Frage bisher offen gelassen (BGH, Urteil vom 5. November 2015 - I ZR 50/14, GRUR 2016, 705 Rn. 48 f. = WRP 2016, 869 - ConText, mwN). Vorliegend bedarf sie ebenfalls keiner Entscheidung.
65
cc) Für die Verwirkung eines kennzeichenrechtlichen Anspruchs nach allgemeinen Grundsätzen (§ 21 Abs. 4 MarkenG in Verbindung mit § 242 BGB) kommt es darauf an, ob durch eine längerdauernde redliche und ungestörte Benutzung eines Kennzeichens ein Zustand geschaffen worden ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat. Eine feste zeitliche Grenze der Benutzungsdauer besteht nicht. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des Einzelfalls, da die einzelnen Voraussetzungen des Verwirkungseinwands in enger Wechselwirkung zueinander stehen (BGH, GRUR 2016, 705 Rn. 50 - ConText). Ob eine Verwirkung eingetreten ist, hängt im Wesentlichen von den Umständen des Einzelfalls ab. Deren Würdigung ist Sache des Tatrichters und demgemäß in der Revisionsinstanz nur beschränkt nachprüfbar (BGH, Urteil vom 30. April 1993 - V ZR 234/91, BGHZ 122, 308, 314 [juris Rn. 19]). Die Entscheidung des Berufungsgerichts ist hiernach nicht zu beanstanden.
66
dd) Im Streitfall ist jedenfalls das für die Annahme einer Verwirkung erforderliche Umstandsmoment nicht gegeben. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass die bloße Untätigkeit der Klägerin zwischen dem Abschluss des Löschungsverfahrens und der Einleitung des vorliegenden Verfahrens ein berechtigtes Vertrauen der Beklagten nicht rechtfertigt, die Klägerin werde gegen die Inanspruchnahme der Seniorität der Marken der Beklagten durch ihre Unionsmarke nicht vorgehen. In der Abgabe der Erledigungserklärung durch die Klägerin liegt kein Verhalten, das ein derartiges Vertrauen rechtfertigen würde. Die Klägerin hat ihren Löschungsantrag auf die fehlende Benutzung der Marken der Beklagten gestützt. Die Inanspruchnahme der Seniorität der Marken für die Unionsmarke war dagegen nicht Gegenstand des Löschungsverfahrens.
67
C. Die Revision ist danach zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Koch Kirchhoff Löffler Schwonke Schmaltz
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 01.12.2011 - 327 O 143/10 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 21.05.2015 - 3 U 2/12 -

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Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 242 Leistung nach Treu und Glauben


Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 256 Feststellungsklage


(1) Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung ihrer Unechtheit kann Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverh

Zivilprozessordnung - ZPO | § 529 Prüfungsumfang des Berufungsgerichts


(1) Das Berufungsgericht hat seiner Verhandlung und Entscheidung zugrunde zu legen:1.die vom Gericht des ersten Rechtszuges festgestellten Tatsachen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidung

Zivilprozessordnung - ZPO | § 531 Zurückgewiesene und neue Angriffs- und Verteidigungsmittel


(1) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszuge zu Recht zurückgewiesen worden sind, bleiben ausgeschlossen. (2) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind nur zuzulassen, wenn sie1.einen Gesichtspunkt betreffen, der vom Gericht

Zivilprozessordnung - ZPO | § 91a Kosten bei Erledigung der Hauptsache


(1) Haben die Parteien in der mündlichen Verhandlung oder durch Einreichung eines Schriftsatzes oder zu Protokoll der Geschäftsstelle den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt, so entscheidet das Gericht über die Kosten unter Berücksich

Markengesetz - MarkenG | § 26 Benutzung der Marke


(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eing

Markengesetz - MarkenG | § 49 Verfall


(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt wo

Markengesetz - MarkenG | § 55 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor den ordentlichen Gerichten


(1) Die Klage auf Erklärung des Verfalls (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte (§ 51) ist gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder seinen Rechtsnachfolger zu richten. Die Klage ist unzulässig, wenn über denselben Streit

Markengesetz - MarkenG | § 51 Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte


(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Klage gemäß § 55 oder Antrag gemäß § 53 für nichtig erklärt und gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit kann auch auf m

Markengesetz - MarkenG | § 21 Verwirkung von Ansprüchen


(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutz

Markengesetz - MarkenG | § 47 Schutzdauer und Verlängerung


(1) Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beträgt zehn Jahre, gerechnet vom Tag der Anmeldung an (§ 33 Absatz 1). (2) Die Eintragung der Marke wird auf Antrag des Markeninhabers oder einer durch Gesetz oder Vertrag hierzu ermächtigten Person

Markengesetz - MarkenG | § 52 Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit


(1) Die Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags (§ 53) oder der Erhebung der Klage (§ 55) auf Erklärung des Verfalls an als nicht eingetreten. I

Markengesetz - MarkenG | § 48 Verzicht


(1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht. (2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Mark

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Bundesgerichtshof Urteil, 20. Mai 2009 - VIII ZR 247/06

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL VIII ZR 247/06 Verkündet am: 20. Mai 2009 Vorusso, Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BG

Bundesgerichtshof Urteil, 09. Juni 2011 - I ZR 41/10

bei uns veröffentlicht am 09.06.2011

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 41/10 Verkündet am: 9. Juni 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

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Bundesgerichtshof Beschluss, 18. Mai 2017 - I ZR 178/16

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BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZR 178/16 vom 18. Mai 2017 in dem Rechtsstreit ECLI:DE:BGH:2017:180517BIZR178.16.0 Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. Mai 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr.

Bundesgerichtshof Urteil, 05. Nov. 2015 - I ZR 50/14

bei uns veröffentlicht am 05.11.2015

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 50/14 Verkündet am: 5. November 2015 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ne

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(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

(1) Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung ihrer Unechtheit kann Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis oder die Echtheit oder Unechtheit der Urkunde durch richterliche Entscheidung alsbald festgestellt werde.

(2) Bis zum Schluss derjenigen mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil ergeht, kann der Kläger durch Erweiterung des Klageantrags, der Beklagte durch Erhebung einer Widerklage beantragen, dass ein im Laufe des Prozesses streitig gewordenes Rechtsverhältnis, von dessen Bestehen oder Nichtbestehen die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil abhängt, durch richterliche Entscheidung festgestellt werde.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 62/98 Verkündet am:
19. Oktober 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
EASYPRESS
Verzichtet der Markeninhaber während eines laufenden Löschungsverfahrens wegen
Nichtigkeit der Marke auf diese, wird das Löschungsverfahren durch das ex
nunc wirkende Erlöschen der Marke nicht in vollem Umfang in der Hauptsache erledigt.
Dem Antragsteller bleibt es in diesem Fall - sofern ihm ein besonderes Feststellungsinteresse
zur Seite steht - unbenommen, die Feststellung der Nichtigkeit
der Marke mit Wirkung ex tunc zu beantragen.
BGH, Beschl. v. 19. Oktober 2000 - I ZB 62/98 - Bundespatentgericht
betreffend die Marke Nr. 2 057 943
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 19. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Prof. Dr. Bornkamm und
Dr. Schaffert

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 26. August 1998 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt.

Gründe:


I. In dem von der Antragstellerin gemäß §§ 50, 54 MarkenG angestrengten Löschungsverfahren bezüglich der Marke Nr. 2 057 943 "EASYPRESS", die für verschiedene Waren der Klasse 9 eingetragen war, blieb der Löschungsantrag vor dem Deutschen Patentamt ohne Erfolg. Hiergegen legte die Antragstellerin Beschwerde ein, über die am 10. Dezember 1997 vor dem Bundespatentgericht mündlich verhandelt wurde.
Am Ende dieser Verhandlung wurde der Beschluß verkündet, daß eine Entscheidung an Verkündungs Statt zugestellt werde, jedoch nicht vor dem 23. Dezember 1997. Nachdem die Beteiligten zuvor wegen der Prüfung von Vergleichsmöglichkeiten gebeten hatten, diesen Zeitpunkt noch hinauszuschieben , stellte die Markeninhaberin ihrerseits am 16. März 1998 Antrag auf Löschung ihrer Marke. Das wurde der Antragstellerin mit dem Bemerken mitgeteilt , daß sich das Beschwerdeverfahren dadurch erledigt habe. Die Antragstellerin hat beantragt, festzustellen, daß die Wirkungen der Eintragung der deutschen Marke Nr. 2 057 943 EASYPRESS als von Anfang an und bis zum Eingang des Löschungsantrags der Markeninhaberin vom 16. März 1998 nicht eingetreten gelten; hilfsweise hat sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt. Die Markeninhaberin hat beantragt, den Feststellungsantrag zurückzuweisen. Das Bundespatentgericht hat ausgesprochen, daß die Beschwerde der Antragstellerin gegenstandslos ist (BPatG Mitt. 2000, 361). Mit ihrer hiergegen gerichteten (nicht zugelassenen) Rechtsbeschwerde beantragt die Antragstellerin, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß dem anhängigen Löschungsverfahren durch den Löschungsantrag der Markeninhaberin die Grundlage entzogen worden sei. Es hat dazu ausgeführt:
Folge des materiell-rechtlichen Verzichts der Markeninhaberin sei die unmittelbar eintretende Rechtswirkung des Untergangs der eingetragenen Marke gewesen. Der Löschung der Eintragung der Marke im Register komme nur noch eine deklaratorische Wirkung zu. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus dem Umstand, daß die Antragstellerin nach Eingang der Verzichtserklärung den Feststellungsantrag gestellt habe. Da dieser Antrag erst nach Schließung der mündlichen Verhandlung und der darauf folgenden Verkündung des Beschlusses, daß eine Entscheidung an Verkündungs Statt zugestellt werden solle, gestellt worden sei, sei über ihn nicht mehr zu entscheiden. Bei aufgrund mündlicher Verhandlung ergehenden Entscheidungen sei den Beteiligten nachträglicher weiterer Sachvortrag verwehrt.
Gründe für eine Fortsetzung des Verfahrens durch Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung lägen nicht vor. Es sei weder nachträglich ein entscheidungserheblicher Verfahrensfehler festgestellt worden, noch fehle es an der vollständigen Erörterung der Sache. Auch in dem Feststellungsantrag seien keine Umstände zu erkennen, die eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung rechtfertigten. Mit ihm sei keine wesentliche neue Tatsache vorgetragen ; er stelle vielmehr lediglich ein anderes rechtliches Begehren dar als der ursprünglich auf Löschung der Marke gerichtete Beschwerdeantrag. Eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung, um einer Partei Gelegenheit zu geben, neue Ansprüche zu erheben, komme nicht in Betracht.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung. 1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist auch ohne Zulassung durch das Bundespatentgericht im Streitfall statthaft. Hierfür genügt es, daß ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird; darauf, ob die erhobenen Rügen durchgreifen, kommt es für die Frage der Statthaftigkeit nicht an (BGH, Beschl. v. 3.12.1998 - I ZB 14/98, GRUR 1999, 500, 501 = WRP 1999, 435 - DILZEM; v. 14.10.1999 - I ZB 15/97, GRUR 2000, 512, 513 = WRP 2000, 542 - COMPUTER ASSOCIATES, jeweils m.w.N.). Das ist hier der Fall, weil die Antragstellerin mit näherer Begründung beanstandet, daß ihr das rechtliche Gehör versagt worden (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und daß der angefochtene Beschluß nicht mit Gründen versehen sei (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG). 2. Die Rechtsbeschwerde ist in der Sache begründet, weil der geltend gemachte Verfahrensmangel der Versagung des rechtlichen Gehörs vorliegt und die angefochtene Entscheidung auch darauf beruht.
a) Die Vorschrift des Art. 103 Abs. 1 GG, die in § 78 Abs. 2 MarkenG für das Beschwerdeverfahren in Markensachen eine konkrete Ausgestaltung erfahren hat, gewährt den an einem gerichtlichen Verfahren formell oder materiell Beteiligten das Recht, sich zu den der gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Tatsachen und zur Rechtslage zu äußern. Das rechtliche Gehör vor Gericht umfaßt mithin nicht nur Stellungnahmen zum Sachverhalt, sondern auch Rechtsausführungen sowie das Recht, Anträge zu stellen (vgl. BGH
GRUR 2000, 512, 513 - COMPUTER ASSOCIATES). Dabei ist das rechtliche Gehör grundsätzlich in der Weise zu gewähren, die für das in Betracht kommende Verfahren vorgeschrieben ist (vgl. BGHZ 13, 265, 270). Im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist zwar, wie sich aus § 69 MarkenG entnehmen läßt, eine mündliche Verhandlung nicht obligatorisch vorgeschrieben. Ist eine mündliche Verhandlung aber - wie im Streitfall wegen Sachdienlichkeit (§ 69 Nr. 3 MarkenG) - vom Bundespatentgericht angeordnet worden, so ist nach Abschluß der mündlichen Verhandlung aufgrund der in dieser erörterten Sach- und Rechtslage zu entscheiden. Diese Entscheidung darf, wie § 78 Abs. 2 MarkenG ausdrücklich vorschreibt, nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Die Endentscheidung kann anstelle der Verkündung auch, wie es im Streitfall vorgesehen worden war, zugestellt werden (§ 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Eine derartige Endentscheidung aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 1997 ist jedoch - entgegen dem im Anschluß an die mündliche Verhandlung verkündeten Beschluß - nicht ergangen. Das Bundespatentgericht hat vielmehr in einer neuen - nicht auf den Ergebnissen der mündlichen Verhandlung beruhenden - Sitzung im schriftlichen Verfahren durch den angefochtenen Beschluß entschieden. Es hat dabei den Löschungsantrag der Markeninhaberin vom 16. März 1998 berücksichtigt, sich aber gehindert gesehen, über den daraufhin geänderten Antrag der Antragstellerin zu befinden. Damit hat es den Anspruch der Antragstellerin auf rechtliches Gehör im Sinne der Konkretisierung in § 78 Abs. 2 MarkenG verletzt, weil es eine Tatsache seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat (Untergang der
Marke durch den im Löschungsantrag der Markeninhaberin liegenden materiell -rechtlichen Verzicht), zu der sich die Antragstellerin tatsächlich geäußert hatte - sie hatte in ihrem Schriftsatz vom 7. April 1998 im Hinblick auf die neue Tatsache einen anderen Antrag (Feststellungsantrag) gestellt und hierzu mit eingehenden Rechtsausführungen vorgetragen -, indem es diesen Antrag und den zugehörigen Sachvortrag, wie es im angefochtenen Beschluß ausdrücklich ausgeführt hat - und was einer überhaupt fehlenden Ä ußerungsmöglichkeit gleich zu erachten ist -, rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen hat. Das Bundespatentgericht war, nachdem es mündlich verhandelt hatte, gehalten, erneut in die mündliche Verhandlung einzutreten (§ 76 Abs. 6 Satz 2 MarkenG), wenn es die nach Abschluß der mündlichen Verhandlung eingetretene Tatsache des Erlöschens der Marke durch den im Löschungsantrag liegenden Verzicht der Markeninhaberin auf ihre Marke berücksichtigen wollte (Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 69 Rdn. 16; Ingerl /Rohnke, Markengesetz, § 69 Rdn. 6; vgl. BGH, Beschl. v. 16.10.1973 - X ZB 15/72, GRUR 1974, 294, 295 - Richterwechsel II, zu § 41h Abs. 3 PatG 1968, jetzt § 93 Abs. 3 PatG). Im schriftlichen Verfahren hätte es die in Rede stehende Tatsache nur berücksichtigen dürfen, wenn es - was im Streitfall nicht geschehen ist - im Einverständnis der Parteien wieder in das schriftliche Verfahren übergegangen wäre (Althammer/Ströbele aaO § 69 Rdn. 16; Ingerl/Rohnke aaO § 69 Rdn. 6).
b) Die angefochtene Entscheidung beruht auch auf der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 638 f. = WRP 1997, 762 - Top Selection). Zwar hat das
Bundespatentgericht in einer Hilfserwägung zum Ausdruck gebracht, daß Bedenken gegen die Zulässigkeit des von der Antragstellerin gestellten Hilfsantrags bestünden. Dieser Auffassung kann jedoch nicht beigetreten werden. Allerdings ist, wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat, infolge des von der Antragsgegnerin ausgesprochenen Verzichts auf ihre Marke diese unmittelbar erloschen, ohne daß es hierfür noch einer Vollziehung im Register bedurfte (vgl. Begr. z. Reg.Entw. BT-Drucks. 12/6581, S. 96 = BlPMZ 1994, Sonderheft S. 88). Damit war jedoch - anders als es das Bundespatentgericht gesehen hat - dem Löschungsverfahren nicht von vornherein in vollem Umfang die Grundlage entzogen. Der ausgesprochene Verzicht hat zum Erlöschen des Rechts ex nunc geführt. Die von der Antragstellerin mit ihrem Löschungsantrag gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG angestrebte Löschung wegen Nichtigkeit sollte dagegen gemäß § 52 Abs. 2 MarkenG dazu führen, daß die Wirkungen der Eintragung der Marke im Umfang der Löschung als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Bei seiner Annahme, das Löschungsverfahren gemäß § 54 Abs. 1, § 50 Abs. 1 MarkenG habe ausschließlich den Zweck der Löschung, der auch bei einem Verzicht, also der Vernichtung des Rechts ex nunc, erreicht sei, hat das Bundespatentgericht unbeachtet gelassen, daß die Anordnung der Löschung wegen Nichtigkeit nicht nur - wie es gemeint hat - inzidenter zur Feststellung der Nichtigkeit im Zeitpunkt der Eintragung führt, sondern daß kraft ausdrücklicher Bestimmung die gesetzlichen Wirkungen der Eintragung ex tunc als nicht eingetreten gelten (§ 52 Abs. 2 MarkenG). Hieraus ergibt sich zugleich, daß das markenrechtliche Löschungsverfahren in einem derartigen Fall - ebenso wie ein Patentnichtigkeits- oder Ein-
spruchsverfahren oder ein Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (vgl. hierzu: Benkard/Rogge, Patentgesetz, 9. Aufl., § 81 Rdn. 29, § 15 GebrMG Rdn. 4; Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl., § 15 Rdn. 32 ff; Schulte, Patentgesetz , 5. Aufl., § 59 Rdn. 18) nach Erlöschen des in Frage stehenden Schutzrechts - nicht ohne weiteres als in der Hauptsache erledigt angesehen werden kann. Bei einem derartigen Verfahrensstand ist vielmehr zu prüfen, ob der Löschungsantragsteller ein besonderes Rechtsschutzinteresse an der Feststellung der Nichtigkeit ex tunc hat - wie es im Streitfall die Antragstellerin geltend gemacht hat. Ist das der Fall, was das Bundespatentgericht im neu eröffneten Beschwerdeverfahren zu prüfen haben wird, ist die begehrte Feststellung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen zu treffen. IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Erdmann v . Ungern-Sternberg Starck Bornkamm Schaffert

(1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht.

(2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Marke eingetragen, so wird die Eintragung nur mit Zustimmung dieser Person gelöscht.

(1) Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beträgt zehn Jahre, gerechnet vom Tag der Anmeldung an (§ 33 Absatz 1).

(2) Die Eintragung der Marke wird auf Antrag des Markeninhabers oder einer durch Gesetz oder Vertrag hierzu ermächtigten Person um jeweils zehn Jahre verlängert, sofern die Verlängerungsgebühr entrichtet worden ist.

(3) Die Verlängerung der Schutzdauer kann auch dadurch bewirkt werden, dass die Verlängerungsgebühr und eine Klassengebühr für jede zu verlängernde Klasse ab der vierten Klasse der Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen gezahlt wird. Der Erhalt der Zahlung gilt als Antrag des Markeninhabers oder einer ermächtigten Person nach Absatz 2.

(4) Beziehen sich die Gebühren nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Schutzdauer nur für diese Waren oder Dienstleistungen verlängert. Werden lediglich die erforderlichen Klassengebühren nicht gezahlt, so wird die Schutzdauer, soweit nicht Satz 1 Anwendung findet, nur für die Klassen verlängert, für die die gezahlten Gebühren ausreichen. Besteht eine Leitklasse, so wird sie vorrangig berücksichtigt. Im Übrigen werden die Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung berücksichtigt.

(5) Das Deutsche Patent- und Markenamt unterrichtet den Markeninhaber mindestens sechs Monate im Voraus über den Ablauf der Schutzdauer. Das Deutsche Patent- und Markenamt haftet nicht für eine unterbliebene Unterrichtung.

(6) Der Antrag auf Verlängerung soll innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf der Schutzdauer eingereicht werden. Der Antrag kann noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer eingereicht werden.

(7) Die Verlängerung der Schutzdauer wird am Tag nach dem Ablauf der vorausgehenden Schutzdauer wirksam. Sie wird in das Register eingetragen und veröffentlicht.

(8) Wird die Schutzdauer nicht verlängert, so wird die Eintragung der Marke mit Wirkung zum Ablauf der Schutzdauer gelöscht.

(1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht.

(2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Marke eingetragen, so wird die Eintragung nur mit Zustimmung dieser Person gelöscht.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

(1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht.

(2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Marke eingetragen, so wird die Eintragung nur mit Zustimmung dieser Person gelöscht.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

(1) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszuge zu Recht zurückgewiesen worden sind, bleiben ausgeschlossen.

(2) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind nur zuzulassen, wenn sie

1.
einen Gesichtspunkt betreffen, der vom Gericht des ersten Rechtszuges erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten worden ist,
2.
infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht wurden oder
3.
im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht.
Das Berufungsgericht kann die Glaubhaftmachung der Tatsachen verlangen, aus denen sich die Zulässigkeit der neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel ergibt.

(1) Das Berufungsgericht hat seiner Verhandlung und Entscheidung zugrunde zu legen:

1.
die vom Gericht des ersten Rechtszuges festgestellten Tatsachen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten;
2.
neue Tatsachen, soweit deren Berücksichtigung zulässig ist.

(2) Auf einen Mangel des Verfahrens, der nicht von Amts wegen zu berücksichtigen ist, wird das angefochtene Urteil nur geprüft, wenn dieser nach § 520 Abs. 3 geltend gemacht worden ist. Im Übrigen ist das Berufungsgericht an die geltend gemachten Berufungsgründe nicht gebunden.

(1) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszuge zu Recht zurückgewiesen worden sind, bleiben ausgeschlossen.

(2) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind nur zuzulassen, wenn sie

1.
einen Gesichtspunkt betreffen, der vom Gericht des ersten Rechtszuges erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten worden ist,
2.
infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht wurden oder
3.
im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht.
Das Berufungsgericht kann die Glaubhaftmachung der Tatsachen verlangen, aus denen sich die Zulässigkeit der neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel ergibt.

(1) Das Berufungsgericht hat seiner Verhandlung und Entscheidung zugrunde zu legen:

1.
die vom Gericht des ersten Rechtszuges festgestellten Tatsachen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten;
2.
neue Tatsachen, soweit deren Berücksichtigung zulässig ist.

(2) Auf einen Mangel des Verfahrens, der nicht von Amts wegen zu berücksichtigen ist, wird das angefochtene Urteil nur geprüft, wenn dieser nach § 520 Abs. 3 geltend gemacht worden ist. Im Übrigen ist das Berufungsgericht an die geltend gemachten Berufungsgründe nicht gebunden.

15
Der Ausschluss neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel im Berufungsrechtszug gilt, auch soweit sie im ersten Rechtszug aus Nachlässigkeit nicht geltend gemacht worden sind, nicht für unstreitige Tatsachen. Aus der die Zwecke des Zivilprozesses und der Präklusionsvorschriften berücksichtigenden Auslegung der § 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 ZPO ergibt sich, dass unter „neue An- griffs- und Verteidigungsmittel“ im Sinne des § 531 ZPO lediglich streitiges und beweisbedürftiges Vorbringen fällt. Nicht beweisbedürftiges Vorbringen hat das Berufungsgericht gemäß § 529 Abs. 1 ZPO seiner Entscheidung ohne weiteres zugrunde zulegen (BGHZ 161, 138, 141 ff.; 166, 29, Tz. 6; BGHZ 177, 212, Tz. 9 ff.; Senatsbeschluss vom 21. Februar 2006 – VIII ZR 61/04, WM 2006, 1115, Tz. 5).
6
1. Rechtlich nicht zu beanstanden ist allerdings die Beurteilung des Berufungsgerichts , die Klägerin habe nach Ausschöpfung der von ihr vorgenommenen Aufklärungsmaßnahmen keine genauen Kenntnisse von den konkreten Benutzungshandlungen der Beklagten erlangen können, so dass der Beklagten eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich etwaiger Benutzungshandlungen im maßgeblichen Zeitraum obliege (vgl. BGH, Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 19 = WRP 2008, 1544 - LOTTOCARD; Urteil vom 25. April 2012 - I ZR 156/10, GRUR 2012, 1261 Rn. 11 = WRP 2012, 1533 - Orion; Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 91/13, GRUR 2015, 685 Rn. 10 = WRP 2015, 874 - STAYER; jeweils mwN).

(1) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszuge zu Recht zurückgewiesen worden sind, bleiben ausgeschlossen.

(2) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind nur zuzulassen, wenn sie

1.
einen Gesichtspunkt betreffen, der vom Gericht des ersten Rechtszuges erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten worden ist,
2.
infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht wurden oder
3.
im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht.
Das Berufungsgericht kann die Glaubhaftmachung der Tatsachen verlangen, aus denen sich die Zulässigkeit der neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel ergibt.

42
2. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats setzt die rechtserhaltende Benutzung (Art. 10 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1 MarkenRL, § 26 Abs. 1 MarkenG) voraus, dass die Marke für Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl. EuGH, Urteil vom 11. März 2003 - C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Rn. 43 - Ansul/Ajax; Urteil vom 15. Januar 2009 - C-495/07, Slg. 2009, I-137 = GRUR 2009, 410 Rn. 16 - Silberquelle /Maselli; BGH, Urteil vom 10. April 2008 - I ZR167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 37 ff. = WRP 2008, 1544 - LOTTOCARD). Darauf, ob die Waren oder Dienstleistungen mit Gewinnerzielungsabsicht angeboten oder erbracht werden , kommt es dagegen nicht an (vgl. EuGH, Urteil vom 9. Dezember 2008 - C-442/07, Slg. 2008, I-9223 = GRUR 2009, 156 Rn. 16 - Verein RadetzkyOrden ). Nicht ausreichend ist eine nur symbolische Benutzung, die allein zu dem Zweck erfolgt, das Markenrecht zu sichern (vgl. EuGH, GRUR 2009, 156 Rn. 13 - Verein Radetzky-Orden). Eine rechtserhaltende Benutzung liegt danach nicht vor, wenn Werbegegenstände als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung des Absatzes dieser Waren verteilt werden (vgl. EuGH, GRUR 2009, 410 Rn. 20 - Silberquelle/Maselli). Allerdings schließt nicht jede Verteilung als Werbegeschenk eine rechtserhaltende Benutzung aus. Aus einem solchen Verhalten kann sich im Einzelfall ergeben, dass der Markenin- haber damit einen Absatzmarkt erschließen möchte. Die Verteilung kann etwa zu dem Zweck erfolgen, zu ermitteln, ob für die Waren ein Publikumsinteresse besteht oder um den Verkehr an neue mit der Marke gekennzeichnete Produkte zu gewöhnen und Marktanteile zu gewinnen (vgl. Drögsler, WRP 2009, 922, 928; weitergehend Kunzmann, MarkenR 2008, 309, 313). Denkbar ist auch, dass mehrere Produkte beim Vertrieb zusammengefasst werden und die Zugabe zu einem Produkt der Erschließung oder Sicherung beider Absatzmärkte dient. Dagegen, dass diese Voraussetzungen vorliegen, spricht vorliegend allerdings - wovon das Berufungsgericht zu Recht ausgegangen ist -, dass nach seinen bislang getroffenen Feststellungen die angegriffene Marke nur für typischerweise zu Werbe- oder Anerkennungszwecken verteilte Ware benutzt worden ist und es der Klägerin nicht darum ging, für die vertriebenen Produkte einen Absatzmarkt zu schaffen.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

(1) Die Klage auf Erklärung des Verfalls (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte (§ 51) ist gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder seinen Rechtsnachfolger zu richten. Die Klage ist unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien

1.
bereits gemäß § 53 entschieden wurde,
2.
ein Antrag gemäß § 53 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wurde.
§ 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

(2) Zur Erhebung der Klage sind befugt:

1.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung des Verfalls jede Person,
2.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens von Rechten mit älterem Zeitrang die Inhaber der in den §§ 9 bis 13 aufgeführten Rechte,
3.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens einer geographischen Herkunftsangabe mit älterem Zeitrang (§ 13 Abs. 2 Nr. 5) die nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zur Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten.

(3) Ist die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, daß die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluß der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist. War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 hätte für verfallen erklärt und gelöscht werden können. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(4) Ist vor oder nach Erhebung der Klage das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so ist die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Für die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in den Rechtsstreit einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der Zivilprozeßordnung entsprechend.

(5) Das Gericht teilt dem Deutschen Patent- und Markenamt den Tag der Erhebung der Klage mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt den Tag der Erhebung der Klage im Register. Das Gericht übermittelt dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils. Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in das Register ein.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

(1) Haben die Parteien in der mündlichen Verhandlung oder durch Einreichung eines Schriftsatzes oder zu Protokoll der Geschäftsstelle den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt, so entscheidet das Gericht über die Kosten unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen durch Beschluss. Dasselbe gilt, wenn der Beklagte der Erledigungserklärung des Klägers nicht innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen seit der Zustellung des Schriftsatzes widerspricht, wenn der Beklagte zuvor auf diese Folge hingewiesen worden ist.

(2) Gegen die Entscheidung findet die sofortige Beschwerde statt. Dies gilt nicht, wenn der Streitwert der Hauptsache den in § 511 genannten Betrag nicht übersteigt. Vor der Entscheidung über die Beschwerde ist der Gegner zu hören.

(1) Die Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags (§ 53) oder der Erhebung der Klage (§ 55) auf Erklärung des Verfalls an als nicht eingetreten. In der Entscheidung kann auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden.

(2) Die Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für nichtig erklärt worden ist, von Anfang an als nicht eingetreten.

(3) Vorbehaltlich der Vorschriften über den Ersatz des Schadens, der durch fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des Inhabers einer Marke verursacht worden ist, sowie der Vorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung berührt die Löschung der Eintragung aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit der Marke nicht

1.
Entscheidungen in Verletzungsverfahren, die vor der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit rechtskräftig geworden und vollstreckt worden sind, und
2.
vor der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit geschlossene Verträge insoweit, als sie vor dieser Entscheidung erfüllt worden sind. Es kann jedoch verlangt werden, daß in Erfüllung des Vertrages gezahlte Beträge aus Billigkeitsgründen insoweit zurückerstattet werden, wie die Umstände dies rechtfertigen.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschäftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 lassen die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt.

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschäftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 lassen die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Klage gemäß § 55 oder Antrag gemäß § 53 für nichtig erklärt und gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit kann auch auf mehrere ältere Rechte desselben Inhabers gestützt werden.

(2) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, soweit der Inhaber der Marke mit älterem Zeitrang die Benutzung der Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. Das gleiche gilt für den Inhaber eines Rechts mit älterem Zeitrang an einer durch Benutzung erworbenen Marke im Sinne des § 4 Nr. 2, an einer notorisch bekannten Marke im Sinne des § 4 Nr. 3, an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 oder an einer Sortenbezeichnung im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4. Die Eintragung einer Marke kann ferner nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn der Inhaber eines der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte mit älterem Zeitrang der Eintragung der Marke vor der Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit zugestimmt hat.

(3) Die Eintragung kann aufgrund einer bekannten Marke oder einer bekannten geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war.

(4) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der Marke mit jüngerem Zeitrang aus folgenden Gründen hätte für verfallen oder nichtig erklärt und gelöscht werden können:

1.
Verfall nach § 49 oder
2.
absolute Schutzhindernisse nach § 50.
Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 ist auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke abzustellen.

(5) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschäftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 lassen die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt.

48
Der Gerichtshof der Europäischen Union hat allerdings ausgesprochen, dass Art. 9 der Richtlinie 89/104/EWG eine umfassende Harmonisierung der Voraussetzungen vornimmt, unter denen der Inhaber einer jüngeren eingetragenen Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung durch Duldung sein Recht an dieser Marke behalten kann, wenn der Inhaber einer identischen älteren Marke die Ungültigerklärung beantragt oder der Benutzung dieser jüngeren Marke entgegentritt (EuGH, Urteil vom 22. September 2011 - C-482/09, Slg. 2011, I-8701 = GRUR 2012, 519 Rn. 33 - Budweiser). Im Schrifttum wird vor diesem Hintergrund der Standpunkt vertreten, aufgrund der mit Art. 9 MarkenRL angestrebten Vollharmonisierung sei für eine Anwendung der in § 21 Abs. 4 MarkenG in Bezug genommenen allgemeinen Verwirkungsgrundsätze des deutschen Rechts kein Raum, soweit § 21 MarkenG in Art. 9 MarkenRL vorgegebene Tatbestände umsetzt (Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 21 Rn. 72 f.; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 21 MarkenG Rn. 1; Koch, GRUR 2012, 1092, 1094 f.; Palzer/Preisendanz, EuZW 2012, 134, 138 f.; Müller, WRP 2013, 1301, 1305 f.).

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschäftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 lassen die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt.

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)