Bundesgerichtshof Beschluss, 08. Nov. 2016 - X ZB 1/16

ECLI:ECLI:DE:BGH:2016:081116BXZB1.16.0
bei uns veröffentlicht am08.11.2016

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X ZB 1/16
vom
8. November 2016
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
Ventileinrichtung

a) Das Patentgericht ist nicht befugt, im Einspruchsbeschwerdeverfahren von
Amts wegen neue Widerrufsgründe, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens
vor dem Patentamt waren, aufzugreifen und hierauf seine Entscheidung
zu stützen (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 10. Januar
1995 - X ZB 11/92, BGHZ 128, 280 = GRUR 1995, 333 - AluminiumTrihydroxid
).

b) Wenn eine das Patent aufrechterhaltende Entscheidung des Patentamts in
zulässiger Weise mit der Beschwerde angefochten ist, darf der Einsprechende
im Beschwerdeverfahren zusätzliche Widerrufsgründe geltend machen
, die nicht zum Gegenstand der angefochtenen Entscheidung gehören.
BGH, Beschluss vom 8. November 2016 - X ZB 1/16 - Bundespatentgericht
ECLI:DE:BGH:2016:081116BXZB1.16.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 8. November 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss des 9. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 28. September 2015 aufgehoben.
Die Sache wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Patentgericht zurückverwiesen.

Gründe:


1
A. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des Patents 10 2006 006 439, das am 13. Februar 2006 angemeldet wurde und eine Ventileinrichtung zur manuellen Veränderung der Niveaulage eines luftgefederten Fahrzeugs betrifft. Patentanspruch 1 lautet: Ventileinrichtung zur manuellen Veränderung der Niveaulage eines luftgefederten Fahrzeuges, mit einem Gehäuse (1) sowie einem gegenüber dem Gehäuse (1) durch Betätigung eines Hebels (3) bewegbaren Bedienelement (2), bei der das Bedienelement (2) mittels einer Drehbewegung wenigstens in eine SenkenStellung stellbar ist und das Bedienelement (2) zur Verhinderung einer Drehbewegung wenigstens in der Senken-Stellung mittels einer mechanischen Arretiervorrichtung (12, 26), die zwischen dem Bedienelement (2) und dem Gehäuse (1) wirkt, einrastbar ist, und bei der eine Entriegelungsvorrichtung (13, 22; 24, 27, 28, 34) vorgesehen ist, welche bei Anlegen eines elektrischen und/oder pneumatischen Signals die Rastwirkung der Arretiervorrichtung (12, 26) aufhebt , wodurch eine Rückstellung des Bedienelements (2) in eine Fahrt-Stellung ermöglicht wird.
2
Die Einsprechende hat im Verfahren vor dem Patentamt geltend gemacht , der Gegenstand des Schutzrechts sei nicht patentfähig.
3
Das Patentamt hat das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten. Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde hat die Einsprechende ergänzend geltend gemacht, der Gegenstand des Patents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus, und hierzu auf eine Entscheidung des Europäischen Patentamts über einen Einspruch gegen das europäische Patent 1 986 874 Bezug genommen, das die Priorität des Streitpatents in Anspruch nimmt. Die Patentinhaberin hat das Schutzrecht in der erteilten Fassung und hilfsweise in zwei geänderten Fassungen verteidigt.
4
Das Patentgericht hat das Patent mit der Begründung widerrufen, der Gegenstand des Schutzrechts gehe über den Inhalt der Anmeldung hinaus. Dagegen wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde, der die Einsprechende entgegentritt.
5
B. Das zulässige Rechtsmittel führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht.
6
I. Das Patent betrifft eine Ventileinrichtung zur manuellen Veränderung der Niveaulage eines luftgefederten Fahrzeugs.
7
1. Nach der Beschreibung des Patents waren im Stand der Technik Drehschieberventile bekannt, die in fünf unterschiedliche Stellungen gebracht werden können, um luftgefederte Fahrzeuge während des Stands anzuheben oder abzusenken. Die Mittelstellung diene als Fahrt-Stellung, in der die Luftfederbälge mit der Luftfederungsanlage des Fahrzeugs verbunden seien. Rechts und links daran schließe sich eine Stopp-Stellung an, in der die Luftfederbälge abgesperrt seien, so dass der vorhandene Luftdruck gehalten werde. Durch Weiterdrehen des Bedienelements werde eine Heben-Stellung bzw. eine Senken -Stellung erreicht, bei der die Luftfederbälge aus einem Vorratsbehälter mit Druckluft befüllt bzw. über eine hierzu vorgesehene Vorrichtung entlüftet würden.
8
Nach den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften müsse das Drehschieberventil bei bestimmten Fahrzeugen mit einer so genannten Totmannfunktion ausgestattet sein, die sicherstelle, dass der Bedienhebel aus der Heben - oder Senken-Stellung automatisch in die angrenzende Stopp-Stellung zurückkehre , wenn er nicht mehr betätigt werde. Bei den im Stand der Technik bekannten Drehschieberventilen führe dies dazu, dass je eine gesonderte Version mit und ohne Totmannfunktion vorgesehen werden müsse.
9
Das Patent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, eine Ventileinrichtung zur Verfügung zu stellen, die mit geringem Änderungsaufwand wahlweise mit oder ohne Totmannfunktion realisiert werden kann.
10
2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Patent eine Ventileinrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen: 1. Die Ventileinrichtung dient zur manuellen Veränderung der Niveaulage eines luftgefederten Fahrzeuges und umfasst
a) ein Gehäuse (1) und
b) ein gegenüber dem Gehäuse (1) durch Betätigung eines Hebels (3) bewegbares Bedienelement (2).
2. Das Bedienelement (2) ist
a) mittels einer Drehbewegung wenigstens in eine SenkenStellung stellbar und
b) zur Verhinderung einer Drehbewegung wenigstens in der Senken-Stellung mittels einer mechanischen Arretiervorrichtung (12, 26) einrastbar.
3. Die mechanische Arretiervorrichtung (12, 26)
a) wirkt zwischen dem Bedienelement (2) und dem Gehäuse (1) und
b) weist eine Entriegelungsvorrichtung (13, 22; 24, 27, 28, 34) auf, die die Rastwirkung der Arretiervorrichtung (12, 26) durch Anlegen eines elektrischen oder pneumatischen Signals aufhebt , wodurch eine Rückstellung des Bedienelements (2) in eine Fahrt-Stellung ermöglicht wird.
11
II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
12
Die Einsprechende sei nicht gehindert, im Beschwerdeverfahren einen zusätzlichen Widerrufsgrund geltend zu machen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach das Patentgericht im Beschwerdeverfahren nicht befugt sei, von Amts wegen zusätzliche Widerrufsgründe zu prüfen, stehe dem nicht entgegen. Sie beruhe auf dem Grundsatz, dass der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens allein durch den Beschwerdeführer bestimmt werden dürfe.
13
Unabhängig davon sei die Berücksichtigung des zusätzlich geltend gemachten Widerrufsgrunds schon deshalb geboten, weil er für die Zulässigkeit der Hilfsanträge ausschlaggebend sei und eine unterschiedliche Beurteilung des Hauptantrags nicht hinnehmbar erscheine. Zudem müsse in der Beschwerdeinstanz die Überprüfung möglich sein, ob das Patentamt das Interesse der Allgemeinheit am Widerruf ungerechtfertigt erteilter Patente korrekt wahrgenommen habe. Anderenfalls sei der Einsprechende gezwungen, ein wesentlich aufwendigeres Nichtigkeitsverfahren anzustrengen. Dies vertrage sich nicht mit dem durch das Einspruchsverfahren angestrebten Ziel, über die Bestandskraft des Patents insgesamt zu entscheiden. Das Einspruchsverfahren werde damit zu sehr dem Nichtigkeitsverfahren angenähert und büße seinen präventiven Charakter ein.
14
Der Gegenstand des Schutzrechts gehe in allen von der Patentinhaberin verteidigten Fassungen über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Zum Gegenstand von Patentanspruch 1 gehöre eine Ventileinrichtung mit einem Bedienelement, das nur in einer Stellung einrastbar sei. In den ursprünglichen Unterlagen seien hingegen ausschließlich Bedienelemente offenbart , die in einer Mehrzahl von Stellungen einrastbar seien.
15
III. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht in vollem Umfang stand.
16
1. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der von der Einsprechenden im Beschwerdeverfahren zusätzlich geltend gemachte Widerrufsgrund zu berücksichtigen war.
17
a) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts hätte dieser Widerrufsgrund allerdings nicht von Amts wegen geprüft werden dürfen.
18
Nach der Rechtsprechung des Senats sind die Prüfungs- und Entscheidungsbefugnisse , die dem Patentamt nach einem Einspruch gegen ein erteiltes Patent und dem Patentgericht in einem sich daran anschließenden Beschwerdeverfahren zukommen, nicht deckungsgleich (BGH, Beschluss vom 10. Januar 1995 - X ZB 11/92, BGHZ 128, 280, 284 ff. = GRUR 1995, 333, 335 ff. - Aluminium -Trihydroxid).
19
aa) Das mit einem Einspruch eingeleitete Verfahren vor dem Patentamt unterliegt nicht der alleinigen Verfügungsbefugnis des Einsprechenden oder des Patentinhabers.
20
Das Patentamt muss zwar alle Einspruchsgründe prüfen, die von den Beteiligten ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sind (BGHZ 128, 280, 292 = GRUR 1995, 333, 337 - Aluminium-Trihydroxid). Es darf das Patent zudem nur dann in einer geänderten Fassung aufrechterhalten, wenn der Patentinhaber ausdrücklich oder konkludent sein Einverständnis erklärt hat (BGH, Beschluss vom 3. November 1988 - X ZB 12/86, BGHZ 105, 381, 382 ff. = GRUR 1989, 103, 104 - Verschlussvorrichtung für Gießpfannen; Beschluss vom 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, BGHZ 173, 47 = GRUR 2007, 862 Rn. 20 ff. - Informationsübermittlungsverfahren II).
21
Das Patentamt ist aber befugt, von Amts wegen weitere Widerrufsgründe zu prüfen. Gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG hat es das Verfahren sogar dann von Amts wegen fortzusetzen, wenn der Einspruch zurückgenommen wird. Diese umfassende Prüfungsbefugnis entspricht, wie auch das Patentgericht im Ansatz zutreffend ausgeführt hat, der Zielrichtung des Einspruchsverfahrens, das Patent in einem unmittelbar an seine Erteilung anschließenden, einfach gestalteten Verfahren zu überprüfen (BGHZ 128, 280, 291 = GRUR 1995, 333, 336 - Aluminium-Trihydroxid).
22
bb) Die Beschwerde zum Patentgericht ist demgegenüber ein echtes Rechtsmittel, mit dem die Entscheidung des Patentamts zur Überprüfung gestellt wird.
23
Die Verfügungsbefugnis über den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens liegt ausschließlich beim Beschwerdeführer. Eine Entscheidung über die Beschwerde ist ausgeschlossen, wenn das Rechtsmittel wirksam zurückgenommen wurde.
24
Der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens wird nach der Rechtsprechung des Senats auch durch die Widerrufsgründe bestimmt, die Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Patentamt waren. Deshalb ist es dem Patentgericht verwehrt, von Amts wegen andere Widerrufsgründe in das Verfahren einzuführen (BGHZ 128, 280, 293 = GRUR 1995, 333, 337 - AluminiumTrihydroxid

).


25
Diese Rechtsprechung hat von verschiedener Seite Kritik erfahren. Der Senat hält sie dennoch weiterhin für zutreffend.
26
(1) Die Befugnis des Beschwerdeführers, den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens zu bestimmen, hindert das Patentgericht zwar nicht daran, innerhalb des damit vorgegebenen Rahmens den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen (§ 87 Abs. 1 PatG) und - wie jedes Gericht - die einschlägigen Rechtsvorschriften unabhängig von Vorbringen der Parteien heranzuziehen. Der Rückgriff auf zusätzliche Widerrufsgründe im Beschwerdeverfahren kann aber nicht als bloße Erforschung des Sachverhalts oder Rechtsanwendung angesehen werden.
27
Entgegen einer in der Literatur geäußerten Auffassung (SedemundTreiber , GRUR Int. 1996, 390, 396) wird der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nicht allein durch das auf Widerruf des Patents gerichtete Begehren des Einsprechenden bestimmt. Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen zur Festlegung des Streit- oder Verfahrensgegenstands ist vielmehr auch der Lebenssachverhalt von Bedeutung, auf den dieses Begehren gestützt wird. Die einzelnen Widerrufsgründe, die das Gesetz in § 21 Abs. 1 PatG vorsieht, bilden - ebenso wie die in § 22 Abs. 1 PatG vorgesehenen Nichtigkeitsgründe - einen jeweils unterschiedlichen Lebenssachverhalt.
28
Aus der besonderen Zielsetzung des Einspruchsverfahrens können insoweit keine Unterschiede abgeleitet werden. Dieser Zielsetzung hat der Gesetzgeber durch die besondere Ausgestaltung des Verfahrens vor dem Patentamt und die diesem zustehenden weitreichenden Prüfungsbefugnisse Rechnung getragen. Für ein auf die Entscheidung des Patentamts nachfolgendes Beschwerdeverfahren hat er hingegen keine besonderen Regelungen vorgesehen. Damit sind für das Beschwerdeverfahren die allgemeinen Grundsätze über die Bestimmung des Verfahrensgegenstands maßgeblich.
29
Zum Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens gehören folglich nur diejenigen Widerrufsgründe, die zur gerichtlichen Überprüfung gestellt werden. Dies sind grundsätzlich nur diejenigen Widerrufsgründe, die die Beteiligten im Einspruchsverfahren vor dem Patentamt geltend gemacht haben oder die das Patentamt von Amts wegen aufgegriffen hat, nicht aber sonstige Widerrufsgründe , die das Patentamt aufgrund seiner umfassenden Prüfungsbefugnis ebenfalls hätte aufgreifen können.
30
(2) Entgegen einer in der Literatur vertretenen Auffassung (SedemundTreiber , GRUR Int. 1996, 390, 395 f., 398; Fitzner/Waldhoff, Mitt. 2000, 446, 454; Busse/Engels, 8. Aufl., Vor § 73 PatG Rn. 77; vermittelnd Schulte, PatG, 9. Aufl., Einleitung Rn. 27) ergibt sich weder aus Art. 19 Abs. 4 GG noch aus sonstigen Vorschriften, dass der Prüfungsumfang des Beschwerdeverfahrens sich mit dem möglichen Prüfungsumfang des Einspruchsverfahrens vor dem Patentamt decken muss.
31
Aus Art. 19 Abs. 4 GG und aus § 74 Abs. 1 PatG ist allerdings abzuleiten , dass das Patentgericht die Entscheidung des Patentamts insoweit auf Rechtsfehler zu Ungunsten des Beschwerdeführers zu überprüfen hat, als die Entscheidung angefochten ist. Hierzu gehört im Falle der Aufrechterhaltung des Patents insbesondere die Prüfung, ob das Patentamt alle vom Beschwerdeführer geltend gemachten Widerrufsgründe berücksichtigt und fehlerfrei beurteilt hat. Die darüber hinaus gehenden Prüfungsbefugnisse des Patentamts dienen demgegenüber nicht dem individuellen Rechtsschutz des Einsprechenden, sondern den Interessen der Allgemeinheit. Dementsprechend ist es weder aus verfassungsrechtlichen noch aus sonstigen Gründen geboten, eine Möglichkeit zur gerichtlichen Überprüfung der Frage vorzusehen, ob das Patentamt von diesen weitergehenden Prüfungsbefugnissen rechtsfehlerfrei Gebrauch gemacht hat. Erst recht ist es nicht geboten, dem Patentgericht die Befugnis einzuräumen , nach eigenem Ermessen über die Einführung zusätzlicher Widerrufsgründe zu entscheiden.
32
b) Zutreffend hat das Patentgericht jedoch angenommen, dass ein Widerrufsgrund , den der Einsprechende erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemacht hat, nach Maßgabe von § 263 ZPO zu berücksichtigen ist.
33
aa) Der Senat hatte sich mit dieser Fragestellung bislang nicht zu befassen. Seine Rechtsprechung, wonach die Berücksichtigung zusätzlicher Widerrufsgründe im Beschwerdeverfahren grundsätzlich ausgeschlossen ist, bezieht sich, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, auf den Fall der Berücksichtigung von Amts wegen.
34
Der dafür maßgebliche Gesichtspunkt der Dispositionsbefugnis steht einer Berücksichtigung von zusätzlichen Widerrufsgründen, die der Einsprechende geltend macht, nicht entgegen. Gerade weil es Sache des Beschwerdeführers ist, den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens zu bestimmen, erscheint es im Ansatz sogar konsequent, einen zusätzlichen Widerrufsgrund, den der Einsprechende als Beschwerdeführer oder im Rahmen einer Anschlussbeschwerde geltend macht, zum Verfahrensgegenstand zu zählen.
35
bb) Eine abweichende Beurteilung könnte allenfalls dann geboten sein, wenn ein Beschwerdeführer gehindert wäre, den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens über den Gegenstand der angefochtenen Entscheidung hinaus zu ändern oder zu erweitern. Ein solches Änderungsverbot lässt sich aber weder dem Patentgesetz noch sonstigen Vorschriften entnehmen.
36
Das Patentgesetz enthält keine besonderen Regelungen darüber, ob und in welchem Umfang neue Angriffs- oder Verteidigungsmittel sowie eine Änderung des Verfahrensgegenstands in der Beschwerdeinstanz zulässig sind. Die für das Berufungsverfahren in Nichtigkeitssachen geltenden Bestimmungen in § 116 Abs. 2 und § 117 PatG und die darin in Bezug genommenen Vorschriften der Zivilprozessordnung können für das Beschwerdeverfahren nicht entspre- chend herangezogen werden, weil dieses - anders als das Nichtigkeitsverfahren - nicht als Parteiprozess ausgestaltet ist.
37
Die gemäß § 99 Abs. 1 PatG entsprechend anzuwendenden Vorschriften der Zivilprozessordnung sehen für das Beschwerdeverfahren ebenfalls keine einschränkenden Regelungen vor. Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel werden in § 571 Abs. 2 Satz 1 ZPO sogar ausdrücklich zugelassen. Hinsichtlich der Frage, ob eine Änderung des Verfahrensgegenstands zulässig ist, fehlt es zwar an einer vergleichbaren Vorschrift. Der Bundesgerichtshof erachtet aber jedenfalls für Beschwerdeverfahren gegen Entscheidungen des Insolvenzgerichts eine Antragserweiterung in der Beschwerdeinstanz nach allgemeinen Regeln für zulässig, weil die Beschwerdeinstanz eine vollwertige Tatsacheninstanz ist (BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2006 - IX ZB 81/06, NZI 2007, 166 Rn. 20; ebenso MünchKomm.ZPO/Lipp, 5. Aufl., § 571 Rn. 15; Musielak/Ball, 13. Aufl., § 571 ZPO Rn. 5; Prütting/Gehrlein, 8. Aufl., § 571 ZPO Rn. 3; Zöller/Heßler, 31. Aufl., § 567 ZPO Rn. 8, § 571 ZPO Rn. 3).
38
Besonderheiten des Beschwerdeverfahrens in Patentsachen stehen einer entsprechenden Anwendung dieser Grundsätze nicht entgegen (ebenso Benkard/Schäfers/Schwarz, 11. Aufl., § 79 PatG Rn. 43; zweifelnd Busse/ Engels, 8. Aufl., § 73 PatG Rn. 120). Aufgrund der Dispositionsbefugnis der Parteien ist der Gegenstand eines Beschwerdeverfahrens zwar enger als der Gegenstand eines Einspruchsverfahrens vor dem Patentamt. Selbst im Nichtigkeitsverfahren ist eine Klageänderung in zweiter Instanz aber nach Maßgabe der auch für den Zivilprozess geltenden Voraussetzungen zulässig. Vor diesem Hintergrund erscheint es konsequent, eine Änderung des Verfahrensgegenstands auch im Beschwerdeverfahren anhand der für den Zivilprozess geltenden Vorschriften zu beurteilen. Einschlägig ist mithin § 263 ZPO.
39
Die für die Einlegung der Beschwerde in § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG vorgesehene Frist steht einer Änderung des Verfahrensgegenstands nach Fristablauf nicht generell entgegen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob und unter welchen Voraussetzungen es zulässig ist, eine zunächst nur gegen einen Teil der angefochtenen Entscheidung gerichtete Beschwerde nach Ablauf der Frist auf andere Teile der Entscheidung zu erweitern (ablehnend für Beschwerdeverfahren in Markensachen BPatG, GRUR 2008, 362, 364). Nach den für den Zivilprozess geltenden Regeln ist es jedenfalls statthaft, ein zulässiges Rechtsmittel mit einer Erweiterung des in der Vorinstanz verfolgten Begehrens zu verbinden (BGH, Urteil vom 11. Oktober 2000 - VIII ZR 321/99, NJW 2001, 226; Urteil vom 14. März 2012 - XII ZR 164/09, NJW-RR 2012, 516 Rn. 17).
40
c) Bei Anlegung dieses Maßstabs war der von der Einsprechenden erstmals im Beschwerdeverfahren geltend gemachte Widerrufsgrund zu berücksichtigen.
41
aa) Die Beschwerde der Einsprechenden war zulässig, weil diese ihr vor dem Patentamt geltend gemachtes Begehren weiterverfolgt hat. Dieses zulässige Rechtsmittel durfte die Einsprechende nach den oben aufgezeigten Grundsätzen mit einer Erweiterung ihres Angriffs gegen das Patent verbinden.
42
bb) Ob die Berücksichtigung des weiteren Widerrufsgrunds sachdienlich im Sinne von § 263 ZPO war, ist nach der ebenfalls entsprechend anwendbaren Regelung in § 268 ZPO einer Überprüfung durch das Rechtsmittelgericht entzogen.
43
Unabhängig davon war die Berücksichtigung des Widerrufsgrunds auch aus Sicht des Senats sachdienlich, weil dies eine umfassende Entscheidung über den Bestand des Patents ermöglicht.
44
2. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts geht der Gegenstand des Patents nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus.
45
a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats gelten für die Beurteilung der identischen Offenbarung die Prinzipien der Neuheitsprüfung. Danach ist erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 = GRUR 2014, 542 Rn. 22 - Kommunikationskanal ). Bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts sind auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zulässig. Dies gilt insbesondere dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels , die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGHZ 200, 63 = GRUR 2014, 542 Rn. 24 - Kommunikationskanal).
46
b) Ausgehend davon ist es nicht zu beanstanden, wenn Patentanspruch 1 nicht vorsieht, dass das Bedienelement in mehr als einer Stellung in der näher festgelegten Weise einrastbar sein muss.
47
aa) Die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen und im Streitpatent geschilderten Ausführungsbeispiele weisen zwar durchweg Bedienelemente mit jeweils fünf unterschiedlichen Stellungen auf, von denen jeweils mindestens zwei so ausgestaltet sind, dass die Rastwirkung durch Anlegen eines elektrischen oder pneumatischen Signals aufgehoben werden kann. Aus der Beschreibung der Anmeldung ergibt sich jedoch unmittelbar und eindeutig, dass diese in der Beschreibung als vorteilhaft geschilderte Ausgestaltung nicht von der Anzahl der Stellungen abhängt, in denen die Rastwirkung aufgehoben werden kann.
48
Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird bereits in der Anmeldung dahin formuliert, eine Ventileinrichtung zur Verfügung zu stellen, die ohne wesentliche Änderung der Konstruktion mit oder ohne Totmannfunktion ausgebildet werden kann (Abs. 6 der Offenlegungsschrift). Die Erreichung dieses Ziels wird als Vorteil der Erfindung eingehend hervorgehoben (Abs. 8). Dem entsprechend ist die Möglichkeit einer aufhebbaren Rastwirkung bei einigen der geschilderten Ausführungsbeispiele (Abs. 34 ff.) in zwei und bei anderen in vier Stellungen möglich - je nachdem, ob für die beiden äußeren Positionen eine Totmannfunktion realisiert ist oder nicht.
49
Auch wenn dies in der Anmeldung nicht ausdrücklich erwähnt wird, ergibt sich daraus für den Fachmann unmittelbar und eindeutig, dass die Zahl der Stellungen, in denen die aufhebbare Rastwirkung realisiert ist, für die Ausführung der Erfindung nicht von Bedeutung ist, sondern allein davon abhängt, welche Funktionen die Ventileinrichtung erfüllen soll und wie viele einrastbare Positionen dafür erforderlich sind. Folgerichtig enthalten die in der Anmeldung formulierten Ansprüche keine Festlegung auf eine bestimmte Zahl von Positionen.
50
bb) Vor diesem Hintergrund ist in der Anmeldung hinreichend deutlich offenbart , dass die Erfindung auch Vorrichtungen mit nur einer einrastbaren Stellung umfasst.
51
Wenn es auf die konkrete Zahl solcher Stellungen nicht ankommt, wäre die Annahme, dass es mindestens zwei solcher Stellungen geben muss, aus Sicht des Fachmanns allenfalls dann gerechtfertigt, wenn aus der Anmeldung besondere Umstände hervorgingen, die dies nahelegten. Solche Anhaltspunkte ergeben sich aus den vom Patentgericht getroffenen Feststellungen nicht. Folg- lich war die Patentinhaberin nicht gehindert, von einer Übernahme des in den Ausführungsbeispielen verwirklichten Merkmals, dass es mindestens zwei einrastbare Stellungen gibt, in den Patentanspruch abzusehen.
52
cc) Der abweichenden Auffassung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die das europäische Patent 1 986 874 nur in eingeschränkter Fassung aufrechterhalten hat, vermag der Senat nicht beizutreten.
53
Die Einspruchsabteilung stützt ihre Auffassung im Wesentlichen auf den Wortlaut der Anmeldung, in der einrastbare Stellen nur im Plural erwähnt werden , und vermisst einen Hinweis darauf, dass das in der Anmeldung geschilderte Ausführungsbeispiel durch Weglassen von vier einrastbaren bzw. drei entriegelbaren Stellungen verallgemeinert werden kann. Diese Beurteilung berücksichtigt nach Auffassung des Senats nicht hinreichend die in der Anmeldung enthaltene Offenbarung, dass die genaue Zahl der einrastbaren oder entriegelbaren Stellungen nicht ausschlaggebend ist.
54
IV. Die angefochtene Entscheidung ist gemäß § 108 Abs. 1 PatG an das Patentgericht zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen. Das Patentgericht wird in der wieder eröffneten Beschwerdeinstanz zu prüfen haben, ob der Gegenstand des Streitpatents patentfähig ist.
55
V. Eine mündliche Verhandlung erachtet der Senat nicht als erforderlich (§ 107 Abs. 1 PatG).
Meier-Beck Gröning Bacher
Deichfuß Kober-Dehm
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.09.2015 - 9 W (pat) 49/10 -

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Zivilprozessordnung - ZPO | § 263 Klageänderung


Nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit ist eine Änderung der Klage zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich erachtet.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 571 Begründung, Präklusion, Ausnahmen vom Anwaltszwang


(1) Die Beschwerde soll begründet werden. (2) Die Beschwerde kann auf neue Angriffs- und Verteidigungsmittel gestützt werden. Sie kann nicht darauf gestützt werden, dass das Gericht des ersten Rechtszuges seine Zuständigkeit zu Unrecht angenommen

Patentgesetz - PatG | § 21


(1) Das Patent wird widerrufen (§ 61), wenn sich ergibt, daß 1. der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 nicht patentfähig ist,2. das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann,3. der w

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(1) Soweit dieses Gesetz keine Bestimmungen über das Verfahren vor dem Patentgericht enthält, sind das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zivilprozeßordnung entsprechend anzuwenden, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nic

Patentgesetz - PatG | § 22


(1) Das Patent wird auf Antrag (§ 81) für nichtig erklärt, wenn sich ergibt, daß einer der in § 21 Abs. 1 aufgezählten Gründe vorliegt oder der Schutzbereich des Patents erweitert worden ist. (2) § 21 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

Patentgesetz - PatG | § 117


Auf den Prüfungsumfang des Berufungsgerichts, die verspätet vorgebrachten, die zurückgewiesenen und die neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel sind die §§ 529, 530 und 531 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden. Dabei tritt an die Stelle de

Zivilprozessordnung - ZPO | § 268 Unanfechtbarkeit der Entscheidung


Eine Anfechtung der Entscheidung, dass eine Änderung der Klage nicht vorliege oder dass die Änderung zuzulassen sei, findet nicht statt.

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(1) Die Entscheidung über die Rechtsbeschwerde ergeht durch Beschluß; sie kann ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. (2) Der Bundesgerichtshof ist bei seiner Entscheidung an die in dem angefochtenen Beschluß getroffenen tatsächlichen Fests

Patentgesetz - PatG | § 73


(1) Gegen die Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen findet die Beschwerde statt. (2) Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt einzulegen. Der Beschwerde und allen Sc

Patentgesetz - PatG | § 61


(1) Die Patentabteilung entscheidet durch Beschluss. Auf einen zulässigen Einspruch hin entscheidet die Patentabteilung, ob und in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird. Nimmt der Einsprechende den Einspruch zurück, so wird

Patentgesetz - PatG | § 108


(1) Im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen. (2) Das Patentgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt is

Patentgesetz - PatG | § 116


(1) Der Prüfung des Bundesgerichtshofs unterliegen nur die von den Parteien gestellten Anträge. (2) Eine Klageänderung und in dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats eine Verteidigung mit e

Patentgesetz - PatG | § 87


(1) Das Patentgericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden. (2) Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied hat schon vor der mündlichen Verhandlung

Patentgesetz - PatG | § 74


(1) Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten zu. (2) In den Fällen des § 31 Abs. 5 und des § 50 Abs. 1 und 2 steht die Beschwerde auch der zuständigen obersten Bundesbehörde zu.

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Bundesgerichtshof Beschluss, 27. Juni 2007 - X ZB 6/05

bei uns veröffentlicht am 27.06.2007

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 6/05 vom 27. Juni 2007 in der Rechtsbeschwerdesache Nachschlagewerk: ja BGHZ : ja BGHR : ja Informationsübermittlungsverfahren II PatG § 21 Abs. 2 Das Patent darf im Einspruchs(beschwerde)verfahren nur da

Bundesgerichtshof Urteil, 14. März 2012 - XII ZR 164/09

bei uns veröffentlicht am 14.03.2012

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL XII ZR 164/09 Verkündet am: 14. März 2012 Küpferle, Justizamtsinspektorin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Familiensache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein
4 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Beschluss, 08. Nov. 2016 - X ZB 1/16.

Bundesgerichtshof Urteil, 07. Nov. 2017 - X ZR 63/15

bei uns veröffentlicht am 07.11.2017

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 63/15 Verkündet am: 7. November 2017 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ:

Bundesgerichtshof Beschluss, 18. Okt. 2017 - I ZB 3/17

bei uns veröffentlicht am 18.10.2017

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 3/17 Verkündet am: 18. Oktober 2017 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR

Bundesgerichtshof Beschluss, 18. Okt. 2017 - I ZB 4/17

bei uns veröffentlicht am 18.10.2017

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 4/17 Verkündet am: 18. Oktober 2017 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Marke Nr. 397 55 314 ECLI:DE

Bundesgerichtshof Beschluss, 18. Okt. 2017 - I ZB 106/16

bei uns veröffentlicht am 18.10.2017

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 106/16 Verkündet am: 18. Oktober 2017 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Marke Nr. 398 69 970 ECLI:DE

Referenzen

(1) Das Patent wird widerrufen (§ 61), wenn sich ergibt, daß

1.
der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 nicht patentfähig ist,
2.
das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann,
3.
der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist (widerrechtliche Entnahme),
4.
der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist; das gleiche gilt, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder einer nach § 7 Abs. 2 eingereichten neuen Anmeldung beruht und der Gegenstand des Patents über den Inhalt der früheren Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der früheren Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist.

(2) Betreffen die Widerrufsgründe nur einen Teil des Patents, so wird es mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten. Die Beschränkung kann in Form einer Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vorgenommen werden.

(3) Mit dem Widerruf gelten die Wirkungen des Patents und der Anmeldung als von Anfang an nicht eingetreten. Bei beschränkter Aufrechterhaltung ist diese Bestimmung entsprechend anzuwenden.

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Auch insoweit steht es allerdings dem Patentinhaber frei, das Patent nur mit bestimmten Ansprüchen (Anspruchssätzen) zu verteidigen. Patentamt und Patentgericht dürfen sich daher bei Änderungen des Patents, zu denen auch der Widerruf im Umfang einzelner Patentansprüche gehört, auch im Einspruchs - oder Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht in Widerspruch zum Willen des Patentinhabers setzen.

(1) Die Patentabteilung entscheidet durch Beschluss. Auf einen zulässigen Einspruch hin entscheidet die Patentabteilung, ob und in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird. Nimmt der Einsprechende den Einspruch zurück, so wird das Verfahren von Amts wegen ohne den Einsprechenden fortgesetzt. Abweichend von Satz 3 ist das Verfahren beendet, wenn sich der zurückgenommene Einspruch ausschließlich auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme nach § 21 Absatz 1 Nummer 3 gestützt hat. In diesem Fall oder wenn das Verfahren in der Hauptsache erledigt ist, wird die Beendigung des Verfahrens durch Beschluss festgestellt.

(2) Abweichend von Absatz 1 entscheidet der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts,

1.
wenn ein Beteiligter dies beantragt und kein anderer Beteiligter innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Antrags widerspricht, oder
2.
auf Antrag nur eines Beteiligten, wenn mindestens 15 Monate seit Ablauf der Einspruchsfrist, im Fall des Antrags eines Beigetretenen seit Erklärung des Beitritts, vergangen sind.
Dies gilt nicht, wenn die Patentabteilung eine Ladung zur Anhörung oder die Entscheidung über den Einspruch innerhalb von drei Monaten nach Zugang des Antrags auf patentgerichtliche Entscheidung zugestellt hat. Im Übrigen sind die §§ 59 bis 62, 69 bis 71 und 86 bis 99 entsprechend anzuwenden.

(3) Wird das Patent widerrufen oder nur beschränkt aufrechterhalten, so wird dies im Patentblatt veröffentlicht.

(4) Wird das Patent beschränkt aufrechterhalten, so ist die Patentschrift entsprechend zu ändern. Die Änderung der Patentschrift ist zu veröffentlichen.

(1) Das Patentgericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.

(2) Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied hat schon vor der mündlichen Verhandlung oder, wenn eine solche nicht stattfindet, vor der Entscheidung des Patentgerichts alle Anordnungen zu treffen, die notwendig sind, um die Sache möglichst in einer mündlichen Verhandlung oder in einer Sitzung zu erledigen. Im übrigen gilt § 273 Abs. 2, 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 der Zivilprozeßordnung entsprechend.

(1) Das Patent wird widerrufen (§ 61), wenn sich ergibt, daß

1.
der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 nicht patentfähig ist,
2.
das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann,
3.
der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist (widerrechtliche Entnahme),
4.
der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist; das gleiche gilt, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder einer nach § 7 Abs. 2 eingereichten neuen Anmeldung beruht und der Gegenstand des Patents über den Inhalt der früheren Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der früheren Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist.

(2) Betreffen die Widerrufsgründe nur einen Teil des Patents, so wird es mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten. Die Beschränkung kann in Form einer Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vorgenommen werden.

(3) Mit dem Widerruf gelten die Wirkungen des Patents und der Anmeldung als von Anfang an nicht eingetreten. Bei beschränkter Aufrechterhaltung ist diese Bestimmung entsprechend anzuwenden.

(1) Das Patent wird auf Antrag (§ 81) für nichtig erklärt, wenn sich ergibt, daß einer der in § 21 Abs. 1 aufgezählten Gründe vorliegt oder der Schutzbereich des Patents erweitert worden ist.

(2) § 21 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.

(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.

(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

(1) Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten zu.

(2) In den Fällen des § 31 Abs. 5 und des § 50 Abs. 1 und 2 steht die Beschwerde auch der zuständigen obersten Bundesbehörde zu.

Nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit ist eine Änderung der Klage zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich erachtet.

(1) Der Prüfung des Bundesgerichtshofs unterliegen nur die von den Parteien gestellten Anträge.

(2) Eine Klageänderung und in dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats eine Verteidigung mit einer geänderten Fassung des Patents sind nur zulässig, wenn

1.
der Gegner einwilligt oder der Bundesgerichtshof die Antragsänderung für sachdienlich hält und
2.
die geänderten Anträge auf Tatsachen gestützt werden können, die der Bundesgerichtshof seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung nach § 117 zugrunde zu legen hat.

Auf den Prüfungsumfang des Berufungsgerichts, die verspätet vorgebrachten, die zurückgewiesenen und die neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel sind die §§ 529, 530 und 531 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden. Dabei tritt an die Stelle des § 520 der Zivilprozessordnung der § 112.

(1) Soweit dieses Gesetz keine Bestimmungen über das Verfahren vor dem Patentgericht enthält, sind das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zivilprozeßordnung entsprechend anzuwenden, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen.

(2) Eine Anfechtung der Entscheidungen des Patentgerichts findet nur statt, soweit dieses Gesetz sie zuläßt.

(3) Für die Gewährung der Akteneinsicht an dritte Personen ist § 31 entsprechend anzuwenden. Über den Antrag entscheidet das Patentgericht. Die Einsicht in die Akten von Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents wird nicht gewährt, wenn und soweit der Patentinhaber ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse dartut.

(4) § 227 Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozeßordnung ist nicht anzuwenden.

(1) Die Beschwerde soll begründet werden.

(2) Die Beschwerde kann auf neue Angriffs- und Verteidigungsmittel gestützt werden. Sie kann nicht darauf gestützt werden, dass das Gericht des ersten Rechtszuges seine Zuständigkeit zu Unrecht angenommen hat.

(3) Der Vorsitzende oder das Beschwerdegericht kann für das Vorbringen von Angriffs- und Verteidigungsmitteln eine Frist setzen. Werden Angriffs- und Verteidigungsmittel nicht innerhalb der Frist vorgebracht, so sind sie nur zuzulassen, wenn nach der freien Überzeugung des Gerichts ihre Zulassung die Erledigung des Verfahrens nicht verzögern würde oder wenn die Partei die Verspätung genügend entschuldigt. Der Entschuldigungsgrund ist auf Verlangen des Gerichts glaubhaft zu machen.

(4) Ordnet das Gericht eine schriftliche Erklärung an, so kann diese zu Protokoll der Geschäftsstelle abgegeben werden, wenn die Beschwerde zu Protokoll der Geschäftsstelle eingelegt werden darf (§ 569 Abs. 3).

Nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit ist eine Änderung der Klage zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich erachtet.

(1) Gegen die Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen findet die Beschwerde statt.

(2) Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt einzulegen. Der Beschwerde und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. Die Beschwerde und alle Schriftsätze, die Sachanträge oder die Erklärung der Zurücknahme der Beschwerde oder eines Antrags enthalten, sind den übrigen Beteiligten von Amts wegen zuzustellen; andere Schriftsätze sind ihnen formlos mitzuteilen, sofern nicht die Zustellung angeordnet wird.

(3) Erachtet die Stelle, deren Beschluß angefochten wird, die Beschwerde für begründet, so hat sie ihr abzuhelfen. Sie kann anordnen, daß die Beschwerdegebühr nach dem Patentkostengesetz zurückgezahlt wird. Wird der Beschwerde nicht abgeholfen, so ist sie vor Ablauf von einem Monat ohne sachliche Stellungnahme dem Patentgericht vorzulegen.

(4) Steht dem Beschwerdeführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenüber, so gilt die Vorschrift des Absatzes 3 Satz 1 nicht.

17
Denn nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs setzt ein zulässiges Rechtsmittel voraus, dass der Rechtsmittelführer damit die Beseitigung einer in dem angefochtenen Urteil liegenden Beschwer erstrebt. Ein Rechtsmittel ist daher unzulässig, wenn es den in der Vorinstanz erhobenen und abgewiesenen Klageanspruch nicht wenigstens teilweise weiter verfolgt und damit die Richtigkeit des angefochtenen Urteils in Frage stellt, sondern lediglich im Wege der Klageänderung einen neuen, bisher nicht geltend gemachten Anspruch zur Entscheidung stellt. Eine bloße Erweiterung oder Änderung der Klage kann nicht das alleinige Ziel des Rechtsmittels sein; sie setzen vielmehr ein bereits zulässiges Rechtsmittel voraus (vgl. zur Berufung BGH Urteile vom 11. Oktober 2000 - VIII ZR 321/99 - NJW 2001, 226 und vom 9. Juli 2002 - KZR 13/01 - veröffentlicht bei juris).

Nach dem Eintritt der Rechtshängigkeit ist eine Änderung der Klage zulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich erachtet.

Eine Anfechtung der Entscheidung, dass eine Änderung der Klage nicht vorliege oder dass die Änderung zuzulassen sei, findet nicht statt.

22
Neuheitsprüfung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit). Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist danach erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen "unmittelbar und eindeutig" (BGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 389 - Luftverteiler; Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, Rn. 62 - Fälschungssicheres Dokument; Urteil vom 14. August 2012 - X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 - UV-unempfindliche Druckplatte) als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentübertragungseinrichtung ; Urteil vom 18. Februar 2010 - Xa ZR 52/08, GRUR 2010, 599 Rn. 22, 24 - Formteil). Zu ermitteln ist mithin, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen allgemeinen Lehre entnimmt (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 - Olanzapin). Maßgeblich ist dabei das Verständnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Einreichung der prioritätsbeanspruchenden Patentanmeldung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit).
c) Das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss

(1) Im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen.

(2) Das Patentgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

(1) Die Entscheidung über die Rechtsbeschwerde ergeht durch Beschluß; sie kann ohne mündliche Verhandlung getroffen werden.

(2) Der Bundesgerichtshof ist bei seiner Entscheidung an die in dem angefochtenen Beschluß getroffenen tatsächlichen Feststellungen gebunden, außer wenn in bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Rechtsbeschwerdegründe vorgebracht sind.

(3) Die Entscheidung ist zu begründen und den Beteiligten von Amts wegen zuzustellen.