Oberlandesgericht Düsseldorf Urteil, 30. Okt. 2014 - I-2 U 3/14

Tenor

• I. Die Berufung gegen das am 12. Dezember 2013 verkündete Urteil der 4c Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.

• II. Die Klägerin hat auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

• III. Das Urteil und das Urteil des Landgerichts sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Der Klägerin wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen ihrer Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des beizutreibenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

• IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

• V. Der Streitwert wird auf 2.500.000,- € festgesetzt.

G r ü n d e :

G r ü n d e :

I.

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des Gebrauchsmusters 201 22 XXX U1 (nachfolgend: Klagegebrauchsmuster) auf Rechnungslegung sowie auf Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch. Darüber hinaus begehrt die Klägerin wegen Benutzung der dem europäischen Patent 2 224 XXY B1 (nachfolgend: Klagepatent) zugrunde liegenden Anmeldung Angaben zur Rechnungslegung sowie die Feststellung der Entschädigungspflicht dem Grunde nach.

Das Klagegebrauchsmuster wurde aus einer europäischen Patentanmeldung unter Inanspruchnahme des Anmeldetages dieser Anmeldung, dem 4. April 2001, abgezweigt, so dass die zehnjährige Schutzdauer des Klagegebrauchsmusters am 30. April 2011 endete. Die Bekanntmachung der Eintragung des Klagegebrauchsmusters im Patentblatt erfolgte am 14. Juni 2006.

Nachdem die Beklagte das Klagegebrauchsmuster mit einem Löschungsantrag angegriffen hatte, wurde das Klagegebrauchsmuster durch das Deutsche Patent- und Markenamt mit Beschluss vom 12. Juni 2008 beschränkt aufrecht erhalten. Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte legten gegen diese Entscheidung Beschwerde beim Bundespatentgericht ein, woraufhin das Klagegebrauchsmuster mit Beschluss vom 27. April 2010 in vollem Umfang gelöscht wurde. Auf die durch die Klägerin gegen dieses Urteil eingelegte Rechtsbeschwerde hob der Bundesgerichtshof die Entscheidung des Bundespatentgerichts mit Beschluss vom 16. Juni 2011 wegen Verletzung rechtlichen Gehörs auf und verwies die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurück. Die Parteien erklärten das Löschungsverfahren daraufhin übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt, woraufhin das Bundespatentgericht der hiesigen Klägerin mit Beschluss vom 28. Januar 2013 die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegte.

Mit Schriftsatz vom 7. März 2013 (Anlagenkonvolut B 2) stellte die Beklagte einen erneuten Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Klagegebrauchsmusters, über den das Deutsche Patent- und Markenamt noch nicht entschieden hat.

Das Klagegebrauchsmuster trägt die Bezeichnung „Werkstück mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften, das durch Tiefziehen ausgehend von einem gewalzten und insbesondere warmgewalzten und beschichteten Bandstahlblech in Form gebracht worden ist“.

Von der Klägerin werden die Schutzansprüche 2, 5 und 7 in Kombination - und damit folgender Schutzanspruch – geltend gemacht:

„Werkstück mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften, das durch ein Umformungsverfahren durch Tiefziehen ausgehend von einem gewalzten, insbesondere warmgewalzten Bandstahlblech erhalten wird, welches mit einem Metall oder einer metallischen Legierung aus Zink oder einer Legierung auf der Basis von Zink mit einer Dicke zwischen 5 µm und 30 µm beschichtet ist, welche einen Schutz der Oberfläche und des Stahls sicherstellen, wobei in dem Verfahren das Blech zugeschnitten wird, um einen Blechzuschnitt zu erhalten, ein Warmtiefziehvorgang ausgehend von dem Blechzuschnitt ausgeführt wird, um das Werkstück zu erhalten, vor dem Tiefziehen an der Oberfläche eine intermetallische Legierungsverbindung realisiert wird, die einen Schutz gegen die Korrosion und gegen die Entkohlung des Stahls sicherstellt, und durch diese Verbindung eine Schmierfunktion bewirkbar ist, und die Verbindung durch eine Transformation der Beschichtung in eine intermetallische Legierung durch eine Temperaturerhöhung über 700 °C erhalten wird, und die für den Tiefziehvorgang notwendigen Blechüberschüsse durch Zuschneiden entfernt werden, wobei das durch Tiefziehen erhaltene Werkstück erhöhte mechanische Eigenschaften aufweist, welche durch eine Abschreckhärtung mit einer über der kritischen Abschreckgeschwindigkeit liegenden Geschwindigkeit realisiert sind.“

Die nachfolgend verkleinert wiedergegebene Figur 1 der Klagegebrauchsmusterschrift, bei der es sich um eine Prinzipskizze handelt, erläutert die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels.

Das Klagepatent wurde am 4. April 2001 unter Inanspruchnahme der Priorität einer französischen Schrift vom 7. April 2000 in französischer Verfahrenssprache als (zweite) Teilanmeldung einer später widerrufenen Stammanmeldung hinterlegt und am 1. September 2010 offengelegt. Mit Schreiben vom 16. September 2011 ist der Beklagten eine deutsche und eine englische Übersetzung der Ansprüche dieser Teilanmeldung zur Kenntnis gebracht worden.

Das Klagepatent, das im Laufe des Erteilungsverfahrens erheblich modifiziert und zuletzt auf ein Verfahren zurückgeführt worden ist, trägt die Bezeichnung „Procédé de réalisation d’une pièce à très hautes caractéristiques mécaniques, mise en forme par emboutissage, à partir d’une bande de tôle d’Uer laminée et notamment laminée à chaud et revêtue“ („Verfahren zum Herstellen eines Bauteils mit sehr guten mechanischen Eigenschaften durch Tiefziehen aus gewalztem, insbesondere warmgewalztem und beschichtetem Stahlblech“). Seine Erteilung wurde am 17. Juli 2013 im Patentblatt veröffentlicht. Das Klagepatent ist in Kraft. Allerdings ist gegen dessen Erteilung ein Einspruchsverfahren anhängig, das die Beklagte neben vier weiteren Einsprechenden führt, wobei das Europäische Patentamt über die Einsprüche noch nicht entschieden hat.

Der durch die Klägerin geltend gemachte Patentanspruch 1 lautet in der durch die Klägerin vorgelegten und durch die Beklagte nicht beanstandeten deutschen Übersetzung:

„Verfahren zur Herstellung eines Teils mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften, durch Umformen in einer Presse ausgehend von einem gewalzten, insbesondere warmgewalzten Stahlblechband, das mit einem Metall oder einer Metalllegierung beschichtet ist, welche einen Schutz der Oberfläche und des Stahls gewährleisten, dadurch gekennzeichnet, dass:

-               das Metall oder die Metalllegierung der Beschichtung Zink oder eine Legierung auf der Basis von Zink mit einer Dicke, die zwischen 5 µm und 30 µm liegt, ist,

-                 das Blech zugeschnitten wird, um einen Blechzuschnitt zu erhalten,

-                 der beschichtete Blechzuschnitt einer zwischen 700°C und 1.200°C liegenden Temperaturerhöhung mit dem Ziel einer Warmumformung in ein Teil unterzogen wird,

-                 dadurch an der Oberfläche eine intermetallische Legierungsverbindung hergestellt wird, die einen Schutz gegen die Korrosion und gegen die Entkohlung des Stahls sicherstellt, wobei die intermetallische Verbindung eine Schmierfunktion bewirken kann,

-                 die Umformung des Blechzuschnitts durch Warm-Pressen bewirkt wird,

-                 das umgeformte Teil, um eine Abschreckhärtung zu erfahren, mit einer über der kritischen Härtegeschwindigkeit liegenden Geschwindigkeit abgekühlt wird, um erhöhte mechanische Härteeigenschaften des Stahls und eine erhöhte Oberflächenhärte der Beschichtung herbeizuführen,

-                 durch Schneiden die für den Pressvorgang notwendigen Blechüberschüsse entfernt werden.“

Bei der Beklagten handelt es sich um eine niederländische Tochtergesellschaft des indischen Stahlkonzerns B, die ursprünglich unter der Bezeichnung „C B. V.“ firmierte. Sie ist - wie die Klägerin - auf dem Gebiet der Stahlherstellung und Veredelung tätig und bietet spezialisierte Lösungen für verschiedene Industriezweige, darunter Automobile und Luftfahrt, Schienenverkehr, Konsumgüter, Maschinenbau und Bauindustrie, an.

Am 18./19. Mai 2010 fand in Bad Nauheim unter dem Titel „Materials in Car Body Engineering 2010“ eine internationale Konferenz statt, an der auch Mitarbeiter der Parteien sowie Vertreter einiger Automobilhersteller teilnahmen. Die Namen und Funktionen der Konferenzteilnehmer lassen sich dem als Anlage rop 19/B 5 zur Akte gereichten Verzeichnis entnehmen. Im Rahmen dieser Konferenz hielten Mitarbeiter der Beklagten unter der Überschrift „D“ einen Vortrag. Dabei wurden an interessierte Konferenzteilnehmer Unterlagen verteilt, welche die Klägerin auszugsweise als Anlage rop 19/rop 2 zur Akte gereicht hat. Auf Seite 15 dieser Unterlage heißt es unter der Überschrift „Light weight solutions in automotive BIW, Hot forming technology“:

„Hot forming offers considerable advantages in automotive BIW engineering:

-                 Significant weight saving potential through ultra high strength

-                 Complex parts can be designed and produced as one piece instead of an assembly of 2 or 3 parts

-                 Very good shape accuracy as the hot stamping process minimises the spring back“

Eine ebenfalls auf Seite 15 der Unterlage enthaltene Zeichnung zeigt die Produktionsschritte „Pressing, heating, thermoforming and hardening, blasting or pickling“ und gibt auf Seite 16 unter der Überschrift „Processing routes for hot forming“ die Produktionsschritte schematisch wieder. Beide Darstellungen werden nachfolgend wiedergegeben.

Auf Seite 18 der Unterlage heißt es ferner unter anderem:

„S is developing new Zn-based coated Boron in two variants:

-              GA coated,

-              HDG coated based on the E coating.“

Schließlich findet sich auf Seite 19 folgender Hinweis:

„In automotive market the interest for Zn coated Boron steel for hot forming is increasing

-              The S answer is to develop new Zn based coated products for this growing market demand

-              Second half of 2010 S expects to have this product available for wide testing in the market.”

Im Juni 2011 fand an der Universität Kassel die 3. Internationale Konferenz betreffend die Warmumformung von „High-Performance-Steel“ („3rd International Conference on Hot Sheet Metal Forming of High-Performance Steel“) statt, auf der Mitarbeiter der Beklagten abermals einen Vortrag hielten, dessen Inhalt sich dem von der Klägerin als Anlage rop 15 zur Akte gereichten Aufsatz entnehmen lässt. Dort heißt es unter anderem:

„G is developing a new Zn-based coated material called F.”

Nachdem das dem Klagepatent zugrunde liegende Stammpatent widerrufen worden war, wurde Herr H, der Verkaufs- und Marketingdirektor von G, in einer im August 2011 in englischer Sprache herausgegebenen Pressemitteilung entsprechend der deutschen Übersetzung der Klägerin wie folgt zitiert:

„Diese Entscheidung ist ein Meilenstein, weil sie die Kunden im Automobilsektor freimacht, mit uns bei der Benutzung von F zu arbeiten. Unser Ziel ist es, dass wir ihnen ein neues Produkt zur Verfügung stellen können, das die verbesserten Eigenschaften besitzt, die sie sich wünschen. Versuche mit F haben sich bisher als außergewöhnlich vielversprechend erwiesen und wir glauben, dass das Produkt einen deutlichen Schritt vorwärts darstellt bei unserem Ziel, die Materialien der nächsten Generation für das Engineering der Fahrzeug-Karosserie anzubieten.“

Hinsichtlich des vollständigen Inhalts dieser Pressemitteilung wird auf die Anlage rop 16 Bezug genommen.

Auf einer weiteren Konferenz in Göteburg (Gothenburg), die vom 20. bis 21. September 2011 stattfand, hielt Herr Dr. I unter dem Titel „V at G“ einen Vortrag, dessen Inhalt sich anhand der Anlage rop 20 nachvollziehen lässt. Darin findet sich unter anderem die nachstehend verkleinert eingeblendete Folie:

Im Mai 2012 hielt die Beklagte vor Finanzinvestoren eine weitere Präsentation (vgl. Anlage rop 21), in der es auf Seite 27 unter dem Punkt „innovative products and services“ unter anderem heißt: „Automotive: new press-hardened zinc-coated boron steel sheet, called F“.

Darüber hinaus hielt Herr Dr. J, „Chief Commercial Officer“ der Beklagten, auf den „L“, die am 25. und 26. September 2012 stattfanden, eine Präsentation, deren wesentlicher Inhalt sich aus der Anlage rop 22 erschließt. Dort heißt es auf Seite 9:

„F is a hot dip galvanealed coated boron steel suitable for the direct hotforming process offering cathodic corrosion protection. […]

Our F product drives affordability in stamping & durability for corrosion critical areas.”

Außerdem fand im Zusammenhang mit der Messe „K“ am 25. und 26. Oktober 2012 das „2^nd International Seminar CHS“ statt, bei welchem Mitarbeiter der Beklagten die aus der Anlage rop 26 ersichtliche Präsentation hielten. Auf dem Messestand der Beklagten auf der „K“ fand sich zudem - wie nachfolgend eingeblendet - ein Stück Stahlblech in Gestalt einer B-Säule, die aus dem in der vorgenannten Präsentation genannten Stahl „X F“ gefertigt war:

Im Vorfeld der Messe „K“ veröffentlichte die Beklagte schließlich eine Pressemitteilung, deren vollständiger Inhalt aus der Anlage rop 33 ersichtlich ist. Darin heißt es unter anderem (in deutscher Übersetzung):

„G liefert Leichtbaulösungen für eine Vielzahl von Fahrzeugkomponenten […]

Auf der M, der weltgrößten Messe für die blechverarbeitende Industrie, präsentiert G seine hochentwickelten festen Stähle.

Nach den Ergebnissen des N Leichtbau-Kleinwagenkonzepts, O (O) genannt, hat G seine eigenen hochentwickelten Stähle für diese Anwendungsbereiche optimiert. Basierend auf gegenwärtig oder bald verfügbaren Stahlsorten entwickelte G Leichtbaudesigns für eine Vielzahl stählerner Fahrzeugkomponenten. […]

Das O-Entwicklungsprojekt wurde von N, der Automobilgruppe der P, initiiert, der G als aktives Mitglied und Teil der Lenkungsgruppe angehört. Entstanden ist eine gemeinsam entwickelte leichte Karosserie für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Anhand dieser Ergebnisse optimierte die F&E-Abteilung von G die Anwendungsmöglichkeiten seiner ultrahochfesten Stähle und leitete daraus Leichtbaukonzepte für ein breites Spektrum von Fahrzeugteilen ab. Auf der M demonstriert G, wie das Unternehmen effiziente Leichtbaulösungen in enger Zusammenarbeit mit den Kunden umsetzt. Anhand eines verkleinerten O-Modells sowie begleitenden Karosseriestudien und Sitzkonzepten veranschaulicht G auf der Messe sein Produkt- und Service-Portfolio und zeigt auf, dass es 98 Prozent der stählernen Fahrzeugkomponenten eines Autos durch eigene Stähle abdecken kann. [...]

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von G analysierte die am O-Modell durchgeführten Crash-Tests, um einen Überblick über die Kräfteeinwirkungen auf die Fahrzeugstruktur zu gewinnen. Auf Basis der jüngsten Forschungsergebnisse in punkto Material, dessen Verformung und Fügbarkeit und in Kombination mit eigenem Know-How über CAD- und CAE-Simulation überarbeitete G Komponenten für Karosserie, Fahrwerk und Sitzdesings. Dazu nutzte das Unternehmen die eigenen gegenwärtig und bald verfügbaren Stahlgüten und Stahldicken. […]

Als Zulieferer für alle Automobilhersteller in Europa weiß G, was die Industrie benötigt: Dünnere Materialien mit verbesserter Festigkeit für mehr Ladekapazität und eine größere Leistungsfähigkeit bei der Crash-Sicherheit. […] G bietet zu diesem Zweck ein breites Portfolio von formbaren, hochfesten kaltgehärteten Stählen mit einer Festigkeit von bis zu 1.000 Megapascal (MPa) an. […]

Da das Schweißen immer noch die am häufigsten angewandte Methode zur Verbindung zweier Stahlkomponenten ist, ist es ebenso wichtig, dass neue Stahlgüten eine hohe Verformbarkeit und Schweißbarkeit mit bestmöglichem Korrosionsschutz verbinden. Dank der hochwertigen Beschichtungsprodukte von G ist auch dieser Faktor berücksichtigt und effizient gelöst. Denn mit der HQ 1500 Serie bietet das Unternehmen auch einen fortschrittlichen warmgewalzten Stahl mit einer Festigkeit von bis zu 1.500 MPa an. Der neue HQ 1500 F ist beispielsweise ein zinkbeschichteter Stahl mit aktivem Korrosionsschutz. Hochfeste Stähle von G werden in den Niederlanden und in Großbritannien produziert und entweder direkt an die Automobilhersteller geliefert oder über die unternehmenseigenen Service Center ausgeliefert. In Deutschland spielt das Automotive Service Center Gelsenkirchen für die Lieferung des Stahls an den lokalen Service eine wichtige Rolle.“

Nach Auffassung der Klägerin hat die Beklagte durch die Präsentation in Bad Nauheim innerhalb der Laufzeit des Klagegebrauchsmusters Stahlbleche zur Realisierung eines das Klagegebrauchsmuster verletzenden Werkstücks angeboten und damit das Klagegebrauchsmuster mittelbar verletzt. Das gelte unabhängig davon, dass die Beklagte damals noch nicht zur Lieferung eines konkreten Produktes imstande gewesen sein sollte, weil sie das Produkt bislang noch weder hergestellt noch vertrieben habe. In der Automobilindustrie sei der konkreten Lieferung ein langwieriger Evaluierungs- und Entwicklungsprozess zwischen Automobilzulieferer und Automobilhersteller vorgeschaltet, dessen Zweck die Konferenzteilnahme durch die Beklagte gedient habe. Die arbeitsteilige Organisation der Automobilindustrie führe dazu, dass sich Stahlunternehmen wie die Beklagte mit der Entwicklung und Evaluierung von konkreten Fahrzeugkomponenten befassten, für die der Stahl eingesetzt werden könne.

Diese Angebotshandlungen, aus denen sich auch der Gegenstand der Klageschutzrechte entnehmen lasse, habe sie durch Präsentationen auf der Konferenz in Göteburg (Gothenburg) sowie während der „Q“ und der „K“ und damit nach erfolgter Zustellung der deutschen Übersetzung der französischsprachigen Ansprüche der damaligen Patentanmeldung fortgesetzt und damit auch ein das Klagepatent benutzendes Verfahren bzw. Stahlbleche für ein das Klagepatent benutzendes Verfahren vor Erteilung des Klagepatents angeboten.

Die Beklagte, die um Klageabweisung, hilfsweise um Aussetzung bis zur rechtskräftigen Entscheidung in dem das Klagegebrauchsmuster betreffenden Verfahren auf Feststellung der Unwirksamkeit bzw. in dem das Klagepatent betreffenden Einspruchsverfahren gebeten hat, hat eine Verletzung der Klageschutzrechte bestritten und zugleich deren Rechtsbestand in Frage gestellt.

Durch Urteil vom 12. Dezember 2012 hat das Landgericht Düsseldorf die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt: Eine unmittelbare Benutzung des patentgemäßen Verfahrens lasse sich nicht feststellen. Es sei nicht zu erkennen, dass die Beklagte das erfindungsgemäße Verfahren nach Zustellung der übersetzten Patentansprüche bis zur Erteilung des Klagepatents angeboten habe. Soweit sich die Klägerin auf eine Konferenz berufe, die vom 13. bis zum 17. Juni 2011 in Kassel stattgefunden habe, scheide eine Benutzungshandlung bereits deshalb aus, weil die Konferenz vor dem 16. September 2011 und demnach vor Kenntnisnahme der Beklagten von der Klagepatentanmeldung stattgefunden habe. Anhand der übrigen, durch die Klägerin vorgelegten Präsentationen lasse sich demgegenüber eine Benutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens nicht erkennen. Den Präsentationen könne keine Darstellung des patentgemäßen Verfahrens bzw. von Stahlblechen für ein klagepatentgemäßes Verfahren entnommen werden, da nicht sämtliche Merkmale des erfindungsgemäßen Verfahrens offenbart seien. Es lasse sich bereits nicht erkennen, dass das Merkmal „Verfahren zur Herstellung eines patentgemäßen Teils mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften“ verwirklicht werde. Das Klagepatent definiere den Begriff der „sehr hohen mechanischen Eigenschaften“ nicht, sondern nenne nur eine Vielzahl von Eigenschaften, ohne klarzustellen, welche Eigenschaften zu den durch das erfindungsgemäße Verfahren zu erzielenden sehr hohen mechanischen Eigenschaften gehören sollen. Daher würden unter diesen Begriff diejenigen mechanischen Eigenschaften fallen, welche in der Beschreibung des Klagepatents genannt seien, nämlich die Beständigkeit gegen Ermüdung, die Abnutzung, die Abrasion und die Korrosion sowie die Bruchfestigkeit und die Härte. Diese Eigenschaften würden sich nicht ausschließlich in einer großen Härte oder Zugfestigkeit wiederspiegeln, sondern seien voneinander unabhängig. Vor diesem Hintergrund lasse sich eine Benutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens nicht feststellen, da nicht erkennbar sei, dass die Beklagte ein Verfahren anbiete, mittels welchem ein Teil mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften erhalten werden könne. In Entsprechung der vorstehenden Ausführungen sei auch eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters nicht feststellbar. Soweit die Klägerin behaupte, die Beklagte habe mittels ihrer Präsentation „Werkstücke“ im Sinne des Klagegebrauchsmusters angeboten und ihre Handlungen seien auf ein gemeinschaftliches, arbeitsteiliges Vorgehen mit einigen deutschen Automobilherstellern gerichtet, sei dieser Vortrag nicht hinreichend substantiiert, weil er letztlich allein auf Vermutungen gründe. Zudem reiche die Tatsache, dass an der Fachkonferenz „Materialien des Karosseriebaus 2010“, die am 18. und 19. Mai 2010 in Bad Nauheim stattgefunden habe, Mitarbeiter von Automobilherstellern und -zulieferern teilgenommen hätten, nicht aus, um ein Angebot von Werkstücken zu begründen. Auch eine mittelbare Verletzung des Klagegebrauchsmusters habe die Klägerin nicht dargelegt. Der als Anlage rop 19 vorgelegten Präsentationsunterlage lasse sich nicht entnehmen, dass sie ein Mittel zum Gegenstand habe, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezogen habe. Im Rahmen ihrer Präsentation habe die Beklagte beschichtete Stahlbleche vorgestellt, die grundsätzlich ein Element zur Herstellung des vom Klagegebrauchsmuster geschützten Werkstücks darstellten. Der Präsentation lasse sich jedoch nicht entnehmen, dass die von der Beklagten dargestellten und ggf. angebotenen beschichteten Stahlbleche sämtliche Merkmale, die in den streitgegenständlichen Ansprüchen des Klagegebrauchsmusters vorausgesetzt würden, erfüllten und damit für die Herstellung eines Werkstücks entsprechend dem Klagegebrauchsmuster geeignet seien. Denn dass die von der Beklagten dargestellten, beschichteten Stahlbleche zur Herstellung von Werkstücken mit „sehr hohen mechanischen Eigenschaften“ geeignet seien, habe die Klägerin nicht zur Überzeugung des Gerichts darzulegen vermocht.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Begehren auf eine Verurteilung der Klägerin weiter. Sie wiederholt und ergänzt ihr erstinstanzliches Vorbringen und macht geltend: Das Landgericht habe sowohl das Klagegebrauchsmuster als auch das Klagepatent hinsichtlich des Merkmals „sehr hohe mechanische Eigenschaften“ unrichtig ausgelegt und verkannt, dass sich beide Klageschutzrechte ausführlich mit den „sehr hohen mechanischen Eigenschaften“ eines in Form gebrachten Teils bzw. Werkstücks befassten, die das Landgericht für „nicht definiert“ gehalten habe. Die Ansprüche der beiden Klageschutzrechte und die Beschreibung der beanspruchten Erfindung in den beiden Klageschutzrechten würden nicht offen lassen, was mit der Formulierung „sehr hohe mechanische Eigenschaften“ gemeint sei. Ausführlich habe das Landgericht abschnittsweise aus dem Klagepatent zitiert, ohne jedoch den entscheidenden zusammenfassenden Abschnitt [0020] des Klagepatents anzusprechen. In diesem Abschnitt werde auf die infolge der Abschreckhärtung erhöhten mechanischen Härteeigenschaften des Stahls abgestellt. Ohne Rückhalt in den Klageschutzrechten habe das Landgericht gemeint, dass die „sehr hohen Eigenschaften“ über die „hohen und erhöhten Eigenschaften“ hinausgehen müssten. Zu Unrecht habe sich das Landgericht insoweit auf die Auffassung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes in dem das Stammpatent betreffenden Einspruchsverfahren berufen und die Ausführungen des Privatgutachters der Klägerin zu den in Rede stehenden technischen Fragestellungen als nicht überzeugend erachtet, weil die Ausführungen des Privatgutachters „in keinem Bezug zum Klagepatent“ stünden und sich „nicht mit der Auslegung des Anspruchs des Klagepatents“ befassten. Auch diese Sicht des Landgerichts sei offensichtlich unrichtig, denn das Privatgutachten befasse sich mit den den Klageschutzrechten zugrunde liegenden technischen Fragstellungen. Das Landgericht habe den Kontext der beiden Klageschutzrechte aus dem Blick verloren, wenn es beispielsweise den in Absatz [0013] genannten MPa-Werten keine Bedeutung beigemessen habe. Ersichtlich gehe es in Absatz [0013] um einen Basisstahl mit einer Bruchfestigkeit von ungefähr 500 MPa, der den Erhalt von wärmebehandelten Teilen ermögliche, die einen Stahl mit einer Festigkeit von mehr als 1.500 MPa aufweisen würden. Diese Festigkeit sei das Dreifache der genannten Bruchfestigkeit des Basisstahls. Überdies habe sich das Landgericht mit seiner Begründung nicht nur gegen den Privatgutachter der Klägerin, sondern auch gegen die außerprozessuale Werbebehauptung der Beklagten gewandt. Die Beklagte selbst bezeichne ihren beschichteten Stahl mit einer Bruchfestigkeit von 1.500 MPa als „ultra-high strength steel“. Ersichtlich gehe es aus der maßgeblichen Sicht des angesprochenen Fachmanns bei einer Bruchfestigkeit des Stahls von 1.500 MPa um sehr hohe mechanische Eigenschaften.

Darüber hinaus habe die Beklagte nach Zustellung der deutschen Übersetzung der Ansprüche der veröffentlichten Anmeldung des Klagepatents die technische Lehre des Klagepatents benutzt. Sie habe bereits beschichtete Blechzuschnitte der anspruchsgemäßen Temperaturerhöhung unterzogen, warmumgeformt sowie der anspruchsgemäßen Abschreckung unterzogen, so dass sie für diese Teile die belastbare Behauptung aufstellen könne, sie würden die in Anlage rop 27 genannten Eigenschaften aufweisen, wenn der angebotene Stahl für ihre Herstellung benutzt werde.

Schließlich habe die Beklagte auch das Klagegebrauchsmuster verletzt, indem sie im Mai 2010 in Bad Nauheim die Vorteile der drei grundlegenden Vorgaben des Klagegebrauchsmusters (beschichteter Blechzuschnitt, Temperaturerhöhung und Abschreckhärtung) beschrieben habe. Indem die Beklagte gegenüber der versammelten Automobilindustrie auch nach dem Verfahren gepresste Werkstücke erläutert habe, habe sie diese auch angeboten. Jedenfalls habe sie während der Laufzeit des Klagegebrauchsmusters für klagegebrauchsmustergemäß ausgestaltete Werkstücke einen geeigneten und hierfür bestimmten Stahl angeboten.

Die Klägerin beantragt,

• 65

  I. die Beklagte zu verurteilen,

              der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie – handelnd unter „C B.V.“ oder „R“ oder „G“ – in der Bundesrepublik Deutschland

1.              Bleche aus härtbarem Stahl, die mit Zink oder einer Legierung aus Zink beschichtet sind, vom 14. Juli 2006 bis zum 30. April 2011 angeboten oder geliefert hat,

              zur Realisierung eines Werkstücks mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften, das durch ein Umformungsverfahren durch Tiefziehen ausgehend von einem gewalzten, insbesondere warm gewalzten Bandstahlblech erhalten wird, welches mit einem Metall oder einer metallischen Legierung aus Zink oder einer Legierung auf der Basis von Zink beschichtet ist, welche einen Schutz der Oberfläche und des Stahls sicherstellen, wobei in dem Verfahren

-                 das Metall oder die metallische Legierung der Beschichtung Zink oder eine Verbindung auf der Basis von Zink mit einer Dicke zwischen 5 µm und 30 µm ist,

-                 das Blech zugeschnitten wird, um einen Blechzuschnitt zu erhalten,

-                 ein Warmtiefziehvorgang ausgehend von dem Blechzuschnitt ausgeführt wird, um das Werkstück zu erhalten,

-                 vor dem Tiefziehen an der Oberfläche eine intermetallische Legierungsverbindung realisiert wird, die einen Schutz gegen die Korrosion und gegen die Entkohlung des Stahls sicherstellt, und durch diese Verbindung eine Schmierfunktion bewirkbar ist, und die Verbindung durch eine Transformation der Beschichtung in eine intermetallische Legierung durch eine Temperaturerhöhung über 700 °C realisiert wird,

-                 das durch Tiefziehen erhaltene Werkstück erhöhte mechanische Eigenschaften aufweist, welche durch eine Abschreckhärtung mit einer über der kritischen Abschreckgeschwindigkeit liegenden Geschwindigkeit realisiert sind,

-                 die für den Tiefziehvorgang notwendigen Blechüberschüsse werden durch Zuschneiden entfernt;

2.               ein Verfahren und/oder Stahlbleche für ein Verfahren vom 16. September 2011 bis zum 16. August 2013 angeboten hat,

zur Herstellung eines Teils mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften, durch Umformen in einer Presse, ausgehend von einem gewalzten, insbesondere warmgewalzten Stahlblechband, das mit einem Metall oder einer Metalllegierung beschichtet ist, welche einen Schutz der Oberfläche und des Stahls gewährleisten, dadurch gekennzeichnet, dass

-                 das Metall oder die Metalllegierung der Beschichtung Zink oder eine Legierung auf der Basis von Zink mit einer Dicke, die zwischen 5 µm und 30 µm liegt, ist,

-                 das Blech zugeschnitten wird, um einen Blechzuschnitt zu erhalten,

-                 der beschichtete Blechzuschnitt einer zwischen 700°C und 1.200°C liegenden Temperaturerhöhung mit dem Ziel einer Warmumformung in ein Teil unterzogen wird,

-                 dadurch an der Oberfläche eine intermetallische Legierungsverbindung hergestellt wird, die einen Schutz gegen die Korrosion und gegen die Entkohlung des Stahls sicherstellt, wobei die intermetallische Verbindung eine Schmierfunktion bewirken kann,

-                 die Umformung des Blechzuschnitts durch Warm-Pressen bewirkt wird,

-                 das umgeformte Teil, um eine Abschreckhärtung zu erfahren, mit einer über der kritischen Härtegeschwindigkeit liegenden Geschwindigkeit abgekühlt wird, um erhöhte mechanische Härteeigenschaften des Stahls und eine erhöhte Oberflächenhärte der Beschichtung herbeizuführen,

-                 durch Schneiden die für den Pressvorgang notwendigen Blechüberschüsse entfernt werden

wobei die Beklagte anzugeben hat,

a)              die angebotenen und gelieferten Mengen an Stahlblech, die Namen und die Anschriften von Dritten und den Gesellschaften der S-Gruppe, die an dem Anbieten oder Liefern dieser Stahlblechmengen auf ihrem Vertriebsweg oder beim Anbieten nach Deutschland beteiligt sind, sowie die einzelnen Lieferzeitpunkte und Lieferpreise, verwendete Stahldicken und verwendete Stahlsorten, sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer, und Zeit und Preise der einzelnen Bestellungen,

wobei die vorgenannten Einzelheiten auch für Musterlieferungen gelten (unentgeltliche und entgeltliche)

              und wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer in der Rechnungslegung enthalten ist,

b)             die einzelnen Angebote der Stahlbleche, aufgeschlüsselt nach der jeweils angebotenen Stahldicke und der jeweils angebotenen Stahlsorte, Angebotszeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

              wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist,

c)              die betriebene Werbung und Präsentationen, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, wobei für Werbung und Verlautbarungen, die im Internet verfügbar waren oder verfügbar sind, der Zeitraum anzugeben ist, für den die Verfügbarkeit bestand,

d)             die nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und den erzielten Gewinn,

wobei die vorstehende Angabe zu d) nur für die vorstehend unter Ziff. 1. genannten Handlungen zu machen sind;

• 94

  II. festzustellen,

• 96

  1. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten, seit dem 14. Juli 2006 bis 5. April 2011 begangenen Handlungen entstanden ist;

• 98

  2. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin eine angemessene Entschädigung für die vorstehend unter Ziffer I. 2 bezeichneten und vom 16. September 2011 bis zum 16. August 2013 begangenen Handlungen zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Düsseldorf (Az. 4c 20/13) vom 12. Dezember 2013 zurückzuweisen;

hilfsweise,

den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung in dem gegen das deutsche Gebrauchsmuster 201 22 XXX U1 eingeleiteten Löschungsverfahren sowie über das gegen das europäische Patent EP 2 224 XXY B1 anhängige Einspruchsverfahren auszusetzen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt den Ausführungen der Klägerin unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens entgegen. Insbesondere habe das Landgericht zutreffend festgehalten, dass der Begriff der „sehr hohen mechanischen Eigenschaften“ nach der Beschreibung der Klageschutzrechte jedenfalls mehrere verschiedene Eigenschaften und dabei insbesondere auch die Beständigkeit gegen Korrosion, gegen Abrasion, gegen Abnutzung und Ermüdung sowie eine erhöhte Bruchfestigkeit und eine große Härte umfasse. Es habe ferner im Einklang mit der Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes richtig erkannt, dass es auch an einer Definition dafür fehle, wann diese Eigenschaften „sehr hoch“ ausfallen, wobei es das Klagepatent jedoch nahelege, dass die „sehr hohen“ Eigenschaften über die „hohen“ oder „erhöhten“ Eigenschaften hinausgehen.

Des Weiteren beziehe sich die Klägerin in ihrer Berufungsbegründung nur auf die mechanischen Eigenschaften des Stahlblechs nach der Abschreckung, wenn die Fertigung des Teils abgeschlossen sei. Sie nehme daher zusätzlich noch eine zeitliche Unterteilung der mechanischen Eigenschaften zu Zeitpunkten vor, während und nach der Herstellung des Teils vor. Damit werde die Klägerin dem Anspruchswortlaut nicht gerecht und widerspreche auch dem Inhalt der Beschreibung. Nicht nur verlange das Klagepatent das Vorliegen verschiedener Eigenschaften zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Herstellungsverfahrens. Die Auffassung der Klägerin sei vielmehr selbst dann falsch, wenn man unterstellen wolle, dass es nur auf die mechanischen Eigenschaften des Teils (Werkstücks) nach der Abschreckung ankomme. Denn die Klägerin verkenne, dass die Klageschutzrechte ein Werkstück mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften (Klagegebrauchsmuster) bzw. ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Werkstücks (Klagepatent) betreffen. Schließlich fehle es unabhängig davon auch an einer relevanten Benutzungshandlung.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.

II.

Die Berufung der Klägerin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Im Ergebnis zu Recht hat das Landgericht die Klage unter Verweis auf die fehlende Verletzung/Benutzung der Klageschutzrechte abgewiesen. Zwar trägt dessen Begründung – jedenfalls ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens – in weiten Teilen nicht. Für die Entscheidung kann jedoch dahingestellt bleiben, ob den durch die Klägerin vorgelegten Unterlagen sämtliche Merkmale des durch das Klagepatent beanspruchten Verfahrens entnommen werden können. Ebenso kommt es vorliegend nicht darauf an, ob die durch die Beklagte präsentierten Stahlbleche sämtliche Merkmale des Klagegebrauchsmusters in seiner geltend gemachten Anspruchskombination erfüllen. Denn es lässt sich bereits nicht feststellen, dass die Beklagte während des Geltungszeitraums der Klageschutzrechte irgendeine anspruchsbegründende Benutzungshandlung vorgenommen hat.

1.

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Teils mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften, das durch Pressumformen ausgehend von einem Stahlblechband in Form gebracht wird, welches gewalzt und insbesondere warmgewalzt und mit einem Metall oder einer metallischen Legierung beschichtet ist, welche einen Schutz der Oberfläche und des Stahls sicherstellen. Gegenstand des Klagegebrauchsmusters ist ein Werkstück mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften, das nach einem solchen Verfahren hergestellt wurde.

Wie die Klageschutzrechte einleitend ausführen, erfolgt die Wärmebehandlung von Stählen im Allgemeinen bei verhältnismäßig hohen Temperaturen. Vor diesem Hintergrund habe man in Bezug auf eine auf einer metallischen Oberfläche abgeschiedenen Beschichtung aus Zink angenommen, dass sie bei einer Erwärmung auf über der Schmelztemperatur von Zink liegende Temperaturen schmelzen, abfließen, die Warmverformungswerkzeuge verschmutzen und sich bei einer raschen Abkühlung verschlechtern könne.

Deshalb würden die Stahlbleche im Stand der Technik der Wärmebehandlung in unbehandelter Form zugeführt. Die Beschichtung erfolge alsdann erst am fertigen Werkzeug. Dafür sei allerdings eine sorgfältige Reinigung der Oberflächen und der hohlen Bereiche notwendig. Diese Reinigung erfordere die Verwendung von Säuren oder Basen, deren Rückgewinnung und Aufbewahrung einerseits eine erhebliche finanzielle Belastung und andererseits Gefahren für das Bedienpersonal und die Umwelt darstellen würden. Darüber hinaus müsse die Wärmebehandlung unter einer kontrollierten Atmosphäre durchgeführt werden, um jegliche Entkohlung und Oxidation des Stahls zu vermeiden. Außerdem beschädige der Zunder im Fall der Warmumformung wegen seiner abrasiven Eigenschaft die Umformungswerkzeuge, was die Qualität der erhaltenen Werkstücke hinsichtlich ihrer Maßhaltigkeit oder ihres Aussehens vermindere oder zu häufigen und kostspieligen Reparaturen der Werkzeuge zwinge. Schließlich müssten die solchermaßen erhaltenen Werkstücke, um ihre Beständigkeit gegen Korrosion zu erhöhen, einer kostspieligen Nachbehandlung unterzogen werden, deren Anwendung schwierig, wenn nicht sogar unmöglich sei, was insbesondere im Fall von Hohlräume aufweisenden Werkstücken der Fall sein könne. Die Nachbeschichtung von Stählen mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften habe ebenso den Nachteil, Gefahren der Wasserstoffversprödung in den Verfahren der Elektroverzinkung zu erzeugen oder die mechanischen Eigenschaften dieser Stähle in den Verfahren zur Feuerverzinkung der vorher umgeformten Werkstücke zu verändern.

Den Klageschutzrechten liegt daher die Aufgabe zugrunde, den Anwendern gewalzte Stahlbleche (mit einer Dicke von 0,2 mm bis ungefähr 4 mm) bereitzustellen, die insbesondere nach dem Warmwalzen und vor einer Warmumformung beschichtet worden seien, wobei die Temperaturerhöhung ohne Entkohlung des Stahls des Blechs und ohne eine Oxidation der Oberfläche des Blechs vor, während und nach der Warmumformung sichergestellt sei.

Zur Lösung dieser Problemstellung sieht Patentanspruch 1 des Klagepatents ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor:

1.              Verfahren zur Herstellung eines Teils mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften durch Umformen in einer Presse.

2.              Das Verfahren geht von einem gewalzten, insbesondere von einem formgewalzten Stahlblech aus.

2.1.              Das Stahlblech ist mit einem Metall oder einer Metalllegierung beschichtet.

2.1.1.              Das Metall bzw. die Metalllegierung gewährleistet einen Schutz der Oberfläche und des Stahls.

2.1.2.              Das Metall oder die Metalllegierung ist Zink oder eine Legierung auf der Basis von Zink, insbesondere auf der Basis von Zink-Eisen oder Zink-Aluminium.

2.1.3.              Die Dicke des Metalls bzw. der Metalllegierung liegt zwischen 5 µm und 30 µm.

3.              Das Blech wird zugeschnitten, um einen Blechzuschnitt zu erhalten.

4.              Der beschichtete Blechzuschnitt wird einer zwischen 700 °C und 1.200 °C liegenden Temperaturerhöhung mit dem Ziel einer Warmumformung in ein Teil unterzogen.

4.1.              Dadurch wird an der Oberfläche eine intermetallische Legierungsverbindung hergestellt,

4.1.1.              die einen Schutz gegen die Korrosion und gegen die Entkohlung des Stahls sicherstellt und

4.1.2.              eine Schmierfunktion bewirken kann.

5.              Die Umformung des Blechzuschnitts wird durch Warm-Pressen bewirkt.

6.              Das umgeformte Teil wird mit einer über der kritischen Härtegeschwindigkeit liegenden Geschwindigkeit abgekühlt,

6.1.              um eine Abhärtung zu erfahren und

6.2.              und um erhöhte mechanische Härteeigenschaften des Stahls und eine erhöhte Oberflächenhärte der Beschichtung herbeizuführen.

7.              Durch Schneiden werden die für den Pressvorgang notwendigen Blechüberschüsse entfernt.

Die von der Klägerin in Kombination geltend gemachten Schutzansprüche 2, 5 und 7  des Klagegebrauchsmusters stellen ein derart hergestelltes Werkstück mit der Kombination folgender Merkmale unter Schutz:

1.              Werkstück mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften.

2.              Das Werkstück wird durch ein Umformungsverfahren durch Tiefziehen erhalten.

2.1.               Das Umformungsverfahren geht von einem gewalzten, insbesondere warmgewalzten Bandstahlblech aus.

2.1.1.              Das Bandstahlblech ist mit einem Metall oder einer metallischen Legierung aus Zink oder einer Legierung auf der Basis von Zink mit einer Dicke von 5 µm bis 30 µm beschichtet.

2.1.2.              Das Zink oder die Legierung auf der Basis von Zink stellen den Schutz der Oberfläche und des Stahls sicher.

2.2.              Um einen Blechzuschnitt zu erhalten, wird das Blech zugeschnitten.

2.3.              Ausgehend von dem Blechzuschnitt wird ein Warmtiefziehvorgang ausgeführt, um das Werkstück zu erhalten.

2.3.1.              Vor dem Tiefziehen wird an der Oberfläche eine intermetallische Legierungsverbindung realisiert,

2.3.1.1.              die einen Schutz gegen Korrosion und gegen die Entkohlung des Stahls sicherstellt

              2.3.1.2.              und mit welcher eine Schmierfunktion bewirkbar ist.

2.3.2.              Die Verbindung wird durch eine Transformation der Beschichtung in eine intermetallische Legierung durch eine Temperaturerhöhung (auf) über 700 °C erhalten.

2.4.              Die für den Tiefziehvorgang notwendigen Blechüberschüsse werden durch Zuschneiden entfernt.

3.              Das durch Tiefziehen erhaltene Werkstück weist erhöhte mechanische Eigenschaften auf,

3.1.              welche durch eine Abschreckhärtung mit einer über der kritischen Abschreckgeschwindigkeit liegenden Geschwindigkeit realisiert wird.

Das Werkstück ist bis auf das Erfordernis, dass es erhöhte (Merkmal 3) bzw. sehr hohe (Merkmal 1) mechanische  Eigenschaften aufweisen soll, allein über sein Herstellungsverfahren beschrieben. Es handelt sich mithin um einen sog. product-by-process-Anspruch, dessen Formulierung – mangels besonderer anderslautender Hinweise – grundsätzlich nicht zu einer Beschränkung des Anspruchs auf Erzeugnisse führt, die nach dem in der Merkmalsgruppe 2. sowie im Merkmal 3.1. beschriebenen Verfahren hergestellt wurden. Der herangezogene Verfahrensweg dient vielmehr allein dazu, das gebrauchsmustergemäße Erzeugnis zu beschreiben (BGHZ 122, 144, 155 = GRUR 1993, 651; BGH, Urt. v. 8. Juni 2010, BeckRS 2010, 18946 – Patentfähigkeit eines Herstellungsverfahren einer Substanz als Nahrungs-, Körperpflege- und Reinigungsmittel). Zu den Sachmerkmalen eines product-by-process-Anspruchs gehören nämlich die körperlichen und funktionellen Eigenschaften des Erzeugnisses, die sich aus der (regelmäßig nur beispielhaften) Anwendung des Verfahrens bei seiner Herstellung ergeben. Welche dies sind, ist durch Auslegung der streitgegenständlichen Ansprüche unter Heranziehung der Beschreibung zu ermitteln (BGH, GRUR 2001, 1129, 1133 – zipfelfreies Stahlband; BGH, Urt. v. 8. Juni 2010, a.a.O.).

2.

Dass die Beklagte, wie die Klägerin behauptet, im Geltungszeitraum des Klagegebrauchsmusters mit Zink bzw. einer Zinklegierung beschichtete Stahlbleche zur Realisierung eines Werkstücks mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften angeboten hat, vermag der Senat auf der Grundlage des Vorbringens der Parteien nicht festzustellen.

Relevant ist insoweit aus zeitlichen Gründen allein der von Mitarbeitern der Beklagten im Mai 2010 in Bad Nauheim gehaltene Vortrag. Nur er ist während der Schutzdauer des Klagegebrauchsmusters erfolgt. Soweit die Klägerin auf weitere, spätere Vorträge und Präsentationen Bezug nimmt, fanden diese sämtlich nach Ablauf des Klagegebrauchsmusters Ende April 2011 (nämlich in der Zeit von Juni 2011 bis Oktober 2012) statt und vermögen bereits aus diesem Grund eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters nicht zu begründen.

a)

Das Anbieten ist nicht nur eine dem Herstellen, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen oder Besitzen vorausgehende Vorbereitungshandlung, sondern eine eigenstände Benutzungsart neben diesen Handlungen, die selbstständig zu beurteilen und für sich allein anspruchsbegründend ist (vgl.  BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für optische Geräte; GRUR 2006, 927, 928 – Kunststoffbügel; GRUR 2007, 221, 222 – Simvastin; Senat, GRUR 2004, 417, 419 – Cholesterinspiegelsenker; Urt. v. 20. Dezember 2012, Az.: I-2 U 89/07 – Elektronenstrahl-Therapiergerät). Es ist daher unerheblich, ob der Anbietende den Gegenstand selbst herstellt oder ob er ihn von dritter Seite bezieht (BGH, GRUR 2006, 927, 928 – Kunststoffbügel; Schulte/Rinken/Kühnen, Patentgesetz, 9. Auflage, § 9 Rz. 55). Nach geltendem Recht ist Voraussetzung für ein Anbieten grundsätzlich auch nicht das tatsächliche Bestehen einer Herstellungs- und/oder Lieferbereitschaft (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für elektrische Geräte; Senat, InstGE 2, 125 128 f. – Kamerakupplung II; Urt. v. 20. Dezember 2012, Az.: I-2 U 89/07 – Elektronenstrahl-Therapiergerät; OLG Karlsruhe, GRUR 2014, 59 – MP2-Geräte). Auch kommt es für eine Patentverletzung nicht darauf an, ob das Angebot Erfolg hat, es also zu einem Inverkehrbringen führt (Senat, GRUR 2004, 417, 418 – Cholesterinspiegelsenker; Schulte/Rinken/Kühnen, a.a.O.).

Im Interesse eines nach dem Gesetzeszweck gebotenen effektiven Rechtschutzes für den Schutzrechtsinhaber ist der Begriff des Anbietens im wirtschaftlichen Sinn zu verstehen. Entscheidend ist, ob eine im Inland begangene Handlung nach ihrem objektiven Erklärungswert einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand der Nachfrage Dritter wahrnehmbar zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt (BGH, GRUR 2006, 927 – Kunststoffbügel; GRUR 1970, 358 – Heißläuferdetektor; OLG Karlsruhe, GRUR 2014, 59, 62 – MP2-Geräte; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Auflage, Rz. 195). Ebenso wenig wie das Anbieten im Sinne des PatG ein Angebot im Sinne von § 145 BGB und damit insbesondere die Angabe von Preisen oder weiteren Einzelheiten voraussetzt, ist es erforderlich, dass der Anbietende bevollmächtigt oder beauTgt ist, für den Abschluss von Geschäften über den schutzrechtsverletzenden Gegenstand mit Dritten zu werben (BGH, GRUR 2006, 927, 928 – Kunststoffbügel; GRUR 1962, 86, 88 – Fischereifahrzeug; Senat, GRUR-RR 2007, 259, 261 – Thermocyler; Senat, InstGE 3, 179, 185 – Simvastatin). Umfasst sind auch vorbereitende Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter Schutz stehenden Gegenstand ermöglichen oder fördern sollen, das die Benutzung dieses Gegenstandes einschließt (Senat, GRUR-RR 2007, 259, 261 – Thermocyler). Es genügen daher auch Handlungen, die vertragsrechtlich als bloße Aufforderung zur Abgabe von Angeboten angesehen werden (BGH, GRUR 1962, 86, 88 – Fischereifahrzeug; Kraßer, Patentrecht, 6. Auflage 2009, § 33 II. d).

b)

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist der im Mai 2010 durch Mitarbeiter der Beklagten in Bad Nauheim gehaltene Vortrag nicht als Anbieten zu qualifizieren.

Dass die Beklagte, wie von der Klägerin behauptet, mit diesem Vortrag ein das Klagegebrauchsmuster vermeintlich mittelbar verletzendes Stahlblech und damit ein Mittel im Sinne von § 11 Abs. 2 GebrMG Dritten wahrnehmbar zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitgestellt hätte, vermag der Senat nicht festzustellen. Insbesondere ist unter Berücksichtigung der Gesamtumstände nicht ersichtlich, dass die Beklagte durch ihren Vortrag auf dem Kongress eine Nachfrage nach dem bei ihr zum damaligen Zeitpunkt in der Entwicklung befindlichen Stahlblech generiert hätte oder zumindest generieren wollte. Auch wenn an der Veranstaltung unter anderem Vertreter der Automobilindustrie teilnahmen (vgl. Anlage rop 19/rop 1), wurde der Vortrag, wie die als Anlagenkonvolut rop 19/rop 2 vorgelegte Präsentation verdeutlicht, im Rahmen eines Fachkongresses gehalten, der ausweislich der Veranstaltungsbeschreibung dazu diente, interessierte Fachkreise über den Stand der (Material-)Entwicklungen verschiedener Unternehmen, zu denen auch die Beklagte gehörte, und in Bezug auf neue Anwendungen im Karosserie-Leichtbaudesign zu informieren.

Zwar wird das Produkt „T“ auf Seite 15 der Präsentation als „designed for direct processing“ bezeichnet. Dies bedeutet allerdings nicht, dass im Hinblick auf dieses Produkt durch den Vortrag bereits eine Nachfrage erzeugt werden sollte. Vielmehr ist die Präsentation insgesamt und im Kontext der Veranstaltung zu sehen. Denn Anlass des Vortrages war nicht etwa eine Messe, bei welcher die Beklagte ihre Produkte vorstellte. Vielmehr handelte es sich bei der Präsentation um einen Programmpunkt einer durch den „U (U)“ organisierten Konferenz „Materialien des Karosseriebaus“, welche ausweislich der Einführung des Programms dazu diente, die wichtigsten Materialentwicklungen und neuen Anwendungen im Karosserieleichtbau-Design zu präsentieren und detaillierte Fortschrittsberichte internationaler Hersteller sowie wichtiger Zulieferer und Forschungseinrichtungen vorzustellen. Ziel der Veranstaltungen war es demnach, den Status der jeweiligen Entwicklungen zu dokumentieren und intensiv zu diskutieren (vgl. Anlage rop 19/B 4, S. 2, links unten). Dass die Beklagte auf der Konferenz demgegenüber, wie die Klägerin behauptet, bereits ein von ihr gefertigtes Stahlblech für hieraus zu formende Werkstücke der Nachfrage durch die Automobilunternehmen derart zur Verfügung gestellt hat, dass diese sich mit der Frage befassen konnten, ob die Produkte in einen Evaluierungsprozess einbezogen werden können, ist nicht ersichtlich. Dagegen spricht vielmehr bereits, dass die Beklagte auf Seite 19 der Präsentation ausführt, sie erwarte, das Produkt in der zweiten Jahreshälfte 2010 zu Testzwecken („for wide testing“) bereitstellen zu können. Diese Aussage ist im Zusammenhang mit Seite 18 der Präsentation zu sehen, wo es heißt, dass S zwei Formen von zinkbasiert beschichtetem Stahl entwickelt („is developing“, Unterstreichung hinzugefügt). Die Beklagte beschreibt somit ihre aktuellen und im Zeitpunkt des Vortrages noch nicht abgeschlossenen Entwicklungen, wobei sie auf Seite 15 der Präsentation ihr Produkt „S Zn-coated“ zunächst als eine von mehreren Möglichkeiten des „direct hot forming“ darstelt und auf der nächsten Seite die Vorteile einer „T“-Beschichtung hervorhebt.

Darin liegt auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Einführung neuer Produkte in der Automobilindustrie möglicherweise mit einer langen Vorlaufzeit verbunden ist, kein Anbieten im Sinne von § 11 Abs. 2 GebrMG. Unter Berücksichtigung des Ziels der Veranstaltung diente der Vortrag nicht der Generierung einer Nachfrage für ein konkretes Erzeugnis, sondern der Präsentation von aktuellen Entwicklungsergebnissen auf einem Fachforum. Auch wenn ein Anbieten nicht zwingend voraussetzt, dass der angebotene Gegenstand bereits vorhanden ist (vgl. BGH, GRUR 2006, 927 – Kunststoffbügel; GRUR 1960, 423 – Kreuzbodenventilsäcke) und es auch nicht darauf ankommt, ob das Anbieten Erfolg hat und es anschließend zu einem Inverkehrbringen der patent- oder gebrauchsmustergemäßen Sache kommt (vgl. BGH, GRUR 1991, 316, 317 – Einzelangebot; OLG Düsseldorf, GRUR 2004, 417, 418 – Cholesterinspiegelsenker), verdeutlichen sowohl der Rahmen des Vortrages als auch der Inhalt der Präsentation, dass das Ziel des Vortrages nicht das Generieren einer Nachfrage, sondern die Vermittlung von Wissen und der Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmern des Fachkongresses, zu denen neben den Automobilherstellern etwa auch Vertreter verschiedener Universitäten gehörten (vgl. Anlage rop 19/rop 1), war.

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist der vorliegende Fall auch nicht mit derjenigen Sachverhaltskonstellation vergleichbar, die der Entscheidung „Kunststoffbügel“ (BGH, GRUR 2006, 927) zugrunde gelegen hat. Der Bundesgerichtshof hat dort das Vorstellen eines gebrauchsmusterverletzenden Bügels zum Zwecke seiner Aufnahme in die Listung eines Handelshauses als ein Anbieten im Sinne von § 11 GebrMG angesehen, weil das Werben um die Produktlistung eine vorbereitende Handlung war, die das Zustandekommen des späteren Geschäfts über den unter Schutz stehenden Gegenstand auch bei objektiver Betrachtung ermöglichen oder fördern sollte (vgl. auch BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für optische Geräte). Dies bedeutet gerade nicht, dass jedwedes Vorstellen eines Erzeugnisses als Anbieten zu qualifizieren wäre. Vielmehr ist dies nur der Fall, wenn die entsprechende Produktpräsentation nach ihrem objektiven Erklärungsgehalt kommerzielle Zwecke verfolgt, indem sie für den schutzrechtsverletzenden Gegenstand eine Nachfrage schafft (vgl. BGH, GRUR 2006, 927, 928 - Kunststoffbügel). Dies war bei der Präsentation durch Mitarbeiter der Beklagten in Bad Nauheim jedoch, wie ausgeführt, nicht der Fall.

3.

Das Vorbringen der Klägerin lässt auch nicht die Feststellung zu, dass die Beklagte den Gegenstand der dem Klagepatent zugrunde liegenden Anmeldung in anspruchsbegründender Weise benutzt hat.

a)

In Bezug auf das Klagepatent macht die Klägerin ausdrücklich keine Ansprüche wegen Patentverletzung geltend. Tatsächlich sind auch keinerlei Anhaltspunkte dafür aufgezeigt oder ersichtlich, dass die Beklagte nach Veröffentlichung der Patenterteilung (17. Juli 2013) irgendwelche die technische Lehre des Klagepatents benutzenden Handlungen vorgenommen hat. Den Streitgegenstand bilden allein Benutzungshandlungen der Beklagten im Entschädigungszeitraum, wobei wegen Art. II § 1 Abs. 2 IntPatÜG nur solche Handlungen anspruchsbegründend sein können, die vorgenommen worden sind, nachdem der Beklagten am 16. September 2011 eine deutsche Übersetzung der offengelegten Patentansprüche übermittelt worden ist. Die besagte Einschränkung gilt auch für den Rechnungslegungsanspruch. Er kommt, gestützt auf §§ 242, 259 BGB, als vorbereitender Hilfsanspruch zum Entschädigungsanspruch nur in Betracht, wenn wenigstenseine den vorzubereitenden Anspruch tragende Benutzungshandlung dargelegt ist, womit auch der Anspruch auf Rechnungslegung mindestens eine nach dem 16. September 2011 begangene Patentbenutzung voraussetzt (vgl. BGHZ 117, 264, 278 f. = GRUR 1992, 612, 616 – Nicola; GRUR 2006, 570, 574 – extracoronales Geschiebe; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Auflage, Rz. 1378). Soweit die Klägerin einen Auskunftsanspruch aus Art. 64 EPÜ i. V. m. § 140b Abs. 1 und 3 PatG herleiten will, übersieht sie, dass ein solcher Anspruch die Benutzung der Erfindungentgegen den §§ 9 bis 13 PatG, d.h. in widerrechtlicher Weise verlangt, womit die Auskunftspflicht erst mit dem Tag des Hinweises auf die Patenterteilung einsetzt (vgl. Schulte/Voß/Kühnen, Patentgesetz, 9. Auflage, § 140b Rz. 29). Aus den dargelegten Gründen sind die Vorträge von Mitarbeitern der Beklagten im Mai 2010 (Bad Nauheim) und im Juni 2011 (Kassel) von vornherein belanglos, weil sie zeitlich vor der nach Art. II § 1 Abs. 2 IntPatÜG maßgeblichen Überlassung einer Anspruchsübersetzung an die Beklagte stattgefunden haben.

Soweit die Klägerin ihr Klagebegehren auf die Behauptung stützt, die Beklagte habe im maßgeblichen Zeitraum Stahlbleche zur Durchführung des patentgemäßen Herstellungsverfahrens angeboten, kommt allenfalls eine mittelbare Patentbenutzung (§ 10 PatG) in Betracht. Der Gegenstand der Anmeldung (und damit der Gegenstand der Entschädigungspflicht) wird nämlich durch die bei Geltendmachung des Entschädigungsanspruchs maßgebliche Fassung der Patentansprüche festgelegt, wie sie Bestandteil der offengelegten Anmeldungsunterlagen sind. Ist das Patent – wie hier – bereits erteilt, wenn die Entschädigung eingefordert wird, so bestimmen deshalb die erteilten Patentansprüche den Gegenstand des Entschädigungsanspruchs, selbst wenn die erteilten Ansprüche von der Anspruchsfassung der offengelegten Anmeldeschrift abweichen. Diese Folge ergibt sich im Anwendungsbereich des Art. II § 1 IntPatÜG aus Art. 67 Abs. 4 EPÜ. Die Vorschrift sieht vor, dass der Entschädigungsanspruch rückwirkend erlischt, wenn die Patentanmeldung zurückgenommen wird, als zurückgenommen gilt oder rechtskräftig zurückgewiesen wird, womit auch eine teilweise Zurückweisung (in Form einer bloß beschränkten Erteilung) gemeint ist. Mittelbare Benutzungshandlungen lösen jedoch nach gefestigter Rechtsprechung des BGH keinen Entschädigungsanspruch – und folglich auch keinen ihn vorbereitenden Rechnungslegungsanspruch – aus (BGHZ 159, 221, 229 = GRUR 2004, 848, 849 f. – Drehzahlermittlung; BGH, GRUR 2006, 570, 574 – extracoronales Geschiebe).

b)

Mit Blick auf das Klagepatent stellt sich nach allem lediglich die Frage, ob die Beklagte durch die in der Zeit von September 2011 bis Oktober 2012 vorgefallenen Präsentationen das patentgemäße Herstellungsverfahren – unmittelbar patentbenutzend – angeboten hat (§ 9 Nr. 2 Alt. 2 PatG).

aa)

In diesem Zusammenhang ist zunächst zu berücksichtigen, dass das Anbieten oder Liefern einer Vorrichtung oder eines Mittels zur Durchführung des Verfahrens noch kein „Anbieten des Verfahrens“ darstellen kann, weil § 10 PatG hierzu eine Spezialregelung enthält (BGH, GRUR 2005, 845, 847 – Abgasreinigungsvorrichtung; Mes, PatG/GebrMG, § 9 PatG, Rz. 59; Schulte/Rinken/Kühnen, Patentgesetz, 9. Auflage, Rz. 75). Eine Angebotshandlung liegt bei einem Verfahrenspatent vielmehr zunächst dann vor, wenn jemand einem anderen die Anwendung des Verfahrens dergestalt in Aussicht stellt, dass sie durch den Anbietenden selbst vorgenommen oder durch ihn veranlasst werden soll (Benkard/Scharen, Patentgesetz, 10. Auflage, § 9 PatG Rz. 52; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 7. Auflage, § 9 PatG Rz. 94; Kraßer, Patentrecht, 6. Auflage, § 33 III. b)), wobei die in Aussicht gestellte Anwendung zumindest teilweise im Inland erfolgen muss (Kraßer, a.a.O.; Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 Rz. 51). Da der Verbotstatbestand des § 9 S. 2 Nr. 2 PatG schon die Gefährdung der Benutzung des patentierten Verfahrens ausräumen will (Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 Rz. 52), muss es – nicht anders als beim Anbieten einer patentgeschützten Sache - nicht zu einer nachfolgenden Anwendung des Verfahrens kommen.

Anhand des Tatsachenvortrages der Klägerin ist ein derartiges In-Aussicht-Stellen der Anwendung des patentgemäßen Verfahrens durch die Beklagte oder einen Dritten in Deutschland nicht festzustellen.

(1)

Was zunächst die in der Zeit vom 20. bis 21. September 2011 in Göteburg veranstaltete „U conference“ betrifft, ist der als Anlage rop 20 zur Akte gereichten Präsentation zu entnehmen, dass der von Mitarbeitern der Beklagten gehaltene Vortrag unter dem Titel „V“ („Entwicklung von zinkbeschichtetem W F“) stand. Wie sich aus Seite 4 der Präsentation erschließt, zielt die Beschichtung von W darauf ab, eine Heißumformung zu ermöglichen („The coating on the Boron steel determines the hot forming process route.“). Unter der betreffenden Überschrift werden drei Möglichkeiten der direkten Heißumformung („direct hot forming“) sowie zwei Varianten der indirekten Heißumformung („indirect hot forming“) beschrieben, wobei bei einer Variante der direkten Heißumformung das zinkbeschichte Material der Beklagten zum Einsatz kommt. Inhaltlich wird an dieser Stelle lediglich ein bestimmtes Prozedere beschrieben, was für sich betrachtet noch kein Anbieten des Verfahrens darstellt (Senat, GRUR 1963, 78, 80 – Metallspritzverfahren II; Mes, PatG/GebrMG, 3. Auflage, § 9 Rz. 59). Nachdem sich auch die weiteren Folien mit der Entwicklung und den Eigenschaften von F beschäftigen, bietet der Vortrag keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Beklagte die Durchführung des klagepatentgemäßen Verfahrens zur Herstellung eines Teils mit sehr hohen mechanischen Eigenschaften durch Umformen in einer Presse in Aussicht stellt. Abgesehen davon hat sich der gesamte Vorfall ohnehin im Ausland (Schweden) und somit außerhalb des territorialen Geltungsbereichs des PatG ereignet.

(2)

Im Ergebnis nichts anderes gilt in Bezug auf den im Mai 2012 in London vor Finanzinvestoren gehaltenen Vortrag. Er hat ausweislich der als Anlage rop 21 vorgelegten Präsentation lediglich zum Gegenstand, dass die Beklagte für den Automobilbereich ein neues pressgehärtetes und zinkbeschichtetes Wblech („new press-hardended zinc-coated boron steel sheet, called F“) - und damit allenfalls das Ausgangsmaterial für das durch das Klagepatent beanspruchte Herstellungsverfahren - entwickelt hat. Irgendein Hinweis darauf, dass die Beklagte die patentgemäße Verfahrensdurchführung durch sich selbst oder durch Dritte in Aussicht stellt, findet sich nicht. Überdies fehlt erneut der notwendige Inlandsbezug.

(3)

Ähnliche Überlegungen gelten für den durch Mitarbeiter der Beklagten im September 2012 auf den „L“ gehaltenen Vortrag (vgl. Anlage rop 22). Auch dort wird lediglich der W „F“ als verfügbar für den Heißumformungsprozess („suitable for the direct hotforming process“) beschrieben (Anlage rop 22, Seite 9). Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte den Teilnehmern der Veranstaltung die Durchführung eines solchen Heißumformungsprozesses in Deutschland anbietet, sind nicht ersichtlich.

(4)

Äußerungen dieses Inhalts lassen sich ebenso wenig für den Auftritt der Beklagten auf der „K“ (vgl. Anlagen rop 25 bis rop 28 sowie die zugehörige Presseerklärung vom 23. Oktober 2012, Anlage rop 33) feststellen.

Die als Anlage rop 26 zur Akte gereichte Präsentation beschäftigt sich ausweislich ihres Titels mit dem zinkbeschichteten W X F („Zinc-coated Boron Steel: X F) und der direkten Heißumformung für Automobilanwendungen („Direct hot forming for automotive applications“). Wie in den vorangegangenen Vorträgen werden dabei zunächst die verschiedenen Möglichkeiten der direkten und der indirekten Heißumformung diskutiert. Darin liegt – wie ausgeführt – noch kein Angebot des Verfahrens. Soweit im Anschluss unter der Überschrift „X F coated Boron steel product development at G“ ausgeführt wird, Y entwickele unter dem Produktnahmen „F“ Produkte und Services für die Heißumformung, erschließt sich aus den Unterlagen nicht, welche „Services“ darunter zu verstehen sind. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass damit auch die Herstellung von Teilen nach dem durch das Klagepatent geschützten Verfahren in Deutschland fallen soll. Vielmehr verdeutlichen die sonstigen - sogleich zu erörternden – Ausführungen zu den Materialeigenschaften von X F, dass es der Beklagten offensichtlich um den Vertrieb ihres Stahls und damit des Ausgangsproduktes für das durch das Klagepatent beanspruchte Verfahren geht.

Seite 14 der Präsentation weist darauf hin, dass Z eine dem aktuellen Standard entsprechende Heißumformungsanlage installiert. Selbst wenn sich dieser Hinweis so verstehen lassen sollte, dass die Beklagte damit zugleich für Dritte eine entsprechende Umformung anbieten wollte, bleibt die Aussage rechtlich unerheblich. § 9 S. 2 Nr. 2 PatG lässt es nämlich nicht genügen, dass die Anwendung des Verfahrens irgendwo stattfinden soll. Vielmehr muss die angebotene Verfahrensdurchführung zumindest teilweise in der Bundesrepublik Deutschland stattfinden. Ein Anbieten des Verfahrens zur Anwendung im Ausland ist nicht verboten (vgl. Schulte/Rinken/Kühnen, Patentgesetz, 9. Auflage, § 9 Rz. 75; Kraßer, a.a.O.; Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 Rz. 51). Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte, ein niederländisches Unternehmen, eine Umformung im Sinne des Klagepatents in Deutschland durchzuführen beabsichtigt, sind jedoch weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Dagegen spricht vielmehr die als Anlage rop 33 vorgelegte Presseerklärung, wonach hochfeste Stähle von G in den Niederlanden und in Großbritannien produziert und entweder direkt oder über Servicecenter an die Automobilhersteller geliefert werden (vgl. Anlage rop 33, S. 2, vorletzter Absatz).

Der als Anlage rop 27 vorgelegte Prospekt beschäftigt sich ausschließlich mit dem Material X F und folglich lediglich mit dem Ausgangsmaterial für das durch das Klagepatent beanspruchte Verfahren. Ausweislich des Prospekts wurde X F zwar für die Anwendung bei einer direkten Heißumformung zur Herstellung unfallrelevanter Teile entwickelt („X F is specifically developed for use in the direct hot forming process and is capable of a strength level of 1500 MPa for crash relevant parts“). Daraus ergibt sich aber noch nicht, dass die Beklagte – ungeachtet ihres auf die bloße Stahlproduktion gerichteten Unternehmensgegenstandes – auch die Herstellung derartiger Karosserieteile (unter Anwendung des patentgeschützten Verfahrens) anbietet. Auch die auf der Messe „K“ ausgestellte B-Säule (vgl. Anlage rop 28) lässt einen dahingehenden Schluss nicht zu. Denn die Säule wurde nicht isoliert ausgestellt, sondern lediglich im Zusammenhang und unter dem ausdrücklichen Hinweis auf das Produkt „X F“ („X F applied on B-Pillar of a passanger car: for direct hot forming and active corrosion protection“). Das Ausstellen der B-Säule ließ sich demnach nur so verstehen, dass es sich um ein Anwendungsbeispiel für eine Einsatzmöglichkeit des Produktes X F handelt, aber nicht dahin begreifen, dass die Beklagte die Herstellung einer derartigen B-Säule im Inland anbietet.

Entgegen der Auffassung der Klägerin rechtfertigt auch die als Anlage rop 33 zur Akte gereichte Pressemitteilung keine andere Bewertung. Vielmehr geht aus ihr hervor, dass es sich bei der Beklagten um den zweitgrößten Stahlproduzenten Europas handelt, zu dessen Produkten die „X Serie“ gehört, mit der die Beklagte einen fortschrittlichen warmgewalzten Stahl mit einer Festigkeit bis zu von 1500 MPa anbietet. Diese Stähle werden nach der Presseerklärung in den Niederlanden und in Großbritannien produziert und entweder direkt oder über Servicecentren an die Automobilhersteller ausgeliefert. Die genannten Stähle an sich sind keine nach dem klagepatentgemäßen Verfahren hergestellten Teile, sondern sie werden erst durch die Automobilindustrie bzw. deren externe Zulieferer entsprechend weiterverarbeitet. Sie sind demnach allenfalls Mittel zur Durchführung des klagepatentgemäßen Verfahrens i. S. v. § 10 PatG. Der zusätzliche Hinweis auf die Entwicklung von Karosserielösungen unter Beteiligung der Beklagten lässt aus mehreren Gründen nicht darauf schließen, dass die Beklagte die Durchführung des durch das Klagepatent beanspruchten Verfahrens in Deutschland anbietet. Zunächst ist nicht ersichtlich, nach welchem konkreten Verfahren (dem des Klagepatents?) die lediglich allgemein beschriebenen Karosserielösungen hergestellt werden sollen; ebenso wenig ist auszuschließen, dass die beschriebene Entwicklung sich noch im Versuchsstadium befindet und somit unter das Privileg nach § 11 Nr. 2 PatG fällt. Wo genau (im Inland oder im Ausland?) die beschriebene Entwicklung erfolgt, ist gleichfalls nicht zu erkennen. Zu guter Letzt liegt ein Verständnis der Textpassage nahe, wonach der Entwicklungsbeitrag der Beklagten sich darauf beschränkt, ihre Stahlproduktion, was die Materialbeschaffenheit angeht, auf diejenigen Leistungsanforderungen Rücksicht zu nehmen, die von der Automobilindustrie bei der Konzeption neuer Fahrzeugteile gefordert werden. Irgendeine Bereitschaft, mehr als lediglich Stahl geeigneter Qualität zu liefern, ist deshalb der Entwicklungsteilnahme der Beklagten nicht zu entnehmen.

bb)

Soweit vertreten wird, dass ein Verfahren auch dadurch angeboten werden kann, dass die Einräumung einer Benutzungserlaubnis an dem geschützten Verfahren in Aussicht gestellt wird (vgl. Senat, Urt. v. 15. Mai 2014, Az.: I-2 U 74/13; Urt. v. 14. Januar 2010, Az.: I-2 U 10/08, Rz. 148 – juris; Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 Rz. 52; Mes, PatG/GebrMG, 3. Auflage, § 9 PatG Rz. 59; Krieger, GRUR 1980, 687, 690; vgl. auch zu § 6 PatG a. F.: Senat, GRUR 1963, 78, 80 - Metallspritzverfahren II; a.A.: Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 9 PatG Rz. 94; Kraßer, a.a.O.), verhilft auch dieser rechtliche Ansatz dem Klagebegehren nicht zum Erfolg.

Dem erläuterten Angebotsbegriff liegt die Überlegung zugrunde, dass sich derjenige, der jemandem die Erteilung einer Benutzungserlaubnis an dem patentierten Verfahren anbietet, dadurch die dem Patentinhaber vorbehaltene Verwertung des geschützten Verfahrens anmaßt und auf diese Weise unmittelbar dessen wirtschaftliche Verwertung betreibt (Senat, a.a.O.; Benkard/Scharen, a. a. O., § 9 Rz. 52). Bereits die Anmaßung der dem Patentinhaber vorbehaltenen Befugnis, die Benutzung zu gestatten, gefährdet das Patentrecht und ist deshalb verboten (vgl. Senat, a.a.O.; Benkard/Scharen, a.a.O.). Eine derartige Anmaßung der Benutzungsgestattung ist unproblematisch möglich, wenn ein Dritter die Einräumung einer Benutzungserlaubnis nach erfolgter Erteilung des Klagepatents anbietet. In einem solchen Fall ist die Anwendung des Verfahrens – von besonders geregelten Ausnahmefällen wie dem Vorliegen eines Vorbenutzungsrechts oder dem Eingreifen eines in § 11 PatG normierten Privilegierungstatbestandes abgesehen – ohne die Zustimmung des Patentinhabers verboten, so dass der Dritte durch das Erbieten der Benutzungserlaubnis in das dem Patentinhaber zugewiesene Verwertungsrecht eingreift. Grundlegend anders verhält es sich bei dem Fall, dass das vermeintliche Angebot des Verfahrens – wie hier – vor der Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgt. Denn dann ist die Benutzung der Erfindung auch ohne die Zustimmung des Patentinhabers rechtmäßig zulässig. Zwar steht dem Inhaber einer Patentanmeldung unter den Voraussetzungen von § 33 Abs. 1 S. 1 PatG bzw. Art. II § 1 IntPatÜG ein Entschädigungsanspruch zu. Gleichwohl kann eine Benutzung durch Dritte bis zur bekanntgemachten Erteilung des Klagepatents nicht als rechtswidrig angesehen und unterbunden werden (BGHZ 159, 221, 229 = GRUR 2004, 948, 849 f. – Drehzahlermittlung; BGH, GRUR 1989, 411 – Offenend-Spinnmaschine; Schulte/Rinken/Kühnen, Patentgesetz, 9. Auflage, § 33 Rz. 3). Einer Gestattung der Benutzung durch den Patentinhaber bedarf es somit in dieser Situation nicht, so dass auch die Anmaßung, eine Benutzung der Erfindung gestatten zu können, ausscheidet. Dass dem so ist, bestätigt im Übrigen § 9 S. 2 Nr. 2 PatG, der das bloße Anbieten des Verfahrens als solches nicht genügen lässt, sondern besagt, dass eine Benutzung des Klagepatents nur dann vorliegt, wenn der Dritte weiß oder wenn es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist. Eine derartige Verbotslage existiert jedoch bis zur Erteilung des Klagepatents nicht.

Geht man hiervon aus, lässt sich ein Anbieten des Verfahrens nicht damit begründen, dass für die Zeit nach Erteilung des Klagepatents eine Benutzungserlaubnis in Aussicht gestellt wird, der Handelnde sich also bereits vor Patenterteilung erbietet, dem Dritten für die Zeit nach Patenterteilung eine Benutzungserlaubnis zu erteilen. In einem solchen Fall fehlt es regelmäßig an einer Verwirklichung der in § 9 S. 2 Nr. 2 Alt. 2 PatG geforderten subjektiven Voraussetzungen. Weder kann der Dritte wissen noch kann es anhand der Umstände offensichtlich sein, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist. Denn im Zeitpunkt des vermeintlichen Anbietens des Verfahrens lässt sich regelmäßig noch nicht endgültig abschätzen, ob und ggf. wann es mit welchem Inhalt zur Erteilung des zu diesem Zeitpunkt noch ungeprüften Schutzrechts und damit einhergehend zu einem Verbot der Anwendung des Verfahrens kommt. Im Streitfall scheidet das Anbieten des Verfahrens unter dem Gesichtspunkt des Erbietens einer Benutzungserlaubnis somit bereits aus grundsätzlichen Erwägungen aus, da sich die Klägerin zur Begründung einer Patentverletzung ausschließlich auf Handlungen bezieht, die vor Erteilung des Klagepatents liegen. Abgesehen davon bietet der Sachvortrag der Klägerin auch keinerlei Anhalt dafür, dass sich die Beklagte als eine Person geriert hat, die in der Lage ist, am Gegenstand des Klagepatents bzw. der ihr zugrunde liegenden Anmeldung eine Benutzungserlaubnis einzuräumen.

cc)

Eine Verurteilung der Beklagten im Hinblick auf das Angebot eines unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses (§ 9 S. 2 Nr. 3 PatG) scheidet gleichermaßen aus, und zwar schon deshalb, weil die Klägerin eine solche ausweislich ihrer Anträge und ihres Vorbringens nicht begehrt (§ 308 Abs. 1 ZPO). Im Übrigen lässt sich eine hinreichende Angebotshandlung auf der Grundlage des Vorbringens der Klägerin auch nicht feststellen. Insbesondere genügt das bloße Ausstellen der B-Säule auf der Messe „K“ hierfür nicht, da diese ausweislich des zugehörigen Hinweises allein dazu diente, ein Anwendungsbeispiel für das Stahl-Produkt „X F“ zu präsentieren.

4.

Soweit sich die Klägerin zur Begründung ihres Verletzungsvorwurfs schließlich darauf beruft, die Beklagte wirke mit den Automobilherstellern bei der Entwicklung neuer Produkte zusammen, vermag auch dies weder eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters noch eine Benutzung des Gegenstands der Anmeldung des Klagepatents zu begründen. Denn eine Mittäterschaft setzt ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken bei der Anspruchsverwirklichung voraus (BGH, GRUR 2012, 1279 – Das große Rätselheft). Eine Anwendung des klagepatentgemäßen Verfahrens durch die Beklagte selbst oder durch die Automobilhersteller in der Bundesrepublik Deutschland lässt sich vorliegend jedoch – wie bereits ausgeführt – ebenso wenig  feststellen wie das Anbieten von das Klagegebrauchsmuster verletzenden Gegenständen durch die Beklagte (Hervorhebung hinzugefügt). Insbesondere lässt allein der Umstand, dass ein Automobilhersteller, wie etwa Volkswagen, seinen Sitz in Deutschland hat, unter Berücksichtigung der globalen Ausrichtung solcher Konzerne auch nicht ohne Weiteres den Schluss zu, das durch das Klagepatent geschützte Verfahren werde durch den jeweiligen Automobilhersteller gerade in der Bundesrepublik Deutschland angewandt.

Unabhängig davon dürfte im Hinblick auf die durch die Automobilhersteller durchgeführten Entwicklungsschritte auch das Versuchsprivileg (§ 11 Nr. 2 PatG bzw. § 12 Nr. 2 GebrMG) greifen, so dass diese nicht der Wirkung der Klageschutzrechte unterfallen. Die Klägerin selbst hat in der mündlichen Verhandlung davon gesprochen, deutsche Automobilhersteller hätten „Versuchstestreihen“ durchgeführt. Zudem bezieht sich auch die durch die Klägerin in der mündlichen Verhandlung herangezogene, auf Seite 7 der als Anlage rop 20 zur Akte gereichten Präsentation zu findende Folie auf die „Stufen der Produktentwicklung“ („Steps in product development“). Dass die Automobilhersteller vor diesem Hintergrund das durch das Klagepatent beanspruchte Verfahren in der Bundesrepublik Deutschland auch außerhalb derartiger, unter das Versuchsprivileg fallender Versuche angewandt hätten, behauptet selbst die Klägerin nicht und lässt sich den vorgelegten Unterlagen auch nicht entnehmen.

Aus diesen Gründen scheidet auch eine Teilnahme aus, denn auch sie setzt eine vorsätzliche Anstiftungs- oder Beihilfehandlung zu einer vorsätzlichen Haupttat eines anderen voraus (vgl. BGH, GRUR 2011, 152 – Kinderhochstühle im Internet), wofür jegliche Anhaltspunkte fehlen.

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

Für eine Zulassung der Revision bestand keine Veranlassung, weil die in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO).

X                            Y                            Z