Landgericht Düsseldorf Urteil, 05. Nov. 2013 - 4a O 8/13

Tenor

I.

Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,--, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an den Geschäftsführer ihrer Komplementärin zu vollziehen ist, zu unterlassen,

silberhaltige, aufbrennfähige Dentallegierungen, bestehend aus 41 - 43 % Silber, 4 - 6 % lndium, 35 - 37 % Gold, 1,0 - 3,0 % Platin, 14 - 16 % Palladium, insgesamt 0,0 - 1,0 % Zink, Zinn, Gallium, und/oder Kupfer, insgesamt 0,0 - 1,0 % lridium, Rhenium, Rhodium und/oder Ruthenium, insgesamt 0,0 - 1,0 % Bor, Kobalt, Chrom, Eisen, Germanium, Niob, Nickel, Silizium, Tantal, Titan, Mangan und/oder Vanadium, wobei die Prozentangaben Gewichtsangaben sind,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen und/oder zu gebrauchen und/oder zu den genannten Zwecken einzuführen und/oder zu besitzen

2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 23.12.2006 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen nebst Produktbezeichnungen (inklusive Artikelnummern) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei

-               der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer, Angebotsempfänger und/oder Lieferungen in der Aufstellung enthalten ist;

-               die Beklagte zum Nachweis der Angaben zu a) und b) die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen) in Kopie vorzulegen hat, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der rechnungslegungspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

-               Angaben zu den Einkaufspreisen sowie den Verkaufsstellen nur für die Zeit seit dem 01.09.2008 zu machen sind;

-               die Angaben zu e) nur für die Zeit ab dem 01.01.2010 zu machen sind.

II.

Die Beklagte wird verurteilt,

1. die unter I. 1. bezeichneten, seit dem 01.01.2010 im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird;

2. der Klägerin EUR 5.375,20 nebst Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 06.06.2012 zu zahlen.

III.

Es wird festgestellt,

1.               dass die Beklagte zudem verpflichtet ist, der Klägerin nach den Vorschriften über die Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung dasjenige herauszugeben, was sie durch die in Ziffer I. 1. bezeichneten und in der Zeit nach dem 23.12.2006 bis zum 31.12.2009 begangenen Handlungen auf Kosten der Klägerin erlangt hat (Rest-Schadensersatz);

3. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die in Ziffer I. 1. bezeichneten, nach dem 31.12.2009 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

IV.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

V.

Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 10 % und die Beklagte zu 90 %

VI.

Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 230.000,- EUR, für die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Die Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

Tatbestand

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen der Verletzung des deutschen Teils (DE A) des Europäischen Patents B (im Folgenden Klagepatent) auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Vernichtung, Rückruf aus den Vertriebswegen, Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie Entschädigungspflicht dem Grunde nach und auf Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch. Die Klägerin ist seit dem 04.01.2011 eingetragene und alleinverfügungsberechtigte Inhaberin des Klagepatents. Im Mai 2006 wurde das Klagepatent von der damaligen Anmelderin, der Firma C, auf die D sowie alle damit verbundenen Ansprüche übertragen. Im Wege einer Ausgliederung ist das Klagepatent von der D auf die Klägerin übergegangen.

Die Anmeldung des Klagepatents erfolgte als PCT-Anmeldung am 27.02.2002 in englischer Sprache; die Eintragung wurde am 11.10.2006 durch das Europäische Patentamt und am 23.11.2006 im deutschen Patentblatt bekannt gegeben. Die Veröffentlichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift erfolgte am 23.08.2007. Das Klagepatent steht in Kraft.

Das Klagepatent trägt die deutschsprachige Bezeichnung „Dentallegierung mit hohem Silbergehalt“. Der Patentanspruch 1 lautet in seiner deutschsprachigen Fassung wie folgt:

Silberhaltige, aufbrennfähige Dentallegierung, bestehend aus 35,5 - 62,5% Silber, 4,1 - 11,0% lndium, 5,0 - 37,0 % Gold, 0 - 40,0% Platin, 0,0 - 35,0% Palladium, insgesamt 0 - 9,5% Zink, Zinn, Gallium und/oder Kupfer, insgesamt 0 - 2,0 % lridium, Rhenium, Rhodium und/oder Ruthenium, insgesamt 0 - 5,0 % Bor, Kobalt, Chrom, Eisen, Germanium, Niob, Nickel, Silizium, Tantal, Titan, Mangan und/oder Vanadium, wobei die Prozentangaben Gewichtsprozente sind.

Die Beklagte entwickelt, stellt her und vertreibt Geräte und Materialen für Zahnmedizin und Zahntechnik und hat ihren Sitz in Ortenburg, Bayern. Sie vertreibt ihre Produkte auch über das Internet deutschlandweit und betreibt dazu die Internetseite www.E.de. Unter anderem vertrieb die Beklagte bis Oktober 2012 unter der Bezeichnung „G“ eine Dentallegierung (angegriffene Ausführungsform). Ob über diesen Zeitpunkt hinaus die angegriffene Ausführungsform verkauft worden ist, ist zwischen den Parteien streitig. Im Dezember 2011 bewarb die Beklagte die angegriffene Ausführungsform unter Angabe der Produktinformationen auf ihrer Internetseite, wie nachfolgend auszugsweise in Form einer Kopie eines Ausdrucks dargestellt ist, die der Anlage K 8 entnommen wurde.

X

Die Beschreibung der angegriffenen Ausführungsform fand sich im Produktkatalog 2010/2011, Seite 84, und auf der Preisliste 2008/2009, Seite 18, wieder. Wegen des genauen Inhalts des Katalogs und der Preisliste wird auf die Anlagen K 9 und K 10 verwiesen. Zudem wurde die angegriffene Ausführungsform auf der Internetseite des Vereins „Freier Verein Deutscher Zahnärzte e.V.“ erwähnt, dessen Mitglied die Beklagte ist. Wegen des genauen Inhalts der Kopie der Internetseite vom 31.01.2013 wird auf die Anlage K 13 Bezug genommen. Die Beklagte bezog die angegriffene Ausführungsform von einer Drittfirma.

Die angegriffene Ausführungsform erfüllt bezüglich ihrer Zusammensetzung alle vom Klagepatent vorgegebenen Gewichtsvorgaben der einzelnen Bestandteile, so wie nachfolgend aus der abgebildeten Tabelle, die der Klageschrift entnommen worden ist, ersichtlich ist:

Mit anwaltlichen Schreiben vom 01.11.2004 mahnte die D die Beklagte wegen einer behaupteten Verletzung ihres Gebrauchsmusters G F durch Anbieten silberhaltiger Dentallegierungen ab. Wegen des weiteren Inhalts des Schreibens wird auf die Anlage B 2 Bezug genommen. Diese Abmahnung wiesen die anwaltlichen Vertreter der Beklagten mit Schreiben vom 16.11.2004 zurück. Hierauf antworteten die anwaltlichen Vertreter der D mit Schreiben vom 24.06.2005 und konkretisierten den Verletzungsvorwurf auf die Dentallegierung der Beklagten mit der Bezeichnung „G“. Hierauf erfolgt zunächst kein weiterer Schriftverkehr zwischen den anwaltlichen Vertretern. Erst mit anwaltlichen Schreiben vom 24.09.2008 griffen die anwaltlichen Vertreter der Klägerin den Vorgang auf und trugen nunmehr in dem Schreiben vor, die angegriffene Ausführungsform würde neben dem bereits erwähnten Gebrauchsmuster auch das Klagepatent verletzen. Wegen des genauen Inhalts des Schreibens wird auf die Anlage B 6 Bezug genommen. Diese Abmahnung wiesen die anwaltlichen Vertreter der Beklagten vorsorglich zurück. Mit weiterem Schreiben vom 02.03.2012, wegen dessen Inhalts auf die Anlage K 14 inhaltlich verwiesen wird, boten die Prozessbevollmächtigten der Klägerin der Beklagten den Abschluss eines Lizenzvertrages an, da die Klägerin der Auffassung sei, dass die angegriffene Ausführungsform ihre Rechte aus dem Klagepatent verletze. Hierauf teilte die Beklagte mit, dass sämtliche Dentallegierungen zum 01.09.2011 aus dem Verkaufsprogramm genommen seien und die angegriffene Ausführungsform schon vor diesem Zeitpunkt nicht mehr vertrieben worden sei. Die Klägerin ließ die Beklagte mit Schreiben vom 21.05.2012 schriftlich abmahnen. Wegen des genauen Inhalts des Schreibens wird auf die Anlage K 14 Bezug genommen. Die hierfür entstandenen Kosten in Höhe von 5.375,20 EUR für die rechts- und patentanwaltliche Dienstleistungen macht die Klägerin unter anderem mit der vorliegenden Klage geltend.

Die Klägerin beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,--, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihrem Geschäftsführer zu vollziehen ist, zu unterlassen,

silberhaltige, aufbrennfähige Dentallegierungen, bestehend aus 41 - 43 % Silber, 4 - 6 % lndium, 35 - 37 % Gold, 1,0 - 3,0 % Platin, 14 - 16 % Palladium, insgesamt 0,0 - 1,0 % Zink, Zinn, Gallium, und/oder Kupfer, insgesamt 0,0 - 1,0 % lridium, Rhenium, Rhodium und/oder Ruthenium, insgesamt 0,0 - 1,0 % Bor, Kobalt, Chrom, Eisen, Germanium, Niob, Nickel, Silizium, Tantal, Titan, Mangan und/oder Vanadium, wobei die Prozentangaben Gewichtsangaben sind,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen und/oder zu gebrauchen und/oder zu den genannten Zwecken einzuführen und/oder zu besitzen;

2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 10. Mai 2003 begangen hat, und zwar insbesondere unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen nebst Produktbezeichnungen (inklusive Artikelnummern) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer einschließlich der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei

- der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer, Angebotsempfänger und/oder Lieferungen in der Aufstellung enthalten ist;

- die Beklagte zum Nachweis der Angaben zu a) und b) die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen) in Kopie vorzulegen hat, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der rechnungslegungspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

- Angaben zu den Einkaufspreisen sowie den Verkaufsstellen nur für die Zeit seit dem 01. September 2008 zu machen sind;

- die Angaben zu e) nur für die Zeit seit dem 23. Dezember 2006 zu machen sind.

II. Die Beklagte zu verurteilen,

1. die unter I. 1. bezeichneten, seit dem 23. Dezember 2006 im Besitz Dritter befindlichen Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird;

2. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, unter I. 1. bezeichneten Erzeugnisse zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von der Klägerin zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre - der Beklagten - Kosten herauszugeben;

3. der Klägerin EUR 5.375,20 nebst Zinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 06. Juni 2012 zu zahlen;

III. festzustellen,

1. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin für die zu Ziffer I. 1. bezeichneten, in der Zeit vom 10. Mai 2003 bis zum 23. Dezember 2006 begangenen Handlungen, eine angemessene Entschädigung zu zahlen;

2. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die vorstehend zu Ziffer I. 1. bezeichneten, nach dem 23. Dezember 2006 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Hilfsweise zu Ziffer III. des Hauptantrages beantragt die Klägerin,

IV. festzustellen,

1. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin nach den Vorschriften über die Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung dasjenige herauszugeben, was sie durch die in Ziffer I. 1. bezeichneten und in der Zeit vom 10. Mai 2003 bis zum 23. Dezember 2006 begangenen Handlungen auf Kosten der Klägerin erlangt hat (Rest-Entschädigung);

2. dass die Beklagte zudem verpflichtet ist, der Klägerin nach den Vorschriften über die Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung dasjenige herauszugeben, was sie durch die in Ziffer I. 1. bezeichneten und in der Zeit nach dem 23. Dezember 2006 bis zum 31. Dezember 2010 begangenen Handlungen auf Kosten der Klägerin erlangt hat (Rest-Schadensersatz);

3. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die in Ziffer I. 1. bezeichneten, nach dem 31. Dezember 2010 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte behauptet, die angegriffene Ausführungsform sei im Oktober 2010 letztmalig verkauft worden. Im Jahr 2010 habe es insgesamt zwei Bestellungen von ein und demselben Kunden mit einer Gesamtmenge von 50,47 Gramm gegeben. Die Herstellerin der angegriffenen Ausführungsform, die H aus Schweden, habe im Juli 2012 alle Dentallegierungen in ihrem Lieferprogramm gestrichen. Die Klägerin sei nunmehr die einzig in Betracht kommende Liefermöglichkeit. Sie sei nicht mehr im Besitz der angegriffenen Ausführungsform. Sie habe auch keine angegriffene Ausführungsform mehr im Lagerbestand, da erst nach eingehender Bestellung von Dritten, die angegriffene Ausführungsform seitens der Beklagten wiederum bei ihrem Lieferanten bestellt worden sei. Die Beklagte habe im Zeitraum von März 2004 bis Oktober 2010 die angegriffene Ausführungsform an insgesamt 47 verschiedene Kunden geliefert. Der Umsatz habe 145.050,80 EUR betragen. Die Beklagte habe den Verein am 29.07.2013 nochmals gebeten, alle Informationen bezüglich der angegriffenen Ausführungsform auf seinen Internetseiten zu löschen.

Die Beklage beruft sich auf die Einrede der Verjährung und ist der Auffassung, die klägerseits geltend gemachten Ansprüche seien verwirkt. Sie bestreitet die von der Klägerin geltend gemachten Rechtsverfolgungskosten dem Grunde und der Höhe nach.

Die Klägerin tritt dem entgegen. Die Klägerin ist der Auffassung, ihre geltend gemachten Ansprüche unterlägen nicht der Einrede der Verjährung. Der Sachvortrag der Beklagten sei unsubstantiiert. Allerhöchstens könnten Ansprüche vor dem 01.01.2010 verjährt sein. Hilfsweise mache die Klägerin einen Anspruch auf Rest-Entschädigung und Rest-Schadensersatz geltend. Die Voraussetzungen einer Verwirkung der Ansprüche der Klägerin lägen nicht vor, da die Beklagte keinen Anlass gehabt habe, darauf zu vertrauen, sie werde die Patentverletzung dulden.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze und deren Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage hat zum Teil Erfolg.

Der Klägerin stehen gegen die Beklagte Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf und Feststellung der Verpflichtung zur(Rest - )Schadensersatzleistung dem Grunde nach gemäß §§ 9, 139 Abs. 1, 2, 140a Abs. 3, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB im tenorierten Umfang zu. Im Übrigen hat die Klage keinen Erfolg.

I.

Die Beklagte ist passivlegitimiert. Verletzer ist zunächst, wer die patentierte Erfindung in eigener Person im Sinne des § 9 PatG unmittelbar benutzt oder wer als Teilnehmer im Sinne des § 830 Abs. 2 BGB eine fremde unmittelbare Benutzung im Sinne des § 9 PatG ermöglicht oder fördert (BGH, GRUR 2004, 845 — Drehzahlermittlung).

Die Beklagte hat die angegriffene Ausführungsform in Deutschland angeboten und vertrieben. Dies ist unstreitig für den Zeitraum bis Oktober 2010.

II.

Die angegriffene Ausführungsform macht von der Lehre des Klagepatents Gebrauch. Die Klägerin hat unter Vorlage von einer Tabelle aufgezeigt, dass die angegriffene Ausführungsform alle Merkmale des Klagepatentanspruchs verwirklicht. Gegen die Verletzung der technischen Lehre des Klagepatents erinnert die Beklagte nichts. Sie gilt damit als zugestanden.

III.

Da die angegriffene Ausführungsform sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs verwirklicht, ergeben sich die nachstehenden Rechtsfolgen.

1.

Der Unterlassungsanspruch ist nach Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 1 i.V.m. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG begründet.

Die Beklagte hat die angegriffene Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung der Klägerin angeboten. Sie hat es danach auch zu unterlassen, die angegriffene Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen und zu den genannten Zwecken einzuführen und zu besitzen.

a)

Eine Wiederholungsgefahr liegt vor. Eine rechtswidrige Verletzungshandlung - selbst wenn sie einmalig ist - begründet die tatsächliche Vermutung, dass sie wiederholt wird (Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 139 Rz. 39). Die Beklage hat die angegriffene Ausführungsform über ihre Internetseite und ihrem Produktkatalog Dritten angeboten.

Der Vortrag der Beklagten, der Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform sei seit Oktober 2010 eingestellt worden und sie, die Beklagte, sei nicht mehr im Besitz der angegriffenen Ausführungsform, reicht nicht aus, um die Wiederholungsgefahr zu beseitigen. An die Ausräumung der Wiederholungsgefahr sind strenge Anforderungen zu stellen (BGH, GRUR 2008, 996, 999 - Clone-CD; BGH, BGH, GRUR 2010, 754 -  Golly Telly). Die tatsächliche Vermutung ist erst dann widerlegt, wenn von dem Verletzer dargelegt und bewiesen ist, dass Umstände vorliegen, die die zuverlässige Prognose zulassen, dass jede Wahrscheinlichkeit für eine Wiederholung der Verletzungshandlung beseitigt ist (BGH, GRUR 2003, 1031, 1033 – Kupplung für optische Geräte). Die bloße Einstellung der Verletzungshandlung ist nicht ausreichend (vgl. BGH, GRUR 2009, 845, 849 - Internet-Videorecorder; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 139 Rz. 51). Regelmäßig kann die durch die Rechtsverletzung begründete Wiederholungsgefahr in solchen Fällen nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung - das heißt durch eine uneingeschränkte, bedingungslose und unwiderrufliche Unterwerfungserklärung unter Übernahme einer angemessenen Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung (vgl. BGH, GRUR 1996, 290, 291 - Wegfall der Wiederholungsgefahr I; BGH, GRUR 1997, 379, 380 - Wegfall der Wiederholungsgefahr II) - ausgeräumt werden. Eine solche hat die Beklagte bisher nicht abgegeben. Auch der Vortrag, die Klägerin sei nunmehr die einzige Lieferantin, lässt keine dahingehende Prognose zu, dass jede Wahrscheinlichkeit einer Patentverletzung ausgeschlossen ist. Noch ist nicht ersichtlich, dass die Beklagte selbst nicht in der Lage wäre, eine dahingehende Dentallegierung selbst herzustellen und zu vertreiben. Auch ist nicht erwiesen, dass sämtliche Werbemaßnahmen seitens der Beklagten oder Dritte, deren Verhalten sich die Beklagte zurechnen lassen muss, eingestellt sind.

b)

Die Klägerin hat nicht verwirkt, die mit dieser Klage verfolgten Ansprüche geltend zu machen.

Ein Recht ist verwirkt, wenn sich der Verletzer wegen der Untätigkeit des Schutzrechtsinhabers über einen gewissen Zeitraum hin bei objektiver Beurteilung darauf einrichten darf und eingerichtet hat, dieser werde sein Recht nicht mehr geltend machen, so dass deswegen die verspätete Geltendmachung gegen Treu und Glauben verstößt. Neben einem sogenannten Zeitmoment bedarf es mithin stets des Vorliegens eines sogenannten Umstandsmoments (BGH NJW-RR 2006, 235; BGH GRUR 2001, 323, 325 ff. - Temperaturwächter m. w. Nachw.). Dies hat die Beklagte darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen.

Ob die Voraussetzungen an das Zeitmoment erfüllt sind, kann dahingestellt bleiben, denn es fehlt an dem Vorliegen eines Umstandsmomentes. Allein die verschiedenen anwaltlichen Schreiben seitens der Klägerin gaben keinen Anlass auf Seiten der Beklagten darauf zu vertrauen, die Klägerin würde ihre Ansprüche wegen der Verletzung des Klagepatents nicht mehr geltend machen. In diesen Schreiben wurden keinerlei gerichtlichen Schritte zur Durchsetzung der Rechte aus dem Klagepatent angekündigt. Mithin hat die Klägerin keinen Anlass durch ihr Verhalten gegeben, dass sie für den Fall, dass die Bemühungen um den Abschluss eines Lizenzvertrages nicht von Erfolg wären, auf die Geltendmachung ihrer gesetzlichen Ansprüche Hilfe verzichten würde. Vielmehr zeigt das vorgerichtliche Verhalten der Klägerin, dass sie auch nach zeitlichen Unterbrechungen auf die Patentverletzung der Beklagten wiederholt zurückgekommen ist. Damit hat die Klägerin nach außen erkennbar zum Ausdruck gebracht, die Angelegenheit nicht auf sich beruhen zu lassen.

c)

Der Anspruch ist auch durchsetzbar. Ihm steht nicht gemäß § 141 S. 1 PatG, §§ 195, 199 Abs. 5 BGB die Einrede der Verjährung entgegen. Denn die Verjährungsfrist für den Unterlassungsanspruch beginnt mit jeder Zuwiderhandlung erneut zu laufen (Palandt/Ellenberger, BGB, 72. Auflage, § 199 Rz. 23). Zwischen den Parteien ist es unstreitig, dass zumindest im Oktober 2012 eine Vertriebshandlung der angegriffenen Ausführungsform durch Bewerbung im Internet stattgefunden hat. Die dauerhafte Bewerbung der angegriffenen Ausführungsform stellt eine fortwährende Störung im Sinne einer Dauerhandlung dar. Solange die Störung andauert, kann der Lauf der Verjährung nicht in Gang gesetzt werden (BGH, GRUR 2003, 448, 450 - Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft; Rinken, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG, 4. Aufl., § 141 Rz. 19). Die Klägerin hat ihren Anspruch auf Unterlassung mit Klageschrift vom 06.02.2013 gerichtlich geltend gemacht, so dass spätestens ab diesem Zeitpunkt der Lauf der Verjährungsfrist gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB gehemmt ist (§ 209 BGB), so dass dem Anspruch der Klägerin auf Unterlassung nicht die Einrede der Verjährung entgegen steht.

2.

Des Weiteren hat die Beklagte der Klägerin Schadenersatz zu leisten (§ 139 Abs. 2 PatG), denn als Fachvertreterin hätte sie die Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB.

a)

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch ausreichend wahrscheinlich ist, dass der Klägerin durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist und dieser von ihr noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen ist, ist ein rechtliches Interesse der Klägerin an einer Feststellung der Schadenersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 ZPO.

b)

Die im Hinblick auf das Vorliegen der Voraussetzungen der Verjährung darlegungs- und beweisbelastete Beklagte hat zur Begründung der durch sie erhobenen Verjährungseinrede den erfolgten Schriftwechsel zwischen den Parteien vorgetragen. Das der Beklagten zustehende Leistungsverweigerungsrecht gemäß § 214 BGB hat nur zum Teil Erfolg. Die Klägerin kann den Anspruch auf Schadensersatz für einen Zeitraum vor dem 01.01.2010 nicht mehr durchsetzen.

aa)

Die Verjährung des Schadensersatzanspruchs bestimmt sich nach den allgemeinen Regeln des BGB (§ 141 PatG). Seit dem 01.01.2002 gilt einheitlich für die Ansprüche die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren nach § 195 BGB. Nach § 199 BGB beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist mit dem Schluss desjenigen Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist, also fällig geworden ist und der Gläubiger von den Umständen, die seinen Anspruch begründen und die Person des Schuldners positive Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit kennen musste (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.06.2007, I-2 U 22/06 Rz. 94 ff). Anders als bei Unterlassungsansprüchen beginnt der Lauf der Verjährung bei vergangenheitsbezogenen Ansprüchen wie dem Schadensersatz mit dem jeweils – aufgespalteten – Teilakt der Dauerhandlung, mithin tagesbezogen (vgl. BGH, GRUR 1999, 751, 744 – Güllepumpen; Rinken, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG, 4. Aufl., § 141 Rz. 19).

bb)

Soweit aus dem Sachvortrag der Parteien ersichtlich, hatte die Klägerin spätestens seit dem 24.09.2008 Kenntnis sowohl von den die Patentverletzung begründenden Tatsachen als auch von der Person des Verletzers. Die anwaltlichen Vertreter der Klägerin zeigten der Beklagten mit Schreiben vom 24.09.2008 (vgl. Anlage B 6) die Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform auf. Mithin begann die Frist der Verjährung für Ansprüche aus dem Jahr 2008 am 01.01.2009 zu laufen und endete am 31.12.2011. Auch die Ansprüche auf Schadensersatz aus dem Jahr 2009 kann die Klägerin nicht mehr durchsetzen. Der Lauf der Verjährung begann am 01.01.2010 und endete am 31.12.2012. Eine den Lauf der Verjährung hemmende Maßnahme hat die Kläger erst mit Einreichung der Klage im Jahr 2013 ergriffen.

Dass der Lauf der Verjährungsfrist durch Verhandlungen zwischen den Parteien gemäß § 203 BGB gehemmt gewesen wäre, behauptet selbst die Klägerin nicht. Der Sachvortrag der Parteien bietet hierfür auch keine Grundlage, denn die Schreiben der anwaltlichen Vertreter wurden seitens der Beklagten – soweit beantwortet – zurückgewiesen.

Insoweit hat der Hilfsantrag der Klägerin zum Teil Erfolg. Die Klägerin verlangt den Restschadensersatzbetrag für einen Zeitraum vom 23.12.2006 bis 31.12.2010. Da der Klägerin wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen, der inhaltlich weitergehender Schadensersatzanspruch bereits ab dem Jahr 2010 zusteht, war der Restschadensersatzanspruch bis zum 31.12.2009 zu begrenzen.

3.

Der Anspruch der Klägerin auf Entschädigung gemäß Art. 29 Abs. 1 PCT, Art. II § 1 Abs. 3, 1 IntPatÜbkG hat keinen Erfolg. Diesem Anspruch, dessen Grundlage die internationale Patentanmeldung ist und den die Klägerin für einen Zeitraum vom 10.05.2003 bis 23.12.2006 geltend macht, steht die Einrede der Verjährung entgegen, Art. II § 1 Abs. 1 S. 2 IntPatÜbkG i. V. m. § 141 PatG. Die Klägerin kann keine Entschädigungsansprüche für einen Zeitraum bis einschließlich 31.12.2009 geltend machen.

Der Hilfsantrag der Klägerin, mit welchem sie einen Rest-Entschädigungsanspruch gemäß Art. 29 Abs. 1 PCT, Art. II § 1 Abs. 3, 2 IntPatÜbkG, hat keinen Erfolg.

Die Klägerin macht diesen Rest-Entschädigungsanspruch für einen Zeitraum vom 10.05.2003 bis 23.12.2006 geltend. Voraussetzung für einen Rest-Entschädigungsanspruch ist allerdings unter anderem, dass bei einer nicht in deutscher Verfahrenssprache veröffentlichten internationalen Patentanmeldung die Patentansprüche in deutscher Sprache veröffentlicht worden sind. Art. II § 1 Abs. 2 IntPatÜbkG sieht vor, dass der Schutz einer nicht deutschsprachigen internationalen Patentanmeldung erst dann beginnt, wenn die deutschsprachige Übersetzung der Patentansprüche durch das Deutsche Patent- und Markenamt veröffentlicht worden sind. Dass eine deutschsprachige Übersetzung in dem von der Klägerin geltend gemachten Zeitraum vorlegen hat, hat die Klägerin auch nach gerichtlichem Hinweis nicht vorgetragen.

4.

Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadenersatzanspruch zu beziffern, ist die Beklagte zur Rechnungslegung verpflichtet (§§ 242, 259 BGB). Die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Darüber hinaus wird die Beklagte durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet (Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 242 BGB).

Der Rechnungslegungsanspruch ist nicht verjährt im Umfang des Restschadensersatzanspruchs. Für die Zeit bis zum 31.12.2009 folgt dies aus § 141 PatG i.V.m. § 852 BGB. Der Restschadensersatzanspruch berechnet sich nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie (vgl. im Einzelnen: Benkard/Rogge/Grabinski, 10. Aufl., § 141 PatG, Rz. 8), so dass es der dafür erforderlichen Rechnungslegung bedarf. Das entspricht dem Klageantrag I. 2. zu lit. a) bis d), nicht aber zu lit. e).

d)

Der Vernichtungsanspruch der Klägerin gegenüber der Beklagten bleibt ohne Erfolg. Sie kann sich nicht auf § 140a Abs. 1 PatG berufen.

Der Vernichtungsanspruch setzt voraus, dass der auf Vernichtung in Anspruch genommene Verletzer Besitzer und/oder Eigentümer nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches der schutzrechtsverletzenden Erzeugnisse im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung im Schutzrechtsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ist (vgl. OLG Düsseldorf, InstGE 7, 139 - Thermocyler; Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl., § 140a Rn. 3; Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl., Rz. 1203). Hierfür obliegt der Klägerin die Darlegungs- und Beweislast (Keukenschrijver/Kaess, PatG, 7. Aufl., § 140a Rz. 23). Für einen hinreichenden Sachvortrag genügt grundsätzlich die Behauptung, dass die Beklagte zu einem Zeitpunkt nach Patenterteilung im Besitz oder Eigentum des patentverletzenden Gegenstandes war. Ihr obliegt es dann aufgrund der sekundären Darlegungslast, konkrete Tatsachen vorzutragen, aus denen sich ergibt, dass und durch welches Geschehen der Besitz oder das Eigentum vollständig aufgegeben wurden. Erst dann ist es Aufgabe der Klägerin, konkrete Tatsachen darzutun, die den Vortrag des Verletzten erschüttern (LG Düsseldorf, InstGE 13, 1 - Escitalopram-Besitz). Die Klägerin behauptet noch nicht einmal, abgesehen von der Antragstellung, dass die Beklagte noch im Besitz der angegriffenen Ausführungsform ist. Vielmehr trägt die Beklagte substantiiert vor, dass sie nicht mehr im Besitz der angegriffenen Ausführungsform ist. Die Lieferantin der Beklagten habe Dentallegierungen aus dem Sortiment gestrichen und nunmehr sei die Klägerin die einzig in Betracht kommende Lieferantin. Die Beklagte selbst habe zuletzt im Jahr 2010 die angegriffene Ausführungsform verkauft. Sie besitze keine weiteren angegriffenen Ausführungsformen. Bestellungen von Kunden seien von ihr erst nach deren Eingang bei ihrem Lieferanten wiederum bestellt worden; die angegriffene Ausführungsform sei nicht vorrätig im Lager gehalten worden. Die Klägerin bestreitet lediglich den Sachvortrag der Beklagten, ohne ihrerseits ergänzende Tatsachen vorzutragen, die geeignet wären, den Sachvortrag der Beklagten zu erschüttern.

e)

Der Rückrufanspruch der Klägerin gegenüber der Beklagten beruht auf § 140a Abs.3 PatG.

Die Klägerin hat gegenüber der Beklagten einen Anspruch auf Rückruf der patentverletzenden Basisstationen aus den deutschen Vertriebswegen. Besitz oder Eigentum an der angegriffenen Ausführungsform im Inland ist für diesen Anspruch nicht Voraussetzung. Der Rückanspruch dient zumindest auch der Sensibilisierung der Vertriebskette, so dass dies alleine den Rückrufanspruch begründet, unabhängig davon, ob Besitz begründet wird und deshalb ein Vernichtungsanspruch ohne Erfolg bleibt. Der Rückrufanspruch war im tenorierten Umfang zeitlich zu begrenzen, da auch der Rückrufanspruch den Verjährungsregelungen unterliegt.

f)

Der Anspruch der Klägerin auf Erstattung der Abmahnkosten gemäß § 139 Abs.2 PatG bzw. nach den Grundsätzen über die Geschäftsführung ohne Auftrag ist begründet.

aa)

Die von dem rechtsanwaltlichen Bevollmächtigten ausgesprochene Abmahnung vom 21.05.2012 (vgl. Anlage K 14) war begründet. Gegen eine 1,3 VV-RVG Rahmengebühr bei einem Gegenstandsstreitwert von 250.000,- EUR bestehen keine Bedenken, da es sich um eine patentrechtliche Auseinandersetzung handelt.

bb)

Die Klägerin macht auch mit Erfolg die Kosten eines mitwirkenden Patentanwalts geltend. Die Erstattungspflicht setzt voraus, dass die Einschaltung eines Patentanwalts notwendig war (vgl. Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl., Rz. 640). Die darlegungs- und beweisbelastete Klägerin hat hinreichenden Tatsachen vorgetragen, die eine Mitwirkung eines patentanwaltlichen Vertreter im Zeitpunkt des Zugangs des Abmahnschreibens haben erforderlich erscheinen lassen. Nach dem unbestritten gebliebenen Vortrag der Klägerin in der mündlichen Verhandlung hat die patentanwaltliche Vertreterin der Klägerin im Zeitpunkt der Abmahnung den Rechtsbestand des Klagepatents überprüft. Eine solche Prüfung der Bestandsfähigkeit eines Schutzrechts, auf welches eine Abmahnung gestützt wird, gehört zum typischen Aufgabengebiet eines Patentanwalts. Die patentanwaltliche Gebühr richtet sich üblicherweise an den Gebührensätzen des rechtsanwaltlichen Vertreters.

cc)

Gegen den Zinsanspruch erinnert die Beklagte nichts.

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 S. 1, 2. Var. ZPO.

Die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 S. 1, 2 ZPO.

Streitwert:   250.000,-  EUR.