Bundesgerichtshof Urteil, 30. Jan. 2018 - X ZR 27/16

ECLI:ECLI:DE:BGH:2018:300118UXZR27.16.0
bei uns veröffentlicht am30.01.2018
vorgehend
Bundespatentgericht, 2 Ni 32/13, 22.10.2015

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 27/16 Verkündet am:
30. Januar 2018
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Wasserdichter Lederschuh
EPÜ Art. 69; PatG § 14

a) Ist nach dem unter Schutz gestellten Verfahren ein Halbzeug in bestimmter
Weise zu bearbeiten (hier: eine Lederseite in bestimmter Weise auszurüsten
), beschränkt der Zweck der Bearbeitung nur insoweit den Gegenstand
des Verfahrens, als das bearbeitete Halbzeug geeignet sein muss, dem
Zweck entsprechend weiterverarbeitet zu werden.

b) Stellt ein Sachanspruch das unter Verwendung des Halbzeugs hergestellte
Fertigprodukt unter Schutz, erfasst er regelmäßig nur einen Gegenstand,
bei dem das Halbzeug dem Zweck entsprechend weiterverarbeitet worden
ist.
BGH, Urteil vom 30. Januar 2018 - X ZR 27/16 - Bundespatentgericht
ECLI:DE:BGH:2018:300118UXZR27.16.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. Januar 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Bacher und Hoffmann und die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten und unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels wird das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats ) des Bundespatentgerichts vom 22. Oktober 2015 abgeändert und wie folgt neu gefasst: Das europäische Patent 1 139 805 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten : 1. Shoe characterized in that it comprises an upper of waterproofed leather (1) or a sole of waterproofed leather (1), wherein the leather (1) is waterproofed by a process, which comprises pressing on the internal surface of the leather (1) at least one semi-permeable membrane (2) whose surface contacting the leather (1) is provided with a glue pattern, characterized in that said semi-permeable membrane (2) is elastic with a grade of elongation higher than 50 % and that the semi-permeable membrane (2) is not porous and carries out the water vapor passage by osmosis. 2. Shoe according to the preceding claim, characterized in that the glue pattern of the semi-permeable membrane (2) is thermoadhesive , and that the pressing of said membrane on the leather (1) is a hot-pressing. 3. Shoe according to any of the preceding claims, characterized in that said semi-permeable membrane (2) is made of polyurethane.
4. Shoe according to any of the preceding claims, characterized in that said semi-permeable membrane (2) has a thickness included between 5 m and 100 m. 5. Shoe according to any of the preceding claims, characterized in that said semi-permeable membrane (2) is combined with a support sheet (3). 6. Shoe according to the preceding claim, characterized in that the support sheet (3) is made of fabric and is firmly fastened to the membrane (2). 7. Shoe according to any of the preceding claims, characterized in that the glue pattern is formed of a multiplicity of dots having a diameter included between 0,1 mm and 0,8 mm. 8. Shoe according to any of the preceding claims, characterized in that the glue pattern is formed of a multiplicity of dots having a density included between 50 dots/cm2 and 200 dots/cm2. 9. Shoe according to the preceding claims, characterized in that it comprises an upper of waterproofed leather that is made of two or more pieces sewed together. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits werden zu 2/3 der Klägerin und zu 1/3 der Beklagten auferlegt.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Beklagte ist Inhaberin des am 20. Oktober 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität einer italienischen Patentanmeldung vom 20. Oktober 1998 international angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 139 805 (Streitpatents). Das Streitpatent umfasst nach der Fassung, die es im Einspruchsverfahren erhalten hat, 13 Patentansprüche ; die nebengeordneten Ansprüche 1, 10, 12 und 13 lauten in der Verfahrenssprache: "1. Process for waterproofing leather (1), which comprises pressing on the internal surface of the leather (1) at least one semi-permeable membrane (2) whose surface contacting the leather (1) is provided with a glue pattern, c h a r a c t e r i z e d i n t h a t said semipermeable membrane is elastic with a grade of elongation higher than 50 %. 10. Leather (1) waterproofed by a process according to one of the preceding claims, which comprises pressing on its internal surface at least one semi-permeable membrane (2) whose surface contacting the leather (1) is provided with a glue pattern, c h a r a c t e r i z e d i n t h a t said semi-permeable membrane is elastic with a grade of elongation higher than 50 %. 12. Shoe c h a r a c t e r i z e d i n t h a t it comprises an upper of waterproofed leather according to claim 10 or 11. 13. Shoe c h a r a c t e r i z e d i n t h a t it comprises a sole of waterproofed leather according to claim 10."
2
Die Klägerin hat geltend gemacht, das Streitpatent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne , und sein Gegenstand sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der geltenden Fassung und hilfsweise in beschränkten Fassungen verteidigt.
3
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer Berufung , der die Klägerin entgegentritt, begehrt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage; hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in mehreren beschränkten Fassungen. Nach ihrem Hilfsantrag I soll Patentanspruch 1, dem acht weitere Ansprüche nachgeordnet sind, folgende Fassung erhalten: "Shoe c h a r a c t e r i z e d i n t h a t it comprises an upper of waterproofed leather (1) or a sole of waterproofed leather (1), wherein the leather (1) is waterproofed by a process, which comprises pressing on the internal surface of the leather (1) at least one semi-permeable membrane (2) whose surface contacting the leather (1) is provided with a glue pattern, characterized in that said semi-permeable membrane (2) is elastic with a grade of elongation higher than 50 % and that the semipermeable membrane (2) is not porous and carries out the water vapor passage by osmosis."

Entscheidungsgründe:


4
Die zulässige Berufung ist insoweit begründet, als die Beklagte das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags I verteidigt, und führt in diesem Umfang zur Klageabweisung. Im Übrigen bleibt die Berufung ohne Erfolg.
5
I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum wasserdichten Imprägnieren von Leder (process for waterproofing leather), insbesondere von für die Herstellung von Schuhen bestimmtem Leder, und das durch die Erfindung gewonnene Ledererzeugnis selbst, insbesondere und nach den hilfsweise verteidigten Anspruchssätzen ausschließlich einen entsprechenden Schuh.
6
1. Der Beschreibung der Streitpatentschrift zufolge war es bekannt, die Außenseite von Leder für die Herstellung von Schuhen, Bekleidung oder Accessoires chemisch durch Aufsprühen dünner Schichten wasserabstoßender Substanzen zu imprägnieren; diese Vorgehensweise sei auf Dauer aber nur von geringer Effizienz. Das stattdessen vorgeschlagene Einnähen einer mit einem semipermeablen Film kombinierten Gewebeauskleidung in die Innenseite des Leders, die einerseits das Eindringen weiteren Wassers in den Schuh oder Kleidungsgegenstand verhindern, andererseits Transpiration nach außen ermöglichen solle, sei nachteilig, weil Wasser auf jeden Fall unter das Leder eindringen könne. Insbesondere bei Schuhen bildeten sich unerwünschte Wasserkissen zwischen dem gegen Wasser abgedichteten Gewebe und der Lederinnenseite. Außerdem müsse ein Futter in Kombination mit einem semipermeablen Film aufgebracht werden, was die Produktionskosten erhöhe und bei Artikeln wie etwa Sommerschuhen oder -bekleidung unzweckmäßig sei. Das in der US-Patentschrift 5 598 644 (D19) offenbarte Verfahren zum Imprägnieren einer Lederlauffläche, bei dem eine semipermeable Membran in den Randbereichen der Lauffläche angeklebt werde, verhindere nicht die Bildung von Wasserkissen ; außerdem müsse die Membran am Rand auch von oben eingefasst werden , was die Transpirationseigenschaften beeinträchtige.
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2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das Problem, ein Verfahren für Bereitstellung wasserdichten Leders anzugeben, das die geschilderten Nachteile vermeidet. Dazu schlägt Patentanspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich in Anlehnung an das angefochtene Urteil wie folgt gliedern lassen:
a) Das Verfahren dient zum Wasserdichtmachen von Leder (pro- cess for waterproofing leather).
b) Auf die inwendige Oberfläche (internal surface) des Leders wird wenigstens eine semipermeable Membran aufgepresst, die b1) auf ihrer dem Leder zugewandten Oberfläche mit einem Klebermuster versehen und b2) mit einem Dehnungsgrad größer als 50 % elastisch ist.
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Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I kann wie folgt gegliedert werden: (1) Der Schuh umfasst ein wasserdicht gemachtes Lederoberteil (upper of waterproofed leather) oder eine solche Ledersohle. (2) Das Lederteil ist durch ein Verfahren wasserdicht gemacht worden, bei dem auf seine inwendige Oberfläche (internal surface) wenigstens eine semipermeable Membran aufgepresst worden ist, die (a) auf ihrer dem Leder zugewandten Oberfläche mit einem Klebermuster versehen ist, (b) mit einem Dehnungsgrad größer als 50 % elastisch ist, (c) nicht porös ist und (d) einen Wasserdampfdurchtritt durch Osmose gestattet.
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3. Der englischsprachige Begriff waterproofing schließt in deutscher Übersetzung zwar das Imprägnieren begrifflich ein. Nach dem allgemeinen deutschen technischen Sprachgebrauch wird darunter aber verstanden, in einem Lösungsmittel gelöste oder dispergierte imprägnierende Wirkstoffe in das zu schützende Material (Textilien, Holz, Beton) einziehen zu lassen, damit dieses nach dem Verdunsten oder Trocknen des Lösungsmittels bzw. Dispersionsmediums den gewünschten Schutz aufweist. Das gemäß Merkmal 3 vorgesehene Aufpressen einer semipermeablen Membran wird deshalb nicht als Imprägnieren verstanden, vielmehr ist darunter, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, die Aufbringung einer festen Schicht zu verstehen; beide Parteien treten dem im zweiten Rechtszug auch nicht entgegen.
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Der Klebstoff, der Leder und Membran verbinden soll, ist in einem Muster auf die Membran aufzubringen. Der Kleber soll nicht vollflächig deckend aufgetragen werden, sondern punktuell. Mit dieser diskontinuierlichen Struktur (dis- continuous structure) soll einerseits im Interesse des Tragekomforts bewirkt werden, dass nur ein Teil der Poren des Leders durch den Klebstoff verstopft wird und Wasserdampf nach außen entweichen kann (Beschreibung Abs. 6). Andererseits soll das Klebstoffmuster so gestaltet sein, dass die Membran direkt auf das Leder aufgeklebt werden kann und die Verwendung des aus dem Stand der Technik als nachteilig bekannten Futters mit Membran und das Eindringen von Wasser in den Bereich zwischen Leder und Futter (Wasserkissen) vermieden werden kann (Abs. 5). Erfindungsgemäß wird das Leder wasserdicht nicht dadurch, dass kein Wasser in das Leder eintreten kann, sondern dadurch, dass Wasser nicht (großflächig) durch das Leder hindurchtreten kann. Patentanspruch 1 überlässt es dabei dem Fachmann, Größe und Dichte der Kleberpunkte so zu wählen, dass die in den Absätzen 5 und 6 genannten Ziele erreicht werden, insbesondere sich keine Wasserkissen bilden können. Nähere Anhaltspunkte für die dem Streitpatent zugrundeliegenden Vorstellungen zu Größenordnung der Kleberpunkte, der Dichte ihrer Verteilung auf der Membran und damit korrespondierend der für die Wasserdampfdiffusion zur Verfügung stehenden freien Lederfläche werden dem Fachmann in Absatz 11 der Beschreibung und mit den Unteransprüchen 9 und 10 an die Hand gegeben. Danach kann der Durchmesser der Kleberpunkte zwischen 0,1 und 0,8 mm bei einer Verteilungsdichte von 50 bis 200 Punkten pro Quadratzentimeter betragen.
11
Patentanspruch 1 verlangt nur einen zweischichtigen Aufbau aus einer Lederschicht und der semipermeablen Membran. Weitere Schichten sind jedoch nicht ausgeschlossen. In der Beschreibung ist eine Trägerschicht beschrieben , die auf der dem Klebemuster abgewandten Seite der Membran vorgesehen werden kann. Sie kann aus Papier bestehen und nach dem Ankleben der Membran an das Leder zu entfernen sein, kann aber auch aus einem Gewebe bestehen und fest mit der semipermeablen Membran verbunden sein (Beschreibung Abs. 13, Patentansprüche 6 und 7).
12
Die in Merkmal 4 formulierte Anforderung, dass die Membran mit einem Dehnungsgrad größer als 50 % elastisch ist (elastic with a grade of elongation higher than 50 %), verlangt, dass das Membranmaterial unter Zugbelastung um mehr als 50 % bezogen auf seine ursprüngliche Länge gedehnt werden kann, ohne dass eine erhebliche plastische, d.h. bleibende, Verformung eintritt.
13
4. Besonderer Erörterung bedarf das Teilmerkmal der inwendigen Oberfläche (internal surface) des Leders.
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a) Das Patentgericht hat dafürgehalten, es lasse keine Aussage darüber zu, welche Seite des Leders gemeint sei. Es werde nämlich weder die Herstellung eines Kleidungsstücks beansprucht, noch die Verwendung der membranbeschichteten Seite des Leders als Innenseite eines solchen Kleidungsstücks. Für das Verfahren sei es daher unerheblich, zu welcher Lederfläche hin orientiert die Membran auf das Leder gepresst werde, und auch die Ansprüche , in denen ein Schuh beansprucht werde, seien vor diesem Hintergrund nicht anders auszulegen.
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b) Dem kann nicht uneingeschränkt beigetreten werden.
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Die Anbringung der semipermeablen Membran dient dazu, das Leder für die Herstellung eines Schuhs oder eines Kleidungsstücks vorzubereiten. Das Verfahrensergebnis ist ein Halbzeug, das aus dem Leder und der aufgepressten semipermeablen Membran besteht. Die Membran soll dabei auf diejenige Seite des Leders aufgebracht werden, die dazu bestimmt ist oder bestimmt werden kann, auf dem Körper getragen zu werden, denn sie soll dort für von außen eindringendes Wasser abweisend und für im Schuh oder auf der Innenseite des Kleidungsstücks auftretende Feuchtigkeit durchlässig sein. Mit dem Bezug auf die inwendige Oberfläche bringt der Patentanspruch die Abgrenzung zu den in der Beschreibung erörterten Verfahren zur imprägnierenden Bearbeitung der äußeren Oberfläche des Leders zum Ausdruck.
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Da, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, die Herstellung eines Schuhs oder Kleidungsstücks nicht beansprucht wird, und weder etwas dafür festgestellt noch von der Beklagten vorgetragen worden ist, dass eine Lederseite - vor oder jedenfalls nach der Aufbringung der Membran - (stets) Eigenschaften aufweist, die sie vernünftigerweise nur als Innen- oder Außenseite nutzbar erscheinen lassen, enthält der Bezug auf die inwendige Oberfläche allerdings zunächst nur eine Zweckangabe. Für das Verständnis von Merkmal b des Patentanspruchs 1 ergibt sich aus dieser nur, dass das mit der Membran versehene Leder geeignet sein muss, zweckentsprechend, d.h. mit der so bearbeiteten Oberfläche auf der Innenseite des Schuhs oder Kleidungsstücks, verwendet zu werden.
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Anders verhält es sich indessen bei dem mit Hilfsantrag I beanspruchten Schuh. Stellt ein Sachanspruch das unter Verwendung eines Halbzeugs hergestellte Fertigprodukt unter Schutz, erfasst er regelmäßig nur einen Gegenstand, bei dem das Halbzeug dem Zweck entsprechend weiterverarbeitet worden ist und demgemäß die Wirkung erreicht, die erfindungsgemäß erreicht werden soll. Da der Schuh das nach dem erfindungsgemäßen Verfahren bearbeitete (und zweckentsprechend verwendete) Lederteil umfasst, ist die inwendige Oberfläche in Merkmal 2 die inwendige Oberfläche des Lederoberteils oder der Ledersohle des Schuhs. Nicht anders, als es bei einem Verfahren zum Herstellen eines Schuhs der Fall wäre, geht die technische Lehre des auf einen Schuh gerichteten Sachanspruchs dahin, einen Schuh bereitzustellen, bei dem das Lederoberteil oder die Ledersohle so ausgerüstet worden sind, dass das Leder wasserdampfdurchlässig bleibt, hingegen Wasser zwar in das Leder eindringen, aber nicht in das Schuhinnere durchtreten kann, weil die Membran insoweit eine Barriere bildet.
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II. Das Patentgericht hat den Gegenstand des Patentanspruchs 1 als von der US-Patentschrift 5 244 716 (D15) neuheitsschädlich getroffen beurteilt; der Gegenstand des Hilfsantrags I sei dem Fachmann - einem Hochschulingenieur der Fachrichtung Textiltechnik mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Entwicklung wasserdichter, atmungsaktiver Materialien - durch die japanische Offenlegungsschrift Sho 64-90300 (D1) nahegelegt worden.
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Die Entgegenhaltung D15 befasse sich mit der Herstellung wasserdichter atmungsaktiver Bekleidungsstücke und verwende hierfür einen Film aus einem Polymer, der ein Eindringen von Wasser verhindere, aber wasserdampfdurchlässig sei. Zwei dünne innere Schichten, von denen eine aus dem Polymerfilm bestehe, würden an einer dritten äußeren Schicht befestigt, die - wie für einen Handschuh erläutert - auch aus Leder bestehen könne. Die Polymerschicht sei semipermeabel und werde mittels eines Klebers, der netzartig oder punktförmig auf die Polymerschicht aufgetragen werde, unter Anwendung von Druck auf dem Leder befestigt. Der Polymerfilm weise auch die erfindungsgemäße Elastizität auf, denn die D15 gebe an, dass der Film bis zu einer Dehnung von 200 % nicht breche und keine Streckgrenze und folglich keinen Übergang zu plastischer Verformung aufweise (does not show a yield point).
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Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag I werde durch die Entgegenhaltung D1 nahegelegt. Die Schrift offenbare bis auf das Merkmal der Verklebung mittels eines Klebemusters, die allgemeinem Fachwissen entspreche , sämtliche räumlich-körperlichen Merkmale des Erfindungsgegenstands. Es werde ein wasserdichtes Leder bereitgestellt, das für Schuhe verwendet werde. Das Wasserdichtmachen erfolge nach der D1 durch Laminieren oder direktes Beschichten mit einem nicht-porösen, wasserdampfdurchlässigen Polyurethan-Elastomer. Aus einer Lösungsmittellösung desselben würden auf einem abziehbaren Papier ein 10 µm dicker Film hergestellt und auf diesem Film ein Kleber aufgebracht. Der Film samt Kleber werde sodann unter einer 24-stündigen Druckbelastung mit dem Leder in einem Laminierungsprozess verbunden. Der Fachmann erhalte den Hinweis, ein zur Lederhärte passendes Polymer zu verwenden, das nach einem Beispiel bei einer Zugspannung von mindestens 30 kg/cm2 um 100 % dehnbar sein solle. Dass es sich hierbei um eine elastische Dehnung handele, liege für den Fachmann mangels Brauchbarkeit eines sich plastisch verformenden Materials auf der Hand. Unerheblich sei, dass nicht offenbart werde, den Film auf die Innenfläche des Leders aufzupressen.
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III. Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung des Streitpatents für nicht patentfähig erachtet. Er wird dem Fachmann durch die Entgegenhaltung D1 nahegelegt.
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1. Die Schrift betrifft die Bereitstellung eines für Schuhe, Kleidung und dergleichen verwendbaren wasserdichten Leders. Sie bezeichnet Verfahren als nicht ausreichend, bei denen wasserabweisende Materialien in Form einer Emulsion oder Lösung verwendet werden, die vom Leder aufgesaugt und durch Trocknen fixiert werden. Es soll daher ein Überzug bereitgestellt werden, der die dem Leder eigene Wasserdampfdurchlässigkeit zur Geltung kommen lässt, aber ein zähes Material bildet, das auch langfristig nicht zerstört wird und die Wasserbeständigkeit deutlich verbessert, ohne dass Griff und Optik des Leders verloren gehen. Hierzu soll aus Elastomeren von Polyurethanen ein Material von geeigneter Stabilität und Dehnung bereitgestellt werden, das unter Verwendung einer Lösung eine Behandlung des Leders durch Laminierung oder Direktbeschichtung (Walzenauftrag, Bürstenanstrich, Sprühen) ermöglicht. Dazu wird ein Polyurethan-Elastomer aus Polyethylenglykol und Polyalkyletherpolyol vorgeschlagen, das mit Polyisocyanat zur Reaktion gebracht wird und für das ein "Modul bei 100 % Dehnung 30 bis 150 kg/cm2, Bruchfestigkeit 250 bis 500 kg/cm2, Bruchdehnung 250 bis 600 %" angegeben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Leder im Allgemeinen sehr zäh und hervorragend flexibel sei und es sowohl relativ harte bis weiche Arten gebe. Dementsprechend sei ein Polymer auszuwählen, das einen zur Lederhärte passenden Modul bei 100 % Dehnung aus einem Bereich von mindestens 30 kg/cm2 habe.
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In einem Filmlaminierungsverfahren wird eine Lösung eines entsprechenden Polyurethans bereitgestellt und auf Trennpapier ein Film von 10 µm Dicke hergestellt. Als Klebstoff für die Laminierung wird ein Lösungsgemisch aus 100 Teilen dieses Polyurethans und 5 Teilen eines Zusatzes aus Trimethylpropan und Toluendiisocyanat verwendet und auf den Film aufgetragen. Das Ganze wird sofort auf das Ledermaterial geschichtet und soll unter Druck einen Tag ruhen. Hierdurch soll eine hervorragende Beständigkeit gegen Wasserdruck bei guter Wasserdampfdurchlässigkeit erreicht werden, wobei der Griff des Leders kaum beeinträchtigt werde.
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2. Für den Fachmann lag es nahe, das beschriebene Filmlaminierungsverfahren so auszuführen und in einem Punkt abzuwandeln, dass es den Merkmalen a bis b2 des Patentanspruchs 1 entsprach.
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Das Filmlaminierungsverfahren wird in der D1 als besonders geeignet beschrieben, da es eine deutlich bessere Wasserdruckbeständigkeit aufweist, als sie mit einem Walzenauftrag, einem Bürstenanstrich oder einem Aufspritzen oder Aufsprühen erreicht werden kann (s. Vergleichstabelle D1, S. 838). Der Film wird zum Wasserdichtmachen eines Leders (Merkmal a), auf eine Oberfläche des Leders aufgepresst ("unter Druck"), die sich, auch wenn dies nicht die Intention der D1 ist, als inwendige Oberfläche eines Lederschuhs oder -Kleidungsstücks verwenden lässt (Merkmal b). Der Senat teilt auch die Bewertung des fachkundig besetzten Patentgerichts, dass es sich bei dem Film um eine feste Membran im Sinne des Streitpatents handelt. Denn das gelöste Polyurethan wird auf ein Trennpapier aufgetragen, und auf den Film wird - nur bei diesem Verfahren - gesondert ein Kleber aufgetragen. Da der Kleber im Wesentlichen aus dem gleichen Polyurethan besteht, spricht schon dies gegen einen flüssigen Film. Ein solcher dränge zudem in das Leder ein, und es ergäbe das 24-stündige Ruhenlassen unter Druck kaum Sinn. Auch die gegenüber den anderen Auftragsmethoden signifikant erhöhte Wasserdruckbeständigkeit spricht gegen die von der Berufung verfochtene Annahme, es werde ein Flüssigfilm auf das Leder aufgetragen.
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Der Senat vermag der D1 keine eindeutige Aussage zur elastischen Dehnbarkeit der Membran zu entnehmen. Für den Fachmann lag es aber jedenfalls nahe, sie so auszubilden, dass sie mit einem Dehnungsgrad von mehr als 50 % elastisch ist (Merkmal b2). Unter dem angesprochenen Modul bei 100 % Dehnung ist aus Sicht des Fachmanns der Elastizitätsmodul zu verstehen ; ein anderes sinnvolles Verständnis zeigt auch die Beklagte nicht auf. Für den Fachmann ergibt sich daher, dass der Materialkennwert für eine elastische Dehnung um 100 % erörtert wird, zumal für die Bruchfestigkeit erheblich höhere Zugspannungen angegeben werden. Zudem wird ausdrücklich darauf hingewiesen , dass die Dehnbarkeit des Materials dem Leder entsprechend zu wählen sei. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, kann dies sinnvoll nur auf eine elastische Dehnung bezogen werden, wobei der Fachmann Anlass hat, vorsorglich eine gewisse Reserve bei der elastischen Dehnbarkeit vorzusehen und sicherzustellen, dass die Restverformung nicht so groß ist, dass die Aufrechterhaltung des innigen Verbunds zwischen Leder und Membran gefährdet wird. Das Streitpatent macht keine Angabe dazu, warum es gerade eine elastische Dehnung um mehr als 50 % verlangt. Dies rechtfertigt nach dem zuvor Ausgeführten die Annahme, dass es sich entweder um ein Maß handelt, das der Fachmann als für eine hinreichend elastische Membran notwendig erkennen kann oder aber dieses notwendige Maß in einem beliebig gewählten und daher einer konkreten Anregung nicht bedürftigen Umfang überschreitet.
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Auf die dem Leder zugewandte Oberfläche des semipermeablen Films wird, wie ausgeführt, Kleber aufgetragen. Abweichend von Merkmal b1 lehrt die D1 jedoch nicht, den Film mit einem Klebermuster zu versehen. Indessen stand dem Fachmann ohne weiteres die Möglichkeit zu Gebote, ein solches Klebermuster einzusetzen.
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Wie das Patentgericht unangegriffen ausgeführt hat, entspricht die Verwendung eines Klebermusters fachmännischem Handeln. In der Abhandlung von Gottwald, Water Vapor Permeable PUR Membranes for Weatherproof Laminates , J. of Coated Fabrics 1996, 168 (D3) heißt es, verschiedene Klebstoffe würden verwendet, um ein Textil mit einer wasserdampfdurchlässigen Membran zu verbinden. Eine Möglichkeit sei der Auftrag einer durchgängigen Schicht eines wasserdampfdurchlässigen Klebstoffs, eine andere der Auftrag eines punktförmig aufgebrachten nicht-durchlässigen Klebstoffs (S. 169 unten). Da die D1 einen wasserdampfdurchlässigen Kleber verwendet, kann sie diesen ganzflächig auftragen, ohne die Wasserdampfdurchlässigkeit der Membran zu gefährden. Wollte der Fachmann hingegen einen anderen Kleber verwenden, war er gehalten, diesen punktförmig aufzutragen, um die Wasserdampfdurchlässigkeit der Membran wirksam werden zu lassen.
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Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
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IV. Hingegen ist Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags I rechtsbeständig.
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1. Die Anspruchsfassung des Hilfsantrags I ist zulässig; sie enthält insbesondere keine unzulässige Erweiterung der ursprungsoffenbarten Erfindung.
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Zu Unrecht sieht die Klägerin eine solche unzulässige Erweiterung darin, dass der Patentanspruch in dieser Fassung zulasse, dass sowohl das Oberteil als auch die Sohle des Schuhs aus erfindungsgemäß ausgerüstetem Leder be- stehe, während diese Maßnahmen ursprünglich nur alternativ offenbart seien. Zwar umfasst - entgegen der Auffassung der Berufung - die Anspruchsfassung in der Tat sowohl die Ausrüstung entweder des Oberteils oder der Sohle als auch eine entsprechende Ausrüstung beider. Damit geht der Patentanspruch aber nicht über den Inhalt der Anmeldung hinaus, denn für den Fachmann ist offensichtlich, dass er von der in den Ansprüchen 13 und 14 der Anmeldung (veröffentlicht als WO 00/22948) vorgesehenen Ausrüstung eines Schuhoberteils oder einer Sohle sowohl alternativ als auch kumulativ Gebrauch machen kann.
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2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags I ist auch ausführbar offenbart. Die Klägerin zieht dies deshalb in Zweifel, weil das Streitpatent nicht angebe, nach welchem Standard die Elastizität der Membran zu messen sei. Dies ist jedoch keine Frage der Ausführbarkeit der erfindungsgemäßen Lehre, sondern ihrer Auslegung. Im Hinblick hierauf kann sich die Frage stellen, ob die Anspruchsfassung dem Klarheitserfordernis des Art. 84 Satz 2 EPÜ entspricht. Sie steht im Streitfall jedoch nicht zur Entscheidung , da die Fassung nach Hilfsantrag I insoweit den Patentansprüchen 10, 12 und 13 des erteilten Patents entspricht (vgl. BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13, GRUR 2016, 361 = BlPMZ 2016, 272 - Fugenband).
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3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags I, dessen Neuheit nicht in Frage steht, war dem Fachmann nicht nahegelegt und ist damit patentfähig.
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a) Die Entgegenhaltung D1 vermittelt dem Fachmann keine Anregung, das dort vorgeschlagene und bevorzugte Filmlaminierungsverfahren auf einer Lederseite anzuwenden, die dem Schuhinneren zugewandt ist. Sie geht von bekannten Imprägnierungsverfahren aus und verbessert diese mit der Zielrichtung , die Wasserdruckbeständigkeit zu erhöhen, ohne die optische und haptische Lederwirkung zu beeinträchtigen. Maßnahmen, die darauf zielen, das Ein- dringen von Wasser in das Leder hinzunehmen und die Barriere auf der Innenseite aufzubringen, stehen dazu in direktem Widerspruch. Das Verfahren nach der D1 mag zwar, wie die Klägerin geltend macht, für Ledersohlen wegen des zu erwartenden Abriebs wenig geeignet sein. Sohlen nimmt die D1 jedoch auch nicht in den Blick.
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b) Auch von der US-Patentschrift 5 598 644 (D19) führt kein naheliegender Weg zum Gegenstand der Erfindung.
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Die Entgegenhaltung betrifft eine wasserdichte und atmungsaktive Schuhsohle. Sie schildert das Problem, dass Ledersohlen wegen ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit Vorteile aufwiesen, jedoch nachteiligerweise auch Wasser aufnähmen. Im Stand der Technik sei versucht worden, diesen Nachteil durch Einsetzen eines Polyurethan- (PUR-) oder Polyvinylchlorid-(PVC-)Elements zwischen Ledersohle und Fußauflagebereich zu beheben, jedoch beseitige dies die Atmungsaktivität des Leders. Vorgeschlagen wird demgegenüber eine Laufsohle aus Leder, die zumindest teilweise mit einer vorzugsweise mikroporösen Membran aus wasserdichtem, jedoch wasserdampfdurchlässigem Material wie Gore-Tex oder dergleichen bedeckt und zumindest entlang ihres Umfangs mit mindestens einem oberen Teil aus Gummi, PUR, PVC oder einem gleichwertigen Material zusammengefügt ist, das zumindest in den von der Membran bedeckten Bereichen eine oder mehrere Durchgangsbohrungen aufweist. Von der Membran wird ausgeführt, dass sie mit der Laufsohle einen monolithischen Körper bilde, da sie mit dieser durch geeignete Klebstoffe verbunden sei, die beispielsweise entlang ihres Umfangs in den peripheren Bereichen verteilt seien (Sp. 2 Z. 43-48).
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Nicht offenbart sind damit die Merkmale 2a bis 2d des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags I, und die D19 vermittelt zu einer entsprechenden Ausbildung auch keine Anregung. Denn die Membran ist zumindest in dem Umfangsbereich, in dem der Kleber vorzugsweise aufgebracht werden soll, ohnedies von dem oberen Teil aus Gummi, PUR, PVC oder einem gleichwertigen Material bedeckt, das in der Ausführungsform nach Figur 5 sogar nur einzelne Öffnungen für den Wasserdampfdurchtritt lässt. Die Schrift gibt dem Fachmann daher weder Anlass, sich Gedanken über die Wasserdampfdurchlässigkeit der Membran in den mit Kleber bedeckten Bereichen noch über einen innigen Verbund zwischen Membran und Leder insgesamt und den hierfür erforderlichen elastischen Dehnungsgrad der Membran zu machen.
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Ebenso wenig hatte der Fachmann Anlass, eine Kombination der D19 mit der D1 in Betracht zu ziehen. Dem steht schon entgegen, dass sich die D19 nur mit der (inneren) Beschichtung einer Ledersohle befasst, während eine solche wiederum außerhalb des Blickwinkels der D1 liegt, die ein Lederoberteil von außen beschichtet.
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c) Die Entgegenhaltung D15 legte dem Fachmann den Gegenstand der Erfindung ebenfalls nicht nahe.
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Die Druckschrift betrifft Kleidungsstücke wie insbesondere Strümpfe und Handschuhe, die eine (zweischichtige) Barrierekomponente mit einer für Wasser undurchlässigen, aber für Wasserdampf durchlässigen und damit semipermeablen Film- oder Membranschicht umfassen. Der Schichtenaufbau der in D15 gezeigte Erzeugnisse ist durchweg dreischichtig: Außenschicht (bei Strümpfen aus Wolle, bei Handschuhen auch aus Leder), Film 105 und Innenschicht. Die Schrift befasst sich dabei schwerpunktmäßig mit Strümpfen und hier insbesondere mit dem Problem, dass der Film 105 so dehnbar sein muss, dass der Strumpf beim Tragen eng am Körper anliegt, gleichwohl aber über den Knöchel und Fuß gezogen werden kann (Sp. 1 Z. 30-38 = D15Übersetzung(Ü) S. 2 Z. 28 - S. 3 Z. 2). Es gebe zwar, so erläutert die Schrift, Polymermembranen, die erheblich gedehnt werden könnten, bevor sie rissen, aber wenn man Membranschicht und Innenschicht ungedehnt übereinanderlege und so verwenden wolle, lasse sich kein befriedigendes Ergebnis erzielen. Deshalb ist es durch- gehendes Konstruktions- und Herstellungsprinzip der Entgegenhaltung, die Membranschicht ungedehnt auszubreiten und die (in den Ausmaßen ungedehnt kleinere) Innenschicht so zu dehnen, bis sie mit der größeren Membran kongruent ist und beide Schichten in diesem Zustand zu verkleben (Sp. 10 Z. 59-61 = D15Ü S. 21 Z. 26-28). Wenn die Spannung von der Innenschicht genommen wird, zieht sich diese sodann etwa auf ihre ungedehnte Ursprungsgröße zusammen , während der Film 105 deutlicher schrumpft und Falten wirft bzw. eine wellige oder gekräuselte Oberfläche annimmt, wie dies in D15 vielfach beschrieben ist (vgl. etwa Sp. 15 Z. 20 ff. = D15Ü S. 30 Z. 26 ff.).
43
Die Herstellung eines Handschuhs wird nach Maßgabe zweier vereinfachter Verfahren zur Herstellung von Strümpfen beschrieben (beginnend Sp. 20 Z. 68 = D15Ü S. 41 Z. 30). Dabei soll - vom Prinzip her ähnlich wie bei Strümpfen - erreicht werden, dass der Handschuh einerseits eng an der Hand und den Fingern anliegt, dass andererseits trotzdem leicht eine Faust geballt werden kann (Sp. 4 Z. 40 f. = D15Ü S. 8 Z. 33 f.). Dafür können auf beide Seiten des semipermeablen Films 105 Klebstoffpunkte (Muster) aufgedruckt werden; anschließend wird der Film zunächst mit der dritten Innenschicht verklebt. In einem näher beschriebenen Verfahren (beginnend Sp. 22 Z. 1 = D15Ü S. 43 Z. 33) kann die der Außenschicht zugewandte, mit Klebepunkten versehene Seite des Films unter Druck auf die Außenschicht des Handschuhs aufgepresst werden. Durch die Verbindung von semipermeabler Schicht und Außenschicht soll verhindert werden, dass die Barrierekomponente beim Ausziehen des Handschuhs mit herausgezogen wird (D15 Sp. 22 Z. 15-18 = D15Ü S. 44 Z. 13-16).
44
Damit sind jedenfalls die Merkmale 1, 2 und 2b nicht (vollständig) offenbart. Weder beschreibt die D15 einen Schuh, noch wird das Leder, das für den beschriebenen Handschuh verwendet werden kann, durch ein Verfahren wasserdicht gemacht, bei dem auf seine inwendige Oberfläche eine um mehr als 50 % elastisch dehnbare Membran aufgepresst wird. Da die Membran mit der gedehnten Innenschicht verbunden und auf der ungedehnten Innenschicht eine wellige oder gekräuselte Oberfläche annehmen soll, besteht keine Notwendigkeit , eine elastische Dehnbarkeit um mehr als 50 % vorzusehen. Den Schluss auf eine solche Dehnbarkeit lässt auch die Angabe der D15 zu einem Ausführungsbeispiel nicht zu, dass der Film keine Streckgrenze zeige und bis zu einer Dehnung von 200 % nicht breche (Sp. 18 Z. 21-23). Denn nach den insoweit unwidersprochenen Angaben in dem von der Beklagten vorgelegten Gutachten Prof. Dr. Dr. h.c. B. R. (B12 Rn. 16) ist dem Fachmann bekannt, dass Polyurethanfilme keine Streckgrenze, d.h. keinen definierten Übergang zwischen elastischer und plastischer Verformung aufweisen müssen, bevor sie reißen. Gesicherte Schlüsse lassen sich auch nicht aus dem Verweis (D15 Sp. 24 Z. 39-44) auf die US-Patentschrift 3 709 864 (D16) ziehen, zumal, worauf die Berufung hinweist, die Angaben zu den im Rahmen der D15 bevorzugten intrinsischen Viskositäten mit den entsprechenden Angaben in der D16 nicht übereinstimmen. Durch die gekräuselte Oberfläche der Membran und die eher lockere Verbindung zwischen Außenschicht und Innenschichten durch Klebepunkte kann zudem und vor allem auch nicht erreicht werden, dass die Membran so dicht und fest an einem als Außenschicht verwendeten Leder anliegt , dass Wasserkissen vermieden werden und das Leder mithin im Sinne des Streitpatents wasserdicht gemacht wird.
45
Die Klägerin zeigt nicht auf, was den Fachmann veranlassen könnte, in diesen Punkten von der Offenbarung der D15 abzuweichen. Die Schrift nimmt Schuhe überhaupt nicht und selbst Leder eher am Rande in den Blick. Ihre Lehre wird geprägt durch den Verbund aus Innenschicht und mit dieser verbundener gekräuselter oder gewellter Membranschicht. Ein Grund, hiervon abzugehen , kann dem Fachmann durch die D15 nicht vermittelt werden, und er ist auch sonst nicht zu erkennen.
46
d) Die übrigen Entgegenhaltungen liegen vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags I noch weiter ab und können diesen Gegenstand des Streitpatents daher gleichfalls nicht nahelegen.
47
4. Die Unteransprüche werden von der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 getragen.
48
Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 Satz 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Meier-Beck Bacher Hoffmann Kober-Dehm Marx
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 22.10.2015 - 2 Ni 32/13 (EP) -

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Lastenausgleichsgesetz - LAG

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Zivilprozessordnung - ZPO | § 92 Kosten bei teilweisem Obsiegen


(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last. (2) Das Ger

Patentgesetz - PatG | § 121


(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend. (2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über d

Patentgesetz - PatG | § 14


Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

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Bundesgerichtshof Urteil, 27. Okt. 2015 - X ZR 11/13

bei uns veröffentlicht am 27.10.2015

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 11/13 Verkündet am: 27. Oktober 2015 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ:

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Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 11/13 Verkündet am:
27. Oktober 2015
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Fugenband
IntPatÜbkG Art. II § 6 Abs. 3; EPÜ Art. 84 Satz 2; ZPO § 62

a) Im Falle einer Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren
ist eine Prüfung der Klarheit des beschränkten Patentanspruchs
jedenfalls insoweit nicht statthaft, als die mutmaßliche Unklarheit
bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war.

b) Ist eine Patentnichtigkeitsklage von mehreren Klägern erhoben oder sind
mehrere Klageverfahren, die dasselbe Patent zum Gegenstand haben, zum
Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbunden worden
, sind die Kläger notwendige Streitgenossen gemäß § 62 ZPO.
BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13 - Bundespatentgericht
ECLI:DE:BGH:2015:271015UXZR11.13.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. Oktober 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. MeierBeck , die Richter Gröning und Dr. Bacher sowie die Richterinnen Schuster und Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Klägerin zu 1 wird das am 4. Oktober 2012 verkündete Urteil des 10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeitssenats ) des Bundespatentgerichts unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels abgeändert. Das europäische Patent 792 973 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche 1, 2 und 7 folgende Fassung erhalten: 1. Verwendung eines kalt verlegbaren Bandes bestehend aus polymervergütetem Straßenbaubitumen, das auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden ist, als Fugenband im Straßenbau. 2. Verwendung eines Bandes nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass die Kleberschicht eine Dicke zwischen 0,2 und 4 mm aufweist. 7. Verwendung eines Bandes nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kleberbeschichtung so eingestellt ist, dass die Klebeigenschaften durch Anlösung erst dann entwickelt werden, wenn der Kleber mit einem Primer in Berührung kommt, der höher siedende Lösungsmittel enthält.
Im Übrigen werden die Klagen abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits 1. Instanz werden den Klägerinnen zu 4/5, der Beklagten zu 1/5 auferlegt. Von den Kosten der Berufung tragen die Klägerin zu 1 4/5 und die Beklagte 1/5.
Von Rechts wegen

Tatbestand:

1
Die Beklagte ist Inhaberin des am 25. Januar 1997 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 3. Februar 1996 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 792 973 (Streitpatents), das in der im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt erhaltenen Fassung ein kalt verarbeitbares Fugenband betrifft und sieben Patentansprüche umfasst, von denen die Ansprüche 1, 2 und 7 angegriffen sind. Die angegriffenen Ansprüche lauten: "1. Kalt verlegbares Fugenband zur Verwendung im Straßenbau, bestehend aus polymervergütetem Straßenbaubitumen, das auf wenigstens einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden ist. 2. Fugenband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kleberschicht eine Dicke zwischen 0,2 und 4 mm aufweist. 7. Fugenband nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet , dass die Kleberbeschichtung so eingestellt ist, dass die Klebeigenschaften durch Anlösung erst dann entwickelt werden, wenn der Kleber mit einem Primer in Berührung kommt, der höher siedende Lösungsmittel enthält."
2
Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ur- sprünglich eingereichten Fassung hinaus und sei, ebenso wie derjenige des Anspruchs 2, nicht patentfähig. Mit Patentanspruch 7 werde zudem ein Gegenstand beansprucht, der nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann ihn ausführen könne.
3
Die Beklagte hat das Streitpatent in der im Einspruchsverfahren erhaltenen Fassung und mit neun Hilfsanträgen verteidigt.
4
Das Patentgericht hat die Klagen abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin zu 1 (nachfolgend: Klägerin), mit der sie die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und mangelnden Ausführbarkeit weiterverfolgt. Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil in erster Linie mit der Maßgabe, dass die angegriffenen Patentansprüche 1, 2 und 7 die aus dem Tenor ersichtliche Fassung als Verwendungsansprüche erhalten sollen.

Entscheidungsgründe:

5
Die Berufung hat teilweise Erfolg.
6
I. Das Streitpatent betrifft in der verteidigten Fassung die Verwendung eines Bandes als kalt verarbeitbares Fugenband im Straßenbau.
7
1. Nach der Patentbeschreibung werden Fugenbänder insbesondere im Straßenbau zur Herstellung von Nähten, d.h. Verbindungen von nebeneinanderliegenden Einbaubahnen aus Mischgut mit vergleichbaren Eigenschaften , und von Anschlüssen, d.h. Verbindungen von Einbaubahnen aus Mischgut mit unterschiedlichen Eigenschaften, verwendet. Die durch Nähte und Anschlüsse entstehenden Verbindungen, die dem Straßenverkehr und klimatischen Einflüssen ausgesetzt seien, müssten hohen Qualitätsanforderungen genügen. Sie sollten wasserdicht sein und sich unter äußeren Einflüssen nicht öffnen, damit die Deckschicht keinen Schaden nehme (Beschr. Abs. 2). Es gehe darum, mehr Bitumen als bisher an die Anbindungsflanke zu bringen und ein weiches Gelenk einzubauen, also eine Höchstmenge an Bitumen zum Dichten, Bewegen und Haften zu platzieren (Abs. 2). Bisher habe man zur Lösung dieses Problems mit vorgefertigten Bitumenfugenbändern gearbeitet, die nach dem Streichen der Flanke der bestehenden alten Asphaltdeckschicht mit einer bitumenhaltigen Grundierung an die Flanke angelegt worden seien. Um eine Haftung des Bitumenfugenbandes an der Nahtflanke zu bewirken, sei dieses mit einer Propanflamme angewärmt und dann an die Flanke angedrückt worden. Die Temperatur des Mischgutes der neu einzubringenden Deckschicht, das unmittelbar an das verlegte Fugenband herangebracht werde, reiche für sich genommen nicht aus, um Mängel bei der Verlegung des Fugenbandes auszugleichen; auch das anschließende Anwalzen führe nicht zu einem dichten Verschluss der Naht (Abs. 3).
8
2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische Problem , ein Fugenband zur Verfügung zu stellen, das einfach zu verarbeiten ist und gleichwohl einen dichten Nahtverschluss ermöglicht.
9
3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der zuletzt verteidigten Fassung vor: Patentanspruch 1: 1. Verwendung eines Bandes als Fugenband im Straßenbau. 2. Das Fugenband besteht aus polymervergütetem Straßenbaubitumen. 3. Es ist kalt verlegbar. 4. Es ist wenigstens auf einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden.
Patentanspruch 2 beinhaltet: die Verwendung eines Bandes nach Anspruch 1, wobei die Kleberschicht eine Dicke zwischen 0,2 und 4 mm aufweist.
Patentanspruch 7 verlangt: die Verwendung eines Bandes nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Kleberbeschichtung so eingestellt ist, dass die Klebeigenschaften durch Anlösung erst dann entwickelt werden, wenn der Kleber mit einem Primer in Berührung kommt, der höher siedende Lösungsmittel enthält.
10
4. Die Parteien streiten darüber, über welche Qualifikation der maßgebliche Fachmann für die Auslegung des Patents und die Beurteilung der Patentfähigkeit verfügen muss.
11
a) Die Klägerin nimmt an, der Fachmann werde durch ein Team gebildet , das aus einem Diplom-Bauingenieur der Fachrichtung Straßenbau mit Spezialkenntnissen in der Verwendung von bitumenhaltigen Fugenbändern und einem Chemiker besteht, der über Spezialkenntnisse in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung bitumenhaltiger Fugenbänder verfügt. Die Beklagte sieht mit dem Patentgericht den Fachmann als Diplom-Bauingenieur an, der auch über die notwendigen chemischen Fachkenntnisse für die Entwicklung der Fugenbänder verfügt.
12
b) Maßgeblicher Fachmann ist derjenige, der in der Praxis mit der Entwicklung und Herstellung von Materialien für Nähte und Anschlüsse im Straßenbau und das Verschließen von Fugen befasst ist. Dafür sind neben Kenntnissen über die (möglichen) Materialeigenschaften des Bandes Erfahrungen mit der Verlegung des Fugenbandes erforderlich. Letztlich kann dahinstehen, ob infolgedessen als Fachmann ein Straßenbauingenieur oder ein Bauchemiker, der in erster Linie mit der Zusammensetzung und dem Einsatz von Baustoffen befasst ist, anzusehen ist. Das Streitpatent betrifft jedenfalls nicht die Herstellung eines Klebers oder einer Kleberschicht, sondern schlägt in der zuletzt ver- teidigten Fassung die Verwendung eines Bandes als Fugenband im Straßenbau vor, das kalt verlegbar und mit einer gesonderten Kleberschicht versehen ist. Der Vortrag der Klägerin gibt keine zureichenden tatsächlichen Hinweise dahingehend, dass angesichts dessen die Einordnung des Fachmanns als Straßenbauingenieur durch das Patentgericht nicht zutrifft. Selbst wenn man den Schwerpunkt bei der Lösung des technischen Problems des Streitpatents in der Materialanwendung sieht, ist als Fachmann jedenfalls kein Klebstoffspezialist , sondern ein Bauchemiker angesprochen, der über Erfahrung in der Zusammensetzung und Anwendung von Baustoffen verfügt und, beispielsweise, wie die von der Beklagten beauftragten Privatgutachter, im Bereich der polymeren Baustoffe und der Materialprüfung tätig ist. Es kann deshalb nicht angenommen werden, dass auf dem Gebiet des Straßenbaus spezielle Klebstofffachleute beschäftigt würden; die Klägerin hat dies auch nicht vorgetragen. Vor diesem Hintergrund sind spezielle Kenntnisse über die Zusammensetzung und Wirkungsweise von Klebstoffen von dem in Rede stehenden Fachmann nicht zu erwarten (vgl. BGH, Urteil vom 22. September 2015 - X ZR 53/13).
13
5. Der Begriff "Fugenband", dessen Bedeutung zwischen den Parteien streitig ist, bedarf näherer Betrachtung. Die Klägerin meint, die Lehre des Streitpatents könne nicht auf senkrecht, also in der Fuge, zu verbauende Fugenbänder beschränkt werden. Der Begriff umfasse beispielsweise auch Bänder , die zur Abdeckung einer Fuge verwendet würden.
14
a) Die Bedeutung der in einem Patentanspruch verwendeten Begriffe ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln, die nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stets geboten ist und auch dann nicht unterbleiben darf, wenn der Wortlaut des Patentanspruchs eindeutig zu sein scheint (s. nur BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 - X ZR 43/13, GRUR 2015, 875 - Rotorelemente, mit zahlreichen weiteren Nachweisen). Die Beschreibung des Patents, deren Funktion es ist, die geschützte Erfindung zu erläutern, kann Be- griffe eigenständig definieren und insoweit ein patenteigenes Lexikon darstellen (BGH - Rotorelemente, Rn. 16; Urteil vom 2. März 1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909 - Spannschraube). Im Zweifel ist ein Verständnis des Anspruchs geboten , das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen versteht (BGH - Rotorelemente, Rn. 16).
15
Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben nehmen dabei als Bestandteile eines Patentanspruchs an dessen Aufgabe teil, den geschützten Gegenstand vom Stand der Technik abzugrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann (BGH, Urteil vom 7. Juni 2006 - X ZR 105/04, GRUR 2006, 923 Rn. 15 - Luftabscheider für Milchsammelanlage ).
16
b) So liegen die Dinge hier. Der in den Patentansprüchen enthaltene Begriff Fugenband gibt für sich genommen weder Eigenschaften der Fuge noch des (Fugen)Bandes an. Aus den Ausführungen in der Beschreibung folgt aber, dass das patentgemäße Fugenband ein solches sein soll, mit dem eine gegen witterungsbedingte und mechanische Einflüsse resistente und dichte Herstellung von Nähten und Anschlüssen im Straßenbau erzielt werden kann. Um den Witterungs- und Verkehrseinflüssen Stand halten zu können, soll mehr Bitumen als bisher an die Anbindungsflanke gebracht werden (Abs. 1, 3). Die Verwendung des Begriffs "Anbindungsflanke" spricht dafür, dass das Fugenband an der Seite der bereits vorhandenen Einbaubahn, also senkrecht in der Fuge, angebracht werden soll. Diese Sichtweise wird durch die weiteren Ausführungen in der Beschreibung bestätigt. So ist bei der Erläuterung der Erfindung ausgeführt , dass beim Verlegen an der Nahtflanke auf die Verwendung einer Propanflamme verzichtet werden könne. Bei entsprechender Einstellung des Klebers sei es zudem möglich, bei Temperaturen etwas oberhalb des Gefrierpunktes eine Haftung zwischen Fugenband und Nahtflanke zu erreichen (Abs. 7). Auch bei der Erläuterung der Ausführungsbeispiele und insbesondere auch des Gegenstands nach Patentanspruch 7 ist in der Beschreibung von der Haftung des Fugenbandes an der Nahtflanke (Abs. 12), dem Andrücken des Bandes an die Nahtflanke (Abs. 15) und von einem zuverlässigen Anhaften des Fugenbandes an der Nahtflanke (Abs. 16) die Rede.
17
c) Dieses Verständnis des Begriffs "Fugenband" wird unterstützt durch das von der Beklagten in 2. Instanz vorgelegte Merkblatt für das Herstellen von Nähten und Anschlüssen in Verkehrsflächen aus Asphalt, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Asphaltstraßen, aus dem Jahr 1989 (Anlage GPR 3).
18
(1) Dabei handelt es sich zwar um ein neues Verteidigungsmittel, das aber entgegen der Auffassung der Klägerin gemäß § 117 PatG i.V.m. § 531 Abs. 2 Nr. 1 und 3 ZPO zuzulassen ist. Das Patentgericht hat sich, wie sich aus dem gerichtlichen Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG und aus dem angefochtenen Urteil ergibt, mit dem Begriff "Fugenband" nicht in dem von der Klägerin verstandenen Sinn befasst. Die Klägerin selbst hat auf die Auslegung erst in der Berufung besonderes Gewicht gelegt. Die Vorlage des Merkblatts, mit der die Beklagte auf den Vortrag der Berufungsklägerin reagiert hat, beruht deshalb nicht auf Nachlässigkeit der Beklagten.
19
(2) Das Merkblatt enthält unter 4.2.2 Ausführungen zu Fugen mit aufschmelzbarem Fugenband. Auch hier wird die Fugenflanke erwähnt, die - wie bei dem damaligen Stand der Technik üblich - mit einem geeigneten Voranstrich zu versehen sei. Das Fugenband sei einseitig anzuschmelzen und an die vorbereitete Fugenflanke festhaftend anzudrücken. Hieraus ergibt sich, dass ein im Straßenbau verwendetes Fugenband an die Fugenflanke, also an die Seite der Fuge und damit senkrecht stehend anzubringen ist.
20
II. Das Patentgericht hat, in diesem Punkt von der Berufung unbeanstandet , angenommen, der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung liege nicht vor. Die in Patentanspruch 7 enthaltene Erfindung sei zudem ausführbar offenbart. Der Fachmann könne die Lehre des Anspruchs 7 mit den Erläuterungen aus der Beschreibung unter Zuhilfenahme von geeigneten, entweder bekannten oder aus Versuchen ermittelten Ergebnissen nacharbeiten. Nach Absatz 15 der Beschreibung könne der Kleber beispielsweise so eingestellt werden, dass er bei Temperaturen bis maximal 30°C noch keine oder nur geringe Klebeigenschaften aufweise. Erst wenn das mit der Kleberschicht versehene Fugenband durch Andrücken an die Nahtflanke mit dem Primer in Berührung komme, träten die Klebfähigkeit und damit die Haftung ein.
21
Die Gegenstände der angegriffenen Ansprüche seien auch patentfähig. Die zur Prüfung der Neuheit herangezogene deutsche Offenlegungsschrift 2 225 358 (K6) beziehe sich auf ein vorgefertigtes bogen- oder bahnförmiges Material, das mit mindestens einer Schicht aus einer polymervergüteten bituminösen Masse versehen sei, wobei die Schicht 1 (Figur 1 der K6) auf der einen Seite eine im Wesentlichen nicht klebende Eigenschaft aufweise, während die andere Seite aus einer selbstklebenden Bitumenmasse bestehe. Das bahnförmige Material werde zum Abdichten auf Betonflächen unter anderem auf Brücken verlegt, wo anschließend eine heiße Asphaltschicht aufgebracht werde. Das Material nach der K6 betreffe somit ausschließlich Abdichtbahnen und kein Fugenband.
22
Das Fugenband nach der deutschen Patentschrift 41 26 090 (K12) sei reißfest und bestehe aus elastischem Polymerkunststoff und nicht aus polymervergütetem Straßenbaubitumen, so dass Merkmal 3 nicht erfüllt sei.
23
Die Gegenstände des Patentanspruchs 1 und der angegriffenen Unteransprüche beruhten auch auf erfinderischer Tätigkeit. Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 93 13 030 (K2) sei ein bitumenhaltiges Dichtungsmaterial be- kannt, das als Fugenband im Straßenbau verwendet werde. Das Dichtungsmaterial werde durch leichte Erwärmung zu einem Fugenband verpresst; es sei selbstklebend und zu seinem Einbau sei keine Erwärmung mehr nötig. Die Zusammensetzung des Fugenbandmaterials bewirke die selbstklebende Eigenschaft , wobei die gesamte Schicht selbstklebend sei. Das Fugenband nach der K2 sei jedoch auf keiner Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden. Der Fachmann erhalte aus K2 auch keinen Hinweis, die bekannte klebrige Schicht zwecks besserer Haftung einseitig mit einer weiteren klebrigen Schicht zu versehen, weil ein Verkleben bzw. Anhaften des Bandes bereits mit einem einschichtigen Fugenband erreicht werde.
24
In dem Aufsatz von Zeller "Ein neues Fugenband, ein Abdeckband und neue Stopfen zum Verschließen von Bohrlöchern" in: Neue Deliwa-Zeitschrift Heft 12/94 (K22a) werde als Lösung bei nicht ausreichender Anhaftung ein Vorwärmen der Schnitt- und Fräskanten vorgeschlagen, was den Fachmann nicht zur patentgemäßen Lösung führe.
25
Auch das Band nach der deutschen Offenlegungsschrift 1 965 092 (K7) zeige nichts, was über das aus K2 und K22a Bekannte hinausgehe. Auch eine Zusammenschau der erörterten Druckschriften führe nicht zum Patentgegenstand. Aus der K6 erkenne der Fachmann vorrangig Abdichtungsbahnen in unterschiedlichen Breiten. Dort sei ein Verkleben der Bahnen mit dem Betonuntergrund mittels einer Kleberschicht, die auf die Bahnen aufgebracht sei, beschrieben. Bei dem zweischichtigen Aufbau gehe es nicht um eine Verbesserung der Haftung der flach aufliegenden Abdichtungsbahnen auf dem Betonuntergrund , sondern um die Schaffung einer nicht klebenden Seite, die nach außen freiliegen könne. Die Zweischichtigkeit der Abdichtungsbahnen in der K6 diene damit ganz anderen Zielen als im Streitpatent. Beim Streitpatent stehe eine Steigerung der Klebeigenschaft bei stehend angebrachten Fugenbändern im Vordergrund.
26
Die deutschen Patentschriften K12 und DD 258 259 (K10) zeigten zwar einen zweischichtigen Aufbau, beträfen aber Bänder, die für Straßenfertigung aus bitumengebundenen Asphaltschichten nicht geeignet seien. Die in K12 und auch die in K10 offenbarten Fugenbänder füllten - anders als beim Streitpatent - nicht die Fuge aus, sondern überbrückten sie. K12 und K10 könnten daher für die im Streitpatent geschilderten Probleme keinen Lösungsansatz bieten.
27
III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung im Wesentlichen stand. Soweit die Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt, ist es ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (BGH, Urteil vom 19. Dezember 2006 - X ZR 236/01, BGHZ 170, 215 Rn. 15 - Carvedilol II). In dem Umfang, in dem es verteidigt wird, erweist es sich als rechtsbeständig.
28
1. Die beschränkte Verteidigung durch Änderung der Sachansprüche in Verwendungsansprüche ist zulässig.
29
a) Der Übergang von einem Erzeugnis- zu einem Verwendungsanspruch im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach ständiger Rechtsprechung des Senats statthaft. Der Erfinder soll für die neue und nicht naheliegende Verwendung eines an sich bekannten Erzeugnisses Schutz erhalten (BGH, Urteil vom 2. November 2011 - X ZR 23/09, Mitt. 2012, 119 - Notablaufvorrichtung).
30
b) Im Gegensatz zur Auffassung der Klägerin ist der beschränkte Patentanspruch nicht im Hinblick auf Klarheit des in Merkmal 4 enthaltenen Begriffs "gesondert" zu prüfen.
31
(1) Im Falle einer Selbstbeschränkung durch den Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren ist zu untersuchen, ob die beabsichtigte Selbstbeschränkung unzulässig ist, etwa weil der so definierte Gegenstand über die ursprüngliche Offenbarung hinausginge oder den Schutzbereich des Patents erweiterte. Ein Prüfungskriterium für die Zulässigkeit in den Patentanspruch aufgenommener Merkmale und Begriffe kann zudem sein, ob der Anspruch durch deren Aufnahme hinreichend deutlich und klar gefasst wird (vgl. BGH, Urteil vom 24. Januar 2012 - X ZR 88/09, GRUR 2012, 475 Rn. 29 - Elektronenstrahltherapiesystem ). Dies folgt aus Art. 84 Satz 2 EPÜ; für das nationale Recht ergibt sich dieses Erfordernis aus § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG i.V.m. § 9 Abs. 6 PatV. Eine Prüfung bereits erteilter Ansprüche auf Klarheit ist jedoch weder im Europäischen Patentübereinkommen noch im Patentgesetz vorgesehen. Der Patentinhaber hat mit dem erteilten oder dem im Einspruchsverfahren geänderten Patent eine Rechtsposition erhalten, die ihm nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, mithin wenn ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund vorliegt, ganz oder teilweise aberkannt werden kann. Das Europäische Patentübereinkommen regelt ebenso wie das nationale Recht die Einspruchs- oder Nichtigkeitsgründe, zu denen die fehlende Klarheit nicht gehört, abschließend (Art. 100, 138 EPÜ; §§ 21, 22 PatG). Daraus folgt, dass eine Prüfung der Klarheit jedenfalls insoweit nicht statthaft ist, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war (vgl. EPA, Entsch. vom 24. März 2015 - G 3/14).
32
(2) Nach diesen Grundsätzen ist im Streitfall eine Prüfung der in Verwendungsansprüche geänderten Patentansprüche nicht statthaft. Das hier in Streit stehende Wort "gesondert" ist nicht durch eine Änderung in den als Verwendungsanspruch umgestalteten Patentanspruch aufgenommen worden. Es war bereits Bestandteil des Sachanspruchs in der im Einspruchsverfahren geänderten Fassung, der mit Ausnahme der Ausgestaltung als Verwendungsanspruch unverändert geblieben ist.
33
2. Der Gegenstand des zuletzt verteidigten Patentanspruchs 1 ist neu (Art. 54 Abs. 1 und 2 EPÜ).
34
a) Die patentgemäße Verwendung eines Bandes als Fugenband wird nicht durch die Entgegenhaltung K6 vorweggenommen. K6 betrifft ein vorgefer- tigtes bogen- oder bahnförmiges Material, das als Abdichtungsmaterial für verschiedene Flächen, beispielsweise für Dächer oder Fußböden und insbesondere zur Aufbringung auf Betonflächen und auch als Brückenabdeckung geeignet ist (S. 1, 7). Eine Lage des Materials besteht vorzugsweise aus zwei Schichten, von denen die eine eine selbstklebende bituminöse Klebemittelmasse und die andere eine nichtklebende Bitumenmasse sein kann (S. 3, 4). Die klebende Seite der Lage wird auf die abzudichtende Fläche aufgebracht, wobei gegebenenfalls eine Mehrzahl einander überlappender Bahnen erforderlich ist, um eine kontinuierliche Membran auf der gesamten Fläche zu erhalten (S. 6). Die Breite des Materials kann schwanken und beispielsweise zwischen 2,5 und 120 cm oder darüber liegen (S. 4). Damit mag die K6 zwar einen Gegenstand vorstellen , der objektiv als Fugenband geeignet ist. Die Verwendung eines Bandes als Fugenband offenbart K6 aber, wie auch die Klägerin nicht in Abrede stellt, nicht.
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b) Das Patentgericht hat zutreffend angenommen, dass auch die Entgegenhaltung K12 den Gegenstand des Streitpatents nicht vorwegnimmt. Dies trifft auch für die zuletzt verteidigten Verwendungsansprüche zu. Die Berufung führt hiergegen auch keinen Angriff.
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3. Der Gegenstand der verteidigten Ansprüche war aus Sicht des Fachmanns nicht durch den Stand der Technik nahegelegt (Art. 56 EPÜ). Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass die Entgegenhaltungen K2, K22a, K7, auch in Verbindung mit K6, sowie die K10 und K12 nicht zu der Erfindung führen. Diese Beurteilung trifft auch für die verteidigten Verwendungsansprüche zu. Die Ausführungen des Patentgerichts zu den Entgegenhaltungen K10 und K12 hat die Klägerin mit der Berufung nicht angegriffen.
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a) K2 betrifft ein bitumenhaltiges Dichtungsmaterial, das unter anderem als Fugenband zum Abdichten von Fugen im Straßenbau eingesetzt werden kann.
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(1) Das Dichtungsmaterial soll sich in engem stofflichen Kontakt vollständig an die Fugenwandungen anpassen (K2, S. 1). Nachteilig sei, so heißt es in der Beschreibung, dass die Bauteile, deren Fugen abzudichten seien, von vornherein mit einer speziellen Schutzschicht auf Bitumenbasis versehen sein müssten oder dass diese unmittelbar vor Einbringung des Fugenbandes in Form eines lösungsmittelhaltigen Anstrichs (Primer) aufgebracht werde. Aufgabe der Erfindung sei es, ein selbstklebendes bitumenhaltiges Dichtungsmaterial vorzugsweise in Form von Fugenbändern, Platten oder Bandagen herzustellen, das es gestatte, den Aufwand für den Anstrich bzw. die Erwärmung einzusparen (S. 2). Das Fugenband wird unter leichter Erwärmung verpresst (S. 3 aE); es ist selbstklebend und muss beim Einbau nicht mehr erwärmt werden. Von dem Band nach Patentanspruch 1 des Streitpatents unterscheidet sich dieses Fugenband dadurch, dass es einschichtig und nicht wenigstens auf einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden ist.
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(2) Hieraus und auch in Verbindung mit der Offenbarung der K6 erhält der Fachmann keine Anregung, ein Band als Fugenband zu verwenden, das mit einer gesonderten Kleberschicht versehen ist. Das bahnförmige Abdichtungsmaterial der K6 dient zur Abdichtung von Oberflächen (S. 2, 1. Abs.). K6 enthält keinen Hinweis auf die Verwendung des offenbarten Materials als ein Fugenband , wie das Streitpatent es versteht. Der Inhalt der K6 führt eher von einer solchen Verwendung weg. In der Entgegenhaltung ist von einer "Lage", einem bahnförmigen Material, die Rede (S. 3, 4), das liegend auf Oberflächen aufgebracht wird, um, wie ausgeführt, diese wasserdicht zu machen (S. 6) und eine dauernde Verbindung zum Untergrund zur Verfügung stellen, während die nichtklebende Seite nach außen freiliegen kann. Der zweischichtige Materialaufbau der K6 dient zudem anderen Zwecken als die gesonderte Klebeschicht beim Streitpatent, bei der die Steigerung der Klebfähigkeit im Vordergrund steht. Er bietet, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, die Möglichkeit, die nichtklebende Seite weiter zu behandeln, um sie vor Beschädigung zu schützen und die Verankerung anschließend aufzubringender Stoffe wie Beton oder Asphalt zu verbessern (K6, S. 6, 2. Abs.). Schließlich ermöglicht der Materialaufbau auch, Verstärkungsmaterial innerhalb der Schichten der Lage anzuordnen (K6, S. 4, 1. Abs.).
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(3) Entgegen der Auffassung der Klägerin kann aus dem Hinweis in Absatz 4 des Streitpatents, das in K2 offenbarte Material sei aus einer offensichtlich nicht klebefähigen Bitumenmasse hergestellt, nicht gefolgert werden, diese Kritik deute darauf hin, dass der Fachmann Anlass gehabt habe, eine Weiterentwicklung des Stands der Technik außerhalb der vom Vorschlag der K2 vorgezeichneten Bahnen zu suchen. Denn diese Kritik stellt sich als rückschauend nach Auffindung der streitpatentgemäßen Lösung gewonnene Analyse dar (vgl. BGH, Urteil vom 31. August 2010 - X ZR 73/08, Mitt. 2011, 26 - Gleitlagerüberwachung ). Aus der Kritik, das Material sei aus einer offensichtlich nicht klebefähigen Bitumenmasse hergestellt, wird lediglich deutlich, dass die Klebefähigkeit des Materials verbessert werden soll. Es war aber weder vorgegeben, auf welchem Weg eine verbesserte Klebefähigkeit erreicht werden sollte, noch dass dies mit der Ausbildung einer gesonderten Kleberschicht gelingen könnte.
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(4) Ebenso wenig führt der Umstand, dass das Material nach der K6 und Fugenbänder nach der K2 möglicherweise im gleichen Katalog angeboten werden , zur Verneinung der erfinderischen Tätigkeit. Die technische Nähe des Materials der K6 und des Fugenbandes nach K2 hat jedenfalls bis zum Prioritätstag des Streitpatents nicht dazu geführt, Eigenschaften des einen Materials auf das andere zu übertragen.
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b) In dem Artikel K22a wird darauf hingewiesen, dass das dort vorgestellte verformbare Band einfach angedrückt werde und hafte. An kühlen Tagen könne es zweckmäßig sein, die Schnitt- oder Fräskante vorzuwärmen (S. 626 re. Sp., 7. Spiegelstrich). Ob der Fachmann, wie die Klägerin meint, durch diese Empfehlung eine Anregung erhielt, die Klebfähigkeit des Fugenbandes weiter zu verbessern, kann letztlich dahinstehen. K22a benennt die für zu verschließende Fugen im Straßenbau bestehenden Anforderungen - es solle wenig Handarbeit anfallen, die Umweltverträglichkeit sei sicherzustellen, um Kosten zu senken solle der Arbeitsgang "Vorstreichen" entfallen, das Band solle selbstklebend sein und an gefrästen, rauheren Kanten die Fuge füllen und den wasserdichten Abschluss sicherstellen. Zur Erfüllung dieser Anforderungen hält der Autor das vorgestellte Produkt für eine sehr gelungene Lösung; er führt aus: "Erstaunlicherweise gelang es dem Hersteller aus den neuen Bundesländern innerhalb kürzester Zeit mit einem neuen Fugenband alle Forderungen zu erfüllen" (K22a, S. 626 re. Sp.). Vor diesem Hintergrund zielt die zitierte Bemerkung über das Anwärmen aus fachmännischer Sicht nicht darauf ab, einen Mangel oder eine verbesserungswürdige Schwachstelle des vorgestellten Fugenbandes zu bezeichnen. Der Hinweis auf das Anwärmen erscheint vielmehr als mögliche unterstützende Maßnahme beim Anbringen des Bandes unter bestimmten Witterungsbedingungen. Selbst wenn jedoch der Fachmann in der zitierten Passage eine Anregung gesehen hätte, die Haftfähigkeit des Fugenbandes zu verbessern , weist die Entgegenhaltung nicht auf die vom Streitpatent vorgeschlagene Lösung hin, das Fugenband mit einer gesonderten Kleberschicht zu versehen.
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c) K7 offenbart, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, ein plastisch-elastisches, stark klebendes Verlegeband mit hoher Dehnbarkeit, das einschichtig ausgebildet ist. Vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents unterscheidet sich dieses Fugenband ebenso wie das in K2 gezeigte dadurch, dass es nicht wenigstens auf einer Seite mit einer gesonderten Kleberschicht verbunden sein soll. Folglich erhält der Fachmann auch aus K7 keine Anregung, ein Fugenband mit einer gesonderten Kleberschicht zu versehen.
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4. Die Erfindung ist in Patentanspruch 7 so deutlich und vollständig offenbart , dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ i.V.m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG). Die Klägerin macht geltend, für den Fachmann sei nicht ersichtlich, was ein geeignetes höher siedendes Lösungsmittel sein könne. Deshalb liege keine sinnvoll nachvollziehbare technische Lehre vor. Dies trifft nicht zu.
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a) Eine Lehre ist ausführbar, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. Dabei reicht es aus, wenn dem Fachmann ein allgemeines Lösungsschema an die Hand gegeben wird. Der Patentanspruch muss nicht alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthalten (vgl. BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR 2010, 901, Rn. 31 - Polymerisierbare Zementmischung; Urteil vom 13. Juli 2010 - Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916, Rn. 17 - Klammernahtgerät).
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b) Diesen Anforderungen genügen die Angaben in Patentanspruch 7 und die Erläuterungen in Absatz 15 der Beschreibung. Dort erhält der Fachmann die Anweisung, den Kleber so einzustellen, dass er bis hin in Bereiche von maximal 30°C noch keine oder nur geringe Klebeigenschaften aufweist. Die Klebfähigkeit und damit die Haftung sollen erst eintreten, wenn das Fugenband an die Nahtflanke angedrückt wird und mit dem Primer in Berührung kommt, so dass die im Primer enthaltenen höher siedenden Lösungsmittel auf die Kleberschicht einwirken. Entsprechende Lösungsmittel waren, wie auch die Klägerin nicht in Abrede stellt, dem Fachmann bekannt. Ihm war es somit möglich, Untersuchungen zur Klebfähigkeit mit verschiedenen bekannten Lösungsmitteln anzustellen und so zu dem im Streitpatent vorgegebenen Ergebnis zu gelangen. Dem steht nicht entgegen, dass in Patentanspruch 7 dem Begriff "höher siedend" kein Vergleichsbegriff gegenübersteht. Der Fachmann wird hierdurch vielmehr angewiesen, ein Lösungsmittel zu wählen, das keinen zu tiefen Siedepunkt hat, und kann durch entsprechende Versuche das geeignete Lösungsmittel auffinden.
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IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 Satz 1, § 100 Abs. 1 ZPO.
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Ist eine Patentnichtigkeitsklage von mehreren Klägern erhoben oder sind mehrere Klageverfahren, die dasselbe Patent zum Gegenstand haben, zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung verbunden worden, sind die Kläger notwendige Streitgenossen gemäß § 62 ZPO. Die Entscheidung über die Nichtigerklärung eines Patents ergeht durch Gestaltungsurteil; sie muss einheitlich ergehen, da das klagestattgebende Nichtigkeitsurteil Wirkungen gegenüber jedem der Kläger entfaltet (vgl. zur aktienrechtlichen Anfechtungsklage BGH, Urteil vom 5. April 1993 - II ZR 238/91, BGHZ 122, 211, 213, 240). Darüber hinaus hat eine vollständige oder teilweise Nichtigerklärung des Patents gemäß Art. 68 EPÜ oder §§ 22 Abs. 2, 21 Abs. 3 PatG Gestaltungswirkung gegenüber jedermann dahingehend, dass die Wirkungen des Patents in dem Umfang der Nichtigerklärung als von Anfang an nicht eingetreten gelten.
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Die notwendige Streitgenossenschaft hat zur Folge, dass die Klägerin zu 2 weiter am Verfahren beteiligt ist, auch wenn sie das Urteil des Patentgerichts nicht mit der Berufung angefochten hat (vgl. BGH, Urteil vom 24. Januar 2012 - X ZR 94/10, BGHZ 192, 245 Rn. 22 - Tintenpatrone II). Die geänderte Entscheidung über die Kosten 1. Instanz betrifft demzufolge auch die Klägerin zu 2.
Meier-Beck Gröning Bacher Schuster Kober-Dehm
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.10.2012 - 10 Ni 36/10 (EU) -

(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend.

(2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Prozeßkosten (§§ 91 bis 101) sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert; die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.

(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last.

(2) Das Gericht kann der einen Partei die gesamten Prozesskosten auferlegen, wenn

1.
die Zuvielforderung der anderen Partei verhältnismäßig geringfügig war und keine oder nur geringfügig höhere Kosten veranlasst hat oder
2.
der Betrag der Forderung der anderen Partei von der Festsetzung durch richterliches Ermessen, von der Ermittlung durch Sachverständige oder von einer gegenseitigen Berechnung abhängig war.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)