Bundesgerichtshof Beschluss, 18. Dez. 2008 - I ZB 68/08
vorgehend
Bundesgerichtshof
Richter
BUNDESGERICHTSHOF
beschlossen:
Die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens werden zu 35/136 der Gläubigerin, zu jeweils 15/136 den Schuldnern zu 1, 2 und 4 und zu jeweils 7/34 den Schuldnern zu 3 und 5 auferlegt.
Gründe:
- 1
- I. Die Gläubigerin steht mit der in der Schweiz ansässigen P. AG (im Weiteren: P. AG) auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Tintenpatronen in Wettbewerb.
- 2
- Die Schuldnerin zu 1 ist in Deutschland als Handelsvertreterin der P. AG tätig, wobei sie für diese Geschäftsabschlüsse vermittelt und den weiteren "Vertriebssupport" vornimmt. Beide Unternehmen gehören zum P. -Konzern und werden über die P. Europe Ltd. sowie jeweils eine weitere zwischengeschaltete Gesellschaft von der ebenfalls in der Schweiz ansässigen P. Holding AG (im Weiteren: P. Holding) beherrscht.
- 3
- Die Schuldner zu 2 und 3 waren während des dem vorliegenden Vollstreckungsverfahren zugrunde liegenden Erkenntnisverfahrens Geschäftsführer der Schuldnerin zu 1. Ihre Geschäftsführerstellung hat am 19. Juli 2007 (Schuldner zu 2) bzw. 1. Juni 2004 (Schuldner zu 3) geendet.
- 4
- Die Schuldnerin zu 4, ein 1999 gegründetes Lagerhaltungsunternehmen, führt für die P. AG die Ein- und Auslagerung von Materialien und deren Versendung durch. Sie wird ebenfalls über zwischengeschaltete Unternehmen von der P. Holding beherrscht. Der Schuldner zu 5 war ursprünglich der Geschäftsführer der Schuldnerin zu 4. Nachdem er bereits seit Oktober 2002 freigestellt war, hat sein Anstellungsverhältnis am 31. Oktober 2003 geendet.
- 5
- Zwischen der Gläubigerin und insbesondere der Schuldnerin zu 1 waren seit 1997 wiederholt gerichtliche Auseinandersetzungen um die widerrechtliche Benutzung von Patenten und Gebrauchsmustern anhängig. In dem dem vorliegenden Vollstreckungsverfahren zugrunde liegenden Erkenntnisverfahren hat die Gläubigerin die Schuldner zu 1 bis 5 wegen Verletzung ihres eine Tintenpatrone betreffenden deutschen Gebrauchsmusters Nr. 297 13 911 (im Weiteren: Klagegebrauchsmuster) in allen drei Instanzen mit Erfolg in Anspruch genommen (LG Düsseldorf, Urt. v. 28.10.2003 - 4a O 63/02, juris; OLG Düsseldorf, Urt. v. 24.11.2005 - 2 U 104/03, juris; BGHZ 176, 311 - Tintenpatrone).
- 6
- Die Schuldner sind mit dem landgerichtlichen Urteil vom 28. Oktober 2003 unter anderem verurteilt worden, der Gläubigerin unter Angabe - der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der bezahlten Preise, - der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Arbeitnehmer, - der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger, - der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet und - der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie seit 1. März 1998 in Bezug auf das Klagegebrauchsmuster näher bezeichnete Benutzungshandlungen begangen haben.
- 7
- Die Schuldner haben mit Schreiben vom 27. März 2006 über solche Benutzungshandlungen Auskunft erteilt. Die dabei vorgenommene Rechnungslegung war allerdings allein auf die Erinnerung der Personen gestützt, die bei den Schuldnerinnen zu 1 und 4 mit den das Klagegebrauchsmuster verletzenden Tintenpatronen befasst waren. Sie ergibt unstreitig keine vollständige und detaillierte Übersicht über die mit diesen Patronen getätigten Geschäfte.
- 8
- Die Gläubigerin hat daher im vorliegenden Vollstreckungsverfahren beantragt , gegen die Schuldner Zwangsmittel festzusetzen.
- 9
- Die Schuldner haben dem entgegengehalten, sie seien zu weitergehenden Auskünften nicht in der Lage. Die Schuldnerin zu 1 wickle, seit sie im Zuge der Umstrukturierung des P. -Konzerns 1997 Handelsvertreterin geworden sei, die Bestellungen unter Nutzung eines EDV-Vertriebs-Verwaltungssystems ab, das auf dem Server der P. AG laufe. Auf die dortigen Daten habe sie nur im Rahmen des Vertriebssupports Zugriff. Nach etwa sechs Monaten übertrage die P. AG die Bestell- und Lieferdaten dann in ein Archivsystem, auf das die Schuldnerin zu 1 nur noch im Wege der Einzelabfrage für das laufende und das vorangegangene Geschäftsjahr zugreifen könne. Eine Aufforderung an die der P. AG, die Schuldner bei der Rechnungslegung zu unterstützen, sei erfolglos geblieben. Bestellschreiben bewahre die Schuldnerin zu 1 lediglich fünf bis sechs Monate lang auf. Das von der Schuldnerin zu 4 verwendete EDVLagerverwaltungssystem werde wegen seiner begrenzten Speicherkapazität innerhalb von vier Monaten überschrieben. Schriftstücke wie Lieferscheine und Frachtbriefe übergebe die Schuldnerin zu 4 in vierteljährlichem Turnus an die P. AG; Lieferadressen halte sie nicht fest. Die Schuldner zu 2, 3 und 5 seien schon deshalb allein auf ihre Erinnerung angewiesen, weil sie seit ihrem Ausscheiden bei den Schuldnerinnen zu 1 und 4 keinen Zugang zu deren betriebsinternen Dokumenten mehr hätten.
- 10
- Das Landgericht hat die Schuldnerinnen zu 1 und 4 sowie den Schuldner zu 2, der seinerzeit noch Geschäftsführer der Schuldnerin zu 1 war, mit einem Zwangsgeld von jeweils 15.000 € belegt, es ihnen aber nachgelassen, dessen Beitreibung durch den innerhalb von sechs Wochen zu führenden Nachweis der Erhebung einer Auskunftsklage gegen die P. AG abzuwenden. Die gegen die Schuldner zu 3 und 5 gerichteten Zwangsmittelanträge hat es zurückgewiesen.
- 11
- Hiergegen haben die Gläubigerin und die Schuldner zu 1, 2 und 4 sofortige Beschwerde eingelegt. Die Gläubigerin hat weiterhin die Festsetzung von Zwangsmitteln gegen die Schuldner zu 3 und 5 erstrebt und zudem die den Schuldnern zu 1, 2 und 4 gewährte Abwendungsbefugnis beanstandet. Die Schuldner zu 1, 2 und 4 haben sich gegen die gegen sie festgesetzten Zwangsmittel gewandt.
- 12
- Das Beschwerdegericht hat die sofortigen Beschwerden der Schuldner zu 1, 2 und 4 zurückgewiesen. Auf das Rechtsmittel der Gläubigerin hat es auch die Schuldner zu 3 und 5 mit einem Zwangsgeld in Höhe von jeweils 15.000 € belegt, ihnen aber eine auf drei Wochen begrenzte Abwendungsbefugnis eingeräumt und die Dauer der den Schuldnern zu 1, 2 und 4 eingeräumten Abwendungsbefugnis ebenfalls auf drei Wochen verkürzt.
- 13
- Im Wege der Rechtsbeschwerde wenden sich die Schuldner weiterhin gegen die Zurückweisung der gegen sie verhängten Zwangsgelder und die Gläubigerin gegen die den Schuldnern gewährte Abwendungsbefugnis.
- 14
- II. Die Rechtsbeschwerden der Parteien sind im angefochtenen Beschluss zugelassen worden, damit gemäß § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 3 Satz 2 ZPO statthaft und auch im Übrigen zulässig. In der Sache haben sie keinen Erfolg.
- 15
- 1. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet:
- 16
- Die Schuldner seien mit den bislang mitgeteilten Daten ihrer Rechnungslegungspflicht nicht nachgekommen. Allerdings sei ihnen das Wissen der P. AG nicht direkt zuzurechnen. Ein Zwangsmittel könne nur verhängt werden, wenn die Handlung (allein) vom Willen des Schuldners abhänge, und scheide aus, wenn dieser die Handlung aus welchem Grund auch immer nicht (mehr) vornehmen könne. Auch eine Wissenszurechnung im Konzern liefe auf die mit der reinen Beugefunktion des Zwangsmittels unvereinbare Bestrafung (schuldhafter ) Unkenntnis hinaus.
- 17
- Den Schuldnerinnen zu 1 und 4 sei aber vorzuhalten, die P. AG nicht auf Erteilung der Informationen gerichtlich in Anspruch genommen zu haben, die sie für die der Gläubigerin geschuldete Rechnungslegung benötigten. Ein Schuldner, der eine Auskunft nur mit Hilfe eines Dritten geben könne, müsse alles ihm Zumutbare tun, um sich von diesem die erforderlichen Kenntnisse zu verschaffen. Die Erfüllung dieser Pflicht könne mit den Mitteln des § 888 Abs. 1 ZPO durchgesetzt werden und auch die gerichtliche Durchsetzung der Mitwirkungspflicht des Dritten umfassen. Die Schuldnerinnen zu 1 und 4 treffe diese Pflicht schon deshalb, weil sie damit hätten rechnen müssen, in Anspruch genommen zu werden, und ihre Archivierungspraxis geeignet sei, berechtigte Ansprüche Dritter zu vereiteln. Die allein vom Willen der Schuldnerinnen zu 1 und 4 abhängige Erhebung einer Auskunftsklage gegen die P. AG sei geeignet, diesen die für die Rechnungslegung notwendigen Informationen zu verschaffen. Sie sei auch zumutbar. Auch den Schuldnern zu 2, 3 und 5 stünde als ehemaligen Geschäftsführern der Schuldnerinnen zu 1 und 4 ein Auskunftsanspruch gegen die P. AG zu.
- 18
- Wegen der nachhaltigen Weigerung der Schuldner, sich um eine auch nur annähernd vollständige Rechnungslegung zu bemühen, sei gegen die Schuldner ein Zwangsgeld festzusetzen. Der angeordnete Vollstreckungsaufschub sei erforderlich, weil der Beschwerdesenat die Vollziehung der landgerichtlichen Zwangsgeldbeschlüsse einstweilen eingestellt habe, nachdem die Schuldner zu 1, 2 und 4 geltend gemacht hätten, ihnen sei eine Klageerhebung gegen die P. AG erst zumutbar, wenn die Frage des Bestehens einer solchen Verpflichtung endgültig entschieden sei, und das Vertrauen der Schuldner auf diese Beurteilung nicht enttäuscht werden dürfe. Er gelte aber nur so lange, wie die Schuldner das Auskunftsverfahren zügig betrieben.
- 19
- 2. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand. Das Beschwerdegericht hat zutreffend angenommen, dass den Schuldnern im Zwangsvollstreckungsverfahren zwar nicht das Wissen der P. AG zuzurechnen, ihnen aber anzulasten ist, dass sie bislang nicht die ihnen zumutbare Klage auf Erteilung derjenigen Auskünfte erhoben haben, die sie zur abschließenden Er- füllung des - inzwischen rechtskräftig - titulierten Rechnungslegungsanspruchs der Gläubigerin benötigen.
- 20
- a) Das Beschwerdegericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass die von den Schuldnern gemäß der Ziffer I 2 des Tenors des landgerichtlichen Urteils vom 28. Oktober 2003 obliegende Rechnungslegung eine nicht vertretbare Handlung i.S. des § 888 Abs. 1 ZPO darstellt und dass die Festsetzung eines Zwangsmittels wegen der Nichtvornahme dieser Handlung voraussetzt, dass die Schuldner zu ihrer Vornahme tatsächlich in der Lage sind (vgl. MünchKomm.ZPO /Gruber, 3. Aufl., § 888 Rdn. 13; Musielak/Lackmann, ZPO, 6. Aufl., § 888 Rdn. 9, jeweils m.w.N.). Danach scheidet die Festsetzung eines Zwangsmittels gemäß § 888 Abs. 1 ZPO aus, wenn der Schuldner die geschuldete Handlung nicht vornehmen kann, und zwar auch dann, wenn er sein Unvermögen schuldhaft herbeigeführt hat (vgl. Stein/Jonas/Brehm, ZPO, 22. Aufl., § 888 Rdn. 10). Weil die Handlung noch im Zeitpunkt der Vollstreckung ausschließlich vom Willen des Schuldners abhängen muss, ist in Fällen, in denen der Schuldner zu diesem Zeitpunkt über das für die Vornahme der Handlung erforderliche Wissen nicht (mehr) verfügt, auch kein Raum für die Zurechnung des entsprechenden Wissens eines Dritten.
- 21
- b) Das Beschwerdegericht hat des Weiteren mit Recht angenommen, dass der Schuldner im Vollstreckungsverfahren gemäß § 888 ZPO in Fällen, in denen die Möglichkeit der Vornahme der Handlung von der Mitwirkung eines Dritten abhängt und diese Mitwirkung zweifelhaft ist, die ihm zustehenden tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen muss, um den Dritten zu einer Mitwirkung zu bewegen (BayObLG NJW 1975, 740, 741; NJW-RR 1989, 462, 463; MünchKomm.ZPO/Gruber aaO § 888 Rdn. 15 m.w.N.). Dementsprechend hat der Schuldner, wenn die Kenntnisse, die er zur Erteilung der geschuldeten Auskunft benötigt, nicht bei ihm selbst vorhanden sind, sondern bei einem Dritten liegen, alles ihm Zumutbare zu tun, um sich diese Kenntnisse von dem Dritten zu verschaffen, und daher insoweit gegebenenfalls auch den Rechtsweg zu beschreiten (vgl. BayObLG NJW-RR 1989, 462, 463; OLG Karlsruhe FamRZ 1999, 1436, 1437; OLG Hamburg ZMR 2003, 863, 864; Stein/ Jonas/Brehm aaO § 888 Rdn. 14; MünchKomm.ZPO/Gruber aaO § 888 Rdn. 15).
- 22
- c) Im Streitfall ist allen Schuldnern eine die Erfüllung ihrer Rechnungslegungspflicht ermöglichende Auskunftsklage gegen die P. AG zumutbar.
- 23
- aa) Das Beschwerdegericht ist bei seiner Beurteilung davon ausgegangen , dass die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass den Schuldnern die Erhebung einer Auskunftsklage gegen die P. AG zumutbar ist, bei der Gläubigerin liegt. Diese Beurteilung entspricht der herrschenden Meinung (vgl. Stein/Jonas/ Brehm aaO § 888 Rdn. 9; Walker in Schuschke/Walker, Vollstreckung und Vorläufiger Rechtsschutz, 4. Aufl., § 888 ZPO Rdn. 19; a.A. etwa OLG Stuttgart MDR 2005, 777 f.; MünchKomm.ZPO/Gruber aaO § 888 Rdn. 16 m.w.N.) und enthält, da sie sich zugunsten der Schuldner auswirkt, jedenfalls keinen Rechtsfehler zu deren Lasten.
- 24
- bb) Die Rechtsbeschwerde gemäß §§ 574 ff. ZPO kann nach § 576 Abs. 1 und 3, § 564 ZPO allein darauf gestützt werden, dass die Entscheidung der Vorinstanz darauf beruht, dass das Recht nicht oder nicht richtig angewendet worden ist. Soweit die Beurteilung der Frage der Zumutbarkeit eine von den Schuldnern zu erhebende Auskunftsklage gegen die P. AG Elemente tatrichterlicher Würdigung enthält, kann sie daher nur in beschränktem Umfang überprüft werden (vgl. BGH, Beschl. v. 26.3.1997 - III ZR 295/96, NJW 1997, 2109).
- 25
- cc) Die Beurteilung des Beschwerdegerichts, allen fünf Schuldnern sei die Erhebung einer Auskunftsklage gegen die P. AG zumutbar, hält danach den Angriffen der Rechtsbeschwerde der Schuldner stand.
- 26
- (1) Soweit die Rechtsbeschwerde der Schuldner geltend macht, die Gläubigerin hätte die Auskunftsansprüche gegen die P. AG selbst geltend machen können, übersieht sie, dass die Schuldner zu 1 bis 5 diesen allenfalls gegen die Bejahung der Zumutbarkeit der ihnen obliegenden Rechnungslegung gerichteten Einwand bereits im Erkenntnisverfahren hätten geltend machen können und müssen (vgl. BGH, Urt. v. 21.12.2005 - X ZR 165/04, GRUR 2006, 401 Tz. 33 = WRP 2006, 483 - Zylinderrohr). Außerdem ist daran zu erinnern, dass es im Fall der Gesamtschuld - wie hier bei einer von mehreren Personen und dabei gegebenenfalls auch der P. AG begangenen Gebrauchsmusterverletzung (vgl. § 840 Abs. 1 BGB; vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, PatG, 10. Aufl., § 24 GebrMG Rdn. 1 i.V. mit § 139 PatG Rdn. 20) - dem Gläubiger gemäß § 421 Satz 1 BGB grundsätzlich freisteht, welche(n) Schuldner er in Anspruch nimmt.
- 27
- (2) Ohne Erfolg machen die Schuldnerinnen zu 1 und 4 geltend, das Beschwerdegericht habe zu Unrecht angenommen, dass die spezialgesetzlichen Anspruchsgrundlagen zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung aus dem Recht des Handelsvertreters und des Lagerhalters keine Sperrwirkung gegenüber weitergehenden Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüchen aus § 242 BGB entfalteten. Sie vernachlässigen dabei, dass die Schuldnerinnen zu 1 und 4 mit der P. AG jeweils (auch) insofern in geschäftlicher Verbindung standen und stehen, als sie diese mit der Archivierung der von ihnen nach Handelsrecht aufzubewahrenden Unterlagen beauftragt haben. Insofern kommen von den Vorinstanzen zwar nicht festgestellte, aber - was für die Frage der Zumutbarkeit der von den Schuldnerinnen zu 1 und 4 gegenüber der P. AG zu erhebenden Klage ausreicht - naheliegende Ansprüche dieser Schuldnerinnen aus der jeweiligen Geschäftsverbindung in Betracht. Des Weiteren können sich auch aus dem zwischen diesen Schuldnerinnen und der P. AG möglicherweise bestehenden Gesamtschuldverhältnis und der sich daraus gemäß § 426 Abs. 1 Satz 1 BGB ergebenden Mitwirkungspflicht der P. AG neben einer Verpflichtung zur Beibringung von Beweisen (vgl. dazu OLG Hamm NJW-RR 1988, 55; Staudinger /Noack, BGB [2005], § 426 Rdn. 76 m.w.N.) Auskunftsansprüche ergeben.
- 28
- (3) Die Schuldner zu 2, 3 und 5 sind im Erkenntnisverfahren ungeachtet dessen, dass sie im Zeitpunkt der letzten Tatsachenverhandlung am 20. Oktober 2004 teilweise bereits aus dem P. -Konzern oder immerhin aus ihrer ursprünglich innegehabten Geschäftsführerstellung ausgeschieden waren, in sachlicher wie auch in zeitlicher Hinsicht im selben Umfang wegen Verletzung des Klagegebrauchsmusters verurteilt worden wie die Schuldnerinnen zu 1 und 4. Nicht anders als den Schuldnerinnen zu 1 und 4 stehen daher auch ihnen aus den vorstehend dargestellten Gründen Auskunftsansprüche gegen die P. AG zu. Damit ist ihnen die Erhebung einer entsprechenden Auskunftsklage in gleicher Weise zumutbar wie den Schuldnerinnen zu 1 und 4.
- 29
- d) Das Beschwerdegericht hat das Zwangsmittel dadurch, dass es den Schuldnern eine Abwendungsbefugnis eingeräumt hat, nicht entgegen § 888 Abs. 2 ZPO angedroht. Es hat vielmehr mit dieser Maßnahme lediglich dem Umstand Rechnung getragen, dass den Schuldnern die Vorfertigung einer Klageschrift gegen die P. AG so lange nicht zuzumuten war, wie nicht endgültig feststand, dass sie eine entsprechende Klage zu erheben hatten, wobei ein Zeitraum von drei Wochen erforderlich, aber auch ausreichend erscheint, um dieser Verpflichtung nachzukommen (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs zur 2. Zwangsvollstreckungsnovelle, BT-Drucks. 13/341, S. 41; MünchKomm. ZPO/Gruber aaO § 888 Rdn. 24; Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, 67. Aufl., § 888 Rdn. 13; Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 29. Aufl., § 888 Rdn. 11; Hk-ZPO/Pukall, 2. Aufl., § 888 Rdn. 10).
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- III. Nach allem sind sowohl die Rechtsbeschwerde der Gläubigerin als auch die Rechtsbeschwerden der Schuldner zurückzuweisen. Zur Vermeidung unbilliger Härten ist den Schuldnern allerdings nochmals ein Vollstreckungsaufschub einzuräumen.
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- Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 i.V. mit § 92 Abs. 1 ZPO.
Schaffert Koch
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 16.10.2006 - 4a O 63/02 ZV I -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 31.07.2008 - I-2 W 59/06 + I-2 W 60/06 -
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(1) Kann eine Handlung durch einen Dritten nicht vorgenommen werden, so ist, wenn sie ausschließlich von dem Willen des Schuldners abhängt, auf Antrag von dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges zu erkennen, dass der Schuldner zur Vornahme der Handlung durch Zwangsgeld und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, durch Zwangshaft oder durch Zwangshaft anzuhalten sei. Das einzelne Zwangsgeld darf den Betrag von 25 000 Euro nicht übersteigen. Für die Zwangshaft gelten die Vorschriften des Zweiten Abschnitts über die Haft entsprechend.
(2) Eine Androhung der Zwangsmittel findet nicht statt.
(3) Diese Vorschriften kommen im Falle der Verurteilung zur Leistung von Diensten aus einem Dienstvertrag nicht zur Anwendung.
(1) Gegen einen Beschluss ist die Rechtsbeschwerde statthaft, wenn
- 1.
dies im Gesetz ausdrücklich bestimmt ist oder - 2.
das Beschwerdegericht, das Berufungsgericht oder das Oberlandesgericht im ersten Rechtszug sie in dem Beschluss zugelassen hat.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 ist die Rechtsbeschwerde nur zulässig, wenn
- 1.
die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder - 2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts erfordert.
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 ist die Rechtsbeschwerde zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen. Das Rechtsbeschwerdegericht ist an die Zulassung gebunden.
(4) Der Rechtsbeschwerdegegner kann sich bis zum Ablauf einer Notfrist von einem Monat nach der Zustellung der Begründungsschrift der Rechtsbeschwerde durch Einreichen der Rechtsbeschwerdeanschlussschrift beim Rechtsbeschwerdegericht anschließen, auch wenn er auf die Rechtsbeschwerde verzichtet hat, die Rechtsbeschwerdefrist verstrichen oder die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen worden ist. Die Anschlussbeschwerde ist in der Anschlussschrift zu begründen. Die Anschließung verliert ihre Wirkung, wenn die Rechtsbeschwerde zurückgenommen oder als unzulässig verworfen wird.
(1) Kann eine Handlung durch einen Dritten nicht vorgenommen werden, so ist, wenn sie ausschließlich von dem Willen des Schuldners abhängt, auf Antrag von dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges zu erkennen, dass der Schuldner zur Vornahme der Handlung durch Zwangsgeld und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, durch Zwangshaft oder durch Zwangshaft anzuhalten sei. Das einzelne Zwangsgeld darf den Betrag von 25 000 Euro nicht übersteigen. Für die Zwangshaft gelten die Vorschriften des Zweiten Abschnitts über die Haft entsprechend.
(2) Eine Androhung der Zwangsmittel findet nicht statt.
(3) Diese Vorschriften kommen im Falle der Verurteilung zur Leistung von Diensten aus einem Dienstvertrag nicht zur Anwendung.
(1) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf der Verletzung des Bundesrechts oder einer Vorschrift beruht, deren Geltungsbereich sich über den Bezirk eines Oberlandesgerichts hinaus erstreckt.
(2) Die Rechtsbeschwerde kann nicht darauf gestützt werden, dass das Gericht des ersten Rechtszuges seine Zuständigkeit zu Unrecht angenommen oder verneint hat.
Die Entscheidung braucht nicht begründet zu werden, soweit das Revisionsgericht Rügen von Verfahrensmängeln nicht für durchgreifend erachtet. Dies gilt nicht für Rügen nach § 547.
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
- 1
- Der Kläger war Geschäftsführer einer Gesellschaft beschränkter Haftung, die auf die Herstellung von Schweißmaschinen spezialisiert ist. Die Beklagte ist ein Zulieferer der Automobilindustrie. 1991 zog sie den Kläger bei der Entwicklung eines insbesondere für Stoßdämpfer geeigneten Zylinder-/Behälterrohrs hinzu. Der Kläger und fünf Arbeitnehmer der Beklagten entwickelten eine Neuerung , die der Beklagten als Erfindung gemeldet wurde. Die Beklagte nahm gegenüber ihren Arbeitnehmern diese Erfindung als Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch. Sie beantragte hierfür am 17. März 1992 ein Gebrauchsmuster, das am 27. Mai 1992 vom Deutschen Patentamt eingetragen wurde. Hiervon unterrichtete die Beklagte den Kläger mit Schreiben vom 29. Januar 1993 und teilte ihre Absicht mit, für die Erfindung in Spanien, Frankreich und Italien Patente anzumelden. Der Bitte anzugeben, ob er mit dem Anmeldeumfang einverstanden sei, entsprechend sandte der Kläger das Schreiben mit handschriftlichem Vermerk "bin mit dem Anmeldeumfang einverstanden" an die Beklagte zurück.
- 2
- Die Beklagte kaufte in der Folgezeit bei der vom Kläger gesetzlich vertretenen Gesellschaft beschränkter Haftung jedenfalls einmal eine Schweißanlage für die Herstellung von Stoßdämpfern nach der Erfindung. Im Übrigen ist streitig , ob sich die Erwartung des Klägers erfüllte, an die Beklagte Schweißanlagen für die Herstellung von Stoßdämpfern nach der Erfindung liefern zu können.
- 3
- Mit Schreiben vom 29. April 2002 wandte sich der Kläger mit dem Verlangen nach einer Entschädigung für seinen Miterfinderanteil an die Beklagte.
- 4
- Der Kläger hat daraufhin am 23. Dezember 2002 Stufenklage eingereicht , um eine angemessene Entschädigung in einer noch zu bestimmenden Höhe auf Grundlage eines Miterfinderanteils von 1/2 zu erhalten. Das Landgericht hat dem in erster Stufe gestellten Antrag entsprochen und die Beklagte verurteilt, dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welcher Art und in welchem Umfang sie und/oder ihr organisatorisch verbundene Unternehmen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum vom 17. März 1992 bis zum 31. März 2002 und in den Gebieten Frankreich, Italien und Spanien im Zeitraum seit dem 17. März 1992 Zylinder-/Behälterrohre näher bezeichneter erfinderischer Beschaffenheit benutzt, d.h. gewerbsmäßig hergestellt , angeboten, in Verkehr gebracht hat und/oder hat herstellen oder vertreiben lassen und/oder Lizenzen an Dritte vergeben hat und hieraus entgeltliche Vorteile gezogen hat und/oder Einnahmen aus Kauf- oder Austauschverträgen oder sonstige durch die bezeichnete Erfindung erzielte Vermögensvorteile erzielt hat, und zwar unter Angabe (1) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer, (2) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, (3) von Lizenzeinnahmen bzw. fällig gewordenen Lizenzansprüchen, sowie den Namen und Anschriften der Lizenznehmer.
- 5
- Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht dieses Teilurteil unter Abweisung der Berufung im Übrigen dahingehend abgeändert, dass die Verurteilung zu (2) in Wegfall kommt und bei der Verurteilung zu (1) die Worte "sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer" entfallen und die Klage insoweit abgewiesen wird.
- 6
- Mit ihrer - zugelassenen - Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag nach vollständiger Klageabweisung weiter. Der Kläger erstrebt mit seiner Anschlussrevision Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils im Umfang der Verurteilung zu (2).
Entscheidungsgründe:
- 7
- Die zulässigen Rechtsmittel haben in der Sache Erfolg. Sie führen zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
- 8
- I. Der von den Vorinstanzen zuerkannte Auskunftsanspruch soll dem Kläger dazu verhelfen, seinen bisher unbezifferten Antrag auf Zahlung einer angemessenen Entschädigung näher präzisieren zu können. Er setzt deshalb zunächst voraus, dass dem Kläger der Zahlungsanspruch dem Grunde nach zusteht. Das hat das Berufungsgericht mit alternativen Begründungen bejaht. Keine von ihnen hält revisionsrechtlicher Überprüfung stand.
- 9
- II. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass der Kläger zusammen mit Arbeitnehmern der Beklagten die Erfindung gemacht hat, die von der Beklagten als Gebrauchsmuster und dann in Spanien, Frankreich und Italien auch als Patent angemeldet worden ist. Dem Kläger stand daher das Recht auf gebrauchsmusterrechtlichen bzw. patentrechtlichen Schutz gemeinschaftlich mit der Beklagten zu (§ 6 Satz 1 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG), nachdem die Be- klagte die Diensterfindung der Arbeitnehmer unbeschränkt in Anspruch genommen hatte (§ 7 Abs. 1 ArbEG). Hinsichtlich dieses Rechts bildeten die Parteien eine Gemeinschaft nach Bruchteilen, weil nichts dafür ersichtlich ist, dass sie für ihr Innenverhältnis insoweit etwas anderes geregelt haben (vgl. Sen.Urt. v. 17.12.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 - Rollenantriebseinheit; Sen.Urt. v. 18.03.2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702, 704 - Gehäusekonstruktion). Das Berufungsgericht ist daher - insoweit zu Recht - davon ausgegangen, dass hinsichtlich Früchteanteil und Gebrauchsbefugnis am Gegenstand des gemeinschaftlichen Rechts der Parteien die Regeln des Rechts der Gemeinschaft (§§ 741 ff. BGB) heranzuziehen sind.
- 10
- 1. Wie von der Revision zutreffend geltend gemacht wird, kann der Auffassung des Berufungsgerichts jedoch nicht beigetreten werden, schon aus § 743 Abs. 1 BGB folge, dass dem Kläger ein Zahlungsanspruch gegen die Beklagte zustehe, weil diese, nicht aber der Kläger, die gemachte Erfindung nutze. Denn diese rechtliche Bewertung ist unvereinbar mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung, die dem - allerdings zeitlich erst nach dem angefochtenen Urteil erlassenen - Urteil des Senats vom 22. März 2005 (X ZR 152/03, GRUR 2005, 663 - Gummielastische Masse II, für BGHZ 162, 342 vorgesehen) zugrunde liegt. Denn danach findet sich die das gesetzliche Verhältnis bestimmende Zuweisungsnorm nicht in § 743 Abs. 1 BGB, sondern in § 743 Abs. 2 BGB, wenn es um den Gebrauch des Gegenstands eines gemeinschaftlichen Rechts geht. Ein solcher Gebrauch ist auch hier betroffen. Zwar hat im Streitfall - anders als in dem am 22. März 2005 vom Senat entschiedenen Fall - das gemeinschaftliche Recht auf das Schutzrecht nicht zu einem gemeinschaftlichen Recht am Schutzrecht geführt. Wie der damalige Kläger will jedoch auch hier der Kläger einen Ausgleich für die von ihm nicht wahrnehmbare, jedenfalls aber nicht wahrgenommene Möglichkeit, den Gegenstand der Erfindung selbst zu nutzen, die bereits durch das Recht auf das diese Erfindung betreffende Schutzrecht eröffnet ist.
- 11
- 2. Das Berufungsgericht hat dem Kläger einen Zahlungsanspruch wegen der Möglichkeit der Nutzung des Gegenstands der Schutzrechte, die ihm zunächst zustand, ferner deshalb dem Grunde nach zuerkannt, weil die Parteien über die Benutzung der gemeinschaftlichen Erfindung eine gemeinschaftliche Regelung getroffen hätten, wonach die Beklagte die Schutzrechte anmelden, alleine innehaben und ihren Gegenstand alleine nutzen, der Kläger aber einen angemessenen Ausgleich in Geld erhalten solle.
- 12
- a) Das einvernehmliche Zustandekommen einer Benutzungsregelung, die den Kläger von der Nutzung des Gegenstands der Schutzrechte ausschließt , hat das Berufungsgericht aus dem unstreitigen Einverständnis des Klägers mit der Eintragung der Beklagten als alleiniger Inhaberin des Gebrauchsmusters und mit dem Inhalt des handschriftlichen Vermerks des Klägers auf dem Schreiben vom 29. Januar 1993 gefolgert, ausweislich der sich der Kläger auch hinsichtlich der von der Beklagten beabsichtigten Auslandsanmeldungen mit dem Anmeldeumfang einverstanden erklärt hatte.
- 13
- Dieser Schluss ist möglich. Er liegt im Rahmen nach § 286 ZPO dem Tatrichter vorbehaltener Würdigung der festgestellten Tatumstände. Mit der Rüge, es habe näher gelegen, die Einverständniserklärung des Klägers als klarstellenden Hinweis dahin aufzufassen, dass er in dem alleinigen Gebrauch der Erfindung durch die Beklagte keine Beeinträchtigung seiner Rechte an der Erfindung sehe, zeigt die Revision nur eine andere Deutungsmöglichkeit für das Verhalten der Parteien auf. Für die weitere revisionsrechtliche Überprüfung ist deshalb davon auszugehen, dass die Parteien sich hinsichtlich der Nutzung des Gegenstands der Erfindung im Zusammenhang mit deren Schutzrechtsanmeldung und -eintragung dahin geeinigt haben, dass sie unter Ausschluss des Klägers allein durch die Beklagte erfolgen soll. Da diese Regelung im allseitigen Einverständnis getroffen wurde, handelt es sich insoweit um einen Vertrag, wie er von Teilhabern ohne weiteres abgeschlossen werden kann (§ 745 Abs. 2 BGB).
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- b) Zu seiner weiteren Feststellung, die Vereinbarung der Parteien beinhalte auch eine Verpflichtung der Beklagten zu einem angemessenen Ausgleich in Geld, ist das Berufungsgericht gelangt, obwohl es gemeint hat, dass die Parteien selbst über eine dem Kläger zustehende Entschädigungsregelung nichts abgesprochen hätten. Da zu einer ordnungsgemäßen Verwaltung gehöre, dass der zurückstehende Teilhaber eine Abfindung erhalte, widerspreche die ohne eine solche Regelung getroffene Benutzungsvereinbarung den von Gesetzes wegen einzuhaltenden Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Verwaltung. Deshalb bestehe eine Regelungslücke, die unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen der Parteien geschlossen werden müsse.
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- (1) Das kann aus Rechtsgründen keinen Bestand haben. Der Sache nach hat das Berufungsgericht eine ergänzende Vertragsauslegung vorgenommen , die in Betracht kommt, wenn das Vereinbarte eine Vertragslücke aufweist. Eine solche Lücke kann beispielsweise darauf beruhen, dass sich die bei Vertragsschluss bestehenden wirtschaftlichen oder rechtlichen Verhältnisse nachträglich ändern (vgl. z.B. BGH, Urt. v. 22.12.2003 - VIII ZR 90/02, NJW-RR 2004, 262 m.w.N.), sich aber auch daraus ergeben, dass eine von den Vertragsparteien getroffene Regelung gesetzlicher Vorgabe widerspricht (vgl. BGHZ 151, 229). Einen solchen Fall hat das Berufungsgericht hier als gegeben erachtet, weil nach seiner Ansicht § 745 Abs. 1 BGB nur eine der Beschaffen- heit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ordnungsgemäße Verwaltung und Benutzung erlaubt.
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- (2) Wie die Revision zu Recht geltend macht, hat das Berufungsgericht dabei übersehen, dass das Gesetz diese Einschränkung nur für eine durch mit Mehrheit der Stimmen der Teilhaber beschlossene Verwaltungs- und Benutzungsregelung vorsieht und ein Teilhaber einer Verwaltungs- und Benutzungsregelung nur zuzustimmen verpflichtet sein kann, wenn sie ordnungsgemäßer Verwaltung entspricht (vgl. BGHZ 140, 63). Hat der betreffende Teilhaber einer Benutzungsregelung bereits zugestimmt oder ist diese - wie hier - gar Gegenstand einer vertraglichen Vereinbarung aller Teilhaber, ist für eine derartige Einschränkung aber kein Raum. Die grundgesetzlich garantierte Handlungs- und Vertragsfreiheit gebietet in diesen Fällen, dass mit Zustimmung der Betroffenen grundsätzlich jede Regelung über die Verwaltung und Benutzung des den Teilhabern gemeinschaftlich Zustehenden möglich ist und fortan deren Verhältnis bestimmt. Das findet Bestätigung in § 745 Abs. 3 Satz 2 BGB. Denn danach darf das Recht des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Nutzungen, das das Berufungsgericht im Streitfall durch die festgestellte Abrede der Parteien nicht hinreichend berücksichtigt sieht, durchaus beeinträchtigt werden, nämlich dann, wenn dies mit Zustimmung des Betroffenen erfolgt.
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- Mit der vom Berufungsgericht angenommenen Vertragslücke ist mithin die durchgeführte ergänzende Vertragsauslegung nicht zu rechtfertigen.
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- (3) Das vom Berufungsgericht auf diese Weise ermittelte Ergebnis, die Beklagte schulde dem Kläger eine angemessene Entschädigung, erweist sich auch nicht etwa deshalb als revisionsrechtlich tragfähig, weil der Kläger mit Blick auf mögliche Aufträge für Schweißanlagen zu der Zusammenarbeit mit der Beklagten bereit war, sich hierin aber enttäuscht sieht. Denn das Berufungsgericht hat insoweit keine Umstände festgestellt, aus denen sich möglicherweise eine Vertragslücke oder - was subsidiär zu prüfen gewesen wäre - eine Änderung oder ein Wegfall der Geschäftsgrundlage hätte entnehmen lassen können.
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- 3. Der Rechtsfehler, an dem das angefochtene Urteil mithin im Hinblick auf die Nutzung der Erfindung leidet, bedeutet nicht, dass die Klage in der Sache abweisungsreif ist. Denn die Annahme des Berufungsgerichts, die Parteien selbst hätten über einen finanziellen Ausgleich nichts verabredet, ist nicht prozessordungsgemäß getroffen worden. Insoweit hat der Kläger - wie die Revisionserwiderung mittels Gegenrüge auch geltend macht - unter Hinweis auf das Verhältnis der Beklagten zu ihren Arbeitnehmererfindern sein Begehren auch mit der Behauptung gerechtfertigt, der Beklagten eine Lizenz erteilt zu haben, ohne zugleich deren kostenlose Nutzung vereinbart zu haben. Der Sache nach hat der Kläger damit geltend gemacht, die von den Parteien getroffene Vereinbarung habe - stillschweigend - auch eine Pflicht beinhaltet, einen angemessenen Nutzungsausgleich in Geld zu leisten. Dieser Behauptung ist das Berufungsgericht entgegen § 286 ZPO nicht nachgegangen; es hat lediglich die Handlungen der Parteien, mit denen sie nach außen hervorgetreten sind, gewürdigt und hieraus eine Vertragslücke abgeleitet, nicht aber die Möglichkeit berücksichtigt, dass tatsächlich existierender Wille von Vertragsschließenden auch konkludenten Ausdruck finden kann. So kann auch ein dem Geschäft erkennbar zugrunde liegender Zweck einen auf übereinstimmendem Parteiwillen beruhenden objektiven Erklärungswert erkennen lassen, der in den nach außen in Erscheinung getretenen Handlungen der Parteien nicht mit aller gewünschten Klarheit zum Ausdruck kommt (vgl. Sen.Urt. v. 11.04.2000 - X ZR 185/97, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung).
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- (1) Die insoweit gebotene Prüfung weicht von der bei ergänzender Vertragsauslegung ab, weil bei dieser lediglich der hypothetische Wille von Vertragsparteien zu berücksichtigen (BGH, Urt. v. 10.07.2003 - VII ZR 411/01, MDR 2003, 1221), bei der Ermittlung des Inhalts eines abgeschlossenen Geschäfts aber der wirkliche Wille der Parteien zu erforschen ist.
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- Das Berufungsgericht wird deshalb die erforderliche Prüfung nachzuholen haben, ob und gegebenenfalls mit welchem Inhalt die Parteien stillschweigend auch Einigkeit über die Frage einer Ausgleichspflicht der Beklagten erzielt haben. Dabei können freilich die vom Berufungsgericht im Rahmen seiner ergänzenden Vertragsauslegung bereits herangezogenen Umstände ebenfalls entscheidende Bedeutung erlangen, so insbesondere, dass es angesichts des gesetzlichen Vergütungsanspruchs der Arbeitnehmererfinder jedenfalls für den Kläger eine Selbstverständlichkeit darstellte, dass er ebenfalls eine angemessene Entschädigung erhalte. Außerdem wird zu berücksichtigen sein, dass der Kläger auf das ihm nach § 6 Satz 2 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG zustehende Recht der gemeinschaftlichen Anmeldung der Erfindung und auf sein Benutzungsrecht verzichtet hat, das sich auch für ihn ergeben hätte, wenn er als Mitberechtigter eingetragen worden wäre. Im Streitfall stellt sich deshalb die Frage, warum der Kläger das ohne Gegenleistung getan haben und die Beklagte von einem solchen Entgegenkommen ausgegangen seinsollte. Dabei wird auch der Erfahrungssatz zu bedenken sein, dass ein Erfinder in der Regel von seinem Recht so wenig wie möglich aufgeben will (Sen.Urt. v. 11.04.2000 - X ZR 185/97, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung, m.w.N.). Das könnte es naheliegend erscheinen lassen, dass die Parteien jedenfalls von der Notwendigkeit einer angemessenen Gegenleistung in Geld ausgegangen sind.
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- Im Streitfall kommt deshalb durchaus eine Auslegung des von den Parteien Vereinbarten in Betracht, dass der Kläger erkennbar nur gegen eine angemessene "Lizenz" bereit war, der Beklagten allein das Gebrauchsmuster zu überlassen, und dass die Beklagte stillschweigend hierauf eingegangen ist. Auf der anderen Seite werden aber auch die Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen sein, die sich dem vom Kläger gesetzlich vertretenen Unternehmen als Hersteller der Anlagen boten, die für die Fertigung nach der Erfindung benötigt wurden. Das Berufungsgericht hat diese Möglichkeiten einerseits als klägerisches Motiv für die Benutzungsvereinbarung mit der Beklagten bezeichnet, was dafür sprechen könnte, dass der Kläger einer ansonsten gegenleistungslosen Überlassung zugestimmt hat und dass er, was den erwarteten Umfang von Aufträgen anbelangt, lediglich einem rechtlich unbeachtlichen Irrtum unterlegen ist. Andererseits hat das Berufungsgericht erwogen, Aufträge für Schweißanlagen könnten auch lediglich erhoffte Kompensationsgeschäfte für dem Kläger eigentlich zustehende Entschädigungsansprüche gewesen sein. Jedenfalls insoweit besteht deshalb Aufklärungsbedarf und es können sich noch weitere für die Auslegung relevante Umstände ergeben. Das verbietet, dass der Senat selbst abschließend die an sich dem Tatrichter vorbehaltene Feststellung trifft, was die Parteien in Ansehung des ihnen gemeinschaftlich zustehenden Rechts im Hinblick auf den der Klage zugrunde liegenden Zahlungsanspruch vereinbart haben.
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- 4. Die damit gebotene Zurückverweisung der Sache entfällt nicht etwa deshalb, weil entgegen der Meinung des Berufungsgerichts angenommen werden muss, dass der Ausgleichsanspruch des Klägers verwirkt ist.
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- a) Ein Recht kann verwirkt sein, wenn der Gläubiger es über einen längeren Zeitraum nicht geltend gemacht hat, der Schuldner sich bei objektiver Beurteilung darauf einrichten durfte und auch darauf eingerichtet hat, das Recht werde nicht mehr geltend gemacht, und deswegen die verspätete Geltendmachung gegen Treu und Glauben verstößt; die zeitlichen wie die sonstigen Umstände des Falles in ihrer Gesamtheit müssen also die Beurteilung tragen, dass Treu und Glauben dem Gläubiger die Verfolgung des Anspruchs verwehren, mit dessen Geltendmachung der Schuldner nicht mehr rechnen musste (vgl. BGHZ 146, 217 - Temperaturwächter). Zu dem sogenannten Umstandsmoment, das hiernach neben dem Zeitmoment über die Frage der Verwirkung entscheidet, hat die Beklagte erstmals in der zweiten Instanz behauptet, weder Rückstellungen für eine Inanspruchnahme getroffen, noch die Schutzrechte freigegeben und eine ohne weiteres mögliche Alternativlösung gewählt zu haben, weil der Kläger von 1991 bis 2002 zugewartet habe, bis er eine Nutzungsvergütung verlangt habe. Diesen bestrittenen Tatsachenvortrag hat das Berufungsgericht zu Recht nach § 531 Abs. 2 ZPO nicht zugelassen. Entgegen der Meinung der Revision liegt der hier allein in Betracht zu ziehende Ausnahmetatbestand nach Nr. 3 dieser Vorschrift nicht vor. Der neue Vortrag betrifft Gesichtspunkte, die keinen speziellen Bezug zu einem bestimmten Klagegrund haben, sondern unabhängig davon darauf zielen, ein treuwidriges Verhalten des Klägers darzutun. Da diese Umstände in erster Instanz bekannt waren, hätten sie bei Anwendung der von einer Partei zu erwartenden Sorgfalt schon dem Landgericht gegenüber vorgetragen werden können. Der Beklagten ist deshalb insoweit Nachlässigkeit vorzuwerfen. Dass die Beklagte, wie die Revision beanstandend geltend macht, erst in der Berufungsinstanz Anlass gehabt habe, zu den Voraussetzungen einer Verwirkung vorzutragen, ist unter diesen Umständen nicht nachvollziehbar, zumal die Revision selbst darauf hinweist, dass der Kläger seinen Zahlungsan- spruch auch schon in erster Instanz nicht nur auf § 743 Abs. 1 BGB, sondern auch auf eine Regelung der Parteien gestützt hatte.
- 25
- b) Im Übrigen hat sich das Berufungsgericht mit der Frage der Verwirkung befasst. Seine Darlegung, es sei ein ihm aus zahlreichen Streitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes bekanntes Verhalten, dass - solange die Hoffnung des eigentlich Berechtigten auf weitere Aufträge erfüllt werde - letztere als Kompensationsgeschäft für eigentlich zustehende Entschädigungsansprüche verstanden würden, betrifft (auch) diese Frage. Das Berufungsgericht hat hiernach das Bestehen einer bestimmten Geschäftsbeziehung der Parteien als der Verwirkung entgegenstehend erachtet. Das ist eine mögliche Würdigung , die - da das weitere Vorbringen der Beklagten nicht zuzulassen ist - der revisionsrechtlichen Korrektur nicht zugänglich ist.
- 26
- 5. Ein Zahlungsanspruch des Klägers ist schließlich auch nicht wegen Verjährung (teilweise) unbegründet. Trotz Vollendung der Verjährungsfrist kann der Eintritt der Verjährung nur berücksichtigt werden, wenn der Schuldner sich hierauf einredeweise beruft (§ 222 Abs. 1 BGB a.F., jetzt § 214 Abs. 1 BGB). Diese Einrede der Beklagten hat das Berufungsgericht entgegen der Meinung der Revision zu Recht nicht zugelassen, weil sie erst in zweiter Instanz erhoben worden ist und dies auf Nachlässigkeit der Beklagten beruhte (§ 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO).
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- a) Die Verjährungseinrede gehört zu den Verteidigungsmitteln, deren rechtzeitige Geltendmachung durch § 531 Abs. 2 ZPO sichergestellt werden soll. Hat sich der Schuldner nicht bereits außergerichtlich auf Verjährung berufen , wofür im Streitfall nichts ersichtlich ist, muss dem Umstand, dass bereits vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz Verjährung einge- treten ist, deshalb grundsätzlich durch Erhebung der Einrede in dieser Instanz Rechnung getragen werden (so auch OLG Düsseldorf NJOZ 2004, 2216; OLG Frankfurt/Main OLG-Report 2004, 249; OLG Oldenburg JurBüro 2004, 41; OLG München BauR 2004, 1982; OLG Brandenburg BauR 2003, 1256; KG GRURRR 2003, 310; a.A. OLG Karlsruhe OLG-Report 2005, 42; OLG Naumburg NJOZ 2005, 3651). Die höchstrichterliche Rechtsprechung, wonach neuer, unstreitiger Tatsachenvortrag nicht der Regelung des § 531 Abs. 2 ZPO unterfällt und daher in der Berufungsinstanz zu berücksichtigen ist (BGHZ 161, 138), steht dem nicht entgegen. Diese Rechtsprechung betrifft Sachverhalte, die ohne besondere Geltendmachung entscheidungserheblich sind, und soll verhindern , dass (insoweit) auf einer falschen, von keiner Partei (mehr) vorgetragenen tatsächlichen Grundlage entschieden werden muss (BGHZ, aaO S. 143); da die Parteien den Prozessstoff bestimmen, soll in jeder Tatsacheninstanz das entscheidungserhebliche tatsächliche Geschehen Berücksichtigung finden, das die Parteien übereinstimmend vorgetragen haben oder das als zugestanden gilt. Das erfasst nicht die Fälle, in denen sich - wie bei der Einrede der Verjährung im Prozess - die Frage, ob das insoweit Geschehene überhaupt von Bedeutung ist, erst stellt, wenn das Leistungsverweigerungsrecht vom Schuldner wahrgenommen wird. Mit den die Verjährung betreffenden Umständen und der Frage, ob sich insoweit unstreitiger Tatsachenvortrag ergibt, muss sich das Gericht deshalb erst befassen, wenn die diese Prüfung eröffnende Einrede rechtzeitig erhoben ist. Ergänzend kann auf § 533 ZPO verwiesen werden. Auch danach sind den Prozessstoff erweiternde Handlungen in der Berufungsinstanz nicht bereits deshalb zulässig, weil ihre Beurteilung auf Grund unstreitigen Tatsachenvortrags erfolgen kann. Wenn der Gesetzgeber die erstmals in der Berufungsinstanz erhobene Verjährungseinrede von der Regelung des § 531 Abs. 2 ZPO hätte ausnehmen wollen, hätte es unter diesen Umständen nahe gelegen, das durch eine entsprechende Regelung zum Ausdruck zu bringen.
- 28
- b) Der von der Revision geltend gemachte Ausnahmetatbestand (§ 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO) liegt nicht vor. Nach der Antragsfassung schloss die streitige Klage die Möglichkeit ein, den geltend gemachten Zahlungsanspruch nach Art einer Lizenz zu berechnen. Der Kläger hatte - worauf die Revisionserwiderung zu Recht hinweist - bereits erstinstanzlich auch ausgeführt, dass er eine anteilige Lizenzgebühr zu beanspruchen berechtigt sei. Eine solche Gebühr wird üblicherweise in regelmäßig wiederkehrenden zeitlichen Abständen berechnet und geschuldet. Unabhängig davon, dass der Kläger glaubte, seine Klage in erster Linie auf § 743 Abs. 1 BGB stützen zu können, bestand damit von Anfang an die Möglichkeit, dass (auch) die vierjährige Verjährungsfrist nach § 197 BGB a.F. einschlägig sein könnte. Eine sorgfältige Partei, die sich die Einrede der Verjährung zunutze machen wollte, hätte dem bereits durch Erhebung der Einrede in erster Instanz Rechnung getragen.
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- 6. Sollte das Berufungsgericht (wiederum) zu der Überzeugung gelangen , das von den Parteien Vereinbarte schließe eine von der Beklagten zu zahlende angemessene Entschädigung für die Nutzung der Erfindung ein, wird es bei der gebotenen Schätzung (§ 287 ZPO), was im Streitfall angemessen ist, den dem Kläger zustehenden Betrag auf der Grundlage einer prozentualen Lizenz an den Erlösen der Beklagten berechnen können.
- 30
- a) Zu Unrecht zieht die Revision das deshalb in Zweifel, weil den Parteien verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zu Gebote gestanden hätten und eine andere Art der Entschädigung mindestens gleichermaßen wahrscheinlich hätte gewählt werden können. Hinsichtlich des Anspruchs eines Arbeitnehmererfinders auf angemessene Vergütung (§ 9 Abs. 1 ArbEG) entspricht es ständiger Rechtsprechung des Senats, dass in der Regel eine angemessene Lizenz in besonderer Weise geeignet ist, für einen sachgerechten Ausgleich zu sorgen, deshalb sie als nächstliegend erscheinen muss und eine Vergütung auf dieser Grundlage regelmäßig so lange nicht zu beanstanden ist, wie nicht Tatumstände vorliegen, die die Berechnung auf dieser Basis gerade im konkreten Fall ungeeignet erscheinen lassen (BGHZ 155, 8 - Abwasserbehandlung, m.w.N.). Diese Bewertung beruht nicht auf Gesichtspunkten, die ausschließlich durch das Verhältnis Arbeitgeber/Arbeitnehmer gekennzeichnet sind, sondern ist auch bei anderen vertraglich begründeten Verhältnissen sachgerecht, in denen - wie im Streitfall - die eine Seite der anderen ermöglicht, ein Schutzrecht zu erlangen und dessen Gegenstand allein zu nutzen. Auch im Streitfall reicht mithin das bloße Vorhandensein einer gleichermaßen geeigneten anderen Berechnungsmethode nicht aus, die Zuerkennung einer angemessenen Lizenz als rechtsfehlerhaft anzusehen.
- 31
- b) Bei deren Festlegung kann allerdings nicht darauf abgestellt werden, was vernünftige Parteien vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung und namentlich den Umfang der späteren Benutzung durch die Beklagte vorausgesehen hätten (vgl. zu diesem Maßstab bei rechtswidriger Benutzung eines Schutzrechts eines anderen Sen.Urt. v. 30.05.1995 - X ZR 54/93, GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II, m.w.N.). Wenn die Verpflichtung, angemessenen Ausgleich zu leisten, auf vertraglicher Grundlage beruht, kann es nämlich - wie auch das Berufungsgericht im Ansatz richtig gesehen hat - nur auf die Umstände ankommen, die beim Abschluss der Vereinbarung den Willen der Parteien tatsächlich bestimmen konnten, weil sie bereits damals bekannt waren oder erwartet wurden. Weicht das spätere tatsächliche Geschehen von dem ab, das die Parteien bei Vertragsschluss angenommen haben, kann dem allerdings auch in Fällen wie dem vorliegenden in angemessener Form Rechnung zu tragen sein. Die Rechtsordnung enthält hierzu verschiedene Möglichkeiten. So kann, wenn die insoweit jeweils zu beachtenden Voraussetzungen vorliegen, entweder eine Anpassung im Wege ergänzender Vertragsauslegung oder wegen Änderung bzw. Wegfalls der Geschäftsgrundlage in Betracht kommen, nach einer Kündigung der vertraglichen Benutzungsregelung, die bei Vorliegen eines wichtigen Grunds jederzeit möglich ist (vgl. BGH, Urt. v. 06.07.1981 - II ZR 205/80, MDR 1982, 207 m.w.N.), weil es sich insoweit um ein Dauerschuldverhältnis handelt, aber auch gestützt auf § 745 Abs. 2 BGB eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechenden Regelung verlangt werden.
- 32
- III. Die zulässige Anschlussrevision des Klägers hat ebenfalls Erfolg.
- 33
- Der vom Kläger im Hinblick auf die Benutzung der Erfindung geltend gemachte Auskunftsanspruch leitet sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) ab. Steht dem Grunde nach fest, dass ein Zahlungsanspruch in Betracht kommt, kann deshalb ein Beklagter verpflichtet sein, zumutbare Angaben zu machen, deren der Kläger bedarf, um zu ermitteln, ob er und gegebenenfalls in welchem Umfang er tatsächlich Zahlung verlangen kann (vgl. BGHZ 155, 8 - Abwasserbehandlung, für Vergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG). Nach den zur Revision gemachten Ausführungen kann der Aufklärungsbedarf im Streitfall davon abhängen, welche Umstände die Parteien bei Abschluss ihrer Benutzungsvereinbarung als wesentlich für die Angemessenheit einer Entschädigung angesehen und deshalb dieser Vereinbarung zugrunde gelegt haben. Die Vertragsfreiheit erlaubt, insoweit Gestehungskosten und Gewinn auch dann heranzuziehen, wenn zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses hierüber konkrete Zahlen noch nicht zur Verfügung standen. Die auf das Fehlen solcher Zahlen in den Jahren 1991/1992 abhebende Begründung des Berufungsgerichts trägt mithin die Abweisung des Klagebegehrens nicht, dass die Beklagte auch die im Zusammenhang mit der Benutzung der Erfindung stehenden Gestehungskosten und den hierbei erzielten Gewinn angibt.
- 34
- IV. Die Zurückverweisung bietet schließlich Gelegenheit, den Bedenken nachzugehen, die von der Revision dagegen erhoben worden sind, dass in Klageantrag und Verurteilung Unternehmen einbezogen worden sind, die „mit der Beklagten organisatorisch verbunden“ sind.
Asendorf Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Nürnberg-Fürth, Entscheidung vom 21.04.2004 - 3 O 11074/02 -
OLG Nürnberg, Entscheidung vom 26.10.2004 - 3 U 1818/04 -
(1) Sind für den aus einer unerlaubten Handlung entstehenden Schaden mehrere nebeneinander verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner.
(2) Ist neben demjenigen, welcher nach den §§ 831, 832 zum Ersatz des von einem anderen verursachten Schadens verpflichtet ist, auch der andere für den Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnis zueinander der andere allein, im Falle des § 829 der Aufsichtspflichtige allein verpflichtet.
(3) Ist neben demjenigen, welcher nach den §§ 833 bis 838 zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, ein Dritter für den Schaden verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnis zueinander der Dritte allein verpflichtet.
(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.
(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.
(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.
Schulden mehrere eine Leistung in der Weise, dass jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der Gläubiger aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt ist (Gesamtschuldner), so kann der Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder zu einem Teil fordern. Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung bleiben sämtliche Schuldner verpflichtet.
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
(1) Die Gesamtschuldner sind im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen verpflichtet, soweit nicht ein anderes bestimmt ist. Kann von einem Gesamtschuldner der auf ihn entfallende Beitrag nicht erlangt werden, so ist der Ausfall von den übrigen zur Ausgleichung verpflichteten Schuldnern zu tragen.
(2) Soweit ein Gesamtschuldner den Gläubiger befriedigt und von den übrigen Schuldnern Ausgleichung verlangen kann, geht die Forderung des Gläubigers gegen die übrigen Schuldner auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Gläubigers geltend gemacht werden.
(1) Kann eine Handlung durch einen Dritten nicht vorgenommen werden, so ist, wenn sie ausschließlich von dem Willen des Schuldners abhängt, auf Antrag von dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges zu erkennen, dass der Schuldner zur Vornahme der Handlung durch Zwangsgeld und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, durch Zwangshaft oder durch Zwangshaft anzuhalten sei. Das einzelne Zwangsgeld darf den Betrag von 25 000 Euro nicht übersteigen. Für die Zwangshaft gelten die Vorschriften des Zweiten Abschnitts über die Haft entsprechend.
(2) Eine Androhung der Zwangsmittel findet nicht statt.
(3) Diese Vorschriften kommen im Falle der Verurteilung zur Leistung von Diensten aus einem Dienstvertrag nicht zur Anwendung.
(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last.
(2) Das Gericht kann der einen Partei die gesamten Prozesskosten auferlegen, wenn
- 1.
die Zuvielforderung der anderen Partei verhältnismäßig geringfügig war und keine oder nur geringfügig höhere Kosten veranlasst hat oder - 2.
der Betrag der Forderung der anderen Partei von der Festsetzung durch richterliches Ermessen, von der Ermittlung durch Sachverständige oder von einer gegenseitigen Berechnung abhängig war.