Oberlandesgericht München Urteil, 22. Okt. 2015 - 6 U 4891/14

4.

Tatbestand:

1

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 959 132 (Streitpatents), das am 13. Oktober 1997 unter Inanspruchnahme einer japanischen Priorität vom 18. Oktober 1996 international angemeldet worden ist und eine Nucleinsäure betrifft, die für eine Rezeptorproteinkinase codiert. Das Streitpatent hat ferner ein Polypeptid, eine Zelle, einen Antikörper, Kits und Arzneimittel, die Verwendung von blutbildenden Stammzellen und von Nucleinsäuremolekülen sowie Verfahren zum Nachweis der beanspruchten Nucleinsäure zum Gegenstand. Es umfasst 20 Patentansprüche, von denen die nebengeordneten Patentansprüche 1 bis 7, 12, 14 und 16 bis 20 in der Verfahrenssprache wie folgt lauten: "1. A nucleic acid molecule of a tandem duplication mutant encoding FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3), wherein said nucleic acid molecule has a nucleotide sequence corresponding to: (a) a tandem duplication mutation in the amino acid sequence of juxtamembrane of FLT3, or (b) a tandem duplication mutation in the nucleotide sequence of a region comprising exon 11 or exons 11 to 12 of FLT3. 2. A nucleic acid molecule having a nucleotide sequence corresponding to: (a) a tandem duplication mutation in the amino acid sequence of juxtamembrane of FLT3, or (b) a tandem duplication mutation in the nucleotide sequence of a region comprising exon 11 or exons 11 to 12 of FLT3. 3. A nucleic acid molecule capable of specifically hybridizing under stringent conditions to a nucleic acid molecule corresponding to: (a) a tandem duplication mutation in the amino acid sequence of juxtamembrane of FLT3, or (b) a tandem duplication mutation in the nucleotide sequence of a region comprising exon 11 or exons 11 to 12 of FLT3 in the nucleic acid of claim 1. 4. A polypeptide encoded by the nucleic acid molecule of claim 1, or the nucleic acid molecule of claim 2. 5. A cell expressing the nucleic acid molecule of claim 1, or the nucleic acid molecule of claim 2, or the polypeptide of claim 4. 6. An antibody which is specific for the polypeptide of claim 4. 7. A method for detecting the nucleic acid molecule of claim 1, or the nucleic acid molecule of claim 2, comprising the steps of: (a) subjecting a nucleic acid sample from a human to a gene amplification reaction, wherein a nucleic acid fragment comprising exon 11 or exons 11 to 12 of the FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) gene and having a tandem duplication mutation in the juxtamembrane is amplified, which can be found in FLT3 gene; (b) detecting the presence of the tandem duplication mutation in the nucleic acid fragment of step (a). 12. A kit for the method of any one of claims 7 to 11, wherein said kit comprises primers for amplifying a region comprising exon 11 or exons 11 to 12 of the FLT3 gene. 14. Use of a hematopoietic stem cell expressing a nucleic acid molecule encoding a tandem duplication mutant polypeptide and a cell expressing the normal FLT3 for screening a drug for examination and treatment of a blood cell disease or a hematopoietic stem cell disease. 16. Use of a hematopoietic stem cell expressing the nucleic acid molecule of claim 1, or the nucleic acid molecule of claim 2, or the polypeptide of claim 4 and a cell expressing the normal FLT3 for screening a drug for examination and treatment of a blood cell disease or a hematopoietic stem cell disease. 17. Use of the nucleic acid molecule of claim 1, or the nucleic acid molecule of claim 2 for the preparation of a drug for regulating proliferation, immune response or signal information transmission of a blood cell or a hematopoietic stem cell. 18. Use of the nucleic acid molecule of claim 1, or the nucleic acid molecule of claim 2, or polypeptide of claim 4, for the preparation of material used for pathologic judgment of myelodysplastic syndrome (MDS) or leukemia. 19. A pharmaceutical composition comprising the nucleic acid molecule of claim 1, and/or the of claim 12 and, optionally, a pharmaceutically acceptable nucleic acid molecule of claim 2, and/or the nucleic acid molecule of claim 3, and/or the polypeptide of claim 4, and/or the antibody carrier and/or diluent. 20. A kit for detection of the polypeptide of claim 4, wherein the kit comprises the antibody of claim 6." Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand der Patentansprü2 che 1 bis 11 sei von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Die Patentansprüche 1 bis 6 hätten nicht patentierbare Entdeckungen zum Gegenstand, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Teile des menschlichen Körpers beträfen. Mit den Patentansprüchen 7 bis 11 werde ein nicht patentierbares Diagnostizierverfahren am menschlichen Körper beansprucht. Ferner seien die Gegenstände des Streitpatents nicht patentfähig und gingen über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus. Schließlich sei der Gegenstand von Patentanspruch 7 in Bezug auf den Nachweis der Tandemverdopplungsmutation nicht ausführbar offenbart.

3

Die Beklagte hat das Streitpatent im Hauptantrag und in drei Hilfsanträgen in gegenüber der erteilten Fassung abgeänderten Fassungen verteidigt.

4

Das Patentgericht hat das Streitpatent dadurch teilweise für nichtig erklärt , dass es seinen Patentansprüchen in deutscher Sprache eine Fassung gegeben hat, die der mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag III verteidigten Fassung der Patentansprüche 7 bis 15 entspricht.

5

Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streitpatent mit dem Hauptantrag zuletzt in der aus dem Tenor ersichtlichen Fassung verteidigt, die sich von der vor dem Patentgericht verteidigten Fassung durch den Wegfall der Ansprüche 3 und 12, Änderungen in den Ansprüchen 1, 2, 13 und 14 sowie eine aufgrund des Wegfalls von Anspruch 3 erforderliche Anpassung in Anspruch 17 unterscheidet. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit fünf weiteren geänderten Fassungen.

6

Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen und verfolgt mit ihrer Berufung den erstinstanzlichen Antrag auf vollständige Nichtigerklärung des Streitpatents weiter.

Entscheidungsgründe:

7

Die zulässige Berufung der Beklagten ist begründet, die Berufung der Klägerin hingegen unbegründet.

8

I. Das Streitpatent betrifft ein für eine Rezeptorproteinkinase, nämlich die FMS-artige Tyrosinkinase 3 (FLT3), codierendes Nucleinsäuremolekül und ein Verfahren zu dessen Nachweis.

9

1. Wie die Beschreibung des Streitpatents erläutert, werden die Proliferation und die Differenzierung von Zellen sowie die Reaktionen von Zellen auf unterschiedliche Reize durch Wachstumsfaktoren gesteuert, die über für sie spezifische Rezeptoren wirken. Rezeptoren, die eine Tyrosinkinase-Domäne enthalten, werden als Rezeptortyrosinkinasen (RTK) bezeichnet (Beschr. Abs. 2). Sie umfassen jeweils eine extrazelluläre Region, eine TransmembranRegion sowie eine intrazelluläre Region, die eine Tyrosinkinasedomäne und eine Juxtamembran zwischen der Transmembran-Region und der Tyrosinkinasedomäne enthält, und werden aufgrund ihrer strukturellen Eigenschaften und ihrer Aminosäuresequenz-Homologie in vier Typen unterteilt (Beschr. Abs. 3). Die FMS-artige Tyrosinkinase 3 (FLT3), die von leukämischen Zellen exprimiert wird, ist als Rezeptor des Typs III bekannt (Beschr. Abs. 8). Bei den Rezeptortyrosinkinasen dieses Typs erfolgt der Zusammenschluss von Zellen zu einem Verband, beispielsweise die Verdopplung, durch die Bindung eines Liganden, zum Beispiel eines Wachstumsfaktors, an die extrazelluläre Region, was die Aktivierung der Kinase zur Folge hat (Beschr. Abs. 9).

10

Die Streitpatentschrift schildert die Ausgangslage im Prioritätszeitpunkt der Erfindung wie folgt: Es sei vermutet worden, Zellen vermehrten sich im Falle einer Leukämieerkrankung aufgrund einer autokrinen, d.h. von der Zelle selbst ausgehenden, Stimulation, da der FLT3-Ligand in nahezu allen leukämischen Zellen exprimiert werde. Außerdem sei berichtet worden, dass FLT3-mRNA in lymphatischen leukämischen Zellen und leukämischen Myelocyten exprimiert werde. Es sei jedoch nicht bekannt gewesen, wie die Expression der BotenRNA mit der Pathologie von lymphatischer und myeloischer Leukämie zusam- menhänge (Beschr. Abs. 10). Bis zum Prioritätszeitpunkt hätten zwar eine menschliche FLT3-cDNA kloniert sowie die cDNA-Nucleotidsequenz und die Aminosäuresequenz des FLT3-Proteins bestimmt werden können. Jedoch seien weder Struktur noch Funktion der FMS-artigen Tyrosinkinase 3 während der Differenzierung von blutbildenden Stammzellen und der bösartigen Veränderung von leukämischen Zellen gut analysiert gewesen (Beschr. Abs. 11).

11

2. Das Patentgericht hat hieraus zutreffend abgeleitet, das Streitpatent betreffe das technische Problem, eine für das FLT3-Gen codierende Nucleinsäure bereitzustellen, die aufgrund genetischer Veränderungen als Marker bei der Diagnose leukämischer Erkrankungen verwendet werden kann.

12

3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in seiner zuletzt verteidigten Fassung in den Patentansprüchen 1 und 2 jeweils ein Nucleinsäuremolekül vor, in Anspruch 4 ein Polypeptid, in Anspruch 5 eine Zelle, in Anspruch 6 einen Antikörper, in Anspruch 7 ein Verfahren zum Nachweis der mit den Ansprüchen 1 und 2 beanspruchten Nucleinsäuremoleküle, in Anspruch 13 ein Kit für das mit den Ansprüchen 7 bis 11 beanspruchte Verfahren, in den Ansprüchen 14 und 15 die Verwendung blutbildender Stammzellen, in Anspruch 16 die Verwendung der mit den Ansprüchen 1 und 2 beanspruchten Nucleinsäuremoleküle , in Anspruch 17 ein Arzneimittel und in Anspruch 18 ein Kit zum Nachweis des Polypeptids.

13

a) Die Merkmale des Nucleinsäuremoleküls nach Patentanspruch 1 in der im Berufungsverfahren zuletzt verteidigten Fassung lassen sich wie folgt gliedern: 1. Nucleinsäuremolekül einer Tandemverdopplungsmutante, das 1.1 FMS-artige Tyrosinkinase 3 (FLT3) codiert und 1.2 eine Nucleotidsequenz aufweist mit 1.2.a entweder einer Tandemverdopplungsmutation in der Aminosäuresequenz der Juxtamembran von FLT3 oder 1.2.b einer Tandemverdopplungsmutation in der Nucleotidsequenz von Exon 11 oder Exons 11 bis 12 von FLT3 ohne Verschiebung des Leserasters.

14

b) Die Merkmale des Nucleinsäuremoleküls nach der zuletzt verteidigten Fassung von Patentanspruch 2 lassen sich wie folgt gliedern: 2. Nucleinsäuremolekül mit einer Nucleinsäuresequenz, die aufweist : 2.a eine Tandemverdopplungsmutation in der Aminosäuresequenz der Juxtamembran von FLT3 oder 2.b eine Tandemverdopplungsmutation in der Nucleotidsequenz von Exon 11 oder Exons 11 bis 12 von FLT3 ohne Verschiebung des Leserasters.

15

c) Der gegenüber der erteilten Fassung unverändert verteidigte Patentanspruch 4 betrifft ein Polypeptid, das von dem Nucleinsäuremolekül nach Anspruch 1 oder Anspruch 2 codiert wird.

16

d) Patentanspruch 5 hat in seiner unverändert verteidigten Fassung eine Zelle zum Gegenstand, die das Nucleinsäuremolekül nach Anspruch 1 oder 2 oder das Polypeptid nach Anspruch 4 exprimiert.

17

e) Patentanspruch 6 betrifft in seiner unverändert verteidigten Fassung einen für das Polypeptid nach Anspruch 4 spezifischen Antikörper.

18

f) Die Merkmale des Verfahrens nach Patentanspruch 7, den die Beklagte auch im Berufungsverfahren weiterhin in der erteilten Fassung verteidigt, lassen sich wie folgt gliedern: 7.1 Das Verfahren dient zum Nachweis 7.1.1 des Nucleinsäuremoleküls nach Anspruch 1 oder 7.1.2 des Nucleinsäuremoleküls nach Anspruch 2. 7.2 Das Verfahren umfasst die Schritte: 7.2.a Durchführung einer Genamplifikationsreaktion mit einer Nucleinsäureprobe von einem Menschen, wobei ein Nucleinsäurefragment amplifiziert wird, das 7.2.a.1 im FLT3-Gen gefunden werden kann, 7.2.a.2 Exon 11 oder Exons 11 bis 12 des FMSartigen -Tyrosinkinase-3-(FLT3)-Gens umfasst und 7.2.a.3 eine Tandemverdopplungsmutation der Juxtamembran hat. 7.2.b Nachweis der Anwesenheit der Tandemverdopplungsmutation in dem Nucleinsäurefragment aus Schritt (a).

19

4. Den Kern der Erfindung bildet die Bereitstellung des mit Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Nucleinsäuremoleküls, das als Molekül einer Tandemverdopplungsmutante bezeichnet und zum einen durch die von diesem Molekül codierte FMS-artige Tyrosinkinase 3 und zum anderen durch eine bestimmte Nucleotidsequenz näher charakterisiert wird. Bei dieser handelt es sich entweder (a) um eine Tandemverdopplungsmutation in der Aminosäuresequenz der Juxtamembran von FLT3 oder (b) um eine das Leseraster nicht verschiebende Tandemverdopplungsmutation in der Nucleotidsequenz von Exon 11 oder der Exons 11 bis 12 von FLT3. Der Nachweis einer Tandemverdopplungsmutation dient als Leukämieindikator. Für die Bestimmung des Erfindungsgegenstands ist der Begriff "Tandemverdopplung" bzw. "Tandemverdopplungsmutation" , der in der zuletzt verteidigten Fassung des Streitpatents außer in Patentanspruch 1 unmittelbar auch in den Patentansprüchen 2 und 14 sowie aufgrund der Bezugnahme auf diese Ansprüche auch in den übrigen Patentansprüchen enthalten ist, daher von zentraler Bedeutung.

20

a) Nach der Definition in der Beschreibung des Streitpatents betrifft die Tandemverdopplung eine FLT3-Nucleotidsequenz, in der ein vollständiger Abschnitt oder ein Teilabschnitt einer Nucleinsäure, die für die Juxtamembran des FLT3-Gens codiert, einmal oder mehrere Male in der gleichen Ausrichtung wiederholt wird. Dabei müssen die wiederholten Nucleotidsequenzen nicht zwingend direkt hintereinander folgen, sondern es können auch andere Sequenzen (optional nucleotide sequences) dazwischen enthalten sein. Weiter heißt es hierzu in der Streitpatentschrift, dass zwischen den zusammengehörenden Tandemverdopplungen (corresponding tandem duplications) auch durch Deletion , Substitution oder Addition von einer oder mehreren Basen eingetretene Mutationen liegen können (vgl. Beschr. Abs. 20). Die Verdopplung wird demnach als Tandemverdopplung bezeichnet, weil die Insertion der wiederholten Sequenz ihrem erstmaligen Auftreten entweder direkt oder in räumlicher Nähe folgt, sie mithin als "Tandem" auftritt.

21

Die Juxtamembran befindet sich zwischen der transmembranen Region und der Kinasedomäne der Rezeptorproteinkinase und bildet zusammen mit der Kinasedomäne eine intrazelluläre Membranregion (Beschr. Abs. 18 [= 19 T2]). Der für die Juxtamembran codierende Bereich wird durch 18 Basenpaare auf der 3`-Seite des Exons 10 und 117 Basenpaare auf der 5`-Seite des Exons 11 definiert, während eine 16 Basenpaare auf der 3`-Seite von Exon 11 sowie Exon 12 umfassende Region einen Teilabschnitt der Tyrosinkinasedomäne codieren (Beschr. Abs. 28 [= 30 T2]).

22

b) Das Patentgericht hat den Begriff der Tandemverdopplungsmutation im Zusammenhang mit der Frage nach einer möglichen unzulässigen Erweiterung erörtert und angenommen, dass sich aus den Erläuterungen in der Streitpatentschrift , insbesondere den Absätzen 18 und 30 ergebe, dass "der Ursprung und/oder der Ort der Insertion" der Tandemverdoppelung in einem Be- reich liegen müsse, der durch 18 Basenpaare auf der 3`-Seite von Exon 10 und 117 Basenpaare auf der 5`-Seite von Exon 11 festgelegt werde, da andernfalls die durch die Lehre des Streitpatents vorgesehene Beteiligung der für die Juxtamembran von FLT3 codierenden Nucleotidsequenz an der Tandemverdoppelung nicht gewährleistet sei. In Anbetracht dessen würden auch in den Beispielen 1 und 2 Tandemverdoppelungsmutationen beschrieben, die diese Voraussetzung erfüllten. So werde für die fünf im Beispiel 1 der Streitpatentschrift untersuchten Fälle festgestellt, dass die in diesen Proben nachgewiesenen Längenmutationen auf Tandemverdoppelungen in den Nucleotidsequenzen der Juxtamembran des FLT3-Gens zurückgehen. Nachdem diese Feststellung auch für den als M155 bezeichneten Fall gelte, bei dem die Tandemverdoppelung 46 Basenpaare auf der 3`-Seite von Exon 11 und die ersten 16 Basenpaare von Exon 12 umfasst, müsse folglich ein Teil der 46 Basenpaare auf der 3`- Seite von Exon 11 mit dem für die Juxtamembran von FLT3 codierenden Bereich im Exon 11 übereinstimmen (vgl. Beschr. Abs. 67 [= 69 T2]). Für die Fälle des Beispiels 2 werde ebenfalls bestätigt, dass deren Mutationen in der Juxtamembran des FLT3-Gens liegen und keine Mutationen in der für die Domäne der Tyrosinkinase codierenden Nucleotidsequenz gefunden wurden (vgl. Beschr. Abs. 70-72 [= 72-74 T2]).

23

In Bezug auf die Alternative b von Patentanspruch 1 (Merkmal 1.2.b) hat das Patentgericht, das die in dem zuletzt gestellten Hauptantrag enthaltene Wendung "in der Nucleotidsequenz von Exon 11 oder Exons 11 und 12 von FLT3" bei den Hilfsanträgen II und III zu erörtern hatte, angenommen, dass damit auch solche Nucleinsäuremoleküle erfasst würden, bei denen weder der Ursprung noch der Ort der Insertion der Tandemverdopplung in dem für die Juxtamembran von FLT3 codierenden Teil des Exons 11 liege. Da es in Exon 11 Abschnitte gebe, die wie Exon 12 nicht für die Juxtamembran codierten, könne die Tandemverdopplungsmutation bei den von der Alternative b erfass- ten Nucleinsäuremolekülen vollständig in einem für die angrenzende Tyrosinkinase codierenden Bereich auftreten.

24

c) Das Patentgericht hat damit an sich zutreffend herausgearbeitet, dass nach der patenteigenen Definition der Tandemverdopplungsmutation der Ursprung der Tandemverdopplung ganz oder teilweise in dem für die Juxtamembran codierenden Bereich liegen muss, während der Ort der Insertion in diesem Bereich liegen kann, aber nicht muss. Zwar erfasst die vom Patentgericht gebrauchte Formulierung, "der Ursprung und/oder der Ort der Insertion" müsse in dem für die Juxtamembran codierenden Bereich liegen, nach ihrem Wortlaut auch die Variante, dass bei einer Insertion der Verdopplung in dem für die Juxtamembran codierenden Bereich der Ursprung der Verdopplung nicht notwendig in diesem Bereich liegen muss. Das Patentgericht hat sich mit der Wendung "und/oder" jedoch offensichtlich nur im Ausdruck vergriffen. Denn es hat bei seinen sonstigen Ausführungen zur erfindungsgemäßen Lehre klar zum Ausdruck gebracht, dass hierfür der Ursprung der Tandemverdopplung aus der für die Juxtamembran codierenden Region entscheidend und unverzichtbar ist. Die Auffassung der Klägerin, dass nicht nur der Ursprung der Tandemverdopplung aus der für die Juxtamembran codierenden Nucleotidsequenz stammen, sondern auch der Ort der Insertion in dem die Juxtamembran codierenden Bereich liegen müsse, weil es nur so zu der von der Lehre des Streitpatents geforderten Veränderung der Juxtamembran komme, findet hingegen weder im Wortlaut von Patentanspruch 1 noch in der Streitpatentschrift eine Stütze. Wie dargelegt, legt die Definition in der Streitpatentschrift lediglich zwingend fest, dass die Sequenz, die wiederholt wird, ganz oder zumindest teilweise aus dem Bereich stammen muss, in dem die Juxtamembran codiert wird. Dass die duplizierte Sequenz auch in dem die Juxtamembran codierenden Bereich zwischen den 18 Basenpaaren auf der 3`-Seite von Exon 10 und den 117 Basenpaaren auf der 5`-Seite von Exon 11 eingefügt sein muss, kann der Definition dagegen nicht entnommen werden. Vielmehr wird aus den im Streitpatent genannten Beispielsfällen von FLT3-Nucleinsäuren - worauf sowohl das Patentgericht als auch die Beklagte zu Recht hinweisen - deutlich, dass es Fälle gibt, in denen die Ursprungssequenz vollständig aus dem für die Juxtamembran codierenden Bereich von Exon 11 stammt und die Insertion der duplizierten Sequenz auch vollständig in diesem Bereich stattfindet (M34 und M810). Andererseits gibt es aber auch den Fall, dass die Ursprungssequenz nur in einem Teil des für die Juxtamembran codierenden Bereichs im Exon 11 und in einem sich daran anschließenden Teil von Exon 12 liegt. In diesem Fall wird, wie die FLT3Nucleinsäure M155 zeigt, die duplizierte Sequenz, die der Ursprungssequenz nachfolgen muss, zwangsläufig in Exon 12 eingefügt. Bestätigt wird dies auch durch die Beschreibung, wonach die Region mit Tandemverdopplung in einer Juxtamembran im Falle von FLT3 eine Region umschließt, die einen gesamten oder einen Teilabschnitt der Region von 18 Basenpaaren auf der 3`-Seite von Exon 10 bis 117 Basenpaaren auf der 5`-Seite von Exon 11 einschließt, ohne aber auf diesen die Juxtamembran codierenden Bereich begrenzt zu sein, solange die Region eine Exon-11-Stelle enthält (Beschr. Abs. 40 [= 42 T2]).

25

d) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts bestimmt die patenteigene Definition der Tandemverdopplungsmutation auch den Gegenstand der in den Alternativen a und b des Patentanspruchs 1 bezeichneten Tandemverdopplungsmutation. Seine Annahme, Alternative b umfasse sowohl in der erteilten Fassung mit der Bezugnahme auf eine Region umfassend Exon 11 oder Exons 11 bis 12 als auch in der hilfsweise und im Berufungsverfahren nunmehr im Hauptantrag verteidigten Fassung auch solche Nucleinsäuremoleküle, bei denen weder der Ursprung noch der Ort der Insertion der Tandemverdopplung in dem für die Juxtamembran von FLT3 codierenden Teil des Exons 11 liege, ist schon nach dem Wortlaut des Patentanspruchs nicht zwingend und jedenfalls unvereinbar mit der vom Patentgericht zutreffend herausgearbeiteten patenteigenen Definition der Tandemverdopplungsmutation.

26

5. Patentanspruch 2 charakterisiert - anders als Patentanspruch 1 - das Nucleinsäuremolekül nicht als dasjenige einer Tandemverdopplungsmutante, das FMS-artige Tyrosinkinase 3 codiert. Wie nach Patentanspruch 1 muss das Molekül jedoch eine Nucleotidsequenz mit einer Tandemverdopplungsmutation in (Alternative a) oder aus (Alternative b) der Sequenz der Juxtamembran von FLT3 aufweisen. Der Unterschied zwischen den Gegenständen des Patentanspruchs 1 einerseits und des Patentanspruchs 2 andererseits liegt daher nur darin, dass das Molekül nach Anspruch 2 zwar die spezifische Tandemverdopplungsmutation aufweisen muss, aber nicht notwendig sämtliche FLT3-codierenden Sequenzen.

27

6. Das mit Patentanspruch 7 unter Schutz gestellte Verfahren zum Nachweis des Nucleinsäuremoleküls einer solchen Tandemverdopplungsmutation nach Anspruch 1 umfasst zwei Schritte.

28

a) Schritt a besteht aus der Durchführung einer Genamplifikationsreaktion mit einer humanen Nucleinsäureprobe, wobei ein Nucleinsäurefragment amplifiziert wird, das im FLT3-Gen gefunden werden kann, welches Exon 11 oder die Exons 11 bis 12 des FLT3-Gens umfasst und eine Tandemverdopplungsmutation der Juxtamembran aufweist. Für die Definition der Tandemverdopplungsmutation gelten die Ausführungen zu Patentanspruch 1 entsprechend.

29

b) Schritt b besteht aus dem Nachweis der Anwesenheit der Tandemverdopplungsmutation in dem Nucleinsäurefragment aus Schritt a, wobei es dem Fachmann überlassen bleibt, wie er diesen Nachweis ausgestaltet. Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, wird der Nachweis in den Unteran- sprüchen 8 und 9 schrittweise spezifiziert. Nach Patentanspruch 8 besteht er aus einem Sequenzvergleich mit einer von einer "normalen", d.h. nicht mutierten FMS-artigen Tyrosinkinase 3 abgeleiteten Sequenz. Nach Patentanspruch 9 kann dieser Sequenzvergleich dadurch erfolgen, dass eine Längenmutation als Hinweis auf die Tandemverdopplungsmutation (index of the tandem duplication mutation) verwendet wird. Eine Sequenzanalyse ist mit anderen Worten nicht erforderlich; vielmehr wird das Vorhandensein der Tandemverdopplungsmutation durch die Verlängerung des Fragments indiziert, die sich aus der Insertion der verdoppelten Nucleotidsequenz ergibt.

30

c) Ohne Erfolg wendet sich die Berufung der Klägerin gegen die hieraus vom Patentgericht zutreffend gezogene Schlussfolgerung, dass der Nachweis der Längenmutation erfindungsgemäß als Nachweis der Anwesenheit der Tandemverdopplungsmutation im Sinne des Merkmals b des Patentanspruchs 7 ausreicht.

31

aa) Das Patentgericht hat dies eingehend wie folgt begründet: Der Nachweis einer Tandemverdopplungsmutation nach Schritt b erfordere entgegen der Auffassung der Klägerin keinen über einen Längennachweis hinausgehenden Nachweis, etwa in Form der Sequenzanalyse der DNA. Für die Auslegung von Patentanspruch 7 seien zunächst die hierauf rückbezogenen Patentansprüche 9 und 10 (in der mit dem zweitinstanzlichen Hauptantrag verteidigten Fassung Patentansprüche 8 und 9) von Bedeutung. Diese beschrieben verfahrenstechnische Maßnahmen, die den Nachweis in Schritt b des Verfahrens nach Patentanspruch 7 näher spezifizierten. So werde in Patentanspruch 9 (in der nunmehr verteidigten Fassung Patentanspruch 8) der Nachweis als Sequenzvergleich beschrieben, der wegen des Rückbezuges auf Patentanspruch 7 auf der Basis der darin genannten Sequenzlängen erfolge, wobei die Länge einer mutierten FLT3-Sequenz mit einer nicht mutierten verglichen wer- de. Patentanspruch 10 (nunmehr Patentanspruch 9) gestalte diesen Vergleich wiederum näher aus, indem nicht mehr mit der Wildtyp-FLT3-Sequenz verglichen werde, sondern mit einer als "Index" (Indikator) verwendeten Längenmutation. In der Beschreibung des Streitpatents finde sich mehrfach der Hinweis, dass der Nachweis von Tandemverdopplungen durch einen Vergleich der Längen amplifizierter DNA-Fragmente nachgewiesen werde, und zwar vorzugsweise mit Hilfe der Agarose-Gelelektrophorese (Abs. 24 und 42 [= 26 und 44 T2]). Entgegen der Auffassung der Klägerin böten auch die in der Streitpatentschrift erwähnten Sequenzanalysen keinen Anlass dafür, den patentgemäßen Nachweis in Schritt b von Patentanspruch 7 als eine Kombination von Längenvergleich und Sequenzanalyse zu verstehen. Der Streitpatentschrift lasse sich entnehmen , dass eine Sequenzierung lediglich für das erstmalige Auffinden der patentgemäßen Tandemverdopplungsmutationen in der Juxtamembran des FLT3-Gens erforderlich gewesen sei, der Nachweis der Tandemverdopplung in Kenntnis dieser Lehre jedoch allein durch einen Längenvergleich geführt werden könne, sofern - wie im Falle von Patentanspruch 7 - die für die Juxtamembran des FLT3-Gens codierende Nucleotidsequenz verwendet werde. Schließlich könne sich die Klägerin auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass nach der Abhandlung von Schnittger et al. (K29) etwa ein Drittel der Fälle mit nachgewiesener Längenmutation keine Tandemverdopplungsmutationen, sondern andere Mutationen beträfen und damit bewiesen sei, dass ein reiner Längenvergleich für einen Nachweis nicht ausreiche. Denn diese im Jahr 2012 veröffentlichte Erkenntnis sei im Prioritätszeitpunkt noch nicht bekannt gewesen.

32

bb) Dies hält den Angriffen der Berufung der Klägerin stand. Das Patentgericht hat den eindeutigen Offenbarungsgehalt des Streitpatents unter Bezugnahme auf die einschlägigen Ausführungen in der Streitpatentschrift zutreffend bestimmt. Die Berufung vermag nicht aufzuzeigen, woraus sich demgegenüber ergeben sollte, dass Merkmal 7.2.b dahin zu verstehen ist, dass der Nachweis einer Tandemverdopplungsmutation einen über einen bloßen Längenvergleich hinausgehenden Nachweis, beispielsweise in Form der Sequenzierung der DNA erfordert.

33

II. Aus den Darlegungen zum Gegenstand des Streitpatents ergibt sich ohne weiteres, dass das Patentgericht zu Unrecht eine unzulässige Erweiterung der Patentansprüche 1 und 2 sowie derjenigen Patentansprüche, die auf diese oder einen dieser Patentansprüche Bezug nehmen, angenommen hat. Denn der Inhalt der Ursprungsunterlagen ist mit der Beschreibung des Streitpatents, wie bereits das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, nahezu identisch; die Patentansprüche 1 und 2 stellen somit keine anderen Nucleinsäuremoleküle als ursprungsoffenbart unter Schutz.

34

III. Die Entscheidung des Patentgerichts erweist sich, soweit es zum Nachteil der Beklagten erkannt hat, auch nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend. Vielmehr hat das Streitpatent aus den Gründen, aus denen das Patentgericht das Patent in der Fassung des angefochtenen Urteils für rechtsbeständig gehalten hat, auch in der Fassung des zweitinstanzlichen Hauptantrags Bestand. Daraus ergibt sich zugleich, dass der Berufung der Klägerin der Erfolg zu versagen ist.

35

1. Die Verteidigung des Streitpatents mit dem neuen Hauptantrag ist nach § 116 Abs. 2 PatG zulässig. Sie ist sachdienlich und kann auf Tatsachen gestützt werden, die der Senat der Verhandlung und Entscheidung über die Berufung nach § 117 PatG zugrunde zu legen hat.

36

a) Der neue Hauptantrag entspricht in den Patentansprüchen 1 bis 6 im Wesentlichen dem erstinstanzlichen Hauptantrag. Soweit in den Patentansprüchen 1 und 2 die Wendung "Nucleotidsequenz einer Region umfassend" durch "Nucleotidsequenz von" ersetzt und hinzugefügt worden ist, dass keine Lese- rasterverschiebung vorliegt, entsprechen diese Änderungen der in den erstinstanzlich zuletzt gestellten Hilfsanträgen II und III verwendeten Formulierung, die vom Patentgericht erörtert worden ist und auch Eingang in die vom Patentgericht für rechtsbeständig erachteten Patentansprüche gefunden hat.

37

b) Was die weiteren verteidigten Patentansprüche anbelangt, so entsprechen sie dem in erster Instanz gestellten Hauptantrag mit der Maßgabe, dass das Fehlen einer Leserasterverschiebung auch in Patentanspruch 14 aufgenommen worden ist und die Gegenstände von Patentanspruch 12 und 13 in der erteilten Fassung in einem neuen Anspruch 13 zusammengefasst worden sind. Erstere Antragsfassung ist aus den zu a erörterten Gründen sachdienlich. Gegen die Neufassung von Patentanspruch 13 bestehen keine Bedenken, da der Nebenanspruch 12, der unverändert in Patentanspruch 13 übernommen worden ist, ebenfalls vom Patentgericht bereits erörtert worden ist.

38

c) Auch gegen die Klarheit der zur Entscheidung gestellten Patentansprüche bestehen keine Bedenken.

39

Soweit die Klägerin die Charakterisierung der Primer in den Patentansprüchen 10 und 13 für unklar hält, kommt es hierauf nicht an, da das Streitpatent mit diesen Ansprüchen erteilt worden ist. Eine Prüfung bereits erteilter Ansprüche auf Klarheit ist weder im Europäischen Patentübereinkommen noch im Patentgesetz vorgesehen. Der Patentinhaber hat mit dem erteilten Patent eine Rechtsposition erhalten, die ihm nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, mithin wenn ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund vorliegt, ganz oder teilweise aberkannt werden kann. Das Europäische Patentübereinkommen regelt ebenso wie das nationale Recht die Einspruchs- oder Nichtigkeitsgründe, zu denen die fehlende Klarheit nicht gehört, abschließend (Art. 100, 138 EPÜ; §§ 21, 22 PatG). Daraus folgt, dass eine Prüfung der Klarheit jedenfalls insoweit nicht statthaft ist, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthalten war (vgl. EPA, Entsch. vom 24. März 2015 - G 3/14; BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13 Rn. 31 juris - Fugenband).

40

2. Der Gegenstand des Streitpatents in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung ist auch patentfähig.

41

a) Das Patentgericht hat im Hinblick auf Patentanspruch 7 zum entgegengehaltenen Stand der Technik ausgeführt:

42

In der von der Klägerin als neuheitsschädlich erachteten Abhandlung "Expression of the FMS/KIT-like gene FLT3 in human acute leukemias of the myeloid and lymphoid lineages", Blood 1992, 2584 (K3), berichteten die Autoren Birg et al. über die Ergebnisse einer Studie betreffend das Expressionsmuster des FLT3-Gens in akuten Leukämien vom myeloischen und lymphatischen Typ. Da das FLT3-Gen zu derjenigen Genfamilie gehöre, die Typ-III-Rezeptortyrosinkinasen wie FMS oder KIT codiere, welche sowohl in normalen blutbildenden Vorläuferzellen als auch in myeloisch leukämischen Zellen exprimiert werde, untersuchten Birg et al. in ihrer Studie die FLT3-Expression in humanen leukämischen Zellen. Sie wendeten dazu die Southern- bzw. Northern-BlotAnalyse an, eine molekularbiologische Methode, bei der die in der Gelelektrophorese aufgrund ihrer unterschiedlichen Länge aufgetrennten DNA- bzw. RNA-Moleküle auf eine Membran übertragen und dort durch spezifische Sonden nachgewiesen würden. Eine Genamplifikationsreaktion wie im Verfahren nach Patentansprüchen 7 und 8 vorgesehen, bei der unter Einsatz von Primern sowie eines spezifischen Enzyms kurze, genau definierte Abschnitte einer Nucleinsäure vervielfältigt würden, sei dagegen bei den Untersuchungen nicht durchgeführt worden und könne auch nicht mitgelesen werden. Ferner offenbare die K3 auch kein Nucleinsäuremolekül, das wie nach Schritt a des Verfah- rens nach Patentanspruch 7 Exon 11 oder die Exons 11 und 12 des FLT3-Gens umfasse und eine Tandemverdopplungsmutation aufweise. In der K3 würden zwar außer der nicht mutierten Wildtyp-mRNA von FLT3 auch verlängerte Mutanten von FLT3 offenbart. Es werde jedoch weder die Art noch die Position der Mutation angegeben, die zu der Verlängerung der mRNA geführt habe. Vielmehr kämen zahlreiche Varianten in Form von Sequenzeinschüben (Insertionen ) und/oder Sequenzwiederholungen (Duplikationen) innerhalb der für das FLT3-Gen codierenden Region für die Entstehung der von Birg et al. beobachteten verlängerten mRNA-Transkripte von FLT3 in Frage.

43

Die Autoren Rosnet et al. der Abhandlung "Human FLT3/FLK2 gene: cDNA cloning and expression in hematopoietic cells", Blood 1993, 1110 (K4), hätten zum Nachweis der Expression von FLT3 in humanen Zellen und Geweben zwar Genamplifikationsreaktionen durchgeführt und die damit erhaltenen Produkte gelelektrophoretisch dargestellt. Tandemverdopplungsmutationen wie in den Patentansprüchen 7 und 8 hätten die Autoren jedoch nicht nachgewiesen. Ziel ihrer Studie sei es nicht gewesen, nach Defekten im FLT3-Gen zu suchen , sondern die Verteilung von FLT3 in den hämatopoetischen Zellen und Geweben des menschlichen Körpers aufzuzeigen. Hierauf seien auch die für das 5`-Ende der codierenden Region von FLT3 spezifischen Primer sowie die über die gesamte cDNA verteilten Sonden abgestellt. Selbst der Einsatz der in den Genamplifikationsreaktionen verwendeten Primer liefere den Angaben in K4 zufolge keine FLT3-Mutanten mit den in Rede stehenden Tandemverdoppelungsmutationen , da damit lediglich das für die Wildtyp-mRNA von FLT3 typische mRNA-Transkript mit einer Länge von 3,7 kb oder kürzere Teilsequenzen davon amplifiziert würden.

44

Die Autoren Birg et al. der als K5 vorgelegten Studie "The Expression of FMS, KIT and FLT3 in Hematopoetic Malignancies", Leukemia and Lymphoma 1994, 223, hätten zwar nach genetischen Veränderungen in den für die Typ-IIIRezeptortyrosinkinasen wie FLT3, FMS oder KIT codierenden Bereichen gesucht , aber lediglich festgestellt, dass das humane FMS-Gen durch Punktmutationen in Fällen von myeloischer Leukämie aktiviert werde. Somit werde auch in dieser Studie kein Nachweis von Nucleinsäuremolekülen mit den in den Patentansprüchen 7 und 8 genannten Tandemverdopplungsmutationen in der Juxtamembran von FLT3 beschrieben.

45

Der Fachmann erhalte hiernach aus der K3 zwar den Hinweis, dass sich insbesondere in Proben von Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML) neben der Wildtyp-mRNA von FLT3 noch weitere mRNA-Transkripte von FLT3 fänden, die mit 13 kb bzw. 3,9 bis 4 kb größer seien als die 3,7-kb-lange Wildtyp -mRNA. Die K3 enthalte jedoch keine über bloße Vermutungen hinausgehenden Aussagen darüber, wie die Verlängerung im Detail zustande komme und in welchem codierenden Abschnitt sie auftrete, da die Autoren noch nicht über die hierfür erforderliche genomische DNA und cDNA von FLT3 verfügt hätten. Ziel der in der K3 erläuterten Studie sei gewesen, durch den Nachweis der Expression des FLT3-Gens in leukämischen Zellen auf mRNA-Ebene einen relativ spezifischen und unempfindlichen Marker für akute Leukämien zu entwickeln. Zwar hätten die Autoren der K3 damit den Zusammenhang zwischen der Expression von FLT3 und dem Auftreten bestimmter leukämischer Phänotypen in den Fokus der Fachwelt gerückt. Der Fachmann erhalte durch die K3 aber weder einen Hinweis darauf, dass verlängerte mRNA-Transkripte von FLT3 mit bestimmten leukämischen Phänotypen in Verbindung stünden, noch dass Tandemverdopplungen in der Juxtamembran von FLT3 unter Beteiligung des Exons 11 und der Exons 11 bis 12 für das Auftreten leukämischer Phänotypen von Bedeutung seien. Die Entgegenhaltung K4 liefere dem Fachmann auch nicht die weitergehenden Informationen, die notwendig seien, um zur erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen. Zwar kämen die Autoren der K4 zum Er- gebnis, dass Veränderungen des FLT3-Gens im Zusammenhang mit der Entstehung von Leukämien untersucht werden sollten, gingen jedoch nicht näher auf genetische Veränderungen des FLT3-Gens ein. Die Entgegenhaltung K5 liefere dem Fachmann allenfalls eine Anregung dafür, nach genetischen Veränderungen im FLT3-Gen zu suchen. Wie diese Mutationen aussähen, ob sie bei der Entstehung von Bluterkrankungen von Bedeutung seien und ob sie sich als spezifische Muster für leukämische Phänotypen in Nachweisverfahren eigneten , gehe aus der Entgegenhaltung nicht hervor. Selbst bei einer kombinierten Betrachtung der Entgegenhaltungen K3, K4 und K5 habe der Fachmann erfinderisch tätig werden müssen, da er die alleinige Vermutung, FLT3-Mutationen finden zu können, nicht ohne weiteres mit der Erfolgserwartung verbinde, einen im menschlichen Organismus einheitlich auftretenden Mutationstyp zu finden, der sich als verlässlicher prognostischer Marker bei bestimmten leukämischen Erkrankungen des Menschen erweise. Die weiteren von der Klägerin vorgelegten Entgegenhaltungen führten nicht zu einer anderen Beurteilung. Der entgegengehaltene Stand der Technik vermittle damit keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Nachweis von Tandemverdopplungsmutationen in der Juxtamembran von FLT3 unter Beteiligung des Exons 11 oder der Exons 11 und 12 für die Beurteilung leukämischer Erkrankungen von Interesse sein könnte.

46

b) Aus diesen Erwägungen, die der Überprüfung im Berufungsverfahren standhalten und von der Klägerin nicht substantiell angegriffen werden, ergibt sich, dass auch der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 2 durch den Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt worden ist.

47

Die Klägerin macht insoweit geltend, der Gegenstand der Erfindung sei nicht neu, weil die K3 alle Maßnahmen zum Nachweis von Nucleinsäuremolekülen mit einer patentgemäßen Tandemverdopplung in Form eines Längenvergleichs aufzeige. Wenn, wie die Beklagte geltend mache, der Nachweis einer Längenmutation für den Nachweis eines Nucleinsäuremoleküls nach den Patentansprüchen 1 und 2 ausreiche, werde durch die K3 auch der Gegenstand dieser Ansprüche vorweggenommen. Damit lässt die Klägerin außer Acht, dass die Patentansprüche 1 und 2 voraussetzen, dass die Tandemverdopplung ihren Ursprung in dem für die Juxtamembran codierenden Bereich hat, während der K3 keine Anhaltspunkte dafür entnommen werden können, worauf die nach dem dort geschilderten Verfahren ermittelten Längenmutationen zurückzuführen sind. Sie vermag damit nicht darzutun, dass das Nucleinsäuremolekül eines der beiden Patentansprüche im Stand der Technik beschrieben worden ist oder für den Fachmann sonst verfügbar war.

48

Für den Angriff auf die erfinderische Tätigkeit gilt Entsprechendes. Soweit er des Weiteren darauf gestützt wird, dass die angegebene Aufgabe nicht gelöst werde, ist auch dies ebenso unschlüssig wie die Rüge, es beruhe auf einem Denkfehler, wenn das Patentgericht eine angemessene Erfolgserwartung für Untersuchungen verneine, die das erfindungsgemäße Nucleinsäuremolekül hätten aufdecken können, zugleich aber weitere Experimente mit dem Ziel der Feststellung aktivierender Mutationen im FLT3-Gen von leukämischen Zellen als veranlasst ansehe. Darin liegt entgegen der Meinung der Berufung der Klägerin kein Widerspruch, da das Interesse an der Feststellung (möglicher) aktivierender Mutationen noch nichts darüber besagt, ob der Fachmann gerade zu solchen Untersuchungen, mit denen er zu den dem Streitpatent zugrunde liegenden Erkenntnissen hätte gelangen können, angeregt worden ist und ob er diese mit einer dem jeweils erforderlichen, von der Klägerin nicht dargelegten Aufwand entsprechenden Erfolgserwartung durchzuführen Anlass hatte. Anhaltspunkte dafür hat das Patentgericht nicht festgestellt, und sie werden auch in den von der Berufung in Bezug genommenen erstinstanzlichen Schriftsätzen der Klägerin nicht vorgebracht.

49

c) Unbegründet ist auch der Einwand, es handele sich bei dem Gegenstand der Patentansprüche 1 und 2 um eine nicht patentfähige Entdeckung.

50

aa) Eine Entdeckung ist nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. a, Abs. 3 EPÜ als solche ebenso wie eine wissenschaftliche Theorie oder eine mathematische Methode dem Patentschutz nicht zugänglich. Anders als es der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten für das amerikanische Patentrecht entschieden hat (566 U.S. (2012) - Mayo v. Prometheus), ist jedoch eine Lehre zum technischen Handeln, die die Nutzung einer Entdeckung zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs lehrt, nach europäischem - und deutschem - Recht dem Patentschutz unabhängig davon zugänglich, ob die Lehre über die Nutzung des aufgedeckten naturgesetzlichen Zusammenhangs hinaus einen "erfinderischen Überschuss" enthält. Denn jedes technische Handeln beruht auf der zielgerichteten Nutzung von Naturgesetzen, so dass es sich verbietet, bei der - auch für den Patentschutz computerimplementierter Erfindungen maßgeblichen - Prüfung der Frage, ob die gelehrte technische Lösung des Problems auf erfinderischer Tätigkeit beruht, die Frage außer Betracht zu lassen, ob dem Fachmann die Erkenntnis einer physikalischen, chemischen oder biologischen Gesetzmäßigkeit , die die Grundlage der technischen Lehre der Erfindung bildet, nahegelegt war.

51

bb) Es steht daher der Patentfähigkeit des Gegenstands der Patentansprüche 1 und 2 nicht entgegen, dass sich die technische Lehre in der Anweisung erschöpft, das in diesen Ansprüchen bezeichnete Nucleinsäuremolekül bereitzustellen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Regel 29 AOEPÜ, die - in Übereinstimmung mit § 1a Abs. 1 PatG - bestimmt, dass der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, keine patentierbaren Erfindungen darstellen. Denn dies bekräftigt nur den sich bereits aus dem Erfindungsbegriff ergebenden Grundsatz, dass nicht die Entdeckung einer Sequenz, wohl aber die Offenbarung , dass und wie diese durch Isolierung technisch nutzbar gemacht werden kann (Regel 29 Abs. 2 AOEPÜ, § 1a Abs. 2 PatG), eine dem Patentschutz zugängliche Lehre darstellt. Der von der Klägerin für erforderlich gehaltenen "erkennbaren Kennzeichnung" der Sequenz als isoliert oder durch ein technisches Verfahren gewonnen, bedarf es dabei nicht, denn es ist einem jeden Sachanspruch immanent, dass er mit der Bezeichnung der Sache die geschützte technische Lehre kennzeichnet, eben diese Sache (durch ein technisches Verfahren ) bereitzustellen.

52

cc) Ebenso wenig ist der - ohnehin nicht näher ausgeführte - Einwand erheblich, die Erfindung sei "unfertig" angemeldet worden und es sei zur Verifizierung der gegebenen technischen Lehre nachträglich erheblicher Aufwand zu leisten gewesen. Der Erfinder muss weder erkannt haben, warum die technische Lehre der Erfindung funktioniert, noch muss er hierfür eine wissenschaftliche Begründung liefern. Es genügt, dass er dem Fachmann dasjenige an die Hand gibt, was dieser benötigt, um die technische Lehre der Erfindung auszuführen. Dass diesem Erfordernis im Streitfall genügt ist, hat das Patentgericht zutreffend ausgeführt.

53

d) Der Gegenstand der Patentansprüche 4, 5 und 6 ist aufgrund des Rückbezugs aus den gleichen Gründen patentfähig wie der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2, und nichts anderes gilt für das Verfahren nach Patentanspruch 7 und die auf diesen rückbezogenen Patentansprüche 8 bis 11 sowie den Kit nach Patentanspruch 13 für ein Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11. Nichts anderes gilt schließlich für die Gegenstände der Patentansprüche 14 (in der Fassung des Hauptantrags), 16 und 17 (15 und 16 in der Nummerierung des Hauptantrags) sowie 19 und 20 (17 und 18 in der Nummerierung des Hauptantrags), die jeweils durch die Patentfähigkeit des Nucleinsäuremoleküls oder des von diesem codierten Polypeptids getragen werden, das anspruchsgemäß verwendet oder exprimiert wird.

54

3. Die von der Klägerin geltend gemachten weiteren Nichtigkeitsgründe greifen gleichfalls nicht durch.

55

a) Zu Recht hat das Patentgericht - für die von ihm für rechtsbeständig erachteten Patentansprüche - eine unzulässige Erweiterung verneint.

56

aa) Es hat hierzu ausgeführt:

57

Die Patentansprüche 7 und 8 seien nicht dadurch unzulässig erweitert, dass der in der Streitpatentschrift und in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen enthaltene Passus "Nucleotidsequenz einer Region umfassend Exon 11 oder Exons 11 bis 12 von FLT3" durch die Formulierung "Nucleotidsequenz von Exon 11 oder Exons 11 bis 12 von FLT3" ersetzt worden sei. Hierdurch werde die für das erfindungsgemäße Nachweisverfahren relevante Nucleotidsequenz auf die exakte Sequenz von Exon 11 oder der Exons 11 bis 12 beschränkt, da die Einbeziehung weiterer Nucleotidsequenzen auf der 3`- und 5`-Seite von Exon 11 und 12 ausgeschlossen werde. Eine solche Beschränkung werde sowohl durch die Streitpatentschrift als auch durch die ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbart, die jeweils davon ausgingen, dass die Tandemverdopplungsmutation innerhalb der Nucleotidsequenz von Exon 11 oder Exons 11 bis 12 liege.

58

Ebenso wenig seien die Patentansprüche 7 und 8 dadurch unzulässig erweitert, dass sie im Unterschied zu Patentanspruch 15 der ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht mehr das Merkmal der Herstellung einer humanen Nucleinsäureprobe enthielten. Nach dem streitpatentgemäßen Verfahren erfol- ge die Probenherstellung auf die übliche Weise, die dem Fachmann auch bekannt sei. In Anbetracht dessen, dass nach der in der Streitpatentschrift und in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbarten Lehre die Tandemverdopplungsmutation innerhalb der Nucleotidsequenz von Exon 11 oder Exons 11 und 12 liege und die Juxtamembran der FLT3 eine Region einschließe, die von 18 Basenpaaren auf der 3`-Seite von Exon 10 und 117 Basenpaaren auf der 5`- Seite von Exon 11 definiert werde, stelle auch die Nennung der Primer in den Patentansprüchen 11 und 14 des Hilfsantrags III keine unzulässige Erweiterung dar.

59

Entgegen der Auffassung der Klägerin gehe Patentanspruch 8 auch nicht deshalb über die ursprüngliche Anmeldung hinaus, weil er nicht auf codierende Nucleinsäuremoleküle beschränkt sei. Nach den ursprünglichen Anmeldunterlagen sei für die erfindungsgemäße Lehre nicht nur die für die Aminosäuresequenz der Juxtamembran von FLT3 codierenden Nucleinsäuremoleküle von Bedeutung, sondern auch die wesentlich kürzeren Nucleinsäuremoleküle der SEQ ID NOs. 6 bis 15, die keine für die Juxtamembran codierenden Eigenschaften aufwiesen. Außerdem sehe Patentanspruch 15 der ursprünglichen Anmeldung vor, dass beim Verfahrensschritt b nicht nur Nucleinsäuresequenzen mit einer für eine Rezeptorproteinkinase codierenden Tandemverdopplungsmutation , sondern auch Teilsequenzen hiervon, die lediglich aus der codierenden Nucleinsäuresequenz stammen müssten, amplifiziert würden.

60

Auch Patentanspruch 12 weise keine unzulässige Erweiterung auf. Dem Gesamtinhalt der ursprünglichen Anmeldung sei zu entnehmen, dass blutbildende Stammzellen, die die patentgemäße Tandemverdopplungsmutation exprimierten , mit Zellen verglichen würden, die das normale FLT3-Gen exprimierten , was nur möglich sei, wenn mutierte Zellen mit den nicht mutierten Zellen einer gesunden - normalen - Testperson verglichen würden. Ebenso ergäben sich die in Patentanspruch 16 (15 in der Nummerierung des Hauptantrags) genannten Verwendungszwecke - Durchmusterung auf einen Arzneistoff sowie zur Untersuchung und Behandlung einer Blutzellerkrankung - aus den ursprünglichen Anmeldunterlagen (Abs. 63 der Veröffentlichung der Anmeldung = Abs. 62 der Patentschrift [= Abs. 64 T2]).

61

bb) Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung der Klägerin stand, die im Wesentlichen auf die nach den Ausführungen zur Auslegung des Patentanspruchs 1 unzutreffende Annahme gestützt sind, die geltenden Patentansprüche setzten keine aus der Aminosäuresequenz der Juxtamembran stammende Tandemverdopplungsmutation voraus. Soweit sie meint, die Ursprungsunterlagen offenbarten keine bloße "Längenmutation", beruht dies ebenfalls auf einem unzutreffenden Verständnis der geschützten Lehre und kann daher nicht die Annahme einer unzulässigen Erweiterung begründen.

62

Unerheblich ist auch der von der Klägerin wiederholt vorgebrachte Einwand , die Längenmutation sei kein zuverlässiger Hinweis auf eine Tandemverdopplungsmutation in der Aminosäuresequenz der Juxtamembran von FLT3. Abgesehen davon, dass diese Behauptung nicht ausreichend substantiiert wird, ist sie kein Argument gegen die Ursprungsoffenbarung der unter Schutz gestellten Lehre, sondern ein patentrechtlich irrelevanter Einwand gegen die Zuverlässigkeit des in Patentanspruch 9 angegebenen Verfahrens, bei dem die Längenmutation als (grundsätzlich ausreichender) Hinweis auf die Anwesenheit der Tandemverdopplungsmutation in dem Nucleinsäurefragment aus Schritt a des Verfahrens nach Patentanspruch 7 behandelt wird.

63

Aus den vom Patentgericht für Patentanspruch 8 angeführten Gründen ergibt sich eine unzulässige Erweiterung auch nicht daraus, dass Patentanspruch 2 kein FLT3-codierendes Molekül verlangt. Auf der Grundlage der oben dargestellten Auslegung des Patentanspruchs 2 erweisen sich die Ausführungen des Patentgerichts als zutreffend. Entsprechendes gilt für Patentanspruch 15.

64

b) Ebenso zutreffend hat das Patentgericht die Lehre der Erfindung als ausführbar offenbart angesehen.

65

aa) Es hat hierzu ausgeführt:

66

Entgegen der Auffassung der Klägerin seien die Gegenstände der Patentansprüche 7 und 8 so deutlich und vollständig offenbart, dass der Fachmann sie ausführen könne. Die Streitpatentschrift enthalte nicht nur Angaben dazu, wie die im Nachweisverfahren nach den Patentansprüchen 7 und 8 eingesetzte Probe aus menschlicher Nucleinsäure isoliert werden könne, sondern auch wie das Nucleinsäurefragment mit einer Tandemverdopplungsmutation in der Juxtamembran des FLT3-Gens zu amplifizieren sei. Ferner würden in der Streitpatentschrift mit der Agarose-Gelelektrophorese oder der Hybridisierung dem Fachmann bereits bekannte Nachweistechniken beschrieben, für die er an sich keine weiteren Angaben benötigte, die aber gleichwohl auch noch im Beispiel 1 näher erläutert würden.

67

Das beanspruchte Verfahren sei auch nicht deshalb als unzureichend offenbart anzusehen, weil - wie die Klägerin meine - das Verfahren keinen Schritt enthalte, mit dem mutierte Proben vor dem eigentlichen Nachweis ermittelt werden könnten. Nach dem Wortlaut von Patentanspruch 7 sei es nicht zwingend , dass eine Tandemverdopplungsmutation in der Juxtamembran des FLT3Gens gefunden werde. Das Verfahren nach den Patentansprüchen 7 und 8 schließe daher auch den negativen Nachweis mit ein.

68

bb) Insoweit beschränkt sich die Berufung auf das bereits erörterte Argument , die Feststellung einer Längenmutation sei zur (zuverlässigen) Feststellung einer Tandemverdopplungsmutation in der Juxtamembran des FLT3-Gens ungenügend, weshalb die Erfindung nicht in der vollen Breite der Schutzbeanspruchung offenbart sei. Damit vermag die Klägerin die zutreffenden Ausführungen des Patentgerichts nicht zu entkräften.

69

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO.

Tatbestand:

1

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen mittelbarer Verletzung eines Verfahrenspatents in Anspruch.

2

Die Klägerin ist Inhaberin eines ausschließlichen Nutzungsrechts an dem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patent 568 532 (Klagepatent), das ein Verfahren zum Übertragen digitalisierter Tonsignale betrifft und mit Ablauf des 27. Juni 2011 wegen Zeitablaufs erloschen ist. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut: Verfahren zum Übertragen digitalisierter, blockcodierter Tonsignale unter Verwendung von Skalenfaktoren, die bei der Blockcodierung der digitalisierten Tonsignale aus dem Betrag des Spitzenwertes einer Sequenz (Block) von Signalwerten gebildet und in quantisierter Form den abgetasteten Signalwerten der betreffenden Sequenz hinzugeführt werden, bei dem coderseitig
a) aus einer Anzahl von k zeitlich aufeinanderfolgenden Skalenfaktoren (scf , scf bis scf ; … scf , scf , … scf ) jeweils eines Frequenz-

11

12 1k n1 n2 nk Teilbandes oder einer Gruppe von Spektralwerten des in n Teilbändern oder Spektralwerten unterteilten Tonsignals (mit n ≥ 1) die Differenzen d = scf - scf 12-11 12 11 bis d = scf - scf ; 1k-1(k-1) 1k 1(k-1) · · · d = scf - scf n2-n1 n2 n1 bis d = scf - scf nk-n(k-1) nk n(k-1) nach Vorzeichen und Betrag gebildet werden;
b) die gemäß Schritt a) gebildeten (k-1) * n Differenzen in zumindest zwei Werteklassen eingestuft werden, von denen jede Werteklasse eine Menge von einer oder mehreren möglichen Differenzen umfasst,
c) aufgrund der gemäß Schritt b) gebildeten Folge von (k-1) * n Werteklassen - getrennt für jedes der n Teilbänder bzw. Spektralwertegruppen - Skalenfaktoren selektiert und mit einer Kenninformation versehen werden , wobei die Anzahl von aufeinanderfolgenden, unterschiedlichen selektierten Skalenfaktoren innerhalb der Folge kleiner oder gleich der Anzahl der aufeinanderfolgenden, unterschiedlichen Skalenfaktoren des betrachteten Teilbandes bzw. Spektralwertegruppe ist, und wobei die Kenninformation die Zuordnung der selektierten Skalenfaktoren zu jeweils einem oder mehreren der k Blöcke der abgetasteten Signalwerte des betreffenden Teilbandes bzw. Spektralwertegruppe identifiziert, und bei dem decoderseitig
d) anhand der Kenninformation den Blöcken der abgetasteten Signalwerte die zugehörigen selektierten Skalenfaktoren zugeordnet werden, und
e) aus den abgetasteten Signalwerten sowie den zugeordneten selektierten Skalenfaktoren wieder Tonsignale erzeugt werden, die mehr oder weniger den ursprünglichen Tonsignalen entsprechen, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Blockcodierung innerhalb von irrelevanzund redundanzmindernden Tondaten-Reduktionsverfahren folgende Verfahrensschritte vorgesehen werden:
f) Die gemäß Schritt a) gebildeten (k-1) * n Differenzen werden in mehr als zwei Werteklassen eingestuft;
g) bei der Selektion der Skalenfaktoren gemäß Schritt c) wird getrennt für jedes der n Teilbänder bzw. Spektralwertegruppen ein Übertragungsmuster neuer Skalenfaktoren nach psychoakustischen Gesichtspunkten bezogen auf die Vor- und Nachverdeckungseffekte des menschlichen Gehörs bestimmt, wobei zwischen psychoakustisch relevanten Änderungen der Skalenfaktoren unterschieden wird, und
h) als Kenninformation eine Steuerinformation verwendet wird, welche angibt , an welchen Stellen sich die neuen Skalenfaktoren befinden.

3

Die in China ansässige Beklagte stellt Geräte her, die Fernsehsignale nach dem DVB-Standard (Digital Video Broadcast) empfangen und verarbeiten können. Die zu solchen Fernsehsignalen gehörenden Audiosignale werden nach dem Standard MPEG-2 codiert. Das darin definierte Codierverfahren weist die in Patentanspruch 1 vorgesehenen Merkmale auf.

4

Die Beklagte hat ihre Produkte in den Jahren 2010 und 2011 auf der CeBIT ausgestellt. Sie hat die Geräte außerdem unter Verwendung der Handelsklausel "free on board China" an ein in Deutschland ansässiges Unternehmen geliefert. Zu ihren Abnehmern gehört ferner ein anderes Unternehmen in China, das die Geräte an ein weiteres, ebenfalls in Deutschland ansässiges Unternehmen liefert.

5

Einige dieser Geräte (insbesondere mobile TV-Geräte) enthalten eine Einrichtung, mit der das empfangene Signal decodiert wird. In anderen Geräten (insbesondere USB-Sticks, USB-TV-Boxen und Einsteckkarten) wird das Signal lediglich demoduliert, d.h. von der zur Übertragung eingesetzten Trägerfre- quenz abgelöst. Die anschließende Decodierung erfolgt softwaregesteuert durch einen Computer, mit dem diese Geräte mittels USB-Anschluss oder Steckkarte verbunden werden können. Einem Teil dieser Geräte ist eine Software beigefügt, mit der der Decodiervorgang ausgelöst werden kann.

6

Die Klägerin macht geltend, Angebot und Lieferung aller angegriffenen Ausführungsformen stellten eine mittelbare Verletzung des Klagepatents dar. Ihre zunächst auch auf Unterlassung und nach Erlöschen des Klagepatents nur noch auf Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtete Klage ist in erster Instanz erfolglos geblieben. Das Berufungsgericht hat die Beklagte hingegen antragsgemäß verurteilt. Dagegen wendet sich die Beklagte mit der vom Senat zugelassenen Revision, der die Klägerin entgegentritt.

Entscheidungsgründe:

7

Die zulässige Revision ist nur hinsichtlich einer der drei angegriffenen Ausführungsformen begründet. Insoweit führt sie zur Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.

8

I. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Übertragen digitalisierter, blockcodierter Tonsignale.

9

Nach den Ausführungen in der Klagepatentschrift war es im Stand der Technik bekannt, zur Verringerung der bei vergleichbarer Tonqualität zu übertragenden Datenmenge Skalenfaktoren zu bilden, mit denen der Größenbereich des übertragenen Werts angegeben wird. Dies macht die Übermittlung redundanter Daten in gewissem Umfang entbehrlich. Bekannt waren auch Verfahren, bei denen die Signale in Teilbänder aufgespaltet und um einzelne für das menschliche Gehör irrelevante Informationen bereinigt werden. Ferner war bekannt , dass die Menge der zu übertragenden Daten bei der Übermittlung von Skalenfaktoren weiter reduziert werden kann, indem die Differenz zwischen aufeinanderfolgenden Skalenfaktoren ermittelt und in eine Kenninformation umgewandelt wird. In der Klagepatentschrift wird weiter ausgeführt, die bekannten Verfahren zur Kompression der Skalenfaktoren führten nur zu einer Reduzierung von redundanter Information, nicht hingegen zur Entfernung von Information , die aufgrund psychoakustischer Gesichtspunkte irrelevant sei.

10

Das Klagepatent betrifft vor diesem Hintergrund das Problem, ein Übertragungsverfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem die benötigte Datenmenge noch weiter reduziert werden kann.

11

Zur Lösung dieses Problems schlägt das Klagepatent ein Verfahren zum Übertragen digitalisierter, blockcodierter Tonsignale unter Verwendung von Skalenfaktoren mit den Verfahrensschritten a bis h aus Patentanspruch 1 vor.

12

II. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

13

Entgegen der von der Beklagten erhobenen Rüge sei die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte auch insoweit gegeben, als die Klage auf Lieferungen der Beklagten unmittelbar an eine deutsche Abnehmerin gestützt werde. Der Erfolgsort für die insoweit behaupteten Verletzungshandlungen liege im Inland.

14

Die angegriffenen Ausführungsformen seien Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der geschützten Erfindung bezögen. Bei einem Verfahrensanspruch gehörten dazu regelmäßig alle im Patentanspruch genannten Vorrichtungen , die zur Ausführung des Verfahrens verwendet würden. Diese Voraussetzung sei bei allen angegriffenen Ausführungsformen erfüllt.

15

Geräte mit eingebautem Decoder seien geeignet, MPEG-2-codierte Signale gemäß den Merkmalen d und e zu decodieren. Dass die Endabnehmer der Geräte nur den Decodiervorgang, nicht aber den Codiervorgang durchführten, sei nicht maßgeblich. Das geschützte Verfahren erfordere ein erfindungsfunktionales Zusammenwirken von Coder und Decoder. Jedenfalls in einem solchen Fall könne eine unmittelbare Patentverletzung auch in Mit- und Nebentäterschaft begangen werden.

16

Entsprechendes gelte für Geräte ohne Decoder, zu deren Lieferumfang eine Software mit Decoderfunktion gehöre. Bei diesen erfolge die erfindungswesentliche Decodierung durch die mitgelieferte Software.

17

Geräte ohne eingebauten Decoder und ohne mitgelieferte Software lieferten ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zum Decodiervorgang. Dieser könne ohne vorherige Demodulation nicht erfolgen. Dies unterscheide die angegriffenen Geräte von einem bloßen Datenträger wie etwa einer DVD.

18

Die Beklagte sei für das Inverkehrbringen solcher Geräte in Deutschland verantwortlich, weil sie gewusst habe, dass die von ihr gelieferten Geräte dorthin verbracht werden sollten. Aufgrund des internationalen DVB-Standards sei auch offensichtlich gewesen, dass die Geräte für das patentgemäße Verfahren eingesetzt würden. Die Beklagte habe solche Geräte ferner auf der CeBIT angeboten. Hierbei sei unerheblich, dass die dort angesprochenen Abnehmer nur Wiederverkäufer seien.

19

Die beanstandeten Benutzungshandlungen seien nicht mit Zustimmung der Klägerin erfolgt. Für ihren bestrittenen Vortrag, die mit einigen Geräten mitgelieferte Software benutze zur Decodierung den zum Windows Media Player gehörenden Decoder der Lizenznehmerin Microsoft, habe die Beklagte keinen Beweis angeboten. Jedenfalls eines der von der Beklagten belieferten Unternehmen habe ebenfalls keine Nutzungsrechte am Gegenstand des Klagepatents.

20

Dass die Abnehmer von Geräten ohne Decoder und ohne mitgelieferte Software zur Decodierung den Windows Media Player einsetzten, führe nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Hinsichtlich eines Verfahrenspatents könne keine Erschöpfung eintreten, wenn wie hier lediglich eine zur Ausübung des Verfahrens geeignete Vorrichtung veräußert werde. Die Erteilung einer Lizenz an Microsoft könne auch nicht als stillschweigende Zustimmung angesehen werden, weil der Windows Media Player nur eine von mehreren zur Ausführung des Verfahrens erforderlichen Komponenten sei und die Demodulatoren der Beklagten unstreitig nicht aus lizenzierter Quelle stammten.

21

Ob die Klägerin den Sendeanstalten, die die Signale in patentgeschützter Weise codierten, eine Lizenz erteilt habe, sei unerheblich. Mangels anderer Anhaltspunkte sei davon auszugehen, dass sich die Zustimmung der Klägerin lediglich auf die coderseitig durchzuführenden Verfahrensschritte beziehe.

22

III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nur insoweit nicht stand, als es um Geräte geht, die weder Komponenten zur Ausführung der patentgemäßen Decodierschritte aufweisen noch zusammen mit Software angeboten oder geliefert werden, mit der eine Decodierung ausgelöst werden kann.

23

1. Zu Recht und von der Revision unbeanstandet hat das Berufungsgericht die internationale Zuständigkeit auch für Lieferungen der Beklagten an eine in Deutschland ansässige Abnehmerin bejaht.

24

Nach den im Streitfall anwendbaren allgemeinen Grundsätzen sind die deutschen Gerichte entsprechend § 32 ZPO international zuständig, wenn sich aus dem Vortrag der Klägerin eine Schutzrechtsverletzung in Deutschland ergibt (vgl. BGH, Urteil vom 21. August 2012 - X ZR 33/10, BGHZ 194, 272 = GRUR 2012, 1230 Rn. 9 - MPEG-2-Videosignalcodierung; Urteil vom 29. Juni 2010 - VI ZR 122/09, NJW-RR 2010, 1554 Rn. 8). Diese Voraussetzungen hat das Berufungsgericht zu Recht als erfüllt angesehen, weil der Erfolgsort der angegriffenen Handlungen nach dem insoweit maßgeblichen Vorbringen der Klägerin in Deutschland liegt. Dass der Handlungsort im Ausland liegt, ist unerheblich (vgl. BGH, NJW-RR 2010, 1554 Rn. 10).

25

2. Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die von der Beklagten von China aus getätigten Lieferungen relevante Benutzungshandlungen im Inland darstellen.

26

a) Nach der Rechtsprechung des Senats ist ein im Ausland ansässiger Lieferant für eine in Deutschland begangene Patentverletzung verantwortlich, wenn er ein geschütztes Erzeugnis an einen in Deutschland ansässigen Abnehmer liefert. Dies gilt unabhängig davon, an welchem Ort Eigentum, Besitz und Gefahr an der gelieferten Ware auf den Abnehmer übergehen (BGH, GRUR 2002, 599 - Funkuhr I).

27

b) Entgegen der Auffassung der Revision gelten diese Grundsätze auch für Handlungen, die als mittelbare Patentverletzung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG zu qualifizieren sind.

28

Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 PatG knüpft ebenso wie der Tatbestand der unmittelbaren Patentverletzung nach § 9 PatG daran an, dass ein bestimmter Gegenstand ins Inland geliefert worden ist. Die Tatbestände unterscheiden sich nur dadurch, dass der gelieferte Gegenstand im Falle des § 9 PatG schon für sich gesehen in den Schutzbereich des Patents fällt, während er im Falle des § 10 PatG nur ein Mittel darstellt, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht. Für die im vorliegenden Zusammenhang relevante Frage, ob eine Lieferung ins Inland erfolgt ist, begründet dies keinen Unterschied.

29

c) Vor diesem Hintergrund hat das Berufungsgericht im Streitfall eine Lieferung ins Inland zu Recht bejaht.

30

aa) Für die unmittelbare Lieferung von Geräten an eine in Deutschland ansässige Abnehmerin ergibt sich dies schon daraus, dass die Beklagte diese Lieferung selbst veranlasst hat. Dass die Ware entsprechend der vereinbarten Klausel "free on board China" bereits in China übergeben wurde, ist nach der aufgezeigten Rechtsprechung des Senats unerheblich.

31

bb) Für die Lieferungen an ein anderes in China ansässiges Unternehmen , das die Ware an einen in Deutschland ansässigen Abnehmer veräußert hat, gilt im Streitfall nichts anderes.

32

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte gewusst , dass das von ihr belieferte Unternehmen möglicherweise auch Produkte nach Deutschland exportiert. Sie hat die in Deutschland ansässige Abnehmerin zudem auf ihren Internetseiten als Distributor für den europäischen Markt bezeichnet. Angesichts dessen ist die vom Berufungsgericht gezogene Schlussfolgerung , dass die Beklagte an der von ihrer unmittelbaren Abnehmerin veranlassten Lieferung nach Deutschland durch eigenes vorwerfbares Verhalten mitgewirkt hat, nicht zu beanstanden.

33

3. Zu Recht hat das Berufungsgericht ferner entschieden, dass die angegriffenen Geräte mit eingebautem Decoder oder beigefügter Software Mittel darstellen, die dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

34

a) Ob ein Mittel geeignet ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist nach der objektiven Beschaffenheit des angebotenen oder gelieferten Gegenstands zu beurteilen. Das Mittel muss grundsätzlich so ausgebildet sein, dass eine unmittelbare Benutzung der geschützten Lehre mit allen ihren Merkmalen durch die Abnehmer möglich ist (BGH, Urteil vom 24. September 1991 - X ZR 37/90, BGHZ 115, 204, 208 = GRUR 1992, 40, 42 - Beheizbarer Atemluftschlauch; Urteil vom 7. Juni 2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 850 - Antriebsscheibenaufzug).

35

Bei Patenten, die ein mehrstufiges Verfahren betreffen, kann ein Mittel auch dann zur Benutzung der Erfindung geeignet sein, wenn die Abnehmer dieses Mittels nicht alle Verfahrensschritte selbst ausführen. Jedenfalls in einem solchen Fall kann eine unmittelbare Patentverletzung nicht nur in Alleintäterschaft unter Verwirklichung aller Verfahrensschritte begangen werden, sondern auch in Mit- und Nebentäterschaft (BGH, Urteil vom 27. Februar 2007 - X ZR 113/04, GRUR 2007, 773 Rn. 19 - Rohrschweißverfahren).

36

b) Hieraus hat das Berufungsgericht für den Streitfall zu Recht abgeleitet , dass die angegriffenen Ausführungsformen auch dann zur Benutzung der Erfindung geeignet sind, wenn die Abnehmer mit ihnen nur die im Patentanspruch vorgesehenen Decodierschritte vornehmen, die Codierung hingegen durch andere Personen erfolgt.

37

c) Entgegen der Auffassung der Revision betrifft die oben aufgezeigte Rechtsprechung nicht nur einen nicht verallgemeinerungsfähigen Einzelfall.

38

aa) Zwar hat der Senat in der zuletzt zitierten Entscheidung ausgeführt, es reiche "jedenfalls in einem solchen Fall" aus, wenn nicht alle Verfahrensmerkmale vom Abnehmer des angebotenen oder gelieferten Mittels verwirklicht würden (BGH, GRUR 2007, 773 Rn. 19 - Rohrschweißverfahren). Der dort formulierte Grundsatz bezieht sich aber nicht nur auf den jener Entscheidung zugrunde liegenden Einzelfall, sondern jedenfalls auf alle Konstellationen, in denen ein mehrstufiges Verfahren geschützt ist und einzelne Verfahrensschritte eine notwendige Voraussetzung für die Durchführung weiterer, für die Erfindung wesentlicher Verfahrensschritte bilden.

39

bb) Die im Streitfall zu beurteilende Konstellation weist keine Besonderheiten auf, die zu einer abweichenden Beurteilung führen. Die in Rede stehenden Merkmale des Patentanspruchs sind auch hier in der oben genannten Weise verknüpft.

40

Das im Patentanspruch vorgesehene Empfangen und Decodieren von Signalen setzt voraus, dass diese zuvor in der ebenfalls im Patentanspruch vorgesehenen Weise codiert und versendet worden sind. Umgekehrt erfolgt ein Versenden von codierten Signalen typischerweise zu dem Zweck, dass sie an anderer Stelle empfangen und decodiert werden. Bei der konkret in Rede stehenden Nutzung - Empfang von Fernsehsignalen - wird dieser Zusammenhang besonders deutlich.

41

cc) Entgegen der Auffassung der Revision betrifft die aufgezeigte Rechtsprechung des Senats nicht nur den Fall der Mittäterschaft.

42

Zu Recht geht die Revision allerdings davon aus, dass Mittäterschaft im Streitfall aufgrund der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen nicht bejaht werden kann. Mittäterschaft setzt ebenso wie Anstiftung und Beihilfe ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken bei der Herbeiführung der Verletzung voraus (BGH, Urteil vom 23. Februar 1988 - VI ZR 151/87, NJW 1988, 1719, 1720). Im Streitfall kommt nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hingegen nur eine fahrlässige Verletzung des Klagepatents in Betracht.

43

Der Bundesgerichtshof hat jedoch entschieden, dass bei der Verwirklichung einzelner Verfahrensschritte nicht nur Mittäterschaft, sondern auch Nebentäterschaft in Betracht kommt (BGH, Urteil vom 27. Februar 2007 - X ZR 113/04, GRUR 2007, 773 Rn. 19 - Rohrschweißverfahren). Dass die Voraussetzungen dafür im Streitfall vorliegen, hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt.

44

d) Entgegen der Auffassung der Revision setzt Nebentäterschaft nicht voraus, dass bei jedem Täter alle Voraussetzungen der Patentverletzung in eigener Person erfüllt sind.

45

aa) Nach allgemeinen deliktsrechtlichen Grundsätzen liegt Nebentäterschaft vor, wenn mehrere Deliktstäter durch selbständige Einzelhandlungen ohne bewusstes Zusammenwirken einen Schaden mitverursacht haben (BGH, NJW 1988, 1719, 1720). Daraus ergibt sich, wie auch die Revision im Ansatz zutreffend sieht, dass jeder Nebentäter grundsätzlich unabhängig vom Tatbeitrag des anderen zum vollständigen Ersatz des von ihm verursachten Schadens verpflichtet ist (vgl. nur BGH, Urteil vom 5. Oktober 2010 - VI ZR 286/09, NJW 2011, 292 Rn. 9).

46

bb) Entgegen der Auffassung der Revision folgt daraus nicht, dass eine Patentverletzung bei Verfahrenspatenten durch Nebentäter nur in der Weise erfolgen kann, dass jeder Nebentäter alle patentgemäßen Verfahrensschritte selbst ausführt.

47

Als Täter einer fahrlässigen Patentverletzung hat vielmehr auch derjenige einzustehen, der die Rechtsverletzung durch eigenes vorwerfbares Verhalten verursacht hat. Ein vorwerfbares Verhalten in diesem Sinne kann zum Beispiel darin liegen, dass auf die Benutzung des Patents gerichtete Handlungen eines Dritten pflichtwidrig nicht unterbunden werden (BGH, Urteil vom 17. September 2009 - Xa ZR 2/08, BGHZ 182, 245 = GRUR 2009, 1142 Rn. 34 - MP3-Player-Import; Urteil vom 30. Januar 2007 - X ZR 53/04, BGHZ 171, 13 = GRUR 2007, 313 Rn. 17 - Funkuhr II; Beschluss vom 26. Februar 2002 - X ZR 36/01, GRUR 2002, 599 - Funkuhr I).

48

Ein vorwerfbares Verhalten in diesem Sinne kann auch dann vorliegen, wenn sich eine Person bei der Anwendung eines Verfahrens den Umstand zunutze macht, dass bestimmte Schritte des geschützten Verfahrens von einem Dritten ausgeführt werden und in die eigene Handlung einbezogen werden können. Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt.

49

cc) Die von der Revision hervorgehobene Frage der Tatherrschaft ist, wie das Berufungsgericht zu Recht entschieden hat, in diesem Zusammenhang irrelevant.

50

Es geht nicht darum, ob die Abnehmer der angegriffenen Geräte eine Sendeanstalt an der Ausstrahlung ihres Fernsehprogramms hindern können oder müssen. Ein Benutzer, der ein vom Sender nach dem Verfahren des Klagepatents codiertes und ausgestrahltes Signal in der patentgemäßen Weise decodiert, macht sich jedenfalls den Beitrag des Senders zunutze, um das patentgemäße Verfahren in seiner Gesamtheit anzuwenden. Dies genügt zur Bejahung von Nebentäterschaft. Ob eine Sendeanstalt, die patentgemäß codierte Signale ohne Lizenz ausstrahlt, sich als weiterer Nebentäter zu verantworten hat, ist unerheblich. Wie bereits dargelegt haftet jeder Nebentäter grundsätzlich uneingeschränkt und unabhängig von einer eventuellen Haftung weiterer Beteiligter.

51

e) Entgegen der Auffassung der Revision schützt das Klagepatent nicht nur Verfahren, bei denen alle Schritte von demselben Benutzer ausgeführt werden.

52

Auf den von der Revision hierfür angeführten Wortlaut von Patentanspruch 1 lässt sich die von ihr postulierte Auslegung nicht stützen. Der Patentanspruch definiert nur die einzelnen Schritte des Verfahrens, legt aber nicht fest, welche Personen oder Einrichtungen diese ausführen sollen.

53

Aus dem im Patentanspruch verwendeten Begriff "Übertragen" können keine abweichenden Schlussfolgerungen gezogen werden. Dabei kann dahingestellt bleiben, welcher Bedeutung diesem Begriff nach dem allgemeinen technischen Sprachgebrauch zukommt. Aus dem Zusammenhang von Patentanspruch 1 ergibt sich jedenfalls, dass ein Verfahren zum Übertragen von Tonsignalen im Sinne des Klagepatents stets dann vorliegt, wenn die Signale vom Sender in der im Patentanspruch definierten Weise codiert und nach der Übermittlung vom Empfänger in entsprechender Weise decodiert werden.

54

Sonstige Umstände, aus denen sich eine engere Auslegung des Patentanspruchs ergeben könnte, zeigt die Revision nicht auf.

55

f) Entgegen der Auffassung der Revision geht es in diesem Zusammenhang nicht um die Frage, ob eine Unter- oder Teilkombination in den Schutzbereich eines Patents fallen kann. Nach der oben aufgezeigten und vom Berufungsgericht zutreffend zugrunde gelegten Rechtsprechung müssen stets alle Merkmale des geschützten Verfahrens verwirklicht werden - nur eben nicht zwingend durch dieselbe Person.

56

4. Zutreffend ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass Geräte mit eingebautem Decoder oder beigefügter Software Mittel im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG sind, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen.

57

a) Nach der Rechtsprechung des Senats ist die Frage, was zu den wesentlichen Elementen der Erfindung gehört, vom Gegenstand der Erfindung her zu beantworten.

58

Da der Patentanspruch maßgeblich dafür ist, welcher Gegenstand durch das Patent geschützt ist, sind regelmäßig alle im Patentanspruch benannten Merkmale wesentliche Elemente der Erfindung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG. Daher bezieht sich bei einem Verfahrenspatent eine im Patentanspruch genannte Vorrichtung, die zur Ausführung des Verfahrens verwendet wird, regelmäßig auf ein wesentliches Element der Erfindung (BGH, GRUR 2007, 773 Rn. 14 - Rohrschweißverfahren). Etwas anderes gilt nur für Mittel, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden können, zur Verwirklichung der geschützten Lehre jedoch nichts beitragen. Leistet ein Mittel dagegen einen solchen Beitrag, kommt es grundsätzlich nicht darauf an, mit welchem Merkmal oder welchen Merkmalen des Patentanspruchs es zusammenwirkt (BGH, Urteil vom 21. August 2012 - X ZR 33/10, BGHZ 194, 272 = GRUR 2012, 1230 Rn. 32 - MPEG-2-Videosignalcodierung; Urteil vom 27. Februar 2007 - X ZR 38/06, BGHZ 171, 167 = GRUR 2007, 769 Rn. 18 - Pipettensystem; Urteil vom 4. Mai 2004 - X ZR 48/03, BGHZ 159, 76, 86 = GRUR 2004, 758, 761 - Flügelradzähler). Deshalb ist grundsätzlich unerheblich, ob das Merkmal, mit dem das Mittel zusammenwirkt, durch den Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt ist oder ob es den "Kern" der Erfindung betrifft (BGHZ 171, 167 Rn. 20 - Pipettensystem; BGHZ 159, 76, 86 - Flügelradzähler).

59

b) Die angegriffenen Geräte mit eingebautem Decoder hat das Berufungsgericht vor diesem Hintergrund rechtsfehlerfrei als Mittel angesehen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen.

60

Diese Geräte sind nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts geeignet, die in Patentanspruch 1 vorgesehenen Decodierschritte durchzuführen. Dies reicht aus, um das in Rede stehende Tatbestandsmerkmal des § 10 Abs. 1 PatG zu bejahen.

61

c) Ebenfalls rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht entschieden, dass diese Voraussetzung auch bei denjenigen Geräten erfüllt ist, die ohne eingebauten Decoder, aber mit beigefügter Software angeboten oder geliefert werden.

62

aa) Entgegen der Auffassung der Revision gehört das Anbieten oder Liefern solcher Geräte einschließlich Software zu den angegriffenen Ausführungsformen.

63

Nach den tatbestandlichen Feststellungen des Berufungsgerichts gehört bei einigen angegriffenen Geräten eine Software mit Decoderfunktion zum Lieferumfang. Diese Feststellungen sind gemäß § 314 ZPO bindend und gemäß § 559 Abs. 1 ZPO der revisionsrechtlichen Prüfung zugrunde zu legen.

64

bb) Auf dieser Grundlage ist das Berufungsgericht zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass diese Geräte sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, weil sie ebenfalls dazu geeignet sind, die in Patentanspruch 1 vorgesehenen Decodierschritte durchzuführen.

65

cc) Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe der Beklagten zu Unrecht die Darlegungs- und Beweislast dafür zugewiesen, dass die mitgelieferte Software zum Decodieren der Signale eine vom Benutzer zu beschaffende Decoderkomponente von Microsoft verwende.

66

Diese Rüge ist unbegründet.

67

(1) In diesem Zusammenhang ist unerheblich, ob der diesbezügliche Vortrag der Beklagten hinreichend substantiiert war.

68

Das Berufungsgericht hat das Vorbringen nicht wegen mangelnder Substantiierung unberücksichtigt gelassen, sondern deshalb, weil es die Beklagte insoweit als beweisfällig angesehen hat. Die Revision zeigt nicht auf, dass das Berufungsgericht hierbei Beweisangebote der Beklagten übergangen hat.

69

(2) Zu Recht hat das Berufungsgericht die Darlegungs- und Beweislast bei der Beklagten gesehen.

70

Mit ihrem Vorbringen, die mitgelieferte Software verwende eine Decoderkomponente von Microsoft, hat die Beklagte nicht bestritten, dass die von ihr angebotene und gelieferte Software zur Durchführung der erfindungsgemäßen Decodierschritte geeignet ist. Sie hat vielmehr geltend gemacht, aufgrund einer Lizenzerteilung an Microsoft sei die Durchführung dieser Verfahrensschritte nicht rechtswidrig. Die Voraussetzungen einer Lizenzerteilung oder einer sonstigen Berechtigung zur Nutzung des Klagepatents hat derjenige darzulegen und zu beweisen, der sich auf entsprechende Rechte beruft. Dies ist im Streitfall die Beklagte.

71

5. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht eine mittelbare Patentverletzung durch Angebot oder Lieferung von Geräten mit eingebautem Decoder oder beigefügter Software nicht schon deshalb verneint, weil die Beklagte nach ihrem Vortrag in den Betriebsanleitungen für alle angegriffenen Ausführungsformen das Betriebssystem Windows und den Windows Media Player als Systemvoraussetzungen angegeben hat.

72

Ein solcher Hinweis kann eine mittelbare Patentverletzung jedenfalls deshalb nicht ausschließen, weil mit diesen Geräten nach den insoweit nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts das patentgemäße Verfahren unabhängig vom Einsatz zusätzlicher Software ausgeführt werden kann. Der Hinweis auf die Erforderlichkeit weiterer Softwarekomponenten, die ebenfalls zur Ausführung der patentgemäßen Decodierschritte geeignet sind, kann angesichts dessen nicht als Aufforderung verstanden werden, eine Decodierung nur damit durchzuführen.

73

6. Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt , mangels anderer Anhaltspunkte sei davon auszugehen, dass sich eine Zustimmung der Klägerin zur Tätigkeit der Sendeanstalten allenfalls auf die coderseitig durchzuführenden Verfahrensschritte bezieht.

74

a) Die Revision macht geltend, angesichts des Umstandes, dass die Sendeanstalten den Standard des Klagepatents benutzten, sei davon auszugehen , dass sie sich entsprechende Rechte verschafft hätten.

75

Damit zeigt sie keinen Rechtsfehler auf.

76

Nach den tatbestandlichen Feststellungen im Berufungsurteil hat die Beklagte in erster Instanz unbestritten vorgetragen, den Sendeanstalten sei jedenfalls durch stillschweigende Duldung eine Lizenz eingeräumt worden. Daraus ergibt sich nicht, dass die Klägerin oder sonstige am Klagepatent Berechtigte mit einer oder mehreren Sendeanstalten einen ausdrücklichen Lizenzvertrag oder eine vergleichbare Vereinbarung abgeschlossen haben. Auch ohne abweichenden Vortrag der Klägerin durfte das Berufungsgericht mithin allenfalls von einer stillschweigenden Lizenzeinräumung durch Duldung ausgehen.

77

Weitergehenden Vortrag der Beklagten, aus dem das Berufungsgericht den Abschluss eines Lizenzvertrages hätte herleiten müssen, zeigt die Revision nicht auf. Der von ihr zitierte Vortrag der Klägerin in der Berufungsverhandlung, wonach die Sendeanstalten gerade keine Lizenz am Klagepatent erhalten haben , vermag ihre Argumentation nicht zu stützen.

78

b) Entgegen der Auffassung der Revision ist die vom Berufungsgericht angestellte Erwägung, eine stillschweigende Lizenzierung beziehe sich allenfalls auf den Codier-, nicht aber auf den Decodiervorgang, nicht deshalb rechtsfehlerhaft , weil eine auf einzelne Teile oder Teilmerkmale beschränkte Lizenz ungewöhnlich und juristisch abwegig wäre.

79

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob eine auf einzelne Teilschritte eines patentierten Verfahrens beschränkte Lizenz üblich ist. Im Streitfall ist die Würdigung des Berufungsgerichts aus Rechtsgründen schon deshalb nicht zu beanstanden , weil die Klägerin nach dem zugrunde zu legenden Vortrag gerade keinen Lizenzvertrag mit Sendeanstalten geschlossen hat, sondern deren Tätigkeit nur stillschweigend geduldet hat. Die Würdigung, dass in einer solchen Duldung nicht ohne weiteres eine Zustimmung zu Benutzungshandlungen anderer Personen liegt, ist möglich und lässt auch im Übrigen keinen Rechtsfehler erkennen. Insbesondere lässt sich entgegen der Auffassung der Revision weder aus der Erhebung des Rundfunkbeitrags noch aus sonstigen Umständen ein erkennbares Interesse oder gar eine Pflicht der Sendeanstalten herleiten, potentiellen Zuschauern patentrechtliche Nutzungsbefugnisse für den Betrieb von Empfangsgeräten zu verschaffen.

80

c) Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur stillschweigenden Erteilung einer Erlaubnis zur Nutzung eines Verfahrenspatents ergibt sich entgegen der Auffassung der Revision keine abweichende Beurteilung.

81

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf derjenige, der vom Inhaber eines Verfahrenspatents eine zur Ausübung des Verfahrens erforderliche Vorrichtung erworben hat, diese bestimmungsgemäß benutzen, wenn ausdrückliche entgegenstehende Abreden fehlen (BGH, Urteil vom 24. September 1979 - KZR 14/78, GRUR 1980, 38, 39 - Fullplast). Erteilt der Patentinhaber einem Dritten die Lizenz, solche Gegenstände in den Verkehr zu bringen, so hat der Dritte mangels abweichender Abreden die Befugnis, seinen Abnehmern die Ausübung des Verfahrens zu erlauben (BGH, GRUR 2007, 773 Rn. 29 - Rohrschweißverfahren).

82

Diese Rechtsprechung - die das Berufungsgericht zu Recht nur im Zusammenhang mit einer möglicherweise an Microsoft erteilten Lizenz herangezogen hat - ist im vorliegenden Zusammenhang schon deshalb nicht einschlägig , weil die Sendeanstalten durch das Aussenden patentgemäß codierter Signale keine Vorrichtung veräußern, die zur Anwendung des Verfahrens geeignet ist. Die ausgesendeten Signale sind allenfalls ein Gegenstand, auf den die erfindungsgemäßen Decodierschritte angewendet werden können. Sie sind aber - anders als die angegriffenen Geräte mit Decodierfunktion - kein Mittel, um diese Schritte auszuführen.

83

7. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht hingegen auch diejenigen Geräte als Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, angesehen, die ohne eingebauten Decoder und ohne beigefügte Software angeboten oder geliefert werden.

84

a) Solche Geräte sind, wie auch das Berufungsgericht nicht verkannt hat, nicht geeignet, die zum patentgemäßen Verfahren gehörenden Decodierschritte durchzuführen.

85

Die Decodierung erfolgt bei diesen Geräten auf einem Rechner und mit Hilfe einer Software, die beide nicht Teil dieser angegriffenen Ausführungsform sind. Die auf den gelieferten Geräten durchgeführte Demodulation ist zwar erforderlich , um die Decodierung durchführen zu können. Sie gehört aber nicht zu den im Patentanspruch vorgesehenen Verfahrensschritten.

86

b) Zu Recht ist das Berufungsgericht ferner zu dem Ergebnis gelangt, dass die Demodulatoren nicht als bloßer Gegenstand oder Ausgangspunkt des geschützten Verfahrens anzusehen sind.

87

Nach der oben aufgezeigten Rechtsprechung des Senats kann der erforderliche Bezug zu einem wesentlichen Element der Erfindung vorliegen, wenn ein geliefertes Mittel gleichsam als Element oder Baustein Verwendung findet, um wie ein "Rädchen im Getriebe" die geschützte Erfindung vollständig ins Werk zu setzen. Nicht von § 10 PatG erfasst sind aber Mittel, die lediglich den Gegenstand oder Ausgangspunkt eines geschützten Verfahrens betreffen. Für die mittelbare Verletzung eines Patents, das ein Verfahren zum Decodieren von Daten betrifft, reicht es deshalb nicht aus, einen Datenträger anzubieten oder zu liefern, der zur Decodierung geeignete Daten enthält. Ein Decodierverfahren ist ohne das Einlegen eines Datenträgers in ein hierzu vorgesehenes Abspielgerät weder unvollständig noch funktionsuntauglich; es fehlt dann lediglich an Bedarf und Anlass für den Ablauf des Verfahrens (BGHZ 194, 272 Rn. 34 - MPEG-2-Videosignalcodierung).

88

Die im Streitfall zu beurteilenden Demodulatoren bilden, wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, nicht lediglich den Gegenstand oder Ausgangspunkt des geschützten Verfahrens. Gegenstand der im Patentanspruch vorgesehenen Decodierschritte sind die codierten Signale, die bei der Übertragung von Fernsehsignalen nach dem DVB-Standard auf eine Trägerfrequenz moduliert worden sind. Die zur angegriffenen Ausführungsform gehörenden Demodulatoren dienen dazu, diese Signale aus dem übermittelten Signal zu extrahieren. Sie sind mithin nicht Gegenstand oder Ausgangspunkt des Übertragungsverfahrens , sondern ein Mittel, um die Übertragung durchzuführen.

89

c) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts reicht dies indes nicht aus, um den nach § 10 Abs. 1 PatG erforderlichen Bezug zu einem wesentlichen Element der Erfindung bejahen zu können.

90

aa) Die nach dem Patentanspruch vorgesehenen Decodierschritte stellen zwar ein wesentliches Element der Erfindung dar. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts weisen die Demodulatoren aber nicht schon deshalb einen hinreichenden Bezug zu diesem Element auf, weil eine patentgemäße Decodierung von nach dem DVB-Standard übertragenen Fernsehsignalen ohne vorangegangene Demodulation nicht möglich ist.

91

Nach der oben aufgezeigten Rechtsprechung des Senats kann ein Mittel allerdings als "Rädchen im Getriebe" anzusehen sein, wenn sein Einsatz für die Verwirklichung eines im Patentanspruch vorgesehenen Verfahrensschritts kausal ist. Hierfür ist in der Regel jedoch erforderlich, dass das Mittel bei der Ausführung eines solchen Schritts eingesetzt wird. Der Einsatz bei einem vorgelagerten Schritt reicht grundsätzlich nicht aus.

92

Im Streitfall stellt die Demodulation einen zwar notwendigen, aber den im Patentanspruch vorgesehenen Decodierschritten lediglich vorgelagerten Verfahrensschritt dar. Damit fehlt es an dem erforderlichen Zusammenhang.

93

Der für die revisionsrechtliche Prüfung als zutreffend zu unterstellende Vortrag der Beklagten, die angegriffenen Geräte seien ausschließlich zur Verarbeitung von DVB-Signalen geeignet, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Diesem Vorbringen ist zwar zu entnehmen, dass es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die Geräte dazu bestimmt sind, die empfangenen Signale zum Zwecke der anschließenden Decodierung zu demodulieren. Aus dem Umstand, dass ein Mittel dazu bestimmt ist, für Verfahrensschritte im Vorfeld eines geschützten Verfahrens eingesetzt zu werden, kann aber nicht abgeleitet werden, dass es sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht.

94

bb) Ob die Demodulation des empfangenen Signals unter das im Patentanspruch vorgesehene Merkmal "Übertragen" subsumiert werden kann, bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Dieses Merkmal ist jedenfalls kein wesentliches Element der Erfindung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG.

95

Nach der Rechtsprechung des Senats bezieht sich ein Mittel nicht auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es zwar bei der Benutzung eingesetzt werden kann, aber von völlig untergeordneter Bedeutung ist (BGHZ 171, 167 Rn. 20 - Pipettensystem) und zur Verwirklichung der geschützten Lehre nichts beiträgt (BGHZ 194, 272 Rn. 32 - MPEG-2-Videosignalcodierung; BGHZ 171, 167 Rn. 18 - Pipettensystem; BGHZ 159, 76, 86 - Flügelradzähler).

96

Diese Voraussetzung ist im Streitfall hinsichtlich eines Geräts erfüllt, das nur zum Empfang und zur Demodulation eines ausgestrahlten Signals, nicht aber zu der im Patentanspruch vorgesehenen Decodierung geeignet ist.

97

Die Übertragung des codierten Signals gehört zwar zu den Merkmalen des Patentanspruchs. Den Verfahrensschritten zwischen der erfindungsgemäßen Codierung und der erfindungsgemäßen Decodierung der Daten kommt nach dem Patentanspruch jedoch keine wesentliche Bedeutung zu. Insbesondere ist es nach der Lehre des Klagepatents grundsätzlich unerheblich, auf welchem Wege, in welcher Form und mit welchen Mitteln die Übertragung erfolgt. Mittel, die lediglich der näheren Ausgestaltung und Realisierung dieser Phase des Übertragungsvorgangs dienen, sind angesichts dessen von völlig untergeordneter Bedeutung. Sie beziehen sich deshalb nicht auf ein wesentliches Element der Erfindung.

98

IV. Soweit das angefochtene Urteil danach der Aufhebung unterliegt, kann der Senat in der Sache entscheiden, weil diese zur Entscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).

99

Aus den rechtsfehlerfreien Tatsachenfeststellungen des Berufungsgerichts ergibt sich, wie bereits oben dargelegt wurde, dass Geräte, die ohne eingebauten Decoder und ohne beigefügte Software angeboten oder geliefert werden , sich nicht auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Damit fehlt es an einer mittelbaren Patentverletzung. Ob die Klageansprüche insoweit auch deshalb unbegründet sind, weil die Nutzer solcher Geräte zur Decodierung den Windows Media Player einsetzen und Microsoft eine Lizenz am Klagepatent hat, bedarf angesichts dessen keiner Entscheidung.

100

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO.