Bundesgerichtshof Urteil, 09. Jan. 2007 - X ZR 173/02
Bundesgerichtshof
Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.
Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate
Richter
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 173/02 Verkündet am:
9. Januar 2007
Potsch
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: nein
Haubenstretchautomat
a) Die objektiven und subjektiven Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung
müssen im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung vorliegen, so dass für die Offensichtlichkeit
maßgeblich ist, ob zu diesem Zeitpunkt nach den gesamten Umständen des
Falles die drohende Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts aus der objektivierten
Sicht des Dritten so deutlich erkennbar ist, dass ein Angebot oder eine Lieferung unter
diesen objektiven Umständen der wissentlichen Patentgefährdung gleichzustellen ist.
b) Ein Anspruch auf Unterlassung des Vertriebs von Mitteln, die von den Abnehmern patentverletzend
benutzt werden können, solange sich diese Abnehmer nicht auf das Klagepatent
bezogen strafbewehrt zur Unterlassung verpflichtet haben, setzt die Feststellung
besonderer Umstände voraus.
c) Soweit nicht sonstige Schadenspositionen wie etwa Kosten der Rechtsverfolgung und
dergleichen im Streit stehen, ist der im Falle der mittelbaren Patentverletzung zu ersetzende
Schaden derjenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers
des Mittels entsteht; der Schadensersatzanspruch kann in diesem Rahmen gegebenenfalls
auch auf Abschöpfung des Gewinns des mittelbaren Patentverletzers gerichtet
werden.
Nur zur Durchsetzung dieser Schadensersatzansprüche besteht der Anspruch auf
Rechnungslegung.
BGH, Urt. v. 9. Januar 2007 - X ZR 173/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 9. Januar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter
Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gröning
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das mit Beschluss vom 18. September 2002 berichtigte Teilurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 20. Juni 2002 aufgehoben, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist, und auf die Revision der Klägerin, soweit das Berufungsgericht die Verurteilung der Beklagten gemäß Nr. I, 1 des Urteils der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 18. September 1997 abgeändert hat.
Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
- 1
- Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 399 540 (Klagepatent). Die Anmeldung erfolgte am 25. Mai 1990, die Veröffentlichung der Anmeldung am 28. November 1990 und der Patenterteilung am 8. Dezember 1993. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Umhüllen von Stückgutstapeln mit einer Stretchfolienhaube und eine hiermit zu bildende Verpackungseinheit. Das Klagepatent umfasst nach dem Ergebnis des Nichtigkeitsberufungsverfahrens, das mit Senatsurteil vom 11. April 2006 (X ZR 175/01, GRUR 2006, 666 - Stretchfolienhaube) abgeschlossen worden ist, sechs Patentansprüche, von denen die Patentansprüche 1 und 2 wie folgt lauten: "1. Verfahren zum Umhüllen von Stückgut/Stückgutstapeln (2) mit einer Haube (1') aus Stretchfolie, bei dem aus einem von einem Vorrat zugeführten, dehnbaren ("stretchbaren") Seitenfaltenschlauch (1), der im Bevorratungs- und Zuführzustand zwei einander parallele , eng benachbarte ersten Seitenflächen (4, 4) bestimmter (Zuführ -)Breite (B) sowie zwei dazwischen liegende, V-förmig nach innen gefaltete zweite Seitenflächen (5, 5) aufweist und einen um wenigstens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut/der zu umhüllende Stapel (2) besitzt vor dem Stretchen dadurch eine Haube (1') gebildet wird, dass der Seitenfaltenschlauch (1) mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quernaht (13) abgeschweißt und hinter dem die Haube (1') bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt wird, wobei die Haube (1') zum Überziehen über das Stückgut/den Stückgutstapel (2) voll- ständig geöffnet und im wesentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überziehen erforderliche Maß gedehnt ("gestretcht") wird, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Seitenfaltenschlauch (1) mit einer Quernaht (13) versehen wird, deren Länge ("Ideallänge") im wesentlichen gleich der zur Quernaht (13) parallelen Breite (1) des zu umhüllenden Stückgutes/Stückgutstapels (2) ist wobei in Fällen, in denen die (Zuführ-)Breite (B) des Seitenfaltenschlauches (1) ungleich der Ideallänge der zu bildenden Quernaht (13) ist, vor dem Legen der Quernaht (13) wenigstens der obere Endabschnitt des (danach) die Haube (1') bildenden Abschnittes des Seitenfaltenschlauches (1) auf eine der Ideallänge der Quernaht (13) entsprechende Breite gebracht wird; und dass die Folienhaube so gedehnt wird, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen. 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge (L) der Quernaht (13) wenigstens ca. 95 % der zu ihr parallelen Breite (1) des Stückguts (2) ist."
- 2
- Die Beklagte zu 1, die im Verlauf des Berufungsverfahrens von ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin, der Beklagten zu 2, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 3 ist, übernommen worden ist, hat Haubenstretchautomaten, wie sie in der Werbeschrift Anlage K 8 und der Bedienungsanleitung Anlage B 6 näher beschrieben sind, hergestellt und vertrieben. Befolgt man die Bedienungsanleitung, erhält man eine Schweißnahtlänge der Hauben von 91,7 % der parallelen Gutstapelbreite.
- 3
- Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Anteils des Klagepatents auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Entschädigung und Schadensersatz in Anspruch genommen und geltend gemacht, die vorgenannten Maschinen seien dazu geeignet und bestimmt, das in Patentanspruch 1 des Klagepatents beschriebene Verfahren auszuüben. Auch eine Schweißnahtlänge von 91,7 % der parallelen Gutstapelbreite werde von der Lehre des Klagepatents noch erfasst. Messungen bei Abnehmern hätten zudem ergeben, dass die Schweißnahtlänge sogar nahezu 95 % der parallelen Stapelbreite und auch deutlich höhere Werte erreiche. Bei solchen Schweißnähten legten sich die unteren Folienabschnitte im Vförmigen Doppelungsbereich automatisch unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut an. Die Beklagten verletzten das Klagepatent unmittelbar, indem sie das in Patentanspruch 1 beschriebene Verfahren beim Vorführen und Einrichten der Maschinen ausübten, und mittelbar, indem sie die genannten Haubenstretchautomaten an Dritte lieferten.
- 4
- Das Landgericht hat die Beklagten verurteilt, es zu unterlassen, Vorrichtungen zum Umhüllen von Stückgut/Stückgutstapeln mit einer Haube aus Stretchfolie Abnehmern aus der Bundesrepublik Deutschland anzubieten oder an diese zu liefern, die (bestimmt und) geeignet sind, ein Verfahren durchzuführen, bei dem aus einem von einem Vorrat zugeführten, dehnbaren ("stretchbaren") Seitenfaltenschlauch, der im Bevorratungs- und Zuführzustand zwei einander parallele, eng benachbarte erste Seitenflächen bestimmter (Zuführ-)Breite sowie zwei dazwischen liegende , V-förmig nach innen gefaltete zweite Seitenflächen aufweist und einen um wenigstens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut/der zu umhüllende Stapel besitzt, vor dem Stretchen dadurch eine Haube gebildet wird, dass der Seitenfaltenschlauch mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quernaht abgeschweißt und hinter dem die Haube bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt wird, wobei die Haube zum Überziehen über das Stückgut/den Stück- gutstapel vollständig geöffnet und im wesentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überziehen erforderliche Maß gedehnt wird, wobei dieses Verfahren durch die Merkmale gekennzeichnet ist, dass der Seitenfaltenschlauch mit einer Quernaht versehen wird, deren Länge im wesentlichen gleich der zur Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Stückgutes/Stückgutstapels ist, nämlich wenigstens ca. 95 % der zu ihr parallelen Breite des Stückgutes beträgt, und dass die Folienhaube so gedehnt wird, dass sich die unteren Folienabschnitte im Vförmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen, ohne (a) im Falle des Anbietens ausdrücklich und unübersehbar darauf hinzuweisen und/oder (b) im Falle des Inverkehrbringens ihren Abnehmern die schriftliche Verpflichtung mit dem Versprechen einer Vertragsstrafe in Höhe von 10.000,- DM für jeden Fall der Zuwiderhandlung, zu zahlen an die Klägerin , abzuverlangen, dass die Vorrichtungen zum Umhüllen von Stückgut/Stückgutstapeln mit einer Haube aus Stretchfolie nicht ohne die Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des deutschen Anteils an dem europäischen Patent 0 399 540 gewerbsmäßig für das vorstehend beschriebene Verfahren verwendet werden dürfen. Darüber hinaus hat das Landgericht die Beklagten zur Rechnungslegung verurteilt und die Schadensersatzpflicht festgestellt. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, soweit die Klägerin ihre Anträge auf eine unmittelbare Verletzung des Klagepatents, auf die Herstellung von Hauben mit einer Quernahtlänge von wenigstens ca. 92 % der zu ihr parallelen Breite des Stückguts gerichtet und einen Entschädigungsanspruch geltend gemacht hat.
- 5
- Das Berufungsgericht hat durch Teilurteil den auf eine unmittelbare Patentverletzung gestützten Berufungsantrag I, 1 a der Klägerin zurückgewiesen und auf die Berufung der Beklagten das erstinstanzliche Urteil im Unterlassungsausspruch dahin abgeändert, dass die Beklagten zur Unterlassung verpflichtet sind, sofern sie in der Betriebsanleitung nicht ausdrücklich und unübersehbar folgende Anweisung für die Auswahl des Seitenfaltenschlauches vorsehen: "Bei der Auswahl des Seitenfaltenschlauches ist zur Vermeidung einer Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents 0 399 540 jeweils in Bezug auf den zu verpackenden Stückgutstapel strikt darauf zu achten, dass die Rollenbreite des Seitenfaltenschlauches und damit dessen Zuführbreite weniger als wenigstens ca. 95 % der Seitenlänge des zu verpackenden Stückgutstapels beträgt, die parallel zu der zu bildenden Querschweißnaht verläuft". Wegen des von der Klägerin geltend gemachten Anspruchs, die Beklagten zur Unterlassung von Lieferungen zu verurteilen, sofern ihre Abnehmer keine auf das Klagepatent bezogene strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben, hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen. Im Übrigen hat das Berufungsgericht die Entscheidung über die Berufung der Klägerin ausgesetzt, nämlich insoweit, als die Klägerin Unterlassung mittelbarer Patentverletzung bezogen auf eine Quernaht von wenigstens 91,7 % der zu ihr parallelen Breite des Stückgutstapels begehrt und darauf rückbezogene Anträge gestellt hat. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision erstreben die Beklagten die Aufhebung des Berufungsurteils, soweit zu ihrem Nachteil erkannt worden ist. Die Klägerin begehrt die teilweise Aufhebung des Berufungsurteils und die Zurückweisung der Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts.
Entscheidungsgründe:
- 6
- A) Zur Revision der Beklagten
- 7
- Die zulässige Revision der Beklagten hat Erfolg und führt zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung.
- 8
- I. Die Revision der Beklagten ist entgegen der Auffassung der Klägerin statthaft , denn das Berufungsgericht hat die Revision unbeschränkt zugelassen. Der Tenor des angefochtenen Urteils enthält weder eine Beschränkung der Revisionszulassung auf eine bestimmte Partei noch auf einen bestimmten Teil des Streitstoffes. Eine derartige Beschränkung der Zulassung ergibt sich auch nicht aus den Entscheidungsgründen des Berufungsurteils. In den Entscheidungsgründen hat das Berufungsgericht zur Frage der Zulassung der Revision ausgeführt, die Sache habe im Hinblick auf die vom mittelbaren Patentverletzer zu verlangenden Vorkehrungen zur Vermeidung unmittelbarer Patentverletzungen beim Abnehmer grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO n.F. Damit hat das Berufungsgericht entgegen der Auffassung der Klägerin lediglich seine Gründe für die Zulassung der Revision dargelegt, nicht aber die Zulassung der Revision auf die vom Berufungsgericht als grundsätzlich angesehene Rechtsfrage beschränkt.
- 9
- II. Patentanspruch 1 des Klagepatents betrifft ein Verfahren zum Umhüllen von Stückgut oder Stückgutstapeln mittels eines schlauchförmigen Stretchfolienabschnitts.
- 10
- 1. Der Beschreibung des Klagepatents zufolge waren am Prioritätstag Verpackungsverfahren bekannt, bei denen das Stückgut mit Schrumpffolie umhüllt und nach dem Umhüllen mit Wärme beaufschlagt wird, wodurch sich die Folie unter Schrumpfung fest an das zu umhüllende Stückgut legt (Beschreibung Abs. 0004). Ferner waren Wickelverfahren bekannt, bei denen Flachfolie um das zu umhüllende Stückgut gewickelt wird, sowie Verfahren, bei denen wenigstens eine Folienhaube über das zu umhüllende Stückgut gezogen und sodann an dieses geschrumpft wird (Beschreibung Abs. 0005). Das Klagepatent bezeichnet es als Nachteile der bekannten Schrumpffolienverfahren, dass bei ihnen eine Beaufschlagung mit Wärme zu erfolgen habe, was zu hohen Energiekosten führe, wegen der Beaufschlagung mit of- fener Flamme für bestimmte, insbesondere entflammbare Güter ungeeignet sei (Beschreibung Abs. 0006), aufgrund der erforderlichen Foliendicke einen hohen Materialeinsatz bedinge (Beschreibung Abs. 0007), als wenig umweltfreundlich angesehen werde, eine hohe Lärmbelästigung mit sich bringe (Beschreibung Abs. 0008) und schließlich ein Verkleben mit dem zu verpackenden Gut stattfinden könne (Beschreibung Abs. 0009).
- 11
- Den weiteren Angaben der Beschreibung zufolge wurde diesen Nachteilen im Stand der Technik begegnet, indem an Stelle von Schrumpffolien Stretchfolien eingesetzt wurden, die keiner Wärmebeaufschlagung bedürfen und bei denen das Folienmaterial vor dem Umhüllen des zu verpackenden Stückguts gestretcht (gedehnt) wird (Beschreibung Abs. 0010). Insoweit war das Wickelstretchen bekannt, bei dem bahnförmige Stretchfolie um das zu umhüllende Gut gewickelt wird. An diesem Verfahren wird als nachteilig bezeichnet, dass die Ladungssicherheit unbefriedigend sei, weil entweder nur horizontale oder nur vertikale Spannkräfte entstünden. Umwickele man das Gut in beiden Richtungen, sei ein hoher Materialeinsatz erforderlich (Beschreibung Abs. 0011). Außerdem werde eine Flachfolie als Deckblatt benötigt (Beschreibung Abs. 0012). Ferner bezeichnet es das Klagepatent als nachteilig, dass die durch Wickelstretchen erhaltene Verpackung nicht hinreichend witterungsbeständig sei (Beschreibung Abs. 0013).
- 12
- Die Beschreibung weist sodann darauf hin, dass bereits Verfahren entwickelt worden seien, bei denen das zu verpackende Gut mit einer Haube aus Stretchfolie überzogen werde. Bei diesen Verfahren, zu denen auch ein von der Beklagten und Wettbewerbern praktiziertes Verfahren gehöre, erfolge das Abschweißen des Folienabschnitts vor dem Stretchen und in einer Form, die praktisch der Bevorratungsbreite entspreche (Beschreibung Abs. 0014 bis 0017). Da die Schlauchfolie im nicht gestretchten Zustand bestimmungsgemäß nennenswert (z.T. ganz erheblich) kleiner sei als die Länge der Stirnseitenränder der zu umhüllenden Güter, werde die Schweißnaht bei dieser Arbeitsweise beim Stretchen zwangsläufig einer ganz erheblichen Dehnung unterworfen, und zwar nicht nur beim Querstretchen vor dem Umhüllen des Stapels, sondern auch danach, wenn die Haube fest am Stückgut anliege (Beschreibung Abs. 0018). Bei diesen Verfahren träten Probleme insbesondere an den Stellen auf, an denen die bei einer derartigen Schlauchfolienhaube im umhüllten Zustand zwangsläufig entstehenden Zipfel an der betreffenden Stirnseite des Stückgutstapels aufeinander lägen (Beschreibung Abs. 0019).
- 13
- Um dies zu vermeiden, sei bereits vorgeschlagen worden, die Folie vor dem Schweißen zu öffnen, horizontal zu stretchen und erst dann vom Folienvorrat abzutrennen und zu schweißen (deutsche Offenlegungsschrift 37 07 877). Dadurch ergebe sich eine Schweißnaht, deren Länge im Dehnungszustand vor dem Überziehen erheblich größer sei als die Länge der im umhüllten Zustand parallel zu der Schweißnaht verlaufenden Stirnseitenränder des zu umhüllenden Guts (Beschreibung Abs. 0020). Als nachteilig an diesem Verfahren sieht das Klagepatent an, dass die in dem Folienmaterial vorhandenen inneren Spannungen bei der beim Schweißvorgang erfolgenden Plastifizierung des Folienmaterials weitgehend verloren gingen, während sie im übrigen Folienmaterial verblieben. Dadurch bestehe die Gefahr, dass es in den Grenzbereichen zwischen Schweißnaht und benachbartem Folienmaterial zu Ein- oder Abrissen kommen könne, insbesondere bei mehrfachem Umschlag der verpackten Güter (Beschreibung Abs. 0021).
- 14
- 2. Diesem Nachteil soll durch die Lehre des Klagepatents abgeholfen und ein Verfahren bereitgestellt werden, bei dem die bisher im Schweißnahtbereich sowie in den benachbarten Bereichen auftretenden Probleme vermieden oder zumindest auf ein unschädliches Maß erheblich verringert werden.
- 15
- Dies wird nach Patentanspruch 1 erreicht, indem wie folgt verfahren wird: 1. Zum Umhüllen von Stückgutstapeln wird eine Haube aus Stretchfolie gebildet. 2. Zum Bilden der Haube wird aus einem Vorrat dehnbarer ("stretchbarer" ) Seitenfaltenschlauch zugeführt, der im Bevorratungs- und Zuführzustand
a) zwei einander parallele, eng benachbarte Seitenflächen bestimmter (Zuführ-)Breite,
b) zwei dazwischen liegende, V-förmig nach innen gefaltete zweite Seitenflächen und
c) (vor dem Stretchen) einen um wenigstens 10% geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut aufweist. 3. Die Haube wird vor dem Stretchen des Seitefaltenschlauchs zum Umhüllen des Stückguts (Stückgutstapels) gebildet. 4. Zum Bilden der Haube wird der Seitenfaltenschlauch
a) mit Abstand zu seinem freien Ende
b) mit einer Quernaht abgeschweißt, deren Länge ("Ideallänge") im Wesentlichen gleich der zur Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Stückguts/Stückgutstapels ist, und
c) hinter dem die Haube bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt. 5. Ist die (Zuführ-)Breite des Seitenfaltenschlauchs ungleich der Ideallänge der zu bildenden Quernaht, wird vor dem Legen der Quernaht wenigstens der obere Endabschnitt des (danach) die Haube bildenden Abschnitts des Seitenfaltenschlauchs auf eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite gebracht.
a) die Haube zum Überziehen über das Stückgut (den Stückgutstapel ) vollständig geöffnet und
b) im Wesentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überziehen erforderliche Maß gedehnt ("gestretcht"). 7. Die Dehnung erfolgt so, dass sich die unteren Folienabschnitte im Vförmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen.
- 16
- In der Ausführungsform des Verfahrens nach Patentanspruch 2 des Klagepatents beträgt die Länge der Quernaht wenigstens ca. 95 % der zu ihr parallelen Breite des Stückguts.
- 17
- III. 1. Das Berufungsgericht hat es als wesentlich für die mit den genannten Merkmalen beschriebene Erfindung angesehen, dass die Länge der Quernaht in der Ausführungsform nach Patentanspruch 2 des Klagepatents wenigstens ca. 95 % der parallelen Breite des zu umhüllenden Stückguts oder Stückgutstapels beträgt. Es sei nicht mehr die Zuführbreite des ungedehnten Folienschlauchs maßgebend, sondern die zur Schweißnaht parallele Stapelbreite. Das schließe nicht aus, dass im Einzelfall auch dann von der Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht werde, wenn die Schweißnahtlänge der Zuführbreite der Folie entspreche, nämlich dann, wenn auch die parallele Stapelbreite im Wesentlichen der Länge der Schweißnaht entspreche. Durch die Ausrichtung der Schweißnahtlänge an der parallelen Stapelbreite träten im fertigen Umhüllungszustand der Verpackungseinheit weder schädliche Spannungen auf, noch komme es zu Abrissen, unerwünschten Wellungen und dergleichen, weil die Schweißnaht im ungedehnten Ausgangszustand vor dem Stretchen des Folienmaterials mehr oder weniger genau dieselbe Länge aufweise wie im Umhüllungszu- stand. Insbesondere im Vergleich zu deutlich kürzeren Schweißnähten als die Stapellänge stellten sich die auftretenden Spannungen im Wesentlichen senkrecht zur Schweißnaht ein und nicht mehr unter beliebigen oder zufälligen Winkeln zu ihr. Es werde auch vermieden, dass sich im "Haubendachbereich" in den V-förmigen Doppelungsbereichen in der unten liegenden Folie größere Spannungen einstellten als in der oberen. Vielmehr seien die Folienspannungen im oben liegenden Abschnitt jeweils größer als im unteren, so dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich entsprechend Merkmal 7 an den Gutstapel anlegten und für eine glatte Fläche gesorgt werde und damit die unerwünschte Zipfelbildung unterbleibe. Da es entscheidend auf den Zustand der Folie nach dem Einhüllen ankomme, sei das Merkmal, nach dem die Quernaht eine Länge ("Ideallänge") von wenigstens ca. 95 % der zu ihr parallelen Breite des zu umhüllenden Stückguts bzw. Stückgutstapels betrage, als Bezugsgröße für die Länge der Quernaht wörtlich zu nehmen; auf die Palettenbreite könne es schon deshalb nicht ankommen, weil die Haube auf den Gutstapel passen müsse, dessen Maß von der Palettenbreite abweichen könne (BU 24, 25). Merkmal 7 enthält nach den weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts nicht nur eine Angabe der durch Merkmal 5 erzielten Wirkungen. Dagegen spreche schon, dass Merkmal 7 das erzielte Ergebnis, nämlich dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegten, als Folge einer in bestimmter Weise vorgenommenen Dehnung der Folie darstelle. Merkmal 7 enthalte die - hinsichtlich ihrer Konkretisierung in sein Belieben gestellte - Anweisung an den Fachmann, die Folie, deren Schweißnahtlänge nach Merkmal 5 bemessen sei, so zu dehnen, dass sich der in Merkmal 7 beschriebene Erfolg einstelle. Wenn in Merkmal 7 von Spannung in der oberen Folienlage die Rede sei, so sei damit eine Zugspannung gemeint, die die Folienlage straff ziehe, wobei ein geringes Maß an Spannung bereits ausreiche; eine Mindestvorgabe für das Ausmaß der Spannung enthielten die Patentansprüche nicht (BU 26).
- 18
- 2. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht in vollem Umfang stand. Die Auslegung des Klagepatents ist eine Rechtsfrage, so dass das Revisionsgericht das Klagepatent selbst auslegen und die Auslegung durch den Tatrichter in vollem Umfang überprüfen kann (BGHZ 142, 7, 15 - Räumschild; 160, 204, 212 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).
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- a) Der Senat hat im das parallele Nichtigkeitsverfahren betreffenden Urteil vom 11. April 2006 (X ZR 175/01, GRUR 2006, 666 - Stretchfolienhaube) ausgeführt, dass sich das Verfahren nach Patentansprüchen 1 und 2 des Klagepatents nicht auf Seitenfaltenschlauchmaterial bestimmter Zuführbreite bezieht, so dass das Seitenfaltenschlauchmaterial im Bevorratungs- und Zuführzustand der der Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Guts entsprechen oder von ihr abweichen kann. Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen, denn es hat ausgeführt, dass für das patentierte Verfahren nicht die Zuführbreite des ungedehnten Folienschlauchs maßgebend sei, sondern die zur Schweißnaht parallele Stapelbreite, in deren Länge die Schweißnaht beim Abschweißen der Haube vom Folienvorrat auszubilden sei.
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- Wie der Senat im Urteil vom 11. April 2006 weiter ausgeführt hat, wird bei dem geschützten Verfahren die Haube vor dem Stretchen des Seitenfaltenschlauchs gebildet , indem der im Bevorratungszustand zusammengefaltete Folienschlauch in einer bestimmten Länge von dem Vorrat abgezogen (Merkmal 4 a) und dabei teilweise geöffnet wird. Die Beschreibung des Klagepatents weist den Fachmann in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das schlauchförmige Folienmaterial vor dem Abschweißen an seinem abzuschweißenden Endabschnitt so verformt wird, dass die beiden zueinander parallelen ersten Seitenflächen unter Verkleinerung oder Vergrößerung der V-förmigen, nach innen gefalteten zweiten Seitenflächen die gewünschte Länge der Schweißnaht aufweisen (Beschreibung Abs. 0027). Zwischen dem zu- sammengefalteten, in seinem Zuführzustand befindlichen Folienschlauch und dessen freiem Ende (Merkmal 4 a), in das die Mittel zum Abziehen und Stretchen der Folie eingreifen, liegt demzufolge ein Bereich, in dem der die Haube bildende Abschnitt des Folienmaterials eine vom Zuführ- und Bevorratungszustand abweichende Breite aufweisen kann. Wird festgestellt, dass das Schlauchmaterial im Zuführzustand eine Breite aufweist, die der Breite der parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Stückguts bereits entspricht, kann eine Veränderung des Seitenfaltenbereichs unterbleiben; wird festgestellt, dass das Schlauchmaterial in seinem Zuführzustand eine von der Breite der parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Stückguts abweichende Breite aufweist, wird der Seitenfaltenbereich so verändert, dass der obere Endabschnitt des vom Vorrat abgezogenen Teils des Schlauchmaterials eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite aufweist (Merkmale 4 und 5). Erst nach dem Abschweißen der Quernaht in einer Länge, die der "Ideallänge" im Wesentlichen entspricht (Merkmal 5), und dem Abtrennen der fertigen Haube wird diese vollständig geöffnet (Merkmal 6 a) und auf das zum Überziehen des Guts erforderliche Maß gestretcht (Merkmal 6 b). Hierbei erfolgt die Dehnung der fertigen Haube so, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Gut anlegen (Merkmal 7). Dabei versteht der Fachmann die Angabe, die Quernaht solle eine Länge aufweisen, die "im Wesentlichen" (Merkmal 4 b) der Breite der zur Quernaht der Haube parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Stückguts oder Stückgutstapels entspricht, dahin, dass bei der Länge der Quernaht Toleranzen auftreten können, deren Ausmaß in Patentanspruch 1 offengelassen ist. Daher legt der Fachmann, wenn er den Stapel so umhüllen will, dass keine vorstehenden Zipfel auftreten und übermäßige Spannungen in der Folie nach dem Umhüllen des Stückguts vermieden werden, diese Toleranzen mit der erforderlichen und technisch bei wirtschaftlich vertretbarem Aufwand machbaren Genauigkeit so fest, dass die Stretchfolie nach dem Abschweißen der Quernaht und vor dem Überziehen des Stapels mit der Haube in einem solchen Maße gedehnt wird, dass sie sich unter Spannung der oberen Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich am Ende der Quernaht an das Stückgut anlegt. Dies wird erreicht, wenn die Quernaht gleich der Breite der zu ihr parallelen Seite des Stückguts ist, ihr also - unter Berücksichtigung von Toleranzen - "im Wesentlichen" entspricht, wobei der Fachmann aus Patentanspruch 2 ersieht, dass die Toleranzen maximal 5 % betragen dürfen, die Länge der Quernaht also "wenigstens ca. 95 %" der parallelen Breite des Stückguts beträgt.
- 21
- Der Fachmann entnimmt daraus, dass er für die Ausführung des Verfahrens Schlauchmaterial mit dem erforderlichen Mindestumfang, in Relation zur Breite des zu verpackenden Gutes jedoch beliebiger Zuführbreite verwenden kann, wenn er den für die Bildung der Haube erforderlichen Folienabschnitt nach dem Abziehen der Folie von dem Vorrat und vor dem Stretchen der Haube an der Stelle mit einer Quernaht abschweißt, die im dargestellten Sinn so lang bemessen ist, wie das zu umhüllende Gut auf der der Quernaht parallelen Seite breit ist. Auf diese Weise wird erreicht , dass die Länge der Quernaht nicht nur nach ihrem Abschweißen und Abtrennen vom Vorrat, sondern auch nach dem Stretchen und Umhüllen des zu verpackenden Gutes dessen Breite entspricht. Diese kann von der Breite gegebenenfalls verwendeter Paletten oder dergleichen abweichen und bei verschiedenen Gütern in den einzelnen Lagen unterschiedlich groß sein. Sind die Folie auf diese Weise auf die erforderliche Breite gebracht, die Quernaht in der erforderlichen Länge abgeschweißt und die dadurch gebildete Haube von dem Vorrat getrennt, wird die Haube vollständig geöffnet (Merkmal 6 a) und zur Umhüllung des zu verpackenden Gutes in dem erforderlichen Maß gestretcht.
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- b) Davon ist das Berufungsgericht im Wesentlichen ausgegangen, indem es ausgeführt hat, bei dem patentierten Verfahren sei nicht ausgeschlossen, dass im Einzelfall auch dann von der Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht werde, wenn die Schweißnahtlänge der Zuführbreite der Folie entspreche. In einem solchen Fall kann auf eine Anpassung der Länge der Quernaht an die Breite der zu ihr parallelen Seite des Stapels verzichtet werden, weil die Zuführbreite der Folie bereits der "Ideallänge" der Haubenquernaht entspricht und die Quernaht deshalb ohne Umfalten der Schlauchfolie abgeschweißt werden kann.
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- Das Berufungsgericht hat jedoch, wie seine Ausführungen zu der angegriffenen Ausführungsform zeigen, unbeachtet gelassen, dass bei dem patentgemäßen Verfahren in einem ersten Verfahrensschritt die Breite der zur Quernaht parallelen Seite des Stückgutstapels zu ermitteln und in einem zweiten Verfahrensschritt die Länge der Quernaht hierauf einzustellen ist (Ideallänge). Wie der Senat im bereits genannten Urteil vom 11. April 2006 (X ZR 175/01) ausgeführt hat, kann Patentanspruch 1, auf den Patentanspruch 2 rückbezogen ist, nicht dahin ausgelegt werden, dass Merkmal 5 ein gegenüber Merkmal 4 b selbständiges (alternatives) Verfahren enthält, so dass im Verlauf des einen Verfahrens die Breite des Schlauchmaterials im Bevorratungszustand bereits der Breite der der Quernaht parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Guts entspricht und die Quernaht in der Bevorratungsbreite der Folie ohne Anpassung der Länge der Quernaht an die Breite des zu umhüllenden Guts abgeschweißt wird, wie dies im Stand der Technik praktiziert worden ist (Beschreibung des Klagepatents Abs. 0017), und in dem anderen Verfahren eine Umformung der Schlauchfolie erfolgt, um eine Quernaht in "Ideallänge" abschweißen zu können. Merkmal 5, wonach dann, wenn die Zuführbreite des Seitenfaltenschlauchs ungleich der Ideallänge der abzuschweißenden Quernaht ist, vor dem Legen der Quernaht wenigstens der obere Endabschnitt des nach dem Abschweißen die Haube bildenden Abschnitts des Seitenfaltenschlauchs auf eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite gebracht wird, enthält gegenüber Merkmal 4 b lediglich die zusätzliche Anweisung, dass es zur Vermeidung unerwünschter Zipfelbildung und übermäßiger Spannungen im Bereich der Quernaht ausreicht, wenigstens den oberen End- abschnitt der Haube auf eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite zu bringen. Auch dann, wenn auf eine solche Anpassung im Einzelfall verzichtet werden kann, weil die Zuführbreite bereits der Ideallänge der Quernaht entspricht, ist es für das patentierte Verfahren wesentlich, die Breite der der Quernaht parallelen Seite des zu umhüllenden Stapels und damit die "Ideallänge" der Quernaht zu ermitteln, um entscheiden zu können, ob eine Abstimmung der Quernaht auf die Breite der parallelen Seite des Stückgutstapels erforderlich ist oder nicht.
- 24
- IV. 1. Zur Frage einer mittelbaren Patentverletzung hat das Berufungsgericht ausgeführt, der angegriffene Haubenstretchautomat sei ein Mittel im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehe. Er sei geeignet, ein Verfahren auszuführen, das alle Merkmale des Verfahrensanspruchs 2 verwirkliche. Mit ihm könnten Benutzungshandlungen im Sinne von § 9 Nr. 2 PatG vorgenommen werden. Der Abnehmer R. habe durch eine von der Bedienungsanweisung der Beklagten abweichende Einstellung des ihm von der Beklagten gelieferten Haubenstretchautomaten ein Verfahren ausgeübt, das von Patentanspruch 2 des Klagepatents Gebrauch gemacht habe und bei dem insbesondere die Schweißnaht die nach Patentanspruch 2 des Klagepatents erforderliche Länge erreicht habe. Dass bei dem angegriffenen Haubenstretchautomat von einem Vorrat dehnbarer Seitenfaltenschlauch zugeführt werde, der im Bevorratungs- und Zuführzustand zwei einander parallele, eng benachbarte erste Seitenflächen bestimmter Zuführbreite sowie zwei dazwischen liegende V-förmige nach innen gefaltete zweite Seitenflächen aufweise, und dass vor dem Stretchen eine Haube dadurch gebildet werde, dass der Seitenfaltenschlauch mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quernaht abgeschweißt und hinter dem die Haube bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt werde, stehe zwischen den Parteien ebenso außer Streit wie der Umstand , dass die Haube zum Überziehen des Stückguts vollständig geöffnet und im Wesentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überziehen erforderliche Maß gestretcht werde (BU 27 unter a). Davon geht auch die Revision aus.
- 25
- 2. Zu den weiteren Merkmalen des Verfahrens nach Patentanspruch 2 hat das Berufungsgericht ausgeführt, bei dem vom Abnehmer der Beklagten mit dem Haubenstretchautomaten durchgeführten Verfahren sei auch ein Seitenfaltenschlauch verwendet worden, der einen um wenigstens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut aufgewiesen habe. Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass jedenfalls in der Variante a) ein Seitenfaltenschlauch mit 11,5 % geringerem Umfang als das zu umhüllende Gut verwendet worden sei. Die Revision greift dies nicht an.
- 26
- 3. a) Zu Merkmal 7 des patentierten Verfahrens hat das Berufungsgericht ausgeführt, dieses enthalte keine konkrete Vorgabe, wie groß die Spannung in der oberen Folienlage sein müsse. Wichtig sei nur, dass die obere Folienlage nicht spannungslos oder schlaff werde. Die untere Folienlage müsse dagegen schlaff bleiben, so dass die obere, unter Spannung stehende Folienlage sie niederhalte, an den Gutstapel anlege und nach einem Hochziehen sie wieder in den anliegenden Zustand zurückkehren lasse. Es sei nicht erforderlich, dass die obere Folienlage einen so starken mechanischen Druck auf die untere Folienlage ausübe, dass seine Überwindung eine nicht unerhebliche manuelle Kraft erfordere. Solche Spannungsverhältnisse seien nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme bei mit der angegriffenen Maschine verpackten Stapeln festzustellen (BU 29 f.).
- 27
- b) Diese Ausführungen greift die Revision ohne Erfolg an.
- 28
- Zwar hat der gerichtliche Sachverständige, wie die Revision der Beklagten insoweit zu Recht geltend macht, bestätigt, dass sich aus den Prospekten der Anlagen K 13 und K 14 nicht entnehmen lasse, ob die dort abgebildete Maschine geeignet sei, nach dem Überziehen des Stapels mit der Haubenfolie den oberen Folienabschnitt der Doppelungsbereiche unter Spannung auf die unteren Folienabschnitte zu legen. Das Berufungsgericht hat jedoch festgestellt, dass mit den Haubenstretchautomaten der angegriffenen Form Produkte erzeugt werden können, bei denen sich im Doppelungsbereich die oberen Folienabschnitte mit Spannung auf die unteren Folienabschnitte legen. Der Fachmann könne diese Apparate so steuern (betreiben), dass sie dieses Merkmal mehr oder weniger gut erfüllen.
- 29
- Das trägt die Feststellung des Berufungsgerichts, die angegriffenen Maschinen seien im Hinblick auf das Merkmal 7 objektiv geeignet, als Mittel zur Benutzung des patentierten Verfahrens verwendet zu werden (§ 10 Abs. 1 PatG). Ob die erforderliche Eignung des Mittels vorliegt, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, beurteilt sich nach der objektiven Beschaffenheit des Gegenstandes, der angeboten oder geliefert wird (Sen. Urt. v. 7.6.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 850 - Antriebsscheibenaufzug). Ob mit den angegriffenen Maschinen die patentgemäßen Wirkungen besonders oder weniger gut erreicht werden, ist unerheblich, solange sie sich tatsächlich einstellen. Das hat das Berufungsgericht festgestellt.
- 30
- 4. Die Revision der Beklagten macht allerdings zu Recht geltend, dass das Berufungsgericht keine Feststellungen zu den Merkmalen 4 und 5 des geschützten Verfahrens getroffen hat, wonach der Seitenfaltenschlauch zum Bilden der Haube mit Abstand zu seinem freien Ende (Merkmal 4 a) mit einer Quernahtabgeschweißt wird, deren Länge ("Ideallänge") im Wesentlichen gleich der zur Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Stückguts/Stückgutstapels ist (Merkmal 4 b), und für den Fall, dass die Zuführbreite des Seitenfaltenschlauchs ungleich der Ideallänge der zu bildenden Quernaht ist, vor dem Legen der Quernaht wenigstens der obere Endabschnitt des (danach) die Haube bildenden Abschnitts des Seitenfaltenschlauchs auf eine der Ideallänge der Quernaht entsprechenden Breite gebracht (Merkmal 5) und danach die Haube vom Vorrat abgetrennt wird (Merkmal 4 c).
- 31
- Wie sich aus dem Tenor des landgerichtlichen Urteils ergibt, bezieht sich die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung auf ein Verfahren, bei dem vor dem Stretchen eine Haube gebildet, der Seitenfaltenschlauch mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quernaht abgeschweißt und hinter dem die Haube bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgeschweißt wird, sofern der Seitenfaltenschlauch mit einer Quernaht versehen wird, deren Länge im wesentlichen gleich der zur Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Stückgutstapels ist, nämlich wenigstens 95 % der zu ihr parallelen Breite des Stückguts beträgt, und die Folienhaube so gedehnt wird, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen. Das umfasst die Verwendung der angegriffenen Maschinen ohne Rücksicht darauf, ob mit ihnen ein Verfahren ausgeführt werden kann, bei dem der in beliebiger Breite zugeführte Seitenfolienschlauch nach dem Abziehen vom Vorrat Verfahrensschritten unterworfen wird, mit denen die Breite des Folienschlauchs im Zuführzustand und des Stapels ermittelt und durch Anpassung der Breite des Schlauchs an die Breite des Stapels der Schlauch auf die zum Abschweißen der Quernaht in Ideallänge erforderliche Maß gebracht wird.
- 32
- Die Verurteilung der Beklagten umfasst danach Ausführungsformen der angegriffenen Haubenstretchautomaten, bei denen keine Mittel vorhanden sind, um die Länge der der Quernaht parallelen Seite des Gutstapels festzustellen und den Seitenfaltenschlauch aus seiner Zuführbreite so umzufalten, dass eine Quernaht in Ideallänge abgeschweißt werden kann. Wie die Revision zu Recht geltend macht, lassen sich nach den Behauptungen der Beklagten, von denen mangels gegenteiliger Feststellungen des Berufungsgerichts für das Revisionsverfahren auszugehen ist, bei den mit den angegriffenen Haubenstretchautomaten deren Spreiz- bzw. Refffinger nur diagonal verfahren und können daher in Quer- bzw. Längsrichtung eine Umfaltung des Seitenfaltenschlauchs vor der Bildung der Quernaht nicht bewirken. Danach sind die angegriffenen Haubenstretchautomaten zwar in der Lage, Hauben mit einer der Ideallänge der Quernaht entsprechenden Quernaht vom Folienvorrat abzuschweißen , wenn die den Haubenstretchautomaten zugeführte Folie im Zuführzustand bereits eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite aufweist. Sie weisen aber nicht die darüber hinausgehende objektive Eignung auf, die Länge der Quernaht im Verlauf des Verfahrens auf die Breite der parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Gutes einzustellen, wie dies für das patentierte Verfahren wesentlich ist.
- 33
- Das angefochtene Urteil kann daher im Unterlassungsausspruch wie in der darauf rückbezogenen Verurteilung auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen keinen Bestand haben. Es ist aufzuheben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit in einem erneuten Berufungsverfahren die erforderlichen Feststellungen nachgeholt werden können.
- 34
- V. Für den Fall, dass im weiteren Verfahren eine erneute Prüfung des subjektiven Tatbestands der mittelbaren Patentverletzung erforderlich wird, weist der Senat auf Folgendes hin:
- 35
- 1. a) Der Tatbestand des § 10 Abs. 1 PatG setzt in subjektiver Hinsicht voraus , dass der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Damit sind zwei Alternativen eröffnet, das nach dem gesetzlichen Tatbestand erforderliche subjektive Moment festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder aus der Sicht des Dritten ist bei objektiver Betrachtung nach den Umständen mit hinreichender Sicherheit zu erwarten (ist "offensichtlich"), dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird (Sen.Urt. v. 13.6.2006 - X ZR 153/03, GRUR 2006, 839 - Deckenheizung, zur Veröffentlichung in BGHZ 168, 124 vorgesehen ). Kenntnis und Offensichtlichkeit sind damit zwei Wege, einen Tatbestand festzustellen , der es - bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen der mittelbaren Patentverletzung - rechtfertigt, dem Dritten die in dem Angebot oder der Lieferung liegende objektive Gefährdung des Ausschließlichkeitsrechts des Patentinhabers auch subjektiv als Verletzungshandlung zuzurechnen.
- 36
- Da sich die Verbotsnorm des § 10 PatG nicht an den Angebots- oder Lieferungsempfänger , sondern an den Dritten richtet, müssen die objektiven und subjektiven Voraussetzungen der Norm im Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung vorliegen. Für die Offensichtlichkeit ist daher maßgeblich, ob zu diesem Zeitpunkt nach den gesamten Umständen des Falles die drohende Verletzung des Ausschließlichkeitsrechts aus der objektivierten Sicht des Dritten so deutlich erkennbar ist, dass ein Angebot oder eine Lieferung unter diesen objektiven Umständen der wissentlichen Patentgefährdung gleichzustellen ist.
- 37
- Abgesehen von den Fällen ausschließlich patentgemäß verwendbarer Mittel ist dies regelmäßig insbesondere dann der Fall, wenn der Lieferant in einer Gebrauchsanweisung, Bedienungsanleitung oder dergleichen auf die Möglichkeit patentgemäßer Verwendung hinweist oder diese gar empfiehlt (Sen.Urt. "Deckenheizung" aaO.; Sen.Urt. "Antriebsscheibenaufzug" aaO.). Ist die Gebrauchsanweisung oder Bedienungsanleitung des Dritten hingegen auf einen nicht patentgemäßen Einsatz der Mittel ausgerichtet, kann Offensichtlichkeit im Sinne des § 10 Abs. 1 PatG nur angenommen werden, wenn sich aufgrund konkreter Umstände die Gefahr aufdrängt , dass der Abnehmer nicht nach der Anweisung verfahren wird.
- 38
- 2. Nach den bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts wurde mit den angegriffenen Haubenstretchautomaten eine Quernahtlänge von ca. 95 % der parallelen Gutstapelbreite erreicht, indem der Abnehmer R. die umstrittenen Maschinen in einer von der Bedienungsanleitung der Beklagten abweichenden Weise eingestellt hat (BU 31).
- 39
- Auf der Grundlage dieser Feststellung kann weder davon ausgegangen werden , dass die Beklagten im maßgeblichen Zeitpunkt ihres Angebots oder der Lieferung der Maschinen wussten, der Abnehmer habe die Mittel zur Benutzung der Erfindung bestimmt, noch kann davon ausgegangen werden, dass bei der Lieferung der Mittel an diesen Abnehmer oder andere Abnehmer Umstände vorlagen, aus denen mit dem gebotenen Maß an Sicherheit auf eine Bestimmung der Mittel zur Benutzung der Erfindung zu schließen und die Bestimmung der Mittel zur Benutzung der Erfindung daher offensichtlich war.
- 40
- Weicht die Länge der Quernaht bei dem der Bedienungsanleitung entsprechenden Gebrauch von der "Ideallänge" ab und hat der Abnehmer erst durch einen der Bedienungsanleitung abweichenden Gebrauch die ihm gelieferten Haubenstretchautomaten zur Benutzung der Erfindung geeignet gemacht, hätte es über die getroffene Feststellung hinaus weiterer Feststellungen bedurft, aus denen sich ergibt, dass die Bestimmung zur Benutzung der Erfindung durch den Abnehmer bereits bei der Lieferung der Automaten vorlag und die Beklagten dies wussten. Aufgrund der bisherigen Feststellungen könnte daher eine mittelbare Patentverletzung nach der dargelegten ersten Variante des subjektiven Tatbestands des § 10 Abs. 1 PatG frühestens und nur bei weiteren Angeboten oder Lieferungen von dem Zeitpunkt an in Betracht kommen, in dem die Beklagten davon Kenntnis erhielten, dass das Mittel von ihren Abnehmern durch Veränderungen der Betriebsweise nach der Bedienungsanleitung zur Benutzung in patentgemäßer Weise bestimmt wurde, und sie diese gleichwohl weiter mit Haubebstretchautomaten beliefert hätten, ohne die zur Abwendung einer unmittelbaren Patenverletzung gebotenen Maßnahmen ergriffen zu haben. Derartige Feststellungen sind nicht getroffen.
- 41
- Führt die Befolgung der Bedienungsanleitung nicht zur Ausbildung der Quernähte mit einer Länge von wenigstens ca. 95 % der parallelen Breite der Stückgutstapel , fehlt es an Anhaltspunkten für die Annahme, aufgrund der gegebenen Umstände könne mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sonstige Abnehmer der Haubenstretchautomaten der Beklagten diese zur Benutzung jedenfalls des Verfahrens nach Patentanspruch 2 bestimmen, so dass auch die Beklagten eine solche Bestimmung der Mittel seitens ihrer Abnehmer bei ihren Lieferungen hätten zugrunde legen müssen. Aufgrund der gegebenen Umstände war die Bestimmung der Haubenstrechautomaten zur Benutzung der Erfindung nach den bisherigen Feststellung daher nicht offensichtlich. Feststellungen, aus denen sich ergeben könnte, dass gleichwohl die Bestimmung der Mittel zur Benutzung der Erfindung offensichtlich gewesen sein könnte, sind nicht getroffen. Die Frage, ob bei einer Ausbildung der Quernaht mit einer Länge von 91,7 % das Verfahren nach Patentanspruch 1 ausgeführt wird, hat das Berufungsgericht nicht entschieden; insoweit ist der Rechtsstreit ausgesetzt.
- 42
- Soweit es im neuen Berufungsverfahren auf das Vorliegen der subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen des § 10 Abs. 2 PatG ankommen sollte, werden die erforderlichen Feststellungen, gegebenenfalls auf der Grundlage ergänzenden Sachvortrags der Parteien, nachzuholen sein.
- 43
- 2. Soweit die Parteien über Schadensersatzansprüche und den Umfang des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs streiten, weist der Senat auf folgendes hin.
- 44
- a) Das Berufungsgericht wird in dem neuen Berufungsverfahren zu klären haben , ob die Verwendung der an den Abnehmer R. gelieferten Maschinen einen Schadensersatzanspruch auslösen konnte und ob gegebenenfalls im Übrigen Verletzungshandlungen vorgetragen sind. Derzeit kommt ein Schaden der Klägerin nur insoweit in Betracht, als Abnehmer der Beklagten eine solche Bestimmung im maßgeblichen Zeitpunkt getroffen hatten. Soweit die Abnehmer eine solche Bestimmung nicht getroffen haben, weil sie die Haubenstretchautomaten der Beklagten der Bedienungsanleitung entsprechend patentfrei verwendet haben, scheiden ein Schaden der Klägerin sowie Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen aus, denn durch § 10 Abs. 1 PatG wird dem Patentinhaber kein ausschließliches Recht dahin eingeräumt, dass nur er Mittel anbieten und liefern darf, die geeignet sind, bei der Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, wenn sie auch patentfrei benutzt werden können.
- 45
- b) Soweit nicht sonstige Schadenspositionen wie etwa Kosten der Rechtsverfolgung und dergleichen im Streit stehen, ist der im Falle der mittelbaren Patentverletzung nach § 139 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ zu ersetzende Schaden derjenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht (Sen.Urt. v. 7.6.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 854 - Antriebsscheibenaufzug m.w.N.; Scharen in Benkard, PatG u. GebrMG 10. Aufl., § 10 PatG Rdn. 25; Rogge/Grabinski in Benkard, aaO, § 139 PatG Rdn. 40 a, jew. m.w.N.). Der Schadensersatzanspruch kann in diesem Rahmen gegebenenfalls auch auf Abschöpfung des Gewinns des mittelbaren Patentverletzers gerichtet werden (Scharen in Benkard, aaO., § 10 PatG, Rdn. 25; Meier-Beck, GRUR 1993, 1, 4). § 10 PatG schützt den Patentinhaber nur im Vorfeld einer unmittelbaren Patentverletzung durch die Angebotsempfänger und Belieferten. Indem der Schadensersatzanspruch aber auf den durch die unmittelbar patentverletzenden Handlungen der Angebotsempfänger und Belieferten verursachten Schaden abstellt, stehen dem Patentinhaber zur Ausfüllung dieses Schadensersatzanspruchs die für die unmittelbare Patentverletzung entwickelten Grundsätze zur Verfügung. Nur zur Durchsetzung dieser Schadensersatzansprüche besteht der Anspruch auf Rechnungslegung (Scharen in Benkard , aaO., § 10 PatG Rdn. 25).
- 46
- Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Auskunftsanspruch nur in Betracht kommt, soweit die Abnehmer der Beklagten mit der gelieferten Vorrichtung tatsächlich das erfindungsgemäße Verfahren angewendet haben. Für den Auskunftsanspruch genügt es vielmehr, wenn der mittelbare Verletzer Mittel im Sinne des § 10 PatG - hier eine zur Ausübung des erfindungsgemäßen Verfahrens geeignete Vorrichtung - geliefert hat, obwohl nach den gegebenen Umständen auch deren Bestimmung zur Benutzung der Erfindung zu erwarten war. Dies ermöglicht es dem Berechtigten , sich darüber Gewissheit zu verschaffen, ob die einzelnen Abnehmer tatsächlich die Erfindung benutzt haben und demgemäß die mittelbare Verletzung zu einem ersatzpflichtigen Schaden geführt hat.
- 47
- B) Zur Revision der Klägerin
- 48
- I. Die Klägerin nimmt die Abweisung der Klage wegen unmittelbarer Verletzung des Klagepatents hin. Sie greift mit ihrer zulässigen Revision das Berufungsurteil nur insoweit an, als das Berufungsgericht die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung für den Fall ausgesprochen hat, dass die Beklagten die umstrittenen Haubenstretchautomaten nicht mit einem auf das Klagepatent bezogenen Warnhinweis in der Betriebsanleitung anbieten, und das weitergehende Begehren der Klägerin abgewiesen hat, den Beklagten den Vertrieb der Vorrichtungen zu untersagen, sofern sie den Abnehmern ihrer Haubenstretchautomaten eine auf das Klagepatent bezogene Unterlassungserklärung abverlangen, die mit einem zugunsten der Klägerin abzugebenden Vertragsstrafeversprechen bewehrt ist.
- 49
- II. Die Revision der Klägerin ist begründet. Nach dem für die Prüfung der Revision der Klägerin zugrunde zu legenden Sachverhalt kann nicht ausgeschlossen werden, dass der vom Berufungsgericht ausgeurteilte Hinweis in der Betriebsanleitung nicht ausreicht, einer zu erwartenden Bestimmung der Vorrichtung zur Benutzung der Erfindung wirksam entgegenzuwirken.
- 50
- Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant eines Mittels, das sowohl patentverletzend als auch patentfrei verwendet werden kann, zu treffen hat, bestimmt sich nach Abwägung aller Umstände im Einzelfall. Dabei ist zu berücksichtigen , dass die Maßnahmen einerseits geeignet und ausreichend sein müssen, um Patentverletzungen mit hinreichender Sicherheit zu verhindern, andererseits den Vertrieb des Mittels zum patentfreien Gebrauch nicht in unzumutbarer Weise behindern dürfen (Sen. Urt. v. 13.6.2006 Deckenheizung aaO.). Die vom Berufungsgericht für ausreichend erachtete Maßnahme, in der Betriebsanleitung einen Hinweis auf das Klagepatent aufzunehmen, stellt nicht sicher, dass der Warnhinweis überhaupt vom dem- oder denjenigen wahrgenommen wird, die bei dem jeweiligen Abnehmer dafür Sorge zu tragen haben, dass in dem Betrieb technische Schutzrechte beachtet werden. Eine Warnung in der Betriebsanleitung kann daher einen Hinweis, der bei der Lieferung an den Abnehmer in seiner Eigenschaft als Käufer und Erwerber der Vorrichtung gegeben wird, gegebenenfalls ergänzen, aber nicht ersetzen.
- 51
- III. Sollte das Berufungsgericht wiederum zu dem Ergebnis gelangen, dass die Beklagten das Klagepatent mittelbar verletzt haben, wird erneut darüber zu entschei- den sein, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um einer Benutzung des patentierten Verfahrens durch die Abnehmer der Beklagten entgegenzuwirken. Dies wird gegebenenfalls auch davon abhängen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, mit der eine erfindungsgemäße Benutzung der Vorrichtung zu erwarten ist. Der Klägerin wird Gelegenheit zu geben sein, entsprechende Anträge zu stellen, wobei im Hinblick auf den ausgeurteilten, auf das Klagepatent bezogenen Warnhinweis zu berücksichtigen sein wird, dass das Unterlassungsgebot einschränkende Zusätze wie die Forderung nach "ausdrücklichen und unübersehbaren" Hinweisen dem Bestimmtheitsgebot nicht genügen (vgl. nur Melullis, Handbuch des Wettbewerbsprozesses, 3. Aufl., Rdn. 340 a.E. m.w.N.).
- 52
- Ferner wird zu berücksichtigen sein, dass die Forderung der Klägerin, den Abnehmern der fraglichen Mittel generell eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzuverlangen, wegen der absehbaren Reaktionen der potentiellen Abnehmer wirtschaftlich einem uneingeschränkten Verbot des Vertriebs der umstrittenen Haubenstretchautomaten gleichkommen kann. Deshalb kann die Abgabe solcher Unterlassungserklärungen seitens der Abnehmer mittelbar patentverletzender Mittel im Rahmen des § 10 PatG nur verlangt werden, wenn ein Warnhinweis nach den konkreten Umständen des Einzelfalls unzureichend ist (vgl. BGH, Urt. v. 30.4.1964 - Ia ZR 224/63, GRUR 1964, 496, 498 - Formsand II; Urt. v. 8.11.1960 - I ZR 67/59, GRUR 1961, 627, 628 - Metallspritzverfahren; Scharen, GRUR 2001, 995, 998; Scharen in Benkard, aaO., § 10 PatG Rdn. 24 m.w.N. auch zum Meinungsstand). Da die Schutzrechtslage im Kreis gewerblicher Abnehmer bekannt ist, ist davon auszugehen , dass diese schon im eigenen Interesse regelmäßig bemüht sein werden, Patentverletzungen zu vermeiden (BGH, Urt. v. 30.4.1964 - Ia ZR 224/63, aaO.). Der Anspruch auf Unterlassung des Vertriebs von Mitteln, die von den Abnehmern oder Belieferten patentverletzend benutzt werden können, solange sich die Abnehmer nicht auf das Klagepatent bezogen strafbewehrt zur Unterlassung verpflichtet haben, setzt deshalb die Feststellung besonderer Umstände voraus. Die für das Begehren der Klägerin erforderliche Abwägung aller Umstände des Einzelfalls unterliegt der tatrichterlichen Würdigung, die im Revisionsverfahren nicht erfolgen kann (BGH, Urt. v. 13.6.2006 "Deckenheizung", aaO. zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen).
Asendorf Gröning
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 18.09.1997 - 4 O 30/94 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 20.06.2002 - 2 U 136/97 -
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(1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.
(3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 175/01 Verkündet am:
11. April 2006
Groß
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
Stretchfolienhaube
EPÜ Art. 56
Allein aus dem Bestreben des Fachmanns, erkannte Probleme bereits in ihrer
Entstehung zu vermeiden und sie nicht, wenn sie aufgetreten sind, zu beseitigen
, kann nicht hergeleitet werden, dass vom Fachmann Versuche in einer bestimmten
Richtung zu erwarten sind.
BGH, Urt. v. 11. April 2006 - X ZR 175/01 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 24. Januar 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und
die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff
für Recht erkannt:
Das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 19. April 2001 ist wirkungslos, soweit Patentanspruch 5 des europäischen Patents 0 399 540 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt worden ist.
Im Übrigen wird das Urteil des Bundespatentgerichts auf die Berufung der Beklagten und unter Zurückweisung der Berufung der Klägerin zu 1 teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst: Das europäische Patent 0 399 540 wird im Umfang des Patentanspruchs 3 und der Patentansprüche 6 und 7, soweit diese auf Patentanspruch 3 rückbezogen sind, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
Die weitergehende Klage wird abgewiesen.
Die Klägerin zu 2 trägt ½ der gerichtlichen Kosten und ihre eigenen außergerichtlichen Kosten erster Instanz. Die übrigen Kosten erster Instanz tragen die Klägerin zu 1 zu 9/10 und die Beklagte zu 1/10.
Die Klägerin zu 2 trägt ½ der bis zur Klagerücknahme entstandenen Verfahrensgebühren sowie ihre eigenen außergerichtlichen Kosten zweiter Instanz. Von den übrigen Kosten zweiter Instanz tragen die Klägerin zu 1 9/10 und die Beklagte 1/10.
Von Rechts wegen
Im Übrigen wird das Urteil des Bundespatentgerichts auf die Berufung der Beklagten und unter Zurückweisung der Berufung der Klägerin zu 1 teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst: Das europäische Patent 0 399 540 wird im Umfang des Patentanspruchs 3 und der Patentansprüche 6 und 7, soweit diese auf Patentanspruch 3 rückbezogen sind, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
Die weitergehende Klage wird abgewiesen.
Die Klägerin zu 2 trägt ½ der gerichtlichen Kosten und ihre eigenen außergerichtlichen Kosten erster Instanz. Die übrigen Kosten erster Instanz tragen die Klägerin zu 1 zu 9/10 und die Beklagte zu 1/10.
Die Klägerin zu 2 trägt ½ der bis zur Klagerücknahme entstandenen Verfahrensgebühren sowie ihre eigenen außergerichtlichen Kosten zweiter Instanz. Von den übrigen Kosten zweiter Instanz tragen die Klägerin zu 1 9/10 und die Beklagte 1/10.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
- 1
- Die Beklagte ist Inhaberin des am 25. Mai 1990 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Voranmeldung P 39 17 110.8-27 vom 26. Mai 1989 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilen europäischen Patents 0 399 540 (Streitpatent), das ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Umhüllen von Stückgut und Stückgutstapeln mit einer Stretchfolienhaube sowie eine hiermit zu bildende Verpackungseinheit betrifft. Das Streitpatent wurde vom Europäischen Patentamt im Einspruchsverfahren beschränkt aufrecht erhalten.
- 2
- In seiner geltenden Fassung (Streitpatentschrift EP 0 399 540 B2) umfasst das Streitpatent sieben Patentansprüche, von denen die Klägerin zu 1 die Ansprüche 1 bis 3 sowie 6 und 7, die Klägerin zu 2 die Ansprüche 1 bis 3 und 5 bis 7 angegriffen haben. In der Verfahrenssprache Deutsch haben die Patentansprüche 1 bis 3, 6 und 7 folgenden Wortlaut: "1. Verfahren zum Umhüllen von Stückgut/Stückgutstapeln (2) mit einer Haube (1') aus Stretchfolie, bei dem aus einem von einem Vorrat zugeführten, dehnbaren ("stretchbaren") Seitenfaltenschlauch (1), der im Bevorratungs- und Zuführzustand zwei einander parallele, eng benachbarte ersten Seitenflächen (4, 4) bestimmter (Zuführ-)Breite (B) sowie zwei dazwischen liegende, V-förmig nach innen gefaltete zweite Seitenflächen (5, 5) aufweist und einen um wenigstens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut/der zu umhüllende Stapel (2) besitzt vor dem Stretchen dadurch eine Haube (1') gebildet wird, dass der Seitenfaltenschlauch (1) mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quernaht (13) abgeschweißt und hinter dem die Haube (1') bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt wird, wobei die Haube (1') zum Überziehen über das Stückgut/den Stückgutstapel (2) vollständig geöffnet und im wesentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überziehen erforderliche Maß gedehnt ("gestretcht") wird, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Seitenfaltenschlauch (1) mit einer Quernaht (13) versehen wird, deren Länge (= "Ideallänge") im wesentlichen gleich der zur Quernaht (13) parallelen Breite (1) des zu umhüllenden Stückgutes/Stückgutstapels (2) ist wobei in Fällen, in denen die (Zuführ-)Breite (B) des Seitenfaltenschlauches (1) ungleich der Ideallänge der zu bildenden Quernaht (13) ist, vor dem Legen der Quernaht (13) wenigstens der obere Endabschnitt des (danach) die Haube (1') bildenden Abschnittes des Seitenfaltenschlauches (1) auf eine der Ideallänge der Quernaht (13) entsprechende Breite gebracht wird; und dass die Folienhaube so gedehnt wird, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbe- reich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die aus dem Seitenfaltenschlauchabschnitt gebildete Haube (1') nach dem Legen der Quernaht (13) so gedehnt wird, dass das die Seitenflächen der Dehnfolienumhüllung bildende Folienmaterial an allen Seitenflächen im wesentlichen gleichmäßig gedehnt wird.
6. Ladeeinheit aus Stückgut, welches mit einer aus Dehnfolie (= "Stretchfolie") bestehenden Haube umhüllt ist, die aus einem Seitenfaltenschlauch gebildet ist, der einen um wenigstens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut aufweist , und der vor dem Dehnen (= "Stretchen") mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quernaht versehen worden ist, gebildet mittels eines (Arbeits-)Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 3 und/oder mittels einer Vorrichtung gemäß Ansprüchen 4 oder 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Länge (L) der ungedehnten Quernaht (13) wenigstens ca. 95 % der zur Quernaht (13) parallelen Breite (1) des Stückguts (2) beträgt.
7. Ladeeinheit nach Anspruch 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Länge (L) der Quernaht (13) im wesentlichen gleich der Breite (1) des Stückgutstapels (2) ist."
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- Beide Klägerinnen haben im Wesentlichen übereinstimmend geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus und die Erfindung werde nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Sie sind des weiteren der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei, und berufen sich hierzu auf folgende Veröffentlichungen: - US-Patentschrift 4 050 219 (Anlage K1 der Klägerin zu 1, Anlage 4 der Klägerin zu 2); - Prospekt "Clearly the Best Alternative" des Unternehmens TNT (Anlage K12 der Klägerin zu 1, Anlage 5 der Klägerin zu 2; im Folgenden: "Prospekt Clearly"); - Prospekt "TNT Stretch'n Shrink User Guide" (Anlage K13 der Klägerin zu 1, Anlage 6 der Klägerin zu 2; im Folgenden: "TNT User Guide"); - Prospekt "Stretch Packaging" der Kurt Lachenmeier A/S (Anlage K15 der Klägerin zu 1, Anlage 7 der Klägerin zu 2; im Folgenden : "Prospekt Lachenmeier").
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- Die Klägerin zu 1 hat weiter genannt: - deutsche Offenlegungsschrift 30 03 052 (Anlage K2); - Artikel "Now - a stretch-film pack keeps out dirt and moisture!" aus der Zeitschrift "Modern Materials Handling", September 1976 (Anlage K17).
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- Ferner hat sie als Anlage K14 ein Videoband (englischer Text mit deutscher Übersetzung in Anlage K14a/b) zu den Akten gereicht und vorgetragen, dieses Videoband sei vor dem Prioritätstag des Streitpatents von Mitarbeitern von TNT Interessenten vorgeführt worden. Der in dem Videofilm sowie in den Prospekten gemäß Anlage K12 und K13 gezeigte Gegenstand sei durch TNT bereits vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Die Klägerin zu 2 hat den Prospekt "COMPTEX" (Anlage 8 a, K 21) in das Verfahren eingeführt.
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- Die Klägerinnen haben übereinstimmend beantragt, das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 3 sowie 6 und 7 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
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- Die Klägerin zu 2 hat darüber hinaus beantragt, das Streitpatent auch im Umfang des Patentanspruchs 5 für nichtig zu erklären.
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- Die Beklagte hat beantragt, die Klagen abzuweisen, hilfsweise hat sie das Streitpatent nach Maßgabe der Hilfsanträge 1 bis 4 gemäß Anlagen 1 bis 3 zur Sitzungsniederschrift des Bundespatentgerichts vom 19. April 2001 verteidigt.
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- Die Beklagte hat die Vorveröffentlichung des Videos gemäß Anlage K14 bestritten und ist der Klage auch im Übrigen entgegengetreten.
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- Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1, 3 und 5 sowie der Patentansprüche 6 und 7, soweit diese Ansprüche auf die Patentansprüche 1, 3 oder 5 rückbezogen sind, für nichtig erklärt und die Klagen im Übrigen abgewiesen.
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- Gegen dieses Urteil haben die Beklagte und die Klägerinnen Berufung eingelegt. Die Klägerin zu 2 hat im Berufungsrechtszug die Klage zurückgenommen. Die Beklagte hat erklärt, dass sie die Patentansprüche 3 und 5 nicht mehr verteidigt.
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- Die Beklagte beantragt, 1. das Urteil des Bundespatentgerichts vom 19. April 2001 dahingehend abzuändern, dass das Streitpatent für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland auch im Umfang seines Patentanspruches 1 sowie der Patentansprüche 6 und 7, soweit diese beiden Ansprüche auf den Patentanspruch 1 zurückbezogen sind, bestätigt wird (also insgesamt im Umfang seiner Ansprüche 1, 2, 4, 6 und 7), und die Klagen im Übrigen abzuweisen ; 2. hilfsweise, den Patentanspruch 1 und die auf ihn zurückbezogenen Patentansprüche 6 und 7 mit der Maßgabe zu bestätigen , dass im Kennzeichen des Patentanspruches 1 (Sp. 10, Z. 42, der B2-Schrift) zwischen den Worten "... zu umhüllenden Stückgutes/Stückgutstapels (2) ist", und den Worten "wobei in Fällen..." die Worte "wobei die Länge (L) der Quernaht (13) wenigstens ca. 85 - 90 % der zu ihr parallelen Breite (I) des Stückgutes /Stückgutstapels (2) ist; und" eingefügt werden.
"1. Verfahren zum Umhüllen von Stückgut/Stückgutstapeln (2) mit einer Haube (1') aus Stretchfolie, bei dem aus einem von einem Vorrat zugeführten, dehnbaren ("stretchbaren") Seitenfaltenschlauch (1), der im Bevorratungs- und Zuführzustand zwei einander parallele, eng benachbarte ersten Seitenflächen (4, 4) bestimmter (Zuführ-)Breite (B) sowie zwei dazwischen liegende, V-förmig nach innen gefaltete zweite Seitenflächen (5, 5) aufweist und einen um wenigstens 10% geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut/der zu umhüllende Stapel (2) besitzt, vor dem Stretchen dadurch eine Haube (1') gebildet wird, dass der Seitenfaltenschlauch (1) mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quernaht (13) abgeschweißt und hinter dem die Haube (1') bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt wird, wobei die Haube (1') zum Überziehen über das Stückgut /den Stückgutstapel (2) vollständig geöffnet und im we-
sentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überziehen erforderliche Maß gedehnt (= "gestretcht") wird, und wobei die Quernaht (13) in einer Länge (= "Ideallänge") ausgebildet werden soll, die im wesentlichen gleich der zur Quernaht (13) paralleler Breite (1) des zu umhüllenden Stückgutes /Stückgutstapels (2) ist, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Zuführbreite (B) des Seitenfaltenschlauches (1), die ungleich der Ideallänge der zu bildenden Quernaht (13) ist, vor dem Legen der Quernaht (13) wenigstens der obere Endabschnitt des (danach) die Haube (1') bildenden Abschnittes des Seitenfaltenschlauches (1) auf eine der Ideallänge der Quernaht (13) entsprechende Breite gebracht wird; und dass die Folienhaube so gedehnt wird, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Seitenfaltenschlauch (1) vor dem Legen der Quernaht (13) wenigstens im oberen Endabschnitt auf eine Breite gebracht wird, die wenigstens ca. 95 % der zu ihr parallelen Breite (1) des Stückguts (2) beträgt."
sowie Patentanspruch 4 in der aus dem Schriftsatz vom 24. Januar 2006 ersichtlichen Fassung.
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- Im Übrigen beantragt die Beklagte, die Berufung der Klägerin zu 1 zurückzuweisen , das angefochtene Urteil für wirkungslos zu erklären, soweit Patentanspruch 5 für nichtig erklärt worden ist und der Klägerin zu 2 nach Rück- nahme der von ihr erhobenen Nichtigkeitsklage die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.
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- Den zunächst mit Schriftsatz vom 12. November 2001 angekündigten zweiten Hilfsantrag hat die Beklagte nicht gestellt.
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- Die Klägerin zu 1 beantragt, das Urteil des Bundespatentgerichts abzuändern, soweit die Klage abgewiesen wurde, und das europäische Patent 0 399 540 für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland auch im Umfang des Anspruchs 2 und im Umfang der Ansprüche 6 und 7, soweit auf Anspruch 2 zurückbezogen, für nichtig zu erklären, sowie die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.
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- Die Klägerin zu 1 vertritt die Auffassung, Patentanspruch 1 des Streitpatents beanspruche zwei verschiedene Lösungen. Die eine Lösung bestehe darin , dass der im Ursprungszustand gegenüber der zur Querschweißnaht parallelen Stapelseite schmalere Seitenfaltenschlauch vor dem Legen der Querschweißnaht so umgefaltet werde, dass seine Breite mit der Länge der zur Querschweißnaht parallelen Stapelseite im Wesentlichen übereinstimme. Die dann gelegte Querschweißnaht sei zwangsläufig ebenfalls im Wesentlichen genauso lang wie die zu ihr parallelen Stapelseiten. Diese Lösung werde mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffen. Angegriffen werde die andere und wirtschaftlich interessante Lösung, nach der als Ausgangsmaterial ein Seitenfaltenschlauch verwendet werde, der von Haus aus eine Breite habe, die mit der Länge der zur Querschweißnaht parallelen Stapelseiten im Wesentlichen übereinstimme.
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- Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Prof. Dr. Ing. D. G. F. , , eingeholt, das der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat ein Privatgutachten des Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. D. A. , , vorgelegt.
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- Die Parteien haben nicht nachgelassene Schriftsätze zu den Akten gereicht , die dem Senat keine Veranlassung gegeben haben, erneut in die mündliche Verhandlung einzutreten.
Entscheidungsgründe:
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- Nachdem die Klägerin zu 2 ihre Nichtigkeitsklage zurückgenommen hat, ist das angefochtene Urteil wirkungslos, soweit Patentanspruch 5 für nichtig erklärt worden ist (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 269 Abs. 2, 3 ZPO). Dieser Patentanspruch ist allein von der Klägerin zu 2 angegriffen worden, nicht aber auch von der Klägerin zu 1.
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- Die zulässige Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg, soweit die Beklagte das Streitpatent bezüglich des Patentanspruches 3 nicht mehr verteidigt, was insoweit ohne weitere Sachprüfung zur Nichtigerklärung führt (Sen.Urt. v. 12.10.2004 - X ZR 190/00, GRUR 2005, 233 - Paneelelemente m.N.). Im Übrigen ist die Berufung der Beklagten begründet, weil nicht zur Überzeugung des Senats festgestellt werden kann, dass der Gegenstand nach den Patentansprüchen 1 und 2 sowie nach den Patentansprüchen 6 und 7, soweit diese auf die Patentansprüche 1 und 2 rückbezogen sind, nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Art. 56 EPÜ). Insoweit ist die Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 1 abzuweisen und ihre Berufung zurückzuweisen.
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- I. Patentanspruch 1 des Streitpatents betrifft ein Verfahren zum Umhüllen von Stückgut und Stückgutstapeln mittels eines schlauchförmigen Stretchfolienabschnitts.
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- 1. Der Beschreibung des Streitpatents zufolge waren am Prioritätstag Verpackungsverfahren bekannt, bei denen das Stückgut mit Schrumpffolie umhüllt und nach dem Umhüllen mit Wärme beaufschlagt wird, wodurch sich die Folie unter Schrumpfung fest an das zu umhüllende Stückgut legt (Streitpatent Beschreibung Abs. 0004). Ferner waren Wickelverfahren bekannt, bei denen Flachfolie um das zu umhüllende Stückgut gewickelt wird, sowie Verfahren, bei denen wenigstens eine Folienhaube über das zu umhüllende Stückgut gezogen und sodann an dieses geschrumpft wird (Streitpatent Beschreibung Abs. 0005). Das Streitpatent bezeichnet es als Nachteil der bekannten Schrumpffolienverfahren , dass bei ihnen eine Beaufschlagung mit Wärme zu erfolgen habe, was zu hohen Energiekosten führe, wegen der Beaufschlagung mit offener Flamme für bestimmte, insbesondere entflammbare Güter ungeeignet sei (Streitpatent Beschreibung Abs. 0006), aufgrund der erforderlichen Foliendicke einen hohen Materialeinsatz bedinge (Streitpatent Beschreibung Abs. 0007), als wenig umweltfreundlich angesehen werde, eine hohe Lärmbelästigung mit sich bringe (Streitpatent Beschreibung Abs. 0008) und schließlich ein Verkleben mit dem zu verpackenden Gut stattfinden könne (Streitpatent Beschreibung Abs. 0009).
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- Den weiteren Angaben der Beschreibung zufolge wurde diesen Nachteilen im Stand der Technik begegnet, indem an Stelle von Schrumpffolien Stretchfolien eingesetzt wurden, die keiner Wärmebeaufschlagung bedürfen und bei denen das Folienmaterial vor dem Umhüllen des zu verpackenden Stückguts gestretcht (gedehnt) wird (Streitpatent Beschreibung Abs. 0010). Insoweit war das Wickelstretchen bekannt, bei dem bahnförmige Stretchfolie um das zu umhüllende Gut gewickelt wird. An diesem Verfahren wird als nachteilig bezeichnet, dass die Ladungssicherheit unbefriedigend sei, weil entweder nur horizontale oder nur vertikale Spannkräfte entstünden. Umwickele man das Gut in beiden Richtungen, sei ein hoher Materialeinsatz erforderlich (Streitpatent Beschreibung Abs. 0011). Außerdem werde eine Flachfolie als Deckblatt benötigt (Streitpatent Beschreibung Abs. 0012). Ferner bezeichnet es das Streitpatent als nachteilig, dass die durch Wickelstretchen erhaltene Verpackung nicht hinreichend witterungsbeständig sei (Streitpatent Beschreibung Abs. 0013).
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- Die Beschreibung weist sodann darauf hin, dass bereits Verfahren entwickelt worden seien, bei denen das zu verpackende Gut mit einer Haube aus Stretchfolie überzogen werde. Bei diesen Verfahren, zu denen auch ein von der Beklagten und Wettbewerbern praktiziertes Verfahren gehöre, erfolge das Abschweißen des Folienabschnitts vor dem Stretchen und in einer Form, die praktisch der Bevorratungsbreite entspreche (Streitpatent Beschreibung Abs. 0014 bis 0017). Da die Schlauchfolie im nicht gestretchten Zustand bestimmungsgemäß nennenswert (z.T. ganz erheblich) kleiner sei als die Länge der Stirnseitenränder der zu umhüllenden Güter, werde die Schweißnaht bei dieser Arbeitsweise beim Stretchen zwangsläufig einer ganz erheblichen Dehnung unterworfen , und zwar nicht nur beim Querstretchen vor dem Umhüllen des Stapels , sondern auch danach, wenn die Haube fest am Stückgut anliege (Streitpatent Beschreibung Abs. 0018). Bei diesen Verfahren träten Probleme insbesondere an den Stellen auf, an denen die bei einer derartigen Schlauchfolien- haube im umhüllten Zustand zwangsläufig entstehenden Zipfel an der betreffenden Stirnseite des Stückgutstapels aufeinander lägen (Streitpatent, Beschreibung Abs. 0019).
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- Um dies zu vermeiden, sei bereits vorgeschlagen worden, die Folie vor dem Schweißen zu öffnen, horizontal zu stretchen und erst dann vom Folienvorrat abzutrennen und zu schweißen (deutsche Offenlegungsschrift 37 07 877). Dadurch ergebe sich eine Schweißnaht, deren Länge im Dehnungszustand vor dem Überziehen erheblich größer sei als die Länge der im umhüllten Zustand parallel zu der Schweißnaht verlaufenden Stirnseitenränder des zu umhüllenden Guts (Streitpatent Beschreibung Abs. 0020). Als nachteilig an diesem Verfahren sieht das Streitpatent an, dass die in dem Folienmaterial vorhandenen inneren Spannungen bei der beim Schweißvorgang erfolgenden Plastifizierung des Folienmaterials weitgehend verloren gingen, während sie im Übrigen Folienmaterial verblieben. Dadurch bestehe die Gefahr, dass es in den Grenzbereichen zwischen Schweißnaht und benachbartem Folienmaterial zu Ein- oder Abrissen kommen könne, insbesondere bei mehrfachem Umschlag der verpackten Güter (Streitpatent Beschreibung Abs. 0021).
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- 2. Diesem Nachteil soll durch die Lehre des Streitpatents abgeholfen und ein Verfahren bereitgestellt werden, bei dem die bisher im Schweißnahtbereich sowie in den benachbarten Bereichen auftretenden Probleme vermieden oder zumindest auf ein unschädliches Maß verringert werden.
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- Dies wird nach Patentanspruch 1 erreicht, indem wie folgt verfahren wird: 1. Zum Umhüllen von Stückgutstapeln wird eine Haube aus Stretchfolie gebildet.
a) zwei einander parallele, eng benachbarte Seitenflächen bestimmter (Zuführ-)Breite,
b) zwei dazwischen liegende, V-förmig nach innen gefaltete zweite Seitenflächen und
c) (vor dem Stretchen) einen um mindestens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut aufweist. 3. Die Haube wird vor dem Stretchen des Seitefaltenschlauchs zum Umhüllen des Stückguts (Stückgutstapels) gebildet. 4. Zum Bilden der Haube wird der Seitenfaltenschlauch
a) mit Abstand zu seinem freien Ende
b) mit einer Quernaht abgeschweißt, deren Länge ("Ideallänge" ) im Wesentlichen gleich der zur Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Stückguts/Stückgutstapels ist, und
c) hinter dem die Haube bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt. 5. Ist die (Zuführ-)Breite des Seitenfaltenschlauchs ungleich der Ideallänge der zu bildenden Quernaht, wird vor dem Legen der Quernaht wenigstens der obere Endabschnitt des (danach ) die Haube bildenden Abschnitts des Seitenfaltenschlauchs auf eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite gebracht. 6. Nach dem Abtrennen des die Haube bildenden Abschnitts und der Bildung der Quernaht wird
a) die Haube zum Überziehen über das Stückgut (den Stückgutstapel ) vollständig geöffnet und
b) im Wesentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überziehen erforderliche Maß gedehnt ("gestretcht"). 7. Die Dehnung erfolgt so, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen.
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- Wie der gerichtliche Sachverständige und der Privatgutachter der Beklagten übereinstimmend bekundet haben, versteht der Fachmann - ein Ingenieur , der auf einer Ingenieurschule, einer Fachhochschule oder einer technischen Universität eine Ausbildung auf dem Gebiet des Maschinenbaus erhalten hat, in der Regel über eine mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Förder- und Verpackungstechnik verfügt - und dem die Eigenschaften der zu verarbeitenden Folien entweder aus eigenem Wissen oder aufgrund von Informationen durch die Hersteller bekannt sind - die Angabe, die Quernaht der Stretchfolienhaube solle eine Länge aufweisen, die "im Wesentlichen" der Breite der zur Quernaht der Haube parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Stückguts oder Stückgutstapels entspricht, dahin, dass bei der Länge der Quernaht Toleranzen auftreten können, deren Ausmaß in Patentanspruch 1 offen gelassen ist. Daher legt der Fachmann diese Toleranzen, wenn er den Stapel so umhüllen will, dass keine vorstehenden Zipfel auftreten und übermäßige Spannungen in der Folie nach der Umhüllung des Stückguts vermieden werden, mit der erforderlichen und technisch mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand machbaren Genauigkeit so fest, dass die Stretchfolienhaube nach dem Abschweißen der Quernaht und vor dem Überziehen des Stapels mit der Haube in einem solchen Maße gedehnt wird, dass sie sich unter Spannung der oberen Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich am Ende der Quernaht an das Stückgut anlegt.
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- Patentanspruch 1 enthält keine Anweisung, nach der der Seitenfaltenschlauch im Bevorratungs- und Zuführzustand eine bestimmte Breite aufzuweisen hat. Der Seitenfaltenschlauch des geschützten Verfahrens weist nach Merkmal 2 c zwar einen um mindestens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut auf. Wie die Erörterung des Patentanspruchs 1 mit den Parteien, dem gerichtlichen Sachverständigen und dem Privatgutachter der Beklagten ergeben hat, ist in jedem Fall erforderlich, einen Seitenfaltenschlauch für die Durchführung des Verfahrens zu verwenden, der nach dem Öffnen und vor dem Stretchen der Folie mittels der dazu erforderlichen Finger oder dergleichen einen Umfang aufweist, der geringer ist als der Umfang der zu verpackenden Güter, damit nach dem Stretchen der Folie und dem Überziehen der Güter mit der gestretchten Haube Rückstellkräfte auftreten, die die Folie so um den Stapel legen, dass dieser mit Druck beaufschlagt wird und die verpackten Güter insbesondere während des Transports zusammengehalten werden. Daraus lässt sich jedoch nicht herleiten, dass eine bestimmte Breite der Seitenfaltenschlauchfolie in ihrem Bevorratungs- und Zuführzustand geschützt ist. Denn auf welche Breite eine Seitenfaltenschlauchfolie, die den für die Umhüllung des Stückguts erforderlichen Umfang aufweist, gefaltet ist, bevorratet und dem Verfahren zugeführt wird, hängt davon ab, wie tief die V-förmigen und nach innen gefalteten zweiten Seitenflächen (Merkmal 2 b) im Zuführzustand des Seitenfaltenschlauchmaterials ausgebildet sind. Je nach der Tiefe dieser Falten kann die Zuführbreite des den erforderlichen Umfang aufweisenden Schlauchmaterials im Bevorratungs- und Zuführzustand der der Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Gutes entsprechen oder von ihr abweichen.
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- Geschützt ist mithin ein Verfahren, bei dem Seitenfaltenschlauchfolie eines Mindestumfangs, der in Abhängigkeit von den zu umhüllenden Gütern steht, verwendet wird, und die im Zuführzustand auf beliebige Breite gefaltet sein kann. Die Haube aus diesem Folienmaterial wird vor dem Stretchen des Seitenfaltenschlauchs gebildet (Merkmal 3), indem das im Bevorratungszustand zusammengefaltete Folienmaterial in einer bestimmten Länge von dem Vorrat abgezogen (Merkmal 4 a) und dabei teilweise geöffnet wird. Die Beschreibung des Streitpatents weist den Fachmann in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das schlauchförmige Folienmaterial vor dem Abschweißen an seinem abzuschweißenden Endabschnitt so verformt wird, dass die beiden zueinander parallelen ersten Seitenflächen unter Verkleinerung oder Vergrößerung der V-förmigen, nach innen gefalteten zweiten Seitenflächen die gewünschte Länge der Schweißnaht aufweisen (Streitpatent Beschreibung Abs. 0027). Zwischen dem zusammengefalteten, in seinem Zuführzustand befindlichen Folienmaterial und dessen freiem Ende (Merkmal 4 a), in das die Mittel zum Abziehen und Stretchen der Folie eingreifen, liegt demzufolge ein Bereich, in dem der die Haube bildende Abschnitt des Folienmaterials eine vom Zuführund Bevorratungszustand abweichende Breite aufweist. In diesem Bereich wird der die Haube bildende Abschnitt mit einer Quernaht abgetrennt, deren Länge ("Ideallänge") im Wesentlichen gleich der parallelen Breite des zu umhüllenden Stückguts (Stückgutstapels) ist (Merkmal 4 b) und wobei das Abtrennen der Haube hinter dem die Haube bildenden Abschnitt erfolgt (Merkmal 4 c). Erst nach dem Abschweißen der Quernaht und dem Abtrennen der fertigen Haube wird diese vollständig geöffnet (Merkmal 6 a) und auf das zum Überziehen des Guts erforderliche Maß gestretcht (Merkmal 6 b). Dabei erfolgt die Dehnung der fertigen Haube so, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Gut anlegen (Merkmal 7).
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- Der Fachmann entnimmt daraus, dass er für die Ausführung des Verfahrens Schlauchmaterial mit dem erforderlichen Mindestumfang, in Relation zur Breite des zu verpackenden Gutes jedoch beliebiger Zuführbreite verwenden kann, wenn er den für die Bildung der Haube erforderlichen Folienabschnitt nach dem Abziehen der Folie von dem Vorrat und vor dem Stretchen der Haube an der Stelle mit einer Quernaht abschweißt, an der die Quernaht so lang bemessen ist, wie das zu umhüllende Gut breit ist (Merkmal 5). Auf diese Weise wird erreicht, dass die Länge der Quernaht nicht nur nach ihrem Abschweißen und Abtrennen vom Vorrat, sondern auch nach dem Stretchen und Umhüllen des zu verpackenden Gutes dessen Breite entspricht. Diese kann von der Breite gegebenenfalls verwendeter Paletten oder dergleichen abweichen und bei verschiedenen Gütern in den einzelnen Lagen unterschiedlich groß sein. Ist die Folie auf diese Weise auf die erforderliche Breite gebracht, die Quernaht in der erforderlichen Länge abgeschweißt und die dadurch gebildete Haube von dem Vorrat getrennt, wird die Haube vollständig geöffnet (Merkmal 6 a) und zur Umhüllung des zu verpackenden Gutes in dem erforderlichen Maß gestretcht.
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- Entgegen der von der Klägerin zu 1 vertretenen und in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat ausführlich erörterten Auffassung ist mit Merkmal 5 kein gegenüber dem Merkmal 4 b selbständiges (alternatives) Verfahren geschützt. Denn das Verfahren nach Patentanspruch 1 lässt sich nicht in zwei alternative Verfahren aufspalten, bei denen im Verlauf des einen Verfahrens die Breite des Schlauchmaterials im Bevorratungszustand bereits der Breite der der Quernaht parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Guts entspricht, so dass die Quernaht in der Bevorratungsbreite der Folie abgeschweißt und eine Anpassung der Länge der Quernaht an die Breite des zu umhüllenden Guts unterbleiben kann, wie dies nach den Angaben der Beschreibung im Stand der Technik praktiziert worden ist (Beschreibung Abs. 0017), und in ein alternatives Verfahren, in dem eine Anpassung in den Seitenlängen der Schlauchfolie erforderlich ist, um eine Quernaht in "Ideallänge" abzuschweißen. Merkmal 5, wonach dann, wenn die Zuführbreite des Seitenfaltenschlauchs ungleich der Ideallänge der abzuschweißenden Quernaht ist, vor dem Legen der Quernaht wenigstens der obere Endabschnitt des nach dem Abschweißen die Haube bil- denden Abschnitts des Seitenfaltenschlauchs auf eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite gebracht wird, enthält gegenüber Merkmal 4 b lediglich die zusätzliche Anweisung, dass es zur Erreichung der patentgemäßen Wirkungen, Zipfelbildung und übermäßige Spannungen im Bereich der Quernaht zu vermeiden, ausreicht, wenigstens den oberen Endabschnitt der Haube, an dem die Quernaht abgeschweißt wird, auf eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite zu bringen. Patentanspruch 1 enthält keine Angaben zu einem Umfalten der Seitenfaltenschlauchfolie, sondern weist den Fachmann an, die Quernaht in einer bestimmten Länge abzuschweißen (Merkmal 4 b), wobei es genügt, den Bereich des die Haube bildenden Abschnitts auf diese Länge zu bringen, an dem die Quernaht abgeschweißt wird. Die Angabe, "wenn die (Zuführ-)Breite des Seitenfaltenschlauchs ungleich der Ideallänge der zu bildenden Quernaht ist", lässt sich nicht dahin auslegen, wenn nach Merkmal 4 b verfahren werde, finde nur eine Folie Verwendung, die im Bevorratungszustand bereits auf die Breite der Ideallänge gefaltet sei, so dass eine Anpassung der Länge der Quernaht an das zu umhüllende Gut nicht erforderlich sei, und nur aus Merkmal 5 ergebe sich Schutz auch dafür, im Verlauf des Verfahrens die Länge der Quernaht auf die Breite der parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Guts einzustellen.
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- Soweit die Parteien darüber streiten, ob Patentanspruch 1 mit dem Merkmal 7, wonach die Dehnung der geöffneten Haube so erfolgt, dass sich die unteren Folienabschnitte an den Enden der Quernaht im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen, lediglich eine zwangsläufig eintretende Folge der patentgemäß ausgebildeten Quernaht oder ein eigenständiges Verfahrensmerkmal benennt, hat die mündliche Verhandlung ergeben, dass die Vermeidung von Zipfelbildung an den Enden der Quernaht regelmäßig mehr oder weniger deutlich eintritt , wenn die Quernaht die als Ideallänge bezeichnete Länge aufweist, und der Fachmann diese Wirkung durch ein stärkeres oder weniger starkes Stretchen der Haube optimieren kann.
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- II. Da die Auslegung des Patentanspruchs 1 ergibt, dass er ein einheitliches , nicht dagegen zwei alternative und voneinander unabhängige Verfahren zum Gegenstand hat, kann das Streitpatent nicht in der von der Klägerin erstrebten Weise teilweise für nichtig erklärt werden. Vielmehr ist das beanspruchte Verfahren in der Gesamtheit seiner Merkmale der Prüfung auf Patentfähigkeit zu Grunde zu legen. Da die Klägerin zu 1 beantragt hat, Patentanspruch 1 des Streitpatents für nichtig zu erklären, legt der Senat den Klageantrag der Klägerin bei dieser Sachlage dahin aus, dass sich die Klage gegen den Patentanspruch 1 insgesamt richtet, auch wenn die Klägerin erklärt hat, dass sich die Nichtigkeitsklage nicht gegen die von ihr als zweite Verfahrensvariante (Merkmal 5) bezeichnete Ausführungsform der beanspruchten Erfindung richten soll.
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- III. Der Nichtigkeitsgrund mangelnder Ausführbarkeit der Lehre nach Patentanspruch 1 des Streitpatents (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ) liegt entgegen dem Vorbringen der Klägerin zu 1 nicht vor.
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- Welche Breite das zu verpackende Gut auf der der Quernaht parallelen Stirnseite hat, kann der Fachmann messen, so dass er die Länge der Schweißnaht entsprechend dieser Breite einstellen kann. Entgegen der Auffassung der Klägerin benennt Patentanspruch 1 die Breite, die zu messen ist, indem er sie als die "zur Quernaht parallele Breite" des zu umhüllenden Stückguts bezeichnet. Diese Breite ist, wie sich aus dem Ausführungsbeispiel entsprechend Fig. 3 des Streitpatents ergibt, die Breite des Stückguts oder Stückgutstapels , die parallel zu der abzuschweißenden Quernaht liegt.
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- Zu der Frage, wie das Verfahren ausgeführt werden kann, entnimmt der Fachmann dem - nicht angegriffenen - Patentanspruch 4, dass er die zum Öffnen und anschließenden Stretchen bestimmten Finger unter teilweisem Öffnen des Abschnitts der Seitenfaltenschlauchfolie, der später die Haube bildet, so weit in eine erste Betriebsstellung zu verfahren hat, bis sich eine Breite des Seitenfaltenschlauchs gleich oder geringfügig kleiner als die Breite des Stückgutstapels und damit im Wesentlichen gleich der Ideallänge der Quernaht ergibt. An dieser Stelle wird die Quernaht abgeschweißt. Wie die mündliche Verhandlung ergeben hat, ist eine solche Führung der Mittel, mit denen der Folienabschnitt vom Vorrat abgezogen und teilweise geöffnet wird, dem Fachmann auch dann ohne weiteres möglich, wenn die Zuführbreite des Folienschlauchs größer als die Ideallänge der Quernaht ist. Denn der Fachmann erkennt, dass er in diesem Fall nicht - wie in der Ausführungsform der Erfindung nach Fig. 5 des Streitpatents dargestellt - vier Finger einsetzen muss, die in die vier äußeren Enden des gefalteten Folienschlauchs eingreifen und diesen unter Verzehr der V-förmig ausgebildeten Seiten öffnen, sondern zwei weitere Finger benötigt , die dafür sorgen, dass der V-förmig nach innen gefaltete Bereich der Schlauchfolie nicht verzehrt, sondern vergrößert wird, so dass sich die Zuführbreite des Schlauchmaterials verringert, bevor die Quernaht abgeschweißt, der Folienabschnitt abgetrennt und die Haube danach gestretcht wird.
- 38
- Soweit die Klägerin zu 1 geltend gemacht hat, das Verfahren sei nicht ausführbar, weil das Streitpatent keine Mittel benenne, die verhindern, dass der Folienabschnitt nach dem Abschweißen der Quernaht und dem Abtrennen der Haube vom Vorrat herabfällt, und ein Nachreffen der teilweise geöffneten Haube vor dem Stretchen erst nach dem Prioritätstag des Streitpatents bekannt geworden sei, übersieht sie, dass das Streitpatent keine Anweisung enthält, die in verschiedene Positionen verfahrbaren Finger oder dergleichen vor dem Ab- schweißen der Quernaht und dem Abtrennen der Haube nur teilweise in den die Haube bildenden Folienabschnitt eingreifen zu lassen. Der Fachmann kann die Finger daher in der ersten Arbeitsposition so tief in den später die Haube bildenden Folienabschnitt eingreifen lassen, dass sie den später zu stretchenden Folienabschnitt insgesamt erfassen, und die Finger im ersten Arbeitsschritt nur so weit auseinanderfahren, wie dies zum Öffnen des Schlauchs für den Zweck, eine Quernaht mit der gewünschten Ideallänge zu bilden, erforderlich ist. Der die Haube bildende Folienabschnitt wird bei dem beanspruchten Verfahren erst nach dem Abschweißen der Quernaht vom Vorrat abgetrennt, so dass der die Haube bildende Folienabschnitt an der Bevorratung gehalten wird, bis die Finger oder dergleichen den Schlauchfolienabschnitt nach dem Abschweißen der Quernaht und dem Abtrennen der Haube von dem Vorrat in eine Kontur bringen, die der Kontur des zu umhüllenden Gutes entspricht.
- 39
- IV. Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung ist auch nicht nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ für nichtig zu erklären ; der Nichtigkeitsgrund liegt nicht vor.
- 40
- Zur Feststellung, ob dieser Nichtigkeitsgrund (Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Anmeldung) vorliegt, ist der Gegenstand des erteilten Patents mit der Gesamtheit des Inhalts der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zu vergleichen und festzustellen, ob die ursprüngliche Offenbarung erkennen ließ, dass der geänderte Lösungsvorschlag dem Fachmann von vornherein als zur Erfindung gehörend offenbart worden ist, ohne dass den in den ursprünglichen Unterlagen der Anmeldung formulierten Patentansprüchen die gleiche Bedeutung zukommt wie den Patentansprüchen des erteilten Patents (Sen. Urt. v. 5.7.2005 - X ZR 30/02, GRUR 2005, 1023 - Einkaufswagen II). Deshalb kann jedenfalls dann, wenn eine Ausführungsform der Erfindung in den ursprüngli- chen Unterlagen als besonders oder höchst bevorzugte Ausführungsform bezeichnet wird, diese zum Gegenstand des Hauptanspruchs gemacht werden.
- 41
- In den ursprünglichen Unterlagen der Anmeldung ist offenbart, dass die Länge der Schweißnaht so gewählt wird, dass sie wenigstens ca. 85 bis 90 % der Länge der im umhüllten Zustand zu ihr parallelen Stirnseitenränder des zu umhüllenden Stückgutes ist. Als bevorzugt werden wenigstens ca. 95 % dieser Länge genannt. Als höchst bevorzugt wird eine Länge der Schweißnaht bezeichnet , die im Wesentlichen gleich der Länge der im umhüllten Zustand zu ihr parallelen Stirnseitenränder des Stückguts ist (Erteilungsakten, ursprüngliche Unterlagen der Anmeldung, Beschreibung Seiten 8, 9 übergreifender Absatz; Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Beschreibung Seite 4, Zeilen 13 - 19). Daraus ist zu ersehen, dass eine Länge der Schweißnaht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, deren Länge jedenfalls ca. 85 % der parallelen Breite des zu umhüllenden Stapels beträgt, die aber auch so lang ausgebildet werden kann, dass sich ihre Länge über die Breite der zu ihr parallelen Stirnseite des Stückguts erstreckt. Als zur Erfindung gehörend sind damit Längen zwischen ca. 85 und 100% in der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen offenbart.
- 42
- Demgegenüber stellt die Angabe in Patentanspruch 1 der neuen europäischen Patentschrift, dass die Quernaht "im wesentlichen" gleich der Länge der zur Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Gutes ist, eine Beschränkung des geschützten Gegenstandes dar. Wie der gerichtliche Sachverständige und der Privatgutachter der Beklagten übereinstimmend ausgeführt haben, versteht der Fachmann unter Angaben wie "im wesentlichen" oder "ca." auf dem hier einschlägigen Gebiet, dass er bei der Ausübung von Verpackungsverfahren mittels Stretchfolien Toleranzen zu berücksichtigen hat, so dass die Länge der Quernaht nicht genau der Breite der Stirnseite des zu umhüllenden Gutes entsprechen muss, sondern so weit von ihr abweichen kann, dass die Länge der Haubenquernaht der Breite des zu verpackenden Gutes unter Berücksichtigung von Toleranzen entspricht. Patentanspruch 1 stellt daher keine Erweiterung des beanspruchten Gegenstands über den in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörenden Bereich der Länge der Quernaht von jedenfalls 85 % und im Wesentlichen gleich der Breite des zu verpackenden Gutes dar, sondern eine Beschränkung auf die Ausführungsform, wie sie Gegenstand der höchst bevorzugten Ausführungsform der Erfindung nach den ursprünglichen Unterlagen der Anmeldung ist.
- 43
- Aus Patentanspruch 2 des Streitpatents ergibt sich für den Fachmann nicht, dass die Quernaht über den ursprünglich offenbarten Bereich von mindestens 85 % der Breite des zu umhüllenden Gutes hinaus verkürzt werden kann. Da Patentanspruch 2 eine Ausführungsform der Erfindung nach Patentanspruch 1 darstellt, entnimmt er der Angabe von "ca. 95 %" vielmehr eine Grenze, über die hinaus die Quernaht - unter Berücksichtigung von Toleranzen - nicht verkürzt werden soll, damit die Wirkung eines Anlegens der Zipfel an den Enden der Quernaht auf das verpackte Gut erreicht und übermäßige Spannungen in diesem Bereich vermieden werden.
- 44
- Soweit im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt das Merkmal, wonach der Seitenfaltenschlauch einen "um wenigstens 10 %" geringeren Umfang als das zu umhüllende Gut aufweisen soll, in Patentanspruch 1 aufgenommen worden ist, ergibt sich aus den ursprünglichen Unterlagen der Anmeldung (Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Spalte 2, Zeilen 35 - 40), dass Stretchfolienmaterial eine beachtliche Dehnung von im Allgemeinen wenigstens 10 % und mehr aufweist. Die Aufnahme des genannten Merkmals stellt damit eine ursprünglich offenbarte Einschränkung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung dar, nach der der Umfang des schlauchförmi- gen Stretchfolienabschnitts "kleiner als der Umfang des zu umhüllenden" Gutes sein sollte.
- 45
- Soweit schließlich im Einspruchsverfahren das zusätzliche Merkmal aufgenommen worden ist, "dass die Folienhaube so gedehnt wird, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen", ist bereits in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Spalte 5, Zeile 46, bis Spalte 6, Zeile 23) darauf hingewiesen, dass sich bei dem höchst bevorzugten Verfahren, bei dem die Länge der Querschweißnaht im Wesentlichen gleich der zu ihr parallelen Stirnseitenränder des zu verpackenden Gutes ist, der Vorteil ergibt, dass sich die auftretenden Spannungen im Wesentlichen senkrecht zur Schweißnaht einstellen, so dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen.
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- Beide Merkmale sind daher in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart; sie erweitern den beanspruchten Gegenstand nicht, sondern schränken ihn ein.
- 47
- V. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 ist neu (Art. 54 EPÜ), da keine der Entgegenhaltungen dem Fachmann sämtliche seiner Merkmale offenbart.
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- 1. In dem Artikel "Now - a stretch-film pack keeps out dirt and moisture" (Anlage K 17) wird eine Stretchfolienverpackung dargestellt, bei der Palettenladungen mit einem Sack aus Stretchfolie umhüllt werden. Es werden Seitenfaltensäcke verwendet, die etwa 10 % kleiner sind als die zu umhüllende Ladung und die von einem Vorrat abgezogen und abgeschnitten werden. Die Stretchfolie ist in ihrem Zuführzustand in Falten gelegt, wird von Fingern gerafft und durch Spreizen so gedehnt, dass der Seitenfaltensack über die Ladung passt. Der Artikel enthält weder in den schriftlichen Erläuterungen noch in den bildlichen Darstellungen Hinweise, dass mit ein und demselben Seitenfaltenschlauchmaterial Hauben mit einer Quernaht ausgebildet werden können, deren Länge der Breite der parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Gutes entspricht , damit nach dem Umhüllen des Gutes schädliche Spannungen und abstehende Zipfel an den Enden der Quernaht vermieden werden. Der Artikel befasst sich mit diesem Problem nicht.
- 49
- 2. Der "Prospekt Lachenmeier" (Anlage K 15) befasst sich mit Schrumpfrahmen /Haubenaufbringern (Typen A, B und C), aber auch mit Haubenstreckanlagen (Typ H, Abbildungen 1 bis 5). Die Haubenstreckanlagen arbeiten in der Weise, dass vier verschiedene Foliengrößen unter automatischem Folienwechsel zum Einsatz kommen können. Die Höhe des zu umhüllenden Gutes wird mittels Fotozellen gemessen. Ein vom Folienvorrat abgezogener Seitenfaltenschlauch wird mittels Vakuum geöffnet. Folienhalter werden in die offene Folie hinein geöffnet und verleihen dieser ein der Palettenladung entsprechendes Format, wobei, wie der gerichtliche Sachverständige und der Privatgutachter der Klägerin übereinstimmend dargelegt haben, der Fachmann erkennt, dass die Folie bei diesem Vorgang gestretcht wird. Erst danach wird die Folie verschweißt , auf die korrekte Länge zugeschnitten und über die Palettenladung gezogen. Hinweise darauf, dass beim Schweißen der Folie darauf zu achten ist, dass die Länge der Quernaht im Wesentlichen der Breite der zu ihr parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Gutes entsprechen soll, enthält der Prospekt nicht. In den Darstellungen der Bilder 4 und 5 ist zwar eine Quernaht zu erkennen , von der vermutet werden kann, dass sie der Breite der Stirnseiten des zu umhüllenden Stapels entsprechen könnte. Die Abbildung eines umhüllten Stapels auf der Titelseite und auf Seite 2 des Prospekts zeigt jedoch einen unregelmäßig gebildeten und mit dehnbarer Folie umhüllten Stapel, ohne dass sich aus dieser Abbildung entnehmen lässt, dass die Quernaht mit einer Länge ausgebildet ist, die der Breite der Stirnseite des umhüllten Guts entspricht.
- 50
- 3. Die in dem "Prospekt Clearly" der TNT Materials Handling (Anlage K 12) dargestellte Vorrichtung nebst Bedienanleitung und Videoaufzeichnung (Anlagen K 13 und K 14) verarbeitet bereits mit einer Quernaht versehene Hauben aus Stretchfolie, ohne dass aus der Beschreibung oder den Abbildungen erkennbar wäre, welche Länge die Quernaht der Haube im Verhältnis zur gegebenenfalls unterschiedlichen Breite der zu verpackenden Güter aufweist. Der Prospekt zeigt Folien mit Quernaht (Seite 2, Foto "Stretch") und umhüllte Stückgutstapel, bei denen die Länge der Haubenquernaht der Breite der zu ihr parallelen Stirnseite des Stapels entsprechen könnte (Foto in der Mitte des Prospekts). Der Prospekt enthält aber auch Abbildungen von umhüllten Stückgutstapeln , bei denen Zipfel hochstehen (vorletzte Seite Abbildung 5 bei "easier and safer to use"). Maßnahmen, die Zipfelbildung durch Ausbildung der Haubenquernaht in einer bestimmten Länge zu vermeiden, werden nicht offenbart.
- 51
- 4. Aus dem "Comptex"- Prospekt (Anlage K 21) ist eine Vorrichtung zum Umhüllen von Stückgutstapeln zu ersehen, bei der stretchbare Seitenfaltenschlauchfolie verschiedener Größe zur Umhüllung von Stückgut verwendet wird. Die Folie wird von einem Vorrat abgezogen und durch Saugstiefel geöffnet. Vier Finger greifen in den Schlauch, auf denen die erforderliche Schlauchmateriallänge gerefft wird. Die Oberseite des Sacks wird verschweißt, der Sack vom Vorrat getrennt, gestretcht und auf die zu umhüllenden Güter abgesenkt. Hinweise, dass eine Quernaht in der Länge der Breite der Stirnseite des zu umhüllenden Gutes abgeschweißt wird, finden sich nicht. Die Abbildungen auf der Titelseite des Prospekts zeigen umhüllte Stapel, bei denen am Ende der Quernaht teils Zipfel hochstehen (oberes und rechtes Bild; Bild in der Mitte des Prospekts), teils aber auch nicht (Titelblatt linkes Bild).
- 52
- 5. Bei der in der US-Patentschrift 4 050 219 beschriebenen und im Prospekt "Comptex" (Anlage K 21) dargestellten Vorrichtung werden Güter mit elastischer Seitenfaltenschlauchfolie umhüllt (US-Patentschrift 4 050 219, vgl. Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 1, Zeile 7; Seite 5, Zeile 12; Fig. 2 a - 2 c). Zum Umhüllen von Paletten unterschiedlicher Größe werden Folien unterschiedlicher Größe bevorratet (vgl. Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 6, Zeilen 1 - 14). Die Seitenfaltenschlauchfolie wird mittels Vakuumköpfen auseinandergezogen. Sodann greifen Finger in die Folie ein, denen der Schlauch zugeführt wird (vgl. Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 7, Zeilen 13 - 27). Mittels eines Schneid- und Schließmechanismus wird der Schlauch auf die erforderliche Länge zugeschnitten und geschlossen, wodurch die Bildung der Haube zum Abschluss gebracht wird (vgl. Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 7, Zeilen 13 - 27). Danach werden die Finger auseinandergefahren , die Haube vollständig geöffnet und durch Dehnung auf eine Größe gebracht, in der die Haube auf das zu umhüllende Gut gezogen werden kann (vgl. Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 8, Zeilen 1 - 10). Mit der Frage, wie lang die Quernaht der Haube zu bemessen ist, damit Zipfelbildung in den V-förmigen Doppelungsbereichen der Enden der Quernaht vermieden werden kann, befasst sich die Veröffentlichung nicht. In ihr ist daher auch nicht offenbart, beim Schließen der Haube eine Quernaht abzuschweißen, deren Länge der zur Quernaht parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Gutes entspricht. Gleiches gilt für die deutsche Offenlegungsschrift 30 03 052, die keine Angaben dazu enthält, welche Länge die Quernaht im Verhältnis zur Breite der zu ihr parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Gutes aufweisen soll.
- 53
- VI. Der Senat hat nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung nicht die Überzeugung gewonnen, dass das Verfahren nach Patentanspruch 1 dem Fachmann durch den Stand der Technik nahe gelegt worden ist (Art. 56 EPÜ).
- 54
- Der Fachmann, der am Prioritätstag des Streitpatents die als solche bekannten Verpackungsverfahren mit Stretchfolienhauben verbessern wollte, bei denen Seitenfaltenschlauchfolie von einem Vorrat abgezogen und teilweise geöffnet wird, so dass Finger oder dergleichen in die Folie eingreifen können, die Folie sodann gerefft, zur Bildung einer Haube abgeschweißt, abgeschnitten, gestretcht und auf das zu umhüllende Gut gezogen wird, musste schon aufgrund einfacher Überlegungen erkennen, dass ein Mangel der bekannten Verfahren die bei diesen mehr oder weniger häufig zu beobachtende Zipfelbildung im Bereich der Enden der Quernaht ist. Das ergibt sich nicht nur aus den Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen wie des Privatgutachters der Klägerin, sondern wird auch durch die zwar nachveröffentlichte, aber noch vor der Veröffentlichung des Streitpatents ausgegebene deutsche Offenlegungsschrift 38 24 577 belegt, in der beschrieben ist, dass beim Reffen der Folie über den Fingerelementen ein Folienabschnitt verbleibt, der nicht horizontal gestreckt wird, ein verschlechtertes Aussehen der Verpackung bewirkt und insbesondere deshalb nachteilig ist, weil er eine Angriffsfläche für Wind bietet, was zur Folge hat, dass beim Stapeln von verpackten Gütern eine Beschädigung der Oberfläche durch Gabelstaplerzinken kaum vermeidbar ist. Der Fachmann hatte daher am Prioritätstag des Streitpatents Veranlassung, darüber nachzudenken , wie der Bildung von hochstehenden Zipfeln auf mit Stretchfolie umhüllten Gütern begegnet werden kann.
- 55
- Ein ausdrücklicher Hinweis darauf, dass zwischen dem Hochstehen von Zipfeln auf umhüllten Gütern und der Länge der Haubenquernaht in Relation zu der ihr parallelen Seite der verpackten Güter ein Zusammenhang bestehen könnte, ist dem druckschriftlich belegten Stand der Technik nicht zu entnehmen. Der Fachmann konnte allenfalls aus der bildlichen Darstellung bekannter Vorrichtungen und der mit ihnen hergestellten Umhüllungen mittelbar Anregun- gen erhalten, über einen derartigen Zusammenhang nachzudenken. Die Beweisaufnahme hat jedoch nicht zur Überzeugung des Senats ergeben, dass die im Stand der Technik bekannten Vorrichtungen und die mit ihnen hergestellten Verpackungseinheiten Anregungen in diese Richtung geboten haben.
- 56
- Zwar enthalten die Prospekte "Stretch Packing" (Anlage K 15), "Clearly the Best Alternative" (Anlage K 12), der "Comptex"-Prospekt (Anlage K 21) sowie die US-Patentschrift 4 050 219 mit Fig. 1 Abbildungen, die umhüllte Güter zeigen, bei denen - jedenfalls auf den ersten Blick - die Länge der Quernaht im Wesentlichen der Breite der Stirnseite des verpackten Guts zu entsprechen scheint. Insbesondere die genannten Prospekte zeigen jedoch neben Abbildungen , bei denen hochstehende Zipfel auf dem umhüllten Gut nicht zu erkennen sind, auch solche Abbildungen, bei denen sie vorhanden sind. Der Fachmann ersieht daraus nur, dass mit den dort beschriebenen Vorrichtungen und den auf ihnen ausgeübten Verfahren, was die Bildung von hochstehenden Zipfeln auf der Oberseite der verpackten Güter betrifft, uneinheitliche Ergebnisse erzielt werden. Wie der gerichtliche Sachverständige und der Privatgutachter der Klägerin übereinstimmend dargelegt haben, ist auch durch Messungen und Berechnungen nicht festzustellen, ob diese unterschiedlichen Ergebnisse auf die Art und Weise der Ausbildung der Haubenquernaht zurückzuführen sind. Aus den Darstellungen kann daher nicht geschlossen werden, der Fachmann hätte ihnen einen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen der Länge der Quernaht, der Breite der parallelen Stirnseite des Guts und dem Auftreten störender Zipfelbildung auf dem umhüllten Gut entnehmen können. Von einem Fachmann wird zwar erwartet, dass er die auf seinem Fachgebiet üblichen Routineversuche durchführt, so dass Lösungen, die auf diesem Wege gefunden werden, die erfinderische Tätigkeit nicht begründen können (BGH Beschl. v. 28.4.1966 - Ia ZB 9/65 , BlPMZ 1966, 234, 235 - Abtastverfahren, insoweit nicht in GRUR 1966, 583 abgedruckt). Der Senat hat jedoch nicht feststellen können, dass der Fachmann durch die genannten Abbildungen auf den Weg gewiesen worden sein könnte, durch praktische Versuche auszuprobieren, ob sich die Bildung von Zipfeln durch Abschweißen einer Quernaht bestimmter Länge vermeiden lässt. Die Beweisaufnahme hat keine Anhaltspunkte ergeben, die den Schluss zulassen, dass den genannten Abbildungen ein solcher Offenbarungsgehalt zukommen könnte, so dass dahinstehen kann, ob die Anregung zu solchen Versuchen die Erfindung selbst hätte nahelegen können.
- 57
- Der gerichtliche Sachverständige hat in seinem Gutachten zwar ausgeführt , der Fachmann hätte am Prioritätstag Versuche angestellt und durch systematische Schritte ermittelt, ob und wie sich die Länge der Quernaht im Verhältnis zu den Proportionen der zu verpackenden Güter auswirkt. Dass solche Erwägungen angestellt wurden, ist aus dem Stand der Technik zu ersehen, da in den bekannten Vorrichtungen jedenfalls teilweise Folien bevorratet wurden, die unterschiedliche Breiten aufwiesen und es daher bereits erlaubten, Abschnitte vom Vorrat abzuschweißen und abzutrennen, die unterschiedlich breit waren und deshalb auch zur Herstellung von Hauben mit Quernähten unterschiedlicher Breite führten. Auf diese Weise konnten bereits zu kurze Quernähte , die beim Stretchen und Ziehen der Haube auf das Gut reißen oder sonst Schaden nehmen können, vermieden werden. Den genannten Abbildungen kann jedoch die Offenbarung eines Zusammenhangs zwischen dem Hochstehen von Zipfeln auf den verpackten Gütern und der Länge der Quernaht, der Anlass zu praktischen Versuchen in dieser Richtung geben könnte, nicht entnommen werden. Von einem Hinweis in diese Richtung kann nicht schon deshalb ausgegangen werden, weil dem Fachmann im Stand der Technik Abbildungen begegnet sind, die eine Länge der Quernaht zeigen, die bis zum Rand des zu verpackenden Gutes zu reichen scheint. Denn die Abbildungen zeigen nebeneinander auf das Gut gezogene Hauben, bei denen sowohl Zipfelbildung als auch keine Zipfelbildung zu erkennen ist. Sie sind daher mehrdeutig und können dem Fachmann auch die Annahme nahe legen, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Länge der Haubenquernaht, der zu ihr parallelen Breite der Stirnseite der umhüllenden Güter und der unerwünschten Zipfelbildung gibt, und dass der Umstand, dass in einigen Darstellungen verpackter Güter Zipfel an den Enden der Quernaht vermieden sind, also andere Ursachen als eine bestimmte Relation der Länge der Quernaht zur Breite der zu ihr parallelen Stirnseite der verpackten Güter hat. In Betracht kommt, dass aufstehende Zipfel im Bereich der Enden der Quernaht, wenn sie als störend empfunden worden sind, angeschweißt, angeklebt oder auf sonstige Weise niedergelegt worden sind, was der gerichtliche Sachverständige als eine naheliegende und mit einfachen Mitteln zu verwirklichende Lösung bezeichnet hat, zu der ein Fachmann bei der Suche nach einer Lösung des Problems greifen werde. Diese Einschätzung wird bestätigt durch die im Zeitrahmen des Streitpatents veröffentlichen Vorschläge zur Beseitigung der Zipfel. Wie sich aus der zwar nachveröffentlichten, aber im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem Streitpatent angemeldeten Lehre nach der deutschen Offenlegungsschrift 39 24 577 ergibt, wurde zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents vorgeschlagen, der als störend empfundenen Zipfelbildung durch Zuschweißen der Folienabschnitte an den Enden der Quernaht entgegenzuwirken.
- 58
- Es kann dahinstehen, ob der Fachmann vor dem Hintergrund dieser Problemlösungen überhaupt noch Veranlassung hatte, nach weiteren Wegen zu suchen, wie unerwünschte Spannungen in der Quernaht und Zipfelbildung an den Enden der Haubenquernaht zu beseitigen waren, insbesondere, wie dieses Problem ohne gegenüber den bekannten Verfahren zusätzliche Verfahrensschritte und ohne zusätzlichen Aufwand bezüglich der zum Umhüllen der zu verpackenden Güter erforderlichen Vorrichtung bereits in seiner Entstehung vermieden werden konnte. In der Beweisaufnahme sind keine Anhaltspunkte für die Annahme zu Tage getreten, dass Anlass dazu bestanden hätte, mit den bekannten Vorrichtungen eine Abstimmung der Länge der abzuschweißenden Quernaht auf die Breite der zu ihr parallelen Stirnseite der zu umhüllenden Güter vorzunehmen. Allein aus dem Bestreben des Fachmanns, erkannte Probleme bereits in ihrer Entstehung zu vermeiden und sie nicht, wenn sie aufgetreten sind, zu beseitigen, kann nicht hergeleitet werden, dass vom Fachmann Versuche in einer bestimmten Richtung zu erwarten sind. Deshalb kann nicht mit der für die Verneinung des Beruhens des beanspruchten Verfahrens auf erfinderischer Tätigkeit hinreichenden Sicherheit angenommen werden, dass der Fachmann aus dem Nacharbeiten der Umhüllung von Gütern mit den im Stand der Technik bekannten Vorrichtungen Anhaltspunkte gewonnen haben könnte, Versuche durchzuführen, bei denen die Wirkung von Quernähten ausprobiert wird, deren Länge in unterschiedlicher Relation zur Breite der Stirnseite der zu umhüllenden Güter steht.
- 59
- Da nicht festgestellt werden kann, dass dem Fachmann das erfindungsgemäße Verfahren durch den Stand der Technik nahegelegt war, hat Patentanspruch 1 in seiner geltenden Fassung Bestand.
- 60
- VII. Das Verfahren nach Patentanspruch 2 unterscheidet sich von dem Verfahren nach Patentanspruch 1 dadurch, dass die Mindestlänge der Quernaht kleiner als bei dem Verfahren nach Patentanspruch 1 gewählt und mit mindestens 95 % der Breite der parallelen Stirnseite des zu verpackenden Guts quantifiziert wird. Das Verfahren stellt eine zweckmäßige weitere Ausgestaltung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 dar und hat mit diesem Bestand.
Asendorf Kirchhoff
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.04.2001 - 1 Ni 10/00 (EU) -
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 175/01 Verkündet am:
11. April 2006
Groß
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
Stretchfolienhaube
EPÜ Art. 56
Allein aus dem Bestreben des Fachmanns, erkannte Probleme bereits in ihrer
Entstehung zu vermeiden und sie nicht, wenn sie aufgetreten sind, zu beseitigen
, kann nicht hergeleitet werden, dass vom Fachmann Versuche in einer bestimmten
Richtung zu erwarten sind.
BGH, Urt. v. 11. April 2006 - X ZR 175/01 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 24. Januar 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und
die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff
für Recht erkannt:
Das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 19. April 2001 ist wirkungslos, soweit Patentanspruch 5 des europäischen Patents 0 399 540 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt worden ist.
Im Übrigen wird das Urteil des Bundespatentgerichts auf die Berufung der Beklagten und unter Zurückweisung der Berufung der Klägerin zu 1 teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst: Das europäische Patent 0 399 540 wird im Umfang des Patentanspruchs 3 und der Patentansprüche 6 und 7, soweit diese auf Patentanspruch 3 rückbezogen sind, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
Die weitergehende Klage wird abgewiesen.
Die Klägerin zu 2 trägt ½ der gerichtlichen Kosten und ihre eigenen außergerichtlichen Kosten erster Instanz. Die übrigen Kosten erster Instanz tragen die Klägerin zu 1 zu 9/10 und die Beklagte zu 1/10.
Die Klägerin zu 2 trägt ½ der bis zur Klagerücknahme entstandenen Verfahrensgebühren sowie ihre eigenen außergerichtlichen Kosten zweiter Instanz. Von den übrigen Kosten zweiter Instanz tragen die Klägerin zu 1 9/10 und die Beklagte 1/10.
Von Rechts wegen
Im Übrigen wird das Urteil des Bundespatentgerichts auf die Berufung der Beklagten und unter Zurückweisung der Berufung der Klägerin zu 1 teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst: Das europäische Patent 0 399 540 wird im Umfang des Patentanspruchs 3 und der Patentansprüche 6 und 7, soweit diese auf Patentanspruch 3 rückbezogen sind, mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
Die weitergehende Klage wird abgewiesen.
Die Klägerin zu 2 trägt ½ der gerichtlichen Kosten und ihre eigenen außergerichtlichen Kosten erster Instanz. Die übrigen Kosten erster Instanz tragen die Klägerin zu 1 zu 9/10 und die Beklagte zu 1/10.
Die Klägerin zu 2 trägt ½ der bis zur Klagerücknahme entstandenen Verfahrensgebühren sowie ihre eigenen außergerichtlichen Kosten zweiter Instanz. Von den übrigen Kosten zweiter Instanz tragen die Klägerin zu 1 9/10 und die Beklagte 1/10.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
- 1
- Die Beklagte ist Inhaberin des am 25. Mai 1990 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Voranmeldung P 39 17 110.8-27 vom 26. Mai 1989 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilen europäischen Patents 0 399 540 (Streitpatent), das ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Umhüllen von Stückgut und Stückgutstapeln mit einer Stretchfolienhaube sowie eine hiermit zu bildende Verpackungseinheit betrifft. Das Streitpatent wurde vom Europäischen Patentamt im Einspruchsverfahren beschränkt aufrecht erhalten.
- 2
- In seiner geltenden Fassung (Streitpatentschrift EP 0 399 540 B2) umfasst das Streitpatent sieben Patentansprüche, von denen die Klägerin zu 1 die Ansprüche 1 bis 3 sowie 6 und 7, die Klägerin zu 2 die Ansprüche 1 bis 3 und 5 bis 7 angegriffen haben. In der Verfahrenssprache Deutsch haben die Patentansprüche 1 bis 3, 6 und 7 folgenden Wortlaut: "1. Verfahren zum Umhüllen von Stückgut/Stückgutstapeln (2) mit einer Haube (1') aus Stretchfolie, bei dem aus einem von einem Vorrat zugeführten, dehnbaren ("stretchbaren") Seitenfaltenschlauch (1), der im Bevorratungs- und Zuführzustand zwei einander parallele, eng benachbarte ersten Seitenflächen (4, 4) bestimmter (Zuführ-)Breite (B) sowie zwei dazwischen liegende, V-förmig nach innen gefaltete zweite Seitenflächen (5, 5) aufweist und einen um wenigstens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut/der zu umhüllende Stapel (2) besitzt vor dem Stretchen dadurch eine Haube (1') gebildet wird, dass der Seitenfaltenschlauch (1) mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quernaht (13) abgeschweißt und hinter dem die Haube (1') bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt wird, wobei die Haube (1') zum Überziehen über das Stückgut/den Stückgutstapel (2) vollständig geöffnet und im wesentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überziehen erforderliche Maß gedehnt ("gestretcht") wird, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass der Seitenfaltenschlauch (1) mit einer Quernaht (13) versehen wird, deren Länge (= "Ideallänge") im wesentlichen gleich der zur Quernaht (13) parallelen Breite (1) des zu umhüllenden Stückgutes/Stückgutstapels (2) ist wobei in Fällen, in denen die (Zuführ-)Breite (B) des Seitenfaltenschlauches (1) ungleich der Ideallänge der zu bildenden Quernaht (13) ist, vor dem Legen der Quernaht (13) wenigstens der obere Endabschnitt des (danach) die Haube (1') bildenden Abschnittes des Seitenfaltenschlauches (1) auf eine der Ideallänge der Quernaht (13) entsprechende Breite gebracht wird; und dass die Folienhaube so gedehnt wird, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbe- reich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die aus dem Seitenfaltenschlauchabschnitt gebildete Haube (1') nach dem Legen der Quernaht (13) so gedehnt wird, dass das die Seitenflächen der Dehnfolienumhüllung bildende Folienmaterial an allen Seitenflächen im wesentlichen gleichmäßig gedehnt wird.
6. Ladeeinheit aus Stückgut, welches mit einer aus Dehnfolie (= "Stretchfolie") bestehenden Haube umhüllt ist, die aus einem Seitenfaltenschlauch gebildet ist, der einen um wenigstens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut aufweist , und der vor dem Dehnen (= "Stretchen") mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quernaht versehen worden ist, gebildet mittels eines (Arbeits-)Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 3 und/oder mittels einer Vorrichtung gemäß Ansprüchen 4 oder 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Länge (L) der ungedehnten Quernaht (13) wenigstens ca. 95 % der zur Quernaht (13) parallelen Breite (1) des Stückguts (2) beträgt.
7. Ladeeinheit nach Anspruch 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Länge (L) der Quernaht (13) im wesentlichen gleich der Breite (1) des Stückgutstapels (2) ist."
- 3
- Beide Klägerinnen haben im Wesentlichen übereinstimmend geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus und die Erfindung werde nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Sie sind des weiteren der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei, und berufen sich hierzu auf folgende Veröffentlichungen: - US-Patentschrift 4 050 219 (Anlage K1 der Klägerin zu 1, Anlage 4 der Klägerin zu 2); - Prospekt "Clearly the Best Alternative" des Unternehmens TNT (Anlage K12 der Klägerin zu 1, Anlage 5 der Klägerin zu 2; im Folgenden: "Prospekt Clearly"); - Prospekt "TNT Stretch'n Shrink User Guide" (Anlage K13 der Klägerin zu 1, Anlage 6 der Klägerin zu 2; im Folgenden: "TNT User Guide"); - Prospekt "Stretch Packaging" der Kurt Lachenmeier A/S (Anlage K15 der Klägerin zu 1, Anlage 7 der Klägerin zu 2; im Folgenden : "Prospekt Lachenmeier").
- 4
- Die Klägerin zu 1 hat weiter genannt: - deutsche Offenlegungsschrift 30 03 052 (Anlage K2); - Artikel "Now - a stretch-film pack keeps out dirt and moisture!" aus der Zeitschrift "Modern Materials Handling", September 1976 (Anlage K17).
- 5
- Ferner hat sie als Anlage K14 ein Videoband (englischer Text mit deutscher Übersetzung in Anlage K14a/b) zu den Akten gereicht und vorgetragen, dieses Videoband sei vor dem Prioritätstag des Streitpatents von Mitarbeitern von TNT Interessenten vorgeführt worden. Der in dem Videofilm sowie in den Prospekten gemäß Anlage K12 und K13 gezeigte Gegenstand sei durch TNT bereits vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Die Klägerin zu 2 hat den Prospekt "COMPTEX" (Anlage 8 a, K 21) in das Verfahren eingeführt.
- 6
- Die Klägerinnen haben übereinstimmend beantragt, das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 3 sowie 6 und 7 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
- 7
- Die Klägerin zu 2 hat darüber hinaus beantragt, das Streitpatent auch im Umfang des Patentanspruchs 5 für nichtig zu erklären.
- 8
- Die Beklagte hat beantragt, die Klagen abzuweisen, hilfsweise hat sie das Streitpatent nach Maßgabe der Hilfsanträge 1 bis 4 gemäß Anlagen 1 bis 3 zur Sitzungsniederschrift des Bundespatentgerichts vom 19. April 2001 verteidigt.
- 9
- Die Beklagte hat die Vorveröffentlichung des Videos gemäß Anlage K14 bestritten und ist der Klage auch im Übrigen entgegengetreten.
- 10
- Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1, 3 und 5 sowie der Patentansprüche 6 und 7, soweit diese Ansprüche auf die Patentansprüche 1, 3 oder 5 rückbezogen sind, für nichtig erklärt und die Klagen im Übrigen abgewiesen.
- 11
- Gegen dieses Urteil haben die Beklagte und die Klägerinnen Berufung eingelegt. Die Klägerin zu 2 hat im Berufungsrechtszug die Klage zurückgenommen. Die Beklagte hat erklärt, dass sie die Patentansprüche 3 und 5 nicht mehr verteidigt.
- 12
- Die Beklagte beantragt, 1. das Urteil des Bundespatentgerichts vom 19. April 2001 dahingehend abzuändern, dass das Streitpatent für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland auch im Umfang seines Patentanspruches 1 sowie der Patentansprüche 6 und 7, soweit diese beiden Ansprüche auf den Patentanspruch 1 zurückbezogen sind, bestätigt wird (also insgesamt im Umfang seiner Ansprüche 1, 2, 4, 6 und 7), und die Klagen im Übrigen abzuweisen ; 2. hilfsweise, den Patentanspruch 1 und die auf ihn zurückbezogenen Patentansprüche 6 und 7 mit der Maßgabe zu bestätigen , dass im Kennzeichen des Patentanspruches 1 (Sp. 10, Z. 42, der B2-Schrift) zwischen den Worten "... zu umhüllenden Stückgutes/Stückgutstapels (2) ist", und den Worten "wobei in Fällen..." die Worte "wobei die Länge (L) der Quernaht (13) wenigstens ca. 85 - 90 % der zu ihr parallelen Breite (I) des Stückgutes /Stückgutstapels (2) ist; und" eingefügt werden.
"1. Verfahren zum Umhüllen von Stückgut/Stückgutstapeln (2) mit einer Haube (1') aus Stretchfolie, bei dem aus einem von einem Vorrat zugeführten, dehnbaren ("stretchbaren") Seitenfaltenschlauch (1), der im Bevorratungs- und Zuführzustand zwei einander parallele, eng benachbarte ersten Seitenflächen (4, 4) bestimmter (Zuführ-)Breite (B) sowie zwei dazwischen liegende, V-förmig nach innen gefaltete zweite Seitenflächen (5, 5) aufweist und einen um wenigstens 10% geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut/der zu umhüllende Stapel (2) besitzt, vor dem Stretchen dadurch eine Haube (1') gebildet wird, dass der Seitenfaltenschlauch (1) mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quernaht (13) abgeschweißt und hinter dem die Haube (1') bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt wird, wobei die Haube (1') zum Überziehen über das Stückgut /den Stückgutstapel (2) vollständig geöffnet und im we-
sentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überziehen erforderliche Maß gedehnt (= "gestretcht") wird, und wobei die Quernaht (13) in einer Länge (= "Ideallänge") ausgebildet werden soll, die im wesentlichen gleich der zur Quernaht (13) paralleler Breite (1) des zu umhüllenden Stückgutes /Stückgutstapels (2) ist, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Zuführbreite (B) des Seitenfaltenschlauches (1), die ungleich der Ideallänge der zu bildenden Quernaht (13) ist, vor dem Legen der Quernaht (13) wenigstens der obere Endabschnitt des (danach) die Haube (1') bildenden Abschnittes des Seitenfaltenschlauches (1) auf eine der Ideallänge der Quernaht (13) entsprechende Breite gebracht wird; und dass die Folienhaube so gedehnt wird, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Seitenfaltenschlauch (1) vor dem Legen der Quernaht (13) wenigstens im oberen Endabschnitt auf eine Breite gebracht wird, die wenigstens ca. 95 % der zu ihr parallelen Breite (1) des Stückguts (2) beträgt."
sowie Patentanspruch 4 in der aus dem Schriftsatz vom 24. Januar 2006 ersichtlichen Fassung.
- 13
- Im Übrigen beantragt die Beklagte, die Berufung der Klägerin zu 1 zurückzuweisen , das angefochtene Urteil für wirkungslos zu erklären, soweit Patentanspruch 5 für nichtig erklärt worden ist und der Klägerin zu 2 nach Rück- nahme der von ihr erhobenen Nichtigkeitsklage die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.
- 14
- Den zunächst mit Schriftsatz vom 12. November 2001 angekündigten zweiten Hilfsantrag hat die Beklagte nicht gestellt.
- 15
- Die Klägerin zu 1 beantragt, das Urteil des Bundespatentgerichts abzuändern, soweit die Klage abgewiesen wurde, und das europäische Patent 0 399 540 für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland auch im Umfang des Anspruchs 2 und im Umfang der Ansprüche 6 und 7, soweit auf Anspruch 2 zurückbezogen, für nichtig zu erklären, sowie die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.
- 16
- Die Klägerin zu 1 vertritt die Auffassung, Patentanspruch 1 des Streitpatents beanspruche zwei verschiedene Lösungen. Die eine Lösung bestehe darin , dass der im Ursprungszustand gegenüber der zur Querschweißnaht parallelen Stapelseite schmalere Seitenfaltenschlauch vor dem Legen der Querschweißnaht so umgefaltet werde, dass seine Breite mit der Länge der zur Querschweißnaht parallelen Stapelseite im Wesentlichen übereinstimme. Die dann gelegte Querschweißnaht sei zwangsläufig ebenfalls im Wesentlichen genauso lang wie die zu ihr parallelen Stapelseiten. Diese Lösung werde mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffen. Angegriffen werde die andere und wirtschaftlich interessante Lösung, nach der als Ausgangsmaterial ein Seitenfaltenschlauch verwendet werde, der von Haus aus eine Breite habe, die mit der Länge der zur Querschweißnaht parallelen Stapelseiten im Wesentlichen übereinstimme.
- 17
- Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Prof. Dr. Ing. D. G. F. , , eingeholt, das der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat ein Privatgutachten des Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. D. A. , , vorgelegt.
- 18
- Die Parteien haben nicht nachgelassene Schriftsätze zu den Akten gereicht , die dem Senat keine Veranlassung gegeben haben, erneut in die mündliche Verhandlung einzutreten.
Entscheidungsgründe:
- 19
- Nachdem die Klägerin zu 2 ihre Nichtigkeitsklage zurückgenommen hat, ist das angefochtene Urteil wirkungslos, soweit Patentanspruch 5 für nichtig erklärt worden ist (§ 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 269 Abs. 2, 3 ZPO). Dieser Patentanspruch ist allein von der Klägerin zu 2 angegriffen worden, nicht aber auch von der Klägerin zu 1.
- 20
- Die zulässige Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg, soweit die Beklagte das Streitpatent bezüglich des Patentanspruches 3 nicht mehr verteidigt, was insoweit ohne weitere Sachprüfung zur Nichtigerklärung führt (Sen.Urt. v. 12.10.2004 - X ZR 190/00, GRUR 2005, 233 - Paneelelemente m.N.). Im Übrigen ist die Berufung der Beklagten begründet, weil nicht zur Überzeugung des Senats festgestellt werden kann, dass der Gegenstand nach den Patentansprüchen 1 und 2 sowie nach den Patentansprüchen 6 und 7, soweit diese auf die Patentansprüche 1 und 2 rückbezogen sind, nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Art. 56 EPÜ). Insoweit ist die Nichtigkeitsklage der Klägerin zu 1 abzuweisen und ihre Berufung zurückzuweisen.
- 21
- I. Patentanspruch 1 des Streitpatents betrifft ein Verfahren zum Umhüllen von Stückgut und Stückgutstapeln mittels eines schlauchförmigen Stretchfolienabschnitts.
- 22
- 1. Der Beschreibung des Streitpatents zufolge waren am Prioritätstag Verpackungsverfahren bekannt, bei denen das Stückgut mit Schrumpffolie umhüllt und nach dem Umhüllen mit Wärme beaufschlagt wird, wodurch sich die Folie unter Schrumpfung fest an das zu umhüllende Stückgut legt (Streitpatent Beschreibung Abs. 0004). Ferner waren Wickelverfahren bekannt, bei denen Flachfolie um das zu umhüllende Stückgut gewickelt wird, sowie Verfahren, bei denen wenigstens eine Folienhaube über das zu umhüllende Stückgut gezogen und sodann an dieses geschrumpft wird (Streitpatent Beschreibung Abs. 0005). Das Streitpatent bezeichnet es als Nachteil der bekannten Schrumpffolienverfahren , dass bei ihnen eine Beaufschlagung mit Wärme zu erfolgen habe, was zu hohen Energiekosten führe, wegen der Beaufschlagung mit offener Flamme für bestimmte, insbesondere entflammbare Güter ungeeignet sei (Streitpatent Beschreibung Abs. 0006), aufgrund der erforderlichen Foliendicke einen hohen Materialeinsatz bedinge (Streitpatent Beschreibung Abs. 0007), als wenig umweltfreundlich angesehen werde, eine hohe Lärmbelästigung mit sich bringe (Streitpatent Beschreibung Abs. 0008) und schließlich ein Verkleben mit dem zu verpackenden Gut stattfinden könne (Streitpatent Beschreibung Abs. 0009).
- 23
- Den weiteren Angaben der Beschreibung zufolge wurde diesen Nachteilen im Stand der Technik begegnet, indem an Stelle von Schrumpffolien Stretchfolien eingesetzt wurden, die keiner Wärmebeaufschlagung bedürfen und bei denen das Folienmaterial vor dem Umhüllen des zu verpackenden Stückguts gestretcht (gedehnt) wird (Streitpatent Beschreibung Abs. 0010). Insoweit war das Wickelstretchen bekannt, bei dem bahnförmige Stretchfolie um das zu umhüllende Gut gewickelt wird. An diesem Verfahren wird als nachteilig bezeichnet, dass die Ladungssicherheit unbefriedigend sei, weil entweder nur horizontale oder nur vertikale Spannkräfte entstünden. Umwickele man das Gut in beiden Richtungen, sei ein hoher Materialeinsatz erforderlich (Streitpatent Beschreibung Abs. 0011). Außerdem werde eine Flachfolie als Deckblatt benötigt (Streitpatent Beschreibung Abs. 0012). Ferner bezeichnet es das Streitpatent als nachteilig, dass die durch Wickelstretchen erhaltene Verpackung nicht hinreichend witterungsbeständig sei (Streitpatent Beschreibung Abs. 0013).
- 24
- Die Beschreibung weist sodann darauf hin, dass bereits Verfahren entwickelt worden seien, bei denen das zu verpackende Gut mit einer Haube aus Stretchfolie überzogen werde. Bei diesen Verfahren, zu denen auch ein von der Beklagten und Wettbewerbern praktiziertes Verfahren gehöre, erfolge das Abschweißen des Folienabschnitts vor dem Stretchen und in einer Form, die praktisch der Bevorratungsbreite entspreche (Streitpatent Beschreibung Abs. 0014 bis 0017). Da die Schlauchfolie im nicht gestretchten Zustand bestimmungsgemäß nennenswert (z.T. ganz erheblich) kleiner sei als die Länge der Stirnseitenränder der zu umhüllenden Güter, werde die Schweißnaht bei dieser Arbeitsweise beim Stretchen zwangsläufig einer ganz erheblichen Dehnung unterworfen , und zwar nicht nur beim Querstretchen vor dem Umhüllen des Stapels , sondern auch danach, wenn die Haube fest am Stückgut anliege (Streitpatent Beschreibung Abs. 0018). Bei diesen Verfahren träten Probleme insbesondere an den Stellen auf, an denen die bei einer derartigen Schlauchfolien- haube im umhüllten Zustand zwangsläufig entstehenden Zipfel an der betreffenden Stirnseite des Stückgutstapels aufeinander lägen (Streitpatent, Beschreibung Abs. 0019).
- 25
- Um dies zu vermeiden, sei bereits vorgeschlagen worden, die Folie vor dem Schweißen zu öffnen, horizontal zu stretchen und erst dann vom Folienvorrat abzutrennen und zu schweißen (deutsche Offenlegungsschrift 37 07 877). Dadurch ergebe sich eine Schweißnaht, deren Länge im Dehnungszustand vor dem Überziehen erheblich größer sei als die Länge der im umhüllten Zustand parallel zu der Schweißnaht verlaufenden Stirnseitenränder des zu umhüllenden Guts (Streitpatent Beschreibung Abs. 0020). Als nachteilig an diesem Verfahren sieht das Streitpatent an, dass die in dem Folienmaterial vorhandenen inneren Spannungen bei der beim Schweißvorgang erfolgenden Plastifizierung des Folienmaterials weitgehend verloren gingen, während sie im Übrigen Folienmaterial verblieben. Dadurch bestehe die Gefahr, dass es in den Grenzbereichen zwischen Schweißnaht und benachbartem Folienmaterial zu Ein- oder Abrissen kommen könne, insbesondere bei mehrfachem Umschlag der verpackten Güter (Streitpatent Beschreibung Abs. 0021).
- 26
- 2. Diesem Nachteil soll durch die Lehre des Streitpatents abgeholfen und ein Verfahren bereitgestellt werden, bei dem die bisher im Schweißnahtbereich sowie in den benachbarten Bereichen auftretenden Probleme vermieden oder zumindest auf ein unschädliches Maß verringert werden.
- 27
- Dies wird nach Patentanspruch 1 erreicht, indem wie folgt verfahren wird: 1. Zum Umhüllen von Stückgutstapeln wird eine Haube aus Stretchfolie gebildet.
a) zwei einander parallele, eng benachbarte Seitenflächen bestimmter (Zuführ-)Breite,
b) zwei dazwischen liegende, V-förmig nach innen gefaltete zweite Seitenflächen und
c) (vor dem Stretchen) einen um mindestens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut aufweist. 3. Die Haube wird vor dem Stretchen des Seitefaltenschlauchs zum Umhüllen des Stückguts (Stückgutstapels) gebildet. 4. Zum Bilden der Haube wird der Seitenfaltenschlauch
a) mit Abstand zu seinem freien Ende
b) mit einer Quernaht abgeschweißt, deren Länge ("Ideallänge" ) im Wesentlichen gleich der zur Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Stückguts/Stückgutstapels ist, und
c) hinter dem die Haube bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt. 5. Ist die (Zuführ-)Breite des Seitenfaltenschlauchs ungleich der Ideallänge der zu bildenden Quernaht, wird vor dem Legen der Quernaht wenigstens der obere Endabschnitt des (danach ) die Haube bildenden Abschnitts des Seitenfaltenschlauchs auf eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite gebracht. 6. Nach dem Abtrennen des die Haube bildenden Abschnitts und der Bildung der Quernaht wird
a) die Haube zum Überziehen über das Stückgut (den Stückgutstapel ) vollständig geöffnet und
b) im Wesentlichen über die gesamte Länge auf das zum Überziehen erforderliche Maß gedehnt ("gestretcht"). 7. Die Dehnung erfolgt so, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen.
- 28
- Wie der gerichtliche Sachverständige und der Privatgutachter der Beklagten übereinstimmend bekundet haben, versteht der Fachmann - ein Ingenieur , der auf einer Ingenieurschule, einer Fachhochschule oder einer technischen Universität eine Ausbildung auf dem Gebiet des Maschinenbaus erhalten hat, in der Regel über eine mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Förder- und Verpackungstechnik verfügt - und dem die Eigenschaften der zu verarbeitenden Folien entweder aus eigenem Wissen oder aufgrund von Informationen durch die Hersteller bekannt sind - die Angabe, die Quernaht der Stretchfolienhaube solle eine Länge aufweisen, die "im Wesentlichen" der Breite der zur Quernaht der Haube parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Stückguts oder Stückgutstapels entspricht, dahin, dass bei der Länge der Quernaht Toleranzen auftreten können, deren Ausmaß in Patentanspruch 1 offen gelassen ist. Daher legt der Fachmann diese Toleranzen, wenn er den Stapel so umhüllen will, dass keine vorstehenden Zipfel auftreten und übermäßige Spannungen in der Folie nach der Umhüllung des Stückguts vermieden werden, mit der erforderlichen und technisch mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand machbaren Genauigkeit so fest, dass die Stretchfolienhaube nach dem Abschweißen der Quernaht und vor dem Überziehen des Stapels mit der Haube in einem solchen Maße gedehnt wird, dass sie sich unter Spannung der oberen Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich am Ende der Quernaht an das Stückgut anlegt.
- 29
- Patentanspruch 1 enthält keine Anweisung, nach der der Seitenfaltenschlauch im Bevorratungs- und Zuführzustand eine bestimmte Breite aufzuweisen hat. Der Seitenfaltenschlauch des geschützten Verfahrens weist nach Merkmal 2 c zwar einen um mindestens 10 % geringeren Umfang als das zu umhüllende Stückgut auf. Wie die Erörterung des Patentanspruchs 1 mit den Parteien, dem gerichtlichen Sachverständigen und dem Privatgutachter der Beklagten ergeben hat, ist in jedem Fall erforderlich, einen Seitenfaltenschlauch für die Durchführung des Verfahrens zu verwenden, der nach dem Öffnen und vor dem Stretchen der Folie mittels der dazu erforderlichen Finger oder dergleichen einen Umfang aufweist, der geringer ist als der Umfang der zu verpackenden Güter, damit nach dem Stretchen der Folie und dem Überziehen der Güter mit der gestretchten Haube Rückstellkräfte auftreten, die die Folie so um den Stapel legen, dass dieser mit Druck beaufschlagt wird und die verpackten Güter insbesondere während des Transports zusammengehalten werden. Daraus lässt sich jedoch nicht herleiten, dass eine bestimmte Breite der Seitenfaltenschlauchfolie in ihrem Bevorratungs- und Zuführzustand geschützt ist. Denn auf welche Breite eine Seitenfaltenschlauchfolie, die den für die Umhüllung des Stückguts erforderlichen Umfang aufweist, gefaltet ist, bevorratet und dem Verfahren zugeführt wird, hängt davon ab, wie tief die V-förmigen und nach innen gefalteten zweiten Seitenflächen (Merkmal 2 b) im Zuführzustand des Seitenfaltenschlauchmaterials ausgebildet sind. Je nach der Tiefe dieser Falten kann die Zuführbreite des den erforderlichen Umfang aufweisenden Schlauchmaterials im Bevorratungs- und Zuführzustand der der Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Gutes entsprechen oder von ihr abweichen.
- 30
- Geschützt ist mithin ein Verfahren, bei dem Seitenfaltenschlauchfolie eines Mindestumfangs, der in Abhängigkeit von den zu umhüllenden Gütern steht, verwendet wird, und die im Zuführzustand auf beliebige Breite gefaltet sein kann. Die Haube aus diesem Folienmaterial wird vor dem Stretchen des Seitenfaltenschlauchs gebildet (Merkmal 3), indem das im Bevorratungszustand zusammengefaltete Folienmaterial in einer bestimmten Länge von dem Vorrat abgezogen (Merkmal 4 a) und dabei teilweise geöffnet wird. Die Beschreibung des Streitpatents weist den Fachmann in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das schlauchförmige Folienmaterial vor dem Abschweißen an seinem abzuschweißenden Endabschnitt so verformt wird, dass die beiden zueinander parallelen ersten Seitenflächen unter Verkleinerung oder Vergrößerung der V-förmigen, nach innen gefalteten zweiten Seitenflächen die gewünschte Länge der Schweißnaht aufweisen (Streitpatent Beschreibung Abs. 0027). Zwischen dem zusammengefalteten, in seinem Zuführzustand befindlichen Folienmaterial und dessen freiem Ende (Merkmal 4 a), in das die Mittel zum Abziehen und Stretchen der Folie eingreifen, liegt demzufolge ein Bereich, in dem der die Haube bildende Abschnitt des Folienmaterials eine vom Zuführund Bevorratungszustand abweichende Breite aufweist. In diesem Bereich wird der die Haube bildende Abschnitt mit einer Quernaht abgetrennt, deren Länge ("Ideallänge") im Wesentlichen gleich der parallelen Breite des zu umhüllenden Stückguts (Stückgutstapels) ist (Merkmal 4 b) und wobei das Abtrennen der Haube hinter dem die Haube bildenden Abschnitt erfolgt (Merkmal 4 c). Erst nach dem Abschweißen der Quernaht und dem Abtrennen der fertigen Haube wird diese vollständig geöffnet (Merkmal 6 a) und auf das zum Überziehen des Guts erforderliche Maß gestretcht (Merkmal 6 b). Dabei erfolgt die Dehnung der fertigen Haube so, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Gut anlegen (Merkmal 7).
- 31
- Der Fachmann entnimmt daraus, dass er für die Ausführung des Verfahrens Schlauchmaterial mit dem erforderlichen Mindestumfang, in Relation zur Breite des zu verpackenden Gutes jedoch beliebiger Zuführbreite verwenden kann, wenn er den für die Bildung der Haube erforderlichen Folienabschnitt nach dem Abziehen der Folie von dem Vorrat und vor dem Stretchen der Haube an der Stelle mit einer Quernaht abschweißt, an der die Quernaht so lang bemessen ist, wie das zu umhüllende Gut breit ist (Merkmal 5). Auf diese Weise wird erreicht, dass die Länge der Quernaht nicht nur nach ihrem Abschweißen und Abtrennen vom Vorrat, sondern auch nach dem Stretchen und Umhüllen des zu verpackenden Gutes dessen Breite entspricht. Diese kann von der Breite gegebenenfalls verwendeter Paletten oder dergleichen abweichen und bei verschiedenen Gütern in den einzelnen Lagen unterschiedlich groß sein. Ist die Folie auf diese Weise auf die erforderliche Breite gebracht, die Quernaht in der erforderlichen Länge abgeschweißt und die dadurch gebildete Haube von dem Vorrat getrennt, wird die Haube vollständig geöffnet (Merkmal 6 a) und zur Umhüllung des zu verpackenden Gutes in dem erforderlichen Maß gestretcht.
- 32
- Entgegen der von der Klägerin zu 1 vertretenen und in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat ausführlich erörterten Auffassung ist mit Merkmal 5 kein gegenüber dem Merkmal 4 b selbständiges (alternatives) Verfahren geschützt. Denn das Verfahren nach Patentanspruch 1 lässt sich nicht in zwei alternative Verfahren aufspalten, bei denen im Verlauf des einen Verfahrens die Breite des Schlauchmaterials im Bevorratungszustand bereits der Breite der der Quernaht parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Guts entspricht, so dass die Quernaht in der Bevorratungsbreite der Folie abgeschweißt und eine Anpassung der Länge der Quernaht an die Breite des zu umhüllenden Guts unterbleiben kann, wie dies nach den Angaben der Beschreibung im Stand der Technik praktiziert worden ist (Beschreibung Abs. 0017), und in ein alternatives Verfahren, in dem eine Anpassung in den Seitenlängen der Schlauchfolie erforderlich ist, um eine Quernaht in "Ideallänge" abzuschweißen. Merkmal 5, wonach dann, wenn die Zuführbreite des Seitenfaltenschlauchs ungleich der Ideallänge der abzuschweißenden Quernaht ist, vor dem Legen der Quernaht wenigstens der obere Endabschnitt des nach dem Abschweißen die Haube bil- denden Abschnitts des Seitenfaltenschlauchs auf eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite gebracht wird, enthält gegenüber Merkmal 4 b lediglich die zusätzliche Anweisung, dass es zur Erreichung der patentgemäßen Wirkungen, Zipfelbildung und übermäßige Spannungen im Bereich der Quernaht zu vermeiden, ausreicht, wenigstens den oberen Endabschnitt der Haube, an dem die Quernaht abgeschweißt wird, auf eine der Ideallänge der Quernaht entsprechende Breite zu bringen. Patentanspruch 1 enthält keine Angaben zu einem Umfalten der Seitenfaltenschlauchfolie, sondern weist den Fachmann an, die Quernaht in einer bestimmten Länge abzuschweißen (Merkmal 4 b), wobei es genügt, den Bereich des die Haube bildenden Abschnitts auf diese Länge zu bringen, an dem die Quernaht abgeschweißt wird. Die Angabe, "wenn die (Zuführ-)Breite des Seitenfaltenschlauchs ungleich der Ideallänge der zu bildenden Quernaht ist", lässt sich nicht dahin auslegen, wenn nach Merkmal 4 b verfahren werde, finde nur eine Folie Verwendung, die im Bevorratungszustand bereits auf die Breite der Ideallänge gefaltet sei, so dass eine Anpassung der Länge der Quernaht an das zu umhüllende Gut nicht erforderlich sei, und nur aus Merkmal 5 ergebe sich Schutz auch dafür, im Verlauf des Verfahrens die Länge der Quernaht auf die Breite der parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Guts einzustellen.
- 33
- Soweit die Parteien darüber streiten, ob Patentanspruch 1 mit dem Merkmal 7, wonach die Dehnung der geöffneten Haube so erfolgt, dass sich die unteren Folienabschnitte an den Enden der Quernaht im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen, lediglich eine zwangsläufig eintretende Folge der patentgemäß ausgebildeten Quernaht oder ein eigenständiges Verfahrensmerkmal benennt, hat die mündliche Verhandlung ergeben, dass die Vermeidung von Zipfelbildung an den Enden der Quernaht regelmäßig mehr oder weniger deutlich eintritt , wenn die Quernaht die als Ideallänge bezeichnete Länge aufweist, und der Fachmann diese Wirkung durch ein stärkeres oder weniger starkes Stretchen der Haube optimieren kann.
- 34
- II. Da die Auslegung des Patentanspruchs 1 ergibt, dass er ein einheitliches , nicht dagegen zwei alternative und voneinander unabhängige Verfahren zum Gegenstand hat, kann das Streitpatent nicht in der von der Klägerin erstrebten Weise teilweise für nichtig erklärt werden. Vielmehr ist das beanspruchte Verfahren in der Gesamtheit seiner Merkmale der Prüfung auf Patentfähigkeit zu Grunde zu legen. Da die Klägerin zu 1 beantragt hat, Patentanspruch 1 des Streitpatents für nichtig zu erklären, legt der Senat den Klageantrag der Klägerin bei dieser Sachlage dahin aus, dass sich die Klage gegen den Patentanspruch 1 insgesamt richtet, auch wenn die Klägerin erklärt hat, dass sich die Nichtigkeitsklage nicht gegen die von ihr als zweite Verfahrensvariante (Merkmal 5) bezeichnete Ausführungsform der beanspruchten Erfindung richten soll.
- 35
- III. Der Nichtigkeitsgrund mangelnder Ausführbarkeit der Lehre nach Patentanspruch 1 des Streitpatents (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ) liegt entgegen dem Vorbringen der Klägerin zu 1 nicht vor.
- 36
- Welche Breite das zu verpackende Gut auf der der Quernaht parallelen Stirnseite hat, kann der Fachmann messen, so dass er die Länge der Schweißnaht entsprechend dieser Breite einstellen kann. Entgegen der Auffassung der Klägerin benennt Patentanspruch 1 die Breite, die zu messen ist, indem er sie als die "zur Quernaht parallele Breite" des zu umhüllenden Stückguts bezeichnet. Diese Breite ist, wie sich aus dem Ausführungsbeispiel entsprechend Fig. 3 des Streitpatents ergibt, die Breite des Stückguts oder Stückgutstapels , die parallel zu der abzuschweißenden Quernaht liegt.
- 37
- Zu der Frage, wie das Verfahren ausgeführt werden kann, entnimmt der Fachmann dem - nicht angegriffenen - Patentanspruch 4, dass er die zum Öffnen und anschließenden Stretchen bestimmten Finger unter teilweisem Öffnen des Abschnitts der Seitenfaltenschlauchfolie, der später die Haube bildet, so weit in eine erste Betriebsstellung zu verfahren hat, bis sich eine Breite des Seitenfaltenschlauchs gleich oder geringfügig kleiner als die Breite des Stückgutstapels und damit im Wesentlichen gleich der Ideallänge der Quernaht ergibt. An dieser Stelle wird die Quernaht abgeschweißt. Wie die mündliche Verhandlung ergeben hat, ist eine solche Führung der Mittel, mit denen der Folienabschnitt vom Vorrat abgezogen und teilweise geöffnet wird, dem Fachmann auch dann ohne weiteres möglich, wenn die Zuführbreite des Folienschlauchs größer als die Ideallänge der Quernaht ist. Denn der Fachmann erkennt, dass er in diesem Fall nicht - wie in der Ausführungsform der Erfindung nach Fig. 5 des Streitpatents dargestellt - vier Finger einsetzen muss, die in die vier äußeren Enden des gefalteten Folienschlauchs eingreifen und diesen unter Verzehr der V-förmig ausgebildeten Seiten öffnen, sondern zwei weitere Finger benötigt , die dafür sorgen, dass der V-förmig nach innen gefaltete Bereich der Schlauchfolie nicht verzehrt, sondern vergrößert wird, so dass sich die Zuführbreite des Schlauchmaterials verringert, bevor die Quernaht abgeschweißt, der Folienabschnitt abgetrennt und die Haube danach gestretcht wird.
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- Soweit die Klägerin zu 1 geltend gemacht hat, das Verfahren sei nicht ausführbar, weil das Streitpatent keine Mittel benenne, die verhindern, dass der Folienabschnitt nach dem Abschweißen der Quernaht und dem Abtrennen der Haube vom Vorrat herabfällt, und ein Nachreffen der teilweise geöffneten Haube vor dem Stretchen erst nach dem Prioritätstag des Streitpatents bekannt geworden sei, übersieht sie, dass das Streitpatent keine Anweisung enthält, die in verschiedene Positionen verfahrbaren Finger oder dergleichen vor dem Ab- schweißen der Quernaht und dem Abtrennen der Haube nur teilweise in den die Haube bildenden Folienabschnitt eingreifen zu lassen. Der Fachmann kann die Finger daher in der ersten Arbeitsposition so tief in den später die Haube bildenden Folienabschnitt eingreifen lassen, dass sie den später zu stretchenden Folienabschnitt insgesamt erfassen, und die Finger im ersten Arbeitsschritt nur so weit auseinanderfahren, wie dies zum Öffnen des Schlauchs für den Zweck, eine Quernaht mit der gewünschten Ideallänge zu bilden, erforderlich ist. Der die Haube bildende Folienabschnitt wird bei dem beanspruchten Verfahren erst nach dem Abschweißen der Quernaht vom Vorrat abgetrennt, so dass der die Haube bildende Folienabschnitt an der Bevorratung gehalten wird, bis die Finger oder dergleichen den Schlauchfolienabschnitt nach dem Abschweißen der Quernaht und dem Abtrennen der Haube von dem Vorrat in eine Kontur bringen, die der Kontur des zu umhüllenden Gutes entspricht.
- 39
- IV. Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung ist auch nicht nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ für nichtig zu erklären ; der Nichtigkeitsgrund liegt nicht vor.
- 40
- Zur Feststellung, ob dieser Nichtigkeitsgrund (Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Anmeldung) vorliegt, ist der Gegenstand des erteilten Patents mit der Gesamtheit des Inhalts der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zu vergleichen und festzustellen, ob die ursprüngliche Offenbarung erkennen ließ, dass der geänderte Lösungsvorschlag dem Fachmann von vornherein als zur Erfindung gehörend offenbart worden ist, ohne dass den in den ursprünglichen Unterlagen der Anmeldung formulierten Patentansprüchen die gleiche Bedeutung zukommt wie den Patentansprüchen des erteilten Patents (Sen. Urt. v. 5.7.2005 - X ZR 30/02, GRUR 2005, 1023 - Einkaufswagen II). Deshalb kann jedenfalls dann, wenn eine Ausführungsform der Erfindung in den ursprüngli- chen Unterlagen als besonders oder höchst bevorzugte Ausführungsform bezeichnet wird, diese zum Gegenstand des Hauptanspruchs gemacht werden.
- 41
- In den ursprünglichen Unterlagen der Anmeldung ist offenbart, dass die Länge der Schweißnaht so gewählt wird, dass sie wenigstens ca. 85 bis 90 % der Länge der im umhüllten Zustand zu ihr parallelen Stirnseitenränder des zu umhüllenden Stückgutes ist. Als bevorzugt werden wenigstens ca. 95 % dieser Länge genannt. Als höchst bevorzugt wird eine Länge der Schweißnaht bezeichnet , die im Wesentlichen gleich der Länge der im umhüllten Zustand zu ihr parallelen Stirnseitenränder des Stückguts ist (Erteilungsakten, ursprüngliche Unterlagen der Anmeldung, Beschreibung Seiten 8, 9 übergreifender Absatz; Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Beschreibung Seite 4, Zeilen 13 - 19). Daraus ist zu ersehen, dass eine Länge der Schweißnaht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, deren Länge jedenfalls ca. 85 % der parallelen Breite des zu umhüllenden Stapels beträgt, die aber auch so lang ausgebildet werden kann, dass sich ihre Länge über die Breite der zu ihr parallelen Stirnseite des Stückguts erstreckt. Als zur Erfindung gehörend sind damit Längen zwischen ca. 85 und 100% in der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen offenbart.
- 42
- Demgegenüber stellt die Angabe in Patentanspruch 1 der neuen europäischen Patentschrift, dass die Quernaht "im wesentlichen" gleich der Länge der zur Quernaht parallelen Breite des zu umhüllenden Gutes ist, eine Beschränkung des geschützten Gegenstandes dar. Wie der gerichtliche Sachverständige und der Privatgutachter der Beklagten übereinstimmend ausgeführt haben, versteht der Fachmann unter Angaben wie "im wesentlichen" oder "ca." auf dem hier einschlägigen Gebiet, dass er bei der Ausübung von Verpackungsverfahren mittels Stretchfolien Toleranzen zu berücksichtigen hat, so dass die Länge der Quernaht nicht genau der Breite der Stirnseite des zu umhüllenden Gutes entsprechen muss, sondern so weit von ihr abweichen kann, dass die Länge der Haubenquernaht der Breite des zu verpackenden Gutes unter Berücksichtigung von Toleranzen entspricht. Patentanspruch 1 stellt daher keine Erweiterung des beanspruchten Gegenstands über den in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörenden Bereich der Länge der Quernaht von jedenfalls 85 % und im Wesentlichen gleich der Breite des zu verpackenden Gutes dar, sondern eine Beschränkung auf die Ausführungsform, wie sie Gegenstand der höchst bevorzugten Ausführungsform der Erfindung nach den ursprünglichen Unterlagen der Anmeldung ist.
- 43
- Aus Patentanspruch 2 des Streitpatents ergibt sich für den Fachmann nicht, dass die Quernaht über den ursprünglich offenbarten Bereich von mindestens 85 % der Breite des zu umhüllenden Gutes hinaus verkürzt werden kann. Da Patentanspruch 2 eine Ausführungsform der Erfindung nach Patentanspruch 1 darstellt, entnimmt er der Angabe von "ca. 95 %" vielmehr eine Grenze, über die hinaus die Quernaht - unter Berücksichtigung von Toleranzen - nicht verkürzt werden soll, damit die Wirkung eines Anlegens der Zipfel an den Enden der Quernaht auf das verpackte Gut erreicht und übermäßige Spannungen in diesem Bereich vermieden werden.
- 44
- Soweit im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt das Merkmal, wonach der Seitenfaltenschlauch einen "um wenigstens 10 %" geringeren Umfang als das zu umhüllende Gut aufweisen soll, in Patentanspruch 1 aufgenommen worden ist, ergibt sich aus den ursprünglichen Unterlagen der Anmeldung (Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Spalte 2, Zeilen 35 - 40), dass Stretchfolienmaterial eine beachtliche Dehnung von im Allgemeinen wenigstens 10 % und mehr aufweist. Die Aufnahme des genannten Merkmals stellt damit eine ursprünglich offenbarte Einschränkung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung dar, nach der der Umfang des schlauchförmi- gen Stretchfolienabschnitts "kleiner als der Umfang des zu umhüllenden" Gutes sein sollte.
- 45
- Soweit schließlich im Einspruchsverfahren das zusätzliche Merkmal aufgenommen worden ist, "dass die Folienhaube so gedehnt wird, dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen", ist bereits in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung Spalte 5, Zeile 46, bis Spalte 6, Zeile 23) darauf hingewiesen, dass sich bei dem höchst bevorzugten Verfahren, bei dem die Länge der Querschweißnaht im Wesentlichen gleich der zu ihr parallelen Stirnseitenränder des zu verpackenden Gutes ist, der Vorteil ergibt, dass sich die auftretenden Spannungen im Wesentlichen senkrecht zur Schweißnaht einstellen, so dass sich die unteren Folienabschnitte im V-förmigen Doppelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stückgut anlegen.
- 46
- Beide Merkmale sind daher in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart; sie erweitern den beanspruchten Gegenstand nicht, sondern schränken ihn ein.
- 47
- V. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 ist neu (Art. 54 EPÜ), da keine der Entgegenhaltungen dem Fachmann sämtliche seiner Merkmale offenbart.
- 48
- 1. In dem Artikel "Now - a stretch-film pack keeps out dirt and moisture" (Anlage K 17) wird eine Stretchfolienverpackung dargestellt, bei der Palettenladungen mit einem Sack aus Stretchfolie umhüllt werden. Es werden Seitenfaltensäcke verwendet, die etwa 10 % kleiner sind als die zu umhüllende Ladung und die von einem Vorrat abgezogen und abgeschnitten werden. Die Stretchfolie ist in ihrem Zuführzustand in Falten gelegt, wird von Fingern gerafft und durch Spreizen so gedehnt, dass der Seitenfaltensack über die Ladung passt. Der Artikel enthält weder in den schriftlichen Erläuterungen noch in den bildlichen Darstellungen Hinweise, dass mit ein und demselben Seitenfaltenschlauchmaterial Hauben mit einer Quernaht ausgebildet werden können, deren Länge der Breite der parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Gutes entspricht , damit nach dem Umhüllen des Gutes schädliche Spannungen und abstehende Zipfel an den Enden der Quernaht vermieden werden. Der Artikel befasst sich mit diesem Problem nicht.
- 49
- 2. Der "Prospekt Lachenmeier" (Anlage K 15) befasst sich mit Schrumpfrahmen /Haubenaufbringern (Typen A, B und C), aber auch mit Haubenstreckanlagen (Typ H, Abbildungen 1 bis 5). Die Haubenstreckanlagen arbeiten in der Weise, dass vier verschiedene Foliengrößen unter automatischem Folienwechsel zum Einsatz kommen können. Die Höhe des zu umhüllenden Gutes wird mittels Fotozellen gemessen. Ein vom Folienvorrat abgezogener Seitenfaltenschlauch wird mittels Vakuum geöffnet. Folienhalter werden in die offene Folie hinein geöffnet und verleihen dieser ein der Palettenladung entsprechendes Format, wobei, wie der gerichtliche Sachverständige und der Privatgutachter der Klägerin übereinstimmend dargelegt haben, der Fachmann erkennt, dass die Folie bei diesem Vorgang gestretcht wird. Erst danach wird die Folie verschweißt , auf die korrekte Länge zugeschnitten und über die Palettenladung gezogen. Hinweise darauf, dass beim Schweißen der Folie darauf zu achten ist, dass die Länge der Quernaht im Wesentlichen der Breite der zu ihr parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Gutes entsprechen soll, enthält der Prospekt nicht. In den Darstellungen der Bilder 4 und 5 ist zwar eine Quernaht zu erkennen , von der vermutet werden kann, dass sie der Breite der Stirnseiten des zu umhüllenden Stapels entsprechen könnte. Die Abbildung eines umhüllten Stapels auf der Titelseite und auf Seite 2 des Prospekts zeigt jedoch einen unregelmäßig gebildeten und mit dehnbarer Folie umhüllten Stapel, ohne dass sich aus dieser Abbildung entnehmen lässt, dass die Quernaht mit einer Länge ausgebildet ist, die der Breite der Stirnseite des umhüllten Guts entspricht.
- 50
- 3. Die in dem "Prospekt Clearly" der TNT Materials Handling (Anlage K 12) dargestellte Vorrichtung nebst Bedienanleitung und Videoaufzeichnung (Anlagen K 13 und K 14) verarbeitet bereits mit einer Quernaht versehene Hauben aus Stretchfolie, ohne dass aus der Beschreibung oder den Abbildungen erkennbar wäre, welche Länge die Quernaht der Haube im Verhältnis zur gegebenenfalls unterschiedlichen Breite der zu verpackenden Güter aufweist. Der Prospekt zeigt Folien mit Quernaht (Seite 2, Foto "Stretch") und umhüllte Stückgutstapel, bei denen die Länge der Haubenquernaht der Breite der zu ihr parallelen Stirnseite des Stapels entsprechen könnte (Foto in der Mitte des Prospekts). Der Prospekt enthält aber auch Abbildungen von umhüllten Stückgutstapeln , bei denen Zipfel hochstehen (vorletzte Seite Abbildung 5 bei "easier and safer to use"). Maßnahmen, die Zipfelbildung durch Ausbildung der Haubenquernaht in einer bestimmten Länge zu vermeiden, werden nicht offenbart.
- 51
- 4. Aus dem "Comptex"- Prospekt (Anlage K 21) ist eine Vorrichtung zum Umhüllen von Stückgutstapeln zu ersehen, bei der stretchbare Seitenfaltenschlauchfolie verschiedener Größe zur Umhüllung von Stückgut verwendet wird. Die Folie wird von einem Vorrat abgezogen und durch Saugstiefel geöffnet. Vier Finger greifen in den Schlauch, auf denen die erforderliche Schlauchmateriallänge gerefft wird. Die Oberseite des Sacks wird verschweißt, der Sack vom Vorrat getrennt, gestretcht und auf die zu umhüllenden Güter abgesenkt. Hinweise, dass eine Quernaht in der Länge der Breite der Stirnseite des zu umhüllenden Gutes abgeschweißt wird, finden sich nicht. Die Abbildungen auf der Titelseite des Prospekts zeigen umhüllte Stapel, bei denen am Ende der Quernaht teils Zipfel hochstehen (oberes und rechtes Bild; Bild in der Mitte des Prospekts), teils aber auch nicht (Titelblatt linkes Bild).
- 52
- 5. Bei der in der US-Patentschrift 4 050 219 beschriebenen und im Prospekt "Comptex" (Anlage K 21) dargestellten Vorrichtung werden Güter mit elastischer Seitenfaltenschlauchfolie umhüllt (US-Patentschrift 4 050 219, vgl. Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 1, Zeile 7; Seite 5, Zeile 12; Fig. 2 a - 2 c). Zum Umhüllen von Paletten unterschiedlicher Größe werden Folien unterschiedlicher Größe bevorratet (vgl. Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 6, Zeilen 1 - 14). Die Seitenfaltenschlauchfolie wird mittels Vakuumköpfen auseinandergezogen. Sodann greifen Finger in die Folie ein, denen der Schlauch zugeführt wird (vgl. Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 7, Zeilen 13 - 27). Mittels eines Schneid- und Schließmechanismus wird der Schlauch auf die erforderliche Länge zugeschnitten und geschlossen, wodurch die Bildung der Haube zum Abschluss gebracht wird (vgl. Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 7, Zeilen 13 - 27). Danach werden die Finger auseinandergefahren , die Haube vollständig geöffnet und durch Dehnung auf eine Größe gebracht, in der die Haube auf das zu umhüllende Gut gezogen werden kann (vgl. Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 8, Zeilen 1 - 10). Mit der Frage, wie lang die Quernaht der Haube zu bemessen ist, damit Zipfelbildung in den V-förmigen Doppelungsbereichen der Enden der Quernaht vermieden werden kann, befasst sich die Veröffentlichung nicht. In ihr ist daher auch nicht offenbart, beim Schließen der Haube eine Quernaht abzuschweißen, deren Länge der zur Quernaht parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Gutes entspricht. Gleiches gilt für die deutsche Offenlegungsschrift 30 03 052, die keine Angaben dazu enthält, welche Länge die Quernaht im Verhältnis zur Breite der zu ihr parallelen Stirnseite des zu umhüllenden Gutes aufweisen soll.
- 53
- VI. Der Senat hat nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung nicht die Überzeugung gewonnen, dass das Verfahren nach Patentanspruch 1 dem Fachmann durch den Stand der Technik nahe gelegt worden ist (Art. 56 EPÜ).
- 54
- Der Fachmann, der am Prioritätstag des Streitpatents die als solche bekannten Verpackungsverfahren mit Stretchfolienhauben verbessern wollte, bei denen Seitenfaltenschlauchfolie von einem Vorrat abgezogen und teilweise geöffnet wird, so dass Finger oder dergleichen in die Folie eingreifen können, die Folie sodann gerefft, zur Bildung einer Haube abgeschweißt, abgeschnitten, gestretcht und auf das zu umhüllende Gut gezogen wird, musste schon aufgrund einfacher Überlegungen erkennen, dass ein Mangel der bekannten Verfahren die bei diesen mehr oder weniger häufig zu beobachtende Zipfelbildung im Bereich der Enden der Quernaht ist. Das ergibt sich nicht nur aus den Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen wie des Privatgutachters der Klägerin, sondern wird auch durch die zwar nachveröffentlichte, aber noch vor der Veröffentlichung des Streitpatents ausgegebene deutsche Offenlegungsschrift 38 24 577 belegt, in der beschrieben ist, dass beim Reffen der Folie über den Fingerelementen ein Folienabschnitt verbleibt, der nicht horizontal gestreckt wird, ein verschlechtertes Aussehen der Verpackung bewirkt und insbesondere deshalb nachteilig ist, weil er eine Angriffsfläche für Wind bietet, was zur Folge hat, dass beim Stapeln von verpackten Gütern eine Beschädigung der Oberfläche durch Gabelstaplerzinken kaum vermeidbar ist. Der Fachmann hatte daher am Prioritätstag des Streitpatents Veranlassung, darüber nachzudenken , wie der Bildung von hochstehenden Zipfeln auf mit Stretchfolie umhüllten Gütern begegnet werden kann.
- 55
- Ein ausdrücklicher Hinweis darauf, dass zwischen dem Hochstehen von Zipfeln auf umhüllten Gütern und der Länge der Haubenquernaht in Relation zu der ihr parallelen Seite der verpackten Güter ein Zusammenhang bestehen könnte, ist dem druckschriftlich belegten Stand der Technik nicht zu entnehmen. Der Fachmann konnte allenfalls aus der bildlichen Darstellung bekannter Vorrichtungen und der mit ihnen hergestellten Umhüllungen mittelbar Anregun- gen erhalten, über einen derartigen Zusammenhang nachzudenken. Die Beweisaufnahme hat jedoch nicht zur Überzeugung des Senats ergeben, dass die im Stand der Technik bekannten Vorrichtungen und die mit ihnen hergestellten Verpackungseinheiten Anregungen in diese Richtung geboten haben.
- 56
- Zwar enthalten die Prospekte "Stretch Packing" (Anlage K 15), "Clearly the Best Alternative" (Anlage K 12), der "Comptex"-Prospekt (Anlage K 21) sowie die US-Patentschrift 4 050 219 mit Fig. 1 Abbildungen, die umhüllte Güter zeigen, bei denen - jedenfalls auf den ersten Blick - die Länge der Quernaht im Wesentlichen der Breite der Stirnseite des verpackten Guts zu entsprechen scheint. Insbesondere die genannten Prospekte zeigen jedoch neben Abbildungen , bei denen hochstehende Zipfel auf dem umhüllten Gut nicht zu erkennen sind, auch solche Abbildungen, bei denen sie vorhanden sind. Der Fachmann ersieht daraus nur, dass mit den dort beschriebenen Vorrichtungen und den auf ihnen ausgeübten Verfahren, was die Bildung von hochstehenden Zipfeln auf der Oberseite der verpackten Güter betrifft, uneinheitliche Ergebnisse erzielt werden. Wie der gerichtliche Sachverständige und der Privatgutachter der Klägerin übereinstimmend dargelegt haben, ist auch durch Messungen und Berechnungen nicht festzustellen, ob diese unterschiedlichen Ergebnisse auf die Art und Weise der Ausbildung der Haubenquernaht zurückzuführen sind. Aus den Darstellungen kann daher nicht geschlossen werden, der Fachmann hätte ihnen einen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen der Länge der Quernaht, der Breite der parallelen Stirnseite des Guts und dem Auftreten störender Zipfelbildung auf dem umhüllten Gut entnehmen können. Von einem Fachmann wird zwar erwartet, dass er die auf seinem Fachgebiet üblichen Routineversuche durchführt, so dass Lösungen, die auf diesem Wege gefunden werden, die erfinderische Tätigkeit nicht begründen können (BGH Beschl. v. 28.4.1966 - Ia ZB 9/65 , BlPMZ 1966, 234, 235 - Abtastverfahren, insoweit nicht in GRUR 1966, 583 abgedruckt). Der Senat hat jedoch nicht feststellen können, dass der Fachmann durch die genannten Abbildungen auf den Weg gewiesen worden sein könnte, durch praktische Versuche auszuprobieren, ob sich die Bildung von Zipfeln durch Abschweißen einer Quernaht bestimmter Länge vermeiden lässt. Die Beweisaufnahme hat keine Anhaltspunkte ergeben, die den Schluss zulassen, dass den genannten Abbildungen ein solcher Offenbarungsgehalt zukommen könnte, so dass dahinstehen kann, ob die Anregung zu solchen Versuchen die Erfindung selbst hätte nahelegen können.
- 57
- Der gerichtliche Sachverständige hat in seinem Gutachten zwar ausgeführt , der Fachmann hätte am Prioritätstag Versuche angestellt und durch systematische Schritte ermittelt, ob und wie sich die Länge der Quernaht im Verhältnis zu den Proportionen der zu verpackenden Güter auswirkt. Dass solche Erwägungen angestellt wurden, ist aus dem Stand der Technik zu ersehen, da in den bekannten Vorrichtungen jedenfalls teilweise Folien bevorratet wurden, die unterschiedliche Breiten aufwiesen und es daher bereits erlaubten, Abschnitte vom Vorrat abzuschweißen und abzutrennen, die unterschiedlich breit waren und deshalb auch zur Herstellung von Hauben mit Quernähten unterschiedlicher Breite führten. Auf diese Weise konnten bereits zu kurze Quernähte , die beim Stretchen und Ziehen der Haube auf das Gut reißen oder sonst Schaden nehmen können, vermieden werden. Den genannten Abbildungen kann jedoch die Offenbarung eines Zusammenhangs zwischen dem Hochstehen von Zipfeln auf den verpackten Gütern und der Länge der Quernaht, der Anlass zu praktischen Versuchen in dieser Richtung geben könnte, nicht entnommen werden. Von einem Hinweis in diese Richtung kann nicht schon deshalb ausgegangen werden, weil dem Fachmann im Stand der Technik Abbildungen begegnet sind, die eine Länge der Quernaht zeigen, die bis zum Rand des zu verpackenden Gutes zu reichen scheint. Denn die Abbildungen zeigen nebeneinander auf das Gut gezogene Hauben, bei denen sowohl Zipfelbildung als auch keine Zipfelbildung zu erkennen ist. Sie sind daher mehrdeutig und können dem Fachmann auch die Annahme nahe legen, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Länge der Haubenquernaht, der zu ihr parallelen Breite der Stirnseite der umhüllenden Güter und der unerwünschten Zipfelbildung gibt, und dass der Umstand, dass in einigen Darstellungen verpackter Güter Zipfel an den Enden der Quernaht vermieden sind, also andere Ursachen als eine bestimmte Relation der Länge der Quernaht zur Breite der zu ihr parallelen Stirnseite der verpackten Güter hat. In Betracht kommt, dass aufstehende Zipfel im Bereich der Enden der Quernaht, wenn sie als störend empfunden worden sind, angeschweißt, angeklebt oder auf sonstige Weise niedergelegt worden sind, was der gerichtliche Sachverständige als eine naheliegende und mit einfachen Mitteln zu verwirklichende Lösung bezeichnet hat, zu der ein Fachmann bei der Suche nach einer Lösung des Problems greifen werde. Diese Einschätzung wird bestätigt durch die im Zeitrahmen des Streitpatents veröffentlichen Vorschläge zur Beseitigung der Zipfel. Wie sich aus der zwar nachveröffentlichten, aber im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem Streitpatent angemeldeten Lehre nach der deutschen Offenlegungsschrift 39 24 577 ergibt, wurde zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents vorgeschlagen, der als störend empfundenen Zipfelbildung durch Zuschweißen der Folienabschnitte an den Enden der Quernaht entgegenzuwirken.
- 58
- Es kann dahinstehen, ob der Fachmann vor dem Hintergrund dieser Problemlösungen überhaupt noch Veranlassung hatte, nach weiteren Wegen zu suchen, wie unerwünschte Spannungen in der Quernaht und Zipfelbildung an den Enden der Haubenquernaht zu beseitigen waren, insbesondere, wie dieses Problem ohne gegenüber den bekannten Verfahren zusätzliche Verfahrensschritte und ohne zusätzlichen Aufwand bezüglich der zum Umhüllen der zu verpackenden Güter erforderlichen Vorrichtung bereits in seiner Entstehung vermieden werden konnte. In der Beweisaufnahme sind keine Anhaltspunkte für die Annahme zu Tage getreten, dass Anlass dazu bestanden hätte, mit den bekannten Vorrichtungen eine Abstimmung der Länge der abzuschweißenden Quernaht auf die Breite der zu ihr parallelen Stirnseite der zu umhüllenden Güter vorzunehmen. Allein aus dem Bestreben des Fachmanns, erkannte Probleme bereits in ihrer Entstehung zu vermeiden und sie nicht, wenn sie aufgetreten sind, zu beseitigen, kann nicht hergeleitet werden, dass vom Fachmann Versuche in einer bestimmten Richtung zu erwarten sind. Deshalb kann nicht mit der für die Verneinung des Beruhens des beanspruchten Verfahrens auf erfinderischer Tätigkeit hinreichenden Sicherheit angenommen werden, dass der Fachmann aus dem Nacharbeiten der Umhüllung von Gütern mit den im Stand der Technik bekannten Vorrichtungen Anhaltspunkte gewonnen haben könnte, Versuche durchzuführen, bei denen die Wirkung von Quernähten ausprobiert wird, deren Länge in unterschiedlicher Relation zur Breite der Stirnseite der zu umhüllenden Güter steht.
- 59
- Da nicht festgestellt werden kann, dass dem Fachmann das erfindungsgemäße Verfahren durch den Stand der Technik nahegelegt war, hat Patentanspruch 1 in seiner geltenden Fassung Bestand.
- 60
- VII. Das Verfahren nach Patentanspruch 2 unterscheidet sich von dem Verfahren nach Patentanspruch 1 dadurch, dass die Mindestlänge der Quernaht kleiner als bei dem Verfahren nach Patentanspruch 1 gewählt und mit mindestens 95 % der Breite der parallelen Stirnseite des zu verpackenden Guts quantifiziert wird. Das Verfahren stellt eine zweckmäßige weitere Ausgestaltung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 dar und hat mit diesem Bestand.
Asendorf Kirchhoff
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.04.2001 - 1 Ni 10/00 (EU) -
(1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.
(3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.
Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung
- 1.
ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen; - 2.
ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten; - 3.
das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.
(1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.
(3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.
Berichtigt durch Beschluß
vom 25. Juli 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 247/02 Verkündet am:
7. Juni 2005
Weschenfelder
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk : ja
BGHZ : nein
Antriebsscheibenaufzug
PatG 1981 § 10 Abs. 1; § 139
a) Zum Nachweis der Bestimmung eines Mittels zur patentgemäßen Verwendung
kann es genügen, wenn der Angebotsempfänger oder Belieferte in
Bedienungsanleitungen oder dergleichen auf eine solche Verwendung hingewiesen
wird.
b) Bei der mittelbaren Patentverletzung ist derjenige Schaden zu ersetzen, der
durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht.
BGH, Urteil vom 7. Juni 2005 - X ZR 247/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 19. April 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und
die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 10. Oktober 2002 aufgehoben , soweit nicht die Klägerin die Klage gegen die Beklagte zu 1 auf angemessene Entschädigung für die Zeit vom 9. Mai 1998 bis 11. September 1998 und auf Rechnungslegung für dieselbe Zeit zurückgenommen hat.
Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Sprache veröffentlichten euro-
päischen Patents 0 680 920 (Klagepatent), das einen Antriebsscheibenaufzug, Hebezeug und Maschinenstandort betrifft und beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 695 03 959 geführt wird.
Im Einspruchsbeschwerdeverfahren T 0260/03 - 3.2.1 vor dem Europäischen Patentamt hat Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalten, wobei die Änderung gegenüber der erteilten Fassung des Patentansp ruchs durch Fettdruck hervorgehoben ist:
"Traction sheave elevator comprising an elevator car (1, 101) moving along elevator guide rails (10), a counterweight (2) moving along counterweight guide rails (11), a set of hoisting ropes (3, 103) on which the elevator car and counterweight are suspended in the elevator shaft (17, 117), and a drive machine unit (6) driving a traction sheave (7) placed in the elevator shaft and acting on the hoisting ropes (3, 103), characterized in that the drive machine unit (6) is - in relation to its diameter - flat in the direction of the drive shaft of the traction sheave, and that a wall of the elevator shaft (17, 117) contains a machine space (15, 115) in which the essential parts of the drive machine unit (6) are placed, so that no separate machine room ist present."
In deutscher Übersetzung lautet der Anspruch in dieser Fassung:
"Antriebsscheibenaufzug, mit einem Aufzugkorb (1, 101), der sich entlang von Aufzug-Führungsschienen (10) bewegt, einem Gegengewicht (2), das sich entlang von Gegengewicht-Führungsschienen (11) bewegt, einem Satz Hebeseilen (3, 103), an denen der Aufzugkorb und das Gegengewicht in dem Aufzugschacht (17, 117) aufgehängt sind und einer
eine Antriebsscheibe (7) antreibenden Antriebseinheit (6), die im Aufzugschacht angeordnet ist und auf die Hebeseile (3, 103) einwirkt, dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebseinheit (6) - im Verhältnis zu ihrem Durchmesser - in Richtung der Antriebswelle von der Antriebsscheibe eben ist, und daß eine Wand des Aufzugschachts (17, 117) einen Maschinenraum (15, 115) aufweist, in dem die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit (6) angeordnet sind, derart, daß kein getrennter Maschinenraum vorhanden ist."
Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2 bis 4 sind, vertreibt unter der Bezeichnung "E. 100, 300 und 500" Antriebseinheiten für Antriebsscheibenaufzüge. Diese hat sie mit den Prospekten 2/99 und 9/99 aus dem Jahre 1999 (Anlagen K 8a, K 9) beworben, die neben anderen Einbauarten auch den Einbau der Antriebseinheiten in eine Nische der Aufzugschachtwand zeigen. Die Einbautiefe dieser Einheiten beträgt zwischen 144 und 160 mm. Als Gesamttiefe einschließlich Antriebsscheibe ist in den Prospekten gemäß Anlagen K 8a, K 9 ein Maß von 301 mm (E. 100), 326 mm (E. 300) und 386 mm (E. 500) angegeben. Die Höhe ist mit 430 mm (E. 100 und 300) und 478 mm (E. 500) angegeben. Für die Breite ist ein Maß von 566 mm (E. 100 und 300) und 680 mm (E. 500) ausgewiesen. Bei den Antriebseinheiten der Beklagten ist das Getriebe innerhalb der Antriebsscheiben angeordnet. Während der Messe "Interlift 1999" vom 12. bis 15. Oktober 1999 in Augsburg stellten die Beklagten ein in einem Rahmenwerk angeordnetes Aufzugmodell aus, das neben einer Aufzugkabine nebst Gegengewicht eine Antriebseinheit der in Rede stehenden Art aufwies.
Nachdem die Beklagten von der Klägerin wegen Patentverletzung in Anspruch genommen worden waren, haben sie sich mit Schriftsatz vom 16. August 2000 verpflichtet, es bei Meidung einer Vertragsstrafe zu unterlassen, "die-
sen" Prospekt zu verteilen, und in der Berufungsbegründung erklärt, das Unterlassungsversprechen habe beide genannte Prospekte (2/99, 9/99) erfassen sollen. Sie haben angegeben, seit Abgabe der Unterlassungserklärung nur noch den Prospekt Anlage B 6 mit dem Druckvermerk "07/00" verwendet zu haben. Dieser zeigt eine auf eine Wand montierte Antriebseinheit und weist nebenstehend den Text auf: "Bitte beachten: Abweichende Einbausituationen können Patente der Firma K. berühren."
Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagten hätten das Klagepatent unmittelbar und darüber hinaus mittelbar verletzt. Sie hat beantragt, die Beklagten wegen unmittelbarer (Klageantrag I, 1a) und mittelbarer (Klageantrag I, 1b) Verletzung des Klagepatents zur Unterlassung, ferner zur Auskunft über Herkunft und Vertriebswege der Antriebsscheibenaufzüge und Rechnungslegung sowie zur Herausgabe patentverletzender Gegenstände zur Vernichtung zu verurteilen (Klageanträge 2 bis 4). Darüber hinaus hat sie die Feststellung begehrt , daß die Beklagte zu 1 zur Zahlung angemessener Entschädigung und die Beklagten als Gesamtschuldner zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet sind (Klageanträge II, 1, 2).
Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Klage wegen unmittelbarer Patentverletzung (Klageantrag I, 1a) und den Antrag auf Herausgabe patentverletzender Gegenstände zur Vernichtung (Klageantrag I, 4) abgewiesen. Im übrigen hat es die Beklagten antragsgemäß verurteilt,
es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, die im einzelnen näher bezeichneten, mit einer Antriebsscheibe versehenen Antriebseinheiten in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und
zu liefern, ohne im Falle des Anbietens den Angebotsempfänger deutlich erkennbar schriftlich darauf hinzuweisen, daß die Antriebseinheit ohne die Zustimmung der Klägerin als eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 680 920 nicht in Antriebsscheibenaufzügen in der vorstehend beschriebenen Weise eingebaut werden darf und im Falle des Lieferns den Abnehmern bei Meidung einer für den Fall der Zuwiderhandlung fällig werdenden, an die Klägerin zu zahlenden Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,-- DM zu verpflichten , die Antriebseinheit nicht ohne die Zustimmung der Klägerin als eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 680 920 in Aufzugsschächten von Antriebsscheibenaufzügen in der vorstehend beschriebenen Weise zu installieren; der Klägerin Auskunft zu erteilen über die Herkunft und den Vertriebsweg der vorstehend beschriebenen Erzeugnisse und hierauf bezogen Auskunftsansprüche für die Zeit ab dem 12. September 1998 zugesprochen.
Ferner hat das Landgericht unter II, 1 des Tenors festgestellt,
daß die Beklagte zu 1 verpflichtet ist, der Klägerin für die unter I, 1 bezeichneten, in der Zeit vom 9. Mai 1998 bis zum 11. September 1998 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen und hierauf bezogene Auskunftsansprüche zugesprochen.
Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil in der Verurteilung zur Unterlassung mittelbarer Patentverletzung dahin abgeändert, daß die Beklagten zur Unterlassung verpflichtet sind, "ohne im Falle des Anbietens den jeweiligen Angebotsempfänger und im Falle
des Lieferns den jeweiligen Abnehmer deutlich erkennbar schriftlich darauf hinzuweisen , daß die Antriebseinheit nicht ohne die Zustimmung der Klägerin als eingetragener Inhaberin des europäischen Patents 0 680 920 in Antriebsscheibenaufzüge in der vorstehend beschriebenen Art und Weise eingebaut werden darf", und insoweit das weitergehende Unterlassungsbegehren abgewiesen. Die weitergehende Berufung der Beklagten wurde demgegenüber zurückgewiesen (das Berufungsurteil ist in Mitt. 2003, 264 veröffentlicht). Gegen dieses Urteil richtet sich die zugelassene Revision der Beklagten. Die Klägerin hat im Hinblick auf das Senatsurteil vom 3. Juni 2004 (X ZR 82/03, GRUR 2002, 845 - Drehzahlermittlung) die Klage gegen die Beklagte zu 1 auf angemessene Entschädigung für die Zeit vom 9. Mai 1998 bis 11. September 1998 und auf Rechnungslegung für dieselbe Zeit teilweise zurückgenommen; im übrigen ist sie der Revision entgegengetreten.
Entscheidungsgründe:
Das Berufungsgericht hat die Revision uneingeschränkt zugelassen. Auf die in zulässiger Weise eingelegte Revision steht das Berufungsurteil daher in vollem Umfang zur Überprüfung durch das Revisionsgericht. Die Revision hat in dem Umfang, in dem über sie nach der teilweisen Klagerücknahme noch zu entscheiden ist, Erfolg und führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch über die Kosten des Revisionsverfahrens.
I. Das Berufungsgericht hat die Beklagten wegen mittelbarer Verletzung des Klagepatents zur Unterlassung verurteilt und ist dabei rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daß die von den Beklagten angebotenen Antriebseinheiten
für Antriebsscheibenaufzüge "E. 100, 300 und 500" Mittel darstellen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung nach Patentanspruch 1 des Klagepatents beziehen, so daß sie als Gegenstand einer durch § 10 Abs. 1 PatG in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ verbotenen mittelbaren Patentverletzung in Betracht kommen.
1. Nach der Rechtsprechung des Senats bezieht sich ein Mittel auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. § 10 PatG erweitert nicht den - durch den Patentanspruch definierten - immateriellen Schutzgegenstand, dessen Nutzung ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen ist, sondern soll den Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzungen vor dem Eingriff in diesen Schutzgegenstand schützen. Deshalb beschränkt das Tatbestandsmerkmal der "Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen", das Vorfeldverbot auf das Anbieten und die Lieferung solcher Mittel, die nach ihrer Wirkungsweise geeignet sind, einen Eingriff in den Schutzgegenstand nach sich zu ziehen. Nur ein solches Mittel bezieht sich auf ein wesentliches Element der Erfindung, das geeignet ist, mit weiteren Mitteln, die nach den Merkmalen des Patentanspruchs ausgebildet sind, bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. Denn nur aus dieser Eignung ergibt sich die von der Ausgestaltung des Mittels selbst unabhängige besondere Gefahr, mit der Lieferung des Mittels zu einem Eingriff in den Schutzgegenstand des Patents beizutragen. Mittel, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden können, zur Verwirklichung der Lehre der Erfindung jedoch nichts beitragen, werden von diesem Kriterium nicht erfaßt. Leistet ein Mittel dagegen einen solchen Beitrag, kommt es im allgemeinen nicht darauf an, mit welchem Merkmal oder welchen Merkmalen des Patentanspruchs das Mittel zusammenwirkt. Denn was Bestandteil des Pa-
tentanspruchs ist, ist regelmäßig bereits deshalb auch wesentliches Element der Erfindung. Insbesondere ist es nicht möglich, die wesentlichen Elemente einer Erfindung danach zu bestimmen, ob sie den Gegenstand des Patentanspruchs vom Stand der Technik unterscheiden (Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758, 761 - Flügelradzähler, zur Veröffentlichung in BGHZ 159, 76 vorgesehen).
2. Im Hinblick auf diese Kriterien hat das Berufungsgericht zutreffend angenommen, daß es sich bei den angegriffenen Gegenständen um Mittel handelt, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen.
a) Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, am Prioritätstag des Klagepatents seien Antriebsscheibenaufzüge bekannt gewesen, bei denen zur Unterbringung des Antriebs ein separater Maschinenraum notwendig gewesen sei. So sei aus der französischen Patentschrift 1 451 792 ein Seitenantriebsaufzug bekannt gewesen, bei dem ein Maschinenraum unterhalb oder neben der Antriebswelle für die Antriebsscheibe erforderlich sei. Das nachveröffentlichte europäische Patent 0 631 967 zeige ein flaches Hebezeug, das im oberen Bereich des Aufzugsschachtes oberhalb des Weges für den Aufzugkorb oder für das Gegengewicht vorgesehen sei. Der hierdurch in Anspruch genommene Raum erhöhe die Baukosten und schränke die Raumnutzung und die architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten ein. Zur Lösung des Problems, den zur Unterbringung der Antriebseinheit erforderlichen Raum effektiv auszunutzen und unabhängig von der Höhe des Hebezeuges im wesentlichen auf den Raum zu beschränken, der für den Aufzugkorb und die Gegengewichte auf ihren Bewegungsbahnen einschließlich der Sicherheitsabstände und den Durchgang der Hebeseile benötigt wird, schlage Patentanspruch 1 des Klagepatents einen Antriebsscheibenaufzug vor, der folgende Merkmale aufweist:
(1) einen Aufzugkorb, der sich entlang von Aufzug-Führungsschienen bewegt, (2) ein Gegengewicht, das sich entlang von Gegengewicht-Führungsschienen bewegt, (3) einen Satz von Hebeseilen, an denen der Aufzugkorb und das Gegengewicht in den Aufzugschacht aufgehängt sind, (4) eine Antriebseinheit, die (4.1) eine Antriebsscheibe antreibt, (4.2) im Aufzugschacht angeordnet ist und (4.3) auf die Hebeseile einwirkt. (5) Die Antriebseinheit ist - im Verhältnis zu ihrem Durchmesser - in Richtung der Antriebswelle flach; (6) eine Wand des Aufzugschachts weist einen Maschinenraum auf, in dem die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit angeordnet sind.
Nach den weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts entnimmt der Fachmann dem Merkmal 5, daß die Abmessungen der Antriebseinheit in axialer Richtung geringer sein sollen als in Richtung ihres Durchmessers, und Merkmal 6, daß die Antriebseinheit mit ihren wesentlichen Elementen in einer Wand des Aufzugschachtes liegen soll, und zwar nur in dieser Wand und nicht in einem zusätzlichen Raum, wie er nach dem Stand der Technik benötigt wurde. Deshalb sei es wesentlich für die Erfindung, daß die Tiefe des Maschinenraums die Dicke der Aufzugschachtwand nicht übersteige (Klagepatent Spalte 3, Zeilen 18 - 20; deutsche Übersetzung Seite 5, Zeilen 12 - 14). Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, der Fachmann zähle die Antriebsscheibe nicht zur Antriebseinheit im Sinne der Merkmale 5 und 6, da er erkenne, daß Patentanspruch 1 des Streitpatents in der Merkmalsgruppe 4 und in Merkmal 5 zwischen der Antriebseinheit und der Antriebsscheibe unterscheide. In den Fi-
guren und der Beschreibung (Spalte 3, Zeilen 20 - 23 und 33 - 35; deutsche Übersetzung Seite 5, Zeilen 14 - 17 und 29 - 30) werde er darauf hingewiesen, daß die Antriebsscheibe im Gegensatz zu der Antriebseinheit in den Aufzugschacht hineinragen müsse, um mit den Hebeseilen zusammenwirken zu können , wobei die Dimensionierung der Antriebsscheibe von der Dicke und Anzahl der zu bewegenden Seile abhänge.
Gegen diese Auslegung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents in der erteilten Fassung, die dem Berufungsverfahren zu Grunde lag, erhebt die Revision keine Rügen; sie läßt einen Rechtsfehler auch nicht erkennen.
b) Die angegriffenen Antriebseinheiten hat das Berufungsgericht als Mittel angesehen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, weil sie dazu geeignet seien, in einen Antriebsscheibenaufzug eingebaut zu werden, der die in Anspruch 1 des Klagepatents angegebenen Merkmale aufweise.
Diese Ausführungen treffen nach den im Tatbestand des angefochtenen Urteils wiedergegebenen Abbildungen der angegriffenen Antriebseinheiten zu und lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Patentanspruch 1 des Klagepatents definiert das Verhältnis zwischen Elementen des Aufzugs und des Gebäudes (Aufzugschacht, Aufzugwand), in dem die Elemente des Antriebs für den Aufzug angeordnet sind. Mit "Antriebsscheibenaufzug" hat das Berufungsgericht ersichtlich den im Gebäude montierten Aufzug bezeichnet, bei dem die Antriebseinheit in der Schachtwandausnehmung angeordnet ist, wie dies in den Abbildungen der Prospekte 2/99 und 9/99 dargestellt ist. Aus diesen Abbildungen ist ersichtlich, daß die angegriffenen Antriebseinheiten so flach ausgebildet sind, daß die gesamte Antriebseinheit in dem als Nische oder Ausnehmung in der Schachtwand ausgebildeten Maschinenraum angeordnet werden kann,
ausschließlich die Antriebscheibe in den Schachtraum hineinragt und ein weiterer Maschinenraum nicht benötigt wird. Die Antriebseinheiten der Beklagten stellen daher Mittel dar, die sich auf ein wesentliches Merkmal der Erfindung beziehen. Dem Umstand, daß - wie sich aus der Beschreibung des Klagepatents ergibt (deutsche Übersetzung Seite 4) - bereits am Prioritätstag des Klagepatents Antriebseinheiten für Antriebsscheibenaufzüge bekannt waren, die so flach ausgebildet sind, daß sie in einer Öffnung oder Ausnehmung der Wand eines Fahrstuhlschachts angeordnet werden können, hat das Berufungsgericht keine Bedeutung beigemessen. Das ist rechtlich nicht zu beanstanden, denn dieser Umstand schließt nach der Rechtsprechung des Senats nicht aus, ein derartiges Mittel als ein solches anzusehen, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht.
II. Das Berufungsgericht hat darüber hinaus rechtsfehlerfrei festgestellt, daß die angegriffenen Antriebseinheiten geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, und die Beklagten bezogen auf dieses Tatbestandsmerkmal einer mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG vorsätzlich gehandelt haben. Die hiergegen erhobenen Rügen der Revision sind unbegründet.
1. Unter der "Eignung" des Mittels, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist die objektive Eignung des angegriffenen körperlichen Gegenstandes zu verstehen, im Zusammenwirken mit weiteren Elementen in eine Gestaltung gebracht zu werden, die von allen Merkmalen des unter Patentschutz stehenden Gegenstandes Gebrauch macht und damit eine Benutzungshandlung im Sinne von § 9 PatG verwirklicht. Diese objektive Eignung des Mittels zur Benutzung der Erfindung muß der Anbieter oder Lieferant des Mittels kennen. Neben der objektiven Eignung des Mittels zur Benutzung der Erfindung umfaßt der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung daher als
subjektives Tatbestandsmerkmal, daß der Lieferant oder Anbieter weiß, daß das Mittel zur Benutzung der Erfindung geeignet ist, und dies auch will (Sen.Urt. v. 10.10.2000 - X ZR 176/98, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät, unter III, 2 b; III, 2 c, aa).
2. a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die angegriffenen Antriebseinheiten könnten infolge ihrer flachen Bauweise von Abnehmern der Beklagten in Wandnischen von Aufzugschächten so eingebaut werden, daß ihre wesentlichen Elemente in dem als Wandnische oder -ausnehmung ausgebildeten Maschinenraum angeordnet seien und keinen zusätzlichen Maschinenraum im Aufzugschacht in Anspruch nähmen. Sie verwirklichten das Merkmal 5 der vorstehenden Merkmalsgliederung, weil sie flach im Sinne dieses Merkmals seien, und Merkmal 6, weil im Wesentlichen nur die Antriebsscheibe in den Aufzugsschacht hineinrage und die Antriebseinheit selbst vollständig in der Schachtwandausnehmung angeordnet sei. Das Vorbringen der Beklagten, die angegriffenen Antriebseinheiten seien nicht flach im Sinne des Patentanspruchs 1 des Klagepatents, vielmehr sei das Getriebe in der Antriebsscheibe untergebracht und rage mit ihr zusammen in den Aufzugschacht hinein, hat das Berufungsgericht für unerheblich gehalten. Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, Merkmal 6, wonach der in der Wand befindliche Maschinenraum die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit aufnimmt, bedeute aus der Sicht des Fachmanns entgegen der Ansicht der Beklagten nicht, daß bestimmte Bauteile - wie etwa das Getriebe - vollständig in diesen Aufnahmeraum hineinpassen müßten. Damit der bisher erforderliche gesonderte Maschinenraum eingespart werden könne, müsse die Antriebseinheit als solche im wesentlichen in dem durch eine Wandausnehmung gebildeten Aufnahmeraum liegen und dürfe grundsätzlich nicht nach innen in den Aufzugsschacht hineinragen. Es sei jedoch unschädlich , wenn die Antriebseinheit zu einem geringfügigen, unwesentlichen Teil in den Schacht vorstehe, da das Klagepatent keine absolute Vollkommenheit an-
strebe, was bereits der Wortlaut des Merkmals 6 zum Ausdruck bringe, der nur die Anordnung der wesentlichen Elemente und nicht der gesamten Antriebseinheit in der Wandausnehmung verlange. Der Lehre des Klagepatents stehe nicht entgegen, Teile der Antriebseinheit in der Antriebsscheibe unterzubringen, denn das Klagepatent überlasse es dem Fachmann, ob er die Antriebsscheibe massiv oder hohl ausbilde und letzterenfalls einzelne Funktionsteile der Antriebseinheit wie das Getriebe in der Antriebsscheibe anordne. Dies zeige bereits die in der Beschreibung des Klagepatents erwähnte PCT-Anmeldung WO 95/00432 (Anlage W 3), bei der die zur Antriebseinheit gehörende Antriebswelle , auf der die Antriebsscheibe befestigt sei, in den Hohlraum der Antriebsscheibe hineinrage. Daraus ergebe sich für den Fachmann, daß auch andere Teile des Getriebes in die Antriebsscheibe verlagert werden könnten, solange dadurch - wie hier - kein zusätzlicher Raumbedarf eintrete, der der Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre entgegenstehe. Der Kern der Erfindung liege darin, daß die wesentlichen Elemente des Antriebs in einer Wand des Aufzugschachts lägen, und zwar nur in dieser Wand und nicht in einem zusätzlichen Raum, wie er nach dem Stand der Technik benötigt worden sei. Ein solcher Einbau könne mit den angegriffenen Antriebseinheiten erreicht werden. Die Prospekte der Beklagten wiesen auf die extrem flache Bauweise ihrer Antriebseinheiten hin, so daß mit ihnen ein Einbau vorgenommen werden könne, bei dem im wesentlichen nur die Antriebsscheibe in den Aufzugsschacht hineinrage.
b) Diese Ausführungen greift die Revision ohne Erfolg an.
aa) Die Revision meint, das Berufungsgericht habe verkannt, daß die angegriffenen Antriebseinheiten eine axiale Ausdehnung aufwiesen, welche die Dicke einer typischen Aufzugwand weit überschritten, weil die Getriebe des An-
triebs in den Fahrstuhlschacht vorstünden und nur die Antriebsscheibe nicht zur Antriebseinheit zu zählen sei.
Mit diesem Vorbringen zeigt die Revision keinen Rechtsfehler auf. Patentanspruch 1 des Klagepatents definiert das Verhältnis zwischen Elementen des Aufzugs und des Gebäudes (Aufzugschacht, Aufzugwand), in dem die Elemente des Antriebs für den Aufzug angeordnet sind. Dabei geht Patentanspruch 1 des Klagepatents von der technischen Selbstverständlichkeit aus, daß die Antriebsscheibe, um den Aufzugkorb antreiben zu können, ihrerseits angetrieben werden muß, und setzt daher eine Ausführung des Aufzugs voraus, bei dem zumindest ein Teil des Getriebes, zum Beispiel die Antriebswelle für die Antriebsscheibe, in den Aufzugschacht hineinragen muß. Wie der fachkundige Leser unschwer erkennt, läßt sich der Zweck des Klagepatents, einen zusätzlichen Raum für den Antrieb zu vermeiden, nicht vollständig verwirklichen. Aus Gründen der technischen Funktionsfähigkeit müssen die Einrichtungen, die die Bewegung der Antriebsvorrichtung an den Aufzug weitergeben, in den Schacht hineinragen. Demgemäß wird der Fachmann davon ausgehen, daß es das Anliegen des Klagepatents ist, die Antriebsvorrichtung so weit wie möglich aus dem Schacht herauszuverlegen. Da die Antriebsscheibe aber in den Aufzugschacht hineinragen muß, ist es aus seiner Sicht jedenfalls solange unschädlich , einzelne Teile des Antriebs in die Antriebsscheibe zu verlegen, wie dies nicht zu einem zusätzlichen Raumbedarf im Aufzugschacht führt. Es ist daher rechtlich nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht auch solche Ausführungsformen der patentierten Erfindung von Patentanspruch 1 - gegebenenfalls unter dem Gesichtspunkt verschlechterter Ausführungsformen - erfaßt angesehen hat, bei denen nicht nur ein geringer, sondern auch ein größerer Teil der Antriebseinheit in der Antriebsscheibe so untergebracht wird, daß kein gesonderter und über die Wandausnehmung hinausgehender zusätzlichen Maschinenraum benötigt wird. Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung rechtferti-
gen könnten, etwa daß die Antriebsscheiben bei den angegriffenen Gegenständen axial tiefer ausgebildet seien als für die Aufnahme der Hebeseile notwendig , um sie gleichzeitig als Abdeckungen für einen außerhalb der Wandausnehmung benötigten Maschinenraum zu benutzen, sind weder geltend gemacht noch aus den Abbildungen der angegriffenen Gegenstände zu erkennen.
bb) Die Revision macht auch ohne Erfolg geltend, die Tiefe der angegriffenen Antriebseinheiten könne nicht mehr zum Gegenstand der Erfindung gerechnet werden, weil nach den Angaben der Beschreibung des Klagepatents die Dicke einer gewöhnlichen Aufzugschachtwand ungefähr 15 cm betrage. Insoweit verkennt die Revision, daß die Angaben der Beschreibung zu Wandstärken des Aufzugschachts und damit zur Tiefe der als Nische oder Ausnehmung gebildeten Maschinenräume keinen Eingang in Patentanspruch 1 des Klagepatents gefunden haben und daher nur ein Ausführungsbeispiel beschreiben , das den Inhalt des Patentanspruchs 1 nicht beschränkt.
cc) Die Revision macht schließlich ohne Erfolg geltend, daß mit der Entscheidung des Europäischen Patentamts im Einspruchsverfahren Patentanspruch 1 so beschränkt worden sei, daß dessen Schutzbereich die angegriffenen Gegenstände nicht mehr erfasse. Zwar ist Patentanspruch 1 des Klagepatents im Einspruchsverfahren durch die Aufnahme des Merkmals, "derart, daß kein getrennter Maschinenraum vorhanden ist", beschränkt worden. Eine Beschränkung des Patentanspruchs 1 dahingehend, daß sämtliche und nicht nur die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit in dem in der Wand des Schachts angeordneten Maschinenraum angeordnet werden, ist im Einspruchsverfahren dagegen nicht erfolgt.
Das Berufungsgericht hat Patentsanspruch 1 des Klagepatents bereits entnommen, daß die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit in einer Wand
des Schachts und nicht in einem zusätzlichen Raum anzuordnen sind. Eine über diese Auslegung des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung hinausgehende Beschränkung des Klagepatents enthält Patentanspruch 1 in der Fassung des Beschlusses des Europäischen Patentamts nicht. Diese Auslegung und die auf ihr beruhende Bestimmung des Schutzbereichs des Klagepatents kann der Senat selbst vornehmen (Sen.Urt. v. 26.9.1996 - X ZR 72/94, GRUR 1997,116 - Prospekthalter; Sen.Urt. v. 7.9.2004 - X ZR 255/01, GRUR 2004, 1023, 1025 - Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung; vgl. Busse/Keukenschrijver , PatG, 6. Aufl., § 143 Rdn. 307 m.w.N.).
dd) Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts sind die angegriffenen Antriebseinheiten daher objektiv geeignet, durch die Abnehmer der Beklagten zur Benutzung der Erfindung des Klagepatents verwendet zu werden. Dies wußten und wollten die Beklagten auch, denn sie haben in ihren Prospekten 2/99 und 9/99 entsprechende Einbaubeispiele abgebildet.
III. Demgegenüber kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht die weiteren Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG bejaht und die Beklagten zur Unterlassung verurteilt hat.
1. a) Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG setzt zunächst voraus, daß das Mittel "bestimmt" ist, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
Die Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kann nicht nach objektiven Maßstäben bemessen werden, sondern hängt von der subjektiven Willensrichtung des Angebotsempfängers oder Belieferten ab: Plant
dieser den Einsatz des Mittels für die Benutzung der Erfindung, dann liegt die Bestimmung vor; plant der Angebotsempfänger dies nicht, fehlt es an der Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung (vgl. Hesse, GRUR 1982, 191, 194). Das Tatbestandsmerkmal des "Bestimmtseins" der Mittel zur Benutzung der Erfindung ist daher ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das nicht in der Person des als mittelbarer Patentverletzer in Anspruch genommenen Anbieters oder Lieferanten des Mittels vorliegen muß, sondern in der Person des Angebotsempfängers oder Abnehmers. Dieser besitzt die alleinige Verfügungsmacht über den gelieferten Gegenstand, nur er kann daher die Entscheidung treffen, das ihm angebotene oder gelieferte Mittel unter Benutzung der Erfindung zu verwenden. Die Bestimmung zur Benutzung der Erfindung setzt daher einen entsprechenden Handlungswillen des Angebotsempfängers oder Belieferten im Zeitpunkt der Vornahme einer mittelbaren Patentverletzung durch den Anbietenden oder Lieferanten voraus. Der erkennbare Handlungswille des Angebotsempfängers oder Belieferten ist entscheidend dafür, ob der angebotene oder gelieferte Gegenstand bestimmt ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden (Sen.Urt. v. 10.10. 2000, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät , unter III, 2 c, aa; vgl. auch Hesse, GRUR 1982, 191, 194; Scharen, GRUR 2001, 995).
Deshalb kann allein aus dem Umstand, daß der als mittelbarer Patentverletzer in Anspruch Genommene die objektive Eignung des von ihm angebotenen oder vertriebenen Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kennt, nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, das Mittel sei zur Begehung unmittelbarer Patentverletzungen auch bestimmt. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG enthält kein absolutes Verbot der Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen , sondern greift nur dann ein, wenn die Mittel nicht nur zur Benutzung der Erfindung in objektiver Hinsicht geeignet, sondern durch die Angebotsempfän-
ger und/oder Abnehmer der Mittel hierzu auch bestimmt sind (Sen.Urt. v. 4.5.2004, GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler, unter II, 2 a). Erkennt der Angebotsempfänger oder Belieferte aus den Umständen, unter denen er das Angebot oder die Lieferung des Mittels erhält, die Eignung des Mittels, patentverletzend verwendet zu werden, und bildet er den Willen, das Mittel auf diese Weise zu benutzen, ist das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtseins des Mittels, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, erfüllt. Von einer oder mehreren mittelbar patentverletzenden Handlungen kann daher erst dann ausgegangen werden, wenn sich das Bestimmtsein der Mittel zu einer unmittelbaren Patentverletzung seitens der Angebotsempfänger und Belieferten für jedes in Betracht kommende einzelne Angebot und für jede einzelne Lieferung feststellen läßt, sofern dies nach den Umständen nicht offensichtlich ist (vgl. Scharen, aaO).
b) Für das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals des Bestimmtseins der Mittel, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist der Patentinhaber darlegungs- und beweispflichtig, der den Dritten wegen mittelbarer Patentverletzung in Anspruch nimmt. Da dieses Tatbestandsmerkmal schwer darzulegen und zu beweisen ist, sieht § 10 Abs. 1 PatG vor, daß es zum Nachweis des Handlungswillens des Abnehmers und der Kenntnis und des Wollens des Anbietenden oder Lieferanten genügt, daß das Bestimmtsein der Mittel zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung auf Grund der Umstände offensichtlich ist, so daß zur Feststellung dieses Tatbestandsmerkmals auf Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden kann. So kann die Erfahrung dafür sprechen, daß ein Mittel zur Benutzung der Erfindung durch die Abnehmer bestimmt wird, wenn der Anbieter oder Lieferant eine klagepatentgemäße Verwendung des Mittels empfiehlt (Sen.Urt. v. 10.10.2000, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät , unter III, 2 c, aa). Gleiches kann gelten, wenn ein Mittel infolge seiner technischen Eigenart und Zweckbestimmung auf eine zu einem Patenteingriff
führende Benutzung zugeschnitten und zu einem entsprechenden Gebrauch angeboten wird (Scharen, GRUR 2001, 995, 996). Offensichtlichkeit verlangt ein hohes Maß an Voraussehbarkeit der Bestimmung der Mittel zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung seitens der Angebotsempfänger oder Abnehmer der Mittel (Sen.Urt. v. 10.10.2000, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät, unter III, 2 c, aa).
2. Das Berufungsgericht hat das Bestimmtsein der angegriffenen Mittel, zur Benutzung des Klagepatents verwendet zu werden, rechtsfehlerhaft für offensichtlich gehalten.
a) Das Berufungsgericht ist von der Erwägung ausgegangen, die von den Beklagten angebotenen und gelieferten Antriebseinheiten würden ausschließlich von Fachunternehmen weiterverarbeitet. Diese beobachteten die einschlägige Schutzrechtslage, so daß ihnen aus diesem Grunde das Klagepatent bekannt sei. Deshalb dränge sich diesen Unternehmen eine patentverletzende Verwendung der angegriffenen Antriebseinheiten geradezu auf. Für den Fachmann, der jedenfalls bei neu zu errichtenden Bauvorhaben auf einen möglichst sparsamen Raumbedarf für den Aufzug bedacht sei, möge zwar infolge der sehr flachen Ausbildung der angegriffenen Antriebseinheiten schon das Aufsetzen auf die Schachtwand ein erheblicher Raumgewinn sein, eine noch bessere Raumausnutzung ergebe sich jedoch, wenn man die Antriebseinheiten der Beklagten entsprechend der Lehre des Klagepatents in einer Vertiefung der Schachtwand unterbringe, weil dann der Schacht noch kleiner bemessen werden könne.
b) Diese Erwägungen des Berufungsgerichts können die Annahme, die angegriffenen Mittel seien offensichtlich zur unmittelbaren, das Klagepatent verletzenden Verwendung bestimmt, nicht tragen, weil sich aus ihnen das dafür er-
forderliche hohe Maß an Voraussehbarkeit der Bestimmung der umstrittenen Mittel zur Benutzung der Erfindung durch die Angebotsempfänger und Belieferten nicht ergibt.
Das Berufungsgericht ist an sich zutreffend davon ausgegangen, daß sich die Offensichtlichkeit des Bestimmtseins der Mittel zu unmittelbar patentverletzendem Gebrauch auch aus der technischen Gestaltung des angegriffenen Mittels ergeben kann. Das kann der Fall sein, wenn das Mittel so gestaltet ist, daß es schlechterdings nur mit weiteren patentgemäß ausgestalteten Elementen verbunden und daher durch die Abnehmer zu keiner anderen Verwendung bestimmt werden kann als zu einer Verwendung, bei der von der Erfindung Gebrauch gemacht wird (vgl. Sen.Urt. v. 4.5.2004, GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler , unter II, 2; Scharen, aaO, S. 996).
Ein solcher Schluß aus der technischen Beschaffenheit des Mittels auf seine Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung durch die Abnehmer ist aber dann nicht möglich, wenn das fragliche Mittel nicht ausschließlich patentverletzend , sondern auch patentfrei verwendet werden kann. Wie sich schon aus der Beschreibung des Klagepatents ergibt, waren für eine patentgemäße Verwendung geeignete hinreichend flache Antriebseinheiten für Antriebsscheibenaufzüge im Stand der Technik bekannt und wurden zur Herstellung von Antriebsscheibenaufzügen verwendet. Daraus folgt, daß die in gleicher Weise wie die am Prioritätstag des Klagepatents im Stand der Technik bekannten Antriebseinheiten hinreichend flach ausgebildeten angegriffenen Mittel der Beklagten nicht ausschließlich patentverletzend, sondern auch patentfrei verwendet werden können. Aus der technischen Beschaffenheit der angegriffenen Mittel kann daher nicht hergeleitet werden, ihre Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung durch einen oder alle Angebotsempfänger und Belieferten sei offensichtlich.
Bei dieser Sachlage kann die Annahme des Berufungsgerichts auch nicht mit der Erwägung begründet werden, die Bestimmung der umstrittenen Antriebseinheiten zu einer patentgemäßen Verwendung durch die Abnehmer der Beklagten sei offensichtlich, weil diese - in Kenntnis der Lehre des Klagepatents - bestrebt seien, die gegenüber der bekannten Verwendungsweise flacher Antriebseinheiten mit einer patentgemäßen Verwendung verbundenen besonderen Vorteile zu realisieren. Mit diesen Erwägungen unterstellt das Berufungsgericht bei allen Angebotsempfängern und Abnehmern der angegriffenen Antriebseinheiten nicht nur die Kenntnis des Klagepatents, sondern auch den Willen, das erteilte und ihnen bekannte Patent nicht zu beachten und die umstrittenen Mittel in Kenntnis des Klagepatents in rechtswidriger Weise zu verwenden. Konkrete Anhaltspunkte für eine solche Annahme hat das Berufungsgericht weder für einzelne noch für alle Abnehmer der Beklagten festgestellt. Wollte man dem Berufungsgericht folgen, wären Anbieter von im Stand der Technik bekannten Gegenständen, die sowohl patentfrei als auch patentverletzend verwendet werden können, allein wegen der Unterstellung rechtswidrigen Verhaltens ihrer Abnehmer generell daran gehindert, diese Mittel weiterhin anzubieten und zu vertreiben, sobald ein solcher Gegenstand Merkmal eines Patentanspruchs eines erteilten Patents wird, ohne daß es darauf ankäme, ob die Abnehmer und Lieferanten die Mittel zu einer unmittelbar patentverletzenden Verwendung auch bestimmt haben. Das liefe darauf hinaus, daß sich der Erfinder einer neuen Verwendung eines im Stand der Technik bekannten Gegenstandes faktisch einen absoluten Sachschutz auf den bekannten Gegenstand selbst verschaffen kann. Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht seine Annahme begründet hat, stellen daher in der Sache einen Schluß von der objektiven Eignung der angegriffenen Mittel zur Benutzung der Erfindung auf eine entsprechende Bestimmung durch die Abnehmer dar. Ein solcher Schluß ist rechtsfehlerhaft, da die Bestimmung der Mittel zur patentverletzenden Be-
nutzung durch ihre Abnehmer ein gesondertes und neben ihrer entsprechenden Eignung selbständig festzustellendes Tatbestandsmerkmal der mittelbaren Patentverletzung ist.
Allerdings ist nach der Rechtslage vor dem Inkrafttreten des § 10 PatG davon ausgegangen worden, daß die Lieferung eines "erfindungsfunktionell individualisierten" Mittels, das sowohl patentfrei als auch patentverletzend verwendet werden kann, eine mittelbare Patentverletzung darstellt, wenn der Lieferant weiß, damit rechnet oder infolge von Fahrlässigkeit nicht weiß, daß der Patentschutz besteht und die Abnehmer das Mittel in patentverletzender Weise benutzen oder möglicherweise benutzen werden (BGH, Urt. v. 8.11.1960 - I ZR 67/59, GRUR 1961, 627 - Metallspritzverfahren). Grundlage dieser Rechtsprechung war jedoch, daß der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung alten Rechts nicht als selbständiger Gefährdungstatbestand, sondern als besondere (akzessorische) Form der Beteiligung an einer fremden unmittelbaren Patentverletzung ausgebildet war. Dieser setzte nicht nur voraus, daß der Belieferte den Willen zu einer unmittelbar patentverletzenden Handlung gebildet , sondern diesen Willen durch Vornahme einer unmittelbar patentverletzenden Handlung auch realisiert hatte. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 PatG ist von einer unmittelbaren Patentverletzung seitens der Belieferten unabhängig; er hat nicht zur Voraussetzung, daß eine unmittelbare Patentverletzung bereits erfolgt ist, sondern schützt den Patentinhaber bereits im Vorfeld möglicher unmittelbarer Verletzungshandlungen, indem er nur an einen Willen der Abnehmer, die Mittel patentverletzend zu gebrauchen, anknüpft. Deshalb ist das Bestehen eines solchen Willens des Angebotsempfängers und Belieferten, der sich nach altem Recht aus dem Umstand ergab, daß der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung eine unmittelbare Patentverletzung seitens des Belieferten voraussetzte, nach neuem Recht als selbständiges zusätzliches Tatbestandsmerkmal ausgebildet, auf dessen Vorliegen bei
einem oder allen Angebotsempfängern und Belieferten nicht bereits daraus geschlossen werden kann, daß das Mittel nicht nur patentfrei, sondern auch patentverletzend gebraucht werden kann. Da das Berufungsgericht nicht festgestellt hat, daß sich unter den Angebotsempfängern und Belieferten eine, mehrere oder ausnahmslos Personen befunden haben, die den Willen gehabt hätten, das umstrittene Mittel unmittelbar das Klagepatent verletzend zu verwenden, ist eine allein durch den Vertrieb der Antriebsscheibenaufzüge begangene mittelbare Patentverletzung der Beklagten nicht festgestellt, so daß es insoweit an der Feststellung einer die Wiederholungsgefahr als Voraussetzung des in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruchs bezüglich eines bestimmten einzelnen , mehrerer oder sämtlicher Angebotsempfänger und Belieferten begründenden Verletzungshandlung fehlt.
c) Die angegriffenen Mittel sind schließlich auch nicht deshalb offensichtlich für die Benutzung der Lehre des Klagepatents bestimmt, weil in den Prospekten 2/99 und 9/99 der Beklagten ein Hinweis auf den patentgemäßen Einbau der umstrittenen Mittel gegeben worden ist.
Allerdings kann nach der Rechtsprechung des Senats zum Nachweis des Handlungswillens der Angebotsempfänger und Belieferten, die Mittel zur patentgemäßen Verwendung bestimmt zu haben, und zum Nachweis des darauf gerichteten Wissens und Wollens der Lieferanten auf Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden. Ein solcher Rückgriff auf die Lebenserfahrung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn in Bedienungsanleitungen oder dergleichen der Angebotsempfänger oder Belieferte darauf hingewiesen wird, das Mittel in einer klagepatentgemäßen Weise zu verwenden, weil die Erfahrung dafür spricht, daß sich der Angebotsempfänger oder Abnehmer nach derartigen Anleitungen oder Empfehlungen richten wird (Sen.Urt. v. 10.10.2000, aaO). Derartige Hinweise haben die Beklagten in ihren Prospek-
ten 2/99 und 9/99, wie das Berufungsgericht in rechtlich nicht zu beanstandender Weise unter Bezugnahme auf die dortigen Abbildungen ausgeführt hat, gegeben.
Im Streitfall kann ein solcher Schluß aus der Lebenserfahrung ohne das Vorliegen weiterer tatsächlicher Umstände jedoch nicht gezogen werden, weil sich in den Prospekten 2/99 und 9/99 der Beklagten nicht nur ein Hinweis auf einen patentgemäßen, sondern auch auf einen patentfreien Einbau der umstrittenen Antriebseinheiten befindet. Bei dieser Sachlage könnte aus der Lebenserfahrung nur dann der Schluß gezogen werden, alle Angebotsempfänger und Belieferten hätten den Willen, die Antriebseinheiten klagepatentverletzend zu verwenden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vorlägen, die Angebotsempfänger und Belieferten hätten die patentfreie Verwendung der umstrittenen Mittel von vornherein außer Betracht gelassen und ausschließlich die klagepatentverletzende Verwendung des Mittels vorgesehen. Tatsächliche Umstände dieser oder vergleichbarer Art hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Ein solcher Erfahrungsschluß liegt insbesondere dann fern, wenn es sich - wie bei den umstrittenen Antriebseinheiten - um im Stand der Technik bekannte Mittel handelt, die ohne weiteres patentfrei verwendet werden können und im Stand der Technik bekannt patentfrei verwendet wurden und werden. Der Umstand, daß die genannten Prospekte - neben einem Hinweis auf die patentfreie Verwendung der angegriffenen Antriebseinheiten auch - einen Hinweis auf einen klagepatentgemäßen Einbau der angegriffenen Antriebseinheiten enthielten, mag daher geeignet gewesen sein, bei den Angebotsempfängern und Belieferten Überlegungen dahin auszulösen, ob sie abweichend von der bekannten Verwendungsweise eine Bauausführung und einen Einbau der angegriffenen Antriebseinheiten wählen können und sollen, die sich bei objektiver Betrachtung als unmittelbare Verletzung des Klagepatents darstellen. Aus dem neben einem Hinweis zur patentfreien Verwendung stehenden Hinweis zur pa-
tentverletzenden Verwendung allein kann aber für ein im Stand der Technik bekanntes Mittel nicht darauf geschlossen werden, ein bestimmter oder alle Angebotsempfänger oder Belieferten hätten den Willen gehabt, die angebotenen oder gelieferten Gegenstände in einer das Klagepatent verletzenden Weise zu verwenden.
IV. Das Berufungsgericht hat zudem verkannt, daß aus der Verteilung der Prospekte 2/99 und 9/99 nicht mehr auf das Bestehen von Wiederholungsgefahr geschlossen werden kann, nachdem sich die Beklagten strafbewehrt verpflichtet haben, die Verwendung dieser Prospekte zu unterlassen. Zwar begründet eine Verletzungshandlung die tatsächliche Vermutung für das Bestehen von Wiederholungsgefahr; diese kann aber in der Regel dadurch beseitigt werden, daß der Verletzer eine uneingeschränkte, bedingungslose und durch das Versprechen einer Vertragsstrafe in angemessener Höhe gesicherte Unterlassungserklärung abgibt und damit den ernsthaften Unterlassungswillen des Schuldners des Unterlassungsanspruchs zum Ausdruck bringt (vgl. nur Busse/ Keukenschrijver, aaO, § 139 PatG Rdn. 52; eingehend Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl., Kap. 8, Rdn. 33, jew. m.w.N.).
a) Im Streitfall beruht der Schluß, daß die Angebotsempfänger und Belieferten die umstrittenen Mittel zur patentgemäßen Verwendung bestimmen, auf dem Umstand, daß die Beklagten in ihren Prospekten 2/99 und 9/99 auch einen dem Klagepatent entsprechenden Einbauhinweis gegeben haben. Indem sich die Beklagten insoweit zur Unterlassung verpflichtet haben, sind diejenigen tatsächlichen Umstände entfallen, die den Schluß aus der Lebenserfahrung tragen , die Angebotsempfänger oder Abnehmer würden die angegriffenen Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen. Die Unterlassungserklärung der Beklagten war daher inhaltlich geeignet, die Wiederholungsgefahr auszuräumen. Tatsächliche Umstände, die den Schluß zulassen, die von den Beklag-
ten abgegebene Unterlassungserklärung bringe aus sonstigen Gründen keinen ernsthaften Unterlassungswillen zum Ausdruck, etwa weil die übernommene Vertragsstrafe nicht angemessen sei, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang ausgeführt hat, ist der von den Beklagten nunmehr verwendete Prospekt gemäß Anlage B 6, der den klagepatentgemäßen Einbauhinweis nicht mehr enthält und in dem darauf hingewiesen wird, daß abweichende Einbausituationen Patente der Klägerin berühren können, inhaltlich nicht zu beanstanden. Die Beklagten verwenden - ihren Behauptungen zufolge - seit der Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung ausschließlich diesen Prospekt. Gegenteiliges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.
b) Die abgegebene Unterlassungserklärung ist entgegen der Auffassung der Vorinstanzen auch nicht deshalb inhaltlich ungeeignet, die Wiederholungsgefahr auszuschließen, weil sie die Beklagten nicht hindern würde, die angegriffenen Gegenstände in anderer Weise zur Benutzung der Erfindung anzubieten. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß die Beklagten die angegriffenen Gegenstände auf andere Weise - mündlich oder dergleichen - mit dem Klagepatent entsprechenden Einbauhinweisen, wie sie in den genannten Prospekten enthalten waren, angeboten hätten. Deshalb ist eine mittelbare Patentverletzung auf andere Weise als durch Verteilung der Prospekte 2/99 und 9/99 nicht ersichtlich, bezüglich derer die Wiederholungsgefahr durch Abgabe einer auch solche Verletzungshandlungen erfassenden Unterlassungserklärung hätte ausgeschlossen werden müssen.
c) Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung kann eine Wiederholungsgefahr auch nicht aus dem Umstand hergeleitet werden, daß die genannten Prospekte nach dem Vorbringen der Klägerin bei Bauunternehmen und Architekten archiviert werden und zu Bestellungen der angegriffenen An-
triebseinheiten führen könnten, um die gelieferten Gegenstände patentverletzend zu verwenden.
Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß die Beklagten vor Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung einen Abnehmer beliefert haben , der im Besitz der Prospekte 2/99 und 9/99 ist und die umstrittenen Antriebseinheiten bestellt hat, um sie in einer das Klagepatent verletzenden Weise zu verwenden. Deshalb fehlt es auch insoweit an der Feststellung einer Verletzungshandlung , die die tatsächliche Vermutung begründen könnte, die Beklagten würden eine solche Handlung gegenüber einem bestimmten oder allen Angebotsempfängern oder Belieferten wiederholen. Tatsächliche Umstände, aus denen sich ergeben könnte, daß die Beklagten Besteller, die die angegriffenen Gegenstände bestellen, um sie patentverletzend zu verwenden, in Kenntnis dieses Umstandes in Zukunft beliefern werden, so daß derartige Verletzungshandlungen drohend bevorstehen und deshalb Erstbegehungsgefahr in Betracht kommen könnte, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, so daß sich die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung unter diesem Gesichtspunkt auch nicht als im Ergebnis richtig erweist.
V. Die Revision hat auch Erfolg, soweit das Berufungsgericht die Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt und die Beklagten zur Durchsetzung des Schadensersatzbegehrens zur Rechnungslegung sowie dazu verurteilt hat, über Herkunft und Vertriebswege der umstrittenen Gegenstände Auskunft zu geben.
1. Der im Falle der mittelbaren Patentverletzung nach § 139 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ zu ersetzende Schaden ist derjenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht (vgl. MeierBeck , GRUR 1993, 1, 3 f.; Benkard/Bruchhausen, PatG, 9. Aufl., § 10 PatG
Rdn. 24; Benkard/Rogge, aaO, § 139 PatG Rdn. 40; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 10 PatG Rdn. 33; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 139 Rdn. 89; Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., § 33 VI; b 8, S. 839). Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß zumindest eine unmittelbare Patentverletzung erfolgt ist. Bei dieser Sachlage ist nicht ersichtlich, daß der Klägerin aus einer mittelbaren Patentverletzung der Beklagten ein Schaden entstanden sein könnte. Insoweit genügt nicht, daß Verletzungsgefahr besteht; vielmehr ist die Feststellung mindestens eines Schadensfalls erforderlich (BGH Urt. v. 30.4.1964 - Ia ZR 224/63, GRUR 1964, 496, 497 - Formsand II; Benkard/Rogge, aaO, § 139 PatG Rdn. 40, 80 m.w.N.). Die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten und ihre Verurteilung, zur Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs Rechnung zu legen, kann daher auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts keinen Bestand haben.
2. Das Berufungsurteil kann insoweit auch mit der vom Berufungsgericht gegebenen weiteren Begründung nicht aufrechterhalten werden.
a) Nach Auffassung des Berufungsgerichts soll die Verpflichtung des mittelbaren Patentverletzers zum Schadensersatz bereits dann bestehen, wenn eine unmittelbare Patentverletzung durch die Abnehmer des mittelbaren Patentverletzers nicht festgestellt werden kann. Das Berufungsgericht hat seine Auffassung mit der Erwägung begründet, gemäß § 10 PatG könne der Patentinhaber die dort beschriebenen Handlungen jedem Dritten untersagen lassen. Daraus folge, daß diese Handlungen, auch wenn sie nicht zu den in § 9 PatG Genannten gehörten, letztlich allein dem Patentinhaber vorbehalten seien, so daß ihm auch vorbehalten sei, Dritten die Vornahme dieser Handlungen zu gestatten und sich diese Gestattung vergüten zu lassen. Die Rechtsanmaßung führe dazu, daß es dem Patentinhaber nicht mehr möglich sei, für die Handlungen des mittelbaren Patentverletzers gegen eine entsprechende Vergütung
seine Zustimmung zu erteilen oder die entsprechenden Lieferungen selbst vorzunehmen. Die darin liegende Vermögenseinbuße unterscheide sich im Ergebnis nicht von derjenigen, die eine unmittelbare Patentverletzung auslöse, so daß dieser Schaden - etwa in Form einer hypothetischen Lizenzgebühr - ersatzfähig sein müsse.
b) Ein solcher Schadensersatzanspruch kann aus einer mittelbaren Patentverletzung nicht hergeleitet werden.
Das Verbot mittelbarer Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG schützt den Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzungshandlungen seitens der Belieferten, erweitert den Schutzgegenstand des Klagepatents aber nicht über den im Patentanspruch definierten Gegenstand hinaus, dessen Nutzung nach § 9 PatG ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen ist (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch; Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758, 759 - Flügelradzähler; Sen.Urt. v. 3.6.2004 - X ZR 82/03, GRUR 2004, 845, 848 - Drehzahlermittlung). § 10 PatG gewährt dem Patentinhaber kein ausschließliches Recht zum Anbieten und Liefern von Mitteln zur Erfindungsbenutzung (Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758, 760 - Flügelradzähler; Kraßer, Patentrecht, aaO; a.A. Holzapfel, GRUR 2002, 193, 194). Zwar greift das Verbot des § 10 Abs. 1 PatG schon dann ein, wenn eine unmittelbare Patentverletzung noch nicht eingetreten ist, weil es Zweck der Vorschrift ist, der Gefahr eines rechtswidrigen Eingriffs in das dem Patentinhaber zugewiesene ausschließliche Recht entgegenzutreten. Daraus läßt sich jedoch nicht herleiten, daß Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, weil sie geeignet sind, mit weiteren Elementen, die nach den Merkmalen des Patentanspruchs ausgebildet sind, bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken, als solche vom Patentschutz umfaßt würden. Der Tatbestand des § 10 PatG setzt voraus,
daß das fragliche Mittel als solches nicht vom Gegenstand des Klagepatents Gebrauch macht, vom ausschließlichen Recht des Patentinhabers nach § 9 PatG also nicht erfaßt wird und daher als solches patentfrei ist, wohl aber die Eignung und Bestimmung aufweist, zusammen mit weiteren Mitteln in den Schutzbereich des Klagepatents einzugreifen. Art. 69 EPÜ knüpft für die Schutzbereichsbestimmung an die Patentansprüche an (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch). Die aus Gründen der Rechtssicherheit notwendige Begrenzung des Schutzbereichs eines Patents durch die Patentansprüche kann nicht dadurch unterlaufen werden, daß dem Patentinhaber ein ausschließliches Recht mit der Folge der Verpflichtung zum Schadensersatz für Gegenstände eingeräumt wird, die als solche vom Patentschutz nicht erfaßt werden.
3. Auch die Verurteilung der Beklagten zur Auskunft über Herkunft und Vertriebswege der angegriffenen Gegenstände nach § 140 b PatG kann auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts keinen Bestand haben. Auch dieser Anspruch setzt voraus, daß mindestens eine rechtswidrige Verletzungshandlung nachgewiesen ist, die auch eine mittelbare Patentverletzung sein kann (BGHZ 128, 220, 223 - Kleiderbügel; vgl. Benkard/ Rogge, aaO, § 140 b PatG Rdn. 2; Busse/Keukenschrijver, aaO, § 140 b PatG Rdn. 4). Eine solche Verletzungshandlung ist bislang nicht festgestellt.
V. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit die zu einer abschließender Sachentscheidung erforderlichen Feststellungen - gegebenenfalls nach geänderten Anträgen und ergänzendem Sachvortrag der Parteien - getroffen werden können.
Melullis Scharen Keukenschrijver
Asendorf Kirchhoff BESCHLUSS X ZR 247/02 vom 25. Juli 2005 in dem Rechtsstreit
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 25. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff
beschlossen:
Der Tenor des Senatsurteils vom 7. Juni 2005 wird dahin berichtigt, daß Absatz 1 wie folgt lautet:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 10. Oktober 2002 aufgehoben, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist und soweit nicht die Klägerin die Klage gegen die Beklagte zu 1 auf angemessene Entschädigung für die Zeit vom 9. Mai 1998 bis 11. September 1998 und auf Rechnungslegung für dieselbe Zeit zurückgenommen hat.
Gründe:
Die Berichtigung erfolgt nach § 319 ZPO. Die Aufhebung des Berufungsurteils ist auf die Revision der Beklagten erfolgt und erfaßt das angefochtene Urteil daher nur im Umfang der Anfechtung. Das Fehlen der Worte "soweit zum
Nachteil der Beklagten erkannt worden ist und" beruht auf einer offenbaren Unrichtigkeit.
Melullis Scharen Keukenschrijver
Asendorf Kirchhoff
(1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.
(3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 153/03 Verkündet am:
13. Juni 2006
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja
a) Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung wird nicht erst dann erfüllt, wenn
der Abnehmer bereits die Bestimmung getroffen hat, ihm angebotene oder gelieferte
, für die Benutzung der Erfindung geeignete Mittel erfindungsgemäß zu verwenden.
Er greift vielmehr bereits dann ein, wenn der Lieferant weiß oder den
Umständen nach offensichtlich ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in patentverletzender
Weise verwenden wird, und knüpft insoweit an eine hinreichend
sichere Erwartung des Lieferanten an.
b) Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant einer Ware, die sowohl
erfindungsgemäß als auch in anderer Weise verwendet werden kann, zu treffen
hat, um die Erwartung einer erfindungsgemäßen Verwendung auszuschließen,
hat der Tatrichter unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden.
BGH, Urt. v. 13. Juni 2006 - X ZR 153/03 - Kammergericht
LG Berlin
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 13. Juni 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die
Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und
Dr. Kirchhoff
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das am 12. September 2003 verkündete Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts aufgehoben.
Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
- 1
- Der Kläger nimmt die Beklagten wegen Patentverletzung in Anspruch. Er ist Inhaber des am 12. Juli 1988 angemeldeten und am 16. März 1994 erteilten europäischen Patents 0 299 909 (Klagepatents). Das Klagepatent betrifft eine Raumdecke aus Metallplatten, die zum Heizen oder Kühlen eingesetzt werden kann. Patentanspruch 1 lautet (ohne Bezugszeichen) in der Verfahrenssprache Deutsch: "Aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehende Raumdecke, die von einem Heiz- und Kühlmedium durchströmbare rohrförmige Leitungen zur Erzielung gewünschter Temperaturwerte innerhalb des Raumes trägt, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die rohrförmigen Leitungen als flexible Röhrchen ausgebildet sind, die mattenförmig zusammengefasst lose auf den Metallplatten direkt aufliegen."
- 2
- Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, stellt in Matten ("Clina-Matten") zusammengefasste Röhrchen aus flexiblem Kunststoff zum Durchleiten eines Heiz- oder Kühlmediums her.
- 3
- Die D. H. GmbH und die Beklagte zu 1 schlossen am 14. Oktober 1994 einen Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Vermarktung und Weiterentwicklung eines Kapillarrohrsystems. In diesem Vertrag gestatteten sie sich wechselseitig die kostenlose Nutzung der dieses System betreffenden Patente und Gebrauchsmuster. Nach Ende der Vertragslaufzeit sollte für die Nutzung der jeweiligen Schutzrechte eine angemessene Lizenzgebühr gezahlt werden. Nach Kündigung dieses Vertrags durch die D. H. GmbH verlangte die Beklagte zu 1 von dieser Schadensersatz im Hinblick auf die gescheiterte Zusammenarbeit. Das gerichtliche Verfahren endete durch Prozessvergleich. Die Parteien haben im vorliegenden Rechtsstreit zunächst darum gestritten, ob der Prozessvergleich der Beklagten zu 1 die Benutzung des Klagepatents auch für die Zukunft gestattete. Diese Frage haben Landgericht und Berufungsgericht verneint und angenommen, die Beklagte zu 1 sei seit dem 1. Oktober 1995 nicht mehr zur Nutzung des Klagepatents berechtigt. In der Revisionsinstanz streiten die Parteien hierüber nicht mehr.
- 4
- In der Zeit nach Abschluss des Prozessvergleichs verteilte die Beklagte zu 1 an Installateure einen Prüfbericht der TU Berlin vom 10. Januar 1997, der Angaben zur Planung und Ausführung der Deckenkonstruktion enthält. Die dort beschriebene Konstruktion sieht vor, dass Kapillarrohrmatten in Metallkassetten eingelegt werden. Außerdem verteilte die Beklagte einen weiteren Prüfbericht vom 28. Juni 1995, wonach die Matten in Stahlblechkassetten "eingelegt und aufgeklebt" werden sollten. In einem Werbeprospekt der Beklagten zu 1 heißt es, dass die Clina-Matten in die Metalldeckenplatten eingelegt würden, wobei das Einlegen schon im Werk erfolgen könne, um die Montage vor Ort zu vereinfachen. In einem weiteren Prospekt wird ein Monteur bei der Montage einer Kühldecke gezeigt, wobei in der Bildunterschrift darauf hingewiesen wird, dass die Clina-Matten in Metalldeckenplatten eingelegt werden. In einer Referenzliste der Beklagten zu 1 über die von ihr ausgeführten Projekte ist ausgeführt, dass etwa 20 % der Decken mit lose eingelegten Kühlmatten ausgeführt sind. Inzwischen empfiehlt die Beklagte zu 1 ihren Kunden eine Ausführung der Deckenkonstruktion , bei der die Leitungsröhrchen nicht lose aufliegen, sondern eingeklebt werden.
- 5
- Das Landgericht hat der auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klage stattgegeben. Es hat die Beklagten verurteilt, es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland aus flexiblen Röhrchen bestehende Matten Dritten anzubieten oder zu liefern, die geeignet und bestimmt sind, zur Leitung eines Heiz- oder Kühlmediums vorgesehen und für die Herstellung von aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehenden Raumdecken , bei denen Matten direkt lose auf den Metallplatten aufliegen, verwendet zu werden. Das Landgericht hat die Beklagten weiter verurteilt, dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die zuvor bezeichneten Handlungen seit dem 1. Oktober 1995 begangen worden sind. Weiter hat das Landgericht festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch solche Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird.
- 6
- Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben. Gegen dieses Urteil richtet sich die vom Senat zugelassene Revision der Beklagten, mit der diese die Klageabweisung erstreben. Der Kläger tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe:
- 7
- Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens.
- 8
- I. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass sich mattenförmig zusammengefasste Rohrleitungen, wie sie die von den Beklagten angebotenen Clina-Matten darstellen, auf ein wesentliches Element der Erfindung nach Pa- tentanspruch 1 des Klagepatents beziehen und deshalb in dem Angebot der Matten eine mittelbare Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG liegen kann.
- 9
- Dies hält im Ergebnis revisionsrechtlicher Prüfung stand.
- 10
- 1. Das Klagepatent betrifft eine Raumdecke, die aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion besteht. Die Klagepatentschrift bezeichnet es als bekannt , bei solchen Raumdecken an den Platten oder der Tragekonstruktion Rohre für den Durchlauf eines Heiz- oder Kühlmediums zu befestigen. Dabei sei es anzustreben, dass die Verbindung zwischen den Metallplatten und den Rohren möglichst gleichmäßig fest und gut wärmeleitend sei, um eine hohe Wärme- bzw. Kühlwirkung zu erzielen. Bei den bekannten Konstruktionen sei eine Vielzahl von Rohrverbindungsstellen erforderlich, wodurch die Montage erschwert werde und sich die Gefahr von Undichtigkeiten erhöhe. Auch das Auswechseln einzelner Metallplatten wie auch der Rohre werde dadurch kompliziert. Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Klagepatentschrift als Aufgabe der Erfindung, eine aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehende Raumdecke, die von einem Heiz- oder Kühlmedium durchströmbare rohrförmige Leitungen zur Erzielung gewünschter Temperaturwerte innerhalb des Raums trägt, zu schaffen, die sich einfach montieren lässt und auch spätere Reparatur- oder Wartungsarbeiten ohne Schwierigkeiten ermöglicht, wobei trotzdem eine hohe Heiz- bzw. Kühlwirkung erreicht wird.
- 11
- Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Klagepatents eine Raumdecke mit folgenden Merkmalen: Raumdecke aus 1. Metallplatten und 2. einer Tragekonstruktion; 3. die Raumdecke trägt rohrförmige Leitungen, die
a) als flexible Röhrchen ausgestaltet und
b) mattenförmig zusammengefasst
c) lose auf den Metallplatten
d) direkt aufliegen und
e) zur Erzielung gewünschter Temperaturwerte
f) von einem Heiz- oder Kühlmedium durchströmt werden können.
- 12
- Aus den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d ergibt sich, dass die Röhrchen lose aufgrund ihres Eigengewichts und des Gewichts der durchgeleiteten Flüssigkeit auf den Metallplatten aufliegen. Allein durch dieses lose Aufliegen soll eine hinreichende Wärmeübertragung stattfinden. Weitere Anforderungen an die Beschaffenheit der Röhrchen stellt Patentanspruch 1 nicht. Hiernach bilden aber die mattenförmig zusammengefassten Rohrleitungen selbst ein wesentliches Element der Erfindung.
- 13
- Diese Auslegung des Patentanspruchs 1 kann der Senat selbst vornehmen. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats ist es eine Rechtsfrage, wie ein Patent auszulegen ist und ob ein Patentanspruch im Instanzenzug richtig erkannt und in seinem Inhalt verstanden worden ist (BGHZ 160, 204, 212 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung m.w.N.).
- 14
- 2. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die von den Beklagten vertriebenen Clina-Matten geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Es hat ausgeführt, nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen sei eine Auflage der von den Beklagten vertriebenen Clina-Matten im Mittelbereich (ca. 1.000 mm Länge und 310 bis 320 mm Breite) zu 100 % gewährleistet. Im übrigen Kassettenbereich betrage die Auflage 50 %, so dass sich insgesamt eine unmittelbar bestehende Kontaktfläche von 74 % ergebe. Da in der Klagepatentschrift keine Angaben über eine Mindestauflagefläche vorhanden seien, genüge diese Auflage, um von der Lehre des Klagepatents Gebrauch zu machen.
- 15
- Dies greift die Revision ohne Erfolg an.
- 16
- a) Sie macht geltend, die Beklagten hätten wiederholt darauf hingewiesen , dass Flexibilität und damit die Möglichkeit der losen Auflage nur zu erreichen sei, wenn die Kunststoffröhrchen einen geringen Wanddurchmesser von maximal 2 mm aufwiesen und der verwendete Kunststoff mit chemischen Weichmachern versehen sei. Hierauf werde in der Beschreibung des Klagepatents ausdrücklich hingewiesen. Die Beklagten dagegen setzten Polypropylen ein, was dazu führe, dass eine Kontakt herstellende Auflage nur aufgrund des Eigengewichts inklusive der Wasserfüllung nicht möglich sei. Hinzu komme, dass die Clina-Matten einen erheblich größeren Rohrdurchmesser aufwiesen, nämlich Außendurchmesser von 3,4 mm mit einer Wandstärke von 0,55 mm und Außendurchmesser von 4,3 mm mit einer Wandstärke von 0,8 mm, was weiter zu verminderter Flexibilität führe. Außerdem hätten die Beklagten vorgetragen , dass die Matten, um den von der Beklagten zu 1 in Werbeprospekten, Planungshandbüchern und Datenblättern garantierten Leistungs-DIN-Wert von 83,5 W/qm zu erfüllen, fest mit den Deckenplatten zu verbinden seien. Der Wärmetransport werde nicht durch ein unmittelbares und loses, allein durch besondere Flexibilität herbeigeführtes Aufliegen auf den Metalldecken erreicht, sondern durch feste Verbindung mittels Klebung oder entsprechender Klemmvorrichtung. Das Berufungsgericht habe auch festgestellt, dass die Röhrchen geklebt werden müssten, um die von der Beklagten zu 1 garantierte Kühlleistung zu erreichen. Lege man dies aber zugrunde, so treffe es nicht zu, dass - wie das Berufungsgericht, gestützt auf das von ihm eingeholte Sachverständigengutachten , angenommen habe - das Grundkonzept des Klagepatents nicht verlassen werde, vielmehr werde gerade das Merkmal der losen Verbindung bei den Clina-Matten aufgegeben. Der Umstand, dass eine 100 prozentige Kontaktaufnahme ohne zusätzliche Maßnahmen, wie beispielsweise das Verkleben, bei den Clina-Matten nicht gewährleistet werden könne, im Übrigen ohne Fixierung der vorgegebene Wert von 83,5 W/qm nicht erreicht werden könne, werde vom Berufungsgericht nicht berücksichtigt.
- 17
- Mit diesem Vorbringen zeigt die Revision einen Rechtsfehler nicht auf. Die Argumentation der Revision macht die von den Beklagten garantierte Normleistung zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen. Dem entgegen ist das Berufungsgericht zu Recht vom Gegenstand des Klagepatents ausgegangen. Für die Frage, ob eine mittelbare Patentverletzung vorliegt, kommt es nicht darauf an, welche Normleistungen die von den Beklagten angebotenen Matten erfüllen sollen. Das Klagepatent lehrt keinen bestimmten Grad der Flexibilität. Es gibt auch nicht vor, in welchem Ausmaß die Röhrchen aufliegen sollen. Ebenso garantiert es keine bestimmte Leistung, etwa die von den Beklagten zugesagte Normleistung. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht aufgrund der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in tatrichterlicher Würdigung ein jedenfalls teilweise Kontakt herstellendes, eine Wärmeübertragung ermöglichendes Aufliegen der Clina-Matten auf ihrem Trägerelement und damit zugleich die nach Merkmal 3 a erforderliche Flexibilität bejaht hat.
- 18
- b) Die Revision macht auch ohne Erfolg geltend, die Clina-Matten liefen nicht einheitlich über die gesamte Raumdecke, sondern würden auf Maß passend zur Größe der Metallkassette gefertigt und dann mittels Steckverbindung mit anderen Decken- bzw. Kapillarrohrmatten verbunden, eine solche Ausführungsform werde in der Klagepatentschrift jedoch als aufwendig bezeichnet. Das Klagepatent beziehe sich vielmehr auf durchgehende, sich in einer Richtung über die gesamte Decke erstreckende Rohre.
- 19
- Diese Ausführungen der Revision treffen nicht zu. Patentanspruch 1 setzt nicht den Verlauf der Röhrchen über die gesamte Decke voraus. Dies ist vielmehr , wie die Revision selbst geltend macht, Gegenstand von Patentanspruch 5. Damit ist das Klagepatent nicht auf Ausführungsformen beschränkt, bei denen sich die Rohrleitungen über die gesamte Decke erstrecken.
- 20
- c) Auch soweit die Revision schließlich geltend macht, das Berufungsgericht habe die Einwendungen der Beklagten im Anschluss an die Anhörung des gerichtlichen Sachverständigen zum Anlass nehmen müssen, die mündliche Verhandlung gemäß § 156 Abs. 1 ZPO wieder zu eröffnen, hat sie keinen Er- folg. Das Vorbringen des Beklagten bezieht sich auf Aussagen des gerichtlichen Sachverständigen zur Flexibilität der Röhrchen bei den Clina-Matten. Auf den entsprechenden Beklagtenvortrag kommt es jedoch wie unter oben a) dargestellt nicht an.
- 21
- II. Das Berufungsgericht hat auch zu Recht die subjektiven Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung bejaht.
- 22
- 1. Nach § 10 PatG ist dazu erforderlich, dass der Anbieter oder Lieferant weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Nach gefestigter Rechtsprechung des Senats ist die Bestimmung zur Benutzung der geschützten Erfindung ein in der Sphäre des Abnehmers liegender Umstand (zuletzt Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 851 - Antriebsscheibenaufzug). Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung ist jedoch nicht erst dann erfüllt, wenn der Abnehmer die Bestimmung zur patentverletzenden Verwendung des Mittels tatsächlich bereits getroffen hat und der Anbieter oder Lieferant dies weiß. Er greift vielmehr bereits dann ein, wenn eine Bestimmung der Mittel zur patentverletzenden Verwendung für den Dritten im Sinne des gesetzlichen Tatbestands , d.h. den Anbieter oder Lieferanten der für eine patentgemäße Benutzung geeigneten Mittel, den Umständen nach offensichtlich ist. Damit soll der Nachweis einer mittelbaren Patentverletzung erleichtert werden. Dies rechtfertigt es, den Tatbestand bereits dann als verwirklicht anzusehen, wenn aus der Sicht des Dritten bei objektiver Betrachtung nach den Umständen die hinreichend sichere Erwartung besteht, dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird.
- 23
- Gegenstand der Verletzungshandlung nach § 10 PatG ist keine Teilnahme an dem Verstoß des Abnehmers gegen die ihm nach dem Patentgesetz obliegenden Pflichten, sondern eine eigene Verletzungshandlung des Dritten. Dementsprechend hat der Senat mehrfach entschieden, dass es für eine mittelbare Patentverletzung keiner - versuchten oder vollendeten - unmittelbaren Verletzung des Patents durch den Abnehmer bedarf, sondern bereits Angebot oder Lieferung geeigneter Mittel genügen, wenn die subjektiven Voraussetzungen ihrer Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung erfüllt sind (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76, 84 - Flügelradzähler). Insbesondere bei einem vom Gesetz einbezogenen unaufgeforderten ersten Angebot wird eine Bestimmung der Mittel für eine patentgemäße Benutzung durch den Abnehmer im Sinne einer bereits getroffenen Entscheidung indes in der Regel nicht vorliegen. Sie wird auch in der Folge vielfach schon objektiv fehlen und jedenfalls nach dem maßgeblichen Kenntnisstand des Anbieters fraglich erscheinen. Seiner Natur als Patentgefährdungstatbestand (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76, 84 - Flügelradzähler) entsprechend soll § 10 PatG den Patentinhaber auch in diesem Fall vor einer drohenden Verletzung seiner Rechte schützen. Die Vorschrift muss deshalb schon dann eingreifen, wenn aus der Sicht des Dritten hinreichend sicher zu erwarten ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in patentgemäßer Weise verwenden wird.
- 24
- Die im Gesetz aufgeführten Merkmale zur Ausfüllung des subjektiven Tatbestands (wenn er weiß oder es nach den Umständen offensichtlich ist) eröffnen damit die Möglichkeit, den erforderlichen Kenntnisstand des Anbieters oder Lieferanten von der drohenden Verletzung der Rechte des Patentinhabers über zwei Alternativen festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder eine solche Bestimmung ist nach den Umständen des Einzelfalls offensichtlich zu erwarten, etwa weil sie sich aufdrängt. Kenntnis und Offensichtlichkeit sind damit zwei Wege, den erforderlichen hohen Grad einer Erwartung patentgemäßer Verwendung der Mittel festzustellen. Vor diesem Hintergrund liegt der notwendige hohe Grad der Erwartung regelmäßig insbesondere dann vor, wenn der Anbieter oder Lieferant selbst eine solche Benutzung vorgeschlagen hat.
- 25
- 2. Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen hat die Beklagte zu 1 auf die Möglichkeit erfindungsgemäßer Benutzung hingewiesen. Sie hat an Installateure einen Prüfbericht der Technischen Universität Berlin vom 10. Januar 1997 verteilt, der eine Konstruktion zeigt, bei der Kapillarrohrmatten in Metallkassetten eingelegt werden. Eine solche Ausführungsform zeigt auch der von der Beklagten zu 1 verwendete Werbeprospekt. Schließlich ergibt sich aus einer von der Beklagten zu 1 geführten Referenzliste über von ihr ausgeführte Projekte, dass etwa 20 % der Decken mit lose eingelegten Kühlmatten ausgeführt worden sind.
- 26
- Darauf, ob die Beklagte zu 1 inzwischen ihren Kunden empfiehlt, die Deckenkonstruktion so auszuführen, dass die Leitungsröhrchen nicht lose aufliegen , sondern eingeklebt werden, kommt es nicht entscheidend an. Die Begehungsgefahr für weitere derartige Verletzungen ist damit nicht ausgeräumt. Eine Unterwerfungserklärung haben die Beklagten nicht abgegeben. Die Vermutung der Gefahr einer Wiederholung der rechtswidrigen Handlung kann in der Regel nur dadurch beseitigt werden, dass der Verletzer eine uneingeschränkte, bedingungslose und durch das Versprechen einer Vertragsstrafe in angemessener Höhe gesicherte Unterlassungserklärung abgibt und damit seinen ernsthaften Unterlassungswillen zum Ausdruck bringt. Allein die Empfehlung an Kunden , das Produkt nur noch in einer bestimmten Weise zu verwenden, genügt diesen Anforderungen nicht (Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 853 - Antriebsscheibenaufzug).
- 27
- III. Danach hat das Berufungsgericht zu Recht die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch aus § 10 PatG bejaht. Bei der Fassung des Urteilstenors hat das Berufungsgericht jedoch dem Landgericht folgend den Beklagten untersagt, aus flexiblen Röhrchen bestehende Matten Dritten anzubieten oder zu liefern, die geeignet und bestimmt sind, zur Leitung eines Heiz- oder Kühlmediums vorgesehen und für die Herstellung von aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehenden Raumdecken, bei denen Matten direkt lose auf den Metallplatten aufliegen, verwendet zu werden. Damit hat das Berufungsgericht den Unterlassungsausspruch von der bei dem einzelnen Angebot oder der Lieferung erst noch festzustellenden und diesen gegebenenfalls erst nachfolgenden Bestimmung durch den Abnehmer abhängig gemacht; ein solcher Ausspruch ist nicht vollstreckbar. Andererseits wäre ein uneingeschränktes Verbot nur möglich, wenn das Mittel ausschließlich in patentverletzender Weise Verwendung finden könnte (Scharen, GRUR 2001, 995, 996 f.), was hier nicht der Fall ist. Die Gefahr, dass Abnehmer der Beklagten das Mittel für die Benutzung der Erfindung verwenden, kann dadurch ausgeräumt werden, dass den Beklagten das Anbieten und/oder Liefern des Mittels für den Fall untersagt wird, dass sie bei Vornahme des jeweiligen Geschäfts bestimmte Maßnahmen nicht ergreifen, die den Abnehmer von der Verwendung des Mittels für die Benutzung der Erfindung abhalten sollen (Scharen, aaO 997). Eine bloße Empfehlung, die Matten einzukleben, wird dazu allerdings nicht genügen. Auch wenn die Beklagte zu 1 eine möglicherweise patentfreie Verwendung empfiehlt, ist damit nicht ausgeschlossen, dass ihre Kunden, wenn ihnen die dadurch zu erzielende Leistung genügt, weiterhin die Matten lose einlegen, um damit die Vorteile einer einfacheren Montage zu nutzen. In Betracht käme hier etwa eine Formulierung des Klageantrags und des Urteilstenors dahin, dass ein Warnhinweis der Beklagten an ihre Kunden zu erfolgen hat, wonach ein loses Einlegen der Röhrchen nicht ohne Zustimmung des Klägers als Patentinhabers erfolgen darf. Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant einer Ware, die sowohl patentverletzend als auch patentfrei verwendet werden kann, zu treffen hat, bestimmt sich nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Maßnahmen einerseits geeignet und ausreichend sein müssen, um Patentverletzungen mit hinreichender Sicherheit zu verhindern , andererseits den Vertrieb der Mittel zum patentfreien Gebrauch nicht in unzumutbarer Weise behindern sollen. Die Abwägung unterliegt tatrichterlicher Würdigung, die im Revisionsverfahren nicht nachgeholt werden kann (BGH, Urt. v. 08.11.1960 - I ZR 67/59, GRUR 1961, 627, 628 - Metallspritzverfahren; Urt. v. 30.04.1964 - Ia ZR 224/63, GRUR 1964, 496, 498 - Formsand II).
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- In der wiedereröffneten Tatsacheninstanz wird daher zunächst auf eine entsprechende Antragstellung hinzuwirken sein. Bei Klagen wegen mittelbarer Patentverletzung haben die Gerichte der Pflicht, auf sachdienliche Anträge hinzuwirken , besondere Beachtung zu widmen (Sen.Urt. v. 11.01.2005 - X ZR 233/01, GRUR 2005, 407, 409 - T-Geschiebe). Der etwa für erforderlich gehaltene Warnhinweis ist dabei im Rahmen des Unterlassungsanspruchs vom Kläger zu formulieren (Benkard, PatG, 10. Aufl., § 10 Rdn. 24).
- 29
- IV. Das Berufungsgericht hat zu Recht festgestellt, dass die Beklagten dem Kläger zum Schadensersatz verpflichtet sind. Hierfür genügt es, wenn dargetan wird, dass mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstanden ist (BGH Urt. v. 17.05.2001 - I ZR 189/99, GRUR 2001, 1177, 1178 - Feststellungsinteresse II), der sich daraus ergeben kann, dass die Verletzungshandlungen der Beklagten unmittelbare Verletzungen des Klagepatents zur Folge gehabt haben (Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 854 - Antriebsscheibenaufzug). Soweit dem Urteil "Antriebsscheibenaufzug" zu entnehmen sein sollte, dass mindestens eine unmittelbare Verletzungshandlung festgestellt werden müsse, stellt der Senat klar, dass die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts ausreichend ist, wenn die oben dargestellten Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung im übrigen vorliegen. Diese Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts hat das Berufungsgericht vorliegend zu Recht bejaht, weil die Beklagten ihren Kunden die Möglichkeit patentverletzender Benutzung der Clina-Matten aufgezeigt haben und diese das patentverletzende einfachere lose Einlegen der Matten nur dann durch patentfreie Maßnahmen, beispielsweise das Verkleben, ersetzen mussten, wenn sie eine bestimmte Wärmeübertragung erreichen wollten. Dabei ergibt sich aus der von der Beklagten zu 1 geführten Referenzliste über von ihr ausgeführte Projekte, dass etwa 20 % mit lose eingelegten Röhrchen ausgeführt sind. Nach alledem besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass dem Kläger durch das Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden ist.
Asendorf Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Berlin, Entscheidung vom 12.10.1999 - 16 O 235/99 -
KG Berlin, Entscheidung vom 12.09.2003 - 5 U 9099/99 -
(1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.
(3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.
(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.
(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.
(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.
Berichtigt durch Beschluß
vom 25. Juli 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 247/02 Verkündet am:
7. Juni 2005
Weschenfelder
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk : ja
BGHZ : nein
Antriebsscheibenaufzug
PatG 1981 § 10 Abs. 1; § 139
a) Zum Nachweis der Bestimmung eines Mittels zur patentgemäßen Verwendung
kann es genügen, wenn der Angebotsempfänger oder Belieferte in
Bedienungsanleitungen oder dergleichen auf eine solche Verwendung hingewiesen
wird.
b) Bei der mittelbaren Patentverletzung ist derjenige Schaden zu ersetzen, der
durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht.
BGH, Urteil vom 7. Juni 2005 - X ZR 247/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 19. April 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und
die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 10. Oktober 2002 aufgehoben , soweit nicht die Klägerin die Klage gegen die Beklagte zu 1 auf angemessene Entschädigung für die Zeit vom 9. Mai 1998 bis 11. September 1998 und auf Rechnungslegung für dieselbe Zeit zurückgenommen hat.
Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Sprache veröffentlichten euro-
päischen Patents 0 680 920 (Klagepatent), das einen Antriebsscheibenaufzug, Hebezeug und Maschinenstandort betrifft und beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 695 03 959 geführt wird.
Im Einspruchsbeschwerdeverfahren T 0260/03 - 3.2.1 vor dem Europäischen Patentamt hat Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalten, wobei die Änderung gegenüber der erteilten Fassung des Patentansp ruchs durch Fettdruck hervorgehoben ist:
"Traction sheave elevator comprising an elevator car (1, 101) moving along elevator guide rails (10), a counterweight (2) moving along counterweight guide rails (11), a set of hoisting ropes (3, 103) on which the elevator car and counterweight are suspended in the elevator shaft (17, 117), and a drive machine unit (6) driving a traction sheave (7) placed in the elevator shaft and acting on the hoisting ropes (3, 103), characterized in that the drive machine unit (6) is - in relation to its diameter - flat in the direction of the drive shaft of the traction sheave, and that a wall of the elevator shaft (17, 117) contains a machine space (15, 115) in which the essential parts of the drive machine unit (6) are placed, so that no separate machine room ist present."
In deutscher Übersetzung lautet der Anspruch in dieser Fassung:
"Antriebsscheibenaufzug, mit einem Aufzugkorb (1, 101), der sich entlang von Aufzug-Führungsschienen (10) bewegt, einem Gegengewicht (2), das sich entlang von Gegengewicht-Führungsschienen (11) bewegt, einem Satz Hebeseilen (3, 103), an denen der Aufzugkorb und das Gegengewicht in dem Aufzugschacht (17, 117) aufgehängt sind und einer
eine Antriebsscheibe (7) antreibenden Antriebseinheit (6), die im Aufzugschacht angeordnet ist und auf die Hebeseile (3, 103) einwirkt, dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebseinheit (6) - im Verhältnis zu ihrem Durchmesser - in Richtung der Antriebswelle von der Antriebsscheibe eben ist, und daß eine Wand des Aufzugschachts (17, 117) einen Maschinenraum (15, 115) aufweist, in dem die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit (6) angeordnet sind, derart, daß kein getrennter Maschinenraum vorhanden ist."
Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2 bis 4 sind, vertreibt unter der Bezeichnung "E. 100, 300 und 500" Antriebseinheiten für Antriebsscheibenaufzüge. Diese hat sie mit den Prospekten 2/99 und 9/99 aus dem Jahre 1999 (Anlagen K 8a, K 9) beworben, die neben anderen Einbauarten auch den Einbau der Antriebseinheiten in eine Nische der Aufzugschachtwand zeigen. Die Einbautiefe dieser Einheiten beträgt zwischen 144 und 160 mm. Als Gesamttiefe einschließlich Antriebsscheibe ist in den Prospekten gemäß Anlagen K 8a, K 9 ein Maß von 301 mm (E. 100), 326 mm (E. 300) und 386 mm (E. 500) angegeben. Die Höhe ist mit 430 mm (E. 100 und 300) und 478 mm (E. 500) angegeben. Für die Breite ist ein Maß von 566 mm (E. 100 und 300) und 680 mm (E. 500) ausgewiesen. Bei den Antriebseinheiten der Beklagten ist das Getriebe innerhalb der Antriebsscheiben angeordnet. Während der Messe "Interlift 1999" vom 12. bis 15. Oktober 1999 in Augsburg stellten die Beklagten ein in einem Rahmenwerk angeordnetes Aufzugmodell aus, das neben einer Aufzugkabine nebst Gegengewicht eine Antriebseinheit der in Rede stehenden Art aufwies.
Nachdem die Beklagten von der Klägerin wegen Patentverletzung in Anspruch genommen worden waren, haben sie sich mit Schriftsatz vom 16. August 2000 verpflichtet, es bei Meidung einer Vertragsstrafe zu unterlassen, "die-
sen" Prospekt zu verteilen, und in der Berufungsbegründung erklärt, das Unterlassungsversprechen habe beide genannte Prospekte (2/99, 9/99) erfassen sollen. Sie haben angegeben, seit Abgabe der Unterlassungserklärung nur noch den Prospekt Anlage B 6 mit dem Druckvermerk "07/00" verwendet zu haben. Dieser zeigt eine auf eine Wand montierte Antriebseinheit und weist nebenstehend den Text auf: "Bitte beachten: Abweichende Einbausituationen können Patente der Firma K. berühren."
Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagten hätten das Klagepatent unmittelbar und darüber hinaus mittelbar verletzt. Sie hat beantragt, die Beklagten wegen unmittelbarer (Klageantrag I, 1a) und mittelbarer (Klageantrag I, 1b) Verletzung des Klagepatents zur Unterlassung, ferner zur Auskunft über Herkunft und Vertriebswege der Antriebsscheibenaufzüge und Rechnungslegung sowie zur Herausgabe patentverletzender Gegenstände zur Vernichtung zu verurteilen (Klageanträge 2 bis 4). Darüber hinaus hat sie die Feststellung begehrt , daß die Beklagte zu 1 zur Zahlung angemessener Entschädigung und die Beklagten als Gesamtschuldner zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet sind (Klageanträge II, 1, 2).
Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Klage wegen unmittelbarer Patentverletzung (Klageantrag I, 1a) und den Antrag auf Herausgabe patentverletzender Gegenstände zur Vernichtung (Klageantrag I, 4) abgewiesen. Im übrigen hat es die Beklagten antragsgemäß verurteilt,
es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, die im einzelnen näher bezeichneten, mit einer Antriebsscheibe versehenen Antriebseinheiten in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und
zu liefern, ohne im Falle des Anbietens den Angebotsempfänger deutlich erkennbar schriftlich darauf hinzuweisen, daß die Antriebseinheit ohne die Zustimmung der Klägerin als eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 680 920 nicht in Antriebsscheibenaufzügen in der vorstehend beschriebenen Weise eingebaut werden darf und im Falle des Lieferns den Abnehmern bei Meidung einer für den Fall der Zuwiderhandlung fällig werdenden, an die Klägerin zu zahlenden Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,-- DM zu verpflichten , die Antriebseinheit nicht ohne die Zustimmung der Klägerin als eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 680 920 in Aufzugsschächten von Antriebsscheibenaufzügen in der vorstehend beschriebenen Weise zu installieren; der Klägerin Auskunft zu erteilen über die Herkunft und den Vertriebsweg der vorstehend beschriebenen Erzeugnisse und hierauf bezogen Auskunftsansprüche für die Zeit ab dem 12. September 1998 zugesprochen.
Ferner hat das Landgericht unter II, 1 des Tenors festgestellt,
daß die Beklagte zu 1 verpflichtet ist, der Klägerin für die unter I, 1 bezeichneten, in der Zeit vom 9. Mai 1998 bis zum 11. September 1998 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen und hierauf bezogene Auskunftsansprüche zugesprochen.
Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil in der Verurteilung zur Unterlassung mittelbarer Patentverletzung dahin abgeändert, daß die Beklagten zur Unterlassung verpflichtet sind, "ohne im Falle des Anbietens den jeweiligen Angebotsempfänger und im Falle
des Lieferns den jeweiligen Abnehmer deutlich erkennbar schriftlich darauf hinzuweisen , daß die Antriebseinheit nicht ohne die Zustimmung der Klägerin als eingetragener Inhaberin des europäischen Patents 0 680 920 in Antriebsscheibenaufzüge in der vorstehend beschriebenen Art und Weise eingebaut werden darf", und insoweit das weitergehende Unterlassungsbegehren abgewiesen. Die weitergehende Berufung der Beklagten wurde demgegenüber zurückgewiesen (das Berufungsurteil ist in Mitt. 2003, 264 veröffentlicht). Gegen dieses Urteil richtet sich die zugelassene Revision der Beklagten. Die Klägerin hat im Hinblick auf das Senatsurteil vom 3. Juni 2004 (X ZR 82/03, GRUR 2002, 845 - Drehzahlermittlung) die Klage gegen die Beklagte zu 1 auf angemessene Entschädigung für die Zeit vom 9. Mai 1998 bis 11. September 1998 und auf Rechnungslegung für dieselbe Zeit teilweise zurückgenommen; im übrigen ist sie der Revision entgegengetreten.
Entscheidungsgründe:
Das Berufungsgericht hat die Revision uneingeschränkt zugelassen. Auf die in zulässiger Weise eingelegte Revision steht das Berufungsurteil daher in vollem Umfang zur Überprüfung durch das Revisionsgericht. Die Revision hat in dem Umfang, in dem über sie nach der teilweisen Klagerücknahme noch zu entscheiden ist, Erfolg und führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch über die Kosten des Revisionsverfahrens.
I. Das Berufungsgericht hat die Beklagten wegen mittelbarer Verletzung des Klagepatents zur Unterlassung verurteilt und ist dabei rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daß die von den Beklagten angebotenen Antriebseinheiten
für Antriebsscheibenaufzüge "E. 100, 300 und 500" Mittel darstellen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung nach Patentanspruch 1 des Klagepatents beziehen, so daß sie als Gegenstand einer durch § 10 Abs. 1 PatG in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ verbotenen mittelbaren Patentverletzung in Betracht kommen.
1. Nach der Rechtsprechung des Senats bezieht sich ein Mittel auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. § 10 PatG erweitert nicht den - durch den Patentanspruch definierten - immateriellen Schutzgegenstand, dessen Nutzung ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen ist, sondern soll den Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzungen vor dem Eingriff in diesen Schutzgegenstand schützen. Deshalb beschränkt das Tatbestandsmerkmal der "Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen", das Vorfeldverbot auf das Anbieten und die Lieferung solcher Mittel, die nach ihrer Wirkungsweise geeignet sind, einen Eingriff in den Schutzgegenstand nach sich zu ziehen. Nur ein solches Mittel bezieht sich auf ein wesentliches Element der Erfindung, das geeignet ist, mit weiteren Mitteln, die nach den Merkmalen des Patentanspruchs ausgebildet sind, bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. Denn nur aus dieser Eignung ergibt sich die von der Ausgestaltung des Mittels selbst unabhängige besondere Gefahr, mit der Lieferung des Mittels zu einem Eingriff in den Schutzgegenstand des Patents beizutragen. Mittel, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden können, zur Verwirklichung der Lehre der Erfindung jedoch nichts beitragen, werden von diesem Kriterium nicht erfaßt. Leistet ein Mittel dagegen einen solchen Beitrag, kommt es im allgemeinen nicht darauf an, mit welchem Merkmal oder welchen Merkmalen des Patentanspruchs das Mittel zusammenwirkt. Denn was Bestandteil des Pa-
tentanspruchs ist, ist regelmäßig bereits deshalb auch wesentliches Element der Erfindung. Insbesondere ist es nicht möglich, die wesentlichen Elemente einer Erfindung danach zu bestimmen, ob sie den Gegenstand des Patentanspruchs vom Stand der Technik unterscheiden (Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758, 761 - Flügelradzähler, zur Veröffentlichung in BGHZ 159, 76 vorgesehen).
2. Im Hinblick auf diese Kriterien hat das Berufungsgericht zutreffend angenommen, daß es sich bei den angegriffenen Gegenständen um Mittel handelt, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen.
a) Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, am Prioritätstag des Klagepatents seien Antriebsscheibenaufzüge bekannt gewesen, bei denen zur Unterbringung des Antriebs ein separater Maschinenraum notwendig gewesen sei. So sei aus der französischen Patentschrift 1 451 792 ein Seitenantriebsaufzug bekannt gewesen, bei dem ein Maschinenraum unterhalb oder neben der Antriebswelle für die Antriebsscheibe erforderlich sei. Das nachveröffentlichte europäische Patent 0 631 967 zeige ein flaches Hebezeug, das im oberen Bereich des Aufzugsschachtes oberhalb des Weges für den Aufzugkorb oder für das Gegengewicht vorgesehen sei. Der hierdurch in Anspruch genommene Raum erhöhe die Baukosten und schränke die Raumnutzung und die architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten ein. Zur Lösung des Problems, den zur Unterbringung der Antriebseinheit erforderlichen Raum effektiv auszunutzen und unabhängig von der Höhe des Hebezeuges im wesentlichen auf den Raum zu beschränken, der für den Aufzugkorb und die Gegengewichte auf ihren Bewegungsbahnen einschließlich der Sicherheitsabstände und den Durchgang der Hebeseile benötigt wird, schlage Patentanspruch 1 des Klagepatents einen Antriebsscheibenaufzug vor, der folgende Merkmale aufweist:
(1) einen Aufzugkorb, der sich entlang von Aufzug-Führungsschienen bewegt, (2) ein Gegengewicht, das sich entlang von Gegengewicht-Führungsschienen bewegt, (3) einen Satz von Hebeseilen, an denen der Aufzugkorb und das Gegengewicht in den Aufzugschacht aufgehängt sind, (4) eine Antriebseinheit, die (4.1) eine Antriebsscheibe antreibt, (4.2) im Aufzugschacht angeordnet ist und (4.3) auf die Hebeseile einwirkt. (5) Die Antriebseinheit ist - im Verhältnis zu ihrem Durchmesser - in Richtung der Antriebswelle flach; (6) eine Wand des Aufzugschachts weist einen Maschinenraum auf, in dem die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit angeordnet sind.
Nach den weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts entnimmt der Fachmann dem Merkmal 5, daß die Abmessungen der Antriebseinheit in axialer Richtung geringer sein sollen als in Richtung ihres Durchmessers, und Merkmal 6, daß die Antriebseinheit mit ihren wesentlichen Elementen in einer Wand des Aufzugschachtes liegen soll, und zwar nur in dieser Wand und nicht in einem zusätzlichen Raum, wie er nach dem Stand der Technik benötigt wurde. Deshalb sei es wesentlich für die Erfindung, daß die Tiefe des Maschinenraums die Dicke der Aufzugschachtwand nicht übersteige (Klagepatent Spalte 3, Zeilen 18 - 20; deutsche Übersetzung Seite 5, Zeilen 12 - 14). Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, der Fachmann zähle die Antriebsscheibe nicht zur Antriebseinheit im Sinne der Merkmale 5 und 6, da er erkenne, daß Patentanspruch 1 des Streitpatents in der Merkmalsgruppe 4 und in Merkmal 5 zwischen der Antriebseinheit und der Antriebsscheibe unterscheide. In den Fi-
guren und der Beschreibung (Spalte 3, Zeilen 20 - 23 und 33 - 35; deutsche Übersetzung Seite 5, Zeilen 14 - 17 und 29 - 30) werde er darauf hingewiesen, daß die Antriebsscheibe im Gegensatz zu der Antriebseinheit in den Aufzugschacht hineinragen müsse, um mit den Hebeseilen zusammenwirken zu können , wobei die Dimensionierung der Antriebsscheibe von der Dicke und Anzahl der zu bewegenden Seile abhänge.
Gegen diese Auslegung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents in der erteilten Fassung, die dem Berufungsverfahren zu Grunde lag, erhebt die Revision keine Rügen; sie läßt einen Rechtsfehler auch nicht erkennen.
b) Die angegriffenen Antriebseinheiten hat das Berufungsgericht als Mittel angesehen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, weil sie dazu geeignet seien, in einen Antriebsscheibenaufzug eingebaut zu werden, der die in Anspruch 1 des Klagepatents angegebenen Merkmale aufweise.
Diese Ausführungen treffen nach den im Tatbestand des angefochtenen Urteils wiedergegebenen Abbildungen der angegriffenen Antriebseinheiten zu und lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Patentanspruch 1 des Klagepatents definiert das Verhältnis zwischen Elementen des Aufzugs und des Gebäudes (Aufzugschacht, Aufzugwand), in dem die Elemente des Antriebs für den Aufzug angeordnet sind. Mit "Antriebsscheibenaufzug" hat das Berufungsgericht ersichtlich den im Gebäude montierten Aufzug bezeichnet, bei dem die Antriebseinheit in der Schachtwandausnehmung angeordnet ist, wie dies in den Abbildungen der Prospekte 2/99 und 9/99 dargestellt ist. Aus diesen Abbildungen ist ersichtlich, daß die angegriffenen Antriebseinheiten so flach ausgebildet sind, daß die gesamte Antriebseinheit in dem als Nische oder Ausnehmung in der Schachtwand ausgebildeten Maschinenraum angeordnet werden kann,
ausschließlich die Antriebscheibe in den Schachtraum hineinragt und ein weiterer Maschinenraum nicht benötigt wird. Die Antriebseinheiten der Beklagten stellen daher Mittel dar, die sich auf ein wesentliches Merkmal der Erfindung beziehen. Dem Umstand, daß - wie sich aus der Beschreibung des Klagepatents ergibt (deutsche Übersetzung Seite 4) - bereits am Prioritätstag des Klagepatents Antriebseinheiten für Antriebsscheibenaufzüge bekannt waren, die so flach ausgebildet sind, daß sie in einer Öffnung oder Ausnehmung der Wand eines Fahrstuhlschachts angeordnet werden können, hat das Berufungsgericht keine Bedeutung beigemessen. Das ist rechtlich nicht zu beanstanden, denn dieser Umstand schließt nach der Rechtsprechung des Senats nicht aus, ein derartiges Mittel als ein solches anzusehen, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht.
II. Das Berufungsgericht hat darüber hinaus rechtsfehlerfrei festgestellt, daß die angegriffenen Antriebseinheiten geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, und die Beklagten bezogen auf dieses Tatbestandsmerkmal einer mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG vorsätzlich gehandelt haben. Die hiergegen erhobenen Rügen der Revision sind unbegründet.
1. Unter der "Eignung" des Mittels, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist die objektive Eignung des angegriffenen körperlichen Gegenstandes zu verstehen, im Zusammenwirken mit weiteren Elementen in eine Gestaltung gebracht zu werden, die von allen Merkmalen des unter Patentschutz stehenden Gegenstandes Gebrauch macht und damit eine Benutzungshandlung im Sinne von § 9 PatG verwirklicht. Diese objektive Eignung des Mittels zur Benutzung der Erfindung muß der Anbieter oder Lieferant des Mittels kennen. Neben der objektiven Eignung des Mittels zur Benutzung der Erfindung umfaßt der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung daher als
subjektives Tatbestandsmerkmal, daß der Lieferant oder Anbieter weiß, daß das Mittel zur Benutzung der Erfindung geeignet ist, und dies auch will (Sen.Urt. v. 10.10.2000 - X ZR 176/98, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät, unter III, 2 b; III, 2 c, aa).
2. a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die angegriffenen Antriebseinheiten könnten infolge ihrer flachen Bauweise von Abnehmern der Beklagten in Wandnischen von Aufzugschächten so eingebaut werden, daß ihre wesentlichen Elemente in dem als Wandnische oder -ausnehmung ausgebildeten Maschinenraum angeordnet seien und keinen zusätzlichen Maschinenraum im Aufzugschacht in Anspruch nähmen. Sie verwirklichten das Merkmal 5 der vorstehenden Merkmalsgliederung, weil sie flach im Sinne dieses Merkmals seien, und Merkmal 6, weil im Wesentlichen nur die Antriebsscheibe in den Aufzugsschacht hineinrage und die Antriebseinheit selbst vollständig in der Schachtwandausnehmung angeordnet sei. Das Vorbringen der Beklagten, die angegriffenen Antriebseinheiten seien nicht flach im Sinne des Patentanspruchs 1 des Klagepatents, vielmehr sei das Getriebe in der Antriebsscheibe untergebracht und rage mit ihr zusammen in den Aufzugschacht hinein, hat das Berufungsgericht für unerheblich gehalten. Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, Merkmal 6, wonach der in der Wand befindliche Maschinenraum die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit aufnimmt, bedeute aus der Sicht des Fachmanns entgegen der Ansicht der Beklagten nicht, daß bestimmte Bauteile - wie etwa das Getriebe - vollständig in diesen Aufnahmeraum hineinpassen müßten. Damit der bisher erforderliche gesonderte Maschinenraum eingespart werden könne, müsse die Antriebseinheit als solche im wesentlichen in dem durch eine Wandausnehmung gebildeten Aufnahmeraum liegen und dürfe grundsätzlich nicht nach innen in den Aufzugsschacht hineinragen. Es sei jedoch unschädlich , wenn die Antriebseinheit zu einem geringfügigen, unwesentlichen Teil in den Schacht vorstehe, da das Klagepatent keine absolute Vollkommenheit an-
strebe, was bereits der Wortlaut des Merkmals 6 zum Ausdruck bringe, der nur die Anordnung der wesentlichen Elemente und nicht der gesamten Antriebseinheit in der Wandausnehmung verlange. Der Lehre des Klagepatents stehe nicht entgegen, Teile der Antriebseinheit in der Antriebsscheibe unterzubringen, denn das Klagepatent überlasse es dem Fachmann, ob er die Antriebsscheibe massiv oder hohl ausbilde und letzterenfalls einzelne Funktionsteile der Antriebseinheit wie das Getriebe in der Antriebsscheibe anordne. Dies zeige bereits die in der Beschreibung des Klagepatents erwähnte PCT-Anmeldung WO 95/00432 (Anlage W 3), bei der die zur Antriebseinheit gehörende Antriebswelle , auf der die Antriebsscheibe befestigt sei, in den Hohlraum der Antriebsscheibe hineinrage. Daraus ergebe sich für den Fachmann, daß auch andere Teile des Getriebes in die Antriebsscheibe verlagert werden könnten, solange dadurch - wie hier - kein zusätzlicher Raumbedarf eintrete, der der Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre entgegenstehe. Der Kern der Erfindung liege darin, daß die wesentlichen Elemente des Antriebs in einer Wand des Aufzugschachts lägen, und zwar nur in dieser Wand und nicht in einem zusätzlichen Raum, wie er nach dem Stand der Technik benötigt worden sei. Ein solcher Einbau könne mit den angegriffenen Antriebseinheiten erreicht werden. Die Prospekte der Beklagten wiesen auf die extrem flache Bauweise ihrer Antriebseinheiten hin, so daß mit ihnen ein Einbau vorgenommen werden könne, bei dem im wesentlichen nur die Antriebsscheibe in den Aufzugsschacht hineinrage.
b) Diese Ausführungen greift die Revision ohne Erfolg an.
aa) Die Revision meint, das Berufungsgericht habe verkannt, daß die angegriffenen Antriebseinheiten eine axiale Ausdehnung aufwiesen, welche die Dicke einer typischen Aufzugwand weit überschritten, weil die Getriebe des An-
triebs in den Fahrstuhlschacht vorstünden und nur die Antriebsscheibe nicht zur Antriebseinheit zu zählen sei.
Mit diesem Vorbringen zeigt die Revision keinen Rechtsfehler auf. Patentanspruch 1 des Klagepatents definiert das Verhältnis zwischen Elementen des Aufzugs und des Gebäudes (Aufzugschacht, Aufzugwand), in dem die Elemente des Antriebs für den Aufzug angeordnet sind. Dabei geht Patentanspruch 1 des Klagepatents von der technischen Selbstverständlichkeit aus, daß die Antriebsscheibe, um den Aufzugkorb antreiben zu können, ihrerseits angetrieben werden muß, und setzt daher eine Ausführung des Aufzugs voraus, bei dem zumindest ein Teil des Getriebes, zum Beispiel die Antriebswelle für die Antriebsscheibe, in den Aufzugschacht hineinragen muß. Wie der fachkundige Leser unschwer erkennt, läßt sich der Zweck des Klagepatents, einen zusätzlichen Raum für den Antrieb zu vermeiden, nicht vollständig verwirklichen. Aus Gründen der technischen Funktionsfähigkeit müssen die Einrichtungen, die die Bewegung der Antriebsvorrichtung an den Aufzug weitergeben, in den Schacht hineinragen. Demgemäß wird der Fachmann davon ausgehen, daß es das Anliegen des Klagepatents ist, die Antriebsvorrichtung so weit wie möglich aus dem Schacht herauszuverlegen. Da die Antriebsscheibe aber in den Aufzugschacht hineinragen muß, ist es aus seiner Sicht jedenfalls solange unschädlich , einzelne Teile des Antriebs in die Antriebsscheibe zu verlegen, wie dies nicht zu einem zusätzlichen Raumbedarf im Aufzugschacht führt. Es ist daher rechtlich nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht auch solche Ausführungsformen der patentierten Erfindung von Patentanspruch 1 - gegebenenfalls unter dem Gesichtspunkt verschlechterter Ausführungsformen - erfaßt angesehen hat, bei denen nicht nur ein geringer, sondern auch ein größerer Teil der Antriebseinheit in der Antriebsscheibe so untergebracht wird, daß kein gesonderter und über die Wandausnehmung hinausgehender zusätzlichen Maschinenraum benötigt wird. Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung rechtferti-
gen könnten, etwa daß die Antriebsscheiben bei den angegriffenen Gegenständen axial tiefer ausgebildet seien als für die Aufnahme der Hebeseile notwendig , um sie gleichzeitig als Abdeckungen für einen außerhalb der Wandausnehmung benötigten Maschinenraum zu benutzen, sind weder geltend gemacht noch aus den Abbildungen der angegriffenen Gegenstände zu erkennen.
bb) Die Revision macht auch ohne Erfolg geltend, die Tiefe der angegriffenen Antriebseinheiten könne nicht mehr zum Gegenstand der Erfindung gerechnet werden, weil nach den Angaben der Beschreibung des Klagepatents die Dicke einer gewöhnlichen Aufzugschachtwand ungefähr 15 cm betrage. Insoweit verkennt die Revision, daß die Angaben der Beschreibung zu Wandstärken des Aufzugschachts und damit zur Tiefe der als Nische oder Ausnehmung gebildeten Maschinenräume keinen Eingang in Patentanspruch 1 des Klagepatents gefunden haben und daher nur ein Ausführungsbeispiel beschreiben , das den Inhalt des Patentanspruchs 1 nicht beschränkt.
cc) Die Revision macht schließlich ohne Erfolg geltend, daß mit der Entscheidung des Europäischen Patentamts im Einspruchsverfahren Patentanspruch 1 so beschränkt worden sei, daß dessen Schutzbereich die angegriffenen Gegenstände nicht mehr erfasse. Zwar ist Patentanspruch 1 des Klagepatents im Einspruchsverfahren durch die Aufnahme des Merkmals, "derart, daß kein getrennter Maschinenraum vorhanden ist", beschränkt worden. Eine Beschränkung des Patentanspruchs 1 dahingehend, daß sämtliche und nicht nur die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit in dem in der Wand des Schachts angeordneten Maschinenraum angeordnet werden, ist im Einspruchsverfahren dagegen nicht erfolgt.
Das Berufungsgericht hat Patentsanspruch 1 des Klagepatents bereits entnommen, daß die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit in einer Wand
des Schachts und nicht in einem zusätzlichen Raum anzuordnen sind. Eine über diese Auslegung des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung hinausgehende Beschränkung des Klagepatents enthält Patentanspruch 1 in der Fassung des Beschlusses des Europäischen Patentamts nicht. Diese Auslegung und die auf ihr beruhende Bestimmung des Schutzbereichs des Klagepatents kann der Senat selbst vornehmen (Sen.Urt. v. 26.9.1996 - X ZR 72/94, GRUR 1997,116 - Prospekthalter; Sen.Urt. v. 7.9.2004 - X ZR 255/01, GRUR 2004, 1023, 1025 - Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung; vgl. Busse/Keukenschrijver , PatG, 6. Aufl., § 143 Rdn. 307 m.w.N.).
dd) Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts sind die angegriffenen Antriebseinheiten daher objektiv geeignet, durch die Abnehmer der Beklagten zur Benutzung der Erfindung des Klagepatents verwendet zu werden. Dies wußten und wollten die Beklagten auch, denn sie haben in ihren Prospekten 2/99 und 9/99 entsprechende Einbaubeispiele abgebildet.
III. Demgegenüber kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht die weiteren Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG bejaht und die Beklagten zur Unterlassung verurteilt hat.
1. a) Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG setzt zunächst voraus, daß das Mittel "bestimmt" ist, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
Die Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kann nicht nach objektiven Maßstäben bemessen werden, sondern hängt von der subjektiven Willensrichtung des Angebotsempfängers oder Belieferten ab: Plant
dieser den Einsatz des Mittels für die Benutzung der Erfindung, dann liegt die Bestimmung vor; plant der Angebotsempfänger dies nicht, fehlt es an der Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung (vgl. Hesse, GRUR 1982, 191, 194). Das Tatbestandsmerkmal des "Bestimmtseins" der Mittel zur Benutzung der Erfindung ist daher ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das nicht in der Person des als mittelbarer Patentverletzer in Anspruch genommenen Anbieters oder Lieferanten des Mittels vorliegen muß, sondern in der Person des Angebotsempfängers oder Abnehmers. Dieser besitzt die alleinige Verfügungsmacht über den gelieferten Gegenstand, nur er kann daher die Entscheidung treffen, das ihm angebotene oder gelieferte Mittel unter Benutzung der Erfindung zu verwenden. Die Bestimmung zur Benutzung der Erfindung setzt daher einen entsprechenden Handlungswillen des Angebotsempfängers oder Belieferten im Zeitpunkt der Vornahme einer mittelbaren Patentverletzung durch den Anbietenden oder Lieferanten voraus. Der erkennbare Handlungswille des Angebotsempfängers oder Belieferten ist entscheidend dafür, ob der angebotene oder gelieferte Gegenstand bestimmt ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden (Sen.Urt. v. 10.10. 2000, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät , unter III, 2 c, aa; vgl. auch Hesse, GRUR 1982, 191, 194; Scharen, GRUR 2001, 995).
Deshalb kann allein aus dem Umstand, daß der als mittelbarer Patentverletzer in Anspruch Genommene die objektive Eignung des von ihm angebotenen oder vertriebenen Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kennt, nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, das Mittel sei zur Begehung unmittelbarer Patentverletzungen auch bestimmt. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG enthält kein absolutes Verbot der Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen , sondern greift nur dann ein, wenn die Mittel nicht nur zur Benutzung der Erfindung in objektiver Hinsicht geeignet, sondern durch die Angebotsempfän-
ger und/oder Abnehmer der Mittel hierzu auch bestimmt sind (Sen.Urt. v. 4.5.2004, GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler, unter II, 2 a). Erkennt der Angebotsempfänger oder Belieferte aus den Umständen, unter denen er das Angebot oder die Lieferung des Mittels erhält, die Eignung des Mittels, patentverletzend verwendet zu werden, und bildet er den Willen, das Mittel auf diese Weise zu benutzen, ist das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtseins des Mittels, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, erfüllt. Von einer oder mehreren mittelbar patentverletzenden Handlungen kann daher erst dann ausgegangen werden, wenn sich das Bestimmtsein der Mittel zu einer unmittelbaren Patentverletzung seitens der Angebotsempfänger und Belieferten für jedes in Betracht kommende einzelne Angebot und für jede einzelne Lieferung feststellen läßt, sofern dies nach den Umständen nicht offensichtlich ist (vgl. Scharen, aaO).
b) Für das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals des Bestimmtseins der Mittel, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist der Patentinhaber darlegungs- und beweispflichtig, der den Dritten wegen mittelbarer Patentverletzung in Anspruch nimmt. Da dieses Tatbestandsmerkmal schwer darzulegen und zu beweisen ist, sieht § 10 Abs. 1 PatG vor, daß es zum Nachweis des Handlungswillens des Abnehmers und der Kenntnis und des Wollens des Anbietenden oder Lieferanten genügt, daß das Bestimmtsein der Mittel zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung auf Grund der Umstände offensichtlich ist, so daß zur Feststellung dieses Tatbestandsmerkmals auf Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden kann. So kann die Erfahrung dafür sprechen, daß ein Mittel zur Benutzung der Erfindung durch die Abnehmer bestimmt wird, wenn der Anbieter oder Lieferant eine klagepatentgemäße Verwendung des Mittels empfiehlt (Sen.Urt. v. 10.10.2000, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät , unter III, 2 c, aa). Gleiches kann gelten, wenn ein Mittel infolge seiner technischen Eigenart und Zweckbestimmung auf eine zu einem Patenteingriff
führende Benutzung zugeschnitten und zu einem entsprechenden Gebrauch angeboten wird (Scharen, GRUR 2001, 995, 996). Offensichtlichkeit verlangt ein hohes Maß an Voraussehbarkeit der Bestimmung der Mittel zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung seitens der Angebotsempfänger oder Abnehmer der Mittel (Sen.Urt. v. 10.10.2000, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät, unter III, 2 c, aa).
2. Das Berufungsgericht hat das Bestimmtsein der angegriffenen Mittel, zur Benutzung des Klagepatents verwendet zu werden, rechtsfehlerhaft für offensichtlich gehalten.
a) Das Berufungsgericht ist von der Erwägung ausgegangen, die von den Beklagten angebotenen und gelieferten Antriebseinheiten würden ausschließlich von Fachunternehmen weiterverarbeitet. Diese beobachteten die einschlägige Schutzrechtslage, so daß ihnen aus diesem Grunde das Klagepatent bekannt sei. Deshalb dränge sich diesen Unternehmen eine patentverletzende Verwendung der angegriffenen Antriebseinheiten geradezu auf. Für den Fachmann, der jedenfalls bei neu zu errichtenden Bauvorhaben auf einen möglichst sparsamen Raumbedarf für den Aufzug bedacht sei, möge zwar infolge der sehr flachen Ausbildung der angegriffenen Antriebseinheiten schon das Aufsetzen auf die Schachtwand ein erheblicher Raumgewinn sein, eine noch bessere Raumausnutzung ergebe sich jedoch, wenn man die Antriebseinheiten der Beklagten entsprechend der Lehre des Klagepatents in einer Vertiefung der Schachtwand unterbringe, weil dann der Schacht noch kleiner bemessen werden könne.
b) Diese Erwägungen des Berufungsgerichts können die Annahme, die angegriffenen Mittel seien offensichtlich zur unmittelbaren, das Klagepatent verletzenden Verwendung bestimmt, nicht tragen, weil sich aus ihnen das dafür er-
forderliche hohe Maß an Voraussehbarkeit der Bestimmung der umstrittenen Mittel zur Benutzung der Erfindung durch die Angebotsempfänger und Belieferten nicht ergibt.
Das Berufungsgericht ist an sich zutreffend davon ausgegangen, daß sich die Offensichtlichkeit des Bestimmtseins der Mittel zu unmittelbar patentverletzendem Gebrauch auch aus der technischen Gestaltung des angegriffenen Mittels ergeben kann. Das kann der Fall sein, wenn das Mittel so gestaltet ist, daß es schlechterdings nur mit weiteren patentgemäß ausgestalteten Elementen verbunden und daher durch die Abnehmer zu keiner anderen Verwendung bestimmt werden kann als zu einer Verwendung, bei der von der Erfindung Gebrauch gemacht wird (vgl. Sen.Urt. v. 4.5.2004, GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler , unter II, 2; Scharen, aaO, S. 996).
Ein solcher Schluß aus der technischen Beschaffenheit des Mittels auf seine Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung durch die Abnehmer ist aber dann nicht möglich, wenn das fragliche Mittel nicht ausschließlich patentverletzend , sondern auch patentfrei verwendet werden kann. Wie sich schon aus der Beschreibung des Klagepatents ergibt, waren für eine patentgemäße Verwendung geeignete hinreichend flache Antriebseinheiten für Antriebsscheibenaufzüge im Stand der Technik bekannt und wurden zur Herstellung von Antriebsscheibenaufzügen verwendet. Daraus folgt, daß die in gleicher Weise wie die am Prioritätstag des Klagepatents im Stand der Technik bekannten Antriebseinheiten hinreichend flach ausgebildeten angegriffenen Mittel der Beklagten nicht ausschließlich patentverletzend, sondern auch patentfrei verwendet werden können. Aus der technischen Beschaffenheit der angegriffenen Mittel kann daher nicht hergeleitet werden, ihre Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung durch einen oder alle Angebotsempfänger und Belieferten sei offensichtlich.
Bei dieser Sachlage kann die Annahme des Berufungsgerichts auch nicht mit der Erwägung begründet werden, die Bestimmung der umstrittenen Antriebseinheiten zu einer patentgemäßen Verwendung durch die Abnehmer der Beklagten sei offensichtlich, weil diese - in Kenntnis der Lehre des Klagepatents - bestrebt seien, die gegenüber der bekannten Verwendungsweise flacher Antriebseinheiten mit einer patentgemäßen Verwendung verbundenen besonderen Vorteile zu realisieren. Mit diesen Erwägungen unterstellt das Berufungsgericht bei allen Angebotsempfängern und Abnehmern der angegriffenen Antriebseinheiten nicht nur die Kenntnis des Klagepatents, sondern auch den Willen, das erteilte und ihnen bekannte Patent nicht zu beachten und die umstrittenen Mittel in Kenntnis des Klagepatents in rechtswidriger Weise zu verwenden. Konkrete Anhaltspunkte für eine solche Annahme hat das Berufungsgericht weder für einzelne noch für alle Abnehmer der Beklagten festgestellt. Wollte man dem Berufungsgericht folgen, wären Anbieter von im Stand der Technik bekannten Gegenständen, die sowohl patentfrei als auch patentverletzend verwendet werden können, allein wegen der Unterstellung rechtswidrigen Verhaltens ihrer Abnehmer generell daran gehindert, diese Mittel weiterhin anzubieten und zu vertreiben, sobald ein solcher Gegenstand Merkmal eines Patentanspruchs eines erteilten Patents wird, ohne daß es darauf ankäme, ob die Abnehmer und Lieferanten die Mittel zu einer unmittelbar patentverletzenden Verwendung auch bestimmt haben. Das liefe darauf hinaus, daß sich der Erfinder einer neuen Verwendung eines im Stand der Technik bekannten Gegenstandes faktisch einen absoluten Sachschutz auf den bekannten Gegenstand selbst verschaffen kann. Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht seine Annahme begründet hat, stellen daher in der Sache einen Schluß von der objektiven Eignung der angegriffenen Mittel zur Benutzung der Erfindung auf eine entsprechende Bestimmung durch die Abnehmer dar. Ein solcher Schluß ist rechtsfehlerhaft, da die Bestimmung der Mittel zur patentverletzenden Be-
nutzung durch ihre Abnehmer ein gesondertes und neben ihrer entsprechenden Eignung selbständig festzustellendes Tatbestandsmerkmal der mittelbaren Patentverletzung ist.
Allerdings ist nach der Rechtslage vor dem Inkrafttreten des § 10 PatG davon ausgegangen worden, daß die Lieferung eines "erfindungsfunktionell individualisierten" Mittels, das sowohl patentfrei als auch patentverletzend verwendet werden kann, eine mittelbare Patentverletzung darstellt, wenn der Lieferant weiß, damit rechnet oder infolge von Fahrlässigkeit nicht weiß, daß der Patentschutz besteht und die Abnehmer das Mittel in patentverletzender Weise benutzen oder möglicherweise benutzen werden (BGH, Urt. v. 8.11.1960 - I ZR 67/59, GRUR 1961, 627 - Metallspritzverfahren). Grundlage dieser Rechtsprechung war jedoch, daß der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung alten Rechts nicht als selbständiger Gefährdungstatbestand, sondern als besondere (akzessorische) Form der Beteiligung an einer fremden unmittelbaren Patentverletzung ausgebildet war. Dieser setzte nicht nur voraus, daß der Belieferte den Willen zu einer unmittelbar patentverletzenden Handlung gebildet , sondern diesen Willen durch Vornahme einer unmittelbar patentverletzenden Handlung auch realisiert hatte. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 PatG ist von einer unmittelbaren Patentverletzung seitens der Belieferten unabhängig; er hat nicht zur Voraussetzung, daß eine unmittelbare Patentverletzung bereits erfolgt ist, sondern schützt den Patentinhaber bereits im Vorfeld möglicher unmittelbarer Verletzungshandlungen, indem er nur an einen Willen der Abnehmer, die Mittel patentverletzend zu gebrauchen, anknüpft. Deshalb ist das Bestehen eines solchen Willens des Angebotsempfängers und Belieferten, der sich nach altem Recht aus dem Umstand ergab, daß der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung eine unmittelbare Patentverletzung seitens des Belieferten voraussetzte, nach neuem Recht als selbständiges zusätzliches Tatbestandsmerkmal ausgebildet, auf dessen Vorliegen bei
einem oder allen Angebotsempfängern und Belieferten nicht bereits daraus geschlossen werden kann, daß das Mittel nicht nur patentfrei, sondern auch patentverletzend gebraucht werden kann. Da das Berufungsgericht nicht festgestellt hat, daß sich unter den Angebotsempfängern und Belieferten eine, mehrere oder ausnahmslos Personen befunden haben, die den Willen gehabt hätten, das umstrittene Mittel unmittelbar das Klagepatent verletzend zu verwenden, ist eine allein durch den Vertrieb der Antriebsscheibenaufzüge begangene mittelbare Patentverletzung der Beklagten nicht festgestellt, so daß es insoweit an der Feststellung einer die Wiederholungsgefahr als Voraussetzung des in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruchs bezüglich eines bestimmten einzelnen , mehrerer oder sämtlicher Angebotsempfänger und Belieferten begründenden Verletzungshandlung fehlt.
c) Die angegriffenen Mittel sind schließlich auch nicht deshalb offensichtlich für die Benutzung der Lehre des Klagepatents bestimmt, weil in den Prospekten 2/99 und 9/99 der Beklagten ein Hinweis auf den patentgemäßen Einbau der umstrittenen Mittel gegeben worden ist.
Allerdings kann nach der Rechtsprechung des Senats zum Nachweis des Handlungswillens der Angebotsempfänger und Belieferten, die Mittel zur patentgemäßen Verwendung bestimmt zu haben, und zum Nachweis des darauf gerichteten Wissens und Wollens der Lieferanten auf Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden. Ein solcher Rückgriff auf die Lebenserfahrung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn in Bedienungsanleitungen oder dergleichen der Angebotsempfänger oder Belieferte darauf hingewiesen wird, das Mittel in einer klagepatentgemäßen Weise zu verwenden, weil die Erfahrung dafür spricht, daß sich der Angebotsempfänger oder Abnehmer nach derartigen Anleitungen oder Empfehlungen richten wird (Sen.Urt. v. 10.10.2000, aaO). Derartige Hinweise haben die Beklagten in ihren Prospek-
ten 2/99 und 9/99, wie das Berufungsgericht in rechtlich nicht zu beanstandender Weise unter Bezugnahme auf die dortigen Abbildungen ausgeführt hat, gegeben.
Im Streitfall kann ein solcher Schluß aus der Lebenserfahrung ohne das Vorliegen weiterer tatsächlicher Umstände jedoch nicht gezogen werden, weil sich in den Prospekten 2/99 und 9/99 der Beklagten nicht nur ein Hinweis auf einen patentgemäßen, sondern auch auf einen patentfreien Einbau der umstrittenen Antriebseinheiten befindet. Bei dieser Sachlage könnte aus der Lebenserfahrung nur dann der Schluß gezogen werden, alle Angebotsempfänger und Belieferten hätten den Willen, die Antriebseinheiten klagepatentverletzend zu verwenden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vorlägen, die Angebotsempfänger und Belieferten hätten die patentfreie Verwendung der umstrittenen Mittel von vornherein außer Betracht gelassen und ausschließlich die klagepatentverletzende Verwendung des Mittels vorgesehen. Tatsächliche Umstände dieser oder vergleichbarer Art hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Ein solcher Erfahrungsschluß liegt insbesondere dann fern, wenn es sich - wie bei den umstrittenen Antriebseinheiten - um im Stand der Technik bekannte Mittel handelt, die ohne weiteres patentfrei verwendet werden können und im Stand der Technik bekannt patentfrei verwendet wurden und werden. Der Umstand, daß die genannten Prospekte - neben einem Hinweis auf die patentfreie Verwendung der angegriffenen Antriebseinheiten auch - einen Hinweis auf einen klagepatentgemäßen Einbau der angegriffenen Antriebseinheiten enthielten, mag daher geeignet gewesen sein, bei den Angebotsempfängern und Belieferten Überlegungen dahin auszulösen, ob sie abweichend von der bekannten Verwendungsweise eine Bauausführung und einen Einbau der angegriffenen Antriebseinheiten wählen können und sollen, die sich bei objektiver Betrachtung als unmittelbare Verletzung des Klagepatents darstellen. Aus dem neben einem Hinweis zur patentfreien Verwendung stehenden Hinweis zur pa-
tentverletzenden Verwendung allein kann aber für ein im Stand der Technik bekanntes Mittel nicht darauf geschlossen werden, ein bestimmter oder alle Angebotsempfänger oder Belieferten hätten den Willen gehabt, die angebotenen oder gelieferten Gegenstände in einer das Klagepatent verletzenden Weise zu verwenden.
IV. Das Berufungsgericht hat zudem verkannt, daß aus der Verteilung der Prospekte 2/99 und 9/99 nicht mehr auf das Bestehen von Wiederholungsgefahr geschlossen werden kann, nachdem sich die Beklagten strafbewehrt verpflichtet haben, die Verwendung dieser Prospekte zu unterlassen. Zwar begründet eine Verletzungshandlung die tatsächliche Vermutung für das Bestehen von Wiederholungsgefahr; diese kann aber in der Regel dadurch beseitigt werden, daß der Verletzer eine uneingeschränkte, bedingungslose und durch das Versprechen einer Vertragsstrafe in angemessener Höhe gesicherte Unterlassungserklärung abgibt und damit den ernsthaften Unterlassungswillen des Schuldners des Unterlassungsanspruchs zum Ausdruck bringt (vgl. nur Busse/ Keukenschrijver, aaO, § 139 PatG Rdn. 52; eingehend Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl., Kap. 8, Rdn. 33, jew. m.w.N.).
a) Im Streitfall beruht der Schluß, daß die Angebotsempfänger und Belieferten die umstrittenen Mittel zur patentgemäßen Verwendung bestimmen, auf dem Umstand, daß die Beklagten in ihren Prospekten 2/99 und 9/99 auch einen dem Klagepatent entsprechenden Einbauhinweis gegeben haben. Indem sich die Beklagten insoweit zur Unterlassung verpflichtet haben, sind diejenigen tatsächlichen Umstände entfallen, die den Schluß aus der Lebenserfahrung tragen , die Angebotsempfänger oder Abnehmer würden die angegriffenen Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen. Die Unterlassungserklärung der Beklagten war daher inhaltlich geeignet, die Wiederholungsgefahr auszuräumen. Tatsächliche Umstände, die den Schluß zulassen, die von den Beklag-
ten abgegebene Unterlassungserklärung bringe aus sonstigen Gründen keinen ernsthaften Unterlassungswillen zum Ausdruck, etwa weil die übernommene Vertragsstrafe nicht angemessen sei, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang ausgeführt hat, ist der von den Beklagten nunmehr verwendete Prospekt gemäß Anlage B 6, der den klagepatentgemäßen Einbauhinweis nicht mehr enthält und in dem darauf hingewiesen wird, daß abweichende Einbausituationen Patente der Klägerin berühren können, inhaltlich nicht zu beanstanden. Die Beklagten verwenden - ihren Behauptungen zufolge - seit der Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung ausschließlich diesen Prospekt. Gegenteiliges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.
b) Die abgegebene Unterlassungserklärung ist entgegen der Auffassung der Vorinstanzen auch nicht deshalb inhaltlich ungeeignet, die Wiederholungsgefahr auszuschließen, weil sie die Beklagten nicht hindern würde, die angegriffenen Gegenstände in anderer Weise zur Benutzung der Erfindung anzubieten. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß die Beklagten die angegriffenen Gegenstände auf andere Weise - mündlich oder dergleichen - mit dem Klagepatent entsprechenden Einbauhinweisen, wie sie in den genannten Prospekten enthalten waren, angeboten hätten. Deshalb ist eine mittelbare Patentverletzung auf andere Weise als durch Verteilung der Prospekte 2/99 und 9/99 nicht ersichtlich, bezüglich derer die Wiederholungsgefahr durch Abgabe einer auch solche Verletzungshandlungen erfassenden Unterlassungserklärung hätte ausgeschlossen werden müssen.
c) Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung kann eine Wiederholungsgefahr auch nicht aus dem Umstand hergeleitet werden, daß die genannten Prospekte nach dem Vorbringen der Klägerin bei Bauunternehmen und Architekten archiviert werden und zu Bestellungen der angegriffenen An-
triebseinheiten führen könnten, um die gelieferten Gegenstände patentverletzend zu verwenden.
Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß die Beklagten vor Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung einen Abnehmer beliefert haben , der im Besitz der Prospekte 2/99 und 9/99 ist und die umstrittenen Antriebseinheiten bestellt hat, um sie in einer das Klagepatent verletzenden Weise zu verwenden. Deshalb fehlt es auch insoweit an der Feststellung einer Verletzungshandlung , die die tatsächliche Vermutung begründen könnte, die Beklagten würden eine solche Handlung gegenüber einem bestimmten oder allen Angebotsempfängern oder Belieferten wiederholen. Tatsächliche Umstände, aus denen sich ergeben könnte, daß die Beklagten Besteller, die die angegriffenen Gegenstände bestellen, um sie patentverletzend zu verwenden, in Kenntnis dieses Umstandes in Zukunft beliefern werden, so daß derartige Verletzungshandlungen drohend bevorstehen und deshalb Erstbegehungsgefahr in Betracht kommen könnte, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, so daß sich die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung unter diesem Gesichtspunkt auch nicht als im Ergebnis richtig erweist.
V. Die Revision hat auch Erfolg, soweit das Berufungsgericht die Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt und die Beklagten zur Durchsetzung des Schadensersatzbegehrens zur Rechnungslegung sowie dazu verurteilt hat, über Herkunft und Vertriebswege der umstrittenen Gegenstände Auskunft zu geben.
1. Der im Falle der mittelbaren Patentverletzung nach § 139 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ zu ersetzende Schaden ist derjenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht (vgl. MeierBeck , GRUR 1993, 1, 3 f.; Benkard/Bruchhausen, PatG, 9. Aufl., § 10 PatG
Rdn. 24; Benkard/Rogge, aaO, § 139 PatG Rdn. 40; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 10 PatG Rdn. 33; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 139 Rdn. 89; Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., § 33 VI; b 8, S. 839). Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß zumindest eine unmittelbare Patentverletzung erfolgt ist. Bei dieser Sachlage ist nicht ersichtlich, daß der Klägerin aus einer mittelbaren Patentverletzung der Beklagten ein Schaden entstanden sein könnte. Insoweit genügt nicht, daß Verletzungsgefahr besteht; vielmehr ist die Feststellung mindestens eines Schadensfalls erforderlich (BGH Urt. v. 30.4.1964 - Ia ZR 224/63, GRUR 1964, 496, 497 - Formsand II; Benkard/Rogge, aaO, § 139 PatG Rdn. 40, 80 m.w.N.). Die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten und ihre Verurteilung, zur Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs Rechnung zu legen, kann daher auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts keinen Bestand haben.
2. Das Berufungsurteil kann insoweit auch mit der vom Berufungsgericht gegebenen weiteren Begründung nicht aufrechterhalten werden.
a) Nach Auffassung des Berufungsgerichts soll die Verpflichtung des mittelbaren Patentverletzers zum Schadensersatz bereits dann bestehen, wenn eine unmittelbare Patentverletzung durch die Abnehmer des mittelbaren Patentverletzers nicht festgestellt werden kann. Das Berufungsgericht hat seine Auffassung mit der Erwägung begründet, gemäß § 10 PatG könne der Patentinhaber die dort beschriebenen Handlungen jedem Dritten untersagen lassen. Daraus folge, daß diese Handlungen, auch wenn sie nicht zu den in § 9 PatG Genannten gehörten, letztlich allein dem Patentinhaber vorbehalten seien, so daß ihm auch vorbehalten sei, Dritten die Vornahme dieser Handlungen zu gestatten und sich diese Gestattung vergüten zu lassen. Die Rechtsanmaßung führe dazu, daß es dem Patentinhaber nicht mehr möglich sei, für die Handlungen des mittelbaren Patentverletzers gegen eine entsprechende Vergütung
seine Zustimmung zu erteilen oder die entsprechenden Lieferungen selbst vorzunehmen. Die darin liegende Vermögenseinbuße unterscheide sich im Ergebnis nicht von derjenigen, die eine unmittelbare Patentverletzung auslöse, so daß dieser Schaden - etwa in Form einer hypothetischen Lizenzgebühr - ersatzfähig sein müsse.
b) Ein solcher Schadensersatzanspruch kann aus einer mittelbaren Patentverletzung nicht hergeleitet werden.
Das Verbot mittelbarer Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG schützt den Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzungshandlungen seitens der Belieferten, erweitert den Schutzgegenstand des Klagepatents aber nicht über den im Patentanspruch definierten Gegenstand hinaus, dessen Nutzung nach § 9 PatG ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen ist (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch; Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758, 759 - Flügelradzähler; Sen.Urt. v. 3.6.2004 - X ZR 82/03, GRUR 2004, 845, 848 - Drehzahlermittlung). § 10 PatG gewährt dem Patentinhaber kein ausschließliches Recht zum Anbieten und Liefern von Mitteln zur Erfindungsbenutzung (Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758, 760 - Flügelradzähler; Kraßer, Patentrecht, aaO; a.A. Holzapfel, GRUR 2002, 193, 194). Zwar greift das Verbot des § 10 Abs. 1 PatG schon dann ein, wenn eine unmittelbare Patentverletzung noch nicht eingetreten ist, weil es Zweck der Vorschrift ist, der Gefahr eines rechtswidrigen Eingriffs in das dem Patentinhaber zugewiesene ausschließliche Recht entgegenzutreten. Daraus läßt sich jedoch nicht herleiten, daß Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, weil sie geeignet sind, mit weiteren Elementen, die nach den Merkmalen des Patentanspruchs ausgebildet sind, bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken, als solche vom Patentschutz umfaßt würden. Der Tatbestand des § 10 PatG setzt voraus,
daß das fragliche Mittel als solches nicht vom Gegenstand des Klagepatents Gebrauch macht, vom ausschließlichen Recht des Patentinhabers nach § 9 PatG also nicht erfaßt wird und daher als solches patentfrei ist, wohl aber die Eignung und Bestimmung aufweist, zusammen mit weiteren Mitteln in den Schutzbereich des Klagepatents einzugreifen. Art. 69 EPÜ knüpft für die Schutzbereichsbestimmung an die Patentansprüche an (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch). Die aus Gründen der Rechtssicherheit notwendige Begrenzung des Schutzbereichs eines Patents durch die Patentansprüche kann nicht dadurch unterlaufen werden, daß dem Patentinhaber ein ausschließliches Recht mit der Folge der Verpflichtung zum Schadensersatz für Gegenstände eingeräumt wird, die als solche vom Patentschutz nicht erfaßt werden.
3. Auch die Verurteilung der Beklagten zur Auskunft über Herkunft und Vertriebswege der angegriffenen Gegenstände nach § 140 b PatG kann auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts keinen Bestand haben. Auch dieser Anspruch setzt voraus, daß mindestens eine rechtswidrige Verletzungshandlung nachgewiesen ist, die auch eine mittelbare Patentverletzung sein kann (BGHZ 128, 220, 223 - Kleiderbügel; vgl. Benkard/ Rogge, aaO, § 140 b PatG Rdn. 2; Busse/Keukenschrijver, aaO, § 140 b PatG Rdn. 4). Eine solche Verletzungshandlung ist bislang nicht festgestellt.
V. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit die zu einer abschließender Sachentscheidung erforderlichen Feststellungen - gegebenenfalls nach geänderten Anträgen und ergänzendem Sachvortrag der Parteien - getroffen werden können.
Melullis Scharen Keukenschrijver
Asendorf Kirchhoff BESCHLUSS X ZR 247/02 vom 25. Juli 2005 in dem Rechtsstreit
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 25. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff
beschlossen:
Der Tenor des Senatsurteils vom 7. Juni 2005 wird dahin berichtigt, daß Absatz 1 wie folgt lautet:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 10. Oktober 2002 aufgehoben, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist und soweit nicht die Klägerin die Klage gegen die Beklagte zu 1 auf angemessene Entschädigung für die Zeit vom 9. Mai 1998 bis 11. September 1998 und auf Rechnungslegung für dieselbe Zeit zurückgenommen hat.
Gründe:
Die Berichtigung erfolgt nach § 319 ZPO. Die Aufhebung des Berufungsurteils ist auf die Revision der Beklagten erfolgt und erfaßt das angefochtene Urteil daher nur im Umfang der Anfechtung. Das Fehlen der Worte "soweit zum
Nachteil der Beklagten erkannt worden ist und" beruht auf einer offenbaren Unrichtigkeit.
Melullis Scharen Keukenschrijver
Asendorf Kirchhoff
(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.
(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.
(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.
(1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.
(3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.