Bundesgerichtshof Urteil, 26. Sept. 2017 - X ZR 109/15

ECLI:ECLI:DE:BGH:2017:260917UXZR109.15.0
bei uns veröffentlicht am26.09.2017
vorgehend
Bundespatentgericht, 1 Ni 18/14, 02.07.2015

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

Berichtigt durch Beschluss B
vom 14. Februar 2018 e
Anderer
Justizangestellte r
als Urkundsbeamtin i
der Geschäftsstelle
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BUNDESGERICHTSHOF

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IM NAMEN DES VOLKES t
URTEIL d
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X ZR 109/15 Verkündet am:
26. September 2017 c
Anderer h
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
B
der Geschäftsstelle
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in der Patentnichtigkeitssache s
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Nachschlagewerk: ja h
BGHZ: nein l
BGHR: ja u
Spinfrequenz
EPÜ Art. 56 s
s
a) Für die Beurteilung der Frage, ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher
Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, ist die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts
als - aus der Sicht ex post - nächstkommender Stand der Technik weder ausreichend noch v
erforderlich (st. Rspr., zuletzt BGH, Urteil vom 31. Januar 2017 - X ZR 119/14, GRUR 2017, 498 o
Rn. 28 - Gestricktes Schuhoberteil).
m
b) Die Annahme, dass der Fachmann Anlass zur Heranziehung einer bestimmten technischen Lösung
hatte, auch wenn ein konkretes Vorbild hierfür nicht aufgezeigt werden kann, setzt Feststellungen
dazu voraus, dass diese Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen 1
in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen gehörte, dass sich die 5
Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig
darstellt und dass keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht .
als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (Fortführung
von BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 - Farbversorgungssystem
). J
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BGH, Urteil vom 26. September 2017 - X ZR 109/15 - Bundespatentgericht
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ECLI:DE:BGH:2017:260917UXZR109.15.0 2

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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. September 2017 durch die Richter Dr. Bacher, Gröning, Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß

für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats ) des Bundespatentgerichts vom 2. Juli 2015 abgeändert. Das europäische Patent 1 698 380 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über eine Fassung hinausgeht, in der die Patentansprüche wie folgt lauten: 1. A method of estimating a spin frequency of a rotating sports ball in flight, wherein the sports ball is substantially spherical rotational symmetric, the method comprising: 1. a number of points in time during the flight, receiving electromagnetic waves reflected from the rotating sports ball and providing a corresponding signal modulated by a modulating frequency, 2. performing a frequency analysis of the modulated signal, and identifying two or more discrete spectrum traces positioned at least substantially equidistantly in frequency and being continuous over time among a spectrum trace caused by the velocity of the ball and spectrum traces being harmonics of the modulating frequency, and 3. estimating the spin frequency from a frequency distance between the identified discrete spectrum traces assuming that the spin frequency equals the spacing between the discrete spectrum traces. 2. A method according to claim 1, wherein step 1 comprises receiving the reflected electromagnetic waves using a receiver, and wherein step 2 comprises identifying, subsequent to the frequency analysis, a first frequency corresponding to a velocity of the ball in a direction toward or away from the receiver and wherein identification of the spectrum traces comprises identifying spectrum traces positioned symmetrically around the first frequency. 3. A method according to claim 1 or 2, wherein step 2 comprises , for each point in time and sequentially in time: - performing the frequency analysis and an identification of equidistant candidate frequencies for a point in time, - subsequently identifying those candidates which each has a frequency deviating at the most a predetermined amount from a frequency of a candidate of one or more previous points in time, - then identifying, as the frequency traces, traces of identified candidates, and where step 3 comprises estimating the frequency on the basis of the identified spectrum traces. 4. A system for estimating a spin frequency of a rotating sports ball in flight, wherein the sports ball is substantially spherical rotational symmetric, the system comprising: 1. a receiver adapted to, a number of points in time during the flight, receive electromagnetic waves reflected from the rotating sports ball and provide a corresponding signal modulated by a modulating frequency , 2. means for performing a frequency analysis of the modulated signal, and identifying two or more discrete spectrum traces positioned at least substantially equidistantly in frequency and being continuous over time among a spectrum trace caused by the velocity of the ball and spectrum traces being harmonics of the modulating frequency, and 3. means for estimating the frequency from a frequency distance between the identified discrete spectrum traces assuming that the spin frequency equals the spacing between the discrete spectrum traces. 5. A system according to claim 4, wherein the means 2 are adapted to identify, subsequent to the frequency analysis , a first frequency corresponding to a velocity of the ball in a direction toward or away from the receiver and to identify, as the spectrum traces, spectrum traces positioned symmetrically around the first frequency.
6. A system according to claim 4 or 5, wherein the means 2 are adapted to, for each point in time and sequentially in time: - perform the frequency analysis and the identification of equidistant candidate frequencies for a point in time, - subsequently identify those candidates which have a frequency deviating at the most a predetermined amount from a frequency of a candidate of one or more previous points in time, - then identify, as the frequency traces, traces of identified candidates, and where the means 3 are adapted to estimate the frequency on the basis of the identified spectrum traces. 7. A method of estimating a spin, comprising a spin axis and a spin frequency, of a sports ball while in flight, the method comprising estimating the spin frequency according to claim 1 and the steps of: 1. determining at least part of a 3D-trajectory of the flying sports ball, 2. estimating, from the trajectory, an acceleration of the sports ball at a predetermined position along the trajectory , 3. estimating an acceleration of the sports ball caused by gravity at the predetermined position, 4. estimating an acceleration of the sports ball caused by air resistance/drag at the predetermined position, and 5. estimating the spin axis, at the predetermined position , on the basis of the estimated accelerations. 8. A system for estimating a spin, comprising a spin axis and a spin frequency, of a sports ball while in flight, the system comprising the system according to claim 4, the system further comprising: 1. means for determining at least part of a 3D-trajectory of the flying sports ball, 2. means for estimating, from the trajectory, an acceleration of the sports ball at a predetermined position along the trajectory, 3. means for estimating an acceleration of the sports ball caused by gravity at the predetermined position, 4. means for estimating an acceleration of the sports ball caused by air resistance/drag at the predetermined position, and 5. means for estimating the spin axis, at the predetermined position, on the basis of the estimated accelerations. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die weitergehende Berufung der Beklagten und die Berufung der Klägerin werden zurückgewiesen. Von den Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerin 3/4 und die Beklagte 1/4.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Beklagte ist Inhaberin des am 28. Februar 2006 unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 698 380 (Streitpatents), das die Ermittlung der Bewegungsparameter eines Sportballs betrifft. Patentansprüche 1 und 4, auf die weitere Ansprüche rückbezogen sind, lauten in der erteilten Fassung wie folgt: "1. A method of estimating a rotational velocity or spin frequency of a rotating sports ball in flight, the method comprising 1. a number of points in time during the flight, receiving electromagnetic waves reflected from the rotating sports ball and providing a corresponding signal, 2. performing a frequency analysis of the signal, and identifying two or more discrete spectrum traces positioned at least substantially equidistantly in frequency and being continuous over time, and 3. estimating the rotational velocity/spin frequency from a frequency distance between the discrete spectrum traces.
4. A system for estimating a rotational velocity or spin frequency of a rotating sports ball in flight, the system comprising: 1. a receiver adapted to, a number of points in time during the flight, receive electromagnetic waves reflected from the rotating sports ball and provide a corresponding signal,
2. means for performing a frequency analysis of the signal, and identifying two or more discrete spectrum traces positioned at least substantially equidistantly in frequency and being continuous over time, and
3. means for estimating the velocity/frequency from a frequency distance between the discrete spectrum traces." Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt wegen fehlender Patentfähigkeit
2
angegriffen. Die Beklagte hat das Streitpatent mit einem Hauptantrag und sieben Hilfsanträgen in geänderter Fassung verteidigt.
3
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die Fassung nach dem in erster Instanz gestellten Hilfsantrag V hinausgeht , und die Klage im Übrigen abgewiesen.
4
Mit ihren Berufungen verfolgen beide Parteien ihr erstinstanzliches Begehren in vollem Umfang weiter. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent ergänzend mit sechs weiteren Hilfsanträgen.

Entscheidungsgründe:


5
Die Berufung der Beklagten hat nur insoweit Erfolg, als sie das Streitpatent in der Fassung von Hilfsantrag III verteidigt. Die Berufung der Klägerin ist in vollem Umfang unbegründet.
6
I. Das Streitpatent betrifft die Bestimmung der Parameter der Eigendrehung (spin) eines Sportballs während seines Fluges.
7
1. In der Beschreibung des Streitpatents heißt es dazu, die Kenntnis dieser Parameter sei sowohl für den Gebrauch von Sportbällen als auch für die Entwicklung solcher Bälle und der Sportgeräte, mit denen sie geschlagen werden, etwa Golfschläger, von großem Interesse.
8
Der Streitpatentschrift zufolge erfolgte die Bestimmung solcher Parameter bei Golfbällen im Stand der Technik normalerweise dergestalt, dass auf dem Golfball Streifen oder Muster aus einem Material angebracht wurden, die Radarwellen reflektieren. Dies sei jedoch nur zu Testzwecken möglich. Die Beschreibung nennt es als Ziel des Streitpatents, diese Bestimmung ohne solche Änderungen am Ball vornehmen zu können (Abs. 4).
9
2. Unter Verweis hierauf hat das Patentgericht das technische Problem darin gesehen, die Spin-Parameter eines Sportballs während seines Flugs zu bestimmen , ohne dass es hierzu einer Veränderung des Balls bedürfe.
10
Diese Definition begegnet Bedenken, weil jedenfalls eine der in der Patentschrift angeführten Veröffentlichungen aus dem Stand der Technik bereits Verfahren offenbart, bei denen die Bälle nicht besonders präpariert werden.
11
In der US-Patentschrift 6 244 971 (D3) wird unter anderem ausgeführt, es sei möglich, die Spinfrequenz eines rotierenden Objekts, etwa eines Golfballs im Flug, ohne Einsatz von Kontrastzonen zu bestimmen, wenn der Ball ein Grübchenmuster (dimple patterns) oder - allgemeiner - eine Oberflächenrauheit (surface roughness) aufweise.
12
Im vorliegenden Zusammenhang ist nicht zu klären, ob die Erfindung damit vorweggenommen oder nahegelegt ist. Nach der Rechtsprechung des Senats darf bei der Definition des technischen Problems, das einer Erfindung zu Grunde liegt, nicht ohne weiteres unterstellt werden, dass dem Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung nahegelegt war. Vielmehr ist das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie relevant ist, nämlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urteil vom 13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 17 - Quetiapin; Urteil vom 21. Juni 2016 - X ZR 41/14, GRUR 2016, 1038 Rn. 12 - Fahrzeugscheibe II).
13
Vor diesem Hintergrund ist das technische Problem dahin zu formulieren, bekannte Verfahren und Vorrichtungen zur Bestimmung der Spin-Parameter eines Sportballs während seines Flugs weiterzuentwickeln.
14
3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind hervorgehoben, die abweichende Gliederung durch das Patentgericht ist in eckigen Klammern hinzugefügt ): Verfahren zur Abschätzung einer Drehgeschwindigkeit oder Eigendrehfrequenz eines rotierenden Sportballs im Flug [M1], umfassend 1. zu einer Anzahl von Zeitpunkten während des Flugs 1.1 Empfangen von elektromagnetischen Wellen, die von dem rotierenden Sportball reflektiert werden [M2], und 1.2 Bereitstellen eines korrespondierenden Signals, das von einer modulierenden Frequenz moduliert ist [M3]; 2.1 Durchführen einer Frequenzanalyse dieses modulierten Signals und 2.2 Identifizieren von zwei oder mehr diskreten Spektrumspuren [M4], 2.2.1. die zumindest im Wesentlichen äquidistant bezüglich der Frequenz angeordnet [M5a] und 2.2.2. über die Zeit stetig sind [M5b]; 2.3 unter einer Spektrumspur, die durch die Ballgeschwindigkeit verursacht ist, und Spektrumspuren, die Harmonische der modulierenden Frequenz sind [M5c]; 3. Abschätzen der Drehgeschwindigkeit/Eigendrehfrequenz nach einem Abstand der Frequenzen zwischen den identifizierten diskreten Spektrumspuren [M6].
15
4. Der Patentanspruch bedarf der Erläuterung.
16
a) Zur Durchführung des Verfahrens werden von einem Transmitter elektromagnetische Wellen ausgesendet. Treffen diese auf die Oberfläche des Balls, wer- den sie reflektiert und von einem Empfänger empfangen (Merkmal 1.1). Aus den empfangenen Wellen wird ein korrespondierendes Signal bereitgestellt (Merkmal 1.2).
17
Die Frequenz der empfangenen Wellen weicht von derjenigen der ausgesendeten Wellen ab.
18
Dies beruht zum einen auf dem Doppler-Effekt, der aufgrund der Bewegung des Balles relativ zum Sende- und Empfangsgerät auftritt. Entfernt sich der Ball von dem Messgerät, ist die Frequenz der vom Ball reflektierten Wellen aufgrund des Doppler-Effektes niedriger als die der ausgesendeten Wellen. Das Maß der Veränderung , die die Frequenz dadurch erfährt, ist proportional zur Fluggeschwindigkeit des Balls.
19
Zum anderen wird die Frequenz der reflektierten Wellen aufgrund der Rotation des Balles modifiziert, sofern dieser, was praktisch stets der Fall ist, keine perfekte Kugelform aufweist. Das von einem einzelnen Punkt auf der nicht völlig gleichförmigen Oberfläche des Balles reflektierte Signal weist eine sich periodisch ändernde Frequenz auf, weil sich die Geschwindigkeit des Punkts relativ zum Sende- und Empfangsgerät bei jeder Drehung des Balles periodisch verändert. Dadurch kommt es zu einer Frequenzmodulation, d.h. zu einer Überlagerung der ersten, durch Sendefrequenz und Ballgeschwindigkeit verursachten Frequenz (Trägerfrequenz) mit einer weiteren, durch die Eigendrehung des Balls verursachten Frequenz.
20
b) Um die von der Eigendrehung des Balls verursachte Frequenz zu ermitteln , wird das empfangene und bereitgestellte Signal einer Frequenzanalyse unterworfen (Merkmal 2.1).
21
Hierzu wird die auf einen bestimmten Zeitraum bezogene Darstellung des bereitgestellten Signals (das Zeitsignal) mittels einer Fourier-Transformation umgewandelt in eine auf Frequenzen bezogene Darstellung (das Frequenzsignal). Dem Fre- quenzsignal kann entnommen werden, aus welchen Einzelfrequenzen sich das während des betreffenden Zeitraums aufgetretene Signal zusammensetzt.
22
Ein frequenzmoduliertes sinusartiges Zeitsignal führt zu einem Frequenzsignal , das neben der Trägerfrequenz eine Anzahl weiterer Frequenzen aufweist. Diese werden als Seitenbänder bezeichnet und sind auf beiden Seiten symmetrisch und in gleichen Abständen (äquidistant) um die Trägerfrequenz herum angeordnet. Der Abstand zwischen der Trägerfrequenz und dem ersten Seitenband und damit auch der Abstand zwischen zwei benachbarten Seitenbändern hängt von der Modulationsfrequenz ab. Der Abstand jedes Seitenbandes zur Trägerfrequenz entspricht einem ganzzahligen Vielfachen der Modulationsfrequenz. Die Seitenbänder werden im Streitpatent deshalb als "Harmonische" bezeichnet.
23
c) Zur Ermittlung der Modulationsfrequenz sieht Merkmal 2.2 vor, mindestens zwei diskrete Spektrumspuren (discrete spectrum spaces) zu identifizieren.
24
Spektrumspuren sind nach der Beschreibung des Streitpatents (Abs. 10) das Ergebnis einer Aneinanderreihung von Frequenzen - gemeint sind Darstellungen von Frequenzsignalen -, die in der zeitlichen Reihenfolge der entsprechenden Signale angeordnet werden und damit den Verlauf der Trägerfrequenz und der charakteristischen harmonischen Seitenbänder über die Zeit darstellen. Entgegen der Darstellung der Beklagten handelt es sich damit bei einer Spektrumspur nicht um einen inhärenten Bestandteil des modulierten Frequenzsignals. Sie kann daher auch nicht bereits aus einem einzelnen Signal erlangt werden.
25
aa) Diskrete Spektrumspuren sind solche, die hinreichend deutlich voneinander unterscheidbar sind.
26
Die zur Ermittlung der Modulationsfrequenz herangezogenen Spektrumspuren müssen voneinander unterscheidbar sein, weil nur dann ihr Abstand voneinander hinreichend exakt bestimmt werden kann.
27
bb) Nach Merkmal 2.2 sind anhand der aneinandergereihten Frequenzspektren mindestens zwei Spektrumspuren zu identifizieren, die zur Ermittlung der Modulationsfrequenz geeignet sind. Die hierfür maßgeblichen Auswahlkriterien sind in den mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen I, I B und II verteidigten Fassungen zumindest verbal anders formuliert als in der erteilten Fassung:
28
Nach der erteilten Fassung sollen die Spektrumspuren hinsichtlich ihrer Frequenz zumindest im Wesentlichen äquidistant liegen (Merkmal 2.2.1) und über die Zeit stetig (continuous over time) sein, also keine Sprünge aufweisen (Merkmal 2.2.2).
29
Nach der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung sollen die Spektrumspuren ausgewählt werden aus einer Spur, die durch die Geschwindigkeit des Balls verursacht wird, und Spuren, die Harmonische der Modulationsfrequenz sind (Merkmal 2.3).
30
cc) Wie geeignete Spektrumspuren aussehen können, ist aus Figur 2 des Streitpatents ersichtlich:
31
Die für die Ballgeschwindigkeit stehende Spur ist typischerweise etwas kräftiger , weil die Reflektion der elektromagnetischen Wellen an dem zum Sende- und Empfangsgerät am nächsten liegenden Punkt stärker ist als an den anderen Punkten der Oberfläche des Sportballs.
32
Spuren, die um diese Spur herum angeordnet sind und bei denen der Abstand zwischen benachbarten Spuren sowohl untereinander als auch im Verhältnis zur Spur der Trägerfrequenz im Wesentlichen gleich ist, können als charakteristisch für die Modulationsfrequenz angesehen werden. Solche Spuren gilt es nach Merkmal 2.2 zu identifizieren. Sie ermöglichen es, die Spinfrequenz des Balls abzuschätzen , wie dies in Merkmal 3 vorgesehen ist.
33
d) Das Empfangen der vom Ball reflektierten Wellen und das Bereitstellen des dazu korrespondierenden Signals erfolgen zu einer Anzahl von Zeitpunkten während des Flugs des Balls (Merkmal 1). Aus dem Zusammenhang mit den Merkmalen 2.2, 2.3 und 3 ergibt sich, dass dies über einen Zeitraum hinweg erfolgen muss, der insgesamt ausreichend lang ist, um mittels der Frequenzanalyse ein aussagekräftiges , d.h. zur zuverlässigen Ermittlung der Modulationsfrequenz geeignetes Frequenzsignal zu erhalten. Die nähere Ausgestaltung überlässt Patentanspruch 1 insoweit dem Fachmann.
34
aa) Um ein Zeitsignal im Sinne von Merkmal 1.2 zu erhalten, muss das empfangene Signal über einen bestimmten Zeitraum hinweg abgetastet werden. Daraus ergibt sich, dass der Signalzustand für mehrere einzelne Zeitpunkte ermittelt werden muss.
35
bb) Um eine Spektrumspur im Sinne der Merkmale 2.2, 2.3 und 3 zu erhalten , ist ein gesondertes Frequenzsignal für mehrere unterschiedliche Zeiträume erforderlich. Nur unter dieser Voraussetzung ist es möglich, den zeitlichen Verlauf der Trägerfrequenz und der Seitenbänder darzustellen, wie dies in den genannten Merkmalen vorausgesetzt wird.
36
cc) Patentanspruch 1 enthält keine konkrete Festlegung, über welchen Zeitraum sich die Messung und das Bereitstellen eines korrespondierenden Zeitsignals mindestens erstrecken und wie viele Frequenzsignale mindestens gebildet werden müssen. Vorgaben hierfür ergeben sich deshalb allein aus dem mit dem Verfahren angestrebten Ziel einer zuverlässigen Ermittlung der Modulationsfrequenz anhand der Spektrumspuren.
37
Um diskrete Spektrumspuren im Sinne von Merkmal 2.2 zu erhalten, muss die Dauer des Zeitraums, für den jeweils ein gesondertes Frequenzsignal erstellt wird, an die Bandbreite angepasst werden. Wird die Dauer eines einzelnen Zeitraums (die Fensterbreite) zu kurz gewählt, kann es zu einer "Verschmierung" kommen, was die Ermittlung der einzelnen Frequenzen schwierig oder unmöglich macht; dafür werden Übergänge zwischen unterschiedlichen Zuständen exakter dargestellt. Bei größerer Fensterbreite ergibt sich eine bessere Trennung der einzelnen Frequenzen; dafür werden Übergänge zwischen unterschiedlichen Zuständen weniger exakt abgebildet.
38
Vor diesem Hintergrund müssen Anzahl und Dauer der betrachteten Zeiträume so ausgewählt werden, dass eine ausreichende Trennung der zu identifizierenden Spektrumspuren erzielt wird und der zeitliche Verlauf hinreichend deutlich erkennbar ist.
39
II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
40
Die Verteidigung von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge I und II sei nicht zulässig, weil die danach vorgesehenen Änderungen zu einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs führten. Die nach diesen Fassungen vorgesehene Streichung von Merkmal 2.2.2, wonach die Spektrumspuren über die Zeit stetig sind, werde durch das eingefügte Merkmal 2.3, wonach die zu identifizierenden Spektrumspuren unter denen auszuwählen sind, die durch die Ballgeschwindigkeit verursacht oder aber Harmonische der modulierenden Frequenz sind, nicht kompensiert. Harmonisch liegende Spektrumspuren eines Balls im Flug seien nicht notwendig über die Zeit stetig. Entsprechendes gelte für die nach dem Hauptantrag und nach Hilfsantrag II vorgesehene Streichung von Merkmal 2.2.1. Nach Merkmal 2.3 sei es beispielsweise möglich, die erste und die fünfte Harmonische auszuwählen, die jedoch zur doppler-verschobenen Geschwindigkeitslinie nicht gleich beabstandet seien.
41
Dagegen sei die Verteidigung von Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge III bis V zulässig.
42
Die Gegenstände von Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge III und IV beruhten jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Merkmale bis einschließlich Merkmal 2.1 seien bereits in D3 offenbart. Da einem zu einer Zeitdauer ermittelten Spektrum bekanntermaßen auch Fehlmessungen zugrunde liegen könnten , liege es im Griffbereich des Fachmanns, mehrere Aufnahmen miteinander zu vergleichen und zu prüfen, ob sie über die Zeit stetig seien.
43
Dagegen sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags V durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. Das dort aufgenommene weitere Merkmal, wonach zum Abschätzen der Eigendrehfrequenz die Harmonischen -Nummer jeder der identifizierten Spektrumspuren ermittelt werde und die Frequenz jeder dieser Spektrumspur relativ zu der durch die Ballgeschwindigkeit verursachten Spektrumspur durch die entsprechende Nummer der Harmonischen geteilt werde, sei durch keine der Entgegenhaltungen nahegelegt. Auch eine offenkundige Vorbenutzung sei insoweit nicht dargelegt.
44
III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht in allen Punkten stand.
45
1. Ohne Erfolg wendet sich die Beklagte allerdings dagegen, dass das Patentgericht die Verteidigung des Streitpatents nach Maßgabe des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge I und II als unzulässig angesehen hat.
46
Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in den mit diesen Anträgen verteidigten Fassungen schon deshalb auf einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs beruht, weil der Anspruch Merkmal 2.2.2 der erteilten Fassung nicht umfasst, wonach die Spektrumspuren, die identifiziert werden, über die Zeit stetig sind. Entsprechendes gilt für den erstmals im Berufungsrechtszug gestellten Hilfsantrag I B, weshalb die Frage, ob dieser Antrag nach § 116 Abs. 2 PatG zulässig ist, offen bleiben kann.
47
a) Die Beklagte macht insoweit geltend, an einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs fehle es, weil durch das in den Hauptantrag aufgenommene Merkmal 2.3 in Verbindung mit der Angabe, dass es um die Bestimmung der Spin- frequenz eines Sportballs im Flug gehe, gewährleistet sei, dass die zu identifizierenden Spektrumspuren auch die sich aus den Merkmalen 2.2.1 und 2.2.2 ergebenden Anforderungen erfüllten.
48
Dies ist nicht richtig.
49
aa) Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das beanspruchte Verfahren nur Messungen während eines ungestörten Flugs betrifft, bei dem die Frequenz der vom Ball reflektierten Wellen mangels abrupter Einwirkungen von außen aus physikalischen Gründen notwendigerweise stetig verläuft. Selbst wenn diese Frage zu bejahen wäre, ergäbe sich daraus nicht ohne weiteres die Verwirklichung von Merkmal 2.2.2.
50
Dieses Merkmal betrifft nicht die Identifizierung von tatsächlichen Frequenzverläufen , sondern die Identifizierung von Spektrumspuren, die anhand der erfassten Messwerte gebildet wurden. Diese Spektrumspuren können, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, aufgrund von Messfehlern zeitliche Unstetigkeiten aufweisen, obwohl der Frequenzverlauf der vom Ball reflektierten und gemessenen Wellen über die Zeit stetig ist.
51
bb) Entgegen der Auffassung der Beklagten sind als Spektrumspuren im Sinne von Merkmal 2.2 nicht die tatsächlichen Frequenzverläufe der vom Ball reflektierten Wellen anzusehen, sondern die anhand einer Frequenzanalyse ermittelten Frequenzverläufe der erfassten Messwerte.
52
Sowohl die Frequenzanalyse als auch die in Merkmalsgruppe 2.2 vorgesehenen Verfahrensschritte zur Identifizierung bestimmter Spektrumspuren dienen zwar dazu, Rückschlüsse über den tatsächlichen Frequenzverlauf zu gewinnen. Als Mittel dazu sieht das Streitpatent nach der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 aber vor, die gewonnenen Messwerte nach Spektrumspuren zu durchsuchen, die über die Zeit stetig sind.
53
cc) Dies entspricht der Vorgehensweise bei dem in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiel.
54
Dort werden anhand des empfangenen Signalspektrums, wie es beispielhaft in Figur 2 dargestellt ist, zunächst die Ballgeschwindigkeit und anschließend die harmonischen Seitenbänder bestimmt (Abs. 40 f.). Die hierzu eingesetzten Verfahren werden zwar nicht im Einzelnen beschrieben, sondern als Standardverfahren bezeichnet. Der Beschreibung lassen sich aber keine Hinweise dazu entnehmen, dass eine Spektrumspur auch dann als zur Bestimmung eines Seitenbands mit über die Zeit stetigem Frequenzverlauf geeignet in Betracht gezogen werden kann, wenn ihr anhand der Messwerte ermittelter Verlauf Unstetigkeiten aufweist.
55
b) Die weiteren von der Beklagten herangezogenen Passagen aus der Beschreibung des Streitpatents führen nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
56
aa) Dem Hinweis, es sei vorzugswürdig, die Strahlung so lange zu empfangen , wie die Spektrumspuren im Signal ermittelt werden können (Abs. 7), ist lediglich zu entnehmen, dass die Spektrumspuren anhand der empfangenen Wellen und der daraus erhaltenen Messwerte zu ermitteln sind. Hinweise darauf, dass dies anders geschehen kann als durch Identifizierung von über die Zeit stetig verlaufenden Spektrumspuren in den analysierten Messwerten, ergeben sich daraus nicht.
57
bb) Die an verschiedenen Stellen der Beschreibung enthaltenen Ausführungen zum zu erwartenden Verlauf der Spektrumspuren (z.B. Abs. 10: langsam abnehmend ; Abs. 35: äquidistant) geben lediglich Hinweise darauf, anhand welcher Kriterien geeignete Spuren in den Messwerten identifiziert werden können. Daraus ist ebenfalls nicht zu entnehmen, dass die bei der Analyse der Messwerte gewonnenen Spektrumspuren auch dann geeignet sein können, wenn sie nicht über die Zeit stetig sind.
58
cc) Die Ausführungen, wonach eine Rauschunterdrückung dadurch ausgeführt werden kann, dass Ergebnisse einer einzelnen Messung, die gültigen äquidistanten Spektrumlinien ähneln könnten, aus der weiteren Betrachtung ausgeschieden werden, wenn in anderen, etwa benachbarten Messungen keine genauen Entsprechungen vorhanden sind (Abs. 14), sprechen nicht gegen, sondern für das vom Patentgericht gefundene Ergebnis.
59
Diesen Ausführungen ist zu entnehmen, dass als Kriterium zum Auffinden geeigneter Spektrumlinien gerade ein stetiger Verlauf der aus einzelnen zeitlich aufeinanderfolgenden Messungen gewonnenen Spektrumspuren herangezogen wird.
60
2. Das Patentgericht hat weiter zutreffend angenommen, dass die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung nach Hilfsantrag III zulässig ist.
61
a) Die in dieser Antragsfassung vorgenommene Ergänzung von Merkmal 3, wonach die Abschätzung der Spinfrequenz unter der Prämisse erfolgen soll, dass die Spinfrequenz dem Abstand zwischen den diskreten Spektrumspuren entspricht , stellt entgegen der Auffassung der Klägerin keine unzulässige Erweiterung dar.
62
Aus dieser Ergänzung ergeben sich keine weitergehenden Anforderungen an das erfindungsgemäße Verfahren. Sie erläutert lediglich die physikalischen Grundannahmen , die schon den in Merkmalsgruppe 2.2 und Merkmal 2.3 vorgesehenen Verfahrensschritten zu Grunde liegen.
63
Wie bereits oben dargelegt wurde, ist aus der Modulationstheorie bekannt, dass das Spektrum einer sinusartigen Frequenzmodulation zu einem Spektrum mit diskreten Frequenzlinien führt, von denen eine die Trägerfrequenz repräsentiert und die anderen symmetrisch darum in einem Abstand angeordnet sind, der einem ganzzahligen Vielfachen der Modulationsfrequenz entspricht.
64
Das Streitpatent macht sich diese Annahme zu Nutze, weil die Trägerfrequenz der Geschwindigkeit und die Modulationsfrequenz der Spinfrequenz des Balls entspricht. Die diesbezüglichen Ausführungen in der Streitpatentschrift (Abs. 34 bis 36) finden sich bereits in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen (Abs. 47 bis 49).
65
b) Vor diesem Hintergrund führt die Ergänzung des Merkmals 3 auch nicht zu einer Unklarheit des Anspruchs.
66
c) Die Aufnahme von Merkmal 2.3, wonach die Spektrumspuren ausgewählt werden aus einer Spur die durch die Geschwindigkeit des Balls verursacht wird, und aus Spuren, die Harmonische der Modulationsfrequenz sind, begegnet ebenfalls keinen Bedenken.
67
Mit diesem Merkmal wird ebenfalls der bereits im Zusammenhang mit der ergänzten Fassung von Merkmal 3 dargestellte physikalische Zusammenhang zwischen Ballgeschwindigkeit und Spinfrequenz und dem daraus resultierenden Frequenzspektrum verdeutlicht. Ebenso wie bei der Ergänzung von Merkmal 3 liegt darin weder eine unzulässige Erweiterung noch eine Erweiterung des Schutzbereichs.
68
aa) Zu Recht hat das Patentgericht die Merkmale 2.2 und 2.3 in Übereinstimmung mit dem Vorbringen der Beklagten dahin ausgelegt, dass die ausgewählten Spuren aus der die Trägerfrequenz repräsentierenden Spur und lediglich einer ein Seitenband repräsentierenden Spur bestehen kann.
69
(1) Mit dieser Auslegung stehen die genannten Merkmale allerdings in einem gewissen Spannungsverhältnis zu Merkmal 2.2.1, wonach die ausgewählten Spektrumspuren äquidistant sein müssen.
70
Die Frage, ob gleiche Abstände vorliegen, kann, wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend dargelegt hat, nur dann beantwortet werden, wenn mindestens zwei Abstände - und damit mindestens drei Spuren - in die Betrachtung einbezogen wer- den. Selbst eine Beschränkung auf drei Spuren ist, wie die Klägerin im Ansatz zutreffend darlegt, im Zusammenhang mit dem geschützten Verfahren nicht geeignet, wenn nicht feststeht, zu welchem harmonischen Seitenband die betrachteten Spuren gehören.
71
(2) Daraus resultiert indes kein unauflösbarer Widerspruch, weil die Merkmale 2.2, 2.2.1 und 2.3 ein mehrstufiges Auswahlverfahren beschreiben.
72
Gemäß Merkmal 2.2 ist es zwar möglich, im Ergebnis nur zwei Spektrumspuren zur Abschätzung der Spinfrequenz auszuwählen. Die in den Merkmalen 2.2.1, und 2.3 festgelegten Kriterien für die zur Auswahl geeigneten Spektrumspuren erfordern aber, dass in einem vorgelagerten Schritt eine größere Anzahl von Spuren identifiziert werden muss, die diesen Auswahlkriterien entsprechen. Diese Spuren müssen aufgrund ihrer Anzahl und ihrer Lage zueinander die Schlussfolgerung zulassen, dass der Abstand zwischen zwei benachbarten Spuren jeweils gleich ist und dass sie die die Trägerfrequenz repräsentierende Spur umfassen. Wie dies im Einzelnen erreicht werden kann, überlässt das Streitpatent dem Fachmann.
73
bb) In der Aufnahme dieses Merkmals liegt weder eine unzulässige Erweiterung noch eine Schutzbereichserweiterung.
74
Sowohl die ursprünglichen Anmeldeunterlagen (Abs. 54) als auch die Streitpatentschrift (Abs. 41) schildern bei der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der Figuren, dass die Spektrumspuren untersucht werden, die sich aus der Auswertung der Signale über einen gewissen Zeitraum ergeben, dass sodann festgestellt wird, welche von ihnen als Harmonische zu qualifizieren sind, und auf dieser Grundlage die Spinfrequenz unter Auswertung beliebiger Harmonischer bestimmt werden kann.
75
3. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag III patentfähig.
76
a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in dieser Fassung wird durch keine der in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen vollständig vorweggenommen.
77
aa) Der Beitrag "Spin Measurements" von Jens-Erik Lolock zum zehnten internationalen Symposium der Ballistik vom Oktober 1987 in San Diego (D1) beschreibt ein Verfahren, mit dem der Spin eines um seine Flugachse rotierenden Projektils mithilfe von Doppler-Radar-Messungen bestimmt werden kann.
78
(1) Um die Bestimmung des Spins zu ermöglichen, wird bei dem in D1 offenbarten Verfahren der Boden des Projektils, von dem die Radar-Wellen reflektiert werden, modifiziert, etwa durch das Anbringen von Kerben. Ferner wird linear polarisierte Radarstrahlung eingesetzt. Die Drehung des Projektils um seine Flugachse führt dann dazu, dass die Amplitude und die Phase des reflektierten Signals moduliert werden. Die Phasenmodulation führt zu Seitenbändern des Trägersignals, das der Fluggeschwindigkeit des Projektils entspricht. Werden die Signale über die Zeit verfolgt, lassen sich die Ergebnisse, wie aus den nachstehenden Figuren 2 und 3 ersichtlich, als dreidimensionale Spektrumspuren (Figur 2) und als Kurven (Figur 3) darstellen.
79
Dabei repräsentiert die mittlere Kurve die Geschwindigkeit des Projektils. Die beiden parallelen Kurven zeigen die Phasenmodulation des Doppler-Signals an (D1, S. 3). D1 beschreibt es als vorteilhaft, die Messung über einen längeren Zeitraum vorzunehmen, weil dies die Bildung von Spektrumspuren ermöglicht, deren Abstand herangezogen werden kann, um die Spinfrequenz des Projektils zu bestimmen.
80
D1 beschreibt weiter, eine Modulation der Frequenz sei zum Teil auch bei Projektilen beobachtet worden, deren Boden nicht mit Kerben oder dergleichen versehen worden sei. Die Ursache dieser Modulation stehe noch nicht fest; möglicherweise sei sie in Beschädigungen des Projektilbodens zu finden, die beim Abfeuern entstanden seien und die axiale Symmetrie des Bodens beeinträchtigt hätten (D1, S. 7).
81
(2) D1 offenbart nicht sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1.
82
(a) Allerdings greift der Einwand der Beklagten, D1 betreffe ein Verfahren, bei dem das Objekt der Beobachtung modifiziert werden müsse, bereits deshalb nicht durch, weil der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht auf Verfahren beschränkt ist, bei welchen der Sportball nicht modifiziert ist.
83
(b) D1 betrifft jedoch lediglich Projektile und damit Objekte, die aus Waffen abgefeuert werden, jedoch keine Sportbälle.
84
bb) Die japanische Patentanmeldung 2003-294777 (D2) befasst sich mit Vorrichtungen und Verfahren zur Erfassung der Drehgeschwindigkeit (Spinfrequenz) eines Objekts. Beispielhaft nennt die Schrift die Spinfrequenz von Golf- oder Tennisbällen , wobei sie hervorhebt, dass diese nicht modifiziert werden müssen (Übersetzung S. 17 unten). Die Schrift behandelt auch den Fall, dass sich das Objekt zudem relativ zum Messgerät linear bewegt.
85
(1) Bei dem in D2 offenbarten Verfahren kommt eine Vorrichtung zum Einsatz , die ein Sendesignal mit konstanter Frequenz zu dem Ball sendet, die von diesem reflektierte Strahlung empfängt und aus dem Signal ein Frequenzspektrum ermittelt. Aufgrund der Eigendrehung des Balls kommt es zu Änderungen in der Frequenz des reflektierten Signals, weil sich die Oberfläche zum Teil in die Flugrichtung, zum Teil entgegengesetzt bewegt. Durch eine Analyse dieses Signals ergibt sich ein Frequenzband. Ist der Radius des Balls bekannt, kann aus der Breite des Frequenzbandes die Drehgeschwindigkeit abgeleitet werden. Dies kann genauer erfolgen, wenn das Frequenzband mehrere Höchstwerte aufweist. Die Spinfrequenz wird dabei aus der Differenz von zwei Frequenzen ermittelt.
86
Die nachfolgend wiedergegebene, aus D2 entnommene Figur 2B zeigt eine Empfangseinrichtung B1 sowie ein kugelförmiges Objekt M, das sich auf den Empfänger zubewegt und sich dabei um eine quer zur Flugrichtung verlaufende Achse dreht.


Figur 2B

Figur 3B
87
Figur 3B zeigt eine Frequenzspektrumsfunktion des Reflexionssignals Rw. Das Spektrum weist drei Höchstwerte für die Frequenzen FR0, FR3 und FR4 auf. Dabei steht FR0 für die Frequenz des Reflexionssignals, die der linearen Bewegungsgeschwindigkeit des Balls entspricht. FR3 und FR4 entsprechen den Frequenzen des Reflexionssignals an den Punkten P1 (maximale Geschwindigkeit) und P2 (minimale Geschwindigkeit). Anhand der Differenz dieser Frequenzen kann nach den Ausführungen in D2 die Spinfrequenz genauer bestimmt werden. Dabei ist es vorteilhaft , die Frequenz FR0, bei der das reflektierte Signal am stärksten ist, als mittlere Frequenz zu wählen (Übersetzung S. 16 oben, S. 25 oben).
88
(2) Damit sind die Merkmale 1 bis 2.1 offenbart. Nicht offenbart ist hingegen die Auswertung des Ergebnisses der Frequenzanalyse über einen Zeitraum hinweg , um Spektrumspuren zu identifizieren (Merkmal 2.2), die den Anforderungen der Merkmale 2.2.1, 2.2.2 und 2.3 genügen.
89
Nach der Lehre der D2 wird die Spinfrequenz nicht anhand von diskreten Spektrumspuren ermittelt, sondern mithilfe der Abstände der Frequenzen in einem einzelnen Frequenzspektrum.
90
cc) Das US-amerikanische Patent 6 244 971 (D3) betrifft ein Gerät und eine Methode zur Bestimmung der Eigendrehparameter eines sich drehenden Objekts, ferner einen Ball, der hierfür verwendet werden kann.
91
(1) Eingesetzt wird eine Vorrichtung, die einen Sender und einen Empfänger für elektromagnetische Wellen umfasst. Das betreffende Objekt, etwa ein Golfball , wird mit Zonen versehen, die solche Wellen besonders gut reflektieren. Dreht sich der Ball während seines Flugs, wird durch die reflektierenden Zonen eine Amplitudenmodulation der reflektierten Welle hervorgerufen. Mithilfe eines Demodulators kann hieraus die Eigendrehfrequenz des Balls bestimmt werden (Sp. 1 bis 8 oben).
92
Die nachfolgend wiedergegebene, aus D3 entnommene Figur 3 zeigt einen mit einem Streifen reflektierenden Materials versehenen Ball
93
Figur 4a zeigt das daraus resultierende amplitudenmodulierte Signal, das sich bei einer Drehung um die Achse A ergibt. Durch Demodulation ergibt sich ein analoges Signal (Figur 4b), das in ein digitales Signal (Figur 4c) umgewandelt werden kann. Die Frequenz der Impulse 4c dient der Bestimmung der Eigendrehfrequenz.


94
Ergänzend wird in D3 ausgeführt, die Spinfrequenz eines rotierenden Objekts wie eines Golfballs könne auch ohne Kontrastzonen bestimmt werden, sofern der Ball etwa ein Grübchenmuster (dimple pattern) oder - allgemeiner - eine Oberflächenrauheit (surface roughness) aufweise (Sp. 11 Z. 37 bis Sp. 12 Z. 12). Dies führe bekanntermaßen zu einer Verbreiterung der reflektierenden Strahlung als einer Funktion der Spinrate des Balls, wie etwa in Figuren 9a und 9b zu sehen.


95
Die Vorrichtung könne geeignete Mittel aufweisen, um eine solche Verbreiterung zu erfassen und in Korrelation mit der Spinrate des Balls zu setzen.
96
Werde ein Golfball durch den Abschlag deformiert, führe dies zu einer Frequenz - und Amplitudenmodulation des reflektierten, dopplerverschobenen Signals, wie etwa aus Figur 9c ersichtlich.
97
(2) Damit fehlt es ebenfalls an einer Offenbarung der Merkmalsgruppe 2.2 und des Merkmals 2.3.
98
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Auffassung der Beklagten zutrifft, eine Frequenzmodulation der in Figur 9c gezeigten Art trete abweichend von den Ausführungen in D3 nicht nur dann auf, wenn der Ball durch die Wucht des Abschlags deformiert werde, sondern bei jeder Abweichung von einer perfekten Kugelform, wie sie etwa durch die Grübchen in einem Golfball hervorgerufen werde.
99
Unabhängig davon ist in D3 jedenfalls nicht offenbart, das Ergebnis der Frequenzanalyse über einen Zeitraum auszuwerten, um Spektrumspuren zu identifizieren (Merkmal 2.2), die den Anforderungen der Merkmale 2.2.1, 2.2.2 und 2.3 genügen. Nach D3 wird die Spinfrequenz nicht anhand von diskreten Spektrumspuren ermittelt, sondern mithilfe der Abstände der Frequenzen in einem einzelnen Frequenzspektrum.
100
b) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts war der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag III nicht durch den Stand der Technik nahegelegt.
101
aa) Zu Recht hat das Patentgericht D1 nicht als möglichen Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen.
102
Ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, bestimmt sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht danach, ob es sich hierbei um den nächstliegenden Stand der Technik handelt. Die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als - aus der Sicht ex post - nächstkommender Stand der Technik ist weder ausreichend noch erforderlich (BGH, Urteil vom 31. Januar 2017 - X ZR 119/14, GRUR 2017, 498 Rn. 28 mwN - Gestricktes Schuhoberteil).
103
Vor diesem Hintergrund scheidet eine Heranziehung von D1 zwar nicht bereits deshalb aus, weil D2 und D3 sich mit der Bestimmung von Spinparametern bei Sportbällen befassen und damit "näher" zum Gegenstand des Streitpatents liegen mögen als D1. Der Fachmann hatte aber keinen Anlass, diese Schrift als Ausgangspunkt heranzuziehen, weil sie sich allein mit dem Gebiet der Waffentechnologie befasst.
104
Die Berufung der Klägerin zeigt keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür auf, dass der Fachmann im Prioritätszeitpunkt darüber informiert war, dass auch im Bereich der militärischen Ballistik die Radartechnologie eingesetzt wird, um den Spin eines Projektils zu bestimmen. Ohne diesbezügliche Kenntnisse hatte der Fachmann keinen Anlass, sich auf diesem Gebiet nach einer Lösungsmöglichkeit für seine eigene technische Problemstellung umzusehen. Insoweit kommt es insbesondere nicht darauf an, ob der Begriff des Projektils (projectile) in der englischen Sprache über den Bereich der Waffentechnologie hinaus auch andere Gegenstände erfassen kann.
105
Unabhängig davon befasst sich D1, wie die Beklagte zu Recht geltend macht, allein mit nicht kugelförmigen Projektilen, die deutlich höhere Geschwindigkeiten erreichen als ein Sportball und zudem um ihre Längsachse rotieren. Dementsprechend zielt das Verfahren in D1 lediglich darauf ab, die Spinfrequenz zu ermitteln, nicht aber die Spinachse. Angesichts dessen ergab sich für den Fachmann keine Anregung, dieses Verfahren als Vorbild für Messungen an einem kugelförmigen Objekt einzusetzen , dessen Spinachse nicht feststeht.
106
bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit Hilfsantrag III verteidigten Fassung nicht durch D3 nahegelegt.
107
(1) Zu Recht hat das Patentgericht D3 allerdings als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen. D3 befasst sich mit einer in allen wesentlichen Aspekten vergleichbaren Fragestellung wie das Streitpatent.
108
(2) Zu Recht hat das Patentgericht ferner entschieden, dass sich für den Fachmann aus keiner Entgegenhaltung eine Anregung dafür ergab, die Zuverlässigkeit einer Abschätzung der Spinfrequenz dadurch zu erhöhen, dass zwei oder mehr Spektrumspuren identifiziert werden, die zumindest im Wesentlichen äquidistant in Bezug auf die Frequenz angeordnet und über die Zeit stetig sind.
109
(a) Eine solche Anregung ergab sich insbesondere nicht aus D1. Die oben angeführten Gründe, die den Fachmann davon abhielten, D1 als Ausgangspunkt seiner Überlegungen heranzuziehen, stehen auch einer Heranziehung auf der Suche nach einer Weiterentwicklung von Verfahren für Messungen an Bällen entgegen.
110
(b) Eine entsprechende Anregung erhielt der Fachmann auch nicht aus dem Aufsatz "Analysis of micro-Doppler signatures" (V.C. Chen et.al., IEE Proc.-Radar Sonar Navig., Vol. 150 No. 4, 2003, S. 271 ff. = D17 = D39B). Der Aufsatz befasst sich mit den Veränderungen, die ein Radarsignal erfährt, wenn es von einem Objekt reflektiert wird, das sich nicht lediglich relativ zum Radarsystem bewegt, sondern zudem vibriert oder rotiert, und den Erkenntnissen, die hieraus gewonnen werden können. Danach generiert die dadurch bewirkte zusätzliche Frequenzmodulation Seitenbänder , die als Mikro-Doppler-Signaturen bezeichnet werden und es ermöglichen, Eigenschaften des Zielobjekts zu bestimmen. Der Fachmann, der aus der D3 weiß, dass die Spinfrequenz eines rotierenden Balls auch ohne dessen Veränderung bestimmt werden kann, sofern seine Oberfläche nicht glatt ist, wird daher die D17 heranziehen.
111
Aus dem Vortrag der Klägerin ergeben sich jedoch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die D17 dem Fachmann die Anregung vermittelte, Frequenzsignale aneinander zu reihen und zu untersuchen, um so äquidistante und stetige Spektrumspuren auffinden zu können, von denen sodann mindestens zwei herangezogen werden, um den Spin abzuschätzen. Dies wäre jedoch insbesondere im Hinblick darauf erforderlich gewesen, dass der im Verletzungsverfahren beauftragte gerichtliche Sachverständige in seinem zweiten Ergänzungsgutachten darauf hingewiesen hat, dass es sich bei den in D17 behandelten Mikro-Doppler-Signaturen nicht um Frequenzspuren (Spektrumspuren) im Sinne des Streitpatents handelt (D39A S. 6).
112
(3) Zu Unrecht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, die Heranziehung mehrerer Aufnahmen zur Identifizierung der benötigten Peaks habe "im Griffbereich" des Fachmanns gelegen.
113
Sofern eine technische Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehört, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs allerdings bereits dann bestehen, wenn es für ihre Anwendung zwar kein konkretes Vorbild gibt, sich aber die Nutzung ihrer Funktionalität in dem betreffenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände festzustellen sind, die eine Anwendung als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 - Farbversorgungssystem).
114
Die vom Patentgericht getroffenen Feststellungen tragen jedoch nicht die Annahme , eine solche Konstellation liege im Streitfall vor. Das Patentgericht hat keine Umstände aufgezeigt, denen entnommen werden kann, dass die Anordnung einer Mehrzahl von Frequenzspektren zu einer Spektrumspur und ihre Auswertung im Prioritätszeitpunkt zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehörten. Es hat ferner keine Feststellungen dazu getroffen, ob sich ein solches Vorgehen zur Abschätzung der Spinparameter eines Sportballs im Prioritätszeitpunkt als objektiv zweckmäßig darstellte, und sich nicht mit der Frage befasst, ob Umstände vorlagen, die einer Anwendung entgegenstehen konnten.
115
Anhaltspunkte, die die vom Patentgericht gezogene Schlussfolgerung tragen könnten, ergeben sich auch nicht aus dem Vortrag der Klägerin.
116
(4) Darüber hinaus hat das Patentgericht unberücksichtigt gelassen, dass die Merkmale 2.2.1 und 2.3 es aus den oben genannten Gründen erfordern, vor der Auswahl der zur Frequenzbestimmung herangezogenen Spektrumspuren eine größere Anzahl solcher Spuren zu untersuchen, damit ermittelt werden kann, ob die letztendlich ausgewählten Spuren äquidistant sind.
117
Eine solche Betrachtung ist, wie das Patentgericht im Zusammenhang mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 5 zutreffend dargelegt hat, in D3 nicht offenbart und auch durch den sonstigen Stand der Technik nicht nahegelegt.
118
Der von der Klägerin geltend gemachte Umstand, die in D3 herangezogenen Spuren der ersten Harmonischen könnten in der Praxis aufgrund von Störungen häufig nicht zuverlässig ermittelt werden, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Wenn dem Fachmann diese Probleme im Prioritätszeitpunkt bekannt waren, mag ihm dies Anlass gegeben haben, das in D3 offenbarte Verfahren als eher ungeeignet anzusehen. Daraus ergab sich indes keine Anregung, auf Spuren anderer Harmonischer zurückzugreifen und unter diesen mindestens zwei geeignete Spuren auszuwählen.
119
Dem weiteren Vortrag der Klägerin, in der Praxis träten regelmäßig Peaks bei Frequenzen auf, die um ein Mehrfaches der Spinfrequenz vom Peak der Ballgeschwindigkeit beabstandet seien, könnte eine solche Anregung allenfalls dann entnommen werden, wenn dem Fachmann Hinweise darauf vorgelegen hätten, dass die aufgetretenen Peaks tatsächlich einer höherzahligen Harmonischen zuzuordnen sind. Diese Voraussetzung lag nach den vom Patentgericht im Zusammenhang mit dem erstinstanzlichen Hauptantrag 5 getroffenen tatsächlichen Feststellungen im Prioritätszeitpunkt nicht vor. Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Vollständig- keit oder Richtigkeit dieser Feststellungen begründen könnten, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.
120
cc) Eine andere Beurteilung ergibt sich auch dann nicht, wenn die D2 als Ausgangspunkt gewählt wird. Auch in dieser Entgegenhaltung sind, wie ausgeführt, die Merkmalsgruppe 2.2 und Merkmal 2.3 nicht offenbart.
121
4. Ist danach der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag III patentfähig, gilt Entsprechendes für den Gegenstand von Patentanspruch 4, der eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 unter Schutz stellt.
122
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.
Bacher Gröning Grabinski
Hoffmann Deichfuß
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.07.2015 - 1 Ni 18/14 (EP) -
BESCHLUSS
X ZR 109/15
vom
14. Februar 2018
in der Patentnichtigkeitssache


ECLI:DE:BGH:2018:140218BXZR109.15.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. Februar 2018 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann
und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx

beschlossen:

Das Urteil vom 26. September 2017 wird wegen offenbarer Unrichtigkeit
gemäß § 319 Abs. 1 ZPO wie folgt berichtigt:
Im Tenor entfallen bei der Wiedergabe von Patentanspruch 1 und
Patentanspruch 4 jeweils die Wörter "wherein the sports ball is
substantially spherical rotational symmetric".

Gründe:


Die Fassung des Tenors beruht auf einer offenbaren Unrichtigkeit. Wie
1
sich aus den Entscheidungsgründen ergibt, war das Streitpatent nur insoweit für
nichtig zu erklären, als es über eine Fassung hinausgeht, die Hilfsantrag III entspricht.
Bei der Abfassung des Tenors wurde versehentlich nicht berücksichtigt,
dass der aktuelle Hilfsantrag III nach einer in der mündlichen Verhandlungvor
dem Bundespatentgericht vom 2. Juli 2015 vorgenommenen Änderung der Bezeichnung
(GA 568) dem früheren Hilfsantrag II (GA 375) entspricht; statt dessen
wurde auf den damaligen Hilfsantrag III (GA 381) zurückgegriffen.
Meier-Beck Grabinski Hoffmann

Deichfuß Marx

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.07.2015 - 1 Ni 18/14 (EP) -

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Gesetz über den Lastenausgleich


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Zivilprozessordnung - ZPO | § 92 Kosten bei teilweisem Obsiegen


(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last. (2) Das Ger

Zivilprozessordnung - ZPO | § 319 Berichtigung des Urteils


(1) Schreibfehler, Rechnungsfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die in dem Urteil vorkommen, sind jederzeit von dem Gericht auch von Amts wegen zu berichtigen. (2) Der Beschluss, der eine Berichtigung ausspricht, wird auf dem Urteil un

Patentgesetz - PatG | § 121


(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend. (2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über d

Patentgesetz - PatG | § 116


(1) Der Prüfung des Bundesgerichtshofs unterliegen nur die von den Parteien gestellten Anträge. (2) Eine Klageänderung und in dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats eine Verteidigung mit e

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Bundesgerichtshof Urteil, 11. März 2014 - X ZR 139/10

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Tenor

Die Berufung gegen das am 13. November 2012 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

1

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 907 364 (Streitpatents), das am 27. Mai 1997 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 31. Mai 1996 angemeldet wurde und ein Arzneimittel aus einem Dibenzothiazepinderivat mit verzögerter Freisetzung betrifft. Patentanspruch 1, auf den neunzehn weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

"A sustained release formulation comprising a gelling agent and 11-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo-[b,f][1,4]thiazepine or a pharmaceutically acceptable salt thereof, together with one or more pharmaceutically acceptable excipients."

2

Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Klägerin zu 1 hat ferner geltend gemacht, die Erfindung sei im Streitpatent nicht so offenbart, dass der Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in vier geänderten Fassungen verteidigt.

3

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, mit der sie ihre erstinstanzlichen Anträge weiterverfolgt. Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe

4

Die zulässige Berufung ist unbegründet.

5

I. Das Streitpatent betrifft eine Retard-Formulierung mit dem Wirkstoff Quetiapin.

6

1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift war im Stand der Technik bekannt, dass der Wirkstoff 11-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo-[b,f][1,4]thiazepin (Freiname: Quetiapin) antidopaminerge Wirkung hat und zum Beispiel als Antipsychotikum oder zur Behandlung von Hyperaktivität eingesetzt werden kann.

7

In der Streitpatentschrift wird weiter ausgeführt, bei der Behandlung einer Reihe von Krankheiten sei es wünschenswert, die pharmazeutischen Wirkstoffe in Retard-Form bereitzustellen, um eine einheitliche und konstante Freisetzungsrate über einen längeren Zeitraum ohne häufige Verabreichung sicherzustellen. Im Stand der Technik seien zahlreiche Retard-Formulierungen mit Geliermitteln wie Hydroxypropylmethylcellulosen bekannt. Die Herstellung solcher Formulierungen von löslichen Medikamenten habe sich aber als schwierig dargestellt. Wasserlösliche Wirkstoffe neigten zu dem als dose dumping bekannten Phänomen, dass die Freisetzung zunächst verzögert werde, dann aber mit hoher Rate einsetze. Ferner bestehe die Tendenz zu Fluktuationen und Tagesschwankungen bei der Plasmakonzentration. Schließlich sei es schwierig, die Freisetzungsrate zu steuern. Deshalb bestehe ein Bedarf an Retard-Formulierungen von löslichen Medikamenten wie Quetiapin, mit denen diese Schwierigkeiten überwunden oder vermindert werden könnten.

8

2. Das Patentgericht hat hieraus abgeleitet, das Streitpatent betreffe das technische Problem, eine Formulierung des Wirkstoffs Quetiapin zur Verfügung zu stellen, die eine möglichst konstante Freisetzungsrate über einen möglichst langen Zeitraum hinweg ermöglicht.

9

3. Diese Definition ist zu eng. Das dem Streitpatent zugrunde liegende Problem besteht vielmehr darin, eine Darreichungsform von Quetiapin zur Verfügung zu stellen, die zu einer verbesserten Wirkung führt.

10

a) Die vom Patentgericht zugrunde gelegte Definition bietet sich zwar durch den Wortlaut der Beschreibung an. Diesem kommt aber, wie das Patentgericht im Ansatz nicht verkannt hat und wovon auch die Parteien im Ansatz übereinstimmend ausgehen, nicht notwendigerweise ausschlaggebende Bedeutung zu.

11

Nach der Rechtsprechung des Senats ist als Ausgangspunkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zwingend auf die der Beschreibung des Streitpatents zu entnehmende "Aufgabe" abzustellen (BGH, Urteil vom 1. März 2011 - X ZR 72/08, GRUR 2011, 607 Rn. 19 - Kosmetisches Sonnenschutzmittel III). Maßgeblich ist vielmehr, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leistet (vgl. nur BGH, Urteil vom 12. Februar 2003 - X ZR 200/99, GRUR 2003, 693, 695 - Hochdruckreiniger).

12

b) Hieraus ergibt sich entgegen der Auffassung der Berufung allerdings nicht, dass bei der Definition des technischen Problems kumulativ alle Vorteile zu berücksichtigen sind, die die Erfindung objektiv mit sich bringt.

13

Nach der Rechtsprechung des Senats kann eine Erfindung mehrere unterschiedliche technische Probleme betreffen. In solchen Konstellationen sind die einzelnen Problemstellungen bei der Prüfung der Patentfähigkeit gesondert zu betrachten. Die Patentfähigkeit ist gegebenenfalls schon dann zu verneinen, wenn die Bewältigung eines dieser Probleme zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehört hat und die beanspruchte Erfindung von diesem Ausgangspunkt aus durch den Stand der Technik nahegelegt war (BGH, Urteil vom 1. März 2011 - X ZR 72/08, GRUR 2011, 607 Rn. 19 - Kosmetisches Sonnenschutzmittel III).

14

Vor diesem Hintergrund ist die zwischen den Parteien umstrittene Frage, ob die vom Streitpatent beanspruchte Formulierung nicht nur eine konstante Freisetzungsrate über einen langen Zeitraum hinweg ermöglicht, sondern auch zusätzliche Anwendungsfelder und Indikationen für Quetiapin eröffnet, für die Entscheidung des Streitfalls nicht von Bedeutung. Sofern der Fachmann Anlass hatte, nach einer Formulierung mit konstanter Freisetzungsrate zu suchen und der Gegenstand des Streitpatents ausgehend von dieser Problemstellung durch den Stand der Technik nahegelegt war, ist die Patentfähigkeit auch dann zu verneinen, wenn die Erfindung daneben zur Lösung weiterer Probleme geeignet ist.

15

c) Die vom Patentgericht zugrunde gelegte Definition des technischen Problems ist aber deshalb zu eng, weil der Streitfall unter anderem die Frage aufwirft, ob der Fachmann Anlass hatte, für Quetiapin eine Formulierung in Betracht zu ziehen, die eine möglichst konstante Freisetzungsrate über einen möglichst langen Zeitraum hinweg ermöglicht.

16

Die Definition des technischen Problems, das einer Erfindung zugrunde liegt, dient nicht dazu, eine Vorentscheidung über die Frage der Patentfähigkeit zu treffen. Deshalb dürfen Elemente, die zur patentgemäßen Lösung gehören, nicht berücksichtigt werden (BGH, Urteil vom 22. Mai 1990 - X ZR 124/88, GRUR 1991, 811, 814 - Falzmaschine; Urteil vom 30. Juli 2009 - Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44 Rn. 14 - Dreinahtschlauchfolienbeutel).

17

Aus demselben Grund ist es nicht zulässig, ohne weiteres zu unterstellen, dass dem Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung nahegelegt war. In vielen Fällen mag sich zwar aus der Beschreibung des Patents oder aus sonstigen Umständen klar ergeben, welchen Problemen sich der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik zugewendet hätte. Sofern sich dies nicht zweifelsfrei beurteilen lässt, wäre es jedoch verfehlt, schon bei der Definition der Aufgabe die Frage zu prüfen, welche Anregungen dem Fachmann durch den Stand der Technik gegeben wurden. Vielmehr ist das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie relevant ist, nämlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit.

18

d) Im Streitfall besteht das technische Problem deshalb darin, eine Darreichungsform von Quetiapin zur Verfügung zu stellen, die zu einer verbesserten Wirkung führt. Die Frage, welche Maßnahmen dem Fachmann zur Erreichung dieses Ziels nahegelegt waren, ist demgegenüber ausschließlich für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung.

19

Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent eine Retard-Formulierung vor, die ein Geliermittel, Quetiapin oder ein pharmazeutisch unbedenkliches Salz davon und einen oder mehrere pharmazeutisch unbedenkliche Hilfsstoffe enthält.

20

II. Das Patentgericht ist zu dem Ergebnis gelangt, der Gegenstand des Streitpatents beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit, und hat dies im Wesentlichen wie folgt begründet:

21

Aus der Veröffentlichung von Gefvert et al. (Time course for dopamine and serotonin receptor occupancy in the brain of schizophrenic patients following dosing with 150 mg Seroquel TM tld, European Neuropsychopharmacology, 1995, S. 347, P-4-65, NiK9 = TM8) habe der Fachmann, ein Team aus einem auf dem Gebiet der pharmazeutischen Technologie promovierten Pharmazeuten und einem Mediziner, entnehmen können, dass nach Verabreichung des Quetiapin sofort freisetzenden Arzneimittels Seroquel zwei von drei für die Wirksamkeit wichtige Werte innerhalb von 26 Stunden erheblich absanken. Hieraus habe sich ergeben, dass dieses Medikament mehr als einmal pro Tag verabreicht werden müsse, damit die angestrebte Wirkung erzielt werden könne. In NiK9 werde zwar eine Verabreichungshäufigkeit von ein- oder zweimal pro Tag als erstrebenswert bezeichnet. Das weitere Vorgehen der Autoren zeige aber, dass sie die bekannte, Quetiapin sofort freisetzende orale Darreichungsform für eine nur einmalige Verabreichung pro Tag nicht in Betracht gezogen hätten. Eine Anregung, zur Verwirklichung dieses Ziels eine Formulierung mit anderem Freisetzungsprofil in Betracht zu ziehen, habe sich aus der als TM17 vorgelegten Pressemitteilung ergeben, in der berichtet werde, dass die Beklagte die Entwicklung einer Formulierung in Auftrag gegeben habe, mit der Seroquel nur einmal pro Tag verabreicht werden müsse.

22

Für den Fachmann habe auch der Einsatz eines Geliermittels nahegelegen. Aus der US-Patentschrift 4 389 393 (NiK12) sei bekannt gewesen, dass sich Matrixsysteme auf der Grundlage von Geliermitteln wie Hydroxypropylmethylcellulosen für die Formulierung einer Vielzahl von Wirkstoffen eigneten.

23

Aus der europäischen Patentanmeldung 240 228 (NiK3) ergebe sich keine abweichende Beurteilung. Diese enthalte nur allgemeine Dosierungsangaben. Darüber hinausgehende Hinweise ergäben sich erst aus NiK9, die den Fachmann lehre, eine den Wirkstoff sofort freisetzende Darreichungsform mindestens zweimal täglich zu verabreichen. Die in NiK9 als vorteilhaft dargestellte Wirkstoffmenge sei nicht so groß, dass sie den Fachmann davon abgehalten habe, Retard-Formulierungen ins Auge zu fassen. Aus den Veröffentlichungen von Farde et. al (Positron emission tomographic analysis of central D1 and D2 dopamine receptor occupancy in patients treated with classical neuroleptics and clozapine, Arch. Gen Psychiatry 49 (1992), 538, NiK29), Wetzel et al. (Seroquel (ICl 204 636), a putative "atypical" antipsychotic, in schizophrenia with positive symptomatology: results of an open clinical trial and changes of neuroendocrinological and EEG parameters, Psychopharmacology 119 (1995), 231, NiK30) und Gelder et al. (Oxford Textbook of Psychiatry, Third Edition, 1996, Kap. 9 S. 246 ff. und Kap. 17, S. 532 ff., NiK32) ergebe sich keine abweichende Beurteilung.

24

Die mit den Hilfsanträgen verteidigten Fassungen des Streitpatents unterschieden sich von der erteilten Fassung lediglich durch zusätzliche Angaben zur Verabreichungsart (Tablettenform), zum Anteil des Geliermittels (5 bis 50 Gewichtsprozent) und zur Auswahl des Geliermittels. Alle diese Maßnahmen hielten sich im Rahmen des aus fachlicher Sicht Üblichen.

25

III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand.

26

1. Die Berufung rügt, das Patentgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, der zu dem als Fachmann anzusehenden Team gehörende pharmazeutische Technologe verfüge über mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Formulierungen mit kontrollierter Wirkstofffreisetzung. Sie macht geltend, innerhalb des Teams sei der Mediziner die treibende Kraft, die die zu überwindenden Probleme vorgebe.

27

Diese Rüge vermag das angefochtene Urteil nicht in Frage zu stellen.

28

Dabei kann zugunsten der Beklagten unterstellt werden, dass innerhalb des aus einem Mediziner und einem Pharmazeuten bestehenden Teams der erstere die Federführung hat und dass der Pharmazeut nicht zwingend auf Retard-Formulierungen spezialisiert ist. Auch ein solches Team ist indes in der Lage, auf besonderes Fachwissen hinsichtlich solcher Formulierungen zuzugreifen, sofern es erkennt, dass eine kontrollierte Freisetzung des Wirkstoffs als Lösungsmittel in Betracht kommt.

29

2. Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

30

a) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Fachmann Anlass hatte, nach Verabreichungsformen zu suchen, mit denen Quetiapin nur einmal pro Tag verabreicht wird.

31

aa) Eine hinreichende Anregung dafür ergab sich, wie das Patentgericht zutreffend festgestellt hat, aus der Veröffentlichung von Gefvert et al. (NiK9).

32

In der Einleitung von NiK9 wird ausgeführt, das Quetiapin enthaltende Medikament Seroquel sei in Tests der Phasen II und III drei- oder viermal täglich verabreicht worden. Im Hinblick auf die große Bedeutung, die einer verlässlichen Einnahme bei Schizophrenie-Patienten zukomme, sei ein bequemeres (more convenient) Verabreichungsschema hilfreich. In den abschließenden Bemerkungen wird die Hoffnung geäußert, eine ein- bis zweimalige Verabreichung pro Tag könnte ausreichend sein.

33

Daraus ergab sich nicht nur die Anregung, die Zahl der täglichen Verabreichungen auf zwei zu verringern, sondern jedenfalls auch die Anregung, eine Verabreichungshäufigkeit von nur einmal pro Tag anzustreben.

34

bb) Die von der Beklagten unter Bezugnahme auf die Ausführungen ihres Privatgutachters Prof. Dr. M.   geäußerte Einschätzung, eine Verabreichung einmal pro Tag habe keine nennenswerten Vorteile gegenüber einer Verabreichung zweimal pro Tag (HE12 S. 8), führt insoweit nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

35

Die genannte Einschätzung stellt nicht in Frage, dass sowohl für den Patienten als auch für eine gegebenenfalls mit der Betreuung oder Überwachung betraute Person ein geringerer Aufwand entsteht, wenn das Medikament nur einmal pro Tag eingenommen werden muss. Schon dies gab Anlass, eine solche Verabreichungsform auch dann als Alternative ins Auge zu fassen, wenn die damit verbundenen Vorteile von einem Teil der Fachwelt als eher geringfügig angesehen wurden.

36

Dass eine Verringerung der Verabreichungshäufigkeit von zweimal auf einmal pro Tag auch in Zusammenhang mit Quetiapin nicht generell als nutzlos angesehen wurde, ergibt sich schon aus dem Umstand, dass in NiK9 die Hoffnung geäußert wurde, eine ein- oder zweimalige Verabreichung pro Tag könnte ausreichend sein. Eine zusätzliche Bestätigung dafür bildet die in TM17 wiedergegebene Pressemitteilung, wonach die Unternehmensgruppe der Beklagten schon vor dem Prioritätstag einem anderen Unternehmen den Auftrag erteilt hat, eine Verabreichungsform von Seroquel zu entwickeln, die eine Verabreichungshäufigkeit von einmal pro Tag ermöglicht.

37

b) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Fachmann aufgrund der in NiK9 wiedergegebenen Daten davon ausgehen musste, dass die Belegung der D2-Rezeptoren vierundzwanzig Stunden nach dem Zeitpunkt der letzten Einnahme gegen null tendiert.

38

Zwar enthält NiK9 keine ausdrücklichen Angaben zur Rezeptorbelegung zu dem genannten Zeitpunkt. Aus den dort wiedergegebenen Werten ergibt sich aber, dass der Prozentsatz der belegten D2-Rezeptoren zwei Stunden nach der letzten Einnahme bei 44 % und sechsundzwanzig Stunden nach diesem Zeitpunkt bei null liegt. Die hieraus abgeleitete Schlussfolgerung des Patentgerichts, dass der Wert schon vierundzwanzig Stunden nach der letzten Einnahme nicht in einem signifikanten Bereich lag, ist rechtlich nicht zu beanstanden und wird durch die Einwände der Berufung nicht in Frage gestellt.

39

Zwar ist nicht auszuschließen, dass die Werte nicht linear absinken, zumal in NiK9 für das sechsstündige Intervall zwischen der ersten und der zweiten Messung ein Rückgang um vierzehn Prozentpunkte ausgewiesen ist, für den nachfolgenden Zeitraum von vier Stunden dagegen nur noch ein Rückgang um drei Prozentpunkte. Auch die Beklagte zieht aber nicht in Zweifel, dass der weitere Rückgang im Wesentlichen gleichmäßig erfolgt. Ihre auf der Prämisse eines linearen Rückgangs gezogene Schlussfolgerung, vierundzwanzig Stunden nach dem Zeitpunkt der letzten Einnahme seien noch 4 % der D2-Rezeptoren belegt, steht zu der Annahme des Patentgerichts, die Belegung tendiere zu diesem Zeitpunkt gegen null, nicht in Widerspruch. Zwar wird in NiK9 nicht dargelegt, welcher Prozentsatz an D2-Rezeptoren mindestens belegt sein muss, damit Quetiapin die angestrebte Wirkung entfalten kann. Angesichts des Umstandes, dass der Anteil der belegten Rezeptoren acht Stunden nach dem Zeitpunkt der letzten Einnahme - also innerhalb eines Zeitraums, in dem bei dreimaliger Verabreichung pro Tag eine erneute Einnahme zu erwarten ist - noch 30 % beträgt, gibt es aber keine Anhaltspunkte dafür, dass ein Wert von 4 % aus fachlicher Sicht ebenfalls noch ausreichend erschien, zumal NiK9 für den Prozentsatz der belegten 5HT2-Rezeptoren einen deutlich anderen Verlauf wiedergibt, der erst acht Stunden nach dem Zeitpunkt der letzten Einnahme den gemessenen Höchststand von 85 % und sechsundzwanzig Stunden nach dem genannten Zeitpunkt noch einen Restbestand von 50 % aufweist.

40

c) Zu Recht hat das Patentgericht hieraus die Schlussfolgerung gezogen, dass sich aus NiK9 keine erfolgversprechenden Hinweise darauf ergaben, dass die dort angegebene Wirkstoffmenge von 450 mg für eine nur einmalige Verabreichung pro Tag mit sofortiger Freisetzung geeignet sein würde.

41

aa) Der von der Beklagten und ihrem Privatgutachter Prof. Dr. M.   aufgezeigte Umstand, dass die relativ schwache Bindung an den D2-Rezeptor und das relativ starke Abdriften von diesem nach dem Prioritätstag als mögliche Ursachen für die Wirkung von Quetiapin angesehen wurden (HE12 S. 11), führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Daraus ergibt sich insbesondere nicht, dass dem Fachmann diese Überlegungen schon am Prioritätstag bekannt waren.

42

Die von der Beklagten und ihrem Privatgutachter Prof. Dr. K.   angeführte Veröffentlichung aus dem Jahr 1996 (Kasper et al., D2-Receptor Imaging (SPEC) as a Tool for Measuring the Efficacy and Side-Effect Profile of Treatment With Neuroleptics, Biol Psychiatry 39 (1996), 564, Anlage 3 zu HE8) gab hierüber noch keinen Aufschluss. Dort wird zwar berichtet, es habe kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Belegung der D2-Rezeptoren und der Wirksamkeit festgestellt werden können und eine Belegung dieser Rezeptoren sei mit Nebenwirkungen im extrapyramidalmotorischen System (EPMS) verbunden. Für Seroquel wird aber berichtet, die zur Verfügung stehenden vorläufigen Daten deuteten auf einen vergleichbaren Belegungsgrad wie bei dem verwandten Wirkstoff Clozapin hin. Daraus ergibt sich nicht, dass auch extrem geringe Prozentsätze oder eine nur kurzzeitige Belegung ausreichen könnten. In der Veröffentlichung selbst wurde vielmehr die Vermutung geäußert, die beobachteten Zusammenhänge könnten auf der Wirkung auf die 5HT2-Rezeptoren beruhen, weil Risperidon und Olanzapin zu einer relativ hohen Belegung der D2-Rezeptoren führten, aber dennoch eher geringe Nebenwirkungen zeigten.

43

In der Veröffentlichung von Wetzel et al. (Seroquel (ICI 204 636), a putative “atypical” antipsychotic, in schizophrenia with positive symptomatology: results of an open clinical trial and changes of neuroendocrinological and EEG parameters, Psychopharmacology 119 (1995), 231-238, NiK30) wird ebenfalls die kombinierte und ausgeglichene Blockade der D2- und 5HT2-Rezeptoren als wahrscheinliche Ursache der beobachteten Wirkungen von Seroquel und Clozapin angeführt und der Antagonismus zu D2-Rezeptoren bei Seroquel als eher schwach eingeschätzt (NiK30 S. 232 links oben). Auch daraus ergeben sich keine Hinweise darauf, dass eine anteilsmäßig geringe oder nur kurzfristig wirkende Belegung dieser Rezeptoren ausreichen könnte.

44

Aus den Veröffentlichungen von Casey ('Seroquel' (Quetiapine): preclinical and clinical findings of a new atypical antipsychotic, Exp. Opin. Ivest. Drugs 1996, 939-957, NiK31), Hirsch et al. (ICI 204 636: A New Atypical Antipsychotic Drug, British Journal of Psychiatry 168 (1996), 45-56, NiK37) sowie Fleischhacker et al. (A Multicentre, Double-Blind, Randomised Comparison of Dose and Dose Regimen of 'Seroquel' in the Treatment of Patients with Schizophrenia, American College of Neuropsychopharmacology, 34th Annual Meeting (1995), 275, NiK45) ergeben sich insoweit keine weitergehenden Erkenntnisse.

45

bb) Die in NiK9 geäußerte Hoffnung, Seroquel könnte dennoch für eine ein- oder zweimalige Verabreichung pro Tag geeignet sein, führt ebenfalls nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

46

Diese Äußerung lässt schon für sich gesehen gewisse Zweifel daran erkennen, ob sich am Ende nicht doch eine Verabreichungshäufigkeit von mindestens zweimal pro Tag als erforderlich erweisen werde. In NiK9 werden zudem keine Hinweise darauf gegeben, auf welche konkreten Ergebnisse der angestellten Untersuchung die Hoffnung bezüglich einer nur einmaligen Verabreichung pro Tag gestützt wird und ob sie sich auf die im Rahmen der Untersuchung verabreichte Dosis von 450 mg pro Tag oder auf eine höhere Dosis bezieht.

47

Das vom Privatgutachter Prof. Dr. M.   in diesem Zusammenhang angeführte Konzept von "drug holidays" (HE12 S. 13) findet in NiK9 keine Erwähnung und steht überdies in Widerspruch zu der dort einleitend wiedergegebenen Einschätzung, wonach zum damaligen Zeitpunkt eine Verabreichung von drei- oder viermal pro Tag als erforderlich angesehen wurde.

48

cc) Zu Recht hat das Patentgericht in diesem Zusammenhang ergänzend die Ergebnisse der in NiK9 erwähnten SAFARI-Studie herangezogen, über die in NiK45 und in einer Pressemeldung aus der Unternehmensgruppe der Beklagten vom 2. Oktober 1995 (World opinion leaders on psychiatric disease are updated on benefits of Zeneca's 'Seroquel' in treating schizophrenia, TM16) berichtet wird.

49

In NiK45 wird zwar, wie die Berufung zutreffend anführt, unter Bezugnahme auf NiK9 die dort geäußerte Hoffnung wiedergegeben, Seroquel könnte aktiv sein, wenn es ein- oder zweimal täglich verabreicht werde. Die SAFARI-Studie betraf ausweislich beider Veröffentlichungen aber allein die Frage, ob die Verabreichung von 450 mg Seroquel bei einer Aufteilung auf zwei Verabreichungen pro Tag die gleichen Wirkungen zeigt wie bei einer Aufteilung auf drei Verabreichungen pro Tag. Die aus der Studie abgeleitete positive Antwort bezieht sich mithin lediglich auf die Verabreichung von zweimal 225 mg pro Tag. Daraus hat das Patentgericht zutreffend abgeleitet, dass sich aus der Studie keine Hinweise auf die Möglichkeit ergeben, die genannte Dosis mit sofortiger Freisetzung in einer einzigen täglichen Verabreichung anzuwenden, und dass die Autoren der Studie die in NiK9 diesbezüglich geäußerten Hoffnungen nicht zum Anlass genommen haben, ihre Untersuchungen auf diese Art der Verabreichung zu erstrecken.

50

Ob für die Konzeption der Studie, wie die Berufung geltend macht, auch ethische Gesichtspunkte eine Rolle gespielt haben, ist für die rechtliche Beurteilung unerheblich. Selbst wenn dies der Fall gewesen sein sollte, ergäbe sich auch daraus, dass eine Verabreichungshäufigkeit von nur einmal pro Tag aus Sicht des Fachmanns auf praktische Schwierigkeiten stieß und im Ergebnis keine allzu große Erfolgsaussicht bot.

51

d) Im Ergebnis zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass eine Erhöhung der Dosis aus Sicht des Fachmanns jedenfalls nicht als einziges erfolgversprechendes Mittel in Betracht kam, um die Verabreichungshäufigkeit auf einmal pro Tag absenken zu können.

52

aa) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ergab sich allerdings aus der in TM17 wiedergegebenen Pressemitteilung allein für den Fachmann nicht hinreichend deutlich, dass sich der von Seiten der Beklagten erteilte Auftrag zur Entwicklung einer neuen Darreichungsform auf eine Retard-Formulierung bezog. Der Umstand, dass das beauftragte Unternehmen besondere Kompetenz bei der Entwicklung solcher Formulierungen hatte, mag einen gewissen Hinweis in diese Richtung geben. Der Mitteilung lässt sich bei isolierter Betrachtung aber nicht hinreichend sicher entnehmen, dass diese Kompetenz bei dem erteilten Auftrag zum Einsatz kommen sollte oder zumindest für die Auswahl des Auftragnehmers relevant war. Zu Schlussfolgerungen in diese Richtung bestand nur dann Anlass, wenn es auch aus fachlicher Sicht Gründe gab, eine Retard-Formulierung für Quetiapin in Betracht zu ziehen.

53

bb) Solche Gründe ergeben sich indes aus den im Prioritätszeitpunkt zugänglichen Kenntnissen über die Bedeutung der Rezeptorbelegung und des Plasmaspiegels.

54

Wie bereits oben dargelegt wurde, gab es im Prioritätszeitpunkt zwar Hinweise darauf, dass ein relativ geringer Prozentsatz für die Belegung der D2-Rezeptoren ausreichend und sogar eher vorteilhaft ist. Es gab aber keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Erwartung, dass eine kurzfristige Belegung dieser Rezeptoren ausreicht, um die angestrebten Wirkungen zu erzielen. Vor diesem Hintergrund mag sich als eine erfolgversprechende Möglichkeit zur Überwindung der aus NiK9 ersichtlichen Schwierigkeiten angeboten haben, die verabreichte Dosis zu erhöhen. Die vom Patentgericht erwähnte Gefahr, dass es dabei zu toxischen Plasmawirkstoffspitzen kommen könnte, schloss dies nicht ohne weiteres aus, zumal der in NiK9 dokumentierte Belegungsgrad der D2-Rezeptoren von Anfang an nicht allzu hoch war und es aus Anlage 3 zu HE8 Hinweise darauf gab, dass ein höherer Belegungsgrad nicht zwangsläufig zu schädlichen Wirkungen führen muss, wenn eine gleichzeitige Belegung der 5HT2-Rezeptoren gewährleistet bleibt.

55

Der Fachmann hatte im Prioritätszeitpunkt dennoch Anlass, eine Dosiserhöhung nicht als einzige Alternative in Betracht zu ziehen, weil die einmalige Verabreichung einer hohen Dosis zu erheblichen Schwankungen des Plasmaspiegels führt und dies jedenfalls aus damaliger Sicht nicht wünschenswert war.

56

(1) Nach den Feststellungen des Patentgerichts ist ein möglichst gleichmäßiger Plasmaspiegel aus Sicht des Fachmanns grundsätzlich als erstrebenswert anzusehen.

57

Dies deckt sich mit den Ausführungen in der Beschreibung des Streitpatents (Abs. 2) und wird auch von der Berufung nicht grundsätzlich in Zweifel gezogen. Ihr Einwand, kurze Halbwertszeiten, wie sie für Quetiapin unter anderem aus NiK9 dokumentiert sind, und die damit verbundene schnelle Abnahme der Plasmakonzentration stünden einer Verabreichungshäufigkeit von einmal pro Tag nicht zwingend im Wege, bestätigt vielmehr, dass starke Schwankungen des Plasmaspiegels zumindest ein potentielles Problem darstellen.

58

(2) Exemplarisch wurde diese Einschätzung für Neuroleptika, die die D2-Rezeptoren belegen, auch in der Veröffentlichung von Tench et al. (Steady-state pharmacokinetics of controlled release and immediate release formulations of remoxipride in patients with chronic schizophrenia, Psychopharmacology 101 (1990), 132-136, TM23) zum Ausdruck gebracht.

59

In TM23 wird über Versuche mit einer Retard-Formulierung des Wirkstoffs Remoxiprid berichtet. In der Einleitung wird ausgeführt, extrapyramidale Symptome zeigten einen hohen Korrelationsgrad mit neuroleptischer Dosis und Plasmaspiegeln. Remoxiprid habe eine Halbwertszeit von vier bis sieben Stunden und müsse deshalb zwei- bis dreimal täglich verabreicht werden. Für eine einmalige Verabreichung pro Tag sei eine Formulierung mit kontrollierter Abgabe entwickelt worden, um mögliche Nebenwirkungen, die mit hohen Plasma-Spitzenkonzentrationen verbunden sein könnten, zu vermeiden (TM 23 S. 132 rSp).

60

Daraus ergibt sich, dass eine Retard-Formulierung schon dann in Betracht gezogen wurde, wenn bei einer Höherdosierung zwar nicht zwingend mit unerwünschten Nebenwirkungen zu rechnen war, zumindest aber eine gewisse Gefahr bestand.

61

Eine vergleichbare Ausgangssituation bestand am Prioritätstag auch in Bezug auf Quetiapin. Zwar deuteten die bereits oben behandelten Veröffentlichungen darauf hin, dass der Grad der Belegung der D2-Rezeptoren bei Quetiapin grundsätzlich eher niedrig ist und dass die gleichzeitige Belegung der 5HT2-Rezeptoren einen zusätzlichen Schutz gegen Nebenwirkungen im extrapyramidalmotorischen System gewährleistet. Dies bot aber keine hinreichende Gewissheit dafür, dass solche Nebenwirkungen auch dann ausbleiben, wenn die Verabreichungshäufigkeit auf einmal pro Tag gesenkt und hierzu die Tagesdosis signifikant erhöht wird.

62

(3) Aus dem Umstand, dass sich die allgemein bestehenden Vorbehalte gegenüber stark schwankenden Plasmaspiegeln bei einzelnen Wirkstoffen als unbegründet erwiesen haben, ließ sich im Prioritätszeitpunkt mangels einschlägiger Erkenntnisse nicht ableiten, dass dies auch bei Quetiapin der Fall sein werde. Aus der von der Berufung herangezogenen Passage aus dem Lehrbuch von Remington (The Science and Practice of Pharmacy, 19. Auflage 1995, S. 893, HE13), laut der Omeprazol trotz geringer Halbwertszeit einen therapeutischen Effekt hervorruft, der zweiundsiebzig Stunden anhält, ergaben sich deshalb keine gesicherten Erkenntnisse darüber, ob ein ähnlicher Effekt auch bei Quetiapin eintreten könnte, zumal die lange Wirkungsdauer von Omeprazol in HE13 für einen Wirkstoff mit geringer Halbwertszeit als unerwartet bezeichnet wird.

63

cc) Angesichts all dessen lagen im Prioritätszeitpunkt gewichtige Anhaltspunkte dafür vor, dass eine Erhöhung der Dosis nicht ausreichen würde, um eine Verringerung der Verabreichungshäufigkeit auf einmal pro Tag zu ermöglichen. Dies gab dem Fachmann Anlass, gängige Alternativen in den Blick zu nehmen. Dazu gehörte eine Retard-Formulierung, die zu einer verzögerten Freisetzung und damit zu geringeren Schwankungen des Plasmaspiegels führt.

64

dd) Die von der Berufung geltend gemachten Bedenken, dass die erforderliche Dosis bei Quetiapin zu hoch sein könnte, um eine solche Formulierung herstellen zu können, wiegen im Hinblick auf die in NiK9 und NiK45 als ausreichend bezeichnete Dosierung von 450 mg pro Tag jedenfalls nicht hinreichend schwer, um von einem Beschreiten des nahegelegten Wegs abzusehen.

65

e) Aus den von der Berufung angeführten Dosierungsangaben in der Patentanmeldung für Quetiapin (EP 0 240 228 A1, NiK3, S. 4 Z. 42-43) ergibt sich keine abweichende Beurteilung. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob diese Angaben (1,0 mg bis 40 mg pro Tag und Kilogramm Körpergewicht) hinsichtlich der Obergrenze einen Druckfehler enthalten, weil die ebenfalls angegebenen Beispielswerte für ein Körpergewicht von 50 kg (50 mg bis 200 mg) pro Tag auf eine Obergrenze von 4,0 mg hindeuten. Jedenfalls ergab sich für den Fachmann aus nachfolgenden Veröffentlichungen wie NiK9 und NiK45 die begründete Erwartung, dass eine derart hohe Dosierung nicht erforderlich ist.

66

e) Die Ausführungen des Patentgerichts, dass der Einsatz eines Geliermittels sowie die nach den Hilfsanträgen zusätzlich vorgesehenen Maßnahmen durch den Stand der Technik nahegelegt waren, greift die Berufung nicht an. Rechtsfehler oder konkrete Umstände, die Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Patentgericht getroffenen Feststellungen begründen könnten, sind insoweit nicht ersichtlich.

67

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 ZPO.

Meier-Beck                       Gröning                              Bacher

                    Deichfuß                       Kober-Dehm

12
Nach der Rechtsprechung des Senats ist es nicht zulässig, ohne weiteres davon auszugehen, dass dem Fachmann die Befassung nur mit einer bestimmten Aufgabenstellung nahegelegt war. Sofern sich nicht zweifelsfrei beurteilen lässt, welchen Problemen sich der Fachmann ausgehend vom Stand der Technik zugewendet hätte, wäre es verfehlt, schon bei der Definition der Aufgabe die Frage zu prüfen, welche Anregungen dem Fachmann durch den Stand der Technik gegeben wurden. Vielmehr ist das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie relevant ist, nämlich bei der Prüfung der erfin- derischen Tätigkeit (BGH, Urteil vom 13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 17 - Quetiapin).

(1) Der Prüfung des Bundesgerichtshofs unterliegen nur die von den Parteien gestellten Anträge.

(2) Eine Klageänderung und in dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats eine Verteidigung mit einer geänderten Fassung des Patents sind nur zulässig, wenn

1.
der Gegner einwilligt oder der Bundesgerichtshof die Antragsänderung für sachdienlich hält und
2.
die geänderten Anträge auf Tatsachen gestützt werden können, die der Bundesgerichtshof seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung nach § 117 zugrunde zu legen hat.

28
aa) Ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, hängt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht davon ab, ob es sich hierbei um den nächstliegenden Stand der Technik handelt. Die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als - aus Ex-post-Sicht - nächstkommender Stand der Technik ist weder ausreichend (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 = GRUR 2009, 382 Rn. 51 - Olanzapin) noch erforderlich (BGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 Rn. 20 - Fischbissanzeiger). Die Wahl des Ausgangspunkts bedarf daher der Rechtfertigung , die in der Regel in dem Bemühen des Fachmanns liegt, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfügung stellt (BGHZ 179, 168 - Olanzapin; BGH, Urteil vom 5. Oktober 2016 - X ZR 78/14, GRUR 2017, 148 Rn. 42 f. - Opto-Bauelement).

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 139/10 Verkündet am:
11. März 2014
Beširović
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Farbversorgungssystem
EPÜ Art. 56
Gehört eine maschinenbautechnische Lösung als ein generelles, für eine
Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art
nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs, kann
Veranlassung zu ihrer Heranziehung bereits dann bestehen, wenn sich die
Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als
objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar
sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit
Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen.
BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche
Verhandlung vom 11. März 2014 durch den Vorsitzenden Richter
Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Hoffmann, die Richterin Schuster, den
Richter Dr. Deichfuß und die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 8. November 2010 an Verkündungs statt zugestellte Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats ) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 796 665 (Streitpatents), das am 18. März 1997 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 18. März 1996 angemeldet wurde. Patentanspruch 1, dem die Patentansprüche 2 bis 10 nachgeordnet sind, lautet: "Verfahren zur Farbversorgung einer Beschichtungsanlage für die Serienbeschichtung von Werkstücken, insbesondere Fahrzeugkarossen, wobei auswechselbar an einer Sprühvorrichtung montierbare oder mit ihr verbindbare Behälter (2, 42) mit Beschichtungsmaterial wählbarer Farbe an einer Befüllstelle (4) bereitgestellt oder gefüllt werden, während sie von der Sprühvorrichtung abgekoppelt und getrennt sind, wobei die Behälter von der Befüllstelle zu einer davon entfernten Übergabestelle (10) transportiert werden, von wo sie anschließend der Sprühvorrichtung zugeführt werden, und wobei die Behälter nach Gebrauch zu der Übergabestelle zurückgebracht und von dort zu der Befüllstelle zurücktransportiert werden."
2
Patentanspruch 11, dem Patentansprüche 12 bis 41 nachgeordnet sind, betrifft eine Vorrichtung (ein System) zur Durchführung des Verfahrens nach Patentanspruch 1.
3
Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte ihr Ziel einer Klageabweisung weiter, hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit ihrem ersten Hilfsantrag durch Streichung der Wörter "bereitgestellt oder" in den Patentansprüchen 1 und 11 sowie mit ihrem zweiten Hilfsantrag durch die Hinzufügung von Merkmalen aus den Patentansprüchen 15 und 27 in den Patentansprüchen 1 und 11.
4
Als gerichtlicher Sachverständiger hat Prof. Dr.-Ing. J. D. , Hochschule E. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:


5
I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und ein System von Einrichtungen zur Farbversorgung einer Beschichtungsanlage für die Serienbeschichtung von Werkstücken.
6
1. Sprühvorrichtungen zum Beschichten von Werkstücken, insbesondere von Fahrzeugkarossen, werden entweder direkt aus Leitungen oder aus einem in der Nähe der Sprühvorrichtung angeordneten Behälter mit Farbe versorgt. Für das Beschichten kommen insbesondere auch elektrostatische Auftragssysteme in Betracht, wobei jedoch elektrisch leitende Beschichtungsmaterialien Probleme bereiten können, wenn das Material direkt über Schläuche mit der Sprühvorrichtung verbunden ist. Das im Streitpatent unter Bezugnahme auf die europäische Patentschrift 274 322 (Anl. K2) als Stand der Technik beschriebene System vermeidet solche Probleme, indem die Sprühvorrichtung mit auswechselbaren Farbbehältern in einer Sprühkabine von einem Lackierroboter getragen ist und sich Zapfstellen in der Sprühkabine befinden, von denen der Lackierroboter die mit Farbe befüllten Farbbehälter nach Bedarf abholt. Dafür hat der Roboter, so bemängelt die Streitpatentschrift, zum Ankoppeln der Behälter an den Zapfstellen aufwendig gesteuerte Bewegungen durchzuführen (Abs. 2).
7
Nach dem Streitpatent war es im Stand der Technik ebenfalls bekannt , einen Lackierroboter mit auswechselbar am Roboterarm montierbaren Behältern dadurch mit der für eine Karosse benötigten Farbmenge zu versorgen, dass befüllte Behälter nacheinander auf einem Förderband zu einer Übergabestelle transportiert werden, wo sie von einem Hilfsroboter entnommen und dem Lackierroboter übergeben werden (Abs. 3).
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2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Gegenstand des Streitpatents das Problem zugrunde, beim Befüllen der Farbbehälter die Verluste möglichst gering zu halten, den Beschichtungsvorgang insgesamt möglichst verzögerungsfrei zu gestalten und dabei vorzugsweise mit einem möglichst geringen Steuerungsaufwand auszukommen.
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Zur Lösung schlägt Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung sowie gemäß den beiden Hilfsanträgen ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich - im Wesentlichen mit dem Patentgericht - wie folgt gliedern lassen (durchgestrichene Wörter befinden sich nur in der erteilten Fassung, kursiv gesetzte Merkmale befinden sich allein in der Fassung gemäß Hilfsantrag II): 1 Das Verfahren dient der Farbversorgung einer Anlage zur Serienbeschichtung von Werkstücken. 2 Es sind auswechselbar an einer Sprühvorrichtung montierbare oder mit ihr verbindbare Behälter (2, 42) vorgesehen , die 2.1 - von der Sprühvorrichtung abgekoppelt und getrennt - an einer Befüllstelle (4) mit Beschichtungsmaterial wählbarer Farbe bereitgestellt oder gefüllt werden, 2.2 von der Befüllstelle zu einer davon entfernten Übergabestelle (10) transportiert werden, 2.3 anschließend von der Übergabestelle (10) der Sprühvorrichtung zugeführt werden, 2.4 nach Gebrauch zu der Übergabestelle zurückgebracht werden und 2.5 von der Übergabestelle zu der Befüllstelle zurücktransportiert werden. 3 Eine Vorrichtung führt die Behälter an der Befüllstelle einer von mindestens einer Versorgungsleitung gespeisten Einrichtung zu und ist dabei in der Lage, gleichzeitig mindestens zwei Behälter zu halten. 4 Eine Linearbewegungsvorrichtung kuppelt den Behälter an der Befüllstelle längs einer geradlinigen Bahn mit der von mindestens einer Versorgungseinrichtung gespeisten Einrichtung.
10
Patentanspruch 11 ist auf ein Farbversorgungssystem gerichtet, dessen Merkmale in der Sache im Wesentlichen mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 übereinstimmen; zur Erfüllung der Transportfunktion dient eine Transportvorrichtung, mit der die Behälter von einer Befüllstelle (4) zu einer von der Befüllstelle entfernten Übergabestelle transportierbar sind (vgl. Merkmal 2.2), von wo der jeweils ausgewählte Behälter der Sprühvorrichtung zugeführt (vgl. Merkmal 2.3) und nach Gebrauch zu der Befüllstelle zurücktransportiert wird (vgl. Merkmal 2.5), wobei die Behälter während der Materialentnahme bei der Beschichtung von den Versorgungseinrichtungen getrennt sind und beim Befüllen von der Sprühvorrichtung abgekoppelt und entfernt sind (vgl. Merkmal 2.1).
11
Ein Ausführungsbeispiel des patentgemäßen Gegenstands zeigt die nachfolgende Figur 1 des Streitpatents:
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3. Zwei Merkmale bedürfen einer kurzen Erläuterung:
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a) Die Befüllstelle (Merkmale 2.1, 2.2 und 2.5) bezeichnet in den Patentansprüchen 1 und 11 in der Fassung des erteilten Patents nicht zwingend die Stelle, an der die Behälter mit Farbe befüllt werden. Gemeint ist damit vielmehr die Stelle, ab der die Transportvorrichtung einen (wieder -)befüllten Behälter transportiert, sei es, dass der Behälter an dieser Stelle mit Farbe befüllt wird oder sei es, dass der Behälter dort nur von der Transportvorrichtung aufgenommen wurde, nachdem er an einer anderen Stelle befüllt und auf andere Weise zu dieser Befüllstelle verbracht wurde. Das in Anspruch 1 beschriebene Verfahren bringt eine solche Bestückung mit bereits befüllten Behältern (Abs. 11 aE und Figur 1) in Merkmal 1.2 mit der Alternative eines (bloßen) Bereitstellens der Behälter zum Ausdruck. Wie die eigentliche Befüllung der Lackbehälter erfolgt, lassen die Patentansprüche 1 und 11 offen; sie kann auch manuell erfolgen (Abs. 41).
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b) Offen lässt das Streitpatent auch die Ausgestaltung der Transportvorrichtung , die für den Transport der Behälter von der Befüllstelle zur Übergabestelle und zurück sorgt (Merkmale 2.2 und 2.5). Beschrieben und in Figur 1 gezeigt wird etwa ein drehbares Magazin; Figur 4 zeigt einen Band- oder Kettenförderer (Abs. 32). Die Beschreibung erläutert, dass der Transport "in Sonderfällen auch manuell, gegebenenfalls auf dem (in Figur 5) dargestellten Wagen" erfolgen könne (Abs. 37 aE), der wiederum auch manuell beladen werden kann (Abs. 41).
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II. Das Patentgericht hat den Gegenstand des Streitpatents für nicht patentfähig erachtet, weil er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, und dies wie folgt begründet:
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Aus der japanischen Offenlegungsschrift Sho 60-1220773 (Anl. K3 - vorgelegt in deutscher Übersetzung) sei ein Verfahren zur Farbversorgung einer Beschichtungsanlage bekannt gewesen, das für die Serienbeschichtung vorgesehen sei (Merkmal 1). Die K3 ziele ähnlich wie das Streitpatent auf die Schaffung eines Farbversorgungssystems ab, das einen sparsamen Umgang sowohl mit Lack als auch mit Verdünner und eine Verkürzung der Farbwechselzeit ermögliche. Hierfür verwende die K3 anstelle langer Schläuche einen Lackmaterialbehälter, der sich am Arm des Lackierroboters hinter der Spritzpistole abnehmbar anordnen lasse (Merkmal 2).
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Zur Vermeidung langer Zuführschläuche schlage die K3 vor, außerhalb des Lackierbereichs eine Vorrichtung zur Zuführung von Lackmaterialbehältern anzuordnen, die sich gemäß dem gezeigten Ausführungsbeispiel aus einem Fördersystem für mehrere Behälter, nämlich einem Band- oder Kettenförderer (Merkmal 2.2) und einem Roboter zum Behälterwechsel , zusammensetze. Der Roboter sei dazu bestimmt, den Behälter zu greifen, der mit dem vorher festgelegten Lackmaterial gefüllt sei, und an den Arm des Lackierroboters zu stecken (Merkmal 2.3); entspre- chend Merkmal 2.1 seien die Behälter beim Befüllen mit wählbarer Farbe von der Sprühvorrichtung getrennt.
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Gemäß den weiteren Ausführungen der K3 solle der Behälterwechselroboter den Behälter wieder vom Roboterarm entfernen und auf den Förderer zurückbringen. Folglich würden die Behälter nach Gebrauch entsprechend den Merkmalen 2.4 und 2.5 zur Übergabestelle zurückgebracht und von dort zurücktransportiert.
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Eine Befüllstelle zur Befüllung oder Bereitstellung der Behälter mit Beschichtungsmaterial und die in Patentanspruch 11 erwähnten Versorgungseinrichtungen für Beschichtungsmaterial unterschiedlicher Farbe seien in dem Ausführungsbeispiel der K3 nicht ausdrücklich beschrieben. Eine entsprechende Ausgestaltung habe für den Fachmann, einen Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit besonderen Kenntnissen und Erfahrung auf dem Gebiet der Materialbeschichtung insbesondere mittels Sprühvorrichtungen und elektrostatischen Aufbringungsverfahren , jedoch nahegelegen. Die K3 erwähne zum Hintergrund der dort beschriebenen Erfindung Farbwechselventile, die es ermöglichen, mehrere Lackmaterialien von unterschiedlicher Farbe selektiv der Spritzpistole zuzuführen. Ohne eine Versorgungseinrichtung könne kein Farbmaterial zu solchen Ventilen gelangen. Dies spreche dafür, dass auch eine Befüllstelle für die Behälter vorhanden sei, um diese mit Beschichtungsmaterial wählbarer Farbe befüllen zu können. Weiterhin werde eine solche Befüllstelle durch die Angabe in der Beschreibung der K3 nahegelegt , dass der Behälter nur mit der für eine Karosserie erforderlichen Lackmenge befüllt werden müsse, wenn Beschichtungsobjekte gleicher Form wie zum Beispiel Fahrzeugkarosserien nacheinander unter entsprechendem Wechsel mit unterschiedlichen Lackschichten beschichtet werden sollen.
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Auch die Ausgestaltung nach den weiteren Merkmalen der Unteransprüche habe für den Fachmann nahegelegen.
21
III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren stand. Der Gegenstand des Streitpatents ist weder in der erteilten Fassung des Streitpatents noch in der Fassung eines der beiden Hilfsanträge patentfähig.
22
1. Die technische Lehre der Patentansprüche 1 und 11 beruht sowohl in der erteilten Fassung als auch in der Fassung gemäß Hilfsantrag I nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Zur Begründung kann insoweit auf die zutreffende und eingehende Begründung des angegriffenen Urteils und die Ausführungen im schriftlichen Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen verwiesen werden; auch die Beklagte hat am Schluss der mündlichen Verhandlung nicht mehr in Zweifel gezogen, dass der Fachmann bei einem Verfahren zur Farbversorgung einer Beschichtungsanlage , wie es in der vom Patentgericht herangezogenen Entgegenhaltung K3 offenbart wird, naheliegenderweise eine Befüllstelle vorgesehen hätte, an der die Behälter mit Beschichtungsmaterial wählbarer Farbe befüllt und von dort mittels einer Transportvorrichtung zu den Lackiereinrichtungen transportiert werden.
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2. Die Patentansprüche 1 und 11 erweisen sich auch in ihrer Fassung gemäß Hilfsantrag II, mit dem in zulässiger Weise beschränkende Merkmale aus den Unteransprüchen 15 und 27 in die beiden Hauptansprüche einbezogen werden, nicht als rechtsbeständig.
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a) Mit Merkmal 3 werden das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 und eine Vorrichtung gemäß Patentanspruch 11 dahin konkretisiert, dass die beim Zuführen der Behälter an oder von der Befüllstelle zu einer von mindestens einer Versorgungsleitung gespeisten Einrichtung (Farbversorgungseinrichtung ) eingesetzte Vorrichtung gleichzeitig zwei Behälter hal- ten kann. Eine solche Handlungsweise war dem vom Patentgericht zutreffend definierten Fachmann gleichfalls nahegelegt.
25
In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht etwa nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann beachtlich. Vielmehr können auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesondere betreffend die Ausbildung von Fachleuten , die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands ergeben und auch nichttechnische Vorgaben eine Rolle spielen (BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, GRUR 2012, 378 = BlPMZ 2012, 260 - Installiereinrichtung

II).

26
Es steht daher der Annahme, der Fachmann habe Anlass gehabt, bei der Ausgestaltung einer Anlage zur Serienbeschichtung von Werkstücken in Übereinstimmung mit Merkmal 3 verfahren, nicht notwendigerweise entgegen, dass die Klägerin ein Vorbild hierfür auf dem Gebiet der Beschichtungsanlagen nicht hat aufzeigen können. Gehört eine maschinenbautechnische Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung vielmehr bereits dann bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (vgl.
zu ärztlichen Standardmaßnahmen BGH, Beschluss vom 25. Februar 2014 - X ZB 5/13, juris Rn. 38 - Kollagenase I).
27
So verhält es sich hier. Nach den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in seinem schriftlichen Gutachten (Seite 28) und in seiner Anhörung steht zur Überzeugung des Senats fest, dass das parallele Zuführen von zwei Behältern zur Farbversorgungseinrichtung ebenso wie das Zuführen eines befüllten Behälters zur Transporteinrichtung in einem Vorgang zusammen mit dem Zuführen eines leeren Behälters zur Farbversorgungseinrichtung eine Verfahrensweise betrifft, die der Grundidee nach dem Fachmann als Mittel bekannt war, um ein Handhabungsverfahren oder -system effizienter und damit objektiv zweckmäßiger zu gestalten und auf diese Weise zu optimieren. Das parallele Handhaben von zwei Objekten statt einem zählt damit zum allgemeinen Fachwissen des hier berufenen Ingenieurs im Sinne eines "Standardrepertoires", auf das er regelmäßig bei der Weiterentwicklung vorhandener Anlagen insbesondere dann zurückgreifen kann und zurückzugreifen Anlass hat, wenn es ihm um möglichst effektive, effiziente und zeitsparende Abläufe zu tun sein muss.
28
Diese Feststellung wird von den Entgegenhaltungen der Klägerin gestützt, die insbesondere in der US-amerikanischen Patentschrift 3 242 568 (Anl. E6) - dort vor allem in den Figuren 7 bis 21 -, aber auch in der deutschen Offenlegungsschrift 1 652 699 (Anl. E5) - dort Figuren 12 bis 12F - und der internationalen Patentanmeldung 91/18135 (Anl. E4) - dort Figuren 6 und 14 - eine parallele Handhabung der gleichzeitigen Entnahme und Zuführung von Objekten belegen. Sie zeigen damit zugleich , dass eine solche Ausgestaltung eines automatisierten Vorgangs dem Fachmann als eine objektiv zweckmäßige Zeitoptimierung von Handhabungsvorgängen im Maschinenbau allgemein bekannt war, ohne dass es darauf ankäme, ob der Fachmann die betreffenden, außerhalb des technischen Gebiets des Streitpatents liegenden Entgegenhaltungen für konkrete Überlegungen zu einer Weiterentwicklung einer Farbbeschichtungsanlage insbesondere für Fahrzeugkarosserien heranziehen würde.
29
Da Umstände, die das parallele Halten von zwei Behältern bei deren Zuführung zur Farbversorgungseinrichtung als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen ließen, weder ersichtlich noch von der Beklagten vorgetragen wurden und das Streitpatent im Übrigen auch keine Hinweise zur Überwindung derartiger Probleme enthält, ist es nicht zu beanstanden, dass das Patentgericht einen Anlass für den Fachmann bejaht hat, das im Übrigen nahegelegte Verfahren gemäß Patentanspruch 1 und das System nach Patentanspruch 11 entsprechend Merkmal 3 auszugestalten. Damit konnte der Fachmann insbesondere , wie in der mündlichen Verhandlung mit den Parteien und dem gerichtlichen Sachverständigen erörtert, den Zeittakt für den Transport und die Befüllung der Behälter so optimieren, dass zwei Lackierroboter von derselben Transportvorrichtung mit befüllten Behältern versorgt werden können.
30
b) Ebenso lag es nahe, entsprechend Merkmal 4 die Behälter an der Befüllstelle mittels einer Linearbewegungsvorrichtung längs einer geradlinigen Bahn mit einer Farbversorgungseinrichtung zu kuppeln.
31
Entsprechend den zutreffenden Ausführungen des Patentgerichts waren Linearbewegungsvorrichtungen dem Fachmann insbesondere durch sein Studium und aus der Fachliteratur allgemein als Standardwerkzeuge bekannt, um definierte lineare Bewegungen durchzuführen. Um Handlungsbewegungen möglichst auf ein Minimum zu reduzieren und damit Zeit zu sparen, war es objektiv zweckmäßig, eine geradlinige Bahn vorzusehen und hierfür Linearbewegungsvorrichtungen einzusetzen. Da hierfür keine Schwierigkeiten oder Hindernisse bei der Anwendung an einer Transportvorrichtung nebst Behältern und Farbversorgungseinrichtungen entsprechend dem Gegenstand des Streitpatents ersichtlich waren, bot es sich dem Fachmann deshalb an, diesen Gegenstand entsprechend dem Merkmal 4 zu gestalten.
32
c) Da beide Merkmale 3 und 4 jeweils für sich genommen objektiv zweckmäßig mit Standardmitteln den Gegenstand des Streitpatents ergänzen und sich auch aus ihrer Kombination keine Hinderungsgründe ergeben , lag ein entsprechendes Vorgehen auch in der Kombination beider Merkmale für den Fachmann nahe.
33
d) Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 und die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 11 beruhen folglich auch in der Fassung des Hilfsantrags II nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
34
3. Schließlich sind auch die Gegenstände der Unteransprüche 2 bis 10 und 12 bis 41 sowohl in der erteilten Fassung als auch in der Fassung der beiden Hilfsanträge nicht patentfähig.
35
Zur Begründung kann insoweit zunächst auf die zutreffende und sorgfältige Begründung des angegriffenen Urteils sowie hinsichtlich der Patentansprüche 15 und 27 ergänzend auf die vorstehenden Ausführungen zu den Merkmalen 3 und 4 verwiesen werden.
36
Zu Unteranspruch 25, dem gemäß bei einer Beschichtungsanlage entsprechend den vorangehenden Ansprüchen die Behälter an der Übergabestelle wahlweise mindestens zwei von einander getrennten Sprühvorrichtungen , mithin Lackierrobotern, zugeführt werden können, ist im Hinblick auf die Erörterungen in der mündlichen Verhandlung zu ergänzen, dass ein solches paralleles Vorgehen dem allgemeinen verfahrens- und systemtechnischen Optimierungsbestreben des Fachmanns entsprach. Es gehörte zu seinem allgemeinen Fachwissen und -können, Verfahrensschritte und -komponenten nach Möglichkeit in einer Weise und in einer Anzahl miteinander zu verknüpfen, dass keine Komponente unnötige Still- standszeiten aufweist. Wenn eine Komponente bei den von ihr zu vollziehenden Verfahrensschritten aufgrund der für sie maßgeblichen Leistungskapazität mit mehr als einer anderen Komponente in Interaktion treten kann, hat der Fachmann - jedenfalls bei einem zeitkritischen Verfahren wie dem Lackieren von Fahrzeugkarossen - grundsätzlich Anlass, ein solches paralleles Interagieren zur Erhöhung der Effizienz des Systems auch vorzusehen (vgl. Sachverständigengutachten Seite 28 unten). Die Anhörung des Sachverständigen hat hierzu bestätigt, dass die Transportvorrichtung und die Befüllung der Behälter bei einer Bestückungsanlage entsprechend dem Gegenstand des Streitpatents es gestatten, jedenfalls zwei Lackierroboter an nur einer Übergabestelle der Transportvorrichtung mit befüllten Behältern zu versorgen. Die Beschreibung des Streitpatents und der Vortrag der Beklagten lassen auch keine Schwierigkeiten erkennen , die hierfür zu überwinden gewesen wären. Für den Fachmann lag ein solches paralleles Interagieren an der Übergabestelle der Transportvorrichtung daher nahe und erforderte keine erfinderische Tätigkeit.
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IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO. Meier-Beck Hoffmann Schuster Deichfuß Kober-Dehm
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.11.2010 - 4 Ni 101/08 (EU) -

(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend.

(2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Prozeßkosten (§§ 91 bis 101) sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert; die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.

(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last.

(2) Das Gericht kann der einen Partei die gesamten Prozesskosten auferlegen, wenn

1.
die Zuvielforderung der anderen Partei verhältnismäßig geringfügig war und keine oder nur geringfügig höhere Kosten veranlasst hat oder
2.
der Betrag der Forderung der anderen Partei von der Festsetzung durch richterliches Ermessen, von der Ermittlung durch Sachverständige oder von einer gegenseitigen Berechnung abhängig war.

(1) Schreibfehler, Rechnungsfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die in dem Urteil vorkommen, sind jederzeit von dem Gericht auch von Amts wegen zu berichtigen.

(2) Der Beschluss, der eine Berichtigung ausspricht, wird auf dem Urteil und den Ausfertigungen vermerkt. Erfolgt der Berichtigungsbeschluss in der Form des § 130b, ist er in einem gesonderten elektronischen Dokument festzuhalten. Das Dokument ist mit dem Urteil untrennbar zu verbinden.

(3) Gegen den Beschluss, durch den der Antrag auf Berichtigung zurückgewiesen wird, findet kein Rechtsmittel, gegen den Beschluss, der eine Berichtigung ausspricht, findet sofortige Beschwerde statt.