Bundesgerichtshof Urteil, 20. Aug. 2019 - X ZR 84/17

bei uns veröffentlicht am20.08.2019

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 84/17
Verkündet am:
20. August 2019
Zöller
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
ECLI:DE:BGH:2019:200819UXZR84.17.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Mai 2019 durch die Richter Dr. Bacher, Gröning, Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterin Dr. Marx

für Recht erkannt:
Auf die Berufung wird das Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 24. Juli 2017 unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels wie folgt abgeändert: Das deutsche Patent 103 12 663 wird unter Abweisung der Klage im Übrigen für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über folgende Fassung des - nunmehr einzigen - Patentanspruchs hinausgeht : Verfahren zur Herstellung eines Produkts, wobei während der Produktherstellung dem Produkt eine Kommunikationsvorrichtung nach einer oder mehreren der Ausführungsformen 1 bis 9 insbesondere räumlich zugeordnet wird und während der Herstellung Kommunikation über die Kommunikationseinrichtung erfolgt.
Ausführungsform 1: Kommunikationsvorrichtung (10), insbesondere zur Anordnung und Verwendung in einem Fahrzeug, die zur Übertragung von Daten bestimmter Formate im Nah- und Fernbereich ausgelegt ist, mit einer flächigen Anzeigeeinrichtung (1), die von einem Gehäuse umfangen ist, und mit mehreren Schnittstelleneinrichtungen, die als Baueinheit mit der Anzeigeeinrichtung ausgebildet sind und von denen mindestens je eine für die Signalübertragung im Nahbereich und mindestens eine für die Signalübertragung im Fernbe- reich ausgestaltet ist, wobei die Schnittstelleneinrichtungen Formatierungseinrichtungen bzw. Protokolleinrichtungen (3a-d) aufweisen , die die von der Vorrichtung wegzusendenden Daten entsprechend einem gewünschten Format aufbereiten und/oder die von der Vorrichtung empfangenen Daten nach Maßgabe des Formats der empfangenen Daten bearbeiten und/oder zur Anzeige bringen und/oder weiterleiten, wobei die Formatierungseinrichtungen bzw. Protokolleinrichtungen folgende Formate bzw. Protokolle handhaben können: TCP/IP, UMTS, GPRS, GSM, Bluetooth, GPS und WLAN, wobei die Schnittstelleneinrichtungen weiterhin Antennen aufweisen, welche im Gehäuse angeordnet sind und entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen ausgelegt und zueinander unterschiedlich sind, wobei diese Antennen durch geeignete Beschaltung für die einzelnen Formate, Frequenzen und Protokolle eingestellt werden, und wobei eine dieser Antennen für die elektromagnetische Signalübertragung in die Wandung des Gehäuses (9) eingearbeitet ist und vorzugsweise als Antenne in einem Nahbereich von weniger als 500 m z.B. zur Übertragung von Daten nach dem Bluetooth-Standard vorgesehen ist. Ausführungsform 2: Vorrichtung nach Ausführungsform 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinrichtung ein flächiges Anzeigeelement aufweist , auf dessen Rückseite in Baueinheit eine oder mehrere Antennen (2a, 2b) angebracht sind.
Ausführungsform 3: Vorrichtung nach Ausführungsform 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet , dass sie ein Gehäuse (9) aufweist, wobei eine Antenne in das Gehäuse auf dessen Innenfläche aufgebracht ist.
Ausführungsform 4: Vorrichtung nach einer der vorherigen Ausführungsformen, gekennzeichnet durch einen Antennenanschluss (11) für elektromagnetische Signalübertragung im Weitbereich.
Ausführungsform 5: Vorrichtung nach einer der vorherigen Ausführungsformen, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittstelleneinrichtung einen Sender und/oder Empfänger (4) für Infrarotsignale aufweist.
Ausführungsform 6: Vorrichtung nach einer oder mehreren der vorherigen Ausführungsformen , gekennzeichnet durch eine Schnittstelle für den Anschluss an einen Datenbus, insbesondere einen CAN-Bus.
Ausführungsform 7: Vorrichtung nach einer der vorherigen Ausführungsformen, gekennzeichnet durch einen Rechner (6), der Daten von einem Prozess (8a-d) empfangen und/oder an ihn abgeben kann und der auch nach Maßgabe der Schnittstelleneinrichtung arbeitet.
Ausführungsform 8: Vorrichtung nach einer der vorherigen Ausführungsformen, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Steuerungsvorrichtung (6,
7) aufweist, die auf einen Prozess (8a-d) nach Maßgabe der Schnittstelleneinrichtung (2-4) einwirkt.
Ausführungsform 9: Vorrichtung nach einer der vorherigen Ausführungsformen, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinrichtung eine LCDoder Kathodenstrahlröhren- oder Plasmaanzeige aufweist.
Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagte 9/10 und die Klägerin 1/10.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 21. März 2003 angemeldeten deutschen Patents 103 12 663 (Streitpatents), das 18 Patentansprüche umfasst. Die nebengeordneten Patentansprüche 1, 16 und 18 lauten: 1. Kommunikationsvorrichtung (10) mit einer flächigen Anzeigeeinrichtung (1), die zur Übertragung von Daten beliebiger Formate im Nah- und/oder Fernbereich ausgelegt ist, wobei eine oder mehrere Schnittstelleneinrichtungen (2-4) für elektromagnetische Signalübertragung in die Wandung des Gehäuses (9) eingearbeitet sind.
16. Fahrzeug mit einer Kommunikationsvorrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche.
18. Verfahren zur Herstellung eines Produkts, wobei während der Produktherstellung dem Produkt eine Kommunikationsvorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15 insbesondere räumlich zugeordnet wird und während der Herstellung Kommunikation über die Kommunikationsvorrichtung erfolgt.
2
Die Klägerin hat das Streitpatent mit ihrer Nichtigkeitsklage in vollem Umfang angegriffen und geltend gemacht, sein Gegenstand gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und sei nicht patentfähig; er sei nicht neu, beruhe jedenfalls aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und das Streitpatent hilfsweise in geänderten Fassungen verteidigt.
3
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer dagegen eingelegten Berufung, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verteidigt die Beklagte das Streitpatent in erster Linie in der Fassung ihres vor dem Patentgericht gestellten Hilfsantrags I und hilfsweise in der Fassung der weiteren dortigen Hilfsanträge III bis VI; nachrangig zum Letzteren verteidigt sie des Weiteren die Ansprüche 10 und 12 in der Fassung des zweitinstanzlichen Hauptantrags gesondert.
4
Die Parteien haben privatgutachterliche Stellungnahmen eingereicht; die Klägerin eine solche von Professor Dr. S. (K28), die Beklagte von Professor Dr. M. (WR1).

Entscheidungsgründe:


5
I. Das Streitpatent betrifft eine Kommunikationsvorrichtung, ein Fahrzeug mit einer solchen Kommunikationsvorrichtung und ein näher beschriebenes Herstellungsverfahren.
6
1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, für die Datenkommunikation mit autonomen, insbesondere mobilen Einheiten stünden zunehmend mehr Kommunikationsdienste und Kanäle sowie drahtlose Kommunikation mit elektromechanischen Signalen (Funk-, Licht- oder Infrarotsignale ) zur Verfügung. Neben Kanälen für elektromechanische Signale gebe es auch solche, die magnetische Wechselfelder nutzten, beispielsweise Ausführungsformen von Transpondern. Solche Kanäle seien bei prinzipiell steigendem Bedarf nicht frei austauschbar, sondern an unterschiedliche Zwecke und Bedingungen angepasst, wie beispielsweise UMTS für eine Signalfernübertragung mit einer Reichweite von mehr als einem Kilometer oder im Bluetooth, Transponder , WLAN und Ähnliches im Nahbereich.
7
An den bisherigen Systemen kritisiert das Streitpatent, dass die verschiedenen Kanäle einzeln und je nach Bedarf hinzugenommen ("angebaut") werden müssten und dass deshalb Anschlüsse für extern anzuschließende und nicht in die Gehäusewandung eingearbeitete Antennen vorgesehen seien wie bei der deutschen Offenlegungsschrift 199 25 570 (K12). Das könne zu Unverträglichkeiten , Installationsaufwand, Fehlinstallationen und Hardwareschäden führen. Herkömmliche Systeme wiesen außerdem regelmäßig kein integriertes Display auf oder seien auf den Unterhaltungssektor beschränkt (Audiound /oder Videosysteme).
8
2. Vor diesem Hintergrund stellt das Streitpatent mit Patentanspruch 1 in der zuletzt verteidigten Fassung (im Folgenden nur: Patentanspruch
1) eine in einfacher Weise vielfältig, insbesondere zur Anordnung und Verwendung in einem Fahrzeug einsetzbare Kommunikationsvorrichtung bereit, deren Merkmale sich in Anlehnung an die Merkmalsgliederung im angefochtenen Urteil wie folgt gliedern lassen: 1. Kommunikationsvorrichtung (10), 1.1 insbesondere zur Anordnung und Verwendung in einem Fahrzeug, 1.2 die zur Übertragung von Daten bestimmter Formate im Nah- und Fernbereich ausgelegt ist, 2. mit einer flächigen Anzeigeeinrichtung (1), die von einem Gehäuse umfangen ist, 3. und mit mehreren Schnittstelleneinrichtungen. 3.1 Die Schnittstelleneinrichtungen sind als Baueinheit mit der Anzeigeeinrichtung ausgebildet.
3.2 Von ihnen ist mindestens je eine für die Signalübertragung im Nahbereich und mindestens je eine für die Signalübertragung im Fernbereich ausgestaltet. 4. Die Schnittstelleneinrichtungen weisen Formatierungseinrichtungen bzw. Protokolleinrichtungen (3a-d) auf. Diese 4.1 bereiten die von der Vorrichtung wegzusendenden Daten entsprechend einem gewünschten Format auf und/oder 4.2 bearbeiten die von der Vorrichtung empfangenen Daten nach Maßgabe von deren Format und/oder 4.3 bringen sie zur Anzeige und/oder 4.4 leiten sie weiter. 5. Die Formatierungs- bzw. Protokolleinrichtungen können folgende Formate bzw. Protokolle handhaben: TCP/IP, UMTS, GPRS, GSM, Bluetooth, GPS und WLAN. 6. Die Schnittstelleneinrichtungen weisen weiterhin Antennen auf, welche 6.1 im Gehäuse angeordnet und 6.2 entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen ausgelegt und zueinander unterschiedlich sind. 7. Die Antennen werden durch geeignete Beschaltung für die einzelnen Formate, Frequenzen und Protokolle eingestellt. 8. Eine dieser Antennen ist für die elektromagnetische Signalübertragung in die Wandung des Gehäuses (9) eingearbeitet und vorzugsweise als Antenne in einem Nahbereich von weniger als 500 m zur Übertragung von Daten nach dem Bluetooth -Standard vorgesehen.
9
3. Der Anspruch bedarf der Erläuterung.
10
a) Räumlich-gegenständlich ist die Vorrichtung durch die Bestandteile eines Gehäuses und einer Anzeigevorrichtung sowie durch näher spezifizierte Schnittstelleneinrichtungen gekennzeichnet.
11
Die (flächige) Anzeigeeinrichtung dient nach der Bewertung durch das Patentgericht der Darstellung von Informationen und hat eine Sichtfläche etwa wie ein herkömmliches Display mit ebener oder auch gekrümmter Oberfläche; der erteilte Unteranspruch 15 nennt Ausführungen unter anderem mit Flüssigkristalldisplay oder Plasmaanzeige.
12
Die Schnittstelleneinrichtungen sind als Baueinheit mit der Anzeigeeinrichtung ausgebildet (Merkmal 3.1), die ihrerseits von einem Gehäuse umfangen ist (Merkmal 2). Dies ist, wie auch die Parteien im Kern übereinstimmend geltend machen, dahin zu verstehen, dass alle genannten Komponenten so zusammengefügt sind, dass sie eine räumlich-körperliche Einheit bilden, um so die kritisierten Unzulänglichkeiten der im Stand der Technik bekannten Ausgestaltungen zu überwinden, bei denen weitere Einrichtungen bei Bedarf angebaut werden müssen. Vielmehr sollen die Schnittstelleneinrichtungen bereits werks- bzw. herstellerseitig integriert und als bauliche Einheit mit der Anzeigeeinrichtung zusammengefügt und schon beim Hersteller auf fehlerfreies Zusammenspiel und einzelnes Funktionieren getestet werden, um dann als Einheit ausgeliefert und mit minimiertem Installationsaufwand wie Anschluss an die Stromversorgung, an Antennen soweit nicht schon vorhanden, an (Fahrzeug-) Sensorik und Aktorik oder Datenleitungen/Datenbus und Akustik zu einem funktionsfähigen System zusammengefügt werden zu können (Beschr. Abs. 12; Abs. 21, Abs. 28 bis 30).
13
Darüber hinausgehende Anforderungen an den Herstellungsprozess, etwa im Sinne einer Vormontage einzelner Bauteile oder Gruppen, sind dem Merkmal entgegen der Auffassung des Patentgerichts nicht zu entnehmen, mag diese auch einem typischen Herstellungsprozess entsprechen.
14
b) Die Kommunikationsvorrichtung dient der Übertragung von (digitalen ) Daten bestimmter Formate im Nah- und Fernbereich (Merkmal 1.2). Die Eingrenzung auf Daten "bestimmter" Formate korrespondiert aus fachlicher Sicht mit den in Merkmal 5 genannten Protokollen, Standards und Systemen.
15
Bei TCP/IP handelt es sich um eine Protokollfamilie des Internets, die bei Verwendung eines bestimmten Kommunikationssystems, in dem Daten übertragen werden, zur Anwendung kommt. Das können im Fernbereich die in Merkmal 5 genannten Standards GSM oder UMTS und im Nahbereich WLAN und Bluetooth sein. Gemeint ist dementsprechend die Verarbeitung von Daten, deren Übertragung sich nach den Vorgaben der in Merkmal 5 genannten Protokolle bzw. unter Einsatz der aufgeführten Standards und Systeme vollzieht.
16
Zu diesem Zweck weisen die Schnittstelleneinrichtungen einerseits Formatierungs - bzw. Protokolleinrichtungen (Merkmal 4), andererseits Antennenvorrichtungen , insbesondere im Sinne von Sende- oder Empfangsvorrichtungen auf (Merkmale 6 bis 8, Beschr. Abs. 11). Sie dienen der magnetischen oder elektromagnetischen (drahtlosen) Signalübertragung (Beschr. Abs. 9). Dabei entsprechen mehreren vorhandenen Schnittstelleneinrichtungen mehrere Kanäle und Signalübertragungsformate, wobei das Streitpatent unter einem "Kanal" die Signalübertragung in einem bestimmten Format, Standard oder Protokoll wie beispielsweise UMTS, WLAN oder Bluetooth versteht (Beschr. Abs. 10). Mindestens je eine Schnittstelleneinrichtung ist für die Signalübertragung im Nah- und im Fernbereich ausgestaltet (Merkmal 3.2).
17
c) Die Antennen sollen entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen ausgelegt und zueinander unterschiedlich sein (Merkmal 6.2). Nach dem Privatgutachten der Beklagten ist dies fachlich dahin zu verstehen, dass die Einzelantennen an die zu den jeweiligen Protokollen bzw. Formaten gehörenden Funktechnologien angepasst werden.
18
Nach Merkmal 7 werden die Antennen durch geeignete Beschaltung für die einzelnen Formate, Frequenzen und Protokolle eingestellt. In der Beschreibung (Abs. 25 und 26) wird dies im Zusammenhang mit der Möglichkeit erwähnt , die digitale Seite der Protokolleinrichtungen und - im Rahmen des technisch Möglichen - auch die Antennen zu vereinheitlichen.
19
Dies steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zu Merkmal 6.2. Aus dem Zusammenspiel der beiden Merkmale ergibt sich aus fachmännischer Sicht, dass es sich bei den einzelnen Antennen (wie bei den einzelnen Formatierungs - bzw. Protokolleinrichtungen) nicht zwingend um jeweils gesonderte Bauteile handeln muss, sondern dass es ausreicht, wenn mehrere Funktionen durch Software bzw. durch geeignete Beschaltung derselben Bauteile realisiert werden, dass es aber auch nicht ausgeschlossen ist, die Schnittstelleneinrichtungen und Antennen für einzelne Formate jeweils durch gesonderte Bauteile zu realisieren und bedarfsweise zu beschalten.
20
d) Die Antennen sind "im Gehäuse" angeordnet (Merkmal 6.1).
21
Nach der Bewertung durch das Patentgericht ist dies dahin zu verstehen, dass die betreffenden Antennen nicht außerhalb des Gehäuses angesteckt werden.
22
Durch dieses Merkmal ist indes nicht ausgeschlossen, dass die Vorrichtung zusätzlich Anschlüsse für externe Antennen aufweist und deshalb im Be- trieb weitere Antennen eingesetzt werden, die außerhalb des Gehäuses angebracht sind.
23
Wie bereits oben aufgezeigt wurde, werden externe Antennen in der Beschreibung zwar als nachteilig eingestuft, und das Streitpatent versucht diesen Nachteil zu überwinden, indem es mehrere im Gehäuse angeordnete Antennen vorsieht. Nach der Beschreibung ist es aber nicht ausgeschlossen, eine in solcher Weise vorteilhaft ausgestaltete Vorrichtung zusätzlich an externe Antennen anzuschließen, um die Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck weiter zu verbessern.
24
So ist in den beiden in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ausführungsbeispielen neben den internen Antennen (2a, 2b) jeweils eine externe Antenne (5) für Signalfernübertragung vorgesehen, die über einen Anschluss (11) verbunden wird (Abs. 16 und 24). In Figur 2 ist diese Antenne räumlich abgesetzt von der im vorderen Bereich eines Gabelstaplers angebrachten Kommunikationsvorrichtung auf dem Dach des Fahrzeugs angeordnet.
25
Vor diesem Hintergrund ist Merkmal 6.1, wonach "die Schnittstelleneinrichtungen" Antennen aufweisen, die im Gehäuse angeordnet sind, nicht als exklusive Aufzählung anzusehen, die externe Antennen zwingend ausschließt, sondern als Mindestanforderung, die das Hinzufügen weiterer, auch externer Antennen nicht ausschließt. Ein ausdrückliches Verbot, externe Antennen oder Anschlüsse dafür vorzusehen, enthält Patentanspruch 1 nicht.
26
e) Eine Antenne (für die elektromagnetische Signalübertragung) ist darüber hinaus "in die Wandung des Gehäuses eingearbeitet" (Merkmal 8).
27
Bei der Darstellung des Standes der Technik werden in die Wandung eingearbeitete Antennen solchen gegenübergestellt, die extern anzuschließen sind. Letztere werden als nachteilig bewertet, weil sie zu Unverträglichkeiten, Installationsaufwand, Fehlinstallationen, Hardwareschäden und ähnlichem führen könnten (Abs. 4).
28
Dem Hinweis in der Beschreibung des in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiels , die Antenne (2b) könne an der Innenseite des Gehäuses (9) oder in dessen Wandung eingearbeitet sein (Abs. 17), ist vor diesem Hintergrund aus fachmännischer Sicht zu entnehmen, dass die Antenne so mit der Wandung verbunden sein muss, dass sie gleichsam einen Teil davon bildet. Das bedeutet, dass sie nicht zwingend aus einem ursprünglich separaten Bauteil bestehen muss, das nachträglich mit dem Gehäuse zusammengefügt wurde. Vielmehr hat der Fachmann insoweit eine Bandbreite von Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung. Eingearbeitet ist eine Antenne auch dann, wenn sie mit dem Gehäuse von vornherein einstückig verbunden ist und die Funktion als Antenne dadurch erzielt wird, dass das Gehäuse in besonderer Weise bearbeitet wird.
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f) Den Formatierungs- bzw. Protokolleinrichtungen sind die in den Merkmalen 4.1 bis 4.4 genannten Funktionen zugewiesen. Sie dienen dazu, die von der Vorrichtung wegzusendenden Daten entsprechend einem gewünschten Format aufzubereiten, die empfangenen Daten nach Maßgabe von deren Format zu bearbeiten, zur Anzeige zu bringen bzw. sie weiterzuleiten. Insoweit sollen sie die in Merkmal 5 aufgeführten Formate bzw. Protokolle handhaben können.
30
g) Im Ausführungsbeispiel nach der oben wiedergegebenen Figur 1 des Streitpatents symbolisiert Bezugszeichen 2a eine Antenne, die als magnetisierter Streifen auf der Rückseite des als Flüssigkristallanzeige ausgeführten flächigen Anzeigeelements vorgesehen sein könne; die Antenne (2b) könne an der Innenseite des Gehäuses angebracht oder in dessen Wandung eingearbeitet sein. Die Antennen (2a) und (2b) seien vorzugsweise für die Übertragung im Nahbereich in einer Reichweite von unter 500 Metern, vorzugsweise unter 100 Metern vorgesehen und könnten entsprechend den jeweiligen Anforderungen unterschiedlich ausgelegt werden, etwa Antenne (2b) als elektromagnetisch arbeitende Antenne für Bluetooth und Antenne (2a) als elektromagnetisch oder nur magnetisch arbeitende Transponderantenne (Beschr. Abs. 17). Bezugszeichen 3a und 3b stellen Formatierungs- bzw. Protokolleinrichtungen dar, die Daten von einem Rechner 6 in bestimmten Formaten empfangen und zum Versenden in gewünschte Formate bringen könnten. Die Formatierungs- bzw. Protokolleinrichtungen könnten auch umgekehrt von den Antennen (2a, 2b) empfangene elektromagnetische Signale geeignet wandeln und in ihrem Format auswerten, umsetzen oder entsprechend dem Format Daten extrahieren. Bezugszeichen 3c bezeichne eine Formatierungs- bzw. Protokolleinrichtung für Signalfernübertragung (UMTS, GSM); auf der analogen Seite sei der Anschluss (11) mit einer externen Antenne (5) verbindbar.
31
Die von der Kommunikationsvorrichtung verarbeiteten digitalen Signale könnten von einem Rechner (6) empfangen oder gesendet und in einem Speicher (7) gespeichert oder entnommen werden (Beschr. Abs. 18). Die anspruchsgemäße Datenkommunikation solle des Weiteren mit einem so bezeichneten Prozess erfolgen können, dem im Ausführungsbeispiel nach Figur 1 die Funktionen Sensorik (Bezugszeichen 8a, 8b) und Aktorik (8c, 8d) zugeordnet sind (Beschr. Abs. 21 und 28; Unteranspruch 13).
32
h) Die geschützte Kommunikationsvorrichtung ist in Merkmal 1.1 außerdem durch den Zusatz "insbesondere zur Anordnung und Verwendung in einem Fahrzeug" beschrieben.
33
aa) Das Patentgericht hat hierin ein fakultatives nicht beschränkendes Merkmal gesehen. Dem kann nicht beigetreten werden.
34
Angaben betreffend den Einsatzzweck, die Funktion oder die Wirkung definieren einen geschützten Gegenstand regelmäßig - so auch im Streitfall - dahin, dass dieser im Rahmen seiner Ausbildung entsprechend den seine räumlich-körperliche Beschaffenheit betreffenden merkmalsmäßigen Vorgaben für die Verwendung zu dem genannten Zweck etc. geeignet sein muss (BGH, Urteil vom 24. Januar 2012 - X ZR 88/09, GRUR 2012, 475 Rn. 17 - Elektronenstrahltherapiesystem ; Urteil vom 28. Mai 2009 - Xa ZR 140/05, GRUR 2009, 837 Rn. 15 - Bauschalungsstütze).
35
Der Zweckangabe "insbesondere zur Anordnung in einem Fahrzeug" ist fachlich zu entnehmen, dass die Vorrichtung als Bauteil räumlichgegenständlich so dimensioniert und im Übrigen so ausgestaltet ist, dass sie zur Nutzung mit dem Fahrzeug verbunden werden kann, entweder fest oder lösbar über angebrachte Halterungen oder dergleichen. Anhaltspunkte für den streitpatentgemäßen Fahrzeugbegriff liefern dabei der erteilte Unteranspruch 17 (Anspruch 11 nach Hauptantrag), der Land-, See- oder Luftfahrzeuge nennt, und das Ausführungsbeispiel nach Figur 2, das die Einsatzmöglichkeiten in einem Gabelstapler beschreibt.
36
bb) Nach Ansicht der Beklagten impliziert die Angabe "zur Verwendung in einem Fahrzeug" vor allem, dass Kommunikation mit dem Fahrzeug etwa in der in Abs. 28 f. und Abs. 20 der Beschreibung dargestellten Art erfolgen kann.
37
Das geht über die aus Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben herleitbaren Anforderungen an die räumlich-gegenständliche Beschaffenheit der geschützten Vorrichtung hinaus. Aus diesen lässt sich lediglich ableiten, dass die Kommunikationsvorrichtung so beschaffen ist, dass sie aus einem (fahrenden) Fahrzeug heraus betrieben werden kann, im Wesentlichen also, dass Daten damit nach den Vorgaben aus Merkmalsgruppe 4 und Merkmal 5 verarbeitet werden können. Weitere Einzelheiten zur Ausgestaltung der Kommunikationsvorrichtung in Anpassung an bestimmte Modalitäten ihrer Verwendung bleiben dem fachmännischen Vermögen überlassen.
38
II. Das Patentgericht hat den Gegenstand von Patentanspruch 1 mit im Wesentlichen folgenden Erwägungen als dem Fachmann durch die USPatentschrift 6 282 433 (K5) nahegelegt bewertet:
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K5 nehme die Merkmale von Patentanspruch 1 weitgehend vorweg; abgesehen von der nicht explizit beschriebenen, aber den Fachmann vor keine nennenswerten Gestaltungsschwierigkeiten stellenden Ausgestaltung der Schnittstellen als Baueinheit mit der Anzeigeeinrichtung fehle der Kommunikati- onsvorrichtung gemäß K5 lediglich eine UMTS-Protokolleinrichtung. UMTS (3GStandard ) sei in K5 nicht genannt.
40
Ausgehend von der K5 als dem nächstliegenden Stand der Technik löse die Lehre nach Patentanspruch 1 die Aufgabe, ein Kommunikationsgerät für die zusätzliche Verwendung in einem 3G-Mobilfunkstandard bereitzustellen.
41
Der Fachmann verstehe den Hinweis aus K5, dass die Mobilfunkschnittstelle über bekannte Standards kommunizieren solle (vgl. K5, Sp. 3, Z. 25-27), als Aufforderung, die Mobilfunkschnittstelle entsprechend anzupassen, sobald weitere Standards festgelegt würden. Letzteres sei auch unmittelbar der Tatsache geschuldet, dass Standards in der Regel normativ vorgegeben und eingeführt würden und eine weitere Funktionsfähigkeit nur durch entsprechende Anpassungs - oder Ergänzungsmaßnahmen sichergestellt werden könne. Ausgehend von K5 sei es dem Fachmann, dem bei der Lösung der an ihn herangetragenen Probleme stets eine planvolle Vorgehensweise zu unterstellen sei, daher nahegelegt gewesen, das Kommunikationsgerät nach K5 um eine Schnittstelle für die am Anmeldetag des Streitpatents bekannten Standards, insbesondere auch für den UMTS-Standard, zu ergänzen. Auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe dieser durch K5 angeregte gedankliche Schritt nicht.
42
III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe haben nur Erfolg, soweit die Beklagte das Streitpatent in der Berufungsinstanz im Umfang des Anspruchs 12 in der Fassung des zweitinstanzlichen Hauptantrags gesondert verteidigt; im Übrigen sind sie auch unter der Prämisse unbegründet, dass dem Fachmann lediglich die Kenntnisse und Erfahrungen eines Diplom-Ingenieurs auf dem Gebiet der Elektrotechnik mit lediglich mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Nachrichtentechnik und bei Kommunikationsendgeräten zugeschrieben werden.
43
1. Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand von Patentanspruch 1 als dem Fachmann durch K5 nahegelegt bewertet.
44
a) Rechtlich nicht zu beanstanden ist die Wahl von K5 als möglichen Ausgangspunkt für fachmännische Überlegungen zur Verbesserung des Standes der Technik.
45
Hierfür kommt es nach ständiger Rechtsprechung allerdings nicht darauf an, ob es sich bei K5, wie das Patentgericht meint, um den nächstliegenden Stand der Technik handelt (vgl. etwa BGH, Urteil vom 26. September 2017 - X ZR 109/15, GRUR 2017, 1286 - Spinfrequenz). Der Fachmann hatte jedoch Anlass, von dieser Entgegenhaltung auszugehen, weil sie eine Vorrichtung mit einer Vielzahl unterschiedlicher Kommunikationsschnittstellen offenbart, die sowohl den Nah- als auch den Fernbereich abdecken.
46
b) K5 offenbart ein als "personal communications terminal" (PCT), bezeichnetes Gerät, das eine Mobiltelefoneinheit und eine "application processing unit" (APU) zu einem tragbaren Handgerät kombiniert. Die APU soll als Palmtop-Computer arbeiten, der Anwendungsprogramme wie ein E-MailProgramm , einen Internet-Browser oder einen "personal informationmanager" ausführen kann (K5 Sp. 2 Z. 52 ff.). Das Gerät umfasst einen FlüssigkristallBildschirm ; Daten können übertragen werden über eine Infrarotschnittstelle, eine Mobile-Computing-Schnittstelle (MCI) mit Hochfrequenzfunk, typischerweise im 2,4-Gigahertz-Band und geringer Sendeleistung, die die Verbindung mit anderen Computern oder einem lokalen Netzwerk ermöglicht, einen Transceiver (80) für Mobilfunk, der typischerweise im 900- und/oder im 1800Megahertz -Band arbeitet, und einen GPS-Empfänger.
47

c) Damit sind die Merkmale 1, 2 und 4 vollständig offenbart; in Bezug auf die Merkmalsgruppe 3 fehlt lediglich ein Hinweis auf die bauliche Einheit (Merkmal 3.1).
48
aa) Dass K5 eine Anordnung und Verwendung in Fahrzeugen nicht ausdrücklich beschreibt, ist entgegen der Auffassung der Berufung unerheblich. Es reicht aus, dass diese Einheit zur Anordnung und Verwendung in einem Fahrzeug geeignet ist. Letzteres hat das Patentgericht nach dem Zusammenhang der Entscheidungsgründe bejaht. Dies ist zutreffend.
49
Es ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass ein Fahrzeugführer mit einer K5 entsprechenden Vorrichtung nicht über ihr Display und ihre akustische Schnittstelle Mikrofon (74) und Lautsprecher (76) in eine Kommunikation z.B. mit einer Serviceeinheit oder einer Einsatzzentrale, wie die Berufung sie beschreibt , eintreten könnte oder dass mit einer Vorrichtung nach K5 keine Daten, welche die im Streitpatent beschriebene Fahrzeugsensorik und -aktorik betreffen (Beschr. Abs. 21, 28 f.), gesendet, empfangen und verarbeitet werden könnten , wenn die Vorrichtung insgesamt mit der jeweils benötigten Hardware zu einem dafür ausgerichteten System komplettiert würde, wie dies auch nach dem Streitpatent für eine entsprechende Kommunikation erforderlich ist (Beschr. Abs. 12 aE).
50
bb) Die Standards und Protokolle nach Merkmal 5 sind in K5 bis auf UMTS und TCP/IP unmittelbar und eindeutig offenbart. Das gilt auch für den Bluetooth-Standard.
51
Das Patentgericht hat berücksichtigt, dass dieser Standard in K5 nicht ausdrücklich genannt ist. Es hat jedoch angenommen, dem Fachmann sei klar, dass drahtlose Verbindungen zu Computern im 2,4 GHz-Band, in dem die in K5 beschriebene Mobile-Computing-Schnittstelle operiere, Bluetooth umfassten.
52
Dies ist dahin zu verstehen, dass der Bluetooth-Standard in K5 unmittelbar und eindeutig offenbart ist. Das Berufungsvorbringen begründet keine konkreten Zweifel an der Richtigkeit der diesbezüglichen Feststellungen (§ 117 PatG, § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).
53
d) Zutreffend hat das Patentgericht die Merkmale 6.1 und 6.2 in K5 offenbart gesehen.
54
Die Antennen sind in K5 nach dem gesamten Offenbarungsgehalt dieser Entgegenhaltung allesamt "im Gehäuse" im Sinne der überzeugenden und auch nicht angegriffenen Auslegung durch das Patentgericht angeordnet. Das gilt auch für die Mobilfunkantenne.
55
Das Patentgericht hat angenommen, dass der Fachmann sie im Ausführungsbeispiel nach den Figuren 1 und 2 von K5 unmittelbar und eindeutig dem oben links am quaderförmigen Grundkörper angeformten Aufsatz zuordne, dass beides zusammen einheitlich das Gehäuse im Sinne des Streitpatents bilde und die Mobilfunkantenne demgemäß darin angeordnet sei.
56
Die Berufung weckt keine konkreten Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der diesbezüglichen Feststellungen (§ 117 PatG, § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Diese werden zusätzlich dadurch gestützt, dass die Mobilfunkantenne (96) als sich von der Funkkarte (90) erstreckende Stabantenne beschrieben wird (K5 Sp. 3 Z. 50 ff.). Dass in K5 insoweit gleichwohl von einer "external di- pole antenna" die Rede ist, wird fachlich nach allem rein funktional als Hinweis auf eine Antenne verstanden, die herkömmlicherweise extern angebracht war.
57
Die in K5 gezeigten Antennen sind aus fachmännischer Sicht auch als den unterschiedlichen Anforderungen entsprechend ausgelegt und zueinander unterschiedlich offenbart (Merkmal 6.2).
58
e) Merkmal 7 ist ebenfalls offenbart.
59
Nach den Feststellungen des Patentgerichts ist bei dem in K5 offenbarten Gerät jeder Antenne ein Transceiver bzw. Receiver zugeordnet, der die Abstimmung vornimmt. Dies genügt zur Verwirklichung dieses Merkmals.
60
Es ist nicht erforderlich, dass eine einzelne Antenne für mehrere Übertragungsarten eingesetzt wird. Der Beschreibung zufolge arbeitet die Sendeund Empfangseinrichtung (80) der zur Vorrichtung gehörenden Telefoneinheit im 900-MHz- und/oder 1.800-MHz-Band. Dementsprechend kann dieselbe Antenne (auch) zwischen den genannten Bändern wechseln.
61
Der Einwand der Berufung, damit sei nur ein Ergebnis offenbart, nicht aber die dafür zu ergreifende Maßnahme, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Die Einstellung von Antennen durch Beschaltung gehört nach den übereinstimmenden und durch Fachliteratur unterlegten Ausführungen beider Privatgutachter zum fachmännischen Standardwissen.
62
f) Entgegen der Ansicht der Berufung ist auch Merkmal 8 in K5 gezeigt.
63
Die dort für den Nahsignalbereich vorgeschlagene Schlitzantenne erfüllt aus den bereits dargelegten Gründen (oben Rn. 55) das Merkmalselement "in die Wandung eingearbeitet".
64
g) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass es dem Fachmann am Prioritätstag nahegelegt war, ein Gerät der in K5 offenbarten Art als Baueinheit in einem Gehäuse zu entwickeln, das zusätzlich mit UMTS und TCP/IP ausgestattet ist.
65
Beides sind verbreitete Standards, die am Prioritätstag bereits verfügbar waren und zu deren Berücksichtigung der Fachmann aufgrund der raschen Weiterentwicklung auf dem Gebiet der drahtlosen Kommunikation Anlass hatte.
66
IV. Auch in den Fassungen der Hilfsanträge III bis VI, in der Kombination der Ansprüche 10 und 12 sowie in der Fassung mit dem alleinigen Anspruch 10 ist das Streitpatent nicht bestandsfähig.
67
1. Der mit Hilfsantrag III verteidigte Gegenstand ist durch den Stand der Technik nahegelegt.
68
a) Nach Hilfsantrag III wird Patentanspruch 1 um folgende Merkmale ergänzt: 9. Mit der TCP/IP-Funktionalität ist die Kommunikationsvorrichtung Teil des Internets, so dass über die standardisierte Struktur des Internets unmittelbar auf die Kommunikationsvorrichtung und die eingehenden und ausgehenden Informationen zugegriffen werden kann.
10. Die Kommunikationsvorrichtung ist über GSM, GPRS, WLAN oder UMTS mit einem Serverrechner verbindbar, der neue Software für Komponenten einspielt.
69
b) Patentanspruch 1 ist auch bei Ergänzung um diese Merkmale nicht patentfähig.
70
aa) Dem Patentgericht zufolge ging der Fachmann mit Blick auf Merkmal 9 am Anmeldetag des Streitpatents davon aus, dass jeder Computer (mobil oder kabelgebunden) mit einer Verbindung gemäß TCP/IP-Protokoll einen Teil des Internets darstellt, sobald er mit anderen Geräten des Internets kommuniziert. Dafür hat das Patentgericht auf den Aufbau der Vorrichtung in K5 verwiesen (dort Sp. 1, Z. 52-54), die aus Sicht des Fachmanns bestimmungsgemäß auf die entsprechenden eingehenden und ausgehenden Daten zugreifen müsse.
71
Dieser Ausgangspunkt des Patentgerichts trifft auch unter Berücksichtigung des Umstands zu, dass die Protokollfamilie TCP/IP in K5 selbst nicht eindeutig offenbart ist, weil der Durchsetzungsgrad von TCP/IP in den rund vier Jahren bis zum Anmeldetag des Streitpatents beständig zugenommen hat.
72
Die Berufung wendet sich gegen die Auffassung des Patentgerichts im Kern nur mit dem Hinweis, dass die Kommunikationsvorrichtung für ein Fahrzeug vorgesehen sei, auf dessen Sensoren und Aktoren sie Zugriff haben müsse , und dass dies eine besondere Ausgestaltung der Kommunikationsvorrichtung erfordere, die diese spezifiziere.
73
Diese Einwände greifen schon deshalb nicht durch, weil ihnen ein unzutreffendes Verständnis der Zweckangaben in Anspruch 1 zugrunde liegt (oben Rn. 36 f.). Im Übrigen enthält Merkmal 9 über die (nahe liegende) Benutzung der Protokollfamilie TCP/IP hinaus keine Elemente, durch die die Kommunikationsvorrichtung substanziell besonders in dem genannten Sinne spezifiziert und sich dadurch vom Stand der Technik abgrenzen würde.
74
bb) Merkmal 10 ist aus fachmännischer Sicht dahin auszulegen, dass vom Servicerechner neue Software für Komponenten der Kommunikationsvorrichtung eingespielt werden kann.
75
Dieses Merkmal greift nicht das am Ende von Abs. 26 der Beschreibung dargestellte Ausführungsbeispiel auf, wo von Nutzung neuer Software für "Komponenten des Prozesses" die Rede ist. Der Zusatz ''des Prozesses" hat im Patentanspruch vielmehr keinen Niederschlag gefunden. Vor diesem Hintergrund hat der Fachmann keinen Anlass, die Anweisung in Merkmal 10 auf außerhalb des Gegenstands von Patentanspruch 1 liegende Objekte zu beziehen.
76
Eine derartige Übermittlung von neuer Software war im Stand der Technik bekannt. In der Veröffentlichung der internationalen Patentanmeldung 98/58506 (K23) ist beschrieben, Software für Geräte der drahtlosen Kommunikation wie namentlich Mobiltelefone zentral vorzuhalten und an die Endgeräte über das Internet gemäß dem TCP/IP-Protokoll zu übermitteln (K9 S. 5 Z. 7 ff.; S. 7 Z. 1 ff.; S. 14 Z. 1 ff.).
77
2. Für den mit Hilfsantrag IV verteidigten Gegenstand gilt Entsprechendes.
78
a) Gemäß Hilfsantrag IV sind in Patentanspruch 1 die Merkmale 5 und 7 durch die Merkmale 5a und 7a wie folgt ersetzt und an Merkmal 8 schließt sich Merkmal 9a wie folgt an: 5a. Die Formatierungseinrichtungen bzw. Protokolleinrichtungen können eines oder mehrere der folgenden Formate bzw. Protokolle handhaben: DECT, TCP/IP, UMTS, GPRS, GSM, Bluetooth , GPS, Ethernet, WLAN. 7a. Die Antennen können einzeln oder kombiniert miteinander vorgesehen sein. 9a. Eine zweite Antenne für die elektromagnetische Signalübertragung ist als metallisierter Streifen ausgestaltet.
79
b) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit des Anspruchs in dieser Fassung ist allein die Ergänzung um Merkmal 9a erheblich, denn ein Gegenstand , dessen Formatierungs- bzw. Protokolleinrichtungen eines oder mehrere der in Merkmal 5a genannten Formate bzw. Protokolle handhaben können und dessen Antennen vereinzelt vorgesehen sind - was für die Bewertung der Patentfähigkeit wegen der Alternativität von einzelnen oder kombinierten Antennen ausreicht -, ist bereits Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrages und aus den diesbezüglich dargelegten Gründen gleichermaßen nahegelegt.
80
c) Die Ergänzung durch Merkmal 9a begründet die Patentfähigkeit von Patentanspruch 1 nicht.
81
Der von K5 ausgehende Fachmann hatte entgegen der Ansicht der Beklagten schon deshalb Anlass, an der Verbesserung der Sende- und Empfangsleistung der Antennenvorrichtungen für Kommunikationsvorrichtungen wie die in K5 gezeigte zu arbeiten, weil die dort vorgeschlagene Schlitzantenne auch nach dem Vorbringen der Beklagten die Sende- und Empfangsleistungen anderer benötigter Antennen beeinträchtigen konnte. Das Fachbuch "Planar Anten- nas for Wireless Communications" von Wong (K24), das Anfang 2003 erschienen ist, dokumentiert als Entwicklungen des Standes der Technik ''in jüngster Zeit", besonders seit dem Jahr 2000 zahlreiche neuartige Auslegungen von Planarantennen für zugehörige Anwendungen wie etwa interne Mobilfunk-, Basisstations- und WLAN- oder Bluetoothantennen (K24 Vorwort). Dort werden zahlreiche Ausführungsformen von PIFAs (Planar Inverted-F Antennas) vorgestellt (K24 S. 2 ff., Gliederungspunkt 1.2), die Merkmal 9a erfüllen. Die USamerikanische Patentschrift 6 339 400 (K25) zeigt solche PIF-Antennen, die an der HF-Abschirmfolie (140) auf der Rückseite eines Laptop-Displays ausgebildet sind (Beschr. Sp. 4 Z. 15 ff. i.V.m. Figur 13) und für deren Nutzbarmachung bei der Verbesserung der in K5 gezeigten Vorrichtung der Fachmann Anlass hatte.
82
3. In der Fassung des Hilfsantrags V ist in Patentanspruch 1 der GPRS-Dienst aus dem Katalog von Merkmal 5 gestrichen; der Anspruch ist um Merkmal 9 aus Hilfsantrag III und Merkmal 9a aus Hilfsantrag IV ergänzt, und die Merkmale 6 und 7 in der Fassung des Hauptantrags sind wie folgt modifiziert : 6b. Einige Schnittstelleneinrichtungen weisen weiterhin Antennen auf, welche im Gehäuse angeordnet sind und entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen ausgelegt und zueinander unterschiedlich sind. 7b. Diese Antennen werden durch geeignete Beschaltung für die einzelnen Formate, Frequenzen und Protokolle eingestellt und sind kombiniert miteinander vorgesehen.
83
Diese Änderungen rechtfertigen auch in ihrer Gesamtheit keine abweichende Beurteilung der Patentfähigkeit von Patentanspruch 1.
84
Das gilt insbesondere unter Berücksichtigung der Modifikation von Merkmal 7. Die Beschaltung ist, wie ausgeführt, auch nach dem Vorbringen der Beklagten ein seit langem bekanntes Mittel zur Herrichtung von Antennen auf den jeweiligen Sende- und Empfangsbedarf. Aber auch die Kombination von Antennen war im Stand der Technik gerade im hier angesprochenen Mobilfunkbereich geläufig. Nach den unangefochtenen Feststellungen des Patentgerichts war dem Fachmann bekannt, dass unterschiedliche Antennen mittels eines gemeinsamen Einspeisepunkts oder einer für mehrere Antennen gemeinsamen Recheneinheit für verschiedene Formate kombiniert beschaltet werden können.
85
K24 zeigt eine solche Kombination für einen Zweifrequenzbetrieb mithilfe eines planaren Verzweigungsleitungsmonopols, das zwei verschiedene, schlangenförmige, gedruckte Abzweigungen zeigt, die bei unterschiedlichen Frequenzen schwingen (K24 S. 7 mit Figur 1.6).
86
4. In der Fassung von Hilfsantrag VI ist der Metallstreifen in Merkmal 9a nach Hilfsantrag IV als metallisierter Streifen an der Rückseite der Anzeigeeinrichtung vorgesehen.
87
Mit dieser Modifikation ist Anspruch 1 nicht patentfähig, weil diese Ausgestaltung dem Fachmann durch K25 zur Verfügung stand (oben Rn. 81).
88
5. Patentanspruch 10 ist sowohl isoliert als auch in Kombination in einem Anspruchssatz mit Anspruch 12 (jeweils nach dem zweitinstanzlichen Hauptantrag) ebenfalls nicht patentfähig.
89
Der Einsatz von Kommunikationsvorrichtungen im Zusammenhang mit Fahrzeugen war aus K12 ebenso bekannt wie aus der Ausarbeitung "ln-Car Communication Using Wireless Technology" von Beehler et al (K20). Dafür eine Vorrichtung nach Patentanspruch 1 nutzbar zu machen, bestand aus fachmännischer Sicht Veranlassung.
90
V. Dagegen hat das Streitpatent in der Fassung mit Patentanspruch 12 nach Maßgabe des zweitinstanzlichen Hauptantrags (Patentanspruch 18 der erteilten Fassung) als alleinigem Anspruch und in Rückbezug auf die Gegenstände der mit dem Hauptantrag verteidigten Unteransprüche Bestand. Sein Gegenstand ist, wie das Patentgericht ursprünglich in seinem Hinweis gemäß § 83 Abs. 1 PatG ausgeführt hat, nicht durch K12 oder sonstigen vorgelegten Stand der Technik nahelegt.
91
1. Mit Patentanspruch 12 wird ein Verfahren zur Herstellung eines Produkts unter Schutz gestellt, das durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet ist: 12.1 während der Produktherstellung wird dem Produkt eine Kommunikationsvorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9 in der Fassung des Hauptantrags insbesondere räumlich zugeordnet; 12.2 während der Herstellung erfolgt Kommunikation über die Kommunikationsvorrichtung.
92
a) Zutreffend und von den Parteien unbeanstandet ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass anspruchsgemäße Verfahren sich auf die Herstellung eines von der Kommunikationsvorrichtung zu unterscheidenden Gegenstands bezieht.
93
b) Zu Unrecht hat das Patentgericht hingegen angenommen, dass das Merkmalselement der räumlichen Zuordnung in Merkmal 1 infolge des Adverbs "insbesondere" fakultativ sei und den Anspruch nicht beschränke.
94
Der Ausdruck "insbesondere" ist im Kontext des Anspruchs im Sinne von "jedenfalls" oder "zumindest" zu verstehen. Gemeint ist, dass die Kommunikationsvorrichtung dem herzustellenden Produkt gegenständlich in räumlicher Nähe zugeordnet ist, und zwar in der Weise, dass es dessen eventuelle Bewegungen oder dessen Transport mitvollzieht.
95
c) Bei der Auslegung von Merkmal 2 ist, was das Patentgericht vernachlässigt hat, die Beschreibung heranzuziehen.
96
Dort wird als besondere Nutzungsart der Kommunikationsvorrichtung der (temporäre) Einbau während der Herstellung eines Gegenstands wie eines Fahrzeugs dargestellt. Beispielsweise soll der aktuelle Status der Herstellung mittels Funksignalübertragung im Nahbereich abgefragt, angezeigt und von einem Adressaten nach Sendung im Fernsignalbereich abgerufen werden können. Über die gleichen Funkkanäle sollen Anweisungen zurück an die Kommunikationsvorrichtung gegeben und dort angezeigt werden können (Beschr. Abs. 31).
97
2. Entgegen der Ansicht der Klägerin wird dieser Gegenstand nicht durch K12 nahegelegt.
98
Die Passage aus der Beschreibung von K12, auf die die Klägerin sich stützt, lautet im Zusammenhang (K12 S. 11 Z. 49 ff.): Das Kommunikationssystem ist außerdem in der Lage, das komplette Herunterladen von Software über eine drahtlose oder eine CAN-Schnittstelle zu unter- stützen. Das Herunterladen verändert die Eintragungen in der MIB [Managementinformationsbasis , vgl. Sp. 5 Z. 35 f.] nicht. … Die Konfiguration der Parameter für die Anwendung und für die MIB ist über eine CAN-Schnittstelle oder über eine Funkschnittstelle möglich und kann am Ende der Produktion, in einer Werkstatt oder per Fernkommunikation von … einer Dienstezentrale aus erfol- gen.
99
Damit wird zwar unmittelbar und eindeutig ein Einspielen von systembezogener , die Eintragungen in der MIB nicht verändernder Software unter anderem am Ende der Produktion des Fahrzeugs oder beim Nachrüsten eines Fahrzeugs mit einer Kommunikationsvorrichtung in einer Werkstatt beschrieben. Dies betrifft aus fachmännischer Sicht aber lediglich die Aktualisierung der Komponenten des in K12 vorgestellten Kommunikationssystems. Es fehlt jegliche Anregung dafür, den in der genannten Passage von K12 beschriebenen Datenaustausch zu einem Verfahren weiterzubilden, bei dem die Kommunikationsvorrichtung für einen produktionsbezogenen Datenaustausch eingesetzt wird.
100
3. Danach hat Anspruch 12 isoliert Bestand.
101
Um beim Rückbezug auf die Patentansprüche 1 und 9 mit Blick auf deren Nichtigerklärung in der Fassung der vorrangig gestellten Anträge Missverständnisse zu vermeiden, hat der Senat für diese Ansprüche jeweils die Bezeichnung "Ausführungsform" gewählt.
102
VI. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO.
Bacher Gröning Grabinski
Hoffmann Marx
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 24.07.2017 - 5 Ni 13/15 -

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Zivilprozessordnung - ZPO | § 92 Kosten bei teilweisem Obsiegen


(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last. (2) Das Ger

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(1) In dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats weist das Patentgericht die Parteien so früh wie möglich auf Gesichtspunkte hin, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung

Patentgesetz - PatG | § 117


Auf den Prüfungsumfang des Berufungsgerichts, die verspätet vorgebrachten, die zurückgewiesenen und die neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel sind die §§ 529, 530 und 531 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden. Dabei tritt an die Stelle de

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Bundesgerichtshof Urteil, 24. Jan. 2012 - X ZR 88/09

bei uns veröffentlicht am 24.01.2012

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 88/09 Verkündet am: 24. Januar 2012 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Patentnichtigkeitsverfahren Berichtigter Leitsatz Nachschlage

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Berichtigt durch Beschluss B vom 14. Februar 2018 e Anderer Justizangestellte r als Urkundsbeamtin i der Geschäftsstelle c h t BUNDESGERICHTS

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Der Hinweis auf die intraoperative Elektronenstrahltherapie hebt zunächst den Zweck des erfindungsgemäßen Gegenstands hervor. Zweckangaben in einem Sachanspruch beschränken als solche dessen Gegenstand zwar regelmäßig nicht (BGH, Urteil vom 12. Juli 1990 - X ZR 121/88, BGHZ 112, 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung II). Die Zweckangabe ist damit aber nicht bedeutungslos. Mittelbar hat sie regelmäßig die Wirkung, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die räumlichkörperlichen Merkmale erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, um für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar zu sein (BGH, Urteil vom 7. November 1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen; Urteil vom 2. Dezember 1980 - X ZR 16/79, GRUR 1981, 259, 260 - Heuwerbungsmaschine II; Urteil vom 7. Juni 2006 - X ZR 105/04, GRUR 2006, 923 Rn .15 - Luftabscheider für Milchsammelanlage; Urteil vom 28. Mai 2009 - Xa ZR 140/05, GRUR 2009, 837 Rn. 15 - Bauschalungsstütze), wie es Merkmal 1.1.1 auch mit den Worten "ist … ausgelegt" zum Ausdruck bringt.
Berichtigt durch Beschluss B
vom 14. Februar 2018 e
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BUNDESGERICHTSHOF

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X ZR 109/15 Verkündet am:
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a) Für die Beurteilung der Frage, ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher
Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, ist die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts
als - aus der Sicht ex post - nächstkommender Stand der Technik weder ausreichend noch v
erforderlich (st. Rspr., zuletzt BGH, Urteil vom 31. Januar 2017 - X ZR 119/14, GRUR 2017, 498 o
Rn. 28 - Gestricktes Schuhoberteil).
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b) Die Annahme, dass der Fachmann Anlass zur Heranziehung einer bestimmten technischen Lösung
hatte, auch wenn ein konkretes Vorbild hierfür nicht aufgezeigt werden kann, setzt Feststellungen
dazu voraus, dass diese Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen 1
in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen gehörte, dass sich die 5
Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig
darstellt und dass keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht .
als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (Fortführung
von BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 - Farbversorgungssystem
). J
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BGH, Urteil vom 26. September 2017 - X ZR 109/15 - Bundespatentgericht
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ECLI:DE:BGH:2017:260917UXZR109.15.0 2

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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. September 2017 durch die Richter Dr. Bacher, Gröning, Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß

für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats ) des Bundespatentgerichts vom 2. Juli 2015 abgeändert. Das europäische Patent 1 698 380 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über eine Fassung hinausgeht, in der die Patentansprüche wie folgt lauten: 1. A method of estimating a spin frequency of a rotating sports ball in flight, wherein the sports ball is substantially spherical rotational symmetric, the method comprising: 1. a number of points in time during the flight, receiving electromagnetic waves reflected from the rotating sports ball and providing a corresponding signal modulated by a modulating frequency, 2. performing a frequency analysis of the modulated signal, and identifying two or more discrete spectrum traces positioned at least substantially equidistantly in frequency and being continuous over time among a spectrum trace caused by the velocity of the ball and spectrum traces being harmonics of the modulating frequency, and 3. estimating the spin frequency from a frequency distance between the identified discrete spectrum traces assuming that the spin frequency equals the spacing between the discrete spectrum traces. 2. A method according to claim 1, wherein step 1 comprises receiving the reflected electromagnetic waves using a receiver, and wherein step 2 comprises identifying, subsequent to the frequency analysis, a first frequency corresponding to a velocity of the ball in a direction toward or away from the receiver and wherein identification of the spectrum traces comprises identifying spectrum traces positioned symmetrically around the first frequency. 3. A method according to claim 1 or 2, wherein step 2 comprises , for each point in time and sequentially in time: - performing the frequency analysis and an identification of equidistant candidate frequencies for a point in time, - subsequently identifying those candidates which each has a frequency deviating at the most a predetermined amount from a frequency of a candidate of one or more previous points in time, - then identifying, as the frequency traces, traces of identified candidates, and where step 3 comprises estimating the frequency on the basis of the identified spectrum traces. 4. A system for estimating a spin frequency of a rotating sports ball in flight, wherein the sports ball is substantially spherical rotational symmetric, the system comprising: 1. a receiver adapted to, a number of points in time during the flight, receive electromagnetic waves reflected from the rotating sports ball and provide a corresponding signal modulated by a modulating frequency , 2. means for performing a frequency analysis of the modulated signal, and identifying two or more discrete spectrum traces positioned at least substantially equidistantly in frequency and being continuous over time among a spectrum trace caused by the velocity of the ball and spectrum traces being harmonics of the modulating frequency, and 3. means for estimating the frequency from a frequency distance between the identified discrete spectrum traces assuming that the spin frequency equals the spacing between the discrete spectrum traces. 5. A system according to claim 4, wherein the means 2 are adapted to identify, subsequent to the frequency analysis , a first frequency corresponding to a velocity of the ball in a direction toward or away from the receiver and to identify, as the spectrum traces, spectrum traces positioned symmetrically around the first frequency.
6. A system according to claim 4 or 5, wherein the means 2 are adapted to, for each point in time and sequentially in time: - perform the frequency analysis and the identification of equidistant candidate frequencies for a point in time, - subsequently identify those candidates which have a frequency deviating at the most a predetermined amount from a frequency of a candidate of one or more previous points in time, - then identify, as the frequency traces, traces of identified candidates, and where the means 3 are adapted to estimate the frequency on the basis of the identified spectrum traces. 7. A method of estimating a spin, comprising a spin axis and a spin frequency, of a sports ball while in flight, the method comprising estimating the spin frequency according to claim 1 and the steps of: 1. determining at least part of a 3D-trajectory of the flying sports ball, 2. estimating, from the trajectory, an acceleration of the sports ball at a predetermined position along the trajectory , 3. estimating an acceleration of the sports ball caused by gravity at the predetermined position, 4. estimating an acceleration of the sports ball caused by air resistance/drag at the predetermined position, and 5. estimating the spin axis, at the predetermined position , on the basis of the estimated accelerations. 8. A system for estimating a spin, comprising a spin axis and a spin frequency, of a sports ball while in flight, the system comprising the system according to claim 4, the system further comprising: 1. means for determining at least part of a 3D-trajectory of the flying sports ball, 2. means for estimating, from the trajectory, an acceleration of the sports ball at a predetermined position along the trajectory, 3. means for estimating an acceleration of the sports ball caused by gravity at the predetermined position, 4. means for estimating an acceleration of the sports ball caused by air resistance/drag at the predetermined position, and 5. means for estimating the spin axis, at the predetermined position, on the basis of the estimated accelerations. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die weitergehende Berufung der Beklagten und die Berufung der Klägerin werden zurückgewiesen. Von den Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerin 3/4 und die Beklagte 1/4.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Beklagte ist Inhaberin des am 28. Februar 2006 unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 698 380 (Streitpatents), das die Ermittlung der Bewegungsparameter eines Sportballs betrifft. Patentansprüche 1 und 4, auf die weitere Ansprüche rückbezogen sind, lauten in der erteilten Fassung wie folgt: "1. A method of estimating a rotational velocity or spin frequency of a rotating sports ball in flight, the method comprising 1. a number of points in time during the flight, receiving electromagnetic waves reflected from the rotating sports ball and providing a corresponding signal, 2. performing a frequency analysis of the signal, and identifying two or more discrete spectrum traces positioned at least substantially equidistantly in frequency and being continuous over time, and 3. estimating the rotational velocity/spin frequency from a frequency distance between the discrete spectrum traces.
4. A system for estimating a rotational velocity or spin frequency of a rotating sports ball in flight, the system comprising: 1. a receiver adapted to, a number of points in time during the flight, receive electromagnetic waves reflected from the rotating sports ball and provide a corresponding signal,
2. means for performing a frequency analysis of the signal, and identifying two or more discrete spectrum traces positioned at least substantially equidistantly in frequency and being continuous over time, and
3. means for estimating the velocity/frequency from a frequency distance between the discrete spectrum traces." Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt wegen fehlender Patentfähigkeit
2
angegriffen. Die Beklagte hat das Streitpatent mit einem Hauptantrag und sieben Hilfsanträgen in geänderter Fassung verteidigt.
3
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die Fassung nach dem in erster Instanz gestellten Hilfsantrag V hinausgeht , und die Klage im Übrigen abgewiesen.
4
Mit ihren Berufungen verfolgen beide Parteien ihr erstinstanzliches Begehren in vollem Umfang weiter. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent ergänzend mit sechs weiteren Hilfsanträgen.

Entscheidungsgründe:


5
Die Berufung der Beklagten hat nur insoweit Erfolg, als sie das Streitpatent in der Fassung von Hilfsantrag III verteidigt. Die Berufung der Klägerin ist in vollem Umfang unbegründet.
6
I. Das Streitpatent betrifft die Bestimmung der Parameter der Eigendrehung (spin) eines Sportballs während seines Fluges.
7
1. In der Beschreibung des Streitpatents heißt es dazu, die Kenntnis dieser Parameter sei sowohl für den Gebrauch von Sportbällen als auch für die Entwicklung solcher Bälle und der Sportgeräte, mit denen sie geschlagen werden, etwa Golfschläger, von großem Interesse.
8
Der Streitpatentschrift zufolge erfolgte die Bestimmung solcher Parameter bei Golfbällen im Stand der Technik normalerweise dergestalt, dass auf dem Golfball Streifen oder Muster aus einem Material angebracht wurden, die Radarwellen reflektieren. Dies sei jedoch nur zu Testzwecken möglich. Die Beschreibung nennt es als Ziel des Streitpatents, diese Bestimmung ohne solche Änderungen am Ball vornehmen zu können (Abs. 4).
9
2. Unter Verweis hierauf hat das Patentgericht das technische Problem darin gesehen, die Spin-Parameter eines Sportballs während seines Flugs zu bestimmen , ohne dass es hierzu einer Veränderung des Balls bedürfe.
10
Diese Definition begegnet Bedenken, weil jedenfalls eine der in der Patentschrift angeführten Veröffentlichungen aus dem Stand der Technik bereits Verfahren offenbart, bei denen die Bälle nicht besonders präpariert werden.
11
In der US-Patentschrift 6 244 971 (D3) wird unter anderem ausgeführt, es sei möglich, die Spinfrequenz eines rotierenden Objekts, etwa eines Golfballs im Flug, ohne Einsatz von Kontrastzonen zu bestimmen, wenn der Ball ein Grübchenmuster (dimple patterns) oder - allgemeiner - eine Oberflächenrauheit (surface roughness) aufweise.
12
Im vorliegenden Zusammenhang ist nicht zu klären, ob die Erfindung damit vorweggenommen oder nahegelegt ist. Nach der Rechtsprechung des Senats darf bei der Definition des technischen Problems, das einer Erfindung zu Grunde liegt, nicht ohne weiteres unterstellt werden, dass dem Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung nahegelegt war. Vielmehr ist das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie relevant ist, nämlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (BGH, Urteil vom 13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 17 - Quetiapin; Urteil vom 21. Juni 2016 - X ZR 41/14, GRUR 2016, 1038 Rn. 12 - Fahrzeugscheibe II).
13
Vor diesem Hintergrund ist das technische Problem dahin zu formulieren, bekannte Verfahren und Vorrichtungen zur Bestimmung der Spin-Parameter eines Sportballs während seines Flugs weiterzuentwickeln.
14
3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind hervorgehoben, die abweichende Gliederung durch das Patentgericht ist in eckigen Klammern hinzugefügt ): Verfahren zur Abschätzung einer Drehgeschwindigkeit oder Eigendrehfrequenz eines rotierenden Sportballs im Flug [M1], umfassend 1. zu einer Anzahl von Zeitpunkten während des Flugs 1.1 Empfangen von elektromagnetischen Wellen, die von dem rotierenden Sportball reflektiert werden [M2], und 1.2 Bereitstellen eines korrespondierenden Signals, das von einer modulierenden Frequenz moduliert ist [M3]; 2.1 Durchführen einer Frequenzanalyse dieses modulierten Signals und 2.2 Identifizieren von zwei oder mehr diskreten Spektrumspuren [M4], 2.2.1. die zumindest im Wesentlichen äquidistant bezüglich der Frequenz angeordnet [M5a] und 2.2.2. über die Zeit stetig sind [M5b]; 2.3 unter einer Spektrumspur, die durch die Ballgeschwindigkeit verursacht ist, und Spektrumspuren, die Harmonische der modulierenden Frequenz sind [M5c]; 3. Abschätzen der Drehgeschwindigkeit/Eigendrehfrequenz nach einem Abstand der Frequenzen zwischen den identifizierten diskreten Spektrumspuren [M6].
15
4. Der Patentanspruch bedarf der Erläuterung.
16
a) Zur Durchführung des Verfahrens werden von einem Transmitter elektromagnetische Wellen ausgesendet. Treffen diese auf die Oberfläche des Balls, wer- den sie reflektiert und von einem Empfänger empfangen (Merkmal 1.1). Aus den empfangenen Wellen wird ein korrespondierendes Signal bereitgestellt (Merkmal 1.2).
17
Die Frequenz der empfangenen Wellen weicht von derjenigen der ausgesendeten Wellen ab.
18
Dies beruht zum einen auf dem Doppler-Effekt, der aufgrund der Bewegung des Balles relativ zum Sende- und Empfangsgerät auftritt. Entfernt sich der Ball von dem Messgerät, ist die Frequenz der vom Ball reflektierten Wellen aufgrund des Doppler-Effektes niedriger als die der ausgesendeten Wellen. Das Maß der Veränderung , die die Frequenz dadurch erfährt, ist proportional zur Fluggeschwindigkeit des Balls.
19
Zum anderen wird die Frequenz der reflektierten Wellen aufgrund der Rotation des Balles modifiziert, sofern dieser, was praktisch stets der Fall ist, keine perfekte Kugelform aufweist. Das von einem einzelnen Punkt auf der nicht völlig gleichförmigen Oberfläche des Balles reflektierte Signal weist eine sich periodisch ändernde Frequenz auf, weil sich die Geschwindigkeit des Punkts relativ zum Sende- und Empfangsgerät bei jeder Drehung des Balles periodisch verändert. Dadurch kommt es zu einer Frequenzmodulation, d.h. zu einer Überlagerung der ersten, durch Sendefrequenz und Ballgeschwindigkeit verursachten Frequenz (Trägerfrequenz) mit einer weiteren, durch die Eigendrehung des Balls verursachten Frequenz.
20
b) Um die von der Eigendrehung des Balls verursachte Frequenz zu ermitteln , wird das empfangene und bereitgestellte Signal einer Frequenzanalyse unterworfen (Merkmal 2.1).
21
Hierzu wird die auf einen bestimmten Zeitraum bezogene Darstellung des bereitgestellten Signals (das Zeitsignal) mittels einer Fourier-Transformation umgewandelt in eine auf Frequenzen bezogene Darstellung (das Frequenzsignal). Dem Fre- quenzsignal kann entnommen werden, aus welchen Einzelfrequenzen sich das während des betreffenden Zeitraums aufgetretene Signal zusammensetzt.
22
Ein frequenzmoduliertes sinusartiges Zeitsignal führt zu einem Frequenzsignal , das neben der Trägerfrequenz eine Anzahl weiterer Frequenzen aufweist. Diese werden als Seitenbänder bezeichnet und sind auf beiden Seiten symmetrisch und in gleichen Abständen (äquidistant) um die Trägerfrequenz herum angeordnet. Der Abstand zwischen der Trägerfrequenz und dem ersten Seitenband und damit auch der Abstand zwischen zwei benachbarten Seitenbändern hängt von der Modulationsfrequenz ab. Der Abstand jedes Seitenbandes zur Trägerfrequenz entspricht einem ganzzahligen Vielfachen der Modulationsfrequenz. Die Seitenbänder werden im Streitpatent deshalb als "Harmonische" bezeichnet.
23
c) Zur Ermittlung der Modulationsfrequenz sieht Merkmal 2.2 vor, mindestens zwei diskrete Spektrumspuren (discrete spectrum spaces) zu identifizieren.
24
Spektrumspuren sind nach der Beschreibung des Streitpatents (Abs. 10) das Ergebnis einer Aneinanderreihung von Frequenzen - gemeint sind Darstellungen von Frequenzsignalen -, die in der zeitlichen Reihenfolge der entsprechenden Signale angeordnet werden und damit den Verlauf der Trägerfrequenz und der charakteristischen harmonischen Seitenbänder über die Zeit darstellen. Entgegen der Darstellung der Beklagten handelt es sich damit bei einer Spektrumspur nicht um einen inhärenten Bestandteil des modulierten Frequenzsignals. Sie kann daher auch nicht bereits aus einem einzelnen Signal erlangt werden.
25
aa) Diskrete Spektrumspuren sind solche, die hinreichend deutlich voneinander unterscheidbar sind.
26
Die zur Ermittlung der Modulationsfrequenz herangezogenen Spektrumspuren müssen voneinander unterscheidbar sein, weil nur dann ihr Abstand voneinander hinreichend exakt bestimmt werden kann.
27
bb) Nach Merkmal 2.2 sind anhand der aneinandergereihten Frequenzspektren mindestens zwei Spektrumspuren zu identifizieren, die zur Ermittlung der Modulationsfrequenz geeignet sind. Die hierfür maßgeblichen Auswahlkriterien sind in den mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen I, I B und II verteidigten Fassungen zumindest verbal anders formuliert als in der erteilten Fassung:
28
Nach der erteilten Fassung sollen die Spektrumspuren hinsichtlich ihrer Frequenz zumindest im Wesentlichen äquidistant liegen (Merkmal 2.2.1) und über die Zeit stetig (continuous over time) sein, also keine Sprünge aufweisen (Merkmal 2.2.2).
29
Nach der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung sollen die Spektrumspuren ausgewählt werden aus einer Spur, die durch die Geschwindigkeit des Balls verursacht wird, und Spuren, die Harmonische der Modulationsfrequenz sind (Merkmal 2.3).
30
cc) Wie geeignete Spektrumspuren aussehen können, ist aus Figur 2 des Streitpatents ersichtlich:
31
Die für die Ballgeschwindigkeit stehende Spur ist typischerweise etwas kräftiger , weil die Reflektion der elektromagnetischen Wellen an dem zum Sende- und Empfangsgerät am nächsten liegenden Punkt stärker ist als an den anderen Punkten der Oberfläche des Sportballs.
32
Spuren, die um diese Spur herum angeordnet sind und bei denen der Abstand zwischen benachbarten Spuren sowohl untereinander als auch im Verhältnis zur Spur der Trägerfrequenz im Wesentlichen gleich ist, können als charakteristisch für die Modulationsfrequenz angesehen werden. Solche Spuren gilt es nach Merkmal 2.2 zu identifizieren. Sie ermöglichen es, die Spinfrequenz des Balls abzuschätzen , wie dies in Merkmal 3 vorgesehen ist.
33
d) Das Empfangen der vom Ball reflektierten Wellen und das Bereitstellen des dazu korrespondierenden Signals erfolgen zu einer Anzahl von Zeitpunkten während des Flugs des Balls (Merkmal 1). Aus dem Zusammenhang mit den Merkmalen 2.2, 2.3 und 3 ergibt sich, dass dies über einen Zeitraum hinweg erfolgen muss, der insgesamt ausreichend lang ist, um mittels der Frequenzanalyse ein aussagekräftiges , d.h. zur zuverlässigen Ermittlung der Modulationsfrequenz geeignetes Frequenzsignal zu erhalten. Die nähere Ausgestaltung überlässt Patentanspruch 1 insoweit dem Fachmann.
34
aa) Um ein Zeitsignal im Sinne von Merkmal 1.2 zu erhalten, muss das empfangene Signal über einen bestimmten Zeitraum hinweg abgetastet werden. Daraus ergibt sich, dass der Signalzustand für mehrere einzelne Zeitpunkte ermittelt werden muss.
35
bb) Um eine Spektrumspur im Sinne der Merkmale 2.2, 2.3 und 3 zu erhalten , ist ein gesondertes Frequenzsignal für mehrere unterschiedliche Zeiträume erforderlich. Nur unter dieser Voraussetzung ist es möglich, den zeitlichen Verlauf der Trägerfrequenz und der Seitenbänder darzustellen, wie dies in den genannten Merkmalen vorausgesetzt wird.
36
cc) Patentanspruch 1 enthält keine konkrete Festlegung, über welchen Zeitraum sich die Messung und das Bereitstellen eines korrespondierenden Zeitsignals mindestens erstrecken und wie viele Frequenzsignale mindestens gebildet werden müssen. Vorgaben hierfür ergeben sich deshalb allein aus dem mit dem Verfahren angestrebten Ziel einer zuverlässigen Ermittlung der Modulationsfrequenz anhand der Spektrumspuren.
37
Um diskrete Spektrumspuren im Sinne von Merkmal 2.2 zu erhalten, muss die Dauer des Zeitraums, für den jeweils ein gesondertes Frequenzsignal erstellt wird, an die Bandbreite angepasst werden. Wird die Dauer eines einzelnen Zeitraums (die Fensterbreite) zu kurz gewählt, kann es zu einer "Verschmierung" kommen, was die Ermittlung der einzelnen Frequenzen schwierig oder unmöglich macht; dafür werden Übergänge zwischen unterschiedlichen Zuständen exakter dargestellt. Bei größerer Fensterbreite ergibt sich eine bessere Trennung der einzelnen Frequenzen; dafür werden Übergänge zwischen unterschiedlichen Zuständen weniger exakt abgebildet.
38
Vor diesem Hintergrund müssen Anzahl und Dauer der betrachteten Zeiträume so ausgewählt werden, dass eine ausreichende Trennung der zu identifizierenden Spektrumspuren erzielt wird und der zeitliche Verlauf hinreichend deutlich erkennbar ist.
39
II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
40
Die Verteidigung von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsanträge I und II sei nicht zulässig, weil die danach vorgesehenen Änderungen zu einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs führten. Die nach diesen Fassungen vorgesehene Streichung von Merkmal 2.2.2, wonach die Spektrumspuren über die Zeit stetig sind, werde durch das eingefügte Merkmal 2.3, wonach die zu identifizierenden Spektrumspuren unter denen auszuwählen sind, die durch die Ballgeschwindigkeit verursacht oder aber Harmonische der modulierenden Frequenz sind, nicht kompensiert. Harmonisch liegende Spektrumspuren eines Balls im Flug seien nicht notwendig über die Zeit stetig. Entsprechendes gelte für die nach dem Hauptantrag und nach Hilfsantrag II vorgesehene Streichung von Merkmal 2.2.1. Nach Merkmal 2.3 sei es beispielsweise möglich, die erste und die fünfte Harmonische auszuwählen, die jedoch zur doppler-verschobenen Geschwindigkeitslinie nicht gleich beabstandet seien.
41
Dagegen sei die Verteidigung von Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge III bis V zulässig.
42
Die Gegenstände von Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge III und IV beruhten jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Die Merkmale bis einschließlich Merkmal 2.1 seien bereits in D3 offenbart. Da einem zu einer Zeitdauer ermittelten Spektrum bekanntermaßen auch Fehlmessungen zugrunde liegen könnten , liege es im Griffbereich des Fachmanns, mehrere Aufnahmen miteinander zu vergleichen und zu prüfen, ob sie über die Zeit stetig seien.
43
Dagegen sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags V durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. Das dort aufgenommene weitere Merkmal, wonach zum Abschätzen der Eigendrehfrequenz die Harmonischen -Nummer jeder der identifizierten Spektrumspuren ermittelt werde und die Frequenz jeder dieser Spektrumspur relativ zu der durch die Ballgeschwindigkeit verursachten Spektrumspur durch die entsprechende Nummer der Harmonischen geteilt werde, sei durch keine der Entgegenhaltungen nahegelegt. Auch eine offenkundige Vorbenutzung sei insoweit nicht dargelegt.
44
III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nicht in allen Punkten stand.
45
1. Ohne Erfolg wendet sich die Beklagte allerdings dagegen, dass das Patentgericht die Verteidigung des Streitpatents nach Maßgabe des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge I und II als unzulässig angesehen hat.
46
Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in den mit diesen Anträgen verteidigten Fassungen schon deshalb auf einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs beruht, weil der Anspruch Merkmal 2.2.2 der erteilten Fassung nicht umfasst, wonach die Spektrumspuren, die identifiziert werden, über die Zeit stetig sind. Entsprechendes gilt für den erstmals im Berufungsrechtszug gestellten Hilfsantrag I B, weshalb die Frage, ob dieser Antrag nach § 116 Abs. 2 PatG zulässig ist, offen bleiben kann.
47
a) Die Beklagte macht insoweit geltend, an einer unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs fehle es, weil durch das in den Hauptantrag aufgenommene Merkmal 2.3 in Verbindung mit der Angabe, dass es um die Bestimmung der Spin- frequenz eines Sportballs im Flug gehe, gewährleistet sei, dass die zu identifizierenden Spektrumspuren auch die sich aus den Merkmalen 2.2.1 und 2.2.2 ergebenden Anforderungen erfüllten.
48
Dies ist nicht richtig.
49
aa) Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das beanspruchte Verfahren nur Messungen während eines ungestörten Flugs betrifft, bei dem die Frequenz der vom Ball reflektierten Wellen mangels abrupter Einwirkungen von außen aus physikalischen Gründen notwendigerweise stetig verläuft. Selbst wenn diese Frage zu bejahen wäre, ergäbe sich daraus nicht ohne weiteres die Verwirklichung von Merkmal 2.2.2.
50
Dieses Merkmal betrifft nicht die Identifizierung von tatsächlichen Frequenzverläufen , sondern die Identifizierung von Spektrumspuren, die anhand der erfassten Messwerte gebildet wurden. Diese Spektrumspuren können, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, aufgrund von Messfehlern zeitliche Unstetigkeiten aufweisen, obwohl der Frequenzverlauf der vom Ball reflektierten und gemessenen Wellen über die Zeit stetig ist.
51
bb) Entgegen der Auffassung der Beklagten sind als Spektrumspuren im Sinne von Merkmal 2.2 nicht die tatsächlichen Frequenzverläufe der vom Ball reflektierten Wellen anzusehen, sondern die anhand einer Frequenzanalyse ermittelten Frequenzverläufe der erfassten Messwerte.
52
Sowohl die Frequenzanalyse als auch die in Merkmalsgruppe 2.2 vorgesehenen Verfahrensschritte zur Identifizierung bestimmter Spektrumspuren dienen zwar dazu, Rückschlüsse über den tatsächlichen Frequenzverlauf zu gewinnen. Als Mittel dazu sieht das Streitpatent nach der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 aber vor, die gewonnenen Messwerte nach Spektrumspuren zu durchsuchen, die über die Zeit stetig sind.
53
cc) Dies entspricht der Vorgehensweise bei dem in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiel.
54
Dort werden anhand des empfangenen Signalspektrums, wie es beispielhaft in Figur 2 dargestellt ist, zunächst die Ballgeschwindigkeit und anschließend die harmonischen Seitenbänder bestimmt (Abs. 40 f.). Die hierzu eingesetzten Verfahren werden zwar nicht im Einzelnen beschrieben, sondern als Standardverfahren bezeichnet. Der Beschreibung lassen sich aber keine Hinweise dazu entnehmen, dass eine Spektrumspur auch dann als zur Bestimmung eines Seitenbands mit über die Zeit stetigem Frequenzverlauf geeignet in Betracht gezogen werden kann, wenn ihr anhand der Messwerte ermittelter Verlauf Unstetigkeiten aufweist.
55
b) Die weiteren von der Beklagten herangezogenen Passagen aus der Beschreibung des Streitpatents führen nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
56
aa) Dem Hinweis, es sei vorzugswürdig, die Strahlung so lange zu empfangen , wie die Spektrumspuren im Signal ermittelt werden können (Abs. 7), ist lediglich zu entnehmen, dass die Spektrumspuren anhand der empfangenen Wellen und der daraus erhaltenen Messwerte zu ermitteln sind. Hinweise darauf, dass dies anders geschehen kann als durch Identifizierung von über die Zeit stetig verlaufenden Spektrumspuren in den analysierten Messwerten, ergeben sich daraus nicht.
57
bb) Die an verschiedenen Stellen der Beschreibung enthaltenen Ausführungen zum zu erwartenden Verlauf der Spektrumspuren (z.B. Abs. 10: langsam abnehmend ; Abs. 35: äquidistant) geben lediglich Hinweise darauf, anhand welcher Kriterien geeignete Spuren in den Messwerten identifiziert werden können. Daraus ist ebenfalls nicht zu entnehmen, dass die bei der Analyse der Messwerte gewonnenen Spektrumspuren auch dann geeignet sein können, wenn sie nicht über die Zeit stetig sind.
58
cc) Die Ausführungen, wonach eine Rauschunterdrückung dadurch ausgeführt werden kann, dass Ergebnisse einer einzelnen Messung, die gültigen äquidistanten Spektrumlinien ähneln könnten, aus der weiteren Betrachtung ausgeschieden werden, wenn in anderen, etwa benachbarten Messungen keine genauen Entsprechungen vorhanden sind (Abs. 14), sprechen nicht gegen, sondern für das vom Patentgericht gefundene Ergebnis.
59
Diesen Ausführungen ist zu entnehmen, dass als Kriterium zum Auffinden geeigneter Spektrumlinien gerade ein stetiger Verlauf der aus einzelnen zeitlich aufeinanderfolgenden Messungen gewonnenen Spektrumspuren herangezogen wird.
60
2. Das Patentgericht hat weiter zutreffend angenommen, dass die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung nach Hilfsantrag III zulässig ist.
61
a) Die in dieser Antragsfassung vorgenommene Ergänzung von Merkmal 3, wonach die Abschätzung der Spinfrequenz unter der Prämisse erfolgen soll, dass die Spinfrequenz dem Abstand zwischen den diskreten Spektrumspuren entspricht , stellt entgegen der Auffassung der Klägerin keine unzulässige Erweiterung dar.
62
Aus dieser Ergänzung ergeben sich keine weitergehenden Anforderungen an das erfindungsgemäße Verfahren. Sie erläutert lediglich die physikalischen Grundannahmen , die schon den in Merkmalsgruppe 2.2 und Merkmal 2.3 vorgesehenen Verfahrensschritten zu Grunde liegen.
63
Wie bereits oben dargelegt wurde, ist aus der Modulationstheorie bekannt, dass das Spektrum einer sinusartigen Frequenzmodulation zu einem Spektrum mit diskreten Frequenzlinien führt, von denen eine die Trägerfrequenz repräsentiert und die anderen symmetrisch darum in einem Abstand angeordnet sind, der einem ganzzahligen Vielfachen der Modulationsfrequenz entspricht.
64
Das Streitpatent macht sich diese Annahme zu Nutze, weil die Trägerfrequenz der Geschwindigkeit und die Modulationsfrequenz der Spinfrequenz des Balls entspricht. Die diesbezüglichen Ausführungen in der Streitpatentschrift (Abs. 34 bis 36) finden sich bereits in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen (Abs. 47 bis 49).
65
b) Vor diesem Hintergrund führt die Ergänzung des Merkmals 3 auch nicht zu einer Unklarheit des Anspruchs.
66
c) Die Aufnahme von Merkmal 2.3, wonach die Spektrumspuren ausgewählt werden aus einer Spur die durch die Geschwindigkeit des Balls verursacht wird, und aus Spuren, die Harmonische der Modulationsfrequenz sind, begegnet ebenfalls keinen Bedenken.
67
Mit diesem Merkmal wird ebenfalls der bereits im Zusammenhang mit der ergänzten Fassung von Merkmal 3 dargestellte physikalische Zusammenhang zwischen Ballgeschwindigkeit und Spinfrequenz und dem daraus resultierenden Frequenzspektrum verdeutlicht. Ebenso wie bei der Ergänzung von Merkmal 3 liegt darin weder eine unzulässige Erweiterung noch eine Erweiterung des Schutzbereichs.
68
aa) Zu Recht hat das Patentgericht die Merkmale 2.2 und 2.3 in Übereinstimmung mit dem Vorbringen der Beklagten dahin ausgelegt, dass die ausgewählten Spuren aus der die Trägerfrequenz repräsentierenden Spur und lediglich einer ein Seitenband repräsentierenden Spur bestehen kann.
69
(1) Mit dieser Auslegung stehen die genannten Merkmale allerdings in einem gewissen Spannungsverhältnis zu Merkmal 2.2.1, wonach die ausgewählten Spektrumspuren äquidistant sein müssen.
70
Die Frage, ob gleiche Abstände vorliegen, kann, wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend dargelegt hat, nur dann beantwortet werden, wenn mindestens zwei Abstände - und damit mindestens drei Spuren - in die Betrachtung einbezogen wer- den. Selbst eine Beschränkung auf drei Spuren ist, wie die Klägerin im Ansatz zutreffend darlegt, im Zusammenhang mit dem geschützten Verfahren nicht geeignet, wenn nicht feststeht, zu welchem harmonischen Seitenband die betrachteten Spuren gehören.
71
(2) Daraus resultiert indes kein unauflösbarer Widerspruch, weil die Merkmale 2.2, 2.2.1 und 2.3 ein mehrstufiges Auswahlverfahren beschreiben.
72
Gemäß Merkmal 2.2 ist es zwar möglich, im Ergebnis nur zwei Spektrumspuren zur Abschätzung der Spinfrequenz auszuwählen. Die in den Merkmalen 2.2.1, und 2.3 festgelegten Kriterien für die zur Auswahl geeigneten Spektrumspuren erfordern aber, dass in einem vorgelagerten Schritt eine größere Anzahl von Spuren identifiziert werden muss, die diesen Auswahlkriterien entsprechen. Diese Spuren müssen aufgrund ihrer Anzahl und ihrer Lage zueinander die Schlussfolgerung zulassen, dass der Abstand zwischen zwei benachbarten Spuren jeweils gleich ist und dass sie die die Trägerfrequenz repräsentierende Spur umfassen. Wie dies im Einzelnen erreicht werden kann, überlässt das Streitpatent dem Fachmann.
73
bb) In der Aufnahme dieses Merkmals liegt weder eine unzulässige Erweiterung noch eine Schutzbereichserweiterung.
74
Sowohl die ursprünglichen Anmeldeunterlagen (Abs. 54) als auch die Streitpatentschrift (Abs. 41) schildern bei der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels anhand der Figuren, dass die Spektrumspuren untersucht werden, die sich aus der Auswertung der Signale über einen gewissen Zeitraum ergeben, dass sodann festgestellt wird, welche von ihnen als Harmonische zu qualifizieren sind, und auf dieser Grundlage die Spinfrequenz unter Auswertung beliebiger Harmonischer bestimmt werden kann.
75
3. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag III patentfähig.
76
a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in dieser Fassung wird durch keine der in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen vollständig vorweggenommen.
77
aa) Der Beitrag "Spin Measurements" von Jens-Erik Lolock zum zehnten internationalen Symposium der Ballistik vom Oktober 1987 in San Diego (D1) beschreibt ein Verfahren, mit dem der Spin eines um seine Flugachse rotierenden Projektils mithilfe von Doppler-Radar-Messungen bestimmt werden kann.
78
(1) Um die Bestimmung des Spins zu ermöglichen, wird bei dem in D1 offenbarten Verfahren der Boden des Projektils, von dem die Radar-Wellen reflektiert werden, modifiziert, etwa durch das Anbringen von Kerben. Ferner wird linear polarisierte Radarstrahlung eingesetzt. Die Drehung des Projektils um seine Flugachse führt dann dazu, dass die Amplitude und die Phase des reflektierten Signals moduliert werden. Die Phasenmodulation führt zu Seitenbändern des Trägersignals, das der Fluggeschwindigkeit des Projektils entspricht. Werden die Signale über die Zeit verfolgt, lassen sich die Ergebnisse, wie aus den nachstehenden Figuren 2 und 3 ersichtlich, als dreidimensionale Spektrumspuren (Figur 2) und als Kurven (Figur 3) darstellen.
79
Dabei repräsentiert die mittlere Kurve die Geschwindigkeit des Projektils. Die beiden parallelen Kurven zeigen die Phasenmodulation des Doppler-Signals an (D1, S. 3). D1 beschreibt es als vorteilhaft, die Messung über einen längeren Zeitraum vorzunehmen, weil dies die Bildung von Spektrumspuren ermöglicht, deren Abstand herangezogen werden kann, um die Spinfrequenz des Projektils zu bestimmen.
80
D1 beschreibt weiter, eine Modulation der Frequenz sei zum Teil auch bei Projektilen beobachtet worden, deren Boden nicht mit Kerben oder dergleichen versehen worden sei. Die Ursache dieser Modulation stehe noch nicht fest; möglicherweise sei sie in Beschädigungen des Projektilbodens zu finden, die beim Abfeuern entstanden seien und die axiale Symmetrie des Bodens beeinträchtigt hätten (D1, S. 7).
81
(2) D1 offenbart nicht sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1.
82
(a) Allerdings greift der Einwand der Beklagten, D1 betreffe ein Verfahren, bei dem das Objekt der Beobachtung modifiziert werden müsse, bereits deshalb nicht durch, weil der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht auf Verfahren beschränkt ist, bei welchen der Sportball nicht modifiziert ist.
83
(b) D1 betrifft jedoch lediglich Projektile und damit Objekte, die aus Waffen abgefeuert werden, jedoch keine Sportbälle.
84
bb) Die japanische Patentanmeldung 2003-294777 (D2) befasst sich mit Vorrichtungen und Verfahren zur Erfassung der Drehgeschwindigkeit (Spinfrequenz) eines Objekts. Beispielhaft nennt die Schrift die Spinfrequenz von Golf- oder Tennisbällen , wobei sie hervorhebt, dass diese nicht modifiziert werden müssen (Übersetzung S. 17 unten). Die Schrift behandelt auch den Fall, dass sich das Objekt zudem relativ zum Messgerät linear bewegt.
85
(1) Bei dem in D2 offenbarten Verfahren kommt eine Vorrichtung zum Einsatz , die ein Sendesignal mit konstanter Frequenz zu dem Ball sendet, die von diesem reflektierte Strahlung empfängt und aus dem Signal ein Frequenzspektrum ermittelt. Aufgrund der Eigendrehung des Balls kommt es zu Änderungen in der Frequenz des reflektierten Signals, weil sich die Oberfläche zum Teil in die Flugrichtung, zum Teil entgegengesetzt bewegt. Durch eine Analyse dieses Signals ergibt sich ein Frequenzband. Ist der Radius des Balls bekannt, kann aus der Breite des Frequenzbandes die Drehgeschwindigkeit abgeleitet werden. Dies kann genauer erfolgen, wenn das Frequenzband mehrere Höchstwerte aufweist. Die Spinfrequenz wird dabei aus der Differenz von zwei Frequenzen ermittelt.
86
Die nachfolgend wiedergegebene, aus D2 entnommene Figur 2B zeigt eine Empfangseinrichtung B1 sowie ein kugelförmiges Objekt M, das sich auf den Empfänger zubewegt und sich dabei um eine quer zur Flugrichtung verlaufende Achse dreht.


Figur 2B

Figur 3B
87
Figur 3B zeigt eine Frequenzspektrumsfunktion des Reflexionssignals Rw. Das Spektrum weist drei Höchstwerte für die Frequenzen FR0, FR3 und FR4 auf. Dabei steht FR0 für die Frequenz des Reflexionssignals, die der linearen Bewegungsgeschwindigkeit des Balls entspricht. FR3 und FR4 entsprechen den Frequenzen des Reflexionssignals an den Punkten P1 (maximale Geschwindigkeit) und P2 (minimale Geschwindigkeit). Anhand der Differenz dieser Frequenzen kann nach den Ausführungen in D2 die Spinfrequenz genauer bestimmt werden. Dabei ist es vorteilhaft , die Frequenz FR0, bei der das reflektierte Signal am stärksten ist, als mittlere Frequenz zu wählen (Übersetzung S. 16 oben, S. 25 oben).
88
(2) Damit sind die Merkmale 1 bis 2.1 offenbart. Nicht offenbart ist hingegen die Auswertung des Ergebnisses der Frequenzanalyse über einen Zeitraum hinweg , um Spektrumspuren zu identifizieren (Merkmal 2.2), die den Anforderungen der Merkmale 2.2.1, 2.2.2 und 2.3 genügen.
89
Nach der Lehre der D2 wird die Spinfrequenz nicht anhand von diskreten Spektrumspuren ermittelt, sondern mithilfe der Abstände der Frequenzen in einem einzelnen Frequenzspektrum.
90
cc) Das US-amerikanische Patent 6 244 971 (D3) betrifft ein Gerät und eine Methode zur Bestimmung der Eigendrehparameter eines sich drehenden Objekts, ferner einen Ball, der hierfür verwendet werden kann.
91
(1) Eingesetzt wird eine Vorrichtung, die einen Sender und einen Empfänger für elektromagnetische Wellen umfasst. Das betreffende Objekt, etwa ein Golfball , wird mit Zonen versehen, die solche Wellen besonders gut reflektieren. Dreht sich der Ball während seines Flugs, wird durch die reflektierenden Zonen eine Amplitudenmodulation der reflektierten Welle hervorgerufen. Mithilfe eines Demodulators kann hieraus die Eigendrehfrequenz des Balls bestimmt werden (Sp. 1 bis 8 oben).
92
Die nachfolgend wiedergegebene, aus D3 entnommene Figur 3 zeigt einen mit einem Streifen reflektierenden Materials versehenen Ball
93
Figur 4a zeigt das daraus resultierende amplitudenmodulierte Signal, das sich bei einer Drehung um die Achse A ergibt. Durch Demodulation ergibt sich ein analoges Signal (Figur 4b), das in ein digitales Signal (Figur 4c) umgewandelt werden kann. Die Frequenz der Impulse 4c dient der Bestimmung der Eigendrehfrequenz.


94
Ergänzend wird in D3 ausgeführt, die Spinfrequenz eines rotierenden Objekts wie eines Golfballs könne auch ohne Kontrastzonen bestimmt werden, sofern der Ball etwa ein Grübchenmuster (dimple pattern) oder - allgemeiner - eine Oberflächenrauheit (surface roughness) aufweise (Sp. 11 Z. 37 bis Sp. 12 Z. 12). Dies führe bekanntermaßen zu einer Verbreiterung der reflektierenden Strahlung als einer Funktion der Spinrate des Balls, wie etwa in Figuren 9a und 9b zu sehen.


95
Die Vorrichtung könne geeignete Mittel aufweisen, um eine solche Verbreiterung zu erfassen und in Korrelation mit der Spinrate des Balls zu setzen.
96
Werde ein Golfball durch den Abschlag deformiert, führe dies zu einer Frequenz - und Amplitudenmodulation des reflektierten, dopplerverschobenen Signals, wie etwa aus Figur 9c ersichtlich.
97
(2) Damit fehlt es ebenfalls an einer Offenbarung der Merkmalsgruppe 2.2 und des Merkmals 2.3.
98
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Auffassung der Beklagten zutrifft, eine Frequenzmodulation der in Figur 9c gezeigten Art trete abweichend von den Ausführungen in D3 nicht nur dann auf, wenn der Ball durch die Wucht des Abschlags deformiert werde, sondern bei jeder Abweichung von einer perfekten Kugelform, wie sie etwa durch die Grübchen in einem Golfball hervorgerufen werde.
99
Unabhängig davon ist in D3 jedenfalls nicht offenbart, das Ergebnis der Frequenzanalyse über einen Zeitraum auszuwerten, um Spektrumspuren zu identifizieren (Merkmal 2.2), die den Anforderungen der Merkmale 2.2.1, 2.2.2 und 2.3 genügen. Nach D3 wird die Spinfrequenz nicht anhand von diskreten Spektrumspuren ermittelt, sondern mithilfe der Abstände der Frequenzen in einem einzelnen Frequenzspektrum.
100
b) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts war der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag III nicht durch den Stand der Technik nahegelegt.
101
aa) Zu Recht hat das Patentgericht D1 nicht als möglichen Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen.
102
Ob sich dem Fachmann ein bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangspunkt seiner Bemühungen anbot, bestimmt sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht danach, ob es sich hierbei um den nächstliegenden Stand der Technik handelt. Die Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als - aus der Sicht ex post - nächstkommender Stand der Technik ist weder ausreichend noch erforderlich (BGH, Urteil vom 31. Januar 2017 - X ZR 119/14, GRUR 2017, 498 Rn. 28 mwN - Gestricktes Schuhoberteil).
103
Vor diesem Hintergrund scheidet eine Heranziehung von D1 zwar nicht bereits deshalb aus, weil D2 und D3 sich mit der Bestimmung von Spinparametern bei Sportbällen befassen und damit "näher" zum Gegenstand des Streitpatents liegen mögen als D1. Der Fachmann hatte aber keinen Anlass, diese Schrift als Ausgangspunkt heranzuziehen, weil sie sich allein mit dem Gebiet der Waffentechnologie befasst.
104
Die Berufung der Klägerin zeigt keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür auf, dass der Fachmann im Prioritätszeitpunkt darüber informiert war, dass auch im Bereich der militärischen Ballistik die Radartechnologie eingesetzt wird, um den Spin eines Projektils zu bestimmen. Ohne diesbezügliche Kenntnisse hatte der Fachmann keinen Anlass, sich auf diesem Gebiet nach einer Lösungsmöglichkeit für seine eigene technische Problemstellung umzusehen. Insoweit kommt es insbesondere nicht darauf an, ob der Begriff des Projektils (projectile) in der englischen Sprache über den Bereich der Waffentechnologie hinaus auch andere Gegenstände erfassen kann.
105
Unabhängig davon befasst sich D1, wie die Beklagte zu Recht geltend macht, allein mit nicht kugelförmigen Projektilen, die deutlich höhere Geschwindigkeiten erreichen als ein Sportball und zudem um ihre Längsachse rotieren. Dementsprechend zielt das Verfahren in D1 lediglich darauf ab, die Spinfrequenz zu ermitteln, nicht aber die Spinachse. Angesichts dessen ergab sich für den Fachmann keine Anregung, dieses Verfahren als Vorbild für Messungen an einem kugelförmigen Objekt einzusetzen , dessen Spinachse nicht feststeht.
106
bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit Hilfsantrag III verteidigten Fassung nicht durch D3 nahegelegt.
107
(1) Zu Recht hat das Patentgericht D3 allerdings als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen. D3 befasst sich mit einer in allen wesentlichen Aspekten vergleichbaren Fragestellung wie das Streitpatent.
108
(2) Zu Recht hat das Patentgericht ferner entschieden, dass sich für den Fachmann aus keiner Entgegenhaltung eine Anregung dafür ergab, die Zuverlässigkeit einer Abschätzung der Spinfrequenz dadurch zu erhöhen, dass zwei oder mehr Spektrumspuren identifiziert werden, die zumindest im Wesentlichen äquidistant in Bezug auf die Frequenz angeordnet und über die Zeit stetig sind.
109
(a) Eine solche Anregung ergab sich insbesondere nicht aus D1. Die oben angeführten Gründe, die den Fachmann davon abhielten, D1 als Ausgangspunkt seiner Überlegungen heranzuziehen, stehen auch einer Heranziehung auf der Suche nach einer Weiterentwicklung von Verfahren für Messungen an Bällen entgegen.
110
(b) Eine entsprechende Anregung erhielt der Fachmann auch nicht aus dem Aufsatz "Analysis of micro-Doppler signatures" (V.C. Chen et.al., IEE Proc.-Radar Sonar Navig., Vol. 150 No. 4, 2003, S. 271 ff. = D17 = D39B). Der Aufsatz befasst sich mit den Veränderungen, die ein Radarsignal erfährt, wenn es von einem Objekt reflektiert wird, das sich nicht lediglich relativ zum Radarsystem bewegt, sondern zudem vibriert oder rotiert, und den Erkenntnissen, die hieraus gewonnen werden können. Danach generiert die dadurch bewirkte zusätzliche Frequenzmodulation Seitenbänder , die als Mikro-Doppler-Signaturen bezeichnet werden und es ermöglichen, Eigenschaften des Zielobjekts zu bestimmen. Der Fachmann, der aus der D3 weiß, dass die Spinfrequenz eines rotierenden Balls auch ohne dessen Veränderung bestimmt werden kann, sofern seine Oberfläche nicht glatt ist, wird daher die D17 heranziehen.
111
Aus dem Vortrag der Klägerin ergeben sich jedoch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die D17 dem Fachmann die Anregung vermittelte, Frequenzsignale aneinander zu reihen und zu untersuchen, um so äquidistante und stetige Spektrumspuren auffinden zu können, von denen sodann mindestens zwei herangezogen werden, um den Spin abzuschätzen. Dies wäre jedoch insbesondere im Hinblick darauf erforderlich gewesen, dass der im Verletzungsverfahren beauftragte gerichtliche Sachverständige in seinem zweiten Ergänzungsgutachten darauf hingewiesen hat, dass es sich bei den in D17 behandelten Mikro-Doppler-Signaturen nicht um Frequenzspuren (Spektrumspuren) im Sinne des Streitpatents handelt (D39A S. 6).
112
(3) Zu Unrecht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, die Heranziehung mehrerer Aufnahmen zur Identifizierung der benötigten Peaks habe "im Griffbereich" des Fachmanns gelegen.
113
Sofern eine technische Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehört, kann Veranlassung zu ihrer Heranziehung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs allerdings bereits dann bestehen, wenn es für ihre Anwendung zwar kein konkretes Vorbild gibt, sich aber die Nutzung ihrer Funktionalität in dem betreffenden Zusammenhang als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände festzustellen sind, die eine Anwendung als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. März 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 - Farbversorgungssystem).
114
Die vom Patentgericht getroffenen Feststellungen tragen jedoch nicht die Annahme , eine solche Konstellation liege im Streitfall vor. Das Patentgericht hat keine Umstände aufgezeigt, denen entnommen werden kann, dass die Anordnung einer Mehrzahl von Frequenzspektren zu einer Spektrumspur und ihre Auswertung im Prioritätszeitpunkt zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehörten. Es hat ferner keine Feststellungen dazu getroffen, ob sich ein solches Vorgehen zur Abschätzung der Spinparameter eines Sportballs im Prioritätszeitpunkt als objektiv zweckmäßig darstellte, und sich nicht mit der Frage befasst, ob Umstände vorlagen, die einer Anwendung entgegenstehen konnten.
115
Anhaltspunkte, die die vom Patentgericht gezogene Schlussfolgerung tragen könnten, ergeben sich auch nicht aus dem Vortrag der Klägerin.
116
(4) Darüber hinaus hat das Patentgericht unberücksichtigt gelassen, dass die Merkmale 2.2.1 und 2.3 es aus den oben genannten Gründen erfordern, vor der Auswahl der zur Frequenzbestimmung herangezogenen Spektrumspuren eine größere Anzahl solcher Spuren zu untersuchen, damit ermittelt werden kann, ob die letztendlich ausgewählten Spuren äquidistant sind.
117
Eine solche Betrachtung ist, wie das Patentgericht im Zusammenhang mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 5 zutreffend dargelegt hat, in D3 nicht offenbart und auch durch den sonstigen Stand der Technik nicht nahegelegt.
118
Der von der Klägerin geltend gemachte Umstand, die in D3 herangezogenen Spuren der ersten Harmonischen könnten in der Praxis aufgrund von Störungen häufig nicht zuverlässig ermittelt werden, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Wenn dem Fachmann diese Probleme im Prioritätszeitpunkt bekannt waren, mag ihm dies Anlass gegeben haben, das in D3 offenbarte Verfahren als eher ungeeignet anzusehen. Daraus ergab sich indes keine Anregung, auf Spuren anderer Harmonischer zurückzugreifen und unter diesen mindestens zwei geeignete Spuren auszuwählen.
119
Dem weiteren Vortrag der Klägerin, in der Praxis träten regelmäßig Peaks bei Frequenzen auf, die um ein Mehrfaches der Spinfrequenz vom Peak der Ballgeschwindigkeit beabstandet seien, könnte eine solche Anregung allenfalls dann entnommen werden, wenn dem Fachmann Hinweise darauf vorgelegen hätten, dass die aufgetretenen Peaks tatsächlich einer höherzahligen Harmonischen zuzuordnen sind. Diese Voraussetzung lag nach den vom Patentgericht im Zusammenhang mit dem erstinstanzlichen Hauptantrag 5 getroffenen tatsächlichen Feststellungen im Prioritätszeitpunkt nicht vor. Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Vollständig- keit oder Richtigkeit dieser Feststellungen begründen könnten, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.
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cc) Eine andere Beurteilung ergibt sich auch dann nicht, wenn die D2 als Ausgangspunkt gewählt wird. Auch in dieser Entgegenhaltung sind, wie ausgeführt, die Merkmalsgruppe 2.2 und Merkmal 2.3 nicht offenbart.
121
4. Ist danach der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag III patentfähig, gilt Entsprechendes für den Gegenstand von Patentanspruch 4, der eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 unter Schutz stellt.
122
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.
Bacher Gröning Grabinski
Hoffmann Deichfuß
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.07.2015 - 1 Ni 18/14 (EP) -
BESCHLUSS
X ZR 109/15
vom
14. Februar 2018
in der Patentnichtigkeitssache


ECLI:DE:BGH:2018:140218BXZR109.15.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. Februar 2018 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann
und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx

beschlossen:

Das Urteil vom 26. September 2017 wird wegen offenbarer Unrichtigkeit
gemäß § 319 Abs. 1 ZPO wie folgt berichtigt:
Im Tenor entfallen bei der Wiedergabe von Patentanspruch 1 und
Patentanspruch 4 jeweils die Wörter "wherein the sports ball is
substantially spherical rotational symmetric".

Gründe:


Die Fassung des Tenors beruht auf einer offenbaren Unrichtigkeit. Wie
1
sich aus den Entscheidungsgründen ergibt, war das Streitpatent nur insoweit für
nichtig zu erklären, als es über eine Fassung hinausgeht, die Hilfsantrag III entspricht.
Bei der Abfassung des Tenors wurde versehentlich nicht berücksichtigt,
dass der aktuelle Hilfsantrag III nach einer in der mündlichen Verhandlungvor
dem Bundespatentgericht vom 2. Juli 2015 vorgenommenen Änderung der Bezeichnung
(GA 568) dem früheren Hilfsantrag II (GA 375) entspricht; statt dessen
wurde auf den damaligen Hilfsantrag III (GA 381) zurückgegriffen.
Meier-Beck Grabinski Hoffmann

Deichfuß Marx

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.07.2015 - 1 Ni 18/14 (EP) -

Auf den Prüfungsumfang des Berufungsgerichts, die verspätet vorgebrachten, die zurückgewiesenen und die neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel sind die §§ 529, 530 und 531 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden. Dabei tritt an die Stelle des § 520 der Zivilprozessordnung der § 112.

(1) Das Berufungsgericht hat seiner Verhandlung und Entscheidung zugrunde zu legen:

1.
die vom Gericht des ersten Rechtszuges festgestellten Tatsachen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten;
2.
neue Tatsachen, soweit deren Berücksichtigung zulässig ist.

(2) Auf einen Mangel des Verfahrens, der nicht von Amts wegen zu berücksichtigen ist, wird das angefochtene Urteil nur geprüft, wenn dieser nach § 520 Abs. 3 geltend gemacht worden ist. Im Übrigen ist das Berufungsgericht an die geltend gemachten Berufungsgründe nicht gebunden.

Auf den Prüfungsumfang des Berufungsgerichts, die verspätet vorgebrachten, die zurückgewiesenen und die neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel sind die §§ 529, 530 und 531 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden. Dabei tritt an die Stelle des § 520 der Zivilprozessordnung der § 112.

(1) Das Berufungsgericht hat seiner Verhandlung und Entscheidung zugrunde zu legen:

1.
die vom Gericht des ersten Rechtszuges festgestellten Tatsachen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten;
2.
neue Tatsachen, soweit deren Berücksichtigung zulässig ist.

(2) Auf einen Mangel des Verfahrens, der nicht von Amts wegen zu berücksichtigen ist, wird das angefochtene Urteil nur geprüft, wenn dieser nach § 520 Abs. 3 geltend gemacht worden ist. Im Übrigen ist das Berufungsgericht an die geltend gemachten Berufungsgründe nicht gebunden.

(1) In dem Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats weist das Patentgericht die Parteien so früh wie möglich auf Gesichtspunkte hin, die für die Entscheidung voraussichtlich von besonderer Bedeutung sein werden oder der Konzentration der Verhandlung auf die für die Entscheidung wesentlichen Fragen dienlich sind. Dieser Hinweis soll innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der Klage erfolgen. Ist eine Patentstreitsache anhängig, soll der Hinweis auch dem anderen Gericht von Amts wegen übermittelt werden. Das Patentgericht kann den Parteien zur Vorbereitung des Hinweises nach Satz 1 eine Frist für eine abschließende schriftliche Stellungnahme setzen. Setzt das Patentgericht keine Frist, darf der Hinweis nicht vor Ablauf der Frist nach § 82 Absatz 3 Satz 2 und 3 erfolgen. Stellungnahmen der Parteien, die nach Fristablauf eingehen, muss das Patentgericht für den Hinweis nicht berücksichtigen. Eines Hinweises nach Satz 1 bedarf es nicht, wenn die zu erörternden Gesichtspunkte nach dem Vorbringen der Parteien offensichtlich erscheinen. § 139 der Zivilprozessordnung ist ergänzend anzuwenden.

(2) Das Patentgericht kann den Parteien eine Frist setzen, binnen welcher sie zu dem Hinweis nach Absatz 1 durch sachdienliche Anträge oder Ergänzungen ihres Vorbringens und auch im Übrigen abschließend Stellung nehmen können. Die Frist kann verlängert werden, wenn die betroffene Partei hierfür erhebliche Gründe darlegt. Diese sind glaubhaft zu machen.

(3) Die Befugnisse nach den Absätzen 1 und 2 können auch von dem Vorsitzenden oder einem von ihm zu bestimmenden Mitglied des Senats wahrgenommen werden.

(4) Das Patentgericht kann Angriffs- und Verteidigungsmittel einer Partei oder eine Klageänderung oder eine Verteidigung des Beklagten mit einer geänderten Fassung des Patents, die erst nach Ablauf einer hierfür nach Absatz 2 gesetzten Frist vorgebracht werden, zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden, wenn

1.
die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des bereits anberaumten Termins zur mündlichen Verhandlung erforderlich machen würde und
2.
die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend entschuldigt und
3.
die betroffene Partei über die Folgen einer Fristversäumung belehrt worden ist.
Der Entschuldigungsgrund ist glaubhaft zu machen.

(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend.

(2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Prozeßkosten (§§ 91 bis 101) sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert; die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.

(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last.

(2) Das Gericht kann der einen Partei die gesamten Prozesskosten auferlegen, wenn

1.
die Zuvielforderung der anderen Partei verhältnismäßig geringfügig war und keine oder nur geringfügig höhere Kosten veranlasst hat oder
2.
der Betrag der Forderung der anderen Partei von der Festsetzung durch richterliches Ermessen, von der Ermittlung durch Sachverständige oder von einer gegenseitigen Berechnung abhängig war.