Bundesgerichtshof Urteil, 25. März 2010 - I ZR 122/08

Tatbestand:

Der Kläger ± damals Student der Musik ± räumte der Rechtsvorgängerin der Beklagten (im folgenden einheitlich: Beklagte) zwischen 1988 und 1990 Nutzungsrechte an 152 Musikkompositionen ein. Es handelt sich dabei um kurze, kaum länger als eine Minute dauernde Stücke ± von den Parteien als Musikfragmente bezeichnet ±, die die Beklagte als Hintergrund- und Begleitmusik für Kinderhörspiele verwendete und verwendet. Die Beklagte verfügt über ein sogenanntes Masterband mit den vom Kläger komponierten und selbst elektronisch produzierten Stücken, auf das sie laufend für die Produktion der Hörspiele zurückgreift. Sie entlohnte den Kläger für jede Komposition pauschal mit 50 DM; ferner erhielt der Kläger pro Titel 250 DM für die Produktion. Die Einräumung des Nutzungsrechts wurde jeweils in einem schriftlichen “Bearbeiter-Vertrag” festgehalten. Dort hieû es:
§ 1 Der Bearbeiter überträgt (der Beklagten) räumlich unbeschränkt das ausschlieûliche Recht für die mechanische Vervielfältigung,... Verbreitung und Veröffentlichung auf Tonträgern aller Art.... § 2 (Die Beklagte) ist berechtigt, die eingespielten Aufnahmen der Werke zu jedem beliebigen Zeitpunkt und auf jedem Etikett zu veröffentlichen sowie die Aufnahme an ihre Vertragspartner mit dem Recht der Veröffentlichung auf Tonträgern zu übertragen. § 3 Nach Ablauf von einem Jahr seit der Veröffentlichung der Werke auf Tonträgern wird die Exklusivität an den... Werken aufgehoben. ...
Ein einfaches Nutzungsrecht für (die Beklagte) bleibt weiterhin bestehen. § 4 Der Bearbeiter bestätigt, daû er weder der GEMA noch einer anderen Verwertungsgesellschaft angehört. ...
Als Verwendungszweck der Kompositionen finden sich in den Verträgen unterschiedliche Eintragungen, etwa “10 Titel für Kinder Archiv (Beklagte) Komposition” ; teilweise sind auch die Hörspielproduktionen angegeben, für die die jeweiligen Kompositionen bestimmt waren, etwa “TKKG Folgen 64-66”. In einem Fall findet sich in dem Vertrag noch der Zusatz, daû die Kompositionen in das Archiv der Beklagten übergehen und beliebig für alle Produktionen verwendet werden dürfen.
Die unter dem Label “Europa” auf Musikkassette erscheinenden Hörspiele wurden in hohen Auflagen vertrieben. Nach den Angaben des Klägers erreichten die Hörspiele Ende der achtziger Jahre eine Auflage von bis zu 250.000 Stück; heute liegen die Auflagen noch bei 15.000 bis 25.000 Stück. Einzelne Kassetten enthalten bis zu fünfzehn Kompositionen des Klägers. Der Kläger erfuhr von dem Umfang der Nutzung seiner Werke erst im Juni 1996.
Der Kläger hat behauptet, er sei bei Abschluû der Verträge wirtschaftlich unerfahren und auf das von der Beklagten angebotene Entgelt angewiesen gewesen. Er sei davon ausgegangen, daû seine Kompositionen nur gelegentlich genutzt und nur in geringer Auflage für Hörspiele verwertet würden. Er hat die Ansicht vertreten, daû das ihm gezahlte Pauschalhonorar gemessen an dem, was für derartige Kassetten bei Nutzung des GEMA-Repertoires gezahlt werden müsse , unverhältnismäûig niedrig sei.
Mit seiner Klage begehrt der Kläger im Wege der Stufenklage Auskunft, Einwilligung in die Vertragsanpassung und Zahlung, wobei er einstweilen nur die ersten beiden Anträge verlesen hat.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat vorgetragen, dem Kläger sei bekannt gewesen, daû das Tonstudio der Beklagten, dem er seine Kompositionen zur Verfügung gestellt habe, ausschlieûlich mit der Produktion von Hörspielen befaût gewesen sei, die unter dem Label ªEuropaº erschienen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat der Klage mit der ersten Stufe durch Teilurteil stattgegeben und die Beklagte ± unter Zurückverweisung der noch nicht entscheidungsreifen Teile der Stufenklage an das Landgericht ± antragsgemäû verurteilt,
dem Kläger darüber Auskunft zu geben, wie sie die (im einzelnen bezeichneten und in hörbarer Form vorgelegten) 152 Kompositionen des Klägers in den letzten zehn Jahren vor dem Tag der Zustellung der Klage verwertet hat, insbesondere unter Bezeichnung der einzelnen Vervielfältigungsstücke, ihrer Gesamtauflage, ihrer Verkaufspreise sowie der Erträge aus dem Verkauf.
Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Revision der Beklagten, mit der sie ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Der Kläger beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat einen Auskunftsanspruch des Klägers zur Vorbereitung eines auf Vertragsanpassung und Zahlung gerichteten Anspruchs aus § 36 UrhG bejaht und zur Begründung ausgeführt:
Der Urheber könne von seinem Vertragspartner zur Vorbereitung eines Anspruchs aus § 36 UrhG Auskunft über die bereits erzielten Erträgnisse aus der Nutzung des Werkes, über die bisherigen Aufwendungen sowie weitere für die Geltendmachung eines Anpassungsbegehrens erforderliche Einzelumstände verlangen. Dafür brauche er noch nicht alle Voraussetzungen des Hauptanspruchs darzulegen, vielmehr sei es ausreichend, daû er greifbare Anhaltspunkte für das Vorliegen des Hauptanspruchs vortrage. Diese Voraussetzungen seien im Streitfall gegeben.
Zwar habe der Kläger in Anbetracht der groûen Zahl der abgenommenen Kompositionen davon ausgehen müssen, daû die Beklagte einen groûen Bedarf an derartigen kurzen Melodien gehabt habe und seine Kompositionen auch in erheblichem Umfang verwenden würde. Die Vertragslage, nach der die Beklagte zur umfangreichen Nutzung berechtigt gewesen sei, stehe aber einem Anpassungsanspruch nicht entgegen. Wie intensiv die Beklagte die Kompositionen habe nutzen wollen, lasse sich den Verträgen nicht entnehmen und sei möglicherweise damals auch der Beklagten noch nicht klar gewesen. Immerhin verwende die Beklagte die Kompositionen des Klägers bis heute, wobei es immer noch um eine Auflagenstärke von bis zu 25.000 Stück gehe. Auch wenn der Kläger in den Büroräumen der Beklagten die Beweise früherer Verkaufserfolge ± insbesondere die ªGoldenen Schallplattenº, mit denen die Beklagte ausgezeichnet worden sei ± wahrgenommen habe, habe kein Anlaû zu der Annahme bestanden, daû seine Musik laufend immer wieder verwendet werden würde. Im übrigen dürfe nicht ausschlieûlich auf die Vorstellungen der Parteien bei Vertragsschluû abgestellt werden. Denn der Anpassungsanspruch des § 36 UrhG bestehe ± entsprechend seinem Zweck, den unerfahrenen oder abhängigen Urheber zu schützen ± selbst dann, wenn das grobe Miûverhältnis als mehr oder weniger wahrscheinlich vorauszusehen gewesen sei.
Ein Anpassungsanspruch sei auch dann nicht ausgeschlossen, wenn es branchenüblich sei, untergeordnete Beiträge mit einem Pauschalhonorar abzugelten. Denn von einem untergeordneten Beitrag könne hier nicht ausgegangen werden; die Musik trage nicht unwesentlich zu dem Gesamtwerk einer Hörspielproduktion bei. Im übrigen habe die Beklagte nicht hinreichend zu einer entsprechenden Branchenübung vorgetragen.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben teilweise Erfolg. Sie führen dazu, daû die Klage mit einem Teil des im Wege der Stufenklage geltend gemachten Auskunftsantrags ± soweit die Beklagte dem Kläger Auskunft über die Erträge aus dem Verkauf von Hörspielkassetten erteilen soll ± als derzeit unbegründet abgewiesen wird. Die weitergehende Revision ist dagegen nicht begründet.
1. Das Berufungsgericht ist ohne weiteres davon ausgegangen, daû der Kläger für die in Rede stehenden Kompositionen Urheberrechtsschutz genieût. Dies läût keinen Rechtsfehler erkennen und wird auch von der Revision nicht beanstandet.
2. Mit Recht hat das Berufungsgericht einen Auskunftsanspruch des Klägers gegen die Beklagte bejaht. Dieser Anspruch umfaût jedoch zumindest derzeit noch nicht die Auskunft über die von der Beklagten im einzelnen erwirtschafteten Erträge.

a) Für die Gewährung des in Rede stehenden Auskunftsanspruchs muû ± wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat ± nicht bereits feststehen, daû dem Kläger ein Anspruch nach § 36 Abs. 1 UrhG auf Einwilligung in eine Vertragsanpassung zusteht. Vielmehr kann der Urheber grundsätzlich immer
dann, wenn aufgrund nachprüfbarer Tatsachen klare Anhaltspunkte für einen solchen Anspruch bestehen, Auskunft und gegebenenfalls Rechnungslegung verlangen , um im einzelnen die weiteren Voraussetzungen dieses Anspruchs ermitteln und die zu zahlende Vergütung berechnen zu können (vgl. OLG Nürnberg Schulze RzU OLGZ 130 S. 6 mit Anm. Gerstenberg; OLG Nürnberg ZUM-RD 1999, 126, 128; Schricker/Schricker, Urheberrecht, 2. Aufl., § 36 UrhG Rdn. 14; v. Gamm, UrhG, § 36 Rdn. 10; Hertin in Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 9. Aufl., § 36 UrhG Rdn. 10; Hagen, Der Bestsellerparagraph im Urheberrecht, 1990, S. 155 f.; ferner OLG Hamm NJW-RR 1990, 1148 und dazu Spautz in Möhring /Nicolini, UrhG, 2. Aufl., § 36 Rdn. 22). Eine solche Auskunftspflicht besteht in jedem Rechtsverhältnis, und zwar immer dann, wenn der Berechtigte entschuldbarerweise über Bestehen und Umfang seines Rechts im Ungewissen, der Verpflichtete hingegen in der Lage ist, unschwer solche Auskünfte zu erteilen (RGZ 158, 377, 379; BGHZ 10, 385, 387; BGH, Urt. v. 7.12.1979 ± I ZR 157/77, GRUR 1980, 227, 232 ± Monumenta Germaniae Historica; BGHZ 95, 274, 278 f. ± GEMA-Vermutung I).
Allerdings ergeben sich aus der Natur des Auskunftsbegehrens als eines aus Treu und Glauben abgeleiteten Anspruchs auch Grenzen der Auskunftspflicht. Sie scheidet nicht nur dann aus, wenn auf seiten des Berechtigten die geforderten Angaben zur Erreichung des Vertragszweckes nicht unbedingt erforderlich sind, sondern setzt auch auf seiten des Verpflichteten voraus, daû er dem Auskunftsverlangen ohne unzumutbaren Aufwand und ohne Beeinträchtigung berechtigter Interessen nachkommen kann (vgl. BGHZ 10, 385, 387).

b) Soweit der Kläger Auskunft über den Umfang der Verwertung seiner Kompositionen in den Hörspielproduktionen der Beklagten sowie über die Verkaufspreise verlangt, liegen diese Voraussetzungen vor.
aa) Hat der Urheber für die Nutzung seiner Werke wie im Streitfall ein Pauschalhonorar vereinbart, ist ihm der Verwerter an sich keine Rechenschaft darüber schuldig, in welchem Umfang er das Werk nutzt (vgl. zum Verlagsvertrag Schricker, Verlagsrecht, 3. Aufl., § 5 VerlagsG Rdn. 15). Andererseits handelt es sich hierbei ± jedenfalls ist Gegenteiliges im Streitfall nicht ersichtlich ± um Informationen , die aus der Sicht des Verwerters verhältnismäûig einfach zu beschaffen sind und an denen kein besonderes Geheimhaltungsinteresse besteht. Im Streitfall gilt dies zunächst einmal für die Frage, bei welchen Hörspielproduktionen überhaupt Kompositionen des Klägers zum Einsatz gekommen sind. Es gilt aber auch für das Auskunftsverlangen hinsichtlich der verkauften Auflage der jeweiligen Produktionen sowie der entsprechenden Verkaufspreise.
bb) Soweit es um diese Auskünfte geht, liegen greifbare Anhaltspunkte dafür vor, daû dem Kläger ein Anspruch aus § 36 Abs. 1 UrhG zusteht.
(1) Es ist hinreichend wahrscheinlich, daû das dem Kläger für die uneingeschränkte Nutzung gewährte Honorar in Höhe von 50 DM pro Komposition in einem groben Miûverhältnis zu den Erträgnissen steht, die die Beklagte aus der Nutzung der Werke des Klägers hat ziehen können.
Allerdings bleibt § 36 UrhG in den Fällen unanwendbar, in denen ein untergeordneter Beitrag durch ein branchenübliches Pauschalhonorar abgegolten worden ist (BGHZ 137, 387, 396 f. ± Comic-Übersetzungen I; BGH, Urt. v. 20.3.1986 ± I ZR 179/83, GRUR 1986, 885, 886 ± METAXA). Die Kompositionen des Klägers können indessen ± wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat ± nicht lediglich als untergeordnete Beiträge eingestuft werden, die in dem Gesamtwerk der Hörspielproduktion aufgehen, ohne den dem Zuhörer vermittelten Eindruck entscheidend prägen zu können. Auch wenn bei derartigen Produktio-
nen die erzählte Geschichte und der Dialog im Mittelpunkt stehen mögen, kommt doch den zur Unterstreichung dramatischer Effekte eingesetzten Musiksequenzen eine maûgebliche, den Gesamteindruck prägende Wirkung zu, die das Berufungsgericht überzeugend mit der Bedeutung der Filmmusik für den Spielfilm verglichen hat.
Die Revision verweist demgegenüber auf das Vorbringen der Beklagten, dem zufolge es ± ungeachtet der Bedeutung der Musiksequenzen für die jeweiligen Hörspielproduktionen ± in der Branche der Produzenten derartiger Hörspiele üblich sei, die Komponisten der Begleitmusik mit einem (niedrigen) Pauschalhonorar zu entgelten. Dieses Vorbringen ist jedoch nicht erheblich. Denn auch eine entsprechende Branchenübung schlieût es nicht aus, ein grobes Miûverhältnis i.S. des § 36 Abs. 1 UrhG anzunehmen. Auch wenn eine bestimmte Honorierung allgemeiner Übung innerhalb der Branche entspricht, besagt dies nicht notwendig, daû eine solche Honorierung auch angemessen ist. Als Angemessenheitsmaûstab sind vielmehr auch die Tarife der Verwertungsgesellschaften, hier insbesondere der GEMA, heranzuziehen, die ± wie die Beklagte einräumt ± für die Verwendung von Musik bei Hörspielproduktionen kein Pauschalentgelt, sondern eine prozentuale Beteiligung und damit deutlich höhere Vergütungen vorsehen, als sie im Streitfall dem Kläger gewährt worden sind.
Der Kläger hat bislang nur wenige Hinweise auf den Umfang der Nutzung seiner Kompositionen geben können. Sie reichen indessen für das hier in Rede stehende Auskunftsverlangen aus, um ein grobes Miûverhältnis als hinreichend wahrscheinlich anzusehen.
(2) In der Rechtsprechung wird für das Vorliegen eines Anspruchs aus § 36 Abs. 1 UrhG darüber hinaus vorausgesetzt, daû die hohen Erträgnisse aus der
Nutzung des Werkes für den Urheber unerwartet sind (BGHZ 115, 63, 66 ± Horoskop -Kalender; 137, 387, 397 ± Comic-Übersetzungen I). Das Berufungsgericht ist mit Recht davon ausgegangen, daû auch das Vorliegen dieses Merkmals hinreichend wahrscheinlich ist.
Die Revision tritt dem entgegen und verweist auf das Vorbringen der Beklagten , aus dem sich eine Reihe von klaren Indizien dafür ergäbe, daû der Kläger mit einem beachtlichen Erfolg der Hörspielproduktionen habe rechnen müssen. Mit Recht hat das Berufungsgericht dieses Vorbringen nicht als entscheidend angesehen. Denn ob der Erfolg für den Urheber unerwartet ist, hängt von der Gröûe des Erfolges und damit von der begehrten Auskunft ab. Mit Recht hat das Berufungsgericht auch darauf hingewiesen, daû im Falle eines krassen Miûverhältnisses zwischen dem tatsächlich gewährten Pauschalentgelt und einem an der unteren Vergütungsgrenze orientierten Beteiligungshonorar eine tatsächliche Vermutung dafür spricht, daû zwischen der vereinbarten Urhebervergütung und den Erträgnissen aus der Nutzung des Werkes unerwartet ein grobes Miûverhältnis besteht (vgl. BGHZ 115, 63, 67 f. ± Horoskop-Kalender; BGH, Urt. v. 21.6.2001 ± I ZR 245/98, GRUR 2002, 153, 155 = WRP 2002, 96 ± Kinderhörspiele ). Die begehrte Auskunft kann dem Kläger unter diesen Umständen nur verwehrt werden, wenn schon jetzt feststünde, daû der eingetretene Erfolg, wie groû er auch ausgefallen sein mag, aus der Sicht des Klägers nicht nur im Bereich des Möglichen lag, sondern auch wahrscheinlich war. Hiervon kann indessen nicht ausgegangen werden.
cc) Auch wenn die Verurteilung der Beklagten hinsichtlich dieser Punkte grundsätzlich zu Recht ergangen ist, bedarf doch der Urteilsausspruch im einzelnen (ª... verwertet hat, insbesondere unter Bezeichnung der einzelnen Vervielfäl-
tigungsstücke, ihrer Gesamtauflage, ihrer Verkaufspreise ...º) der klarstellenden Korrektur.
(1) So kann es nicht bei der vom Berufungsgericht ausgesprochenen Verpflichtung bleiben, ªdie einzelnen Vervielfältigungsstückeº zu bezeichnen. Gemeint ist hiermit ± entgegen dem Wortlaut ± nicht etwa eine Auflistung jedes einzelnen hergestellten Exemplars der verschiedenen Hörspielproduktionen; dies würde im Zweifel schon daran scheitern, daû die einzelnen Musikkassetten keine individuelle Kennzeichnung im Sinne einer Herstellungsnummer o.ä. aufweisen. Gemeint ist offensichtlich, daû Auskunft darüber erteilt wird, für welche Hörspielproduktionen , also für welche Titel, die Beklagte Kompositionen des Klägers verwendet hat. Dies ist bei der gebotenen Neufassung der erfolgten Verurteilung zu berücksichtigen.
(2) Soweit das Berufungsgericht die Beklagte zur Erteilung einer Auskunft über die ªGesamtauflageº verurteilt hat, ist der klarstellende Hinweis geboten, daû im Rahmen des § 36 UrhG allein die verkaufte Auflage von Bedeutung ist. Denn der nicht verkaufte Lagerbestand trägt nicht zu einer Erhöhung der Erträgnisse bei, auf die es hier letztlich ankommt.
(3) Ferner ist die Zeitangabe im Tenor ± Auskunft über eine Verwertung ªin den letzten 10 Jahren vor dem Tag der Zustellung der Klageº ± zu korrigieren. Mit Recht rügt die Revision, daû das Berufungsgericht das Auskunftsverlangen damit auf einen Zeitraum erstreckt hat (ausweislich der Akten wurde die Klage am 1.10.1996 zugestellt), in dem der Beklagten unstreitig noch gar keine Kompositionen des Klägers vorlagen. Eine Auskunftspflicht kommt vielmehr nur für die Zeit ab 1988 in Betracht. Da eine Verwertung zu einem früheren Zeitpunkt ohnehin ausscheidet, kann die zeitliche Bestimmung des Verwertungszeitraums vollstän-
dig entfallen (so schon der in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht korrigierte Antrag), ohne daû damit eine sachliche Erweiterung des ausgesprochenen Verbots verbunden wäre.
(4) Schlieûlich bleibt bei der Verurteilung zur Bezeichnung der Verkaufspreise offen, ob damit die Endverbraucher- oder die Herstellerabgabepreise gemeint sind. Auch hier ergibt sich aus dem Zweck, für den der Kläger die Auskunft benötigt, daû insofern auf den Herstellerabgabepreis abzustellen ist, zumal für Musikkassetten wegen des Preisbindungsverbots keine verbindlichen Endverbraucherpreise bestehen können (vgl. den insofern vergleichbaren Sachverhalt bei BGH GRUR 2002, 153 ± Kinderhörspiele).

c) Bedenken begegnet allerdings die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte sei schon jetzt verpflichtet, Auskunft über die von ihr erwirtschafteten Erträge zu erteilen. Eine solche Auskunft umfaût eine Offenlegung der Kalkulation einschlieûlich sämtlicher Gestehungskosten, insbesondere auch der Honorare, die an andere Urheber oder ausübende Künstler gezahlt worden sind. Auf diese Angaben erstreckt sich der bestehende Auskunftsanspruch des Klägers jedenfalls zur Zeit noch nicht. Zum einen wird durch eine derart weitgehende Verpflichtung das berechtigte Interesse der Beklagten an der Geheimhaltung ihrer Kalkulation beeinträchtigt und ihr im übrigen ein erheblicher Aufwand zugemutet. Zum anderen steht nicht fest, ob der Kläger diese Angaben wirklich benötigt. Denn entweder läût sich schon aufgrund des Umfangs der Nutzung ein Anspruch auf Vertragsanpassung ausschlieûen, oder es gelingt dem Kläger, aufgrund der zu erteilenden Auskunft (oben unter b) ein krasses Miûverhältnis zwischen dem tatsächlich gewährten Pauschalhonorar und einem noch angemessenen Beteiligungshonorar darzutun. Auch in diesem zweiten Fall benötigt der Kläger die weitere Auskunft nicht. Vielmehr wäre es dann Sache der Beklagten, etwa durch Of-
fenlegung ihrer Kalkulation darzulegen, daû ein grobes Miûverhältnis nicht besteht.
III. Danach ist das angefochtene Urteil auf die Revision der Beklagten teilweise aufzuheben. Soweit die Beklagte zur Auskunft über die Erträge aus dem Verkauf von Hörspielkassetten verurteilt worden ist, ist die Klage als derzeit unbegründet abzuweisen. Im übrigen ist die Revision der Beklagten zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist eine Musikagentur, die auch Tonträger herstellt. Sie nimmt die Beklagte, ein Mineralölunternehmen, wegen unberechtigter Nutzung einer angeblich von ihr hergestellten Tonaufnahme zu Werbezwecken hauptsächlich auf Schadensersatz und Auskunftserteilung in Anspruch.

2

Die Beklagte suchte im Juni 1993 für ihren Werbespot "ESSO C-Store" eine Hintergrundmusik, die besser als die bereits vorhandene für den deutschen Markt passen würde. Nach Gesprächen zwischen dem Werbeleiter O. der Beklagten und dem Geschäftsführer F. der Klägerin wurde diesem ein Rechercheauftrag erteilt, wobei zwischen den Parteien streitig ist, ob der Geschäftsführer F. persönlich oder die Klägerin auf der einen und die Beklagte oder die Werbeagentur M. H. GmbH (im Weiteren: M. ) auf der anderen Seite als Vertragspartner beteiligt waren. Der Geschäftsführer der Klägerin legte dem Werbeleiter der Beklagten eine Musikkassette mit zehn Vorschlägen vor, aus denen dieser die Aufnahme "Whistling for a train" auswählte. Im Anschluss daran kam es Ende Juni 1993 in Hamburg zu einem Treffen zwischen dem Werbeleiter der Beklagten und dem Geschäftsführer der Klägerin, wobei streitig ist, ob bereits bei dieser Zusammenkunft eine Vereinbarung über die Nutzung der Tonaufnahme durch die Beklagte geschlossen wurde. Mit Schreiben vom 28. Juni 1993 sandte M. an den Geschäftsführer der Klägerin eine Auftragserteilung mit folgendem Inhalt: ESSO TV 30 C-Store 3/93 Musikrecherche für ESSO TV C-Store 900 DM Nutzungsrechte/Rechte am Werk 'Whistling for a train' TV-Musik für ESSO TV C-Store Einsatz Deutschland TV/93 10.000 DM

3

Der Geschäftsführer der Klägerin stellte der Werbeagentur M. daraufhin am 3. Juli 1993 unter der Bezeichnung "Music Consultant" für die Musikrecherche einen Betrag von 900 DM und für die "Nutzungsrechte /Rechte am Werk 'Whistling for a train' als TV-Musik für ESSO TV C-Store Einsatz Deutschland TV/93" einen Betrag von 10.000 DM zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung (Anlage B 12).

4

Die Beklagte nutzte einen Ausschnitt aus der Tonaufnahme "Whistling for a train" in den Jahren 1993 und 1994 als Hintergrundmusik für einen FernsehWerbespot , wobei im Jahre 1993 mindestens 102 Schaltungen und im September 1994 zumindest 56 Schaltungen erfolgten.

5

Die Klägerin hat vorgetragen, sie habe die streitgegenständliche Tonaufnahme "Whistling for a train" hergestellt. Die Vereinbarung über die Einräumung der Nutzungsrechte sei zwischen ihr und der Beklagten ohne Beteiligung von M. zustande gekommen. Ihr Geschäftsführer sei nach dem Treffen mit dem Werbeleiter der Beklagten im Juni 1993 davon ausgegangen, dass der Werbespot im Jahre 1993 höchstens zehn Mal geschaltet werde. Denn der Werbeleiter der Beklagten habe erklärt, dass die Aufnahme lediglich "für ein paar Schaltungen" genutzt werde. Nur für diese Anzahl von Schaltungen habe sie sich mit der Nutzungsvergütung von 10.000 DM einverstanden erklärt. Sie habe der Beklagten weder für 1993 noch für das Jahr 1994 eine unbegrenzte Nutzung der Tonaufnahme gegen Zahlung einer Pauschalvergütung von 10.000 DM eingeräumt.

6

Die Klägerin begehrt Schadensersatz auf der Grundlage einer Lizenzanalogie. Zur Berechnung ihres bezifferten Klageantrags hat sie ausgeführt, dass mit dem vereinbarten Entgelt von 10.000 DM zehn Schaltungen abgegolten gewesen seien, so dass pro Schaltung eine Vergütung von 1.000 DM vereinbart gewesen sei. Von 158 unstreitig vorgenommenen Schaltungen (102 im Jahre 1993 und 56 im September 1994) seien 148 ohne Erlaubnis vorgenommen worden. Hieraus errechne sich eine Lizenzgebühr von 148.000 DM. Da durch die Nutzungsvereinbarung auch urheberrechtliche Nutzungsrechte hätten abgegolten werden sollen und eine Relation dieser beiden Rechte von 50:50 vereinbart worden sei, mache sie den auf sie entfallenden Betrag von 74.000 DM geltend.

7

Im Jahre 1994 seien erheblich mehr Schaltungen des in Rede stehenden Werbespots erfolgt, als die Beklagte zugestanden habe. Dies werde durch eine Liste der Media Intensiv (Anlage K 14) belegt, aus der allein für das Jahre 1994 insgesamt 414 Schaltungen hervorgingen. Über die genaue Anzahl der Schaltungen müsse die Beklagte Auskunft erteilen.

8

Die Klägerin hat beantragt, 1. die Beklagte zu verurteilen, an sie 37.755 € nebst Zinsen zu zahlen; 2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, wie oft sie den Werbespot "ESSO TV C-Store 3/93" insgesamt geschaltet hat, und zwar unter detaillierter Angabe des jeweiligen Schaltungszeitpunkts, aufgeschlüsselt nach Medien (TV, Radio, Kino) und Sendeanstalten, sowie entsprechend Rechnung zu legen und die gemachten Angaben an Eides Statt zu versichern; 3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, die Schaltungen gemäß Ziffer 2 auch insoweit angemessen zu vergüten, als die Nutzung den bislang eingeklagten Betrag in Höhe von 37.755 € übersteigt, wobei die bislang nicht Iizenzierten Schaltungen in doppelter Höhe zu vergüten sind.

9

Die Beklagte hat demgegenüber vorgebracht, die Klägerin sei nicht als Herstellerin der Tonaufnahme "Whistling for a train" anzusehen. Die Nutzungsvereinbarung , die zwischen dem Geschäftsführer der Klägerin persönlich und M. geschlossen worden sei, enthalte keine Begrenzung des Schaltvolumens. Der Werbespot mit der neuen Hintergrundmusik habe nur bis zum Einsatz eines neuen Werbespots gesendet werden sollen, der für das Jahr 1994 konkret geplant gewesen sei. Die von der Klägerin erhobenen Ansprüche seien zudem verjährt.

10

Das Landgericht hat der Klägerin unter Abweisung der Klage im Übrigen für die Nutzung von Teilen der Tonaufnahme "Whistling for a train" als Hintergrundmusik für ihren Werbespot im Jahre 1994 einen Anspruch auf Zahlung von fiktiven Lizenzgebühren in Höhe von 5.112,92 € zuerkannt und die Beklagte des Weiteren verurteilt, an Eides Statt zu versichern, dass sie ihre im Laufe des Verfahrens gegebenen Auskünfte über vorgenommene Schaltungen nach bestem Wissen erteilt habe.

11

Die gegen die Teilabweisung gerichtete Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung abgewiesen.

12

Der Senat hat die Revision der Klägerin insoweit zugelassen, als das Berufungsgericht einen weiteren Schadensersatzanspruch wegen der seit dem 1. Januar 1994 im Fernsehen erfolgten Schaltungen des Werbespots "ESSO TV C-Store 3/93" verneint hat. In diesem Umfang verfolgt die Klägerin mit der Revision ihr Klagebegehren weiter. Die Beklagte beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

13

I. Das Berufungsgericht hat der Klägerin wegen unlizenzierter Nutzung von Ausschnitten aus der Tonaufnahme "Whistling for a train" im Jahre 1994 unter dem Gesichtspunkt einer Lizenzanalogie einen Schadensersatzanspruch aus § 97 Abs. 1 UrhG (a.F.) in Höhe von 5.112,92 € zuerkannt. Die weitergehende Klage hat es für unbegründet erachtet. Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt:

14

Die Klägerin sei Inhaberin der Tonträgerherstellerrechte an der streitgegenständlichen Aufnahme, von der die Beklagte in den Jahren 1993 und 1994 Ausschnitte für ihren Werbespot benutzt habe. Für die Nutzung im Jahre 1993 stünden der Klägerin keine Ansprüche mehr zu, weil die Parteien des Nutzungsvertrages - der Geschäftsführer der Klägerin persönlich und M. - eine Pauschalvergütung von 10.000 DM für alle im Jahre 1993 vorgenommenen Schaltungen vereinbart hätten.

15

Die Nutzungsvereinbarung habe sich dagegen nicht auf Schaltungen des Werbespots mit der streitgegenständlichen Hintergrundmusik im Jahre 1994 erstreckt. Der Klägerin stehe daher wegen der unlizenzierten Nutzung der Tonaufnahme "Whistling for a train" der zuerkannte Zahlungsanspruch unter dem Gesichtspunkt einer Lizenzanalogie zu. Daneben sei auch ein Schadensersatz- anspruch auf Bezahlung fiktiver Lizenzen für 1994 aus § 97 Abs. 1 UrhG a.F. gegeben.

16

Maßstab für die Höhe des Zahlungsanspruchs der Klägerin sei die für das Jahr 1993 getroffene Nutzungsvereinbarung. Diese sei in der Weise auszulegen , dass für das Jahr 1993 eine Pauschalvergütung von 10.000 DM für eine unbeschränkte Nutzung geschuldet gewesen sei. Demgemäß hätten verständige Vertragspartner auch für das Jahr 1994 eine entsprechende Vergütung - unabhängig von der Anzahl der vorgenommenen Schaltungen - getroffen.

17

Ein Anspruch der Klägerin auf Auskunftserteilung über die im Jahre 1994 vorgenommenen Schaltungen bestehe nicht, da die Beklagte die begehrte Auskunft während des Rechtsstreits erteilt habe. Über Schaltungen im Kino und Hörfunk brauche die Beklagte keine Auskunft zu erteilen, da es keine Anhaltspunkte gebe, dass sie den Spot auch in diesen Medien verbreitet habe. Hinsichtlich der für das Jahr 1994 erteilten Auskunft brauche die Beklagte nicht die Richtigkeit ihrer Angaben an Eides Statt zu versichern, da ihr nicht vorgeworfen werden könne, dass sie die Auskunft nicht mit der erforderlichen Sorgfalt erteilt habe.

18

II. Die Angriffe der Revision gegen die vom Berufungsgericht vorgenommene Bemessung des Schadensersatzanspruchs der Klägerin wegen der seit dem 1. Januar 1994 im Fernsehen erfolgten Schaltungen des Werbespots "ESSO TV C-Store 3/93" haben Erfolg. Sie führen insoweit zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

19

1. Das Berufungsgericht ist im rechtlichen Ansatz zutreffend davon ausgegangen , dass der Klägerin gegen die Beklagte wegen der im Jahre 1994 vorgenommenen Schaltungen des Werbespots "ESSO TV C-Store 3/93" dem Grunde nach aus § 97 Abs. 1 UrhG a.F. (§ 97 Abs. 2 Satz 3 UrhG n.F.) ein Schadensersatzanspruch nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie zusteht.

20

Das Berufungsgericht hat in Übereinstimmung mit dem Landgericht festgestellt , dass die Klägerin Inhaberin der Tonträgerherstellerrechte gemäß § 85 UrhG an der Tonaufnahme "Whistling for a train" ist. Unstreitig hat die Beklagte in den Jahren 1993 und 1994 Ausschnitte aus dieser Aufnahme als Hintergrundmusik für den hier in Rede stehenden Werbespot benutzt. Nach den weiteren Feststellungen des Berufungsgerichts war die Beklagte hierzu im Jahre 1994 nicht (mehr) berechtigt, da die zwischen dem Geschäftsführer der Klägerin und M. vereinbarte Nutzungsrechtseinräumung sich nicht auf den Zeitraum ab 1. Januar 1994 erstreckt hat.

21

2. Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die vom Berufungsgericht vorgenommene Bemessung des Schadensersatzanspruchs der Klägerin.

22

a) Die Klägerin ist als Gläubigerin des Schadensersatzanspruchs aus § 97 Abs. 1 UrhG a.F. berechtigt, Schadensersatz nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie zu verlangen. Bei dieser Art der Berechnung der Höhe des zu leistenden Schadensersatzes ist zu fragen, was vernünftige Vertragspartner als Vergütung für die vom Verletzer vorgenommenen Benutzungshandlungen vereinbart hätten. Zu ermitteln ist der objektive Wert der Benutzungsberechtigung. Dabei ist unerheblich, ob der Verletzer selbst bereit gewesen wäre, für seine Nutzungshandlungen eine Vergütung in dieser Höhe zu zahlen (BGH, Urt. v.

6.10.2005 - I ZR 266/02, GRUR 2006, 136 Tz. 23 = WRP 2006, 274 - Pressefotos , m.w.N.).

23

b) Die Höhe der als Schadensersatz zu zahlenden Lizenzgebühr hat der Tatrichter gemäß § 287 ZPO unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach seiner freien Überzeugung zu bemessen. Im Revisionsverfahren ist nur zu prüfen, ob die tatrichterliche Schätzung auf grundsätzlich falschen oder offenbar unsachlichen Erwägungen beruht oder ob wesentliche, die Entscheidung bedingende Tatsachen außer Acht gelassen worden sind, insbesondere ob schätzungsbegründende Tatsachen nicht gewürdigt worden sind, die von den Parteien vorgebracht worden sind oder sich aus der Natur der Sache ergeben (vgl. BGHZ 77, 16, 24 - Tolbutamid; 97, 37, 50 - Filmmusik; BGH, Urt. v. 3.7.1986 - I ZR 159/84, GRUR 1987, 36 - Liedtextwiedergabe II; BGH GRUR 2006, 136 Tz. 24 - Pressefotos). Die vom Berufungsgericht vorgenommene Bemessung der angemessenen Lizenzgebühr ist nicht frei von solchen Fehlern.

24

c) Das Berufungsgericht hat darauf abgestellt, dass zwischen den Parteien für das Jahr 1993 eine Nutzungsvereinbarung gegolten hat, die eine Pauschalvergütung in Höhe von 10.000 DM - unabhängig von der Anzahl der Schaltungen - vorgesehen hat. Es hat angenommen, eine entsprechende Pauschalvergütung stelle auch für das Jahr 1994 jedenfalls so lange eine angemessene Grundlage für eine Schadensschätzung dar, als nicht eine deutliche Ausweitung der Nutzung nach Anzahl der Schaltungen und Art der Medien über diejenige des Jahres 1993 hinaus gegeben sei, was im Streitfall nicht angenommen werden könne. Vernünftige Vertragsparteien hätten die Lizenzberechnung nicht auf eine Stücklizenz umgestellt oder sonst gänzlich andere Bedingungen vereinbart, wenn sich die Erstellung des neuen Werbespots, der den streitgegenständlichen Spot ersetzt hätte, lediglich verzögert hätte und die bis- herige Nutzung nach Art und Umfang lediglich noch eine Zeitlang fortgesetzt worden wäre. Dadurch hätte sich an der Grundkonstellation nichts geändert, dass der Spot nur übergangsweise habe zum Einsatz kommen sollen.

25

d) Bei diesen Erwägungen hat das Berufungsgericht wesentliche schätzungsbegründende Tatsachen, die insbesondere von der Klägerin vorgetragen worden sind, nicht genügend berücksichtigt. Im Rahmen der Ermittlung des objektiven Werts der Benutzungsberechtigung, der für die Bemessung der Lizenzgebühr maßgebend ist, müssen die gesamten relevanten Umstände des Einzelfalls in Betracht gezogen und umfassend gewürdigt werden (BGH GRUR 2006, 136 Tz. 26 - Pressefotos). Die Revision rügt mit Recht, dass das Berufungsgericht dieser Anforderung nicht gerecht geworden ist.

26

Das Berufungsgericht hat die Höhe der angemessenen Lizenzgebühr in der Weise berechnet, dass es die für das Jahr 1993 vereinbarte Pauschalvergütung auf das Jahr 1994 fortgeschrieben hat, da nicht anzunehmen sei, dass im Jahre 1994 eine deutliche Ausweitung der Nutzung nach Anzahl der Schaltungen und Art der Medien stattgefunden habe. Die Revision weist mit Recht darauf hin, dass eine "Fortschreibung" der für 1993 geltenden Vertragsbedingungen auf die im Jahre 1994 erfolgten unberechtigten Nutzungen nur dann gerechtfertigt wäre, wenn davon ausgegangen werden könnte, dass die für 1993 getroffene Lizenzvereinbarung dem objektiven Wert der Nutzungsberechtigung entsprochen hätte. Dies hat das Berufungsgericht jedoch nicht festgestellt und kann auf der Grundlage des unstreitigen Sachverhalts auch nicht angenommen werden.

27

Die Klägerin hat unter Beweisantritt vorgetragen, dass eine Pauschalvergütung von 10.000 DM für das restliche Jahr 1993 (Juli bis Dezember) ohne Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl von Schaltungen erheblich unter dem objektiven Wert einer solchen Nutzungserlaubnis liege. Sie hat die Ansicht vertreten , eine Vergütung in dieser Höhe sei derart unangemessen, dass bereits die Grenze zur Sittenwidrigkeit überschritten sei. Hätte die Klägerin - wie sie geltend gemacht hat - die Nutzungsberechtigung für das Jahr 1993 zu einer deutlich unter ihrem objektiven Wert liegenden Vergütung erteilt, so stellte das vereinbarte Entgelt keine geeignete Grundlage für die Bemessung der Lizenzgebühr für die im Jahre 1994 erfolgte unberechtigte Nutzung von Ausschnitten aus der Tonaufnahme "Whistling for a train" dar. Die Klägerin ist nach ihrem - für die Revisionsinstanz zu unterstellenden - Vortrag bei Abschluss der Lizenzvereinbarung davon ausgegangen, dass der Werbespot der Beklagten mit der in Rede stehenden Hintergrundmusik höchstens zehn bis zwanzig Mal im Jahre 1993 geschaltet werde und nicht - wie unstreitig geschehen - 102 Mal. Trifft dies zu, kann entgegen der Annahme des Berufungsgerichts nicht angenommen werden, dass sie - hätte sie Kenntnis von der Anzahl der tatsächlich vorgenommenen Schaltungen des Werbespots gehabt - für das Jahr 1994 (noch einmal) einen Vertrag gleichen Inhalts abgeschlossen hätte.

28

III. Das angefochtene Urteil kann danach keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht einen weiteren Schadensersatzanspruch wegen der seit dem 1. Januar 1994 im Fernsehen erfolgten Schaltungen des Werbespots "ESSO TV C-Store 3/93" für unbegründet erachtet hat. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht den objektiven Wert der hier in Rede stehenden Benutzungsberechtigung gemäß § 287 ZPO unter Würdigung aller relevanten Umstände des Streitfalls zu ermitteln haben. Hierzu weist der Senat noch auf Folgendes hin:

29

Bei der Festsetzung einer angemessenen Lizenzgebühr liegt es nahe, branchenübliche Vergütungssätze und Tarife als Maßstab heranzuziehen, wenn sich in dem entsprechenden Zeitraum eine solche Übung herausgebildet hat (vgl. BGH GRUR 2006, 136 Tz. 23 - Pressefotos). Es wird deshalb zu prüfen sein, ob es für die einschlägige Nutzungsart - die Verwendung einer Tonaufnahme in einem Fernsehwerbespot - Tarifwerke von Verwertungsgesellschaften oder Vergütungssätze anderer Organisationen gibt, die als allgemein übliche Vergütungssätze anzusehen sind oder zumindest als Anhaltspunkt dienen können. Dabei wird die von der Klägerin genannte Empfehlung des Deutschen Musikverlegerverbandes zu würdigen sein. Lassen sich keine üblichen Honorare ermitteln, ist die angemessene Lizenzgebühr gemäß § 287 ZPO unter Berücksichtigung aller Umstände in freier Beweiswürdigung zu schätzen (BGH, Urt. v. 29.5.1962 - I ZR 132/60, GRUR 1962, 509, 513 - Dia-Rähmchen II). Dabei sind der Umfang der Nutzung, der Wert des verletzten Ausschließlichkeitsrechts sowie Umfang und Gewicht des aus dem geschützten Werk übernommenen Teils zu berücksichtigen (vgl. Schricker/Wild, Urheberrecht, 3. Aufl., § 97 UrhG Rdn. 63).

Bornkamm Pokrant Schaffert
Koch Bergmann
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 05.11.2004 - 308 O 392/98 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 07.12.2005 - 5 U 180/04 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin, ein Pharmaunternehmen, vertreibt in Deutschland die Arzneimittel „Zoladex“ und „Nolvadex“; für beide Bezeichnungen genießt sie Markenschutz. Sie nimmt die Beklagte, die diese Arzneimittel ohne Vorabinformation der Klägerin aus dem Ausland nach Deutschland eingeführt und hier vertrieben hat, für die Zeit vom 31. Dezember 1996 bis zum 1. November 1999 wegen Verletzung ihrer Markenrechte auf Schadensersatz in Anspruch. Nachdem sie insoweit ein rechtskräftig gewordenes Feststellungsurteil erwirkt hat (OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 114), macht sie nunmehr gegenüber der Beklagten Schadensersatz in Höhe von 70.739,79 € zuzüglich Zinsen geltend. Dabei verlangt sie wegen des Vertriebs des Arzneimittels „Nolvadex“ die Herausgabe ei- nes Verletzergewinns in Höhe von 23.312,93 € und wegen des Vertriebs des Arzneimittels „Zoladex“, mit dem die Beklagte Umsätze in Höhe von 466.268,63 € erzielt hat, unter Zugrundelegung eines Lizenzsatzes von 10% eine Lizenzgebühr in Höhe von 46.626,86 €. Darüber hinaus begehrt sie von der Beklagten die Erstattung von zur Durchsetzung ihrer Ansprüche vorgerichtlich aufgewendeten Anwaltskosten in Höhe von 800 € sowie Zinsen.

2

Die Klägerin hat unter Berücksichtigung von zwei Teilzahlungen, die die Beklagte in der Zeit zwischen der Einreichung und der Zustellung der Klage geleistet hat, beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 70.739,79 € nebst Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 1. November 1999 abzüglich am 28. Februar 2005 gezahlter 8.525,37 € und am 1. März 2005 gezahlter 2.584,11 € zu zahlen.

3

Das Landgericht hat der Klage in Höhe von 21.288,02 € zuzüglich Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 20.728,52 € seit dem 22. Februar 2005, aus 559,50 € seit dem 19. Mai 2005 sowie aus 9.325,37 € für die Zeit vom 1. November 1999 bis zum 28. Februar 2005 stattgegeben und sie im Übrigen abgewiesen (LG Hamburg MD 2006, 655).

4

Das Berufungsgericht hat die Berufung, mit der die Klägerin ihr Zahlungsbegehren im vollen Umfang weiterverfolgt hat, und die Anschlussberufung, mit der die Beklagte die vollständige Abweisung der Klage erstrebt hat, zurückgewiesen (OLG Hamburg OLG-Rep 2009, 31).

5

Mit ihren vom Berufungsgericht zugelassenen Revisionen verfolgen die Parteien ihre Klage- bzw. Klageabweisungsanträge weiter. Sie beantragen jeweils , das Rechtsmittel der Gegenseite zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

6

I. Das Berufungsgericht hat - wie zuvor das Landgericht - hinsichtlich der die Marke „Zoladex“ betreffenden Rechtsverletzung einen Anspruch der Klägerin auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe einer Lizenzvergütung von 2% der von der Beklagten mit dem Arzneimittel erzielten Umsätze für begründet erachtet und daher angenommen, dass der Klägerin in dieser Hinsicht statt der begehrten 46.626,86 € nur die von der Beklagten in der Zeit zwischen Einreichung und Zustellung der Klage bezahlten 9.325,37 € zustehen. Das Landgericht sei deshalb mit Recht auch davon ausgegangen, dass der Anspruch der Klägerin auf Ersatz außergerichtlicher Kosten nur in Höhe von 559,50 € begründet sei. Hinsichtlich der Verletzung der Marke „Nolvadex“ habe das Landgericht eine Minderung des von der Beklagten herauszugebenden Verletzergewinns im Ergebnis richtig verneint. Ebenfalls zutreffend sei seine Beurteilung, dass die Beklagte den insoweit herauszugebenden Betrag erst ab dem 22. Februar 2005 zu verzinsen habe.

7

II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revisionen stand.

8

1. Verletzung der Marke „Zoladex“

9

a) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Klägerin wegen der Verletzung der Marke „Zoladex“ eine Vergütung für eine fiktive Lizenz in Höhe von lediglich 2% des von der Beklagten mit rechtsverletzend gekennzeichneten Arzneimitteln erzielten Umsatzes verlangen kann (§ 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 6 MarkenG a.F.).

10

aa) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei auf die Besonderheiten des Parallelimports von Arzneimitteln abgestellt und aufgrund dieser Umstände einen höheren Vergütungssatz als 2% des Umsatzes nicht als gerechtfertigt an- gesehen. Vernünftige Vertragsparteien eines Lizenzvertrags hätten - wovon das Berufungsgericht mit Recht ausgegangen ist - im Streitfall bei der Bemessung der Lizenzvergütung berücksichtigt, dass es nicht um die Erstkennzeichnung der Ware, sondern um den Parallelvertrieb von Originalware in Deutschland ging, die zuvor ordnungsgemäß in der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden war und dem Konzern der Klägerin bereits entsprechende Einnahmen verschafft hatte. Vernünftige Vertragsparteien eines Lizenzvertrages hätten auch dem Umstand das nötige Gewicht beigemessen, dass die Ware bei Beachtung der von der Rechtsprechung entwickelten Vorgaben an sich ohne Zustimmung des Markeninhabers und damit lizenzfrei nach Deutschland hätte eingeführt und hier vertrieben werden können. Schließlich hat das Berufungsgericht zutreffend darauf hingewiesen, dass das Markenrecht der Klägerin im Streitfall nur deswegen nicht erschöpft war, weil die Beklagte lediglich ihrer Obliegenheit zur Vorabinformation des Markeninhabers nicht nachgekommen war. Eine schwererwiegende Beeinträchtigung der Interessen der Klägerin, wie sie - etwa im Falle einer rufschädigenden Aufmachung des umgepackten Arzneimittels - mit der Nichterfüllung anderer Erschöpfungsbedingungen einhergeht, steht nicht in Rede. Dass diese Umstände auf der Ebene der Schadenszurechnung nicht als rechtmäßiges Alternativverhalten berücksichtigt werden dürften, hindert ihre Berücksichtigung bei der Berechnung des Schadens nicht.

11

bb) Die Revision der Klägerin wendet demgegenüber vergeblich ein, die Argumentation vom rechtmäßigen Alternativverhalten beim Arzneimittel-Parallelimport müsse auch bei der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen stets ausgeschlossen werden (so auch Schickert, PharmR 2005, 125 f. und 128). Denn der Markeninhaber könne den Schadensersatz statt nach der Lizenzanalogie wahlweise auch nach dem tatsächlich entgangenen Gewinn oder dem Verletzergewinn berechnen; bei diesen alternativen Berechnungsmethoden komme es aber nicht darauf an, ob bei rechtmäßigem Verhalten Lizenzgebühren angefallen wären.

12

Dieser Argumentation steht schon entgegen, dass sie gegen das im Rahmen der dreifachen Schadensberechnung zu beachtende Verbot der Vermengung der einzelnen Berechnungsmethoden verstößt (vgl. BGHZ 119, 20, 25 - Tchibo/Rolex II; 122, 262, 265 - Kollektion-Holiday, jeweils m.w.N.; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 14 Rdn. 356). Auf die Frage, ob - wofür vieles spricht - dieses Verbot auch unter der Geltung der Richtlinie 2004/47/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums weitergilt (dazu eingehend Hacker in Ströbele/Hacker aaO), kommt es im Streitfall nicht an, weil auf die zugrunde liegenden Verletzungsfälle ohnehin altes Recht anzuwenden ist. Es kommt hinzu, dass das rechtmäßige Alternativverhalten eine hypothetisch gebliebene Schadensursache darstellt, so dass die Frage seiner Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung eine am Schutzzweck der verletzten Norm ausgerichtete Wertung erfordert (vgl. BGHZ 168, 352 Tz. 21; Palandt /Heinrichs, BGB, 68. Aufl., Vorb v § 249 Rdn. 96 m.w.N.). Dagegen sind diejenigen Umstände, die nach Auffassung des Berufungsgerichts den Ansatz eines relativ niedrigen Lizenzsatzes rechtfertigen, als beim Abschluss des für die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie maßgeblichen fiktiven Lizenzvertrags tatsächlich gegeben zu unterstellen (vgl. auch Schickert, PharmR 2005, 125, 128).

13

cc) Ebenfalls ohne Erfolg weist die Revision der Klägerin darauf hin, dass das Verbotsrecht des Markeninhabers gegenüber einem Parallelimporteur, der Arzneimittel unter Verstoß gegen die Verpflichtung zur Vorabunterrichtung des Markeninhabers auf den Markt gebracht hat, gemäß dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften in der Sache „Boehringer/Swingward II“ (Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, Slg. 2007, I-3391 = GRUR 2007, 586 Tz. 61 = WRP 2007, 627) nicht vom Verbotsrecht des Markeninhabers gegenüber dem Vertreiber gefälschter Waren unterschieden werden könne. Der Gerichtshof hat in seinen weiteren Ausführungen klargestellt, dass eine nationale Maßnahme, nach der der Markeninhaber beim Vertrieb nicht gefälschter Ware ohne vorherige Unterrichtung des Markeninhabers eine finanzielle Entschädigung auf derselben Grundlage verlangen könne wie im Falle einer Fälschung, zwar nicht als solche dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz widerspreche; es sei aber Sache des nationalen Gerichts, die Höhe der finanziellen Entschädigung im Einzelfall insbesondere unter Berücksichtigung des Umfangs des dem Markeninhaber durch den Verstoß des Parallelimporteurs entstandenen Schadens sowie unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu bestimmen (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 63 - Boehringer/Swingward II). Danach steht das Gemeinschaftsrecht der Beurteilung des Berufungsgerichts nicht entgegen, vernünftige Parteien eines fiktiven Lizenzvertrags hätten bei der Festlegung der Lizenzgebühr insbesondere berücksichtigt, aus welchen Gründen die Nutzung der Marke rechtswidrig gewesen sei, und hätten deshalb bei einem allein wegen der unterbliebenen Vorabinformation rechtswidrigen Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels einen niedrigeren Vergütungssatz vereinbart.

14

b) Aus den vorstehenden Ausführungen folgt zugleich, dass der Klägerin wegen der Verletzung der Marke „Zoladex“ weder ein weitergehender Zinsanspruch noch ein über den gewährten Betrag hinausgehender Anspruch auf Erstattung außergerichtlicher Kosten zusteht.

15

2. Verletzung der Marke „Nolvadex“

16

a) Die Revision der Beklagten wendet sich ohne Erfolg gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass die Beklagte den Gewinn, den sie mit dem mangels Vorabinformation der Klägerin unberechtigt eingeführten und vertrie- benen Arzneimittel „Nolvadex“ erzielt hat, in voller Höhe an die Klägerin herausgeben muss.

17

aa) Mit Recht hat das Berufungsgericht zur Begründung auf den Umstand verwiesen, dass parallelimportierte Arzneimittel in Deutschland ohne Verwendung der zur Bezeichnung des Arzneimittels angebrachten Marke aus arzneimittelrechtlichen Gründen nicht verkehrsfähig sind. Unabhängig davon verbietet sich - worauf das Berufungsgericht ebenfalls hingewiesen hat - eine Unterscheidung danach, ob der Markterfolg gegebenenfalls noch von anderen Umständen abhängt, auch deswegen, weil der Parallelimporteur über die erforderlichen Hinweise auf seine Rolle als Importeur und Umpacker hinaus nur in beschränktem Umfang Eingriffe in die Packung vornehmen darf (vgl. BGH, Urt. v. 14.6.2007 - I ZR 173/04, GRUR 2007, 1075 Tz. 29 ff. = WRP 2007, 1472 - STILNOX; Urt. v. 24.4.2008 - I ZR 30/05, GRUR 2008, 1087 Tz. 19 ff. = WRP 2008, 1557 - Lefax/Lefaxin). Dem kann die Beklagte nicht mit dem - auf der Ebene der abstrakten Schadensberechnung unzulässigen - Einwand begegnen, dass sie die Vorabinformation ganz einfach hätte erteilen und das Arzneimittel dann uneingeschränkt hätte vertreiben können. Bei der Berechnung des Schadens nach dem Verletzergewinn kann - wovon das Berufungsgericht mit Recht ausgegangen ist - eine wertende Betrachtung allenfalls an die Frage der Ursächlichkeit zwischen Kennzeichenbenutzung und Gewinneintritt unter Einbeziehung eventueller Mitursachen für den Absatzerfolg anknüpfen. Die Annahme des Berufungsgerichts, im Streitfall seien solche Mitursachen jedoch wegen der besonderen Rechtslage beim Parallelimport von Arzneimitteln sowie im Hinblick auf die Unzulässigkeit der Vermischung unterschiedlicher objektiver Berechnungsweisen nicht zu berücksichtigen, lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

18

bb) Entgegen der Revision der Beklagten ist das Berufungsgericht auf den Einwand eingegangen, bei der Berechnung der Höhe des Gewinnheraus- gabeanspruchs sei zu berücksichtigen, dass „Nolvadex“ auch von anderen Parallelimporteuren habe vertrieben werden können. Mit Recht hat das Berufungsgericht indessen diesen Umstand als unerheblich angesehen. Um dem Ausgleichsgedanken Rechnung zu tragen, wird bei der Bemessung des Schadensersatzes anhand des Verletzergewinns gerade fingiert, dass der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn erzielt hätte wie der Verletzer (BGHZ 145, 366, 372 - Gemeinkostenanteil ; 150, 32, 45 - Unikatrahmen; 181, 98 Tz. 74 - Tripp-Trapp-Stuhl). Dementsprechend spielt es hier - anders als bei der Berechnung des Schadens nach dem entgangenen Gewinn oder nach der Lizenzanalogie - keine Rolle, ob die Klägerin sich den Gewinn ohne das Eingreifen der Beklagten mit berechtigt handelnden Parallelimporteuren hätte teilen müssen.

19

cc) Die Überleitung des gesamten von der Beklagten mit dem Vertrieb des Arzneimittels „Nolvadex“ erzielten Gewinns auf die Klägerin steht auch nicht in Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat sich im Urteil „Boehringer/Swingward II“ (GRUR 2007, 586 Tz. 57 ff.) zu der Frage geäußert, ob der Inhaber einer für ein Arzneimittel verwendeten Marke aufgrund eines Verstoßes des Parallelimporteurs eine finanzielle Entschädigung auf derselben Grundlage verlangen kann wie im Falle einer Warenfälschung. Auch im vorliegenden Zusammenhang sind dabei die bereits vorstehend unter II 1 a cc wiedergegebenen Ausführungen in den Textziffern 61 und 63 der Entscheidung von besonderem Belang. Der Gerichtshof hat sich mit ihnen die von der Generalanwältin Sharpston in ihren Schlussanträgen vom 6. April 2006 vertretene Auffassung, die Sanktion im Falle einer unterbliebenen Vorabinformation müsse weniger schwer ausfallen als bei einem Verstoß gegen die übrigen vier Voraussetzungen des Umpackens (Tz. 76), nicht zu eigen gemacht.

20

dd) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung des Sachverhalts schließlich auch nicht den Grundsatz vernachlässigt, dass der Verletzergewinn allein insoweit herauszugeben ist, als er auf der Rechtsverletzung beruht (st. Rspr.; vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 41 - Tripp-Trapp-Stuhl, m.w.N.). Seine Beurteilung , der von der Beklagten erzielte Gewinn gebühre auch unter Berücksichtigung dieses Grundsatzes in voller Höhe der Klägerin, weil das von der Beklagten eingeführte Arzneimittel ohne die Verwendung der Marke der Klägerin aus arzneimittelrechtlichen Gründen in Deutschland nicht verkehrsfähig gewesen sei, lässt keine Überschreitung des dem Tatrichter in dieser Hinsicht eingeräumten Schätzungsermessens erkennen (vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 42 - TrippTrapp -Stuhl, m.w.N.; vgl. auch Schickert, PharmR 2005, 125, 128 f.).

21

b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision der Klägerin schließlich dagegen , dass das Berufungsgericht den Zinsanspruch verneint hat, den die Klägerin auf der Grundlage des § 819 BGB hinsichtlich des ihr wegen Verletzung der Marke „Nolvadex“ zugesprochenen Schadensersatzes für die Zeit vom 1. November 1999 bis zum 22. Februar 2005 geltend gemacht hat.

22

Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt, bei der Herausgabe des Verletzergewinns handele es sich um eine nur deliktsrechtlich, nicht bereicherungsrechtlich zu begründende Rechtsfolge; § 819 BGB sei daher nicht anwendbar. Diese Beurteilung entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Nach ihr stellt die unberechtigte Inanspruchnahme eines Immaterialgüterrechts durch einen Dritten zwar einen Eingriff in den Zuweisungsgehalt dieses Rechts dar. Der unberechtigte Gebrauch als solcher kann vom Dritten aber nicht herausgegeben werden. Für die Bestimmung des daher gemäß § 818 Abs. 2 BGB zu leistenden Wertersatzes ist der objektive Wert des Erlangten maßgeblich; dieser Wert besteht nicht in dem vom Dritten erzielten Gewinn, sondern in der für den Gebrauch des Rechts angemessenen und üblichen Li- zenz (vgl. BGHZ 82, 299, 305 ff. - Kunststoffhohlprofil II; 99, 244, 248 f. - Chanel No. 5 I; BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 41 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; vgl. auch - zur Leistungskondiktion - BGH, Urt. v. 14.3.2000 - X ZR 115/98, GRUR 2000, 685, 686 = WRP 2000, 766 - Formunwirksamer Lizenzvertrag, m.w.N.; a.A. Fezer, Markenrecht , 4. Aufl., § 14 Rdn. 1054). Ein überzeugender Grund, von diesen Grundsätzen im vorliegend zu beurteilenden Fall abzuweichen, ist nicht ersichtlich und wird auch von der Revision der Klägerin nicht geltend gemacht.

23

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Büscher Schaffert Bergmann Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 30.06.2005 - 327 O 126/05 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 26.04.2007 - 3 U 160/05 -