Bundesgerichtshof Urteil, 29. Juli 2009 - I ZR 87/07

bei uns veröffentlicht am29.07.2009
vorgehend
Landgericht Hamburg, 327 O 126/05, 30.06.2005
Hanseatisches Oberlandesgericht, 3 U 160/05, 26.04.2007

Gericht

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 87/07 Verkündet am:
29. Juli 2009
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Zoladex

a) Stellt sich der Parallelimport eines Arzneimittels allein deswegen als rechtswidrig
dar, weil die Vorabinformation des Markeninhabers, die Voraussetzung
für die Erschöpfung gewesen wäre, unterblieben ist, kommt im Rahmen
der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie ein verhältnismäßig niedriger
Vergütungssatz in Betracht.

b) Der Parallelimporteur, der es versäumt, den Markeninhaber vorab zu informieren
, und der deswegen eine Markenverletzung begeht, kann - wenn der
Markeninhaber diese Art der Schadensberechnung gewählt hat - verpflichtet
sein, den Gewinn aus dem Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels
vollständig herauszugeben.
BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 87/07 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 29. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und
die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:
Die Revisionen der Klägerin und der Beklagten gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 26. April 2007 werden zurückgewiesen.
Von den Kosten des Revisionsverfahrens tragen die Klägerin 64%, die Beklagte 36%.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin, ein Pharmaunternehmen, vertreibt in Deutschland die Arzneimittel „Zoladex“ und „Nolvadex“; für beide Bezeichnungen genießt sie Markenschutz. Sie nimmt die Beklagte, die diese Arzneimittel ohne Vorabinformation der Klägerin aus dem Ausland nach Deutschland eingeführt und hier vertrieben hat, für die Zeit vom 31. Dezember 1996 bis zum 1. November 1999 wegen Verletzung ihrer Markenrechte auf Schadensersatz in Anspruch. Nachdem sie insoweit ein rechtskräftig gewordenes Feststellungsurteil erwirkt hat (OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 114), macht sie nunmehr gegenüber der Beklagten Schadensersatz in Höhe von 70.739,79 € zuzüglich Zinsen geltend. Dabei verlangt sie wegen des Vertriebs des Arzneimittels „Nolvadex“ die Herausgabe ei- nes Verletzergewinns in Höhe von 23.312,93 € und wegen des Vertriebs des Arzneimittels „Zoladex“, mit dem die Beklagte Umsätze in Höhe von 466.268,63 € erzielt hat, unter Zugrundelegung eines Lizenzsatzes von 10% eine Lizenzgebühr in Höhe von 46.626,86 €. Darüber hinaus begehrt sie von der Beklagten die Erstattung von zur Durchsetzung ihrer Ansprüche vorgerichtlich aufgewendeten Anwaltskosten in Höhe von 800 € sowie Zinsen.
2
Die Klägerin hat unter Berücksichtigung von zwei Teilzahlungen, die die Beklagte in der Zeit zwischen der Einreichung und der Zustellung der Klage geleistet hat, beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 70.739,79 € nebst Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 1. November 1999 abzüglich am 28. Februar 2005 gezahlter 8.525,37 € und am 1. März 2005 gezahlter 2.584,11 € zu zahlen.
3
Das Landgericht hat der Klage in Höhe von 21.288,02 € zuzüglich Zinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz aus 20.728,52 € seit dem 22. Februar 2005, aus 559,50 € seit dem 19. Mai 2005 sowie aus 9.325,37 € für die Zeit vom 1. November 1999 bis zum 28. Februar 2005 stattgegeben und sie im Übrigen abgewiesen (LG Hamburg MD 2006, 655).
4
Das Berufungsgericht hat die Berufung, mit der die Klägerin ihr Zahlungsbegehren im vollen Umfang weiterverfolgt hat, und die Anschlussberufung, mit der die Beklagte die vollständige Abweisung der Klage erstrebt hat, zurückgewiesen (OLG Hamburg OLG-Rep 2009, 31).
5
Mit ihren vom Berufungsgericht zugelassenen Revisionen verfolgen die Parteien ihre Klage- bzw. Klageabweisungsanträge weiter. Sie beantragen jeweils , das Rechtsmittel der Gegenseite zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


6
I. Das Berufungsgericht hat - wie zuvor das Landgericht - hinsichtlich der die Marke „Zoladex“ betreffenden Rechtsverletzung einen Anspruch der Klägerin auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe einer Lizenzvergütung von 2% der von der Beklagten mit dem Arzneimittel erzielten Umsätze für begründet erachtet und daher angenommen, dass der Klägerin in dieser Hinsicht statt der begehrten 46.626,86 € nur die von der Beklagten in der Zeit zwischen Einreichung und Zustellung der Klage bezahlten 9.325,37 € zustehen. Das Landgericht sei deshalb mit Recht auch davon ausgegangen, dass der Anspruch der Klägerin auf Ersatz außergerichtlicher Kosten nur in Höhe von 559,50 € begründet sei. Hinsichtlich der Verletzung der Marke „Nolvadex“ habe das Landgericht eine Minderung des von der Beklagten herauszugebenden Verletzergewinns im Ergebnis richtig verneint. Ebenfalls zutreffend sei seine Beurteilung, dass die Beklagte den insoweit herauszugebenden Betrag erst ab dem 22. Februar 2005 zu verzinsen habe.
7
II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revisionen stand.
8
1. Verletzung der Marke „Zoladex“
9
a) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Klägerin wegen der Verletzung der Marke „Zoladex“ eine Vergütung für eine fiktive Lizenz in Höhe von lediglich 2% des von der Beklagten mit rechtsverletzend gekennzeichneten Arzneimitteln erzielten Umsatzes verlangen kann (§ 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 6 MarkenG a.F.).
10
aa) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei auf die Besonderheiten des Parallelimports von Arzneimitteln abgestellt und aufgrund dieser Umstände einen höheren Vergütungssatz als 2% des Umsatzes nicht als gerechtfertigt an- gesehen. Vernünftige Vertragsparteien eines Lizenzvertrags hätten - wovon das Berufungsgericht mit Recht ausgegangen ist - im Streitfall bei der Bemessung der Lizenzvergütung berücksichtigt, dass es nicht um die Erstkennzeichnung der Ware, sondern um den Parallelvertrieb von Originalware in Deutschland ging, die zuvor ordnungsgemäß in der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden war und dem Konzern der Klägerin bereits entsprechende Einnahmen verschafft hatte. Vernünftige Vertragsparteien eines Lizenzvertrages hätten auch dem Umstand das nötige Gewicht beigemessen, dass die Ware bei Beachtung der von der Rechtsprechung entwickelten Vorgaben an sich ohne Zustimmung des Markeninhabers und damit lizenzfrei nach Deutschland hätte eingeführt und hier vertrieben werden können. Schließlich hat das Berufungsgericht zutreffend darauf hingewiesen, dass das Markenrecht der Klägerin im Streitfall nur deswegen nicht erschöpft war, weil die Beklagte lediglich ihrer Obliegenheit zur Vorabinformation des Markeninhabers nicht nachgekommen war. Eine schwererwiegende Beeinträchtigung der Interessen der Klägerin, wie sie - etwa im Falle einer rufschädigenden Aufmachung des umgepackten Arzneimittels - mit der Nichterfüllung anderer Erschöpfungsbedingungen einhergeht, steht nicht in Rede. Dass diese Umstände auf der Ebene der Schadenszurechnung nicht als rechtmäßiges Alternativverhalten berücksichtigt werden dürften, hindert ihre Berücksichtigung bei der Berechnung des Schadens nicht.
11
bb) Die Revision der Klägerin wendet demgegenüber vergeblich ein, die Argumentation vom rechtmäßigen Alternativverhalten beim Arzneimittel-Parallelimport müsse auch bei der Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen stets ausgeschlossen werden (so auch Schickert, PharmR 2005, 125 f. und 128). Denn der Markeninhaber könne den Schadensersatz statt nach der Lizenzanalogie wahlweise auch nach dem tatsächlich entgangenen Gewinn oder dem Verletzergewinn berechnen; bei diesen alternativen Berechnungsmethoden komme es aber nicht darauf an, ob bei rechtmäßigem Verhalten Lizenzgebühren angefallen wären.
12
Dieser Argumentation steht schon entgegen, dass sie gegen das im Rahmen der dreifachen Schadensberechnung zu beachtende Verbot der Vermengung der einzelnen Berechnungsmethoden verstößt (vgl. BGHZ 119, 20, 25 - Tchibo/Rolex II; 122, 262, 265 - Kollektion-Holiday, jeweils m.w.N.; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 14 Rdn. 356). Auf die Frage, ob - wofür vieles spricht - dieses Verbot auch unter der Geltung der Richtlinie 2004/47/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums weitergilt (dazu eingehend Hacker in Ströbele/Hacker aaO), kommt es im Streitfall nicht an, weil auf die zugrunde liegenden Verletzungsfälle ohnehin altes Recht anzuwenden ist. Es kommt hinzu, dass das rechtmäßige Alternativverhalten eine hypothetisch gebliebene Schadensursache darstellt, so dass die Frage seiner Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung eine am Schutzzweck der verletzten Norm ausgerichtete Wertung erfordert (vgl. BGHZ 168, 352 Tz. 21; Palandt /Heinrichs, BGB, 68. Aufl., Vorb v § 249 Rdn. 96 m.w.N.). Dagegen sind diejenigen Umstände, die nach Auffassung des Berufungsgerichts den Ansatz eines relativ niedrigen Lizenzsatzes rechtfertigen, als beim Abschluss des für die Schadensberechnung nach der Lizenzanalogie maßgeblichen fiktiven Lizenzvertrags tatsächlich gegeben zu unterstellen (vgl. auch Schickert, PharmR 2005, 125, 128).
13
cc) Ebenfalls ohne Erfolg weist die Revision der Klägerin darauf hin, dass das Verbotsrecht des Markeninhabers gegenüber einem Parallelimporteur, der Arzneimittel unter Verstoß gegen die Verpflichtung zur Vorabunterrichtung des Markeninhabers auf den Markt gebracht hat, gemäß dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften in der Sache „Boehringer/Swingward II“ (Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, Slg. 2007, I-3391 = GRUR 2007, 586 Tz. 61 = WRP 2007, 627) nicht vom Verbotsrecht des Markeninhabers gegenüber dem Vertreiber gefälschter Waren unterschieden werden könne. Der Gerichtshof hat in seinen weiteren Ausführungen klargestellt, dass eine nationale Maßnahme, nach der der Markeninhaber beim Vertrieb nicht gefälschter Ware ohne vorherige Unterrichtung des Markeninhabers eine finanzielle Entschädigung auf derselben Grundlage verlangen könne wie im Falle einer Fälschung, zwar nicht als solche dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz widerspreche; es sei aber Sache des nationalen Gerichts, die Höhe der finanziellen Entschädigung im Einzelfall insbesondere unter Berücksichtigung des Umfangs des dem Markeninhaber durch den Verstoß des Parallelimporteurs entstandenen Schadens sowie unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu bestimmen (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 63 - Boehringer/Swingward II). Danach steht das Gemeinschaftsrecht der Beurteilung des Berufungsgerichts nicht entgegen, vernünftige Parteien eines fiktiven Lizenzvertrags hätten bei der Festlegung der Lizenzgebühr insbesondere berücksichtigt, aus welchen Gründen die Nutzung der Marke rechtswidrig gewesen sei, und hätten deshalb bei einem allein wegen der unterbliebenen Vorabinformation rechtswidrigen Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels einen niedrigeren Vergütungssatz vereinbart.
14
b) Aus den vorstehenden Ausführungen folgt zugleich, dass der Klägerin wegen der Verletzung der Marke „Zoladex“ weder ein weitergehender Zinsanspruch noch ein über den gewährten Betrag hinausgehender Anspruch auf Erstattung außergerichtlicher Kosten zusteht.
15
2. Verletzung der Marke „Nolvadex“
16
a) Die Revision der Beklagten wendet sich ohne Erfolg gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass die Beklagte den Gewinn, den sie mit dem mangels Vorabinformation der Klägerin unberechtigt eingeführten und vertrie- benen Arzneimittel „Nolvadex“ erzielt hat, in voller Höhe an die Klägerin herausgeben muss.
17
aa) Mit Recht hat das Berufungsgericht zur Begründung auf den Umstand verwiesen, dass parallelimportierte Arzneimittel in Deutschland ohne Verwendung der zur Bezeichnung des Arzneimittels angebrachten Marke aus arzneimittelrechtlichen Gründen nicht verkehrsfähig sind. Unabhängig davon verbietet sich - worauf das Berufungsgericht ebenfalls hingewiesen hat - eine Unterscheidung danach, ob der Markterfolg gegebenenfalls noch von anderen Umständen abhängt, auch deswegen, weil der Parallelimporteur über die erforderlichen Hinweise auf seine Rolle als Importeur und Umpacker hinaus nur in beschränktem Umfang Eingriffe in die Packung vornehmen darf (vgl. BGH, Urt. v. 14.6.2007 - I ZR 173/04, GRUR 2007, 1075 Tz. 29 ff. = WRP 2007, 1472 - STILNOX; Urt. v. 24.4.2008 - I ZR 30/05, GRUR 2008, 1087 Tz. 19 ff. = WRP 2008, 1557 - Lefax/Lefaxin). Dem kann die Beklagte nicht mit dem - auf der Ebene der abstrakten Schadensberechnung unzulässigen - Einwand begegnen, dass sie die Vorabinformation ganz einfach hätte erteilen und das Arzneimittel dann uneingeschränkt hätte vertreiben können. Bei der Berechnung des Schadens nach dem Verletzergewinn kann - wovon das Berufungsgericht mit Recht ausgegangen ist - eine wertende Betrachtung allenfalls an die Frage der Ursächlichkeit zwischen Kennzeichenbenutzung und Gewinneintritt unter Einbeziehung eventueller Mitursachen für den Absatzerfolg anknüpfen. Die Annahme des Berufungsgerichts, im Streitfall seien solche Mitursachen jedoch wegen der besonderen Rechtslage beim Parallelimport von Arzneimitteln sowie im Hinblick auf die Unzulässigkeit der Vermischung unterschiedlicher objektiver Berechnungsweisen nicht zu berücksichtigen, lässt keinen Rechtsfehler erkennen.
18
bb) Entgegen der Revision der Beklagten ist das Berufungsgericht auf den Einwand eingegangen, bei der Berechnung der Höhe des Gewinnheraus- gabeanspruchs sei zu berücksichtigen, dass „Nolvadex“ auch von anderen Parallelimporteuren habe vertrieben werden können. Mit Recht hat das Berufungsgericht indessen diesen Umstand als unerheblich angesehen. Um dem Ausgleichsgedanken Rechnung zu tragen, wird bei der Bemessung des Schadensersatzes anhand des Verletzergewinns gerade fingiert, dass der Rechtsinhaber ohne die Rechtsverletzung durch Verwertung seines Schutzrechts den gleichen Gewinn erzielt hätte wie der Verletzer (BGHZ 145, 366, 372 - Gemeinkostenanteil ; 150, 32, 45 - Unikatrahmen; 181, 98 Tz. 74 - Tripp-Trapp-Stuhl). Dementsprechend spielt es hier - anders als bei der Berechnung des Schadens nach dem entgangenen Gewinn oder nach der Lizenzanalogie - keine Rolle, ob die Klägerin sich den Gewinn ohne das Eingreifen der Beklagten mit berechtigt handelnden Parallelimporteuren hätte teilen müssen.
19
cc) Die Überleitung des gesamten von der Beklagten mit dem Vertrieb des Arzneimittels „Nolvadex“ erzielten Gewinns auf die Klägerin steht auch nicht in Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat sich im Urteil „Boehringer/Swingward II“ (GRUR 2007, 586 Tz. 57 ff.) zu der Frage geäußert, ob der Inhaber einer für ein Arzneimittel verwendeten Marke aufgrund eines Verstoßes des Parallelimporteurs eine finanzielle Entschädigung auf derselben Grundlage verlangen kann wie im Falle einer Warenfälschung. Auch im vorliegenden Zusammenhang sind dabei die bereits vorstehend unter II 1 a cc wiedergegebenen Ausführungen in den Textziffern 61 und 63 der Entscheidung von besonderem Belang. Der Gerichtshof hat sich mit ihnen die von der Generalanwältin Sharpston in ihren Schlussanträgen vom 6. April 2006 vertretene Auffassung, die Sanktion im Falle einer unterbliebenen Vorabinformation müsse weniger schwer ausfallen als bei einem Verstoß gegen die übrigen vier Voraussetzungen des Umpackens (Tz. 76), nicht zu eigen gemacht.
20
dd) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung des Sachverhalts schließlich auch nicht den Grundsatz vernachlässigt, dass der Verletzergewinn allein insoweit herauszugeben ist, als er auf der Rechtsverletzung beruht (st. Rspr.; vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 41 - Tripp-Trapp-Stuhl, m.w.N.). Seine Beurteilung , der von der Beklagten erzielte Gewinn gebühre auch unter Berücksichtigung dieses Grundsatzes in voller Höhe der Klägerin, weil das von der Beklagten eingeführte Arzneimittel ohne die Verwendung der Marke der Klägerin aus arzneimittelrechtlichen Gründen in Deutschland nicht verkehrsfähig gewesen sei, lässt keine Überschreitung des dem Tatrichter in dieser Hinsicht eingeräumten Schätzungsermessens erkennen (vgl. BGHZ 181, 98 Tz. 42 - TrippTrapp -Stuhl, m.w.N.; vgl. auch Schickert, PharmR 2005, 125, 128 f.).
21
b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision der Klägerin schließlich dagegen , dass das Berufungsgericht den Zinsanspruch verneint hat, den die Klägerin auf der Grundlage des § 819 BGB hinsichtlich des ihr wegen Verletzung der Marke „Nolvadex“ zugesprochenen Schadensersatzes für die Zeit vom 1. November 1999 bis zum 22. Februar 2005 geltend gemacht hat.
22
Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt, bei der Herausgabe des Verletzergewinns handele es sich um eine nur deliktsrechtlich, nicht bereicherungsrechtlich zu begründende Rechtsfolge; § 819 BGB sei daher nicht anwendbar. Diese Beurteilung entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Nach ihr stellt die unberechtigte Inanspruchnahme eines Immaterialgüterrechts durch einen Dritten zwar einen Eingriff in den Zuweisungsgehalt dieses Rechts dar. Der unberechtigte Gebrauch als solcher kann vom Dritten aber nicht herausgegeben werden. Für die Bestimmung des daher gemäß § 818 Abs. 2 BGB zu leistenden Wertersatzes ist der objektive Wert des Erlangten maßgeblich; dieser Wert besteht nicht in dem vom Dritten erzielten Gewinn, sondern in der für den Gebrauch des Rechts angemessenen und üblichen Li- zenz (vgl. BGHZ 82, 299, 305 ff. - Kunststoffhohlprofil II; 99, 244, 248 f. - Chanel No. 5 I; BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 41 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; vgl. auch - zur Leistungskondiktion - BGH, Urt. v. 14.3.2000 - X ZR 115/98, GRUR 2000, 685, 686 = WRP 2000, 766 - Formunwirksamer Lizenzvertrag, m.w.N.; a.A. Fezer, Markenrecht , 4. Aufl., § 14 Rdn. 1054). Ein überzeugender Grund, von diesen Grundsätzen im vorliegend zu beurteilenden Fall abzuweichen, ist nicht ersichtlich und wird auch von der Revision der Klägerin nicht geltend gemacht.
23
III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO.
Bornkamm Büscher Schaffert Bergmann Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 30.06.2005 - 327 O 126/05 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 26.04.2007 - 3 U 160/05 -

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Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 819 Verschärfte Haftung bei Kenntnis und bei Gesetzes- oder Sittenverstoß


(1) Kennt der Empfänger den Mangel des rechtlichen Grundes bei dem Empfang oder erfährt er ihn später, so ist er von dem Empfang oder der Erlangung der Kenntnis an zur Herausgabe verpflichtet, wie wenn der Anspruch auf Herausgabe zu dieser Zeit recht

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 818 Umfang des Bereicherungsanspruchs


(1) Die Verpflichtung zur Herausgabe erstreckt sich auf die gezogenen Nutzungen sowie auf dasjenige, was der Empfänger auf Grund eines erlangten Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung des erlangten Gegenstands erwirbt

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Zivilprozessordnung - ZPO | § 92 Kosten bei teilweisem Obsiegen


(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last. (2) Das Ger

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch


(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen 1. ein mi

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(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 173/04 Verkündet am:
14. Juni 2007
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
STILNOX

a) Das Erfordernis, dass das Umpacken eines parallelimportierten Arzneimittels notwendig ist,
um die Ware in dem Einfuhrmitgliedstaat vermarkten zu können, als eine der Voraussetzungen
dafür, dass sich der Markeninhaber dem Vertrieb des Arzneimittels in einer neuen
Verpackung unter Wiederanbringung der Marke nicht widersetzen kann, gilt nur für das
Umpacken der Ware als solches sowie für die Wahl, ob die Wiederanbringung der Marke
durch Neuverpackung oder durch Aufkleben eines Etiketts auf die Verpackung der Ware erfolgt
, nicht dagegen für die Art und Weise, in der das Umpacken durchgeführt wird (im Anschluss
an EuGH, Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, GRUR 2007, 586 Tz. 38 = WRP 2007, 627
- Boehringer Ingelheim/Swingward II).

b) Ist das Umpacken des parallelimportierten Arzneimittels erforderlich, weil die Originalpackung
mehr Tabletten enthält, als im Inland verschreibungsüblich sind, so betrifft auch die
Frage, ob für den Vertrieb eines Teils des Inhalts die Originalverpackung zu verwenden ist,
die Art und Weise des Umpackens.

c) Zur Frage der Schädigung des Rufs der Marke bei Verwendung eines vom Parallelimporteur
neu gestalteten Packungsdesigns.
BGH, Urt. v. 14. Juni 2007 - I ZR 173/04 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 14. Juni 2007 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant,
Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 21. Oktober 2004 aufgehoben.
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 12, vom 3. Februar 2004 im Kostenpunkt und insoweit abgeändert, als zum Nachteil der Beklagten entschieden worden ist. Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin vertreibt in Deutschland unter ihrer IR-Marke Nr. 485741 "STILNOX" ein Schlafmittel in Zehner- und Zwanzigerpackungen. Unter derselben Marke vertreibt sie das Präparat auch in Spanien, und zwar in Packungen mit drei Blistern zu je 10 Tabletten. Die Packungen unterscheiden sich in der Aufmachung. Die in Deutschland vertriebene Originalpackung trägt das Zeichen "Stilnox" in blauer Farbe und weist auf der linken Seite vier senkrechte blaue Streifen auf, die nach links hin heller und schmaler werden:
2
Dagegen zeichnet sich die in Spanien vertriebene Packung ("STILNOX ® 10" ist hier schwarz gedruckt) durch mehrere horizontale Streifen aus, die in roter Farbe gehalten sind:
3
Die Beklagte zu 1 (im Folgenden: Beklagte) importiert "STILNOX" aus Spanien nach Deutschland und vertreibt dieses Produkt zusammen mit der Beklagten zu 2. Sie verpackt dabei die drei Blister zu je 10 Tabletten in neue Verpackungen. Diese weisen auf der linken Seite einen vertikalen Streifen auf, der ebenso wie das Zeichen "Stilnox" in blauer Farbe gehalten ist:
4
Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung ihrer Marke. Sie beanstandet zum einen, dass die Beklagte, nachdem sie zwei Blister entnommen hat, den dritten Blister nicht in der Originalverpackung weitervertreibt (Antrag 1 a). Zum anderen hält sie es zwar für zulässig, dass die Beklagte für die beiden her- ausgenommenen Blister, für die keine Originalverpackung mehr zur Verfügung steht, neue Umverpackungen verwendet, die mit der Marke "Stilnox" gekennzeichnet sind. Sie beanstandet jedoch die Gestaltung der von der Beklagten dabei verwendeten neuen Umverpackungen (Antrag 1 b).
5
Die Klägerin hat - soweit im Revisionsverfahren noch von Bedeutung - beantragt, die Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, das Arzneimittel "STILNOX" aus Spanien in Umverpackungen à 30 Tabletten zu importieren und in Deutschland in eigenen neu hergestellten Umverpackungen à 10 Tabletten zu vertreiben, sofern diese eigenen Umverpackungen nicht zum Aufbrauch derjenigen Blister erforderlich sind, die den aus Spanien importierten Originalpackungen à 30 Tabletten zur Erstellung einer Packungsgröße à 10 Tabletten entnommen werden müssen (Klageantrag 1 a) und/oder eigene Umverpackungen, die zulässigerweise zur Verwendung der Tabletten erstellt werden, die aus den aus Spanien importierten Umverpackungen à 30 Tabletten zur Erstellung einer Umverpackung à 10 Tabletten herausgenommen werden, wie in Ziffer 1 a beschrieben, mit dem oben wiedergegebenen Design zu vertreiben (Klageantrag 1 b).
6
Ferner hat sie die Beklagten auf Auskunftserteilung und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.
7
Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie begründen ihr Vorgehen damit, dass ein einheitliches Erscheinungsbild ihrer Produkte von großer Bedeutung sei. Sie verweisen darauf, dass sie auch noch "Stilnox" aus Griechenland importierten, das wieder anders aufgemacht sei (diagonale rote Streifen ). Gehe es nach der Klägerin, so müssten sie das parallelimportierte Präparat in drei verschiedenen Aufmachungen auf den Markt bringen.

8
Das Landgericht hat der Klage - soweit im Revisionsverfahren noch von Bedeutung - stattgegeben. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.
9
Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgen die Beklagten ihr auf Abweisung der Klage gerichtetes Begehren weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision der Beklagten zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


10
I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die geltend gemachten Unterlassungsansprüche gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 5 MarkenG zu. Der Anspruch auf Feststellung der Schadensersatzpflicht sei nach § 14 Abs. 6 MarkenG begründet, der Anspruch auf Auskunftserteilung folge aus § 19 MarkenG. Zur Begründung hat es ausgeführt:
11
Die Markenrechte der Klägerin seien nicht gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft. Denn diese könne sich dem Vertrieb sämtlicher den spanischen Packungen entnommenen Blister in einer Verpackung mit blauen Streifen, die ihrer Produktausstattung ähnele, aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen. Das Umpacken jeweils eines Blisterstreifens sei nicht erforderlich, weil dieser in der abgestockten Originalpackung des Exportlandes vertrieben werden könnte (Unterlassungsantrag 1 a). Dem stehe nicht entgegen , dass die Beklagte für die beiden anderen Blisterstreifen ohnehin neue Umverpackungen schaffen müsse und es möglicherweise wirtschaftlicher wäre, die gesamte Charge der parallelimportierten Produkte neu auszustatten. Der Paral- lelimporteur dürfe Veränderungen der Originalpackungen nicht allein deswegen vornehmen, weil dies für ihn wirtschaftlich vorteilhafter sei. Der Unterlassungsantrag 1 b sei begründet, weil die Beklagten die Marke der Klägerin bei ihrer neuen Umverpackung in einer Weise benutzten, die sich bei Berücksichtigung der Vermarktungsinteressen der Beklagten nicht als schonendster Eingriff in das der Markeninhaberin zustehende Kennzeichnungsrecht erweise. Die von den Beklagten für die restlichen beiden Blisterstreifen verwendete neue Verpackung sei nicht neutral, sondern mit den blauen Streifen dem inländischen Produktauftritt der Klägerin in einer Weise angenähert, die vermuten lasse, dass die Klägerin die Packung geschaffen haben könnte. Den damit vermittelten Eindruck eines uneinheitlichen Marktauftritts müsse die Klägerin nicht hinnehmen.
12
II. Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Abweisung der Klage.
13
1. Der Klägerin stehen sowohl hinsichtlich des Antrags 1 a als auch hinsichtlich des Antrags 1 b die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung (§ 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG) nicht zu, weil ihre Markenrechte erschöpft sind, § 24 Abs. 1 MarkenG, und sie sich dem weiteren Vertrieb auch nicht aus berechtigten Gründen i.S. des § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen kann.
14
a) Die Arzneimittel, die die Beklagte mit einer Verpackung versieht, auf der sie die Klagemarke (wieder) anbringt, hat die Klägerin in Spanien unter dieser Marke in den Verkehr gebracht. Hinsichtlich der Markenrechte der Klägerin sind in Bezug auf diese Waren demzufolge die Voraussetzungen der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG gegeben. Die Erschöpfung erstreckt sich - vorbehaltlich der Anwendung des § 24 Abs. 2 MarkenG - auf alle Handlungen, die nach § 14 Abs. 3 MarkenG eine Markenverletzung sein können. Auch das Recht, die Ware mit der Marke (neu) zu kennzeichnen oder die Marke auf der Verpackung anzubringen und die Ware mit dieser Verpackung zu vertreiben (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG), unterliegt der Erschöpfung (vgl. EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457 Tz. 34-37, 49 f. = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880 - Bristol-Myers Squibb u.a./ Paranova; BGH, Urt. v. 10.4.1997 - I ZR 65/92, GRUR 1997, 629, 632 = WRP 1997, 742 - Sermion II).
15
b) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kann sich die Klägerin nicht aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG dem widersetzen, dass die Beklagte die Marke "STILNOX" der Klägerin im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der aus Spanien importierten Arzneimittel in einer von ihr neu gestalteten Verpackung benutzt.
16
aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften beeinträchtigt das Umpacken mit einer Marke versehener Arzneimittel zwar als solches den spezifischen Gegenstand der Marke, der darin besteht, die Herkunft der mit ihr versehenen Ware zu garantieren. Denn ein Umpacken der Ware durch einen Dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers kann tatsächliche Gefahren für diese Herkunftsgarantie begründen (vgl. EuGH, Urt. v. 23.4.2002 - C-143/00, Slg. 2002, I-3759 Tz. 29 = GRUR 2002, 879 - Boehringer Ingelheim u.a.; Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, GRUR 2007, 586 Tz. 15, 30 = WRP 2007, 627 - Boehringer Ingelheim/Swingward II). Der Widerspruch des Markeninhabers gegen den Vertrieb umgepackter Arzneimittel nach Art. 7 Abs. 2 MRRL (§ 24 Abs. 2 MarkenG), der eine Abweichung vom Grundsatz des freien Warenverkehrs darstellt, ist jedoch nicht zulässig, wenn die Ausübung dieses Rechts durch den Markeninhaber eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. des Art. 30 Satz 2 EG darstellt (vgl. EuGH GRUR 2002, 879 Tz. 18, 31 - Boehringer Ingelheim u.a.; GRUR 2007, 586 Tz. 16 - Boehringer Ingelheim/Swingward II). Eine solche verschleierte Beschränkung liegt vor, wenn der Markeninhaber durch die Ausübung seines Rechts, sich dem Umpacken zu widersetzen, zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beiträgt und wenn der Parallelimporteur das Umpacken unter Beachtung der berechtigten Interessen des Markeninhabers vornimmt. Der Markeninhaber kann danach die Veränderung, die mit jedem Umpacken eines mit seiner Marke versehenen Arzneimittels verbunden ist und die ihrem Wesen nach die Gefahr einer Beeinträchtigung des Originalzustands des Arzneimittels schafft, verbieten, es sei denn, das Umpacken ist erforderlich, um die Vermarktung der parallel importierten Ware zu ermöglichen , und die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind gewahrt (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 19 - Boehringer Ingelheim/Swingward II; BGH, Urt. v. 12.12.2002 - I ZR 133/00, GRUR 2003, 336, 337 f. = WRP 2003, 528 - Beloc, jeweils m.w.N.).
17
bb) Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat insoweit entschieden (EuGH GRUR Int. 1996, 1144 Tz. 79 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova ), dass sich ein Markeninhaber dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels nach Art. 7 Abs. 2 MRRL (§ 24 Abs. 2 MarkenG) widersetzen kann, wenn der Importeur es umgepackt und die Marke wieder darauf angebracht hat, es sei denn, es sind folgende fünf Voraussetzungen erfüllt:
18
- Es ist erwiesen, dass die Geltendmachung einer Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der umgepackten Waren unter der Marke zu widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten beitragen würde. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Markeninhaber das gleiche Arzneimittel in unterschiedlichen Packungen in verschiedenen Mitgliedstaaten in den Verkehr gebracht hat und das Umpacken durch den Importeur erforderlich ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können.

19
- Es ist dargetan, dass das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann.
20
- Auf der neuen Verpackung ist klar angegeben, von wem das Arzneimittel umgepackt worden ist und wer der Hersteller ist.
21
- Das umgepackte Arzneimittel ist nicht so aufgemacht, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann. Die Verpackung darf folglich nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein.
22
- Der Importeur unterrichtet den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels und liefert ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware.
23
Das Erfordernis, dass das Umpacken notwendig ist, um die Ware in dem Einfuhrmitgliedstaat vermarkten zu können, gilt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften jedoch nur für das Umpacken der Ware als solches sowie für die Wahl, ob die Wiederanbringung der Marke durch Neuverpackung oder durch Aufkleben eines Etiketts auf die Verpackung der Ware erfolgt, im Hinblick darauf, den Vertrieb dieser Ware auf dem Markt des Einfuhrmitgliedstaats zu ermöglichen, nicht dagegen für die Art und Weise, in der das Umpacken durchgeführt wird (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 38 - Boehringer Ingelheim/Swingward II; vgl. auch EFTA-Gerichtshof, Urt. v. 8.7.2003 - E-3/02, GRUR Int. 2003, 936 Tz. 41-45 - Paranova/Merck).
24
Sofern das Umpacken als solches erforderlich ist, ist allein zu prüfen, ob die neue Umverpackung, mit der der Parallelimporteur die importierte Ware versieht, berechtigte Interessen des Markeninhabers beeinträchtigt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Umpacken den Originalzustand des Arzneimittels oder den Ruf der Marke schädigt (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 17 - Boehringer Ingelheim/Swingward II). Die Frage, ob ein solcher Umstand und damit ein berechtigter Grund i.S. von Art. 7 Abs. 2 MRRL, § 24 Abs. 2 MarkenG vorliegt, hat das nationale Gericht nach dem jeweiligen Sachverhalt zu entscheiden (vgl. EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 46 - Boehringer Ingelheim/Swingward

II).


25
cc) Das Berufungsgericht ist ersichtlich dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien folgend davon ausgegangen, dass die von der Beklagten aus Spanien eingeführten Arzneimittel der Klägerin in Deutschland deshalb nicht in den Originalpackungen, die 30 Tabletten enthalten, vertrieben werden können, weil in Deutschland Packungen zu je 10 Tabletten verschreibungsüblich sind. Dem weiteren Vertrieb der spanischen Originalpackungen mit einem Inhalt von 30 Tabletten in Deutschland steht demnach ein Hindernis im Sinne der vorstehend angeführten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften entgegen.
26
dd) Das Umpacken der Arzneimittel ist danach im vorliegenden Fall für den weiteren Vertrieb im Inland im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erforderlich, und zwar, anders als das Berufungsgericht angenommen hat, hinsichtlich der gesamten Originalware. Die Klägerin kann sich deshalb dem Umpacken nicht widersetzen, weil ihr Widerspruch zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen würde. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts sind im vorliegenden Fall keine berechtigten Gründe gegeben, aus denen sich die Klägerin aus ihrem Markenrecht dem weiteren Vertrieb der importierten Arzneimittel durch die Beklagten in der aus dem Klageantrag 1 b ersichtlichen Verpackung widersetzen kann.

27
(1) Der hinsichtlich des Unterlassungsbegehrens nach dem Antrag 1 a vertretenen Ansicht des Berufungsgerichts, das Umpacken sei nur für zwei Drittel des Inhalts der Originalpackungen erforderlich, weil ein Blisterstreifen mit 10 Tabletten in der abgestockten spanischen Originalpackung vertrieben werden könnte, kann nicht zugestimmt werden. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist im Streitfall die Erforderlichkeit des Umpackens für den gesamten Inhalt der importierten Originalpackung zu bejahen. Ein Umpacken im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist bei jeder Veränderung der Verpackung der betroffenen Arzneimittel gegeben , durch die der spezifische Gegenstand der Marke, die Herkunft der mit ihr versehenen Ware zu garantieren, beeinträchtigt wird (vgl. EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 28 ff. - Boehringer Ingelheim/Swingward II). Wenn die Packung geöffnet und ihr zwei Blisterstreifen entnommen werden, ist die Originalverpackung auch bezogen auf den in der Packung verbleibenden Blisterstreifen in einer Weise verändert, die tatsächliche Gefahren für die Herkunftsgarantie begründet, die durch die Marke gewährleistet werden soll. Der vom Berufungsgericht vorgenommenen Unterscheidung zwischen einzelnen Blisterstreifen steht weiter entgegen , dass die Feststellung, ob die Voraussetzungen einer Erschöpfung der Rechte des Markeninhabers nach § 24 Abs. 1 und 2 MarkenG (Art. 7 Abs. 1 und 2 MRRL) eingetreten sind, im Hinblick auf bestimmte Warenstücke zu treffen ist (vgl. EuGH, Urt. v. 1.7.1999 - C-173/98, Slg. 1999, I-4103 Tz. 19 = GRUR Int. 1999, 870 = WRP 1999, 803 - Sebago; BGH, Urt. v. 17.7.2003 - I ZR 256/00, GRUR 2003, 878, 879 = WRP 2003, 1231 - Vier Ringe über Audi ; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 24 Rdn. 39). Hinsichtlich der Erforderlichkeit des Umpackens, die als solche außer Streit steht, ist zwischen den drei Blisterstreifen zu je 10 Tabletten kein Unterschied ersichtlich. Wenn ein Markeninhaber mehrere gleichartige Warenstücke einheitlich in einer Verpackung in den Verkehr bringt, hat er es hinzunehmen, dass für die Frage, ob und inwieweit eine Erschöpfung seiner Markenrechte eingetreten ist, grundsätzlich auf die Wareneinheit als solche abgestellt wird. Die Frage, wie die drei Blisterstreifen aus der Originalverpackung weiter vertrieben werden dürfen, betrifft demnach die Art und Weise des Umpackens. Dies gilt auch für die Frage, ob ein Blisterstreifen in der (geöffneten und wieder verschlossenen) Originalverpackung zu verbleiben hat.
28
(2) Da das Umpacken als solches erforderlich ist, beschränkt sich die Prüfung, ob die Beklagte die neue Umverpackung mit dem von der Klägerin beanstandeten Design versehen darf, darauf, ob durch die Art und Weise des Umpackens berechtigte Interessen der Klägerin als Markeninhaberin beeinträchtigt werden, insbesondere der Ruf der Marke geschädigt wird. Demgegenüber hat das Berufungsgericht maßgeblich darauf abgestellt, dass die von den Beklagten gewählte Gestaltung nicht notwendig sei, um eine im Inland vermarktungsfähige Verpackung zu schaffen. Es hat somit auch die Art und Weise des Umpackens unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit beurteilt und ist deshalb von einem unzutreffenden rechtlichen Maßstab ausgegangen.
29
(3) Eine Schädigung des Rufs der Marke "STILNOX" der Klägerin kann entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht angenommen werden.
30
In der Entscheidung "Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova" hat der Gerichtshof nur als Beispiele (vgl. EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 44 - Boehringer Ingelheim /Swingward II) dafür, dass eine unangemessene Aufmachung der umgepackten Ware den Ruf der Marke oder ihres Inhabers schädigen könne, angeführt , dass die Verpackung schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich ist (EuGH GRUR Int. 1996, 1144 Tz. 76). Das Berufungsgericht hat im Streitfall die Annahme einer unordentlichen Verpackung in diesem Sinne damit begründet, die von den Beklagten verwendete Packung sei nicht neutral, son- dern mit den blauen Streifen dem inländischen Produktauftritt der Klägerin mit "Stilnox" in einer Weise angenähert, die vermuten lasse, dass die Klägerin die Packung geschaffen haben könnte. Darin hat das Berufungsgericht eine Rufschädigung gesehen, weil auf diese Weise der Eindruck eines uneinheitlichen Marktauftritts der Klägerin vermittelt werde. Die Klägerin könne dadurch auf dem Markt als ein Unternehmen erscheinen, das ein einheitliches Packungsdesign nicht erreichen könne.
31
Dieser Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Der Parallelimporteur muss nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit des Umpackens auf der neuen Verpackung die Angabe, von wem die Ware umgepackt worden ist, so deutlich aufdrucken , "dass sie ein normalsichtiger Verbraucher bei Anwendung eines normalen Maßes an Aufmerksamkeit verstehen kann" (EuGH GRUR Int. 1996, 1144 Tz. 71 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova). Diese Zulässigkeitsvoraussetzung für das Umpacken wird im vorliegenden Fall von der Beklagten ersichtlich eingehalten. Die deutliche Angabe, dass die Beklagte für das Umpacken verantwortlich ist, steht aber, wie die Revision mit Recht rügt, der Annahme des Berufungsgerichts entgegen, die Gestaltung der Verpackung erwecke den Eindruck , dass die Klägerin sie geschaffen habe. Der durchschnittlich aufmerksame Verbraucher nimmt nicht nur die blauen Streifen wahr, auf die das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft allein abgestellt hat, sondern auch die auf die Beklagte hinweisende Verpackungsangabe.
32
Bereits aus diesem Grund fehlt der Auffassung des Berufungsgerichts, der Ruf der Klägerin werde geschädigt, weil der Eindruck erweckt werde, sie könne kein einheitliches Packungs-Design erreichen, die Grundlage. Im Übrigen muss die Klägerin einen uneinheitlichen Marktauftritt durch eine unterschiedliche Gestaltung ihrer Verpackungen sowie der von Parallelimporteuren verwendeten Verpackungen hinnehmen, soweit dies lediglich eine Folge dessen ist, dass ihre Marke für erschöpfte Waren unter den Voraussetzungen der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften auch von Parallelimporteuren verwendet werden darf (vgl. EFTA-Gerichtshof GRUR Int. 2003, 936 Tz. 55 - Paranova/Merck).
33
Für die Rechtmäßigkeit der von der Beklagten gewählten Verpackungsgestaltung kommt es nicht darauf an, ob diese dem Aufbau eines eigenen Markenimages dient. Vielmehr ist auch insoweit maßgeblich darauf abzustellen, ob die Aufmachung geeignet ist, den Ruf der Marke der Klägerin zu schädigen (vgl. EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 45 - Boehringer Ingelheim/Swingward II). Dies ist - wie dargelegt - nicht der Fall.
34
Die Frage, welche Verpackungsgestaltung der Parallelimporteur verwenden darf, wenn der Markeninhaber im Inland für das betreffende Arzneimittel zusätzlich über eine Benutzungsmarke verfügt (vgl. dazu BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 35/00, GRUR 2002, 1063, 1066 = WRP 2002, 1273 - Aspirin), stellt sich im vorliegenden Fall nicht, weil die Klägerin nach den Feststellungen des Berufungsgerichts keine solche Marke besitzt.
35
2. Da die Beklagte die Marke der Klägerin nicht verletzt, sind auch die auf die Anträge 1 a und 1 b rückbezogenen Anträge auf Auskunftserteilung und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten unbegründet.
36
III. Danach ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Da die Sache zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO), ist die Klage unter Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung auf die Berufung der Beklagten insgesamt abzuweisen.
37
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.
v. Ungern-Sternberg Pokrant Büscher
Bergmann Schaffert
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 03.02.2004 - 312 O 792/03 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 21.10.2004 - 3 U 42/04 -

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 30/05 Verkündet am:
24. April 2008
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Lefax/Lefaxin
EG Art. 28, 30
Bringt der Parallelimporteur auf der Umverpackung des von ihm umgepackten
parallelimportierten Arzneimittels sein Unternehmenslogo in der Weise an, dass
es in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem gebotenen
Hinweis auf das die Umverpackung vornehmende Unternehmen steht und vom
Verkehr als Bestandteil dieses Hinweises angesehen wird, schädigt er damit
weder den Ruf der Marke des Arzneimittelherstellers noch beeinträchtigt er deren
Herkunftsfunktion.
BGH, Urt. v. 24. April 2008 - I ZR 30/05 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 24. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm
und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 6. Januar 2005 aufgehoben.
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 12, vom 17. Februar 2004 wird zurückgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin ist Lizenznehmerin der seit dem 13. Februar 1914 für pharmazeutische Präparate eingetragenen deutschen Marke Nr. 191608 "Lefax" (im Folgenden: Klagemarke). Unter dieser Marke vertreibt die Klägerin in Deutsch- land ein von der Markeninhaberin hergestelltes Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simeticon. Die Klägerin ist von der Markeninhaberin ermächtigt, sämtliche Rechte aus der Marke im eigenen Namen gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen.
2
Die Beklagte ist Parallelimporteurin von Arzneimitteln. Sie importiert das von der Inhaberin der Klagemarke hergestellte Arzneimittel aus Österreich, wo es unter der Bezeichnung "Lefaxin" in Packungen zu 30, 50 und 300 Kautabletten mit Zustimmung der Herstellerin in Verkehr gebracht wird, und vertreibt es in Deutschland in der hier verschreibungsüblichen Packungsgröße von 20 Kautabletten. Zunächst hat die Beklagte dafür eigene Umverpackungen verwendet, auf denen sie die Kennzeichnung "Lefax" angebracht hat. Nachdem die Klägerin dies beanstandet hatte, hat sich die Beklagte mit Erklärung vom 8. Juli 2003 verpflichtet, eine eigene Umverpackung nur für solche Blister zu verwenden, die bei der Abstockung auf 20 Kautabletten übrig bleiben, ferner die Marken nicht mehr auszutauschen und es zu unterlassen, auf den in zulässiger Weise erstellten eigenen Umverpackungen auf den Seitenlaschen jeweils großflächig ihr Unternehmenslogo aufzudrucken. Nunmehr verwendet die Beklagte für die nach Abstockung verbleibenden Blister die aus dem Klageantrag ersichtliche Packungsgestaltung, bei der neben dem Hinweis, dass sie für Import, Umpackung und Vertrieb verantwortlich ist, ihr Unternehmenslogo angebracht ist. Dieses besteht aus einem grünen Quadrat, das aus insgesamt 25 kleinen Quadraten in unterschiedlichen Grünschattierungen gebildet wird und als Überschrift ihren Firmenbestandteil "EURIM PHARM" trägt.
3
Die Klägerin hat auch diese Packungsgestaltung als Verletzung der Klagemarke "Lefax" beanstandet. Das Aufbringen des Logos sei zur Herstellung einer im Inland vertriebsfähigen Packung nicht erforderlich.
4
Die Klägerin hat - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - beantragt, der Beklagten bei Vermeidung der vom Gesetz vorgesehenen Ordnungsmittel zu verbieten, das Arzneimittel "Lefaxin" mit dem Wirkstoff Simeticon aus Österreich zu importieren und auf zulässigerweise erstellten eigenen Umverpackungen, welche zum Aufbrauch solcher Blister verwendet werden, welche bei der Erstellung von vertriebsfähigen Packungen á 20 Kautabletten übrig bleiben, ihr Logo aufzudrucken wie nachfolgend dargestellt:
5
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.
6
Das Berufungsgericht hat der im ersten Rechtszug erfolglosen Klage stattgegeben.
7
Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision, mit der sie ihr auf Klageabweisung gerichtetes Begehren weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


8
I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin könne gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG von der Beklagten Unterlassung der Verwendung der beanstandeten Packungsgestaltung verlangen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
9
Auf die Verpflichtungserklärung vom 8. Juli 2003 könne die Klägerin ihr Unterlassungsbegehren nicht stützen, weil der jetzt streitige Aufdruck des Logos nicht "großflächig" im Sinne dieser Erklärung sei. Die Beklagte erfülle jedoch dadurch, dass sie Restblister des importierten Arzneimittels "Lefaxin" in von ihr hergestellte Umkartons umpacke, wieder mit der fremden Marke versehe und vertreibe, den Tatbestand der Verwendung einer ähnlichen Marke für die Kennzeichnung des nämlichen Produkts. Verwechslungsgefahr sei bei der großen Ähnlichkeit der Zeichen "Lefax" und "Lefaxin" bei der Benutzung zur Kennzeichnung identischer Waren jedenfalls über die Wechselwirkungslehre unzweifelhaft gegeben. Das Recht aus der wieder angebrachten Marke "Lefaxin" sei auch nicht gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft. Denn die Klägerin könne sich dem weiteren Vertrieb der wieder mit der Marke versehenen Ware aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen. Die Beklagte sei zwar nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften verpflichtet, auf der neuen Umverpackung klar anzugeben, von wem das Arzneimittel umgepackt worden sei. Der Parallelimporteur dürfe aber nur über seine Rolle als Importeur und Umpacker informieren. Er dürfe die Packung nicht dazu verwenden, sich im Wettbewerb und sei es auch nur im Wettbewerb der Parallelimporteure als Händler zu profilieren. Dies sei hier aber der Fall, weil die Beklagte ihr Unternehmenslogo an auffälliger Stelle anbringe.
10
II. Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstellung der klageabweisenden Entscheidung des Landgerichts.
11
1. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Klägerin der geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung nicht aufgrund der Verpflichtungserklärung der Beklagten vom 8. Juli 2003 zusteht. Die Auffassung des Berufungsgerichts, der mit dem Klageantrag beanstandete Aufdruck des Unternehmenslogos der Beklagten auf der von ihr nunmehr verwendeten Umverpackung sei nicht großflächig im Sinne der Unterlassungserklärung der Beklagten , lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die tatrichterliche Auslegung der Unterlassungserklärung der Beklagten verletzt keine gesetzlichen oder allgemein anerkannten Auslegungsregeln, Denkgesetze oder Erfahrungssätze (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 13.2.2003 - I ZR 281/01, GRUR 2003, 545 = WRP 2003, 756 - Hotelfoto; Urt. v. 3.7.2003 - I ZR 297/00, GRUR 2003, 899 = WRP 2003, 1116 - Olympiasiegerin).
12
2. Dagegen hält die Ansicht des Berufungsgerichts, die Klägerin könne aus der Marke "Lefax" gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG von der Beklagten verlangen, es zu unterlassen, das Arzneimittel "Lefaxin" aus Österreich zu importieren und auf den erstellten eigenen Umverpackungen ihr Logo in der im Klageantrag wiedergegebenen Gestaltung aufzudrucken, der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Klägerin kann nach den Grundsätzen, die der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit des Umpackens von parallelimportierten Arzneimitteln entwickelt hat, der Beklagten den Vertrieb des aus Österreich importierten Arzneimittels "Lefaxin" in der beanstandeten Packungsgestaltung nicht verbieten.
13
a) Die Beklagte kann sich gegenüber dem Unterlassungsbegehren der Klägerin, das diese auf die Klagemarke "Lefax" stützt, allerdings nicht auf Erschöpfung der aus dieser Marke folgenden Rechte stützen. Nach § 24 Abs. 1 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 MarkenRL erschöpfen sich nur die Rechte aus der Marke , unter der die betreffenden Waren in der Gemeinschaft in Verkehr gebracht worden sind. In Österreich ist das von der Beklagten importierte Arzneimittel jedoch nicht unter der Marke "Lefax", sondern unter der Marke "Lefaxin" in Verkehr gebracht worden.
14
b) Die auf Art. 28, 30 EG gestützte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit des Umpackens von parallelimportierten Arzneimitteln ist jedoch nicht auf die Fälle beschränkt, in denen der Markeninhaber das gleiche Produkt im In- und Ausland unter derselben Marke vertreibt und somit aus der Marke vorgeht, mit der er die Arzneimittel im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht hat und unter der der Parallelimporteur sie im Inland weitervertreiben will. Die Prüfung, ob sich die Ausübung von Markenrechten als eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. von Art. 30 Satz 2 EG darstellt, ist vielmehr auch dann vorzunehmen, wenn der Markeninhaber das gleiche Produkt in verschiedenen Mitgliedstaaten unter verschiedenen Marken vertreibt oder vertreiben lässt. Für den Fall, dass der Parallelimporteur wegen einer solchen "Zwei-MarkenStrategie" des Originalherstellers beim Weitervertrieb der Waren dessen inländische Marke anstelle der von diesem ursprünglich im Ausland verwendeten Marke benutzt (Markenersetzung), ist die Anwendung der vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entwickelten Grundsätze zur Zulässigkeit des Parallelimports anerkannt (vgl. EuGH, Urt. v. 12.10.1999 - C-379/97, Slg. 1999, I-6927 = GRUR Int. 2000, 159 Tz. 28 = WRP 1999, 1264 - Pharmacia & Upjohn /Paranova; BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99, GRUR 2002, 1059, 1061 = WRP 2002, 1163 - Zantac/Zantic, m.w.N.). Nach Erlass des angefochtenen Urteils hat der Senat entschieden, dass die genannten Grundsätze des Gerichtshofs zur Zulässigkeit von Parallelimporten in gleicher Weise bei der Beurteilung heranzuziehen sind, ob eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. von Art. 30 Satz 2 EG vorliegt, wenn der Markeninhaber , der für das gleiche Produkt im In- und Ausland unterschiedliche Marken verwendet - oder mit dessen Zustimmung unterschiedliche Marken verwendet werden -, gegen den Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr aus der von ihm für das gleiche Produkt verwendeten inländischen Marke vorgeht (BGHZ 173, 230 Tz. 30 - CORDARONE). Danach kann sich der Markeninhaber auch in einem solchen Fall dem weiteren Vertrieb des umgepackten parallelimportierten Arzneimittels im Inland unter Beibehaltung der im Ausland verwendeten Bezeichnung nicht unter Berufung auf eine Verwechslungsgefahr mit seiner inländischen Marke widersetzen, wenn der Parallelimporteur die aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften folgenden Voraussetzungen für den weiteren Vertrieb des umgepackten und mit der ursprünglichen Kennzeichnung versehenen Produkts beachtet hat.
15
c) Diese Voraussetzungen werden entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts von der Beklagten im vorliegenden Fall erfüllt.
16
aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften kann der Markeninhaber einen Re- oder Parallelimport nicht beanstanden , wenn fünf Bedingungen erfüllt sind (vgl. EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144 Tz. 79 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova): (1) Die Geltendmachung der Rechte aus der Marke trägt erwiesenermaßen zu einer künstlichen Abschottung der Märkte bei. Von einer solchen Marktabschottung ist auszugehen, wenn der Markeninhaber das gleiche Arzneimittel in verschiedenen Mitgliedstaaten in unterschiedlichen Packungen in Verkehr gebracht hat und das Umpacken durch den Importeur erforderlich ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels darf durch das Umpacken nicht beeinträchtigt werden. (3) Auf der Verpackung müssen sowohl das die Umverpackung vornehmende Unternehmen als auch der Hersteller genannt sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so aufgemacht sein, dass der Ruf der Marke geschädigt wird. Dies bedeutet, dass die Verpackung nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein darf. (5) Der Importeur muss den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster liefern.
17
bb) Das Erfordernis, dass das Umpacken notwendig ist, um die Ware in dem Einfuhrmitgliedstaat zu vermarkten, gilt nur für das Umpacken der Ware als solches sowie für die Frage, ob die Wiederanbringung der Marke durch Neuverpackung oder durch Aufkleben eines Etiketts auf die Verpackung der Ware erfolgt. Es gilt dagegen nicht für die Art und Weise, in der das Umpacken durchgeführt wird (EuGH, Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, Slg. 2007, I-3391 = GRUR 2007, 586 Tz. 38 = WRP 2007, 627 - Boehringer Ingelheim/Swingward II; EFTA-Gerichtshof, Urt. v. 8.7.2003 - E-3/02, GRUR Int. 2003, 936 Tz. 41-45 - Paranova/Merck; BGH, Urt. v. 14.6.2007 - I ZR 173/04, GRUR 2007, 1075 Tz. 23 = WRP 2007, 1472 - STILNOX; Urt. v. 13.12.2007 - I ZR 89/05, GRUR 2008, 707 Tz. 17 = WRP 2008, 944 - Micardis).
18
cc) Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass das Umpacken der aus Österreich importierten Arzneimittel als solches zur Herstellung einer in Deutschland vertriebsfähigen Packungsgröße von 20 Kautabletten im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erforderlich ist. Die Prüfung, ob die Beklagte auf die neue Umverpackung ihr Unternehmenslogo in der von der Klägerin beanstandeten Gestaltungsform anbrin- gen darf, beschränkt sich daher darauf, ob durch diese Art und Weise des Umpackens berechtigte Interessen der Markeninhaberin beeinträchtigt werden, insbesondere der Ruf der Klagemarke geschädigt oder deren Herkunftsfunktion beeinträchtigt wird. Demgegenüber hat das Berufungsgericht darauf abgestellt, ob die von der Beklagten gewählte Gestaltung notwendig ist, um eine im Inland vermarktungsfähige Verpackung zu schaffen. Der Parallelimporteur habe zwar auf der neuen Packung klar anzugeben, von wem das Arzneimittel umgepackt worden sei und wer der Hersteller sei. Dies müsse aber stets in einer den Markeninhaber möglichst schonenden Form geschehen. Der Parallelimporteur dürfe nur über seine Rolle als Importeur und Umpacker informieren, die Packung aber keinesfalls dazu verwenden, sich im Wettbewerb - und sei es auch nur im Wettbewerb der Parallelimporteure - als Händler zu profilieren. Das Berufungsgericht hat somit auch die Art und Weise des Umpackens unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit beurteilt und ist deshalb von einem unzutreffenden rechtlichen Maßstab ausgegangen.
19
dd) Eine Schädigung des Rufs der Klagemarke "Lefax" oder ein sonstiger Eingriff in die Funktion der Klagemarke kann entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht angenommen werden.
20
(1) Die Feststellung, ob es den Ruf der Marke schädigt, wenn der Parallelimporteur sein eigenes Logo oder Firmenmarkenzeichen, eine Firmenaufmachung oder eine für eine Reihe verschiedener Waren verwendete Aufmachung auf dem neuen äußeren Karton anbringt ("co-branding"), hängt nach Auffassung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften von der Gestaltung im Einzelfall ab, über die nach dem jeweiligen Sachverhalt zu entscheiden Sache des nationalen Gerichts ist (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 45 f. - Boehringer Ingelheim/Swingward II).
21
(2) Das Berufungsgericht hat seine Annahme, das Unternehmenslogo der Beklagten zerstöre in der Aufmachung der konkreten Beanstandungsform den Markenauftritt der Klägerin, damit begründet, es bestehe die Gefahr, dass das Zeichen "Lefaxin" mit demjenigen Unternehmer in Verbindung gebracht werde, der sich prominent mit der Wort-/Bildmarke "EURIM PHARM" präsentiere. Es sei sogar die Herkunftshinweisfunktion der Klagemarke gestört, weil der Verkehr wegen der konkreten Gestaltung der Packung auf eine irgendwie geartete Kooperation der Parteien schließen könnte.
22
(3) Dieser Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Sie beruht auf einer unvollständigen Würdigung der unstreitigen tatsächlichen Umstände des Streitfalls und verstößt gegen die Lebenserfahrung. Das Berufungsgericht hat insbesondere nicht hinreichend beachtet, dass das Unternehmenslogo der Beklagten sich im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem Hinweis auf "Import, Umpackung und Vertrieb" durch die an dieser Stelle mit der vollständigen Firma bezeichnete Beklagte befindet. Wegen des oberhalb der farbigen Quadrate befindlichen Firmenschlagworts "EURIM PHARM" wird der Verkehr, dem der Vertrieb von parallelimportierten Arzneimitteln und die dabei seit langem verwendeten Angaben grundsätzlich bekannt sind, darin erfahrungsgemäß nur einen Bestandteil des nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht nur zulässigen, sondern sogar erforderlichen Hinweises sehen, dass die Beklagte das Arzneimittel importiert und umgepackt hat und als Parallelimporteur im Inland vertreibt. Die Aufmachung der Packungsgestaltung der Beklagten führt daher weder zu einer unzulässigen Rufschädigung der Klagemarke noch wird deren Herkunftsfunktion in unzulässiger Weise beeinträchtigt.
23
III. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die die Klage abweisende Entscheidung des Landgerichts wiederherzustellen.

24
Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Bornkamm Pokrant Schaffert
Koch Bergmann
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 17.02.2004 - 312 O 952/03 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 06.01.2005 - 3 U 60/04 -

(1) Kennt der Empfänger den Mangel des rechtlichen Grundes bei dem Empfang oder erfährt er ihn später, so ist er von dem Empfang oder der Erlangung der Kenntnis an zur Herausgabe verpflichtet, wie wenn der Anspruch auf Herausgabe zu dieser Zeit rechtshängig geworden wäre.

(2) Verstößt der Empfänger durch die Annahme der Leistung gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten, so ist er von dem Empfang der Leistung an in der gleichen Weise verpflichtet.

(1) Die Verpflichtung zur Herausgabe erstreckt sich auf die gezogenen Nutzungen sowie auf dasjenige, was der Empfänger auf Grund eines erlangten Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung des erlangten Gegenstands erwirbt.

(2) Ist die Herausgabe wegen der Beschaffenheit des Erlangten nicht möglich oder ist der Empfänger aus einem anderen Grunde zur Herausgabe außerstande, so hat er den Wert zu ersetzen.

(3) Die Verpflichtung zur Herausgabe oder zum Ersatz des Wertes ist ausgeschlossen, soweit der Empfänger nicht mehr bereichert ist.

(4) Von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an haftet der Empfänger nach den allgemeinen Vorschriften.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 132/04 Verkündet am:
28. Juni 2007
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
INTERCONNECT/T-InterConnect
Ein Bestandteil (hier: InterConnect), der in einem zusammengesetzten Zeichen
(hier: T-InterConnect) neben einem Stammbestandteil (hier: T-) die konkrete
Ware oder Dienstleistung bezeichnet, kann auch bei geringer Kennzeichnungskraft
über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügen. Stimmt dieser
Bestandteil mit einem älteren Zeichen überein, kann dies zu einer Verwechslungsgefahr
im weiteren Sinne führen.
BGH, Urt. v. 28. Juni 2007 - I ZR 132/04 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 28. Juni 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm
und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 29. Juli 2004 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin ist auf dem Gebiet der Datenkommunikation und Informationstechnik tätig. Sie firmiert seit dem 7. August 1989 als "InterConnect Gesellschaft für Datenkommunikation mbH" und ist Inhaberin der am 6. Mai 1991 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 11 75 842 für Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Organisationsberatung, Installation und Montage von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Reparatur und Instandhaltung von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Erstellen von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, Dienstleistungen eines Ingenieurs.
2
Die Beklagte ist das größte inländische Telekommunikationsunternehmen. Sie ist Inhaberin der am 29. Januar 1997 angemeldeten und in den Farben Grau/Magenta eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 397 03 680 sowie der am 23. Januar 1997 angemeldeten Wortmarke Nr. 397 02 720 "T-InterConnect", deren Schutz sich u.a. erstreckt auf das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen, Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern, Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation. Die Beklagte verwendet im geschäftlichen Verkehr und in ihrer Werbung für Netzdienstleistungen für Geschäfte im Internet auch das Kennzeichen "T-InterConnect".
3
Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte.
4
Die Beklagte ist bereits durch Anerkenntnisurteil des Senats vom 3. April 2003 (I ZR 209/00) verpflichtet, es zu unterlassen, zur Kennzeichnung von Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte das Kennzeichen "T-InterConnect" zu verwenden, unter diesem Kennzeichen Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, und Auskunft über Verletzungshandlungen zu erteilen.
5
Im vorliegenden Rechtsstreit nimmt die Klägerin die Beklagte wegen der Verletzung ihrer Kennzeichenrechte auf Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz und hilfsweise nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr in Anspruch. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Einrede der Verjährung erhoben.
6
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat dem Feststellungsantrag hinsichtlich der Verpflichtung zum Schadensersatz für die Zeit ab 1. Januar 2000 stattgegeben und für die Zeit davor die Verpflichtung der Beklagten festgestellt, der Klägerin nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts eine angemessene Lizenzgebühr zu bezahlen.
7
Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihr Ziel der Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


8
I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt :
9
Die Feststellungsklage sei zulässig. Das erforderliche Feststellungsinteresse liege aufgrund der Besonderheiten im gewerblichen Rechtsschutz vor, obwohl auch im Wege der Stufenklage auf - noch unbezifferte - Leistung hätte geklagt werden können. Das erforderliche Rechtsschutzinteresse sei gegeben, weil zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der Klage noch keine vollständige Auskunft erteilt gewesen sei. Die spätere Auskunftserteilung berühre den Fortbestand des Rechtsschutzinteresses nicht.
10
Die Feststellungsklage sei auch begründet. Der Schadensersatzanspruch der Klägerin folge für die Zeit ab dem 26. Juli 2000 aus der Bindungswirkung der rechtskräftigen Vorverurteilung zur Unterlassung der streitgegenständlichen Zeichennutzung. Einer Verurteilung aus einer vertraglichen Unterlassungspflicht komme Rechtskraftwirkung für den Schadensersatzanspruch zu. Entsprechendes müsse für die Verurteilung aus einer gesetzlichen Unterlassungspflicht gelten. Die Bindungswirkung, die auch die Rechtswidrigkeit der Handlungen erfasse, könne aber erst ab dem 26. Juli 2000, der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung im Vorverfahren, eintreten.
11
Für den Zeitraum davor folge der Schadensersatzanspruch grundsätzlich aus Markenrecht. Die Klagemarke sei (gering) kennzeichnungskräftig. Trotz weitgehender klanglicher und bildlicher Identität des Begriffs "InterConnect" mit dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" scheide allerdings eine unmittel- bare Verwechslungsgefahr aus. Der Zeichenbestandteil "T-", der sich im Verkehr als Hinweis auf die Beklagte durchgesetzt habe, präge das angegriffene Zeichen derart, dass die "sprechende" Angabe "InterConnect" vollständig dahinter zurücktrete.
12
Zwischen der Klagemarke sowie dem Unternehmenskennzeichen "InterConnect" der Klägerin und dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" für identische Dienstleistungen bestehe aber eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Der Verkehr könne die Zeichen zwar auseinanderhalten, gehe aber vom Vorliegen organisatorischer oder wirtschaftlicher Zusammenhänge aus. Ihm sei bekannt, dass die Beklagte den Stammbestandteil "T-" ihren Zeichen voranstelle. Der Verkehr könne deshalb verführt sein zu glauben, die Beklagte habe sich die Klägerin einverleibt und das bisherige Recht der Klägerin erworben.
13
Soweit die markenrechtlichen Schadensersatzansprüche für die Zeit vor dem 1. Januar 2000 verjährt seien, folge der Anspruch aus Bereicherungsrecht.
14
II. Die Revision der Beklagten hat keinen Erfolg. Die zulässige Feststellungsklage ist in dem vom Berufungsgericht zugesprochenen Umfang begründet. Die Beurteilung des Schadensersatz- und Bereicherungsanspruchs der Klägerin durch das Berufungsgericht hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung jedenfalls im Ergebnis stand.
15
1. Die Feststellungsklage ist zulässig.
16
a) Das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist gegeben. Es entfällt im gewerblichen Rechtsschutz in der Regel nicht schon dann, wenn der Kläger im Wege der Stufenklage auf Leistung klagen könnte (BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 189/99, GRUR 2001, 1177 f. = WRP 2001, 1164 - Feststellungsinteresse II, m.w.N.; Urt. v. 15.5.2003 - I ZR 277/00, GRUR 2003, 900, 901 = WRP 2003, 1238 - Feststellungsinteresse III). Dafür sprechen prozessökonomische Erwägungen, weil die Schadensberechnung auch nach erteilter Auskunft häufig Schwierigkeiten bereitet und eine eingehende Prüfung der Berechnungsmethode des Schadens erfordert. Zudem schützt die Feststellungsklage den Verletzten in stärkerem Maße vor Verjährung. Die Erhebung der Stufenklage hat nur eine Hemmung der Verjährung zur Folge, die gemäß § 204 Abs. 2 Satz 1 und 2 BGB sechs Monate nach einem Stillstand des Verfahrens endet. Soll die Verjährungsfrist nicht weiterlaufen, muss der Verletzte nach Erteilung der Auskunft innerhalb dieser sechs Monate den Prozess fortsetzen. Dies ist besonders problematisch bei Streit über die Vollständigkeit der Auskunft. Es entspricht zudem prozessualer Erfahrung, dass die Parteien nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung in vielen Fällen aufgrund des Feststellungsurteils auch ohne Inanspruchnahme der Gerichte zu einer Schadensregulierung finden. Deshalb besteht kein Anlass, aus prozessualen Gründen dem Verletzten zu gebieten, das Gericht nach Rechnungslegung mit einem Streit über die Höhe des Schadensbetrags zu befassen (BGH GRUR 2003, 900, 901 - Feststellungsinteresse III).
17
Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn der Verletzte auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung klagt, nachdem der Verletzer rechtskräftig zu Unterlassung und Auskunft verurteilt worden ist. Der Verletzte ist nicht verpflichtet , die Erteilung der Auskunft abzuwarten oder im Wege der Vollstreckung durchzusetzen, um erst dann auf Leistung zu klagen. Eine derartige Verpflichtung würde dazu führen, dass der Verletzer den Eintritt der Verjährung durch verzögerte Auskunftserteilung herbeiführen könnte. Der Verletzte, der bei seiner ersten Klage keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht hat, ist deshalb nicht gehindert, im Anschluss an den ersten Prozess eine Schadensersatzklage zu erheben. Diese kann vor erteilter Auskunft zweckmäßig nur auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtet sein. Nachdem die Beklagte die geschuldete Auskunft vor Erhebung der Klage unstreitig nicht erteilt hat, ist die Feststellungsklage auch nicht mißbräuchlich.
18
b) Die Klägerin war nicht verpflichtet, ihre zulässig erhobene Feststellungsklage nach erteilter Auskunft auf eine Leistungsklage umzustellen. Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung des Verletzten, von der Feststellungsklage auf die Leistungsklage überzugehen, wenn letztere während des Prozesses möglich wird (BGH, Urt. v. 18.12.1986 - I ZR 67/85, GRUR 1987, 524, 525 - Chanel No. 5 II). Eine Ausnahme hat der Bundesgerichtshof lediglich dann angenommen, wenn der Kläger lange vor Beendigung des ersten Rechtszugs zur Leistungsklage hätte übergehen können, ohne dass dadurch die Sachentscheidung verzögert worden wäre (BGH, Urt. v. 31.1.1952 - III ZR 131/51, LM § 256 ZPO Nr. 5 = NJW 1952, 546 [LS]). Für einen derartigen Ausnahmefall fehlen hier Anhaltspunkte. Die Beklagte hat Auskunft nicht nur am 29. August 2003, sondern nochmals am 9. Januar 2004 erteilt und damit erst nach der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung vom 14. Oktober 2003 und nur wenige Tage vor der Verkündung des erstinstanzlichen Urteils am 13. Januar 2004. Damit war der Klägerin eine Bezifferung des Schadensersatzanspruchs oder des - bei Verjährung des markenrechtlichen Anspruchs eingreifenden - bereicherungsrechtlichen Anspruchs erst zu einem Zeitpunkt möglich, zu dem der Übergang zur Leistungsklage eine Verzögerung der Sachentscheidung zur Folge gehabt hätte.

19
2. Der Klägerin steht der beantragte Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte zu. Das Berufungsgericht hat die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung allerdings rechtsfehlerhaft für die Zeit ab dem 26. Juli 2000, dem Tag der letzten mündlichen Verhandlung im Hauptsacheverfahren 6 U 222/99 vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe, auf eine Bindungswirkung des Anerkenntnisurteils des erkennenden Senats vom 3. April 2003 (I ZR 209/00) gestützt. Eine solche Bindungswirkung dieses Unterlassungsurteils für den vorliegenden Schadensersatzprozess besteht nicht (vgl. BGHZ 150, 377, 383 - Faxkarte ). Der noch unverjährte Schadensersatzanspruch ab dem 1. Januar 2000 steht der Klägerin aber aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG zu. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" und der Klagemarke bejaht.
20
a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; BGHZ 167, 322 Tz. 16 - Malteserkreuz).
21
b) Das Berufungsgericht ist zutreffend und von den Parteien unbeanstandet im Umfang des von der Klägerin verfolgten Anspruchs von Dienstleistungsidentität ausgegangen.

22
c) Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke lassen ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen.
23
Allein kennzeichnender Bestandteil der Klagemarke ist der Wortbestandteil "INTERCONNECT". Denn der Verkehr orientiert sich bei einer komplexen Wort-/Bildmarke erfahrungsgemäß an dem Wortbestandteil, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende grafische Gestaltung aufweist (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz, m.w.N.; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Der rein beschreibende Wortbestandteil "Ges. für Datenkommunikation mbH" hat gleichfalls keine Kennzeichnungskraft.
24
Der allein kennzeichnende Bestandteil "INTERCONNECT" besitzt als in der deutschen Sprache nicht vorhandenes Fantasie- und Kunstwort einen eigenschöpferischen Gehalt. Er hat damit trotz beschreibender Anlehnung an die von der Klagemarke erfassten Netzdienstleistungen ("Inter" für "zwischen" oder als abkürzende Anspielung auf "international" sowie "Connect" für "Verbindung /verbinden") jedenfalls geringe originäre Kennzeichnungskraft. Es liegt keine rein beschreibende Angabe ohne Kennzeichnungskraft vor, sondern nur ein beschreibender Anklang. Auch bei Kenntnis von der Bedeutung der Begriffe "inter" und "connect" kann der Verkehr keine klare, umfassende und erschöpfende Zuordnung zu den konkreten Dienstleistungen der Klägerin vornehmen (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom; Urt. v. 26.6.1997 - I ZR 56/95, GRUR 1997, 845, 846 = WRP 1997, 1091 - Immo-Data; Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner).

25
d) Das Berufungsgericht hat auch zutreffend angenommen, dass für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr die Übereinstimmung des allein kennzeichnenden Bestandteils der Klagemarke "INTERCONNECT" mit dem Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung nicht genügt. Denn der Bestandteil "InterConnect" prägt das angegriffene Zeichen nicht derart, dass der weitere Bestandteil "T-" im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund tritt.
26
Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 41 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz, jeweils m.w.N.).
27
Der Zeichenbestandteil "T-" tritt im angegriffenen Zeichen nicht weitgehend in den Hintergrund, obwohl er Unternehmens- und Serienkennzeichen der Beklagten ist. Zwar ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass bei zusammengesetzten Zeichen ein Bestandteil, der für den Verkehr erkennbar Unternehmens- und/oder Serienkennzeichen ist, im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in derartigen Fällen im anderen Bestandteil erblickt. Dieser Erfahrungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des Einzelfalls unter Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden Er- gebnis führen kann (vgl. BGH, Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN, je m.w.N.). Dies ist vorliegend der Fall.
28
Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts besteht keine Neigung des Verkehrs zur Verkürzung des mehrgliedrigen angegriffenen Zeichens "T-InterConnect". Danach wird der durch das bekannte "Telekom -T" herausgestellte Bezug zur Beklagten auch bei mündlicher Aussprache regelmäßig zum Ausdruck gebracht, zumal der Bestandteil "InterConnect" nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Vernachlässigt der Verkehr den vorangestellten Bestandteil "T-" nicht, kommt diesem jedenfalls eine das angegriffene Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung zu.
29
Zu Recht wendet sich die Klägerin aber gegen die Annahme des Berufungsgerichts , der Bestandteil "InterConnect" trete vollständig in den Hintergrund. Das Berufungsgericht hat dabei den Erfahrungssatz vernachlässigt, dass der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzeichen vorhandenen Bestandteil im Allgemeinen die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (für das Unternehmenskennzeichen: BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 - IONOFIL; BGH GRUR 1999, 583, 584 - LORA DI RECOARO; BGH, Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten ; Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 882 = WRP 2003, 1228 - City Plus; für den Stammbestandteil einer Zeichenserie: BGH, Beschl. v. 4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977, 977 f. = WRP 1997, 571 - DRANO/P3- drano; BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Ein Bestandteil mit produktkennzeichnender Funktion, der - wie hier - über Unterscheidungskraft verfügt, tritt im Regelfall in der Wahrnehmung des Verkehrs nicht vollständig zurück. Besondere Umstände, die ausnahmsweise zu einem anderen Ergebnis führen könnten, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt; sie sind von der Beklagten auch nicht vorgetragen worden.
30
Trotz der Bekanntheit des Unternehmens- und Serienkennzeichens "T-" und der produktkennzeichnenden Funktion des weiteren Bestandteils "InterConnect" ist allerdings nicht davon auszugehen, dass der Verkehr diese Bestandteile statt als einheitlichen Herkunftshinweis als zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen auffasst mit der Folge, dass die Übereinstimmung der Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führen könnte (vgl. zur Möglichkeit der Wahrnehmung eines Zeichenbestandteils als Zweitkennzeichen im Rahmen der Markenverletzung BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung BGH, Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13, 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night). Der Verkehr wird mehrere Zeichenbestandteile regelmäßig nur dann als jeweils eigenständige Zeichen wahrnehmen, wenn sie voneinander abgesetzt sind. Das ist bei dem angegriffenen Zeichen nicht der Fall. Die Bestandteile "T-" und "InterConnect" sind vielmehr in der Wortmarke durch einen Bindestrich und in der Wort-/Bildmarke durch eine Reihe hinter den Buchstaben durchlaufender "Digits" in einer Weise miteinander verbunden, die eine Zusammengehörigkeit als Gesamtzeichen dokumentiert (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ ESTRA-PUREN; BPatG GRUR 2003, 64, 66 - T-Flexitel/Flexitel).

31
e) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens verneint. Diese Art der Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens erkennt, und dass er deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem Inhaber des Serienzeichens zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG, m.w.N.; Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24). Vorliegend besteht aber gerade keine Übereinstimmung in einem Stammbestandteil ; vielmehr stimmt die Klagemarke umgekehrt mit dem weiteren, produktidentifizierenden Bestandteil des angegriffenen Zeichens überein.
32
f) Die Übereinstimmung des allein kennzeichnenden Bestandteils der Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Marke begründet aber, wie das Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht angenommen hat, unter Berücksichtigung der Dienstleistungsidentität und trotz der geringen Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.
33
aa) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt vor, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz). Dasselbe gilt, wenn der Inhaber einer Markenserie ein zusammengesetztes Zeichen benutzt , das den bekannten Bestandteil der Markenserie mit einem Bestandteil kombiniert, der mit einem anderen nicht oder weniger bekannten Kennzeichen übereinstimmt. Sowohl beim Unternehmens- als auch beim Serienkennzeichen ist nämlich der bereits erörterte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzeichen vorhandenen Bestandteil grundsätzlich die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (s.o. unter d unter Hinweis auf BGH GRUR 1996, 977 - DRANO/ P3-drano; GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Dem Bestandteil kommt damit eine eigenständige, produktbezogene Kennzeichnungsfunktion zu, die ihm eine selbständig kennzeichnende Stellung verleiht. Stimmt der selbständig kennzeichnende, produktbezogene Bestandteil mit einer anderen Marke überein, besteht grundsätzlich die Gefahr, dass der Verkehr diese andere Marke dem Inhaber des Unternehmens- oder Serienkennzeichens zuordnet und meint, sie bezeichne dessen Produkte oder Dienstleistungen, oder dass der Verkehr jedenfalls davon ausgeht, die Waren oder Dienstleistungen stammten von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. So liegt der Fall hier.
34
bb) Die Klagemarke stimmt mit dem selbständig kennzeichnenden Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung "T-InterConnect" überein. Es besteht deshalb die Gefahr, dass der Verkehr die Klagemarke gedanklich mit der Beklagten als Inhaberin des bekannten Serien- und Unternehmenskennzeichens "T-" in Verbindung bringt.
35
Das Berufungsgericht hat dazu unangegriffen festgestellt, dass dem Verkehr sowohl die Zeichenstrategie der Beklagten als auch der Umstand bekannt ist, dass die Beklagte den mit ihrem bekannten Unternehmenskennzeichen übereinstimmenden Bestandteil "T-" als Stammbestandteil einer Zeichenserie mit weiteren, auf die jeweiligen Dienstleistungsbereiche bezogenen Bestandteilen kombiniert. Aus der produktbezogenen Kennzeichnungsfunktion des Bestandteils "InterConnect" folgt seine selbständig kennzeichnende Stellung in der zusammengesetzten Marke der Beklagten, für die angesichts der Bekanntheit des mit diesem Bestandteil kombinierten Unternehmens- und Serienkennzeichens auch die geringe Kennzeichnungskraft ausreicht. Denn je bekannter das Unternehmens- und Serienkennzeichen ist, desto deutlicher tritt die eigenständige , produktbezogene Kennzeichnungsfunktion des weiteren Bestandteils in den Vordergrund, die die selbständig kennzeichnende Stellung begründet. Entgegen dem Vorbringen der Revision ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht, dass eine selbständig kennzeichnende Stellung eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft voraussetzt. Soweit der Gerichtshof in der Entscheidung "THOMSON LIFE" die normale Kennzeichnungskraft des Bestandteils erwähnt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 37), ist dies auf die vom nationalen Gericht gestellte Vorlagefrage zurückzuführen. Aus dem Gesamtzusammenhang der Entscheidungsgründe ergibt sich, dass grundsätzlich jeder unterscheidungskräftige Bestandteil über selbständige Kennzeichnungskraft verfügen kann.
36
Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, der Verkehr könne bei Wahrnehmung von "T-InterConnect" glauben, die im Markt bedeutende, auf Expansion ausgerichtete Beklagte habe sich die Klägerin einverleibt oder deren bisheriges Recht erworben. Diese Beurteilung ist entgegen dem Vorbringen der Revision nicht erfahrungswidrig. Sie stimmt vielmehr mit den zuvor genannten Erfahrungssätzen überein und folgt daraus, dass der mit der Klagemarke übereinstimmende Bestandteil "InterConnect" in der angegriffenen Bezeichnung über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügt.

37
g) Die weiteren Anspruchsvoraussetzungen hat das Berufungsgericht zutreffend und von den Parteien unbeanstandet bejaht. Das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden liegt vor. Die Beklagte hat zumindest fahrlässig gehandelt.
38
3. Unter den gegebenen Umständen bedarf es keiner Entscheidung, ob sich die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auch aus einer Verletzung des Unternehmenskennzeichens "InterConnect" der Klägerin ergeben.
39
4. Soweit für die Zeit vor dem 1. Januar 2000 gegenüber dem zeichenrechtlichen Schadensersatzanspruch die Verjährungseinrede gemäß § 20 MarkenG durchgreift, steht der Klägerin - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat - ein bereicherungsrechtlicher Anspruch zu, der sich aus der in § 20 Satz 2 MarkenG enthaltenen Rechtsfolgenverweisung auf § 852 BGB ergibt (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 20 Rdn. 34).
40
5. Die Revision der Beklagten ist daher mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
41
Eine Änderung der Kostenentscheidung des Berufungsgerichts von Amts wegen ist entgegen dem Vorbringen der Revisionserwiderung nicht veranlasst. Das Berufungsgericht hat die Klägerin mit einem Viertel der Kosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens belastet, weil es die auf Verletzungshandlungen aus der Zeit vor dem 1. Januar 2000 beruhenden Ansprüche nur nach dem Hilfsantrag und nicht nach dem Hauptantrag zugesprochen hat. Es hat die Kostenquote vertretbar damit begründet, dass der aufgrund des Hilfsantrags zugesprochene Bereicherungsanspruch gegenüber dem mit dem Hauptantrag geltend gemachten Schadensersatzanspruch weniger weit reicht, weil nur die Abrechnungsmethode der Lizenzanalogie zur Verfügung steht, während bei dem Schadensersatzanspruch die drei anerkannten Arten der Schadensberechnung eröffnet gewesen wären. Insbesondere richtet sich der Bereicherungsanspruch nicht auf Herausgabe des Verletzergewinns, der nur im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs geltend gemacht werden kann (BGHZ 99, 244, 248 f. - Chanel No. 5 I).
Bornkamm Pokrant Büscher
Schaffert Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Stuttgart, Entscheidung vom 13.01.2004 - 41 O 123/03 KfH -
OLG Stuttgart, Entscheidung vom 29.07.2004 - 2 U 36/04 -

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 115/98 Verkündet am:
14. März 2000
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Formunwirksamer Lizenzvertrag

a) Bei formunwirksamen Lizenzverträgen erfolgt der Bereicherungsausgleich
im Wege der Lizenzanalogie nach denselben Grundsätzen wie bei Schutzrechtsverletzungen.

b) Die Lizenzgebühr bemißt sich dabei nicht nach dem, was die Vertragspartner
in dem formunwirksamen Lizenzvertrag vereinbart haben, sondern nach
dem objektiven Wert des tatsächlich Erlangten.
Für dessen Bemessung kommt es auf die Gesamtheit aller Umstände an.
Allerdings kann das vertraglich vereinbarte Entgelt Anhaltspunkte für die
Angemessenheit und Üblichkeit der Lizenzgebühr bieten.
BGH, Urteil vom 14. März 2000 - X ZR 115/98 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 14. März 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die
Richter Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und die Richterin Mühlens

für Recht erkannt:
Auf die Revision des Klägers wird das am 9. Juni 1998 verkündete Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, wie zum Nachteil des Klägers erkannt worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision , an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Der Kläger ist Inhaber mehrerer technischer Schutzrechte, die sich mit Beschlägen, Verschlußmechanismen und Zubehör für Schaltschränke befassen. Die Beklagte produziert und vertreibt derartige Bauteile. Der Kläger war Handelsvertreter der Beklagten.
Die Parteien schlossen am 1. Dezember 1981 einen schriftlichen "Patentlizenzvertrag" , mit dem der Kläger der Beklagten eine ausschließliche Lizenz zur Herstellung, zum Gebrauch und zum Vertrieb der auf einer beigefügten , aber nicht unterzeichneten und mit der Vertragsurkunde nicht verbundenen Liste aufgeführten eingetragenen und angemeldeten Schutzrechte übertrug. Als Entgelt sollte die Beklagte bestimmte, nach Art der Schutzrechte gestaffelte monatliche Pauschalbeträge an den Kläger zahlen (§ 5 des Vertrages ). In einer Gleitklausel vereinbarten die Parteien eine Anpassung dieser Beträge. Nach Abschluß des Vertrages überließ der Kläger der Beklagten weitere Schutzrechte nach mündlicher Absprache zur Benutzung.
Der Kläger berechnete jeweils die Lizenzgebühren, die die Beklagte bezahlte. Im April 1990 erhöhte der Kläger unter Berufung auf die Gleitklausel die Lizenzpauschalen. Von Juni 1990 an zahlte die Beklagte nicht mehr. Sie berief sich auf Überzahlungen in der Vergangenheit und rechnete mit entsprechenden Erstattungsansprüchen auf. Dies nahm der Kläger zum Anlaß, den Lizenzvertrag zum 31. März 1991 zu kündigen.
Mit seiner Klage begehrte der Kläger zunächst Zahlung der vertraglich vereinbarten Lizenzgebühren für den Zeitraum vom 1. Juni 1990 bis zum 31. März 1991 in Höhe von 251.424,72 DM nebst Zinsen.
Das Landgericht hat durch Urteil vom 31. Dezember 1991 die Klage mit der Begründung abgewiesen, der Lizenzvertrag vom 1. Dezember 1981 sei wegen Verstoßes gegen § 34 GWB nichtig. Das Oberlandesgericht hat die Beklagte auf den Hilfsantrag zur Rechnungslegung verurteilt und die Sache wegen des Zahlungsbegehrens an das Landgericht zurückverwiesen.

Nach Rechnungslegung hat der Kläger eine Umsatzlizenz zwischen 5 % und 8 % verlangt und seinen Bereicherungsanspruch auf 845.817,91 DM beziffert. Das Landgericht hat sachverständig beraten der Klage in Höhe von 757.407,56 DM nebst Zinsen stattgegeben. Mit ihrer Berufung hat die Beklagte Abweisung der Klage begehrt, soweit diese über den Betrag der vertraglich vereinbarten Lizenzgebühren in Höhe von 280.052,40 DM hinausgeht. Der Kläger hat mit seiner Anschlußberufung Zahlung weiterer 305.371,09 DM nebst Zinsen verlangt. Das Oberlandesgericht hat auf die Berufung der Beklagten unter Zurückweisung der Anschlußberufung des Klägers der Klage lediglich in Höhe von 280.052,40 DM nebst Zinsen stattgegeben.
Dagegen wendet sich der Kläger mit seiner Revision. Er verfolgt sein Zahlungsbegehren weiter. Die Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:


Die Revision hat Erfolg; sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils , soweit zum Nachteil des Klägers erkannt worden ist, und zur Zurückverweisung der Sache in diesem Umfang an das Berufungsgericht.
I. Das Berufungsgericht hat dem Kläger wegen unberechtigter Benutzung der Klageschutzrechte in der Zeit von Juni 1990 bis März 1991 nach den §§ 812 Abs. 1 Satz 1 1. Altern., 818 Abs. 2 BGB einen Bereicherungsausgleich in Höhe der in dem unwirksamen Vertrag vom 1. Dezember 1981 verein-
barten Lizenzgebühr zuerkannt. Dazu hat das Berufungsgericht im wesentlichen ausgeführt:
Zur Bestimmung dessen, was die Beklagte erlangt habe, sei zwischen einer Bereicherung durch Leistung und einer Bereicherung in sonstiger Weise zu unterscheiden. Als das vom Schutzrechtsverletzer Erlangte im Sinne der §§ 812 ff. BGB sei der tatsächliche Gebrauch des immateriellen Schutzgegenstandes anzusehen, für den der Inhaber des Schutzrechts im Wege der Lizenzanalogie durch Zahlung einer angemessenen Umsatzlizenz in der Höhe zu entschädigen sei, wie sie von vernünftigen Vertragspartnern bei Abschluß des Lizenzvertrages vereinbart worden wäre. Dies gelte allerdings nur für die Fälle einer Eingriffskondiktion, nicht aber für die Leistungskondiktion. Bei dieser sei anhand des unwirksamen Lizenzvertrages zu bestimmen, was Gegenstand der Leistung sei. Es könne nur das gefordert werden, was dem Empfänger nach dem Zweck des unwirksamen Vertrages zugewandt werden sollte und zugewandt worden sei. Gegenstand der Leistung sei nach dem Vertrag vom 1. Dezember 1981 die Überlassung von Schutzrechten des Klägers zum Gebrauch durch die Beklagte. Erlangt sei die Möglichkeit der Benutzung der Schutzrechte. Die Vergütung habe sich nicht nach dem tatsächlichen Gebrauch richten sollen. Das zeige sich vor allem an der Art der vereinbarten Lizenzgebühr , bei der die Parteien unabhängig von einer tatsächlichen Benutzung und vom Umsatz die monatliche Zahlung von Pauschalbeträgen für die übertragenen Schutzrechte vorgesehen hätten. Der Umfang des zu leistenden Ersatzes bestimme sich nach § 818 Abs. 2 BGB. Da die Leistung von vornherein auf die Überlassung zu selbständigem Gebrauch, mithin darauf gerichtet gewesen sei, der Beklagten in freier Entscheidung eine Nutzung von Schutzrechten des Klägers zu ermöglichen, müsse eine Anspruchsberechnung anhand von Umsät-
zen, Stückzahlen oder Gewinnen ausscheiden. Ebenso müsse grundsätzlich außer Betracht bleiben, welche Auswirkungen der Gegenstand der Bereicherung im Vermögen des Empfängers gehabt habe. Es komme auch nicht darauf an, welche Lizenzgebühr die Parteien redlicherweise vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung, namentlich das Ausmaß der Schutzrechtsbenutzung , vorausgesehen hätten. Bei einer Leistung, deren Gegenstand die Gebrauchsüberlassung von Rechten oder Sachen bilde, sei es nicht gerechtfertigt , den Bereicherungsgläubiger an zwischenzeitlich möglichen Wertsteigerungen oder anderen werterhöhenden Umständen teilhaben zu lassen. Dies sei mit der der Leistung zugrundeliegenden Risikoverteilung nicht zu vereinbaren. Der Kläger dürfe als Bereicherungsgläubiger nicht besser stehen, als er bei Wirksamkeit des Vertrages gestanden hätte. Es sei daher im Rahmen der Leistungskondiktion entscheidend darauf abzustellen, welchen Wert die Leistung im Zeitpunkt des Erlangens gehabt habe. Umstände, die sich erst aus nachträglicher Sicht der Dinge als wertbildend herausstellten (so insbesondere der Umsatz), hätten aus der Berechnung auszuscheiden. Der Wert der Gebrauchsüberlassung sei nach dem im unwirksamen Vertrag vereinbarten Leistungsentgelt zu bemessen. Unstreitig belaufe er sich auf 280.052,40 DM. Durch die in dem unwirksamen Vertrag getroffene Entgeltabrede habe der Kläger über den Wert des Leistungsgegenstandes verfügt.
Eine Beschränkung des Wertersatzanspruchs auf die im (unwirksamen) Vertrag vereinbarte Vergütung stehe auch mit den Grundsätzen von Treu und Glauben im Einklang. Denn der Kläger verhalte sich widersprüchlich, wenn er während der mehrjährigen Zusammenarbeit mit der Beklagten durchweg die in dem unwirksamen Lizenzvertrag bestimmte Vergütung zur Grundlage seiner Abrechnungen gemacht und Zahlungen in entsprechender Höhe entgegenge-
nommen habe, seine bereicherungsrechtlichen Forderungen jetzt aber auf völlig andere Berechnungsgrundlagen gestellt sehen wolle.
2. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand. Nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB ist herauszugeben, was der Bereicherungsschuldner durch die Leistung des Bereicherungsgläubigers oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten erlangt hat.

a) In den Fällen der Eingriffskondiktion nach einer Schutzrechtsverletzung ist der rechtliche Ansatzpunkt für die Bereicherungshaftung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (Sen.Urt v. 24.11.1981 - X ZR 7/80, GRUR 1982, 301, 303 - Kunststoffhohlprofil II; BGHZ 107, 46, 66 - Ethofumesat; Sen.Urt. v. 18.02.1992 - X ZR 8/90, GRUR 1992, 599 - Teleskopzylinder; vgl. auch BGH, Urt. v. 18.12.1986 - I ZR 111/84, GRUR 1987, 520, 523 - Chanel No. 5 (I)) der von der Rechtsordnung mißbilligte Eingriff in eine solche Rechtsposition, die nach dem Willen der Rechtsordnung einem Berechtigten zu dessen ausschließlicher Verfügung zugewiesen ist. Gemäß dem Grundsatz der Güterzuweisung soll der Verletzer das herausgeben , was er durch rechtswidrigen Eingriff in ein fremdes geschütztes Rechtsgut erzielt hat. Bei gewerblichen Schutzrechten ist dies die ausschließliche Benutzungsbefugnis. Der Verletzer eines Schutzrechts maßt sich eine Befugnis an, die nach der Rechtsordnung grundsätzlich dem Schutzrechtsinhaber vorbehalten ist. Er erlangt damit den Gebrauch eines immateriellen Rechtsguts.
Da der Gebrauch eines Schutzrechts seiner Natur nach nicht herausgegeben werden kann, ist nach § 818 Abs. 2 BGB sein Wert zu ersetzen. Für die Wertbestimmung ist dabei der objektive Verkehrswert des Erlangten maßgeb-
lich. Der objektive Gegenwert für den Gebrauch eines durch gewerbliche Schutzrechte bestimmten immateriellen Gegenstandes findet sich dabei in der angemessenen und üblichen Lizenz (Sen.Urt. v. 24.11.1981 - X ZR 7/80, GRUR 1982, 301, 303 - Kunststoffhohlprofil II; ebenso BGH, Urt. v. 18.12.1986 - I ZR 111/84; GRUR 1987, 520, 523 - Chanel No. 5 (I); BGH, Urt. v. 06.05.1997 - KZR 42/95, GRUR 1997, 791, 793 - Sprengwirkungshemmende Bauteile; BGH, Urt. v. 16.3.1998 - II ZR 303/96, NJW 1998, 1951; BGH, Urt. v. 17.03.1998 - KZR 42/96, GRUR 1998, 838 - Lizenz- und Beratungsvertrag). Der Kläger kann deshalb seinen auf Wertausgleich gerichteten Herausgabeanspruch nach der Methode der sogenannten Lizenzanalogie in Form eines prozentualen Anteils an den mit den patentverletzenden Gegenständen erzielten Umsätzen berechnen (Sen.Urt. v. 18.02.1992 - X ZR 8/90, GRUR 1992, 599, 600 - Teleskopzylinder).

b) Diese Grundsätze finden entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht nur auf die Fälle der sogenannten Eingriffskondiktion Anwendung, sondern auch bei der Leistungskondiktion, weil der Bereicherungsempfänger nach § 818 Abs. 2 BGB Wertersatz für das Erlangte zu leisten hat. In Fällen eines formunwirksamen Lizenzvertrages bemißt sich der Bereicherungsausgleich nach der angemessenen und üblichen Lizenzgebühr, wobei für deren Höhe das vertraglich vereinbarte Entgelt einen Anhaltspunkt bieten kann (BGH, Urt. v. 06.05.1997 - KZR 42/95, GRUR 1997, 781, 783 - Sprengwirkungshemmende Bauteile; BGH, Urt. v. 17.03.1998 - KZR 42/96, GRUR 1998, 838 - Lizenz- und Beratungsvertrag).
Das Berufungsgericht will einen Unterschied zwischen der im Streitfall vorliegenden Leistungskondiktion und der Eingriffskondiktion damit rechtferti-
gen, bei der Bereicherung durch Leistung bestimme der Leistende, was Gegenstand seiner Leistung sein solle; es komme auf die angemessene und übliche Lizenz als objektiven Wertersatz nicht an, weil die Parteien in dem formunwirksamen Lizenzvertrag vom 1. Dezember 1981 die Vergütung unabhängig von dem Umfang der Benutzung der überlassenen Schutzrechte vereinbart hätten; erlangt sei die Nutzungsmöglichkeit. Diese Auslegung des Vertrages mag zwar zutreffen. Sie spielt aber für die Frage der Herausgabe des Erlangten und dessen Wertersatz keine Rolle. Auf Grund des (unwirksamen) Lizenzvertrages mag es so sein, daß der Benutzung der Patente durch die Beklagte bis auf Widerruf der Makel der Rechtswidrigkeit fehlte (Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 139 Rdn. 10). Wegen der Unwirksamkeit des Vertrages hat die Beklagte jedoch kein Recht auf zukünftige Benutzungen erworben. Ein wertmäßig erfaßbares "Etwas" im Sinne des § 818 Abs. 2 BGB hat sie daher erst dadurch erlangt, daß sie die rein faktisch gegebene Nutzungsmöglichkeit auch tatsächlich genutzt hat. Insoweit unterscheiden sich die Fälle der Leistungskondiktion bei unwirksamem Grundvertrag nicht von den Fällen der Eingriffskondiktion bei rechtswidrigen Patentverletzungen gegen den Willen des Berechtigten. Für den Wertersatz nach § 818 Abs. 2 BGB und dessen Umfang kommt es nicht darauf an, was der Bereicherungsgläubiger geben wollte, sondern darauf, was auf seiten des Bereicherungsschuldners tatsächlich angekommen ist, was also "erlangt" ist.

c) Auch die Erwägungen des Berufungsgerichts, es wäre unangebracht, dem Kläger bei einem bereicherungsrechtlichen Ausgleich auch nur zum Teil dasjenige zugute kommen zu lassen, was die Beklagte durch den Einsatz eigener betrieblicher Mittel auf eigenes wirtschaftliches Risiko erwirtschaftet habe , der Kläger dürfe als Bereicherungsgläubiger nicht besser stehen, als er bei
Wirksamkeit des Lizenzvertrages gestanden hätte, können nicht verfangen. Sie berücksichtigen nicht den Wortlaut des Gesetzes, wonach das Erlangte unabhängig von den in dem formunwirksamen Vertrag getroffenen Absprachen herauszugeben oder dessen Wert zu ersetzen ist. Die vom Bereicherungsschuldner durch Einsatz eigener Mittel und auf eigenes Risiko geschaffene zusätzliche Wertschöpfung ist nicht Gegenstand des Herausgabeanspruchs.

d) Dem Berufungsgericht kann auch nicht darin gefolgt werden, es komme nicht darauf an, welche Lizenzvergütung die Parteien redlicherweise vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung, namentlich das Ausmaß der Schutzrechtsbenutzung, vorausgesehen hätten, weil es nicht gerechtfertigt sei, den Bereicherungsgläubiger an zwischenzeitlich möglichen Wertsteigerungen oder anderen werterhöhenden Umständen teilhaben zu lassen. Dies widerspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, wonach bei der Berechnungsweise der Lizenzanalogie der Inhaber eines Schutzrechts von einem Verletzer eine angemessene Lizenz in der Höhe verlangen kann, wie sie von vernünftigen Vertragsparteien bei Abschluß eines Lizenzvertrages vereinbart worden wäre, wenn diese die künftige Entwicklung und namentlich den Umfang der Schutzrechtsbenutzung vorausgesehen hätten (BGH, Urt. v. 13.03.1962 - I ZR 18/61, GRUR 1962, 401, 404 - Kreuzbodenventilsäcke III; Sen.Urt. v. 06.03.1980 - X ZR 49/78, GRUR 1980, 841 - Tolbutamid; Sen.Urt. v. 18.02.1992 - X ZR 8/90, GRUR 1992, 599, 600 - Teleskopzylinder; Sen.Urt. v. 25.05.1993 - X ZR 19/92, GRUR 1993, 897, 898 - Mogul-Anlage; Benkard, aaO, § 139 PatG Rdn. 64). Das Berufungsgericht übersieht, daß der Wert des tatsächlich Erlangten objektiv zu bestimmen ist. Bei einer objektiven Wertbestimmung ist es aber allein sachgerecht, bei der Festlegung eines angemessenen Lizenzsatzes auf eine von vornherein zutreffende Einschätzung der tat-
sächlichen Entwicklung des Schutzgegenstandes abzustellen. Dies schließt die Berücksichtigung späterer Wertsteigerungen hinsichtlich des Lizenzsatzes aus. Denn es geht bei der Bestimmung der angemessenen und üblichen Lizenz allein um die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses festzustellende Prognose der künftigen Entwicklung, also um die richtige Ermittlung des Wertes dessen, was der Bereicherungsschuldner tatsächlich erlangt hat. Bei der Berechnung des tatsächlich Erlangten spielt die spätere Entwicklung nur insoweit eine Rolle, als diese in den Umsätzen einen Niederschlag findet, die bei der Ermittlung des Wertes in Ansatz zu bringen sind.

e) Zu Unrecht meint das Berufungsgericht, der Wert der Gebrauchsüberlassung sei nach dem im unwirksamen Lizenzvertrag vereinbarten Entgelt zu bemessen; der bereicherungsrechtliche Ausgleich einer Leistung sei grundsätzlich auf einen Ersatz in Höhe der vertraglichen (wenn auch unwirksamen ) vereinbarten Vergütung zu begrenzen.
aa) Diese Auffassung findet in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes keine Stütze. Gerade in der Entscheidung "Sprengwirkungshemmende Bauteile" (GRUR 1997, 781, 783), auf die das Berufungsgericht Bezug nimmt, hat der Kartellsenat des Bundesgerichtshofes lediglich ausgeführt, daß für die Höhe der angemessenen und üblichen Lizenzgebühr "das vertraglich vereinbarte Entgelt einen Anhaltspunkt bieten kann". Dies bedeutet nicht, daß der geschuldete Wertersatz mit diesem gleichzusetzen ist und durch ihn der Höhe nach beschränkt wird. Vielmehr kommt es bei der Berechnung der angemessenen und üblichen Lizenz auf die Gesamtheit aller Umstände an, die der Tatrichter gemäß § 287 Abs. 2 ZPO zu würdigen hat (BGH, Urt. v. 13.03.1962
- I ZR 18/61, GRUR 1962, 401, 402 - Kreuzbodenventilsäcke III; Benkard, aa0, § 139 Rdn. 65 m.w.N.; Busse, Patentgesetz, 5. Aufl., § 139 Rdn. 149 m.w.N.).
bb) Für die Auffassung des Berufungsgerichts spricht auch nicht die Rücktrittsreglung des § 346 Satz 2 BGB. Die Rückabwicklung eines Vertrages aufgrund eines vertraglich vereinbarten Rücktrittsrechts führt nicht zu einem Bereicherungsausgleich. Durch Rücktritt wird der Vertrag in ein Abwicklungsverhältnis umgestaltet, bleibt aber vertragliches Schuldverhältnis und wird nicht, wie der Bereicherungsanspruch, gesetzliches Schuldverhältnis. Deshalb verweist § 346 Satz 2 Halbsatz 2 BGB folgerichtig auf die vertragliche Entgeltabrede (Palandt/Heinrichs, BGB, 59. Aufl., § 346 Rdn. 4, Einf. v. § 346 Rdn. 2).
cc) Auch die weitere Überlegung des Berufungsgerichts, ein bereicherungsrechtlicher Anspruch über die vereinbarte Vergütung hinaus bestünde nicht, weil die Parteien auch keinen solchen Anspruch gehabt hätten, wenn sie den Vertrag vollständig erfüllt hätten, kann nicht überzeugen. Ob in einem solchen Fall ein Anspruch besteht, beurteilt sich nach den Grundsätzen der Saldotheorie. Nur derjenige kann einen Ausgleich beanspruchen, zu dessen Gunsten nach Gegenüberstellung der gewährten Leistungen und Gegenleistungen ein positiver Saldo verbleibt (BGH, Urt. v. 06.05.1997 - KZR 42/95, GRUR 1997, 781, 783 - Sprengwirkungshemmende Bauteile). Ob dies der Fall ist, ist unter Würdigung aller Umstände in jedem Einzelfall zu entscheiden.
dd) Ebensowenig fordern die Grundsätze von Treu und Glauben eine Beschränkung des Wertersatzes auf die vertragliche Vergütung.
Es mag im Einzelfall gegen § 242 BGB verstoßen, wenn der Bereicherungsgläubiger einen über das vertraglich vereinbarte Entgelt hinausgehenden Wertersatz verlangt. So hat die Rechtsprechung als mit Treu und Glauben nicht vereinbar angesehen, wenn derjenige, der durch arglistige Täuschung die Anfechtung eines Vertrages verursacht hat, aus ungerechtfertigter Bereicherung für seine aufgrund des Vertrages geleisteten Dienste mehr fordert, als ihm nach dem Vertrag zustünde; die (zurechenbar vereinbarte) vertragliche Vergütung bildet dann die Obergrenze der Verpflichtung zu Wertersatz (BGH, Urt. v. 30.06.1960 - VII ZR 184/58, LM Nr. 22 zu § 123 BGB; MünchKomm./Lieb, BGB, 3. Aufl., § 818 Rdn. 36 m.w.N.). Auch der Anspruch des vorleistenden Schwarzarbeiters ist auf das vereinbarte Entgelt beschränkt worden (BGH, Urt. v. 31.05.1990 - VII ZR 336/89, NJW 1990, 2542, 2543). Dies betrifft Fälle, in denen es einer Partei versagt wurde, Vorteile aus der von ihr bewußt geschaffenen bereicherungsrechtlichen Lage zu ziehen. Mangels Feststellungen des Berufungsgerichts, daß im vorliegenden Fall die Formunwirksamkeit des Lizenzvertrages bewußt herbeigeführt worden ist, sind die genannten Grundsätze jedenfalls nicht auf noch nicht abgerechnete Leistungen zu übertragen. Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts konnte und durfte die Beklagte nicht darauf vertrauen, es werde bei Wegfall des Lizenzvertrages nur auf der Grundlage des Lizenzvertrages abgerechnet. Das Berufungsgericht hat keine Umstände festgestellt, die dies rechtfertigen könnten.
3. Da das Berufungsgericht bei der Bemessung des Wertersatzes nach § 818 Abs. 2 BGB die genannten Grundsätze nicht beachtet hat, ist das angefochtene Urteil, soweit zum Nachteil des Klägers erkannt worden ist, aufzuheben. Bei der erneuten Verhandlung wird das Berufungsgericht zunächst die angemessene und übliche Lizenz für die einzelnen im Streit befindlichen Kla-
gepatente zu ermitteln haben. Dabei wird es zu berücksichtigen haben, daß nach dem Vortrag des Klägers die in dem Lizenzvertrag vom 1. Dezember 1981 vereinbarte Pauschalvergütung schon deshalb nicht als Anhaltspunkt in Betracht kommt, weil die Vereinbarung zwischen den Parteien nicht frei ausgehandelt worden sei und weil bei den Vertragsverhandlungen die Überlegung im Raum gestanden, daß der Handelsvertreter auch am Verkauf der Produkte partizipiere und zum Ausgleich hierfür mit einer besonders niedrigen Vergütung vorlieb nehmen müsse. Des weiteren wird das Berufungsgericht folgendes berücksichtigen müssen:

a) Da der Ausgangspunkt der Lizenzanalogie hypothetisch ist, läßt sich die Höhe der im Einzelfall angemessenen Lizenz in der Regel nur aufgrund einer wertenden Entscheidung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vom Gericht gemäß § 287 Abs. 1 ZPO nach freier Überzeugung bestimmen (BGH, Urt. v. 13.03.1962 - I ZR 18/61, GRUR 1962, 401, 402 - Kreuzbodenventilsäcke III; Sen.Urt. v. 06.03.1980 - X ZR 49/78, GRUR 1980, 841, 844 - Tolbutamid; Sen.Urt. v. 25.05.1993 - X ZR 19/92, GRUR 1993, 897, 898 - Mogul-Anlage). Dabei hat sich die zuzusprechende Lizenzgebühr am objektiven Wert der angemaßten Benutzungsberechtigung auszurichten (Sen.Urt. v. 06.03.1980 - X ZR 49/78, GRUR 1980, 841, 844 - Tolbutamid). Der Lizenzbetrag ist so festzusetzen, wie er sich aufgrund des tatsächlichen Sachverhalts als angemessen darstellt. Geschuldet ist das, was vernünftige Vertragspartner vereinbart hätten, wenn sie bei Abschluß eines Lizenzvertrages die künftige Entwicklung und namentlich die Zeitdauer und das Maß der Patentbenutzung vorausgesehen hätten (BGH, Urt. v. 22.3.1990 - I ZR 59/88, GRUR 1990, 1008, 1009 - Lizenzanalogie; BGH, Urt. v. 18.2.1992 - I ZR 7/90, GRUR 1992, 597, 598 - Steuereinrichtung). Da die Lizenzgebühr die übliche
und angemessene Lizenzgebühr für die nicht mehr rückgängig zu machende Benutzung ermittelt, darf der Verletzer weder besser noch schlechter gestellt werden als ein vertraglicher Lizenznehmer (BGHZ 30, 345, 353 - Paul Dahlke; BGH, Urt. v. 29.05.1962 - I ZR 132/60, GRUR 1962, 509, 512, 513 - DiaRähmchen III; BGH, Urt. v. 10.07.1986 - I ZR 102/84, GRUR 1987, 37, 39 - Videolizenzvertrag).

b) Bei der Ermittlung des Lizenzsatzes sind alle Umstände zu berücksichtigen , die den objektiven Wert der angemaßten Benutzungshandlungen beeinflussen. Dazu gehören ein etwa festzustellender verkehrsmäßig üblicher Wert der Benutzungsberechtigung in Anlehnung an für gleiche oder vergleichbare Erfindungen tatsächlich vereinbarte Lizenzen (Sen.Urt. v. 06.03.1980 - X ZR 49/78, GRUR 1980, 841, 844 - Tolbutamid), die wirtschaftliche Bedeutung des geschützten Rechts, die sich in Gewinnaussichten ausdrückt und durch die am Markt zu erzielende Vergütung bestimmt wird (BGH, Urt. v. 13.03.1962 - I ZR 18/61, GRUR 1962, 401, 404 - Kreuzbodenventilsäcke Ill; Sen.Urt. v. 25.05.1993 - X ZR 19/92, GRUR 1993, 897, 898 - Mogul-Anlage), wobei auch die technischen Vorzüge der Erfindungen gegenüber gleichen oder ähnlichen Gegenständen zu berücksichtigen sind (RG Mitt. 1939, 194, 196 - Bekämpfung von Grubenexplosionen I), eine etwaige Monopolstellung des Schutzrechtsinhabers (BGH, Urt. v. 13.03.1962 - I ZR 18/61, GRUR 1962, 401, 404 - Kreuzbodenventilsäcke III) sowie die Möglichkeit für Abnehmer der schutzrechtsverletzenden Vorrichtung, sie auch ohne Benutzung des Schutzrechts zweckmäßig und wirtschaftlich einsetzen zu können (Benkard, aa0, § 139 PatG Rdn. 66, 67). Zu den wertbestimmenden Faktoren gehört ferner, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang gegenüber der Verwendung der geschützten Lehre gangbare und aus der Sicht eines Lizenznehmers wirtschaft-
lich vernünftige Alternativen vorhanden sind (Sen.Urt. v. 25.05.1993 - X ZR 19/92, GRUR 1993, 897, 898, 899 - Mogul-Anlage) und daß auch diejenigen Vorteile auszugleichen sind, die ein Verletzer im Vergleich zu einem rechtstreuen Lizenznehmer genießt. Zu prüfen ist auch, ob sich ein Verletzernachteil feststellen läßt, der im Verhältnis zum rechtstreuen Lizenznehmer zu einer pauschalen Minderung der angemessenen Lizenzgebühr führt (Sen.Urt. v. 24.11.1981 - X ZR 36/80, GRUR 1982, 286 - Fersenabstützvorrichtung).
Rogge Jestaedt Scharen
Keukenschrijver Mühlens

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)

(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last.

(2) Das Gericht kann der einen Partei die gesamten Prozesskosten auferlegen, wenn

1.
die Zuvielforderung der anderen Partei verhältnismäßig geringfügig war und keine oder nur geringfügig höhere Kosten veranlasst hat oder
2.
der Betrag der Forderung der anderen Partei von der Festsetzung durch richterliches Ermessen, von der Ermittlung durch Sachverständige oder von einer gegenseitigen Berechnung abhängig war.