vorgehend
Landgericht Köln, 33 O 803/11, 18.12.2012
Oberlandesgericht Köln, 6 U 230/12, 11.04.2014

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I Z R 1 0 5 / 1 4 Verkündet am:
23. September 2015
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
Goldbären

a) Eine Zeichenähnlichkeit zwischen einer Wortmarke (hier: Goldbären) und einer dreidimensionalen
Gestaltung (hier: in Goldfolie eingewickelte Schokoladenfigur) ist nicht von vornherein ausgeschlossen.
Sie kann sich aber weder in klanglicher noch in bildlicher Hinsicht ergeben; vielmehr kann eine Zeichenähnlichkeit
nur aus einer Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt folgen.

b) Bei der Beurteilung der Frage der Zeichenähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen
Gestaltung darf nicht über die Ähnlichkeit im Sinngehalt ein Motivschutz begründet werden
oder eine uferlose Ausweitung des Schutzbereichs der Wortmarke mit der Folge einer umfassenden
Monopolisierung von Warengestaltungen vorgenommen werden.

c) Die begriffliche Ähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung ist anzunehmen
, wenn die Wortmarke aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die naheliegende, ungezwungene
und erschöpfende Bezeichnung der dreidimensionalen Gestaltung ist. Hierzu ist erforderlich
, dass sich die Benennung der beanstandeten Gestaltung mit dem Markenwort für den Verkehr
aufdrängt, ohne dass hierfür mehrere gedankliche Zwischenschritte notwendig sind und ohne dass es
andere Bezeichnungen für die dreidimensionale Gestaltung gibt, die gleich naheliegend sind.

d) Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit einer für Fruchtgummiprodukte eingetragenen Wortmarke (hier:
Goldbären) ist in die Prüfung der Zeichenähnlichkeit bei einer Kollision mit einer dreidimensionalen
Gestaltung (hier: in Goldfolie eingewickelte Schokoladenfigur) nicht die Produktform einzubeziehen, für
die der Markeninhaber die Wortmarke nutzt (hier: konkrete Gestaltung der Gummibärchen).

e) Hat das Berufungsgericht über einen Anspruch aus einer Marke entschieden, auf die der Kläger sich
im Rechtsstreit zur Begründung seines Anspruchs nicht gestützt hat, sondern die er nur neben anderen
Marken zur Darstellung seines Markenbestands angeführt hat, stellt dies einen Verstoß gegen
§ 308 ZPO dar, der im Revisionsverfahren von Amts wegen zu beachten ist.
BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 105/14 - OLG Köln
LG Köln
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 25. Juni 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die
Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den
Richter Feddersen

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 11. April 2014 aufgehoben, soweit die auf die Farbmarke "Gold" DE 302008048605 gestützte Klage abgewiesen worden ist. Im Übrigen wird die Revision auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin produziert und vertreibt Fruchtgummiprodukte. Zu ihrem Produktprogramm gehören sogenannte "Gummibärchen", die sie unter der Bezeichnung "GOLDBÄREN" anbietet. Sie ist Inhaberin der folgenden Marken: - der kraft Verkehrsdurchsetzung für Zuckerwaren eingetragenen deutschen Wortmarke DE 974380 "Goldbären" (Klagemarke 1), - der für Zuckerwaren eingetragenen deutschen Wortmarke DE 39922430 "Goldbär" (Klagemarke 2), - der für Schokolade und Zuckerwaren eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke EU 009423757 (Klagemarke 5), - der mit Priorität vom 3. Juni 2011 für Zuckerwaren, insbesondere Fruchtgummi, Schokolade und nichtmedizinische Kaugummis, eingetragenen deutschen Wortmarke DE 302011030914 "Gold-Teddy" (Klagemarke 7), - der kraft Verkehrsdurchsetzung für Fruchtgummi eingetragenen abstrakten Farbmarke DE 302008038605 "Gold".
2
Die Klägerin ist ihrer Ansicht nach Inhaberin dreier Benutzungsmarken kraft Verkehrsgeltung. Dabei handelt es sich nach ihrer Darstellung um mit den Klagemarken 1 und 2 übereinstimmende Wortmarken (Klagemarken 3 und 4) sowie um eine der Klagemarke 5 entsprechende Bildmarke "Goldbär" (Klagemarke 6).
3
Die Beklagten vertreiben Schokoladenprodukte. Zu ihrem Sortiment gehören der "Lindt Goldhase" sowie seit dem Jahr 2011 - wie in den Klageanträgen nachfolgend wiedergegeben - eine ebenfalls in Goldfolie eingewickelte Schokoladenfigur in Form eines sitzenden Bären, die sie selbst als "Lindt Teddy" bezeichnen und auch als Verpackung für Schokoladenerzeugnisse verwenden. Für die Beklagte zu 1 ist die mit Priorität vom 14. April 1927 eingetragene Wort-Bild-Marke DE 371973 "Teddy" sowie die mit Priorität vom 17. März 1994 eingetragene Wortmarke DE 2105373 "Teddy" unter anderem für Schokolade und Zuckerwaren geschützt.
4
Die Klägerin wendet sich mit ihrer Klage gegen die Ausgestaltung der von den Beklagten verwendeten Bärenfiguren. Sie ist der Ansicht, die Figur sei die bildliche Darstellung des Wortes "Goldbär", so dass die Klage wegen Verletzung ihrer Klagemarken begründet sei. Weiter hält die Klägerin die beanstandeten Aufmachungen für unlautere Nachahmungen ihrer Erzeugnisse.
5
Die Klägerin hat beantragt, die Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, 1. im geschäftlichen Verkehr ohne Einwilligung der Klägerin Schokoladenprodukte in Form eines Bären mit goldfarbener Verpackung sowie roter Schleife um den Hals anzubieten und/oder anbieten zu lassen, in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen, in die Bundesrepublik Deutschland einzuführen oder auszuführen und/oder einführen oder ausführen zu lassen und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder hierfür zu werben und/oder werben zu lassen, wie nachstehend wiedergegeben: und/oder 2. im geschäftlichen Verkehr goldfarbene Verpackungen in Form eines Bären mit roter Schleife um den Hals ohne Einwilligung der Klägerin anzubieten und/oder anbieten zu lassen, in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen, in die Bundesrepublik Deutschland einzuführen oder auszuführen und/oder einführen oder ausführen zu lassen und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder hierfür zu werben und/oder werben zu lassen, wie nachstehend wiedergegeben: und/oder 3. im geschäftlichen Verkehr ohne Einwilligung der Klägerin Schokoladenprodukte in Form eines Bären mit goldfarbener Verpackung sowie roter Schleife um den Hals anzubieten und/oder anbieten zu lassen, in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen, in die Bundesrepublik Deutschland einzuführen oder auszuführen und/oder einführen oder ausführen zu lassen und/oder zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder hierfür zu werben und/oder werben zu lassen, wie nachstehend wiedergegeben: .
6
Ferner hat die Klägerin die Beklagten auf Auskunft und Vernichtung in Anspruch genommen und die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt.
7
Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie machen geltend, die angegriffene Schokoladenfigur stelle eine Fortentwicklung ihrer eigenen Produktlinie dar, zu der der "Lindt Goldhase" gehöre. Der Verkehr werde eine Verbindung auch wegen der aufgebrachten Wortbestandteile daher allein zu ihrem Unternehmen und nicht zu der Klägerin herstellen.
8
Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt (LG Köln, GRUR-RR 2013, 102 = WRP 2013, 247). Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen (OLG Köln, MarkenR 2014, 215). Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:


9
A. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt für begründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt :
10
Einen auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützten Bekanntheitsschutz könne die Klägerin für die Marke "Goldbären" (Klagemarke 1) nicht beanspruchen. Die Marke sei zwar für die fraglichen Waren einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt und sie verfüge über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Zwischen den Waren, für die die Klagemarke geschützt sei, und den Waren, für die die beanstandeten Aufmachungen verwendet würden, bestehe eine zumindest durchschnittliche Warenähnlichkeit. Es fehle aber eine hinreichende Zeichenähnlichkeit , um eine für § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG genügende gedankliche Verknüpfung annehmen zu können. Eine Zeichenähnlichkeit aus Gründen einer begrifflichen Übereinstimmung komme bei der Kollision zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung nur in Betracht, wenn das Wort die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der dreidimensionalen Produktausstattung in ihrer Gesamtheit sei. Die Bezeichnung "Goldbär" stelle für den Verbraucher jedoch keine naheliegende Bezeichnung für die angegriffenen Produkte dar. Allein die Form und Farbe der Ausstattun- gen des Produkts der Beklagten rufe beim Publikum keine ungezwungene gedankliche Verknüpfung zu der bekannten Marke "Goldbären" hervor, da ihnen nur eine schwache Kennzeichnungskraft zukomme. Durch die gleichfalls enthaltenen kennzeichnungskräftigen Wortbestandteile "Lindt" oder "Lindt Teddy" und die Einfügung in die Produktreihe mit dem "Goldhasen" werde der Verkehr vielmehr zwanglos auf das Unternehmen der Beklagten hingewiesen, so dass eine Assoziation zu der Bezeichnung "Goldbären" der Klägerin allenfalls über gedankliche Zwischenschritte erfolge. Mangels Ähnlichkeit der Zeichen bestehe auch keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Markenrechtliche Ansprüche auf der Grundlage der hilfsweise geltend gemachten Wortmarken (Klagemarken 2 bis 4) bestünden aus dem gleichen Grunde nicht.
11
Die Klage aus der Gemeinschaftsbildmarke EU 009423757 (Klagemarke
5) sei mangels Zuständigkeit unzulässig, weil die Geltendmachung von Gemeinschaftsmarken in Nordrhein-Westfalen nach § 1 der VO vom 30. August 2011 bei dem Landgericht Düsseldorf konzentriert sei. Auf die der Klagemarke 5 entsprechende Bildmarke "Goldbär" in Form einer Benutzungsmarke kraft Verkehrsgeltung (Klagemarke 6) gestützte markenrechtliche Ansprüche bestünden ebenfalls nicht, weil sich der jeweilige Gesamteindruck der gegenüberstehenden Zeichen erheblich unterscheide.
12
Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen bestehe auch keine Verwechslungsgefahr zwischen der Wortmarke "Gold-Teddy" und den mit den Unterlassungsanträgen zu 1 und 2 angegriffenen Ausführungsformen. Ob dies trotz des Wortbestandteils "Teddy" und der insoweit bestehenden Teilidentität auch für die mit dem Unterlassungsantrag zu 3 angegriffene Ausstattungsform gelte, könne offen bleiben. Insoweit könnten die Beklagten der Klägerin den Einwand einer bösgläubigen Markenanmeldung entgegenhalten, da die Kläge- rin die Marke "Gold-Teddy" erst zur Eintragung angemeldet habe, nachdem die Beklagten sie über die beabsichtigte Verwendung des Begriffs "Teddy" für eine Schokoladenfigur in Goldfolie in Kenntnis gesetzt hätten.
13
Markenrechtliche Ansprüche könne die Klägerin nicht auf ihre konturlose Farbmarke "Gold" stützen, da sie bereits nicht vorgetragen habe, dass der eingetragene Farbton mit der Farbe der Goldfolie der Produkte der Beklagten übereinstimme oder in hohem Maße ähnlich sei. Jedenfalls sehe der Verkehr in der Farbe keinen Herkunftshinweis, da diese sowohl auf den Produktgestaltungen der Klägerin als auch bei den angegriffenen Verwendungsformen hinter den kennzeichnungskräftigen Wortbestandteilen zurücktrete.
14
Mangels hinreichender Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr bestünden auch auf den Gesichtspunkt eines lauterkeitsrechtlichen Nachahmungs- und Irreführungsschutzes gestützte Ansprüche nicht.
15
B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg, soweit das Berufungsgericht die auf die Klagemarken 1 bis 7 und auf Vorschriften des Lauterkeitsrechts gestützten Ansprüche abgewiesen hat. Dagegen kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht Ansprüche aufgrund der abstrakten Farbmarke DE 30 200 80 38 605 abgewiesen hat; diese Marke ist nicht Gegenstand des Klageverfahrens.
16
I. Die Revision ist uneingeschränkt zulässig. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Zulassung der Revision nur auf einen selbständigen, durch Teil- oder Grundurteil abtrennbaren Teil des Rechtsstreits, nicht aber auf einen bestimmten rechtlichen Gesichtspunkt oder auf ein einzelnes Entscheidungselement beschränkt werden (vgl. etwa BGH, Urteil vom 10. Juli 1986 - I ZR 203/84, GRUR 1987, 63 = WRP 1987, 103 - Kfz-Preisgestaltung ; Urteil vom 2. April 1998 - I ZR 1/96, GRUR 1998, 1052 = WRP 1998, 881 - Vitaminmangel, mwN). Eine solche Beschränkung ist vorliegend nicht erfolgt.
17
II. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass die von der Klägerin in erster Linie auf die Wortmarke DE 974380 "Goldbären" (Klagemarke
1) gestützten Unterlassungsansprüche weder nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 noch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet sind.
18
1. Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind nicht gegeben. Nach dieser Vorschrift ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer im Inland bekannten Marke identisches oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen , die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn die Benutzung des Zeichens die Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
19
a) Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit der Klagemarke 1 im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
20
aa) Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2009 - C-301/07, Slg. 2009, I-9429 = GRUR 2009, 1158 Rn. 24 - Pago/Tirolmilch; BGH, Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 42 = WRP 2011, 14, 54 - TÜV II). Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 238 = WRP 2004, 360 - Davidoff II). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles. Dazu gehören der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rn. 23 ff. - Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 42 - TÜV II).
21
bb) In Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen hat das Berufungsgericht eine Bekanntheit der Klagemarke 1 angenommen, weil die Marke seit einem längerem Zeitraum in weitem Umfang auf dem Markt erschienen und den angesprochenen Verkehrskreisen gegenübergetreten sei. Die Marke sei über lange Zeit intensiv beworben worden, und die Klägerin habe mit den mit der Marke bezeichneten Fruchtgummiprodukten seit dem Jahr 2000 einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. € erzielt. Die Bekanntheit der Klagemarke sei im Übrigen gerichtsbekannt.
22
Diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden Feststellungen , die auch die Revisionserwiderung im Ergebnis hinnimmt, lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die Bekanntheit der Marke kann zwar nicht offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO können aber Tatsachen sein, die bei der Prüfung der relevanten Umstände des Streitfalls heranzuziehen sind. Dazu rechnet auch, ob die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 49 - TÜV II; BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 - I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 27 = WRP 2014, 445 - OTTO Cap). Dies hat das Berufungsgericht für die Klagemarke 1 rechtsfehlerfrei angenommen.
23
b) Das Berufungsgericht hat seiner Entscheidung eine durchschnittliche Warenähnlichkeit zwischen den vom Schutzbereich der Klagemarke 1 erfassten "Zuckerwaren" und den Schokoladenprodukten der Beklagten zugrunde gelegt. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
24
aa) Das Berufungsgericht hat allerdings zutreffend angenommen, dass die Klägerin sich auf den Bekanntheitsschutz des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch dann berufen kann, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt wird (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 9. Januar 2003 - C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240 Rn. 30 - Davidoff/Gofkid; Urteil vom 23. Oktober 2003 - C-408/01, Slg. 2003, I-12537 = GRUR 2004, 58 Rn. 13 ff., 22 - Adidas/Fitnessworld; BGH, GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II; Urteil vom 29. April 2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder; BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 61 - TÜV II).
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bb) Mit Erfolg rügt die Revision, dass die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen nicht seine Annahme tragen, es bestehe eine lediglich durchschnittliche Warenähnlichkeit.
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(1) Die Beurteilung der Frage, ob eine Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann daher im Revisionsverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geur- teilt hat und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (vgl. BGH, Beschluss vom 6. November 2013 - I ZB 63/12, GRUR 2014, 488 Rn. 12 = WRP 2014 - 580 - DESPERADOS/DESPERADO, mwN).
27
Das Berufungsgericht ist im rechtlichen Ansatz zutreffend davon ausgegangen , dass der Verwendungszweck der beiderseitigen Waren bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit von Bedeutung ist (vgl. EuGH, Urteil vom 29. September 1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon). Mit Recht hat es weiterhin angenommen, dass die funktionelle Ergänzung der Waren in diesem Zusammenhang eine maßgebliche Rolle spielen kann (vgl. EuGH, GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon). Ebenso ist das Berufungsgericht zutreffend davon ausgegangen, dass die beiderseitigen Waren beim Vertrieb insofern Berührungspunkte aufweisen, als sie in denselben Verkaufsstellen angeboten werden (vgl. BGH, Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit, mwN) und dies zudem in räumlicher Nähe geschieht (vgl. BGH, GRUR 2014, 588 Rn. 15 - DESPERADOS/DESPERADO, mwN).
28
(2) Das Berufungsgericht hat auf Seiten der Klägerin allerdings maßgeblich darauf abgestellt, für welche Waren die Klagemarke tatsächlich benutzt wird. Für die Frage der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit ist bei eingetragenen Marken hingegen grundsätzlich auf die Waren oder Dienstleistungen abzustellen, für die die Marke eingetragen ist (vgl. BGH, GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder; vgl. auch BGH, Urteil vom 19. Februar 1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 = WRP 1998, 978 - Makalu; Urteil vom 15. Januar 2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX). Bei dem angegriffenen Zeichen sind demgegenüber diejenigen Waren oder Dienstleistungen einzubeziehen, für die es benutzt worden ist. Da die Klagemarke 1 ohne einschränkende Zusätze für den weiten Oberbegriff "Zuckerwaren" eingetragen ist, ist grundsätzlich hierauf abzustellen. Anders wäre dies allenfalls, wenn die Klagemarke nur für einen Teilbereich der unter den weiten Oberbegriff fallenden Waren benutzt wird. In einem solchen Fall gilt sie im Verletzungsverfahren nur für diesen Teil als eingetragen, mit der Folge, dass nur die tatsächlich benutzten Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen sind (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juni 2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Rn. 22 = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II; vgl. auch BGH, Urteil vom 10. Oktober 2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA).
29
(3) Den Ausführungen des Berufungsgerichts kann nicht mit hinreichender Deutlichkeit entnommen werden, ob es nach den vorstehenden Grundsätzen - ausnahmsweise - auf die tatsächlichen Benutzungsverhältnisse abstellen wollte. Hierfür spricht seine Feststellung, die für "Zuckerwaren" eingetragene Klagemarke 1 werde für Fruchtgummiprodukte benutzt. Das lässt aber nicht den Schluss zu, die Klagemarke 1 werde ausschließlich für Fruchtgummiprodukte verwendet. Für das Revisionsverfahren ist deshalb davon auszugehen, dass die Klagemarke für Zuckerwaren verwandt wird.
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Das begründet zwar entgegen der Annahme der Revision keine an Identität heranreichende Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren. Es ist aber von überdurchschnittlicher Warenähnlichkeit auszugehen. Daraus folgt aber keine Notwendigkeit einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, weil markenrechtliche Ansprüche auch bei Annahme einer überdurchschnittlichen Warenähnlichkeit ausscheiden.
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c) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass keine rechtsverletzende Benutzung der angegriffenen Gestaltungen im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wegen fehlender Zeichenähnlichkeit vorliegt.
32
aa) Eine rechtsverletzende Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 29 - Adidas/Fitnessworld; EuGH, Urteil vom 10. April 2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Rn. 41 = WRP 2008, 767 - adidas/Marca; BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 = WRP 2005, 896 - Lila-Postkarte; BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 54 - TÜV II). Die im Wesentlichen dem Tatrichter obliegende Beurteilung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung gegeben ist (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 55 - TÜV II), hat unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen , zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 30 - Adidas/ Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas/Marca; EuGH Urteil vom 27. November 2008 - C-252/07, Slg. 2008, I-8823 = GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. - Intel/CPM; Urteil vom 24. März 2011 - C-552/09, Slg. 2011, I-2063 = GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 - TiMi KINDERJOGHURT/KINDER). Bei fehlender Zeichenähnlichkeit kommt ein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht in Betracht (BGH, Urteil vom 19. Februar 2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 49 = WRP 2009, 824 - OSTSEE-POST).
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bb) Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat - von der Revision unbeanstandet - aufgrund der langjährigen intensiven Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 angenommen. Die weitere Annahme des Berufungsgerichts, eine gedankliche Verknüpfung liege mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen nicht vor, greift die Revision ohne Erfolg an.
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(1) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind im Grundsatz keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. BGH, GRUR 2004, 594, 596 f. - Ferrari-Pferd; BGH, GRUR 2009, 672 Rn. 49 - OSTSEE-POST; zu Art. 8 Abs. 5 GMV EuGH, GRUR Int. 2011, 500 Rn. 51 und 54 - TiMi KINDERJOGHURT/KINDER). Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist grundsätzlich nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Zeichen auf die angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH, Urteil vom 3. September 2009 - C-498/07, Slg. 2009, I-7371 = GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - La Española/Carbonell; BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 = WRP 2009, 1533 - airdsl). Stehen sich - wie vorliegend - eine Wortmarke und eine dreidimensionale Gestaltung gegenüber, so kann sich die Zeichenähnlichkeit allerdings weder in klanglicher noch bildlicher Hinsicht, sondern allein aus einer Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt ergeben (Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 314). Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen an. Die Beurteilung des Gesamteindrucks liegt im Wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (vgl. BGH, Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 45 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/ Barbie B; Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 32 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/Volksinspektion).

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(2) Begriffliche Ähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und Marken anderer Kategorien ist anzunehmen, wenn die Wortmarke aus Sicht der angesprochenen Verbraucher die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der zu vergleichenden Markengestaltung darstellt. Dieser Grundsatz ist für die Kollision von Wort- und Bildmarken anerkannt (vgl. BGH, Urteil vom 26. Februar 1971 - I ZR 67/69, GRUR 1971, 251, 252 = WRP 1971, 312 - Oldtimer; Urteil vom 14. März 1975 - I ZR 71/73, GRUR 1975, 487, 489 = WRP 1975, 357 - WMF-Mondmännchen; Urteil vom 25. Mai 1979 - I ZR 132/77, BGHZ 75, 7, 11 - Lila; Urteil vom 26. September 1985 - I ZR 86/83, GRUR 1986, 248, 249 - Sporthosen; BGH, Urteil vom 9. März 1989 - I ZR 153/86, GRUR 1989, 510, 512 - Teekanne II; BGH, Beschluss vom 18. März 1999 - I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 f. = WRP 1999, 1041 - Schlüssel). Er gilt - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat - gleichermaßen für den vorliegend relevanten Vergleich zwischen einer Wortmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung (vgl. Haag/Deckers, WRP 2013, 455, 458; Wolff, GRUR-RR 2013, 105; Berlit, MarkenR 2013, 169, 174 ff.; Hacker in Ströbele/ Hacker aaO § 9 Rn. 314; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 14 Rn. 978; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, § 14 MarkenG Rn. 342). Es ist allerdings darauf zu achten, dass über die Ähnlichkeit im Sinngehalt nicht ein dem Markenrecht fremder Motivschutz gewährt wird (vgl. BGH, Beschluss vom 8. Februar 1974 - I ZB 5/71, GRUR 1974, 467, 468 - Sieben-Schwaben-Motiv; Urteil vom 20. Juni 1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872, 873 - Wurstmühle; Büscher in Büscher/Dittmer/ Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 342; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 299) oder eine uferlose Ausweitung des Schutzbereichs erfolgt. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass über eine Zeichenähnlichkeit im Sinngehalt einer Wortmarke eine weitgehende Monopolisierung von Warengestaltungen erfolgt, wie sie mit einer Bildmarke oder dreidimensionalen Warenformmarke, in der eine bestimmte Ausgestaltung festgelegt ist, nicht zu erreichen ist. Deshalb sind grundsätzlich an eine Zeichenähnlichkeit im Sinngehalt zwischen einer Wortmarke und einer Warengestaltung strenge Anforderungen zu stellen. Die naheliegende , ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung einer Wortmarke ist eine dreidimensionale Gestaltung nur, wenn sich die Benennung der beanstandeten Gestaltung mit dem Markenwort für den Verkehr aufdrängt, ohne dass hierfür mehrere gedankliche Zwischenschritte notwendig wären. Enthält das Wortzeichen hingegen einen allgemeinen oder beschreibenden Sinngehalt oder beschreibende Anklänge, wird eine begriffliche Ähnlichkeit umso weniger in Betracht kommen (vgl. BGH, Beschluss vom 29. Juni 1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze). Zudem müssen zur Begründung einer Zeichenähnlichkeit im Sinngehalt sämtliche vorstehend angeführten Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein (vgl. BGH, Beschluss vom 22. September 2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Rn. 22 = WRP 2006, 92 - coccodrillo).
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(3) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Kollisionszeichen der Beklagten bestünden als Gesamtaufmachungen nicht nur aus den Zeichenbestandteilen eines Form- und eines Farbzeichens, sondern auch aus dem Wortzeichen "Lindt" beziehungsweise den beiden Wortzeichen "Lindt" und "Teddy" und der zusätzlichen Ausstattung einer roten Halsschleife mit Anhänger. Den Merkmalen Form und Farbe könne wegen der Anlehnung an den bekannten "Goldhasen" der Beklagten eine herkunftshinweisende Funktion nicht gänzlich abgesprochen werden; sie seien aber nur schwach kennzeichnungskräftig. Bedeutend kennzeichnungskräftiger seien die mittig auf dem Bauch des Bären platzierten Wortbestandteile "Lindt" und "Lindt Teddy", die nach dem Gesamteindruck prägenden Charakter hätten. Für eine gedankliche Verknüpfung zu dem Wort "Goldbären" genüge es nicht, dass der Verbraucher innerhalb der Gesamtgestaltung eine an die Klagemarke erinnernde Form und Farbe wahr- nehme. Hierfür müsste der Verkehr von den nachdrücklich auf "Lindt" hinweisenden Wortelementen und der Goldfolie in Kombination mit dem roten Halsband nebst Anhänger als weiteren herkunftshinweisenden Gestaltungsmerkmalen absehen und aus der angegriffenen Gesamtgestaltung allein Form und Farbe der Gestaltung herausgreifen und eine Verbindung zu dem Wort "Goldbären" herstellen. Tatsächlich werde durch die Gestaltung der Kollisionszeichen über den "Lindt-Goldhasen" eine Verbindung zu den Beklagten hergestellt. Danach könne die Wortmarke zwar eine naheliegende Benennung von Form und Farbe der Bärenfigur darstellen. Da diese Elemente aber von den sonstigen kennzeichnungskräftigen Bestandteilen überlagert würden, könne nicht festgestellt werden, dass das Wortzeichen "Goldbären" die für den Verbraucher naheliegende , ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung für die angegriffenen Produkte darstelle.
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(4) Diese Würdigung hält der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand. Soweit das Berufungsgericht angenommen hat, der Wortbestandteil "Lindt" sei im Rahmen der Gesamtgestaltung besonders kennzeichnungskräftig und gegenüber Form und Farbe prägend, unterliegt dies allerdings rechtlichen Bedenken. Es trifft zwar zu, dass der Verkehr nach der Lebenserfahrung die Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffasst, weil es bei der Warenform zunächst um eine funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht (vgl. BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05, GRUR 2010, 138 Rn. 30 = WRP 2010, 260 - Pralinenform II, mwN). Es besteht aber kein Erfahrungssatz dahingehend, dass der Gesamteindruck einer aus einer Form, einer Farbe, Wort- und Bildbestandteilen sowie sonstigen Ausstattungselementen zusammengesetzten dreidimensionalen Marke unabhängig von der konkreten Anordnung und Gestaltung dieser Elemente regelmäßig durch den Wortbestandteil bestimmt wird (BGH, Urteil vom 26. Oktober 2006 - I ZR 37/04, BGHZ 169, 295 Rn. 22 - Gold- hase I). Auf diese Bedenken gegen die Ausführungen des Berufungsgerichts kommt es im Streitfall aber nicht entscheidend an.
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(5) Die Beurteilung des Berufungsgerichts erweist sich jedenfalls im Ergebnis als richtig. Die Bezeichnung "Goldbären" ist entgegen der Auffassung der Revision keine naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der angegriffenen Produktform. Der etwaige Einfluss von Form und Farbe lässt die Benennung als "Goldbären" schon deshalb nicht als naheliegend erscheinen , weil die Bärenform gleichermaßen als "Teddy", "Schokoladen-Bär" oder "Schokoladen-Teddy" bezeichnet werden kann.
39
Für dieses Ergebnis spricht das vom Berufungsgericht in diesem Zusammenhang herangezogene I. -Gutachten vom 5. September 2013, wonach nur 8,5% der Befragten bei Vorlage der in Rede stehenden Ausstattungen der Beklagten mit der Aufschrift "Lindt Milk Chocolate" für dieses Produkt die Bezeichnung "Goldbär" oder eine daran angelehnte Bezeichnung (Goldbärchen , Haribo Goldbären oder Goldbärchi) gewählt haben, während der weit überwiegende Teil (37%) andere Angaben benutzt haben (Teddy/Teddybär mit zum Teil weiteren Zusätzen 14,7%, Lindt Schokoladenbär 4,2%, Lindt Bär 3,6%, Lindt Bärchen 1,1% sowie 13,4%, die weitere vollständig andere Angaben gemacht haben).
40
Das Berufungsgericht konnte die Ergebnisse der Befragung ohne Rechtsfehler zur Absicherung seiner rechtlichen Beurteilung heranziehen, das Wortzeichen "Goldbären" stelle nicht die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der angegriffenen Produktgestaltung dar. Anders als die Revision meint, steht einer Verwertung der Verkehrsbefragung nicht entgegen, dass den Befragten ein Produkt mit dem Aufdruck "Lindt Milk Chocolate" gezeigt worden ist. Dem Gutachten liegt methodisch einwandfrei eine Befragung zugrunde, bei der den befragten Personen ein Produkt mit den Wortbestandteilen vorgelegt ist, wie es dem Verkehr vergleichbar entgegentritt.
41
Die bloße Möglichkeit, dass die Gestaltung mit dem Markenwort benannt wird, reicht für die Annahme begrifflicher Zeichenähnlichkeit nicht aus (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 303).
42
Die Revision kann auch nichts für sie Günstiges aus der Anlehnung der angegriffenen Produktgestaltung an den von der Beklagten vertriebenen Goldhasen ableiten. Eine Verbindung zu der Klagemarke "Goldbären" der Klägerin wird dabei allenfalls in mehreren gedanklichen Schritten hergestellt, die nicht mehr naheliegend ist.
43
Soweit die Revision weiter einwendet, die Verbraucher bemerkten in der konkreten Verkaufssituation die Wortbestandteile der angegriffenen Produkte erst zu einem Zeitpunkt, zu dem die Produkte - aus der Entfernung - bereits anhand der Form und Farbe identifiziert und benannt worden seien, vermag ihr auch das nicht zum Erfolg zu verhelfen. Die Revision geht zwar im Grundsatz zutreffend davon aus, dass es für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit in erster Linie auf die Kaufsituation ankommt (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Januar 2006 - C-361/04, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Rn. 39 und 47 - PICASSO/ PICARO). Diese Rechtsprechung trägt dem Umstand Rechnung, dass zu diesem Zeitpunkt der Grad der Aufmerksamkeit der Verbraucher höher ist als in anderen Situationen. Der von den beanstandeten Produkten der Beklagten angesprochene Verbraucher wird jedoch in der unmittelbaren Situation vor dem Kauf deren Gesamtaufmachung und damit deren Wortbestandteile ohne weiteres wahrnehmen. Auf eine räumlich und damit auch zeitlich vorgelagerte Annäherung an die Produktpräsentation im Ladengeschäft kommt es dagegen nicht an. Es besteht deshalb kein Anlass zu der Annahme, der Verbraucher habe die Produkte bereits bei der Annäherung anhand der aus der Entfernung (allein) erkennbaren Form und Farbe abschließend benannt. Anders als die Revision meint, ist es deshalb nicht entscheidend, ob Form und Farbe zur Benennung der Klagemarke ausreichen. Maßgeblich ist vielmehr, ob das Markenwort "Goldbären" die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der Produktgestaltung in ihrer konkret angegriffenen Form darstellt. Das ist - wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat - bei der Klagemarke 1 nicht der Fall. Der Verbraucher wird deshalb keine gedankliche Verknüpfung mit den Produkten der Beklagten herstellen.
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(6) Ohne Erfolg bleibt auch die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe zu Unrecht nicht den konkreten Kontext der Benutzung der Klagemarke berücksichtigt, der in der Verwendung für charakteristisch geformte "Gummibärchen" in einer Verpackung mit dem darauf befindlichen "Goldbären" besteht. Im Verletzungsverfahren kommt es allein auf die eingetragene Form der Klagemarke an; außerhalb der Registereintragung liegende Umstände sind nicht zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 36 = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I; BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 31 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Anders als die Revision meint, erfordert auch die Entscheidung "Specsavers/Asda" des Gerichtshofs der Europäischen Union (Urteil vom 18. Juli 2013 - C-252/12, GRUR 2013, 922 = WRP 2013, 1314) keine andere Beurteilung. Soweit es der Gerichtshof der Europäischen Union in dieser Entscheidung für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr und einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung für relevant erachtet hat, dass eine schwarz/weiß eingetragene Bildmarke farbig benutzt wird und der Verkehr die Farbe aufgrund vielfacher Verwendung mit der Marke verbindet, hat er dabei zwar auch dem konkreten Kontext der Markennutzung Bedeutung zugemessen (EuGH, GRUR 2013, 922 Rn. 36 f.; vgl. dazu auch Büscher, GRUR 2015, 305, 311). Dieser Gesichts- punkt betrifft hingegen allein die von der Registereintragung abweichende (farbliche ) Benutzung der Marke. Dass darüber hinaus der konkrete Kontext der Nutzung der Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen einen für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit bedeutenden Umstand darstellt, kann der Entscheidung nicht entnommen werden. Die von der Revision vertretene Sichtweise , in die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die Produktform einzubeziehen , für die die Klagemarke benutzt wird, widerspricht dem Charakter des Markenrechts als eines Registerrechts. Durch die Festlegung auf ein bestimmtes Zeichen im Eintragungsverfahren und die Veröffentlichung dieser Eintragung erhalten die Mitbewerber und die Allgemeinheit die Möglichkeit, sich über die in Kraft stehenden Marken und ihren Schutzbereich zu unterrichten. Diese Funktion geht verloren, wenn der Schutzbereich der Klagemarke anhand konkreter Benutzungsformen zu bestimmen ist.
45
2. Scheidet ein auf die Klagemarke 1 gestützter Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG somit mangels Ähnlichkeit mit den kollidierenden Produktgestaltungen aus, kommt selbst bei gesteigerter Kennzeichnungskraft dieser Marke und - unterstellter - überdurchschnittlicher Warenähnlichkeit oder Warenidentität ein Verwechslungsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht in Betracht (vgl. zu Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV EuGH, Urteil vom 23. Januar 2014 - C-558/12, MarkenR 2014, 68 Rn. 41 und 42 - WeserGold /Lidl; BGH, Urteil vom 24. Januar 2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 - BANK 24; BGH, GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 301).
46
Dies gilt auch, soweit sich die Revision gegen die Verneinung einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne durch das Berufungsgericht wendet (vgl. BGH, GRUR 2009, 672 Rn. 37 - OSTSEE-POST), und dabei auf die nach ihrer Darstellung mit den angegriffenen Aufmachungen verwechslungsfähigen Pro- portionen des bekannten Haribo Goldbären hinweist. Die Revision lässt dabei unberücksichtigt, dass es in diesem Zusammenhang nicht um den Schutz des Produkts der Klägerin, sondern um den Schutz der Wortmarke "Goldbären" geht und es damit allein auf einen Zeichenvergleich zwischen dem eingetragenen Wortzeichen und den angegriffenen Produktgestaltungen ankommt.
47
III. Aus den vorstehenden Ausführungen folgt zugleich, dass die Klägerin ihr Unterlassungsbegehren nicht aus der Wortmarke DE 39922430 "Goldbär" (Klagemarke 2) herleiten kann. Unterlassungsansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG scheitern auch insoweit an der fehlenden Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke und den beanstandeten Produktgestaltungen, weil die Verbraucher - wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang zutreffend festgestellt hat - nicht zwischen den sich lediglich in der grammatikalischen Form (Plural oder Singular) unterscheidenden Klagemarken 1 und 2 differenzieren. Die Revision wendet sich hiergegen auch nicht mit selbständigen - die Klagemarke 2 betreffenden - Angriffen.
48
IV. Das Berufungsgericht hat dem Unterlassungsbegehren danach mit Recht auch den Erfolg versagt, soweit sich die Klägerin auf die mit den Klagemarken 1 und 2 gleichlautenden Wortmarken als Benutzungsmarken kraft Verkehrsgeltung (Klagemarken 3 und 4) gestützt hat.
49
V. Soweit die Klägerin ihre Ansprüche aus der Gemeinschaftsbildmarke EU 009423757 (Klagemarke 5) abgeleitet hat, hat das Berufungsgericht die Klage wegen der Unzuständigkeit des angerufenen Landgerichts als unzulässig abgewiesen. Dies nimmt die Revision hin. Ansprüche aus dieser Klagemarke sind im Revisionsverfahren deshalb nicht angefallen.
50
VI. Ebenfalls rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht Unterlassungsansprüche verneint, die die Klägerin auf die der Gemeinschaftsmarke EU 009423757 (Klagemarke 5) entsprechende Bildmarke "Goldbär" als Benutzungsmarke kraft Verkehrsgeltung (Klagemarke 6) gestützt hat.
51
1. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob der Klägerin eine entsprechende Marke nach § 4 Nr. 2 MarkenG zusteht. Für das Revisionsverfahren ist dies zugunsten der Klägerin zu unterstellen.
52
2. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass sich die einander gegenüberstehenden Zeichen trotz im Ansatz ähnlicher Merkmale - wie der roten Halsschleife - deutlich unterscheiden. Soweit sich abweichend von den vorstehend behandelten Kollisionslagen eine Bildmarke und dreidimensionale Produktgestaltungen gegenüberstehen, kommt eine Markenrechtsverletzung in Betracht, wenn das Bildzeichen, aus dem ein markenrechtlicher Schutz hergeleitet wird, einen dem Betrachter bekannten körperlichen Gegenstand wiedergibt und bei diesem unmittelbar in Erinnerung ruft (vgl. BGH, Urteil vom 30. Oktober 1968 - I ZR 115/66, GRUR 1969, 601, 603 - Candahar). Entgegen der Ansicht der Revision tragen die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen dessen Annahme, zwischen der Klagemarke 6 und den Produktgestaltungen der Beklagten bestehe keine für einen Bekanntheitsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG oder für einen Schutz gegen Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hinreichende Zeichenähnlichkeit der bildlichen Ausgestaltung.
53
3. Auch für die Annahme einer - vom Berufungsgericht nicht angesprochenen - Ähnlichkeit nach dem Sinngehalt der Kollisionszeichen besteht kein Raum, da das gemeinsame, der Natur entnommene Bärenmotiv der sich gegenüberstehenden Zeichen trotz nicht der Natur entlehnter Ausstattungsmerk- male (Farbe, rote Halsschleife) zu allgemein ist, um eine begriffliche Ähnlichkeit begründen zu können. Die gegenteilige Ansicht der Klägerin liefe auf die - markenrechtlich unzulässige - Begründung eines weitgehenden Motivschutzes hinaus (vgl. Rn. 35).
54
VII. Die Revision wendet sich weiterhin ohne Erfolg gegen die Ausführungen , mit denen das Berufungsgericht aus der Wortmarke DE 302011030914 "Gold-Teddy" (Klagemarke 7) hergeleitete Unterlassungsansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG abgelehnt hat.
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1. In diesem Zusammenhang kann offen bleiben, ob das Wortzeichen "Gold-Teddy" die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung der mit den Unterlassungsanträgen zu 1 und 2 angegriffenen Ausführungsformen darstellt. Das Berufungsgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass die Beklagten der Klagemarke 7 jedenfalls den Einwand einer bösgläubigen Markenanmeldung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG entgegenhalten können.
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Das Berufungsgericht hat angenommen, nach Abwägung aller relevanten Umstände sei von einer Behinderungsabsicht der Klägerin auszugehen, weil sie ihre Marke, ohne den entsprechenden Begriff in der Vergangenheit für ihre Produkte benutzt zu haben, erst angemeldet habe, nachdem die Beklagten sie über die beabsichtigte Verwendung des Begriffs "Teddy" informiert hätten. Die Klägerin könne sich damit nicht auf einen rechtfertigenden Grund für die Anmeldung ihrer Marke berufen. Dabei könne dahin stehen, ob die Klägerin ein schützenswertes Interesse daran habe, die bekannte Wortmarke "Goldbären" auch in Randbereichen gegen verwandte Bezeichnungen zu verteidigen. Jedenfalls könnten sich die Beklagten im Hinblick auf ihre Wort-Bild-Marke "Ted- dy" und ihre Wortmarke "Teddy" ihrerseits auf eine berechtigte Wahrung ihres Besitzstandes berufen. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen.
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2. Den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen kann, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, nach der Rechtsprechung des Senats im Wege der Einrede entgegengehalten werden, dass auf Seiten des Markeninhabers Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als eine wettbewerbswidrige Behinderung im Sinne von §§ 3, 4 Nr. 10 UWG erscheinen lassen (vgl. BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 417 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck ; Urteil vom 26. Juni 2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Rn. 19 = WRP 2008, 1319 - EROS). Das ist der Fall, wenn die Klagemarke bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG angemeldet worden ist.
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3. Das Berufungsgericht ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass der Begriff der Bösgläubigkeit umfassend unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu beurteilen ist. Maßgeblich ist die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung, die anhand der objektiven Umstände zu bestimmen ist (vgl. zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV aF EuGH, Urteil vom 11. Juni 2009 - C-529/07, Slg. 2009, I-4893 = GRUR 2009, 763 Rn. 37 ff., 53 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; zu Art. 4 Abs. 4 Buchst. g MarkenRL EuGH, Urteil vom 27. Juni 2013 - C-320/12, GRUR 2013, 919 Rn. 36 f. = WRP 2013, 1166 - Malaysia Dairy Industries; BGH, Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 Rn. 18 = WRP 2009, 820 - Ivadal). Nach der Rechtsprechung des Senats ist eine Markenanmeldung bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Marke, das heißt als Herkunftshinweis, benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts lediglich zum Zwecke der rechtsmiss- bräuchlichen oder sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will (st. Rspr.; vgl. nur BGH, GRUR 2009, 780 Rn. 11 und 19 - Ivadal, mwN).
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4. Das Berufungsgericht konnte auf der Grundlage der von ihm getroffenen Feststellungen ohne Rechtsfehler davon ausgehen, dass die am 3. Juni 2011 erfolgte Anmeldung der Klagemarke 7 als unmittelbare Reaktion auf das der Klägerin kurz zuvor, nämlich Ende Mai 2011, durch die Beklagten angezeigte Inverkehrbringen der in Rede stehende Produkte - in einigen Teilmärkten unter der Bezeichnung "Lindt Teddy" - erfolgt ist, ohne dass die Klägerin ihrerseits ein Interesse an der Nutzung der Klagemarke 7 dargetan hat. Hiergegen wendet sich die Revision auch nicht. Ohne Erfolg beanstandet die Revision, bei Berücksichtigung des vom Berufungsgericht zugunsten der Klägerin unterstellten berechtigten Interesses daran, ihre bekannte Wortmarke "Goldbären" gegen Assoziationen zu schützen, könne eine Behinderungsabsicht nicht angenommen werden. Sie berücksichtigt dabei nicht ausreichend, dass das Berufungsgericht ausdrücklich offen gelassen hat, ob ein solches Interesse der Klägerin anzuerkennen sei, weil selbst dann das Interesse der Beklagten, die sich mit der Wahl des Begriffs "Teddy" um eine Abgrenzung von dem Begriff "Bär" bemüht habe, an einer Nutzung ihrer Wort-Bild-Marke "Teddy" beziehungsweise ihrer Wortmarke "Teddy" überwiegen würde. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
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Zwar kann für die Beurteilung der Bösgläubigkeit des Markeninhabers dessen Interesse zu berücksichtigen sein, einen weiterreichenden rechtlichen Schutz seines Zeichens sicherzustellen, wenn es sich dabei im Zeitpunkt der Anmeldung um ein bekanntes Zeichen handelt (vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 51 f. - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth). So liegt der Streitfall allerdings nicht. Dass das Zeichen "Gold-Teddy" bekannt ist, macht auch die Klägerin nicht geltend. Auf die Bekanntheit ihrer Marke "Goldbären" kommt es in diesem Zusammenhang nicht an.
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Die getroffenen Feststellungen tragen die Annahme, dass im Vordergrund der Anmeldung nicht die Absicht der Klägerin steht, das angemeldete Zeichen selbst zur Kennzeichnung ihrer Produkte zu verwenden, sondern in unzulässiger Weise die wettbewerbliche Betätigung der Beklagten zu behindern.
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5. Das Berufungsgericht hat bei der von ihm vorgenommenen Abwägung auch nicht gegen den Beibringungsgrundsatz verstoßen. Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe nicht von einem berechtigten Besitzstand an der Wort-Bild-Marke "Teddy" und der Wortmarke "Teddy" der Beklagten ausgehen dürfen, weil sich die Beklagten darauf selbst nicht berufen hätten. Sie lässt dabei unberücksichtigt, dass die Beklagten sich ausdrücklich auf ihre Wort-Bild-Marke "Teddy" und ihre Wortmarke "Teddy" gestützt haben. Das Berufungsgericht konnte daher den durch den entsprechenden Markenschutz vermittelten Besitzstand ohne Rechtsfehler in die erforderliche Abwägung einbeziehen.
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VIII. Die Entscheidung des Berufungsgerichts kann keinen Bestand haben , soweit es über Ansprüche aus der abstrakten Farbmarke DE 30 200 80 38 605 "Gold" entschieden hat, weil diese nicht Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist. Dies stellt einen Verstoß gegen § 308 ZPO dar, der im Revisionsverfahren von Amts wegen zu beachten ist (vgl. BGH, Urteil vom 7. März 1989 - VI ZR 183/88, NJW-RR 1989, 1087; Urteil vom 21. Juni 2001 - I ZR 245/98, GRUR 2002, 153, 155 = WRP 2002, 96 - Kinderhörspiele).
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1. Die abstrakte Farbmarke "Gold" der Klägerin ist entgegen der Annahme des Berufungsgerichts nicht wirksam zur Begründung der Klage in den Rechtsstreit eingeführt worden, so dass dem Berufungsgericht insoweit eine Sachentscheidung verwehrt war. Mit der Revision vermochte die Klägerin keinen neuen Streitgegenstand mehr wirksam in den Rechtsstreit einzuführen. Anders als vom Berufungsgericht angenommen, hat die Klägerin ihr Klagebegehren weder im ersten noch im zweiten Rechtszug auf diese Marke gestützt. Sie hat die Farbmarke lediglich im Zusammenhang mit den Klagemarken und einer Vielzahl weiterer Zeichenrechte erwähnt und ihr Klagebegehren auch nach entsprechenden Hinweisen der Beklagten nicht aus dieser Farbmarke hergeleitet. Bei der Angabe der Reihenfolge, in der die verschiedenen Streitgegenstände im Wege eventueller Klagehäufung geltend gemacht werden, hat die Klägerin die Marke nicht angeführt.
65
2. Einer erstmaligen Einführung der Farbmarke im Berufungsverfahren steht zudem entgegen, dass eine solche Klageerweiterung der in erster Instanz in vollem Umfang erfolgreichen Klägerin die Einlegung der Anschlussberufung gemäß § 524 ZPO erfordert hätte (vgl. etwa BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 40 = WRP 2011, 1174 - BCC; Urteil vom 9. Juni 2011 - I ZR 41/10, GRUR 2012, 180 Rn. 22 = WRP 2012, 980 - Werbegeschenke ; Urteil vom 22. Januar 2015 - I ZR 127/13, NJW 2015, 1608 Rn. 12 f., jeweils mwN). Eine solche ist innerhalb der Frist zur Anschlussberufung weder ausdrücklich noch durch schlüssiges Verhalten erfolgt.
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a) Das Berufungsgericht hat die Frist zur Berufungserwiderung wirksam bestimmt und die Beklagte über die Rechtsfolgen einer Fristversäumnis gemäß § 524 Abs. 3 Satz 2, § 521 Abs. 2 Satz 2, § 277 Abs. 2 ZPO belehrt (vgl. hierzu BGH, GRUR 2012, 180 Rn. 28 - Werbegeschenke). Dem Akteninhalt ist zu entnehmen , dass eine beglaubigte Abschrift der richterlichen Verfügung, mit der die Frist für die Berufungserwiderung gesetzt und die Beklagte über die Rechtsfolgen einer Fristversäumnis belehrt worden ist, gemäß § 329 Abs. 2 Satz 2, § 169 Abs. 2 ZPO zugestellt worden ist.
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b) Die Klägerin hat eine Anschlussberufung innerhalb der hierfür laufenden Frist nicht ausdrücklich eingelegt. Es fehlt auch an einer konkludenten Anschlussberufung. Zwar hat die Klägerin in ihrer Berufungserwiderung bei der Aufzählung ihrer Marken auch die konturlose Farbmarke "Gold" genannt, diese jedoch in den weiteren Ausführungen nicht als verletzte Klagemarke bezeichnet.
68
3. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben, soweit die auf die Farbmarke "Gold" DE 302008048605 gestützte Klage abgewiesen worden ist.
69
IX. Mit den geltend gemachten markenrechtlichen Unterlassungsansprüchen hat das Berufungsgericht auch die darauf bezogenen Folgeansprüche rechtsfehlerfrei abgelehnt.
70
X. Das Berufungsgericht hat ebenfalls ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Klage keinen Erfolg hat, soweit die Klägerin die Verletzung der lauterkeitsrechtlichen Tatbestände des § 4 Nr. 9 UWG und des § 5 Abs. 2 UWG geltend macht.
71
1. Die Revision wendet sich vergeblich gegen die Ausführungen des Berufungsgerichts , mit denen es aus §§ 8, 3, 4 Nr. 9 UWG hergeleitete Unterlassungsansprüche verneint hat.
72
a) Das Berufungsgericht ist implizit davon ausgegangen, dass sowohl die "Goldbären-Figur" als auch die "Goldbären"-Produktform ("Gummibärchen"), auf die die Klägerin lauterkeitsrechtliche Ansprüche stützt, grundsätzlich Gegenstand des Leistungsschutzes nach § 4 Nr. 9 UWG sein können. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler zum Nachteil der Klägerin erkennen.
73
aa) Der Begriff der Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 4 Nr. 9 UWG ist weit auszulegen. Gegenstand des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes können Leistungs- und Arbeitsergebnisse aller Art sein. Schutzfähig sind auch verkörperte Werbemittel (vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 33. Aufl., § 4 Rn. 9.22) und damit auch die "Goldbären-Figur" der Klägerin. Maßgebend ist, ob dem Erzeugnis wettbewerbliche Eigenart zukommt, ob also seine konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 21/11, GRUR 2012, 1055 Rn. 19 = WRP 2012, 1379 - Sandmalkasten; Urteil vom 22. Januar 2015 - I ZR 107/13, GRUR 2015, 909 Rn. 11 = WRP 2015, 1090 - Exzenterzähne). Das Berufungsgericht hat der Sache nach zugunsten der Klägerin die wettbewerbliche Eigenart der "Goldbären-Figur" und der "Goldbären"-Produktform unterstellt.
74
bb) Das Berufungsgericht hat den maßgeblichen Grad der wettbewerblichen Eigenart, der im Rahmen der Wechselwirkung mit der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen zu berücksichtigen ist (vgl. nur BGH, GRUR 2012, 1055 Rn. 38 f. - Sandmalkasten), zwar nicht näher festgestellt. Dies wirkt sich im Ergebnis allerdings nicht zugunsten der Revision aus, weil auch unabhängig vom Grad der wettbewerblichen Eigenart die weiteren Anspruchsvoraussetzungen des § 4 Nr. 9 UWG nach den getroffenen Feststellungen nicht gegeben sind.

75
b) Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass es an einer von § 4 Nr. 9 UWG vorausgesetzten Nachahmung durch die Beklagten fehlt.
76
aa) Die tatrichterliche Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Erzeugnisse ist revisionsrechtlich nur daraufhin überprüfbar, ob der Tatrichter den Sachvortrag umfassend berücksichtigt hat und keine Verstöße gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze vorliegen (vgl. BGH, Urteil vom 11. Januar 2007 - I ZR 198/04, GRUR 2007, 795 Rn. 31 = WRP 2007, 1076 - Handtaschen). Solche Rechtsfehler sind dem Berufungsgericht bei seiner Beurteilung nicht unterlaufen.
77
Das Berufungsgericht ist unausgesprochen davon ausgegangen, dass es bei der Beurteilung der Ähnlichkeit auf die Gesamtwirkung der sich gegenüberstehenden Produkte ankommt (vgl. BGH, GRUR 2007, 795 Rn. 32 - Handtaschen , mwN). Zu der Produktform des Goldbären ("Gummibärchen") hat das Berufungsgericht festgestellt, dieser sei als sitzender "Mini-Bär" in roter, gelber, grüner, weißer, orangener und gelber Farbe ausgestaltet, wobei sein Gesicht und seine Gliedmaßen in der Formgestaltung hervorgehoben seien. Angesichts des unterschiedlichen Materials - Gummiwaren auf der einen, Schokolade in Goldfolie auf der anderen Seite - und der unterschiedlichen Größe hat es eine Übernahme von Merkmalen der Produktausstattung der Klägerin als fernliegend erachtet. Hinsichtlich der "Goldbären-Figur" hat das Berufungsgericht angenommen , diese erscheine ähnlich einer Comic-Figur, die aufrecht stehe und über einen schlanken, vermenschlichten Körper mit ausgeprägten Armen und Beinen sowie ein herausgearbeitetes Gesicht verfüge. Davon weiche die Bärenfigur der angegriffenen Produktausstattungen mit einem eher gedrungenen Körper in sitzender Haltung und lediglich angedeuteten Armen, Beinen und Gesichtszügen deutlich ab.
78
bb) Nach diesen rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen zum jeweiligen Gesamteindruck kann nicht angenommen werden, dass die angegriffenen Produktausstattungen den Produkten der Klägerin so ähnlich sind, dass sie sich in ihnen wiedererkennen lassen (vgl. Köhler in Köhler/Bornkamm aaO § 4 Rn. 9.34). Damit fehlt es bereits an der von § 4 Nr. 9 UWG vorausgesetzten Nachahmung. Auf die weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts zu den die Unlauterkeit begründenden besonderen Umstände des § 4 Nr. 9 Buchst. a und b UWG und die dagegen gerichteten Angriffe der Revision kommt es deshalb nicht mehr an.
79
2. Mangels Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Produkte oder Produktausstattungen kommen auch auf § 5 Abs. 2 UWG gestützte Unterlassungsansprüche nicht in Betracht.
80
3. Mit den geltend gemachten Unterlassungsansprüchen haben auch die darauf bezogenen Folgeansprüche keine lauterkeitsrechtliche Grundlage.
81
C. Danach ist auf die Revision der Klägerin das angegriffene Urteil hinsichtlich der Abweisung der auf die Farbmarke "Gold" gestützten Klage aufzuheben. Im Übrigen ist die Revision der Klägerin zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 97 Abs. 1, 92 Abs. 2 ZPO.
Büscher Schaffert Löffler
Schwonke Feddersen
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 18.12.2012 - 33 O 803/11 -
OLG Köln, Entscheidung vom 11.04.2014 - 6 U 230/12 -

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Bundesgerichtshof Urteil, 23. Sept. 2015 - I ZR 105/14 zitiert 17 §§.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG 2004 | § 8 Beseitigung und Unterlassung


(1) Wer eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, kann auf Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch auf Unterlassung besteht bereits dann, wenn eine derartige Zuwider

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG 2004 | § 3 Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen


(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig. (2) Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten oder diese erreichen, sind unlauter, wenn sie nicht der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, das wirtscha

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG 2004 | § 4 Mitbewerberschutz


Unlauter handelt, wer 1. die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft;2. über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerb

Zivilprozessordnung - ZPO | § 308 Bindung an die Parteianträge


(1) Das Gericht ist nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Dies gilt insbesondere von Früchten, Zinsen und anderen Nebenforderungen. (2) Über die Verpflichtung, die Prozesskosten zu tragen, hat das Gericht auch oh

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG 2004 | § 5 Irreführende geschäftliche Handlungen


(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. (2) Eine

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch


(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen 1. ein mi

Zivilprozessordnung - ZPO | § 524 Anschlussberufung


(1) Der Berufungsbeklagte kann sich der Berufung anschließen. Die Anschließung erfolgt durch Einreichung der Berufungsanschlussschrift bei dem Berufungsgericht. (2) Die Anschließung ist auch statthaft, wenn der Berufungsbeklagte auf die Berufung

Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse


(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeut

Zivilprozessordnung - ZPO | § 291 Offenkundige Tatsachen


Tatsachen, die bei dem Gericht offenkundig sind, bedürfen keines Beweises.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 169 Bescheinigung des Zeitpunktes der Zustellung; Beglaubigung


(1) Die Geschäftsstelle bescheinigt auf Antrag den Zeitpunkt der Zustellung. (2) Die Beglaubigung der zuzustellenden Schriftstücke wird von der Geschäftsstelle vorgenommen. Dies gilt auch, soweit von einem Anwalt eingereichte Schriftstücke nicht

Zivilprozessordnung - ZPO | § 329 Beschlüsse und Verfügungen


(1) Die auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergehenden Beschlüsse des Gerichts müssen verkündet werden. Die Vorschriften der §§ 309, 310 Abs. 1 und des § 311 Abs. 4 sind auf Beschlüsse des Gerichts, die Vorschriften des § 312 und des § 317 Abs. 2

Markengesetz - MarkenG | § 4 Entstehung des Markenschutzes


Der Markenschutz entsteht 1. durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register,2. durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrs

Zivilprozessordnung - ZPO | § 521 Zustellung der Berufungsschrift und -begründung


(1) Die Berufungsschrift und die Berufungsbegründung sind der Gegenpartei zuzustellen. (2) Der Vorsitzende oder das Berufungsgericht kann der Gegenpartei eine Frist zur schriftlichen Berufungserwiderung und dem Berufungskläger eine Frist zur schr

Zivilprozessordnung - ZPO | § 277 Klageerwiderung; Replik


(1) In der Klageerwiderung hat der Beklagte seine Verteidigungsmittel vorzubringen, soweit es nach der Prozesslage einer sorgfältigen und auf Förderung des Verfahrens bedachten Prozessführung entspricht. Die Klageerwiderung soll ferner eine Äußerung

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Bundesgerichtshof Urteil, 11. Apr. 2013 - I ZR 214/11

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Bundesgerichtshof Urteil, 17. Aug. 2011 - I ZR 108/09

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Bundesgerichtshof Urteil, 11. Jan. 2007 - I ZR 198/04

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 198/04 Verkündet am: 11. Januar 2007 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: j

Bundesgerichtshof Urteil, 30. Okt. 2003 - I ZR 236/97

bei uns veröffentlicht am 30.10.2003

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 236/97 Verkündet am: 30. Oktober 2003 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 24. Jan. 2002 - I ZR 156/99

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 156/99 Verkündet am: 24. Januar 2002 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja

Bundesgerichtshof Beschluss, 22. Sept. 2005 - I ZB 40/03

bei uns veröffentlicht am 22.09.2005

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Bundesgerichtshof Beschluss, 02. Apr. 2009 - I ZB 8/06

bei uns veröffentlicht am 02.04.2009

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 8/06 Verkündetam: 2. April 2009 Führinger Justizangestellte alsUrkundsbeamtin derGeschäftsstelle in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Marke Nr. 300 85 104 Nachschlagewerk

Bundesgerichtshof Urteil, 02. Apr. 2009 - I ZR 78/06

bei uns veröffentlicht am 02.04.2009

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 78/06 Verkündet am: 2. April 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 10. Okt. 2002 - I ZR 235/00

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 235/00 Verkündet am: 10. Oktober 2002 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR :

Bundesgerichtshof Urteil, 15. Jan. 2004 - I ZR 121/01

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 121/01 Verkündet am: 15. Januar 2004 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja d

Bundesgerichtshof Urteil, 14. Mai 2009 - I ZR 231/06

bei uns veröffentlicht am 14.05.2009

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 231/06 Verkündet am: 14. Mai 2009 Bürk Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 19. Feb. 2004 - I ZR 172/01

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 172/01 Verkündet am: 19. Februar 2004 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 20. Sept. 2007 - I ZR 94/04

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 94/04 Verkündet am: 20. September 2007 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 09. Juni 2011 - I ZR 41/10

bei uns veröffentlicht am 09.06.2011

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 41/10 Verkündet am: 9. Juni 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 29. Apr. 2004 - I ZR 191/01

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 191/01 Verkündet am: 29. April 2004 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 21. Juni 2001 - I ZR 245/98

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 245/98 Verkündet am: 21. Juni 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR :

Bundesgerichtshof Urteil, 31. Okt. 2013 - I ZR 49/12

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 49/12 Verkündet am: 31. Oktober 2013 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja OTTO

Bundesgerichtshof Beschluss, 06. Nov. 2013 - I ZB 63/12

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BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I Z B 6 3 / 1 2 Verkündet am: 6. November 2013 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache Nachschlagewerk: ja BGHZ:

Bundesgerichtshof Urteil, 29. Juni 2006 - I ZR 110/03

bei uns veröffentlicht am 29.06.2006

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 110/03 Verkündet am: 29. Juni 2006 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 22. Apr. 2010 - I ZR 17/05

bei uns veröffentlicht am 22.04.2010

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 17/05 Verkündet am: 22. April 2010 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 22. März 2012 - I ZR 21/11

bei uns veröffentlicht am 22.03.2012

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 21/11 Verkündet am: 22. März 2012 Bürk Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nei

Bundesgerichtshof Urteil, 03. Feb. 2005 - I ZR 159/02

bei uns veröffentlicht am 03.02.2005

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 159/02 Verkündet am: 3. Februar 2005 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 03. Feb. 2005 - I ZR 45/03

bei uns veröffentlicht am 03.02.2005

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 45/03 Verkündet am: 3. Februar 2005 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BG

Bundesgerichtshof Urteil, 05. Nov. 2008 - I ZR 39/06

bei uns veröffentlicht am 05.11.2008

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 39/06 Verkündet am: 5. November 2008 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGH

Bundesgerichtshof Urteil, 22. Jan. 2015 - I ZR 107/13

bei uns veröffentlicht am 22.01.2015

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 107/13 Verkündet am: 22. Januar 2015 Bürk, Amtsinspektorin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein
20 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Urteil, 23. Sept. 2015 - I ZR 105/14.

Bundesgerichtshof Urteil, 28. Juni 2018 - I ZR 236/16

bei uns veröffentlicht am 28.06.2018

- 1 - BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 236/16 Verkündet am: 28. Juni 2018 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja kein

Bundesgerichtshof Urteil, 12. Dez. 2019 - I ZR 174/16

bei uns veröffentlicht am 12.12.2019

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 174/16 Verkündet am: 12. Dezember 2019 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit ECLI:DE:BGH:2019:121219UIZR174.16.0 Der I. Zivilsenat des Bundesgerich

Bundesgerichtshof Urteil, 12. Dez. 2019 - I ZR 117/17

bei uns veröffentlicht am 12.12.2019

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 117/17 Verkündet am: 12. Dezember 2019 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja ÖKO-TEST II VO

Bundesgerichtshof Urteil, 23. Okt. 2019 - I ZR 46/19

bei uns veröffentlicht am 23.10.2019

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 46/19 Verkündet am: 23. Oktober 2019 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Da Vinci BGB 242 C

Referenzen

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

Unlauter handelt, wer

1.
die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft;
2.
über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden;
3.
Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er
a)
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt,
b)
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder
c)
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
4.
Mitbewerber gezielt behindert.

(1) Das Gericht ist nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Dies gilt insbesondere von Früchten, Zinsen und anderen Nebenforderungen.

(2) Über die Verpflichtung, die Prozesskosten zu tragen, hat das Gericht auch ohne Antrag zu erkennen.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

42
aa) Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2009 - C-301/07, Slg. 2009, I-9429 = GRUR 2009, 1158 Rn. 24 - Pago/Tirolmilch; BGH, Urteil vom 10. Oktober 2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 238 = WRP 2004, 360 - Davidoff II). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rn. 23 ff. - Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 12. Juli 2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 341 = WRP 2002, 330 - Fabergé).

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 236/97 Verkündet am:
30. Oktober 2003
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Davidoff II
Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist entsprechend anzuwenden,
wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen innerhalb
des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen, für die sie
Schutz genießt, benutzt wird.
BGH, Urt. v. 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97 - OLG Bremen
LG Bremen
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 30. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr.
Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen vom 14. August 1997 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin zu 2 ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen, am 28. Januar 1982 international - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland - registrierten Marke Nr. 466 965:

Die Marke ist u.a. für Waren der Warenklassen 3, 14, 25 und 34 eingetragen.
Für die Klägerin zu 1 ist am 3. August 1989 derselbe Schriftzug als IRMarke Nr. 540 856 - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland - für Waren der Warenklasse 34 eingetragen worden.
Die Klägerinnen vertreiben unter ihren Marken Herrenkosmetikartikel, Cognac, Krawatten, Brillengestelle, Zigarren, Zigarillos und Zigaretten nebst Zubehörartikeln, Pfeifen und Pfeifentabake nebst Zubehörartikeln sowie Lederwaren (vgl. den Katalog Anlage K 2).
Die Beklagte hat am 5. April 1991 bei dem Deutschen Patentamt die nachstehend als Teil des Klageantrags abgebildete Wort-/Bildmarke angemel-
det, die unter der Nr. G 39363/14 Wz eingetragen worden ist. Das Warenver- zeichnis dieser Marke umfaßt die im Klageantrag angeführten Waren der Warenklassen 14 und 34.
Die Klägerinnen haben behauptet, die von ihnen unter den Marken "Davidoff" vertriebenen Waren seien durchweg Luxusartikel mit hohem Prestigewert. Eine im Jahre 1990 im Inland durchgeführte Meinungsumfrage unter Zigarrenrauchern habe einen Bekanntheitsgrad der Marken "Davidoff" von 88 % ergeben. Das durch die Klagemarken geschützte Zeichen habe eine überragende Verkehrsgeltung. Es werde wesentlich durch seinen bekannten eigentümlichen Schriftzug geprägt. Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe Verwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten verwende dieselbe Schrift und insbesondere die Buchstaben "D" und "ff" in der charakteristischen Gestaltung, die sie in den Marken der Klägerinnen aufwiesen. Die Beklagte habe ihre Marke absichtlich dem Zeichen "Davidoff" angenähert, um dessen hohen Prestigewert und dessen Werbekraft für ihre eigenen Produkte auszunutzen. Der gute Ruf der Marken der Klägerinnen werde gefährdet, wenn die Beklagte als ein in Hongkong ansässiges Unternehmen die angegriffene Marke benutze, weil der Verkehr aus dem chinesischen Raum keine exklusiven Spitzenprodukte erwarte, sondern eher Billigprodukte von minderer Qualität.
Die Klägerinnen haben beantragt, die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen,
1. es zu unterlassen, im Geschäftsverkehr die unter dem Aktenzeichen G 39363/14 Wz beim Deutschen Patentamt angemeldete Wort-/Bildmarke

für Edelmetalle und deren Legierungen sowie aus Edelmetallen oder deren Legierung hergestellte und damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsätze, Aschenbecher , Zigarren- und Zigarettenetuis, Zigarren- und Zigarettenspitzen , Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitinstrumente zu benutzen; 2. in die Rücknahme der Markenanmeldung einzuwilligen oder für den Fall, daß die Marke bereits eingetragen sein sollte, in deren Löschung. Die Beklagte hat in Abrede gestellt, daß zwischen den Marken der Klägerinnen und ihrer Marke Verwechslungsgefahr bestehe; ebensowenig sei die Möglichkeit einer Rufübertragung gegeben. Die bei den Marken der Klägerinnen verwendete englische Schrift werde häufig benutzt, gerade auch zur Kennzeichnung von Waren für Raucher, aber auch bei Uhren, Juwelierwaren und Accessoires.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerinnen ist ohne Erfolg geblieben.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter.
Durch Beschluß vom 27. April 2000 hat der Senat dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt (GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I):
1. Sind die Vorschriften der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 (ABl. 1989 Nr. L 40/1) dahin auszulegen (gegebenenfalls entsprechend anzuwenden), daß sie den Mitgliedstaaten die Befugnis geben, den weitergehenden Schutz bekannter Marken auch in Fällen vorzusehen, in denen die jüngere Marke für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird oder benutzt werden soll, die mit denen identisch oder ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist? 2. Regeln die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL die Zulässigkeit eines weitergehenden Schutzes bekannter Marken nach nationalem Recht aus den Gründen, die in diesen Vorschriften genannt sind (unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund), abschließend oder lassen sie ergänzende nationale Bestimmungen zum Schutz bekannter Marken gegen jüngere Zeichen zu, die für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt werden oder benutzt werden sollen? Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat hierüber durch Urteil vom 9. Januar 2003 (Rs. C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240 = WRP 2003, 370 - Davidoff/Gofkid) wie folgt entschieden:
Die Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sind dahin auszulegen, dass sie den Mitgliedstaaten die Befugnis geben, einen besonderen Schutz einer bekannten eingetragenen Marke vorzusehen, wenn die jüngere Marke oder das jüngere Zeichen mit der eingetragenen Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wer-
den soll oder benutzt wird, die mit den Waren oder Dienstleistungen , die von der eingetragenen Marke erfasst werden, identisch oder ihnen ähnlich sind.

Entscheidungsgründe:


Die Revision der Klägerinnen führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.
A. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung der angegriffenen Marke und auf Einwilligung in deren Löschung weder nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes noch denen des am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Markengesetzes begründet seien.
Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten unterscheide sich nach ihrem Gesamteindruck ausreichend von den "Davidoff"-Marken der Klägerinnen. Nach dem Klang der Markenwörter könnten die Marken nicht verwechselt werden. "Davidoff" sei ein dreisilbiger bulgarischer Name, "Durffee" ein zweisilbiges Phantasiewort, das verschieden ausgesprochen werden könne ("dafi", "dörfi", "durfi" oder "durfe"), dem aber in jedem Fall die markante Endsilbe des Namens "Davidoff" fehle.
Auch in bildlicher Hinsicht ergäben sich keine Ähnlichkeiten, die Verwechslungen erwarten ließen. Das Schriftbild der klägerischen Marken sei kei-
ne originelle Schöpfung der Klägerinnen, sondern sei - wie die Beklagte unter Hinweis auf den von ihr vorgelegten Schriftenkatalog (Anlage B 2) zu Recht geltend mache - der "englischen Schreibschrift" ("English 157") entnommen, deren Benutzung auch anderen Unternehmen offenstehen müsse. Der Umstand , daß das "D" in "Davidoff" durch Hinzufügen eines Punkts am Anfang des Aufstrichs leicht individualisiert sei, rechtfertige keine andere Beurteilung. Werde zudem berücksichtigt, daß in der angegriffenen Marke das graphisch auffällig gestaltete "DD" vor den Wortbestandteil gesetzt sei, könne eine Verwechslungsgefahr - trotz der teilweisen Identität der beiderseitigen Waren (etwa bei Zigarettenspitzen und Aschenbechern) - nicht als realistisch angesehen werden. Aufgrund der klanglichen Unterschiede der Markennamen könne der Verkehr auch nicht irrtümlich annehmen, es handele sich zwar um unterscheidbare, aber wegen ihrer Ähnlichkeit auf denselben Geschäftsbetrieb hindeutende Zeichen.
Auf markenrechtliche Ansprüche, die auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt seien, könnten sich die Klägerinnen gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG nicht berufen, weil die Marke der Beklagten vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldet worden sei.
Die Klageansprüche seien ebensowenig als Ansprüche gegen unlauteres Wettbewerbsverhalten begründet (§ 1 UWG). Derartige Ansprüche könnten neben markenrechtlichen Ansprüchen gegeben sein, wenn zu der Benutzung oder Beeinträchtigung einer fremden, besonders bekannten Kennzeichnung durch einen Wettbewerber besondere Umstände hinzuträten, die dieses Verhalten als unlauter erscheinen ließen. Solche Umstände lägen hier aber nicht vor. Eine Bekanntheit der Klagemarken, wie sie für den wettbewerbsrechtlichen Schutz erforderlich sei, komme nach dem eigenen (bestrittenen) Vorbringen der Kläge-
rinnen nur für Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel in Betracht. Eine Übertragung insoweit mit den Klagemarken verbundener Qualitäts- und Prestigevorstellungen sei nur hinsichtlich der sowohl von den Klägerinnen als auch von der Beklagten als Raucherbedarfsartikel vertriebenen Aschenbecher, Zigarren- und Zigarettenetuis sowie Zigarren- und Zigarettenspitzen möglich, nicht jedoch bei den Warenarten Uhren, Juwelier- und Schmuckwaren, die jeweils zum Warenverzeichnis der einander gegenüberstehenden Marken gehörten. In diesen Bereichen scheide eine unlautere Ausnutzung des Rufs der Klagemarken aus, weil diese Waren zu verschieden von denjenigen Waren seien, für die - wie die Klägerinnen behaupteten - ihre Marken bekannt seien. Die Klägerinnen hätten nicht dargelegt, daß ihre Marken bereits im Zeitpunkt der Markenanmeldung der Beklagten für Herrenkosmetikartikel bekannt gewesen seien.
In dem verbleibenden Bereich der beiderseits vertriebenen Waren sei keine unlautere Ausnutzung des Rufs der Klagemarken anzunehmen. Die übereinstimmenden Elemente der einander gegenüberstehenden Marken genügten dazu nicht. Die graphische Gestaltung der angegriffenen Marke erwecke allenfalls Assoziationen an Waren der "feinen englischen Art" für gehobene Ansprüche. Es könne danach offenbleiben, ob die Beklagte mit der Wahl ihres Markennamens und seiner graphischen Gestaltung eine unlautere Annäherung an die Marke der Klägerinnen beabsichtigt habe, um deren guten Ruf auszubeuten.
Eine unlautere Behinderung der Klägerinnen durch Beeinträchtigung des guten Rufs ihrer Marken liege schon deshalb nicht vor, weil die Marke der Beklagten keine gerade auf die Klägerinnen bezogenen Verbrauchervorstellungen wecke.
B. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
I. Der Entscheidung des Berufungsgerichts, daß die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung der Wort-/Bildmarke G 39363/14 Wz unbegründet seien, kann auf der Grundlage des bisher festgestellten Sachverhalts nicht zugestimmt werden.
1. Die nunmehr auf § 14 MarkenG gestützten Unterlassungsansprüche sind gemäß der Übergangsvorschrift des § 153 Abs. 1 MarkenG nur dann gegeben , wenn sie bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 bestanden haben. Das Berufungsgericht hat zwar nicht festgestellt , daß das angegriffene Zeichen schon vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes benutzt worden ist, eine nach Sinn und Zweck des § 153 Abs. 1 MarkenG zu berücksichtigende Kollisionslage zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen wurde aber jedenfalls bereits durch die Anmeldung der angegriffenen Marke am 5. April 1991 begründet (vgl. BGH, Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 876 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I, m.w.N.).
Zu den nach § 153 Abs. 1 MarkenG zu berücksichtigenden Anspruchsgrundlagen zählen nicht nur der zeichenrechtliche Unterlassungsanspruch gemäß den §§ 24, 31 WZG, sondern auch § 1 UWG und § 823 Abs. 1 BGB als Grundlagen für Ansprüche zum Schutz bekannter Marken (vgl. BGHZ 138, 349, 352 - MAC Dog, m.w.N.).
2. Das Berufungsgericht hat nicht rechtsfehlerfrei entschieden, daß den Klägerinnen keine Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG wegen
Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und der angegriffenen Marke zustehen.

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly, jeweils m.w.N.).

b) Im Revisionsverfahren ist mit dem Berufungsgericht zu unterstellen, daß die Klagemarken für Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel bekannt sind, deshalb bezogen auf Waren dieser Art eine gesteigerte Kennzeichnungskraft besitzen und dementsprechend auch einen erweiterten Schutzumfang genießen (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach). Die Revision verweist zudem auf die Behauptungen der Klägerinnen in den Vorinstanzen, wonach die "Davidoff"-Marke in ihrer charakteristischen Ausgestaltung gegenwärtig - wie schon Ende der achtziger Jahre - "eine weithin bekannte und berühmte Prestige-Marke im gesamten Bereich der Luxus-Artikel" sei. Die Klägerinnen werden im erneuten Berufungsverfahren Gelegenheit haben, dieses Vorbringen näher zu substantiieren. Dies ist erforderlich, weil die Frage, ob eine Marke durch Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erworben hat, in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen ist, für die die Marke eingetragen ist (vgl. EuGH, Urt. v.
18.6.2002 - Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 Tz. 59 = GRUR 2002, 804, 808 = WRP 2002, 924 - Philips; vgl. dazu auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 331 f.; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 308). Dabei kommt es auf die Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Art von Waren oder Dienstleistungen an (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 808 Tz. 63 ff. - Philips). Abzustellen ist auf die Umstände des Einzelfalls (vgl. dazu BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV, m.w.N.).

c) Zwischen den Marken der Klägerinnen und der angegriffenen Marke fehlt es jedenfalls nicht völlig an einer Markenähnlichkeit, so daß eine Verwechslungsgefahr nicht schon - ungeachtet der Kennzeichnungskraft der Klagemarken - wegen der Zeichenunterschiede ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 - BANK 24; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 507).
aa) Bei der Prüfung der Markenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV). Dabei ist auch der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, daß der Verkehr die jeweiligen Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht und deshalb die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (vgl. BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly, m.w.N.).
bb) Die angegriffene Marke ist den Klagemarken deutlich angenähert.
Die untereinander identischen Klagemarken werden als Namenszug in einer besonderen Schreibschrift aufgefaßt. Die angegriffene Marke wird im Schriftbild maßgeblich durch das zunächst in die Augen fallende Wort "Durffee" geprägt, das wegen seiner Wiedergabe in einer besonderen Schreibschrift und wegen des Fehlens eines erkennbaren Sinngehalts in erster Linie als Namenszug gesehen werden wird. Darauf deuten auch die monogrammähnlich ineinandergestellten Buchstaben "DD" hin, die vor dem Schriftzug stehen.
Anders als das Berufungsgericht gemeint hat, ist danach bei der Frage der Markenähnlichkeit nicht nur die Verwendung der Buchstaben "D" und "ff" in derselben Gestaltung wie in "Davidoff" zu berücksichtigen. Bei dem maßgeblichen Vergleich des Gesamteindrucks der Marken als solcher (vgl. dazu auch BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly) ist vielmehr auch einzubeziehen , daß die Marke der Beklagten ebenfalls durch ein Markenwort geprägt wird, das nach dem Schriftbild in erster Linie als Namenszug zu verstehen ist, und zudem dieselbe englische Schreibschrift mit denselben charakteristischen Individualisierungen gerade des Anfangsbuchstabens und der auffallenden Doppelbuchstaben "ff" verwendet.
Das Berufungsurteil enthält jedoch keine für die Beurteilung des Grades der Markenähnlichkeit ausreichenden Feststellungen dazu, in welchem Umfang Übereinstimmungen zwischen den einander gegenüberstehenden Marken gerade in individuellen Merkmalen vorliegen. Das Berufungsgericht hat (nach den Entscheidungsgründen in deren berichtigter Fassung) angenommen, daß das Schriftbild der Klagemarken "einer bestimmten auch sonst im Verkehr verwen-
deten Schriftart (der englischen Schreibschrift)" entnommen sei. An anderer Stelle heißt es im Berufungsurteil, das Schriftbild sei keine originelle Schöpfung der Klägerinnen, sondern "der 'englischen Schreibschrift' ('English 157')" entnommen. Danach bleibt unklar, ob die verwendete Schriftart besonders gebräuchlich ist oder als eine in besonderer Weise ausgeformte Schreibschrift im Verkehr auch sonst - aber möglicherweise nur in untergeordnetem Umfang - Verwendung findet. Es ist auch ungeklärt, in welchem Umfang die Bestandteile der Klagemarken mit den Buchstaben der Schreibschrift "English 157" übereinstimmen. Während das Berufungsgericht an einer Stelle davon spricht, daß auch die Buchstaben "D" und "ff" in "Davidoff" Bestandteile der verwendeten englischen Schreibschrift seien, führt es an anderer Stelle aus, (nur) das "D" werde von den Klägerinnen in einer leicht individualisierend abgewandelten Form benutzt. Diese Ausführungen zum Umfang der Entnahme aus der Schriftart "English 157" widersprechen auch dem Schriftartenkatalog (Anlage B 2), auf den sich das Berufungsgericht gestützt hat. Aus diesem ergibt sich, daß die Buchstaben "D" und "ff", die als Anfangsbuchstabe und als Schlußbuchstaben in den Klagemarken gerade besonders charakteristisch sind, deutlich individualisiert sind. Weitere - weniger auffallende - Veränderungen sind bei den Buchstaben "v" und "i" (bei denen der i-Punkt in das "v" integriert ist) festzustellen. Auch diejenigen, denen die als Grundlage verwendete englische Schreibschrift nicht bekannt ist, werden in den Klagemarken "überzogen" gestaltete Buchstaben wie das initialartig geformte "D" und das - wegen der sich verbreiternden Unterlänge - besonders auffällige "f" nicht als unveränderte Bestandteile einer Gebrauchsschrift auffassen, sondern als Individualisierungen von Buchstaben, wie sie gerade bei Namenszügen zu finden sind.

d) Ob und gegebenenfalls inwieweit der Grad der Markenähnlichkeit ausreicht , um unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft eine Verwechs-
lungsgefahr hinsichtlich der einzelnen Waren zu bejahen, kann ohne weitere tatsächliche Feststellungen nicht beurteilt werden.
3. Abweichend von der Ansicht des Berufungsgerichts kommen, falls die Klagemarken im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I; BGH GRUR 2003, 1044, 1045 - Kelly) für bestimmte Waren (insbesondere Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel ) bekannt waren (zu den Anforderungen vgl. BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA), auch Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG in Betracht.
Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG kann unmittelbar anzuwenden sein, soweit es um die Benutzung der angegriffenen Marke für Waren geht, die nicht denen ähnlich sind, für die die Klagemarken Schutz genießen.
Soweit die Beklagte die angegriffene Marke für Waren benutzt, die unter das Warenverzeichnis der Klagemarken fallen oder den dort aufgeführten Waren ähnlich sind, kann § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nach seinem Wortlaut nicht unmittelbar angewendet werden. Die Vorschrift ist jedoch nach ihrem Sinn und Zweck - in Einklang mit den Anforderungen des Art. 5 Abs. 2 der Markenrechtsrichtlinie (vgl. EuGH GRUR 2003, 240, 242 Tz. 30 - Davidoff/Gofkid; EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, Tz. 13 ff., 22 - Adidas-Salomon/Fitnessworld Trading ) - entsprechend anzuwenden, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen, für die sie Schutz genießt, benutzt wird, da der Markeninhaber in diesen Fällen noch schutzbedürftiger ist als in den vom Wortlaut der Vorschrift erfaßten Fällen.
Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht geprüft, ob der nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung) gewährte Schutz eingreift (vgl. dazu auch EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, Tz. 24 ff., 31 - Adidas-Salomon/Fitnessworld Trading). Nach dem tatsächlichen Vorbringen der Klägerinnen kommen hier alle von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfaßten Arten unlauterer Benutzung einer bekannten Marke in Betracht (vgl. dazu auch Schlußanträge des Generalanwalts Jacobs in der vorstehend genannten Rechtssache C-408/01 Tz. 36 ff.). Es wird jedoch im weiteren Verfahren zu prüfen sein, inwieweit entsprechende Benutzungshandlungen von dem Unterlassungsantrag der Klägerinnen, der nach seinem Wortlaut nicht auf besondere Benutzungsmodalitäten (wie z.B. den Vertrieb von Produkten aus fernöstlichen Ländern unter der angegriffenen Marke) abstellt, erfaßt werden.
4. Auf die Vorschrift des § 1 UWG können die Unterlassungsanträge der Klägerinnen nach geltendem Recht nicht gestützt werden. Neben Ansprüchen aus Markenrecht können Ansprüche aus § 1 UWG gegeben sein, wenn sie sich gegen ein wettbewerbswidriges Verhalten richten, das als solches nicht Gegenstand der markenrechtlichen Regelung ist (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 171 - Bit/Bud; Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 342 = WRP 2002, 330 - Fabergé; Urt. v. 5.12.2002 - I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 335 f. = WRP 2003, 521 - Abschlußstück, zum Abdruck in BGHZ 153, 131 vorgesehen; vgl. dazu auch EuGH, Urt. v. 21.11.2002 - Rs. C-23/01, GRUR 2003, 143, 145 Tz. 30 ff. = WRP 2003, 66 - Robelco/Robeco). Auf solche Umstände stellen die Unterlassungsanträge jedoch nicht ab.
5. Die Frage, ob die geltend gemachten Unterlassungsansprüche nach der Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes begründet waren,
wird im neu eröffneten Berufungsverfahren gegebenenfalls erneut zu prüfen sein (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 877 f. - Davidoff I). Die bisherige Verneinung von Ansprüchen nach altem Recht beruht ebenfalls auf den - wie dargelegt - unzureichenden tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts.
II. Im Hinblick auf die vorstehend dargelegten Erwägungen kann auch die Abweisung der Anträge, die auf Einwilligung in die Löschung der angegriffenen Marke gerichtet sind, keinen Bestand haben. 1. Die auf die Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke G 39363/14 Wz gerichteten Klageanträge können nur Erfolg haben, wenn ihnen sowohl nach altem als auch nach neuem Recht (§ 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2, § 51 Abs. 1 i.V. mit § 9 MarkenG) stattgegeben werden kann. Die Übergangsvorschrift des § 163 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist insoweit auf die Löschungsklage der Klägerinnen gegen die vor dem 1. Januar 1995 angemeldete, aber erst danach eingetragene Marke der Beklagten entsprechend anzuwenden (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I, m.w.N.). Für das alte Recht ist dabei nicht nur auf § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG, sondern auch auf die außerzeichenrechtlichen Löschungsansprüche abzustellen, die vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes aus § 1 UWG oder § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 1004 BGB (analog) hergeleitet werden konnten (vgl. BGHZ 138, 349, 353 - MAC Dog).
2. Ob ein Löschungsanspruch besteht, wird gegebenenfalls hinsichtlich der einzelnen Waren zu prüfen sein, die zum Warenverzeichnis der angegriffenen Marke gehören (§ 51 Abs. 5 MarkenG; vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 51 Rdn. 11).
C. Auf die Revision der Klägerinnen war das Berufungsurteil danach aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

Tatsachen, die bei dem Gericht offenkundig sind, bedürfen keines Beweises.

27
Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH, Urteil vom 13. Oktober 1959 - I ZR 58/58, GRUR 1960, 126, 128 - Sternbild; GRUR 2011, 1043 Rn. 49 - TÜV II).

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 191/01 Verkündet am:
29. April 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Zwilling/Zweibrüder
Eine Verwechslungsgefahr kann auch in der Weise gegeben sein, daß das angegriffene
Zeichen infolge einer teilweisen Übereinstimmung in einem wesensgleichen
Kern dem Inhaber der Klagemarke zugeordnet wird. Eine derartige
Verwechslungsgefahr kann sich in besonders gelagerten Fällen auch aus einer
Übereinstimmung der Zeichen im Sinngehalt ergeben, wenn sich für maßgebliche
Teile des Verkehrs aufdrängt, daß die Zeichen wegen ihres Sinngehalts
und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind.
Für die Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG genügt es nicht, daß ein
Zeichen geeignet ist, durch bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen
Aufmerksamkeit zu erwecken. Ebensowenig reicht dafür der Umstand aus, daß
die Wahl des angegriffenen Zeichens nicht zufällig erscheint.
BGH, Urt. v. 29. April 2004 - I ZR 191/01 - OLG Köln
LG Köln
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 29. April 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 22. Juni 2001 aufgehoben.
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 29. August 2000 abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in Solingen, das Stahlwaren, insbesondere Schneidwaren, herstellt und vertreibt. Sie führt die Firma "Zwilling J.A. Henckels AG" und ist Inhaberin der Wortmarke "Zwilling" (Nr. 725 228), die mit Priorität vom 7. Mai 1941 u.a. für "Messerschmiedewaren", "Hieb- und Stichwaffen", "Täschner- und Lederwaren, nämlich Spezialetuis und -behälter
für die Waren der Klasse 8", "Nickel- und Aluminiumwaren als Haushalts- und Reisegeräte ... (soweit in Klasse 21 enthalten)", "Haus- und Küchengeräte (soweit in Klasse 21 enthalten)" eingetragen ist. Die Klägerin ist weiter Inhaberin von Bildmarken wie der nachstehend wiedergegebenen, am 8. August 1904 eingetragenen Marke Nr. 71 482:

Die Beklagte führte zunächst die Firma "Stahlwarenkontor GmbH". Im Jahr 1996 verlegte sie ihren Sitz von Beelitz nach Solingen und änderte ihre Firma in "ZWEIBRÜDER Stahlwarenkontor GmbH". Die Beklagte ist Inhaberin der Wortmarke "ZWEIBRÜDER" (Nr. 396 45 060), die mit Priorität vom 17. Oktober 1996 für "08: Schneidwaren; 18: Lederwaren; 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche" eingetragen ist. Für die Beklagte ist weiter die Wortmarke "ZWEIBRÜDER" (Nr. 398 26 480) mit Priorität vom 12. Mai 1998 für "Taschenlampen , Taschenlampenbatterien, Säcke (soweit in Klasse 12 enthalten); Rucksäcke ; Zelte" eingetragen. Im Internet benutzt die Beklagte die Adresse "zweibrueder.com".
Die Klägerin sieht in der Verwendung der Bezeichnung "Zweibrüder" /"ZWEIBRÜDER" als Unternehmenskennzeichen, Marke und Internetadresse eine Verletzung ihrer Rechte an ihrer Firma sowie ihren Wort- und Bildmarken. Die "Zwillings"-Kennzeichen wiesen als Firmenschlagwort und als Wort- oder Bildmarken eine hohe Kennzeichnungskraft auf. Mit ihnen werde im In- und Ausland ein hervorragender Ruf herausragender Güte und Vertrauens-
würdigkeit verbunden. Die Beklagte nutze durch ihre "Zweibrüder"-Zeichen den Ruf der bekannten Marke "Zwilling" in unlauterer Weise für sich aus.
Die Klägerin hat beantragt, I. die Beklagte zu verurteilen, 1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit Schneidwaren,
a) die Angabe "ZWEIBRÜDER" oder "Zweibrüder" firmenmäßig zu verwenden aa) entweder in Alleinstellung oder grafisch gegenüber den übrigen Bestandteilen des Firmennamens hervorgehoben , beispielsweise unter Verwendung einer anderen Schriftart oder Schriftgröße oder durch ausschließliche Verwendung von Großbuchstaben, insbesondere wie nachfolgend dargestellt:
bb) als Bestandteil der Firmenbezeichnung "Zweibrüder Stahlwarenkontor GmbH";
b) den Domain-Namen "zweibrueder.com" zu benutzen und/ oder benutzen zu lassen und/oder zu veräußern oder veräußern zu lassen, zu übertragen oder übertragen zu lassen oder in sonstiger Weise darüber zu verfügen, sofern nicht die Veräußerung, Übertragung oder sonstige Verfügung an die Klägerin oder mit deren Zustimmung erfolgt;
c) die Bezeichnung "ZWEIBRÜDER" oder "Zweibrüder" markenmäßig zu verwenden und solchermaßen gekennzeichnete Waren anzubieten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder anzubieten, bewerben und/oder in den Verkehr bringen zu lassen; 2. in die Löschung der Marken - Nr. 396 45 060 "ZWEIBRÜDER" und - Nr. 398 26 480 "ZWEIBRÜDER" einzuwilligen; 3. den Domain-Namen "zweibrueder.com" löschen zu lassen; 4. in die Löschung des Firmenbestandteils "Zweibrüder" durch Erklärung gegenüber dem zuständigen Handelsregister einzuwilligen ; 5. der Klägerin Auskunft zu geben,
a) seit wann, in welcher Art und in welchem Umfang sie im geschäftlichen Verkehr mit Schneidwaren - Handlungen gemäß Ziffer I. 1. vorgenommen und/oder - Marken gemäß Ziffer I. 2. verwendet hat und/oder - den Domain-Namen "zweibrueder.com" verwendet hat, und zwar auch unter Angabe des Umfangs der über die Internet-Domain erfolgten Internet-Anfragen unter Vorlage von logfiles, und

b) mit welchen Werbeaufwendungen sie die Kennzeichnung "ZWEIBRÜDER" oder "Zweibrüder" in Alleinstellung oder als Bestandteil einer Kombinations-Kennzeichnung für Schneidwaren verwendet oder so gekennzeichnete Produkte beworben hat und
c) welche Umsätze sie mit Schneidwaren erzielt hat, die mit "ZWEIBRÜDER" oder "Zweibrüder" oder "Zweibrueder" - gleichgültig ob in Alleinstellung oder als Teil einer Kombinations -Kennzeichnung - gekennzeichnet waren oder beworben wurden, und zwar unter Angabe der einzelnen Lieferungen unter Nennung - der Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer, - der Gestehungskosten unter detaillierter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren sowie - des erzielten Gewinns, wobei der Beklagten nach ihrer Wahl vorbehalten ble ibt, die Namen und Anschriften der Empfänger ihrer Angebote statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland vereidigten und ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten trägt und diesen ermächtigt, der Klägerin Auskunft zu geben, ob ein bestimmtes Angebot oder ein bestimmter Empfänger eines Angebots in den Rechnungen enthalten ist. II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen und/oder die Verwendung der in Ziffer I. 2. bezeichneten Marken und/oder die Verwendung des in Ziffer I. 3. bezeichneten Domain-Namens entstanden ist oder noch entstehen wird. Die Beklagte hat demgegenüber vorgebracht, sie habe mit der Aufnahme des Bestandteils "Zweibrüder" in ihre Firma lediglich dem Umstand Rechnung
tragen wollen, daß die örtliche Industrie- und Handelskammer bei der Verlegung des Unternehmenssitzes nach Solingen die ursprüngliche Firma beanstandet habe. Eine Gefahr der Verwechslung ihrer Zeichen mit den Kennzeichen der Klägerin bestehe nicht. Etwaige Ansprüche der Klägerin seien jedenfalls verwirkt.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.
Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt.
Die Klägerin hat im Berufungsverfahren beantragt, die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß der Unterlassungsantrag unter Ziffer I. 1. c) wie folgt lautet: die Bezeichnung "ZWEIBRÜDER" oder "Zweibrüder" für die mit der Markeneintragung 396 45 060 sowie 398 26 480.5 aufgeführten Waren markenmäßig wie beispielhaft aus Blatt 5 und 6 des Katalogs Anlage K 4 (kleiner Katalog) ersichtlich
zu verwenden und solchermaßen gekennzeichnete Waren anzubieten , zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder anbieten , bewerben und/oder in den Verkehr bringen zu lassen. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß es Buchstabe a) des Unterlassungsausspruchs des landgerichtlichen Urteils zu I. 1. wie folgt geändert hat:
"a) die Angabe "ZWEIBRÜDER"/"Zweibrüder" entweder in Alleinstellung oder wie nachfolgend wiedergegeben als Bestandteil einer Firma firmenmäßig zu gebrauchen." (Es folgen die im Klageantrag zu I. 1. a) aa) wiedergegebenen Abbildungen) und Buchstabe c) des Unterlassungsausspruchs des landgerichtlichen Urteils zu I. 1. gemäß dem Berufungsantrag der Klägerin gefaßt hat (OLG Köln OLGRep 2002, 64).
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:


Die Revision der Beklagten hat Erfolg.
A. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die Klägerin aufgrund ihrer Wortmarke "Zwilling" (Nr. 725 228) gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen bestehender Verwechslungsgefahr von der Beklagten verlangen könne, es
zu unterlassen, das Zeichen "Zweibrüder" firmen- und/oder markenmäßig zu verwenden, soweit dieses zur Kennzeichnung eines sich mit der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Schneidwaren, Lederwaren, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche befassenden Unternehmens und/oder der erwähnten Waren gebraucht werde. Bei allen angegriffenen Verwendungsformen der Zeichen der Beklagten sei ein markenmäßiger Gebrauch gegeben. Zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe für die genannten, zumindest sehr ähnlichen Waren Verwechslungsgefahr.
Die Marke "Zwilling" habe eine hohe Kennzeichnungskraft. Sie habe durch langjährige intensive Benutzung einen zumindest an der Schwelle der Berühmtheit liegenden Bekanntheitsgrad erreicht.
Bei den sich gegenüberstehenden Zeichen bestehe zwar keine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht. Eine Verwechslungsgefahr ergebe sich aber aufgrund des Sinngehalts der beiden Zeichen. Auch wenn die Zeichen danach als solche nicht unmittelbar miteinander verwechselt würden, werde ein nicht mehr unbeachtlicher Teil des Verkehrs darin eine Zweitmarke zu der bekannten Marke "Zwilling" sehen, die das Unternehmen zur Kennzeichnung einer weiteren Produktlinie oder eines zu niedrigeren Preisen vertriebenen Sortiments verwende. Ein anderer Teil des Verkehrs werde annehmen, daß zwischen den Unternehmen lizenzvertragliche oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen bestünden.
Die Unterlassungsansprüche gegen die Verwendung der "Zweibrüder"Zeichen für "Taschenlampen, Taschenlampenbatterien, Säcke (soweit in Klasse 12 enthalten); Rucksäcke; Zelte" seien begründet, weil die Beklagte damit die Wertschätzung der Marke "Zwilling" ohne rechtfertigenden Grund in unlaute-
rer Weise ausnutze. Unter dieser Marke würden qualitativ hochwertige Waren vertrieben, für die nationale und internationale Auszeichnungen erteilt worden seien. An diesen guten Ruf hänge sich die Beklagte mit ihrem Zeichen an. Dies gelte auch für die Waren "Rucksäcke, Zelte und Säcke", da die unter der Marke "Zwilling" vertriebenen Taschen- und Fahrtenmesser gerade im Freizeit- und Campingbereich verwendet würden. Die mit dem Klagezeichen verbundenen Vorstellungen von einer hohen Qualität und Verläßlichkeit leite die Beklagte auch bei den Waren "Taschenlampen" und "Taschenlampenbatterien" auf ihr Zeichen und die unter dem Zeichen vertriebenen Waren über.
Die Klägerin könne ihr Unterlassungsbegehren auch auf den bekannten Bestandteil "Zwilling" ihrer Unternehmensbezeichnung stützen, der sich als Firmenschlagwort und Abkürzung der Gesamtfirma eigne.
Die Ansprüche auf Löschung der Internetadresse "zweibrueder.com" sowie auf Einwilligung in die Löschung des Firmenbestandteils "ZWEIBRÜDER" seien danach ebenso begründet wie die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht.
Der Einwand der Verwirkung greife nicht durch.
B. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
I. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Unterlassungsansprüche gegen die Beklagte nicht zu.
1. Ein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht gegeben.
Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft angenommen, daß zwischen der Wortmarke "Zwilling" (Nr. 725 228) der Klägerin und den Zeichen "Zweibrüder" eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, soweit diese benutzt werden, um Schneidwaren, Lederwaren, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche zu kennzeichnen oder ein Unternehmen, das solche Waren herstellt oder vertreibt.

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen un d der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der W aren oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 148/01, GRUR 2004, 239 = WRP 2004, 353 - DONLINE, jeweils m.w.N.).

b) Das Berufungsgericht ist von einer ganz erheblich gesteigerten Kennzeichnungskraft der Marke "Zwilling" ausgegangen, weil diese aufgrund langjähriger intensiver Benutzung einen zumindest an der Schwelle der Berühmtheit liegenden Bekanntheitsgrad erreicht habe. Eine derartige Steigerung der Kennzeichnungskraft begründet einen erweiterten Schutzbereich (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-
Dach; BGH GRUR 2004, 239 - DONLINE). Die Kennzeichnungskraft einer Marke (und deren Steigerung) ist jedoch stets bezogen auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen festzustellen, die in ihrem Warenverzeichnis aufgeführt sind (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II; Ingerl/Rohnke, Markengesetz , 2. Aufl., § 14 Rdn. 331; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 308). Dies hat das Berufungsgericht unterlassen. Im Revisionsverfahren ist deshalb zugunsten der Klägerin zu unterstellen, daß der Marke "Zwilling" die festgestellte gesteigerte Kennzeichnungskraft auch für die in ihrem Warenverzeichnis aufgeführten "Täschner- und Lederwaren" sowie "Nickelund Aluminiumwaren als Haushalts- und Reisegeräte ... (soweit in Klasse 21 enthalten)" zukommt.

c) Das Berufungsgericht hat unangegriffen festgestellt, daß die im Warenverzeichnis der Marke "ZWEIBRÜDER" (Nr. 396 45 060) aufgeführten Waren (Schneidwaren, Lederwaren, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche) mit Waren im Warenverzeichnis der Marke "Zwilling" (Nr. 725 228) identisch oder nahezu identisch sind. Dementsprechend ist hinsichtlich dieser angegriffenen Marke bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein strenger Maßstab anzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 - Schlüssel).
Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ist es dagegen unerheblich , ob die Klägerin unter der Marke "Zwilling" (Nr. 725 228) auch Waren wie Taschenlampen, Taschenlampenbatterien und (Produkt-)Säcke vertreibt, die im Warenverzeichnis der Marke "ZWEIBRÜDER" (Nr. 398 26 480) eingetragen sind. Für die Frage der Warenähnlichkeit ist bei Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke deren Warenverzeichnis maßgebend (vgl. BGH, Urt. v. 3.5.2001 - I ZR 18/99, GRUR 2002, 65, 67 = WRP 2001, 1447 - Ichthyol). Der Revisions-
erwiderung kann auch nicht darin zugestimmt werden, daß bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr mit darauf abzustellen sei, daß beide Parteien ihren Sitz in Solingen haben. Die Art und Weise, wie die Klägerin ihre Marke für die eingetragenen Waren benutzt, ist für den Schutzumfang der Marke ohne Bedeutung (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 = WRP 1998, 978 - Makalu; Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 166 = WRP 1998, 1078 - JOHN LOBB).

d) Das Berufungsgericht hat den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt.
aa) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß die Ähnlichkeit von Wortzeichen anhand des klanglichen und des schriftbildlichen Eindrucks sowie des Sinngehalts zu ermitteln ist, wobei für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht genügt (vgl. BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1046 = WRP 2003, 1436 - Kelly). Es hat auch berücksichtigt, daß bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen ist, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly).
bb) Das Berufungsgericht hat weiter rechtsfehlerfrei angenommen, daß zwischen den beiderseitigen Zeichen nach dem klanglichen und schriftbildlichen Gesamteindruck keine Ähnlichkeit gegeben ist, die eine Ver wechslungsgefahr begründet.
cc) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenübe rstehenden Zeichen nach ihrem Sinngehalt hat das Berufungsgericht fehlerhafte Erwägungen angestellt und nicht alle relevanten Umstände berücksichtigt. Die Zeichen "Zwilling" und "Zweibrüder" sind sich nach ihrem Sinngehalt nicht so nahe, wie das Berufungsgericht angenommen hat. Den Ähnlichkeiten i m Sinngehalt stehen vielmehr so viele begriffliche Unterschiede gegenüber, daß die Ähnlichkeit im Sinne des Kennzeichenrechts als allenfalls sehr gering anzusehen ist.
Das Berufungsgericht hat nicht mit abgewogen, daß die Bezeichnung "Zweibrüder" infolge der besonderen Schreibweise als namensähnliches Kunstwort gebildet ist. Bei einem Verständnis als Name wird der Gedanke an eine begriffliche Bedeutung von vornherein etwas zurückgedrängt.
Die Annahme des Berufungsgerichts, die Zusammenschreibung der angegriffenen Zeichen lege den Schluß auf ein durch Zwillingsgeburt verbundenes Brüderpaar nahe, ist erfahrungswidrig. Die Bezeichnung "Zweibrüder" weist auch bei einem Verständnis im Sinne von "zwei Brüder" gerade von der Annahme einer Zwillingsgeburt weg, weil es für Brüder, die durch eine Zwillingsgeburt verbunden sind, die genaueren und geläufigen Bezeichnungen "Zwillinge" und "Zwillingsbrüder" gibt. Anders als das Berufungsgericht gemeint hat, sind "Zwillinge" und "zwei Brüder" auch keine komplementären Begriffe. Gemeinsam ist den Begriffen nur, daß sie Personen in ihrem Geschwisterverhältnis bezeichnen. "Zwilling" bezeichnet jedoch - anders als "zwei Brüder" - nur einen von zwei Geschwistern. Auch besagt das Wort "Zwillinge" - anders als die Wörter "zwei Brüder" - nichts über das Geschlecht der so bezeichneten Personen.

e) Der danach bestehende Grad der Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen genügt ungeachtet der festgestellten oder zu unterstellenden Kennzeichnungskraft der Marke "Zwilling" - auch soweit von Warenidentität auszugehen ist - nicht, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.
aa) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, d.h. die Gefahr, daß das angegriffene Zeichen für die Klagemarke gehalten wird, scheidet angesichts der sehr geringen Ähnlichkeit der Zeichen aus.
bb) Eine Verwechslungsgefahr kann allerdings auch in der Weise gegeben sein, daß zwar nicht die Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Zeichen als solcher besteht, aber die Gefahr, daß das angegriffene Zeichen - im Sinne der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besonders angesprochenen Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der Zeichen - infolge einer teilweisen Übereinstimmung in einem wesensgleichen Kern dem Inhaber der Klagemarke zugeordnet wird. Eine derartige Verwechslungsgefahr kann sich in besonders gelagerten Fällen auch aus einer Übereinstimmung der Zeichen im Sinngehalt ergeben. Dies setzt aber voraus, daß es sich für maßgebliche Teile des Verkehrs aufdrängt, daß die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 737 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM ; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 497; vgl. weiter - zum Ausschluß der Verwechslungsgefahr durch den Sinngehalt eines der Zeichen - EuG, Urt. v. 15.1.2003 - T-99/01, GRUR Int. 2003, 760, 763 Tz. 47 - Mystery/ Mixery; Urt. v. 3.3.2004 - T-355/02, Tz. 49 - ZIRH; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240, 241 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS; Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, Umdruck S. 9 - Kleiner Feig-
ling, m.w.N.). Denn der Verkehr nimmt nach der Lebenserfahrung ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so auf, wie es ihm entgegentritt, und unterzieht es nicht einer analysierenden, möglichen Begriffsinhalten nachgehenden Betrachtung (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; BGH, Beschl. v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 - AC; BGH GRUR 2004, 240, 241 - MIDAS/medAS, m.w.N.).
Bei einer solchen Betrachtungsweise hat der Verkehr im vorliegenden Fall keinen Anlaß, die Zeichen als aufeinander bezogene Zeichen desselben Unternehmens anzusehen. Daran änderte sich auch nichts, wenn es - wie das Berufungsgericht angenommen hat - dem Verkehr bekannt sein sollte, daß Unternehmen auf dem hier betroffenen Markt neben Waren, die mit einer Hauptmarke versehen werden, preiswertere Versionen unter einer anderen Marke in den Verkehr bringen oder andere Unternehmen solche Waren in Lizenz unter einem anderen, an die Hauptmarke angelehnten Zeichen vertreiben. Die Übereinstimmungen im begrifflichen Zeicheninhalt sind hier so gering, daß sich ihre Wirkung - auch wegen der unterschiedlichen Bildung der Zeichen - auf den Bereich einer nur allgemeinen, nicht herkunftshinweisenden Assoziation beschränkt , die für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht genügt (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24, m.w.N.).
cc) Bei der gegebenen Sachlage besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn. Bei dieser Art von Verwechslungsgefahr erkennt der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen, geht aber wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung von organisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Zeicheninhabern aus (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach). Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen
besonderer Umstände angenommen werden. Dafür spricht hier nur, daß das Markenwort "Zwilling" auch als Firmenschlagwort zur Bezeichnung der Klägerin bekannt ist. Es fehlt jedoch an einem derart übereinstimmenden Gesamteindruck bei den gegenüberstehenden Zeichen, daß sich für einen Durchschnittsverbraucher der Eindruck aufdrängen könnte, die Zeichen seien zur Kennzeichnung bestehender Unternehmensverbindungen aufeinander bezogen. Einem solchen Eindruck stehen schon die unterschiedliche Zeichenbildung und die sich aufdrängenden Unterschiede im Sinngehalt der Zeichenworte entgegen.
2. Der Unterlassungsantrag kann auch nicht auf § 14 Abs. 5 i.V. mit § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt werden, weil die Beklagte durch ihre Zeichen "Zweibrüder" nicht in unlauterer Weise die Wertschätzung der bekannten Marke "Zwilling" (Nr. 725 228) ohne rechtfertigenden Grund ausnutzt oder beeinträchtigt.
Auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützte Ansprüche können allerdings (aufgrund einer entsprechenden Anwendung der Vorschrift) auch gegeben sein, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstle istungen, für die sie Schutz genießt, benutzt wird, da der Markeninhaber in diesen Fällen noch schutzbedürftiger ist als in den vom Wortlaut der Vorschrift erfaßten Fällen (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II). In jedem Fall ist aber Voraussetzung für die Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, daß das angegriffene Zeichen überhaupt in relevantem Umfang gedanklich mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht wird. Dies ist hier jedoch nicht der Fall, weil die beiderseitigen Zeichen nach Schriftbild und Klang einander unähnlich sind und den Übereinstimmungen im Sinngehalt - wie dargelegt - ebenso auf der Hand liegende Abweichungen gegenüberstehen. Aus diesem Grund kann hier weder
eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Klagemarke noch eine Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft oder Wertschätzung angenommen werden. Dies gilt auch für ein Erschleichen von Aufmerksamkeit (vgl. BGH, Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 877 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I; vgl. weiter Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 861; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 171; vgl. auch - zum früheren Recht - BGH, Urt. v. 14.11.1980 - I ZR 134/78, GRUR 1981, 142, 144 - Kräutermeister). Zur Begründung von Ansprüchen, die auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt sind, genügt es nicht, daß ein Zeichen geeignet ist, durch bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen Aufmerksamkeit zu erwecken (vgl. dazu auch - zu § 1 UWG - BGH, Urt. v. 10.4.2003 - I ZR 276/00, GRUR 2003, 973, 975 = WRP 2003, 1338 - Tupperwareparty). Ebensowenig reicht dafür der Umstand aus, daß die Wahl des angegriffenen Zeichens nicht zufällig erscheint (vgl. dazu auch Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 842).
3. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung kann die Klägerin ihre Unterlassungsansprüche auch nicht nach § 14 Abs. 5 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auf ihre Bildmarken (wie die Marke Nr. 71 482) stützen. Eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt ist auch zwischen einer Bildmarke und einem Wortzeichen nicht ausgeschlossen. Voraussetzung ist aber, daß das Wort aus der Sicht der angesprochenen Durchschnittsverbraucher die naheliegende , ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes darstellt (vgl. BGH GRUR 1999, 990, 992 - Schlüssel). Davon kann hier keine Rede sein. Es ist fernliegend, daß der Verkehr mit den Bildzeichen der Klägerin den Gedanken "zwei Brüder" verbinden könnte.
4. Die Klägerin kann ihre Unterlassungsansprüche auch nicht aus dem Recht an ihrer Firma "Zwilling J.A. Henckels AG" und deren bekanntem Bestandteil "Zwilling" herleiten.

a) Ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4, Abs. 2, § 5 Abs. 2 MarkenG ist nicht gegeben.
Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (vgl. BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.). Aus den Besonderheiten des Schutzes für Unternehmenskennzeichen ergibt sich jedoch keine andere Beurteilung der Ähnlich keit des Firmenbestandteils "Zwilling" mit dem angegriffenen Zeichen "Zweibrüder" als bei Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. dazu auch BGH, Urt. v. 26.10.2000 - I ZR 117/98, BlPMZ 2001, 210, 211 f.).

b) Ein Unterlassungsanspruch unter dem Gesichtspunkt des Schutzes eines bekannten Unternehmenskennzeichens (§ 15 Abs. 4, Abs. 3, § 5 Abs. 2 MarkenG) kommt ebenfalls nicht in Betracht. Auch insoweit ergibt sich aus den Besonderheiten des Schutzes von Unternehmenskennzeichen kein anderes Ergebnis als bei der Beurteilung der Frage, ob die gleichlautende bekannte Marke "Zwilling" gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gegen unlautere Benutzung geschützt ist.
II. Die sonstigen Klageansprüche sind aus den vorstehend genannten Gründen ebenfalls unbegründet, da sie durchweg voraussetzen, daß die Klagezeichen "Zwilling" mit den Zeichen "Zweibrüder" oder "zweibrueder.com" verwechslungsfähig sind oder daß die angegriffenen Zeichen die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Klagezeichen ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen.
C. Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil aufzuheben und auf ihre Berufung das landgerichtliche Urteil abzuändern. Die Klage war abzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 269 Abs. 3 ZPO.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Schaffert Bergmann
12
a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der Warenähnlichkeit gibt, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft überschritten werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 29. September 1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 15 - Canon; BGH, Urteil vom 30. März 2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Rn. 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU; Beschluss vom 28. September 2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Rn. 10 = WRP 2007, 321 - COHIBA; BGH, GRUR 2008, 714 Rn. 32 - idw; BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 23 = WRP 2011, 1174 - BCC, mwN). Von Warenunähnlichkeit kann allerdings nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urteil vom 16. November 2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN; Urteil vom 19. Februar 2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan). Die Feststellung, ob eine Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis zudem von den getroffenen Feststellungen getragen wird (BGH, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 - Kinderzeit; GRUR 2008, 714 Rn. 42 - idw).
23
(1) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; Urt. v. 30.3.2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Tz. 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU). Die Beurteilung, ob Waren einander ähnlich sind, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (BGH, Beschl. v. 26.11.1998 - I ZB 18/96, GRUR 1999, 496, 497 = WRP 1999, 528 - TIFFANY; Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 121/01 Verkündet am:
15. Januar 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
d-c-fix/CD-FIX

a) Nimmt der Verkehr bei einer (unterstellten) einheitlichen Bezeichnung wegen
der ähnlichen stofflichen Beschaffenheit der Waren an, diese stammten aus
demselben Unternehmen, ist grundsätzlich von einer Warenähnlichkeit auszugehen.

b) Aus Buchstabenkombinationen bestehende Marken weisen nach Inkrafttreten
des Markengesetzes im Regelfall auch dann von Hause aus normale
Kennzeichnungskraft auf, wenn sie unter Geltung des Warenzeichengesetzes
nur als durchgesetztes Zeichen (§ 4 Abs. 3 WZG) eingetragen werden
konnten.

c) Der Anwendungsbereich des § 23 Nr. 2 MarkenG ist nicht deshalb ausgeschlossen
, weil das Kollisionszeichen nicht nur beschreibend, sondern auch
markenmäßig verwendet wird. Weist das beanstandete Zeichen lediglich Anklänge
an eine beschreibende Benutzung auf und ist ein Freihaltebedürfnis
des Begriffs für den allgemeinen Gebrauch nicht ersichtlich, ist eine markenmäßige
Verwendung des Zeichens im Verwechslungsbereich mit der
Klagemarke regelmäßig unlauter i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG.
BGH, Urt. v. 15. Januar 2004 - I ZR 121/01 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 15. Januar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 22. Februar 2001 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin produziert und vertreibt weltweit Dekormaterialien und Folien. Zu ihrem Produktionsprogramm gehört die Designfolie "d-c-fix", die sich zum Inbegriff für selbstklebende Kunststoff-Folien entwickelt hat. Nach einem Gutachten des Deutschen Industrie- und Handelstags von 1977 war "d-c-fix" bei Herstellern und im Handel zu 78,32 % und bei Endverbrauchern zu 69,18 %
bekannt. Im Jahre 1999 erzielte die Klägerin bei einem Werbebudget von 2 Mio. DM mit "d-c-fix"-Produkten einen Gesamtumsatz von 59 Mio. DM.
Die Klägerin ist Inhaberin der als durchgesetztes Zeichen am 5. Mai 1978 für "selbstklebende Kunststoff-Folie zum Verkleiden von organischen, keramischen , mineralischen Flächen, insbesondere von Möbeln, Wohnungsausstattungs - und Gebrauchsgegenständen und geglätteten Wänden; vorgenannte Waren vorwiegend für den privaten Bedarf bestimmt" eingetragenen Wortmarke (Nr. 970826) "d-c-fix".
Die Beklagte zu 1 ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 398 11 046 "CD-FIX". Diese war mit Priorität vom 27. Februar 1998 seit dem 22. Juli 1998 unter anderem für "Verpackungsmaterial und Verpackungen aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Folien, Taschen, Beutel, Bögen und kreisrunde Scheiben aus Weichgummi (Moosgummi) oder weichem Kunststoff, die mindestens auf einer Seite eine Klebeschicht aufweisen, die mit Schutzfolie bedeckt ist", eingetragen. Während des Rechtsstreits hat die Beklagte zu 1 in die teilweise Löschung ihrer Marke eingewilligt.
Die Beklagte zu 1 stellt unter der Bezeichnung "CD-FIX" sogenannte "CD-Haltepunkte" her, die aus Weich- oder Moosgummi bestehen. Es handelt sich um in einer CD-Hülle verpackte runde Scheiben oder rechteckige Scheiben , aus denen kreisrunde Ausstanzungen herausgedrückt werden können. Nach Abziehen der auf der Klebeschicht angebrachten Schutzfolie können die Ausstanzungen auf eine glatte Fläche aufgeklebt und als Haltepunkt für aufgesteckte CDs dienen. Die Beklagte zu 2 vertreibt die CD-Haltepunkte.
Die Klägerin hat beantragt,
den Beklagten zu untersagen, die Bezeichnung "CD-FIX" im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland für selbstklebende Folien aus Weichgummi, insbesondere für CD-Haltepunkte , zu benutzen.
Darüber hinaus hat die Klägerin - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung und die Feststellung ihrer Schadensersatzverpflichtung begehrt.
Die Beklagten sind der Klage insoweit entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichteten Klageanträge abgewiesen.
Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin. Die Beklagten beantragen , die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marke der Klägerin verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Zwischen den Zeichen "d-c-fix" und "CD-FIX" bestehe keine Verwechs- lungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zwar sei von einer hohen Zeichenähnlichkeit und wegen des Bekanntheitsgrades der Klagemarke von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Es liege jedoch Warenunähnlichkeit vor. Die Warenähnlichkeit bestimme sich danach, ob zwischen den betreffenden Erzeugnissen so enge Beziehungen bestünden, daß sich den Abnehmern , wenn sie an den Waren dasselbe Zeichen sähen, der Schluß aufdränge , die Waren stammten von demselben Unternehmen. Bei der Beurteilung seien verschiedene Kriterien untereinander abzuwägen, nämlich die Herstellungsstätte und die Herstellungsverantwortung selbst, die Gemeinsamkeit der stofflichen Beschaffenheit, der Verwendungszweck und die Vertriebsstätte.
Die Marke der Klägerin sei nicht schlechthin zur Bezeichnung selbstklebender Kunststoff-Folien registriert, sondern nur solcher Folien, die dem Verkleiden bestimmter Flächen dienten. Gerade zur Bezeichnung von Dekorfolie habe die Klagemarke auch ihre Bekanntheit erlangt. Während die von der Klägerin mit "d-c-fix" gekennzeichneten Waren zum Verkleiden eine gewisse Ausdehnung benötigten und als schützende oder dekorierende Abdeckung verwandt würden, diene das Produkt der Beklagten mit seinen kleinen Abmessungen als Hilfsmittel zur Aufbewahrung und Bereithaltung von Computer-CDROMs und Musik-CDs. Der Verkehr sehe darin keine miteinander konkurrierenden oder einander ergänzenden Waren. Unterschiedlich seien auch die vom Verkehr erwarteten Vertriebswege. Zum Erwerb der Ware der Klägerin werde sich der Verbraucher an den Farben- und Baustoffhandel sowie an Bau- und Heimwerkermärkte wenden. Möglichkeiten zum Bezug der Ware der Beklagten erwarte der Verbraucher beim EDV- und Bürobedarfshandel.
Die Klägerin könne auch nicht ein Verbot der Verwendung der Bezeichnung der Beklagten für "selbstklebende Folien aus Weichgummi" verlangen. Weichgummiplatten ohne Ausstanzungen hätten die Beklagten nicht vertrieben.
Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG seien nicht erfüllt. Ob die Klagemarke bekannt im Sinne dieser Vorschrift sei, könne dahinstehen. Die Beklagten nutzten oder beeinträchtigten die Klagemarke nicht in unlauterer Weise. Das Zeichen der Beklagten verfüge über keinen Bezug zur Klagemarke, sei aber sinntragend für die Waren der Beklagten. Diese Art der Bezeichnung als Produktbestimmung sei freizuhalten; ihre Verwendung sei nicht unlauter.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "d-c-fix" und der angegriffenen Bezeichnung "CD-FIX", hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl.
BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

b) Das Berufungsgericht hat eine Warenähnlichkeit verneint. Das erweist sich als nicht frei von Rechtsfehlern. Zwar liegt die Prüfung, ob Waren einander ähnlich i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind, im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Das Berufungsgericht hat aber den Vortrag der Klägerin zur Warenähnlichkeit nicht vollständig gewürdigt und seine Feststellungen nicht widerspruchsfrei getroffen.
Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität oder großer Ähnlichkeit der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN). Das hat das Berufungsgericht nicht verkannt.
aa) Das Berufungsgericht hat auch zutreffend festgestellt, daß der Verwendungszweck der in Rede stehenden Waren völlig verschieden ist, weil die Folie, für die die Klagemarke Schutz beansprucht, Verkleidungs- und Verschönerungszwecken dient, während die CD-Haltepunkte zum Fixieren von CDs verwandt werden. Entgegen der Ansicht der Revision ist in diesem Zusammenhang in die Beurteilung nicht mit einzubeziehen, daß die "d-c-fix"-Folien neben dem vom Berufungsgericht herangezogenen Verwendungszweck des Verkleidens von Flächen nach dem Vortrag der Klägerin auch zum Verspiegeln von Flächen, zum Abdunkeln durchsichtiger Flächen und als herauslösbare selbstklebende Buchstaben und Figuren zur Beschriftung und zur Dekoration benutzt werden können. Denn die Marke genießt Schutz nur für selbstklebende Kunststoff -Folien, die zum Verkleiden von Flächen dienen. Dazu zählen die von der Revision angeführten Kunststoff-Folien mit anderen Funktionen nicht.
bb) Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Warenunähnlichkeit sind jedoch nicht widerspruchsfrei. Das Berufungsgericht hat einerseits angenommen , die unterschiedlichen Verwendungszwecke und Vertriebswege verhinderten , daß der Verkehr eine Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität beider Waren annehme. Andererseits ist es davon ausgegangen, nach der Verkehrsvorstellung könnten die Waren aufgrund der ähnlichen stofflichen Beschaffenheit aus demselben Unternehmen stammen. Ist aber aufgrund der Feststellungen des Berufungsgerichts nicht ausgeschlossen, daß der Verkehr wegen der ähnlichen stofflichen Beschaffenheit bei (unterstellter) einheitlicher Bezeichnung annimmt, die Waren stammten aus demselben Unternehmen , ist auch von Warenähnlichkeit auszugehen.
Das Berufungsgericht hat ferner angenommen, daß die vom Verkehr erwarteten Vertriebswege voneinander abweichen. Damit hat es das Vorbringen der Klägerin jedoch nicht hinreichend gewürdigt. Diese hatte, was die Revision mit Erfolg rügt, geltend gemacht, die Produkte der Parteien seien in den gleichen Verkaufsstätten "Seite an Seite oder Regal an Regal" zu finden. Von einem gemeinsamen Vertriebsweg über Bau- und Heimwerkermärkte war auch das Landgericht ausgegangen. Mit dem Vortrag der Klägerin hat sich das Berufungsgericht nicht auseinandergesetzt.
Die erforderlichen Feststellungen zu den Vertriebswegen der Waren und zu einer Vorstellung des Verkehrs über eine einheitliche Produktverantwortung wird das Berufungsgericht nachzuholen haben.

c) Das Berufungsgericht ist von hoher Zeichenähnlichkeit und gesteigerter Kennzeichnungskraft ausgegangen. Das greift die Revisionserwiderung mit Gegenrügen an. Nähere Feststellungen hat das Berufungsgericht - im Hinblick auf die von ihm angenommene Warenunähnlichkeit folgerichtig - hierzu nicht getroffen. Diese wird es im wiedereröffneten Berufungsrechtszug gegebenenfalls nachzuholen und dabei folgendes zu berücksichtigen haben:
aa) Anders als die Revisionserwiderung geltend macht, wird die Ähnlichkeit der Zeichen nicht durch deren Bedeutungsgehalt herabgesetzt oder aufgehoben. Zwar kann eine an sich zu bejahende Verwechslungsgefahr verringert werden oder ganz ausscheiden, wenn einem oder auch beiden Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's, m.w.N.). Davon kann im Streitfall jedoch nicht ausgegangen werden. Weder
"d-c-fix" noch "CD-FIX" weisen als Gesamtzeichen einen Sinngehalt auf, der vom Verkehr ohne weiteres erfaßt wird. Selbst wenn der Zusatz "fix/FIX" in beiden Zeichen übereinstimmend als Hinweis auf Schnelligkeit und auf Festigkeit verstanden werden sollte, führte dies wegen des insoweit übereinstimmenden Sinngehalts nicht aus dem Ähnlichkeitsbereich der Zeichen heraus (vgl. BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 697 - apetito/apitta).
bb) Die Klagemarke weist von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Nach Inkrafttreten des Markengesetzes, das ein Eintragungshindernis für Einzelbuchstaben und Buchstabenkombinationen nicht kennt, weisen Marken aus Buchstabenzusammenstellungen im Regelfall normale Kennzeichnungskraft auf (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS; Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1068 f. = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Davon ist unter Geltung des Markengesetzes auch für die Klagemarke "d-c-fix" ungeachtet ihrer Eintragung nach dem Warenzeichengesetz als durchgesetztes Zeichen (§ 4 Abs. 3 WZG) auszugehen.
Das Berufungsgericht wird daher zu untersuchen haben, ob - wie die Klägerin geltend gemacht hat und die Beklagten bestritten haben - die Klagemarke über die normale Kennzeichnungskraft von Hause aus hinaus aufgrund ihrer Bekanntheit über eine (weit) überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

d) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe auch kein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu, den Beklagten die Ver-
wendung des Zeichens "CD-FIX" für "selbstklebende Folien aus Weichgummi" zu verbieten, weil die Beklagten Weichgummi-Platten ohne Ausstanzungen nicht vertrieben hätten. Dem kann hinsichtlich der Beklagten zu 1 nicht zugestimmt werden. Die für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr der Zeichenbenutzung auch für "selbstklebende Folien aus Weichgummi" ergibt sich daraus, daß die Beklagte zu 1 ihre Marke für entsprechende Waren hat registrieren lassen (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 431 - BIG BERTHA). Darauf, ob die Beklagte zu 1 einer Teillöschung ihrer Marke für die Waren "selbstklebende Folien aus Weichgummi" zwischenzeitlich zugestimmt hat und eine entsprechende Registereintragung erfolgt ist, kommt es nicht an; dies läßt eine Wiederholungsgefahr nicht entfallen. Dagegen fehlt die Gefahr der Benutzung des Zeichens "CD-FIX" für selbstklebende Folien aus Weichgummi durch die Beklagte zu 2. Diese hat mit dem Vertrieb der CD-Haltepunkte nicht auch eine entsprechende Begehungsgefahr für die Zeichennutzung für selbstklebende Folien aus Weichgummi begründet.

e) Ein Anspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG ist auch nicht gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über die Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.
aa) Die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG, der Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt, ist allerdings nicht schon im Hinblick auf eine markenmäßige Benutzung der Bezeichnung "CD-FIX" ausgeschlossen. Der Geltungsbereich
des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL kann eröffnet sein, wenn das Kollisionszeichen nicht nur beschreibend, sondern auch markenmäßig verwendet wird (vgl. EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - Rs. C-100/02, MarkenR 2004, 57, 59, Tz. 15, 19 - Gerolsteiner Brunnen; BGH, Beschl. v. 7.2.2002 - I ZR 258/98, GRUR 2002, 613, 615 = WRP 2002, 547 - GERRI/KERRY Spring).
bb) Das Berufungsgericht, das die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint hat, brauchte keine Feststellungen dazu zu treffen, ob die Bezeichnung "CD-FIX" von den Beklagten überhaupt i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG als Angabe über Merkmale von Waren, also beschreibend, benutzt worden ist. Es hat jedoch in anderem Zusammenhang angenommen, die von den Beklagten verwendete Bezeichnung sei sinntragend für die mit ihr gekennzeichneten Waren (Fixieren von CDs). Ob dies als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG ausreicht, kann im Streitfall offenbleiben. Denn die Benutzung des Kollisionszeichens verstößt, falls das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bejahen sollte, gegen die guten Sitten.
Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten nach § 23 Nr. 2 MarkenG ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist von einer Unlauterkeit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnung auszugehen, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel nicht entspricht (Art. 6 Abs. 1 MarkenRL). Vorliegend weist die Bezeichnung "CD-FIX" nur Anklänge an eine beschreibende Benutzung des Zeichens auf. Für ein Freihaltebedürfnis des Begriffs für den allgemeinen Gebrauch ist nichts ersichtlich. Von den Beklagten ist auch nicht dargelegt, daß sie auf eine Benut-
zung des Zeichens zur Beschreibung ihrer Waren angewiesen sind und keine andere (abgewandelte) Bezeichnung wählen können, die aus dem Schutzbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG herausführt. In einem solchen Fall ist die markenmäßige Verwendung des Kollisionszeichens im Verwechslungsbereich mit der Klagemarke regelmäßig unlauter.
2. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin verfolgten, vom Vorliegen einer zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängigen Ansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG verneint. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.
Die Beklagten verwenden die Bezeichnung nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Das Berufungsgericht hat hierzu festgestellt, "CD-FIX" sei sinntragend für die Ware der Beklagten , ohne insoweit einen Bezug zur Klagemarke herzustellen. Es gebe an, das derart bezeichnete Produkt diene zum Fixieren von CDs. Das Berufungsgericht hat danach die Unlauterkeit der Verwendung der Bezeichnung durch die Beklagten im Hinblick auf die beschreibende Benutzung von "CD-FIX" für die CD-Haltepunkte verneint. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden (vgl. auch BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 995 = WRP 1999, 931 - BIG PACK; BGHZ 147, 56, 70 - Tagesschau). Bei einer von der Klägerin für das Jahr 1998 geltend gemachten Bekanntheit der Klagemarke von
47 % bei allen Verkehrskreisen kann im Hinblick auf die Anlehnung von "CDFIX" an eine beschreibende Angabe eine unlautere Ausnutzung oder unlautere Beeinträchtigung der Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der Klagemarke im Streitfall nicht festgestellt werden.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Schaffert
22
c) Die genannte Frage ist mit dem Berufungsgericht zu verneinen. Die gegenteilige Auffassung wäre schon mit dem Wortlaut des Art. 11 Abs. 4 MarkenRL, der mit der - in dieser Hinsicht weniger deutlichen - Bestimmung des § 25 Abs. 2 Satz 3 MarkenG in das nationale Recht umgesetzt worden ist, nur schwerlich zu vereinbaren. Außerdem gebieten es der Sinn und der Zweck des Benutzungszwangs, die Marke in Kollisionsfällen nach Ablauf der Schonfrist so zu behandeln, als sei sie nur für die konkret benutzten Waren eingetragen. Die gegenteilige Auffassung führte zu einer nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung des Inhabers einer Marke für ein Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis mit einem weit gefassten Oberbegriff gegenüber demjenigen, der die Eintragung von Anfang an auf die sodann benutzte Ware beschränkt hat, und im Übrigen auch zu einer nicht hinnehmbaren Beeinträchtigung der Rechtssicherheit bei der Prüfung, ob eine Kollisionslage vorliegt (Ingerl/Rohnke aaO § 25 Rdn. 27). Wird die ältere Marke lediglich für einen Teil der Waren, für die sie eingetragen ist, benutzt, so gilt sie im Kollisionsfall lediglich für diesen Teil als eingetragen (Art. 11 Abs. 4 MarkenRL). Unerheblich ist, in welchem Umfang die Nichtbenutzung zu einer Löschung führen müsste (vgl. auch Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 31).

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 235/00 Verkündet am:
10. Oktober 2002
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
BIG BERTHA
§ 26 Abs. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1, § 55 Abs. 1, §§ 115, 153 Abs. 1

a) Die Verwendung eines Zeichens ausschließlich als Unternehmenskennzeichen
ist keine Benutzung einer Marke i.S. von § 26 MarkenG.

b) Zur Frage der Warenähnlichkeit nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

c) Bei der Beurteilung der Bekanntheit einer Marke i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG ist auf den durch die Waren, für die die Marke Schutz genießt (hier:
Golfschläger und Golftaschen), angesprochenen Personenkreis abzustellen.
Maßgeblicher Zeitpunkt, in dem die Voraussetzungen der Bekanntheit der
Marke vorliegen müssen, ist auch im Falle der Kollision mit einem Unternehmenskennzeichen
der Zeitpunkt der Erlangung des Kennzeichenschutzes
des kollidierenden jüngeren Zeichens im Inland.
BGH, Urt. v. 10. Oktober 2002 - I ZR 235/00 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 10. Oktober 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Prof.
Dr. Bornkamm und Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 24. August 2000 hinsichtlich der Kostenentscheidung und insoweit aufgehoben, als die Klageanträge zu 1 bis 3 insgesamt und der Klageantrag zu 4 teilweise abgewiesen worden sind und als die Klägerin auf den Widerklageantrag zu 1 zur Unterlassung verurteilt worden ist.
Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts München I - 7. Kammer für Handelssachen - vom 26. Januar 2000 wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß die Beklagte auf den Klageantrag zu 4 verurteilt wird, in die Schutzentziehung der IRMarke Nr. 612260 "BIG BERTHA" für die Waren "Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, chapellerie" einzuwilligen.
Im übrigen Umfang der Aufhebung (Klageanträge zu 1 bis 3 und Widerklageantrag zu 1) wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige Gesellschaft, die Golfschläger und -zubehör herstellt und vertreibt. Sie ist Inhaberin der Wortmarken "BIG BERTHA" und zwar der am 23. Januar 1992 angemeldeten und am 18. Juni 1993 für "Golfschläger und Golftaschen" eingetragenen Marke Nr. 2 038 649 und der mit Priorität vom 11. Mai 1993 für "SportBekleidungsstücke , Sport-Schuhwaren, Sport-Kopfbedeckungen, Sweater, Pullover , Trainingsanzüge, Hosen, Jacken, Hüte, Windjacken" am 27. Mai 1994 eingetragenen Marke Nr. 2 065 932.
Die Beklagte, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach italienischem Recht, ist die am 15. März 1992 gegründete "Big Bertha S.r.l.". Sie befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Bekleidungsstücken. Die Beklagte meldete am 10. Juni 1992 in Italien die Marke "BIG BERTHA" an.
Im Jahre 1993 beabsichtigte die Beklagte, ihre Geschäfte auf Deutschland auszudehnen. Nach organisatorischen Vorbereitungen ab Mitte April 1993 trat die Beklagte als Ausstellerin während eines vom 5. bis 8. August 1993 dauernden Golfturniers in E. bei München auf und verkaufte ihre Produkte. Am 29. Dezember 1993 meldete die Beklagte ihre italienische Marke zur internatio-
nalen Registrierung an. Die IR-Marke Nr. 612 260 genießt mit Priorität vom sel- ben Tag Schutz in Deutschland unter anderem für die nachfolgend angeführten Waren der Klasse 25 "Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles , chapellerie" (Bekleidungsstücke einschließlich Stiefel, Schuhe und Hausschuhe, Hüte).
Die Klägerin sieht eine Verletzung ihrer Rechte an den Marken "BIG BERTHA" durch die Benutzung der Firma der Beklagten bei dem Vertrieb von Bekleidungsstücken in Deutschland. Sie hat vorgetragen, sie habe ihre Marken im Inland rechtserhaltend benutzt. Ihr für Golfschläger und Golftaschen eingetragenes Zeichen Nr. 2 038 649 sei eine im Inland bekannte Marke. Die Beklagte sei bei der Wahl ihrer Firma und der Markenanmeldung bösgläubig gewesen. Hierzu verweist die Klägerin auf einen Artikel in einer italienischen Zeitschrift von Juli 1993, in welchem der Prokurist der Beklagten mit der Äußerung zitiert wird, ihm sei die Bezeichnung "BIG BERTHA" vom Golf her bekannt gewesen und er habe sie deshalb als Glücksbringer für seine Firma und als Marke verwandt.
Die Klägerin hat beantragt,
1. die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland das Zeichen "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen zu benutzen;
2. die Beklagte zu verurteilen, über den Umfang der Handlungen gemäß Ziffer 1 seit dem 27. Mai 1994 Auskunft zu erteilen, und zwar unter Angabe des in Deutschland erzielten Umsatzes sowie unter Angabe der in Deutschland betriebenen Werbung einschließlich des Versendens von Angeboten und Broschüren an Einzelinteressenten;

3. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin all denjenigen Schaden zu erstatten, der dieser seit dem 27. Mai 1994 in Deutschland durch die Handlungen gemäß Ziffer 1 entstanden ist und/oder noch entstehen wird;
4. der IR-Marke Nr. 612 260 "BIG BERTHA" für die Waren der Klasse 25 den Schutz für Deutschland zu entziehen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Verletzung der Rechte an der Marke Nr. 2 038 649 in Abrede gestellt und geltend gemacht, ihre Firmenbezeichnung sei gegenüber der Marke Nr. 2 065 932 der Klägerin prioritätsälter. Diese Marke sei zudem löschungsreif, weil sie länger als fünf Jahre nicht ernsthaft benutzt worden sei.
Die Beklagte hat unter Berufung auf ihre Firmenbezeichnung und ihre international registrierte Marke widerklagend beantragt,
1. die Klägerin zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland die Bezeichnung "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen zu benutzen;
2. die Klägerin weiter zu verurteilen, über den Umfang der Handlungen gemäß Nr. 1 seit dem 13. April 1993 Auskunft zu erteilen , und zwar unter Angabe des in Deutschland erzielten Umsatzes mit dem Groß- und/oder Einzelhandel;
3. festzustellen, daß die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten jeden Schaden zu ersetzen, der dieser seit dem 13. April 1993 in
Deutschland durch Handlungen gemäß Nr. 1 entstanden ist und/oder noch entstehen wird und
4. die Klägerin zu verurteilen, in die Löschung der Marke Nr. 2 065 932 "BIG BERTHA" gegenüber dem Deutschen Patentamt einzuwilligen.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Entziehung des Schutzes der IR-Marke Nr. 612 260 "BIG BERTHA" nur für die Waren "les bottes, les souliers et les pantoufles, chapellerie" für die Bundesrepublik Deutschland bestätigt und im übrigen die Klage abgewiesen. Auf die Widerklage hat das Berufungsgericht unter Zurückweisung der auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichteten Widerklageanträge zu 2 und 3 die Klägerin im wesentlichen nach dem Widerklageantrag zu 1 (ausgenommen von der Untersagung, die Bezeichnung "BIG BERTHA" zu benutzen, sind nur Schuhe) und nach dem Widerklageantrag zu 4 verurteilt (OLG München OLG-Rep 2001, 200 = GRUR-RR 2002, 9).
Mit ihrer Revision begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen, auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung verneint. Dazu hat es ausgeführt:

Den Unterlagen sei nur zu entnehmen, daß die Beklagte Strickwaren aus Kaschmir vertrieben habe. Dagegen fehlten Anhaltspunkte für den Vertrieb von Sport- und Golfbekleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen im Inland durch die Beklagte. Insoweit sei keine für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr gegeben.
Aus der Registrierung der IR-Marke könne wegen der nach der Eintragung verstrichenen Zeit, die zum Verfall der Marke geführt habe, nicht auf eine Absicht der Beklagten geschlossen werden, das Zeichen für Sport- und Golfbekleidung , für Schuhe und für Kopfbedeckungen zu nutzen.
Ihre Ansprüche könne die Klägerin im übrigen nicht auf die Marke Nr. 2 038 649 "BIG BERTHA" stützen. Von einer Bekanntheit dieser Marke i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zum Zeitpunkt der Kollision der Zeichen der Parteien im Jahre 1993 sei nicht auszugehen. Die Klageansprüche seien auch nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gerechtfertigt. Eine Verwechslungsgefahr scheide trotz Zeichenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke aus, weil die Waren, für die die Klagemarke Schutz beanspruche (Golfschläger und Golftaschen), den von der Beklagten vertriebenen Kleidungsstücken unähnlich seien. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn aufgrund unrichtiger Vorstellungen über wirtschaftliche Verbindungen der Parteien bestehe nicht. Besondere Umstände, die einen solchen Schluß begründeten , fehlten.
Die Klägerin könne ihre Ansprüche auch nicht aus der weiteren Marke Nr. 2 065 932 herleiten. Zwar sei diese Marke prioritätsälter als die Firmenbezeichnung der Beklagten. Durch deren Verwendung in der Zeit von April bis August 1993 bei dem Auftritt der Beklagten auf dem Golfturnier in der Nähe von München sei kein Kennzeichenschutz für die Firmierung im Inland entstanden.
Die Klägerin könne ihre Ansprüche gleichwohl nicht auf diese Marke stützen, weil sie wegen fehlender Benutzung löschungsreif sei. Die Klägerin habe eine Benutzung der Marke nur für Polohemden geltend gemacht. Ob bei einer Verwendung der Marke für diese Waren von einer Zeichenbenutzung im Sinne von §§ 25, 26 MarkenG für die Waren "Sport-Bekleidungsstücke" auszugehen sei oder eine Beschränkung dieses Warenbegriffs auf Polohemden vorgenommen werden müsse, könne dahinstehen. Die Verwendung der Marke für Polohemden sei jedenfalls nur in einem so geringen Umfang und nur wenige Wochen vor dem Eintritt der Löschungsreife erfolgt, daß sie nicht ernsthaft gewesen sei. Für die übrigen im Verzeichnis eingetragenen Waren habe die Klägerin eine Benutzung der Marke "BIG BERTHA" schon nicht dargelegt.
Der auf Entziehung des Schutzes der IR-Marke Nr. 612 260 der Beklagten gerichteten Klage hat das Berufungsgericht teilweise stattgegeben. Es hat angenommen, die Beklagte habe die am 23. Februar 1994 in das internationale Register eingetragene Marke nur für Bekleidungsstücke, nicht aber für Stiefel, Schuhe, Hausschuhe und Hüte benutzt.
Das Berufungsgericht ist weiter davon ausgegangen, daß die Widerklage zum Teil begründet ist. Hierzu hat es ausgeführt:
Die Beklagte könne aufgrund ihrer für "Vêtements" geschützten IR-Marke Nr. 612 260 "BIG BERTHA" von der Klägerin verlangen, es zu unterlassen, diese Bezeichnung für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung und für Kopfbedeckungen, zu verwenden, weil von einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen für diese Waren - anders als bei Schuhen - auszugehen sei.
Der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke Nr. 2 065 932 "BIG BERTHA" der Klägerin stehe der Beklagten zu, weil die Klägerin das Zeichen nicht rechtserhaltend benutzt habe. Dagegen seien der von der Beklagten
verfolgte Schadensersatz- und der Auskunftsanspruch unbegründet. Verlet- zungshandlungen der Klägerin habe die Beklagte, die eine Markenbenutzung durch die Klägerin gerade bestritten habe, nicht dargelegt. Zur Verwendung der Marke zur Kennzeichnung der Polohemden, die im Mai 1999 verkauft worden seien, sei die Klägerin berechtigt gewesen. Die Marke sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfallen gewesen.
Die Klägerin könne sich nicht auf einen bösgläubigen Erwerb der Kennzeichenrechte der Beklagten berufen. Über in Italien verwirklichte Tatbestände hätten die italienischen Gerichte zu entscheiden. In der Ausweitung ihrer Tätigkeit nach Deutschland liege kein Sittenverstoß der Beklagten.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat teilweise Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und - unter Neufassung der Urteilsformel - zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils, soweit das Berufungsgericht der IR-Marke Nr. 612 260 der Beklagten "BIG BERTHA" nicht auch den Schutz für die Waren "Vêtements" entzogen hat und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit es die Klageanträge zu 1 bis 3 abgewiesen und die Klägerin auf den Widerklageantrag zu 1 zur Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "BIG BERTHA" verurteilt hat. Die weitergehende gegen die Verurteilung nach dem Widerklageantrag zu 4 gerichtete Revision ist dagegen zurückzuweisen.
Revision gegen die teilweise Abweisung des Klageantrags zu 4 (Schutzentziehung für die IR-Marke Nr. 612 260 der Beklagten) und die Verurteilung nach dem Widerklageantrag zu 4 (Einwilligung in die Löschung der Klagemarke Nr. 2 065 932)
1. Die Revision hat Erfolg, soweit sie sich dagegen richtet, daß das Berufungsgericht die Voraussetzungen einer Schutzentziehung für "Vêtements" bei der IR-Marke Nr. 612 260 "BIG BERTHA" der Beklagten verneint hat.


a) Allerdings ist die Löschungsklage wegen Schutzentziehung nach §§ 115, 55 MarkenG auf eine Verurteilung zur Einwilligung in die Schutzentziehung gerichtet (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 115 Rdn. 4; v. Schultz/ Hertz-Eichenrode, Markenrecht, § 115 Rdn. 5). Entsprechend ist der Klageantrag zu 4 auszulegen und die Urteilsformel neu zu fassen.

b) Einer international registrierten Marke ist nach § 115 i.V. mit § 55 Abs. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Schutz zu entziehen, wenn die Marke nicht innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach § 26 MarkenG benutzt worden ist.
Das Berufungsgericht hat angenommen, die am 23. Februar 1994 in das Register eingetragene Marke sei unstreitig von der Beklagten für Bekleidungsstücke benutzt worden. Dem kann nicht zugestimmt werden.
Nach der Vorschrift des § 115 Abs. 2 MarkenG begann die fünfjährige Benutzungsschonfrist nicht mit der Registrierung am 23. Februar 1994, sondern gemäß § 5 Abs. 2 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken erst mit Ablauf eines Jahres nach der internationalen Registrierung (vgl. hierzu Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 115 Rdn. 2; Ingerl/Rohnke aaO § 115 Rdn. 7; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 115 Rdn. 4). Die fünfjährige Benutzungsschonfrist begann daher am 23. Februar 1995 und lief am 23. Februar 2000 ab. Innerhalb dieser Frist hat die Beklagte die IR-Marke für Bekleidung nicht rechtserhaltend benutzt.
Von einer rechtserhaltenden Benutzung i.S. von § 26 MarkenG kann nicht ausgegangen werden, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (vgl. Fezer aaO § 26 Rdn. 21; Ingerl/ Rohnke aaO § 26 Rdn. 20; v. Schultz/Stuckel aaO § 26 Rdn. 14; zu § 5 Abs. 7 WZG: BGH, Beschl. v. 2.3.1979 - I ZB 3/77, GRUR 1979, 551 f. = WRP 1979,
451 - lamod). Von einer Verwendung ausschließlich als Unternehmenskennzei- chen ist im Streitfall entgegen der nicht näher begründeten Annahme des Berufungsgerichts auszugehen. Denn die Beklagte hat in der Klageentgegnung in Übereinstimmung mit dem Vortrag der Klägerin geltend gemacht, sie versehe ihre Bekleidungsstücke nicht unmittelbar mit der Bezeichnung "BIG BERTHA", sondern vielmehr mit dem Zeichen "FERNANDO CIAI" und "IL CASMERE DI FERNANDO CIAI". Zum Beleg hat sie sich auf den Katalog des Jahres 1997/1998 berufen, in dem die Bezeichnung "BIG BERTHA" nur als Unternehmenskennzeichen verwendet und im Zusammenhang mit den Kleidungsstücken die Bezeichnung "IL CASMERE DI FERNANDO CIAI" benutzt wird. Gleiches gilt für den Internetauftritt der Beklagten für die Herbst/Winter-Kollektion des Jahres 1996/1997 und den Herbst/Winter-Katalog 1999/2000, bei denen die Bekleidungsstücke ebenfalls mit "IL CASMERE DI FERNANDO CIAI" bezeichnet worden sind und "BIG BERTHA" jeweils nur als Firmenbezeichnung Verwendung findet. Eine Benutzung des Zeichens "BIG BERTHA" (zugleich) als Marke hat die Beklagte dagegen nicht dargelegt.
2. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung der Klagemarke Nr. 2 065 932 "BIG BERTHA" nach § 55 Abs. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 Abs. 1 MarkenG.
Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG tritt Löschungsreife wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. In diesem Zusammenhang reicht es aus, daß der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenutzung - wie vorliegend - nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 = WRP 2001, 1211 - ISCO). Dies ist bei der Marke Nr. 2 065 932 "BIG BERTHA" der Klägerin der Fall.
Die Benutzungsschonfrist von fünf Jahren endete für die am 27. Mai 1994 eingetragene Marke nach Klageerhebung (26. Februar 1999) mit Ablauf des 27. Mai 1999. Die Klägerin hat die Marke Nr. 2 065 932 nicht innerhalb der danach maßgeblichen letzten fünf Jahre vor dem Schluß der mündlichen Verhandlung nach § 25 Abs. 2 Satz 2, § 26 MarkenG benutzt. Der Schluß der mündlichen Verhandlung nach § 25 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ist der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht am 13. Juli 2000 (vgl. Fezer aaO § 25 Rdn. 9; Ingerl/Rohnke aaO § 25 Rdn. 16; Althammer/ Klaka aaO § 25 Rdn. 13).
Den Nachweis einer Benutzung der Klagemarke nach § 26 Abs. 1 MarkenG hat die Klägerin für den maßgeblichen Zeitraum nicht geführt. Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer einer Benutzung i.S. des § 26 Abs. 1 MarkenG richten sich nach dem jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten. Dabei kommt es unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders darauf an, ob bei objektiver Betrachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Handlungen auch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 996 = WRP 1999, 936 - HONKA; BGH GRUR 2002, 59, 63 - ISCO).
Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin habe nur kurz vor Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist (27. Mai 1999) in der Zeit vom 10. bis 12. Mai 1999 an sieben Kunden insgesamt 207 mit der Klagemarke gekennzeichnete Polohemden zu einem Preis von 6.210,-- DM veräußert. Die Warenanzahl und der Umsatz seien gering und die Vertriebsdauer nur kurz gewesen. Der eingeräumte Rabatt sei mit 50 % gegenüber dem von der Klägerin üblicherweise gewährten Nachlaß von 3 % außerordentlich hoch gewesen; der Verkauf sei durch keine Werbemaßnahmen unterstützt worden. Das Internetangebot von Polohemden der Lizenznehmerin der Klägerin sei ausschließlich auf den amerikanischen Markt zugeschnitten. Die Preise seien in Dollar ange-
geben, eine deutsche Version des Internetangebots sei nicht aufrufbar gewe- sen. Der erst nach Schluß der mündlichen Verhandlung eingereichte Schriftsatz der Klägerin vom 10. August 2000 habe keine Veranlassung zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gegeben. Die mit diesem Schriftsatz eingereichten Belege über Benutzungshandlungen in der Zeit zwischen dem 17. April und 20. Juni 2000 ließen keine Benutzung der Klagemarke erkennen.
Gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, aus den vorgelegten Katalogen ergebe sich, daß die in Rede stehende Marke für das darin enthaltene Produktsortiment im Inland benutzt worden sei. In den in englischer Sprache gehaltenen Katalogen sind jedoch lediglich zwei Kappen abgebildet, die die Aufschrift "BIG BERTHA" tragen. Daß diese Sport-Kopfbedeckungen im Inland im maßgeblichen Zeitraum vertrieben worden sind, hat die Beklagte ebenso wie die Benutzung des Zeichens im Inland für die übrigen Waren, für die die Marke Schutz genießt, bestritten. Ihren gegenteiligen Vortrag hat die Klägerin nicht unter Beweis gestellt.
Unzutreffend ist auch der von der Revision vertretene Standpunkt, die Benutzung der Klagemarke für Polohemden sei im Inland ernsthaft erfolgt. Der nur drei Tage andauernde Vertrieb von Polohemden in geringer Stückzahl verbunden mit hohen Rabatten ohne Werbemaßnahmen ist nicht verkehrsüblich und wirtschaftlich angebracht. Er stellt keine ernsthafte Benutzung des Zeichens "BIG BERTHA" im Inland für Sport-Bekleidungsstücke dar. Zu Recht hat das Berufungsgericht auch die erst nach Schluß der mündlichen Verhandlung von der Klägerin vorgelegten Belege außer acht gelassen. Ihnen ist nichts für die Benutzung des Zeichens "BIG BERTHA" bei dem Vertrieb von Polohemden zu entnehmen.
Revision gegen die Abweisung der Klageanträge zu 1 bis 3 und den Widerklageantrag zu 1

Das Berufungsgericht hat die Klageanträge zu 1 bis 3 abgewiesen und der Klägerin auf den Widerklageantrag zu 1 untersagt, die Bezeichnung "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung und für Kopfbedeckungen zu benutzen.
Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache in die Berufungsinstanz.
3. Die Verurteilung nach dem Widerklageantrag zu 1, die das Berufungsgericht auf die IR-Marke der Beklagten gestützt hat, kann keinen Bestand haben. Der Anspruch der Beklagten nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 5 MarkenG ist gemäß § 25 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 MarkenG ausgeschlossen. Die Beklagte hat die IR-Marke nicht bis zur letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz (13. Juli 2000) rechtserhaltend i.S. von § 26 MarkenG benutzt (vgl. Abschn. II 1b).
Danach wird das Berufungsgericht im erneut eröffneten Berufungsrechtszug zu prüfen haben, ob die Beklagte aufgrund ihrer Firmenbezeichnung "Big Bertha" von der Klägerin gemäß § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG, § 16 UWG die beantragte Untersagung beanspruchen kann. Dies setzt die Entstehung eines inländischen Kennzeichenschutzes an der Firmenbezeichnung "Big Bertha" der Beklagten voraus. Diesen Kennzeichenschutz hat das Berufungsgericht für den Zeitraum von April bis August 1993 allein aufgrund des einmaligen Auftritts der Beklagten mit einem Ausstellungsstand auf dem Golfturnier in E. bei München mit Recht verneint. Die Beklagte hatte sich aber auch auf eine kontinuierliche Geschäftstätigkeit nach 1993 im Inland berufen. Das Berufungsgericht hat von seinem Rechtsstandpunkt folgerichtig keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Beklagte aufgrund der von ihr behaupteten weiteren Geschäftstätigkeit ab 1993 im Inland Kennzeichenschutz nach § 5
Abs. 2 MarkenG, § 16 UWG erlangt hat und ob der Klägerin aufgrund ihrer Marke Nr. 2 038 649 "BIG BERTHA" ein prioritätsälteres Zeichenrecht gegenüber einem etwaigen Recht der Beklagten aufgrund ihrer Firmierung zusteht. Diese Prüfung wird das Berufungsgericht - gegebenenfalls nach Ergänzung des Sachvortrags der Parteien hierzu - noch nachzuholen haben.
Diese Feststellungen sind auch nicht im Hinblick auf einen von der Klägerin geltend gemachten bösgläubigen Erwerb eines inländischen Kennzeichenschutzes durch die Beklagte entbehrlich. Vergeblich wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsgericht ein gegen die guten Sitten verstoßendes Verhalten der Beklagten verneint hat. Denn weder eine Begründung eines inländischen Kennzeichenrechts an der Firmenbezeichnung "Big Bertha" durch die Beklagte noch deren Durchsetzung gegen die Klägerin wären rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrig.
In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist zwar anerkannt, daß bei Vorliegen besonderer Umstände die Begründung oder Ausübung eines Kennzeichenrechts sittenwidrig sein kann. Derartige Umstände können darin liegen, daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, einen Kennzeichenschutz begründet. Das wettbewerblich Verwerfliche kann auch darin gesehen werden, daß eine durch einen Kennzeichenschutz entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wird (vgl. BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000; Urt. v. 23.11.2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2001, 160 - Classe E). Vom Vorliegen dieser Umstände ist im Streitfall allerdings nicht auszugehen. Entgegen der Ansicht der Revision reicht hierzu nicht aus, daß die Marke Nr. 2 038 649 der Klägerin als Vorbild für die Wahl der
Firmenbezeichnung der Beklagten diente. Vielmehr kann die Klägerin, soweit die Beklagte einen inländischen Schutz ihrer Unternehmensbezeichnung erlangt haben sollte, dagegen nur aus ihrer Marke Nr. 2 038 649 nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 oder Nr. 3 MarkenG unter den nachstehend dargelegten Voraussetzungen vorgehen (vgl. dazu Abschn. II 4).
4. Die Revision wendet sich weiter mit Recht dagegen, daß das Berufungsgericht der Beklagten nicht verboten hat, das Zeichen "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen zu benutzen (Klageantrag zu 1). Die bisherigen Feststellungen hierzu vermögen die Abweisung dieses Klageantrags nicht zu rechtfertigen.

a) Zutreffend ist allerdings, daß der Klägerin kein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG aufgrund der Marke Nr. 2 065 932 "BIG BERTHA" gegen die Beklagte zusteht. Dieser ist nach § 25 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, § 26 Abs. 1 MarkenG ausgeschlossen. Die Klägerin hat die für "SportBekleidungsstücke , Sport-Schuhwaren, Sport-Kopfbedeckungen, Sweater, Pullover , Trainingsanzüge, Hosen, Jacken, Hüte und Windjacken" eingetragene Marke nicht innerhalb der letzten fünf Jahre vor der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz rechtserhaltend benutzt (vgl. Abschn. II 2).

b) Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe auch aufgrund der für Golfschläger und Golftaschen eingetragenen Marke Nr. 2 038 649 kein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu, hält dagegen der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kann die für den Unterlassungsanspruch der Klägerin erforderliche Begehungsgefahr auch für Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen nicht zweifelhaft sein, weil die Beklagte ihre IR-Marke für entsprechende Waren hat registrieren lassen und - wie der Widerklageantrag zu 1 zeigt - für sich in Anspruch nimmt, der Klä-
gerin die Benutzung der Bezeichnung "BIG BERTHA" für diese Waren zu untersagen (vgl. hierzu auch: BGH, Urt. v. 19.1.1989 - I ZR 217/86, GRUR 1990, 361, 363 - Kronenthaler).
aa) Eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke Nr. 2 038 649 "BIG BERTHA" und der angegriffenen Bezeichnung der Beklagten hat das Berufungsgericht verneint (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Dem kann nicht beigetreten werden.
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marke und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN; Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 543 = WRP 2002, 534 - BIG).
Davon ist im Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen. Seine zur Warenähnlichkeit getroffenen Feststellungen sind jedoch nicht widerspruchsfrei. Ihnen ist nicht zu entnehmen, ob das Berufungsgericht eine Warenunähnlichkeit annehmen oder eine wenn auch sehr geringe Warenähnlichkeit bejahen wollte.
Das Berufungsgericht hat einerseits festgestellt, die von der Klagemarke Nr. 2 038 649 erfaßten Waren (Golfschläger und Golftaschen) und die von der Beklagten vertriebenen Waren (Bekleidungsstücke, insbesondere Wirkwaren aus Kaschmir) seien "in hohem Maße unähnlich". Dies legt die Annahme nahe, das Berufungsgericht habe jede Warenähnlichkeit verneinen wollen.

Dagegen ist das Berufungsgericht bei seiner weiteren Beurteilung von einer von Hause aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und einer Identität der Kollisionszeichen ausgegangen und hat auf der Grundlage dieser Feststellungen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne und eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne geprüft. Zur einer derartigen Prüfung hätte ersichtlich keine Veranlassung bestanden, wenn das Berufungsgericht von einer Warenunähnlichkeit ausgegangen wäre. Denn fehlt eines der beiden Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, und zwar die Marken- oder die Warenähnlichkeit, vollständig, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5509 = GRUR 1998, 922 Tz. 22 = WRP 1998, 1165 - Canon; BGH, Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340 f. = WRP 2002, 330 - Fabergé, m.w.N.).
Ist danach für das Revisionsverfahren von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke und Zeichenidentität auszugehen und ist aufgrund der Ausführungen des Berufungsgerichts eine, wenn auch geringe, Warenähnlichkeit nicht ausgeschlossen, kann die Verneinung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen Bestand haben.
Für das weitere Verfahren wird das Berufungsgericht folgendes zu beachten haben:
Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, etwa weil sie in
denselben Verkaufsstätten angeboten werden (vgl. BGH, Beschl. v. 26.11.1998 - I ZB 18/96, GRUR 1999, 496, 497 f. = WRP 1999, 528 - TIFFANY; Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/ BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN).
Entgegen der Ansicht der Revision ist bei der Klagemarke nicht in die Beurteilung einzubeziehen, daß die Klägerin ein auf den Golfbereich zugeschnittenes Warensortiment verschiedener Industriezweige anbietet; vielmehr ist nur auf die Waren abzustellen, für die die Marke Schutz genießt und nach Ablauf der Benutzungsschonfrist auch benutzt wird (vgl. Fezer aaO § 14 Rdn. 333; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 243). Dies sind Golfschläger und Golftaschen.
Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Herstellung von Golfschlägern zu einem Spezialbereich der holz- und metallverarbeitenden Industrie gehört und Golftaschen als Hilfswaren zu Golfschlägern vom Verkehr demselben Produktionsbetrieb zugeordnet werden, während die Herstellung von Bekleidungsstücken der Textilindustrie und die in erster Linie von der Beklagten vertriebenen Wirkwaren aus Kaschmir einem Spezialbereich dieses Industriezweiges zuzuordnen sind.
In die Beurteilung wird aber auch mit einzubeziehen sein, ob eine Warenähnlichkeit unter dem Gesichtspunkt zu bejahen ist, daß die Waren sich ergänzen und die Vertriebswege zum Teil übereinstimmen, weil die von der Beklagten produzierten und vertriebenen Bekleidungsstücke auch bei der Ausübung des Golfsports getragen werden können und die Beklagte ihre Produktion erstmals auf einem Stand anläßlich eines Golfturniers in Deutschland angeboten hat. Bei den von der Beklagten vertriebenen Waren handelte es sich nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zwar in erster Linie um Wirkwaren aus Kaschmir und damit nicht um eine typische Sportbekleidung. Die Be-
klagte vertreibt allerdings auch Polohemden und wirbt für diese in ihrem Katalog 1999/2000 mit der Abbildung von Golfschlägern.
Sollte das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke Nr. 2 038 649 und dem Zeichen der Beklagten bejahen, wird es weiter zu prüfen haben, ob die Kollisionslage bereits vor dem 1. Januar 1995 bestanden hat. Gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG wäre der Unterlassungsanspruch der Klägerin in einem solchen Fall nur begründet, wenn er sich auch aus den früher geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes ergibt.
Für die Annahme von Benutzungshandlungen der Beklagten im Inland vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes, wie sie für eine Anwendung des § 153 Abs. 1 MarkenG erforderlich ist, reicht allerdings nicht allein die Verwendung der Firmenbezeichnung durch die Beklagte anläßlich der Vorbereitung und Durchführung ihres Auftritts bei dem Golfturnier im Zeitraum von Mitte April bis Anfang August 1993 aus. Hat die Beklagte ihre Firma in der Zeit von Mitte August 1993 bis zum 31. Dezember 1994 im Inland nicht erneut verwendet, liegt keine Weiterbenutzung i.S. von § 153 Abs. 1 MarkenG vor. Vielmehr wäre nach der auf eine einzelne Teilnahme als Aussteller bei einem Golfturnier beschränkten Verwendung des Zeichens von einer anschließenden Einstellung der Benutzung im Inland auszugehen (vgl. hierzu: Ingerl/Rohnke aaO § 153 Rdn. 5; v. Schultz/v. Zumbusch aaO § 153 Rdn. 10).
bb) Die Revision wendet sich weiter mit Erfolg dagegen, daß das Berufungsgericht einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarke Nr. 2 038 649 "BIG BERTHA" verneint hat. Zur Anwendung der maßgeblichen Rechtsvorschriften wird es auch hier gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG auf den Zeitpunkt der Kollisionslage ankommen (BGHZ 138, 349, 351 - MAC Dog).
Aus der Bestimmung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, die Art. 5 Abs. 2 MarkenRL umsetzt, ergibt sich, daß eine Markenverletzung vorliegt, wenn ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Die Klägerin hat sich, anders als das Berufungsgericht angenommen hat, auf die Bekanntheit ihrer Marke Nr. 2 038 649 "BIG BERTHA" für Golfschläger und Golftaschen berufen. Nicht zutreffend ist auch die weitere Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin habe zur Bekanntheit ihrer Marke nicht hinreichend vorgetragen.
Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfordert bei der Klagemarke einen Bekanntheitsgrad dergestalt, daß die mit der angegriffenen Bezeichnung konfrontierten Verkehrskreise auch bei nicht ähnlichen Waren oder Dienstleistungen eine Verbindung zwischen den Kollisionszeichen herstellen und hierdurch die ältere Marke beeinträchtigt werden kann. Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist erreicht, wenn die Klagemarke einem bedeutenden Teil des Verkehrs oder einem spezielleren Teil des Publikums bekannt ist, ohne daß bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind. Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL: EuGH, Urt. v. 14.9.1999 - Rs. C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73, 74 f. Tz. 23 ff. = WRP 1999, 1130 - Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: BGH GRUR 2002, 340, 341 - Fabergé).
Zum Bekanntheitsgrad hat die Klägerin geltend gemacht, die von ihr mit "BIG BERTHA" gekennzeichneten Produkte nähmen national und international eine Spitzenstellung ein. Sie seien bei Golfspielern aufgrund der Präsenz bei internationalen Golfturnieren und der Presseberichterstattung allgemein bekannt. Sie habe im Jahre 1993 mit Golfprodukten, die mit ihrer Marke "BIG BERTHA" gekennzeichnet gewesen seien, einen Umsatz von weltweit 205 Mio. Dollar, davon 1,8 Mio. Dollar im Inland, erzielt. Die Umsätze seien auf 800 Mio. Dollar im Jahr 1997 gestiegen, davon 33,5 Mio. Dollar im Inland, von denen 95 % auf mit "BIG BERTHA" gekennzeichnete Produkte entfielen.
Das Berufungsgericht wird aufgrund dieses Vortrags der Klägerin die erforderlichen Feststellungen zum Bekanntheitsgrad der Marke "BIG BERTHA" nachzuholen haben. Bei der Beurteilung der Bekanntheit der Klagemarke wird das Berufungsgericht auf den durch die in Frage stehenden Waren (Golfschläger und Golftaschen) angesprochenen Personenkreis abzustellen haben (vgl. BGH GRUR 2002, 340, 341 - Fabergé; Fezer aaO § 14 Rdn. 420; Ingerl/ Rohnke aaO § 14 Rdn. 473; v. Schultz/Schweyer aaO § 14 Rdn. 164). Für die Feststellung des maßgeblichen Zeitpunktes, in dem die Voraussetzungen der Bekanntheit der Klagemarke vorliegen müssen, kommt es darauf an, ob die Beklagte - wie sie geltend macht (vgl. hierzu Abschn. II 3) - im Inland kennzeichenrechtlichen Schutz an ihrer Firma erlangt hat. Ist dies der Fall, so ist der Zeitpunkt der Erlangung eines Kennzeichenschutzes der Beklagten mit "Big Bertha" maßgeblich. Dies folgt aus dem Prioritätsgrundsatz, aus dem sich im Fall einer Schutzerweiterung eines älteren Zeichens ergibt, daß deren Voraussetzungen im Zeitpunkt der Erlangung des Kennzeichenschutzes des kollidierenden jüngeren Zeichens vorliegen müssen (vgl. BGHZ 19, 23, 28 ff. - Magirus; BGH, Urt. v. 8.10.1969 - I ZR 7/68, GRUR 1970, 27, 29 - EinTannen -Zeichen). Für eingetragene Marken mit jüngerem Zeitrang ist dieser Grundsatz unter Geltung des Markengesetzes gesetzlich geregelt (§ 22 Abs. 1 Nr. 1, § 51 Abs. 3 MarkenG). Er gilt jedoch in gleicher Weise für Unternehmenskennzeichen (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 96 f. =
BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 90 f.; Fezer aaO § 22 Rdn. 2; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 482 und § 22 Rdn. 8; v. Schultz/Stuckel aaO § 22 Rdn. 2). Sollte die Beklagte mit ihrer Firma keinen Kennzeichenschutz im Inland erlangt haben, ist für die Bekanntheit der Marke der Klägerin dagegen auf den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz abzustellen.
5. Die Abweisung der auf Auskunftserteilung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz gerichteten Klageanträge zu 2 und 3 kann ebenfalls keinen Bestand haben, weil nicht feststeht, ob der Klägerin kennzeichenrechtliche Ansprüche zustehen.
Für die Zeit vor dem 1. Januar 1995 beurteilt sich die Rechtslage, soweit es um den Schadensersatzanspruch und den zu seiner Durchsetzung dienenden Auskunftsanspruch geht, ausschließlich nach altem Recht und soweit es um den Schutz einer bekannten Marke geht, nach § 1 UWG (vgl. BGHZ 138, 143, 153 f. - Les-Paul-Gitarren; 138, 349, 352 - MAC Dog).
Ullmann v. Ungern-Sternberg Starck
Bornkamm Büscher

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 159/02 Verkündet am:
3. Februar 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Lila-Postkarte

a) Von einem markenmäßigen Gebrauch i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist
auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise das mit der Klagemarke
identische oder ähnliche Zeichen als Teil der Produktaufmachung auffassen
und aufgrund der Zeichenidentität oder -ähnlichkeit oder der Bekanntheit
der Klagemarke eine gedankliche Verknüpfung zwischen Klagemarke
und Kollisionszeichen herstellen.

b) Wird eine bekannte Marke bei der Aufmachung eines Produkts in witziger
und humorvoller Weise verwandt (hier: Wiedergabe auf einer Postkarte),
kann die Unlauterkeit der Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausbeutung
) der Klagemarke aufgrund der Kunstfreiheit nach Art. 5
Abs. 3 GG ausgeschlossen sein.
BGH, Urt. v. 3. Februar 2005 - I ZR 159/02 - OLG Hamm
LG Bochum
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 3. Februar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 18. April 2002 aufgehoben.
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 14. Zivilkammer des Landgerichts Bochum - Kammer für Handelssachen - vom 20. September 2001 abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin produziert und vertreibt Schokolade. Sie ist Inhaberin der mit Schutzerstreckung auf Deutschland unter anderem für "pâtisserie et confiserie" (feine Back- und Süßwaren) eingetragenen IR-Marke Nr. 674 032 "Milka" und

der für "Schokoladenwaren" eingetragenen deutschen Farbmarke Nr. 2 906 959 "Lila". Die Klägerin verwendet diesen Farbton unter anderem bei den Verpakkungen ihrer Schokoladenprodukte.
Die Beklagte vertreibt Karten. Zu ihrem Angebot gehört die mit "Muh!" bezeichnete nachfolgend abgebildete Karte, die eine violette Grundfarbe aufweist :

Die Klägerin sieht in der Herstellung und dem Vertrieb der Karte einen Eingriff in ihre Markenrechte und macht geltend, die Beklagte nutze den guten Ruf der Marken unberechtigt für eigene kommerzielle Zwecke aus. Ohne die Verwendung der sehr bekannten Marken sei die Karte nicht abzusetzen. Wegen der großen Bekanntheit der Marken sei damit zu rechnen, daß die ange-

sprochenen Verkehrskreise die Karte für eine eigene Werbung der Klägerin hielten. Sie ist ferner der Meinung, die Benutzung ihrer Marken durch die Beklagte sei ein Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb.
Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung und Auskunft in Anspruch genommen; sie hat ferner die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten beantragt.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Ansicht vertreten , eine satirische Auseinandersetzung mit der allgegenwärtigen Präsenz der Werbung der Klägerin, wie sie durch die Gestaltung der Karte zum Ausdruck komme, müsse aufgrund der grundgesetzlich geschützten Meinungs- und Kunstfreiheit hingenommen werden.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG Hamm AfP 2002, 442).
Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5, Abs. 6 MarkenG, § 242 BGB bejaht und hierzu ausgeführt:

Für eine Verletzungshandlung i.S. von § 14 Abs. 2 MarkenG sei ein kennzeichenmäßiger Gebrauch erforderlich. Mit der Herstellung und der Verbreitung der Karte habe die Beklagte die Farbe "Lila" und die Bezeichnung "Milka" kennzeichenmäßig benutzt. Wegen der Verwendung der Zeichen der Klägerin für die Postkarte spreche schon eine Vermutung für einen kennzeichenmäßigen Gebrauch. Aber auch ohne eine solche Vermutung erscheine es ohne weiteres möglich, daß ein Teil des Verkehrs annehme, es handele sich um eine von der Klägerin stammende Werbemaßnahme. Die Karte sei durchaus humorvoll und witzig und beziehe sich auf die drei Säulen der Werbung der Klägerin, nämlich die lila Farbe, die Kuh und die Bezeichnung "Milka". Alle drei Säulen würden zwar verfremdet. Die lila Farbe werde als Untergrund genutzt, die Kuh werde nicht, wie in der Werbung der Klägerin üblich, zeichnerisch dargestellt, sondern begrifflich bezeichnet und "Milka" werde zum fiktiven Familiennamen des Dichters, der eigentlich Rilke heißen müßte. Diese Verfremdung sei aber nicht so vorgenommen worden, daß sie zu einer Verunglimpfung der Marken führe. Angesichts der heutigen Gebräuche in der Werbung könnte sie als Aufmerksamkeitswerbung ohne weiteres aus dem Unternehmen der Klägerin stammen. Daneben liege es auch nicht fern, daß die Klägerin einem Lizenznehmer gestattet haben könnte, die Karte herzustellen und zu vertreiben. Der Lizenznehmer könnte dann genau das tun, was die Beklagte nach ihrem Vortrag mit der Karte bezwecke, nämlich eine Parodie der alltäglichen Werbepräsenz der Klägerin auf den Markt zu bringen und sich damit kritisch mit den Marken als Symbol für eine aufwendige Werbung zu befassen und sie zum Gegenstand einer freien Bearbeitung zu machen. Wenn schon in Fällen von Markenverunglimpfungen ein kennzeichenrechtlicher Gebrauch angenommen werde, sei im Streitfall, in dem es an entsprechenden Verunglimpfungen fehle, erst recht von einem kennzeichnenden Gebrauch auszugehen. Zwischen den kollidierenden Zeichen bestehe Zeichenidentität und -ähnlichkeit. Daran ändere die

Verwendung der Wortmarke der Klägerin als Künstlername und der farbliche Unterschied zwischen der Farbmarke der Klägerin und der Grundfarbe der Postkarte der Beklagten nichts. Das Wort "Milka" werde identisch benutzt. Der Unterschied der verwendeten lila Farben sei gering.
Die Wertschätzung der bekannten Marken habe die Beklagte in unlauterer Weise ausgenutzt. Sie habe die aufgrund der großen Bekanntheit der Marken der Klägerin mit ihrer Verwendung verbundene Aufmerksamkeit zur wirtschaftlichen Verwertung der Postkarten mit parodistischem Inhalt benutzt. Die Unlauterkeit ergebe sich daraus, daß eine Beziehung zwischen der eigenen und der fremden Ware hergestellt werde, um von dem fremden guten Ruf zu profitieren. Der Beklagten gehe es vorrangig nicht um eine Meinungsäußerung über die Werbemethoden der Klägerin, sondern um eine rein kommerzielle Benutzung fremder angesehener Marken.
II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Klageabweisung.
1. Der Klägerin steht kein Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Postkarte der Beklagten aufgrund einer Verletzung ihrer bekannten Marken (IR-Marke Nr. 674 032 "Milka" und Farbmarke Nr. 2 906 959 "Lila") gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist es Dritten unter anderem untersagt , ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer im Inland bekannten Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn die Benutzung des Zeichens die

Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt.

b) aa) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG grundsätzlich einen markenmäßigen Gebrauch des Kollisionszeichens voraussetzt. Das Erfordernis eines markenmäßigen Gebrauchs ist in der Rechtsprechung zu § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG, durch die Art. 5 Abs. 1 MRRL umgesetzt worden ist, anerkannt (vgl. zu Art. 5 Abs. 1 MRRL: EuGH, Urt. v. 14.5.2002 - Rs. C-2/00, Slg. 2002, I-4187 Tz. 17 = GRUR Int. 2002, 841 - Hölterhoff; Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 51 ff. = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; zu Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. a GMV: BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz; zu § 14 Abs. 2: BGH, Urt. v. 24.6.2004 - I ZR 44/02, GRUR 2005, 162 = WRP 2005, 222 - SodaStream, m.w.N.). Es gilt aufgrund des identischen Benutzungsbegriffs in Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 MRRL und in § 14 Abs. 2 MarkenG in gleicher Weise für eine unmittelbare Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (vgl. zu Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 MRRL: EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz. 38 = GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999, 407 - BMW/Deenik; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: KG GRUR 1997, 295, 296; Ingerl /Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 833; Piper, GRUR 1996, 429, 434; Karl, MarkenR 2004, 321, 323; Sack, WRP 2004, 1405, 1407; a.A. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 62; Sosnitza, WRP 2003, 1186, 1189; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, § 15 Rdn. 27 ff.; zu einer einheitlichen Auslegung des Benutzungsbegriffs vgl. auch: Fezer, GRUR 1996, 566, 570; ders., Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 39).

Von einem markenmäßigen Gebrauch ist auszugehen, wenn das Zeichen in der Weise verwendet wird, daß es im Rahmen des Produktabsatzes die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 1999, 438 Tz. 38 - BMW/Deenik; GRUR 2003, 55, 57 Tz. 47 ff. - Arsenal Football Club; BGH GRUR 2005, 162 - SodaStream). Für den Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 2 MRRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) reicht es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften aber auch aus, daß die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen zwar als Verzierung auffassen, es wegen der hochgradigen Ähnlichkeit jedoch gedanklich m it der bekannten Marke verknüpfen (vgl. EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, GRUR 2004, 58, 60 Tz. 39 = MarkenR 2003, 453 - Adidas/Fitnessworld).
bb) Die Frage, ob eine kennzeichenmäßige Benutzung vorliegt, ist eine Rechtsfrage, deren Beurteilung aber weitgehend von tatsächlichen Feststellungen über das Verständnis des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers abhängt, die von dem Tatrichter zu treffen sind (vgl. BGHZ 156, 126, 136 f. - Farbmarkenverletzung I, m.w.N.).
Im Streitfall kann offenbleiben, ob die angesprochenen Verkehrskreise - wie vom Berufungsgericht angenommen und von der Revision als erfahrungswidrig gerügt wird - annehmen, die in Rede stehende Postkarte stamme aus dem Unternehmen der Klägerin. Selbst wenn der Verkehr die Bezeichnung "Milka" und die violette Farbe der Postkarte als reine Produktausstattung auffaßt , wird er aufgrund der identischen Wortmarke der Klägerin und der mit ihrer Farbmarke sehr ähnlichen Grundfarbe der Postkarte der Beklagten diese Gestaltungen mit den Marken der Klägerin gedanklich verknüpfen. Zu Recht hat das Berufungsgericht festgestellt, die von der Beklagten eingesetzten Stilmittel

deuteten unmißverständlich auf die Marken der Klägerin hin. Die Verbindung zwischen der Gestaltung der Postkarte und den Marken der Klägerin macht gerade den Scherz der Postkarte aus. Im Streitfall ist somit von einer markenmäßigen Benutzung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auszugehen. Es kann daher offenbleiben, ob bei nicht markenmäßiger Benutzung der Schutz bekannter Marken entsprechend § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (zur Zulässigkeit des nationalen Schutzes bekannter Marken nach Art. 5 Abs. 5 MRRL: EuGH, Urt. v. 21.11.2002 - Rs. C-23/01, Slg. 2002, I-10913 Tz. 30 = GRUR 2003, 143 = WRP 2003, 66 - Robelco/Robeco) oder, wie vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes , aufgrund des Wettbewerbsrechts zu gewähren ist (vgl. hierzu BGHZ 86, 90, 95 - Rolls-Royce).

c) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Marken der Klägerin seien im Inland bekannte Marken i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG; auf der Postkarte seien das Zeichen "Milka" und die Farbe "Lila" als ähnliche Zeichen verwendet worden. Diese Feststellungen sind revisionsrechtlich nicht zu beanstanden und werden von der Revision auch nicht angegriffen.

d) Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen einer Ausnutzung der Wertschätzung der bekannten Marken der Klägerin i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht. Davon ist auszugehen, wenn ein Wettbewerber sich mit der Kennzeichnung seiner Waren der Marke angenähert hat, um Gütevorstellungen , die der Verkehr mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen verbindet , für sich auszunutzen (BGHZ 86, 90, 95 - Rolls-Royce; BGH, Urt. v. 29.11.1984 - I ZR 158/82, GRUR 1985, 550, 553 = WRP 1985, 399 - DIMPLE, insoweit nicht abgedruckt in BGHZ 93, 96; Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 877 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I).

Ob die Beklagte für ihre Postkarte irgendwelche Gütevorstellungen der bekannten Marken der Klägerin für sich ausnutzt, erscheint zumindest zweifelhaft. Jedenfalls liegen aber die Voraussetzungen einer Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten Marken der Klägerin vor. Die Beklagte nutzt - wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist - das besondere Maß an Aufmerksamkeit aus, das mit der Verwendung der bekannten Marken der Klägerin als Name des fiktiven Dichters und als lilafarbenem Hintergrund der Postkarte verbunden ist. Der scherzhafte Charakter, den die Beklagte mit der Gestaltung der Postkarte erzielen will, ist nur dadurch zu erreichen, daß die angesprochenen Verkehrskreise die Anspielung auf die Marken der Klägerin erkennen , was deren Bekanntheit erfordert. Dadurch nutzt die Beklagte die besondere Aufmerksamkeit aus, die die Assoziation einer Bezeichnung mit einer bekannten Marke wecken kann (vgl. hierzu: BGH GRUR 2000, 875, 877 - Davidoff I; BGH, Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder; OLG München MarkenR 2000, 65, 67; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 114; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 861; v. Schultz/Schweyer, Markenrecht, § 14 Rdn. 182; vgl. auch Fezer aaO § 14 Rdn. 436).

e) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte verwende die Zeichen der Klägerin ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise.
aa) Allerdings ist bei der identischen oder ähnlichen Benutzung einer bekannten Marke zu dem Zweck, die mit ihrer Verwendung verbundene Aufmerksamkeit auszubeuten, regelmäßig von einem die Unlauterkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG begründenden Verhalten auszugehen.

bb) Im Streitfall scheidet eine Markenverletzung durch die in Rede stehende Postkarte der Beklagten jedoch aufgrund einer Abwägung mit dem durch Art. 5 Abs. 3 GG geschützten Recht der Beklagten auf Freiheit der Kunst aus. Dem Schutz der Kunstfreiheit unterfallen nicht nur - wie das Berufungsgericht ersichtlich angenommen hat - Werke, die über eine gewisse Gestaltungshöhe verfügen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die freie schöpferische Gestaltung, in der Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten Formsprache zu unmittelbarer Anschauung gebracht werden, das Wesentliche der künstlerischen Betätigung (vgl. BVerfGE 30, 173, 188 f.; 31, 229, 238). Da die Kunstfreiheit grundsätzlich jede künstlerische Aussage schützt, unterfällt ihrem Schutzbereich auch die vorliegende Postkarte, in der die Eindrücke des Künstlers von den Marken der Klägerin und deren Werbung mit der Herausstellung der Abbildung von Kühen humorvoll-satirisch aufgegriffen werden.
Durch die Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG geschützt sind auch diejenigen Personen, die - etwa als Verleger - eine Vermittlungsfunktion zwischen dem Künstler und dem Publikum übernehmen (vgl. BVerfGE 30, 173, 191). Es bedarf daher keiner weiteren Feststellungen dazu, ob die Beklagte die Postkarte selbst geschaffen hat und deshalb als Künstlerin unmittelbar für sich die Kunstfreiheit in Anspruch nehmen kann oder ob sie die von einem Dritten entworfenen Postkarten nur verbreitet.
Die Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG besteht jedoch nicht schrankenlos. Vielmehr findet sie ihre Begrenzung in anderen kollidierenden Grundrechten (vgl. BVerfGE 30, 173, 193), zu denen auch die durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG geschützte Eigentumsgarantie rechnet (vgl. Scholz in Maunz/ Dürig, Grundgesetz, Art. 5 Rdn. 45). Zu dem hierdurch ebenfalls grundgesetz-

lich geschützten Bereich gehören die Markenrechte der Klägerin (vgl. zum Markenrecht : BVerfGE 51, 193, 216 f.).
Diese Kollision grundrechtlich geschützter Werte ist auf der Grundlage der verfassungsrechtlichen Wertordnung aufzulösen.
Im Streitfall schließt die notwendige Abwägung zwischen dem Eigentumsrecht der Klägerin an ihren Marken und dem Recht auf Kunstfreiheit auf seiten der Beklagten das von der Klägerin begehrte Verbot gegen die Verwendung der Postkarte aus.
Das Berufungsgericht hat eine Herabsetzung oder Verunglimpfung der Marken der Klägerin nicht festgestellt, sondern hat die Gestaltung der Postkarte als witzig und humorvoll angesehen. Das ist aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Im Streitfall läßt sich auch nicht feststellen, daß die Beklagte die Marken der Klägerin ausschließlich zu dem Zweck benutzt hat, ein sonst nicht verkäufliches eigenes Produkt auf den Markt zu bringen, und daß der Postkarte - nach Auffassung des Verkehrs - eine satirische Auseinandersetzung mit den Marken der Klägerin oder ihren Werbemethoden fehlt. Ob im Rahmen der Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG eine Einschränkung des Grundrechts vorzunehmen ist, wenn den angesprochenen Verkehrskreisen eine satirische Auseinandersetzung verborgen bleibt, kann offenbleiben. Denn davon kann im Streitfall nicht ausgegangen werden. Den Verbrauchern wird die in der scherzhaften Gestaltung der Postkarten ebenfalls liegende kritische Auseinandersetzung mit den Marken und Werbeauftritten der Klägerin nicht verborgen bleiben, mag die Beklagte auch - wie das Berufungsgericht angenommen hat - vorrangig kommerzielle Ziele mit der Verbreitung der Postkarte verfolgen (a.A. Ingerl/ Rohnke aaO § 14 Rdn. 174).

Erweist sich die in Rede stehende Gestaltung der Postkarte aber nicht als eine Verunglimpfung der Marken der Klägerin und läßt sich auch nicht annehmen , daß die Beklagte ausschließlich kommerzielle Zwecke mit dem Vertrieb der Postkarte verfolgt, hat der Schutz der Kunstfreiheit im Streitfall Vorrang vor dem Schutz der Eigentumsgarantie nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG.

f) Ansprüche der Klägerin auf Schadensersatz nach § 14 Abs. 6 MarkenG und auf Auskunft nach § 242 BGB scheiden mangels Markenrechtsverletzung aus.
2. Das Berufungsurteil erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als zutreffend.

a) Wettbewerbsrechtliche Ansprüche sind, soweit der Schutz bekannter Marken in Rede steht, im Streitfall schon wegen des Vorrangs des Anwendungsbereichs des Markengesetzes nicht gegeben.
Mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 ist an die Stelle der kennzeichenrechtlichen Regelungen, die bis dahin im Warenzeichengesetz und im UWG enthalten waren oder auch den Bestimmungen der §§ 1, 3 UWG a.F., § 823 BGB entnommen wurden, eine umfassende, in sich geschlossene kennzeichenrechtliche Regelung getreten, die den aus den Generalklauseln hergeleiteten Schutz im allgemeinen verdrängt. Wie der Senat entschieden hat, ist im Anwendungsbereich der Bestimmungen des Markengesetzes für eine gleichzeitige Anwendung der §§ 1, 3 UWG a.F., § 823 BGB grundsätzlich kein Raum (vgl. BGH, Urt. v. 15.7.2004 - I ZR 37/01, WRP 2005, 219, 221 - Aluminiumräder , m.w.N.).

Dies gilt entsprechend für eine herabsetzende oder verunglimpfende Verwendung von Marken i.S. von § 4 Nr. 7 UWG (vgl. Baumbach/Hefermehl/ Köhler, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 4 UWG Rdn. 7.9; im Ergebnis ebenso Harte/Henning/Omsels, UWG, § 4 Nr. 7 Rdn. 31); der Vorschrift kommt im Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG keine eigenständige Bedeutung zu.

b) Im übrigen wären wettbewerbsrechtliche Ansprüche nach § 3 UWG auch deshalb zu verneinen, weil die Beklagte nicht unlauter im Sinne dieser Vorschrift gehandelt hat. Die Voraussetzungen einer herabsetzenden oder verunglimpfenden Verwendung der Marken der Klägerin i.S. von § 4 Nr. 7 UWG liegen nicht vor. Eine Unlauterkeit nach § 3 UWG scheidet schon deshalb aus, weil die Beklagte die Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG für sich in Anspruch nehmen kann.
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Pokrant Büscher Schaffert Bergmann

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 172/01 Verkündet am:
19. Februar 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Ferrari-Pferd

a) Zwischen Automobilen und deren Ersatzteilen einerseits und Zubehör
zur Computersimulation von Fahrten mit einem Kraftfahrzeug und von
Autorennen andererseits besteht Warenunähnlichkeit.

b) Die Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der
Markenschutz besteht, berührt den Warenähnlichkeitsbereich nicht.

c) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses
Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Von der
Feststellung, ob das jüngere Zeichen der bekannten Marke ähnlich ist, ist die
Frage zu trennen, welcher Grad von Zeichenähnlichkeit gegeben sein muß,
um die weiteren Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu erfüllen.

d) Zur Frage der Ähnlichkeit von Bildzeichen.
BGH, Urt. v. 19. Februar 2004 - I ZR 172/01 - OLG Frankfurt am Main
LG Frankfurt am Main
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 19. Februar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 26. April 2001 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin, eine Aktiengesellschaft nach italienischem Recht, stellt Sport- und Rennwagen sowie Limousinen des Fabrikats "Ferrari" her. Sie ist Inhaberin der mit Schutzerstreckung auf Deutschland für "Automobiles et pièces
de rechange pour automobiles" (Kraftfahrzeuge und deren Ersatzteile) eingetragenen IR-Marken
Nr. 338 988
Nr. 338 989
und Nr. 338 990

Die Eintragungen der Marken Nr. 338 989 und 338 990 enthalten den Zusatz "Couleurs revendiquées: vert, blanc, rouge, noir et jaune clair" (beanspruchte Farben: grün, weiß, rot, schwarz und hellgelb).
Die Klägerin verwendet die Marken in großem Umfang auf den von ihr hergestellten Fahrzeugen und in der Werbung. Anderen Unternehmen hat sie die Verwendung der Marken für sogenannte "Merchandising-Artikel" (u.a. Bekleidungsstücke , Uhren und Schreibgeräte) gestattet.
Die Beklagte handelt mit Computerzubehör. Sie vertrieb Lenkräder und Pedale zur Steuerung von Computerspielen unter der Bezeichnung "T. " mit der Abbildung eines Pferdes in einem gelben Kreis in der Mitte des Lenkra-
des und in einem gelben Quadrat zwischen den Pedalen, wie sie im Klageantrag wiedergegeben sind.
Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte und einen Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb. Wegen der Verwendung der Abbildung des Pferdes hat sie die Beklagte abgemahnt, die eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hat.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die von ihr verwendeten Zeichen (Abbildungen mit "Ferrari-Pferd") seien sehr bekannt. Die beanstandeten Abbildungen der Beklagten seien mit den Klagekennzeichen verwechselbar und nutzten die Wertschätzung ihrer bekannten Marken in unlauterer Weise aus. Für die Abmahnung seien Kosten der Bevollmächtigten von 4.965,51 DM entstanden.
Die Klägerin hat beantragt,
1. festzustellen, daß die Beklagte der Klägerin zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, der ihr dadurch entstanden ist und noch entstehen wird, daß die Beklagte im geschäftlichen Verkehr Lenkräder und/oder Pedale für Computerspiele angekündigt, feilgehalten und/oder in den Verkehr gebracht hat, die ohne Zustimmung der Klägerin hergestellt und/oder erstmals in den Verkehr gebracht wurden und als Zeichen ein Pferd aufweisen gemäß nachfolgenden Abbildungen

jedoch mit Ausnahme des unter Ziffer 3 eingeklagten Betrages;

hilfsweise,
festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin die von ihr durch diese Handlungen erzielte ungerechtfertigte Bereicherung herauszugeben ;
2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über ihre Handlungen gemäß Ziffer 1 und zwar hinsichtlich:

a) Name und Adresse des Herstellers;
b) Name und Adresse des Lieferanten;
c) Name und Adresse sonstiger Vorbesitzer;
d) Name und Adresse der gewerblichen Abnehmer;
e) Menge der hergestellten, bestellten, erhaltenen und ausgelieferten Plagiate;
f) Einkaufsmenge, Einkaufszeiten und Einkaufspreise;
g) sämtliche darüber hinausgehenden Kosten;
h) Verkaufsmenge, Verkaufszeiten und Verkaufspreise;
i) erzielter Umsatz;
j) erzielter Gewinn;
k) Name und Anschriften von Angebotsempfängern;
l) Zahl und Inhalt von Angebotsschreiben;
m) Art und Umfang der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren , Bundesländern und Werbeträgern;
und zwar unter Vorlage gut lesbarer Kopien der Rechnungen ihres Lieferanten sowie ihrer Rechnungen an ihre gegnerischen Abnehmer;
3. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 2.538,82 € nebst 4 % Zinsen seit dem 4. August 1999 zu zahlen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat eine Verletzung der Kennzeichenrechte der Klägerin in Abrede gestellt.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage, wie sie in der Berufungsinstanz mit den vorgenannten Anträgen teilweise neu gefaßt worden ist, abgewiesen.
Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision. Die Beklagte beantragt , die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung und einen Wettbewerbsverstoß der Beklagten verneint und dazu ausgeführt:
Es fehle an einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Kennzeichen der Klägerin und den beanstandeten Zeichen der Beklagten. Die Waren, für die die Klagemarken Schutz beanspruchten (Automobile und Ersatzteile für Automobile), und die von der Beklagten vertriebenen Lenkräder und Pedale für Computerspiele seien im markenrechtlichen Sinne unähnlich. Die Produkte der Parteien verfügten sowohl bei der Herstellung als auch bei der Verwendung über keine Gemeinsamkeiten. Diese ergäben sich auch nicht aus der von der Klägerin praktizierten Lizenzierung ihrer
Klagemarken für Drittprodukte. Dieses sogenannte "Merchandising" erschöpfe sich in der bloßen Gestattung der Benutzung der Marken ohne den Warenähnlichkeitsbereich auszuweiten.
Die Klägerin könne ihre Ansprüche auch nicht auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG stützen. Auch ohne eine Verkehrsbefragung könne davon ausgegangen werden, daß die Marken der Klägerin bekannt i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG seien. Die unerlaubte Verwendung der Klagemarken auf Lenkrädern und Pedalen sei auch im hohen Maße geeignet, die Wertschätzung der Marken in unlauterer Weise auszunutzen. Zwischen den Klagemarken und den beanstandeten Abbildungen der Beklagten fehle jedoch jede Zeichenähnlichkeit. Das auf den Erzeugnissen der Beklagten abgebildete aufsteigende Pferd weise keines der Merkmale auf, die das Charakteristische der Klagemarken ausmachten. Während das "Ferrari-Pferd" eine besondere Dynamik und Rassigkeit ausstrahle , erschöpfe sich das angegriffene Zeichen in der mehr oder weniger naturalistischen Darstellung eines aufsteigenden Pferdes, auf die sich der Schutzbereich der Klagemarken nicht erstrecke. Dieser ergebe sich aus der konkreten Ausgestaltung des "Ferrari-Pferdes" und nicht dem Allerweltsmotiv eines sich aufbäumenden Pferdes. Darüber hinaus habe die Beklagte das beanstandete Bildmotiv in einem engen räumlichen Zusammenhang mit der von ihr verwandten Bezeichnung "T. " benutzt. Dies erleichtere zusätzlich dem Verkehr zu erkennen, daß es sich nicht um die Klagemarken handele.
Die Beklagte habe zwar die Pferdeabbildung gelb unterlegt. Daraus folge ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit. Die Grundfarbe Gelb des Wappens der IRMarke Nr. 388 989 sei für deren Unterscheidungskraft von geringer Bedeutung. Das Wappen und die zusätzlichen Buchstaben "S" und "F" der IR-Marke
Nr. 388 990 habe die Beklagte aber nicht übernommen und damit ausreichenden Abstand zu den Klagezeichen gewahrt.
Neben dem markenrechtlichen Schutz bekannter Marken scheide ein Anspruch nach § 1 UWG aus.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Anspruch der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG aufgrund der IR-Marken Nr. 338 988, Nr. 338 989 und Nr. 338 990 scheide wegen fehlender Warenähnlichkeit aus, hält der rechtlichen Nachprüfung allerdings stand.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen , wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der W aren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Z eichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1042
= WRP 2003, 1431 - Kinder; zum Abdruck in BGHZ vorgesehen). Davon ist auch das Berufungsgericht bei seiner rechtlichen Beurteilung ausgegangen.

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Warenähnlichkeit zwischen Kraftfahrzeugen und deren Ersatzteilen sowie Lenkrädern und Pedalen zur Steuerung von Computerspielen verneint.
Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität oder großer Ähnlichkeit der Marken die Annahme einer V erwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN).
Nach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts weisen Lenkräder und Pedale für Computerspiele mit Automobilen und deren Ersatzteilen bei der Herstellung und Verwendung keine Gemeinsamkeiten auf. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, der Verkehr erwarte deshalb auch nicht, daß ein Automobilhersteller eine Verantwortung für
die Qualität des unter seiner Marke vertriebenen Computerspielzeugs übernehmen wolle. Es handele sich vielmehr um reine "Merchandising-Artikel".
Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, es handele sich bei dem von der Beklagten vertriebenen Zubehör zur Computersimulation von Kraftfahrzeugfahrten und von Autorennen um ergänzende Waren für Automobile und deren Ersatzteile. Zu Recht hat das Berufungsgericht diesen nur ganz allgemeinen Bezug von Computerspielzeug zu echten Automobilen und deren Ersatzteilen nicht genügen lassen, um das von der Beklagten vertriebene Zubehör als ergänzende Produkte für die Waren anzusehen, für die die IR-Marken der Klägerin Schutz beanspruchen.
Soweit die Revision in diesem Zusammenhang geltend macht, Computersimulatoren für Autofahrten und Autorennen würden seit langem auch für die Ausbildung von Fahrzeugführern verwendet, und damit - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zum Ausdruck bringen will, dies gelte auch für die Benutzung der Lenkräder und Pedale, wie sie die Beklagte herstellt, führt dies schon deshalb nicht weiter, weil es sich um einen in der Revisionsinstanz unbeachtlichen neuen Tatsachenvortrag handelt (§ 561 Abs. 1 ZPO a.F.).
Hinreichende Berührungspunkte zwischen den in Rede stehenden Waren folgen entgegen der Meinung der Revision nicht daraus, daß nach der Behauptung der Klägerin sie und ihre Schwestergesellschaft F. . Computerprogramme und -zubehör wie Lenkräder und Pedale für die Simulation von Fahrzeugrennen lizenzierten. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist bei den Klagemarken nur auf die Waren abzustellen, für die die Marken Schutz genießen (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., § 14 Rdn. 333; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14
Rdn. 428). Dagegen läßt sich aus der Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der Markenschutz gilt, kein Anhaltspunkt für eine Warenähnlichkeit ableiten. Denn Gegenstand von Vermarktungsrechten kann auch die Bekanntheit einer Marke für Waren außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs sein (vgl. zum sogenannten Merchandising: v. Schultz/Brandi-Dohrn, Markenrecht, § 30 Rdn. 7). Durch die Erteilung entsprechender Vermarktungsrechte zum Zwecke der Verkaufsförderung bleibt der Warenähnlichkeitsbereich grundsätzlich unberührt. Der mit derartigen Vertriebskonzepten häufig konfrontierte Verkehr wird, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, nicht davon ausgehen, die Waren stammten aus dem Unternehmen der Klägerin oder würden unter ihrer Verantwortung erstellt. Ob sich die Klägerin - wie sie behauptet - in den von ihr abgeschlossenen "Merchandising-Verträgen" eine dem Verkehr nicht erkennbare Qualitätskontrolle über die mit der Marke beworbenen Produkte vorbehält, ist für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ohne Belang.
2. Das Berufungsgericht hat markenrechtliche Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 6 MarkenG mangels Zeichenähnlichkeit verneint. Dem kann nicht zugestimmt werden.

a) Nach der Bestimmung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, die Art. 5 Abs. 2 MarkenRL umsetzt, liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.


b) Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit der IR-Marken Nr. 388 988, 388 989 und 388 990 i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, daß das Berufungsgericht eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Klagemarken und den Abbildungen der Beklagten verneint hat.
aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. in diesem Sinne: BGH, Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 878 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I; vgl. auch Fezer aaO § 14 Rdn. 430; Ingerl/ Rohnke aaO § 14 Rdn. 823; Starck, MarkenR 2000, 73, 76; für strengere Anforderungen an die Markenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: vgl. OLG München GRUR 1996, 63, 65 - McDonald's; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 142; Ekey in Ekey/Klippel, Markenrecht, § 14 Rdn. 117; im umgekehrten Sinn: OLG Hamburg GRUR 1999, 339, 343 - Yves Roche).
Die Vorschrift des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) erfordert für den Schutz einer bekannten Marke ebenso wie Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) für den Schutz gegen Verwechslungsgefahr eine Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Kollis ionszeichen. Diese Ähnlichkeit kann sich bei Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL u nd bei Art. 5 Abs. 2 MarkenRL gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL: EuGH, Urt. v.
23.10.2003 - Rs. C-408/01, GRUR 2004, 58, 60 Tz. 28 = MarkenR 2003, 453 - Adidas/Fitnessworld; zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL: EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, Slg 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 27 = WRP 1999, 806 - Lloyd; vgl. zur einheitlichen Auslegung des Begriffs der Zeichenähnlichkeit auch: BGH GRUR 2000, 875, 878 - Davidoff I, m.w.N.). Ist nach der anhand einheitlicher Grundsätze vorzunehmenden Prüfung eine Zeichenähnlichkeit nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG) nicht festzustellen, scheidet ein Markenschutz nach diesen Bestimmungen von vornherein aus. Liegt dagegen eine Zeichenähnlichkeit in diesem Sinne vor und ist deshalb ein Markenschutz nicht wegen (absoluter) Zeichenunähnlichkeit zu verneinen, kommt es maßgeblich auf die weiteren Voraussetzungen der jeweiligen Vorschrift - Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) - an. Von der Beurteilung der Anforderungen an die Zeichenähnlichkeit , bei deren Vorliegen der Anwendungsbereich der Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG) erst eröffnet wird, ist daher die Frage zu trennen, welcher Grad von Zeichenähnlichkeit gegeben sein muß, um die weiteren Tatbestandsmerkmale des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) zu erfüllen.
Das hat das Berufungsgericht im Ansatz nicht verkannt. Anders als die Revision meint, läßt sich seiner Entscheidung nicht entnehmen, daß es bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG die Zeichenähnlichkeit anhand unterschiedlicher Maßstäbe geprüft hat.
bb) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl.
BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Urt. v. 28.11.2002 - I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 714 = WRP 2003, 889 - Goldbarren).
Dabei liegt die Beurteilung des Gesamteindrucks im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt u.a. darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und bestehende Erfahrungssätze angewandt hat.
cc) Das Berufungsgericht hat jegliche Zeichenähnlichkeit mit der Begründung verneint, das Motiv "springendes Pferd" sei von Hause aus nicht unterscheidungskräftig. Die charakteristischen Merkmale der IR-Marken der Klägerin bestünden in der feingliedrigen Darstellung der flatternden Mähne, dem aufgestellten Schweif und dem proportional zu lang erscheinenden Hals. Keines dieser Merkmale enthalte die von der Beklagten verwandte Abbildung. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
(1) Das Berufungsgericht hat den Gesamteindruck der Klagezeichen nicht zutreffend ermittelt, weil es das Bild eines sich aufbäumenden Pferdes von Haus aus als nicht unterscheidungskräftig angesehen und deshalb die Prüfung der Zeichenähnlichkeit in bildlicher Hinsicht nur auf bestimmte Merkmale des Klagezeichens begrenzt hat. Vom Fehlen ursprünglicher Unterscheidungskraft kann bei den Bildmarken der Klägerin indes nicht ausgegangen werden.
Bildzeichen, die die bloße Abbildung der Ware selbst darstellen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, fehlt ebenso wie einfachsten geometrischen Formen oder sonstigen einfachen graphischen Gestaltungselementen, die in der Werbung aber auch auf Warenverpackungen oder Geschäftsbriefen
üblicherweise in bloß ornamentaler schmückender Form verwendet werden, im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft. Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung dieser Merkmale erschöpft (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 f. = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang ). Ein sich aufbäumendes Pferd ist für die Waren "Automobile und deren Ersatzteile", für die die IR-Marken Schutz genießen, nicht beschreibend und stellt regelmäßig auch keine einfachste geometrische Form oder graphische Gestaltung dar. Der Schutz der Bildmarken der Klägerin ist daher nicht auf einige wenige vom Berufungsgericht als charakteristisch angenommene Merkmale beschränkt, bei deren Fehlen von einer (absoluten) Zeichenunähnlichkeit auszugehen wäre. Vielmehr ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Bildzeichen abzustellen und es sind im Streitfall nicht nur einzelne Bestandteile der sich gegenüberstehenden Zeichen miteinander zu vergleichen.
Zwar kann ein einzelner Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft aufweisen, so daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es jedoch, daß dieser Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus), wie dies bei den vom Berufungsgericht angeführten Merkmalen der feingliedrigen Darstellung der flatternden Mähne, des aufgestellten Schweifs und des proportional zu lang erscheinenden Halses des "Ferrari-Pferdes" der Fall ist. Der Gesamteindruck der Kollisionszei-
chen der Parteien wird vielmehr ebenso mitgeprägt durch die Darstellung eines sich aufbäumenden Pferdes.
Zur Verneinung der Zeichenähnlichkeit hat das Berufungsgericht bei dem von der Beklagten verwendeten Zeichen auch den Umstand herangezogen, daß in räumlichem Zusammenhang mit der Abbildung des Pferdes die Bezeichnung "T. " wiedergegeben ist. Dabei hat das Berufungsgericht nicht hinreichend berücksichtigt, daß ein bekanntes oder sogar berühmtes Zeichen dem Verkehr in Erinnerung bleibt und er es deshalb eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; vgl. auch BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus).
Das Berufungsgericht wird daher den jeweiligen Gesamteindruck der Klagemarken und des Kollisionszeichens der Beklagten im wiedereröffneten Berufungsrechtszugs erneut zu beurteilen haben.
Bei der Ermittlung des Gesamteindrucks der IR-Marken Nr. 338 989 und Nr. 338 990 und der Prüfung der Ähnlichkeit mit dem B ildzeichen der Beklagten wird es zudem zu berücksichtigen haben, daß die Zeichen sämtlich gelb unterlegt sind und diese Grundfarbe die Zeichen mitprägt.
(2) Zu Recht rügt die Revision auch, daß das Berufungsgericht eine Zeichenähnlichkeit im Sinngehalt nicht in seine Prüfung einbezogen hat.
Eine Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht kann sich bei zw ei Bildzeichen ergeben, wenn sie in ihrem Sinngehalt übereinstimmen, sofern die ältere Marke von Haus aus oder infolge ihrer Benutzung über eine besondere Kennzeich-
nungskraft verfügt (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. I 1997, 6191 = GRUR 1998, 387, 390 Tz. 24 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma).
Für das Revisionsverfahren ist von einer besonderen Kennzeichnungskraft der Klagemarken auszugehen. Diese weisen in ihren charakteristischen Ausgestaltungen von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts verfügen die Klagemarken über eine hohe Bekanntheit im Verkehr. Zu Recht weist die Revision darauf hin, daß die Klägerin in den Tatsacheninstanzen einen Bekanntheitsgrad von 90 % in den angesprochenen Verkehrskreisen geltend gemacht hat. Bei einem derartigen Bekanntheitsgrad, der der Prüfung im Revisionsverfahren zugrunde zu legen ist, ist von einer besonders hohen Kennzeichnungskraft auszugehen. Danach ist eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen in der Bedeutung nicht von vornherein ausgeschlossen.
Das Berufungsgericht wird den Bedeutungsgehalt der Marken der Klägerin und des Bildzeichens der Beklagten zu ermitteln und auch insoweit die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen haben.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann
49
Das Berufungsgericht hat im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Zeichen zu Recht verneint. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 45 - Kinder II). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Marken kommt ein auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG gestützter Unterlassungsanspruch nicht in Betracht.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

26
Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung zu beurteilen , weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits eine Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH GRUR 2006, 60 Tz. 17 - coccodrillo).
32
Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen hervorruft. Die Beurteilung des Gesamteindrucks liegt im Wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (vgl. BGH, Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 45 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/Barbie B). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

22
d) Das Bundespatentgericht ist weiter rechtsfehlerfrei davon ausgegangen , dass eine Gefahr der Verwechslung der beiden Marken auch nicht wegen einer Übereinstimmung in ihrem Sinngehalt gegeben ist. Zwischen einer Wort /Bildmarke und einer Bildmarke kann zwar eine Verwechslungsgefahr wegen einer Übereinstimmung im Bedeutungsgehalt der Zeichen bestehen. Wird der Gesamteindruck der Wort-/Bildmarke wie hier bei der angegriffenen Marke durch deren Wortbestandteil geprägt, so ist aber Voraussetzung für eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt der Zeichen, dass das Wort aus der Sicht der angesprochenen Durchschnittsverbraucher die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes darstellt (vgl. BGH GRUR 1999, 990, 992 - Schlüssel; Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder). Diese Voraussetzung hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei verneint. Zwar gebe der Wortbestandteil "coccodrillo", der in der italienischen Sprache "Krokodil" bedeute, den Sinngehalt der älteren Bildmarke erschöpfend wieder. Nach Ansicht des Bundespatentgerichts erschließt sich dieser Bedeutungsgehalt dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher jedoch nicht in naheliegender und ungezwungener Weise. Dem angesprochenen breiten Verbraucherpublikum, dem im wesentlichen nur gängige Basiswörter der italienischen Sprache geläufig seien, liege die Annahme fern, es handele sich bei dem Wort "coccodrillo" um das aus irgendeiner romanischen Fremdsprache stammende Wort für "Krokodil". Viel- mehr werde es darin eine Phantasiebezeichnung sehen, selbst wenn ein Bezug zu dem abgebildeten Tier hergestellt werde.
30
(3) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Pralinenform markenmäßig benutzt, zutreffend auf das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers abgestellt. Es hat jedoch nicht berücksichtigt , dass der Verkehr nach der Lebenserfahrung die Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffasst, weil es bei der Warenform zunächst um eine funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht. Auch eine besondere Gestaltung der Ware selbst wird danach eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (vgl. BGHZ 153, 131, 140 - Abschlussstück; 171, 89 Tz. 26 - Pralinenform I).
36
Für die Beurteilung des Gesamteindrucks der Klagemarke ist die Registereintragung maßgeblich (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). In der Form, in der die Klagemarke 3 im Register wiedergegeben ist, ist der Wortbestandteil „LEVI'S“ deutlich sichtbar. Er tritt deshalb entgegen der Annahme des Berufungsgerichts bei der Beurteilung des visuellen Eindrucks der Klagemarke nicht derart weit in den Hintergrund, dass er den Gesamteindruck des Zeichens von Haus aus nicht mitbestimmt. Die konkrete Art der Anbringung der Klagemarke auf den Jeans der Klägerin ist dagegen nicht von Bedeutung. Auf außerhalb der Kennzeichnung liegende Begleitumstände kommt es bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht an (vgl. BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, GRUR 2004, 598, 599 = WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling; BGHZ 171, 89 Tz. 38 - Pralinenform

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 156/99 Verkündet am:
24. Januar 2002
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
BANK 24
Zur Frage, wann eine Ähnlichkeit zwischen Dienstleistungen (hier: "Finanzwesen"
bzw. "Betrieb einer bei Kauf oder Miete von Immobilien nutzbaren Datenbank
im Internet") gegeben ist.
BGH, Urt. v. 24. Januar 2002 - I ZR 156/99 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 24. Januar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und
Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 4. Mai 1999 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin, die als "Bank 24 AG" firmiert, ist eine sogenannte Direktbank , die ihre per Telefon, Telefax oder PC/Btx erreichbare Geschäftstätigkeit im September 1995 aufgenommen hat. Sie ist Inhaberin der für "Finanzwesen" am 31. März 1995 angemeldeten und am 4. August 1995 eingetragenen Wort-/ Bildmarke Nr. 395 13 986 gemäß der nachfolgenden Darstellung

und der entsprechenden am 31. März 1995 angemeldeten und am 18. Juli 1995 für "Finanzwesen" farbig eingetragenen Bildmarke Nr. 395 13 987.
Darüber hinaus verfügt die Klägerin über eine Reihe anderer mit der Zahl "24" zusammengesetzter oder diese Zahl in Alleinstellung darstellender eingetragener Zeichen, die teils früher, teils später angemeldet worden sind.
Die Beklagten betrieben unter der Bezeichnung "immobilien 24" seit Oktober 1995 im Internet eine bei Kauf oder Miete von Anbietern und Nachfragern von Immobilien nutzbare Immobiliendatenbank. Der Beklagte zu 1 war zugleich Inhaber der am 29. März 1996 angemeldeten und am 3. Dezember 1996 eingetragenen Wortmarke "IMMOBILIEN 24". Die Eintragung ist für eine größere Anzahl von Waren der Klasse 16 sowie von Dienstleistungen der
Klassen 35 und 38 erfolgt, darunter "Herausgabe von Werbetexten als Druckereierzeugnisse und/oder durch elektronische Datenübermittlung ('elektronische Zeitung'), insbesondere Übertragung und Verbreitung von Werbeinseraten Dritter auf dem Gebiet des Immobilienwesens in elektronischen Kommunikationsnetzen ; Sammeln und Liefern von Nachrichten, insbesondere auf dem Gebiet des Immobilienwesens". Ihre Beteiligung an dem Datenbankunternehmen nebst dem Recht an der Marke haben die Beklagten nach Zustellung der Klage an ein drittes Unternehmen veräuûert.
Die Klägerin sieht in dem Betrieb der Datenbank eine Verletzung ihrer Marken und ihres Unternehmenskennzeichens. Sie hat vorgetragen, sie habe das Zeichen "BANK 24" durch einen auûerordentlich hohen Werbeaufwand bereits im Jahre 1995, erst recht aber in den folgenden Jahren, zu einem hohen Bekanntheitsgrad geführt. Die Beklagten hätten einen hierdurch begründeten Ruf und die Wertschätzung ihres, der Klägerin, Unternehmens für ihre gewerbliche Betätigung ausgenutzt. Es bestehe eine Verwechslungsgefahr, zumal die angesprochenen Verkehrskreise die auf Immobilien bezogene Tätigkeit der Beklagten mit ihrer, der Klägerin, Geschäftstätigkeit in Verbindung brächten, denn als Bankunternehmen finanziere sie auch Immobiliengeschäfte. Im Verhalten der Beklagten liege auch ein Verstoû gegen § 1 UWG.
Die Klägerin hat beantragt,
1. die Beklagten unter Androhung von Ordnungsgeld zu verurteilen , es zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken die von ihnen im Internet betriebene Immobiliendatenbank mit der Kennzeichnung "IMMOBILIEN 24" zu bewerben, insbesondere wenn dies geschehe wie in den als Anlage K 4 vorgelegten InternetComputerausdrucken ;
2. den Beklagten zu 1 darüber hinaus zu verurteilen, in die Löschung der Marke "IMMOBILIEN 24", Register-Nr. 396 15 734, einzuwilligen.
Die Beklagten sind dem entgegengetreten. Sie haben eine Verwechslungsgefahr , vor allem eine Zeichen- und Dienstleistungsähnlichkeit sowie auch die behauptete Kennzeichnungskraft und Verkehrsbekanntheit der Kennzeichen der Klägerin in Abrede gestellt.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche mangels einer Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der Zeichen für unbegründet erachtet. Es hat dazu ausgeführt:
Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch i.S. von § 14 Abs. 5 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei mangels einer Verwechslungsgefahr zu verneinen. Es fehle bereits an einer Ähnlichkeit der durch die einander gegenüberstehenden Zeichen erfaûten Dienstleistungen. Die Beklagten betrieben unter der eingetragenen Marke "IMMOBILIEN 24" eine in das Internet eingestellte Datenbank, in der private und gewerbliche Nutzer Immobilien zum Kauf oder zur Miete anbieten und an solchen Angeboten Interessierte sich unterrichten könnten. Damit bewegten sich die Beklagten auf einem Tätigkeitsfeld, das von der durch die Klägerin ausgeübten gewerblichen Betätigung auf dem Gebiet des Finanzwesens grundverschieden sei. Selbst wenn es so anzusehen wäre, als ob die Beklagten auch Immobiliengeschäfte vermittelten, entstünde keine Dienstleistungsähnlichkeit zwischen einer derartigen Betätigung und den durch die Klagemarke erfaûten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens. Eine Berührung der Dienstleistungsbereiche im markenrechtlichen Sinne lasse sich vor allem nicht unter dem von der Klägerin hierfür ausschlieûlich herangezogenen Gesichtspunkt begründen, sie finanziere unter anderem Immobiliengeschäfte von Kunden.
Auch eine Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens mit der Klagemarke sei zu verneinen. Da nur die Gesamtbezeichnung "BANK 24" für den im Verkehr entstehenden Eindruck prägend sei, nicht jedoch einzelne Bestandteile, weiche das Gesamtzeichen "IMMOBILIEN 24" hiervon ersichtlich ab.
Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens sei ebenfalls zu verneinen. Die Klägerin habe nicht vorgetragen, daû sich im Zeitpunkt , in dem die Beklagten die Benutzung des Zeichens im Oktober 1995 aufgenommen hatten, durch Gewöhnung im Verkehr bereits die Vorstellung einer von ihr, der Klägerin, verwendeten Zeichenserie mit dem Stammbestandteil "24" herausgebildet habe. Sie habe erst Mitte des Monats September 1995 damit begonnen, unter ihrem Zeichen "BANK 24" im Fernsehen zu werben; in überregionalen und regionalen Zeitungen habe sie erst seit November 1995 Leistungen unter den Zeichen "Kombi 24", "Anlage 24" und "Cash Spar 24" beworben. In so kurzer Zeit könne sich bei den durch das sogenannte Direktbanking angesprochenen Verkehrskreisen noch nicht die Vorstellung von einer serienmäûigen Verwendung des Zeichenbestandteils "24" verfestigt haben.
Wegen der fehlenden Dienstleistungsähnlichkeit komme auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne in Betracht.
Einen Schutz der Klagemarke unter dem rechtlichen Gesichtspunkt einer Ausnutzung des Rufs oder der Wertschätzung einer bekannten Marke gemäû § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG könne die Klägerin nicht beanspruchen. Insoweit fehle es schon an der erforderlichen Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke und dem beanstandeten Zeichen. Des weiteren könne nicht festgestellt werden, daû sich die Klagemarke bei Beginn der Kollisionslage im Oktober 1995 bereits zu einer im Inland bekannten Marke entwickelt gehabt habe.
Auch aus ihrer Unternehmenskennzeichnung stehe der Klägerin der Unterlassungsanspruch nicht zu. Es fehle insoweit ebenfalls sowohl an einer Zeichenähnlichkeit als auch an der erforderlichen Branchennähe. Für das Un-
ternehmenskennzeichen sei des weiteren keine Bekanntheit feststellbar, die den Anforderungen des § 15 Abs. 3 MarkenG, bezogen auf den Beginn der Kollisionslage, entspreche. Schlieûlich sei der Unterlassungsanspruch auch nicht nach § 1 UWG gerechtfertigt.
Mangels Dienstleistungsähnlichkeit und mangels Zeichenähnlichkeit bestehe auch kein Löschungsanspruch gegenüber dem Beklagten zu 1.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand. Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache.
1. Das Berufungsgericht hat den aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG geltend gemachten Unterlassungsanspruch versagt. Das erweist sich als nicht frei von Rechtsfehlern.
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Danach kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und umgekehrt sowie durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen werden (st. Rspr.; BGH, Urt. v. 3.5.2001 - I ZR 18/99, WRP 2001, 1447, 1448 f. - Ichthyol, m.w.N.).

a) Das Berufungsgericht hat eine Ähnlichkeit zwischen den von der Klagemarke erfaûten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens und den von den Beklagten erbrachten Dienstleistungen mittels ihrer in das Internet eingestellten Datenbank, in der private und gewerbliche Nutzer Immobilien zum Kauf oder zur Miete anbieten und an solchen Angeboten Interessierte sich unterrichten können, verneint. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
Bei der Auslegung des Begriffs der Dienstleistungsähnlichkeit i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - es handelt sich bei dieser Bestimmung um die unmittelbare Übernahme der Vorschrift des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL - ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften auch der Inhalt des 10. Erwägungsgrundes zur Markenrechtsrichtlinie heranzuziehen (EuGH Slg. 1998, I-5507 Tz. 15 = GRUR 1998, 922 - Canon). Dort heiût es, daû es der Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten, wobei der Schutz im Fall der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Dienstleistungen absolut ist, sich aber ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marken und der jeweiligen Dienstleistungen erstreckt. Dabei ist es erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit auch bezüglich der Dienstleistungen im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 15 - Canon; BGH, Beschl. v. 21.1.1999 - I ZB 15/94, GRUR 1999, 731, 733 = WRP 1999, 928 - Canon II). Bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen , die das Verhältnis zwischen den Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere Art und Zweck der Dienstleistung, das heiût der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistung, und die Vorstellung des Verkehrs , daû die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht
werden (BGH, Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 165 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, m.w.N.).
Das Berufungsgericht hat angenommen, daû sich die Beklagten auf einem Tätigkeitsfeld bewegten, das von den durch die Klägerin ausgeübten gewerblichen Betätigungen auf dem Gebiet des Finanzwesens grundverschieden sei. Die Beklagten stellten dem interessierten Verkehr ein elektronisch abrufbares Informationsmedium auf dem Immobiliensektor zur Verfügung, betätigten sich jedoch selbst nicht einmal als Immobilien- oder Wohnungsvermittler, ebensowenig wie sie aus dem Nachweis und/oder der Vermittlung von Kaufoder Mietverträgen bei Immobilien gewerbliche Einkünfte erzielten. Selbst wenn die Beklagten Immobiliengeschäfte vermittelten, würde das keine Dienstleistungsähnlichkeit zwischen einer derartigen Betätigung und den durch die Klagemarke erfaûten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens herbeiführen. Eine Berührung der Dienstleistungsbereiche lasse sich vor allem nicht unter dem von der Klägerin hierfür ausschlieûlich herangezogenen Gesichtspunkt begründen, sie finanziere unter anderem Immobiliengeschäfte von Kunden. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand; sie verstöût gegen die allgemeine Lebenserfahrung.
Allerdings hat das Berufungsgericht zutreffend die Kennzeichnungskraft der Klagemarke, insbesondere ihre Bekanntheit, bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit unberücksichtigt gelassen. Das entspricht - entgegen der Auffassung der Revision - der verbindlichen Auslegung der Vorschrift des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR 1998, 922, 924 Tz. 24 - Canon).
Das Berufungsgericht hat aber rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen , daû gerade Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens und solche auf dem Gebiet des Immobilienwesens eine enge Beziehung zueinander haben. Das schlägt sich unter anderem darin nieder, daû Banken nicht nur traditionsgemäû bei der Finanzierung von Immobiliengeschäften maûgeblich beteiligt sind, sondern sich insbesondere auch selbst auf dem Gebiet des Immobilienwesens geschäftlich betätigen. Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung des weiteren vernachlässigt, daû zwar im heutigen Geschäftsleben in vielen gewerblichen Branchen eine bankenmäûige Finanzierung stattfindet, daû jedoch angesichts der regelmäûig erheblichen Preise allein auf dem G ebiet der Immobiliengeschäfte eine bankenmäûige Finanzierung vor allem auch im Bereich des privaten Immobilienerwerbs den Regelfall darstellt. Bei dieser Sachlage und unter Berücksichtigung der erwähnten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, nach der die Frage der Dienstleistungsähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, hätte das Berufungsgericht eine - möglicherweise nur geringe - Dienstleistungsähnlichkeit nicht verneinen dürfen.
Deshalb kann die Verneinung einer Verwechslungsgefahr allein wegen fehlender Dienstleistungsähnlichkeit (vgl. BGH, Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 165 = WRP 1998, 1078 - JOHN LOBB) keinen Bestand haben.

b) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr auch verneint, weil es an einer Markenähnlichkeit fehle. Das kann zwar im Ausgangspunkt nicht beanstandet werden, weil auch das Tatbestandsmerkmal einer Markenähnlichkeit i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unabdingbare Vorausset-
zung der Annahme einer Verwechslungsgefahr ist (vgl. BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 247 = WRP 1999, 196 - LIBERO). Die Annahme einer absoluten Markenunähnlichkeit zwischen der Klagemarke "BANK 24" und der angegriffenen Bezeichnung "IMMOBILIEN 24" verstöût aber - auch unter Berücksichtigung der vom Berufungsgericht unbeanstandet getroffenen Feststellung, die Klagemarke werde in ihrem Gesamteindruck nicht von dem Bestandteil "24" geprägt - gegen die allgemeine Lebenserfahrung. Das Berufungsgericht hätte bei seiner Beurteilung die Übereinstimmung der Bezeichnungen in ihrem jeweiligen Bestandteil "24" nicht unberücksichtigt lassen und eine hierdurch bewirkte - wenn auch geringe - Markenähnlichkeit nicht verneinen dürfen.

c) Mit der Kennzeichnungskraft der Klagemarke hat sich das Berufungsgericht - von seinem rechtlichen Ausgangspunkt folgerichtig - nicht beschäftigt und unmittelbar hierzu Feststellungen nicht getroffen. Es hat sich allerdings im Zusammenhang mit der Prüfung einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens und des erweiterten Schutzes der bekannten Marke mit der Bekanntheit der Klagemarke befaût und diese verneint. Es hat dabei als maûgeblichen Zeitpunkt für die Kollisionsprüfung Oktober 1995 zugrunde gelegt, weil die Beklagten damals erstmals im Internet mit der angegriffenen Bezeichnung aufgetreten seien. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.
Da sich dem Unterlassungsantrag nicht ohne weiteres entnehmen läût, daû die Klägerin nur eine bestimmte Verwendungsweise der angegriffenen Bezeichnung durch die Beklagten verboten wissen will, ist in der Revisionsinstanz davon auszugehen, daû die Klägerin jede Verwendungsweise, nämlich nicht nur die Verwendung als Marke, sondern auch die Verwendung als geschäftli-
che Bezeichnung, sei es als Unternehmenskennzeichen, sei es als Werktitel, angreift. Deshalb ist, um die Kennzeichnungskraft der Klagemarke für den maûgeblichen Kollisionszeitpunkt zutreffend bestimmen zu können, für jede der vorerwähnten Verwendungsweisen auch dieser Zeitpunkt zu bestimmen.
(1) Für die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung als Marke kommt es, entgegen der Annahme des Berufungsgerichts, nicht auf den Zeitpunkt des ersten Aufeinandertreffens der einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen auf dem Markt, also auf Oktober 1995, an. Da es im Markenrecht kein Vorbenutzungsrecht gibt, ist in einem Verletzungsfall regelmäûig zu prüfen , ob im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung die Voraussetzungen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr gegeben sind. Im Streitfall ist allerdings , weil der Beklagte zu 1 selbst Inhaber der Marke "IMMOBILIEN 24" ist, von dem Zeitpunkt der Anmeldung dieser jüngeren Marke auszugehen. Schon mit dem Zeitpunkt der Anmeldung dieser Marke und der dadurch bewirkten Zuerkennung eines Anmeldetages i.S. des § 33 Abs. 1 MarkenG war der angemeldeten Marke ein Zeitrang i.S. von § 6 Abs. 2 MarkenG zugeordnet worden, der für die Frage der Kollision maûgeblich ist.
Bezogen auf den danach maûgebenden Kollisionszeitpunkt 29. März 1996 ist auf der Grundlage des - bestrittenen - Klagevorbringens von einer nicht unerheblichen Bekanntheit der Klagebezeichnung auszugehen. Nach der von der Klägerin vorgelegten Infratest-Umfrage hätte ihre Bezeichnung bereits im November/Dezember 1995 einen Bekanntheitsgrad von insgesamt 49 % erreicht. Eine indizielle Bedeutung könnte auch dem unter Beweis gestellten Vorbringen der Klägerin zukommen, daû sie allein im letzten Quartal des Jah-
res 1995 ca. 15,63 Mio. DM für TV-Werbung und 6,2 Mio. DM für Anzeigenwerbung ausgegeben habe.
(2) Bezüglich der Verwendung der angegriffenen Bezeichnung als geschäftliche Bezeichnung i.S. von § 5 Abs. 1 MarkenG wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, ob in dem erstmaligen Auftritt der Beklagten im Internet eine Benutzung der angegriffenen Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG gelegen hat. Nur wenn dies festzustellen ist und in der Internet-Präsentation nicht nur die angebotene Dienstleistung individualisiert worden ist, wofür der als Unternehmensangabe zu verstehende Hinweis auf die Beklagten auf deren Homepage sprechen könnte, müûte insoweit Oktober 1995 als der maûgebliche Kollisionszeitpunkt zugrunde gelegt werden.
Hiervon wäre ebenfalls auszugehen, sofern - was das Berufungsgericht bisher nicht festgestellt hat - in dem Internet-Auftritt der Beklagten die Inbenutzungnahme der angegriffenen Bezeichnung als Werktitel i.S. von § 5 Abs. 3 MarkenG gelegen haben sollte.

d) Das Berufungsgericht hat - auf der in der Revisionsinstanz zu unterstellenden Tatsachengrundlage - zutreffend eine Verwechslungsgefahr im engeren Sinne verneint. Angesichts des beschreibenden Inhalts des Wortbestandteils "BANK" und der beschreibenden Anklänge und Deutungen im Sinne einer Verfügbarkeit der Dienstleistungen während 24 Stunden, die von der Klägerin selbst für den Bestandteil "24" angegeben worden sind, hat es eine Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarke allein durch diese Zahl verneint und hieraus abgeleitet, daû die zwischen den Bezeichnungen "BANK 24" und "IMMOBILIEN 24" bestehenden geringen Übereinstimmungen eine Verwechs-
lungsgefahr im engeren Sinne nicht zu begründen vermögen. Hiergegen wendet sich die Revision im einzelnen nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht erkennbar.
Ohne Erfolg macht die Revision geltend, es bestehe die Gefahr einer mittelbaren gedanklichen Verwechslung der sich gegenüberstehenden Zeichen , weil die beschreibenden Zeichenbestandteile "BANK" einerseits und "IMMOBILIEN" andererseits begrifflich ähnlich seien. Mit ihrer Auffassung verläût die Revision den Bereich einer tatsächlich gegebenen Verwechslungsgefahr und macht im Ergebnis eine bloûe allgemeine Assoziation zum Anhaltspunkt für eine von ihr gesehene Verwechslungsgefahr. Das steht im Gegensatz zur Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofes, nach der insbesondere der Grad der Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der Grad der Ähnlichkeit der Marken unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zur Beantwortung der Frage einer Verwechslungsgefahr heranzuziehen ist. Diese muû auch tatsächlich festgestellt werden; sie darf weder nur vermutet werden (EuGH Slg. 2000, I4861 Tz. 34 = GRUR Int. 2000, 899 - Marca Mode/Adidas) noch reicht eine allgemeine Assoziation (BGH, Beschl. v. 25.6.1998 - I ZB 10/96, GRUR 1999, 240, 241 - STEPHANSKRONE I), wie sie von der Revision geltend gemacht wird.
Das Berufungsgericht hat auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens verneint. Es ist dabei davon ausgegangen, daû sich bei Aufnahme der Benutzung des angegriffenen Zeichens im Oktober 1995 noch keine Serie mit dem Stammbestandteil "24" herausgebildet habe. Das greift die Revision mit Erfolg an.

Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (vgl. EuGH Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 - Sàbel/Puma; BGHZ 131, 122 - Innovadiclophlont; BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587 = WRP 1999, 530 - Cefallone; Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99 - BIG, Umdr. S. 10). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont), greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb nachfolgende Bezeichnungen , die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99 - BIG, Umdr. S. 11 m.w.N.). Die Rechtsprechung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle ihre Waren oder Dienstleistungen zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für einzelne Waren- oder Dienstleistungsarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Anlaû zu einer solchen Schluûfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen - wie hier die Klägerin nach ihrer vom Berufungsgericht bisher ungeprüften Behauptung mit dem Bestandteil "24" - mit demselben Zeichenbestandteil innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten ist. Ob die Klägerin im Tatsächlichen diese Voraussetzungen zu dem hier maûgebenden Kollisionszeitpunkt erfüllt hat - das haben die Beklagten in Abrede gestellt -,
wird das Berufungsgericht im neu eröffneten Berufungsverfahren zu prüfen haben.
Dabei kommt es in diesem Zusammenhang - wie oben zu II. 1. c) (1) ausgeführt - nicht auf den Zeitpunkt der Aufnahme der Benutzung der angegriffenen Kennzeichnung durch die Beklagten an, sondern auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke des Beklagten zu 1, den 29. März 1996.
Das macht die Revision zutreffend zum Ausgangspunkt ihrer Rüge. Zur tatsächlichen Lage und zur Bekanntheit eines Stammbestandteils "24" in diesem Zeitpunkt hat das Berufungsgericht Feststellungen bisher nicht getroffen. Insoweit ist für die Revisionsinstanz der Vortrag der Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 15. September 1997 als richtig zu unterstellen, daû die Klägerin Inhaberin von neun Marken mit dem Zeitrang vom 15. Mai 1995 ist, die in der Weise gebildet sind, daû einem beschreibenden Wortbestandteil die Zahl "24" zugefügt ist (z.B. Depot 24, Dispo 24, Konto 24) und diese im Geschäftsverkehr benutzt hat (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone).
2. Bei dem gegebenen Sach- und Streitstand lieûe sich auch noch nicht abschlieûend entscheiden, ob der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch auch unter dem Gesichtspunkt der Ausnutzung des Rufs und der Wertschätzung der - nach ihrem Vortrag - bekannten Marke "BANK 24" nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zusteht. Sofern es darauf ankommen sollte, würde das Berufungsgericht auch insoweit weitere Feststellungen, insbesondere zur Bekanntheit, zu treffen haben.
3. Soweit die Klägerin den Unterlassungsanspruch auch auf ihr Unternehmenskennzeichen "BANK 24" stützt (§ 15 Abs. 2 und 4 MarkenG), kann auf die Ausführungen bezüglich der Klagemarke verwiesen werden. Für diese Klagegrundlage ergibt sich nichts maûgeblich anderes als für den Anspruch aus der Klagemarke. Insoweit ist die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, also einer in Anbetracht der übereinstimmenden Bestandteile der einander gegenüberstehenden Kennzeichen bestehenden Verkehrsvorstellung von wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen zwischen den Parteien , nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, sofern - was bisher allerdings noch nicht festgestellt worden ist - von einer Verkehrsbekanntheit des Unternehmenskennzeichens der Klägerin auszugehen ist.
4. Das Berufungsgericht hat den von der Klägerin geltend gemachten Löschungsanspruch verneint, weil es sowohl an einer Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) als auch an einer unzulässigen Rufausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke der Klägerin (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG) fehle. Auch diese Beurteilung kann keinen Bestand haben , weil im derzeitigen Verfahrensstadium eine Verwechslungsgefahr und damit ein Löschungsanspruch nach §§ 55, 51 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ebensowenig ausgeschlossen werden kann wie ein solcher nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.
Insoweit wird das Berufungsgericht, soweit es darauf ankommen sollte, bei seiner erneuten Entscheidung zu beachten haben, daû - anders als bei der mit dem Unterlassungsanspruch angegriffenen konkreten Verwendung der angegriffenen Bezeichnung im Internet - die Frage der Waren-/Dienstleistungs-
ähnlichkeit nach den Eintragungen im Markenregister zu prüfen ist. Das Berufungsgericht wird demgemäû insbesondere zu beurteilen haben, ob die Ware "Druckereierzeugnisse" sowie die Dienstleistungen "Werbung", "Herausgabe von Werbetexten als Druckereierzeugnisse und/oder durch elektronische Datenübermittlung (©elektronische Zeitung©)" sowie "Sammeln und Liefern von Nachrichten, insbesondere auf dem Gebiet des Immobilienwesens", für die die angegriffene Marke Schutz genieût, mit den Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens, für die die Klagemarke eingetragen ist, als ähnlich zu erachten ist.
III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

Der Markenschutz entsteht

1.
durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register,
2.
durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder
3.
durch die im Sinne des Artikels6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) notorische Bekanntheit einer Marke.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig.

(2) Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten oder diese erreichen, sind unlauter, wenn sie nicht der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen.

(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern sind stets unzulässig.

(4) Bei der Beurteilung von geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern ist auf den durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Geschäftliche Handlungen, die für den Unternehmer vorhersehbar das wirtschaftliche Verhalten nur einer eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern wesentlich beeinflussen, die auf Grund von geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, Alter oder Leichtgläubigkeit im Hinblick auf diese geschäftlichen Handlungen oder die diesen zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen besonders schutzbedürftig sind, sind aus der Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds dieser Gruppe zu beurteilen.

Unlauter handelt, wer

1.
die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft;
2.
über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden;
3.
Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er
a)
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt,
b)
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder
c)
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
4.
Mitbewerber gezielt behindert.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 45/03 Verkündet am:
3. Februar 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Russisches Schaumgebäck
Der Verletzungsrichter ist durch den Grundsatz der Bindung an die Eintragung
der Klagemarke nicht an der Feststellung gehindert, die Benutzung einer mit
der geschützten Marke identischen Bezeichnung oder Gestaltung werde in der
beanstandeten konkreten Verwendungsform vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis
verstanden und erfolge daher nicht markenmäßig, weil die der Eintragung
zugrundeliegende Feststellung hinreichender Unterscheidungskraft nicht
voraussetzt, daß der Verkehr bei jeder Verwendungsmöglichkeit einen Herkunftshinweis
annimmt.
Es ist als unlauterer Behinderungswettbewerb anzusehen, wenn ein Importeur
eines Schaumgebäcks, der für sich die Eintragung einer dreidimensionalen
Form als Marke erwirkt hat, unter Berufung auf die Marke andere Importeure
von der Benutzung dieser Form ausschließen will, die der traditionellen Form
dieses in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach einem bestimmten
staatlichen Standard von verschiedenen Unternehmen hergestellten und nach
Deutschland importierten Süßwarenprodukts entspricht.
BGH, Urt. v. 3. Februar 2005 - I ZR 45/03 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 3. Februar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 30. Dezember 2002 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin ist Inhaberin der am 19. Januar 2000 unter anderem für "Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse, feine Backwaren und Konditorwaren" unter der Nr. 399 56 035 eingetragenen dreidimensionalen Marke in der Farbe Braun gemäß den nachfolgenden Abbildungen:

Sie vertreibt in dieser Form in Deutschland ein aus Rußland und Lettland importiertes Süßwarenprodukt unter der Bezeichnung "Zeffir". Bei dem Produkt handelt es sich um ein traditionell aus Eiweißschaum und einem Fruchtmus bestehendes Schaumgebäck, das in der ehemaligen Sowjetunion nach einem

staatlichen Standard hergestellt wurde und dort unter der Bezeichnung "????" bekannt war.
Die Beklagte vertreibt gleichfalls unter der Bezeichnung "Zeffir" ein derartiges Schaumgebäck, das sie aus der Ukraine importiert. Sie hat die Löschung der Klagemarke beantragt. Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Klagemarke mit Beschluß vom 16. Juli 2003 teilweise, nämlich für die Waren "feine Backwaren und Konditorwaren" gelöscht. Über die von der Klägerin gegen diesen Beschluß eingelegte Beschwerde ist noch nicht entschieden.
Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung ihrer Marke und in der Berufungsinstanz zusätzlich unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes in Anspruch genommen.
Die Klägerin hat beantragt,
der Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu untersagen, nachfolgend abgebildetes Süßwarenprodukt dreidimensional oder zweidimensional in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu vertreiben und/oder zu bewerben:

Ferner hat sie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten sowie deren Verurteilung zur Auskunftserteilung begehrt.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.
Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagte sowohl wegen Verletzung der Klagemarke als auch unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Zwar sei wegen der Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung von der Schutzfähigkeit der Klagemarke auszugehen. Eine Markenverletzung i.S. von § 14 Abs. 2 MarkenG scheide jedoch aus, weil es an der Verwendung der angegriffenen Ware als Marke fehle. Bei dem angegriffenen Erzeugnis handele es sich um eine Konditorware einfacher Form. Das beanstandete Schaumgebäck sei entsprechend dem Vorbringen der Klägerin nur dadurch gekennzeichnet, daß seine Grundfläche kreisrund sei, seine Oberfläche leichte Wellen aufweise sowie über einen Vorsprung (Zipfel) verfüge, der nicht in der Mitte des Produkts, sondern zur Seite gerichtet angeordnet sei. Diese Gestaltung sei weder eigenartig noch originell. Sie unterscheide sich nicht merkbar von den dem Verbraucher vertrauten Formen im Bereich der Back- und Konditorwaren. Ein Törtchen oder Gebäck mit kreisrunder Grundfläche, dessen Oberfläche leichte Wellen aufweise, sei für den Verbraucher nichts Ungewöhnliches. Nichts anderes gelte für das weitere Merkmal, wonach die Oberfläche einen Zipfel aufweise. Unter diesen Umständen liege die Annahme absolut fern, daß der Verkehr aus der betreffenden Produktform auf die Herkunft der Ware aus einem Unternehmen schließe. Stelle der Vertrieb der beanstandeten Ware selbst keinen markenmäßigen Gebrauch dar, so gelte das auch für die Abbildung dieser Ware auf der Verpackung, da erkennbar aus ihr hervorgehe, daß nichts weiter dargestellt sei als die angebotene Ware als solche.

Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch bestehe auch deshalb nicht, weil der Geltendmachung des Markenrechts der von der Beklagten erhobene Einwand der mißbräuchlichen Rechtsausübung entgegenstehe. Die Klägerin habe die mit der Eintragung der Marke entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt. Sie habe vorliegend eine Produktform als dreidimensionale Marke schützen lassen, die sie nicht selbst kreiert habe. Bei der von ihr als Marke angemeldeten Warenform handele es sich um eine traditionelle russische Süßwarenspezialität, die in exakt der Form, die sich die Klägerin als Marke habe schützen lassen, seit langem in Rußland und den übrigen Staaten der ehemaligen UdSSR hergestellt und dort vertrieben werde. Außerdem sei das in Rede stehende Süßwarenprodukt bereits vor dem Anmeldetag der Klagemarke von Dritten nach Deutschland importiert und hier vertrieben worden. Für die Eintragung der einem traditionellen ausländischen, sogar bereits im Inland vertriebenen Lebensmittelprodukt entsprechenden gattungsgemäßen Warenform sei kein anderer Grund ersichtlich als der, das betreffende Produkt für sich in Deutschland zu monopolisieren und andere Unternehmen vom weiteren Vertrieb der Ware im Inland auszuschließen. Es gehe der Klägerin ersichtlich allein darum, eine Ware, die in ihrem Herkunftsland vorherrschend sei, hier für sich im Inland zu monopolisieren. Hierfür fehle es an einem berechtigten Grund.
Ein Unterlassungsanspruch aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz (§ 1 UWG a.F.) bestehe ebenfalls nicht. Es fehle, wie sich aus den Ausführungen zur fehlenden markenmäßigen Benutzung des angegriffenen Erzeugnisses ergebe, die hier entsprechend gälten, bereits an der erforderlichen wettbewerblichen Eigenart des von der Klägerin vertriebenen Süßwarenprodukts. Das von der Klägerin vertriebene Schaumgebäck zeichne sich durch

keine besonderen herkunftshinweisenden Merkmale gegenüber bekannten Produktformen auf dem Gebiet der Back- und Konditorwaren aus. Außerdem könne allein darin, daß die Beklagte im Inland eine traditionelle russische Süßwarenspezialität vertreibe, die schon vor der Klägerin in der beanstandeten Form von Dritten nach Deutschland importiert und hier vertrieben worden sei, kein unlauteres Verhalten gesehen werden.
II. Die Revision hat im Ergebnis keinen Erfolg.
1. Das Berufungsgericht hat mit Recht markenrechtliche Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten und auf Auskunftserteilung gemäß § 14 Abs. 5 und 6 i.V. mit Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG, § 242 BGB verneint.

a) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, daß der Klägerin ein Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 5 i.V. mit Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG nicht zusteht, weil es an einer Verwendung der angegriffenen Ware als Marke fehlt.
aa) Die Feststellung einer Markenbenutzung im Sinne einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt grundsätzlich voraus, daß die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig erfolgt, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz. 38 = GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999, 407 - BMW/Deenik; Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 47 ff. = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club;

BGHZ 153, 131, 138 - Abschlußstück; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, Urt.Umdr. S. 8/9 - Lila-Schokolade).
bb) Die Beurteilung, ob eine Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, obliegt im wesentlichen dem Tatrichter (BGHZ 153, 131, 139 - Abschlußstück). Das Berufungsgericht hat seine Feststellung, im Streitfall könne sowohl im bloßen Vertrieb des angegriffenen Süßwarenprodukts als auch in dessen Abbildung auf der Produktverpackung keine markenmäßige Benutzung i.S. des § 14 Abs. 2 MarkenG gesehen werden, entgegen der Ansicht der Revision rechtsfehlerfrei begründet.
(1) Das Berufungsgericht hat darauf abgestellt, daß der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher in dem angegriffenen Süßwarenprodukt der Beklagten nur die Ware selbst sehen wird, nicht aber auch einen Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen. Es handele sich um ein Konsumgut aus dem Bereich der Back- und Konditorwaren. Der Verbraucher sei bei diesen Waren an die Verwendung vielfältiger Formen gewöhnt, die er deshalb häufig lediglich als solche und nicht auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen verstehe. Eine markenmäßige Benutzung der Warengestaltung komme bei derartigen Waren grundsätzlich nur in Betracht, wenn besondere Merkmale gegeben seien. Diese lägen im Streitfall nicht vor. Die Gestaltung des beanstandeten Schaumgebäcks der Beklagten unterscheide sich nicht merkbar von den dem Verbraucher vertrauten Formen im Bereich der Back- und Konditorwaren. Ein Törtchen oder Gebäck mit kreisrunder Grundfläche, dessen Oberfläche leichte Wellen aufweise, sei für den Verbraucher nichts Ungewöhnliches. Es sei auch weder dargetan noch ersichtlich, daß es sich bei der Klagemarke um eine auf-

grund langjähriger Benutzung dem Verkehr besonders bekannte, auf die Klägerin hinweisende Warenform handele.
(2) Diese Erwägungen des Berufungsgerichts lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Es entspricht der Lebenserfahrung, daß der Verkehr die Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffaßt (BGHZ 153, 131, 140 - Abschlußstück, m.w.N.). Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht weiter darauf abgestellt, daß sich im vorliegenden Fall eine Kennzeichnungsfunktion der angegriffenen Produktform weder aus den Gestaltungsgewohnheiten auf dem einschlägigen Warengebiet noch daraus ergibt, daß die Gestaltung der Klagemarke als Herkunftshinweis auf die Klägerin bekannt geworden ist (vgl. dazu BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-StreifenKennzeichnung ). Mit Recht hat das Berufungsgericht weiter angenommen, daß der Verkehr unter diesen Umständen auch in der Abbildung der Ware auf der Verpackung nur eine bildliche Beschreibung des in der Verpackung befindlichen Süßwarenprodukts als solches sieht und keinen Hinweis auf die Herkunft der abgebildeten Ware. Abbildungen, die sich in der Darstellung der typischen Merkmale der Ware erschöpfen, faßt der Verkehr nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft auf (vgl. BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 504 = WRP 2004, 752 - Gabelstapler II; Beschl. v. 29.4.2004 - I ZB 26/02, GRUR 2004, 683, 684 = WRP 2004, 1040 - Farbige Arzneimittelkapsel , m.w.N.).
cc) Soweit die Revision beanstandet, diese Feststellungen des Berufungsgerichts widersprächen dem Grundsatz, daß der Verletzungsrichter an die Eintragung der Klagemarke gebunden sei, ihr also eine zumindest schwache

Kennzeichnungskraft zubilligen müsse, vermag sie einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts nicht aufzuzeigen.
(1) Die Revision sieht einen Widerspruch darin, daß aus den Feststellungen des Berufungsgerichts zum Fehlen der Herkunftshinweisfunktion der - ihrer Ansicht nach mit der geschützten Form identischen - angegriffenen Gestaltung folge, daß auch die Klagemarke nicht geeignet sei, den Verkehr auf die Herkunft des nach der Klagemarke gestalteten Produkts hinzuweisen. Dies ist nicht der Fall. Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht nicht gegen den Grundsatz verstoßen, daß das Verletzungsgericht an die Eintragung der Klagemarke gebunden ist (vgl. dazu BGHZ 156, 112, 117 f. - Kinder; BGH, Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE; Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, Urt.Umdr. S. 7 - Lila-Schokolade).
(2) Ein Verstoß gegen die Bindung des Verletzungsgerichts an die Eintragung der Klagemarke ist nicht gegeben, weil sich diese Bindung nur auf die Tatsache der Eintragung und die zugrundeliegenden Feststellungen zu den Eintragungsvoraussetzungen und -hindernissen bezieht, die bei der Eintragung eines Zeichens als Marke Prüfungsgegenstand sind (BGH GRUR 2000, 888, 889 - MAG-LITE). Der Verletzungsrichter hat deshalb davon auszugehen, daß bei eingetragenen Marken ein Eintragungshindernis nicht besteht. Es ist ihm folglich verwehrt, der Marke in der eingetragenen Form beispielsweise jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Dieses Verbot hat das Berufungsgericht beachtet. Es hat nicht darauf abgestellt, daß der eingetragenen dreidimensionalen Marke für feine Backwaren und Konditoreiwaren jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

(3) Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, daß das Berufungsgericht eine Herkunftshinweisfunktion der (identischen) angegriffenen Verletzungsform verneint hat. Einem Zeichen ist zwar gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG die Eintragung zu versagen, wenn ihm die (konkrete) Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von ihm erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 683, 684 - Farbige Arzneimittelkapsel, m.w.N.). Diese Eignung kommt einem Zeichen aber nicht erst dann zu, wenn es bei jeder Art von Verwendung im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird. Es reicht vielmehr aus, daß für ein Zeichen, das bei einer Vielzahl von Verwendungen vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden wird, noch weitere praktisch bedeutsame Einsatzmöglichkeiten bestehen, bei denen jedenfalls ein maßgeblicher Teil des angesprochenen Verkehrs einen Herkunftshinweis annehmen wird (BGH, Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 242 - SWISS-ARMY). Eine dahingehende der Eintragung der Klagemarke zugrundeliegende Erwägung hat das Berufungsgericht nicht in Zweifel gezogen.
(4) Im Regelfall besteht somit zwischen der Feststellung des Verletzungsrichters , die Benutzung einer mit der geschützten Marke identischen Bezeichnung oder Gestaltung werde in der beanstandeten konkreten Verwendungsform vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden, und der der Eintragung vorausgehenden Beurteilung, daß das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht bestehe, kein Widerspruch. Dies gilt auch, wenn - wie im Streitfall - eine dreidimensionale Form als Marke eingetragen ist und diese Form von dem wegen Verletzung der Marke in Anspruch Genommenen als Gestaltung für eine im Warenverzeichnis angesprochene Ware - hier Konditorware - verwendet wird. Denn einerseits kann der Eintragung der Klagemarke nicht

entnommen werden, daß die Benutzung der Marke auf eine Verwendung der eingetragenen Form als Produktform für eine konkrete Ware beschränkt ist, also allein eine Verwendung nur als Produktform gerade für das hier in Rede stehende Schaumgebäck möglich sei. Andererseits besagt die Feststellung des Berufungsgerichts, die Verwendung der Warenform bei dem von der Beklagten vertriebenen Schaumgebäck erfolge nicht markenmäßig, nichts darüber, ob es auf dem Gebiet der Back- und Konditoreiwaren nicht andere praktisch bedeutsame Einsatzmöglichkeiten der geschützten Form gibt, bei denen der Verkehr darin einen Herkunftshinweis sieht. Dies gilt auch für die Verwendung als Produktform. Denn die Erwägungen des Berufungsgerichts beziehen sich allein auf die konkrete Verwendung als Form eines (Schaum-)Gebäcks und schließen daher nicht aus, daß bei anderen Back- und Konditorwaren, bei denen derartige Formen mit Verzierungen nicht in gleicher Weise als üblich festgestellt werden, der Verkehr in der Form einen Herkunftshinweis sieht. Da die Klageform außerdem noch für andere Waren wie u.a. für Gelees, Konfitüren und Fruchtmuse eingetragen ist, bei denen eine Verwendung als Produktform nicht ohne weiteres naheliegt, sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, daß die angegriffene konkrete Verwendung im vorliegenden Fall die einzige praktisch bedeutsame Einsatzmöglichkeit der eingetragenen Form darstellt.

b) Im übrigen ist die Revision auch deshalb unbegründet, weil die die angefochtene Entscheidung selbständig tragende Annahme des Berufungsgerichts , der Geltendmachung des Markenrechts stehe der von der Beklagten erhobene Einwand mißbräuchlicher Rechtsausübung entgegen, gleichfalls aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist.
aa) Den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen kann, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, nach der Rechtsprechung des Senats

einredeweise entgegengehalten werden, daß auf seiten des Markeninhabers Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes hinsichtlich der angegriffenen Warenform als sittenwidrig i.S. des § 826 BGB oder als unlauter i.S. des § 3 UWG erscheinen lassen. Solche Umstände können darin liegen, daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (st. Rspr., vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 f. = WRP 1998, 978 - Makalu; Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000, m.w.N.). Wie das Berufungsgericht richtig erkannt hat, ist das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers im Sinne einer gewissen Bekanntheit nicht der einzige Umstand, der die Unlauterkeit oder Sittenwidrigkeit der Geltendmachung des Rechts aus einer Marke begründen kann. Das wettbewerbsrechtlich Unlautere (vgl. §§ 3, 4 Nr. 10 UWG) kann auch darin liegen , daß ein Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Zeichenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 111 - TORCH; Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin).
bb) Das Berufungsgericht hat die besonderen, die Wettbewerbswidrigkeit des Vorgehens aus der Marke begründenden Umstände darin gesehen, daß es sich bei der Warenform um eine traditionelle russische Süßwarenspezialität handelt, die exakt in dieser Form seit langem in Rußland sowie in den übrigen Staaten der ehemaligen UdSSR hergestellt, dort vertrieben und außerdem be-

reits vor dem Anmeldetag der Klagemarke von Dritten nach Deutschland importiert und hier vertrieben worden ist. Für einen dahingehenden markenrechtlichen Schutz sei kein anderer Grund ersichtlich als der, das betreffende Produkt für die Klägerin in Deutschland zu monopolisieren und andere Unternehmen wie die Beklagte vom weiteren Vertrieb der Ware im Inland auszuschließen.
cc) Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die gegen die Würdigung des Berufungsgerichts gerichteten Angriffe der Revision greifen nicht durch.
Zu Recht hat das Berufungsgericht darauf abgestellt, daß ein markenrechtlicher Schutz einer traditionellen, in Rußland und den anderen Staaten der ehemaligen UdSSR nicht nur üblichen und gängigen, sondern dort sogar vorherrschenden Produktform für die Annahme spricht, die Klägerin wolle diese Form für sich monopolisieren und zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen. Das in Rede stehende Süßwarenprodukt, das in der ehemaligen Sowjetunion nach einem bestimmten staatlichen Standard hergestellt wurde, ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bereits vor der Markenanmeldung der Klägerin von mehreren Unternehmen, die es von unterschiedlichen Herstellern in verschiedenen Staaten der früheren UdSSR bezogen haben, nach Deutschland importiert und hier vertrieben worden. Es handelt sich um ein in den Staaten der früheren UdSSR verbreitetes Produkt, das in dieser Form nicht nur von einem einzigen Unternehmen hergestellt wird und an dem der Klägerin kein ausschließliches Import- oder Vertriebsrecht zusteht. Vielmehr gab es schon zum Zeitpunkt der Anmeldung der Klagemarke eine Vielzahl mit der Klägerin konkurrierender Importeure. Der Umstand, daß die Klägerin das in Rede stehende Süßwarenprodukt nach ihrem Vortrag in Deutschland einem größeren Publikum erst nahegebracht bzw. es für ein brei-

tes Publikum erschlossen haben will, kann es entgegen der Auffassung der Revision nicht rechtfertigen, die übrigen Importeure durch die Eintragung der traditionellen Produktform als Marke und das abgeleitete Recht zur alleinigen Benutzung vom Wettbewerb auszuschließen.
2. Wettbewerbsrechtliche Ansprüche unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden Leistungsschutzes stehen - unabhängig von der Frage des Vorrangs markenrechtlicher Anspruchsgrundlagen (vgl. dazu BGHZ 149, 191, 195 f. - shell.de, m.w.N.) - der Klägerin schon deshalb nicht zu, weil sie weder Herstellerin noch Alleinvertriebsberechtigte des von ihr importierten Süßwarenprodukts ist (vgl. BGH, Urt. v. 18.10.1990 - I ZR 283/88, GRUR 1991, 223, 224 - Finnischer Schmuck; Urt. v. 24.3.1994 - I ZR 42/93, GRUR 1994, 630, 634 = WRP 1994, 519 - Cartier-Armreif; Ullmann, Festschrift für v. Gamm, 1990, S. 315, 322).

III. Danach ist die Revision der Klägerin mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Ullmann Pokrant Büscher
Schaffert Bergmann

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

18
bb) Die Feststellung, ob der Anmelder die Eintragung der Marke bösgläubig beantragt hat, erfordert eine Beurteilung unter Berücksichtigung aller sich aus den relevanten Umständen des Einzelfalls ergebenden Anhaltspunkte (vgl. Sharpston aaO Tz. 61). Soweit der - einheitliche nationale und gemeinschaftsrechtliche (vgl. Sharpston aaO Tz. 42; Ullmann GRUR 2009, 364, 365) - Begriff der Bösglaubigkeit der Anmeldung eine subjektive Einstellung des Anmelders im Sinne einer unredlichen Absicht oder eines sonstigen unlauteren Motivs voraussetzt, ist darauf aus den relevanten objektiven Umständen zu schließen (vgl. auch Sharpston aaO Tz. 58).

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Das Gericht ist nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Dies gilt insbesondere von Früchten, Zinsen und anderen Nebenforderungen.

(2) Über die Verpflichtung, die Prozesskosten zu tragen, hat das Gericht auch ohne Antrag zu erkennen.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 245/98 Verkündet am:
21. Juni 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Kinderhörspiele

a) Der Urheber, der nach § 36 Abs. 1 UrhG eine angemessene Beteiligung fordert
, braucht nicht darzutun, daß die unerwartet hohen Erträgnisse aus der
Nutzung seines Werkes gerade auf seinem schöpferischen Beitrag beruhen.
Doch kann ein grobes Mißverhältnis zwischen der vereinbarten Gegenleistung
und den Erträgnissen dann zu verneinen sein, wenn der Urheber nur
einen untergeordneten Beitrag zu dem Werk geleistet hat (im Anschluß an
BGHZ 137, 387, 397 – Comic-Übersetzungen I).

b) Der Urheber, der nach § 36 Abs. 1 UrhG Anspruch auf Einwilligung in eine
Vertragsänderung hat, kann die Anhebung seiner Vergütung auf eine (noch)
angemessene Beteiligung beanspruchen. Eine Anhebung, durch die lediglich
das grobe Mißverhältnis entfällt, reicht nicht aus.
Ist dem Kläger bei der Berechnung seines Klageanspruchs ein Fehler zu seinem
Nachteil unterlaufen mit der Folge, daû er weniger beantragt, als ihm bei Zugrundelegung
seiner Rechtsauffassung bei zutreffender Berechnung zustehen würde,
sind – wenn sich der Fehler keiner Position zuordnen läût – alle Klagepositionen
anteilsmäûig zu kürzen.
BGH, Urt. v. 21. Juni 2001 – I ZR 245/98 – OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 21. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und
die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin und auf die Anschluûrevision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg , 3. Zivilsenat, vom 30. Juli 1998 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben , als ± die Beklagte über den Betrag von 61.813,87 DM (zuzüglich 4 % Zinsen aus 57.813,69 DM seit 17. März 1994 und aus 61.813,87 DM seit 29. Oktober 1996) hinaus zur Zahlung verurteilt worden ist; ± das Berufungsgericht die Klageabweisung hinsichtlich der Titel a) bis f) der Dschungelbuch-Serie und hinsichtlich der Bambi-Serie (BU 7/8) bestätigt hat, wobei 139.445,66 DM des Klageantrags zuzüglich Zinsen auf diese zehn Hörspielproduktionen entfallen.
Die weitergehende Anschluûrevision wird zurückgewiesen.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens , an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin ist Verfasserin zahlreicher Manuskripte für Kinderhörspiele. Die Beklagte vertreibt diese ± in ihrem Auftrag von einem Dritten produzierten ± Hörspiele auf Musikkassetten zu einem günstigen Preis (Verkaufspreis ca. 10 DM). Die Klägerin erhielt für jedes Hörspiel vereinbarungsgemäû ein Honorar in Höhe von zunächst 1.500 DM, später 1.750 DM. Im Hinblick auf den Erfolg der Hörspiele verlangt sie eine Anpassung der Verträge und Zahlung der Differenz zu einem angemessenen Honorar, das sie mit 5 % des Herstellerabgabepreises (Preis der Abgabe an den Handel) bemiût.
Nachdem die Klägerin ihre Klage beschränkt hat, sind noch drei zwischen 1991 und 1993 produzierte Hörspielserien im Streit: die sog. Dinosaurier-Serie mit zehn, die Dschungelbuch-Serie mit neun und die Bambi-Serie mit vier Titeln. Die Dinosaurier-Serie knüpft mit eigenen Geschichten und selbst erfundenen Charakteren an den Film “Jurassic Park” an; die anderen beiden Serien verwenden Charaktere aus den bekannten Walt-Disney-Vorlagen, um eigene Geschichten zu erzählen. Mit Ausnahme der ersten drei Titel der Dschungelbuch-Reihe, die noch mit 1.500 DM entgolten wurden, hat die Klägerin für jedes dieser Hörspiele 1.750 DM erhalten. Bis Oktober 1996 wurden von den zehn Hörspielen der Dinosaurier-Serie 341.973, von den neun Hörspielen der Dschungelbuch-Reihe 395.506 und von den vier Bambi-Titeln 224.638 Exemplare verkauft. Bei einem Herstellerabgabepreis von zunächst 5,65 DM, ab 1994 6,21 DM ergeben sich daraus Bruttoerlöse der Beklagten in Höhe von 1.947.252,33 DM für die Hörspiele der Dinosaurier-Serie, 2.291.676,26 DM für die Hörspiele der DschungelbuchReihe und 1.344.937,90 DM für die Bambi-Hörspiele.
Die Klägerin hat vorgetragen, ihr sei zu Beginn der Zusammenarbeit mit der Beklagten bedeutet worden, daû ein nennenswerter Ertrag aus dem Vertrieb der Hörspielkassetten nicht zu erwarten sei. Von dem erfolgreichen Verkauf der Kassetten habe sie erst wesentlich später erfahren.
Das Landgericht hat die zunächst erhobene unbezifferte Klage abgewiesen. Nachdem die Beklagte im Laufe des weiteren Verfahrens die Verkaufszahlen für die fraglichen Hörspielproduktionen mitgeteilt hat, hat die Klägerin ihren Antrag beziffert und zuletzt beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 221.823,27 DM zuzüglich Zinsen zu zahlen und in eine Vertragsänderung einzuwilligen, wonach für jeden seit dem 29. Oktober 1996 verkauften Tonträger der im einzelnen benannten Hörspiele der Serien “Dinosaurier”, “Bambi” und “Dschungelbuch” eine Umsatzbeteiligung in Höhe von 5 % des Listenabgabepreises an den Handel zu zahlen sei.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Auf die Bestimmung des § 36 UrhG könne sich die Klägerin nicht berufen, weil ihre Hörspiele einer Mischkalkulation unterworfen seien. Neben den erfolgreichen Produktionen, die die Klägerin zum Gegenstand des Klageantrags gemacht habe, gebe es eine Reihe von Hörspielen, die noch nicht einmal die Herstellungskosten eingespielt hätten. Im übrigen beruhe der Erfolg der Hörspiele nicht so sehr auf der schöpferischen Leistung der Klägerin als auf den aus anderen Filmen und Romanen bekannten Figuren , für deren Verwendung sie, die Beklagte, Lizenzgebühren habe zahlen müssen, sowie auf ihren besonderen Verkaufsaktivitäten und ihrem guten Namen.
Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, daû die Klägerin die Voraussetzung des § 36 UrhG nicht dargetan habe. Das Berufungsgericht hat einen Zahlungs- und Vertragsanpassungsanspruch der Klägerin hin-
sichtlich der sechs ersten Titel der Dinosaurier-Reihe bejaht und die Beklagte zur Zahlung von 71.469,14 DM zuzüglich Zinsen sowie hinsichtlich dieser Titel zur Einwilligung in die beantragte Vertragsanpassung verurteilt. Im übrigen ± also hinsichtlich der vier neueren Titel der Dinosaurier-Reihe sowie hinsichtlich sämtlicher Titel der Dschungelbuch- und der Bambi-Reihe ± hat das Berufungsgericht die Klageabweisung bestätigt.
Hiergegen richten sich die Revision der Klägerin sowie die Anschluûrevision der Beklagten. Die Revision der Klägerin hat der Senat nur hinsichtlich der ersten sechs (von neun) Titeln der Dschungelbuch-Reihe und hinsichtlich der vier Titel der Bambi-Reihe angenommen. In diesem Umfang verfolgt die Klägerin die abgewiesenen Klageanträge weiter. Die Beklagte tritt der Revision entgegen und begehrt mit der Anschluûrevision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:


Die Anschluûrevision der Beklagten ist nur zum Teil begründet. Dagegen hat die Revision der Klägerin in dem Umfang Erfolg, in dem sie vom Senat angenommen worden ist.
I. Das Berufungsgericht hat der Klägerin hinsichtlich der Hörspielmanuskripte für die ersten sechs Produktionen der Dinosaurier-Serie einen Anspruch auf Vertragsanpassung und Zahlung nach § 36 Abs. 1 UrhG zugebilligt, einen solchen Anspruch dagegen hinsichtlich der anderen Produktionen dieser Serie
sowie hinsichtlich sämtlicher Produktionen der Dschungelbuch- und der BambiSerie verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Die Bestimmung des § 36 UrhG setze voraus, daû das Gleichgewicht von Leistung und Gegenleistung besonders schwerwiegend gestört sei und das Verhältnis der beiden Leistungen zueinander jedem billig und gerecht Denkenden als unzumutbar erscheine, wobei nicht auf den Gewinn, sondern auf die Bruttoerlöse abzustellen sei. Diese Voraussetzungen seien hinsichtlich der ersten sechs Produktionen der Dinosaurier-Serie erfüllt. Auch wenn der erfolgreiche Film ªJurassic Parkº als Anregung gedient habe und die durch diesen Film entstandene Begeisterung für Dinosaurier ausgenutzt worden sei, handele es sich um eigenständig von der Klägerin geschaffene Hörspielmanuskripte. Dabei sei die Leistung der Klägerin für den besonderen Verkaufserfolg ursächlich gewesen, der allerdings nur bei den ersten sechs Produktionen festzustellen sei. Für derartige Autorenleistungen sei ± wie eine Auskunft des Bundesverbands der Phonographischen Wirtschaft ergeben habe ± jedenfalls eine prozentuale Beteiligung am Verkaufserlös in Höhe von 5 % gerechtfertigt. Dazu stehe ± was die ersten sechs Folgen der Dinosaurier-Serie angehe ± die der Klägerin tatsächlich gewährte Vergütung in einem groben Miûverhältnis. Die Beklagte habe mit den zehn Folgen dieser Serie Erlöse von 1.947.252,33 DM erzielt. Dem stünden Pauschalhonorare der Klägerin von 1.750 DM für jede Folge, insgesamt also 17.500 DM, gegenüber. Dieses Miûverhältnis sei für die Klägerin bei Vertragsschluû noch nicht voraussehbar gewesen.
Dagegen seien die weiteren Ansprüche der Klägerin unbegründet. Zwar hätten sich die Serien ªDschungelbuchº und ªBambiº sehr gut ± teilweise sogar noch besser als die Hörspiele der Dinosaurier-Serie ± verkauft. Eine Erhöhung der Vergütung für die Klägerin komme indessen nicht in Betracht, weil die Be-
klagte für diese Produktionen erhebliche Lizenzzahlungen an den Walt-DisneyKonzern habe leisten müssen. Der Auskunft des Bundesverbands der Phonographischen Wirtschaft sei zu entnehmen, daû eine prozentuale Beteiligung des Autors am Verkaufserlös in den Fällen ausscheide, in denen die bearbeiteten Stoffe auf bekannten Vorlagen beruhten. Dieser Umstand sei der Klägerin im Zweifel bekannt gewesen. Auûerdem sei bei einem populären Stoff wie dem des Dschungelbuchs auch von vornherein mit einer erfolgreichen Vermarktung zu rechnen gewesen. Schlieûlich sei zu berücksichtigen, daû die Beklagte bei einer Reihe von Hörspielen der Klägerin nicht unerhebliche Verluste habe hinnehmen müssen.
II. Zur Anschluûrevision der Beklagten:
Die Anschluûrevision, mit der sich die Beklagte gegen die erfolgte Verurteilung richtet, ist nur zu einem geringen Teil begründet. Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht einen Anspruch der Klägerin gegenüber der Beklagten bejaht hat, halten der revisionsrechtlichen Prüfung grundsätzlich stand. Lediglich ein Rechenfehler im Klagevorbringen nötigt zu einer Korrektur des der Klägerin zugesprochenen Betrages.
1. Zutreffend und von der Anschluûrevision unbeanstandet ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daû die fraglichen Hörspielmanuskripte der Klägerin als Sprachwerke urheberrechtlichen Schutz genieûen.
2. Ohne Erfolg wendet sich die Anschluûrevision dagegen, daû das Berufungsgericht der Klägerin hinsichtlich der sechs ersten Titel der Dinosaurier-Serie dem Grunde nach einen Anspruch auf Vertragsanpassung und ± für die Vergangenheit ± Gewährung einer angemessenen Beteiligung zugebilligt hat.

a) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daû ein Anspruch des Urhebers auf Einwilligung in eine Vertragsanpassung nach § 36 Abs. 1 UrhG in Betracht kommt, wenn dem Verwerter aus der Werknutzung unerwartet hohe Erträgnisse zugeflossen sind, die zu dem dem Urheber gezahlten Entgelt in einem groben Miûverhältnis stehen (vgl. BGHZ 115, 63, 66 ± HoroskopKalender ; 137, 387, 396 ± Comic-Übersetzungen I). Dabei ist ± wie das Berufungsgericht ebenfalls mit Recht ausgeführt hat ± nicht auf den Gewinn, sondern auf den Bruttoerlös abzustellen (BGHZ 115, 63, 68 ± Horoskop-Kalender; Schrikker in Schricker, Urheberrecht, 2. Aufl., § 36 UrhG Rdn. 10; Spautz in Möhring /Nicolini, UrhG, 2. Aufl., § 36 Rdn. 9). Ob von einem groben Miûverhältnis gesprochen werden kann, richtet sich ± wie das Gesetz sagt ± nach den gesamten Beziehungen des Urhebers zu dem Verwerter; hierbei sind die den Gewinn des Verwerters schmälernden Aufwendungen zu berücksichtigen.

b) Daû das Berufungsgericht im Streitfall hinsichtlich der sechs ersten Produktionen der Dinosaurier-Reihe ein solches grobes Miûverhältnis bejaht hat, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Den Feststellungen des Berufungsgerichts ist zu entnehmen, daû die Beklagte bis Ende Oktober 1996 über 270.000 Kassetten dieser Hörspiele verkauft hat, woraus sich Erlöse von über 1,5 Mio. DM errechnen. Die Klägerin hat für diese sechs Produktionen ein Honorar in Höhe von 10.500 DM ± das sind weniger als 0,7 % der Erlöse ± erhalten. Aus den getroffenen Feststellungen ergibt sich ferner, daû für derartige Autorenleistungen eine Beteiligung von mindestens 5 % des Verkaufserlöses als angemessen anzusehen ist.
Ohne Erfolg wendet die Anschluûrevision demgegenüber ein, das Berufungsgericht habe es versäumt, die Verluste zu berücksichtigen, die bei anderen Produktionen von Hörspielen der Klägerin eingetreten seien. Zwar kann der Ver-
werter im Rahmen der Prüfung, ob ein grobes Miûverhältnis zwischen Erträgnissen und Entgelt besteht, auf Verluste verweisen, die er bei der Vermarktung früherer Werke des Urhebers erlitten hat (Begründung zu § 36 UrhG des Regierungsentwurfs , BT-Drucks. IV/270, S. 58; Schricker aaO § 36 UrhG Rdn. 11; Hertin in Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 9. Aufl., § 36 UrhG Rdn. 6). Aus dem angefochtenen Urteil ergibt sich jedoch, daû das Berufungsgericht das entsprechende Vorbringen der Beklagten zur Kenntnis genommen und seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat. Zu einer weitergehenden Berücksichtigung, insbesondere zu einer Verneinung des groben Miûverhältnisses, gab der Vortrag der Beklagten, auf den die Anschluûrevision verweist, keinen Anlaû. Zwar hat die Beklagte danach nicht mit sämtlichen Hörspielen der Klägerin einen Gewinn erwirtschaftet. Doch läût sich dem Vorbringen der Beklagten nicht im einzelnen entnehmen, in welcher Höhe Verluste eingetreten sind, die nicht durch laufende andere Produktionen von Hörspielen der Klägerin kompensiert werden konnten. Schlieûlich ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daû das der Klägerin gezahlte Entgelt verhältnismäûig kraû von dem noch als angemessen anzusehenden Honorar abweicht und in derartigen Fällen eine tatsächliche Vermutung für das Vorliegen eines groben Miûverhältnisses spricht (vgl. BGHZ 115, 63, 67 f. ± HoroskopKalender ).

c) Mit Recht hat das Berufungsgericht den Einwand der Beklagten nicht für durchgreifend erachtet, der Erfolg der fraglichen Hörspielproduktionen beruhe nicht auf den Manuskripten der Klägerin, sondern auf anderen, in erster Linie der Beklagten zuzuschreibenden Umständen. Wie der Bundesgerichtshof entschieden hat, kommt eine Anwendung des § 36 UrhG grundsätzlich auch bei eher untergeordneten Leistungen in Betracht, die im Rahmen eines Bestellvertrages erbracht werden (BGHZ 137, 387, 396 f. ± Comic-Übersetzungen I; gegen das Kausalitätserfordernis auch Schricker aaO § 36 UrhG Rdn. 12). Bei gänzlich unterge-
ordneten Leistungen, die üblicherweise durch ein Pauschalhonorar entgolten werden, erlaubt das Merkmal des groben Miûverhältnisses eine ausreichende Einschränkung. Bei der hier in Rede stehenden Leistung ± dem Verfassen des Manuskripts für ein Hörspiel ± stellt sich diese Frage indessen nicht.

d) Schlieûlich wendet sich die Anschluûrevision ohne Erfolg dagegen, daû das Berufungsgericht eine Umsatzbeteiligung von 5 %, gemessen an dem Listenpreis für die Abgabe an den Handel, als angemessen erachtet hat. Nach § 36 UrhG sei ± so die Anschluûrevision unter Berufung auf Schricker (aaO § 36 UrhG Rdn. 15) ± nur eine Anhebung der Vergütung bis zu der Grenze geschuldet, bei der von einem ªgroben Miûverhältnisº nicht mehr gesprochen werden könne. Dem kann nicht beigetreten werden.
Nach dem Gesetzeswortlaut sind bei der Anwendung des § 36 Abs. 1 UrhG zwei Grenzen zu unterscheiden: Zum einen ist dies die Grenze der Angemessenheit , also der Punkt, unterhalb dessen das dem Urheber gewährte Entgelt nicht mehr als ªeine den Umständen nach angemessene Beteiligung an den Erträgnissenº angesehen werden kann. Fehlt es in diesem Sinne an der Angemessenheit des Entgelts, kann daraus jedoch nicht geschlossen werden, zwischen Entgelt und Erträgnissen bestehe ein grobes Miûverhältnis. Von einem groben Miûverhältnis kann vielmehr nur gesprochen werden, wenn die vereinbarte Vergütung deutlich unter der Angemessenheitsgrenze liegt. § 36 UrhG zielt darauf ab, dem Urheber eine (noch) angemessene Beteiligung zuzusprechen. Das Entgelt nur so weit zu erhöhen, daû das grobe Miûverhältnis entfällt, würde diesem Ziel nicht gerecht. So ist auch die Aussage in der Senatsentscheidung ªHoroskop-Kalenderº zu verstehen, wonach die Vertragsänderung nach § 36 UrhG nur so weit gehen könne, wie dies unter Berücksichtigung der gesamten Beziehungen der Parteien notwendig ist, um die Unangemessenheit der bisherigen Beteiligung des Urhe-
bers an den Erträgnissen zu beseitigen (BGHZ 115, 63, 68). Freilich führt dies ± worauf Katzenberger (GRUR Int. 1983, 410, 421) hinweist ± dazu, daû der grob unangemessen beteiligte Urheber besser gestellt ist als derjenige, der ein zwar nicht angemessenes, aber doch nicht in einem groben Miûverhältnis zu den Erträgnissen des Verwerters stehendes Entgelt erhält (vgl. auch Brandner, GRUR 1993, 173, 177). Dies ist jedoch keineswegs ungewöhnlich: Die Rechtsordnung entläût denjenigen, der sich vertraglich gebunden hat, nicht ohne weiteres aus den eingegangenen Verpflichtungen. Eine Korrektur kommt immer nur unter strengen Voraussetzungen in Betracht, so auch beim Wegfall der Geschäftsgrundlage , als dessen besonderer Anwendungsfall die Vorschrift des § 36 UrhG verstanden wird (BGHZ 137, 387, 396 ± Comic-Übersetzungen I), oder im Rahmen des § 138 BGB. Sind die Voraussetzungen für eine Korrektur jedoch gegeben , tritt an die Stelle der gänzlich unangemessenen eine angemessene Regelung.
3. Hinsichtlich eines Teils des Zahlungsausspruchs kann das Berufungsurteil jedoch keinen Bestand haben. Insofern führt die Anschluûrevision der Beklagten zur Aufhebung und Zurückverweisung.

a) Das Berufungsgericht ist im Ansatz zutreffend davon ausgegangen, daû die Beklagte mit den sechs älteren Produktionen der Dinosaurier-Serie bis Oktober 1996 1.545.871,89 DM erlöst hat. Es hat hieraus den Anteil von 5 % errechnet (77.293,59 DM) und von diesem Betrag die erfolgten Zahlungen (10.500 DM) abgezogen. Zuzüglich der Mehrwertsteuer ergibt dies den Betrag von 71.469,14 DM. Zur Zahlung dieses Betrags zuzüglich Zinsen hat das Berufungsgericht die Beklagte verurteilt.

b) Das Klagevorbringen weist jedoch die Besonderheit auf, daû die Klägerin aufgrund eines ihr unterlaufenen Fehlers weniger beantragt hat, als sich bei Zugrundelegung der von ihr genannten Zahlen eigentlich ergeben würde. Bei zutreffender Berechnung, wie sie das Berufungsgericht zugrunde gelegt hat, ergibt sich ein Anspruch, der um etwa 35.000 DM höher ist als der von der Klägerin gestellte Zahlungsantrag. Indem das Berufungsgericht die Beklagte zur Zahlung von 71.469,14 DM verurteilt hat, hat es der Klägerin etwas zugesprochen, was sie ± bei richtiger Auslegung ihres Begehrens ± nicht verlangt hatte. Diesen Verstoû gegen § 308 ZPO muû das Revisionsgericht auch ohne Rüge beachten (vgl. BGH, Urt. v. 7.3.1989 ± VI ZR 183/88, NJW-RR 1989, 1087).
Die Klägerin hat in ihrem Schriftsatz vom 28. Januar 1998 eine Berechnung aufgestellt und danach ihren Zahlungsantrag beziffert. In dieser Berechnung (S. 4 des Schriftsatzes) sind die Beträge abgezogen worden, die die Klägerin bereits erhalten hatte (1.500 DM bzw. 1.750 DM pro Hörspiel, jeweils zzgl. MWSt.). Hierbei ist der Klägerin insoweit ein Irrtum unterlaufen, als nicht nur die Zahlungen für die 23 im Streit befindlichen Hörspiele, sondern auch die Zahlungen für zwanzig weitere Hörspiele in Abzug gebracht wurden, die nicht (mehr) Gegenstand des Klageantrags waren. Das Berufungsgericht hat demgegenüber die geleisteten Zahlungen ± rechnerisch zutreffend ± nur insoweit berücksichtigt, als sie die noch im Streit befindlichen Hörspiele betrafen. Darüber hinaus findet sich in der Berechnung (S. 3 des genannten Schriftsatzes) ein Rechenfehler, den das Berufungsgericht in seiner Berechnung ebenfalls korrigiert hat. Die beiden Punkte führen zu einer Abweichung in Höhe von 34.648,58 DM. Während sich bei zutreffender Berechnung ein Betrag von 256.471,85 DM errechnet hätte, hat die Klägerin nur Zahlung von 221.823,27 DM beantragt.
Da das Klagevorbringen nicht erkennen läût, bei welchen Positionen die aus der Sicht der Klägerin an sich bestehende Forderung unterschritten werden soll, hätte das Berufungsgericht wegen des Bestimmtheitserfordernisses des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO bei sämtlichen Positionen des Klageantrags, also bei allen damals im Streit stehenden 23 Hörspielproduktionen, einen Abzug pro rata vornehmen und diesen Abzug bei der Berechnung des Zahlungsausspruchs berücksichtigen müssen. Dies hätte zu einer Kürzung des ± rechnerisch zutreffend ermittelten ± Zahlungsanspruchs um 13,5097 % (= 9.655,27 DM) geführt. In diesem Umfang hat die Anschluûrevision Erfolg.
III. Zur Revision der Klägerin:
Die Revision der Klägerin hat Erfolg, soweit sie sich dagegen wendet, daû das Berufungsgericht die Abweisung der Klage hinsichtlich der ersten sechs Titel der Dschungelbuch-Serie und der vier Titel der Bambi-Serie bestätigt hat (Anpassungsantrag hinsichtlich dieser zehn Titel sowie Zahlungsantrag ± unter Berücksichtigung der anteilsmäûigen Kürzung um 13,5097 % ± in Höhe von 139.445,66 DM zuzüglich Zinsen).
1. Fehl geht allerdings die Rüge der Revision, das Berufungsurteil sei in diesem Punkt nicht mit Gründen versehen (§ 551 Nr. 7 ZPO). Das Berufungsurteil enthält auf Seite 22 Ausführungen, mit denen begründet wird, daû der Klägerin insofern keine Ansprüche zustehen. Damit liegt ein absoluter Revisionsgrund nach § 551 Nr. 7 ZPO nicht vor, auch wenn die gegebene Begründung unrichtig, unzureichend oder unvollständig sein sollte.
2. Die Revision rügt ferner, es widerspreche dem Grundsatz, wonach auf seiten des Verwerters nur Bruttoerträgnisse zu berücksichtigen seien, daû das
Berufungsgericht maûgeblich auf die an den Walt-Disney-Konzern gezahlten Lizenzzahlungen abgestellt habe. Diese Rüge ist ebenfalls nicht begründet. Zwar kommt es nicht entscheidend auf die Kausalität der Leistungen des Urhebers für die unerwartet hohen Erträgnisse an (vgl. BGHZ 137, 387, 397 ± ComicÜbersetzungen I). Doch ist im Rahmen des Merkmals des groben Miûverhältnisses der Umstand zu berücksichtigen, daû der Urheber nur einen untergeordneten Beitrag geleistet hat. Im übrigen können ungewöhnliche, aber notwendige Kosten, die der Verwerter für die Produktion aufwenden muû, ebenfalls bei der Frage zu berücksichtigen sein, ob ein grobes Miûverhältnis vorliegt.
3. Mit Erfolg wendet sich die Revision aber gegen die Annahme des Berufungsgerichts , daû dann, wenn für die Hörspiele sehr bekannte Stoffe bearbeitet würden, üblicherweise eine prozentuale Beteiligung des Urhebers ausscheide. Eine solche Aussage kann der Auskunft des Bundesverbands der Phonographischen Wirtschaft, auf die sich das Berufungsgericht gestützt hat, nicht entnommen werden. Diese Auskunft erwähnt lediglich, daû für die Bearbeitung vorbestehender Stoffe üblicherweise keine prozentuale Beteiligung gewährt werde. Im Streitfall geht es jedoch nicht darum, daû die Klägerin einen vorbekannten Stoff bearbeitet hätte. Mit Recht verweist die Revision auf das Vorbringen, wonach die Klägerin lediglich auf bekannte Charaktere und Namen zurückgegriffen habe, die in von ihr erdachte Geschichten mit weiteren von ihr geschaffenen Figuren Eingang gefunden hätten. Es ist nicht erkennbar, daû die vom Berufungsgericht herangezogene Auskunft auch derartige Fälle betraf; vielmehr liegt es nahe, daû dort mit der ªBearbeitung eines vorbestehenden Stoffesº etwa die Adaption einer vorhandenen Geschichte an die Form des Hörspiels oder ähnliches gemeint war. Unter diesen Umständen hätte das Berufungsgericht in Erwägung ziehen und gegebenenfalls durch weitere Auskünfte oder auf andere geeignete Weise klären müssen, ob auch für die hier in Rede stehende Autorenleistung eine prozentuale
± möglicherweise unter dem sonst als üblich festgestellten Satz von 5 % liegende ± Beteiligung üblich ist, von der dann als der angemessenen Mindestvergütung auszugehen gewesen wäre.
4. Das Berufungsgericht hat seine Abweisung dieses Teils der Klage auch damit begründet, es sei der Klägerin ªim Zweifel bekannt gewesenº, daû sich ein bekannter Stoff wie das ªDschungelbuchº besonders erfolgreich vermarkten lasse. Auch gegen diese Annahme wendet sich die Revision mit Erfolg. Das Berufungsgericht hat damit den unter Beweis gestellten Vortrag der Klägerin unberücksichtigt gelassen, wonach sie von dem groûen Erfolg der Produktionen überrascht worden sei, zumal ihr von der Beklagten laufend bedeutet worden sei, mit den fraglichen Kassetten lieûen sich kaum Erträgnisse erwirtschaften.
5. Schlieûlich reicht auch der pauschale Hinweis des Berufungsgerichts auf ªnicht unerhebliche Verlusteº nicht aus, um ein grobes Miûverhältnis zwischen dem der Klägerin gewährten Entgelt und den erwirtschafteten Erträgnissen zu verneinen. Dies gilt um so mehr, als die Erträgnisse und das gewährte Entgelt ± wie das Berufungsgericht einräumt ± noch weiter auseinanderliegen als bei den ersten sechs Produktionen der Dinosaurier-Reihe (Erträgnisse in Höhe von fast 3,35 Mio. DM stehen Pauschalhonorare von weniger als 16.750 DM gegenüber).
IV. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben, soweit die Beklagte über den Betrag von 61.813,87 DM hinaus zur Zahlung verurteilt worden ist und soweit die Klage hinsichtlich der ersten sechs Titel der Dschungelbuch-Serie und hinsichtlich der vier Titel der Bambi-Serie abgewiesen worden ist. Zur Klarstellung ist darauf hinzuweisen, daû auch der Teil der Klage, hinsichtlich dessen der Senat die Revision nicht angenommen hat, von der anteilsmäûigen Kürzung erfaût wird (s. oben unter II.3.b a.E.). Durch die Nichtannahme der Revision der Klägerin ist
die Klageabweisung daher im Umfang von 20.563,73 DM zuzüglich Zinsen rechtskräftig geworden.
Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird zunächst zu ermitteln sein, wie hoch die angemessene Vergütung in Fällen ist, in denen ein Teil des Stoffes ± etwa die Charaktere und Namen ± gegen Zahlung einer Lizenzgebühr aus anderen Werken übernommen ist. Lassen sich insofern keine zuverlässigen Daten ermitteln , wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, ob für diese Fälle in Anlehnung an die für die Dinosaurier-Serie getroffenen Feststellungen eine ± freilich deutlich unter dem dort ermittelten Wert liegende ± prozentuale Beteiligung als angemessen angesehen werden könnte. Gegebenenfalls wäre zu untersuchen, ob die gezahlten Entgelte zu einer auf diese Weise ermittelten angemessenen Beteiligung in einem groben Miûverhältnis stünden.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

(1) Der Berufungsbeklagte kann sich der Berufung anschließen. Die Anschließung erfolgt durch Einreichung der Berufungsanschlussschrift bei dem Berufungsgericht.

(2) Die Anschließung ist auch statthaft, wenn der Berufungsbeklagte auf die Berufung verzichtet hat oder die Berufungsfrist verstrichen ist. Sie ist zulässig bis zum Ablauf der dem Berufungsbeklagten gesetzten Frist zur Berufungserwiderung. Diese Frist gilt nicht, wenn die Anschließung eine Verurteilung zu künftig fällig werdenden wiederkehrenden Leistungen (§ 323) zum Gegenstand hat.

(3) Die Anschlussberufung muss in der Anschlussschrift begründet werden. Die Vorschriften des § 519 Abs. 2, 4 und des § 520 Abs. 3 sowie des § 521 gelten entsprechend.

(4) Die Anschließung verliert ihre Wirkung, wenn die Berufung zurückgenommen, verworfen oder durch Beschluss zurückgewiesen wird.

22
3. Einen neuen Klagegrund konnte die Beklagte in der Berufungsinstanz nur im Wege eines Anschlussrechtsmittels in den Rechtsstreit einführen. Der Berufungsbeklagte, der die in erster Instanz erfolgreiche Klage erweitern oder auf einen neuen Klagegrund stellen will, muss sich gemäß § 524 ZPO der Berufung der Gegenseite anschließen (vgl. BGH, Großer Senat für Zivilsachen, Beschluss vom 17. Dezember 1951 - GSZ 2/51, BGHZ 4, 229, 234; BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 40 = WRP 2011, 1174 - BCC; Zöller/Heßler, ZPO, 28. Aufl., § 524 Rn. 33; Wieczorek/Schütze/Gerken, ZPO, 3. Aufl., § 524 Rn. 7). Von der Notwendigkeit, Anschlussberufung einzulegen , ist auch dann auszugehen, wenn die Einführung eines neuen Klagegrundes eine Änderung des Sachantrags nicht erforderlich macht (vgl. BGH, Urteil vom 7. Dezember 2006 - I ZR 166/03, GRUR 2007, 605 Rn. 24 = WRP 2007, 772 - Umsatzzuwachs). Der Berufungsbeklagte, der im Berufungsrechtszug seine Klage auf einen anderen Klagegrund stützt, will damit mehr erreichen als die bloße Bestätigung der erstinstanzlichen Entscheidung über den mit der (Wider-)Klage verfolgten Anspruch (vgl. BGH, Urteil vom 7. Dezember 2007 - V ZR 210/06, NJW 2008, 1953 Rn. 15).

(1) Der Berufungsbeklagte kann sich der Berufung anschließen. Die Anschließung erfolgt durch Einreichung der Berufungsanschlussschrift bei dem Berufungsgericht.

(2) Die Anschließung ist auch statthaft, wenn der Berufungsbeklagte auf die Berufung verzichtet hat oder die Berufungsfrist verstrichen ist. Sie ist zulässig bis zum Ablauf der dem Berufungsbeklagten gesetzten Frist zur Berufungserwiderung. Diese Frist gilt nicht, wenn die Anschließung eine Verurteilung zu künftig fällig werdenden wiederkehrenden Leistungen (§ 323) zum Gegenstand hat.

(3) Die Anschlussberufung muss in der Anschlussschrift begründet werden. Die Vorschriften des § 519 Abs. 2, 4 und des § 520 Abs. 3 sowie des § 521 gelten entsprechend.

(4) Die Anschließung verliert ihre Wirkung, wenn die Berufung zurückgenommen, verworfen oder durch Beschluss zurückgewiesen wird.

(1) Die Berufungsschrift und die Berufungsbegründung sind der Gegenpartei zuzustellen.

(2) Der Vorsitzende oder das Berufungsgericht kann der Gegenpartei eine Frist zur schriftlichen Berufungserwiderung und dem Berufungskläger eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme auf die Berufungserwiderung setzen. § 277 gilt entsprechend.

(1) In der Klageerwiderung hat der Beklagte seine Verteidigungsmittel vorzubringen, soweit es nach der Prozesslage einer sorgfältigen und auf Förderung des Verfahrens bedachten Prozessführung entspricht. Die Klageerwiderung soll ferner eine Äußerung dazu enthalten, ob einer Entscheidung der Sache durch den Einzelrichter Gründe entgegenstehen.

(2) Der Beklagte ist darüber, dass die Klageerwiderung durch den zu bestellenden Rechtsanwalt bei Gericht einzureichen ist, und über die Folgen einer Fristversäumung zu belehren.

(3) Die Frist zur schriftlichen Klageerwiderung nach § 275 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 beträgt mindestens zwei Wochen.

(4) Für die schriftliche Stellungnahme auf die Klageerwiderung gelten Absatz 1 Satz 1 und Absätze 2 und 3 entsprechend.

(1) Die auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergehenden Beschlüsse des Gerichts müssen verkündet werden. Die Vorschriften der §§ 309, 310 Abs. 1 und des § 311 Abs. 4 sind auf Beschlüsse des Gerichts, die Vorschriften des § 312 und des § 317 Abs. 2 Satz 1, 2, Absatz 3 und 4 auf Beschlüsse des Gerichts und auf Verfügungen des Vorsitzenden sowie eines beauftragten oder ersuchten Richters entsprechend anzuwenden.

(2) Nicht verkündete Beschlüsse des Gerichts und nicht verkündete Verfügungen des Vorsitzenden oder eines beauftragten oder ersuchten Richters sind den Parteien formlos mitzuteilen. Enthält die Entscheidung eine Terminsbestimmung oder setzt sie eine Frist in Lauf, so ist sie zuzustellen.

(3) Entscheidungen, die einen Vollstreckungstitel bilden oder die der sofortigen Beschwerde oder der Erinnerung nach § 573 Abs. 1 unterliegen, sind zuzustellen.

(1) Die Geschäftsstelle bescheinigt auf Antrag den Zeitpunkt der Zustellung.

(2) Die Beglaubigung der zuzustellenden Schriftstücke wird von der Geschäftsstelle vorgenommen. Dies gilt auch, soweit von einem Anwalt eingereichte Schriftstücke nicht bereits von diesem beglaubigt wurden.

(3) Eine in Papierform zuzustellende Abschrift kann auch durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt werden. Anstelle der handschriftlichen Unterzeichnung ist die Abschrift mit dem Gerichtssiegel zu versehen. Dasselbe gilt, wenn eine Abschrift per Telekopie zugestellt wird.

(4) Ein Schriftstück oder ein elektronisches Dokument kann in beglaubigter elektronischer Abschrift zugestellt werden. Die Beglaubigung erfolgt mit einer qualifizierten elektronischen Signatur des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle.

(5) Ein elektronisches Dokument kann ohne Beglaubigung elektronisch zugestellt werden, wenn es

1.
nach § 130a oder § 130b Satz 1 mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Personen versehen ist,
2.
nach § 130a auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht wurde und mit einem Authentizitäts- und Integritätsnachweis versehen ist oder
3.
nach Maßgabe des § 298a errichtet wurde und mit einem Übertragungsnachweis nach § 298a Absatz 2 Satz 3 oder 4 versehen ist.

Unlauter handelt, wer

1.
die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft;
2.
über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden;
3.
Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er
a)
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt,
b)
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder
c)
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
4.
Mitbewerber gezielt behindert.

(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.

(2) Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:

1.
die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen;
2.
den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird;
3.
die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs;
4.
Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen;
5.
die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur;
6.
die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder
7.
Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.

(3) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn

1.
sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft oder
2.
mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Markt bereitgestellten Ware vermarktet wird, obwohl sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist.

(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.

(5) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat.

(1) Wer eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, kann auf Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch auf Unterlassung besteht bereits dann, wenn eine derartige Zuwiderhandlung gegen § 3 oder § 7 droht.

(2) Werden die Zuwiderhandlungen in einem Unternehmen von einem Mitarbeiter oder Beauftragten begangen, so sind der Unterlassungsanspruch und der Beseitigungsanspruch auch gegen den Inhaber des Unternehmens begründet.

(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 stehen zu:

1.
jedem Mitbewerber, der Waren oder Dienstleistungen in nicht unerheblichem Maße und nicht nur gelegentlich vertreibt oder nachfragt,
2.
denjenigen rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher Interessen, die in der Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände nach § 8b eingetragen sind, soweit ihnen eine erhebliche Zahl von Unternehmern angehört, die Waren oder Dienstleistungen gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt vertreiben, und die Zuwiderhandlung die Interessen ihrer Mitglieder berührt,
3.
den qualifizierten Einrichtungen, die in der Liste der qualifizierten Einrichtungen nach § 4 des Unterlassungsklagengesetzes eingetragen sind, oder den qualifizierten Einrichtungen aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die in dem Verzeichnis der Europäischen Kommission nach Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie 2009/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteressen (ABl. L 110 vom 1.5.2009, S. 30), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2018/302 (ABl. L 60I vom 2.3.2018, S. 1) geändert worden ist, eingetragen sind,
4.
den Industrie- und Handelskammern, den nach der Handwerksordnung errichteten Organisationen und anderen berufsständischen Körperschaften des öffentlichen Rechts im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben sowie den Gewerkschaften im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben bei der Vertretung selbstständiger beruflicher Interessen.

(4) Stellen nach Absatz 3 Nummer 2 und 3 können die Ansprüche nicht geltend machen, solange ihre Eintragung ruht.

(5) § 13 des Unterlassungsklagengesetzes ist entsprechend anzuwenden; in § 13 Absatz 1 und 3 Satz 2 des Unterlassungsklagengesetzes treten an die Stelle der dort aufgeführten Ansprüche nach dem Unterlassungsklagengesetz die Ansprüche nach dieser Vorschrift. Im Übrigen findet das Unterlassungsklagengesetz keine Anwendung, es sei denn, es liegt ein Fall des § 4e des Unterlassungsklagengesetzes vor.

(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig.

(2) Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten oder diese erreichen, sind unlauter, wenn sie nicht der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen.

(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern sind stets unzulässig.

(4) Bei der Beurteilung von geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern ist auf den durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Geschäftliche Handlungen, die für den Unternehmer vorhersehbar das wirtschaftliche Verhalten nur einer eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern wesentlich beeinflussen, die auf Grund von geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, Alter oder Leichtgläubigkeit im Hinblick auf diese geschäftlichen Handlungen oder die diesen zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen besonders schutzbedürftig sind, sind aus der Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds dieser Gruppe zu beurteilen.

Unlauter handelt, wer

1.
die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft;
2.
über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden;
3.
Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er
a)
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt,
b)
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder
c)
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
4.
Mitbewerber gezielt behindert.

19
a) Der Begriff der Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 4 Nr. 9 UWG ist weit auszulegen. Gegenstand des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes können Leistungs- und Arbeitsergebnisse aller Art sein (Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 30. Aufl., § 4 Rn. 9.21). Maßgebend ist, ob dem Erzeugnis wettbewerbliche Eigenart zukommt, ob also seine konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 15. April 2010 - I ZR 145/08, GRUR 2010, 1125 Rn. 21 = WRP 2010, 1465 - Femur-Teil, mwN). Daraus ergibt sich, dass bei der Beurteilung der Frage nach dem Gegenstand des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes von der Verkehrsauffassung auszugehen ist. Von ihr hängt es ab, ob nur ein vollständiges Produkt oder auch Teile dieses Produkts geschützte Erzeugnisse sein können (vgl. Sambuc in Harte/Henning, UWG, 2. Aufl., § 4 Nr. 9 Rn. 23). Ebenso bestimmt sich nach der Verkehrsauffassung , ob eine Gesamtheit von Erzeugnissen Schutz genießt, weil ihr als solche wettbewerbliche Eigenart zukommt. Dies kommt insbesondere im Hinblick auf Produkte und die mit ihnen funktional zusammenhängenden Zubehörstücken in Betracht. So kann nach der Rechtsprechung des Senats eine aus Puppen und für eine bestimmte Spielsituation passendem Zubehör bestehende Ausstattung wettbewerbsrechtlichen Schutz genießen (BGH, Urteil vom 28. Oktober 2004 - I ZR 326/01, GRUR 2005, 166, 168 = WRP 2005, 88 - Puppenausstattungen ). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Idee, für eine bestimmte Spielsituation ein Produkt mit dem entsprechenden Zubehör herzustellen und zu vertreiben, im Interesse der Freiheit des Wettbewerbs grundsätzlich keinen Schutz genießen kann. Als herkunftshinweisend kann jedoch die besondere Gestaltung oder eine besondere Kombination der Merkmale angesehen werden (BGH, GRUR 2005, 166, 169 - Puppenausstattung).
11
a) Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass ein Erzeugnis keine wettbewerbliche Eigenart hat, wenn der angesprochene Verkehr die prägenden Gestaltungsmerkmale des Erzeugnisses nicht (mehr) einem bestimmten Hersteller oder einer bestimmten Ware zuordnet (vgl. Köhler in Köhler /Bornkamm, UWG, 33. Aufl., § 4 Rn. 9.26). Für die wettbewerbliche Eigenart kommt es zwar nicht darauf an, ob der Verkehr den Hersteller der Ware namentlich kennt; erforderlich ist aber, dass der Verkehr annimmt, die Ware stamme von einem bestimmten Hersteller, wie auch immer dieser heißen möge, oder sei von einem mit diesem verbundenen Unternehmen in Verkehr gebracht worden (vgl. BGH, Urteil vom 15. September 2005 - I ZR 151/02, GRUR 2006, 79 Rn. 36 = WRP 2006, 75 - Jeans I; Urteil vom 24. Mai 2007 - I ZR 104/04, GRUR 2007, 984 Rn. 23 und 32 = WRP 2007, 1455 - Gartenliege).

Unlauter handelt, wer

1.
die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft;
2.
über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden;
3.
Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er
a)
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt,
b)
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder
c)
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
4.
Mitbewerber gezielt behindert.

31
bb) Die tatrichterliche Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Handtaschenmodelle ist revisionsrechtlich lediglich eingeschränkt überprüfbar (vgl. BGHZ 153, 131, 147 - Abschlussstück). Sie unterliegt im Revisionsverfahren nur insoweit der Kontrolle, als geprüft wird, ob der Tatrichter den Sachvortrag umfassend berücksichtigt hat und keine Verstöße gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze vorliegen.

Unlauter handelt, wer

1.
die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft;
2.
über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden;
3.
Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er
a)
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt,
b)
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder
c)
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
4.
Mitbewerber gezielt behindert.

(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.

(2) Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:

1.
die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen;
2.
den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird;
3.
die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs;
4.
Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen;
5.
die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur;
6.
die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder
7.
Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.

(3) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn

1.
sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft oder
2.
mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Markt bereitgestellten Ware vermarktet wird, obwohl sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist.

(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.

(5) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)