Oberlandesgericht Köln Urteil, 26. Juni 2015 - 6 U 154/14
Tenor
Die Berufung der Beklagten gegen das am 3. September 2014 verkündete Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln – 84 O 52/14 – wird zurückgewiesen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Beklagte.
Dieses Urteil und das genannte Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Vollstreckung durch die Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgrund der Urteile zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
1
G r ü n d e :
2(anstelle von Tatbestand und Entscheidungsgründen gemäß § 540 Abs. 1 ZPO)
3I.
4Die Klägerin betreibt die in Deutschland ansässigen, als „Apple Store“ bezeichneten Einzelhandelsgeschäfte, in denen Produkte der „Apple“-Gruppe angeboten werden. Die Beklagte hält Nutzungsrechte an Marken, die ursprünglich dem Unternehmen „Agfa“ zugeordnet waren. „Agfa“ war über Jahrzehnte hinweg in Europa eines der führenden Unternehmen im Bereich Fotografie und genießt heute noch entsprechende Bekanntheit. Im Jahre 1964 übernahm Agfa die belgische Firma Gevaert und firmierte anschließend als Agfa-Gevaert. Im Jahre 2004 trennte sich Agfa-Gevaert von der Fotosparte und gründete die AgfaPhoto GmbH, wobei das Markenportfolio an die Beklagte lizenziert wurde, die nunmehr auf exklusiver Basis die Marke AgfaPhoto benutzen durfte. Im Jahre 2005 meldete die AgfaPhoto GmbH Insolvenz an. Die Beklagte ist eine Holding-Gesellschaft. Sie selbst stellt weder Produkte her noch vertreibt sie Produkte, sondern vergibt Sublizenzen für einzelne Produkte und Produktgruppen an bestimmte Hersteller, die sodann für die Herstellung und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind, wobei die Beklagte unter anderem Richtlinien für ein einheitliches Design vorgibt.
5Die Beklagte ist Inhaberin der nachstehend wiedergegebenen nationalen Bildmarke DE 305 18 789, die am 2. 6. 2005 mit Priorität vom 31. 3. 2005 eingetragen wurde:
6 7Sie beansprucht Schutz für folgende Waren:
8Klasse(n) Nizza 01:
9Chemische Erzeugnisse für fotografische Zwecke, wie Papier, Folien und unbelichtete fotografische Filme und Behandlungsmittel für Filme und Papiere; Folien
10Klasse(n) Nizza 09:
11Apparate und Instrumente für fotografische Zwecke sowie Einzelteile und Zubehör davon, insbesondere Fotolaborgeräte, einschließlich Film- oder Papierentwicklungsgeräte, Belichtungsgeräte, Filmbearbeitungsgeräte, Computer, Scanner, Anzeigeeinrichtungen, Eingabevorrichtungen und dazugehörige Software; analoge und digitale Kameras und dazugehörige Software, Batterien und Speichermedien; Apparate und/oder Software zum Aufnehmen, Verwalten, Behandeln, Kommunizieren, Anzeigen, Aufnehmen, Speichern und Drucken von Bildern oder dazugehörigen Daten, einschließlich Computern, Scannern, Anzeigeeinrichtungen, Eingabevorrichtungen und Softwarepaketen; belichtete fotografische Filme und Diapositive
12Klasse(n) Nizza 16:
13Fotografien, Ausdrucke, Fotoalben
14Klasse(n) Nizza 17:
15technische Folien
16Klasse(n) Nizza 40:
17Filmentwicklung und Reproduktion von Bildern und Diapositiven; Erzeugen von Papierbildern, von fotografischen Negativfilmen, von Diapositiven oder von digitalen Medien; Bearbeitung von Fotoaufträgen; Reproduktion von Fotos; Verkleinern und Vergrößern von Bildausdrucken; elektronische Bildverbesserung.
18Die streitgegenständliche Marke wird auf den von der Beklagten vorgelegten Produkten, Lichtbildern, Werbeunterlagen und sonstigen Benutzungsnachweisen nicht in Alleinstellung verwendet, sondern stets gemeinsam mit der – als Wortmarke eingetragenen – Bezeichnung „AGFAPHOTO“, und zwar in folgender, beispielhaft wiedergegebener Form:
19 20Die Klägerin hat die Beklagte auf Löschung der oben wiedergegebenen Marke wegen Verfalls in Anspruch genommen. Eine Benutzungsrecherche habe ergeben, dass die Beklagte die Marke für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen in der eingetragenen Form in Deutschland nicht rechtserhaltend benutzt habe, jedenfalls nicht in einem ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren seit ihrer Eintragung.
21Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die vollständige Löschung der deutschen Bildmarke DE 305 18 789 einzuwilligen.
22Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.
23Die Beklagte hat behauptet, die streitgegenständliche Marke sei in dem maßgeblichen Fünfjahreszeitraum vor Klageerhebung sehr wohl rechtserhaltend benutzt worden. Sie habe einer Vielzahl von Unternehmen, welche sie auf Seite 3 ff. ihrer Klageerwiderung (Bl. 26 ff. d. A.) im Einzelnen aufgelistet hat, Lizenzen zur Benutzung der Marke für einzelne von dieser erfassten Waren oder Dienstleistungen eingeräumt. Die Lizenznehmer würden unter der angegriffenen Marke Fotokameras, Videokameras, Imager, digitale Bilderrahmen, Foto Printer, TV-Geräte, DVD-Player, DVD-Recorder, Portable Reader Player, Fotofilme, Filme mit Linse (Einwegkameras), Speicherkarten, Batterien, Fotobücher, CD- und DVD-Rohlinge, VHS, Laser Toner, Inkjet Patronen, Reinigungssets für Kameras und Displays und Fotopapier vermarkten. Über diese Vertriebshandlungen hinaus würden ihre Lizenznehmer ihre Produkte mit der angefochtenen Marke regelmäßig gemeinsam auf Messen ausstellen.
24Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Zur Begründung hat es ausgeführt, es sei zwar zweifelhaft, ob die Klägerin die Voraussetzungen der Löschung ausreichend substantiiert vorgetragen habe. Dies habe allerdings nicht zur Unschlüssigkeit der Klage geführt, da sich die Frage der rechtserhaltenden Benutzung anhand des Vortrags der Beklagten abschließend beurteilen lasse. Danach habe die Beklagte die streitgegenständliche Marke nicht in rechtserhaltender Weise benutzt. Das Zeichen werde ausschließlich in Kombination mit der Wortmarke „AGFAPHOTO“ verwendet; hierin sehe der Verkehr ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen. Dies stelle aber keine rechtserhaltende Benutzung der streitgegenständlichen Marke dar, da ihr kennzeichnender Charakter in der Kombination verändert werde. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Urteil des Landgerichts verwiesen (§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).
25Mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten und begründeten Berufung verfolgt die Beklagte weiter das Ziel der Klageabweisung. Zur Begründung wiederholt und vertieft sie ihr erstinstanzliches Vorbringen. Insbesondere trägt sie vor, sie habe die streitgegenständliche Marke und die Wortmarke nur „nebeneinander“ verwendet. Der Verkehr werde daher die streitgegenständliche Marke als Zweitmarke verstehen, vor allem, weil ihm die Bezeichnung „AGFAPHOTO“ als Unternehmensbezeichnung bekannt sei. Aber selbst, wenn man § 26 Abs. 3 MarkenG für anwendbar erachte, verändere der Zusatz „AGFAPHOTO“ den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht. Im Übrigen sei zu beachten, dass alle Waren, für die sie eine Benutzung der Marke vorgetragen habe, dem gleichen Bereich angehören würden, nämlich dem der Fotografie.
26Die Beklagte beantragt,
27unter Aufhebung des landgerichtlichen Urteils die Klage abzuweisen,
28hilfsweise,
29unter Aufhebung des landgerichtlichen Urteils samt des ihm zugrundeliegenden Verfahrens zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht zurückzuverweisen.
30Die Klägerin beantragt,
31die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.
32Die Klägerin verteidigt das Urteil des Landgerichts unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens.
33II.
34Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das auf den Verfall der streitgegenständliche Marke gestützte Löschungsbegehren der Klägerin ist gemäß §§ 55 Abs. 1, 49 Abs. 1 MarkenG begründet, da die Beklagte eine rechtserhaltende Benutzung des Zeichens innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der Marke (§ 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG) gemäß § 26 Abs. 1, 3 S. 1 MarkenG nicht dargelegt hat.
351. Grundsätzlich trägt der Kläger die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen des von ihm geltend gemachten Löschungsanspruchs wegen Verfalls. Sofern er keine genaue Kenntnis von ihm nicht zugänglichen Benutzungshandlungen und keine zumutbare Möglichkeiten hat, den Benutzungssachverhalt von sich aus aufzuklären, trifft den Markeninhaber, der insoweit unschwer Aufklärung leisten kann und dem nähere Angaben zumutbar sind, allerdings eine sekundäre Darlegungslast (BGH, GRUR 2009, 60 Tz. 19 – LOTTOCARD; GRUR 2012, 1261 Tz. 11 – Orion; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 55 Rn. 12; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, § 55 Rn. 12). In diesem Fall obliegt es dem verklagten Markeninhaber, substantiiert – gegebenenfalls unter Vorlage aussagekräftiger Unterlagen – vorzutragen, welche Benutzungshandlungen erfolgt sind (Senat, AfP 2013, 507 = juris Tz. 9 – DER SUPER SAMSTAG; OLG München, GRUR-RR 2008, 300 – ODDSET Die Sportwette). Sollte dies – was im vorliegenden Fall im Einzelnen zu prüfen wäre – erfolgt sein, bleibt es bei der Beweislast der Klägerin. Das Bestreiten einzelner, konkret vorgetragener Benutzungshandlungen „mit Nichtwissen“ hilft der Klägerin daher nicht; sie müsste den entsprechenden Vortrag der Beklagten zumindest substantiiert bestreiten (Hacker a. a. O.)
36In der zitierten Entscheidung des Senats „DER SUPER SAMSTAG“ konnte die dortige Klägerin die Verwendung der dort angegriffenen Wortmarke durch Recherchen in gängigen Internet-Suchmaschinen oder durch gezielte Kontrolle des Fernsehprogramms der Beklagten unschwer selber überprüfen. Solche Möglichkeiten haben der hiesigen Klägerin im Hinblick auf die streitgegenständliche Bildmarke nicht oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung gestanden. Die Beklagte konnte dagegen ohne weiteres – wie sie es auch getan hat – durch Vorlage von Lizenzverträgen und entsprechenden Abrechnungen die Verwendung ihrer Marke belegen. Die vom Landgericht geäußerten Bedenken hinsichtlich der Schlüssigkeit der Klage teilt der Senat daher nicht.
372. Unstreitig hat die Beklagte die streitgegenständliche Marke ausschließlich in der oben eingeblendeten Zusammenstellung mit ihrer Wortmarke „AGFAPHOTO“ verwendet, wobei klarstellend darauf hinzuweisen ist, dass der graue Rahmen um die Zusammenstellung darstellungstechnisch bedingt ist; tatsächlich sind die Zeichen jeweils ohne Umrahmung auf der Produktverpackung angebracht. Diese Form der Verwendung stellt jedoch keine rechtserhaltende Benutzung dar, da die streitgegenständliche Marke dem Verkehr nur als Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens entgegentritt, in dem die Kennzeichnungskraft der Marke gegenüber der eingetragenen Form erheblich verändert wird.
38Werden zusammen mit einer eingetragenen Marke weitere Angaben oder Zeichen verwendet, können sie für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung Bedeutung erlangen, soweit sie aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise eine direkte Verbindung mit der Marke eingehen. Eine solche Verbindung kann insbesondere durch die räumliche Nähe zu der Marke deutlich werden (Ströbele, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 26 Rn. 156; vgl. BGH, GRUR 2010, 729 Tz. 18 – MIXI). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr bei Kennzeichnung einer Ware mit zwei Zeichen darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt (BGH, GRUR 2007, 592 Tz. 13 – bodo Blue Night; GRUR 2009, 766 Tz. 51 – Stofffähnchen; GRUR 2013, 840 Tz. 20 – PROTI II; MarkenR 2015, 244 = juris Tz. 15 – PINAR).
39Denkbar ist allerdings auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht. Da zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auch deren Verwendung als Zweitmarke ausreicht, muss diese Möglichkeit in die Betrachtung miteinbezogen werden. Der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt. Die Verwendung mehrerer Marken zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung stellt eine weit verbreitete, wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar. Insbesondere ist es üblich, neben einem auf das Unternehmen hinweisenden Hauptzeichen weitere Marken zur Identifizierung der speziellen einzelnen Artikel einzusetzen. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden (BGH, GRUR 2007, 592 Tz. 13 f. – bodo Blue Night, m. w. N.)
40Anders als in dem Sachverhalt, der der zuletzt zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs zugrundelag, lässt sich allerdings für den hier in Rede stehenden Markt der fotografischen Produkte keine Gewohnheit feststellen, dass diese Produkte mit einer Hauptmarke, die auf das Unternehmen hinweist, und einer Zweitmarke für eine bestimmte Produktkategorie gekennzeichnet werden. Eine solche Gewohnheit ist weder dem Senat bekannt noch ist sie von der Beklagten vorgetragen worden. Ausschlaggebend ist, dass im vorliegenden Fall die Beklagte die Zeichenkombination für sämtliche von ihr lizenzierten Produkte eingesetzt hat. Eine Differenzierung nach verschiedenen Produktkategorien lässt sich gerade nicht feststellen.
41Zutreffend ist, dass der Bundesgerichtshof in der zitierten Entscheidung weiter ausgeführt hat, die Verwendung einer Zweitmarke werde dann deutlich, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handele (BGH, GRUR 2007, 592 Tz. 14 – bodo Blue Night). Diese Ausführungen können aber nur vor dem Hintergrund der dort unstreitigen Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Markt der Duftwässer verstanden werden. Sie lassen sich nicht auf den Fall übertragen, dass ein bekanntes Unternehmenskennzeichen stets in Kombination mit einem grafischen Gestaltungselement verwendet wird, wenn auf dem betreffenden Markt die Verwendung von Zweitmarken nicht generell üblich ist.
42Auch die konkrete Ausgestaltung der Zeichenkombination spricht dafür, dass sie vom Verkehr als ein aus zwei Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen wahrgenommen wird. Der räumliche Abstand zwischen der streitgegenständlichen Marke und dem Wortzeichen ist nur gering; trennende Elemente wie eine gesonderte Kennzeichnung mit dem „R im Kreis“ ® oder andere Zeichen (vgl. BGH, GRUR 2013, 840 Tz. 35 – PROTI II; GRUR 2014, 662 Tz. 24 f. – Probiotik) fehlen. Die Verbindung zwischen den beiden Zeichenbestandteilen wird weiter dadurch verstärkt, dass das Grau des Wortbestandteils „PHOTO“ die Grautöne des äußeren Randes der streitgegenständlichen Marke aufnimmt.
43Die Beklagte weist zwar zutreffend darauf hin, dass kein Erfahrungssatz besteht, wonach der Verkehr Wort- und Bildelemente, die ihm in Form eines Emblems entgegentreten, stets als einheitliches Zeichen wahrnimmt (BGH, GRUR 2013, 725 Tz. 24 – Duff Beer). Auch diese Entscheidung betraf allerdings einen Markt, bei dem der Verkehr daran gewöhnt ist, dass ihm die Marken je nach Produktkategorien (Biersorten) in unterschiedlichen grafischen Gestaltungen entgegentraten (a. a. O. Tz. 23). Für einen Fall wie den vorliegenden, in dem die Marke stets in gleicher Weise zusammen mit einem anderen Zeichenbestandteil verwendet wird, lässt sich dieser Entscheidung daher nichts entnehmen.
44Auch die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs „Specsavers“ führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Dort hat der Europäische Gerichtshof ausgeführt, die Überlagerung einer Marke, die aus einem wortlosen Logo besteht, durch ein Wortzeichen verändere die Form, in der die Marke eingetragen worden war, da es sich nicht um ein „schlichtes Nebeneinanderstellen“ handele (GRUR 2013, 922 Tz. 20 – Specsavers). Hieraus möchte die Beklagte den Schluss ziehen, dass beim „Nebeneinanderstellen“ von Zeichen ohne grafische Überlagerung nie eine Veränderung der Eintragungsform angenommen werden könne. Der dort zu beurteilende Sachverhalt gab dem Europäischen Gerichtshof allerdings keinen Anlass, sich mit der Kombination zweier Marken ohne grafische Überlagerung zu befassen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass in der englischen und französischen Fassung des Urteils der Ausdruck „juxtaposition“ verwendet wird („dans la mesure où il ne s’agit pas d’une simple juxtaposition“, „in so far as it is not a mere juxtaposition“, abgerufen über curia.europa.eu). In beiden Sprachen bedeutet der Ausdruck „Gegenüberstellung, Nebeneinanderstellung“ und zwar insbesondere in dem Sinn, dass zwei Elemente ohne verbindenden Zusatz zusammen- oder gegenübergestellt werden. „Father mother“ ist in diesem Sinn eine „juxtaposition“, „father and mother“ nicht (en.wiktionary.org/wiki/juxtaposition, www.cnrtl.fr/definition/academie8/juxtaposer, beide abgerufen am 7. Mai 2015). Die deutsche Formulierung „schlichtes Nebeneinanderstellen“ ist daher in dem Sinn zu verstehen, dass damit ein unverbundenes Nebeneinanderstehen der Zeichen gemeint ist. Es ist vorliegend gerade die Frage, ob die hier in Rede stehende Kombination der Bildmarke mit einem Wortbestandteil nur ein „schlichtes Nebeneinanderstellen“ ist oder in der Verkehrsanschauung als ein zusammengesetztes Zeichen wahrgenommen wird.
45Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass es sich bei der streitgegenständlichen Marke um eine sehr einfache grafische Gestaltung handelt. Sie besteht lediglich aus einem roten Kreis, der von einem in changierenden Grautönen gehaltenen Ring umgeben ist. Hinzu kommt, dass jedenfalls Teile des angesprochenen Verkehrs – zu dem auch Mitglieder des erkennenden Senats gehören – das Zeichen als Darstellung eines Kameraauslösers verstehen werden, der jedenfalls bei einem Teil der früher von der Fa. Agfa vertriebenen Produkte – Kompakt- und Pocketkameras – entsprechend als großer roter Knopf gestaltet war. Auch wenn dem streitgegenständlichen Zeichen als eingetragener Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann, so kann ihm vor diesem Hintergrund eine originär nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zugesprochen werden. Trifft ein solches Element mit einem kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil zusammen, so wird es der angesprochene Verkehr lediglich als zusätzliches grafisches Ausgestaltungselement eines einheitlichen Zeichens ansehen und nicht als selbständigen Herkunftshinweis, vor allem dann, wenn es ihm – wie im Streitfall – immer in der Kombination mit dem Wortbestandteil und nie isoliert entgegentritt.
463. Die Benutzung der streitgegenständlichen Marke in der Form, wie sie seitens der Beklagten vorgetragen worden ist, hat ihren kennzeichnenden Charakter verändert. Die Benutzung in der abweichenden Form war daher nicht rechtserhaltend möglich (§ 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG).
47Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Eine solche Veränderung des kennzeichnenden Charakters ist dann zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, in der benutzten Form mithin noch dieselbe Marke sieht (BGH, GRUR 2013, 68 Tz. 14 – Castell/VIN CASTEL; GRUR 2013, 840 Tz. 20 – PROTI II).
48Im vorliegenden Fall hat die Hinzufügung des Wortbestandteils „AGFAPHOTO“ zu einer Veränderung der Kennzeichnungskraft geführt. Dies folgt bereits daraus, dass sich der Verkehr bei Marken, die aus Wort- und Bildelementen bestehen, in der Regel eher am Wortbestandteil orientieren wird, der die einfachste Form ist, um die unter der Marke angebotene Ware zu bezeichnen (BGH, GRUR 2013, 68 Tz. 16 – Castell/VIN CASTEL). Anders als bei der eingetragenen Marke liegt es daher bei dem zusammengesetzten Zeichen nahe, die so gekennzeichneten Waren mit „AGFAPHOTO“ oder „Agfa“ zu bezeichnen. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund der unstreitigen hohen Bekanntheit des Namens „Agfa“ auf dem Fotografiesektor. Die Zufügung eines unterscheidungskräftigen Wortbestandteils führt aber zu einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Marke (BGH, GRUR 2009, 772 Tz. 45 – Augsburger Puppenkiste).
49Auch aus der Entscheidung des EuGH „Specsavers“ folgt nichts anderes. Der Europäische Gerichtshof hat dort ausgesprochen, dass Art. 15 Abs. 1 und 51 Abs. 1 lit. a Verordnung Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke dahin auszulegen sind, dass die Voraussetzung einer „ernsthaften Benutzung“ im Sinne dieser Bestimmungen erfüllt sein kann, wenn eine Gemeinschaftsbildmarke nur in Verbindung mit einer Gemeinschaftswortmarke benutzt wird. „Jedoch dürfen die Unterschiede zwischen der Form, in der die Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht die Unterscheidungskraft der Marke, wie sie eingetragen wurde, verändern“ (EuGH, GRUR 2013, 922 Tz. 31 – Specsavers). Entscheidend ist mithin auch bei einer richtlinienkonformen Anwendung des § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG, ob die Unterschiede sich auf die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke auswirken, was beispielsweise bei der Zufügung grafischer Elemente verzierenden Charakters nicht der Fall ist. Wird eine Bildmarke ohne Wortbestandteil nicht als eigenständiges Zeichen, sondern nur als Bestandteil einer zusammengesetzten Marke wahrgenommen, so verfügen Bildmarke und zusammengesetztes Zeichen über eine unterschiedliche Unterscheidungskraft, und zwar selbst dann, wenn die Bildmarke eine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen hat (Büscher, GRUR 2015, 305, 308 f.) Soweit die Beklagte darauf verwiesen hat, der Europäische Gerichtshof habe in der Überlagerung einer einfachen grafischen Gestaltung durch die Unternehmensbezeichnung „SpecSavers“ keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der eingetragenen Bildmarke gesehen, so trifft dies nicht zu: Der Europäische Gerichtshof hat die Frage vielmehr offengelassen und dem nationalen Gericht die Antwort überlassen, ob die Voraussetzungen einer rechtserhaltenden Benutzung des Bildzeichens vorlagen (a. a. O. Tz. 24).
50Im vorliegenden Fall hat sich die Kennzeichnungskraft der streitgegenständlichen Marke durch die Hinzufügung des Wortbestandteils geändert. Wie oben bereits ausgeführt, hat das streitgegenständliche Zeichen aufgrund seiner einfachen grafischen Ausgestaltung allenfalls unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Demgegenüber kommt der Wortmarke der Beklagten „AGFAPHOTO“ aufgrund der unstreitig festgestellten und auch dem Senat geläufigen hohen Bekanntheit des Unternehmens „Agfa“ auf dem Fotografiesektor eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Dies folgt im Übrigen auch aus dem von der Beklagten vorgelegten Artikel (Anlage B 1, Bl. 31 ff. Anlagenheft I), in dem ausgeführt wird, dass die Beklagte mit ihrer Geschäftspolitik gerade auf dieser nach wie vor vorhandenen Bekanntheit und Wertschätzung des Namens „Agfa“ aufbauen möchte. Selbst wenn man daher der streitgegenständlichen Marke durchschnittliche Unterscheidungskraft zugestehen würde, würde ihre Kennzeichnungskraft durch die Kombination mit dem bei dem angesprochenen Verkehr nach wie vor sehr bekannten Bestandteil „Agfa“ erheblich gesteigert. Daher liegen auch unter Berücksichtigung der „Specsavers“-Entscheidung die Voraussetzungen einer rechtserhaltende Benutzung nicht vor.
514. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Bei der Festsetzung der Sicherheitsleistung war zu berücksichtigen – was das Landgericht übersehen hat –, dass sich die Klage auf Einwilligung in die Löschung richtet, so dass die Vollstreckung nach § 894 ZPO erfolgt (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, § 55 Rn. 21). In den Fällen des § 894 ZPO gilt die Willenserklärung erst mit Rechtskraft des Urteils als abgegeben, so dass ein solches Urteil – mit Ausnahme der hier nicht einschlägigen Fälle des § 895 ZPO – nur wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar ist (Zöller/Stöber, ZPO, 30. Aufl. 2014, § 894 Rn. 4)
52Für die Zulassung der Revision besteht kein Anlass. Der Senat weicht mit seiner Entscheidung weder von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs ab noch hat die Sache über die Rechtsanwendung auf den Einzelfall hinaus grundsätzliche Bedeutung (§ 543 Abs. 2 ZPO). Es handelt sich lediglich um die Anwendung der in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs herausgearbeiteten Grundsätze auf einen konkreten Einzelfall.
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(1) Anstelle von Tatbestand und Entscheidungsgründen enthält das Urteil
- 1.
die Bezugnahme auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil mit Darstellung etwaiger Änderungen oder Ergänzungen, - 2.
eine kurze Begründung für die Abänderung, Aufhebung oder Bestätigung der angefochtenen Entscheidung.
(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.
(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.
(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.
(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.
(1) Die Klage auf Erklärung des Verfalls (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte (§ 51) ist gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder seinen Rechtsnachfolger zu richten. Die Klage ist unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien
- 1.
bereits gemäß § 53 entschieden wurde, - 2.
ein Antrag gemäß § 53 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wurde.
(2) Zur Erhebung der Klage sind befugt:
- 1.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung des Verfalls jede Person, - 2.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens von Rechten mit älterem Zeitrang die Inhaber der in den §§ 9 bis 13 aufgeführten Rechte, - 3.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens einer geographischen Herkunftsangabe mit älterem Zeitrang (§ 13 Abs. 2 Nr. 5) die nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zur Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten.
(3) Ist die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, daß die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluß der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist. War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 hätte für verfallen erklärt und gelöscht werden können. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.
(4) Ist vor oder nach Erhebung der Klage das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so ist die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Für die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in den Rechtsstreit einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der Zivilprozeßordnung entsprechend.
(5) Das Gericht teilt dem Deutschen Patent- und Markenamt den Tag der Erhebung der Klage mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt den Tag der Erhebung der Klage im Register. Das Gericht übermittelt dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils. Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in das Register ein.
(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.
(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,
- 1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist; - 2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder - 3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.
(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.
(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.
(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.
(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.
(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.
(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.
(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.
(3) (weggefallen)
Für vorläufig vollstreckbar ohne Sicherheitsleistung sind zu erklären:
- 1.
Urteile, die auf Grund eines Anerkenntnisses oder eines Verzichts ergehen; - 2.
Versäumnisurteile und Urteile nach Lage der Akten gegen die säumige Partei gemäß § 331a; - 3.
Urteile, durch die gemäß § 341 der Einspruch als unzulässig verworfen wird; - 4.
Urteile, die im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess erlassen werden; - 5.
Urteile, die ein Vorbehaltsurteil, das im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess erlassen wurde, für vorbehaltlos erklären; - 6.
Urteile, durch die Arreste oder einstweilige Verfügungen abgelehnt oder aufgehoben werden; - 7.
Urteile in Streitigkeiten zwischen dem Vermieter und dem Mieter oder Untermieter von Wohnräumen oder anderen Räumen oder zwischen dem Mieter und dem Untermieter solcher Räume wegen Überlassung, Benutzung oder Räumung, wegen Fortsetzung des Mietverhältnisses über Wohnraum auf Grund der §§ 574 bis 574b des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie wegen Zurückhaltung der von dem Mieter oder dem Untermieter in die Mieträume eingebrachten Sachen; - 8.
Urteile, die die Verpflichtung aussprechen, Unterhalt, Renten wegen Entziehung einer Unterhaltsforderung oder Renten wegen einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit zu entrichten, soweit sich die Verpflichtung auf die Zeit nach der Klageerhebung und auf das ihr vorausgehende letzte Vierteljahr bezieht; - 9.
Urteile nach §§ 861, 862 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf Wiedereinräumung des Besitzes oder auf Beseitigung oder Unterlassung einer Besitzstörung; - 10.
Berufungsurteile in vermögensrechtlichen Streitigkeiten. Wird die Berufung durch Urteil oder Beschluss gemäß § 522 Absatz 2 zurückgewiesen, ist auszusprechen, dass das angefochtene Urteil ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar ist; - 11.
andere Urteile in vermögensrechtlichen Streitigkeiten, wenn der Gegenstand der Verurteilung in der Hauptsache 1.250 Euro nicht übersteigt oder wenn nur die Entscheidung über die Kosten vollstreckbar ist und eine Vollstreckung im Wert von nicht mehr als 1.500 Euro ermöglicht.
Ist der Schuldner zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt, so gilt die Erklärung als abgegeben, sobald das Urteil die Rechtskraft erlangt hat. Ist die Willenserklärung von einer Gegenleistung abhängig gemacht, so tritt diese Wirkung ein, sobald nach den Vorschriften der §§ 726, 730 eine vollstreckbare Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils erteilt ist.
Ist durch ein vorläufig vollstreckbares Urteil der Schuldner zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt, auf Grund deren eine Eintragung in das Grundbuch, das Schiffsregister oder das Schiffsbauregister erfolgen soll, so gilt die Eintragung einer Vormerkung oder eines Widerspruchs als bewilligt. Die Vormerkung oder der Widerspruch erlischt, wenn das Urteil durch eine vollstreckbare Entscheidung aufgehoben wird.