Bundesgerichtshof Urteil, 07. Mai 2019 - X ZR 46/17

bei uns veröffentlicht am07.05.2019
vorgehend
Bundespatentgericht, 3 Ni 12/16, 14.02.2017

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 46/17 Verkündet am:
7. Mai 2019
Zöller
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
ECLI:DE:BGH:2019:070519UXZR46.17.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. Mai 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Bacher sowie die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

für Recht erkannt:
Auf die Berufung wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 14. Februar 2017 abgeändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik
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Deutschland erteilten europäischen Patents 776 760 (Streitpatents), das am 21. Juli 1995 unter Inanspruchnahme der Priorität zweier US-amerikanischer Anmeldungen vom 22. Juli 1994 und 7. Juni 1995 angemeldet wurde und eine Maschine zum Herstellen von stoßabsorbierenden Elementen aus bahnförmigem Material betrifft. Das Streitpatent ist im Einspruchsverfahren in geänderter Fassung aufrechterhalten worden. Danach lauten die Patentansprüche 1, 22 und 24, auf die weitere Ansprüche rückbezogen sind, in der Verfahrenssprache: "1. A cushioning conversion machine for converting a sheet-like stock material into cushioning products; said machine comprising : a converting assembly including a forming assembly, a feeding assembly, and a cutting assembly, the forming assembly and the feeding assembly cooperating to convert the sheetlike stock material into a three-dimensional strip of dunnage and the cutting assembly cutting the strip of dunnage into lengths, the feeding assembly feeding the stock material to the forming assembly and being operable in a plurality of preprogrammed modes of operation, wherein each of said plurality of modes of operation is controllable to produce cushioning products of different lengths; a stock supply assembly, positioned upstream of the converting assembly, which supplies the stock material to the forming assembly; and a controller including: a selecting device for selecting anyone of said plurality of modes of operation; a plurality of sensing devices for detecting the occurrence of respective predetermined events other than selecting the mode of operation; a central, programmable processing device which generates control signals based on the selected mode of operation and at least one predetermined event sensed by at least one of the plurality of sensing devices, the processing device being responsive to one of said sensing devices detecting a respective predetermined event in one of the modes of operation and being responsive to a different one of said sensing devices detecting a respective predetermined event in a different one of the modes of operation; and a controlling device which controls the feeding assembly and the cutting assembly in accordance with the generated control signals, characterized in that the plurality of sensing devices include a sensing device which detects removal of cushioning product from the ma- chine’s exit and wherein the processing device is responsive to this sensing device in at least one of the plurality of modes of operation and generates the control signals based thereon. 22. A method of manufacturing cushioning products, said method comprising the steps of setting the selecting device of cushioning conversion machine according to any of claims 1-21 to select one the plurality of modes of operation; and converting sheet-like stock material into cushioning products in this selected mode of operation 24. Use of a cushioning conversion machine according to any of claims 1-21 to make cushioning products, said use including: setting the selecting device to select one of the plurality of modes of operation and converting sheet-like stock material into cushioning products in this selected mode of operation; and setting the selecting device to select a different one of the plurality modes of operation and converting the sheet-like stock material into cushioning products in this different selected mode of operation." Die aus dem Streitpatent in Anspruch genommene Klägerin hat das
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Streitpatent insgesamt wegen unzulässiger Erweiterung und fehlender Patentfähigkeit seiner technischen Lehre angegriffen. Die Beklagte hat das Streitpatent in der geltenden Fassung und mit zwei Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.
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Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte ihr erstinstanzliches Begehren
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weiter. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:


Die zulässige Berufung ist begründet und führt zur Abweisung der Klage.
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I. Das Streitpatent betrifft eine Maschine zum Herstellen von stoßab6 sorbierenden Elementen (Polstern) aus bahnförmigem Material. 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift dienen Polsterum7 arbeitungsmaschinen dazu, flächiges Vorratsmaterial wie Papier in ein Polsterprodukt umzuarbeiten. Bei im Stand der Technik bekannten Maschinen sei eine Vorratszufuhrbaugruppe vorgesehen, die das flächige Material einer Formgebungsbaugruppe zuführe. Diese forme das Vorratsmaterial und bewirke im Zusammenspiel mit einer Getriebebaugruppe, dass ein fortlaufender geprägter Streifen geformt werde. Dieser Streifen werde stromabwärts zu einer Schneid- baugruppe bewegt, die den Streifen in Polsterprodukte mit einer gewünschten Länge schneide. Ein selektives Steuern der Getriebebaugruppe und Schneidbaugruppe ermögliche die Längenvariation der Blöcke (Abs. 6). Zur Steuerung der Getriebebaugruppe seien verschiedene Steuersyste8 me vorbekannt. Bei einem manuellen System (manual system) werde die Getriebebaugruppe beispielsweise über ein Fußpedal über einen bestimmten Zeitraum durch einen Packer aktiviert. Nach Loslassen des Fußpedals werde die Schneidbaugruppe automatisch aktiviert, um den Polsterstreifen zu schneiden. Auf diese Weise könnten Streifen unterschiedlicher Länge bereitgestellt werden. Bei einem zeitabhängigen Wiederholungssystem (time-repeat system)
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werde die Getriebebaugruppe über einen gewählten Zeitraum hinweg aktiviert und ein geprägter Polsterstreifen mit der gewünschten Länge produziert. Danach werde die Getriebebaugruppe deaktiviert und die Schneidbaugruppe aktiviert , um den geprägten Streifen in gewünschter Länge zu schneiden. Danach reaktiviere das System die Getriebebaugruppe, um den Zyklus zu wiederholen. Bei einem entnahmegesteuerten System (removal-triggered system)
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werde auf der Grundlage der Einstellung eines Zeitgebers die Getriebebaugruppe deaktiviert. Eine Reaktivierung erfolge erst dann, wenn der geschnittene Block entfernt worden sei, entweder manuell, mechanisch durch einen Förderer oder durch Schwerkraft. Bei Reaktivierung werde ein weiterer Block der gleichen Länge geschaffen. Sämtliche aus dem Stand der Technik bekannten Steuersysteme hätten
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gemein, dass das automatisierte Aktivieren einer Schneidbaugruppe nach Deaktivierung der die gewünschte Länge des Streifens ausgebenden Getriebebaugruppe erfolgt. Als Nachteil dieser Ausführungsformen wird bemängelt, dass für jeden Maschinentyp eine eigene Steuerung einzusetzen sei. Aufgrund der gestiegenen Beliebtheit von schützendem Papierpackmaterial setzten Hersteller daher oftmals mehrere Umarbeitungsmaschinen mit voreingestellten Parame- tern ein, um Polster für Gegenstände unterschiedlicher Größen und Formen zu produzieren.
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2. In der Streitpatentschrift wird nicht ausdrücklich angegeben, welches technische Problem das Streitpatent betrifft. Es kann darin gesehen werden, die bedarfsgerechte Steuerung einer Polsterumarbeitungsmaschine zu optimieren. 3. Zur Lösung schlägt Patentanspruch 1 eine Polsterumarbeitungsma13 schine vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende Gliederung im erstinstanzlichen Urteil ist in eckigen Klammern hinzugefügt): 1. Polsterumarbeitungsmaschine zum Umarbeiten eines flächigen Vorratsmaterials in Polsterprodukte [1] mit einer Vorratszufuhrbaugruppe und einer Umarbeitungsbaugruppe [2], die umfasst 1.1 eine Vorschubbaugruppe, 1.2 eine Formgebungsbaugruppe und 1.3 eine Schneidbaugruppe [2.1]. 2. Die Vorratszufuhrbaugruppe ist stromaufwärts von der Umarbeitungsbaugruppe angeordnet und führt dieser das Vorratsmaterial zu [3]. 3. Die Vorschubbaugruppe 3.1 fördert das Vorratsmaterial zur Formgebungsbaugruppe [2.4] und 3.2 ist in einer Mehrzahl von vorprogrammierten Betriebsarten betreibbar [2.4.1]. 4. Vorschubbaugruppe und Formgebungsbaugruppe wirken zusammen , um das flächige Vorratsmaterial in einen dreidimensionalen Polsterstreifen umzuarbeiten [2.2]. 5. Die Schneidbaugruppe schneidet den Polsterstreifen in Abschnitte unterschiedlicher, in jeder Betriebsart steuerbarer Länge [2.3; 2.4.2]. 6. Eine Steuerungseinheit (controller) [4] umfasst 6.1 eine Wahleinrichtung zur Auswahl einer beliebigen Betriebsart [4.1], 6.2 eine Mehrzahl von Sensoren (sensing devices) zum Detektieren des Auftretens vorherbestimmter (nicht die Auswahl der Betriebsart betreffender) Ereignisse [4.2], von denen 6.2.1 ein Sensor ein vorherbestimmtes Ereignis in einer Betriebsart detektiert [4.3.3.1], 6.2.2 ein anderer Sensor ein vorherbestimmtes Ereignis in einer anderen Betriebsart detektiert [4.3.3.2] und 6.2.3 ein Sensor hierbei das Entfernen eines Polsterprodukts aus dem Maschinenausgang detektiert [5], 6.3 eine zentrale programmierbare Verarbeitungseinrichtung [4.3], die 6.3.1 auf (mindestens) zwei unterschiedliche Sensoren anspricht , die jeweils ein bestimmtes Ereignis in einer bestimmten Betriebsart, darunter das Entfernen eines Polsterprodukts aus dem Maschinenausgang, detektieren [4.3.3; 6], und 6.3.2 auf der Grundlage der ausgewählten Betriebsart und wenigstens eines der vorherbestimmten, von wenigstens einer Sensoreinrichtung erfassten Ereignisses Steuersignale erzeugt [4.3.1, 4.3.2], 6.4 Steuermittel (a controlling device), die die Vorschubbaugruppe und die Schneidbaugruppe gemäß den erzeugten Steuersignalen ansteuern [4.4].
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Der Verfahrensanspruch 22 und der Verwendungsanspruch 24 umfassen diese Merkmale und bedürfen daher keiner gesonderten Erörterung.
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4. Einige Merkmale bedürfen näherer Erläuterung.
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a) Als zentrales Element der Erfindung beschreibt die Streitpatentschrift , dass bei der erfindungsgemäßen Polsterumarbeitungsmaschine 10 ein Polsterprodukt automatisch nachproduziert wird, wenn das vorher erzeugte Polsterprodukt aus dem Maschinenausgang entfernt wurde. Zu diesem Zweck ist die Maschine nach Merkmalsgruppe 6.2 mit einer Mehrzahl von Sensoren (sensing devices) versehen. Gemäß Merkmal 6.2.3 ist einer dieser Sensoren so angeordnet und ausgebildet, dass er das Entfernen eines Polsterprodukts aus dem Maschinenausgang detektiert. Die Verarbeitungseinrichtung nach der Merkmalsgruppe 6.3 spricht auf diese Sensoreinrichtung in zumindest einer von mehreren Betriebsarten an und erzeugt darauf basierende Steuersignale, um weitere Polsterprodukte nachzubilden.
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Wie in der Beschreibung für ein Ausführungsbeispiel erläutert, können die Sensoren hierzu einen externen elektronischen Ausgabesensor (external electronic dispensing sensor) umfassen, der die Anwesenheit oder Abwesen- heit einer ausgegebenen Länge eines Polsterprodukts erfasst (Abs. 42). Unter einer Länge von Verpackungsmaterial versteht das Streitpatent hierbei einerseits einen noch ungeschnittenen (Abs. 42 Sp. 12 Z. 17-24) und andererseits einen geschnittenen Polsterstreifen (Abs. 42 Sp. 12 Z. 27-33), der sich stromabwärts der Schneidbaugruppe (cutting assembly) 26 befindet. Wenn dieser Sensor feststellt, dass im Schneidbereich der Maschine kein Polsterprodukt vorhanden ist, wird diese Information an den Mikroprozessor 48 weitergeleitet, der ein Signal an den Vorschubmotor (feed motor) 24 sendet, eine gewisse Länge von Material zu fördern (Abs. 42 Sp. 11 Z. 48 - Sp. 12 Z. 1). Nach dem Vorschub von Material durch die Maschine und dem Austritt am Schneidausgang (cutting exit) meldet die elektronische Ausgabegruppe dem Mikroprozessor die Anwesenheit des Verpackungsmaterials am Schneidausgang der Maschine (cutting exit of the machine). Anschließend sendet der Mikroprozessor ein Signal über die notwendigen Ausgangskanäle, um die Durchführung eines Schnitts durch die angebaute Schneidbaugruppe 26 anzuweisen (Figur 1).


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Die elektronische Schneidbaugruppe meldet dem Mikroprozessor weiterhin die Anwesenheit von Verpackungsmaterial am Ausgang der Maschine (at the exit of the machine), solange das Material nicht entfernt ist. Nach dem Ent- fernen des Materials aus der Maschine meldet der Sensor das Entfernen dem Mikroprozessor, welcher ein Signal sendet, eine weitere Länge von Verpackungsmaterial durch die Maschine vorzuschieben. Dieser Prozess geht so lange weiter, wie der Bediener damit fortfährt, das geschnittene Material aus dem Ausgangsbereich der Maschine (exit area of the machine) zu entfernen (Abs. 42 Sp. 12 Z. 1-26).
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b) Der Patentanspruch legt in Merkmal 6.2.3 lediglich fest, dass der Sensor das Entfernen eines Polsterprodukts aus dem Maschinenausgang detektiert. Er bestimmt hingegen - wie auch das Patentgericht im Zusammenhang mit der Prüfung der Übereinstimmung des Anspruchsgegenstands mit der Ursprungsoffenbarung zutreffend angenommen hat - nicht, wo der Sensor angeordnet ist. Die Annahme des Patentgerichts, nach dem Ausführungsbeispiel detektiere der Sensor die An- oder Abwesenheit des ausgegebenen Polstermaterials am Schneidausgang, nicht aber am Maschinenausgang, trifft deshalb nicht zu. Nach Merkmal 6.2.3 ist entscheidend, dass der Sensor auf die Entnahme des fertigen (geschnittenen) Produkts aus der Maschine anspricht. Diese an den angeführten Stellen der Beschreibung (Abs. 42 Sp. 12 Z. 17-19 und Z. 24-26) angesprochene Entnahme (removal) kann naturgemäß nur aus dem der Bedienungsperson zugänglichen, hinter dem Schneidbereich liegenden Ausgangsbereich der Maschine erfolgen, weshalb der Sensor diesen Bereich erfassen muss. Die Überwachung des Schneidbereichs genügt hingegen nicht, weil erfindungsgemäß nicht das Schneiden eines Polsters, sondern erst die Entnahme des geschnittenen Produkts ein Steuersignal (zur Produktion eines weiteren Polsters) auslösen soll.
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II. Das Patentgericht hat den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht für patentfähig erachtet. Die erfindungsgemäße Lehre sei durch D15 und D10 vorweggenommen oder dem Fachmann durch die genannten Entgegenhaltungen jedenfalls nahegelegt.
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Die europäische Patentschrift 523 382 (D15) zeige eine Vorrichtung zum Umarbeiten eines flächigen Vorratsprodukts in ein Polsterprodukt, die die Merk- malsgruppe 1 offenbare. Diese weise eine Formgebungsgruppe mit Strukturund Verbindungswalzen auf und gebe dem flächigen Vorratsmaterial am Maschinenaustritt eine Form. Ferner sei eine Vorschubbaugruppe vorgesehen, die mit der Formgebungsbaugruppe entsprechend Merkmal 4 zusammenwirke. Figur 2 zeige eine Schneidbaugruppe gemäß Merkmalen 1.3 und 5. Die Schrift offenbare weiter die Arbeitsweise der Vorschubbaugruppe gemäß der Merkmalsgruppe 3. Der Vorschub erfolge in einer Mehrzahl von programmierten Betriebsarten nach Merkmal 3.2, von denen bei einer die Prägeeinrichtung eine Steuereinrichtung wie einen elektrischen Fußschalter aufweisen könne. Als alternative Ausführungsform sei der Einsatz von automatischen Einrichtungen beschrieben, um die Antriebsmittel zum intermittierenden Vorwärtsbewegen und Prägen des Bahnmaterials und die Abtrennmittel zu betätigen, welche das Material in einzelne Segmente vorgegebener Länge abschneiden (Merkmal 5). Der stromaufwärts angeordnete Versorgungswagen erfülle die Aufgabe der Vorratszufuhrbaugruppe entsprechend Merkmal 2. Für die verschiedenen Betriebsarten ergebe sich zwangsläufig eine Wahleinrichtung zur Auswahl der Betriebsart gemäß Merkmal 6.1. Die im automatischen Modus der Maschine eingesetzte Längenmesseinrichtung, der Fußschalter und der Sicherheitsschalter bildeten eine Mehrzahl von Sensoren (Merkmalsgruppe 6.2). Entsprechend der Merkmalsgruppe 6.3 sei eine zentrale programmierbare Verarbeitungseinrichtung offenbart. Im automatischen Betrieb werde die Länge des Materials gemessen , was einen Sensor bedinge; das Schneiden des Materials und seine Entfernung aus dem Maschinenausgang mittels Austrittsrollen und Schwerkraft gingen damit einher.
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Auch die Umarbeitungsmaschine "G. " (D10) nehme die erfindungsgemäße Lehre vorweg. Die Vorrichtung weise entsprechend den Merkmalen 1, 2 und 3 die jeweiligen Baugruppen auf. Die Formgebungsbaugruppe sei in Gestalt von ineinandergreifenden Zahnwalzen zu erkennen, die Schneidbaugruppe durch ein Schneidmesser. Die Zahnwalzen bildeten mit einem Antriebsmotor eine Vorschubbaugruppe. Stromaufwärts von der Umarbeitungs- gruppe sei eine Vorratszufuhrgruppe mit drei Papiervorratsrollen angeordnet. Diese könne in einer Mehrzahl vorprogrammierten, steuerbaren Betriebsarten zur Herstellung von Polsterprodukten unterschiedlicher Länge betrieben werden. Die Steuerung erfolge durch den beschriebenen Wahlschalter, der verschiedene Betriebsarten erlaube, und eine Mehrzahl von Sensoren. Letztere seien zwar nicht ausdrücklich benannt, sie ergeben sich für den Fachmann zwangsläufig aus der Beschreibung zu den Punkten "Inbetriebnahme", "Automatische Betriebsart" und "Alternative Funktionsweise". Die beschriebene Leuchtdiode zeige unterschiedliche Betriebszustände an, was ohne zugehörige Sensoren zur Detektion des jeweiligen Zustands nicht möglich sei (Merkmale 3.2, 5, 6.1, 6.2, 6.3.2). Die Steuerungseinheit sei bei automatischer Betriebsart ein Sensor oder ein Fußschalter (Merkmalsgruppe 6). Hinsichtlich der wählbaren Betriebsart gälten die Ausführungen zu D15. Mit Erreichen einer vorbestimmten Länge erfolge der Schneidvorgang. Am Ausgang der Maschine sei eine nach unten geneigte Führung angeordnet, so dass aus dem Schacht tretende Polsterprodukte durch Schwerkraft nach unten herausfielen (Merkmal 6.2.3). Mit Herausfallen der Produkte sei das Material aus dem Ausgang entfernt , so dass erst mit detektierter Produktentfernung die Steuersignale für den nächsten Bemessungs- und Schneideschritt erfolgten (Merkmal 6.3.1).
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Ausgehend von D15 oder D10 in Verbindung mit D9 sei der Gegenstand des Streitpatents jedenfalls nahegelegt gewesen.
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Die mit den weiteren Hilfsanträgen verteidigten Gegenstände seien ebenfalls nicht patentfähig.
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III. Die Begründung des Patentgerichts hält den Angriffen der Berufung nicht stand. Der Gegenstand des Streitpatents ist neu.
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1. Die D15 offenbart eine Vorrichtung 10 zum Umarbeiten eines flächigen , unstrukturierten Bahnmaterials W in ein mehrlagiges gepolstertes Bahnmaterial D (Sp. 4 Z. 53-55; Merkmalsgruppe 1).
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a) Wie aus Figuren 1 und 2 ersichtlich, weist die Maschine eine Formgebungsgruppe mit Struktur- und Verbindungswalzen entsprechend Merkmal 1.2 auf und gibt dem flächigen Vorratsmaterial am Maschinenaustritt eine Form. Figur 2 zeigt ferner eine Schneidbaugruppe 30 gemäß den Merkmalen 1.3, 5. Wie veranschaulicht wirken die Formgebungs- und der als Vorschubbaugruppe dienende Vorschubwagen 12 (Merkmal 3) zusammen, um das flächige Bandmaterial in einen Polsterstreifen (Figur 6) umzuarbeiten (Merkmal 4).
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Hierzu tritt das Bahnmaterial W in den hinteren Abschnitt der Prägeeinrichtung ein und bewegt sich in einer vorgegebenen Bewegungsbahn durch die Prägeeinrichtung 11. Eine Antriebseinrichtung 17 ist an dem Rahmen 14 innerhalb des Gehäuses 13 befestigt , um die Betriebskomponenten der Prägeeinrichtung 11 mit Antriebsenergie zu versorgen (Sp. 5 Z. 10-16). Eine Mehrzahl von Zuführungsrollen 20 ist innerhalb des Gehäuses 13 oberhalb des Rahmens 14 vorgesehen. Die mehreren Lagen von unstrukturiertem Bahnmaterial W, die zwischen den Zuführungsrollen 20 hindurchlaufen, werden von den Rollen des Vorschubwagens 12 zugeführt (Sp. 5 Z. 20-25; Merkmal 3.1). Ein Paar ineinandergreifender Strukturierungswalzen 22 ist stromabwärts der Zuführungsrollen 20 am Rahmen 14 der Prägeeinrichtung 11 angeordnet. Die Strukturierungswalzen werden von der Antriebseinrichtung 17 angetrieben, um das Bahnmaterial W weiter längs der Bewegungsbahn durch die Prägeeinrichtung 11 vorwärts zu bewegen (Sp. 5 Z. 34-39).
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Die Prägeeinrichtung kann eine manuell zu betätigende Steuereinrichtung wie einen elektrischen Fußschalter 32 aufweisen (Sp. 8 Z. 15-22). Dieser wird betätigt, um den Antriebsmitteln Strom zuzuführen und bei Erreichen der gewünschten Länge des Polsterprodukts die Stromzufuhr und einen weiteren Vorschub des Bahnmaterials W durch die Prägeeinrichtung zu unterbrechen. Als alternative Ausführungsform ist der Einsatz von automatischen Einrichtungen (automatic means) beschrieben, um die Antriebsmittel zum intermittierenden Vorwärtsbewegen und Prägen des Bahnmaterials und die Abtrennmittel 30 zu betätigen, welche das Material in einzelne Segmente vorgegebener Länge abschneiden (Sp. 8 Z. 39-44; Merkmal 5).
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Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, erfüllt der stromaufwärts angeordnete Versorgungswagen 12 die Aufgabe der Vorratszufuhrbaugruppe entsprechend Merkmal 2.
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Die im automatischen Modus der Maschine eingesetzte Längenmesseinrichtung (Sp. 8 Z. 44-47), der Fußschalter 32 und der Sicherheitsschalter (auto- matic switch Sp. 10 Z. 15) bilden eine Mehrzahl von Sensoren (Merkmalsgruppe 6.2).
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Entsprechend der Merkmalsgruppe 6.3 ist auch eine zentrale programmierbare Verarbeitungseinrichtung offenbart. Denn im automatischen Betrieb wird die Länge des Materials gemessen (Sp. 8 Z. 43-44).
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b) Es kann offenbleiben, ob eine Wahleinrichtung gemäß Merkmal 6.1 offenbart ist. Jedenfalls sind die Merkmale 6.2.3, 6.3.1 und 6.3.2 nicht offenbart. D15 beschreibt keine Sensoreinrichtung, die das Entfernen eines Polsterprodukts aus dem Ausgang der Maschine detektiert. Die Entgegenhaltung offenbart demgemäß auch keine Verarbeitungseinrichtung, die auf einen solchen Sensor anspricht und darauf basierende Steuersignale erzeugt.
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Entgegen der Auffassung des Patentgerichts handelt es sich bei der beschriebenen Längenmesseinrichtung (Sp. 8 Z. 44-49) nicht um einen Sensor im Sinn des Merkmals 6.2.3. Vielmehr misst dieser lediglich die Länge des Materials D, das aus den Austrittsrollen 31 herausläuft (Sp. 8 Z. 44-50). Die erfindungsgemäß durch den Sensor gestattete Unterscheidung zwischen Entnahme und Nicht-Entnahme des geschnittenen Polsters ist jedoch nicht beschrieben.
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Die Produktion eines einzelnen Polsterstreifens wird in den offenbarten Ausführungsformen ausschließlich durch Betätigung des Fußschalters aktiviert (Sp. 8 Z. 15-23 und 49-50). Hierzu betätigt die Bedienperson den Fußschalter, um die Antriebseinrichtung 17 mit Energie zu versorgen, und gibt diesen wieder frei, wenn eine ausreichende Menge an Material D erzeugt wurde, um die Stromzufuhr zu unterbrechen und den Vorschub des Bahnmaterials W durch die Prägeeinrichtung 11 anzuhalten (Sp. 8 Z. 10-38). Wenn die Vorschubbewegung des Materials W durch die Einrichtung 11 gestoppt hat, werden die Abtrennmittel 30 betätigt, um das gepolsterte Bahnmaterial D in ein einzelnes Segment mit der gewünschten Länge durch die Bedienperson abzuschneiden. Alternativ wird der automatische Antrieb durch den Fußschalter betätigt (Sp. 8 Z. 49-50). Hierzu kann eine vorgegebene Länge in eine elektrische Einrichtung eingegeben werden, die automatisch die Länge des Materials D misst, so dass die Abtrennmittel 30 das Material an einem geeigneten Punkt abschneiden können.
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2. Auch die Umarbeitungsmaschine "G. " (D10) offenbart den Gegenstand des Streitpatents nicht vollständig.
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a) Die Druckschrift zeigt eine dem Merkmal 1 entsprechende Polsterumarbeitungsmaschine , die flächiges Vorratsmaterial in Polsterprodukte umarbeitet.
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Die Vorrichtung offenbart die mit den Merkmalen 1, 3 und 5 beschriebenen Baugruppen, und zwar die aus einer Formgebungs-, Vorschub- und Schneidbaugruppe gebildeten Umarbeitungsbaugruppe und die Vorratszufuhrbaugruppe gemäß Merkmal 2. Die Formgebungsbaugruppe ist in Form von ineinandergreifenden Zahnwalzen zu erkennen, die Schneidbaugruppe durch ein Schneidmesser, welches den Verpackungsstreifen in Längen abschneidet. Die Zahnwalzen bilden gleichzeitig in Verbindung mit dem Antriebsmotor auch eine Vorschubbaugruppe, die das Vorratsmaterial transportiert. Stromaufwärts von der Umarbeitungsgruppe ist eine Vorratszufuhrgruppe mit drei Papiervorratsrollen angeordnet, von der Vorratsmaterial der Formgebungsbaugruppe zugeführt wird (S. 5 unten, S. 7 nachfolgende Figur 2, S. 8 Z. 12-18; D11 S. 2, S. 8).
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Die Maschine kann in einer Mehrzahl vorprogrammierter , steuerbarer Betriebsarten zur Herstellung von Polsterprodukten unterschiedlicher Länge betrieben werden. Die Steuerung erfolgt durch den beschriebenen Wahlschalter D (S. 8 Z. 10-11), der verschiedene Betriebsarten erlaubt (Merkmal 6.1) und die Wahlmöglichkeit zwischen einem manuellen und einem automatischen Betrieb eröffnet (S. 5 D Betriebsartenwähler manuell/automatisch). Die Schalter E und F erlauben ferner, die Polsterlänge und die Polsteranzahl vorzuwählen (S. 5 E Wahleinrichtung für Papierlänge, F Wahleinrichtung für die Anzahl der Papierstreifen) und zugleich auch Polster mit unterschiedlichen Längen herzustellen (S. 9 Abbildung, Merkmal 5). Die Polsterprodukte werden dabei automatisch geschnitten (S. 8 Z. 14-15) und fallen aufgrund der Schwerkraft aus dem Maschinenausgang zu Boden.
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Die Druckschrift offenbart weiter, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, eine Mehrzahl von Sensoren. Letztere sind zwar nicht ausdrücklich benannt, sie ergeben sich für den Fachmann jedoch aus der Beschreibung zu den Punkten "Inbetriebnahme", "Automatische Betriebsart" und "Alternative Funktionsweise" (S. 7-9). Dies greift auch die Berufung nicht an.
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Die Entgegenhaltung offenbart auch eine zentrale programmierbare Verarbeitungseinrichtung , die Steuersignale basierend auf der ausgewählten Be- triebsart und wenigstens einem der vorherbestimmten Ereignisse erzeugt, die von wenigstens einer der Sensoreinrichtungen erfasst worden sind. Bei automatischem Betrieb spricht die Steuerung der Maschine auf die Einstellungen der Wahleinrichtungen für die Papierlänge und die Anzahl der Papierstreifen mittels der zugehörigen Sensoreinrichtungen an, um die gewünschte Anzahl der Produkte in vorgegebener Länge zu erzeugen. Als weitere Steuereinrichtung verfügt die Maschine über einen Fußschalter (S. 8 Z. 11-21) (Merkmale 6, 6.2.1, 6.2.2, 6.4). Die Beklagte zieht dies auch nicht in Zweifel.
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b) Nicht offenbart sind hingegen die Merkmale 6.2.3, 6.3 und 6.3.2. Mit Erreichen der vorbestimmten Länge erfolgt der Schneidvorgang. Infolge der am Ausgang der Maschine angeordneten nach unten geneigten Führung fallen aus dem Schacht tretende Polsterprodukte durch Schwerkraft nach unten heraus. Zur Detektion dieses Vorgangs ist aber gerade kein Sensor vorgesehen, und die Verarbeitungseinrichtung kann folglich auch auf kein entsprechendes Sensorsignal ansprechen und ein Steuersignal erzeugen. Vielmehr steuert die Maschine die Produktion eines oder mehrerer Polsterkissen ausschließlich entweder manuell über einen Fußschalter oder in einer automatischen Betriebsart an.
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IV. Der Gegenstand des Streitpatents wird nicht durch den entgegengehaltenen Stand der Technik nahegelegt.
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1. Soweit die Klägerin geltend macht, der Fachmann habe aufgrund seines Fachwissens Anlass gehabt, die Polsterumarbeitungsmaschine nach D15 mit einem Ausgabesensor auszugestalten, kann dem nicht beigetreten werden. Die Entgegenhaltung verfolgt das Konzept einer Einzelproduktion von Polsterprodukten von bestimmten Längen, wobei als Längenmesseinrichtung der manuelle Einsatz des Fußpedals oder eine automatische Längenmesseinrichtung dient. Diese Längenmesseinrichtungen steuern die Produktion. Die Druckschrift gibt dem Fachmann indes keine Anregung, die Maschine mit einem Sensor gemäß Merkmalen 6.2.3 und 6.3.1 auszugestalten, der das Entfernen des Polsterprodukts detektiert und daraus Steuersignale zur Nachproduktion eines weiteren Polsterprodukts ableitet. Eine Detektion des Entfernens des Polsterprodukts aus dem Ausgang der Maschine mittels eines Sensors ist in D15 nicht erforderlich oder sinnvoll, da die abgeschnittenen Produkte mittels angetriebener Ausgangsrollen (driven exit rollers 31) aus dem Maschinenausgang herausbefördert werden und das fertige Polsterprodukt an einer gewünschten Stelle für die Verwendung beim Packen gelagert wird (Figuren 1 und 2, Sp. 6 Z. 54-57: …driven rollers 31 further convey the material D from the rugation device and deposit the finished material D at a desired location for use in packaging or the like). Es verbleiben also gerade keine Produkte im Maschi- nenausgang, deren Entfernung zu detektieren ist, um von dieser Entfernung ein Steuersignal abhängig zu machen.
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Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, können sowohl bei einer kontinuierlichen, bei einer zeitlich gesteuerten und auch bei einer entnahmegestützten Produktion Fehler auftreten. Indes ergibt sich aus diesem Umstand keine Anregung, die Polsterumarbeitungsmaschine mit einem Entnahmesensor am Maschinenausgang zu versehen. Auch die Beschreibung im Übrigen gibt keine dementsprechende Anregung.
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2. Der Fachmann erhält auch aus D10 keine Anregung, derart zu verfahren. Die beschriebene Polsterumarbeitungsmaschine offenbart lediglich eine Ausführungsform mit verschiedenen Betriebsarten. In der automatischen Betriebsart lassen sich Länge und Anzahl der gewünschten Polsterprodukte einstellen. Hierfür sieht die Maschine einen Selektor für die Polsterlänge und einen Selektor für die Polsterzahl vor (Teilekatalog D11 S. 9). In sämtlichen Betriebsarten erfolgt aber das Entfernen des Polsterprodukts aus dem Maschinenausgang durch Herausfallen mittels Schwerkraft. Es ist nicht ersichtlich, woraus der Fachmann die Anregung erhalten sollte, diesen Vorgang mittels eines Sensors zu detektieren.
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3. Über die fehlende Anregung hilft auch die US-amerikanische Patentschrift 4 690 344 (D9) nicht hinweg.
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Sie betrifft einen in Figur 4 im Betriebszustand dargestellten Rollenhalter (Papierspender) zum drehbaren Halten einer Rolle aufeinanderfolgender , dünnfoliger Produkte und zum Spenden eines Nachlaufprodukts bis zu einer gegebenen Position. Dabei wird das Vorlaufprodukt entlang einer Bruchlinie automatisch abgeschnitten (Sp. 1 Z. 36-44). Der Papierspender weist eine von einem Motor 14 angetriebene Vorschubrolle auf und einen Detektor zum Erfassen des Vorliegens oder Fehlens des Nachlaufprodukts an einer gegebenen Position. Am Ausgang des Papierspenders sind zwei Sensoren 16 vorgesehen, die eine Entnahme der Produkte 3a aus dem Ausgang 15 erkennen (Figuren 2A und 2B). Hierzu senden sie ein Abwesenheitssignal an den Motor, wodurch ein neues Produkt abgerollt und in den Ausgangspfad eingebracht wird (Sp. 4 Z. 14-20). Hiermit wird gewährleistet, dass dann ein weiteres Produkt im Ausgangskanal platziert wird, wenn dort keines mehr vorhanden ist (Sp. 1 Z. 55-60).
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Aus D9 ergibt sich jedoch nicht die Anregung, die offenbarten Entnahmesensoren für eine Polsterumarbeitungsmaschine vorzusehen. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das Abrollen und Abschneiden eines Papierstücks als Produktionsvorgang angesehen werden kann und der in D9 offenbarte Ablauf deshalb eine Produktionssteuerung im Sinne des Streitpatents darstellt. Bei der in D9 offenbarten Vorrichtung steht jedenfalls nicht die "Produktion" eines Papierstücks im Vordergrund, sondern dessen Bereitstellung, und zwar typischerweise für eine Mehrzahl von Benutzern. Bei einer Polsterumarbeitungsmaschine im Sinne des Streitpatents kommt diesem Aspekt zwar ebenfalls Bedeutung zu. Er bildet aber lediglich einen von mehreren Gesichtspunkten des im Vergleich zu D9 komplexen Produktionsvorgangs. Vor diesem Hintergrund hatte der Fachmann keine Veranlassung, die in D9 offenbarte Vorgehensweise auf eine Polsterumarbeitungsmaschine zu übertragen, auch wenn dies objektiv gesehen möglich und zweckmäßig ist.
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4. Eine andere Beurteilung ergibt sich deshalb auch nicht daraus, dass - wie die Klägerin annimmt - ein Entnahmesensor dem Fachmann als solcher bekannt war.
51
Die grundsätzliche Möglichkeit der Verwendung eines Entnahmesensors besagt entgegen der Auffassung der Klägerin gerade nicht, dass für den Fachmann Anlass bestand, einen solchen bei einer Polsterumarbeitungsmaschine einzusetzen. Denn der Umstand, dass die Kenntnis eines technischen Sachverhalts zum allgemeinen Fachwissen gehört, belegt noch nicht, dass es für den Fachmann nahegelegen hat, sich bei der Lösung eines bestimmten Problems dieser Kenntnis zu bedienen, wenn für den Fachmann nicht oder jedenfalls nicht ohne weiteres erkennbar ist, dass eine technische Ausgangslage besteht , in der sich der Einsatz des betreffenden Lösungsmittels als objektiv zweckmäßig darstellt (BGH, Urteil vom 27. März 2018 - X ZR 59/16, GRUR 2018, 716 Rn. 28 - Kinderbett).
52
Soweit die Streitpatentschrift ein entnahmegesteuertes System (removal- triggered system) als bei der Steuerung von Polsterumarbeitungsmaschinen bekannt bezeichnet (Abs. 9), ergeben sich aus dem Klagevortrag keine Anhaltspunkte dafür, dass und wodurch ein solches System der Öffentlichkeit tatsächlich bekannt und wie es beschaffen gewesen wäre. Auch wenn die Ausführungen der Beschreibung indiziell gegen die Beklagte sprechen, geht dies zu Lasten der darlegungs- und beweisbelasteten Klägerin.
53
5. Die weiteren von der Klägerin angeführten Entgegenhaltungen liegen von dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 noch weiter ab.
54
V. Das Urteil des Patentgerichts erweist sich nicht aus anderen Gründen im Ergebnis als zutreffend. Der Gegenstand des Streitpatents geht nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus.
55
Dienen Merkmale eines Ausführungsbeispiels, die zusammen, aber auch je für sich den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, so ist es grundsätzlich zulässig , das Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale in den Patentanspruch zu beschränken (st. Rspr. seit BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 - Spleißkammer; vgl. aus neuerer Zeit etwa Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 = GRUR 2014, 542 Rn. 23 - Kommunikationskanal). Die beanspruchte Erfindung muss lediglich in ihrer Gesamtheit und auf der im Patentanspruch gewählten Abstraktionsstufe eine technische Lehre darstellen, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 - Drehmomentübertragungseinrichtung; Urteil vom 25. November 2014 - X ZR 119/09, GRUR 2015, 249 Rn. 27 - Schleifprodukt).
56
Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 vor, wie das Patentgericht, auf dessen Ausführungen verwiesen werden kann, zutreffend angenommen hat, und nichts anderes gilt für die weiteren Patentansprüche, insbesondere auch Patentanspruch 3, der in der mündlichen Verhandlung von der Klägerin besonders hervorgehoben worden ist. Wie bei ihren übrigen Angriffen gegen die Ursprungsoffenbarung des Gegenstands der Patentansprüche vernachlässigt die Klägerin auch insoweit, dass zur Ursprungsoffenbarung auch die allgemeine Beschreibung und die weit gefassten angemeldeten Patentansprüche gehören. Die zum Patent angemeldete Erfindung ist danach ganz allgemein auf den Einsatz einer Mehrzahl von Sensoren (Sensoreinrichtungen) zur Steuerung der Maschine in verschiedenen Betriebsarten gerichtet. Zu den Steuerungsmöglichkeiten gehört insbesondere auch die Einstellung der gewünschten Polsterlänge. Das von der Klägerin als die Ursprungsoffenbarung beschränkend angesehene Beispiel einer Steuerung über ein Tastenfeld (keypad mode), das die Eingabe der Länge eines zu schneidenden Polsters durch einen Bediener ermöglicht, ist ohne weiteres als beispielhafte Erläuterung erkennbar und rechtfertigt die in Patentanspruch 3 enthaltene "Zwischenverallgemeinerung".
57
VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG sowie § 91 Abs. 1 ZPO.
Meier-Beck Gröning Bacher
Kober-Dehm Marx
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.02.2017 - 3 Ni 12/16 (EP) -

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Zivilprozessordnung - ZPO | § 91 Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht


(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung um

Patentgesetz - PatG | § 121


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Der Umstand, dass die Kenntnis eines technischen Sachverhalts zum allgemeinen Fachwissen gehört, belegt noch nicht, dass es für den Fachmann nahegelegen hat, sich bei der Lösung eines bestimmten Problems dieser Kenntnis zu bedienen (BGH, Urteil vom 30. April 2009 - Xa ZR 56/05, GRUR 2009, 743 Rn. 37 - Airbag-Auslösesteuerung). Die grundsätzliche Möglichkeit der Verwendung der "Schlüsselschlitzmethode" zur Befestigung insbesondere einer Stoffbahn besagt entgegen der Auffassung der Klägerin gerade nicht, dass für den Fachmann Anlass bestand, dem Bettpfosten eine weitere Funktion beizumessen, um diese Technik zur Befestigung des Stoffteils einzusetzen.
23
dabei in einer Weise angewendet werden, die berücksichtigt, dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet. Insoweit ist zugrunde zu legen, dass das Interesse des Anmelders regelmäßig erkennbar darauf gerichtet ist, möglichst breiten Schutz zu erlangen , also die Erfindung in möglichst allgemeiner Weise vorzustellen und nicht auf aufgezeigte Anwendungsbeispiele zu beschränken. Soweit in der Anmeldung bereits Ansprüche formuliert sind, haben diese vorläufigen Charakter. Erst im Verlauf des sich anschließenden Prüfungsverfahrens ist herauszuarbeiten, was unter Berücksichtigung des Standes der Technik schutzfähig ist und für welche Ansprüche der Anmelder Schutz begehrt. Erst mit der Erteilung des Patents mit bestimmten Ansprüchen erfolgt eine endgültige Festlegung des Schutzgegenstands. aa) Dieser Gesichtspunkt liegt der Rechtsprechung des Senats zugrunde, wo24 nach bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen werden. Danach ist ein "breit" formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung - sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen - als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 52 - Polymerschaum). Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (ständige Rechtsprechung seit BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 - Spleißkammer; aus jüngerer Zeit BGHZ 194, 107 Rn. 52 - Polymerschaum; BGH, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 f. - UV-unempfindliche Druckplatte). bb) Nach vergleichbaren Maßgaben ist die Prüfung vorzunehmen, ob der Ge25 genstand der Erfindung im Prioritätsdokument identisch offenbart ist. Die Priorität einer Voranmeldung kann in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X ZB 18/00
vom
11. September 2001
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend das deutsche Patent 34 47 925
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
Drehmomentenübertragungseinrichtung
Werden in den Patentanspruch nur einzelne Merkmale eines Ausführungsbeispiels
der Erfindung aufgenommen, geht die sich daraus ergebende Merkmalskombination
dann über den Inhalt der Anmeldung hinaus, wenn sie in ihrer Gesamtheit
eine technische Lehre umschreibt, die der Fachmann den ursprünglichen
Unterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen
kann.
BGH, Beschl. v. 11. September 2001 - X ZB 18/00 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. September 2001
durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Prof. Dr. Jestaedt,
Dr. Melullis, Scharen und Dr. Meier-Beck

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den am 13. Juli 2000 verkündeten Beschluß des 6. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird zurückgewiesen.
Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:


I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 34 47 925 (Streitpatent), das eine Drehmomentübertragungseinrichtung betrifft. Das Streitpatent beruht auf der Anmeldung 34 40 927.0 vom 9. November 1984, zu der die Patentinhaberin mit Eingabe vom 17. Januar 1985 zwei Teilungserklärungen abgegeben hat. Auf eine der beiden Trennanmeldungen ist das Streitpatent am 26. Januar 1995 mit folgenden Ansprüchen 1, 3 und 12 veröffentlicht worden:
"1. Drehmomentübertragungseinrichtung mit einer Vorkehrung zum Aufnehmen bzw. Ausgleichen von Drehstößen, insbesondere von Drehmomentschwankungen einer Brennkraftmaschine mit mindestens zwei, koaxial angeordneten, entgegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung zueinander verdrehbaren Schwungmassen, von denen die eine, erste, mit der Brennkraftmaschine und die andere, zweite, über eine Reibungskupplung mit dem Eingangsteil eines Getriebes verbindbar ist, wobei die Reibungskupplung über ein Ausrücksystem betätigbar ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Schwungmassen (3, 4) durch einen Kraftspeicher axial zueinander federnd verspannt sind derart, daß die die Kupplung tragende Schwungmasse in einer Richtung belastet wird, die der beim Ausrücken der Kupplung wirksamen Kraftrichtung entgegengesetzt ist.
3. Drehmomentübertragungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t daß die Schwungmassen in Abhängigkeit von der Betätigung der Reibungskupplung (7, 107) zueinander begrenzt axial verlagerbar sind.
12. Drehmomentübertragungseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daû die Schwungmassen (3, 4) über wenigstens zwei Reiboder Gleitflächen miteinander in Reib- oder Gleitverbindung stehen bzw. bringbar sind, wobei in Abhängigkeit der Betätigung der Reibungskupplung (7, 107) die Dämpfungswirkung dieser Verbindung veränderbar ist."
Gegen das Streitpatent ist Einspruch erhoben worden, der damit begründet worden ist, daû der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht patentfähig sei. Nach Rücknahme des Einspruchs hat die Patentinhaberin mit Erklärung vom 29. Oktober 1996 eine Teilung des Streitpatents erklärt, die zur Trennanmeldung 34 48 593.7 geführt hat. Nach einem Zwischenbescheid der Patentabteilung hat die Patentinhaberin den Widerruf der Teilungserklärung vom 29. Oktober 1996 erklärt und zugleich eine erneute Teilungserklärung abgegeben. Das Streitpatent hat die Patentinhaberin mit 24 Ansprüchen verteidigt , von denen Anspruch 1 lautet (Änderungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 kursiv):
"Drehmomentübertragungseinrichtung mit einer Vorkehrung zum Aufnehmen bzw. Ausgleichen von Drehstöûen, insbesondere von Drehmomentschwankungen einer Brennkraftmaschine mit mindestens zwei über eine Lagerung koaxial angeordneten, entgegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung relativ zueinander verdrehbaren Schwungmassen, von denen die eine, erste, mit der Brennkraftmaschine und die andere, zweite, über eine Reibungskupplung mit dem Eingangsteil eines Getriebes verbindbar ist, wobei die Reibungskupplung über ein Ausrücksystem betätigbar ist,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daû die Schwungmassen (3, 4) durch einen Kraftspeicher axial zueinander federnd verspannt sind derart, daû die die Kupplung tragende Schwungmasse in einer Richtung belastet wird, die der beim Ausrücken der Kupplung wirksamen Kraftrichtung entgegengesetzt ist."
Die Patentabteilung hat das Streitpatent widerrufen, weil die Einfügung der Worte "über eine Lagerung" eine unzulässige Erweiterung gegenüber dem Inhalt der Anmeldung darstelle.
Die Patentinhaberin hat gegen den Beschluû der Patentabteilung Beschwerde eingelegt und beantragt,
1. den angefochtenen Beschluû aufzuheben und das Streitpatent mit den verteidigten Patentansprüchen aufrechtzuerhalten.
2. die Rückzahlung der Gebühren für die abgetrennte Anmeldung 34 48 593.7 anzuordnen.
Mit Beschluû vom 13. Juli 2000 hat das Bundespatentgericht die Beschwerde und den Antrag zurückgewiesen, die Rückzahlung der Gebühren für die Anmeldung 34 48 593.7 anzuordnen.
Hiergegen richtet sich die - zugelassene - Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin , mit der diese beantragt,
den Beschluû des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen.
II. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft; das Rechtsmittel bleibt jedoch ohne Erfolg.
1. Das Bundespatentgericht hat die Teilungserklärung, die zu der dem Streitpatent zugrundeliegenden Trennanmeldung geführt hat, als wirksam angesehen , da zumindest der Gegenstand, der sich aus den mit der Teilungserklärung eingereichten Ansprüchen 1 und 6 oder 7, 10, 11 und 20 ergebe und den Ausführungen nach den ursprünglichen Figuren 4 und 5 entspreche, zum Zeitpunkt der Teilung Inhalt der Stammanmeldung 34 40 927.0 gewesen sei und in der Stammanmeldung jedenfalls die Ausführung nach der ursprünglichen Figur 1 verblieben sei. Das läût keinen Rechtsfehler erkennen.
2. Das Bundespatentgericht hat sich für befugt gehalten, den Anspruch, mit dem die Patentinhaberin das Streitpatent verteidigt, umfassend daraufhin zu überprüfen, ob er gegenüber dem Inhalt der Patentanmeldung 34 40 927.0 unzulässig erweitert ist. Zwar sei das Bundespatentgericht nicht befugt, von Amts wegen erstmalig neue Widerrufsgründe in das Verfahren einzuführen, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gewesen seien. Dies hindere das Bundespatentgericht aber grundsätzlich nicht daran, unter Wahrung des rechtlichen Gehörs innerhalb ein und desselben Widerrufsgrundes neue Tatsachen heranzuziehen und neue rechtliche Überlegungen anzustellen. Ebenso wie es bei der Prüfung der Patentfähigkeit den gesamten ihm bekannten Stand der Technik berücksichtigen könne
und nicht auf das den Beschluû der Patentabteilung tragende Material beschränkt sei, könne es im Einspruchsbeschwerdeverfahren im Rahmen des von der Patentabteilung festgestellten Widerrufsgrundes nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG weitere nicht ausdrücklich gerügte unzulässig erweiterte Merkmale zum Gegenstand seiner Entscheidung machen.
Die Rechtsbeschwerde meint demgegenüber, das Bundespatentgericht habe übersehen, daû die Patentabteilung nicht den gesetzlichen Widerrufsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG angewendet habe, auch wenn diese Vorschrift unzutreffend als Grundlage der Entscheidung genannt sei. Die Patentabteilung habe gerade nicht festgestellt, daû der Gegenstand des erteilten Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Der Widerruf sei vielmehr darauf gestützt, daû das im Einspruchsverfahren neu eingefügte Merkmal "über eine Lagerung" in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart sei. Damit habe das Patentamt von seiner Befugnis Gebrauch gemacht, bei einer Verteidigung des Patents in veränderter Fassung die Zulässigkeit der Änderungen zu überprüfen; der von ihm behandelte Widerrufsgrund habe sich daher auf eine Erweiterung des Schutzbereichs des erteilten Patents bezogen.
Diese Rüge hat keinen Erfolg.
Allerdings ist das Beschwerdegericht nach der Rechtsprechung des Senats (BGHZ 128, 280, 292 f. - Aluminium-Trihydroxid; Beschl. v. 3.2.1998 - X ZB 6/97, GRUR 1998, 901, 902 - Polymermasse) im Einspruchsbeschwerdeverfahren grundsätzlich nicht befugt, vom Einsprechenden innerhalb der Frist des § 59 Abs. 1 PatG nicht geltend gemachte und vom Patentamt nicht in
das Verfahren eingeführte Widerrufsgründe von Amts wegen aufzugreifen und den Widerruf des Patents hierauf zu stützen. Das stand der Entscheidung des Bundespatentgerichts jedoch nicht entgegen.
Die Beschränkung des Gegenstandes der gerichtlichen Prüfung auf die vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltend gemachten Widerrufsgründe ergibt sich aus der Funktion des Beschwerdegerichts im Rechtszug und seiner Bindung an den Streitgegenstand. Das Bundespatentgericht ist im Beschwerdeverfahren zur Nachprüfung und Änderung von Entscheidungen nur in dem Umfang befugt, in dem eine Nachprüfung beantragt wird (Sen.Beschl. v. 2.3.1993 - X ZB 14/92, GRUR 1993, 655, 656 - Rohrausformer). Im Streitfall hat die Patentabteilung das Patent widerrufen, da der "geltende Patentanspruch" , als den die Patentabteilung den von der Patentinhaberin verteidigten Anspruch angesehen hat, i.S.d. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG auf einen über den Inhalt der Anmeldung hinausgehenden Gegenstand gerichtet sei. Die Patentabteilung hat dies damit begründet, daû die Einfügung der Worte "über eine Lagerung" in den erteilten Anspruch über den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Unterlagen hinausgehe, denen der Fachmann nicht allgemein ein Lager, sondern ausschlieûlich ein Wälzlager zwischen den Schwungmassen entnehme. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist die Entscheidung der Patentabteilung hiernach nicht auf eine Erweiterung des Schutzbereichs des erteilten Patents durch den verteidigten Anspruch gestützt. Es kann dahinstehen , ob die Patentabteilung zunächst die Zulässigkeit der Änderung des Anspruchs hätte prüfen und in Anbetracht der - nach ihrem Standpunkt - unzulässigen Änderung die erteilte Fassung zum Gegenstand ihrer weiteren Untersuchung hätte machen müssen (in diesem Sinne Busse, Patentgesetz, 5. Aufl., § 21 Rdn. 107, § 83 Rdn. 42, 45; BPatGE 20, 133, 138; 29, 223, 226 für das
Gebrauchsmusterlöschungsverfahren; a.A. Hövelmann, GRUR 1997, 109, 110 f., und - für das Nichtigkeitsverfahren - wohl auch Schulte, PatG, 5. Aufl., § 81 Rdn. 62b). Nachdem die Patentabteilung so nicht verfahren ist, sondern den verteidigten Anspruch daraufhin untersucht hat, ob dieser Anspruch auf einen über den Inhalt der Anmeldung hinausgehenden Gegenstand gerichtet ist (der als erteilter Anspruch nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG zum Widerruf des Streitpatents führen müûte und mit dem das Patent daher nicht aufrechterhalten werden kann), hatte das Beschwerdegericht diese Entscheidung nachzuprüfen. Im Rahmen dieser Prüfung war das Bundespatentgericht nicht auf dasjenige Merkmal beschränkt, das die Patentabteilung als unzulässige Erweiterung angesehen hat, denn die Erweiterung bezieht sich stets auf den Anspruch als Ganzen.
3. Das Beschwerdegericht hat angenommen, der Durchschnittsfachmann habe den ursprünglichen Unterlagen die Lehre nach dem geltenden Patentanspruch 1 nicht entnehmen können. Denn in den ursprünglichen Unterlagen sei zum einen das Merkmal im Oberbegriff des Anspruchs 1, wonach die Relativverdrehung der Schwungmassen entgegen der Wirkung einer beliebigen Dämpfungseinrichtung erfolgen solle, sachlich nicht offenbart, zum anderen erlaubten sie nicht das Weglassen von zwingend zum Gegenstand der ursprünglichen Stammanmeldung gehörigen lösungswesentlichen Merkmalen im geltenden und auch schon erteilten Patentanspruch 1. Aus der Anmeldung ergebe sich für den Fachmann eine Drehmomentübertragungseinrichtung mit einer bestimmten baulichen Konzeption und einer speziellen Steuerung zur Veränderung bzw. Verringerung der Dämpfung, wenn die Reibungskupplung gelöst werde. Für diese Steuerung sei in den ursprünglichen Unterlagen ein Mechanismus offenbart, der nicht nur die Merkmale des kennzeichnenden Teils
des geltenden Patentanspruchs 1, sondern zugleich auch die axiale Verschiebbarkeit der die Reibungskupplung tragenden Schwungmasse (erteilter Anspruch 3) und die Reib- und Gleitverbindung (etwa erteilter Anspruch 12) in untrennbarer Weise umfasse.
Das beanstandet die Rechtsbeschwerde im Ergebnis ohne Erfolg.

a) Das Bundespatentgericht hält das Merkmal, wonach die Schwungmassen entgegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung relativ zueinander verdrehbar sind, für in den ursprünglichen Unterlagen in dieser allgemeinen Weise nicht offenbart. Aus der ursprünglichen Beschreibung in Verbindung mit den Figuren gehe wie auch aus dem ursprünglichen Anspruch 31 hervor, daû die Dämpfungseinrichtung aus in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeichern bestehe und damit das Nominaldrehmoment übertragen werde. Die im ursprünglichen Anspruch 31 enthaltene Alternative, die statt der in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeicher Reib- oder Gleitmittel vorsehe, bilde nach dem Verständnis des Fachmanns zumindest beim abgetrennten Gegenstand keinen Ersatz für in Umfangsrichtung wirkende Kraftspeicher. Andere Ausführungsmöglichkeiten hinsichtlich der Übertragung des Nominaldrehmoments seien vom Fachmann nicht erkennbar.
Das hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Das Merkmal findet sich - abgesehen von der bereits von der Patentabteilung für unbedenklich angesehenen Einfügung des Wortes "relativ" - bereits in Anspruch 1 der zugrundeliegenden Anmeldung. Das Bundespatentgericht, das das nicht verkennt, meint, der ursprüngliche Patentanspruch 1 weise vorwiegend allgemeine dämpfungstechnische Wirkangaben auf und sei so weit gefaût, daû ein Bezug zu
der sich aus der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen ergebenden konkreten Lehre nicht ersichtlich sei und Anspruch 1 deshalb nicht als prinzipielle Verkörperung des Anmeldungsgegenstands verstanden werde. Dies gelte schon deswegen, weil im ursprünglichen Anspruch 1 die Reibungskupplung und das zugehörige Ausrücksystem nicht erwähnt würden, die aber für den im Streitpatent weiterzubildenden Gegenstand die entscheidende Grundlage bildeten.
Diese Erwägungen begründen die vom Bundespatentgericht angenommene unzulässige Erweiterung nicht. Das Bundespatentgericht zieht nicht in Zweifel, daû in den ursprünglichen Unterlagen eine Dämpfungseinrichtung aus in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeichern offenbart ist. Es zieht auch nicht in Zweifel, daû der Fachmann, als den das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei einen Hochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Dämpfungsvorrichtungen insbesondere in Verbindung mit Kraftfahrzeugkupplungen ansieht, hierin ein Mittel sieht, kraft dessen die Schwungmassen - in den Worten des verteidigten Anspruchs - entgegen der Wirkung einer Dämpfungseinrichtung relativ zueinander verdrehbar sind. Unter diesen - dem Rechtsbeschwerdeverfahren zugrundezulegenden - Voraussetzungen kann aber das sachlich unverändert aus Anspruch 1 der Anmeldung in Patentanspruch 1 übernommene Merkmal keine unzulässige Erweiterung darstellen, weil es nichts enthält, was nicht bereits Inhalt der Anmeldung gewesen wäre. Der Umstand, daû die Anmeldung nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts nur eine Ausführungsform "einer ganz bestimmten Baukonzeption" mit in Umfangsrichtung wirksamen Kraftspeichern (ausführbar) offenbart, steht dem nicht entgegen. Denn offenbart ist alles das, was in der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen schriftlich niedergelegt
ist und sich dem Fachmann ohne weiteres aus dem Gesamtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag erschlieût (Sen., BGHZ 111, 21, 26 - Crackkatalysator I). Ein "breit" formulierter Anspruch ist unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung deshalb jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung - sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen - als zu der angemeldeten Erfindung gehörig entnehmbar war.

b) Das Bundespatentgericht hat weiter festgestellt, der Fachmann entnehme den ursprünglichen Unterlagen eine Steuerung zur Veränderung bzw. Verringerung der Dämpfung, die nicht nur die Merkmale des kennzeichnenden Teils des geltenden Patentanspruchs 1, sondern zugleich auch die axiale Verschiebbarkeit der die Reibungskupplung tragenden Schwungmasse in untrennbarer Weise umfasse.
aa) Im einzelnen hat das Bundespatentgericht hierzu ausgeführt: In der Anmeldung werde die ferdernde Verspannung der Schwungmassen im Zusammenhang mit der Tellerfeder 34, dem Reibring 22 und der axialen Verlagerbarkeit der Schwungmasse 4 gegenüber der Schwungmasse 3 beschrieben. Im weiteren werde dort zur Funktionsweise ausgeführt, daû das durch den Reibring 22 erzeugte Reibmoment abnehme, wenn mit zunehmender Ausrückkraft die Vorspannung der Tellerfeder 34 allmählich kompensiert werde, und daû bei Überwindung der Vorspannung der Tellerfeder 34 diese verschwenkt und die Schwungmasse 4 um den Betrag X in Richtung der Schwungmasse 3 mit der
Folge verlagert werde, daû der Reibring 22 abhebe und keine Reibungsdämpfung mehr erzeugt werde. Die axial federnde Verspannung der Schwungmassen mit der entgegen der Betätigungskraft der Reibungskupplung wirkenden Vorspannkraft und die axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen sowie die Reib- und Gleitverbindung stellten eine Funktions- und Steuereinheit dar, die das allgemeine Lösungsprinzip verkörpere. In den ursprünglichen Unterlagen werde es bei der als Stand der Technik erörterten Drehmomentübertragungseinrichtung nach der deutschen Offenlegungsschrift 28 26 274 als nachteilig angesehen, daû der radiale Flansch der Flanschhülse, die die drehbare Lagerung der Schwungmassen zueinander ermögliche, beim Betätigen der Reibungskupplung zwischen den Schwungmassen mit groûer Kraft verspannt werde, wodurch ein hohes Reibmoment zwischen den Schwungmassen auftrete und die Dämpfung beeinträchtige. Mit dem Patentgegenstand solle eine derart hohe Reib- und Dämpfungswirkung vermieden werden, wofür die axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen und die Reib- und Gleitverbindung unverzichtbare Bestandteile der offenbarten Steuerung seien.
bb) Das trägt die angefochtene Entscheidung.
Bis zum Beschluû über die Erteilung des Patents sind nach § 38 PatG Änderungen der in der Anmeldung enthaltenen Angaben zulässig, die den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern. Der Gegenstand der Anmeldung darf bei der Aufstellung des Patentanspruchs anders formuliert werden, und er darf beschränkt werden. Eine solche Änderung darf aber nicht zu einer Erweiterung des Gegenstands der Anmeldung führen, und sie darf nicht dazu führen, daû an die Stelle der angemeldeten Erfindung eine andere gesetzt wird (Sen., BGHZ 66, 17, 29 - Alkylendiamine I; BGHZ 110, 123, 125 - Spleiûkammer). Der
Patentanspruch darf mithin nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, von dem der Durchschnittsfachmann aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennen kann, daû er von vornherein von dem Schutzbegehren umfaût sein soll (Sen.Urt. v. 21.9.1993 - X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204, 206 - Spielfahrbahn; Sen.Beschl. v. 20.6.2000 - X ZB 5/99, GRUR 2000, 1015, 1016 - Verglasungsdichtung; v. 5.10.2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 141 - Zeittelegramm).
Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, daû der Fachmann den in dem verteidigten - wie in dem erteilten - Patentanspruch bezeichneten Gegenstand den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörig entnehmen kann.
cc) Die Rechtsbeschwerde verweist allerdings zu Recht darauf, daû der Anmelder oder der Patentinhaber, wenn er nur noch für eine bestimmte Ausführungsform der angemeldeten Erfindung Schutz begehrt, nicht genötigt ist, sämtliche Merkmale eines Ausführungsbeispiels in den Anspruch aufzunehmen. Die Aufnahme eines weiteren Merkmals aus der Beschreibung in den Patentanspruch ist zulässig, wenn dadurch die zunächst weiter gefaûte Lehre auf eine engere Lehre eingeschränkt wird und wenn das weitere Merkmal in der Beschreibung als zu der beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen war (Sen., BGHZ 111, 21, 25 - Crackkatalysator I; Beschl. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88, GRUR 1991, 307, 308 - Bodenwalze; Urt. v. 7.12.1999 - X ZR 40/95, GRUR 2000, 591, 592 - Inkrustierungsinhibitoren). Dienen mehrere in der Beschreibung eines Ausführungsbeispiels genannte Merkmale der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, die je für sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, hat es
der Patentinhaber in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale beschränkt; in dieser Hinsicht können dem Patentinhaber keine Vorschriften gemacht werden (Sen., BGHZ 110, 123, 126 - Spleiûkammer).
Das bedeutet jedoch nicht, daû der Patentinhaber nach Belieben einzelne Elemente eines Ausführungsbeispiels im Patentanspruch kombinieren dürfte. Die Kombination muû vielmehr in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen, die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann; andernfalls wird etwas beansprucht , von dem der Durchschnittsfachmann aufgrund der ursprünglichen Offenbarung nicht erkennen kann, daû es von vornherein von dem Schutzbegehren umfaût sein soll, und das daher gegenüber der angemeldeten Erfindung ein aliud darstellt (Sen.Beschl. v. 23.1.1990 - X ZB 9/89, GRUR 1990, 432, 434 - Spleiûkammer [insoweit nicht in BGHZ]).
dd) Nach den von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffenen Feststellungen des Bundespatentgerichts umfaût die Angabe im verteidigten Patentanspruch , daû die Schwungmassen durch einen Kraftspeicher axial zueinander federnd verspannt sind, aus der Sicht des Fachmanns nicht notwendigerweise eine axiale Verlagerbarkeit der Schwungmassen als ungeschriebenen Bestandteil der technischen Lehre des Anspruchs. Vom Anspruch umfaût ist daher auch eine Ausführungsform, bei der die Schwungmassen axial federnd verspannt sind, ohne axial verlagerbar zu sein. Nach den weiteren Ausführungen des Beschwerdegerichts konnte der Fachmann der Anmeldung axial federnd verspannte Schwungmassen jedoch nur im Zusammenhang mit einer gleichzeitigen axialen Verschiebbarkeit dieser Schwungmassen entnehmen. Das
Bundespatentgericht hat insoweit auf die dem Fachmann in der Beschreibung erläuterte Funktion der axial federnde Verspannung der Schwungmassen für deren axiale Verlagerung und die Bedeutung dieser Verlagerung für die Lösung des der Anmeldung zugrundeliegenden Problems abgestellt. Diese Ausführungen , die das Bundespatentgericht noch zusätzlich darauf hätte stützen können, daû die axiale Verspannung der Schwungmassen auch im allgemeinen Teil der Beschreibung und in den in der Anmeldung formulierten Ansprüchen nur als Ausführungsform axial verlagerbarer Schwungmassen angesprochen ist, sind als tatrichterliche Feststellungen, gegen die durchgreifende Rechtsbeschwerdegründe nicht erhoben sind, für das Rechtsbeschwerdeverfahren bindend (§ 107 Abs. 2 PatG).
ee) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, diesen Feststellungen lägen unzutreffende Maûstäbe zugrunde.
Zu Unrecht sieht sie solche in der Bemerkung des Bundespatentgerichts , für den Fachmann seien aus der Anmeldung auch keine anderen Ausführungsformen erkennbar, die die Offenbarung der im geltenden Anspruch 1 angegebenen Lösung rechtfertigen könnten. Damit hat das Bundespatentgericht nicht zum Ausdruck gebracht, nur bei einem solchen (weiteren) Ausführungsbeispiel könne die beanspruchte Lösung als offenbart gelten.
Unbegründet ist auch die Rüge, das Bundespatentgericht habe angenommen , Rechte aus dem Streitpatent könnten "(selbstverständlich) nur im Sinne des in der Beschreibung offenbarten Ausführungsbeispiels geltend gemacht werden". An der angegebenen Stelle hat das Bundespatentgericht vielmehr - zutreffend - ausgeführt, Mängel im geltenden Anspruch 1 hinsichtlich
der ursprünglichen Offenbarung könnten nicht, wie von der Patentinhaberin eingeworfen worden sei, dadurch kompensiert werden, daû das Streitpatent (selbstverständlich) nur im Sinne des in der Beschreibung offenbarten Ausführungsbeispiels gegenüber Dritten geltend gemacht werden könne; dafür biete das Patentrecht keine Handhabe.
Nicht unbedenklich sind hingegen zwar die Ausführungen des Beschwerdegerichts , die Abstraktion des konkreten Gegenstandes dürfe nicht zu einer unbestimmten und diffusen Aussage oder Anweisung führen, die eine klare Vorstellung vom Wesen des ursprünglich offenbarten Anmeldungsgegenstandes nicht mehr vermittele und über die ursprüngliche Offenbarung in unzulässiger Weise hinausgehe, was im Streitfall ersichtlich der Fall sei, da wesentliche Elemente der Steuerung nicht im Hauptanspruch angegeben würden und für das Lösungsprinzip die steuernden und zu steuernden Mittel oder Vorrichtungen unverzichtbar seien. Es ist jedoch weder von der Rechtsbeschwerde dargelegt noch sonst erkennbar, inwiefern die Feststellungen zum Verständnis des Fachmanns vom Inhalt der Anmeldung hierdurch beeinfluût sein könnten.
ff) Wenn das Bundespatentgericht aus den zu dd) genannten Feststellungen abgeleitet hat, ein Anspruch, der nur die axial federnde Verspannung der Schwungmassen und den der Ausrückkraft der Reibkupplung entgegenwirkenden Kraftspeicher zur Kennzeichnung der Lösung anführe, sei "aus Offenbarungsgründen nicht statthaft" und führe zu einer sich dem Fachmann aus den ursprünglichen Unterlagen nicht erschlieûenden und deshalb unzulässigen Teil- oder Unterkombination, hat es nach alledem entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde nicht unzulässig Fragen zum Anspruch auf Erteilung des Patents mit solchen aus dem Recht der Patentverletzung vermengt. Es hat
vielmehr zutreffend darauf abgestellt, daû der verteidigte Anspruch auf eine Kombination von Merkmalen gerichtet sei, die dem Fachmann nach seinen Feststellungen in der dem Streitpatent zugrundeliegenden Anmeldung nicht als zur Erfindung gehörende Kombination offenbart wird.

c) Hiernach kommt es nicht mehr darauf an, ob das Bundespatentgericht auch rechtsfehlerfrei festgestellt hat, nach der Ursprungsoffenbarung gehöre ebenso die Reib- und Gleitverbindung, wie sie etwa im erteilten Anspruch 12 angegeben sei, zu dem erfindungsgemäûen Steuerungsmechanismus, wogegen sprechen könnte, daû eine solche Verbindung in der Beschreibung (S. 17) lediglich als vorteilhaft bezeichnet ist.
4. Das Bundespatentgericht hat den Antrag zurückgewiesen, die Rückzahlung der Gebühren für die abgetrennte Anmeldung 34 48 593.7 anzuordnen. Insoweit ist die Rechtsbeschwerde ohne Begründung geblieben und deswegen als unzulässig zu verwerfen (§§ 102, 104 PatG).
III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).
Rogge Jestaedt Melullis
Scharen Meier-Beck
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Dienen Merkmale eines Ausführungsbeispiels, die zusammen, aber auch je für sich den durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern, der näheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, so ist es grundsätzlich zulässig , das Patent durch die Aufnahme einzelner oder sämtlicher dieser Merkmale in den Patentanspruch zu beschränken (BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 - Spleißkammer; BGH, Urteil vom. 30. August 2011 - X ZR 12/10, Rn. 30). Auch in diesem Zusammenhang muss die beanspruchte Kombination jedoch in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen , die der Fachmann den ursprünglichen Unterlagen als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 - Drehmomentübertragungseinrichtung).

(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend.

(2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Prozeßkosten (§§ 91 bis 101) sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert; die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.

(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung umfasst auch die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis; die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.

(2) Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei sind in allen Prozessen zu erstatten, Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassen ist und am Ort des Prozessgerichts auch nicht wohnt, jedoch nur insoweit, als die Zuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen oder als in der Person des Rechtsanwalts ein Wechsel eintreten musste. In eigener Sache sind dem Rechtsanwalt die Gebühren und Auslagen zu erstatten, die er als Gebühren und Auslagen eines bevollmächtigten Rechtsanwalts erstattet verlangen könnte.

(3) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne der Absätze 1, 2 gehören auch die Gebühren, die durch ein Güteverfahren vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle entstanden sind; dies gilt nicht, wenn zwischen der Beendigung des Güteverfahrens und der Klageerhebung mehr als ein Jahr verstrichen ist.

(4) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne von Absatz 1 gehören auch Kosten, die die obsiegende Partei der unterlegenen Partei im Verlaufe des Rechtsstreits gezahlt hat.

(5) Wurde in einem Rechtsstreit über einen Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 entschieden, so ist die Verjährung des Anspruchs gehemmt, bis die Entscheidung rechtskräftig geworden ist oder der Rechtsstreit auf andere Weise beendet wird.