Bundesgerichtshof Beschluss, 22. Feb. 2011 - X ZB 43/08

Gründe:

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I. Der Rechtsbeschwerdegegner ist als Miterfinder alleiniger Inhaber des am 30. Juni 1998 angemeldeten deutschen Patents 198 29 170 (Streitpatents ), das die Berechnung und Darstellung 2- oder 3-dimensionaler Deformationen räumlicher Strukturen für die medizinische Diagnostik, Forschung oder Medizintechnik betrifft.

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Mit den beiden anderen Miterfindern H. und Professor Z. hatte der Patentinhaber 1998 vereinbart, dass er allein das Recht erhalten solle, das Patent anzumelden; mit dem Miterfinder Professor Z. vereinbarte der Patentinhaber http://juris.de/jportal/portal/t/6u8/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE306002007&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint - 3 - am 14. August 2000 des Weiteren, dass das streitpatentgemäße Verfahren "für die Benutzung am Institut für Medizin (IME), Forschungsinstitut (richtig: -zentrum) J. GmbH (im Folgenden: Forschungszentrum) zur Verfügung gestellt wird."

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Gegen das erteilte Patent hat das Forschungszentrum Einspruch erhoben und diesen auf die Widerrufsgründe der unzureichenden Offenbarung, unzulässigen Erweiterung und mangelnden Patentfähigkeit gestützt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat das Streitpatent antragsgemäß wegen unzulässiger Erweiterung widerrufen. Dagegen hat der Patentinhaber Beschwerde eingelegt und sich unter anderem darauf berufen, der Einspruch sei schon wegen einer zulasten des Forschungszentrums bestehenden Nichtangriffsverpflichtung unzulässig.

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Das Patentgericht hat den Einspruch für unzulässig erachtet und den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes aufgehoben. Dagegen wendet sich das Forschungszentrum mit der vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.

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II. Das Rechtsmittel, das die Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses nach Art einer Revision eröffnet (BGHZ 172, 108 - Informationsübermittlungsverfahren I), führt zu dessen Aufhebung und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht.

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1. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft (§ 100 Abs. 1 PatG) und auch im Übrigen zulässig.

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2. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Rechtsbeschwerdeverfahren von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Einspruch sei rechtsmissbräuchlich erhoben worden und dieser Einwand jedenfalls im Streitfall aufgrund der vertraglichen Verflechtungen der Parteien und Vertragspartner nach Treu und Glauben zuzulassen. Bei der zwischen dem Patentinhaber und Professor Z. geschlossenen Vereinbarung handle es sich, wie deren Auslegung ergebe, um einen echten Vertrag zugunsten eines Dritten (§ 328 BGB). Das patentgemäße Verfahren sei dem Forschungszentrum als Drittbegünstigtem über das Forschungsprivileg hinaus und mit eigenem Forderungsrecht zur Verfügung gestellt worden. Da es das hierdurch erworbene Recht nicht zurückgewiesen habe, könne der Patentinhaber dem Forschungszentrum die gegenüber Professor Z. bestehenden Einwendungen entgegenhalten. Dazu gehöre auch eine Nichtangriffspflicht, so dass das Forschungszentrum an der Erhebung des Einspruchs gehindert sei. Dass die Nichtangriffspflicht nicht ausdrücklich vereinbart worden sei, sei unschädlich, weil sich aus einem Vertrag auch vor- und nachvertragliche Pflichten ergeben könnten, um einen Vertragspartner vor Schädigungen im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrages bzw. mit aus diesem Vertrag hervorgehenden Wissen zu bewahren. Entsprechende aus dem hier geschlossenen Vertrag zugunsten eines Dritten resultierende Pflichten stünden der Erhebung des Einspruchs durch das Forschungszentrum entgegen.

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3. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Feststellungen des Patentgerichts tragen nicht seine Annahme, das Forschungszentrum sei nach Treu und Glauben gehindert, gegen das Streitpatent Einspruch zu erheben.

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a) Die ausdrückliche oder konkludente Vereinbarung von Nichtangriffsabreden wird regelmäßig darauf beruhen, dass nach dem Willen der Beteiligten konkrete, über den Bestand des Patents als solches hinausgehende Interessen gewahrt werden sollen. Inwieweit solche vertraglich (konkludent) vereinbarten Nichtangriffsabreden dem Einspruch gegen die Erteilung des Patents generell entgegengehalten werden können oder nicht (bejahend BPatG GRUR 1991, 748, 749; GRUR Int 1997, 631; BPatG, Beschluss vom 5. Dezember 2005 - 8 W (pat) 319/03; Schulte/Moufang, Patentgesetz, 8. Aufl., § 59 Rn. 67 f.; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl. 2009, § 26 B II 6; Vollrath, Mitt 1982, 43 ff.; v. Maltzahn, Festschrift für v. Gamm, S. 597 ff.; Windisch, Festschrift für v. Gamm, S. 477 ff.; verneinend BPatG, GRUR 2005, 182, 183; BPatG, Beschluss vom 21. Januar 2005 - 15 W (pat) 313/02; Pitz, Mitt 1994, 239, 241; Benkard/Schäfers, Patentgesetz, 10. Aufl., § 59 Rn. 5a, der jedoch den Einwand der unerlaubten Rechtsausübung und des Rechtsmissbrauchs zulassen will; Koppe, Festschrift 25 Jahre Bundespatentgericht, S. 229, 244; Winterfeld, Festschrift VPP 50 Jahre, S. 211 ff.; zweifelnd Busse/Schwendy/Keukenschrijver , Patentgesetz, 6. Aufl., § 59 Rn. 22), ist im Streitfall nicht allgemein zu entscheiden.

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b) Die vom Patentgericht angenommene Nichtangriffsverpflichtung ist nicht ausdrücklich vereinbart worden. Das Patentgericht hat auch keine Feststellungen getroffen, aus denen sich ergäbe, dass die Beteiligten bei Abschluss des Vertrages den Schutz ganz bestimmter, durch eine Nichtangriffsabrede zu schützender Interessen im Auge gehabt hätten oder dass solches für das Forschungszentrum zumindest erkennbar gewesen wäre. Nach Lage des Sachverhalts kann eine Nichtangriffspflicht sich, wovon das Patentgericht ausweislich der Begründung, die es für seine Entschließung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, gegeben hat, ersichtlich auch ausgegangen ist, nur aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, also aus Umständen ergeben, die die Durchführung des vom Forschungszentrum eingelegten Einspruchs jenseits konkreter vertraglich vereinbarter Rechte und Pflichten als unbillig erscheinen lassen.

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c) Der Grundsatz von Treu und Glauben beherrscht über den Wortlaut der Norm (§ 242 BGB) hinaus das gesamte Rechtsleben (z.B. BGH, Urteil vom 23. September 1982 - VII ZR 183/08, BGHZ 85, 48) und kann prinzipiell jedem Recht sozialethische Grenzen setzen (vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 69. Aufl., § 242 Rn. 2). Es ist deshalb nicht von vornherein ausgeschlossen, dass auch die Erhebung des Einspruchs gegen eine Patenterteilung nach Treu und Glauben zu missbilligen sein und deshalb die Unzulässigkeit des Rechtsbehelfs nach sich ziehen kann. Ob es sich so verhält, bedarf in jedem Einzelfall einer umfassenden Würdigung aller Umstände, die zudem im Lichte des Interesses der Allgemeinheit an der Beseitigung nicht patentwürdiger Schutzrechte zu erfolgen hat und auf die, je nach den Umständen, überdies auch die gesetzgeberische Wertung von Einfluss sein kann, dass vertraglichen Nichtangriffsabreden kartellrechtlich Grenzen gesetzt sind (vgl. für das Patentnichtigkeitsverfahren Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., § 22 Rn. 41; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren , 4. Aufl. Rn. 121).

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d) Im Streitfall ist dem Forschungszentrum der Einspruch gegen das Streitpatent nach Treu und Glauben nicht verwehrt. Die gegenteilige Entscheidung des Patentgerichts beruht auf der Ansicht, der Patentinhaber könne die seinen Vertragspartner Professor Z. treffende Pflicht, einen schädigenden Angriff zu unterlassen, der ihm, dem Patentinhaber, die Erfüllung der sich aus dem Vertrag vom 14. August 2000 ergebenden Verpflichtungen unmöglich machen würde, gemäß den §§ 328, 333, 334 BGB auch dem Forschungszentrum entgegenhalten. Dies ist in mehrfacher Hinsicht nicht frei von Rechtsfehlern.

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aa) Die Annahme des Patentgerichts, der Patentinhaber und Professor Z. hätten einen (echten) Vertrag zugunsten eines Dritten (§ 328 BGB) geschlossen , wird, wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt, nicht von den getroffenen Feststellungen getragen. Das Patentgericht leitet dieses Ergebnis allein aus dem Wortlaut der Vereinbarung vom 14. August 2000 und der Erwägung her, es ergebe keinen Sinn, wenn das Forschungszentrum kein eigenes Forderungsrecht haben solle, denn sonst laufe "die gesamte Vereinbarung sozusagen leer". Es ist indes nicht ersichtlich, warum es für den Sinn und Zweck der Vereinbarung - zu dem das Patentgericht keine näheren Feststellungen getroffen hat - unverzichtbar sein soll, dass das Forderungsrecht statt Professor Z. nur dem Forschungszentrum zustehen soll, wie es bei einem echten Vertrag zugunsten eines Dritten prinzipiell der Fall wäre (vgl. § 335 BGB), oder warum etwa das Forschungszentrum und Professor Z. nebeneinander berechtigt sein könnten, keineswegs aber Professor Z. allein. Gegen das vom Patentgericht gefundene Auslegungsergebnis spricht im Übrigen, dass der Wortlaut der Vereinbarung eher auf eine Überlassung nur an Professor Z. hindeutet, weil es dort heißt, dass das patentgemäße Verfahren "für die Benutzung 'am' Institut für Medizin ... zur Verfügung gestellt wird".

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bb) Unabhängig hiervon rechtfertigte auch ein eigenes Forderungsrecht nicht die Annahme des Patentgerichts, das Forschungszentrum sei wegen dieses ihm eingeräumten Rechts gehindert, das Streitpatent mit dem Einspruch anzugreifen.

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Das Patentgericht ist zwar rechtlich zutreffend davon ausgegangen, dass dem Versprechenden beim Vertrag zugunsten eines Dritten Einwendungen aus dem Vertrag auch gegen den Dritten zustehen (§ 334 BGB). Diese gesetzliche Regelung beruht auf der Erwägung, dass der Versprechende in einem solchen Vertragsverhältnis nicht schlechter stehen soll, als bei unmittelbar gegenüber dem Vertragspartner selbst bestehender Leistungspflicht (Palandt /Grüneberg, aaO, § 334 Rn. 1). Zu der darin zum Ausdruck kommenden Bewertung der beteiligten Interessen steht es aber nicht in Widerspruch, dem Forschungszentrum das Einspruchsrecht zuzugestehen. Einer etwaigen Einspruchseinlegung durch Professor Z. als seines eigentlichen Vertragspartners könnte der Patentinhaber den Einwand der treuwidrigen Rechtsausübung nach dem festgestellten Sachverhalt vielmehr allenfalls aus Gründen entgegenhalten , die allein in seiner Person begründet sind. Der Einwand wäre mithin kein Einwand aus dem Vertrag, den der Patentinhaber nach § 334 BGB auch gegen das Forschungszentrum als Dritten geltend machen könnte. Ihn dem Patentinhaber gleichwohl zuzugestehen liefe auf die Bejahung eines Vertragsschlusses zulasten eines Dritten, des Forschungszentrums, hinaus.

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Professor Z. könnte nach Treu und Glauben nur deshalb an der Einspruchseinlegung gehindert sein, weil er, wäre er Patentmitinhaber geworden, nicht einspruchsberechtigt wäre (vgl. BPatGE 32, 54, 65; Schwendy, aaO, § 59 Rn 25). Diese Rolle wäre ihm als Miterfinder aber zwangsläufig zugefallen (§ 6 Abs. 1 PatG), wenn die Miterfinder nicht vereinbart hätten, dass nur der jetzige Patentinhaber das Streitpatent anmelden sollte. Es mag angezeigt sein, die Einspruchsbefugnis von Professor Z. trotz dieser Vereinbarung nicht anders zu beurteilen, als wenn sie nicht geschlossen worden wäre, so dass ein von Professor Z. eingelegter Einspruch vor diesem Hintergrund als unzulässig zu bewerten wäre. Wäre aber dessen Miterfinderstellung der einzige Grund, aus dem die Treuwidrigkeit der Einspruchseinlegung hergeleitet werden könnte und betrifft § 334 BGB nur Einwendungen "aus dem Vertrag", eröffnet diese gesetzliche Regelung dem Patentinhaber nicht die Möglichkeit, diesen Einwand auch gegenüber einem Dritten geltend zu machen, in dessen Person der höchstpersönliche Umstand, Miterfinder zu sein, nicht gegeben ist. In einer solchen Konstellation steht diese Regelung dem gesetzgeberischen Anliegen, nicht patentwürdige Schutzrechte dem Angriff durch jedermann auszusetzen, nicht im Wege.

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cc) Weitere Umstände, die die Einspruchseinlegung als treuwidrig erscheinen lassen könnten und die außerhalb der Person des Vertragspartners, Professor Z., liegen, sind weder festgestellt (§ 107 Abs. 2 PatG) noch ersichtlich. Insbesondere ist es entgegen der Auffassung des Patentgerichts kein dafür hinreichender Grund, dass der durch Einspruch des zur Nutzung des Patents berechtigten Dritten herbeigeführte Widerruf des Patents dem Versprechenden die Leistung unmöglich macht. Das ist evident für den echten Vertrag zugunsten eines Dritten, weil der Dritte dort der eigentliche Nutznießer der Leistung ist und der Patentinhaber nicht ohne Weiteres vor den Folgen geschützt werden muss, die sich daraus ergeben, dass der Empfänger den Bezug der Leistung selbst durch Einspruch gegen das Patent untergräbt. Aber auch in sonstigen Fällen, wie dem sogenannten unechten Vertrag zu Gunsten eines Dritten, muss ein Patentinhaber stets damit rechnen, dass von dem Popularrechtsbehelf des Einspruchs gegen das Patent auch von Personen Gebrauch gemacht wird, die zur Benutzung des Patents berechtigt sind. Eine Benutzungsberechtigung lässt als solche den Angriff auf das Patent durch den von ihr Begünstigten noch nicht als treuwidrig erscheinen (BGH, Beschluss vom 4. Oktober 1988 - X ZR 3/88, GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung, mwN).

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4. Nach allem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Verfahren an das Patentgericht zurückzuverweisen (§ 108 Abs. 1 PatG). Die Zurückverweisung an einen anderen Senat des Gerichts erscheint entgegen der Anregung der Rechtsbeschwerde nicht veranlasst.

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5. Das Patentgericht wird sich im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren zunächst dem in der Rechtsbeschwerdeerwiderung wiederholten Einwand zuzuwenden haben, das Forschungszentrum habe den Einspruch als Strohmann von Professor Z. eingelegt. Dieser Einwand kann nur Erfolg haben, wenn festgestellt werden kann, dass das Forschungszentrum den Einspruch ohne jedes eigene Interesse am Widerruf des Patents und ausschließlich im Auftrag von Professor Z. eingelegt hat (vgl. Moufang, aaO, § 59 Rn. 72). Die Beweislast dafür liegt beim Patentinhaber (Moufang, aaO Rn. 71 a.E.). Lässt sich dieser Vorwurf nicht erhärten, werden die geltend gemachten Widerrufsgründe in der Sache zu prüfen sein.

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6. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung erschien nicht angezeigt (§ 108 Abs. 1 2. Halbs. PatG).

Meier-Beck Gröning Bacher Hoffmann Schuster
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.04.2008 - 17 W(pat) 60/04 -

Tatbestand:

Die Klägerin, die u.a. Betonrohre für den Hoch- und Tiefbau herstellt, plante 1988 die Errichtung einer neuen Betonrohrproduktionsanlage, in der der Betrieb möglichst vollautomatisch ablaufen sollte. Zu diesem Zweck sollte ein bei der Beklagten bestellter Kranroboter in der Weise mit einer von der Streitverkündeten gelieferten Rohrpreßmaschine zusammenarbeiten, daß die gepreßten Rohre vollautomatisch mit den Schalungen aus der Preßmaschine zum nächsten Bearbeitungsstandort transportiert, die Schalungen entfernt und zur Preßmaschine zurücktransportiert werden sollten. Die Beklagte übernahm die "Garantie" für die ordnungsgemäße Entschalung der Rohre im Automatikbetrieb. Als Gesamtvergütung für die Beklagte waren 603.972,00 DM brutto vereinbart , wovon 408.167,98 DM gezahlt wurden. Die 1989 gelieferte Anlage funktionierte von Anfang an nicht einwandfrei; beim Entschalen wurden die Rohre beschädigt oder zerstört. Nachbesserungsversuche der Beklagten im Jahr 1990 blieben erfolglos. Die Beklagte machte Ende 1990 ihren Restvergütungsanspruch gerichtlich geltend; diese Klage blieb über drei Instanzen erfolglos.
Im vorliegenden Verfahren verlangt die Klägerin Schadensersatz für folgende Positionen:
1. Kosten für fehlkonstruierten Kran 407.398,38 DM 2. Kosten für Betonrohrautomaten 1.683.077,80 DM 3. Finanzierungskosten 16.10.1989 bis 31.3.1993 984.136,17 DM 4. Finanzierungskosten 1.4.1993 bis 20.6.1995 587.880,00 DM 5. Lohnkosten für die Rohrproduktion 126.501,35 DM
6. Lohnkosten Rohrproduktion (Labor) 14.738,34 DM 7. Lohnkosten für die Rohrproduktion (Betriebselektriker) 48.882,56 DM 8. Aufwendungen für Mischbeton 137.550,72 DM 9. kaufmännische Verwaltungskosten 7.891,18 DM 10. Kosten der technischen Verwaltung 3.180,94 DM 11. Entsorgung der Rohre 53.746,76 DM 12. Ersatzleistungen für ausgelieferte Rohre 30.168,01 DM 13. Investitionsanteil 500.000,00 DM 14. entgangener Gewinn 1.000.000,00 DM.
Von der daraus sich errechnenden Gesamtsumme in Höhe von 5.584.360,20 DM macht sie im Wege der Teilklage 2.000.000,-- DM geltend. Weitere Anträge sind auf die Verpflichtung der Beklagten zum Abbau der Anlage sowie auf verschiedene Feststellungen gerichtet.
Das Landgericht hat auf die Zahlungsklage einen Teilbetrag in Höhe von 967.194,36 DM zuerkannt sowie einem auf Abbau des Kranroboters gerichteten Feststellungsantrag stattgegeben; im übrigen hat es die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Oberlandesgericht den von der Beklagten zu zahlenden Betrag auf 1.367.194,36 DM festgesetzt und im übrigen die Klage abgewiesen; die mit dem Ziel vollständiger Klageabweisung eingelegte Anschluûberufung hat es zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Revision der Klägerin hat der Senat im Hinblick auf den Klageantrag zu 1 a) (Zahlungsantrag im Umfang der Klageabweisung) sowie auf die Feststellungsanträge zu 3 (Freistellung der Klägerin von allen Ansprüchen der Streitverkündeten im Zusammenhang mit der Lieferung des Betonrohrautomaten), zu 4 (Verpflich-
tung der Beklagten zum Abbau der Anlage) und zu 5 (Verpflichtung zur Erstattung aller künftig anfallenden Schäden) zur Entscheidung angenommen; die Annahme hinsichtlich des weiter geltend gemachten Antrags zu 1 b) (Feststellung , daû der Beklagten aus der Lieferung des Kranroboters endgültig keine Ansprüche mehr gegen die Klägerin zustehen) hat er abgelehnt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen und erstrebt mit der von ihr eingelegten Anschluûrevision die Aufhebung des Berufungsurteils, soweit sie in der Vorinstanz verurteilt worden ist.

Entscheidungsgründe:

Die Revision der Klägerin erweist sich im Umfang der Annahme, die der Beklagten in vollem Umfang als erfolgreich. Die Rechtsmittel führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils sowie zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
A. Zur Revision:
I. Das Berufungsgericht hat - insoweit übereinstimmend mit dem Landgericht - einen Schadensersatzanspruch der Klägerin nach § 326 BGB in der für bis zum 31. Dezember 2001 geschlossenen Vereinbarung geltenden Fassung (a.F.) im Hinblick auf den nutzlos aufgewendeten Werklohn für den Kranroboter (Pos. 1), die anteilig darauf entfallenden Finanzierungskosten gemäû Pos. 3 und 4, Lohn- und Materialkosten für fehlgeschlagene Produktionsversuche (Pos. 5 bis 10) sowie auf Ersatzleistungen für ausgelieferte Rohre (Pos. 12) zuerkannt.

Im Unterschied zum Landgericht hält das Berufungsgericht die Beklagte dem Grunde nach auch zum Ersatz der darüber hinausgehenden Aufwendungen , die von der Klägerin im Zusammenhang mit der Anschaffung und Finanzierung von weiteren für die Rohrproduktion erforderlichen Geräten (insbesondere der Rohrpreûmaschine) getätigt worden sind, für verpflichtet. Die daraus folgende Schadensersatzpflicht hat es allerdings unter dem Gesichtspunkt einer Verletzung der Obliegenheit der Klägerin zur Schadensminderung (§ 254 BGB) auf 400.000,-- DM begrenzt.
1. Das Berufungsgericht steht auf dem Standpunkt, die Klägerin habe sich nicht in angemessener und zumutbarer Weise um Schadensminderung bemüht, weil sie es unterlassen habe, die nicht funktionierende vollautomatische Anlage in eine funktionierende konventionelle Anlage umzurüsten. Der Geschäftsführer der Klägerin habe sich vor dem Senat dahin eingelassen, daû die Umrüstung mit einem Kostenaufwand von 400.000,-- DM möglich gewesen wäre. In Höhe dieses Betrags sei daher ein weiterer Schadensersatz anzuerkennen ; ein darüber hinausgehender Anspruch bestehe nicht. Nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin habe sich durch die deutsche Wiedervereinigung ein groûer Absatzmarkt mit reellen Gewinnchancen eröffnet. Es wäre daher wirtschaftlich vernünftig gewesen, den Betrag zu investieren und am Wettbewerb teilzunehmen, statt eine Investition von mehreren Millionen DM brach liegen zu lassen. Dies gelte, obwohl eine Produktion der Betonrohre auf herkömmliche Weise kostenintensiver gewesen wäre. Allerdings lasse sich im Falle der Umstellung auf eine neue Verfahrensweise ein Gewinn nur sehr eingeschränkt prognostizieren. Die Klägerin habe jedoch selbst dargelegt, daû die besonders zukunftsträchtigen Absatzmärkte in den neuen Bundesländern zu-
mindest für mehrere Jahre auch bei herkömmlicher Produktionsweise sichere Gewinnaussichten geboten hätten. Das gelte umso mehr, als die Klägerin über jahrzehntelange Erfahrungen in der Rohrproduktion verfügt habe.

a) Die Revision ist der Auffassung, daû die der Entscheidung des Berufungsgerichts zugrunde gelegte Aussage des Geschäftsführers der Klägerin aus prozessualen Gründen nicht hätte berücksichtigt werden dürfen. Aus den Schriftsätzen und Sitzungsprotokollen ergebe sich kein entsprechender Vortrag der Klägerin. Die nach Darstellung im Berufungsurteil in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht gefallenen Äuûerungen ihres Geschäftsführers hätten nur nach Protokollierung oder vollständiger Wiedergabe im Urteil verwertet werden dürfen. Hier enthielten nur die Entscheidungsgründe eine kurze Wiedergabe der in diametralem Widerspruch zum sonstigen Prozeûvorbringen der Klägerin stehenden angeblichen Einlassungen. Tatsächlich habe sich der Geschäftsführer zu keinem Zeitpunkt dahingehend geäuûert, daû sich in den neuen Bundesländern auch bei einer kostenungünstigeren herkömmlichen Rohrproduktion sichere Gewinnaussichten geboten hätten. Seine Aussage sei auch nicht so zu verstehen gewesen, daû der gesamte Aufwand für eine Umrüstung der Rohrpreûmaschine Kosten von lediglich 400.000,-- DM verursacht hätte.
Mit dieser Rüge hat die Revision keinen Erfolg. Zur revisionsrechtlich nur eingeschränkt überprüfbaren Würdigung des gesamten Prozeûstoffs durch das Berufungsgericht gehört auch die Berücksichtigung von Äuûerungen der Beteiligten bei informellen Anhörungen (vgl. nur BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 14/88, NJW-RR 1990, 1061, 1063). Sollen diese Äuûerungen nicht Beweiszwecken dienen, brauchen sie nicht zwingend protokolliert zu werden
(BGH, Urt. v. 27.11.1968 - IV ZR 675/66, NJW 1969, 428 f.; Zöller/Greger, ZPO, 23. Aufl., § 141 Rdn. 7; Musielak/Stadler, ZPO, 2. Aufl., § 141 Rdn. 11). Es ist ausreichend, wenn sie nur im Tatbestand des Urteils oder - wie im vorliegenden Fall - wenigstens in den Entscheidungsgründen (BGH, Urt. v. 20.1.1983 - VII ZR 210/81, NJW 1983, 1901; Urt. v. 17.1.1985 - VII ZR 257/83, NJW 1985, 1784 f.; Urt. v. 25.4.1991 - I ZR 232/89, NJW 1991, 3038, 3039) wiedergegeben sind, wobei gemäû § 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO a.F. eine gedrängte Darstellung anzustreben ist. Die Interessen der Parteien werden dadurch nicht verletzt. Sofern sie auf eine Protokollierung der Aussagen Wert legen, können sie diese nach Maûgabe des § 160 Abs. 4 ZPO herbeiführen. Sind die Aussagen im Urteil unrichtig wiedergegeben, besteht die Möglichkeit einer Tatbestandsberichtigung, durch deren Beantragung die erhöhte Beweiskraft , die der Feststellung mündlichen Parteivorbringens gemäû § 314 ZPO zukommt, durchbrochen werden kann.

b) Die Revision sieht die Auffassung des Berufungsgerichts, es liege ein Mitverschulden der Klägerin vor, auch aus materiellrechtlichen Gründen als fehlerhaft an. Hierzu macht sie geltend, die Umrüstung der Anlage sei für die Klägerin nicht zumutbar gewesen. Diese habe keinen Anlaû gehabt, den Umbau vorzunehmen, solange die Beklagte Nachbesserungsversuche unternommen bzw. ihre Verpflichtung hierzu nicht in Abrede gestellt habe. Später sei eine nicht vollautomatische Rohrproduktion im Wettbewerb nicht mehr aussichtsreich gewesen. Dazu komme, daû die Klägerin nicht in der Lage gewesen sei, die für einen Umbau notwendigen Mittel aufzubringen, was aber Voraussetzung der Verletzung einer Obliegenheit zur Schadensminderung sei. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts seien hierfür nicht nur 400.000,-- DM erforderlich gewesen. Da die Rohrpreûmaschine unter Eigen-
tumsvorbehalt geliefert worden sei, habe vor einer etwaigen Umrüstung erst noch die offene Kaufpreisforderung von rund 235.000,-- DM bezahlt werden müssen. Es sei nicht festgestellt, daû der Klägerin die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestanden hätten. Angesichts der hohen Fremdfinanzierung sei es zweifelhaft, ob eine Finanzierungsmöglichkeit bestanden habe; dagegen spreche auch, daû die Klägerin die Umrüstung tatsächlich nicht vorgenommen habe.
Wie die Revision zu Recht geltend macht, reichen die dem angefochtenen Urteil zugrundeliegenden Feststellungen für die Annahme einer Verletzung der Schadensminderungspflicht durch die Klägerin nicht aus.
Das Berufungsgericht geht zwar in seinem rechtlichen Ansatz zutreffend davon aus, daû die Höhe eines Schadensersatzanspruchs entsprechend dem Rechtsgedanken des § 254 Abs. 2 BGB davon beeinfluût sein kann, daû der Anspruchsinhaber von einer ihm zu Gebote stehenden und auch zumutbaren Möglichkeit, den Schaden gering zu halten, keinen Gebrauch macht (st. Rspr., vgl. BGHZ 143, 189, 194; 132, 373, 376). Die Revision stellt nicht in Abrede, daû im vorliegenden Fall technisch die Möglichkeit bestand, die Anlage - wenngleich nicht so weitgehend automatisiert wie geplant - arbeitsfähig zu machen und zum Einsatz zu bringen. Allein auf die bloûe Möglichkeit der Umrüstung und die sich daraus theoretisch ergebenden Gewinnchancen läût sich eine Obliegenheit der Klägerin zur Schadensminderung jedoch nicht stützen. § 254 Abs. 2 BGB erlegt dem Geschädigten nämlich nicht auf, jede objektiv mögliche Maûnahme zu ergreifen oder sich in jedem Fall so zu verhalten, als ob er den Schaden selbst zu tragen hätte (BGHZ 132, 373, 376; 115, 364, 369; 63, 295, 300). Was dem Geschädigten insoweit zugemutet werden kann, be-
stimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls, wobei nicht nur die Frage eine Rolle spielt, ob sich unter Berücksichtigung der besonderen Situation, in der sich der Geschädigte befindet, die Maûnahme als wirtschaftlich vernünftig darstellt, sondern auch, ob dem Geschädigten die zur Schadensminderung erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen. Dabei ist auch zu beachten, daû der Anspruchsberechtigte nur unter besonderen Umständen gehalten ist, zur Schadensbeseitigung einen Kredit aufzunehmen (BGH, Urt. v. 26.5.1988 - III ZR 42/87, NJW 1989, 290, 291; Palandt/Heinrichs, BGB, 61. Aufl., § 254 Rdn. 40; MünchKomm./Oetker, BGB, § 254 Rdn. 99; Staudinger/Schiemann, BGB, 13. Aufl., § 254 Rdn. 91).
Das Berufungsgericht hat diese für die Anwendung des § 254 Abs. 2 BGB maûgeblichen Grundsätze nicht hinreichend beachtet; insbesondere hat es sich nicht mit der Frage auseinandergesetzt, ob der Klägerin eine Umrüstung der Anlage nicht nur möglich, sondern auch zumutbar war. Das angefochtene Urteil kann daher insoweit keinen Bestand haben. In dem durch die Zurückverweisung der Sache neu eröffneten Berufungsverfahren werden die erforderlichen Feststellungen nachzuholen sein.
Für das weitere Verfahren ist darauf hinzuweisen, daû zwar die Beweislast für das Vorliegen eines Mitverschuldens bei der Beklagten als der zum Schadensersatz Verpflichteten liegt. Im Einzelfall kann die materiellrechtliche Obliegenheit zur Schadensbegrenzung im Prozeû aber dazu führen, daû der Anspruchsberechtigte nach Treu und Glauben gehalten ist darzutun, was er zur Minderung des Schadens unternommen hat bzw. aus welchen Gründen er es unterlassen hat, etwas zu unternehmen. Dies kann dann der Fall sein, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Realisierbarkeit einer Maûnahme von Umstän-
den in der Sphäre des Anspruchsberechtigten abhängt, in die der Verpflichtete keinen Einblick hat (vgl. BGH, Urt. v. 23.1.1979 - VI ZR 103/78, NJW 1979, 658 f. m.w.N.). Ob die Umrüstung der gelieferten Anlage für die Klägerin zumutbar war, kann ohne Kenntnis von internen, mit dem Betrieb der Klägerin bzw. deren geschäftlichen Aktivitäten zusammenhängenden Umständen nicht festgestellt werden. Es ist daher Sache der Klägerin, solche Umstände aufzuzeigen und der Beklagten dadurch Gelegenheit zu geben, ihrerseits substantiiert zur Zumutbarkeit vorzutragen.
2. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin auf Ersatz entgangenen Gewinns verneint, weil trotz der reduzierten Anforderungen, die insoweit nach § 252 BGB an die Darlegung zu stellen seien, nicht davon ausgegangen werden könne, daû die Klägerin bei vollautomatischem Betrieb einen höheren Gewinn hätte erzielen können als bei einer Produktion auf herkömmliche Weise. Gegen diese Beurteilung setzt sich die Revision schon deshalb erfolgreich zur Wehr, weil das Berufungsgericht die Obliegenheit der Klägerin zur Umrüstung der Anlage nicht fehlerfrei festgestellt hat. Aber auch unter der Voraussetzung, daû eine solche Obliegenheit verletzt sein sollte, kann dem Berufungsgericht nicht beigetreten werden.
Bei der Feststellung eines entgangenen Gewinns kommen dem zum Schadenersatz Berechtigten die Darlegungs- und Beweiserleichterungen gemäû § 252 Satz 2 BGB, § 287 ZPO zugute. Ein Gewinnentgang ist bereits dann zu bejahen, wenn es nach den gewöhnlichen Umständen des Falles wahrscheinlicher ist, daû der Gewinn ohne das haftungsbegründende Ereignis erzielt worden als daû er ausgeblieben wäre (BGH, Urt. v. 27.9.2001 - IX ZR 281/00, WM 2001, 2450, 2451 m.w.N.). Diese Prognose kann aber nur
dann angestellt werden, wenn der Geschädigte konkrete Anknüpfungstatsachen darlegt und zur Überzeugung des Gerichts nachweist; dabei dürfen an die Darlegung solcher Anknüpfungstatsachen keine zu hohen Anforderungen gestellt werden (BGH aaO; Urt. v. 1.10.1987 - IX ZR 117/86, NJW 1988, 200, 203; Urt. v. 15.3.1988 - VI ZR 81/87, NJW 1988, 3016, 3017). Sofern die vorgetragenen Tatsachen den geltend gemachten Verdienstausfall nicht in vollem Umfang begründen können, ist zu prüfen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang im Wege der Schätzung jedenfalls ein Mindestschaden festgestellt werden kann, wobei das Gericht gegebenenfalls zur Klärung der Schätzungsgrundlagen auch konkret von seinem Fragerecht Gebrauch zu machen hat (Sen.Urt. v. 1.2.2000 - X ZR 222/98, NJW-RR 2000, 1340). Nur wenn mangels greifbarer Anhaltspunkte im Vortrag des Klägers für eine Schadensschätzung keinerlei Grundlage vorhanden ist und deshalb deren Ergebnis völlig in der Luft hängen würde, kann und muû das Gericht von ihr absehen (BGHZ 54, 45, 55; BGH, Urt. v. 18.2.1993 - III ZR 23/92, NJW-RR 1993, 795, 796; Sen.Urt. v. 17.10.1993 - X ZR 65/92, NJW 1994, 663, 665, jeweils m.w.N.).
Bei Zugrundelegung dieser Maûstäbe durfte das Berufungsgericht den geltend gemachten Schaden nicht ohne weiteres verneinen. Die Revision weist zu Recht darauf hin, daû die Klägerin in ihrer Berufungsbegründung vorgetragen und unter Sachverständigenbeweis gestellt hat, welche Mengen sie bei einer automatischen Produktion hätte produzieren können. Sie hat weiter konkrete Abnehmer und den zu erzielenden Absatzpreis genannt und den Gewinn auf dieser Grundlage berechnet. Dieser Vortrag war als ausreichend substantiiert anzusehen, so daû jedenfalls die Schätzung eines Mindestschadens unter Einbeziehung sachverständiger Hilfe nicht abgelehnt werden durfte. Ein ersatzfähiger Schaden erscheint auch unter dem Gesichtspunkt nicht fernlie-
gend, daû eine automatische Produktion idR kostengünstiger als eine weitgehend manuelle ist.
Das angefochtene Urteil ist deshalb aufzuheben, soweit die weitergehende Zahlungsklage abgewiesen worden ist. Das Berufungsgericht wird bei erneuter Befassung im Rahmen der dann vorzunehmenden Schätzung auch der Frage nachzugehen haben, inwieweit sich aus einer etwaigen Obliegenheit , den Schaden gering zu halten, Kürzungen ergeben (vgl. BGH, Urt. v. 24.6.1986 - VI ZR 222/85, NJW 1986, 2945, 2946)
3. Hilfsweise macht die Revision geltend, selbst wenn die unterlassene Umstellung auf eine konventionelle Produktion ein Mitverschulden der Klägerin darstelle, ergebe sich über den vom Berufungsgericht zuerkannten Schadensersatz hinaus ein weiterer ersatzfähiger Schaden daraus, daû die Klägerin verschiedene Gerätschaften (Rohrmuffen, ein Zweiträgerbrückenkran, Rohrformen , eine Scheitelprüfmaschine und eine M. -Bewehrungsschweiûmaschine, enthalten im Schadensposten 13 "Investitionsanteil") allein für eine vollautomatische Produktion angeschafft habe und für andere Arten der Rohrproduktion nicht verwenden könne; die Anschaffungskosten hierfür betrügen insgesamt 779.660,30 DM, dazu kämen anteilige Finanzierungskosten. Dies sei vom Berufungsgericht trotz entsprechenden Vortrags der Klägerin, die hierfür auch den Beweis angetreten habe, nicht berücksichtigt worden.
Auch diese Rüge ist jedenfalls im Grundsatz berechtigt. Nach seinem von der Revision als ihr günstig nicht angegriffenen rechtlichen Ausgangspunkt hat das Berufungsgericht den Anspruch der Klägerin auf Schadensersatz auf diejenigen Investitionen erstreckt, die von der Klägerin im Zusammenhang mit
dem Erwerb des Kranroboters vorgenommen wurden. Die Anschaffungskosten für die genannten Gerätschaften sind demnach insoweit ersatzfähig, als sie infolge der Vertragsverletzung nutzlos geworden sind. Soweit das Berufungsgericht unter dem Gesichtspunkt der Verletzung einer Schadensminderungspflicht eine Beschränkung des Ersatzanspruchs vorgenommen hat, berührt dies nicht die Schäden, die auch im Falle eines obligationsgemäûen Verhaltens der Klägerin eingetreten wären. Dies hat zur Folge, daû auch bei Annahme einer Obliegenheit der Klägerin zur Umrüstung der Anlage die Ersatzpflicht im Hinblick auf die Anschaffungskosten für solche Geräte bestehen bleibt, für die die Klägerin nach einer Umrüstung der Anlage auf konventionellen Betrieb keine Verwendung gehabt hätte. Die Klägerin hat in ihrer Berufungsschrift zu jedem der genannten Geräte vorgetragen und unter Beweis gestellt, es sei eigens für die vollautomatische Produktion angeschafft worden und nunmehr überflüssig, unnütz oder unter Wert weiterverkauft. Das Berufungsgericht hätte diesen Vortrag ebensowenig übergehen dürfen wie die Geltendmachung anteiliger Finanzierungskosten , weshalb sein Urteil insoweit auch aus diesem Grund aufzuheben ist.
II. Die Klageanträge zu 3 und 4 (Freistellung von Ansprüchen der Streitverkündeten in Zusammenhang mit der Lieferung des Betonrohrautomaten sowie Verpflichtung der Beklagten zu Abbau und Beseitigung dieser Anlage) wurden vom Berufungsgericht abgewiesen, weil der Klägerin eine Umrüstung der Anlage und damit ein gewinnbringender Einsatz der Rohrpresse oblegen habe. Nachdem sich die hierzu gemachten Feststellungen als unzureichend erwiesen haben, ist auch die Begründung für die Zurückverweisung dieser Anträge nicht mehr tragfähig, weshalb das Urteil auch insoweit aufzuheben ist.
III. Erfolg hat die Revision auch, soweit sie sich gegen die Zurückweisung des auf Feststellung der Ersatzpflicht für Zukunftsschäden gerichteten Klageantrags zu 5 wehrt. Im Berufungsurteil ist insoweit ausgeführt, es gebe keine Anhaltspunkte für Zukunftsschäden. Das ist, worauf die Revision zutreffend hinweist, jedenfalls hinsichtlich der Kosten der Kreditfinanzierung unzutreffend. Solange nicht feststeht, ob die Klägerin im Rahmen ihrer Schadensminderungspflicht eine Umrüstung der Anlage hätte vornehmen müssen, kann nicht unterstellt werden, daû diese Kosten auch bei einer Umrüstung angefallen wären. Im übrigen ist nach der Lebenserfahrung davon auszugehen, daû in diesem Fall Erträge erwirtschaftet worden wären und die Kredite zumindest teilweise hätten zurückgeführt werden können.
B. Zur Anschluûrevision:
Die Beklagte rügt, soweit sie verurteilt worden ist, Verletzung der §§ 286, 411, 551 Nr. 7 ZPO a.F. und des materiellen Rechts. Sie stellt schon eine Haftung dem Grunde nach in Abrede, wendet sich aber auch gegen die Schadenshöhe.
I. 1. a) Das Berufungsgericht hat zum Klagegrund ausgeführt, die Beklagte sei verpflichtet, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch entstanden sei, daû die Beklagte eine mangelhafte Anlage geliefert und installiert und sich trotz verschiedener Nachbesserungsversuche nicht in der Lage gesehen habe, eine vertragsgerechte Leistung zu erbringen. Die Beklagte habe die volle Garantie für eine ordnungsgemäûe Entschalung der Rohre im Automatikbetrieb übernommen. In einer späteren Änderungsvereinbarung habe sich die Beklagte dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, daû die für die Produktion
erforderlichen Stützhauben nicht von vorher abgestellten Rohren aufgenommen , sondern an dem Katzfahrwerk befestigt werden sollten. Die Klägerin habe die Beklagte mit Schreiben vom 15. Mai 1992 unter Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung aufgefordert, die Anlage zum fehlerfreien Betrieb einzurichten. Da sich die Beklagte dazu nicht in der Lage gesehen habe, sei der Klägerin bereits hieraus ein Schadensersatzanspruch erwachsen. Die Beklagte habe auch eingeräumt, zu einer vollautomatischen Entschalung nicht in der Lage zu sein. Das Berufungsgericht hat sich weiter auf ein Gutachten des Sachverständigen W. gestützt, demzufolge die fehlgeschlagenen Versuche, einwandfreie Rohre zu produzieren, ihre Ursache darin haben, daû es zwischen dem Absetzen der Form nach Transport der Rohreinheiten zum Entschalungsort und dem Wiederanheben der Form nach Ausklinken der Untermuffen aufgrund der Lastverhältnisse des Krans zu einem Versetzen der Form um 2 bis 3 cm komme, was dazu führe, daû die Rohre instabil würden. Auch wenn die Betonmischung falsch zusammengesetzt gewesen sei, wie dies die Beklagte meine, stehe dies den Feststellungen des Sachverständigen nicht entgegen, daû jedenfalls auch die Krananlage ungeeignet sei. Unabhängig davon ergebe sich der Schadensersatzanspruch bereits daraus, daû die Beklagte die Anlage trotz Fristsetzung und Ablehnungsandrohung nicht funktionstüchtig gemacht habe.

b) Die Anschluûrevision setzt dem entgegen, daû der gelieferte Kranroboter nicht mit Mängeln behaftet gewesen sei. Aufgabe des Krans habe es sein sollen, die frisch gegossenen und gepreûten Betonrohre in eine Halle zu transportieren und dort zum entschalten Abbinden abzustellen. Die Stützhauben hätten erst beim Absetzen der Rohre als Teil der Ausdrückvorrichtung zum Einsatz kommen sollen; für die eigentliche Produktion, d.h. den Guû und die
Pressung der Betonrohre, seien sie nicht notwendig gewesen. Die Beklagte habe demnach lediglich eine Ausdrückvorrichtung geschuldet, mit der die Rohre nach dem Transport automatisch hätten entschalt werden können.
Das geht an der Argumentation des Berufungsgerichts vorbei. Dieses hat es jedenfalls auch als Mangel der gelieferten Anlage angesehen, daû es zu einem Versetzen der Form komme, wodurch die Rohre instabil würden. Insoweit spielt keine Rolle, ob die von der Beklagten geschuldete Ausdrückvorrichtung die "eigentliche" Rohrproduktion betrifft oder sich dieser anschlieût.
2. Erfolg hat die Anschluûrevision, soweit sie die vom Berufungsgericht zur Mangelhaftigkeit der gelieferten Anlage und deren Ursächlichkeit für die fehlerhafte Produktion getroffenen Feststellungen angreift.
Die Beklagte hat im Berufungsverfahren verschiedene Gründe genannt, weshalb entgegen der vom Sachverständigen in seinem Gutachten gezogenen Schluûfolgerung das Versetzen der Form nicht auf die Konstruktion des von ihr gelieferten Kranroboters zurückzuführen sei. So hat sie geltend gemacht, daû die Anlage bei den Versuchen des Sachverständigen nicht unter produktionstechnischen Bedingungen gearbeitet habe, weshalb keine Rückschlüsse auf Mängel des Krans gezogen werden könnten. Auch hat sie darauf hingewiesen, daû das Problem des Versetzens bei den Versuchen, fehlerfreie Rohre zu produzieren , nach eigenen Angaben des Sachverständigen nicht durchgängig, sondern nur mehrfach aufgetreten sei. Daraus hat sie den Schluû gezogen und unter Beweis gestellt, daû dieses Problem nicht auf eine fehlerhafte Funktion des Kranroboters, sondern auf Umstände zurückzuführen sei, die in den Verantwortungsbereich der Klägerin fielen, nämlich auf mangelhaft produzierte
Rohre, auf die Zusammensetzung des Betons und auf korrodierte Schalungsinnenwände.
Das Berufungsgericht, das jedenfalls auch eine mangelnde Eignung der Anlage (und damit deren Mitursächlichkeit für die fehlerhafte Produktion) angenommen hat, hätte sich, wie die Anschluûrevision zu Recht rügt, mit diesem Vortrag auseinandersetzen müssen. Da es dies unterlassen hat, hat es insoweit den Prozeûstoff nicht ausgeschöpft. War die Ausschuûproduktion entsprechend den Behauptungen der Beklagten nicht auf die Konstruktion der Anlage zurückzuführen, ergab sich insoweit kein Mangel der gelieferten Krananlage.
II. 1. Die Anschluûrevision macht weiter geltend, die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs wegen Nichterfüllung seien nicht festgestellt.
Dies trifft schon deshalb zu, weil es an einer verfahrensfehlerfrei getroffenen Feststellung der Mangelhaftigkeit des Werks fehlt.
2. Auûerdem liegen nach Auffassung der Anschluûrevision auch die Voraussetzungen für einen Schuldnerverzug gemäû § 326 BGB a.F. nicht vor. Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts habe die Beklagte die Vertragserfüllung nicht verweigert. Jedenfalls seien die Rechtsfolgen der von der Klägerin mit Ablehnungsandrohung zum 10. Juni 1992 gesetzten Frist dadurch entfallen, daû sich die Klägerin im Jahr 1993 auf einen Nachbesserungsversuch eingelassen und über Pläne zur Abänderung der Anlage verhandelt habe.
Diese Rüge ist nicht begründet. Zu den Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs wegen Nichterfüllung gemäû § 326 BGB a.F. gehört zwar grundsätzlich, daû der Gläubiger dem Schuldner eine Nachfrist setzt und die Ablehnung der Leistung nach Fristablauf androht. Es trifft auch zu, daû die Rechtswirkungen einer einmal erfolgten Nachfristsetzung mit Ablehnungsandrohung entfallen können, wenn der Vertrag trotz Fristablauf einvernehmlich fortgesetzt wird, was im Einzelfall dadurch zum Ausdruck kommen kann, daû sich der Gläubiger nach Ablauf der Frist auf weitere Nachbesserungsversuche einläût (Sen.Urt. v. 17.2.1999 - X ZR 8/96, NJW 1999, 2046, 2047).
Ob im vorliegenden Fall aus dem im Jahre 1993 vorgenommenen neuerlichen Nachbesserungsversuch der Beklagten geschlossen werden kann, die Parteien hätten den Vertrag einvernehmlich fortsetzen wollen, obwohl die von der Klägerin mit Ablehnungsandrohung gesetzte Nachfrist bereits abgelaufen war, kann jedoch dahingestellt bleiben, weil davon auszugehen ist, daû jedenfalls im Zeitpunkt der Klageerhebung die Voraussetzungen des § 326 BGB a.F. auch ohne wirksame Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung vorgelegen haben. Nach ständiger Rechtsprechung kann nämlich diese Fristsetzung ausnahmsweise entbehrlich sein, wenn der Schuldner die Erfüllung bereits ernsthaft und endgültig verweigert hat (vgl. BGH, Urt. v. 19.9.1983 - VIII ZR 84/82, NJW 1984, 48, 49; Sen.Urt. v. 2.11.1995 - X ZR 93/93, JurPC 1996, 274, 278). Eine endgültige Erfüllungsverweigerung kann auch in Prozeûhandlungen, wie etwa der Stellung eines Klageabweisungsantrags, gesehen werden, sofern nicht trotz der Stellung dieses Antrags Raum für die Annahme bleibt, der Schuldner könne im Verlauf des Rechtsstreits durch die Setzung einer Nachfrist zu besserer Einsicht gelangen und seine Vertragspflichten freiwillig erfüllen (BGH, Urt. v. 8.12.1983 - VII ZR 139/82, NJW 1984, 1460, 1461; Sen.Urt. v.
14.5.1991 - X ZR 2/90, NJW-RR 1991, 1269). Nachdem im vorliegenden Fall sämtliche Nachbesserungsversuche gescheitert und seit dem letzten dieser Versuche mehrere Jahre verstrichen waren, gab es keinen Grund für die Annahme , die Beklagte könnte sich durch die im Jahr 1996 eingereichte Klage zur Erfüllung ihrer Vertragspflichten veranlaût sehen, obwohl sie in ihrer Erwiderung die Mangelhaftigkeit der von ihr gelieferten Anlage - wie bereits im Vorprozeû - in Abrede stellte.
III. Was die Schadenshöhe betrifft, rügt die Anschluûrevision das Fehlen einer ausreichenden Begründung zu den einzelnen vom Berufungsgericht zugesprochenen Positionen (§ 551 Nr. 7 ZPO a.F.). Soweit das Berufungsgericht die vom Landgericht bereits zugesprochenen Schadenspositionen ebenfalls zugebilligt habe, erschöpfe sich seine Begründung in einer Wiederholung der Erwägungen des Erstrichters, ohne sich mit den dagegen gerichteten Angriffen der Anschluûberufung auseinanderzusetzen. Auch soweit das Berufungsgericht darüber hinaus einen Anspruch in Höhe von 400.000,-- DM zuerkannt habe , begnüge es sich mit allgemeinen Erwägungen und zeige nicht auf, welche der Schadenspositionen in welcher Höhe unter Berücksichtigung des Mitverschuldenseinwands zugebilligt werden. Nachdem mit der Klage lediglich ein Teilanspruch geltend gemacht worden sei, könne nicht bestimmt werden, auf welche Positionen der nunmehr zugesprochene Betrag entfalle.
Mit diesem Vorbringen vermag die Revision einen Begründungsmangel nach § 551 Nr. 7 ZPO a.F. nicht aufzuzeigen. Ein Revisionsgrund nach dieser Vorschrift setzt einen groben Verstoû gegen § 313 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 3 ZPO voraus, wonach das Urteil Entscheidungsgründe mit einer kurzen Zusammenstellung der Erwägungen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht ent-
halten muû. Dagegen ist verstoûen, wenn das Urteil entweder gar nicht begründet ist oder die Gründe für alle oder einzeln geltend gemachte Ansprüche oder Angriffs- oder Verteidigungsmittel fehlen, vorausgesetzt, daû diese Mittel geeignet waren, den mit der Revision erstrebten Erfolg herbeizuführen. Gründe fehlen auch, wenn sie objektiv unverständlich sind oder wenn jede Beweiswürdigung fehlt (Sen.Urt. v. 17.12.1996 - X ZR 76/94, NJW-RR 1997, 688, 689, m.w.N.). Bloûe Unvollständigkeit der Begründung füllt die Bestimmung dagegen nicht aus (BGHZ 39, 333, 338). Die Anschluûrevision zeigt nicht auf, daû im Berufungsurteil einzelne selbständige Verteidigungsmittel übergangen worden seien. Soweit es um die Höhe der ersten Schadensposition von 407.398,38 DM geht, ist diese von der Berufungserwiderung, auf die sich die Anschluûrevisionsbegründung insoweit stützt, ausdrücklich nicht angegriffen worden (GA IV 228). Hinsichtlich der übrigen Positionen hat es sich bei den Erklärungen der Beklagten im wesentlichen um bloûes Bestreiten oder Bestreiten mit Nichtwissen, jedoch nicht um selbständige Verteidigungsmittel gehandelt. Jedenfalls ist die Rüge insoweit nicht im Sinn des § 554 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. b ZPO a.F. ausgeführt. Auch soweit er den vom Berufungsgericht erstmals zugesprochenen Betrag betrifft, kann der Revisionsangriff entsprechend den vorgenannten Maûstäben keinen Erfolg haben.
Der Anschluûrevision ist allerdings darin Recht zu geben, daû im Hi nblick auf die materielle Rechtskraft aus dem Berufungsurteil erkennbar sein muû, über welche der geltend gemachten Einzelforderungen das Gericht entschieden hat (BGHZ 124, 164, 166). Mit dem vom Berufungsgericht zusätzlich zuerkannten Schadensersatzanspruch sollen dem Grund nach die von der Streitverkündeten gelieferte Anlage sowie "alle weiteren mit der Rohrprodukti-
on
im Zusammenhang stehenden Materialien und Aufwendungen" (BU 19) abgedeckt werden. Eine genaue Zuordnung zu den geltend gemachten Schadenspositionen enthält das angegriffene Urteil nicht. Bei seiner erneuten Befassung wird das Berufungsgericht Gelegenheit haben, insoweit eine Präzisierung vorzunehmen.
Melullis Jestaedt Scharen
Keukenschrijver Asendorf

Tatbestand:

Die Klägerin verlangt von der Beklagten die Abtrennung und Übertragung eines Teils der Rechte aus einer europäischen Patentanmeldung.
Die mit der Klägerin verbundene K.-M.-V. GmbH (im folgenden: KMV) und die Beklagte befassten sich mit der Herstellung von Schleppfahrzeugen zum Manövrieren von Flugzeugen. Zwischen 1993 und 1996 arbeiteten die genannten Unternehmen in einer gemeinsamen Tochtergesellschaft an der Entwicklung und Fertigung einer neuen Modellreihe. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit fand am 24. November 1993 ein sog. Brainstorming-Gespräch in M. statt. Daran nahmen für KMV u.a. die Herren P. und M., für die Beklagte die
Herren B. und E. teil. Bei dem Gespräch wurde über verschiedene Aspekte und Konstruktionsdetails des gemeinsam zu entwickelnden Schleppers gesprochen.
Am 2. Mai 1994 reichte die Beklagte eine Patentanmeldung ein, die später zur Erteilung des deutschen Patents 44 15 405 führte. Am 28. April 1995 reichte sie beim Europäischen Patentamt die internationale Patentanmeldung WO 95/9845 ein, mit der unter anderem ein europäisches Patent nachgesucht wird.
Die hier interessierenden Ansprüche 1, 6 und 7 des deutschen Patents sowie der internationalen Patentanmeldung lauten wie folgt:
1. Schleppfahrzeug zum Manövrieren von Flugzeugen ohne Schleppstange, dessen Fahrgestell zwischen den Rädern einer koaxialen Radaufhängung einen gabelförmigen Aufnahmeraum aufweist , in dem eine an einer Hubschaufel befestigte, ein- und ausfahrbare Greif- und Einzugsvorrichtung angeordnet ist, mittels welcher das Bugrad eines Flugzeugs erfaßbar und auf die relativ zum Fahrgestell mittels zweier symmetrisch zueinander zwischen Fahrgestell und Hubschaufel angeordneter Fluid-Kolben-ZylinderEinheiten sowohl um eine Querachse als auch zur Anpassung an Schräglagen eines aufgenommenen Bugrades um eine Längsachse schwenkbare Hubschaufel ziehbar ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Hubschaufel mittels eines am Fahrgestell des Schleppfahrzeuges befestigten Kugelgelenks, das an der Rückseite der Hub-
schaufel mittig angreift, nach allen Richtungen verschwenkbar abgelenkt ist und daß mindestens eine, im Abstand vom Kugelgelenk ober- oder unterhalb desselben an der Hubschaufel angreifende, Fluid-Kolben-Zylinder-Einheit in die Hubschaufel anhebender Stellung mechanisch verriegel- und entriegelbar ist.
...
6. Schleppfahrzeug nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die an der Hubschaufel befestigte Greif- und Einzugsvorrichtung aus zumindest einer an einer Seite der Hubschaufel angeordneten winkelförmigen Kulissenführung und aus einem von derselben gesteuerten Winkelhebel besteht, der mittels einer Kolben-ZylinderEinheit zum Erfassen eines Bugrades in den vom Bugrad benützten freien Bereich des gabelförmigen Aufnahmeraums hinein und zum Freigeben eines Bugrads aus demselben wieder heraus verschwenkbar ist, wobei Kulissenführung und Winkelhebel zueinander entgegengesetzt öffnende Winkel bilden.
7. Schleppfahrzeug nach Anspruch 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das freie Ende des Winkelhebels eine oder mehrere Rollen zur Anlage am Bugrad aufweist.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die Unteransprüche 6 und 7 in Kombination mit den Merkmalen des Oberbegriffs aus Anspruch 1 beschrieben eine
eigene selbständige Erfindung, die vom Zeugen P. als Diensterfindung bei KMV gemacht worden und von der Beklagten widerrechtlich entnommen worden sei. Der Zeuge P. habe während des Gesprächs vom 24. November 1993 anhand eines zuvor erstellten Konzeptentwurfs vorgeschlagen, eine Greifvorrichtung zu verwenden, die in einer Führungsschiene angeordnet und mittels Rollen verschiebbar ist. Während des Gesprächs habe er seinen Vorschlag dahin weiterentwickelt, die Schiene nach Art einer Gardinenschiene abzuwinkeln. Dadurch sei nur ein Hydraulikzylinder zur Bewegung des Schlittens erforderlich , und die Greifvorrichtung verschwenke beim Durchfahren des Schlittens auf der Schiene selbsttätig. Dieser Vorschlag sei von den übrigen Gesprächsteilnehmern als vorteilhaft erkannt worden und es sei vereinbart worden, daß die Klägerin dieses Konzept weiterverfolgen solle.
Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, die Greif- und Einzugsvorrichtung habe bei dem Gespräch nur am Rande eine Rolle gespielt. Die für die Beklagten anwesenden Gesprächsteilnehmer hätten diesem Vorschlag schon deshalb kein besonderes Interesse geschenkt, weil sie im September 1993 auf der Ausstellung Interairport in F. eine ähnliche Lösung bei einem Schlepper des Herstellers F. gesehen hätten. Zwar habe der F.-Schlepper keine bewegliche Hubschaufel zur Aufnahme des Bugrades gehabt. Deshalb sei die Führungsschiene dort fest am Fahrzeugchassis befestigt gewesen. Für einen Fachmann habe es aber keine Schwierigkeiten bereitet, das damit offenbarte Prinzip auf ein Fahrzeug mit einer beweglichen Hubschaufel zu übertragen.
Die Klägerin verlangt von der Beklagten, gegenüber dem Europäischen Patentamt die Teilung der europäischen Patentanmeldung zu erklären und eine Trennanmeldung mit folgendem Gegenstand an die Klägerin abzutreten:
1. Schleppfahrzeug zum Manövrieren von Flugzeugen ohne Schleppstange, dessen Fahrgestell zwischen den Rädern einer koaxialen Radaufhängung einen gabelförmigen Aufnahmeraum aufweist , in dem eine an einer Hubschaufel befestigte, ein- und ausfahrbare Greif- und Einzugsvorrichtung angeordnet ist, mittels welcher das Bugrad eines Flugzeugs erfaßbar und auf die relativ zum Fahrgestell mittels zweier symmetrisch zueinander zwischen Fahrgestell und Hubschaufel angeordneter Fluid-Kolben-ZylinderEinheiten sowohl um eine Querachse als auch zur Anpassung an Schräglagen eines aufgenommenen Bugrades um eine Längsachse schwenkbare Hubschaufel ziehbar ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die an der Hubschaufel befestigte Greif- und Einzugsvorrichtung aus zumindest einer an einer Seite der Hubschaufel angeordneten winkelförmigen Kulissenführung und aus einem von derselben gesteuerten Winkelhebel besteht, der mittels einer Kolben-ZylinderEinheit zum Erfassen eines Bugrades in den vom Bugrad benützten freien Bereich des gabelförmigen Aufnahmeraumes hinein und zum Freigeben eines Bugrades aus demselben wieder heraus verschwenkbar ist, wobei Kulissenführung und Winkelhebel zueinander entgegengesetzt öffnende Winkel bilden.
2. Schleppfahrzeug nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das freie Ende des Winkelhebels eine oder mehrere Rollen zur Anlage am Bugrad aufweist.
Hinsichtlich des deutschen Patents 44 15 405 hat die Beklagte im Laufe des Rechtsstreits gegenüber dem Patentamt auf die Unteransprüche 6 und 7 verzichtet. Der Klägerin wurde hierauf das deutsche Patent 44 46 048 erteilt. Der vorliegende Rechtsstreit ist insoweit in der Hauptsache für erledigt erklärt worden.
Das Landgericht hat die Klage im noch anhängigen Umfang nach Beweisaufnahme abgewiesen, mit der Begründung, die Klägerin habe eine widerrechtliche Entnahme nicht bewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht der Klage stattgegeben. Hiergegen wendet sich die Revision mit dem Ziel, das erstinstanzliche Urteil wiederherzustellen. Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision hat in der Sache keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat zu Recht entschieden, daß der Klägerin ein Anspruch aus Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜG zusteht.
1. Das Berufungsgericht hält die Klägerin aufgrund einer Inanspruchnahme der Diensterfindung durch KMV und einer Übertragung der daraus entstandenen Rechte auf die Klägerin für aktivlegitimiert. Hiergegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.


a) Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß der Zeuge P. die in Streit stehende technische Lehre erarbeitet und bei dem Gespräch am 24. November 1993 präsentiert hat. Die Revision erhebt hiergegen keine Einwendungen. Sie macht lediglich geltend, die Arbeitnehmer der Beklagten seien schon zuvor im Besitz dieser Lehre gewesen. Damit wird nicht in Frage gestellt, daß der Zeuge P. der Beklagten gegenüber die streitgegenständliche Lehre offenbart hat.

b) Das Berufungsgericht hat des weiteren festgestellt, daß der Zeuge P. Arbeitnehmer der KMV war und diese die Erfindung in Anspruch genommen hat. Auch dies wird von der Revision nicht angegriffen. Sie stellt die Aktivlegitimation der Klägerin vielmehr gerade deshalb in Frage, weil Herr P. Arbeitnehmer von KMV (und nicht der Klägerin) gewesen sei und erstere die Erfindung beansprucht habe.

c) Schließlich hat das Berufungsgericht festgestellt, daß die von der Klägerin behauptete Übertragung der Rechte von KMV auf die Klägerin von der Beklagten zuletzt nicht mehr bestritten worden ist.
Die Revision macht hiergegen geltend, die Beklagte habe in ihrer Berufungserwiderung auf ihre erstinstanzlichen Schriftsätze Bezug genommen. Darin habe sie die Aktivlegitimation der Klägerin bestritten. Letzteres ergebe sich auch aus dem Tatbestand des erstinstanzlichen Urteils.
Diese Rüge ist unbegründet. Das Berufungsgericht durfte aus dem Prozeßverhalten der Beklagten in erster und zweiter Instanz den Schluß ziehen,
daß diese die Übertragung der Rechte von KMV auf die Klägerin nicht mehr bestritten hat.
Dem erstinstanzlichen Urteil läßt sich nicht entnehmen, daß die Rechtsübertragung auf die Klägerin bestritten war. Das Landgericht hat festgestellt, daß die Beklagte die Aktivlegitimation bestreite, und zwar unter Hinweis auf die Tatsache, daß Arbeitgeber der Zeugen P. und M. die KMV sei. Daß die Klägerin weder Vertragspartner der Beklagten noch Arbeitgeber der genannten Zeugen war, hatte die Klägerin indes auch nach den Feststellungen des Landgerichts bereits in erster Instanz eingeräumt. Daß die Beklagte auch die Rechtsübertragung von KMV auf die Klägerin bestritten hätte, ergibt sich aus dem Urteil des Landgerichts demgegenüber nicht.
Allerdings hatte die Beklagte diese Übertragung in dem (zweitinstanzlich pauschal in Bezug genommenen) Schriftsatz vom 19. Januar 1998 ebenfalls bestritten, und zwar "vor dem Hintergrund", daß KMV weiterhin als Inhaberin des in der Zwischenzeit zugunsten der Klägerseite erteilten deutschen Patents 44 46 048 eingetragen sei. Die Klägerin hatte daraufhin ergänzend vorgetragen , eine Umschreibung in der Patentrolle habe deshalb nicht stattgefunden, weil die Abtretung nur treuhänderisch erfolgt sei. Die Beklagte ist im Anschluß daran weder in der mündlichen Verhandlung noch in späteren Schriftsätzen auf das Thema zurückgekommen.
Vor diesem Hintergrund begegnet die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe den Rechtsübergang nicht mehr bestritten, keinen rechtlichen Bedenken. Die Beklagte hatte im Verlauf des Prozesses mehrfach Gründe genannt, die aus ihrer Sicht der Aktivlegitimation der Klägerin entgegen-
standen. Die Klägerin hat diese Bedenken jeweils durch weitere Konkretisierung ihres Vortrags ausgeräumt. Angesichts dessen hätte es an der Beklagten gelegen, klarzustellen, daß sie ihre Bedenken trotz der erfolgten Konkretisierung aufrechterhalten will.
2. Die Beklagte ist zur Abtretung des Rechts auf Erteilung eines Patents für die streitgegenständliche Lehre verpflichtet, denn sie ist materiell Nichtberechtigte.
Das Berufungsgericht ist zu dem Ergebnis gelangt, die Klägerin habe bewiesen, dass KMV in Besitz der streitgegenständlichen Lehre gewesen sei und diese bei dem Gespräch am 24. November 1993 der Beklagten mitgeteilt habe. Bei dieser Ausgangslage sei es Sache der Beklagten, darzulegen, wann, wo und wie sie die in Streit stehende Lösung anderweit als Ganzes gefunden haben will. Die Beklagte habe nichts dergleichen vorgetragen.
Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision sind unbegründet.

a) Die rechtliche Bewertung des Sachverhalts durch das Berufungsgericht ist nicht zu beanstanden.
Die Beklagte wäre nur dann Berechtigte im Sinne von Art. 60 EPÜ, wenn ihre Arbeitnehmer die in Streit stehende technische Lehre durch eigene Überlegungen und unabhängig von der Mitteilung durch Mitarbeiter von KMV entwickelt und damit Kenntnis von der Erfindung erlangt hätten. Letzteres ist nicht festgestellt. Es ist nicht zu erkennen, daß das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang wesentlichen Vortrag übergangen hätte.

Daß die Mitarbeiter der Beklagten, wie das Landgericht festgestellt hat, in der Lage waren, die Lehre zu entwickeln, reicht in diesem Zusammenhang nicht aus. Erfinder im Sinne von Art. 60 EPÜ ist nicht derjenige, der in der Lage ist, eine technische Lehre zu entwickeln, sondern derjenige, der sie tatsächlich entwickelt hat. Maßgeblich dafür können keine hypothetischen Geschehensabläufe sein, sondern nur der tatsächliche Kausalverlauf.
Für den vorliegenden Fall bedeutet dies: Wenn die Mitarbeiter der Beklagten erst durch die Mitteilung seitens KMV dadurch veranlaßt wurden, die streitgegenständliche Lösung mit all ihren Merkmalen zu verwirklichen, hat die Beklagte ihre Kenntnis von der Erfindung von KMV erlangt und ist deshalb gemäß Art. II § 5 IntPatÜG i.V.m. Art. 60 EPÜ zur Abtretung ihrer aus der Patentanmeldung erlangten formellen Rechtsstellung verpflichtet. Daß ihre Mitarbeiter möglicherweise auch ohne diese Mitteilung dieselbe Lösung hätten entwickeln können, ist unerheblich, sofern sie dies nicht tatsächlich getan haben. Letzteres hat die Beklagte, wie das Berufungsgericht zu Recht festgestellt hat, nicht konkret dargelegt.

b) Die Revision macht geltend, nach Besichtigung des F.-Schleppers sei es für die Zeugen B. und E. nur noch ein Schritt gewesen, um zur streitgegenständlichen Lösung zu gelangen. Das Landgericht habe nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme die Überzeugung gewonnen, daß die Zeugen diesen Schritt bereits bei der Besichtigung des F.-Fahrzeugs vollzogen hatten. Das Berufungsgericht habe die Beweisergebnisse anders gewürdigt als das Landgericht und sei deshalb zumindest zu einer Wiederholung der Beweisaufnahme verpflichtet gewesen.

Diese Rüge ist unbegründet. Das Landgericht hat zu der angesprochenen Frage keine eindeutigen Feststellungen getroffen, sondern nach Beweislast entschieden.
Allerdings hat das Landgericht an der von der Revision zitierten Stelle ausgeführt, die Kammer sei davon überzeugt, daß die Zeugen B. und E. durch Besichtigung des F.-Schleppers in Besitz der technischen Lehre der Unteransprüche waren. Diesen Ausführungen läßt sich aber nicht eindeutig entnehmen , ob sich die Kenntnis der Zeugen nur auf die zusätzlichen Merkmale der Unteransprüche 6 und 7 oder auch auf deren Kombination mit den Merkmalen des Hauptanspruchs bezogen hat.
Die übrigen Erwägungen des Landgerichts zu diesem Punkt lassen es eher fernliegend erscheinen, daß seine Ausführungen in dem von der Revision geltend gemachten Sinne zu verstehen sind. Das Landgericht hat die Kenntnis der Zeugen nicht aus entsprechenden Angaben in der Vernehmung hergeleitet, sondern aus der Erwägung, die Beweisaufnahme habe die Behauptung der Klägerin nicht bestätigen können, es habe sich um einen nicht naheliegenden, von den Mitarbeitern der Klägerin bei der Besprechung erstmals offengelegten Gedanken gehandelt. Diese und auch die nachfolgenden Ausführungen machen deutlich, daß das Landgericht letztlich keine absoluten Feststellungen getroffen, sondern aus der Beweisfälligkeit der von ihm als beweisbelastet angesehenen Klägerin Schlüsse für das Ergebnis der Beweiswürdigung gezogen hat. So hat das Landgericht am Ende seiner Erwägungen ausgeführt, es lägen erhebliche Anhaltspunkte dafür vor, daß die Ausgestaltung der Greif- und Einzugsvorrichtung unter Benutzung der streitgegenständlichen Merkmale dem
Zeugen E. bereits vor dem 24. November 1993 positiv bekannt war. Eine diesbezügliche Überzeugung der Kammer läßt sich dem Urteil aber nicht entnehmen.
Das Berufungsgericht hat das Ergebnis der Beweisaufnahme in demselben Sinne gewürdigt. Es ist ebenfalls davon ausgegangen, daß nicht feststeht, ob die Mitarbeiter der Beklagten die streitgegenständliche Lösung schon vor dem 24. November 1993 aufgefunden haben. Das Berufungsgericht hat daraus lediglich andere rechtliche Schlußfolgerungen gezogen als das Landgericht. Hierin liegt kein Verstoß gegen § 398 ZPO oder sonstige Verfahrensvorschriften.

c) Das Berufungsgericht hat die vom Senat zu § 8 PatG entwickelten Grundsätze über die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast zugrunde gelegt. Danach ist es grundsätzlich Sache des Patentanmelders, die Umstände, aus denen eine von ihm behauptete Doppelerfindung hergeleitet werden sollen , eingehend zu substantiieren, wenn feststeht, daß der auf Abtretung der Rechte Klagende im Besitz der streitigen Erfindung war, zwischen den Parteien Erörterungen über die Auswertung der Erfindung stattgefunden haben und der Anmelder im Anschluß daran die Erfindung zum Patent angemeldet hat. Die pauschale Erklärung, der Anmelder sei als hervorragender Fachmann in der Lage gewesen, den nicht allzu fernliegenden Erfindungsgedanken ebenfalls aufzufinden, reicht hierzu grundsätzlich nicht aus (BGHZ 72, 236, 244 f. – Aufwärmvorrichtung ).
Diese aus der prozessualen Pflicht zur Wahrheit und Vollständigkeit (§ 138 Abs. 1 ZPO) hergeleiteten Grundsätze gelten auch für Ansprüche auf
Abtretung von Rechten aus einer europäischen Patentanmeldung (ebenso Ohl, Die Patentvindikation im deutschen und europäischen Recht, 1987, S. 33). Nach Art. 60 EPÜ ist nur der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger materiell Patentberechtigter. Um seine Rechtsposition durchsetzen zu können, muß er die Möglichkeit haben, auf zumutbarem Weg seine Berechtigung nachzuweisen. Hierzu reicht es in der Regel aus, wenn er darlegt und beweist, daß er die in Anspruch genommene Lehre entwickelt und dem späteren Anmelder vor dessen Anmeldung mitgeteilt hat. Ein Anmelder wird in dieser Situation nicht unzumutbar belastet, wenn von ihm verlangt wird, konkret darzulegen, wann und wie er die in Streit stehende Erfindung unabhängig von den ihm mitgeteilten Informationen gemacht haben will. Das Berufungsgericht hat zutreffend erkannt , daß es an solchem Vortrag seitens der Beklagten fehlt.

d) Der Anspruch der Klägerin hängt nicht davon ab, ob die in Streit stehende Lehre patentfähig ist.
Der Senat hat wiederholt entschieden, daß bei einer Klage auf Abtretung der Rechte aus einer deutschen Patentanmeldung nicht zu prüfen ist, ob die betreffende Erfindung patentfähig ist (Urt. v. 6.3.1979 - X ZR 60/77, GRUR 1979, 692, 694 f. unter II 4 C - Spinnturbine I; Urt. v. 17.1.1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16 unter A I - Gummielastische Masse). Maßgebend hierfür ist die Erwägung, daß die Prüfung der Patentfähigkeit den Patentbehörden und -gerichten obliegt und die ordentlichen Gerichte nicht das Ergebnis eines anhängigen Prüfungsverfahrens vorwegnehmen sollten. Im übrigen erschiene es in der Regel auch widersprüchlich und treuwidrig, wenn der in Anspruch genommene Patentanmelder einerseits geltend macht, die streitgegenständliche
Lehre sei nicht patentfähig, gleichwohl aber seine eigene Patentanmeldung weiterverfolgt (s. dazu auch Ohl, aaO., S. 36).
Diese Erwägungen greifen auch bei europäischen Patentanmeldungen. Würden die ordentlichen Gerichte bei der Prüfung eines Anspruchs aus Art. II § 5 IntPatÜG die Patentfähigkeit prüfen, würden sie in ein anhängiges Verfahren vor dem Europäischen Patentamt eingreifen. Dies hätte noch weitergehende Folgen als im Falle einer deutschen Patentanmeldung, denn im europäischen Erteilungsverfahren ist - anders als im nationalen Erteilungsverfahren - ein Rechtsweg zu den deutschen Gerichten in keinem Fall eröffnet.
Eine klare Trennung zwischen der Frage der materiellen Berechtigung und der Frage der Patentfähigkeit entspricht darüber hinaus auch der Regelung in Art. 61 EPÜ und den Regeln 13 ff. der Ausführungsordnung zum europäischen Patentübereinkommen. Dort wird durch detaillierte Bestimmungen sichergestellt, daß eine Entscheidung der nationalen Gerichte über die materielle Berechtigung am Patent im Erteilungsverfahren Berücksichtigung findet (allgemein dazu Österreichischer Oberster Gerichtshof, Entscheidung vom 20.10.1992 – 4 Ob 73/92, GRUR Int. 1994, 65, 67 – Holzlamellen; Singer /Stauder, EPÜ, 2. Auflage 2000, Art. 61 Rn. 3; Cronauer, Das Recht auf das Patent im Europäischen Patentübereinkommen, 1988, S. 156). Angesichts dessen erscheint es konsequent, wenn die nationalen Gerichte umgekehrt die Frage der Patentfähigkeit der Beurteilung durch das Europäische Patentamt überlassen.
Gegenteiliges läßt sich auch nicht dem Wortlaut des Art. 60 EPÜ entnehmen. Dort ist zwar vom "Erfinder” die Rede. Daraus ist aber nicht zu fol-
gern, daß Rechte aus der Vorschrift nur entstehen können, wenn eine patentfähige Erfindung vorliegt. Als Erfinder im Sinne von Art. 60 EPÜ ist vielmehr diejenige Person zu verstehen, die eine in Anspruch genommene Lehre entwickelt hat, unabhängig von der Patentfähigkeit dieser Lehre (ebenso Cronauer aaO., S. 98).

e) Nicht zu beanstanden und von der Revision auch nicht angegriffen ist die Auffassung des Berufungsgerichts, daß die Abtretung der der Klägerin zustehenden Rechte hier in der Weise geschehen kann, daß die Beklagte ihre Patentanmeldung teilt und die Rechte aus der so entstandenen Trennanmeldung an die Klägerin abtritt. Dies steht in Einklang mit der Rechtsprechung des Senats (Urt. v. 1.3.1977 - X ZB 5/75, GRUR 1977, 594, 595 f. unter 23 - Geneigte Nadeln; Urt. v. 6.3.1979, aaO, GRUR 1979, 692, 694 unter III 4 a - Spinnturbine I). Diese Grundsätze sind auch auf Ansprüche aus Art. II § 5 Int
PatÜG anwendbar, denn im europäischen Erteilungsverfahren ist bis zur Erteilung des Patents eine Teilung ebenfalls möglich (Art. 76 EPÜ).
3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Rogge Prof. Dr. Jestaedt Melullis ist wegen Urlaubs verhindert, zu unterschreiben Rogge Scharen Keukenschrijver

Tatbestand:

1

Der Kläger war von 1989 bis 2000 als Entwicklungsingenieur bei der Beklagten beschäftigt, zuletzt als Entwicklungsleiter Kommunikationssysteme. Er meldete der Beklagten verschiedene Erfindungen. Die Beklagte tätigte hierüber Schutzrechtsanmeldungen. Ihr wurden die deutschen Patente 41 33 989 betreffend eine Steuervorrichtung mit einer Einsteckkarte sowie 41 36 546 und 41 36 548 jeweils betreffend eine Steuervorrichtung für die Datenübermittlung zwischen einem digitalen Fernsprechnetz und einem prozessorbestückten Endgerät erteilt, die später jedoch ausnahmslos im Einspruchsbeschwerdeverfahren durch das Bundespatentgericht widerrufen wurden. Für die unter Inanspruchnahme der Priorität des deutschen Patents 41 36 548 getätigte europäische Patentanmeldung 92 119 079.9 (EP 054 11 19) zahlte die Beklagte die Jahresgebühr nicht mehr, so dass diese Patentanmeldung als zurückgenommen gilt. Nach Darstellung des Klägers sollen die gemeldeten Erfindungen von der Beklagten im eigenen Betrieb und durch Lizenzvergabe verwertet worden sein. Ende 1999 kündigte der Kläger den Arbeitsvertrag. Am 26. Januar 2000 hoben die Parteien das Arbeitsverhältnis einvernehmlich auf und einigten sich über die wechselseitigen Ansprüche.

2

In § 7 des Aufhebungsvertrags trafen sie folgende Regelung: "Mit dieser Vereinbarung sind sämtliche Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis, seiner Beendigung und für die Zeit nach Beendigung erledigt und abgegolten, soweit sich aus dieser Vereinbarung nichts anderes ergibt. Ausgenommen sind Ansprüche gemäß ArbnErfG - Gesetz über Arbeitnehmererfindungen …"

3

Das Zuleitungsschreiben der Beklagten vom selben Tag lautet im letzten Absatz wie folgt: "In Ihrem Kündigungsschreiben erheben Sie einen Anspruch aus nicht mehr bestehenden Patenten. Wir bitten Sie, diesen Anspruch schriftlich zu formulieren und gegebenenfalls zu quantifizieren, damit wir eine entsprechende Prüfung vornehmen können. Dies geschieht unabhängig zu der Aufhebungsvereinbarung. Rechtsgrundlage bildet das Arbeitnehmererfindergesetz."

4

Mit seiner am 31. Dezember 2004 beim Landgericht eingegangenen Klage hat der Kläger zunächst Auskunft, eidesstattliche Versicherung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Auskunft sowie Zahlung der sich auf Grund der gemeldeten Erfindungen ergebenden Arbeitnehmererfindervergütung verlangt, da die Beklagte die Erfindungen konkludent in Anspruch genommen bzw. weil sie ihre Verpflichtung zur Zahlung einer Vergütung nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen in dem zitierten Schreiben anerkannt habe. Hilfsweise hat er Zahlung einer angemessenen Vergütung bzw. Bereicherungsausgleich bzw. Schadensersatz wegen Patentverletzung bzw. wegen Nichtbeachtung der Verpflichtungen gemäß §§ 15 und 16 ArbNErfG sowie wegen unzureichender Verteidigung der Schutzrechte im Einspruchsverfahren geltend gemacht. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

5

Hiergegen hat der Kläger Berufung eingelegt und sein Begehren auf die zu dem deutschen Patent 41 36 546 parallele europäische Patentanmeldung 92 119 078.1 (ebenfalls wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr als zurückgenommen geltend) und auf die zu Gunsten der Beklagten eingetragenen Gebrauchsmuster 91 17 073 U1 betreffend eine Steuervorrichtung für die Datenübermittlung zwischen einem digitalen Fernsprechnetz und einem prozessorbestückten Endgerät (im Löschungsverfahren gelöscht), und 299 01 160 U1 be- treffend einen Adapter, die beide aus der DE 41 36 548 abgezweigt worden sein sollen, erstreckt. Ferner hat er sich darauf berufen, dass er jedenfalls eine Vergütung für Verbesserungsvorschläge verlange und Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag habe.

6

Zuletzt hat er beantragt: 1. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger bezüglich der Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen DE 41 33 989, DE 41 36 546, DE 41 36 548, EP 92119078.1, EP 92119079.9, DE-GM 91 17 073 und DEGM 299 01 160 U1 vollständig Auskunft zu erteilen über
a) die Art und Dauer der Nutzung und der sonstigen wirtschaftlichen Verwertung durch die Beklagte selbst sowie durch außerbetriebliche Verwertungshandlungen , insbesondere durch Lizenzvergabe, Austausch oder Verkauf der Erfindungsrechte, und zwar im In- und Ausland,
b) den Umfang der Verwertung, insbesondere Herstellungs- und Liefermengen , Herstellungskosten und Liefer- bzw. Verkaufspreise, Lieferzeiten und Abnehmer, Lizenzeinnahmen, Einnahmen aus Kauf- oder Austauschverträgen sowie sonstigen Vermögensvorteilen,
c) die wirtschaftliche Verwertbarkeit, insbesondere Behandlung als Vorratsoder Sperrpatent, und
d) sämtliche sonstigen Bemessungskriterien für die Vergütung durch Vorlage einer geordneten, nachprüfbaren Aufstellung.

2. Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger die zur Berechnung seines Vergütungsanspruches erforderlichen Unterlagen nach Ziffer 1 auszuhändigen
und die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu Ziffer 1 an Eides Statt zu versichern.
3. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger die sich aus der Auskunft und den Unterlagen zu Ziffer 1 und 2 ergebende, hilfsweise eine angemessene durch das Gericht festzusetzende, Vergütung, hilfsweise Wertersatz für die gezogenen Nutzungen, hilfsweise Schadensersatz, nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus seit dem 19. Dezember 1999 zu zahlen.

7

Die Beklagte hat einer Klageerweiterung im Berufungsverfahren nicht zugestimmt. In der Sache hat sie geltend gemacht, die gemeldeten Erfindungen nicht wirksam in Anspruch genommen zu haben. Sie habe die Erfindungen auch nicht verwertet oder lizenziert. Dies hätte ihr im Übrigen freigestanden, da das Gemeldete in Anbetracht des Widerrufs bzw. der Löschung der Schutzrechte nichts Geschütztes dargestellt habe. Sie habe deswegen auch nichts zu Unrecht erlangt. Ansprüchen des Klägers außerhalb des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen stehe die Abgeltungsklausel vom 26. Januar 2000 entgegen. Im Übrigen seien etwaige Ansprüche des Klägers verjährt bzw. verwirkt. Das deutsche Gebrauchsmuster 299 01 160 U1 gehe schon gar nicht auf eine Erfindung des Klägers zurück und sei auch nicht aus dem deutschen Patent 41 36 548 abgezweigt.

8

Das Berufungsgericht hat dem weiteren Vorbringen des Klägers im Berufungsverfahren eine Klageerweiterung entnommen. Diese sei nicht sachdienlich und daher unzulässig. Im Übrigen hat das Berufungsgericht die Berufung als unbegründet zurückgewiesen.

9

Mit seiner vom Senat zugelassenen Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter. Die Beklagte tritt dem entgegen.

Entscheidungsgründe:

10

Die zulässige Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

11

I. Bezüglich der Erfindungen, über die schon das Landgericht geurteilt hat, hält auch das Berufungsgericht die Abweisung der Klage für rechtens. Der Kläger habe mangels wirksamer Inanspruchnahme durch die Beklagte keinen Anspruch auf Vergütung seiner Diensterfindungen gemäß §§ 9 Abs. 1, 10 Abs. 1 ArbNErfG (in der gem. Art. 9 des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009 - BGBl. I 2009, 2521 - bis 30. September 2009 geltenden Fassung). Eine schriftliche Inanspruchnahmeerklärung liege unstreitig nicht vor. Weder in der Anmeldung der Schutzrechte oder der Inanspruchnahme von Unterstützung durch den Kläger hierbei noch in einer Benutzungsaufnahme sei überdies eine konkludente Inanspruchnahme zu erblicken, abgesehen davon, dass es an einem ausdrücklich oder konkludent vereinbarten Verzicht auf die Schriftform der Inanspruchnahme fehle. Für die geltend gemachte Erfindervergütung sei schließlich auch keine vertragliche Grundlage zu erkennen. Eine ausdrückliche dahingehende Vereinbarung trage der Kläger selbst nicht vor. Für die Annahme einer vertraglichen Vereinbarung aufgrund schlüssigen Verhaltens fehle es an konkreten Anhaltspunkten.

12

Dem Kläger stünden auch keine Schadensersatzansprüche zu. Solche und andere auf Diensterfindungen gestützte Ansprüche würden zwar nicht von der Abgeltungsklausel erfasst, da sie im engen sachlichen Zusammenhang mit den Ansprüchen aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen stünden. Ansprüche nach § 139 Abs. 2 PatG scheiterten aber daran, dass eine Benutzung der Erfindungen durch die Beklagte aufgrund des Rückwirkung entfaltenden Widerrufs der deutschen Schutzrechte nicht rechtswidrig gewesen sei. Ebenso verhalte es sich mit etwaigen Entschädigungsansprüchen nach § 33 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 67 Abs. 1, 64 Abs. 1 EPÜ in Bezug auf die europäische Anmeldung. Auch aus der behaupteten unzulänglichen Verteidigung im Einspruchsverfahren könne der Kläger keine Ersatzansprüche herleiten, da er keinerlei Umstände dargetan habe, die im Falle ihrer Erweislichkeit die Annahme einer Pflichtverletzung seitens der Beklagten rechtfertigten. Der Kläger habe sich vielmehr trotz richterlicher Hinweise auf den Rechtsstandpunkt zurückgezogen, es sei Aufgabe der Beklagten gewesen, erfolgversprechende Verteidigungslinien aufzuzeigen. Die Beklagte habe den Kläger zwar entgegen § 16 Abs. 1 ArbNErfG nicht davon unterrichtet, dass sie die europäische Anmeldung durch Nichtzahlung der Jahresgebühr nicht weiter verfolgen werde. Der Kläger habe jedoch keinen ihm hierdurch entstandenen Schaden nachgewiesen. Denn er habe nicht dargetan, dass der Gegenstand der Anmeldung erteilungsfähig gewesen sei.

13

Dem Kläger stehe wegen der behaupteten Benutzung des Gegenstandes der gemeldeten Erfindungen auch kein Bereicherungsanspruch nach §§ 812 ff. BGB zu. Soweit man in der Meldung der Erfindungen eine Leistung des Klägers sehen wollte, so sei diese nicht ohne Rechtsgrund, sondern in Erfüllung der Verpflichtungen nach § 5 Abs. 1 ArbNErfG erfolgt. Eine Eingriffskondiktion komme ebenfalls nicht in Betracht, da es aufgrund des Rückwirkung zukommenden Widerrufs der Schutzrechte an einer von der Rechtsordnung dem Kläger zugewiesenen Rechtsposition in Form eines Ausschließlichkeitsrechts fehle, in welche die Beklagte, sei es durch eigene Nutzungshandlungen, sei es durch Mitwirken an fremden Benutzungshandlungen durch die Vergabe von Lizenzen, eingegriffen und auf Kosten des Klägers etwas erlangt habe.

14

Mangels hinreichenden Sachvortrags stünden dem Kläger unabhängig davon, ob diese erstinstanzlich bereits Streitgegenstand gewesen seien, keine Ansprüche nach §§ 612 analog, 687, 988 BGB bzw. nach § 20 ArbNErfG zu. Insbesondere habe sich der Kläger auf die Schutzfähigkeit seiner Erfindungen berufen und dadurch zugleich ein Tatbestandsmerkmal der Legaldefinition des § 3 ArbNErfG in Abrede gestellt. Auch habe er nicht aufgezeigt, inwieweit die Beklagte das Gemeldete als Verbesserungsvorschlag verwertet und hierdurch eine Vorzugsstellung erlangt habe.

15

II. Dies hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

16

1. Auf das Streitverhältnis ist das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen in der bis zum 30. September 2009 gültigen Fassung anzuwenden.

17

2. Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist die tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts, dass im Streitfall weder eine wirksame Inanspruchnahme der vom Kläger als solche ordnungsgemäß gemeldeten Diensterfindungen noch eine vertragliche Übertragung mithin gem. § 8 ArbNErfG frei gewordener Diensterfindungen festgestellt werden kann und dem Kläger somit keine Vergütungsansprüche nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen oder vertragliche Ansprüche zustehen.

18

a) Wie der Senat in der Haftetikett-Entscheidung (BGHZ 167, 118 Tz. 27) ausgeführt hat, ist eine der gesetzlichen Schriftform ermangelnde Inanspruchnahmeerklärung nach § 125 BGB nichtig. Ob innerhalb der Ausschlussfrist für die Inanspruchnahme auf die Einhaltung der Schriftform verzichtet werden kann, kann - wie im Fall Haftetikett - auch hier offen bleiben, weil die Diensterfindungen unstreitig schriftlich gemeldet wurden und Feststellungen dazu fehlen , wann die Erfindungsmeldungen erfolgt sind und dass innerhalb der ab diesem Zeitpunkt laufenden Inanspruchnahmefrist eine Handlung vorgenommen worden ist, die als Verzicht auf eine schriftliche Inanspruchnahme gewertet werden könnte. Dass Entsprechendes vorgetragen und dieser Vortrag vom Berufungsgericht übergangen worden sei, legt die Revision nicht dar. Ihre allgemeinen Ausführungen geben - auch in der Gesamtschau - für die insoweit erforderlichen tatsächlichen Umstände nichts Verlässliches her, so dass die Gehörsrüge ins Leere geht. Mit dem Berufungsgericht ist daher davon auszugehen , dass die Diensterfindungen mangels Inanspruchnahme frei geworden sind. Damit scheiden Vergütungsansprüche des Klägers nach §§ 9, 10 ArbNErfG aus. Der Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbNErfG entsteht mit der unbeschränkten Inanspruchnahme; der Vergütungsanspruch nach § 10 Abs. 1 ArbNErfG setzt neben der Benutzung der Diensterfindung die Erklärung der beschränkten Inanspruchnahme voraus.

19

b) Frei von Rechtsfehlern ist auch die tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts , dass keine vertragliche Übertragung der frei gewordenen Diensterfindungen festgestellt werden kann. Der damalige Vorstand der Beklagten K. brauchte hierzu nicht als Zeuge gehört zu werden. Der Kläger hat zwar im Zusammenhang mit dem Vortrag zum Schreiben der Beklagten vom 26. Januar 2000 behauptet, zwischen den Parteien sei unstreitig gewesen, dass die Nutzung und Verwertung der Diensterfindungen durch die Beklagte vergütungspflichtig sei und hierfür K. als Zeugen benannt. Dies allein rechtfertigt aber die Annahme eines konkludent geschlossenen Übertragungsvertrages nicht, da für eine Einigung über die - gegenüber den bereits erfolgten Anmeldungen nachträgliche - Übertragung der Anmeldung oder Schutzrechte und die dafür zu zahlende Vergütung vom Kläger nichts dargetan ist. Das lässt es naheliegend erscheinen, dass die Parteien davon ausgingen, mit den Erfindungsmeldungen des Klägers, den Anmeldungen der Beklagten und der (behaupteten ) Verwertung der Erfindungen durch die Beklagte sei alles getan, um die Rechte an den Erfindungen auf die Beklagte übergehen zu lassen. Dann bestand schon kein Anlass zum Abschluss eines (nachträglichen) Übertragungsvertrags. Gegen eine Übertragung spricht schließlich auch der Umstand, dass der Kläger von der Verteidigung der Beklagten mit dem Argument, die Erfindungen seien frei geworden, ersichtlich überrascht worden ist. Wann und mit welchem Inhalt eine nachträgliche Übertragung stattgefunden haben soll, ist daher weder vorgetragen noch in das Wissen des Zeugen gestellt. Mit den Angaben in den Geschäftsberichten und Bilanzen der Beklagten brauchte sich das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang nicht näher befassen. Sie mögen Anhaltspunkte für den Umfang der Nutzung der Diensterfindungen geben, besagen aber nichts für eine nachträgliche Übertragung.

20

c) Der Vortrag des Klägers rechtfertigt auch nicht die Annahme einer Vereinbarung dahingehend, dass die Parteien nach Eingang der Erfindungsmeldungen technische Vorschläge für den Fall, dass sie nicht schutzfähig sind, durch Vereinbarung den Regelungen über die Zahlung einer Arbeitnehmervergütung unterworfen hätten (vgl. Melullis, GRUR 2001, 685 unter II mit Nachw. in Fn. 11, 12). Denn wie eine solche Vereinbarung zustande gekommen sein soll, lässt sich dem Parteivortrag ebenfalls nicht entnehmen und wurde auch nicht in das Wissen des Zeugen gestellt.

21

3. Da von der Revision - zu Recht - nicht beanstandet, hat der Senat der revisionsrechtlichen Überprüfung ferner das Auslegungsergebnis des Berufungsgerichts zu Grunde zu legen, die von den Parteien im Rahmen des Aus- scheidens des Klägers aus den Diensten der Beklagten getroffenen Vereinbarungen beinhalteten, dass sämtliche denkbaren Ansprüche, die dem Kläger - gleich aus welchem Rechtsgrund - gegen die Beklagte wegen der von ihm getätigten Diensterfindungen möglicherweise zustehen, von der Abfindungsklausel ausgenommen sind.

22

4. Weiter zutreffend und von der Revision auch nicht beanstandet ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass dem Kläger aufgrund der Rückwirkung des Widerrufs der Schutzrechte nach §§ 21 Abs. 3, 22 Abs. 2 PatG keine Schadensersatzansprüche nach § 139 PatG bzw. Entschädigungsansprüchen nach § 33 Abs. 1 PatG zustehen. Etwaige Ansprüche nach Art. II § 1 a Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG sind mit dem Fallenlassen durch Nichtzahlen der Jahresgebühr für die europäische Anmeldung ebenfalls entfallen.

23

5. Von der Revision nicht gerügt und auch sonst nicht zu beanstanden ist schließlich die sich anschließende tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts , dass dem Kläger mangels hinreichenden Sachvortrags zu den gebotenen Verteidigungsmöglichkeiten bzw. zur Patent- oder Gebrauchsmusterfähigkeit auch keine Schadensersatzansprüche im Hinblick auf die behauptete unzureichende Verteidigung von Schutzrechten bzw. wegen der Missachtung des § 16 ArbNErfG im Zusammenhang mit der Aufgabe der europäischen Anmeldung zustehen.

24

6. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht aber Ansprüche des Klägers nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB bereits dem Grunde nach verneint.

25

a) Eine Leistungskondiktion gemäß der ersten Alternative dieser Vorschrift kommt - wie das Berufungsgericht noch zutreffend erkannt hat - vorlie- gend zwar nicht in Betracht. Die Erfindungsmeldung beinhaltet regelmäßig keine bewusste, zweckgerichtete Mehrung des Vermögens (Definition der Leistung seit BGHZ 58, 184, 188) des Arbeitgebers durch den Arbeitnehmer. Objektiv geht es um eine bloße Wissensvermittlung (BGHZ 167, 118, 129 Tz. 26 - Haftetikett). Da die Parteien die Mitteilungen des Klägers als Meldungen von Diensterfindungen angesehen haben und nach dem hier anzuwendenden Arbeitnehmererfinderrecht diese Diensterfindungen nach deren Freiwerden nicht der Beklagten zustehen, kann auch nicht angenommen werden, dass im Streitfall mehr als diese Wissensvermittlung erfolgen sollte.

26

b) Es kommt jedoch ein Bereicherungsausgleich über die Eingriffskondiktion gemäß der zweiten Alternative in Betracht.

27

aa) Hiernach ist das durch eine eigene Handlung des Schuldners Erlangte herauszugeben, wenn es nach der Rechtsordnung dem Gläubiger gebührt. Das ist der Fall, wenn die Handlung eine schützenswerte und vermögensrechtlich nutzbare Rechtsposition beeinträchtigt (BGHZ 107, 117 Tz. 15 f. - Forschungskosten ), die dem Gläubiger zugewiesen ist. Eingriffsobjekt kann nicht nur ein diesem zustehendes absolutes Recht sein, sondern auch eine über eine bloße Chance hinausgehende vermögensrechtlich nutzbare Position, deren Schutz gegenüber Dritten die Rechtsordnung zu Gunsten des Gläubigers vorsieht , deren Schutz sie nach Inhalt und/oder Umfang aber in weniger vollkommener Weise bemisst.

28

bb) Eine solche Position erwächst dem Erfinder bereits dadurch, dass er eine Erfindung macht, also er selbst sich die Erkenntnis erschließt, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann (vgl. EPA, Entsch. v. 15.11.2006 - T 154/04 unter 8. m.w.N.), und diese Erkenntnis - unter Wahrung einer die Öffentlichkeit hiervon ausschließenden Vertraulichkeit - so verlautbart, dass sie als Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann. Allein hieraus ergibt sich zwar nicht das Recht auf ein Schutzrecht, das in § 6 PatG bzw. Art. 60 Abs. 1 EPÜ ausdrücklich erwähnt und als eigentumsähnliches Recht anerkannt ist (BVerfG, Beschl. v. 15.1.1974 - BvL 5/706/70 und BvL 9/70, GRUR 1974, 142, 144 - Offenlegung von PatentAltanmeldungen ). Ein Anspruch, ein Schutzrecht mit den sich beim Patent aus den §§ 9 ff. PatG ergebenden Wirkungen zu erhalten und nutzen zu können, kann naturgemäß nur bestehen und beeinträchtigt werden, wenn alle weiteren gesetzlichen Voraussetzungen für ein solches Schutzrecht gegeben sind. Dementsprechend geht die Rechtsprechung davon aus, dass das Recht auf das Schutzrecht als Immaterialgüterrecht gemäß § 823 Abs. 1 BGB gegen Eingriffe Dritter nur geschützt ist, wenn die Erfindung schutzfähig ist (Sen.Urt. v. 17.1.1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16 - Gummielastische Masse I). Das ändert jedoch nichts daran, dass das Recht auf das Patent ein Recht des Erfinders an seiner Erfindung voraussetzt. Nur weil der Erfinder ein solches Recht hat und dieses mit der technischen Erkenntnis und deren Verlautbarung entsteht , kann dem Erfinder ein Recht auf ein Schutzrecht erwachsen. Bereits dieses Recht an der Erfindung schützt die Rechtsordnung, zwar nicht in gleicher Weise umfassend wie das Recht auf das Schutzrecht, aber gegen bestimmte, die Erfindung ausnutzende Handlungen Dritter. Im Gesetz kommt dies hinsichtlich eines Patents durch Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜG bzw. § 8 Satz 1 u. 2 PatG zum Ausdruck, der nach § 13 Abs. 3 GebrMG entsprechend im Gebrauchsmusterrecht gilt. Hiernach kann der Erfinder von einem Nichtberechtigten Abtretung der Rechte aus dessen Schutzrechtsanmeldung oder Übertragung des dem Dritten erteilten Schutzrechts verlangen. Das weist dem Erfinder, wie übrigens auch aus § 7 Abs. 2 PatG deutlich wird, die sachliche (vgl. BGHZ 162, 110, 112 - Schweißbrennerreinigung) Befugnis zur Schutzrechtsanmeldung und zur ver- mögensrechtlichen Nutzung der sich daraus ergebenden Möglichkeiten sowie - wenn die behördliche Erteilung erfolgt - zur Inhaberschaft des hierdurch jedenfalls geschaffenen formellen Rechts und zur Nutzung der Vorteile zu, die diese Position vermittelt, deren vermögensrechtliche Nutzbarkeit ebenfalls außer Frage steht. Damit steht zugleich fest, dass jedenfalls die Schutzrechtsanmeldung, die Schutzrechtsinhaberschaft und das Ausnutzen derselben durch einen Dritten , der die Erkenntnis sich nicht seinerseits selbst erschlossen hat, einen dieser Zuweisung widersprechenden Eingriff in eine fremde Rechtsposition darstellen.

29

cc) Eingriffshandlungen, welche die Anmeldung und Eintragung ausnutzen , sind insbesondere Benutzungen der Erfindung, die der Dritte vornehmen konnte und kann, weil ihm als Anmelder und/oder Schutzrechtsinhaber eine Vorzugsstellung erwachsen ist, er also unter in der Fachwelt praktiziertem Schutz der Anmeldung und/oder der Eintragung als Schutzrechtinhaber handelt. Als Eingriff in das Recht an der Erfindung kommen darüber hinaus aber auch solche Benutzungen durch den Anmelder, der nicht Erfinder oder sein Rechtsnachfolger ist, in Betracht, die vor der Offenlegung der Anmeldung begangen sind. Angesichts der Exklusivität des Wissens um die Lehre zum technischen Handeln, die mit einer Erfindung regelmäßig verbunden ist, solange die Anmeldung nicht offengelegt ist, können nämlich auch diese Benutzungshandlungen Ausdruck der Ausnutzung einer Vorzugsstellung sein, die erst die Erfindung eröffnet und die deshalb dem Erfinder gebührt.

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dd) Dass das Recht an der Erfindung unabhängig davon entsteht, ob es sich um eine neue, auf erfinderischer Tätigkeit beruhende [und gewerblich anwendbare ] Lösung handelt, wird bestätigt durch die Rechtsprechung des Senats. Denn danach steht den Rechten des Erfinders aus § 8 PatG bzw. Art. II § 5 IntPatÜG der Mangel der Schutzfähigkeit grundsätzlich nicht entgegen (Sen.Urt. v. 15.5.2001 - X ZR 227/99, GRUR 2001, 823, 825 - Schleppfahrzeug m.w.N.). Der aus den vorstehenden Ausführungen ferner folgenden Feststellung , dass das Recht an der Erfindung im Falle der Schutzrechtsanmeldung und -erteilung solange fortbesteht, wie die Erfindung eine Vorzugsstellung bewirkt , steht nicht entgegen, dass im Falle der Schutzunfähigkeit des eingetragenen Schutzrechts dessen Wirkungen rückwirkend entfallen, wenn das Schutzrecht widerrufen oder für nichtig erklärt ist. Hiermit wird lediglich dem Anmelder oder Schutzrechtsinhaber die diesem durch die Anmeldung oder Schutzrechtserteilung verliehene Rechtsstellung entzogen. Unberührt hiervon, weil auf eigener Erkenntnis und deren Verlautbarung beruhend, bleibt jedoch die Rechtsposition des Erfinders. Denn die wahre Grundlage des Erfinderrechts ist die schöpferische Tat des Erfinders, die völlig unabhängig davon ist, ob später ein Schutzrecht nachgesucht und erteilt wird (Pinzger, ZZP 60, 27, 28). Der rückwirkende Wegfall der Rechtsstellung des Schutzrechtsinhabers ändert auch nichts an der Tatsache, dass eine auf der Erfindung beruhende und dem Erfinder zugewiesene Vorzugsstellung ausgenutzt wurde oder wird. Angesichts dessen ist auch unerheblich, dass im Falle des Widerrufs oder der Nichtigerklärung der Übertragungsanspruch nach § 8 PatG erlischt (Melullis in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 19) und jedermann die Lösung der Erfindung als Erzeugnis herstellen, anbieten, in Verkehr bringen, gebrauchen, einführen und besitzen oder als Verfahren anwenden oder zur Anwendung anbieten durfte. Gerade diese Befugnis umfasst weder die Anmeldung der Erkenntnis des Erfinders zum Patent noch die Inhaberschaft am Schutzrecht und bietet auch keine Rechtfertigung , in § 9 PatG bezeichnete Handlungen unter dem Schutz einer Vorzugsstellung vorzunehmen. Die sich hieraus ergebende Konsequenz, dass wegen solchermaßen geschützt vorgenommener Benutzungshandlungen dem Erfinder ein Ausgleich geschuldet ist und trotz Widerrufs oder Nichtigerklärung des Schutzrechts verbleibt, steht ebenfalls in Einklang mit der Rechtsprechung des Senats, weil auch im Falle eines Lizenzvertrags über die Erfindung der rückwirkende Wegfall des Schutzrechts wegen der tatsächlichen Nutzungsmöglichkeit und der günstigen geschäftlichen Stellung, also der faktischen Vorteile, die der Lizenznehmer ohne den Lizenzvertrag nicht gehabt hätte, die Vergütungspflicht grundsätzlich unberührt lässt (vgl. Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl., § 15 PatG Rdn. 120 m. umfangreichen Nachw. auch zur Rechtspr. des RG).

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ee) Was den Eingriff durch eigene Benutzungshandlungen des Anmelders oder eingetragenen Schutzrechtsinhabers anbelangt, ist die Dauer des Rechts an der Erfindung auch nicht etwa deshalb begrenzt, weil § 8 PatG bzw. Art. II § 5 IntPatÜG Fristen vorsehen und nach der Rechtsprechung des Senats der wegen Patentverletzung in Anspruch Genommene nach Ablauf der Fristen des § 8 Satz 3 und 4 PatG nur demjenigen Patentinhaber den Einwand der widerrechtlichen Entnahme entgegenhalten kann, der beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war (BGHZ 162, 110, 113 f. - Schweißbrennerreinigung ). Dabei kann dahinstehen, ob es sich hierbei um materielle Ausschlussfristen oder lediglich um die sachliche Zuweisung ohnehin nicht berührende prozessuale Fristen handelt, welche die Durchsetzung beschränken, wofür der Wortlaut spricht, weil er auf die Geltendmachung mittels Klage abstellt (vgl. zum Streitstand etwa Kühnen in Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 8 PatG Rdn. 24). Denn auch im ersteren Fall betrifft der Ausschluss nur den Abtretungs - und/oder Übertragungsanspruch mit der Folge, dass der Erfinder nach Fristablauf keine Möglichkeit mehr hat, aus einer Anmeldung oder dem erteilten Schutzrecht vorzugehen oder ein Benutzungsrecht aus dem erteilten Schutzrecht herzuleiten (vgl. BGHZ 162, 110, 113 - Schweißbrennerreinigung). Damit ist jedoch keine Aussage getroffen, dass dem Anmelder und/oder Schutzrechtsinhaber , der nicht Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist, auch die sich aus eigenen Benutzungshandlungen ergebenden Vorteile zustehen. Grund für besagte Senatsentscheidung war auch nicht etwa der Wegfall der erörterten Zuweisung bei Fristablauf, sondern dass der in Anspruch genommene Erfinder mittels Nichtigkeitsklage seine von einer Verletzungsklage betroffenen Interessen wahren kann. Wenn es um die eigenen Benutzungshandlungen des Inhabers des erteilten Schutzrechts geht, interessieren die soeben genannten Möglichkeiten nicht, weshalb jedenfalls insoweit aus ihrem Wegfall nichts gegen den Fortbestand des auf allgemeinen Erwägungen beruhenden Anspruchs auf Bereicherungsausgleich im Falle unberechtigten Eingriffs in die an der Erfindung entstandene Rechtsposition des Erfinders hergeleitet werden kann (im Erg. ebenso LG Düsseldorf, Urt. v. 23.1.1997 - 4 O 42/94, Entsch. 1996, 17, 20; a.A. Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl., § 8 PatG Rdn. 26). Die tatsächlich und ungeachtet der mangelnden Schutzrechtsfähigkeit von dem Nichtberechtigten auf Kosten des Berechtigten aus den zu Unrecht erlangten Anmeldungen und Schutzrechten gezogenen Vorteile sind mithin nach Bereicherungsrecht herauszugeben.

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c) Angesichts des Klagevorbringens und mangels abschließender Feststellungen des Berufungsgerichts hierzu hat der Senat bei der revisionsrechtlichen Überprüfung des angefochtenen Urteils davon auszugehen, dass die Schutzrechtsanmeldung und die Schutzrechte die Beklagte in die Lage versetzten , eine Lizenz mit entsprechenden Einnahmen zu vergeben, und ansonsten tatsächlich ausschließlich die Beklagte unter deren Schutz produzieren und vertreiben konnte, solange die Schutzrechte nicht widerrufen oder erloschen waren.

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aa) Dann aber hat die Beklagte in das Recht des Klägers an seinen Erfindungen eingegriffen und hierdurch eine Bereicherung erfahren. Dies gilt auch im Hinblick auf eine Auslandsanmeldung, weil das Recht an der Erfindung auch deren Anmeldung im Ausland umfasst (vgl. Melullis in Benkard, PatG, 10. Aufl. § 6 PatG Rdn. 10a). Wie ausgeführt, ist das Recht an den vom Kläger erkannten , verlautbarten und als Diensterfindungen behandelten Lehren zum technischen Handeln beim Kläger verblieben, weil die Beklagte sie nicht als Diensterfindungen in Anspruch genommen und auch nicht anderweitig erworben hat.

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bb) Auch ein Erwerb als Verbesserungsvorschläge scheidet angesichts der Behandlung der gemeldeten technischen Erkenntnisse durch die Beklagte aus. Als solche hat die Beklagte diese nicht verwertet, wie es nach § 20 ArbNErfG notwendig gewesen wäre. Soweit in dem Urteil mit dem Schlagwort Drehstromwicklung (BGH, Urt. v. 9.1.1964 - Ia ZR 190/63, GRUR 1964, 449, 452 r. Sp.) die Ansicht vertreten worden ist, dem Arbeitnehmer könnten Vergütungsansprüche für einen qualifizierten Verbesserungsvorschlag zustehen, wenn keine wirksame Inanspruchnahme der als Diensterfindung gemeldeten technischen Neuerung vorliege, betraf dies nur den Fall, dass - anders als hier - die mitgeteilte technische Neuerung vom Arbeitgeber nicht zum Patent angemeldet worden ist.

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Deshalb sind die möglichen bereicherungsrechtlichen Ansprüche auch nicht der Höhe nach auf diejenigen Ansprüche begrenzt, die der Kläger nach § 20 ArbNErfG für eine Verwertung als technische Verbesserungsvorschläge hätte beanspruchen können. Soweit die Beklagte sich mit dem Hinweis, bei den vom Kläger gemeldeten und von ihr zum Schutzrecht angemeldeten Erfindungen habe es sich eigentlich um nicht patentfähige technische Verbesserungsvorschläge gehandelt, auf rechtmäßiges Alternativverhalten sollte berufen wollen , kann auch damit die Notwendigkeit eines Bereicherungsausgleichs wegen Eingriffs in ein dem Kläger zugewiesenes Recht nicht geleugnet werden. Der Anwendungsbereich dieses Rechtsbehelfs ist das Schadensersatzrecht. Die Geltendmachung im Rahmen des Ausgleichs einer tatsächlichen unberechtigten Vermögensverschiebung wird hingegen abgelehnt (Palandt/Sprau, BGB, 69. Aufl., § 812 Rdn. 42). Abgesehen davon ist zur Darlegung auch nötig, dass das andere Geschehen denselben Erfolg wirklich herbeigeführt hätte; die bloße Möglichkeit, die aus dem Hinweis der Beklagten allenfalls entnommen werden kann, reicht nicht aus (z.B. BGHZ 120, 281).

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d) Die Bereicherung der Beklagten erfolgte nach dem Vorgesagten auch ohne rechtlichen Grund. Dem steht nicht entgegen, dass die Beklagte als Arbeitgeber gemäß § 13 Abs. 1 ArbNErfG verpflichtet und allein berechtigt war, die Anmeldungen zu tätigen. Denn ein dem vermögensrechtlichen Zuweisungsgehalt widersprechender Vorgang kann auch bei einem rechtmäßigen Eingriff gegeben sein. Dem ist so, wenn mit der Eingriffserlaubnis keine sachliche Zuweisung verbunden ist (BGHZ 107, 117 Tz. 10 - Forschungskosten). So liegen die Dinge hier. Denn § 13 ArbNErfG dient nicht dazu, dem Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer Rechte zu verschaffen oder auch nur die in den §§ 5 bis 8 ArbNErfG bestimmten Rechte an der Erfindung mitzubestimmen. Eine einseitige Änderung der Rechtszuordnung an einer Arbeitnehmererfindung war nach dem bisherigen Arbeitnehmererfinderrecht ausschließlich durch rechtzeitige und formgerechte Inanspruchnahmeerklärung durch den Arbeitgeber möglich. Diese Möglichkeit hat die Beklagte jedoch nicht genutzt.

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e) Der Kläger kann hiernach zunächst (erste Stufe der Klage) Auskunft über die Eingriffshandlungen verlangen, wenn die Beklagte eine oder mehrere vom Kläger erkannte und ihr gemeldete Lehren zum technischen Handeln mindestens in einem Fall selbst benutzt und/oder fremdlizenziert hat und es bisher an einer verbindlich zu Auskunftszwecken gegebenen Erklärung der Beklagten hierzu fehlt. Hierüber verhält sich das Berufungsurteil nicht eindeutig, weil es aus der Sicht des Berufungsgerichts - folgerichtig - hierauf nicht entscheidend ankam. Das angefochtene Urteil bietet daher keine ausreichende Grundlage für eine eigene Entscheidung des Senats. Es ist aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.

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III. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

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1. a) Im Falle der Erteilung einer Lizenz an der Erfindung an einen Dritten ist die erlangte Lizenzgebühr herauszugeben (§ 818 Abs. 1 BGB).

40

b) Soweit die durch die Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechte vermittelte Vorzugstellung bei der eigenen Produktion und/oder dem eigenen Vertrieb ausgenutzt worden ist, kann das Erlangte seiner Natur nach nicht herausgegeben werden. Nach § 818 Abs. 2 BGB ist daher dessen Wert zu ersetzen. Dieser Wert wird regelmäßig durch eine Lizenzgebühr am besten abgebildet. Deren Höhe ist nach den in der Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen zu bestimmen. Sie kann sich vorzugsweise an einer tatsächlich mit Dritten ausgehandelten Lizenz für die benutzte Erfindung orientieren, bei welcher der Lizenznehmer regelmäßig auch der Gefahr ausgesetzt ist, die vereinbarte Lizenzgebühr für eine Erfindung zahlen zu müssen, die sich letztlich als nicht schutzfähig erweist (anders im Falle der Verletzung eines sich als schutzrechtsfähig erweisenden Rechts, vgl. hierzu Rogge/Grabinski in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 139 PatG Rdn. 66 m.w.N.).

41

c) Entsprechend den zum Lizenzvertragsrecht entwickelten Grundsätzen (vgl. nur Ullmann in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 15 PatG Rdn. 196 m.w.N.) ist davon auszugehen, dass die erzielten Umsätze und sonstigen Vorteile auf die Ausnutzung der durch Anmeldung oder Schutzrecht vermittelten Vorzugsstellung zurückzuführen sind. Der Beklagten bleibt es jedoch unbenommen, darzulegen und die insoweit behaupteten Umstände zu beweisen, dass und in welchem Umfang das ausnahmsweise nicht der Fall war, weil etwa Mitbewerber Schutzrechte bereits vor deren Wegfall nicht (mehr) als wirksam anerkannt haben.

42

d) Die Lizenz wird im Zweifel auch für Benutzungshandlungen in der Zeit zwischen Meldung und Offenlegung der Anmeldung/en geschuldet. Mangels Inanspruchnahme des Gemeldeten als Diensterfindung und mangels Verwertung als Verbesserungsvorschläge erweisen sich nämlich auch Vorteile aus solchen Benutzungshandlungen als unrechtmäßig (vgl. BGHZ 167, 118, 134 Tz. 35 - Haftetikett), wenn die Meldung allein den Arbeitgeber zur Nutzung der Erfindung in den Stand setzte, wovon wiederum auszugehen ist, solange der Arbeitgeber nicht darlegt, tatsächlich keine Vorzugsstellung während dieser Zeit gehabt zu haben.

43

2. Das Berufungsgericht hat die Zulässigkeit der nachträglichen Einbeziehung von Ansprüchen auf Grund der Erfindungen, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung 92 119 078.1 sowie der deutschen Gebrauchsmuster 91 17 073 und 299 01 160 waren, sowie die Zulässigkeit der hilfsweisen Geltendmachung von Ansprüchen aus § 20 ArbNErfG verneint. Es handele sich nicht lediglich um eine redaktionelle Klarstellung, sondern um die Einführung neuer Streitgegenstände. Die Frage der Sachdienlichkeit könne dahinstehen, da jedenfalls die Voraussetzungen des § 533 Nr. 2 ZPO nicht vorlägen. Das Berufungsgericht könne nicht auf die nach § 529 ZPO zugrunde zu legenden Feststellungen des Landgerichts zurückgreifen. Auch sei die Frist des § 520 Abs. 2 ZPO teilweise versäumt worden, ohne dass dies der Kläger entschuldigt habe. Eine Zulassung der Klageerweiterung würde den ansonsten entscheidungsreifen Rechtsstreit verzögern.

44

Auch hiermit wird sich das Berufungsgericht - erneut - zu befassen haben , jedenfalls, was die nachträglich in den Klagantrag aufgenommenen Schriften anbelangt.

45

a) Nach § 533 ZPO ist, wenn - wie hier - der Gegner nicht einwilligt, eine Klageänderung in der Berufungsinstanz nur dann zulässig, wenn das Gericht sie für sachdienlich hält und sie auf Tatsachen gestützt werden kann, die das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 ZPO zugrunde zu legen hat. Das ist im Streitfall an Hand der Erfindungen zu prüfen, die der Kläger der Beklagten gemeldet hat. Denn wegen deren Nutzung geht der Kläger gegen die Beklagte vor. Das Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen ist hinsichtlich der Erfindungen, die der europäischen Patentanmeldung 92 119 078.1 und dem deutschen Gebrauchsmuster 91 17 073 zu Grunde liegen, jedoch nicht ordnungsgemäß festgestellt. Denn das Berufungsgericht hat übersehen, dass der Kläger, ohne dass die Beklagte dem entgegengetreten wäre, geltend gemacht hatte, diese beiden Schutzrechte beträfen dieselben gemeldeten Diensterfindungen wie die bereits streitigen. Insoweit hätte eine Entscheidung auf Tatsachen gestützt werden können, die nach § 529 ZPO zu Grunde zu legen sind, und die Zulassung hätte nur nach Prüfung und Verneinung der Sachdienlichkeit verweigert werden dürfen, wenn man die nachträgliche Aufnahme der Patentanmeldung und des Gebrauchsmusters in den Klageantrag nicht ohnehin nur als Präzisierung dessen ansehen muss, was von Anfang an begehrt wurde.

46

b) In Bezug auf das deutsche Gebrauchsmuster 299 01 160 ist zwar zu berücksichtigen, dass die Beklagte insoweit geltend macht, bei dessen Gegenstand handele es sich lediglich um eine (abhängige) Erfindung, an der der Kläger nicht beteiligt gewesen sei. Die vom Berufungsgericht für den Fall der Zulassung angenommene Verzögerung steht damit aber nicht fest, da durch Einsicht in die vorgelegte Gebrauchsmusterurkunde hätte festgestellt werden können, ob der Vortrag der Beklagten zutrifft und die Klage insoweit als unbegründet abweisungsreif war.

47

c) Soweit es nach dem Vorgesagten überhaupt noch auf § 20 ArbNErfG ankommen sollte, ist keine Klageänderung betroffen, wenn der Kläger dem vorgetragenen Sachverhalt lediglich (und hilfsweise) eine andere Anspruchsgrundlage entnommen wissen will. Dafür spricht, dass der Kläger sich nach den Angaben im Tatbestand des angefochtenen Urteils bereits erstinstanzlich auf den Standpunkt gestellt hatte, wären die Erfindungen nicht schutzfähig gewesen, wären sie als technische Verbesserungsvorschläge zu vergüten gewesen.

48

3. Das Berufungsurteil enthält - aus der Sicht des Berufungsgerichts folgerichtig - keine Ausführungen zur Einrede der Verjährung und zum Einwand der Verwirkung. Auch dem wird nachzugehen sein.

49

4. Die wiedereröffnete Verhandlung wird schließlich Gelegenheit bieten, auf die Stellung sachgerechter Anträge hinzuwirken, die den vorstehenden Ausführungen Rechnung tragen. Außerdem erscheint unklar, ob den Oberbegriffen, die im Klagantrag 1 jeweils dem Wort "insbesondere" vorangestellt sind, im Hinblick auf die nachfolgenden und konkreteren Unterbegriffe noch ein darüber hinausgehender und vollstreckungsrechtlich hinreichend konkreter eigener Gehalt zukommt. Wenn nicht, dürfte es angebracht sein, sie ganz zu streichen oder "insbesondere" durch "nämlich" zu ersetzen. Ferner werden im Klagantrag 2 Elemente der ersten und der zweiten Stufe der Stufenklage miteinander kombiniert.

50

IV. Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus §§ 3, 5 ZPO.

Scharen Mühlens Berger Grabinski Hoffmann

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 05.04.2006 - 21 O 643/05 -
OLG München, Entscheidung vom 10.05.2007 - 6 U 3150/06 -