Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X ZA 1/11
vom
10. August 2011
in der Verfahrenskostenhilfesache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Formkörper mit Durchtrittsöffnungen
Es stellt keinen Begründungsmangel im Sinn des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG
in Verbindung mit § 18 Abs. 4 GebrMG dar, wenn sich das Patentgericht
mit der theoretischen Möglichkeit einer zukünftigen Nichtigerklärung des
älteren Patents, auf das es die Löschung des Streitgebrauchsmusters
nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG gestützt hat, nicht auseinandersetzt.
BGH, Beschluss vom 10. August 2011 - X ZA 1/11 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 10. August 2011 durch
den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens, die Richter Gröning,
Dr. Bacher und die Richterin Schuster

beschlossen:
Der Antrag des Gebrauchsmusterinhabers auf Verfahrenskostenhilfe wird abgelehnt.

Gründe:


1
I. Der Antragsteller ist Inhaber des am 11. Dezember 2003 angemeldeten Gebrauchsmusters 203 19 212, das die Unionspriorität einer Gebrauchsmusteranmeldung vom 19. Dezember 2002 in Österreich in Anspruch nimmt und Formkörper mit einer Mehrzahl von im Inneren im Wesentlichen parallel verlaufenden, durchgehenden Kanälen bzw. Durchtrittsöffnungen und mit einem von zu den Kanälen im Wesentlichen parallel verlaufenden Erzeugenden gebildeten Außenumfang betrifft. Auf den Löschungsantrag der Antragsgegnerin hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung des Gebrauchsmusters beschlossen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hat das Patentgericht durch Beschluss vom 22. September 2010 zurückgewiesen , der dem Antragsteller am 17. Februar 2011 zugestellt wurde. Die Rechtsbeschwerde hat das Patentgericht nicht zugelassen. Der Antragsteller hat mit am 16. März 2011 eingegangenen Schreiben Verfahrenskostenhilfeantrag für das Rechtsbeschwerdeverfahren gestellt und u.a. gebeten, ihm einen Vertreter beizuordnen. Zur Begründung trägt er vor, der Beschluss des Patentgerichts weise kein Ausstellungsdatum und keine Rechtsmittelbelehrung auf, er sei nicht vollständig unterschrieben und ihm sei kein Verhandlungsprotokoll zugegangen. Außerdem rügt er einen Vollmachtsmangel des Bevollmächtigten der Antragstellerin. Das Patentgericht habe sich mit einem Untersuchungsbericht zur Herstellbarkeit eines Körpers nach der Entgegenhaltung D1 und einer Stellungnahme des österreichischen Bundesministeriums für Unterricht und Kunst nicht auseinandergesetzt. Weiter erhebt er Angriffe gegen die inhaltliche Richtigkeit des Beschlusses, den er außerdem bezüglich einer Entgegenhaltung für "vollkommen unklar" und "jeder sachlichen Begründung" entbehrend ansieht. Das Patentgericht sei auf einzelne Beweismittel nicht eingegangen; es habe auch nicht berücksichtigt, dass gegen die Hauptentgegenhaltung Nichtigkeitsklage erhoben worden sei, die zur Nichtigerklärung führen werde, so dass der Berücksichtigung dieser Entgegenhaltung die Grundlage entzogen sei. Schließlich liege in der Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren und der Sachentscheidung ein Widerspruch.
2
II. Dem Antragsteller kann die begehrte Verfahrenskostenhilfe nicht bewilligt werden, weil die beabsichtigte Rechtsbeschwerde keine hinreichende Erfolgsaussicht bietet (§ 21 Abs. 2 GebrMG i.V.m. §§ 129 ff. § 138 PatG, § 114 ZPO). Damit kann dem Antragsteller auch ein Vertreter nicht beigeordnet werden (§ 133 PatG).
3
1. Im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde können nur die in § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 100 Abs. 3 PatG genannten Mängel mit Erfolg gerügt werden (vgl. BGH, Beschluss vom 10. April 2008 - I ZB 98/07, GRUR 2008, 1027 - Cigarettenpackung). Hierzu gehören nicht die behaupteten formellen Mängel des Beschlusses wie fehlendes Ausstellungsdatum (das der Beschluss gleichwohl aufweist) oder fehlende Rechtsmittelbelehrung (die für Beschlüsse des Patentgerichts nicht vorgeschrieben ist, vgl. Busse, Patentgesetz , 6. Aufl. 2003, Rn. 35 zu § 79 PatG), und dass der Beschluss nicht vollständig unterschrieben sei (womit auf den grundsätzlich nicht zu beanstandenden Verhinderungsvermerk abgestellt wird). Ebenfalls nicht geeignet, die Rechtsbeschwerde zu tragen, ist das Vorbringen, dem Antragsteller sei kein Verhandlungsprotokoll zugegangen (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 1981 - X ZB 11/80, BlPMZ 1982, 55 - Tonbandrüge).
4
2. Soweit sich der Antragsteller auf die fehlende Vollmacht der Vertreter der Löschungsantragstellerin bezieht, ist dies nach § 100 Abs. 3 Nr. 4 PatG grundsätzlich beachtlich. Insoweit fehlt es indessen an der Rügeberechtigung des Antragstellers (BGH, Beschluss vom 21. Dezember 1989 - X ZB 7/89, GRUR 1990, 348 - Gefäßimplantat).
5
3. Auch das unter dem Gesichtspunkt des Rechtsbeschwerdegrunds nach § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG zu würdigende Vorbringen, das Patentgericht habe sich mit einem Untersuchungsbericht zur Herstellbarkeit eines Körpers nach der Entgegenhaltung D1 und einer Stellungnahme des österreichischen Bundesministeriums für Unterricht und Kunst nicht auseinandergesetzt, rechtfertigt die Bejahung der Erfolgsaussicht nicht. Das Gericht muss sich in den Entscheidungsgründen nicht mit jedem Vorbringen ausdrücklich befassen; das Fehlen einer Auseinandersetzung erlaubt für sich nicht den Schluss auf die Nichtberücksichtigung , denn grundsätzlich ist von der Kenntnisnahme des Vortrags durch das Gericht auszugehen (BGH, Beschluss vom 19. Mai 1999 - X ZB 13/98, GRUR 1999, 919, 920 - Zugriffsinformation). Zudem hat sich das Patentgericht mit dem Inhalt des Untersuchungsberichts und dem zugehörigen Vorbringen des Antragstellers durchaus auseinandergesetzt (Beschluss, Umdruck S. 11). Das Schreiben des österreichischen Bundesministeriums für Unterricht und Kunst zur Deutung des Begriffs des "Anformens" (BPatGA 41) musste das Beschwerdegericht ersichtlich nicht ausdrücklich abhandeln.
6
4. Grundsätzlich beachtlich sind unter dem Gesichtspunkt des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG auch die Angriffe gegen die Begründung des Beschlusses, soweit mit ihnen ein Begründungsmangel geltend gemacht werden soll. Jedoch können die sachliche Unrichtigkeit, Rechtsfehler, selbst grobe Fehler, oder die Lückenhaftigkeit der Begründung nach der Bestimmung nicht mit Erfolg gerügt werden (st. Rspr. seit BGH, Beschluss vom 21. Dezember 1962 - I ZB 27/62, BGHZ 39, 333, 338 = GRUR 1963, 645 - Warmpressen). Das gilt erst recht für eine allgemeine Kritik an der Richtigkeit der Entscheidung (BGH, Beschluss vom 23. Januar 1996 - X ZB 3/95, GRUR 1996, 346, 348 - Fensterstellungser- fassung). Nicht zum Erfolg verhelfen kann einer Rechtsbeschwerde auch das Vorbringen, der Beschluss sei bezüglich der Entgegenhaltung D2 vollkommen unklar und es fehle jegliche sachliche Begründung. Eine Entscheidung ist im Sinn der Senatsrechtsprechung dann nicht mit Gründen versehen, wenn aus ihr nicht zu erkennen ist, welche tatsächlichen Feststellungen und welche rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren; hierfür reicht es aus, dass zwar Gründe vorhanden, diese aber ganz unverständlich und verworren sind, so dass sie nicht erkennen lassen, welche Überlegungen für die Entscheidung maßgeblich waren, oder wenn die Gründe sachlich inhaltslos sind und sich auf leere Redensarten oder einfach auf die Wiedergabe des Gesetzestexts beschränken (BGH, aaO - Warmpressen). Dem Fehlen der Gründe steht es gleich, wenn auf einzelne Ansprüche im Sinn der §§ 145, 322 ZPO oder auf einzelne selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel im Sinn der §§ 146, 282 Abs. 1 ZPO, sofern sie rechtlich erheblich sein können, überhaupt nicht eingegangen wird (BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, BGHZ 173, 47 = GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; st. Rspr.). Als solche Angriffs- und Verteidigungsmittel in Betracht kommen Tatbestände , die für sich allein rechtsbegründend, rechtsvernichtend, rechtshindernd oder rechtserhaltend wären (BGH, Beschluss vom 26. September 1989 - X ZB 19/88, GRUR 1990, 33, 34 Schüsselmühle; st. Rspr.); die hier behauptete Nichtbehandlung einer einzelnen Entgegenhaltung reicht für sich nicht aus (BGH, Beschluss vom 14. Februar 1989 - X ZB 8/87, GRUR 1989, 494 - Schrägliegeeinrichtung). Gleiches gilt für den Gesichtspunkt, dass das Patentgericht auf einzelne Beweismittel nicht eingegangen sein soll.
7
Ebenfalls nicht zum Erfolg führen kann das Argument, das Patentgericht habe nicht berücksichtigt, dass gegen die Hauptentgegenhaltung, das deutsche Patent 102 239 405, das das Patentgericht als nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG relevantes älteres Patent behandelt und auf das es die Löschung gestützt hat, Nichtigkeitsklage erhoben worden sei, die zur Nichtigerklärung führen werde, so dass der Berücksichtigung dieser Entgegenhaltung die Grundlage entzogen sei. Auch mit dieser Rüge wird nur ein einfacher Rechtsfehler geltend gemacht, der mangels Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses führen könnte. Dass das Patentgericht sich mit dem Einwand nicht ausdrücklich auseinandergesetzt hat, stellt keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör dar. Zwar entfällt der Löschungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG, wenn das auf die frühere Anmeldung erteilte Recht mit Wirkung von Anfang an wegfällt (vgl. nur BGH, Urteil vom 13. Dezember 1962 - I ZR 42/61, GRUR 1963, 519, 520 f. - Klebemax). Das hier in Rede stehende Patent stand aber zu dem maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung des Beschwerdegerichts auch nach dem Vorbringen des Antragstellers noch in Kraft. Das insoweit vage Vorbringen des Antragstellers, das nicht erkennen ließ, in welchem Verfahren und mit welcher Begründung das Patent angegriffen worden sein soll, gab dem Patentgericht auch nicht zwingend Veranlassung, sich ausdrücklich mit der Frage einer Aussetzung des Löschungsverfahrens zu befassen.
8
Selbst wenn - wie nicht - in der Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren und der Sachentscheidung ein Widerspruch läge, beträfe dies ebenfalls nur die inhaltliche Richtigkeit der Entscheidung. Keukenschrijver Mühlens Gröning Bacher Schuster
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 22.09.2010 - 35 W(pat) 417/08 -

ra.de-Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Beschluss, 10. Aug. 2011 - X ZA 1/11

Urteilsbesprechung schreiben

0 Urteilsbesprechungen zu Bundesgerichtshof Beschluss, 10. Aug. 2011 - X ZA 1/11

Referenzen - Gesetze

Bundesgerichtshof Beschluss, 10. Aug. 2011 - X ZA 1/11 zitiert 14 §§.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 114 Voraussetzungen


(1) Eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, erhält auf Antrag Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Re

Zivilprozessordnung - ZPO | § 322 Materielle Rechtskraft


(1) Urteile sind der Rechtskraft nur insoweit fähig, als über den durch die Klage oder durch die Widerklage erhobenen Anspruch entschieden ist. (2) Hat der Beklagte die Aufrechnung einer Gegenforderung geltend gemacht, so ist die Entscheidung, da

Zivilprozessordnung - ZPO | § 282 Rechtzeitigkeit des Vorbringens


(1) Jede Partei hat in der mündlichen Verhandlung ihre Angriffs- und Verteidigungsmittel, insbesondere Behauptungen, Bestreiten, Einwendungen, Einreden, Beweismittel und Beweiseinreden, so zeitig vorzubringen, wie es nach der Prozesslage einer sorgfä

Patentgesetz - PatG | § 100


(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 73 oder über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents nach § 61 Abs. 2 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesger

Zivilprozessordnung - ZPO | § 145 Prozesstrennung


(1) Das Gericht kann anordnen, dass mehrere in einer Klage erhobene Ansprüche in getrennten Prozessen verhandelt werden, wenn dies aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist. Die Entscheidung ergeht durch Beschluss und ist zu begründen. (2) Das Gl

Gebrauchsmustergesetz - GebrMG | § 18


(1) Gegen die Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle und der Gebrauchsmusterabteilungen findet die Beschwerde an das Patentgericht statt. (2) Im übrigen sind die Vorschriften des Patentgesetzes über das Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden. Bet

Gebrauchsmustergesetz - GebrMG | § 15


(1) Jedermann hat gegen den als Inhaber Eingetragenen Anspruch auf Löschung des Gebrauchsmusters, wenn 1. der Gegenstand des Gebrauchsmusters nach den §§ 1 bis 3 nicht schutzfähig ist,2. der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits auf Grund einer frü

Gebrauchsmustergesetz - GebrMG | § 21


(1) Die Vorschriften des Patentgesetzes über die Erstattung von Gutachten (§ 29 Abs. 1 und 2), über die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken und sonstigen Schutzgegenständen (§ 29a), über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 123),

Patentgesetz - PatG | § 138


(1) Im Verfahren über die Rechtsbeschwerde (§ 100) ist einem Beteiligten auf Antrag unter entsprechender Anwendung der §§ 114 bis 116 der Zivilprozeßordnung Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen. (2) Das Gesuch um die Bewilligung von Verfahrenskost

Patentgesetz - PatG | § 133


Einem Beteiligten, dem die Verfahrenskostenhilfe nach den Vorschriften der §§ 130 bis 132 bewilligt worden ist, wird auf Antrag ein zur Übernahme der Vertretung bereiter Patentanwalt oder Rechtsanwalt seiner Wahl oder auf ausdrückliches Verlangen ein

Zivilprozessordnung - ZPO | § 146 Beschränkung auf einzelne Angriffs- und Verteidigungsmittel


Das Gericht kann anordnen, dass bei mehreren auf denselben Anspruch sich beziehenden selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmitteln (Klagegründen, Einreden, Repliken usw.) die Verhandlung zunächst auf eines oder einige dieser Angriffs- oder Vertei

Patentgesetz - PatG | § 79


(1) Über die Beschwerde wird durch Beschluß entschieden. (2) Ist die Beschwerde nicht statthaft oder nicht in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt, so wird sie als unzulässig verworfen. Der Beschluß kann ohne mündliche Verhandlung ergehen.

Referenzen - Urteile

Urteil einreichen

Bundesgerichtshof Beschluss, 10. Aug. 2011 - X ZA 1/11 zitiert oder wird zitiert von 7 Urteil(en).

Bundesgerichtshof Beschluss, 10. Aug. 2011 - X ZA 1/11 zitiert 2 Urteil(e) aus unserer Datenbank.

Bundesgerichtshof Beschluss, 27. Juni 2007 - X ZB 6/05

bei uns veröffentlicht am 27.06.2007

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 6/05 vom 27. Juni 2007 in der Rechtsbeschwerdesache Nachschlagewerk: ja BGHZ : ja BGHR : ja Informationsübermittlungsverfahren II PatG § 21 Abs. 2 Das Patent darf im Einspruchs(beschwerde)verfahren nur da

Bundesgerichtshof Beschluss, 10. Apr. 2008 - I ZB 98/07

bei uns veröffentlicht am 10.04.2008

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 98/07 vom 10. April 2008 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 396 55 722.8 Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja Cigarettenpackung GG Art. 103 Abs. 1 MarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 3 Die in
5 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Beschluss, 10. Aug. 2011 - X ZA 1/11.

Bundesgerichtshof Beschluss, 28. Nov. 2019 - X ZB 6/18

bei uns veröffentlicht am 28.11.2019

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 6/18 vom 28. November 2019 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren ECLI:DE:BGH:2019:281119BXZB6.18.0 Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. November 2019 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski, Hoffman

Bundesgerichtshof Beschluss, 06. Dez. 2016 - X ZB 13/15

bei uns veröffentlicht am 06.12.2016

Berichtigt durch Beschluss vom 16. Januar 2017 Hartmann Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 13/15 vom 6. Dezember 2016 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Patentanmeldung 10 2007 002

Bundesgerichtshof Beschluss, 21. Nov. 2018 - X ZB 21/16

bei uns veröffentlicht am 21.11.2018

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 21/16 vom 21. November 2018 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren ECLI:DE:BGH:2018:211118BXZB21.16.0 Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 21. November 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Be

Bundesgerichtshof Beschluss, 13. Juni 2017 - X ZB 12/16

bei uns veröffentlicht am 13.06.2017

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 12/16 vom 13. Juni 2017 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren ECLI:DE:BGH:2017:130617BXZB12.16.0 Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 13. Juni 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die

Referenzen

(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 73 oder über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents nach § 61 Abs. 2 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat.

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn

1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder
2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts bedarf es nicht, wenn einer der folgenden Mängel des Verfahrens vorliegt und gerügt wird:

1.
wenn das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
wenn bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
wenn einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
wenn ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5.
wenn der Beschluß auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6.
wenn der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.

(1) Gegen die Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle und der Gebrauchsmusterabteilungen findet die Beschwerde an das Patentgericht statt.

(2) Im übrigen sind die Vorschriften des Patentgesetzes über das Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden. Betrifft die Beschwerde einen Beschluß, der in einem Löschungsverfahren ergangen ist, so ist für die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens § 84 Abs. 2 des Patentgesetzes entsprechend anzuwenden.

(3) Über Beschwerden gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle sowie gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilungen entscheidet ein Beschwerdesenat des Patentgerichts. Über Beschwerden gegen die Zurückweisung der Anmeldung eines Gebrauchsmusters entscheidet der Senat in der Besetzung mit zwei rechtskundigen Mitgliedern und einem technischen Mitglied, über Beschwerden gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilungen über Löschungsanträge in der Besetzung mit einem rechtskundigen Mitglied und zwei technischen Mitgliedern. Für Beschwerden gegen Entscheidungen über Anträge auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ist Satz 2 entsprechend anzuwenden. Der Vorsitzende muß ein rechtskundiges Mitglied sein. Auf die Verteilung der Geschäfte innerhalb des Beschwerdesenats ist § 21g Abs. 1 und 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes anzuwenden. Für die Verhandlung über Beschwerden gegen die Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle gilt § 69 Abs. 1 des Patentgesetzes, für die Verhandlung über Beschwerden gegen die Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilungen § 69 Abs. 2 des Patentgesetzes entsprechend.

(4) Gegen den Beschluß des Beschwerdesenats des Patentgerichts, durch den über eine Beschwerde nach Absatz 1 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat in dem Beschluß die Rechtsbeschwerde zugelassen hat. § 100 Abs. 2 und 3 sowie die §§ 101 bis 109 des Patentgesetzes sind anzuwenden.

(1) Jedermann hat gegen den als Inhaber Eingetragenen Anspruch auf Löschung des Gebrauchsmusters, wenn

1.
der Gegenstand des Gebrauchsmusters nach den §§ 1 bis 3 nicht schutzfähig ist,
2.
der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits auf Grund einer früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geschützt worden ist oder
3.
der Gegenstand des Gebrauchsmusters über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist.

(2) Im Falle des § 13 Abs. 2 steht nur dem Verletzten ein Anspruch auf Löschung zu.

(3) Betreffen die Löschungsgründe nur einen Teil des Gebrauchsmusters, so erfolgt die Löschung nur in diesem Umfang. Die Beschränkung kann in Form einer Änderung der Schutzansprüche vorgenommen werden.

(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 73 oder über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents nach § 61 Abs. 2 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat.

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn

1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder
2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts bedarf es nicht, wenn einer der folgenden Mängel des Verfahrens vorliegt und gerügt wird:

1.
wenn das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
wenn bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
wenn einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
wenn ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5.
wenn der Beschluß auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6.
wenn der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.

(1) Gegen die Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle und der Gebrauchsmusterabteilungen findet die Beschwerde an das Patentgericht statt.

(2) Im übrigen sind die Vorschriften des Patentgesetzes über das Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden. Betrifft die Beschwerde einen Beschluß, der in einem Löschungsverfahren ergangen ist, so ist für die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens § 84 Abs. 2 des Patentgesetzes entsprechend anzuwenden.

(3) Über Beschwerden gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle sowie gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilungen entscheidet ein Beschwerdesenat des Patentgerichts. Über Beschwerden gegen die Zurückweisung der Anmeldung eines Gebrauchsmusters entscheidet der Senat in der Besetzung mit zwei rechtskundigen Mitgliedern und einem technischen Mitglied, über Beschwerden gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilungen über Löschungsanträge in der Besetzung mit einem rechtskundigen Mitglied und zwei technischen Mitgliedern. Für Beschwerden gegen Entscheidungen über Anträge auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ist Satz 2 entsprechend anzuwenden. Der Vorsitzende muß ein rechtskundiges Mitglied sein. Auf die Verteilung der Geschäfte innerhalb des Beschwerdesenats ist § 21g Abs. 1 und 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes anzuwenden. Für die Verhandlung über Beschwerden gegen die Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle gilt § 69 Abs. 1 des Patentgesetzes, für die Verhandlung über Beschwerden gegen die Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilungen § 69 Abs. 2 des Patentgesetzes entsprechend.

(4) Gegen den Beschluß des Beschwerdesenats des Patentgerichts, durch den über eine Beschwerde nach Absatz 1 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat in dem Beschluß die Rechtsbeschwerde zugelassen hat. § 100 Abs. 2 und 3 sowie die §§ 101 bis 109 des Patentgesetzes sind anzuwenden.

(1) Jedermann hat gegen den als Inhaber Eingetragenen Anspruch auf Löschung des Gebrauchsmusters, wenn

1.
der Gegenstand des Gebrauchsmusters nach den §§ 1 bis 3 nicht schutzfähig ist,
2.
der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits auf Grund einer früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geschützt worden ist oder
3.
der Gegenstand des Gebrauchsmusters über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist.

(2) Im Falle des § 13 Abs. 2 steht nur dem Verletzten ein Anspruch auf Löschung zu.

(3) Betreffen die Löschungsgründe nur einen Teil des Gebrauchsmusters, so erfolgt die Löschung nur in diesem Umfang. Die Beschränkung kann in Form einer Änderung der Schutzansprüche vorgenommen werden.

(1) Die Vorschriften des Patentgesetzes über die Erstattung von Gutachten (§ 29 Abs. 1 und 2), über die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken und sonstigen Schutzgegenständen (§ 29a), über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 123), über die Weiterbehandlung der Anmeldung (§ 123a), über die Wahrheitspflicht im Verfahren (§ 124), über die elektronische Verfahrensführung (§ 125a), über die Amtssprache (§ 126), über Zustellungen (§ 127), über die Rechtshilfe der Gerichte (§ 128), über die Entschädigung von Zeugen und die Vergütung von Sachverständigen (§ 128a) und über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren (§ 128b) sind auch für Gebrauchsmustersachen anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des Patentgesetzes über die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe (§§ 129 bis 138) sind in Gebrauchsmustersachen entsprechend anzuwenden, § 135 Abs. 3 mit der Maßgabe, daß der nach § 133 beigeordneten Vertretung ein Beschwerderecht zusteht.

(1) Im Verfahren über die Rechtsbeschwerde (§ 100) ist einem Beteiligten auf Antrag unter entsprechender Anwendung der §§ 114 bis 116 der Zivilprozeßordnung Verfahrenskostenhilfe zu bewilligen.

(2) Das Gesuch um die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ist schriftlich beim Bundesgerichtshof einzureichen; es kann auch vor der Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt werden. Über das Gesuch beschließt der Bundesgerichtshof.

(3) Im übrigen sind die Bestimmungen des § 130 Abs. 2, 3, 5 und 6 sowie der §§ 133, 134, 136 und 137 entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, daß einem Beteiligten, dem Verfahrenskostenhilfe bewilligt worden ist, nur ein beim Bundesgerichtshof zugelassener Rechtsanwalt beigeordnet werden kann.

(1) Eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, erhält auf Antrag Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint. Für die grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe innerhalb der Europäischen Union gelten ergänzend die §§ 1076 bis 1078.

(2) Mutwillig ist die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung, wenn eine Partei, die keine Prozesskostenhilfe beansprucht, bei verständiger Würdigung aller Umstände von der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung absehen würde, obwohl eine hinreichende Aussicht auf Erfolg besteht.

Einem Beteiligten, dem die Verfahrenskostenhilfe nach den Vorschriften der §§ 130 bis 132 bewilligt worden ist, wird auf Antrag ein zur Übernahme der Vertretung bereiter Patentanwalt oder Rechtsanwalt seiner Wahl oder auf ausdrückliches Verlangen ein Erlaubnisscheininhaber beigeordnet, wenn die Vertretung zur sachdienlichen Erledigung des Verfahrens erforderlich erscheint oder ein Beteiligter mit entgegengesetzten Interessen durch einen Patentanwalt, einen Rechtsanwalt oder einen Erlaubnisscheininhaber vertreten ist. § 121 Abs. 4 und 5 der Zivilprozeßordnung ist entsprechend anzuwenden.

(1) Gegen die Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle und der Gebrauchsmusterabteilungen findet die Beschwerde an das Patentgericht statt.

(2) Im übrigen sind die Vorschriften des Patentgesetzes über das Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden. Betrifft die Beschwerde einen Beschluß, der in einem Löschungsverfahren ergangen ist, so ist für die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens § 84 Abs. 2 des Patentgesetzes entsprechend anzuwenden.

(3) Über Beschwerden gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle sowie gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilungen entscheidet ein Beschwerdesenat des Patentgerichts. Über Beschwerden gegen die Zurückweisung der Anmeldung eines Gebrauchsmusters entscheidet der Senat in der Besetzung mit zwei rechtskundigen Mitgliedern und einem technischen Mitglied, über Beschwerden gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilungen über Löschungsanträge in der Besetzung mit einem rechtskundigen Mitglied und zwei technischen Mitgliedern. Für Beschwerden gegen Entscheidungen über Anträge auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe ist Satz 2 entsprechend anzuwenden. Der Vorsitzende muß ein rechtskundiges Mitglied sein. Auf die Verteilung der Geschäfte innerhalb des Beschwerdesenats ist § 21g Abs. 1 und 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes anzuwenden. Für die Verhandlung über Beschwerden gegen die Beschlüsse der Gebrauchsmusterstelle gilt § 69 Abs. 1 des Patentgesetzes, für die Verhandlung über Beschwerden gegen die Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilungen § 69 Abs. 2 des Patentgesetzes entsprechend.

(4) Gegen den Beschluß des Beschwerdesenats des Patentgerichts, durch den über eine Beschwerde nach Absatz 1 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat in dem Beschluß die Rechtsbeschwerde zugelassen hat. § 100 Abs. 2 und 3 sowie die §§ 101 bis 109 des Patentgesetzes sind anzuwenden.

(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 73 oder über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents nach § 61 Abs. 2 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat.

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn

1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder
2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts bedarf es nicht, wenn einer der folgenden Mängel des Verfahrens vorliegt und gerügt wird:

1.
wenn das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
wenn bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
wenn einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
wenn ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5.
wenn der Beschluß auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6.
wenn der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 98/07
vom
10. April 2008
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 396 55 722.8
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Cigarettenpackung
Die in § 83 Abs. 3 MarkenG aufgeführten Verfahrensmängel, die die zulassungsfreie
Rechtsbeschwerde begründen, sind abschließend. Mit der zulassungsfreien
Rechtsbeschwerde kann deshalb nicht die Verletzung des aus
Art. 2 Abs. 1 GG und dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Anspruchs auf wirkungsvollen
Rechtsschutz oder ein Verstoß gegen das in Art. 3 Abs. 1 GG verankerte
Willkürverbot geltend gemacht werden.
BGH, Beschl. v. 10. April 2008 - I ZB 98/07 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 10. April 2008 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher,
Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den an Verkündungs Statt am 5. Oktober 2007 zugestellten Beschluss des 26. Senats (MarkenBeschwerdesenats ) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:


1
I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 18. Februar 1997 die dreidimensionale Marke Nr. 396 55 722.8 für die Waren "Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Cigaretten; Raucherartikel , soweit in Klasse 34 enthalten; Streichhölzer; Verpackungsmaterial, insbesondere Cigaretten-Packungen" in das Markenregister eingetragen.
2
Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf Löschung der Marke gestellt, weil diese ausschließlich aus einer Form bestehe , die durch die Art der Ware selbst bedingt und zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei. Der Marke fehle zudem jegliche Unterscheidungskraft , das eingetragene Zeichen sei außerdem freihaltebedürftig.
3
Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen.

4
Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und die Löschung der Marke angeordnet (BPatG, Beschl. v. 5.10.2007 - 26 W(pat) 22/05, juris).
5
Gegen diesen Beschluss richtet sich die - vom Bundespatentgericht nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin, mit der sie die Versagung des rechtlichen Gehörs und weitere Grundrechtsverletzungen rügt.
6
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG löschungsreif sei. Zur Begründung hat es ausgeführt:
7
Gegenstand der Marke sei die dreidimensionale Wiedergabe einer achteckig gestalteten Zigarettenschachtel. Der Marke fehle zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Da der Verkehr gewöhnlich die Form der Ware oder der Verpackung nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Produkts wahrnehme , verfüge die Marke nur über Unterscheidungskraft, wenn sie erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweiche. Davon sei bei der vorliegenden achteckigen Verpackung nicht auszugehen. Sie hebe sich nur geringfügig von der branchenüblichen Grundform einer viereckigen Verpackung ab.
8
Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG habe auch schon zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke vorgelegen. Zwar habe im Februar 1997 noch keine gefestigte Spruchpraxis zur Eintragung von dreidimensionalen Marken nach dem Markengesetz bestanden. Nach den Maßstäben der Rechtsprechung zum Ausstattungsschutz wäre eine Eintragung der Marke jedoch nicht angezeigt gewesen. Die Markeninhaberin könne deshalb auch keinen Vertrauensschutz in Anspruch nehmen.
9
III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.
10
1. Die Statthaftigkeit der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbeschwerde folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs und hat dies im Einzelnen begründet. Darauf, ob die Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an (st. Rspr.; BGH, Beschl. v. 1.3.2007 - I ZB 33/06, GRUR 2007, 534 Tz. 5 = WRP 2007, 643 - WEST).
11
2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nicht begründet, weil der gerügte Verfahrensmangel nicht vorliegt.
12
Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Markeninhaberin nicht in ihrem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).
13
a) Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens , dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht (BVerfGE 86, 133, 144; BVerfG NJW-RR 2004, 1710, 1712).
14
b) Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen, obwohl die Voraussetzungen einer Zulassung zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung vorgelegen hätten, weil das Bundespatentgericht von seinem früheren Beschluss aus dem Jahre 1999 abgewichen sei (Beschl. v. 24.11.1999 - 26 W(pat) 141/99). Es habe in dem angefochtenen Beschluss eine Abweichung von seiner früheren Entscheidung zwar verneint, dabei aber einen Sachverhalt zugrunde gelegt, zu dem die Markeninhaberin sich nicht habe äußern können.
15
Daraus ergibt sich keine Verletzung des rechtlichen Gehörs.
16
In den Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und vor dem Bundespatentgericht war zwischen den Parteien umstritten, ob das Bundespatentgericht die Unterscheidungskraft der in dem früheren Verfahren zu beurteilenden Marke allein aus der achteckigen Gestaltung oder aus der Form und der Farbe des Zeichens abgeleitet hatte. Mit dieser Frage und dem Vortrag der Parteien hat sich das Bundespatentgericht auseinandergesetzt. Damit ist der Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör gewahrt.
17
Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang geltend, an dem Beschluss aus dem Jahre 1999 habe ein Richter mitgewirkt, der auch an dem angefochtenen Beschluss beteiligt gewesen sei und den übrigen Richtern seine Erinnerung an die Gründe der früheren Entscheidung übermittelt habe. Zu diesen Angaben des Richters habe die Markeninhaberin nicht Stellung nehmen können.
18
Bei der Auslegung der Entscheidung aus dem Jahre 1999 hat das Bundespatentgericht , wie seine Bezugnahme auf Seite 7 jenes Beschlusses zeigt, auf die Beschlussgründe abgestellt. Anders als die Rechtsbeschwerde meint, bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Entscheidungsfindung des Bundespatentgerichts Überlegungen aus der Beratung des Beschlusses des Jahres 1999 eingeflossen sind.

19
c) Die Rechtsbeschwerde sieht eine Versagung des rechtlichen Gehörs ferner in einem unterlassenen Hinweis des Bundespatentgerichts darauf, dass es seine in dem Beschluss vom 24. November 1999 geäußerte Auffassung nicht beibehalten wollte, sondern stattdessen von der (unzutreffenden) Annahme einer Änderung der Rechtslage ausgehen werde. Mit einer derart unrichtigen Rechtsauffassung habe die Markeninhaberin nicht rechnen müssen.
20
Daraus ergibt sich ebenfalls keine Verletzung des Anspruchs der Markeninhaberin auf Gewährung rechtlichen Gehörs. Zwar liegt ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG vor, wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis auf einen rechtlichen Gesichtspunkt abstellt, mit dem auch ein gewissenhafter und vernünftiger Verfahrensbeteiligter selbst unter Berücksichtigung der Vielzahl vertretener Rechtsauffassungen nicht zu rechnen brauchte (BVerfGE 86, 133, 144 f.; BVerfG NJW-RR 1996, 253, 254). Dagegen verlangt das Gebot rechtlichen Gehörs nach Art. 103 Abs. 1 GG grundsätzlich nicht, dass das Gericht vor der Entscheidung auf seine Rechtsauffassung hinweist; vertretbare rechtliche Gesichtspunkte muss ein Verfahrensbeteiligter prinzipiell von sich aus in Betracht ziehen (BVerfGE 74, 1, 5; 86, 133, 145; BVerfG NJW-RR 1996, 253, 254).
21
Entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde ist das Bundespatentgericht in dem angefochtenen Beschluss nicht von einer Änderung der Rechtslage zwischen 1999 und der Entscheidung über den Löschungsantrag ausgegangen. Im Übrigen musste die Markeninhaberin damit rechnen, dass das Bundespatentgericht zum Zeitpunkt der Eintragung und der Entscheidung über die Löschung vom Vorliegen fehlender Unterscheidungskraft der Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgehen würde. Das Deutsche Patent- und Markenamt hatte bereits für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag die Voraussetzungen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG be- jaht. Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht hatten die Parteien unter Anführung von Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Senats sich kontrovers zu der Frage geäußert, ob der Marke zum Zeitpunkt der Eintragung und der Entscheidung über den Löschungsantrag jegliche Unterscheidungskraft fehlte. Die Markeninhaberin musste daher damit rechnen, dass das Bundespatentgericht die Voraussetzungen der Löschung der Eintragung der Marke wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft bejahen würde.
22
Darauf, ob die Auslegung des Beschlusses des Bundespatentgerichts aus dem Jahre 1999 richtig ist und das Bundespatentgericht im angefochtenen Beschluss das Vorliegen eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu Recht bejaht hat, kommt es nicht an. Der absolute Rechtsbeschwerdegrund soll allein die Einhaltung des Verfassungsgrundsatzes der Gewährung rechtlichen Gehörs sichern und nicht der Überprüfung der Richtigkeit der Beschwerdeentscheidung dienen (BGH, Beschl. v. 20.1.2000 - I ZB 50/97, GRUR 2000, 894, 895 = WRP 2000, 1166 - Micro-PUR).
23
d) Die Rechtsbeschwerde sieht eine Verletzung des aus Art. 2 Abs. 1 GG und dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Anspruchs auf wirkungsvollen Rechtsschutz und des in Art. 3 Abs. 1 GG verankerten Willkürverbots darin, dass das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof nicht zugelassen hat. Sie macht eine Verletzung des Willkürverbots zudem unter dem Gesichtspunkt geltend, die Begründung des Bundespatentgerichts im angefochtenen Beschluss sei rechtlich unhaltbar.
24
Mit der Rüge eines Verstoßes gegen Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip und einer Verletzung des Willkürverbots ist die Rechtsbeschwerde im Verfahren nach § 83 Abs. 3 MarkenG ausgeschlossen. Die in § 83 Abs. 3 MarkenG aufgeführten Verfahrensmängel, die die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde begründen, sind abschließend (allg. Meinung: Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., § 83 Rdn. 13; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 83 Rdn. 26; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 83 Rdn. 32; v. Schultz/Donle, Markenrecht, 2. Aufl., § 83 Rdn. 13; HK-MarkenR/v. Gierke, § 83 Rdn. 16; ebenso zu § 41p Abs. 3 PatG (1961): BGH, Beschl. v. 11.4.1967 - Ia ZB 5/66, GRUR 1967, 548, 550 - Schweißelektrode II; zu § 100 Abs. 3 PatG: Benkard/Rogge, PatG GebrMG, 10. Aufl., § 100 Rdn. 121). Der Senat hat zwar erwogen, ob die Verletzung der Vorlagepflicht an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG wegen einer nicht vorschriftsmäßigen Besetzung des angerufenen Gerichts oder nach § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG wegen Versagung des rechtlichen Gehörs eröffnen kann (BGH, Beschl. v. 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546, 547 = WRP 2003, 655 - TURBOTABS ). Daraus folgt aber nicht, dass die Aufzählung der in § 83 Abs. 3 MarkenG angeführten Gründe für die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht abschließend ist. Der Senat hat die Frage gerade unter dem Blickwinkel erörtert , ob in einem solchen Fall ein Zulassungsgrund nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 oder 3 MarkenG gegeben ist.
25
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.
Bornkamm Büscher Schaffert
Kirchhoff Koch
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 05.10.2007 - 26 W(pat) 22/05 -

(1) Über die Beschwerde wird durch Beschluß entschieden.

(2) Ist die Beschwerde nicht statthaft oder nicht in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt, so wird sie als unzulässig verworfen. Der Beschluß kann ohne mündliche Verhandlung ergehen.

(3) Das Patentgericht kann die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn

1.
das Deutsche Patent- und Markenamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat,
2.
das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet,
3.
neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind.
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde liegt, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 73 oder über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents nach § 61 Abs. 2 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat.

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn

1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder
2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.

(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts bedarf es nicht, wenn einer der folgenden Mängel des Verfahrens vorliegt und gerügt wird:

1.
wenn das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
wenn bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
wenn einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
wenn ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5.
wenn der Beschluß auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6.
wenn der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.

(1) Das Gericht kann anordnen, dass mehrere in einer Klage erhobene Ansprüche in getrennten Prozessen verhandelt werden, wenn dies aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist. Die Entscheidung ergeht durch Beschluss und ist zu begründen.

(2) Das Gleiche gilt, wenn der Beklagte eine Widerklage erhoben hat und der Gegenanspruch mit dem in der Klage geltend gemachten Anspruch nicht in rechtlichem Zusammenhang steht.

(3) Macht der Beklagte die Aufrechnung einer Gegenforderung geltend, die mit der in der Klage geltend gemachten Forderung nicht in rechtlichem Zusammenhang steht, so kann das Gericht anordnen, dass über die Klage und über die Aufrechnung getrennt verhandelt werde; die Vorschriften des § 302 sind anzuwenden.

(1) Urteile sind der Rechtskraft nur insoweit fähig, als über den durch die Klage oder durch die Widerklage erhobenen Anspruch entschieden ist.

(2) Hat der Beklagte die Aufrechnung einer Gegenforderung geltend gemacht, so ist die Entscheidung, dass die Gegenforderung nicht besteht, bis zur Höhe des Betrages, für den die Aufrechnung geltend gemacht worden ist, der Rechtskraft fähig.

Das Gericht kann anordnen, dass bei mehreren auf denselben Anspruch sich beziehenden selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmitteln (Klagegründen, Einreden, Repliken usw.) die Verhandlung zunächst auf eines oder einige dieser Angriffs- oder Verteidigungsmittel zu beschränken sei.

(1) Jede Partei hat in der mündlichen Verhandlung ihre Angriffs- und Verteidigungsmittel, insbesondere Behauptungen, Bestreiten, Einwendungen, Einreden, Beweismittel und Beweiseinreden, so zeitig vorzubringen, wie es nach der Prozesslage einer sorgfältigen und auf Förderung des Verfahrens bedachten Prozessführung entspricht.

(2) Anträge sowie Angriffs- und Verteidigungsmittel, auf die der Gegner voraussichtlich ohne vorhergehende Erkundigung keine Erklärung abgeben kann, sind vor der mündlichen Verhandlung durch vorbereitenden Schriftsatz so zeitig mitzuteilen, dass der Gegner die erforderliche Erkundigung noch einzuziehen vermag.

(3) Rügen, die die Zulässigkeit der Klage betreffen, hat der Beklagte gleichzeitig und vor seiner Verhandlung zur Hauptsache vorzubringen. Ist ihm vor der mündlichen Verhandlung eine Frist zur Klageerwiderung gesetzt, so hat er die Rügen schon innerhalb der Frist geltend zu machen.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X ZB 6/05
vom
27. Juni 2007
in der Rechtsbeschwerdesache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja
Informationsübermittlungsverfahren II
Das Patent darf im Einspruchs(beschwerde)verfahren nur dann insgesamt widerrufen
werden, wenn die Widerrufsgründe sämtliche selbständigen Patentansprüche
betreffen oder der Patentinhaber die Aufrechterhaltung des Patents nur
im Umfang eines Anspruchssatzes begehrt, der zumindest einen nicht rechtsbeständigen
Patentanspruch enthält (Fortführung des Sen.Beschl. v. 26.9.1996
- X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät).
BGH, Beschl. v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 27. Juni 2007 durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver,
Prof. Dr. Meier-Beck und Gröning

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 20. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 10. Januar 2005 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewiesen.
Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- € festgesetzt.

Gründe:


1
I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des am 29. Oktober 1999 angemeldeten deutschen Patents 199 54 032 (Streitpatents), das ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Übermitteln von Informationen betrifft und neun Patentansprüche umfasst. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 8. August 2002 erfolgt. Die Patentansprüche 1 und 9 lauten wie folgt: "1. Verfahren zum Übermitteln von Informationen von einem Sender zu wenigstens einem Empfänger, wobei sendeseitig eine aus wenigstens zwei zusammengehörigen, nicht identi- schen Symbolen (Bildsequenzen) bestehende Bilderfolge ausgewählt wird, zu jedem der wenigstens zwei Symbole sendeseitig eine Zeichenfolge ermittelt wird, die den Symbolen zugeordneten Zeichenfolgen dem Empfänger gesendet werden und empfangsseitig die Zeichenfolgen in die zugehörigen Symbole gewandelt werden und die Symbole nacheinander als Bilderfolge auf einer Anzeigeeinrichtung angezeigt werden und gleichzeitig wenigstens eine der Bilderfolge zugeordnete Tonfolge akustisch wiedergegeben wird.
9. Vorrichtung zum Übermitteln von Informationen von einem Sender zu wenigstens einem Empfänger, wobei dem Sender und dem wenigstens einen Empfänger ein Mikroprozessor, der mit wenigstens einem Speichermittel zusammenwirkt, zugeordnet sind, und in dem wenigstens einen Speichermittel eine vorgebbare Anzahl von zusammengehörigen, nicht identischen Symbolen (Bildsequenzen) mit ihren zugehörigen Zeichenfolgen sowie wenigstens eine den Symbolen zugeordnete Tonfolge abgelegt sind, und mit einer Anzeigeeinrichtung zum Anzeigen der Symbole sowie mit einer akustischen Wiedergabeeinrichtung zum Wiedergeben der wenigstens einen Tonfolge, und mit einer Sende- und Empfangseinrichtung zum Übermitteln der Zeichenfolgen."
2
Die Einsprechende hat geltend gemacht, der Gegenstand des Patents sei nicht patentfähig.
3
Die Patentinhaberin hat beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise mit Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung.
4
In der Fassung dieses Hilfsantrags lautet Patentanspruch 1 (Änderung kursiv): "Verfahren zum Übermitteln von Informationen von einem Sender zu wenigstens einem Empfänger, wobei sendeseitig eine aus wenigstens zwei zusammengehörigen, nicht identischen Symbolen (Bildsequenzen) bestehende Bilderfolge, die in zeitlich ver- setzter Darstellung ein bewegtes Bild ergeben, ausgewählt wird, zu jedem der wenigstens zwei Symbole sendeseitig eine Zeichenfolge ermittelt wird, die den Symbolen zugeordneten Zeichenfolgen dem Empfänger gesendet werden und empfangsseitig die Zeichenfolgen in die zugehörigen Symbole gewandelt werden und die Symbole nacheinander als Bilderfolge auf einer Anzeigeeinrichtung angezeigt werden und gleichzeitig wenigstens eine der Bilderfolge zugeordnete Tonfolge akustisch wiedergegeben wird."
5
Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent widerrufen.
6
Mit der - nicht zugelassenen - Rechtsbeschwerde rügt die Patentinhaberin , der angefochtene Beschluss sei nicht mit Gründen versehen und verletze ihren Anspruch auf rechtliches Gehör. Darüber hinaus macht sie geltend, die Zuständigkeitsregelung des § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der Fassung vom 13. Dezember 2001 sei verfassungswidrig und nichtig.
7
II. Die Rechtsbeschwerde ist, da sie das Bundespatentgericht nicht zugelassen hat, nur insoweit statthaft, als die Rechtsbeschwerdegründe des § 100 Abs. 3 Nrn. 3 und 6 PatG geltend gemacht werden.
8
Gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts, mit dem über den Einspruch entschieden wurde, findet nach § 147 Abs. 3 Satz 5 PatG in der Fassung vom 19. Juli 2002 die Rechtsbeschwerde "nach § 100" statt. Diese Regelung eröffnet die Rechtsbeschwerde, wenn sie, wie § 100 PatG bestimmt, vom Patentgericht zugelassen oder auf die Rüge eines der in § 100 Abs. 3 PatG aufgeführten Verfahrensmängel gestützt ist.
9
Es kann dahinstehen, ob es geboten wäre, die Bestimmung des § 147 Abs. 3 Satz 5 PatG verfassungskonform dahin auszulegen, dass es bei einer Einspruchsentscheidung des Bundespatentgerichts der Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht bedarf, wenn nur auf diese Weise verhindert werden könnte, dass sich aus der Übertragung des Einspruchsverfahrens auf das Bundespatentgericht für die Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 ein verfassungswidriger Zustand ergäbe. Denn entgegen der von der Patentinhaberin in ihrer gegen die angefochtene Entscheidung eingelegten Verfassungsbeschwerde vertretenen Auffassung ist § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der Fassung vom 13. Dezember 2001 nicht verfassungswidrig (Sen.Beschl. v. 17.4.2007 - X ZB 9/06, Tz. 26 ff. - Informationsübermittlungsverfahren I, für BGHZ vorgesehen ).
10
Weder ist, wie der Senat in dem genannten Beschluss näher ausgeführt hat, die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG verletzt, noch bestehen gegen die zeitweise Suspendierung des Einspruchsverfahrens vor der Patentabteilung Bedenken im Hinblick auf den Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG). Dass die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts davon abhängt, ob die Einspruchs- frist vor oder - wie im Streitfall - nach dem 1. Januar 2002 begonnen hat, liegt in der Natur einer verfahrensrechtlichen Regelung, die notwendigerweise einen Zeitpunkt bestimmen muss, von dem an sie Geltung beansprucht, und damit Sachverhalte, die in den einen Zeitraum fallen, anders behandeln muss als diejenigen , die den für den anderen Zeitraum geltenden Regeln unterliegen. Art. 3 Abs. 1 GG schützt jedoch nicht vor jeder Ungleichbehandlung, sondern nur vor der ungerechtfertigten Verschiedenbehandlung. Der allgemeine Gleichheitssatz ist verletzt, wenn eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten (BVerfGE 55, 72, 88; 88, 87, 96 f.; 101, 239, 269; st. Rspr.). Dass der Patentanmelder keinen oder nur begrenzten Einfluss darauf hat, wann die Einspruchsfrist gegen das ihm erteilte Patent beginnt , begründet keinen sachlichen Einwand gegen den vom Gesetzgeber gewählten Stichtag. Es war vielmehr sachgerecht und naheliegend, die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts davon abhängig zu machen, zu welchem Zeitpunkt ein Patent mit dem Einspruch angegriffen werden konnte. Nach dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz der perpetuatio fori, der in § 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO Ausdruck gefunden hat und von dem abweichen zu wollen auch der Gesetzgeber des Gesetzes zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 nicht hat erkennen lassen, besteht eine solche vor dem 1. Juli 2006 begründete gerichtliche Zuständigkeit - entgegen der Auffassung des 11. Senats des Bundespatentgerichts (Beschl. v. 12.4.2007 - 11 W (pat) 383/06) - unbeschadet dessen fort, dass sie infolge der Aufhebung des § 147 Abs. 3 PatG nach dem 30. Juni 2006 nicht mehr auf der Grundlage dieser Vorschrift begründet werden kann.
11
III. Soweit die Rechtsbeschwerde hiernach zulässig ist, bleibt sie in der Sache ohne Erfolg, weil die angefochtene Entscheidung weder im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG nicht mit Gründen versehen ist, noch dem Patentinhaber das rechtliche Gehör versagt worden ist (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG).
12
1. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, der Gegenstand des Streitpatents sei sowohl in der erteilten Fassung des Anspruchs 1 als auch in dessen mit dem Hilfsantrag verteidigten engeren Fassung durch den Stand der Technik in Verbindung mit dem Fachwissen nahegelegt und stelle keine patentfähige Erfindung dar. Aus der US-Patentschrift 5 784 001 sei bekannt, eine graphische Botschaft dadurch zu übermitteln, dass auf Seiten des Senders eine Zeichenfolge, die aus bestimmten, nicht identischen Codes bestehe, ausgewählt und an den Empfänger gesendet werde. Beim Empfänger würden die Codes entsprechend einer graphischen Tabelle (Fig. 2 der US-Patentschrift 5 784 001) in die zugehörigen, nicht identischen Symbole umgewandelt und auf einer Anzeigeeinrichtung angezeigt. Es liege nahe, dieses Verfahren so weiterzuentwickeln , dass sich damit auch bewegte Bilder auswählen und auf Seiten des Empfängers darstellen ließen. Die internationale Patentanmeldung WO 97/35280 beschreibe die Möglichkeit, von einem Sender zu einem Empfänger zusammengehörige, nicht identische Symbole zu übertragen, die in zeitlich versetzter Darstellung ein bewegtes graphisches Bild ergäben, und dieses auf einer Anzeigeeinrichtung wiederzugeben. Bei Übertragung dieses Gedankens auf das Verfahren nach der US-Patentschrift 5 784 001 müssten die empfangenen Codes jeweils zusammengehörige, nicht identische Symbole repräsentieren , die als Bildsequenzen in der graphischen Tabelle abgelegt seien und durch die Reihenfolge der zeitlich nacheinander eintreffenden Codes als bewegtes Bild ausgelesen und dargestellt würden. Für den Fachmann liege der dann noch erforderliche Schritt zum Gegenstand des Streitpatents auf der Hand. Damit der Absender möglichst anschaulich unter den zur Verfügung stehenden festgelegten Bilderfolgen auswählen könne, lasse man im Sender den umgekehrten Vorgang ablaufen: Nach Auswahl einer bestimmten Bilderfolge ermittle man die zugehörige Codefolge der einzelnen Bildsequenzen und übertrage die Codes zum Empfänger. Aus der Beschreibung der internationalen Patentanmeldung WO 97/35280 (S. 17 Z. 12 f.) ergebe sich weiter die Anregung, der Bilderfolge eine Tonfolge zuzuordnen. Die US-Patentschrift 5 784 001 rege an (Sp. 7 Z. 55-57), die Tonfolge zusätzlich zu den einzelnen Bildsequenzen als wichtige Information zumindest beim Empfänger abzuspeichern und sie gleichzeitig mit der Anzeige der Bilderfolge abzuspielen.
13
2. Diese Ausführungen beanstandet die Rechtsbeschwerde als solche nicht. Sie meint, der angefochtene Beschluss sei deshalb nicht mit Gründen versehen, weil er keine Begründung für die Annahme mangelnder Patentfähigkeit des von den Verfahrensansprüchen unabhängigen Vorrichtungsanspruchs 9 enthalte, der einem selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittel mit der Folge gleichzuachten sei, dass für den Widerruf eines solchen Nebenanspruchs eine eigene Begründung gegeben werden müsse. Die Patentinhaberin sei deshalb auch in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. In ihrer Einspruchserwiderung habe sie darauf hingewiesen, dass Patentanspruch 9 insbesondere im Hinblick auf die US-Patentschrift 5 784 001 neu sei und auch auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Der Umstand, dass Patentanspruch 9 weder in der Sachdarstellung noch in der Entscheidungsbegründung des angefochtenen Beschlusses Erwähnung finde, lasse vermuten, dass das Patentgericht diesen Sachvortrag nicht zur Kenntnis genommen habe.
14
3. Die Rügen der Rechtsbeschwerde sind nicht begründet.
15
a) Die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG ermöglicht keine Richtigkeitskontrolle der Entscheidungen des Bundespatentgerichts. Sie dient ausschließlich der Sicherung der Verpflichtung des Gerichts , seine Entscheidung zu begründen. Für die unterlegene Partei muss aus den schriftlichen Gründen der Entscheidung erkennbar sein, welche rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkte nach dem Willen des Bundespatentgerichts die getroffene Entscheidung tragen sollen (Sen.Beschl. v. 30.3.2005 - X ZB 8/04, GRUR 2005, 572, 573 - Vertikallibelle; Sen.Beschl. v. 12.7.2006 - X ZB 33/05, GRUR 2006, 929 Tz. 9 - Rohrleitungsprüfverfahren; st. Rspr.).
16
Daraus ergibt sich einerseits, dass eine sachlich fehlerhafte, unvollständige oder unschlüssige Begründung die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht rechtfertigt (Sen.Beschl. "Rohrleitungsprüfverfahren" aaO Tz. 10). Andererseits genügt es dem Begründungszwang noch nicht, dass die Entscheidung formal überhaupt Gründe enthält. Eine Entscheidung ist vielmehr u.a. dann "nicht mit Gründen versehen", wenn eines von mehreren selbständigen Angriffs - oder Verteidigungsmitteln bei der Begründung übergangen ist (Sen.Beschl. v. 26.9.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, 122 - elektrisches Speicherheizgerät; Sen.Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 5/97, GRUR 1998, 907 - Alkyläther; Sen.Beschl. v. 12.1.1999 - X ZB 7/98, GRUR 1999, 573, 574 - Staatsgeheimnis; st. Rspr.).
17
Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Mit der gegebenen Begründung hat das Bundespatentgericht vielmehr das Rechtsschutzbegehren der Patentinhaberin vollständig beschieden.
18
aa) Im Patenterteilungsverfahren ist der einzelne Patentanspruch kein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel, das notwendig einer besonderen Erörterung bedürfte, wenn die Patenterteilung versagt wird. Zur Entscheidung steht vielmehr der gesamte Antrag auf Erteilung eines Patents. Dem liegt der Grundsatz zugrunde, dass ein Patent nur so erteilt oder aufrechterhalten werden darf, wie es vom Patentanmelder oder -inhaber (zumindest hilfsweise) beantragt ist. Es obliegt allein dem Anmelder, anzugeben, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Er kann dabei innerhalb seiner Anmeldung mehrere Begehren im Eventualverhältnis verfolgen. Hingegen darf das Patent nicht in einer Fassung erteilt werden, die der Anmelder nicht gebilligt hat. Ohne seine Zustimmung darf daher das Patent auch nicht mit einzelnen Patentansprüchen aus einem vom Anmelder zur Entscheidung gestellten Anspruchssatz erteilt werden.
19
bb) Dieser Grundsatz gilt im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht uneingeschränkt. Das Patent ist zu widerrufen, wenn sich ein Widerrufsgrund im Sinne des § 21 Abs. 1 PatG ergibt. Betreffen die Widerrufsgründe nur einen Teil des Patents, so wird es mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten (§ 21 Abs. 2 PatG). Das Patent darf daher grundsätzlich nur insoweit widerrufen werden, als die Widerrufsgründe reichen.
20
Auch insoweit steht es allerdings dem Patentinhaber frei, das Patent nur mit bestimmten Ansprüchen (Anspruchssätzen) zu verteidigen. Patentamt und Patentgericht dürfen sich daher bei Änderungen des Patents, zu denen auch der Widerruf im Umfang einzelner Patentansprüche gehört, auch im Einspruchs - oder Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht in Widerspruch zum Willen des Patentinhabers setzen.
21
cc) Enthält ein Patent zwei oder mehrere selbständige Ansprüche, von denen sich einer als nicht rechtsbeständig erweist, darf das Patent nicht schon deshalb in vollem Umfang widerrufen werden. Da der Patentinhaber nicht gehalten ist, im Einspruchsverfahren einen Antrag zu stellen, darf allein aus dem Umstand, dass der Patentinhaber nicht ausdrücklich auch die Aufrechterhaltung des Patents im Umfang einzelner Patentansprüche begehrt, nicht geschlossen werden, er sei nicht (hilfsweise) auch mit der Aufrechterhaltung im Umfang dieser selbständigen Ansprüche einverstanden.
22
Beantragt hingegen der Patentinhaber, das Patent in beschränktem Umfang mit einem bestimmten Anspruchssatz oder bestimmten Anspruchssätzen aufrechtzuerhalten, so ist dieser Antrag des Patentinhabers maßgeblich. In einem solchen Fall rechtfertigt es grundsätzlich den Widerruf des Patents, wenn sich auch nur der Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem vom Patentinhaber verteidigten Anspruchssatz als nicht patentfähig erweist (Sen.Beschl. v. 26.9.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, 122 - elektrisches Speicherheizgerät

).


23
Dabei ist zu berücksichtigen, dass wie in jedem Verfahren zur Auslegung des Antrags das gesamte Vorbringen des Patentinhabers zu berücksichtigen ist. Sofern sich aus der Fassung des Antrags oder dem zu seiner Begründung Vorgebrachten Zweifel an seinem prozessualen Begehren ergeben, hat die Patentabteilung oder das Patentgericht auf eine Klarstellung hinzuwirken, in welchem Umfang der Patentinhaber das Patent (hilfsweise) verteidigen will.
24
dd) Hiernach war das Bundespatentgericht im Streitfall nicht gehalten, auf die Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 9 gesondert einzugehen. Dem Antrag der Patentinhaberin und der für diesen Antrag gegebenen Begründung war nicht zu entnehmen, dass die Patentinhaberin das Streit- patent nicht nur in der erteilten Fassung und in der Fassung seines Hilfsantrages , sondern auch im Umfang lediglich des Patentanspruchs 9 verteidigen wollte.
25
Die Patentinhaberin hat beantragt, das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten , hilfsweise mit Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag. Der als Anlage zur Sitzungsniederschrift genommene Hilfsantrag macht dabei deutlich, dass das prozessuale Begehren der Patentinhaberin dahin zu verstehen war, dass das Streitpatent in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden sollte, hilfsweise in einer Fassung, bei der dem beschränkten Patentanspruch 1 die weiteren Patentansprüche folgen sollten, wobei Rückbeziehungen auf Patentanspruch 1 dessen beschränkte Fassung betreffen sollten. Die Aufrechterhaltung des Streitpatents (nur) im Umfang des Patentanspruchs 9 war hiernach nicht begehrt.
26
Für ein (stillschweigendes) Begehren dieses Inhalts ergeben sich keine Anhaltspunkte und macht auch die Rechtsbeschwerde nichts geltend. Wie die Rechtsbeschwerdeerwiderung der Einsprechenden zutreffend ausführt, wird in Patentanspruch 9 diejenige Lösung des technischen Problems, die in Patentanspruch 1 in Gestalt eines Verfahrens beansprucht ist, als Vorrichtungsanspruch formuliert. Die Einsprechende hat demgemäß zu der von ihr geltend gemachten mangelnden Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 9 u.a. ausgeführt , sie ergebe sich "in Analogie" zu den Ausführungen zu Patentanspruch 1, und die diesbezüglichen Ausführungen der Patentinhaberin folgen - angepasst an den Wortlaut des Patentanspruchs 9 - ihrerseits im Kern den entsprechenden Ausführungen zum Patentanspruch 1. Soweit die Rechtsbeschwerde sich darauf beruft, die Patentinhaberin habe auf Patentanspruch 9 "sogar ausdrücklich hingewiesen" und dargelegt, dass dieser Anspruch insbesondere gegenüber der US-Patentschrift 5 784 001 neu sei und auf erfinderi- scher Tätigkeit beruhe, ändert dies nichts an diesem Gleichklang und demgemäß nichts daran, dass es an jedem Anhaltspunkt dafür fehlt, dass die Patentinhaberin einen für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auch nur möglicherweise relevanten Unterschied zwischen den Gegenständen der Patentansprüche 1 und 9 gesehen hätte, der die Annahme nahelegen könnte, die Patentinhaberin wolle hilfsweise auch auf eine Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfang nur des Patentanspruchs 9 antragen.
27
Das Bundespatentgericht hat nach alledem seine Entscheidung im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG hinreichend begründet.
28
ee) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem von der Rechtsbeschwerde herangezogenen Beschluss des Senats vom 5. Oktober 1982 (X ZB 26/81, GRUR 1983, 63 - Streckenvortrieb). Dieser Entscheidung lag ein Fall zugrunde, in welchem das Bundespatentgericht im Einspruchsbeschwerdeverfahren - alten Rechts - unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde der Einsprechenden das Patent mit in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 und 2 erteilt hatte, von denen Patentanspruch 2 in den Gründen der Entscheidung als Unteranspruch formuliert war, für dessen Patentfähigkeit demgemäß eine gesonderte Begründung nicht gegeben worden war. Sodann hatte das Bundespatentgericht seine Entscheidung dadurch berichtigt , dass Patentanspruch 2 ein anderer Wortlaut gegeben wurde, der diesen Patentanspruch nunmehr als Nebenanspruch auswies. Damit fehlte der die Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 2 bejahenden Entscheidung eine Begründung, welche sich nach der Berichtigung nicht mehr aus den für die Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 angeführten Erwägungen ergab. Für die im Streitfall vorliegende umgekehrte Konstellation verneinter Patentfähigkeit eines Patentanspruchs lässt sich daraus nichts herleiten.
29
b) Das Patentgericht hat auch nicht den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör verletzt.
30
Der Rechtsbeschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG trägt der Bedeutung des verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) für ein rechtsstaatliches Verfahren Rechnung, in dem jeder Verfahrensbeteiligte seine Rechte wirksam wahrnehmen kann. Dies setzt voraus, dass das Gericht das tatsächliche und rechtliche Vorbringen der Beteiligten zur Kenntnis nimmt und auf seine sachlich-rechtliche und verfahrensrechtliche Entscheidungserheblichkeit prüft und ferner keine Erkenntnisse verwertet, zu denen die Verfahrensbeteiligten sich nicht äußern konnten (Sen.Beschl. v. 11.6.2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 - Zahnstruktur, m.w.N.).
31
Art. 103 Abs. 1 GG ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich wird, dass Vorbringen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (BVerfGE 65, 293, 295; 70, 288, 293; 86, 133, 145 f.; st. Rspr.). Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass das Gericht das von ihm entgegengenommene Parteivorbringen auch zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat, ohne dass das Gericht verpflichtet wäre, sich in den Gründen seiner Entscheidung mit jedem Vorbringen ausdrücklich zu befassen. Geht das Gericht indessen auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage, die für das Verfahren von besonderer Bedeutung ist, nicht ein, lässt dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder aber offensichtlich unsubstantiiert war (BVerfGE 86, 133, 146).
32
Hiernach kann die Rechtsbeschwerde die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nicht mit Erfolg darauf stützen, dass der Wortlaut des Patentanspruchs 9 in den Beschlussgründen nicht wiedergegeben ist und das Bundespatentgericht sich mit diesem Anspruch und dem Vorbringen der Patentinhaberin hierzu auch inhaltlich nicht auseinandergesetzt hat. Denn hierauf kam es, wie ausgeführt, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht an. Zwar erwähnt das Bundespatentgericht weder diese Rechtsprechung noch führt es - was insbesondere angesichts seiner Zuständigkeit als einzige Instanz des Einspruchsverfahrens zweckmäßig gewesen wäre - aus, dass es auf die Patentfähigkeit der von ihm nicht abgehandelten Patentansprüche nicht ankomme. Gleichwohl spricht nichts dafür, dass das Bundespatentgericht seiner Entscheidung einen anderen Rechtsstandpunkt zugrunde gelegt und gleichwohl Patentanspruch 9 und das Vorbringen der Patentinhaberin hierzu unerwähnt gelassen hätte.
33
Bei dieser Sachlage wäre nur noch denkbar, dass das Bundespatentgericht der Patentinhaberin einen Hinweis hätte erteilen müssen, wenn es der Auffassung gewesen wäre, dass das Streitpatent zwar nicht im erteilten und auch nicht im hilfsweise verteidigten Umfang aufrechterhalten werden könne, jedoch im Umfang des Patentanspruchs 9 Bestand haben könne. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch einen unterbliebenen Hinweis wird von der Rechtsbeschwerde jedoch nicht gerügt. Zudem bestehen nach dem Vorstehenden keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass das Bundespatentgericht bei Patentanspruch 9 eine andere Beurteilung der Patentfähigkeit in Erwägung gezogen hat.
34
IV. Die Rechtsbeschwerde ist hiernach mit der Kostenfolge des § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.
35
Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.
Melullis Scharen Keukenschrijver
Meier-Beck Gröning
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.01.2005 - 20 W(pat) 342/02 -

(1) Jedermann hat gegen den als Inhaber Eingetragenen Anspruch auf Löschung des Gebrauchsmusters, wenn

1.
der Gegenstand des Gebrauchsmusters nach den §§ 1 bis 3 nicht schutzfähig ist,
2.
der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits auf Grund einer früheren Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geschützt worden ist oder
3.
der Gegenstand des Gebrauchsmusters über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist.

(2) Im Falle des § 13 Abs. 2 steht nur dem Verletzten ein Anspruch auf Löschung zu.

(3) Betreffen die Löschungsgründe nur einen Teil des Gebrauchsmusters, so erfolgt die Löschung nur in diesem Umfang. Die Beschränkung kann in Form einer Änderung der Schutzansprüche vorgenommen werden.