Bundesgerichtshof Beschluss, 09. Mai 2018 - I ZB 68/17
Bundesgerichtshof
Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.
Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate
Richter
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZB 68/17
vom
9. Mai 2018
in der Rechtsbeschwerdesache
ECLI:DE:BGH:2018:090518BIZB68.17.0 Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 9. Mai 2018 durch die Richter Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Schaffert, Prof. Dr. Kirchhoff, Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den am 28. Juni 2017 verkündeten Beschluss des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.
Gründe:
- 1
- I. Für die Markeninhaberin ist am 5. September 1996 die dreidimensionale Marke Nr. 395 08 178 für Waren der Klasse 32: alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und Fruchtnektare eingetragen worden.
- 2
- Die Antragstellerin hat am 9. August 2013 die Löschung der Marke beantragt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Marke mit Beschluss vom 21. August 2014 gelöscht. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatG, Beschluss vom 28. Juni 2017 - 26 W [pat] 63/14, juris).
- 3
- Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung rechtlichen Gehörs und eine mangelnde Begründung der Entscheidung rügt.
- 4
- II. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, der Marke stehe das Schutzhindernis der technisch bedingten Form entgegen. Allen wesentlichen Merkmalen der angegriffenen Verpackungsform, 1. aufrecht stehender Beutel, 2. mit flachen Kanten an den Seiten und am oberen Rand, 3. mit einem oval aufgefalteten Boden, 4. mit bauchiger Wölbung, nach unten leicht verjüngend, 5. mit in der Seitenansicht keilförmig nach oben spitz zulaufenden Seiten, 6. aus flexiblem, undurchsichtigen Material, seien technische Wirkungen zuzuschreiben. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin stellten die geraden Seitenränder kein wesentliches Gestaltungsmerkmal der Marke dar. Selbst wenn diese ein wesentliches Merkmal und nichtfunktional wären, handelte es sich nicht um ein dekoratives oder phantasievolles Element, das für die Form der Verpackungsformmarke von Bedeutung wäre. Wegen der Offenkundigkeit der dargestellten technischen Sachverhalte habe keine Veranlassung für eine Beweiserhebung durch Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens bestanden. Der Senat habe die fraglichen Merkmale aus eigener Sachkunde beurteilen können.
- 5
- III. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat keinen Erfolg.
- 6
- 1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist zulässig (§§ 83, 85 MarkenG). Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und auf einen Begründungsmangel (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG). Diese Rügen hat die Rechtsbeschwerde im Einzelnen begründet. Auf die Frage, ob die erhobenen Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit des Rechtsmittels nicht an (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 22. Mai 2014 - I ZB 34/12, GRUR 2014, 1232 Rn. 6 = WRP 2015, 53 - S-Bahn, mwN; Beschluss vom 9. November 2017 - I ZB 17/17, juris Rn. 7).
- 7
- 2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet. Weder ist der verfassungsrechtlich garantierte Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt noch leidet die angegriffene Entscheidung an einem Begründungsmangel.
- 8
- a) Der Markeninhaberin wurde nicht das rechtliche Gehör im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG versagt.
- 9
- aa) Das Gebot rechtlichen Gehörs verpflichtet ein Gericht, die Ausführungen der Prozessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen. Art. 103 Abs. 1 GG ist allerdings erst verletzt, wenn sich im Einzelfall klar ergibt, dass das Gericht dieser Pflicht nicht nachgekommen ist. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Gerichte das von ihnen entgegengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen haben. Sie sind dabei nicht verpflichtet, sich mit jedem Vorbringen in den Entscheidungsgründen ausdrücklich zu befassen. Ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG kommt deshalb erst in Betracht, wenn im Einzelfall besondere Umstände die Annahme rechtfertigen, dass tatsächliches Vorbringen von Beteiligten entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist. Dies kann etwa der Fall sein, wenn das Gericht in seinen Entscheidungsgründen auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage nicht eingeht, die für das Verfahren von zentraler Bedeutung ist (vgl. BVerfG, NJW 2009, 1584 f. mwN). Das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs ist hingegen nicht verletzt, wenn das Gericht den Parteivortrag zwar zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen, jedoch andere rechtliche Schlüsse daraus gezogen hat als die vortragende Partei (vgl. BVerfG, FamRZ 2013, 1953 Rn. 14). Das Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde dient nicht der Überprüfung, ob die Entscheidung des Bundespatentgerichts in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht fehlerfrei ist (vgl. BGH, Beschluss vom 3. Dezember 1998 - I ZB 14/98, GRUR 1999, 500, 501 [juris Rn. 11] - DILZEM; Beschluss vom 1. Juli 1999 - I ZB 48/96, GRUR 2000, 53, 54 [juris Rn. 31] - SLICK 50; Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Rn. 17, 23 = WRP 2009, 1104 - Schuhverzierung ; Beschluss vom 7. Juli 2011 - I ZB 68/10, GRUR 2012, 314 Rn. 14 - Medicus.log ; Beschluss vom 9. November 2017 - I ZB 17/17, juris Rn. 9). Diesen Anforderungen genügt die angegriffene Entscheidung.
- 10
- bb) Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe Sachvortrag der Markeninhaberin zum Gestaltungsmerkmal der geraden Seitenkanten unberücksichtigt gelassen. Die Markeninhaberin habe belegt, dass durch einen unterschiedlichen Verlauf der Kanten auch der Gesamteindruck der Verpackungsform entscheidend verändert werde. Die Kontur der dreidimensionalen Form werde durch die gerade umlaufenden Seitenkanten bestimmt. Sie habe ferner darauf hingewiesen, dass die geraden Seitenkanten die Form der Marke wesentlich beeinflusse, weil sich durch die Veränderung des Verlaufs der Seitenkanten auch die Form der Marke verändere. Die Gehörsverletzung sei entscheidungserheblich. Die Erwägungen des Bundespatentgerichts zur Gestaltung der gerade umlaufenden Seitenkanten seien tragend, weil es selbst klargestellt habe, dass es seine Entscheidung nicht auf den Gesichtspunkt der Vorteile bei der Herstellung im Rahmen der technischen Bedingtheit stütze. Damit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg.
- 11
- Das Bundespatentgericht hat den Vortrag der Markeninhaberin zu den geraden Seitenkanten im Tatbestand wiedergegeben, sich damit in den Entscheidungsgründen explizit und unter Bezugnahme auf die von der Markeninhaberin zitierte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH, Urteil vom 14. September 2010 - C-48/09, GRUR 2010, 1008 = WRP 2010, 1359 - Lego) auseinandergesetzt und das Merkmal der geraden Kanten im Ergebnis als nicht für die Form von Bedeutung angesehen. Das Bundespatentgericht hat danach den Vortrag der Markeninhaberin gewürdigt, ihn im Ergebnis aber nicht als durchgreifend angesehen. Dem Gebot der Wahrung rechtlichen Gehörs ist damit Genüge getan. Überdies wäre die gerügte Gehörsverletzung entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde nicht entscheidungserheblich; die Ausführungen zum mangelnden ästhetischen Überschuss der geraden Seitenkanten sind nur hilfsweise erfolgt. Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass schon gar nicht erkannt werden kann, ob der abgebildete Beutel tatsächlich gerade Seitenkanten aufweist. Es hat deshalb dieses Merkmal als nicht wesentlich eingestuft. Diese Beurteilung alleine trägt die Entscheidung , dass auf einen geraden Verlauf der Seitenkanten nicht abzustellen ist.
- 12
- cc) Ebenfalls ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht übergehe den insbesondere auf die Kontur der dreidimensionalen Marke gerichteten Sachvortrag der Markeninhaberin bei seiner Annahme, die viereckige Form sei kein wesentliches Merkmal. Unabhängig davon, ob die Rechtsbeschwerde damit übergangenen Sachvortrag zur viereckigen Form hinreichend darlegt, führt diese Rüge nicht zum Erfolg. Das Bundespatentgericht hat sich mit der Frage der viereckigen Form auseinandergesetzt. Der Umstand, dass es zu einem von der Auffassung der Markeninhaberin abweichenden rechtlichen Ergebnis kommt, begründet keine Gehörsverletzung.
- 13
- dd) Die Rechtsbeschwerde rügt eine weitere Gehörsverletzung dadurch, dass das Bundespatentgericht den Antrag der Markeninhaberin, ein Sachverständigengutachten zur Frage der technischen Bedingtheit der geraden Seitenkanten einzuholen , abgelehnt habe. Das Bundespatentgericht habe nicht dargetan, dass seine Mitglieder über besondere technische Qualifikationen verfügten. Es habe zudem technische Fakten unzutreffend bewertet und die herangezogenen Druckschriften falsch verstanden. Das Bundespatentgericht sei zu Unrecht von einer hinreichenden eigenen Sachkunde ausgegangen.
- 14
- (1) Mit dieser Rüge kann die Rechtsbeschwerde schon mangels Entscheidungserheblichkeit keinen Erfolg haben. Auf die Frage der technischen Bedingtheit der geraden Seitenkanten, auf die der Beweisantrag gerichtet war, kam es nicht an. Die geraden Seitenkanten bildeten nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts bereits kein wesentliches Merkmal der Streitmarke.
- 15
- (2) Überdies bietet der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs keinen Schutz dagegen, dass ein angebotener Beweis aus Gründen des formellen oder materiellen Rechts nicht erhoben wird; die Nichtberücksichtigung eines Beweisangebots verstößt nur dann gegen Art. 103 Abs. 1 GG, wenn sie im Prozessrecht keine Stütze mehr findet (vgl. BVerfG, NJW 2003, 1655 [juris Rn. 15]). Das Prozessrecht gebot hier aber nicht die Einholung eines Sachverständigengutachtens. Die Entscheidung über die Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens steht im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts. Danach bedarf es eines Sachverständigen nicht, wenn das Gericht aufgrund der Vorbereitung des Prozessstoffs durch die Parteien und seiner eigenen langjährigen Erfahrung mit entsprechenden Verfahren selbst über die erforderliche Sachkunde verfügt (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Juni 2002 - X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 [juris Rn. 13] = WRP 2002, 1184 - Zahnstruktur, mwN; Beschluss vom 17. November 2005 - I ZB 12/04, GRUR Int. 2006, 765 Rn. 21 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei Scherköpfen; BeckOK.Markenrecht/Koch, Stand: 1. Januar 2018, § 83 MarkenG Rn. 46; Ahrens, Der Beweis im Zivilprozess, 2015, Kap. 44 Rn. 24, 28).
- 16
- Danach ist eine Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht ersichtlich. Das Bundespatentgericht ist in den Gründen seiner Entscheidung auf das Vorbringen der Markeninhaberin eingegangen. Die Hinzuziehung eines Sachverständigen hat es erörtert, aufgrund des Umstands, dass es sich bei der Streitmarke um einen Gegenstand des täglichen Gebrauchs handelt, sowie der überschaubaren technischen Fakten aber für entbehrlich gehalten. Dass das Bundespatentgericht dabei die Grenzen, die seinem Ermessen gesetzt sind, überschritten hat, weil es sich eine Sachkunde zutraute, über die es nicht verfügen konnte, ist nicht ersichtlich. Soweit die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang die Sachkunde des Markenbeschwerdesenats in Zweifel zieht, setzt sie im Ergebnis lediglich ihre eigene rechtliche und technische Bewertung an die Stelle des Bundespatentgerichts.
- 17
- b) Die angegriffene Entscheidung leidet auch nicht unter einem Begründungsmangel im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG.
- 18
- aa) Die Vorschrift des § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG soll allein den Anspruch der Beteiligten auf Mitteilung der Gründe sichern, aus denen ihr Rechtsbegehren keinen Erfolg hat. Es kommt deshalb nur darauf an, ob erkennbar ist, welcher Grund für die Entscheidung maßgebend gewesen ist; dies kann auch bei lückenhafter und unvollständiger Begründung der Fall sein. Nicht entscheidend ist, ob die Beurteilung in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht fehlerfrei ist (vgl. BGH, GRUR 2000, 53, 54 [juris Rn. 19, 21] - SLICK 50, mwN; GRUR 2009, 992 Rn. 25 - Schuhverzierung). Zu berücksichtigen ist auch, dass die Entscheidungsgründe nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung mit § 313 Abs. 3 ZPO nur eine kurze Zusammenfassung der Erwägungen enthalten müssen (vgl. BGH, Beschluss vom 13. Oktober 2004 - I ZB 10/02, GRUR 2005, 258, 259 [juris Rn. 15] = WRP 2005, 99 - Roximycin). Dem Erfordernis einer Begründung ist daher schon dann genügt, wenn die Entscheidung zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt (BGH, GRUR 2009, 992 Rn. 25 - Schuhverzierung, mwN).
- 19
- bb) Diesen Anforderungen genügt der angefochtene Beschluss.
- 20
- Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist die Begründung zur technischen Bedingtheit von Merkmal 2 hinreichend nachvollziehbar. Das Bundespatengericht hat ausgeführt, die flachen Kanten an den Seiten und am oberen Rand dienten dem sicheren Verschluss und seien mithin technisch bedingt. Soweit die Markeninhaberin darauf abstelle, dass nicht die Kanten, sondern die Schweißnähte das Austreten der Flüssigkeit verhinderten, seien aber nur Kanten, keine Schweißnähte als wesentliche Merkmale erkennbar. Diese Ausführungen sind unschwer dahingehend zu verstehen, dass die vom Bundespatentgericht als "flache Kanten" qualifizierten Abschlüsse des Getränkebeutels tatsächlich die Schweißnähte sind, mithin deren technische Funktion erfüllen. Bei der visuellen Darstellung der dreidimensionalen Marke sind die Schweißnähte allerdings nicht als solche, sondern nur als "flache Kanten" erkennbar. Darauf, ob diese Begründung richtig ist, kommt es im Rahmen des § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG nicht an. Der Markeninhaberin ist es auch verwehrt, auf diesem Weg eine Verletzung des Willkürverbots aus Art. 3 Abs. 1 GG zu rügen. Die in § 83 Abs. 3 MarkenG aufgeführten Verfahrensmängel, die die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde begründen, sind abschließend (BGH, Beschluss vom 10. April 2008 - I ZB 98/07, GRUR 2008, 1027 Rn. 24 = WRP 2008, 1438 - Cigarettenpackung ).
- 21
- Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde einen Begründungsmangel in Bezug auf das Merkmal 5, wonach in der Seitenansicht die Seiten des Beutels keilförmig nach oben spitz zulaufen. Nach der Auffassung des Bundespatentgerichts ergibt sich dieses Merkmal zwangsläufig durch die flache Kante im oberen Bereich und den ovalen Boden im unteren Bereich nach Einfüllen der Flüssigkeit. In Kombination mit der im befüllten Zustand des Beutels entfalteten Standfläche entstehe notwendigerweise eine dreieckige Silhouette. Mit der Behauptung, diese Begründung lasse nicht erkennen , warum das Merkmal zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei, rügt die Rechtsbeschwerde nur vordergründig eine mangelnde Begründung. Im Kern greift sie damit in unzulässiger Weise die rechtliche Würdigung des Bundespatentgerichts an.
- 22
- Die von der Rechtsbeschwerde gerügte Erörterung eingetragener Drittmarken lässt keinen Begründungsmangel im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG erkennen, zumal bei Voreintragungen weder eine Bindungswirkung noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. BGH, Beschluss vom 24. April 2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 Rn. 18 = WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; vgl. zu § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG BGH, Beschluss vom 17. August 2010 - I ZB 59/09, GRUR 2011, 230 Rn. 12 = WRP 2011, 347 - SUPERgirl).
- 23
- IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.06.2017 - 26 W(pat) 63/14 -
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(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
- 1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder - 2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,
- 1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, - 2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, - 3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, - 5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder - 6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.
(1) Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen.
(2) In dem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 142 über die Streitwertbegünstigung entsprechend.
(3) Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag vom Vorsitzenden verlängert werden.
(4) Die Begründung der Rechtsbeschwerde muß enthalten
- 1.
die Erklärung, inwieweit der Beschluß angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, - 2.
die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm und - 3.
wenn die Rechtsbeschwerde auf die Verletzung von Verfahrensvorschriften gestützt wird, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben.
(5) Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Auf Antrag eines Beteiligten ist seinem Patentanwalt das Wort zu gestatten. Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.
(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
- 1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder - 2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,
- 1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, - 2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, - 3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, - 5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder - 6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.
6
1. Die Statthaftigkeit der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbeschwerde folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf einen Verfahrensmangel nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG , eine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) sowie fehlende Beschlussgründe (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG) und hat dies im Einzelnen ausgeführt. Darauf, ob die Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschluss vom 27. Oktober 2011 - I ZB 23/11, GRUR 2012, 429 Rn. 5 = WRP 2012, 555 - Simca).
7
1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist zulässig (§§ 83, 85 MarkenG). Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). Diese Rüge hat die Rechtsbeschwerde im Einzelnen begründet. Auf die Frage, ob die erhobene Rüge durchgreift, kommt es für die Statthaftigkeit des Rechtsmittels nicht an (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 22. Mai 2014 - I ZB 34/12, GRUR 2014, 1232 Rn. 6 = WRP 2015, 53 - S-Bahn, mwN).
(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
- 1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder - 2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,
- 1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, - 2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, - 3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, - 5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder - 6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.
17
Erforderlich ist danach, dass eine gleiche oder zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung als Marke angemeldet wird. Das hat das Bundespatentgericht im vorliegenden Fall verneint. Es hat angenommen, dass die angegriffene Bildmarke, die einen weißen Sportschuh darstellt, Schutz nur für die konkrete Abbildung genießt und sich der von der Antragstellerin vertriebene schwarze Schuh mit weißem "H" hiervon deutlich unterscheidet. Ist der Sportschuh der Antragstellerin aber wegen deutlicher Unterschiede nicht dem auf der in Rede stehenden Marke abgebildeten Schuh zum Verwechseln ähnlich, scheidet eine bösgläubige Markenanmeldung unter dem Gesichtspunkt der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers aus. Darauf, ob die vom Bundespatentgericht vorgenommene Würdigung zutrifft, kommt es für die Frage der Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht an.
14
Das Bundespatentgericht hat auch diesen Vortrag zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen. Es hat nur jegliche Ähnlichkeit zwischen "Schuhwaren", für die die Widersprechende allein eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht hat, und den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke verneint. Dies bedurfte im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 39, für die die angegriffene Marke Schutz beansprucht, keiner näheren Begründung in dem angefochtenen Beschluss.
7
1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist zulässig (§§ 83, 85 MarkenG). Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). Diese Rüge hat die Rechtsbeschwerde im Einzelnen begründet. Auf die Frage, ob die erhobene Rüge durchgreift, kommt es für die Statthaftigkeit des Rechtsmittels nicht an (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 22. Mai 2014 - I ZB 34/12, GRUR 2014, 1232 Rn. 6 = WRP 2015, 53 - S-Bahn, mwN).
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
X ZB 27/01
vom
11. Juni 2002
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend das Patent 37 23 555
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
Zahnstruktur
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3 Fassung 2. PatGÄndG
Die im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts liegende Entscheidung, mit der dieses
die Zuziehung eines gerichtlichen Sachverständigen ablehnt, stellt regelmäßig
keine Verletzung des Grundrechts auf rechtliches Gehör der Partei dar, die einen
solchen Beweisantrag gestellt hatte.
BGH, Beschl. v. 11. Juni 2002 - X ZB 27/01 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 11. Juni 2002 durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterin
Mühlens und die Richter Dr. Meier-Beck und Asendorf
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den am 10. Juli 2001 verkündeten Beschluû des 21. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten des Patentinhabers zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert wird auf 50.000,-- ? festgesetzt.
Der Gegenstandswert wird auf 50.000,-- ? festgesetzt.
Gründe:
I. Der Rechtsbeschwerdeführer ist Inhaber des Patents 37 23 555, das ein "Verfahren zur Herstellung von Zahnersatz" betrifft. Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung lautet:
"Verfahren zur Herstellung von Zahnersatz, bei dem Höhenschichtoder Konturlinien (6; 25) auf dem beschliffenen Zahn (5) und seiner Umgebung erzeugt werden,
die Linien (6; 25) mit einer optoelektronischen Einrichtung (7) erfaût werden,
aus den erfaûten Werten die räumliche Struktur des Zahnes (5) und des Zahnersatzes nach der Formel
I = a x (1 + m x cos q)
berechnet wird, wobei bedeuten:
I = Intensität a = Untergrundhelligkeit m = Kontrast q = Winkel x = Multiplikationszeichen
und der Zahnersatz anhand der berechneten Werte gefertigt wird."
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat das Patent nach Prüfung zweier Einsprüche widerrufen, weil es die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, daû ein Fachmann sie ausführen könne.
Die Beschwerde des Patentinhabers ist ohne Erfolg geblieben.
Gegen die Beschwerdeentscheidung richtet sich die vom Bundespatentgericht nicht zugelassene Rechtsbeschwerde des Patentinhabers, mit der er rügt, daû die angefochtene Entscheidung seinen Anspruch auf rechtliches Ge-
hör nach Art. 103 Abs. 1 GG verletze (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) und im Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG nicht mit Gründen versehen sei.
II. Die Rechtsbeschwerde, mit der der Patentinhaber Verfahrens- und Begründungsmängel nach §§ 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 PatG geltend macht, ist statthaft und zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, denn die gerügten Mängel liegen nicht vor.
1. a) Die durch das 2. PatGÄndG in den Katalog des § 100 Abs. 3 PatG eingefügte Regelung des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG trägt der Bedeutung des Anspruchs auf rechtliches Gehör als verfassungsrechtlichem Gebot Rechnung und knüpft damit an die verfassungsrechtliche Gewährleistung dieses Anspruchs und seine Ausprägung insbesondere in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an. Bei der Interpretation der Vorschrift sind daher die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Grundsätze zu Inhalt und Ausbildung dieses Rechts heranzuziehen (Sen.Beschl. v. 25.01.2000 - X ZB 7/99, GRUR 2000, 792, 793 - Spiralbohrer). Das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs verpflichtet danach das mit der Sache befaûte Gericht, die Ausführungen der Parteien zur Kenntnis zu nehmen und bei der Entscheidung zu berücksichtigen (vgl. BVerfGE 11, 218, 220; 62, 347, 352; 79, 51, 61; 83, 24, 35; 86, 133, 144). Verletzt ist der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs, wenn das entscheidende Gericht entscheidungserhebliches Vorbringen entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder bei seiner Entscheidung nicht in Erwägung gezogen hat (vgl. BVerfGE 47, 182, 188; Sen.Beschl. v. 25.01.2000 aaO; Beschl. v. 19.05.1999 - X ZB 13/98, GRUR 1999, 919 - Zugriffsinformation), oder wenn es Erkenntnisse verwertet hat, zu denen die Verfahrensbeteiligten nicht Stellung nehmen konnten (BGH, Beschl. v.
30.01.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637 - TOP-Selection). Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bietet der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs keinen Schutz dagegen, daû ein angebotener Beweis aus Gründen des formellen oder materiellen Rechts nicht erhoben wird; die Nichtberücksichtigung eines Beweisangebots verstöût jedoch dann gegen Art. 103 Abs. 1 GG, wenn sie im Prozeûrecht keine Stütze mehr findet (BVerfGE 69, 141, 144). Die Zurückweisung eines Beweisantrags wie des Antrags auf Einholung eines Sachverständigengutachtens enthält daher keine Verletzung des Gebots der Gewährung rechtlichen Gehörs. Dieses verwehrt es den Gerichten nicht, das Vorbringen eines Beteiligten aus Gründen des formellen oder materiellen Rechts unberücksichtigt zu lassen (BVerfGE 21, 191, 194; 22, 267, 273; 70, 93, 100); eine Verletzung des Gebots ist erst dann gegeben , wenn sich aus den besonderen Umständen des Einzelfalls ergibt, daû das Gericht tatsächliches Vorbringen entweder nicht zur Kenntnis genommen oder bei seiner Entscheidung nicht in Erwägung gezogen hat (BVerfGE 54, 86, 92). Das Prozeûrecht gebot hier eine solche Einholung nicht. Wie der Senat bereits mehrfach entschieden hat und auch die Rechtsbeschwerde ausdrücklich nicht in Abrede nimmt, steht die Entscheidung über die Zuziehung eines gerichtlichen Sachverständigen im pflichtgemäûen Ermessen des Gerichts. Danach bedarf es der Hinzuziehung eines Sachverständigen nicht, wenn das Gericht gegebenenfalls aufgrund der Vorbereitung des Prozeûstoffs durch die Parteien und seiner eigenen langjährigen Erfahrung mit entsprechenden Verfahren selbst über die erforderliche Sachkunde verfügt (Sen.Urt. v. 28.01.1988 - X ZR 6/87, GRUR 1988, 444, 446 - Betonstahlmattenwender; v. 12.07.1990 - X ZR 121/88, GRUR 1991, 436, 440 - Befestigungsvorrichtung II; s.a. BGH, Urt. v. 18.03.1993 - IX ZR 198/92, MDR 1993, 579 = NJW 1993, 1796;
BVerfGE 54, 86, 93); ihre Ablehnung bedeutet in diesem Rahmen daher regelmäûig keine Verletzung des Grundrechts auf rechtliches Gehör.
Danach scheidet hier eine Verletzung des rechtlichen Gehörs aus.
b) Das Beschwerdegericht ist in den Entscheidungsgründen auf das Vorbringen des Patentinhabers eingegangen; die Hinzuziehung eines Sachverständigen hat es für entbehrlich gehalten, weil es die entscheidungserheblichen Fragen selbst beurteilen könne, die keine so groûen Schwierigkeiten bereiteten , daû sie von dem mit sachkundigen Mitgliedern besetzten, seit langem für den technischen Fachbereich derartiger Verfahren zuständigen Senat nicht ohne eine Unterstützung durch einen Sachverständigen hätten erfaût und beurteilt werden können. Bei dieser Würdigung hat das Beschwerdegericht das Vorbringen des Patentinhabers zur Kenntnis genommen und bei seiner Entscheidung in Erwägung gezogen.
Der Patentinhaber hat zu allen verwerteten Erkenntnissen Stellung nehmen können und von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht, unter anderem, indem er in der mündlichen Verhandlung den Antrag gestellt hat, einen Sachverständigen zuzuziehen. Allein der Umstand, daû das Berufungsgericht diesem Antrag nicht entsprochen hat, verletzt den Patentinhaber nicht in seinem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs.
Soweit die Rechtsbeschwerde meint, Besonderheiten des vorliegenden Falls geböten die Beauftragung eines gerichtlichen Sachverständigen und lieûen die Ablehnung eines entsprechenden Antrags als ermessens- und damit verfahrensfehlerhaft erscheinen, berührt dies nicht die Beachtung dieses
Grundrechts, sondern allein die sachliche Richtigkeit der Entscheidung. Im Rahmen der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, bei der es aber allein um die Frage der Einhaltung des Verfassungsgrundsatzes rechtlichen Gehörs geht, ist dies jedoch nicht zu prüfen.
Als eine Verletzung des rechtlichen Gehörs stellt sich die Nichteinholung des Gutachtens auch nicht deshalb dar, weil das Beschwerdegericht damit von einer Aufklärungsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Mit dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs wird nur sichergestellt, daû einerseits das Gericht die Ausführungen der Parteien zur Kenntnis nimmt und seiner Entscheidung zugrunde legt und andererseits nur solche Tatsachen von ihm verwertet werden , zu denen die Beteiligten Stellung nehmen konnten (BVerfGE 64, 135, 144). Es gibt ihnen jedoch keinen Anspruch darauf, daû es Tatsachen erst beschafft (BVerfGE 63, 45, 60).
2. a) Auch der von der Rechtsbeschwerde angeführte Mangel der Begründung liegt nicht vor. Nach der Rechtsprechung des Senats kann ein Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG bei einer vorhandenen Begründung dann vorliegen, wenn diese Begründung nicht erkennen läût, welche Überlegungen für die Entscheidung maûgeblich waren, oder wenn die Gründe inhaltslos sind bzw. sich auf eine Wiederholung des Gesetzestextes beschränken (vgl. Sen.Beschl. v. 03.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159 - Crackkatalysator II; BGHZ 39, 333 - Warmpressen).
b) Auch solche Gründe hat der Patentinhaber nicht geltend gemacht. Die Gründe der Entscheidung lassen erkennen, worauf das Beschwerdegericht seine Würdigung, das Patent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und
vollständig, daû ein Fachmann sie ausführen könne, gestützt hat. Das Beschwerdegericht hat seine zu diesem Ergebnis führenden Überlegungen im einzelnen dargelegt. Im Zusammenhang mit diesen Ausführungen handelt es sich bei der abschlieûenden Stellungnahme des Beschwerdegerichts zu dem Beweisantrag des Patentinhabers nicht nur um eine inhaltsleere Floskel. Das Beschwerdegericht hat nicht nur die eigene Sachkunde bejaht, sondern zuvor die entscheidungserheblichen Fragen, für die die Sachkunde erforderlich war, eingehend abgehandelt. Dem hält die Rechtsbeschwerde allein die abweichende Beurteilung anderer Patentbehörden entgegen. Dieser Angriff zielt wiederum darauf, daû die tatrichterliche Beurteilung fehlerhaft sei. Soweit die Rechtsbeschwerde ausführt, die "Begründungslast" sei um so höher, je stärker für das Beschwerdegericht Veranlassung bestanden habe, sich inhaltlich mit dem Vorbringen oder den Beweisanträgen von Verfahrensbeteiligten auseinanderzusetzen , so hat das Beschwerdegericht diesen Anforderungen durch seine Auseinandersetzung mit den entscheidungserheblichen Fragen genügt. Es hat damit ausreichend deutlich gemacht, daû die Fragen von dem seit langem für den technischen Fachbereich derartiger Verfahren zuständigen Senat ohne Zuziehung eines Sachverständigen beurteilt werden konnten.
III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.
IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.
Melullis Keukenschrijver Mühlens
Meier-Beck Asendorf
21
IV. Nach allem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Das Bundespatentgericht hat erneut darüber zu entscheiden, ob hinsichtlich der Streitmarke die Voraussetzung einer technischen Bedingtheit der Form auch hinsichtlich der konkreten Gestaltung des Sockels gegeben ist. Verfügen die Mitglieder des beschließenden Senats selbst über die erforderliche Sachkunde, ist hierfür die Einholung eines Sachverständigengutachtens nicht erforderlich. Andererseits ist die Erhebung von Sachverständigenbeweis auch im Registerverfahren keineswegs ausgeschlossen (vgl. § 74 Abs. 1 MarkenG). Die Notwendigkeit einer solchen Beweisaufnahme könnte sich insbesondere daraus ergeben, dass sich beide Parteien auf widersprechende gutachterliche Äußerungen stützen.
(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
- 1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder - 2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,
- 1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, - 2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, - 3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, - 5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder - 6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.
(1) Soweit dieses Gesetz keine Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundespatentgericht enthält, sind das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zivilprozeßordnung entsprechend anzuwenden, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen. § 227 Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozeßordnung ist nicht anzuwenden. Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht gilt für die Gebühren das Patentkostengesetz, für die Auslagen gilt das Gerichtskostengesetz entsprechend.
(2) Eine Anfechtung der Entscheidungen des Bundespatentgerichts findet nur statt, soweit dieses Gesetz sie zuläßt.
(3) Für die Gewährung der Akteneinsicht an dritte Personen ist § 62 Absatz 1 bis 4 entsprechend anzuwenden. Über den Antrag entscheidet das Bundespatentgericht.
(1) Das Urteil enthält:
- 1.
die Bezeichnung der Parteien, ihrer gesetzlichen Vertreter und der Prozessbevollmächtigten; - 2.
die Bezeichnung des Gerichts und die Namen der Richter, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben; - 3.
den Tag, an dem die mündliche Verhandlung geschlossen worden ist; - 4.
die Urteilsformel; - 5.
den Tatbestand; - 6.
die Entscheidungsgründe.
(2) Im Tatbestand sollen die erhobenen Ansprüche und die dazu vorgebrachten Angriffs- und Verteidigungsmittel unter Hervorhebung der gestellten Anträge nur ihrem wesentlichen Inhalt nach knapp dargestellt werden. Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes soll auf Schriftsätze, Protokolle und andere Unterlagen verwiesen werden.
(3) Die Entscheidungsgründe enthalten eine kurze Zusammenfassung der Erwägungen, auf denen die Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht beruht.
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZB 10/02
vom
13. Oktober 2004
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 399 15 979
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Roximycin
Zur Unterscheidungskraft und zum Schutzhindernis der verbotenen Benutzung
bei einer an einen INN (International Nonproprietary Name) angelehnten Marke.
BGH, Beschl. v. 13. Oktober 2004 - I ZB 10/02 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 13. Oktober 2004
durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter
Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 30. Senats (Marken -Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 10. Dezember 2001 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- € festgesetzt.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- € festgesetzt.
Gründe:
I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 8. Juni 1999 die Marke Nr. 399 15 979
Roximycin
für die Waren "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege" eingetragen.
Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt. Sie hat geltend gemacht, die Marke hätte wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG nicht eingetragen werden dürfen. Sie lehne sich an den INN (International Nonproprietary Name) "Roxithromycin" an. Die Bezeichnung eines Arzneimittels dürfe aber nicht zu Verwechslungen mit dem INN führen.
Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag widersprochen.
Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist erfolglos geblieben.
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Marke sei nicht zu löschen , da sie nicht entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Der Marke "Roximycin" fehle weder jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch bestehe ein Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Durch das Weglassen der Mittelsilbe "thro" weiche sie sowohl klanglich als auch schriftbildlich ausreichend von "Roxithromycin" ab. Sie sei daher als ausreichend individualisierende Herkunftsbezeichnung und nicht als ohne
weiteres erkennbare, eng angelehnte Abwandlung von "Roxithromycin" anzusehen.
Ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG bestehe ebenfalls nicht. Es könne dahinstehen, ob die Richtlinie 92/27/EWG des Rates über die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln vom 31. März 1992 (ABl. EG Nr. L 113 v. 30.4.1992 S. 8), nach der eine Arzneimittelbezeichnung nicht zu Verwechslungen mit der gebräuchlichen Bezeichnung führen dürfe , in deutsches Recht umgesetzt worden und ob sie unmittelbar anwendbar sei. Denn selbst bei unmittelbarer Heranziehung der Richtlinie könne die Benutzung der Marke nicht ersichtlich untersagt werden. Die Richtlinie beziehe sich nämlich nur auf bestimmte Humanarzneimittel, während die Marke auch für andere Waren eingetragen sei, für die sie ordnungsgemäß benutzt werden könne. Der in der deutschen Fassung der Richtlinie gebrauchte Begriff "Verwechslungen" könne auch nicht mit der Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gleichgesetzt werden, da sich deren Bedeutungsgehalt und Beurteilungsmaßstab nicht auf die Prüfung absoluter Schutzhindernisse übertragen ließen. Zudem stünde die Anlegung zu hoher Maßstäbe an den zur Vermeidung von Verwechslungen im Sinne der Richtlinie einzuhaltenden Abstand im Widerspruch zu der ständigen, durch die Richtlinie erkennbar nicht geänderten Praxis, wesentlich deutlicher angenäherte Wirkstoffbezeichnungen als die in Rede stehende zu verwenden.
III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.
Die Eintragung einer Marke ist nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit zu löschen, wenn sie hätte versagt werden müssen, weil im Eintragungszeitpunkt ein absolutes Schutzhindernis nach § 8 MarkenG bestanden hat und dieses Schutzhindernis noch zur Zeit der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht.
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen hat das Bundespatentgericht zutreffend verneint.
1. Die Rechtsbeschwerde rügt zunächst ohne Erfolg, der angefochtene Beschluß genüge nicht dem Begründungszwang, soweit das Bundespatentgericht angenommen hat, der Eintragung der Marke "Roximycin" hätten die absoluten Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) sowie eines Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) nicht entgegengestanden.
a) Der angefochtene Beschluß unterliegt gemäß § 79 Abs. 2 MarkenG dem Begründungszwang. Die Begründung muß eine kurze Zusammenfassung der Erwägungen enthalten, auf denen die Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht beruht (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V. mit § 313 Abs. 3 ZPO). Dem Erfordernis einer Begründung ist genügt, wenn die Entscheidung zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt, das ein Verfahrensbeteiligter vorgetragen hat (vgl. BGH, Beschl. v. 24.4.1997 - I ZB 1/96, GRUR 1997, 636, 637 = WRP 1997, 761 - Makol; Beschl. v. 1.7.1999 - I ZB 48/96, GRUR 2000, 53 - SLICK 50; Beschl. v. 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546, 548 = WRP 2003, 655 - TURBO-TABS). Diesen Anforderungen genügt der angefochtene Beschluß. Die Gründe lassen erken-
nen, daß das Bundespatentgericht das Zeichen "Roximycin" für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig erachtet hat, weil es durch das Weglassen der Mittelsilbe "thro" klanglich und schriftbildlich ausreichend deutlich von dem INN "Roxithromycin" abweiche und die Abwandlung daher eine individualisierende Eigenart aufweise. Der gerügte Verfahrensfehler einer fehlenden Begründung kann entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde auch nicht daraus hergeleitet werden, daß der Streitfall mit den Sachverhalten, die den vom Bundespatentgericht angeführten Entscheidungen des Senats zugrundegelegen haben, nicht vergleichbar sei und der angefochtene Beschluß keine Ausführungen zum Vorliegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG hinsichtlich einer bestimmten, unter den eingetragenen Warenoberbegriff fallenden Ware enthalte. Die Rechtsbeschwerde macht insoweit nicht ein Übergehen selbständiger Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend, sondern sie greift lediglich die sachliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung an.
2. Das Bundespatentgericht hat für das Zeichen "Roximycin" mit Recht das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) verneint.
a) Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 29.4.2004 - I ZB 26/02, GRUR 2004, 683, 684 = WRP 2004, 1040 - Farbige Arzneimittelkapsel - zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt).
Im Streitfall geht es um die Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks. Das Zeichen "Roximycin" ist nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts an den INN "Roxithromycin" angelehnt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine solche Abwandlung nur dann nicht hinreichend unterscheidungskräftig, wenn ihr jede individualisierende Eigenart fehlt. Davon ist auszugehen, wenn der Verkehr in der Abwandlung ohne weiteres den ihm bekannten Fachbegriff als solchen erkennt und zu erwarten ist, daß auch die Teile des Verkehrs, denen der Fachbegriff nicht bekannt ist, in der Abwandlung die Sachbezeichnung selbst - und nicht nur eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff - ohne weiteres erkennen werden, wenn sie das Fachwort kennengelernt haben (vgl. BGHZ 91, 262, 264 f. - Indorektal I; BGH, Beschl. v. 5.5.1994 - I ZB 6/92, GRUR 1994, 803, 804 - TRILOPIROX; Beschl. v. 23.6.1994 - I ZB 7/92, GRUR 1994, 805, 806 - Alphaferon; Beschl. v. 19.10.1994 - I ZB 10/92, GRUR 1995, 48, 49 - Metoproloc; Beschl. v. 11.10.2001 - I ZB 5/99, GRUR 2002, 540, 541 = WRP 2002, 455 - OMEPRAZOK ).
b) Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen und hat zutreffend das Vorliegen der Unterscheidungskraft bejaht.
Das Deutsche Patent- und Markenamt, auf dessen Entscheidung das Bundespatentgericht ergänzend Bezug genommen hat, hat hierzu festgestellt, das medizinische Laienpublikum fasse die Bezeichnung "Roximycin" als phantasievolles Kunstwort auf, wie es ihm bei Arzneimittelnamen häufig begegne. Von Fachleuten, denen der Fachausdruck "Roxithromycin" bekannt sei, werde dem Zeichen "Roximycin" herkunftskennzeichnende Eigenart beigemessen, da
es sich durch die fehlende Zwischensilbe "thro" sowohl klanglich als auch schriftbildlich hinreichend deutlich von dem Fachbegriff abhebe.
Diese - von der Rechtsbeschwerde im einzelnen auch nicht angegriffenen - Feststellungen sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
3. Ein Freihaltebedürfnis des Verkehrs (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) an dem Zeichen "Roximycin" hat das Bundespatentgericht ebenfalls zutreffend verneint. Die Marke hebt sich von dem freizuhaltenden Begriff "Roxithromycin" ausreichend deutlich ab. Behinderungen der Mitbewerber bei der Benutzung des freihaltungsbedürftigen Fachbegriffs "Roxithromycin" sind nicht zu befürchten , weil der Schutzumfang von Zeichen, die an freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist (vgl. BGH GRUR 1994, 805, 807 - Alphaferon ; GRUR 1995, 48, 49 - Metoproloc; GRUR 2002, 540, 541 - OMEPRAZOK ).
4. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde schließlich gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, ein Schutzhindernis für das Zeichen "Roximycin" habe auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG i.V. mit der Richtlinie 92/27/EWG des Rates vom 31. März 1992 über die Etikettierung und die Pakkungsbeilage von Humanarzneimitteln (ABl. EG Nr. L 113 v. 30.4.1992, S. 8) bestanden.
§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG bestimmt, daß Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, deren Benutzung ersichtlich nach "sonstigen Vorschriften" , das heißt nach Vorschriften außerhalb des Markenrechts, im öffentlichen Interesse untersagt werden kann. Dieses Schutzhindernis, das auf der Ermäch-
tigung des Art. 3 Abs. 2 lit. a MarkenRL beruht, steht der Eintragung nur entgegen , wenn die Benutzung des Zeichens in jedem Fall untersagt werden kann (BGH GRUR 2002, 540, 541 - OMEPRAZOK). Lassen die sonstigen im öffentlichen Interesse erstellten Vorschriften die Benutzung des Zeichens für einen Teil der angemeldeten Waren zu, fehlt es am Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG. Das aus der konkreten Benutzung abgeleitete absolute Schutzhindernis kann nur greifen, wenn eine gesetzwidrige Benutzung in jedem denkbaren Fall gegeben ist. Wie das Bundespatentgericht zu Recht festgestellt hat, greift der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG hier nicht ein, weil es keine Vorschrift gibt, die der Benutzung des angemeldeten Zeichens in jedem Fall entgegensteht. Nach Art. 1 Abs. 2, 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG, die inzwischen durch die Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. EG Nr. L 311 v. 28.11.2001, S. 67) abgelöst worden ist, darf ein Arzneimittel nicht mit einer Phantasiebezeichnung in den Verkehr gebracht werden, die zu Verwechslungen mit der gebräuchlichen Bezeichnung, in erster Linie also der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen international gebräuchlichen Bezeichnung (Art. 1 Abs. 2, 2. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG), führt (vgl. nunmehr Art. 1 Nr. 20 und 21 der Richtlinie 2001/83/EG). Das Bundespatentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, daß Art. 1 Abs. 2, 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG für die Marke "Roximycin" kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG begründet. Dabei kann offen bleiben, ob die Richtlinienvorschrift , die nicht als solche umgesetzt worden ist, die Eintragungsbehörde bei der Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG bindet, weil auch daraus im vorliegenden Verfahren kein Schutzhindernis abzuleiten wäre (vgl. BGH GRUR 2002, 540, 542 - OMEPRAZOK).
a) Von den Waren, für die die Marke "Roximycin" eingetragen ist, werden - wie das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat - veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege von vornherein nicht durch die Richtlinie 92/27/EWG erfaßt, die sich - wie die Richtlinie 2001/83/EG - allein auf Humanarzneimittel bezieht.
b) Aber auch hinsichtlich des Warenbereichs der pharmazeutischen Erzeugnisse , auf den sich die Markeneintragung ebenfalls erstreckt, lag zum Eintragungszeitpunkt kein absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG vor.
Die Benutzung der Marke "Roximycin" ist für den eingetragenen Warenbereich der pharmazeutischen Erzeugnisse ohne Verstoß gegen Art. 1 Abs. 2, 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG möglich. Denn der Warenbereich der pharmazeutischen Erzeugnisse ist weiter als der Anwendungsbereich der Richtlinie 92/27/EWG. Die Richtlinie betrifft nach ihrem Art. 1 Abs. 1 die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln, auf die die Kapitel II bis V der Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 26. Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneimittel (ABl. EG Nr. 22 v. 9.2.1965, S. 369), die inzwischen ebenfalls durch die Richtlinie 2001/83/EG abgelöst worden ist, anwendbar sind. Dies sind nach Art. 1 Nr. 1, 4 und 5, Art. 2 Abs. 1 und 3 der Richtlinie 65/65/EWG in der durch Art. 1 der Richtlinie 89/341/EWG des Rates vom 3. Mai 1989 zur Ände rung der Richtlinien 65/65/EWG, 75/318/EWG und 75/319/EWG zur Angleichung der Rechtsund Verwaltungsvorschriften über Arzneispezialitäten (ABl. EG Nr. L 142 v. 25.5.1989, S. 11) geänderten Fassung im wesentlichen Arzneimittel zur An-
wendung beim Menschen, die im voraus hergestellt und unter einer besonderen Bezeichnung und in einer besonderen Aufmachung in den Verkehr gebracht werden (Arzneispezialitäten). Dagegen gelten Kapitel II bis V der Richtlinie 65/65/EWG nicht für Arzneimittel, die nach einer Einzelrezeptur zubereitet werden oder für Versuche in Forschung und Entwicklung bestimmt sind, sowie für Zwischenprodukte, die für eine weitere industrielle Verarbeitung durch einen autorisierten Hersteller bestimmt sind (vgl. nunmehr Art. 2, Art. 3 Nr. 1 - 4 der Richtlinie 2001/83/EG). Von den pharmazeutischen Erzeugnissen werden danach durch die Richtlinie 92/27/EWG jedenfalls Arzneimittel, die nach einer Einzelrezeptur zubereitet werden oder für Versuche in Forschung und Entwicklung bestimmt sind, und alle pharmazeutischen Grundstoffe nicht erfaßt.
Dies reicht aus, um das Schutzhindernis der verbotenen Benutzung nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG für den gesamten Warenbereich der pharmazeutischen Erzeugnisse zu verneinen.
c) War demnach die Eintragung der Marke "Roximycin" für die beanspruchten Warenbereiche nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG ausgeschlossen , so kam entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde auch eine Beschränkung des Warenverzeichnisses durch das Bundespatentgericht nicht in Betracht. Auf die von der Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren erklärte hilfsweise Beschränkung des Warenverzeichnisses kam es, nachdem das Bundespatentgericht ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG hinsichtlich des von der Markeninhaberin in erster Linie im gesamten Umfang der Eintragung verteidigten Warenverzeichnisses mit Recht verneint hat, nicht mehr an.
d) Ob - wie das Bundespatentgericht weiter angenommen hat - auch hinsichtlich der von der Richtlinie 92/27/EWG erfaßten pharmazeutischen Erzeugnisse ein Verstoß gegen deren Art. 1 Abs. 2, 1. Spiegelstrich zu verneinen wäre , weil die Marke "Roximycin" nicht zu Verwechslungen mit dem INN "Roxithromycin" führt, kann dahinstehen.
IV. Die Rechtsbeschwerde ist danach auf Kosten der Antragstellerin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann
(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
- 1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder - 2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,
- 1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, - 2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, - 3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, - 5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder - 6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
- 1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder - 2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,
- 1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, - 2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, - 3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, - 5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder - 6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.
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Mit der Rüge eines Verstoßes gegen Art. 2 Abs. 1 GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip und einer Verletzung des Willkürverbots ist die Rechtsbeschwerde im Verfahren nach § 83 Abs. 3 MarkenG ausgeschlossen. Die in § 83 Abs. 3 MarkenG aufgeführten Verfahrensmängel, die die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde begründen, sind abschließend (allg. Meinung: Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., § 83 Rdn. 13; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 83 Rdn. 26; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 83 Rdn. 32; v. Schultz/Donle, Markenrecht, 2. Aufl., § 83 Rdn. 13; HK-MarkenR/v. Gierke, § 83 Rdn. 16; ebenso zu § 41p Abs. 3 PatG (1961): BGH, Beschl. v. 11.4.1967 - Ia ZB 5/66, GRUR 1967, 548, 550 - Schweißelektrode II; zu § 100 Abs. 3 PatG: Benkard/Rogge, PatG GebrMG, 10. Aufl., § 100 Rdn. 121). Der Senat hat zwar erwogen, ob die Verletzung der Vorlagepflicht an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG wegen einer nicht vorschriftsmäßigen Besetzung des angerufenen Gerichts oder nach § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG wegen Versagung des rechtlichen Gehörs eröffnen kann (BGH, Beschl. v. 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546, 547 = WRP 2003, 655 - TURBOTABS ). Daraus folgt aber nicht, dass die Aufzählung der in § 83 Abs. 3 MarkenG angeführten Gründe für die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht abschließend ist. Der Senat hat die Frage gerade unter dem Blickwinkel erörtert , ob in einem solchen Fall ein Zulassungsgrund nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 oder 3 MarkenG gegeben ist.
(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
- 1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder - 2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,
- 1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, - 2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, - 3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, - 5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder - 6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.
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6. Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht schließlich auch angenommen , dass die Voreintragung vergleichbar gebildeter Marken der Beschwerdeführerin zu keinem anderen Ergebnis führt. Wie das Bundespatentgericht in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Senats und des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (vgl. EuGH, Urt. v. 12.2.2004 - C-218/01, Slg. 2004, I-1725 = GRUR 2004, 428 Tz. 62 = WRP 2004, 475 - Henkel; Urt. v. 15.2.2008 - C-243/07 P, MarkenR 2008, 163 Tz. 39 - Terranus, m.w.N.; BGH, Beschl. v. 10.4.1997 - I ZB 1/95, GRUR 1997, 527, 529 = WRP 1997, 755 - Autofelge; vgl. ferner BPatG GRUR 2007, 333, 335 - Papaya; Schwippert, GRUR 2007, 337) zu Recht ausgeführt hat, handelt es sich bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessensentscheidung , sondern um eine gebundene Entscheidung, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt. Aus der Eintragung ähnlicher oder identischer Marken ergibt sich daher kein Anspruch auf Eintragung für spätere Markenanmeldungen. Die von der Rechtsbeschwerde unter Hinweis auf die Entscheidung "SCHWABENPOST" des Bundespatentgerichts (GRUR 2007, 329) aufgeworfene Frage, ob unter dem Gesichtspunkt des Gleichbehand- lungsgrundsatzes eine Änderung dieser Rechtsprechung veranlasst ist, stellt sich im vorliegenden Fall nicht. Denn die Anmelderin hat nicht eine Ungleichbehandlung im Verhältnis zu anderen Anmeldern, mit denen sie in Wettbewerb steht, geltend gemacht, sondern sich lediglich auf die Voreintragung eigener vergleichbarer Marken berufen.
(1) Über die Beschwerde wird durch Beschluß entschieden.
(2) Der Beschluß, durch den eine Beschwerde als unzulässig verworfen wird, kann ohne mündliche Verhandlung ergehen.
(3) Das Bundespatentgericht kann die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn
- 1.
das Deutsche Patent- und Markenamt noch nicht in der Sache selbst entschieden hat, - 2.
das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet oder - 3.
neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind.
(4) Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung nach Absatz 3 zugrunde liegt, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.
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c) Darin kann entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kein wesentlicher Verfahrensfehler im Sinne von § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG gesehen werden. Von dem für die Anwendung des § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG maßgeblichen (oben unter III 1 a.E.) materiell-rechtlichen Standpunkt der Markenstelle kam es allein darauf an, dass nach ihrer Beurteilung die materiellrechtlichen Voraussetzungen des Eintragungshindernisses des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft hinsichtlich der von ihr im Einzelnen angeführten Waren und Dienstleistungen vorliegen. Bei dieser Beurteilung hat sie das Vorbringen der Anmelderin zu ähnlichen Anmeldungen und Voreintragungen hinreichend im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union berücksichtigt. Die Markenstelle musste, da sie die Voraussetzungen des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bejaht hat, auf dieses Vorbringen auch deshalb nicht näher eingehen, weil zum einem (nicht begrün- deten) Eintragungen anderer Marken keine weiter gehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (EuGH aaO Rn. 18 - Bild digital, mwN). Das Bundespatentgericht hätte somit schon aus diesem Grunde nicht gemäß § 70 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG von einer eigenen Entscheidung absehen dürfen.
(1) Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kann der Bundesgerichtshof bestimmen, daß die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Bestimmung kann auch getroffen werden, wenn der Beteiligte die Rechtsbeschwerde, die Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ganz oder teilweise zurücknimmt oder wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer ganz oder teilweise im Register gelöscht wird. Soweit eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wird, trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.
(2) Wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen oder als unzulässig verworfen, so sind die durch die Rechtsbeschwerde veranlaßten Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Hat ein Beteiligter durch grobes Verschulden Kosten veranlaßt, so sind ihm diese aufzuerlegen.
(3) Dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts können Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie die Rechtsbeschwerde eingelegt oder in dem Verfahren Anträge gestellt hat.
(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) entsprechend.