Bundesgerichtshof Urteil, 17. Sept. 2019 - X ZR 71/17

bei uns veröffentlicht am17.09.2019
vorgehend
Bundespatentgericht, 3 Ni 14/15, 07.03.2017

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 71/17 Verkündet am:
17. September 2019
Zöller
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
ECLI:DE:BGH:2019:170919UXZR71.17.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. September 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Hoffmann und die Richterinnen Dr. Kober-Dehm, Dr. Marx und Dr. Rombach
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 7. März 2017 unter Zurückweisung des Rechtsmittels der Beklagten abgeändert. Das europäische Patent 1 069 893 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Die Streithelferin trägt 1/6 der Gerichtskosten und der außergerichtlichen Kosten der Beklagten sowie 1/3 ihrer eigenen außergerichtlichen Kosten. Im Übrigen hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Beklagte war Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 069 893 (Streitpatents), das am 31. März 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität zweier US-Anmeldungen vom 1. April und 4. Dezember 1998 angemeldet wurde und im Verlaufe des Berufungsverfahrens durch Zeitablauf erloschen ist. Das Schutzrecht betrifft die Verwendung von Dexmedetomidin zur Sedierung von Patienten in Intensivbehandlung. Patentanspruch 1, auf den elf weitere Patentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache: Use of dexmedetomidine or a pharmaceutically acceptable salt thereof in the manufacture of a medicament for use in sedating a critically ill patient who is given intensive care, wherein the patient remains arousable and orientated.
2
Die Klägerin und die Streithelferin, die beide von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen worden sind, haben das Streitpatent wegen mangelnder Patentfähigkeit seines Gegenstands angegriffen. Die Beklagte hat das Schutzrecht in der erteilten Fassung und mit zuletzt vier Hilfsanträgen in geänderten Fassungen verteidigt.
3
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die mit Hilfsantrag IV verteidigte Fassung hinausgeht, und die weitergehende Klage abgewiesen. Dagegen wenden sich die Klägerin und die Beklagte mit der Berufung. Beide Parteien verfolgen ihre erstinstanzlichen Anträge weiter. Die Streithelferin hat ebenfalls Berufung mit dem Ziel der vollständigen Nichtigerklärung des Streitpatents eingelegt, dieses Rechtsmittel aber später zurückgenommen.

Entscheidungsgründe:


4
Beide Rechtsmittel sind zulässig. Die Berufung der Beklagten erweist sich als unbegründet. Die Berufung der Klägerin führt hingegen zur vollständigen Nichtigerklärung.
5
I. Das Streitpatent betrifft die Verwendung von Dexmedetomidin zur Sedierung von Patienten mit kritischer Erkrankung in Intensivbehandlung.
6
1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgeführt, zur Sedierung von Patienten mit kritischer Erkrankung in Intensivbehandlung werde im Stand der Technik eine Kombination von Medikamenten eingesetzt, die unterschiedliche Teilaspekte wie etwa Anxiolyse, Amnesie, Analgesie, Vermeidung von Depressionen , Muskelrelaxation, Schlaf und Anästhesie beträfen. Diese Medikamente zeitigten unerwünschte Wirkungen und nicht vorhersehbare Synergieeffekte. In neuerer Zeit habe sich zudem der bevorzugte Sedierungsgrad geändert. Bevorzugt werde nunmehr meist, dass die Patienten schliefen, aber leicht aufzuwecken (easily arousable, die deutsche Übersetzung des Streitpatents verwendet den Begriff "leicht erregbar") seien.
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Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, ein Medikament für den gewünschten Sedierungsgrad mit möglichst wenig unerwünschten Nebenwirkungen zur Verfügung zu stellen.
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2. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent eine Verwendung des Wirkstoffs Dexmedetomidin vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen: 1. Dexmedetomidin oder ein pharmazeutisch verträgliches Salz davon wird zur (Herstellung eines Medikaments zur) Sedierung eines Patienten verwendet. 2. Der Patient 2.1 befindet sich wegen einer kritischen Erkrankung in Intensivbehandlung (a critically ill patient who is given intensive care) und 2.2 wird so sediert, dass er aufweckbar und orientiert bleibt.
3. Diese technische Lehre bedarf in einigen Punkten näherer Erläute9 rung.
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a) Zur Bestimmung der in Merkmal 2.1 definierten Patientengruppe hat das Patentgericht als maßgeblich angesehen, dass der Patient intensivmedizinisch behandelt wird. Den Begriff "critically ill" hat es als Synonym verstanden, dem keine eigenständige Bedeutung zukomme. Diese Beurteilung ist in der Sache zutreffend.
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aa) Eine kritische Erkrankung ist nach dem im Kern übereinstimmenden Vorbringen der Parteien und den Stellungnahmen der von diesen beauftragten Gutachter ein lebensbedrohlicher Zustand, der eine sofortige intensivmedizinische Behandlung erforderlich macht. Angesichts dessen hat das Patentgericht die beiden Teilaspekte "kritische Erkrankung" und "intensive medizinische Behandlung" zu Recht als einander ergänzend und gleichbedeutend angesehen.
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Verfehlt wäre allerdings eine Auslegung, wonach allein der Aufenthalt eines Patienten auf einer Intensivstation ausschlaggebend ist, unabhängig von seinem Gesundheitszustand und der ihm zugedachten Behandlung. Von einem solchen Verständnis ist indes auch das Patentgericht nicht ausgegangen. Es hat vielmehr zu Recht den Umstand als maßgeblich angesehen, dass der Patient intensivmedizinisch behandelt wird. Ausgehend davon ist der Begriff "critically ill" zwar nicht völlig bedeutungslos, denn er bringt zum Ausdruck, dass der Patient einer solchen Behandlung bedarf. Dies hat aber auch das Patentgericht nicht anders gesehen. Seinen Ausführungen liegt zumindest stillschweigend die Annahme zugrunde, dass sich die intensivmedizinische Behandlung aufgrund des Zustands des Patienten als medizinisch erforderlich darstellt.
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bb) Ein Zustand dieser Art kann akut entstehen, etwa durch eine Infektion , einen Ausfall oder eine schwerwiegende Beeinträchtigung lebensnotwendiger Körperfunktionen oder eine Unfallverletzung, aber auch die Folge eines geplanten medizinischen Eingriffs sein, insbesondere einer schweren Operation. Die erfindungsgemäße Lehre erfasst alle diese Konstellationen.
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b) Eine Sedierung im Sinne des Merkmals 1 ist das Herbeiführen eines Zustands, in dem der Bewusstseinsgrad des Patienten so eingeschränkt ist, dass er auf die ungewohnte und häufig unangenehme Behandlungssituation möglichst nicht mit Angst, Aufregung oder Depression reagiert. Konkrete Anforderungen an den angestrebten Zustand - und damit mittelbar an den Sedierungsgrad - sind in Merkmal 2.2 definiert.
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Die Beschreibung des Streitpatents nimmt in diesem Zusammenhang auf die Ramsay-Skala Bezug, die in Figur 1 dargestellt ist und insgesamt sechs Stufen (von "1: ängstlich, aufgeregt oder unruhig" bis "6: schlafend, keine Reaktion" ) unterscheidet.
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Die Beschreibung lässt nicht eindeutig erkennen, welcher Stufe dieser Skala der in Merkmalsgruppe 4 definierte Zustand entspricht. Zum einen bestehen Übereinstimmungen mit der Stufe 4 (schlafend, aber schnelle Reaktion auf leichtes Klopfen auf die Glabella [Stirnbeinerhebung zwischen den Augenbrauen ] oder laute Ansprache), zum anderen wird bei der Beschreibung von Ausführungsbeispiel 2 als mindestens erforderlicher Sedationsgrad die Stufe 3 (reagiert auf Aufforderungen) angeführt (Abs. 37 f.); bei der Beschreibung von Ausführungsbeispiel 3 wird für Intubationen mindestens die Stufe 3 und für den Zustand nach Extubation mindestens die Stufe 2 (kooperativ, orientiert und ruhig) als erforderlich bezeichnet (Abs. 42).
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Vor diesem Hintergrund ist Merkmal 2.2 (arousable) nicht zwingend dahin zu verstehen, dass sich der Patient in einem Schlafzustand befinden muss. Es reicht vielmehr aus, wenn die Dexmedetomidin-Gabe dazu führt, dass der Patient in einem Zustand ist, in dem er ausschließlich auf Ansprache oder vergleichbare Reize reagiert und bei Anwendung dieser Mittel gegebenenfalls aus dem Schlaf oder einem schlafähnlichen Zustand erwacht.
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Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung hervorgehoben, dass die Verwendung von Dexmedetomidin eine mit anderen Sedierungsmitteln nicht erreichbare Wirkung erlaube, bei der der Patient weitgehend frei von Schmerzempfinden , Angst und Unruhe sei, ohne dass dies mit einer unerwünschten tiefen Sedierung verbunden sei, unter der die Ansprechbarkeit und Kooperationsbereitschaft des Patienten leide; eine Bezugnahme auf die Ramsay-Skala könne diese im Prioritätszeitpunkt nicht erwartbare Wirkungsweise nicht widerspiegeln.
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Dies mag zutreffen, erlaubt jedoch keine weitere Konkretisierung der erfindungsgemäßen Lehre. Merkmal 2.2 kann vielmehr lediglich entnommen werden , dass die Dexmedetomidin-Gabe so zu dosieren ist, dass bei dem intensivmedizinisch behandelten Patienten einerseits die gewünschte Sedierung erreicht , anderseits aber seine Ansprechbarkeit und Orientiertheit möglichst wenig beeinträchtigt wird.
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II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
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Der Gegenstand der erteilten Fassung des Streitpatents sei in der Veröffentlichung von Talke et al. (Effects of Perioperative Dexmedetomidine Infusion in Patients Undergoing Vascular Surgery, Anesthesiology 1995, 620-633, NiK3) vollständig offenbart. In NiK3 werde eine Studie zur perioperativen Verabreichung von Dexmedetomidin beschrieben. Die Patienten gehörten den Klassen III und IV der von der American Society of Anesthesiologists (ASA) vorgeschlagenen Klassifikation an, was eine schwere Allgemeinerkrankung und in Stufe IV zusätzlich eine ständige Lebensbedrohung voraussetze. Der Fachmann beziehe hierbei als selbstverständlich mit ein, dass zumindest die Patienten mit einer Aortenoperation postoperativ intensivmedizinisch betreut würden. NiK3 offenbare jedenfalls für den ersten Tag der postoperativen Phase eine Sedierung der Patienten durch Dexmedetomidin, und zwar dergestalt, dass die Patienten ge- schlafen hätten, aber leicht aufweckbar und in der Lage gewesen seien, ihr Schmerzempfinden anzugeben.
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Die erst in der mündlichen Verhandlung gestellten Hilfsanträge I bis III seien wegen Verspätung zurückzuweisen.
23
Der mit Hilfsantrag IV verteidigte Gegenstand sei demgegenüber patentfähig. Das darin zusätzlich vorgesehene Merkmal, wonach eine Ladungs- und eine Erhaltungsdosis verabreicht werden, sei in NiK3 nicht offenbart. Die Veröffentlichung von Aho et al. (Effect of Intravenously Administered Dexmedetomidine on Pain After Laparoscopic Tubal Ligation, Anesthesia & Analgesia 1991, 112-118, NiK2) offenbare nicht die Behandlung von Patienten mit kritischer Erkrankung. Die Publikation von Mirski et al. (Sedation for the critically ill neurologic patient, Critical Care Medicine 1995, 2038-2053, NiK11) enthalte keine Angaben zum Dosisregime.
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Ausgehend von NiK11 habe der Fachmann zwar Veranlassung gehabt, ergänzend auf NiK3 zurückzugreifen. Auch aus einer Kombination dieser Entgegenhaltungen habe sich aber nicht die Anregung ergeben, Dexmedetomidin mit der beanspruchten Plasmakonzentration von 0,1 bis 2 ng/ml mit einer Ladungs - und einer Erhaltungsdosis zu verabreichen. Auch NiK2 gebe keine Veranlassung zu einer solchen Dosierung. Der Veröffentlichung von Dyck et al. (The Pharmacokinetics and Hemodynamic Effects of Intravenous and Intramuscular Dexmedetomidine Hydrochloride in Adult Human Volunteers, Anesthesiology 1993, 813-820, NiK7) sei ein Hinweis auf die Behandlung von Patienten mit kritischer Erkrankung ebenfalls nicht zu entnehmen.
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Aus den Veröffentlichungen von Hassan et al. (Therapeutic Considerations in the Management of Agitated or Delirious Critically Ill Patients, Pharmacotherapy 1998, 113-129, NI5) und Aantaa et al. (Intramuscular dexmedetomidine , a novel alpha2-adrenoceptor agonist, as premedication for minor gynae- cological surgery, Acta Anaesthesiologica Scandinavica 1991, 283-288, NI4) ergäben sich keine weitergehenden Anregungen.
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III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren nur teilweise stand. Die Nichtigkeitsklage erweist sich als in vollem Umfang begründet.
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1. Wie auch das Oberlandesgericht Wien in dem österreichischen Patentnichtigkeitsverfahren angenommen hat (Urteil vom 11. Mai 2017 - 34 R 113/16m - zu 3.3), ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 entgegen der Auffassung des Patentgerichts allerdings neu. In NiK3 ist Merkmal 2 nicht offenbart.
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a) NiK3 berichtet über die Verabreichung von Dexmedetomidin an Patienten vor, während und nach einer Gefäßoperation.
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Einleitend wird dargelegt, operativer und postoperativer Stress führe unter anderem zu einer Stimulation des Sympathikus. Dies erhöhe den Noradrenalin- und Adrenalinspiegel im Plasma und bewirke damit eine Steigerung von Blutdruck und Herzfrequenz, was postoperative Komplikationen, insbesondere eine Ischämie nach sich ziehen könne. Klinische Studien hätten gezeigt, dass alpha2-Adrenozeptor-Agonisten bei der Abschwächung der perioperativen Stressreaktion von Nutzen sein könnten und Clonidin in diesem Zusammenhang antiischämisch wirken könne. Dexmedetomidin gehöre zu diesen Agonisten und habe eine zehnmal höhere Rezeptorselektivität als Clonidin. Bei gesunden Probanden habe es ähnlich wie Clonidin eine antinozizeptive und beruhigende Wirkung. Bei gesunden OP-Patienten erhöhe es die hämodynamische Stabilität; es verringere ferner den Narkosebedarf und schwäche die hyperdynamische Reaktion auf die Intubation ab. Um zu einer vorläufigen Bewertung der Wirkung bei Hochrisiko-OP-Patienten zu gelangen, sei die Infusion von Dexmedetomidin an Gefäßchirurgiepatienten in drei fortlaufend erhöhten Dosen untersucht worden.
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Als Ergebnis wird unter anderem mitgeteilt, nach einer einstündigen Infusion von Dexmedetomidin hätten sich die Herzfrequenz und der systolische Blutdruck im Vergleich zur Placebo-Gruppe signifikant verringert. Bei hoher Dosierung sei der systolische Blutdruck zunächst gestiegen und erst etwa fünf Minuten nach Beginn der Infusion gesunken.
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Nach der einstündigen Infusion seien alle Patienten mit mittlerer und hoher Dosierung eingeschlafen, aber leicht aufzuwecken gewesen. Während des zweiten postoperativen Tags sei keine Sedierung durch das Studienmedikament klinisch beobachtbar gewesen. Dies sei konsistent mit neueren Befunden zur Tachyphylaxie betreffend die Anästhesieeffekte von Dexmedetomidin bei Ratten.
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Die Werte der postoperativen Schmerzbewertung seien in allen Gruppen ähnlich gewesen. Beim postoperativen Morphiumbedarf habe es keinen Unterschied gegeben.
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b) Damit sind die Merkmale 2.1 und 2.2 zwar je für sich, aber nicht in der erfindungsgemäßen Kombination offenbart.
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aa) Den Angaben in NiK3 lässt sich nicht entnehmen, dass die in die Studie einbezogenen Patienten schon vor der Operation in einem Merkmal 2.1 entsprechenden Zustand waren.
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Im Hinblick auf das zugrunde gelegte Auswahlkriterium einer Herz- oder Gefäßerkrankung spricht NiK3 zwar von Hochrisiko-OP-Patienten. Angesichts der Art der Erkrankung spricht auch alles dafür, dass die betroffenen Patienten ohne die Operation über kurz oder lang einem lebensbedrohlichen Zustand ausgesetzt gewesen wären. Daraus ergibt sich aber nicht, dass die Patienten im Zeitpunkt der Operation bereits ein Stadium erreicht hatten, in dem eine sofortige intensivmedizinische Behandlung erforderlich war. Gegen eine solche Annahme spricht auch der Umstand, dass Patienten mit besonderen Risiken wie instabiler Angina oder nicht auswertbarem EKG von der Studie ausgeschlossen wurden.
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bb) Zu Recht hat das Patentgericht jedoch angenommen, dass jedenfalls ein Teil der Patienten nach der Operation intensivmedizinischer Behandlung bedurfte.
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Nach den Feststellungen des Patentgerichts entnimmt ein fachkundiger Leser der Angabe, dass Patienten an der Aorta operiert wurden, ohne weiteres, dass diese postoperativ einer intensivmedizinischen Betreuung bedurften.
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Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellungen begründen, zeigt die Beklagte mit der Berufung nicht auf. Der von ihr beauftragte Gutachter Prof. Dr. H. bestätigt in seinem erstinstanzlich eingereichten Gutachten vielmehr, dass Patienten nach Eingriffen an Aorta oder Halsschlagader routinemäßig postoperativ auf einer IntermediateCare - oder einer Intensivstation behandelt werden (Gutachten vom 8. Juli 2015, B2 S. 3). Dass nach der Einschätzung des Parteigutachters in einigen Fällen eine Behandlung auf einer Intermediate-Care-Station ausreichen kann, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Der Umstand, dass NiK3 keine näheren Angaben zur Intensität der postoperativen Behandlung macht, rechtfertigt nicht die Schlussfolgerung, dass alle in die dortige Studie einbezogenen Patienten nur dieses geringeren Grads an Betreuung bedurften.
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cc) NiK3 offenbart allerdings eine Sedierung der untersuchten Patienten auch für die Zeit nach der Operation und damit für den Zeitraum, in denen einige dieser Patienten intensivmedizinisch behandelt wurden.

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Die Ausführungen in NiK3, wonach die Patienten schliefen, aber leicht aufgeweckt werden konnten (NiK3 S. 627 und 631), beziehen sich ihrem Wortlaut nach zwar nur auf die Phase vor dem Anästhesieren. Aus den an beiden Stellen unmittelbar daran anschließenden Ausführungen, am Tag nach der Operation habe keine Sedierung festgestellt werden können, ergibt sich aber, dass die Patienten am Tag der Operation selbst auch postoperativ sediert waren.
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dd) Für den Zeitraum vor der Operation ist in NiK3 auch ein Ursachenzusammenhang zwischen der Verabreichung von Dexmedetomidin und dem präoperativ festgestellten Sedierungszustand offenbart.
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Dem steht nicht entgegen, dass den Patienten vor der Operation mit Lorazepam ein weiteres sedierend wirkendes Mittel verabreicht wurde. Entgegen den Ausführungen der Beklagten offenbart NiK3 die Verabreichung von Lorazepam nicht für einen zwei Stunden vor Beginn der Operation liegenden Zeitpunkt, sondern lediglich für den Abend vor dem Operationstag (NiK3 S. 621). Dass diese Verabreichung ausreicht, um am Folgetag auch nach der Operation noch eine Sedierung zu bewirken, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.
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Unabhängig davon ist der in Rede stehende Sedierungszustand in NiK3 nur für Patienten offenbart, denen Dexmedetomidin in mittlerer oder hoher Dosis verabreicht wurde. Daraus ergibt sich, dass dieser Zustand jedenfalls nicht allein durch die Gabe von Lorazepam verursacht worden sein kann.
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ee) Den Ausführungen in NiK3 lässt sich indes nicht eindeutig entnehmen , welcher Grad an postoperativer Sedierung am Tag der Operation zu be- obachten war und inwieweit dieser Zustand durch die Gabe von Dexmedetomidin verursacht wurde.

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Die vorsichtige Ausdrucksweise in NiK3 lässt erkennen, dass die Verfasser der Veröffentlichung sich insoweit nicht festlegen wollten. Vor diesem Hintergrund konnte der Fachmann nicht davon ausgehen, dass die in NiK3 für den Zustand vor der Operation geschilderten, Merkmal 2.2 entsprechenden Wirkungen von Dexmedetomidin ohne weiteres auch postoperativ eintreten.
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Zudem spricht die in NiK3 offenbarte Beobachtung, dass am Tag nach der Operation keine Sedierung mehr festzustellen war, eher dafür, dass die Wirkung schon am Tag der Operation nachgelassen hat. Auch vor diesem Hintergrund spricht der Umstand, dass NiK3 für die postoperative Phase am Tag der Operation keine ausdrücklichen Angaben enthält, gegen die Annahme, dass die postoperative Wirkung in jeder Hinsicht derjenigen entspricht, die vor der Operation festgestellt wurde.
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Der Umstand, dass die in NiK3 erwähnten Untersuchungen über die Tachyphylaxie (Wirkungsabnahme bei wiederholter Gabe) von Dexmedetomidin bei Ratten (Reid et al., Chronic Administration of an α2 Adrenergic Agonist Desensitizes Rats to the Anesthetic Effects of Dexmedetomidine, Pharmacology Biochemistry and Behavior 1994, 171-175, NI3) eine Wirkungsabnahme erst für den zweiten Tag zeigt, führt vor diesem Hintergrund nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Fachmann aufgrund der Bezugnahme in NiK3 alle Ausführungen in NI3 ohne weiteres mitgelesen hätte. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, ließen es die Angaben in NI3 allenfalls als möglich erscheinen, dass der in NiK3 für die Phase vor der Operation beschriebene Sedierungszustand auch postoperativ anhielt. Mangels konkreter Angaben in NiK3 ergibt sich daraus jedoch nicht unmittelbar und eindeu- tig, dass dieser Zustand in der dort beschriebenen Studie tatsächlich beobachtet worden ist.
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ff) Vor diesem Hintergrund fehlt es zudem an der Offenbarung eines zweckgerichteten Einsatzes von Dexmedetomidin zur Sedierung in der Phase der intensivmedizinischen Behandlung nach der Operation.
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Im Mittelpunkt der Ausführungen in NiK3 stehen die hämodynamischen Wirkungen von Dexmedetomidin. Dies schließt zwar nicht aus, dass das Medikament zugleich zum Zwecke der Sedierung verabreicht wird, zumal NiK3 die sedierende Wirkung von Clonidin und Dexmedetomidin erwähnt (NiK3 S. 620) und eine sedierende Wirkung von Dexmedetomidin für die Phase vor der Operation offenbart. Der Umstand, dass die sedierenden Wirkungen für die postoperative Phase nicht näher beschrieben werden, zeigt aber, dass solche Wirkungen nicht das Ziel der Verabreichung von Dexmedetomidin waren. Damit fehlt es an einem zweckgerichteten Einsatz im Sinne der Merkmale 1 und 2.2 des Streitpatents.
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2. Die Lehre des Patentanspruchs 1 war dem Fachmann - den das Patentgericht unangefochten als Team definiert hat, das einen Pharmazeuten und einen Intensivmediziner umfasst - jedoch durch den Stand der Technik nahegelegt.
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a) Wie das Patentgericht im Zusammenhang mit der Prüfung des Gegenstands des Hilfsantrags IV zutreffend angenommen hat, konnte der Fachmann als Ausgangspunkt auf die Arbeit von Mirski (NiK11) zurückgreifen, die sich mit der Sedierung kritisch kranker Neurologiepatienten befasst und einen Überblick über die hierzu vorliegende klinische und wissenschaftlichen Literatur gibt.
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In NiK11 wird ausgeführt, Patienten mit schwerer Erkrankung profitierten oftmals von einer Sedierung zur Optimierung ihrer Behandlung auf einer Intensivstation. Mit der Sedierung ließen sich Anxiolyse, Amnesie und Analgesie kombinieren. Insbesondere bei Neurologie-Patienten mit kognitiven, motorischen oder sensorischen Funktionsstörungen sollten Sedativa als wichtige Therapiehilfsmittel betrachtet werden. Die Sedierung ermögliche nicht nur einen angenehmeren Behandlungsverlauf, sondern könne auch zu einer optimalen neurologischen Evaluierung beitragen. Da die Behandlung auf die Bedürfnisse des einzelnen Patienten zugeschnitten werden müsse, könne der Einsatz einer einzelnen oder mehrerer Klassen von Sedativen erforderlich sein. Die Sedierung sollte auf die kleinstmögliche Dosis und die kürzestmögliche Dauer beschränkt werden. Da eine Titration wünschenswert sei, würden üblicherweise die Verwendung kurz wirkender Arzneimittel und die Verabreichung durch intermittierenden Bolus oder intravenöse Infusion empfohlen.
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Als geeignete Mittel werden in Tabelle 2 verschiedene Wirkstoffgruppen aufgeführt, nämlich Benzodiazepine, Opioide, Barbiturate und Neuroleptika, sowie Ketamin, Propofol und Clonidin. Als Mittel zur Beurteilung des Sedierungsgrads wird in Tabelle 3 eine modifizierte Ramsay-Skala vorgestellt.
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Die einzelnen Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppen werden sodann näher erörtert, wobei Benzodiazepine als die am häufigsten verwendete Klasse von Sedierungsmitteln bezeichnet werden. Sie würden hauptsächlich zur Anxiolyse und Amnesie verwendet und besäßen keine direkten analgetischen Eigenschaften. Vorteile lägen in der eingeschränkten Störung des zerebralen und systemischen Gefäßtonus, einer starken antikonvulsiven Wirkung und einem moderaten Rückgang des Bedarfs des zerebralen Stoffwechsels an Sauerstoff. Vorsicht sei hingegen bei Patienten mit hohem sympathetischen Tonus geboten. In der Intensivpflege würden Diazepam, Lorazepam und Midazolam verwendet.
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Als zweithäufigste, in erster Linie als Analgetika verwendete Sedierungsmittel werden Opioide bezeichnet, von denen Morphin, Meperidin, Oxycodon und Fentanyl hervorgehoben werden. Die direkten Wirkungen auf die intrakranielle Hämodynamik schienen geringfügig zu sein. Neben der analgetischen Wirkung reflektierten die neurophysiologischen Wirkungen vorwiegend die Folgen einer Atemdepression.
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Barbiturate würden nur noch selten zur Sedierung verabreicht, und ebenso heißt es von Neuroleptika, dass sie wegen vieler möglicher Nebenwirkungen nicht so häufig verwendet und nicht als Arzneimittel der ersten Linie zur Sedierung schwerkranker neurologischer Patienten empfohlen werden sollten.
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Propofol wird als reines Sedativum-Hypnotikum mit - wenn überhaupt - geringer analgetischer Wirkung bezeichnet. Wie Barbiturate induziere es eine dosisabhängige Bewusstseinsveränderung von leichter Sedierung bis zu allgemeiner Anästhesie. Es sei ein starkes Atemdepressivum und vermindere den systemischen Gefäßwiderstand, was zu signifikanter Hypotonie führen könne. Mehrere Nachteile von Propofol erforderten die Aufmerksamkeit des Arztes, der den Wirkstoff als Sedativum bei neurologischen Patienten in Erwägungziehe. Gleichwohl sei zu erwarten, dass sich mit wachsenden Erfahrungen eine bedeutsame Nische für Propofol ergeben werde.
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Ketamin sei ein kurzwirkendes intravenöses Anästhetikum, das eine rasche Hypnose mit tiefgründiger Amnesie induziere und im Gegensatz zu anderen Sedativa-Hypnotika selbst bei sub-anästhetischen Dosen für eine hervorragende Analgesie sorge. Die Verwendung als Sedativum bei Neurologiepatienten sei durch seine anderen Wirkungen auf das zentrale Nervensystem dennoch stark eingeschränkt.
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Als letzte Wirkstoffgruppe werden die Alpha2-Adrenozeptor-Agonisten vorgestellt. Sie führten zu einer Reduzierung der zentralen Sympathikusaktivität und zu einer ausgeprägten Sedierung und Analgesie. Der am besten bekannte Stoff aus dieser Gruppe sei Clonidin. Die sympathikolytischen und sedativen Eigenschaften von Clonidin würden seit langem von Akutmedizinern genutzt, um Entzugserscheinungen zu mildern; der anxiolytische Effekt konkurriere mit demjenigen von Benzodiazepinen, und in Tierversuchen und klinischen Studien sei eine starke analgetische Wirkung nachgewiesen worden. In neuerer Zeit seien Clonidin und Dexmedetomidin, ein stärker selektiver Alpha2Adrenozeptor -Agonist, der sich noch in klinischen Tests befinde, angewendet worden, um den intraoperativen Anästhesiebedarf zu senken und die Stressantwort auf eine chirurgische Reizung abzustumpfen. Bei postoperativen Patienten seien profunde sedative und analgetische Eigenschaften nachgewiesen worden.
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Die Verwendung von Alpha2-Adrenozeptor-Agonisten zur Sedierung von Neurologiepatienten sei unter mehreren Gesichtspunkten vorteilhaft. Die sedierende Wirkung gehe nicht mit psychischen Beeinträchtigungen einher, wie dies bei Ketamin und sogar Benzodiazepinen der Fall sei. Unter geeigneten Umständen hätten die kombinierten anxiolytischen und analgetischen Wirkungen das Potential, Polypharmazie - d.h. den Einsatz mehrerer Arzneimittel - entbehrlich zu machen. Eine Verringerung des zentralen sympathetischen Ausflusses führe zu einer Abnahme des systemischen Gefäßwiderstands mit typischerweise verbesserter hämodynamischer Stabilität. Diese potentiellpositiven Wirkungen würden durch einige negative Eigenschaften leicht abgeschwächt. So nehme der mittlere arterielle Druck ab, was unter Umständen aber auch ein erwünschtes therapeutisches Ziel sein könne.
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b) Dem konnte der Fachmann entnehmen, dass die auch in der Streitpatentschrift erwähnte neuere Tendenz in der Medizin, bei Intensivpatienten auf einen geringeren Sedierungsgrad zu setzen, insbesondere auch bei schwerkranken Neurologiepatienten von Bedeutung war. Er wurde auch darauf hingewiesen , dass die Sedierung auf den einzelnen Patienten abzustimmen ist und gegebenenfalls unterschiedliche Aspekte der Sedierung im Vordergrund stehen.
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Vor diesem Hintergrund wurden dem Fachmann die Alpha2Adrenozeptor -Agonisten Clonidin und Dexmedetomidin als Vertreter einer für die Sedierung kritisch kranker Neurologiepatienten in Intensivbehandlung jedenfalls in Betracht zu ziehenden Wirkstoffgruppe vor Augen geführt. Dem musste der Fachmann umso mehr Beachtung schenken, als dieser im Vergleich mit den nach der Darstellung in der NiK11 am häufigsten verwendeten Benzodiazepinen und Opioiden Vorteile zugeschrieben wurden, die gegebenenfalls die Kombination mehrerer Sedativa entbehrlich machen und damit unerwünschte Wechselwirkungen vermeiden konnten.
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Befasste sich der Fachmann aufgrund dessen näher mit den mit Dexmedetomidin gemachten Erfahrungen, fand er in der NiK3 dessen Eignung zu einer Sedierung bestätigt, bei der der Patient wie gewünscht ansprechbar und orientiert bleibt, und die zudem, wie bereits in der NiK11 erwähnt, mit einer verbesserten hämodynamischen Stabilität einhergeht.
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Auch der NiK6, in der Wirkungen und Einsatzgebiete der alpha2-Adrenozeptor -Agonisten Clonidin und Dexmedetomidin vorgestellt werden, konnte er entnehmen, dass nach einer Studie Patienten, denen im Vorfeld einer aortokoronaren Bypassoperation oral Clonidin verabreicht worden war, vor der Narkose eine deutliche sedative Wirkung zu beobachten war. Nach einer zusätzlichen Clonidingabe hätten die Patienten signifikant weniger Sufentanil benötigt; außerdem hätten sie früher extubiert werden können (NiK6 S. 5).
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Aus dem Umstand, dass die erfindungsgemäße Sedierung, wie ausgeführt , in der NiK3 nur für den präoperativen Zustand der Patienten beschrieben wird, die nicht die Voraussetzungen des Merkmals 2.1 erfüllten, ergibt sich dabei nichts zugunsten der Beklagten. Denn weder die NiK3 und die NiK11 noch der sonstige Stand der Technik bieten einen Anhalt für die Annahme, dass der Fachmann hieraus auch nur Zweifel an der Eignung von Dexmedetomidin auch zur Sedierung kritisch kranker Patienten ableiten musste. Vielmehr standen ihm hierfür grundsätzlich dieselben Sedativa zur Verfügung, die er auch sonst einsetzen konnte, und demgemäß lehrt auch die NiK3, wie ausgeführt, die perioperative Dexmedetomidin-Gabe und lässt lediglich offen, inwieweit die postoperative Sedierung - auch - durch Dexmedetomidin der präoperativen entsprach.
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Zudem ergab sich aus der NI5, in der über Möglichkeiten zur Behandlung von erregten oder im Delirium befindlichen Patienten auf der Intensivstation berichtet und als neuere Wirkstoffe unter anderem alpha2-AndrenozeptorAgonisten vorgestellt werden, angesichts der Fokussierung auf die intensivmedizinische Behandlung von Patienten mit kritischer Erkrankung ein konkreter Hinweis gerade auch auf die Verwendung im intensivmedizinischen Bereich.
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c) Die erfindungsgemäße Lehre war dem Fachmann damit auch dann nahegelegt, wenn er die besonders vorteilhafte Wirkungsweise von Dexmedetomidin , die eine wirksame Sedierung mit einer besonders ausgeprägten Ansprechbarkeit und Aufrechterhaltung der Orientiertheit des Patienten verbindet, nicht erkennen konnte. Denn auch ohne diese Erkenntnis musste er zur Sedierung kritisch kranker (Neurologie-)Patienten in Intensivbehandlung aus den ihm zur Verfügung stehenden Wirkstoffgruppen ein Sedativum auswählen, das ihm für den zu behandelnden Patienten unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse als das geeignetste erschien. Diese Wahl musste nicht zwingend auf Dexmedetomidin fallen, aber sie konnte ohne weiteres hierauf fallen, zumal diesem Wirkstoff, wie ausgeführt, Vorteile zugeschrieben wurden, die andere Wirkstoffgruppen jedenfalls in der Kombination nicht in gleicher Weise aufwiesen.
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Aus diesem Grund vermag der Senat auch der Wertung des Oberlandesgerichts Wien nicht beizutreten, das die Bejahung der erfinderischen Tätig- keit damit begründet, dass die Dexmedetomidin eigene Qualität der Sedierung eine neue technische Wirkung darstelle, deren Erkenntnis oder Entdeckung ein erfinderischer Beitrag zum Stand der Technik sei (OLG Wien aaO zu 4.3). Eine besondere Sedierungsqualität stellte für den Fachmann, der Dexmedetomidin als naheliegende Auswahl aus den ihm zur Verfügung stehenden Sedierungsmitteln heranzog, vielmehr einen Bonus-Effekt dar, der nicht vorhersehbar gewesen sein mag, gleichwohl aber das Ergebnis fachmännischen Handelns war (vgl. BGH, Urteil vom 10. Dezember 2002 - X ZR 68/99, GRUR 2003, 317, 320 - Kosmetisches Sonnenschutzmittel I; Urteil vom 10. September 2009 - Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 Rn. 41 - Escitalopram; Urteil vom 15. April 2010 - Xa ZR 28/08, GRUR 2010, 607 Rn. 80 - Fettsäurezusammensetzung).
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3. Über die Hilfsanträge I bis III ist nicht zu entscheiden. Die Beklagte stellt diese Hilfsanträge in der Berufungsinstanz nur für den Fall, dass der Senat zu der Auffassung gelangt, die Patienten der in NiK3 offenbarten Studie hätten bereits vor der Operation an einer kritischen Erkrankung im Sinne von Merkmal 2.1 gelitten. Diese Bedingung ist nicht eingetreten.
70
4. Der mit Hilfsantrag IV verteidigte Gegenstand ist entgegen der Auffassung des Patentgerichts ebenfalls nicht patentfähig.
71
a) Hilfsantrag IV sieht im Vergleich zur erteilten Fassung folgende zusätzlichen Merkmale vor: 3. Der Stoff wird intravenös verabreicht, und zwar 3.1 mit einer Ladungsdosis und einer Erhaltungsdosis und 3.2 in einer solchen Menge, dass eine Plasmakonzentration von 0,1 bis 2 ng/ml erreicht wird.
72

b) Aus Merkmal 3.1 ergibt sich, dass Dexmedetomidin in zwei unterschiedlichen Dosierungen verabreicht wird, nämlich in einer ersten Dosis, die dazu dient, die nach Merkmal 3.2 anzustrebende Plasmakonzentration zu erreichen , und einer zweiten Dosis, die dazu dient, diese Konzentration zu erhalten.
73
Die Höhe der Dosierung bleibt dem Fachmann überlassen. Nach dem Wortlaut des Anspruchs ist es nicht ausgeschlossen, dass die Ladungsdosis geringer ist als die Erhaltungsdosis. In der Regel wird jedoch die Dosis, die benötigt wird, um die Plasmakonzentration zu erhöhen, höher sein als die Dosis, die zum Halten einer erreichten Konzentration erforderlich ist.
74
c) Die Verabreichung mittels einer Ladungsdosis und einer niedrigeren Erhaltungsdosis war dem Fachmann durch NiK7 nahegelegt.
75
aa) In NiK7 wird über die Verabreichung von Dexmedetomidin-Hydrochlorid an erwachsene Freiwillige berichtet.
76
Nach den Ausführungen in NiK7 erhielten die Probanden eine fünfminütige Infusion mit einer Dosierung von 2 µg/kg. Ausweislich der Darstellung in Figur 1 stieg die Plasmakonzentration bis zum Ende der Infusion auf rund 10 ng/ml an und sank innerhalb der nächsten zehn Minuten auf einen weitgehend konstanten Wert im Bereich zwischen 1 und 5 ng/ml.
77
Bei der Diskussion der Ergebnisse wird ausgeführt, hämodynamische Veränderungen nach intravenöser Verabreichung machten den Einsatz von Dexmedetomidin als schnelle intravenöse Infusion oder Bolus unmöglich. Als Alternative komme die Verabreichung über eine computergesteuerte Infusionspumpe in Betracht, was aber eine kompartimentale pharmakokinetische Analyse erforderlich mache. Einfacher seien langsame intravenöse Infusionen oder intramuskuläre Injektionen (NiK7 S. 818). Im Hinblick auf die beobachteten Unterschiede bei den hämodynamischen Profilen könne es erstrebenswert sein, eine Plasmakonzentration unterhalb von 1,0 ng/ml aufrechtzuerhalten. Eine Konzentration von 1,0 ng/ml lasse sich mit einer Infusionsrate von 0,511 µg/min erreichen. Um diese Konzentration nach weniger als 19,25 Stunden zu erreichen , könne eine höhere Anfangsdosis, gefolgt von einer Erhaltungsinfusion, verabreicht werden (NiK7 S. 819).
78
bb) Daraus ergab sich entgegen der Auffassung des Patentgerichts die Anregung, auch für die Anwendung bei kritisch kranken Patienten mit intensivmedizinischer Betreuung eine Anfangsdosis und eine niedrigere Erhaltungsdosis in Betracht zu ziehen.
79
So ermöglicht die in NiK3 eingesetzte Infusionspumpe (Stanpump) eine computergesteuerte Infusion, wie sie in NiK7 als zwar aufwendig, aber geeignet in Betracht gezogen wird. Angesichts des Umstands, dass NiK3 keine Angaben zur Infusionsrate enthält, musste sich der Fachmann darüber klar werden, in welcher Weise er diese Pumpe einsetzte. Hierzu bot es sich an, auf die Erkenntnisse aus NiK7 zurückzugreifen.
80
Das Patentgericht weist zwar zutreffend darauf hin, dass kritisch kranke Patienten gegenüber gesunden Patienten eine abweichende Pharmakokinetik und -dynamik aufweisen. Der Fachmann konnte deshalb nicht erwarten, dass die in NK7 offenbarten Erkenntnisse unbesehen auf den Anwendungsbereich der intensivmedizinischen Behandlung übertragbar waren. Ebenso wenig ergaben sich aber aus NiK7 oder sonstigen Entgegenhaltungen verlässliche Anhaltspunkte dafür, dass eine langsame Infusion mit fester Rate für diesen Anwendungsfall geeignet ist. Auch nach dem Vorbringen der Beklagten muss ein geeignetes Verabreichungsschema für jeden Wirkstoff individuell ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund hatte der Fachmann Anlass, beide in NiK7 als geeignet bezeichneten Vorgehensweisen auch für die intensivmedizinische Behandlung in Betracht zu ziehen.
81
Dass eine schnelle intravenöse Verabreichung in NiK7 als nicht möglich bezeichnet wird, führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Diese Ausführungen beziehen sich auf Verabreichung der gesamten Menge innerhalb von fünf Minuten, nicht aber auf die auch in NiK7 als geeignet bezeichnete langsame Infusion mit zwei unterschiedlichen Raten.
82
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO sowie § 110 Abs. 8 PatG in Verbindung mit § 516 Abs. 3 ZPO.
83
Die Streithelferin ist gemäß § 101 Abs. 2 ZPO an den Kosten des Rechtsstreits zu beteiligen, weil sie gemäß § 69 Abs. 1 ZPO bis zur Rechtsmittelrücknahme als Streitgenossin der Klägerin anzusehen ist (vgl. BGH, Beschluss vom 13. Mai 2014 - X ZR 25/13, GRUR 2014, 911 Rn. 27 - Sitzgelenk).
Meier-Beck Hoffmann Kober-Dehm
Marx Rombach
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.03.2017 - 3 Ni 14/15 (EP) -

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(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

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(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung um

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(1) Die durch eine Nebenintervention verursachten Kosten sind dem Gegner der Hauptpartei aufzuerlegen, soweit er nach den Vorschriften der §§ 91 bis 98 die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat; soweit dies nicht der Fall ist, sind sie dem Nebeninte

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(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend. (2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über d

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(1) Der Berufungskläger kann die Berufung bis zur Verkündung des Berufungsurteils zurücknehmen. (2) Die Zurücknahme ist dem Gericht gegenüber zu erklären. Sie erfolgt, wenn sie nicht bei der mündlichen Verhandlung erklärt wird, durch Einreichung

Zivilprozessordnung - ZPO | § 69 Streitgenössische Nebenintervention


Insofern nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts die Rechtskraft der in dem Hauptprozess erlassenen Entscheidung auf das Rechtsverhältnis des Nebenintervenienten zu dem Gegner von Wirksamkeit ist, gilt der Nebenintervenient im Sinne des § 61 al

Patentgesetz - PatG | § 110


(1) Gegen die Urteile der Nichtigkeitssenate des Patentgerichts (§ 84) findet die Berufung an den Bundesgerichtshof statt. (2) Die Berufung wird durch Einreichung der Berufungsschrift beim Bundesgerichtshof eingelegt. (3) Die Berufungsfrist b

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Bundesgerichtshof Urteil, 10. Dez. 2002 - X ZR 68/99

bei uns veröffentlicht am 10.12.2002

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 68/99 Verkündet am: 10. Dezember 2002 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein Ko

Bundesgerichtshof Beschluss, 13. Mai 2014 - X ZR 25/13

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BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X Z R 2 5 / 1 3 vom 13. Mai 2014 in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Sitzgelenk ZPO 516 Abs. 1 Eine Berufung kann nur zurückgenommen werden, solange das Berufungsverfah

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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 68/99 Verkündet am:
10. Dezember 2002
Potsch
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
Kosmetisches Sonnenschutzmittel
EPÜ Art. 56
Synergistische Effekte, die über die bloße Summenwirkung einer aus mehreren
Stoffen zusammengesetzten Mischung hinausgehen, können als Anzeichen für erfinderische
Tätigkeit gewertet werden. War die Kombination dem Fachmann durch
den Stand der Technik nahegelegt, vermag ein zusätzlicher, wenn auch unerwarteter
und überraschender Effekt die erfinderische Leistung der Kombination allein nicht zu
begründen.
BGH, Urt. v. 10. Dezember 2002 - X ZR 68/99 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 10. Dezember 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,
die Richter Prof. Dr. Jestaedt und Scharen, die Richterin Mühlens und den
Richter Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 5. November 1998 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 555 460 (Streitpatents), das am 25. August 1992 unter Inanspruchnahme der Priorität der französischen Patentanmeldung vom 29. August 1991 angemeldet worden ist. Das in der Verfahrenssprache Französisch veröffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Patent - und Markenamt unter der Nummer 692 02 759 geführt wird, betrifft ein "Kosmetisches Sonnenschutzmittel" und umfaßt 23 Patentansprüche.
Die Patentansprüche 1 und 23 in der erteilten Fassung lauten in deutscher Übersetzung:
"1. Kosmetische Filter-Zusammensetzung, dadurch gekennzeich- net, daß sie, in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium, mindestens ein Nanopigment von Metalloxiden, ausgewählt aus Oxiden des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, mit einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm und mindestens einen aus fettlöslichen Polymeren mit Kohlenwasserstoffstruktur und aus Polymeren mit SiloxanStruktur polymeren Träger mindestens einer ultraviolette Strahlungsanteile absorbierenden Gruppierung enthält. 23. Kosmetisches Verfahren zum Schutz der menschlichen Haut und der Haare vor ultravioletter Strahlung von Wellenlängen von 280 bis 400 nm, dadurch gekennzeichnet, daß man auf die Haut oder die Haare eine wirksame Menge einer kosmetischen Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 1 bis 22 aufträgt." Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 22 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.
Die Klägerin hat gegen die Patentansprüche 1 bis 6 und 12 bis 23 Teilnichtigkeitsklage erhoben, soweit diese kosmetische Zusammensetzungen betreffen , die als polymeren Träger allein ein Polymer mit Siloxan-Struktur enthalten. Die Klägerin hat geltend gemacht, in diesem Umfang seien die Gegenstände des Streitpatents nicht neu und beruhten nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
In der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte eine neue Fassung der angegriffenen Patentansprüche 1 bis 6 und 12 bis 23 überreicht.
Die Klägerin hat beantragt, das europäische Patent 0 555 460 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 6 und 12 bis 23 mit Wirkung für die Bundesrepublik
Deutschland insoweit für nichtig zu erklären, als sie über den Umfang der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 bis 6 und 12 bis 23 hinausgehen. Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und das Streitpatent hilfsweise in beschränktem Umfang verteidigt.
Das Bundespatentgericht hat der Teilnichtigkeitsklage stattgegeben und das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit dieses über die Ansprüche in der neuen Fassung hinausgeht.
Mit ihrer Berufung hat die Beklagte das Streitpatent entsprechend ihren bisherigen Hilfsanträgen im Umfang ihrer (neu formulierten) Ansprüche 24 bis 38 verteidigt und beantragt,
unter Aufhebung des angefochtenen Urteils und unter Abweisung der Klage im übrigen das europäische Patent 0 555 460 im Umfang der neuen Patentansprüche 1 bis 38 aufrechtzuerhalten, und zwar die Ansprüche 24 bis 38 in folgender Fassung: 24. Kosmetische Filter-Zusammensetzung, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie, in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium, mindestens ein Nanopigment von Metalloxiden, ausgewählt aus Oxiden des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, mit einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm, und mindestens ein Polymer mit Siloxanstruktur, das mindestens eine ultraviolette Strahlungsanteile-absorbierende Gruppierung trägt, enthält, wobei das Polymer mit Siloxan-Struktur ein Diorganpolysiloxan ist, das in seinem Molekül mindestens eine Einheit der Formel aufweist:
R’a ‰ X-Si-O 3-a (VI)

2

worin gilt: R' bedeutet eine gesättigte oder ungesättigte C1-30Kohlenwasserstoffgruppe , eine halogenierte C1-8Kohlenwasserstoffgruppe oder eine Trimethylsilyloxygruppe, a = 1 oder 2, X = -A-Y, worin A ein aliphatischer oder aromatischer zweiwertiger Kohlenwasserstoffrest mit mindestens zwei Kohlenstoffatomen ist, der gegebenenfalls ein oder mehrere Sauerstoffatome aufweist, und Y den Rest eines Moleküls darstellt, das die UV-Strahlung filtert , welcher ein 2-(2'-Hydroxyphenyl)benztriazolrest ist, der nicht substituiert ist oder an einem der aromatischen Kerne C1-8-Alkyl-, C2-8-Alkenyl-, Halogen-, Alkoxy-, Carboxy-, Hydroxyoder Amino-Substituenten aufweist. 25. Kosmetische Zusammensetzung gemäß Anspruch 24, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Nanopigmente der Metalloxide einen Durchmesser von 5 bis 50 nm aufweisen. 26. Kosmetische Zusammensetzung gemäß Anspruch 24 oder 25, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Metalloxid Titanoxid ist. 27. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 26, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Nanopigment der Metalloxide ein umhülltes Pigment ist, das einem oder mehreren Oberflächenbehandlungsverfahren chemischer, elektronischer , mechanochemischer oder mechanischer Art mit Verbindungen unterzogen worden ist, die aus Aminosäuren, Bienenwachs , Fettsäuren, Fettalkoholen, anionischen oberflächenaktiven Mitteln, Lecithinen, Natrium-, Kalium-, Zink-, Eisen- oder Aluminiumsalzen von Fettsäuren, Metallalkoxiden, Polyethylen, Siliconen, Proteinen, Alkanolaminen, Siliziumoxiden, Metalloxiden und aus Natriumhexametaphosphat ausgewählt sind. 28. Kosmetische Zusammensetzung gemäß Anspruch 27,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das umhüllte Na- nopigment aus Metalloxiden ein Pigment aus Titanoxid ist, das mit Kieselsäure, Kieselsäure und Aluminiumoxid, Kieselsäure und Eisenoxid, Aluminiumoxid und Silicon, Aluminiumoxid, Aluminiumoxid und Aluminiumstearat, Aluminiumoxid und Aluminiumlaurat , Eisenoxid und Eisenstearat, Zinkoxid und Zinkstearat , Kieselsäure und Aluminiumoxid und Silicon, Kieselsäure und Aluminiumoxid und Aluminiumstearat und Silicon, Triethanolamin, Stearinsäure oder mit Natriumhexametaphosphat umhüllt ist. 29. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 28, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie 0,1 bis 15 vorzugsweise 0,5 bis 10 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, mindestens eines Nanopigments aus Metalloxiden enthält. 30. Kosmetische Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 24 bis 29, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Diorganopolysiloxan zusätzlich Einheiten mit der Formel umfaßt: R'a ½ R'b - SiO 4-b (VII) und Z-Si-O 3-a (VIII)
2
2 worin R' und a die in Anspruch 12 angegebenen Bedeutungen haben, b eine ganze Zahl gleich 1, 2 oder 3 ist, Z = -O-Y, worin Y dieselbe Bedeutung wie in Anspruch 12 hat, und wobei mindestens 40 % der Anzahl der Reste R' den Methylrest bedeuten. 31. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 30, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie ein Polydimethylsiloxan mit gepfropfte(m)(n) 2-(3'-Trimethylen-5'-methyl2' -hydroxyphenyl)benztriazol-Rest(en) enthält. 32. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Anprüche 24 bis 31, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie 0,1 bis 15 vor- zugsweise 0,5 bis 10 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, mindestens eines polymeren Filterstoffes mit Siloxan-Struktur enthält. 33. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 32, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Gewichtsverhältnis Nanopigment(e)/polymere(r) Filterstoff(e) 0,1 bis 10 und vorzugsweise 0,5 bis 5 beträgt. 34. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 33, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie eine Zusammensetzung zum Schutz der menschlichen Haut oder ein Sonnenschutzmittel darstellt und in Form einer Lotion, verdickten Lotion, eines Gels, Öls, einer bläschenartigen Dispersion, einer Creme, Milch, eines Puders, Feststoffstäbchens, Schaums oder eines Spray-Produkts vorliegt. 35. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 33, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie eine Zusammensetzung zum Schminken der Wimpern, Augenbrauen oder der Haut darstellt und in fester oder pasteuser, wasserfreier oder wässriger Form einer Emulsion, Suspension oder bläschenartigen Dispersion vorliegt. 36. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 33 zur Verwendung zum Schutz der Haare vor ultravioletten Strahlen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie in Form eines Shampoo, einer Lotion, eines Gels oder einer Zusammensetzung zur Spülung, zur Aufbringung vor oder nach einer Shampoonierung , vor oder nach einer Färbung oder Entfärbung, vor, bei oder nach einer Dauerwelle oder einem Ausfrisieren, in Form einer Lotion oder eines Gels zum Frisieren oder Behandeln , einer Lotion oder eines Gels zum Bürsten oder zur Wellengebung , eines Lacks für die Haare, einer Zusammensetzung zur Dauerwelle oder zum Ausfrisieren, zur Färbung oder Entfärbung der Haare vorliegt.
37. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 36, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie zusätzlich kosmetische Hilfsstoffe enthält, ausgewählt aus Fettkörpern, organischen Lösungsmitteln, Siliconen, Verdickungsmitteln, weichmachenden Mitteln, solaren Filterstoffen für UV-A, UV-B oder eine lange Wellenbande, Antischaummittelen, hydratisierenden Mitteln, Parfüm-Produkten, Konservierungsstoffen, oberflächenaktiven Mitteln, Beladungsmitteln, Sequestriermitteln, anionischen, kationischen, nicht-ionischen oder amphoteren Polymeren oder aus deren Mischungen, Treibmitteln, alkalisch oder sauer machenden Mitteln, Färbemitteln und aus Pigmenten von Metalloxiden mit einer Korngröße von 100 bis 20000 nm. 38. Kosmetisches Verfahren zum Schutz der menschlichen Haut und der Haare vor ultravioletter Strahlung von Wellenlängen von 280 bis 400 nm, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß man auf die Haut oder die Haare eine wirksame Menge einer kosmetischen Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 37 aufträgt. Die Klägerin bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.
Prof. Dr. L. , , hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat ein Privatgutachten von Dr. J. F. sowie Versuchsprotokolle vorgelegt.

Entscheidungsgründe:


Gegenstand des Berufungsverfahrens sind ausschließlich die von der Beklagten neu formulierten Patentansprüche 24 bis 38 des Streitpatents. Sie waren Gegenstand der im Verfahren vor dem Bundespatentgericht gestellten Hilfsanträge der Beklagten und sind gegenüber dem Ausspruch der Teilnichtigerklärung des Bundespatentgerichts weiter eingeschränkt. Soweit die Beklagte das Urteil des Bundespatentgerichts nicht angefochten hat, verbleibt es bei der Teilnichtigerklärung des Streitpatents. Die Berufung der Beklagten hat keinen Erfolg.
I.1. Das Streitpatent betrifft eine kosmetische Zusammensetzung, die ultraviolette Strahlung filtert und die in Abmischung mindestens ein Nanopigment eines Metalloxids sowie mindestens ein fettlösliches Polymer enthält.
Die nicht sichtbare ultraviolette Strahlung der Sonne (UV-Licht) schädigt bei längerer Einwirkung die Haut. Für die typische Erscheinung des "Sonnenbrandes" (Hautrötung, Erythem) sind in erster Linie die kürzerwelligen, energiereichen UV-B-Strahlen verantwortlich (280 bis 320 nm). Das längerwellige, energieärmere UV-A-Licht (320 bis 400 nm) kann allerdings auf Grund seiner höheren Intensität zu Langzeitschäden führen, die kurzfristig nicht offenbar werden, wie Hautalterung, chronische Lichtschäden und Hautkrebs. Seit langem wird hoher Schutz im UV-B-Bereich gefordert, da durch die Verringerung der Ozonschicht UV-Strahlen verstärkt auf die Erdoberfläche auftreffen und auch UV-B-Strahlen Langzeitschäden verursachen können. Zum Schutz gegen UV-A-Strahlen waren bisher organische Filter bekannt. Es wurde befürchtet, daß diese organischen Substanzen bei einer Konzentrationserhöhung zum Zwecke eines verstärkten Schutzes in merklichen Mengen die Haut passieren
und vom Gesamtorganismus resorbiert werden könnten. Mögliche unerwünschte Wirkungen für den Anwender waren nicht auszuschließen.
Nach den Angaben der Streitpatentschrift (S. 2 Z. 3 bis 8 der deutschen Übersetzung) sind Sonnenschutzmittel auf der Basis polymerer siloxanischer Trägerstoffe bekannt, die den ultravioletten Anteil absorbieren und den Vorteil aufweisen, das Eindringen der Filterstoffverbindungen in den Organismus herabzusetzen und sogar zu unterdrücken. Ebenso bekannt sind kosmetische Zusammensetzungen , die Metalloxide wie z.B. Titanoxid enthalten (S. 2 Z. 9 bis 11) und infolge ihrer Diffusions- und Reflexionseigenschaften über einen großen Bandbereich als Sonnenschutzmittel geeignet sind. Solche Zusammensetzungen haben jedoch den Nachteil, daß ihre Wirksamkeit gegen ultraviolette Strahlungen bei empfindlicher oder kontinuierlich der Sonnenstrahlung ausgesetzter Haut unzureichend ist (S. 2 Z. 11 bis 17).
2. Das Streitpatent will eine kosmetische Zusammensetzung zur Verfügung stellen, die eine verbesserte Schutzwirkung gegenüber ultravioletter Strahlung in einem Wellenlängen-Bereich von 280 bis 400 nm (UV-B- und UV-A-Bereich) aufweist, und ein Verfahren hierzu.
3. Patentanspruch 24 beschreibt eine kosmetische Filterzusammensetzung ,
(1)
die in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium mindestens ein Nanopigment von Metalloxiden enthält, (1.1) das ausgewählt ist aus Oxiden des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, (1.2) mit einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm und
(2)
die mindestens ein Polymer mit Siloxanstruktur enthält, (2.1) das mindestens eine ultraviolette Strahlungsanteile absorbierende Gruppierung trägt, (2.2) wobei das Polymer mit Siloxan-Struktur ein Diorganpolysiloxan ist, (2.3) das in seinem Molekül mindestens eine Einheit der Formel aufweist R'a ½ X-Si-O 3-a (VI)

2

worin gilt: (2.3.1) R' bedeutet eine gesättigte oder ungesättigte C1-30-Kohlenwasserstoffgruppe, eine halogenierte C1-8-Kohlenwasserstoffgruppe oder eine Trimethylsilyoxygruppe , (2.3.2) a = 1 oder 2, (2.3.3) X = -A-Y, (2.3.3.1) worin A ein aliphatischer oder aromatischer zweiwertiger Kohlenwasserstoffrest mit mindestens zwei Kohlenstoffatomen ist, der gegebenenfalls ein oder mehrere Sauerstoffatome aufweist, und (2.3.3.2) Y den Rest eines Moleküls darstellt, das die UVStrahlung filtert, (2.3.3.2.1) welcher ein 2-(2'-Hydroxyphenyl)benztriazolrest ist, der nicht substituiert ist oder (2.3.3.2.2) an einem der aromatischen Kerne C1-8-Alkyl-, C2-8Alkenyl -, Halogen-, Alkoxy-, Carboxy-, Hydroxy- oder Amino-Substituenten aufweist. 4. Nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen erkannte der Durchschnittsfachmann, ein Diplomchemiker, Pharmazeut oder Diplom-Biologe, der sich in das spezielle Fachgebiet der Kosmetik (Kosmetologie) intensiv eingearbeitet hat, daß Patentanspruch 24 des Streitpatents das technische Problem eines erwünschten hohen UV-Schutzes durch Kombination von zwei Komponenten löst: Als (anorganischer) UV-B-Filter werden partikuläre Metalloxide, z.B. Oxide des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, mit einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm (Nanopigmente) in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium einge-
setzt. Derartige Metalloxide zählen zu den Substanzen, die nicht in gelöster, sondern in partikulärer Form den Lichtschutz erbringen. Die hochdispersiven Metalloxide bewirken Reflexion, Absorption und Streuung der UV-Strahlen, wobei Teilchengrößen über 100 nm zur Reflexion des einstrahlenden Lichts und Teilchengrößen von weniger als 100 nm zur Absorption oder Streuung führen. Wie der Gutachter Dr. F. in seinem Gutachten (S. 5 f. der deutschen Übersetzung ) verdeutlicht hat, verändert eine Verminderung der Teilchengröße die Absorptionskurve. Mit verringerter Teilchengröße vermindert sich die Absorption des sichtbaren Lichts; die UV-A-Absorption nimmt ab und die UV-B-Absorption zu. Titandioxid, wie im Streitpatent beschrieben, ist deshalb als überwiegendes UV-B-Sonnenschutzmittel mit Breitbandspektrumschutz zu klassifizieren.
Als zweite Komponente wird ein (organischer) Polymer-Sonnenschutzfilter mit Siloxan-Struktur (C-Si-O) vom Typ des Diorganopolysiloxan eingesetzt, das z.B. als chemisch daran gebundenen Chromophor das UV-Filtermolekül 2-(2'-Hydroxyphenyl)benztriazol oder Derivate davon (im folgenden als Benztriazol bezeichnet) trägt. Der organische Polymer-Sonnenschutzfilter ist ebenfalls ein Breitbandsonnenschutzmittel in den UV-A- und UV-BWellenlängenbereichen ; er ist aufgrund seiner Polymerstruktur in öligen, lipophilen Trägern einschließlich Silikonölen löslich und erreicht die volle UVAbsorption nur in gelöstem Zustand. Er zeigt eine gute Haftung auf der Haut und wird vom Körper nicht resorbiert.
Durch das Mischen der beiden Breitbandsonnenschutzmittel kommt es zu einer Überlagerung der beiden Absorptionsbereiche und infolgedessen zu einer Verstärkung der Schutzwirkung. Gleichzeitig wird durch die spezielle Wahl der organischen Polymere mit Siloxan-Struktur eine unerwünschte Resorption weitgehend vermieden. Die organischen Polymere werden infolge ihrer Molekülgröße auch in gelöstem Zustand nicht durch die Haut resorbiert. Nanopig-
mente von Metalloxiden werden ebenfalls nicht vom Organismus aufgenommen.
Die vorgeschlagene Kombination verbessert den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen zufolge den Schutz mit organischen Polymeren. Da die optimale UV-A-Absorption nur von gelösten Molekülen erreicht wird, können mit dem beanspruchten Polymer höhere Konzentrationen und damit eine verbesserte Schutzwirkung erzielt werden. Als Folge können in Zusammensetzungen die beiden Filtersubstanzen in ihrer Konzentration herabgesetzt werden. Die Kombinationspräparate besitzen eine besonders hohe Effektivität.
II. 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 24 des Streitpatents ist neu (Art. 52 EPÜ). In keiner der in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen wird die erfindungsgemäße Lehre vollständig beschrieben.
2. Die Lehre des Patentanspruchs 24 beruht allerdings nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ). Der Senat ist aufgrund des Gutachtens des gerichtlichen Sachverständigen und dessen Erläuterung sowie dessen Ergänzungen , des Gutachtens von Dr. F. , aufgrund des Vorbringens der Parteien und des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung zu der Überzeugung gelangt, daß die Kombination von zwei bekannten Breitbandsonnenschutzmitteln mit Sonnenschutzwirkung sowohl im UV-B- als auch im UV-A-Wellenbereich, nämlich eines anorganischen UV-Filters mit kolloidalen Metalloxiden und eines organischen UV-Absorbers gemäß Patentanspruch 24, dem einschlägigen Fachmann am Prioritätstag ohne erfinderisches Bemühen nahegelegt war.

a) Metalloxide, vornehmlich Titandioxid mit einer durchschnittlichen Teilchengröße von 200 nm oder mehr, die auf der Haut eine weiße Schicht zurücklassen , wurden viele Jahre als Sonnenschutz verwendet. Der Fachwelt war
am Prioritätstag des Streitpatents aus dem Stand der Technik bekannt, daß die bekannte, aber kosmetisch nicht akzeptable Weißfärbung durch Verringerung der mittleren Teilchengröße der Metalloxid-Pigmente vermieden werden kann.
Die US-amerikanische Patentschrift 5,032,390 beschreibt kosmetische Mittel gegen Sonnenbräune mit Metalloxid-Pigmenten des Zinks und Titans. Dabei wird hervorgehoben, daß "feines" Zinkoxid mit mittlerer Teilchengröße von 70 bis 300 nm und Titanoxid mit mittlerer Teilchengröße von 30 bis 70 nm als UV-Absorber geeignet sind und zugleich in Zubereitungen den Vorteil der Transparenz bieten. Es wird ausgeführt (S. 7 der Übersetzung), das Titanoxid mit einer mittleren Teilchengröße von 40 bis 70 nm zeige zusätzlich zum Schutz im UV-B-Bereich eine erhöhte Absorption und Streuung der Strahlen im UV-ABereich nahe 320 nm. Dies wird in Figur 5 der US-Druckschrift bestätigt. Wenn die dargestellten Kurven auch nicht mathematisch exakt seien, wie der gerichtliche Sachverständige dargelegt hat, so könne der Fachmann Figur 5 doch das Prinzip entnehmen, daß bei zunehmender Teilchengröße (von 15 nm bis 75 nm) der Höchstpunkt der Absorption aus dem UV-B-Bereich in den UV-ABereich verlagert werde. Bei einer Teilchengröße von 75 nm liegt nämlich der Höchstpunkt der Absorption bereits im UV-A-Bereich; bei kleineren Partikelgrößen , die ebenfalls von den geltenden Patentansprüchen des Streitpatents umfaßt sind, liegen die Maxima noch im Bereich von weniger als 320 nm Wellenlänge und damit im UV-B-Bereich. Diese Abhängigkeit der Absorption von der Teilchengröße des Titandioxids und die Verschiebung der Aktivitätspeaks vom UV-B-Bereich zum UV-A-Bereich bei zunehmender Teilchengröße wird in Figur 3 des Gutachten von Dr. F. bestätigt (S. 6 der Übersetzung).
Der mit der Verwendung von mikrofeinen Metalloxid verbundene Vorteil der Transparenz bei Sonnenschutzmitteln wird auch in der PCT-Anmeldung WO 90/11067 beschrieben, welche die Verwendung von Titandioxid mit einer
mittleren Primärteilchengröße von etwa 15 nm und von mindestens einer weiteren Qualität Titandioxid mit einer mittleren Primärteilchengröße zwischen etwa 30 bis 50 nm in einem kosmetischen Träger vorschlägt: Diese Zusammensetzungen seien auf der Haut im wesentlichen transparent. Größere Partikel seien wegen der Erscheinung der "Weiße" ungeeignet. Das beschriebene Produkt liefere transparente Präparate (S. 1 und 3), die für den Verbraucher in ästhetischer Hinsicht akzeptabel seien. Sonnenschutzmittel mit einem relativ hohen Anteil an Titandioxid, beispielsweise zwischen 5 und 30 %, bewirkten einen ausreichenden Schutz gegen UV-A- und UV-B-Strahlen und seien sogar zur Behandlung von Patienten geeignet, die unter durch Lichteinwirkung bedingten Hautausschlägen litten (S. 9 f.). Ebenso schildert die Druckschrift "Degussa, Schriftenreihe Pigmente: Hochdisperse Metalloxide nach dem AEROSIL-Verfahren , Nr. 56", Titandioxid P 25 mit einer mittleren Primärteilchengröße von etwa 21 nm besitze die Eigenschaften (S. 15), UV-Licht zu absorbieren und in Flüssigkeiten transparent zu sein. Es könne deshalb in kosmetischen und medizinischen Sonnenschutzpräparaten eingesetzt werden (S. 28).

b) Der Fachmann, der sich zur Vermeidung der nicht akzeptierten Weißfärbung für eine kleinere Teilchengröße der Metalloxide entschloß, konnte nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen aus den genannten Druckschriften ohne weiteres entnehmen, daß er mit dem Vorteil der Transparenz eines Sonnenschutzmittels zugleich einen verminderten Schutz gegen ultraviolette Strahlen einhandelte und daß er deshalb zur Verbesserung des Schutzes Maßnahmen ergreifen mußte. Schon wegen der erkannten Gefahr von Schäden durch UV-Strahlen sei der Fachmann veranlaßt gewesen, über eine Optimierung des Schutzes nachzudenken. Einen ersten Hinweis erhielt der Fachmann aus der US-amerikanischen Patentschrift 5,032,390. Aus dieser Druckschrift konnte er den Vorschlag entnehmen, Titanoxid und Zinkoxid zu kombinieren, um dadurch einen verbesserten Breitbandschutz im gesamten
Bereich der UV-Strahlen zu erzielen. Während das Titanoxid mit einer mittleren Teilchengröße von 40 bis 70 nm eine erhöhte Absorption der Strahlen im UV-BBereich nahe einer Wellenlänge von 320 nm zeigt, erreicht Zinkoxid mit einer mittleren Teilchengröße von 250 nm ein deutliches Absorptionsmaximum bei einer Wellenlänge nahe 370 nm im UV-A-Bereich (S. 7 der Übersetzung). Der Fachmann wird bei diesem Vorschlag allerdings auch den Nachteil erkannt haben , daß eine ausgesprochene UV-A-Filterwirkung erst ab höheren Teilchengrößen des Zinkoxids zu erwarten war, diese Teilchengröße aber wegen der Weißfärbung gerade nicht erwünscht war.

c) Verwarf der Fachmann diesen Weg wegen mangelnder Transparenz der Substanz, so erhielt er auf der Suche nach einem geeigneten Filter für den UV-A-Bereich aus der PCT-Anmeldung WO 90/11067 einen Hinweis dahin, daß sich andere Sonnenschutzmittel in die Zusammensetzungen mit Titanoxid einarbeiten lassen und daß als geeignete weitere Sonnenschutzmittel monomere organische Substanzen in Betracht kommen (S. 9), etwa Benzophenone. Einen entsprechenden Ansatz enthält auch die Degussa-Schrift, in der auf Kombinationen mit organischen UV-Absorbern hingewiesen wird (S. 16).
Eine Konkretisierung des organischen UV-Absorbers fand der Fachmann in der französischen Offenlegungsschrift 2 657 351. Diese schlägt als geeigneten organischen Filter kosmetische Zusammensetzungen mit Benztriazol vor. Aus dieser Druckschrift erfuhr der Fachmann, als Chromophor Benzophenon einzusetzen und chemisch mit dem Polymer Polysiloxan zu verknüpfen, sowie eine bessere Löslichkeit in lipophilen Trägern (Silikonöl) vorzusehen (S. 1, Z. 5). Ferner wird darauf hingewiesen, daß dieses Sonnenschutzmittel in Kombination mit anderen UV-Filtern verwendet werden kann, zum Beispiel in Kombination mit Titanoxid (Beispiel 2, S. 13, 14). Für den einschlägigen Fachmann lag es nahe, gerade diesen organischen Filter zu prüfen und eine Kombination mit
Nanopigmenten von Metalloxiden in Erwägung zu ziehen. Wie der gerichtliche Sachverständige in Ergänzung seines schriftlichen Gutachtens in der mündlichen Verhandlung überzeugend ausgeführt hat, ist der Fachmann auf der Suche nach Verbesserung seiner Sonnenschutzmittel stets bestrebt, alle auf dem Markt erhältlichen, zugelassenen Hilfsstoffe, die als geeignete Filter in Frage kommen, zu überprüfen. Dazu habe er sich die Anforderungen vor Augen führen müssen, die an ein gutes Sonnenschutzpräparat gestellt werden: UVAbsorption im UV-A- und UV-B-Bereich, hohe Effektivität und geringe Gefahr der Resorption. Dem Fachmann sei bewußt gewesen, daß bei Vermeidung der Weißfärbung eine einzige Filter-Substanz diesen Anforderungen nicht genügen konnte und daß die Kombination von mehreren Filtern zusätzliche Vorteile bot, nämlich die Überlappung der UV-Absorptionsbereiche und damit bei niedrigerer Konzentration der Einzelkomponenten eine erhöhte Gesamteffektivität. Da bekannt gewesen sei, daß hohe Effektivität bei löslichen, d.h. nicht partikulären Zusammensetzungen erzielt werden könne, und zwar dann, wenn möglichst wenig Substanz ungelöst, d.h. in dispergierter Form vorliege, habe es auf der Hand gelegen, unter den organischen UV-A-Filtern (silikon-) öllösliche Substanzen auszuwählen. Zur Vermeidung unerwünschter Resorption des organischen Filters sei ein polymerer Filterstoff in Betracht gekommen, weil dieser infolge der Größe seiner Moleküle nicht durch die Haut dringe. Der Fachmann habe damit nach einem organischen Filter Ausschau halten müssen, der die erstrebten Eigenschaften vereinigte. Deshalb habe es für ihn nahe gelegen, als organischen Filter das in der französischen Offenlegungsschrift 2 657 351 offenbarte Benztriazol mit den als geeignete UV-Filter vornehmlich im UV-B-Bereich wirksamen, bekannten Metalloxiden mit einer Partikelgröße von weniger als 100 nm (Nanopigmenten) zu kombinieren.
d. Eine erfinderische Leistung folgt entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht aus einem "synergistischen" Effekt der nahegelegten Kombination.
aa) Die Beklagte hat zwar durch Vorlage von Versuchsprotokollen (Anlagen Jo1 und Jo5) einen synergistischen Effekt bei speziellen Filterkombinatio- nen experimentell nachgewiesen. Der gerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, daß sich in den untersuchten Fällen bei der erfindungsgemäßen Kombination ein überadditiver Effekt ergab. Er hat weiter ausgeführt, Effekte von Mischungen lägen zwar oftmals über den erwarteten Additionen der Einzelwirkungen der Komponenten. Hier sei aber eine deutliche Ausprägung vorhanden, die sich auch nicht aus der angewandten Methode erklären lasse. Deutlich werde dies aus den in der Anlage Jo1 Tabelle 2b beschriebenen Versuchen mit Titandioxid-Nanopigment (MetalloxidPigment 2 = 50 nm) und Siloxanpolymer 1 (Benztriazol) (B4) im Vergleich zum erfindungsgemäßen Siloxanpolymer 2 (Cinnamat) (B5). Danach erreicht die Zusammensetzung B1 mit 12 % (erfindungsgemäßem) Pigment 2 allein einen Sonnenschutz-Wert (SPF) von 17,4 (+/- 2,3). Bei der Zusammensetzung B2 mit 12 % (erfindungsgemäßem) Siloxanpolymer 1 als alleiniger Wirksubstanz wird ein SPF-Wert von 6,2 (+/- 0,5) gemessen. Bei Zusammensetzung B3 mit 12 % (nicht erfindungsgemäßem) Polysiloxan 2 (Cinnamat) allein, wird ein SPF-Wert von 3,7 (+/- 0,6) gemessen. In der erfindungsgemäßen Mischung B4 mit 10 % Pigment 2 und 2 % Benztrialzol-Siloxanpolymer 1, d.h. mit einem Gesamtgewicht an Wirksubstanz von 12 %, liegt der SPF-Wert bei 28,7 (+/- 6,2); er ist viel höher als die SPF-Werte der Zusammensetzungen, welche die äquivalente Konzentration (d.h. 12 %) der einzelnen Wirkkomponenten enthalten. Rein additiv , so der gerichtliche Sachverständige, sei für diese Zusammensetzung ein Sonnenschutzfaktor (SPF) von etwa 15,5 zu erwarten gewesen. Nach der Tabelle 2b trete beinahe eine Verdoppelung der Wirkung ein, wenn nur ca. 2 %
des Nanopigments in B1 durch erfindungsgemäßes Siloxanpolymer 1 (Benz- triazol) ausgetauscht werde. Bei dem nicht-erfindungsgemäßen Siloxanpolymer vom Cinnamat-Typ (Siloxan-polymer 2) habe der gemessene SPF bei 16,9 und damit relativ nahe beim erwarteten additiven Wert von 15,2 gelegen. Verdeutlicht werde der Synergismus der speziellen Mischungen in Figur 7 des Gutachtens F. (S. 11 der deutschen Übersetzung), wobei davon auszugehen sei, daß bei kontinuierlichem Ansteigen und Abfallen der SPF-Kurve der gekennzeichnete Punkt in etwa den Maximalpunkt darstelle.
bb) Die Beklagte weist auch zutreffend darauf hin, nirgendwo im vorgelegten Stand der Technik finde sich ein Hinweis, daß ein derartiger synergistischer Effekt jemals beobachtet worden sei oder daß ein Auftreten eines solchen überadditiven Effekts hätte erwartet werden können. Gleichwohl kann im Streitfall ein solcher Effekt der erfindungsgemäßen Zusammensetzung die erfinderische Tätigkeit des Patentanspruchs 24 des Streitpatents nicht begründen.
Synergistische Effekte, die über die bloße Summenwirkung einer aus mehreren Stoffen zusammengesetzten Mischung hinausgehen, können als Anzeichen für erfinderische Tätigkeit gewertet werden, wenn sie für den Fachmann unerwartet und überraschend sind (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 5. Aufl., § 4 Rdn. 74; Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Aufl., § 4 Rdn. 36; Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 56 Rdn. 98). Dies setzt bei der Kombination bekannter Stoffe allerdings voraus, daß Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß die Kombination als solche nicht nahegelegt war. War die Kombination von zwei Wirkstoffen wie im vorliegenden Fall, dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt, vermag ein zusätzlicher, wenn auch unerwarteter und überraschender Effekt die erfinderische Leistung der Kombination jedenfalls dann nicht zu begründen, wenn - wie hier - für den Fachmann Anlaß
bestand, von dem im Stand der Technik ausgelegten Maßnahmen Gebrauch zu machen. Da - wie dargelegt - die im Prioritätszeitpunkt neu gewonnenen Erkenntnisse zur Schädlichkeit von UV-Strahlen über den gesamten Bereich den Fachmann nach Möglichkeiten zu einer Verbesserung des Sonnenschutzes über das gesamte UV-Spektrum suchen lassen mußten, beschränkte sich die Leistung eher darauf, im Zuge dieser Suche von Kombinationsmöglichkeiten Gebrauch zu machen, auf die er im Stand der Technik hingewiesen worden war. Der von der Beklagten in den Vordergrund ihrer Argumentation gerückte unerwartete Effekt ist lediglich eine zwangsläufige Folge dieser durch die im Stand der Technik veranlaßten und durch ihn nahegelegten Kombination der im Streitpatent unter Schutz gestellten Maßnahmen; in einem solchen Fall kann auch ein auf einer solchen Kombination beruhender unerwarteter und überraschender Effekt eine erfinderische Tätigkeit allein nicht begründen.
3. Die Lehre der auf den Patentanspruch 24 des Streitpatents unmittelbar oder mittelbar zurückbezogenen Unteransprüche 25 bis 37 sowie des Verfahrensanspruch 38 ist nicht neu, jedenfalls aber durch den Stand der Technik dem Fachmann nahegelegt.
III. Die Kostenentscheidung beruht auf dem nach Art. 29 des 2. PatG˜ndG weiterhin anwendbaren § 110 Abs. 3 PatG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 in Verbindung mit § 97 ZPO.
Melullis Jestaedt Scharen
Mühlens Meier-Beck

(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend.

(2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Prozeßkosten (§§ 91 bis 101) sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert; die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.

(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung umfasst auch die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis; die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.

(2) Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei sind in allen Prozessen zu erstatten, Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassen ist und am Ort des Prozessgerichts auch nicht wohnt, jedoch nur insoweit, als die Zuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen oder als in der Person des Rechtsanwalts ein Wechsel eintreten musste. In eigener Sache sind dem Rechtsanwalt die Gebühren und Auslagen zu erstatten, die er als Gebühren und Auslagen eines bevollmächtigten Rechtsanwalts erstattet verlangen könnte.

(3) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne der Absätze 1, 2 gehören auch die Gebühren, die durch ein Güteverfahren vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle entstanden sind; dies gilt nicht, wenn zwischen der Beendigung des Güteverfahrens und der Klageerhebung mehr als ein Jahr verstrichen ist.

(4) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne von Absatz 1 gehören auch Kosten, die die obsiegende Partei der unterlegenen Partei im Verlaufe des Rechtsstreits gezahlt hat.

(5) Wurde in einem Rechtsstreit über einen Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 entschieden, so ist die Verjährung des Anspruchs gehemmt, bis die Entscheidung rechtskräftig geworden ist oder der Rechtsstreit auf andere Weise beendet wird.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)

(1) Gegen die Urteile der Nichtigkeitssenate des Patentgerichts (§ 84) findet die Berufung an den Bundesgerichtshof statt.

(2) Die Berufung wird durch Einreichung der Berufungsschrift beim Bundesgerichtshof eingelegt.

(3) Die Berufungsfrist beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefaßten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

(4) Die Berufungsschrift muß enthalten:

1.
die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird;
2.
die Erklärung, daß gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde.

(5) Die allgemeinen Vorschriften der Zivilprozessordnung über die vorbereitenden Schriftsätze sind auch auf die Berufungsschrift anzuwenden.

(6) Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

(7) Beschlüsse der Nichtigkeitssenate sind nur zusammen mit ihren Urteilen (§ 84) anfechtbar; § 71 Abs. 3 der Zivilprozeßordnung ist nicht anzuwenden.

(8) Die §§ 515, 516 und 521 Abs. 1 und 2 Satz 1 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend.

(1) Der Berufungskläger kann die Berufung bis zur Verkündung des Berufungsurteils zurücknehmen.

(2) Die Zurücknahme ist dem Gericht gegenüber zu erklären. Sie erfolgt, wenn sie nicht bei der mündlichen Verhandlung erklärt wird, durch Einreichung eines Schriftsatzes.

(3) Die Zurücknahme hat den Verlust des eingelegten Rechtsmittels und die Verpflichtung zur Folge, die durch das Rechtsmittel entstandenen Kosten zu tragen. Diese Wirkungen sind durch Beschluss auszusprechen.

(1) Die durch eine Nebenintervention verursachten Kosten sind dem Gegner der Hauptpartei aufzuerlegen, soweit er nach den Vorschriften der §§ 91 bis 98 die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat; soweit dies nicht der Fall ist, sind sie dem Nebenintervenienten aufzuerlegen.

(2) Gilt der Nebenintervenient als Streitgenosse der Hauptpartei (§ 69), so sind die Vorschriften des § 100 maßgebend.

Insofern nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts die Rechtskraft der in dem Hauptprozess erlassenen Entscheidung auf das Rechtsverhältnis des Nebenintervenienten zu dem Gegner von Wirksamkeit ist, gilt der Nebenintervenient im Sinne des § 61 als Streitgenosse der Hauptpartei.

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2. Auf den Hilfsantrag der Beklagten ist gemäß § 269 Abs. 4 Satz 1 ZPO über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden. Diese sind gemäß § 269 Abs. 3 Satz 2, § 101 Abs. 2 und § 100 Abs. 1 ZPO der Klägerin und der Streithelferin, die sich auch am Berufungsverfahren beteiligt hat, zu gleichen Teilen aufzuerlegen.