Landgericht Düsseldorf Urteil, 17. Feb. 2016 - 2a O 204/13

Tenor

1.

Die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger über Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer sowie gewerblichen Abnehmer sowie Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Ware sowie über die Preise Auskunft zu erteilen, soweit Schmuck unter der Bezeichnung „Shiva Auge“ angeboten worden ist.

2.

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger eine angemessene Lizenzgebühr i.H.v. 500 EUR zuzüglich Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 20.02.2013 zu zahlen.

3.

Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von Rechtsanwaltskosten für die vorgerichtliche Abmahnung i.H.v. 911,80 EUR freizustellen.

4.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte mit Ausnahme der Kosten der Anrufung des unzuständigen Gerichts, die dem Kläger aufzuerlegen sind.

5.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, hinsichtlich Ziffer 1. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500,00 € und im Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages.

 Tatbestand:

Der Kläger ist Inhaber der beim Deutschen Patent- und Markenamt am 03.12.2002 angemeldeten und am 27.03.2003 eingetragenen Wort-, Bildmarke „Siva Auge“ (DE 302 587 37.3, Anlage K 1). Die Klagemarke genießt Schutz für Schmuckwaren.

Unter seiner Domain www.shivaeye.de betreibt er einen Online-Shop und vertreibt über diesen Anhänger, Ohrringe, Ketten und Armbänder unter der Klagemarke oder unter der Bezeichnung „Shiva Eye“.

Der Kläger stellte erstmals am 30.01.2013 fest, dass die Beklagte, die bei ebay unter dem Mitgliedsnamen „Bubbeltiere“ gewerblich tätig ist, unter der Artikelnummer 250681051829 einen Anhänger mit der Überschrift „Modeschmuck Shiva Kette Kette Shiva Auge neu“ anbot (Anlage K 3). Dieser stammte nicht von dem Kläger.

Der durch seinen Prozessbevollmächtigten vertretene Kläger mahnte die Beklagte daraufhin mit anwaltlichem Schriftsatz vom 05.02.2013 wegen der Verletzung seiner Klagemarke ab und forderte sie zur Abgabe einer Unterlassungserklärung bis zum 12.02.2013 sowie zur Zahlung von Schadensersatz in Form einer Lizenzgebühr in Höhe von 500,00 € und zur Erstattung vorgerichtlicher Anwaltskosten in Höhe von 911,80 €, zur Auskunft jeweils unter weiterer Fristsetzung bis zum 19.02.2013 auf. Mit Schriftsatz ihres Anwalts vom 12.02.2013 wies die Beklagte die Abmahnung als unberechtigt zurück, gab aber eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ab. Der Kläger nahm diese mit anwaltlichem Schreiben vom 19.02.2013 an und forderte die Beklagte nochmals zur Zahlung der Rechtsanwaltskosten sowie der Lizenzgebühren auf. Hierauf reagierte die Beklagte nicht mehr.

Der Kläger behauptet, er habe erstmals im Kalenderjahr 1998 Schmuck gefertigt und unter der Marke „Shiva Eye“ in Thailand vertrieben. Obwohl er seine Waren auf Märkten unter anderem in Bangkok vertrieben habe, sei ihm nicht zur Kenntnis gelangt, dass andere Händler in Thailand Waren ebenfalls unter dem Zeichen „Shiva Auge“ oder „Shiva Eye“ vertrieben hätten. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland im Jahre 2000 habe er eine intensive Recherche durch seine Mitarbeiterin durchführen lassen. Hierbei sei festgestellt worden, dass ersichtlich niemand im Kalenderjahr 2000 in Deutschland Waren unter der Marke „Shiva Auge“ vertrieben oder das Operculum der Kreiselschnecke als „Shiva Auge“ bezeichnet habe. Soweit die Beklagte Zeugen benenne, die die Bezeichnung „Shiva Auge“ bereits in 2001 für Schmuck verwendet haben wollen, werde dies mit Nichtwissen bestritten. Die vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen seien nicht zutreffend. Eine ebenfalls von ihm abgemahnte Schmuckhändlerin habe zahlreiche Schmuckhändler angeschrieben und die Abgabe falscher eidesstattlicher Versicherungen zu seinen Lasten erbeten. Tatsächlich habe er erstmals Mitte 2012 durch Zufall über einen seiner Angestellten erfahren, dass Dritte seine Marke für den Verkauf von Schmuck verwendeten.

Er ist der Ansicht, die Beklagte verletze seine Rechte aus der Klagemarke, indem sie ein mit dem Wortbestandteil der Klagemarke identisches Zeichen für identische Waren – Schmuck – verwende. Seine Klagemarke besitze hinreichende Kennzeichnungskraft und die Beklagte habe die Bezeichnung „Shiva Auge“ auch nicht nur rein beschreibend verwendet. Hierzu behauptet er, es gebe schließlich eine Vielzahl tatsächlicher Handelsbezeichnungen für das Operculum der Kreiselschnecke.

Er meint, er könne daher die Zahlung von Rechtsanwaltskosten, Auskunft sowie Schadensersatz von der Beklagten verlangen. Den Schaden berechne er im Wege der Lizenzanalogie entsprechend einer beim Abschluss eines Lizenzvertrages zu Nutzung der Marken zu zahlenden, angemessenen Lizenzgebühr. Dieser sei – was zwischen den Parteien unstreitig ist - mit 500 EUR monatlich gemäß § 287 Abs. 1 ZPO angemessen beziffert.

Die Kläger beantragt,

1.

die Beklagte zu verurteilen, ihm über Name und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderen Vorbesitzer sowie gewerblichen Abnehmer sowie Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Ware sowie über die Preise Auskunft zu erteilen, soweit die Ware unter der Bezeichnung „Shiva Auge“ angeboten worden ist;

2.

die Beklagte zu verurteilen, an ihn eine angemessene Lizenzgebühr i.H.v. 500 EUR zuzüglich Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab dem 20.02.2013 zu zahlen;

3.

die Beklagte zu verurteilen, ihn von Rechtsanwaltskosten für die vorgerichtliche Abmahnung i.H.v. 911,80 EUR freizustellen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte ist der Ansicht, sie habe die Klagemarke nicht rechtsverletzend benutzt. Sie behauptet, das Zeichen „Shiva Auge“ sei im In- und Ausland seit Jahrzehnten als Bezeichnung für Schmuck bekannt. Sie bezeichne das für die Schmuckherstellung vielfach verwendete Operculum der Turbanschnecke, wie die Internetseiten www.shivaauge.de sowie die Beschreibung des Shiva Auges bei Wikipedia zeigten (Anlagen B 1 – B 3). Es existiere eine Vielzahl von Anbietern, die Schmuck unter der Bezeichnung „Shiva Auge“ seit Jahrzehnten im Inland anböten (Anlagen B 5 – B B 16). Zudem werde Schmuck unter der Bezeichnung „Shiva Auge“ in Deutschland bereits seit 2001 umfangreich beworben (Anlagen B 17 – B 19). Auch werde das „Shiva Auge“ im Zusammenhang mit Schmuck bereits in dem 1989 erschienenen Lexikon der Zaubersteine beschrieben (Anlage B 25). Zahlreiche Großhändler, wie z.B. die Firma U, böten umfangreich Schmuck unter der Bezeichnung „Shiva Auge“ an. Der Marke komme daher im Hinblick auf den Wortbestandteil keine Kennzeichnungskraft zu. Jedenfalls sei eine Verwendung des Zeichens als beschreibende Angabe gerechtfertigt.

Der Kläger handele auch rechtsmissbräuchlich, da ihm vor Markenanmeldung die mannigfaltige Vorbenutzung der Bezeichnung „Shiva Auge“ im In- und Ausland bekannt gewesen sei und er die Klagemarke zum Zwecke der gezielten Behinderung Dritter angemeldet habe.

Der Kläger hat die Klage zunächst beim unzuständigen Amtsgericht Düsseldorf erhoben. Auf seinen Antrag hat das Amtsgericht Düsseldorf den Rechtsstreit mit Beschluss vom 11.07.2013 an die Kammer verwiesen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist begründet.

I.

Die Klage ist zulässig, insbesondere ist das Landgericht Düsseldorf auch örtlich zuständig. Die Beklagte hat die angegriffenen Schmuckstücke über ebay verkauft und damit bestimmungsgemäß im gesamten Bundesgebiet vertrieben. Die örtliche Zuständigkeit folgt daher aus § 32 ZPO und wird von beiden Parteien im Übrigen auch nicht bestritten.

II.

Die Klage ist auch begründet.

1.

Dem Kläger steht der mit dem Klageantrag zu 1) geltend gemachte Auskunftsanspruch gegen die Beklagte aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, 19 MarkenG zu.

Die Beklagte hat die Rechte des Klägers aus der Klagemarke gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verletzt.

Nach dieser Vorschrift ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen  für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Der Kläger ist Inhaber der beim Deutschen Patent- und Markenamt für Schmuckwaren eingetragenen Wort-, Bildmarke .

Die Beklagte hat bei ebay am 30.01.2013 eine Kette mit einem Operculum angeboten und diese mit „Modeschmuck Shiva Kette Kette Shiva Auge Neu“ beworben. Damit hat sie ein der Klagemarke verwechslungsfähiges Zeichen benutzt.

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, beurteilt sich zum einen nach der Kennzeichenkraft der Schutz beanspruchenden Marke und der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und zum anderen nach dem Abstand der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke registriert ist und für die das angegriffene Zeichen benutzt wird. Dabei impliziert die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden oder umgekehrt. Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 14 Rz. 370, 371, 431 ff mit Nachweisen zur Rechtsprechung des EuGH und des BGH).

Zwischen der Klagemarke und dem angegriffenen Zeichen liegt Zeichenähnlichkeit vor. Zwar ist bei gemischten Wort-/Bildzeichen nicht mehr grundsätzlich vom Vorrang des Wortbestandteils vor dem Bildbestandteil auszugehen. Für den der Prüfung der klanglichen Zeichenähnlichkeit zugrundezulegenden Gesamteindruck ist indes weiterhin der Wortbestandteil maßgebend, da er für den Verkehr als Kennwort regelmäßig die einfachste Benutzungsmöglichkeit darstellt (BGH GRUR 2009, 1055 – airdsl). Bei der Beurteilung der bildlichen Zeichenähnlichkeit kann auch einem Bildbestandteil eine prägende Beurteilung für den Gesamteindruck  zukommen. Dies gilt indes grundsätzlich nur dann, wenn er für den Verkehr eine eigenständige herkunftshinweisende Bedeutung entfaltet (BGH GRUR 1996, 198, 200 – Springende Raubkatze). Nur in Einzelfällen werden Bildbestandteile so auffällig sein, dass ein an sich kennzeichnungskräftiger Wortbestandteil ganz in den Hintergrund tritt und für den Verkehr unbeachtlich erscheint. Zeichenähnlichkeit bei Übereinstimmung im Wortbestandteil kann besonders naheliegend sein, wenn der Bildbestandteil des kollisionsbegründenden Sinngehalt des Wortbestandteils unterstützt.

So liegt der Fall hier.

Die bildliche Darstellung stellt, wenn man ihr außer Verzierungen überhaupt einen beschreibenden Inhalt zukommen lassen will, zwei Augen dar, über die zwei Augenbrauen verlaufen und in deren Mitte – auf dem Nasenbein – ein Operculum gezeichnet ist. Selbst wenn sie nicht vollständig hinter dem Wortbestandteil zurücktritt, so behält der Wortbestandteil jedoch zumindest – auch durch seine Größe und Anordnung - eine mitprägende Wirkung. Ihm ist daher nicht jedwede Kennzeichnungskraft abzusprechen, sondern er besitzt zumindest eine schwache Kennzeichnungskraft.

Zudem beschreibt die Bezeichnung „Shiva Auge“ den Deckel einer Turbanschnecke und eben nicht den Schmuck selbst. Dass dieser Deckel dann später zu Schmuck weiterverarbeitet werden kann, führt nicht dazu, dass das Zeichen „Shiva Auge“ zu einer rein beschreibenden Angabe des Schmucks selbst wird.

Da die Beklagte den Wortbestandteil identisch übernommen hat, ist zumindest von hoher Zeichenähnlichkeit auszugehen. Aufgrund der Warenidentität – es geht gleichermaßen um Schmuckwaren - ist selbst bei schwacher Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr gegeben.

Die Beklagte benutzt die Bezeichnung „Shiva Auge“ auch nicht allein rein beschreibend im Sinne des § 23 Nr. 2 MarkenG.

Denn die Beklagte benutzt das angegriffene Zeichen vorliegend nicht ausschließlich als merkmalsbeschreibende Angaben. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Verwendung der Bezeichnung „Shiva Auge“ zur Beschreibung des Operculums erforderlich ist, worüber man streiten kann, hätte die Beklagte die Kette auch als „Kette mit einem Anhänger mit der Darstellung des Shiva Auges“ anbieten können und nicht die Formulierung „Kette Shiva Auge“ wählen müssen.

Dass andere Händler ebenfalls Schmuck mit der Bezeichnung „Shiva Auge“ verkaufen, ist für das Verhältnis zwischen Kläger und Beklagter unbeachtlich.

Die Beklagte hat auch keine hinreichenden Tatsachen dargelegt, wonach die Markenanmeldung des Klägers in 2002 rechtsmissbräuchlich war. Insbesondere hat sie zur behaupteten Verkehrsdurchsetzung des Begriffs bei Markenanmeldung nicht hinreichend vorgetragen.

2.

Der Kläger hat gegenüber der Beklagten weiterhin einen Anspruch auf Freistellung von den Abmahnkosten in Höhe von 911,80 € aus §§ 683 Abs. 1, 677, 670 BGB, da die Abmahnung zu Recht erfolgt ist. Denn der geltend gemachte Unterlassungsanspruch war – wie bereits ausgeführt, gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet.

Die Höhe der geltend gemachten Abmahnkosten bei einer Gebühr von 1,3 bei einem Streitwert von 25.000,00 € wird nicht bestritten und ist auch nicht zu beanstanden.

3.

Die Klägerin hat des Weiteren auch Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von 500,00 € aus §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, 14 Abs. 6 MarkenG. Die Beklagte handelte zumindest fahrlässig. Sie hat nicht einmal vorgetragen, eigene Nachforschungen angestellt zu haben, ob die Bezeichnung „Shiva Auge“ bereits registriert ist und sie mit der Verwendung dieser Bezeichnung gegen Markenrechte verstößt. Den geltend gemachten Schaden hat der Kläger im Wege der Lizenzanalogie auf 500,00 € geschätzt. Diesen Angaben ist die Beklagte nicht entgegengetreten.

Zinsen hierauf sind in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 20.02.2013 aus §§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB zu zahlen.

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 2, 281 Abs. 3 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.

Streitwert: 1.911,48 €

Klageantrag zu 1: 500,00 €

Klageantrag zu 2: 500,00 €

Klageantrag zu 3: 911,48 €