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Landgericht Mannheim Urteil, 12. Mai 2009 - 2 O 59/09

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12.05.2009

Landgericht Mannheim Urteil, 12. Mai 2009 - 2 O 59/09

ra.de-Urteilsbesprechung zu Landgericht Mannheim Urteil, 12. Mai 2009 - 2 O 59/09

Rechtsgebiete

Gewerblicher Rechtsschutz

Markenrecht

Markenfähigkeit

Schranken des Markenschutzes

Strafrecht

Gericht

Tenor

1. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen.

2. Der Verfügungskläger trägt die Kosten des Verfahrens.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Tatbestand

Der Verfügungskläger (nachfolgend Kläger) begehrt den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Verfügungsbeklagte (nachfolgend Beklagte), mit der ihr eine nach Ansicht des Klägers unzulässige Benutzung des ihm zustehenden Unternehmenskennzeichens untersagt werden soll.

Der Kläger und der Partner T. der Beklagten sind Patentanwälte. Sie haben vom 01.07.1994 bis 31.12.2005 gemeinsam in Pforzheim eine Patentanwaltskanzlei als Gesellschaft bürgerlichen Rechts betrieben, die zuvor Herr T. gemeinsam mit Patentanwalt J. geführt hatte. Die vertraglichen Grundlagen der Sozietät sind in einem Sozietätsvertrag vom 19.05.1995 (Anlage AG 3) geregelt. Herr T. kündigte den Sozietätsvertrag und schied zum 31.12.2005 aus der Sozietät aus. Seither wird die Kanzlei vertragsgemäß vom Kläger weitergeführt (vgl. § 9 des Sozietätsvertrags).

Zwischen dem Kläger und Herrn T. ist bereits ein markenrechtlicher Rechtsstreit anhängig. Wegen der Einzelheiten wird auf das Urteil der Kammer vom 03.07.2007, Az. 2 O 220/06 (Anlage Ast 1) und die Urteilsformel der Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 22.04.2009, Az. 6 U 127/07 (Anlage AG 2) Bezug genommen. Über die Nichtzulassungsbeschwerde des Klägers hat der Bundesgerichtshof noch nicht entschieden.

Herr T. ist Inhaber der u. a. für Dienstleistungen eines Patentanwalts geschützten deutschen Wortmarke P. (Reg.Nr.: …, Anlage Ast 9) mit Anmeldepriorität vom 21.08.1989. Im Sozietätsvertrag vom 19.05.1995 hatte er „der Gesellschaft die Benutzung der Bezeichnung p. Nr. …“ als Dienstleistungsmarke gestattet. Diese Gestattung kündigte der Beklagte zeitgleich mit der Beendigung des Sozietätsvertrags.

Während der Kläger und Herr T. die Patentanwaltssozietät betrieben haben, hat die Kanzlei im Briefkopf die Bezeichnung „p. patentanwälte“, jeweils mit Zusatz der Namen der Sozien, geführt. Darüber hinaus wurde die Bezeichnung „p. patentanwälte“ seit 2001 im Internet unter den kanzleieigenen Domains „p.patent.de“ und „p.patent.com“ verwendet.

Die Kanzlei des Klägers benutzt weiterhin die Bezeichnung „p. patent- und rechtsanwälte“ und unterhält die E-Mailadresse „[email protected]“. Insbesondere für das Jahr 2006 gab der Kläger seine Steuererklärung unter der Unternehmensbezeichnung „Dr … - p. patent und rechtsanwälte“ ab. Außerdem bewirkte der Kläger im Adressbuch für … & Region 2007 einen Eintrag unter der Firma P. Patent- und Rechtsanwälte, unter der er im Übrigen auch einen Telefonbucheintrag gegenüber der Firma … beantragte.

Herr T. betreibt zwischenzeitlich mit den Herren Patentanwalt … und Rechtsanwalt … die im vorliegenden Verfahren in Anspruch genommene Patent- und Rechtsanwaltskanzlei ….

Der Kläger bemerkte im März 2009, dass die Beklagte unter den Domains „www.p.-patent.de“ und „www.p.-marke.de“ einen Internet-Auftritt betreibt, dessen Startseiten in den Anlagen Ast 2 und Ast 10 wiedergegeben sind. Sie enthalten jeweils in der Art eines Briefkopfes oder Firmenschildes mit der Firma „…“ Informationen zur Beklagten. Am unteren Ende der Startseite befindet sich die Zeile „Informationen zum Rechtsstreit um die Marke P.“, die mit einem Hyperlink unterlegt ist, welcher zu einer Unterseite mit URL … führt, auf der Gerichtsentscheidungen zum genannten Rechtsstreit zwischen dem Kläger und Herrn T. abrufbar sind (Anlage Ast 3).

Ebenfalls im März 2006 stellte der Kläger fest, dass die Beklagte für das Online-Telefonbuch unter „www.….de“ einen versteckten Suchbegriff „p.“ gebucht hat, der dem Telefonbucheintrag ihrer Kanzlei zugeordnet ist, welcher aus der Anlage Ast 6 ersichtlich ist.

Der Kläger trägt vor, die Bezeichnung „p. patentanwälte“ habe schon die noch von Herrn T. und Patentanwalt J. geführte Sozietät verwendet, in die der Kläger dann 1994 für den ausgeschiedenen Herrn J. eingetreten ist. Die angegriffene Benutzung des Begriffs „p.“ durch die Beklagte als Teil von Domain-Namen und als Suchwort im Online-Telefonbuch stelle eine rein firmenmäßige Benutzung dar, die ihr wegen der prioritätsälteren Unternehmenskennzeichnung des Klägers untersagt sei. Im übrigen könne die Beklagte sich zur Rechtfertigung einer firmenmäßigen Benutzung selbst dann nicht auf die eingetragene Marke P. berufen, wenn in der angegriffenen Benutzung zugleich auch eine markenmäßige Benutzung für Dienstleistungen liege. Ansprüchen des Klägers könne auch nicht der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegengesetzt werden. Der Kläger benutze sein Unternehmenskennzeichen nicht nur im Zusammenhang mit Dienstleistungsangeboten, sondern zumindest auch rein firmenmäßig. Daher sei unerheblich, inwieweit er im Hinblick auf eine zum Teil möglicherweise auch markenmäßige Verwendung des Kennzeichens P. zur Unterlassung verpflichtet sei.

Der Kläger b e a n t r a g t ,

1. der Antragsgegnerin zu gebieten,

a) es im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, die Kennzeichnung „p.-patent“ als Unternehmenskennzeichen für eine Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu benutzen, insbesondere unter einer Second-Level-Domain „p.-patent“ oder „p.-Marke“ einen Internet-Auftritt einer Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu betreiben oder betreiben zu lassen;

b) die Bezeichnung „p.“ in einem Online-Telephonbuch als versteckten Suchbegriff für eine Patent- und Rechtsanwaltskanzlei zu verwenden oder verwenden zu lassen;

2. der Antragsgegnerin für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld bis zu 250.000,00 EUR, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft, zu vollziehen an einem ihrer Partner, anzudrohen;

3. die Antragsgegnerin zu verurteilen, gegenüber der … in die einstweilige Löschung des bei ihrem Telephonbucheintrag verwendeten Suchbegriffs „p.“ einzuwilligen.

Die Beklagte b e a n t r a g t ,

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

Die Beklagte hält den geltend gemachten Verfügungsansprüchen eine Lizenz an der eingetragenen Marke P. entgegen, die ihr Herr T. mit Vertrag vom 11.04.2007 (Anlage AG 1) eingeräumt habe. Sie ist der Ansicht, es fehle an einer firmenmäßigen Benutzung des Kennzeichens „p.“ durch den Kläger. Jedenfalls stellten vorliegend alle den Voraussetzungen von § 5 MarkenG genügenden Verwendungen dieses Kennzeichens „p.“ durch den Kläger keine reinen firmenmäßigen, sondern zugleich auf Dienstleistungen bezogene Benutzungen dar. Andererseits handele es sich bei der angegriffenen Benutzung durch die Beklagte um eine markenmäßige Verwendung des Kennzeichens.

Entscheidungsgründe

Der zulässige Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist unbegründet.

Die geltend gemachten Verfügungsansprüche stehen dem Kläger nicht zu. Es fehlt bereits an einer Verletzung des Unternehmenskennzeichens des Klägers. Es kann daher offen bleiben, ob der Kläger mit dem Antrag Ziff. 3 eine im einstweiligen Verfügungsverfahren unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache begehrt.

Voraussetzung für die geltend gemachten Unterlassungsansprüche wäre nach §§ 5, 15 MarkenG, dass die Beklagte eine geschäftliche Bezeichnung, die der Kläger im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung seines Unternehmens benutzt, oder eine ähnliche Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise benutzt haben, die geeignet ist, eine Verwechslung mit dieser geschäftlichen Bezeichnung hervorzurufen. Diese Voraussetzungen sind im Streitfall nicht erfüllt.

Zwar hat der Kläger jedenfalls durch die Benutzung des Unternehmenskennzeichens „p. patentanwälte “bzw. „p. patent- und rechtsanwälte“ ab dem 01.01.2006 ein Unternehmenskennzeichen nach § 5 MarkenG erworben, da er diese Bezeichnung entgegen der Ansicht der Beklagten zumindest auch zur Kennzeichnung seines Unternehmens verwendet hat. Auch steht zwischen den Parteien zu Recht außer Streit, dass die von der Beklagten verwendeten Domain-Namen „www.p.-patent.de“ und „www.p.-marke.de“ sowie das als Suchbegriff verwendeten Wort „p.“ unter Berücksichtigung der Branchennähe der Unternehmen der Parteien grundsätzlich verwechslungsfähig mit dem zusammengesetzten Unternehmenskennzeichen des Klägers wären (vgl. dazu EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH I ZR 174/06, Urt. v. 05.02.2009 m.w.N.).

Es fehlt jedoch bei den angegriffenen Benutzungshandlungen der Beklagten an einer unternehmenskennzeichenmäßigen Benutzung, zumindest soweit die Benutzung als Domain-Name in Rede steht (1.). Ob in der Benutzung der Bezeichnung „p.“ als versteckter Suchbegriff im Telefonbuch im übrigen ein erlaubter Hinweis auf eine zulässige Benutzung der Marke „P.“ liegt (2.), kann offen bleiben. Die Beklagte kann nämlich Ansprüchen des Klägers jedenfalls die prioritätsältere eingetragene Wortmarke P., die die angegriffene Benutzung deckt, analog § 986 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB entgegenhalten (3.). Es kann daher dahinstehen, ob die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen dem Kläger auch deswegen nach § 242 BGB untersagt wäre, weil er den Schutz des Unternehmenskennzeichens möglicherweise ausschließlich durch Benutzungshandlungen erlangt hat, die er nach §§ 4, 14 MarkenG zu unterlassen verpflichtet war.

1. Es fehlt an einer unternehmenskennzeichenmäßigen Benutzung zumindest der angegriffenen Zeichen „www.p.-patent [bzw. marke].de“ durch die Beklagte. Eine solche wäre aber Voraussetzung des geltend gemachten Anspruches aus §§ 5,15 MarkenG.

Nach der jüngeren Rechtsprechung des EuGH und des BGH (BGH GRUR 2008, 1002 - Schuhpark ; vgl. auch EuGH, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn 64 - Anheuser Busch ; GRUR 2007, 971 Rdnr. 21 - Céline ; BGH, GRUR 2008, 254 Rn 22 = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE) kann ein rein firmenmäßiger Gebrauch eines Kennzeichens nicht aus einer Marke angegriffen werden. Für einen auf eine Marke gestützten Unterlassungsanspruch ist jedoch dann weiterhin Raum, wenn eine firmenmäßige Benutzungshandlung angegriffen wird, die zugleich auch eine Benutzung für Waren und Dienstleistungen darstellt. Diese Grundsätze werden zwar aus den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben in Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG zum Recht der eingetragenen Marke hergeleitet. Nach Ansicht der Kammer sind sie aber aus systematischen Gründen entsprechend umgekehrt auf die Inanspruchnahme aus Unternehmenskennzeichen i.S.v. § 5 MarkenG zu übertragen. An einer das Unternehmenskennzeichenrecht verletzenden Benutzung fehlt es daher, wenn ein Zeichen ausschließlich zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen und nicht zur Kennzeichnung eines Unternehmens verwendet wird.

a) Vorliegend benutzt die Beklagte die angegriffenen Domain-Namen jedenfalls nicht firmenmäßig.

Es besteht kein allgemeiner Grundsatz, wonach mit dem Betreiben einer Internetpräsenz durch ein Unternehmen unter einer bestimmten Domain eine Nutzung des Domain-Namens zur Kennzeichnung dieses Unternehmens einhergeht. An einer firmenmäßigen Benutzung fehlt es jedenfalls, wenn beschreibende Begriffe als Domain Name registriert werden. Hierdurch werden weder Kennzeichenrechte begründet (vgl. hierzu BGH 2001, 1061 - Mitwohnzentrale.de m.w.N.) noch verletzt. Der Verkehr fasst nämlich solche Domain-Namen nicht als individuellen Herkunftshinweis auf (OLG Köln GRUR 2001, 266). Fast zu jedem Gattungsbegriff finden sich im Internet unter dem entsprechenden Domainnamen Informationen, die meist in Zusammenhang mit diesem Begriff stehen. Auch wenn an einem Gattungsbegriff gleichzeitig Namens- oder Kennzeichenrechte bestehen, kann der Inhaber eines Namens- oder Kennzeichenrechts gegen die Verwendung dieser Bezeichnung als Domainname nicht mit Erfolg vorgehen kann, wenn dieser als Sachhinweis genutzt wird (BGH GRUR 2005, 687 - weltonline.de ). Da somit kein allgemeiner Erfahrungssatz existiert, der den Verkehr in jeder Domain-Nutzung einen Hinweis auf ein gleichnamiges Unternehmen erblicken ließe, bedarf es jeweils der Prüfung, ob im Einzelfall der Domain-Name als Unternehmensbezeichnung aufgefasst wird.

Diese Prüfung ergibt vorliegend, dass der Verkehr die Nutzung der streitgegenständlichen Domain-Bezeichnungen nicht als geschäftliche Bezeichnung des Betreibers der Internetseite auffasst. Dem steht schon entgegen, dass er bei Aufruf der Seiten unmittelbar mit der Firmenbezeichnung der Beklagten konfrontiert wird. Da sich die Beklagte auf der Startseite mit einer Zusammenstellung von Informationen nach der Art eines Briefkopfes oder eines Firmenschildes unter ihrer Kanzleibezeichnung „…“ präsentiert, ohne dabei auch den Begriff „p.“ als Firmenbezeichnung zu verwenden, wird deutlich, dass der Domain-Name nicht zugleich das Unternehmen kennzeichnen soll. Vielmehr kann der Verkehr erkennen, dass die Domains mit Rücksicht auf die dort angebotenen Informationen zum Rechtsstreit um die Marke P. gewählt wurden. Dies gilt auch für die Domain www.p.-patent.de, deren Bestandteil „patent“ sich auf die Dienstleistungen bezieht, für welche die Marke P. Schutz beansprucht. Der Verkehr versteht die Internetseite als eine solche über die Marke P., nicht als eine Homepage, die von einem Unternehmen mit dieser oder einer ähnlichen Firma betrieben wird.

b) Ob in der Verwendung des Begriffs „p.“ als Suchwort im Online-Telefonbuch eine firmenmäßige Benutzung desselben liegt, erscheint jedenfalls zweifelhaft. Hierfür spricht zwar, dass dieses Suchwort wie ein unsichtbarer Metatag im Quelltext einer Internetseite das Auswahlverfahren bezüglich der aufzufindenden Telefonbucheinträge beeinflusst und dazu dienen könnte, den Nutzer des Telefonbuchs auf das durch Eingabe des Suchbegriffs aufzufindende Unternehmen und sein Angebot hinzuweisen (vgl. BGH GRUR 2007, 63 - Impuls ; 2007, 784 - AIDOL ). Es sprechen aber beachtliche Gründe dafür, die streitgegenständliche Telefonbuchnutzung eher der Schaltung einer Anzeige bei einer Internetsuchmaschine (sog. AdWord-Werbung) gleichzusetzen, die mit dem Kennzeichen als Schlüsselwort verknüpft ist und bei dessen Eingabe durch den Benutzer angezeigt wird (vgl. zu dieser Fallgestaltung: BGH GRUR 2009, 498 - Bananabay ; 2009, 500 - Beta Layout ; 2009, 502 - pcb). Auch bei einem Online-Telefonbuch ist dem Benutzer nämlich bekannt, dass aufzufindende Einträge gezielt als Werbung im Auftrag von Unternehmen durch den Telefonbuchanbieter in die Trefferliste aufgenommen wurden und deren Anzeige nicht nur das Ergebnis einer objektiven - wenngleich durch Metatags beeinflussten - Recherche durch die Suchmaschine sind. In einer solchen Nutzung eines Schlüsselworts muss aber im Einzelfall insbesondere keine unternehmenskennzeichnende Verwendung liegen. Es kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, der Benutzer erwarte in einem Anzeigenbereich (etwa neben der Trefferliste einer Suchmaschine) gerade Werbung des Inhabers des Kennzeichens selbst, das er gezielt als Suchwort eingegeben hat, oder eines vom Kennzeicheninhaber autorisierten Händlers oder Anbieters, der in den Vertrieb der Produkte eingebunden ist. An einer firmenmäßigen Benutzung fehlt es jedenfalls dann, wenn die Anzeige deutlich auf das werbende Unternehmen hinweist und keinen Hinweis auf eine geschäftliche Verbindung zum Kennzeicheninhaber enthält. In einem solchen Fall versteht der Verkehr die Anzeige als eine von dem eingegebenen Suchwort unabhängige bloße Eigenwerbung des Werbenden ohne Hinweis auf eine geschäftliche Verbindung zum Kennzeicheninhaber (BGH GRUR 2009, 500 - Beta Layout). Auch vorliegend spricht vieles dafür, eine Benutzung als Kennzeichnung eines Unternehmens zu verneinen, weil der angezeigte Telefonbucheintrag selbst die vom Kennzeichen abweichende Firma der Beklagten angibt und keinen Anlass gibt, eine geschäftliche Verbindung zum Kennzeicheninhaber anzunehmen. Dies bedarf aber aus den nachfolgenden Gründen keiner Entscheidung.

2. Offen bleiben kann auch, ob die Verwendung des Kennzeichens „p.“ als Suchbegriff im Online-Telefonbuch einen erlaubten Hinweis auf eine zulässige Benutzung darstellt. Nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH ist jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass ein fremdes Kennzeichen als Suchwort verwendet werden könnte, um auf eine kennzeichenrechtlich zulässige Benutzung des fremden Zeichens hinzuweisen (BGH GRUR 2007, 63 - Impuls). Auch diese Frage bedarf aber in Bezug auf den vorliegenden Fall keiner Klärung, weil die Beklagte den vorliegend geltend gemachten Ansprüchen jedenfalls die eingetragene Marke P. entgegenhalten kann (dazu 3.).

3. Unterlassungsansprüche des Klägers sind im Ergebnis in jedem Fall deswegen ausgeschlossen, weil die Beklagte sich analog § 986 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB auf die prioritätsältere eingetragene Wortmarke „P.“ berufen kann, die die angegriffene Benutzung deckt, sofern man diese überhaupt als kennzeichenmäßige Verwendung betrachtet.

a) Die Einrede aus einem prioritätsälteren Recht eines Dritten setzt voraus, dass der Beklagte aufgrund obligatorischer, d. h. schuldrechtlicher, insbes. vertraglicher Gestattung zur Benutzung des älteren Rechts des Dritten berechtigt ist (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. A., 2003, § 15 Rn 13). Dies ist hier der Fall. Die Beklagte hat durch die Vorlage des Lizenzvertrages vom 11.04.2007 (Anlage AG 1) glaubhaft gemacht, dass sie ein ausschließliches Nutzungsrecht an der eingetragenen Wortmarke P. hat.

b) Es handelt sich bei der Marke auch um das prioritätsältere Recht. Der Kläger stützt sich in erster Linie auf eine den Schutz seines Unternehmenskennzeichnens begründende Benutzung durch ihn selbst ab dem 01.01.2006. Soweit der Kläger zudem Benutzungshandlungen durch die Kanzlei in der vorherigen Zusammensetzung geltend macht, ist schon nicht ersichtlich, auf welche Weise hierdurch eventuell begründete Rechte der Betreibergesellschaften auf den Kläger übergegangen sein sollten. Auch käme zur Begründung eines Unternehmenskennzeichens schon vor dem Prioritätsdatum der eingetragenen Marke P. lediglich eine Benutzung durch die Kanzlei in der damaligen Zusammensetzung J./T. in Frage. Eine solche Benutzung vor dem 21.08.1989 ist von der Beklagten bestritten worden und vom Kläger auch weder substantiiert vorgetragen noch glaubhaft gemacht.

c) Der Inanspruchnahme aus einem Unternehmenskennzeichen kann auch eine prioritätsältere eingetragene Marke entgegenhalten werden, wenn ein zumindest auch markenmäßiger Gebrauch angegriffen wird.

Dies ergibt sich nach Ansicht der Kammer als Konsequenz aus der jüngeren Rechtsprechung des EuGH und des BGH (BGH GRUR 2008, 1002 - Schuhpark; vgl. auch EuGH, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn 64 - Anheuser Busch; GRUR 2007, 971 Rdnr. 21 - Céline; BGH, GRUR 2008, 254 Rn 22 = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE). Danach kann zwar ein rein firmenmäßiger Gebrauch eines Kennzeichens nicht aus einer Marke angegriffen werden. Für einen auf eine Marke gestützten Unterlassungsanspruch ist jedoch auch unter der Geltung der neuen Rechtsprechung weiterhin dann Raum, wenn eine firmenmäßige Benutzungshandlung angegriffen wird, die zugleich auch eine Benutzung für Waren und Dienstleistungen darstellt.

Nach Auffassung der Kammer muss die Verteidigung mit einer prioritätsälteren Marke in demselben Umfang möglich sein wie ein auf diese Marke gestützter Angriff im Wege eines Unterlassungsbegehrens. Eine vom Markeninhaber angreifbare marken- und firmenmäßige Benutzung ist dem Markeninhaber daher erlaubt. Er ist nicht gehalten, sich wegen der prioritätsjüngeren Unternehmenskennzeichenrechte auf eine rein markenmäßige Nutzung zurückzuziehen. Nach Auffassung der Kammer führen einander gegenüberstehende Markenrechte auf der einen Seite und Unternehmenskennzeichenrechte auf der anderen Seite nicht dazu, dass jedem der beiden Rechteinhaber nur noch die rein markenmäßige bzw. rein firmenmäßige Benutzung erlaubt wäre. Vielmehr setzt sich das prioritätsältere Recht durch, soweit Benutzungshandlungen in Rede stehen, die zugleich marken- und firmenmäßig sind.

Zu diesem Ergebnis führen insbesondere folgende Erwägungen: Die Benutzung eines Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr ist häufig sowohl marken- als auch firmenmäßiger Natur. Dies gilt insbesondere bei Dienstleistungsmarken. Einem Dienstleister ist es nämlich anders als dem Anbieter von Waren nicht möglich, ein Kennzeichen unmittelbar und ausschließlich in Bezug auf die angebotene Leistung zu verwenden, weil diese nicht verkörpert ist. Er kann sein Zeichen daher insbesondere nicht körperlich mit der Ware verbinden. Der Verkehr ist deshalb bei Dienstleistungen daran gewöhnt, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden. Eine rechtserhaltende markenmäßige Benutzung kann daher auch in der Benutzung durch die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht kommen, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen. Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gehen die firmenmäßige Benutzung und die markenmäßige Benutzung bei ihnen häufiger ineinander über als bei Warenmarken (BGH GRUR 2008, 616 - AKZENTA).

Vor diesem Hintergrund würde das Benutzungsrecht des Inhabers einer prioritätsälteren Dienstleistungsmarke leer laufen, wenn ihm nur noch die rein markenmäßige Verwendung erlaubt wäre. Er hat nämlich aus den genannten Gründen ein anerkennenswertes Bedürfnis nach einer Nutzung, die zugleich marken- und firmenmäßig erfolgt. Dass - worauf der Kläger zutreffend hinweist - die Anforderungen an rechtserhaltende Benutzungen nach § 26 MarkenG nicht in jeder Hinsicht mit den Anforderungen an eine rechtsverletzende Benutzung i.S.d. § 14 MarkenG gleichgesetzt werden dürfen (vgl. BGH GRUR 2000, 1038 - Kornkammer), ist hierbei nicht von entscheidender Bedeutung. Dem Markeninhaber muss nämlich gerade eine rechtserhaltende Benutzung seiner prioritätsälteren Marke möglich sein. Würden aus den möglichen Benutzungshandlungen solche ausscheiden, die zugleich firmenmäßig erfolgen, was gerade bei Dienstleistungsmarken der Regelfall der Benutzung ist, so wäre der Dienstleistungsanbieter an beinahe jeder sinnvollen Form der rechtserhaltenden Benutzung gehindert. Damit wäre nicht nur dem Inhaber des jüngeren Rechts die Nutzung des Kennzeichens im Zusammenhang mit Dienstleistungen und einem Dienstleistungsunternehmen praktisch unmöglich. Auch dem Inhaber des älteren Rechts wäre diese Verwendung verwehrt. Das Kennzeichen wäre faktisch für beide Seiten gesperrt. Dies wäre ein mit dem Vorrang des älteren Rechts nicht zu vereinbarendes Ergebnis.

Gegenteiliges kann auch nicht aus den vom Kläger zitierten Entscheidungen des BGH hergeleitet werden. In der Entscheidung Adlon (BGH GRUR 2002, 267) wird ausgeführt, dass der Markeninhaber - sofern nicht ältere Rechte Dritter entgegenstehen - grundsätzlich berechtigt ist, seine Marke auch firmenmäßig zu benutzen, was nicht auf Grund einer prioritätsjüngeren Marke untersagt werden kann. Ansprüche aus § 15 MarkenG lehnt der BGH mit der Begründung ab, die dortige Beklagte könne sich auf eine prioritätsältere geschäftliche Bezeichnung berufen. Dies könnte dahin zu verstehen sein, dass einer Inanspruchnahme auf Unterlassung durch den Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung nach §§ 5, 15 MarkenG nur ein prioritätsälteresUnternehmenskennzeichen entgegengehalten werden kann. Hierfür mag die Begründung mit einem Verweis auf die Entscheidung Magirus (BGHZ 19, 23) sprechen, wonach ein Warenzeichen, dessen warenzeichenmäßige Benutzung vom Inhaber eines ähnlichen Firmenbildzeichens geduldet werden muss, nicht firmenmäßig benutzt werden darf, wenn dies zu einer Verwechslungsgefahr mit dem Firmenbildzeichen führt. Die genannten Entscheidungen berücksichtigen aber jedenfalls noch nicht die oben dargestellten jüngeren Entwicklungen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Aus ihnen kann nicht abgeleitet werden, dass dem Inhaber einer Dienstleistungsmarke eine gängige auch firmenmäßige Benutzung zur Kennzeichnung seiner Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 2008, 616 - AKZENTA) im Hinblick auf jüngere Unternehmenskennzeichenrechte untersagt ist. Dasselbe gilt, soweit in der Entscheidung J. C. Winter (BGH GRUR 1996, 422) noch darauf hingewiesen wurde, dass eine Befugnis zum Gebrauch einer Marke das Recht zu einem namensmäßigen Gebrauch des in der Marke enthaltenen Namens nicht einschließe.

d) Wollte man in der angegriffenen Benutzung überhaupt einen kennzeichenmäßigen Gebrauch erkennen, so läge darin jedenfalls auch eine markenmäßige Benutzung des Kennzeichens P. die nach alledem eine eventuelle zugleich firmenmäßige Benutzung rechtfertigt.

Voraussetzung für die Annahme einer markenmäßigen Benutzung ist, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (BGH GRUR 2008, 616 - AKZENTA). Diese Voraussetzungen sind im Streitfall, sofern man überhaupt von einer kennzeichenmäßigen Verwendung durch die Beklagte ausgeht, erfüllt.

aa) Im Internetauftritt der Beklagten unter „www.p.-patent [bzw. marke].de“ wird auf Dienstleistungen der Beklagten hingewiesen. Unter der Firma findet sich die Angabe

„Beratung und Vertretung in allen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes“ .

Oberhalb der Firma werden stichwortartig Dienstleistungsgebiete aufgezählt:

„Patente, Marken und Unternehmenskennzeichen, Designs, Internetdomains, […]“ .

Damit sind die angebotenen Dienstleistungen auch hinreichend konkret bezeichnet. Das Erfordernis eines Bezuges zu einer konkreten Dienstleistung ist nicht dahin zu verstehen, dass eine Einzeldienstleistung konkret beschrieben und angeboten werden muss. Vielmehr genügt es, wenn, wie dies hier der Fall ist, das Betätigungsfeld des Markeninhabers derart konkret bezeichnet wird, dass erkennbar ist, welche Arten von Dienstleistungen er anbietet. Nicht hinreichend wäre ein abstrakter Hinweis etwa auf „Dienstleistungen“, der aber vorliegend nicht gegeben ist.

bb) Auch die Nutzung des Kennzeichens „p.“ als Suchwort im Online-Telefonbuch dient der Kennzeichnung von Dienstleistungen durch einen betrieblichen Herkunftshinweis. Das als Suchwort eingesetzte Kennzeichen führt zu dem Eintrag mit dem Inhalt

„Patentanwälte …“ .

Bereits mit der Angabe des ausgeübten Berufs der Partner (Patentanwälte) wird auf die angebotenen Dienstleistungen eines Patentanwalts - für den Verkehr hinreichend deutlich erkennbar - hingewiesen. Diese vorliegende Fallgestaltung bleibt im Hinblick auf die Nähe der Werbung zu den Dienstleistungen nicht hinter dem Beispiel der Anbringung eines Firmenschildes (vgl. BGH a.a.O. - AKZENTA) zurück. Es läge also mit der Verwendung der Marke P. als Suchbegriff ein auch auf die Dienstleistungen bezogener Herkunftshinweis vor.

e) Der Verteidigung mit der Marke P. steht vorliegend auch nicht entgegen, dass der Kläger die rechtserhaltende Benutzung der Marke bestreitet. Dieser Einwand kann vom Anspruchssteller ohnehin nicht gegenüber der Verteidigung des in Anspruch genommenen Markeninhabers geführt werden. Dies ergibt sich aus dem Rechtsgedanken, der in den §§ 21 Abs. 3 und 22 Abs. 2 MarkenG zum Ausdruck gekommen ist. Der Ausschluss von Unterlassungsansprüchen aus Rechten mit älterem Zeitrang gegenüber dem Inhaber von Rechten mit jüngerem Zeitrang soll letzteren nicht in die Lage versetzen, seinerseits die Benutzung des Zeichens mit dem älteren Zeitrang zu untersagen. Der Kläger müsste eine mangelnde Benutzung der Marke P. in einem Löschungsverfahren nach § 53 oder § 55 MarkenG geltend machen, was er auch getan hat, jedoch bislang ohne Erfolg.

Selbst wenn man aber dem Kläger einen Einwand mangelnder Benutzung der Verteidigungsmarke grundsätzlich einräumen wollte, könnte dieser jedenfalls im vorliegenden Verfahren nicht durchgreifen. Die Kammer hätte bereits erhebliche Bedenken, einen solchen Einwand auch im einstweiligen Verfügungsverfahren zuzulassen. Im Eilverfahren erscheint es nicht interessengerecht, dem angegriffenen Markeninhaber aufzubürden, die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke darzulegen. Im übrigen wäre diese vorliegend hinreichend glaubhaft gemacht. Sie ergibt sich aus dem klagabweisenden Urteil der Kammer vom 03.07.2007, welches insoweit vom OLG Karlsruhe bestätigt worden ist. Ungeachtet der Frage, ob und inwieweit dieses Urteil die Parteien des vorliegenden Rechtsstreits bindet, genügt es jedenfalls zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung. Der Kläger hat auch keine weiteren Einwendungen gegen die tatsächlichen Umstände vorgebracht, die dort der Bejahung der rechtserhaltenden Benutzung zu Grunde gelegen haben.

II.

Die Nebenentscheidungen ergehen gemäß §§ 91 Abs. 1 und §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO.

Gründe

Der zulässige Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist unbegründet.

a) Vorliegend benutzt die Beklagte die angegriffenen Domain-Namen jedenfalls nicht firmenmäßig.

c) Der Inanspruchnahme aus einem Unternehmenskennzeichen kann auch eine prioritätsältere eingetragene Marke entgegenhalten werden, wenn ein zumindest auch markenmäßiger Gebrauch angegriffen wird.

aa) Im Internetauftritt der Beklagten unter „www.p.-patent [bzw. marke].de“ wird auf Dienstleistungen der Beklagten hingewiesen. Unter der Firma findet sich die Angabe

„Beratung und Vertretung in allen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes“ .

Oberhalb der Firma werden stichwortartig Dienstleistungsgebiete aufgezählt:

„Patente, Marken und Unternehmenskennzeichen, Designs, Internetdomains, […]“ .

„Patentanwälte …“ .

II.

Die Nebenentscheidungen ergehen gemäß §§ 91 Abs. 1 und §§ 708 Nr. 6, 711 ZPO.

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bei uns veröffentlicht am 05.02.2009

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 174/06 Verkündet am: 5. Februar 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs ha

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Markengesetz - MarkenG | § 5 Geschäftliche Bezeichnungen

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

Markengesetz - MarkenG | § 15 Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

Markengesetz - MarkenG | § 5 Geschäftliche Bezeichnungen

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

Bundesgerichtshof Urteil, 05. Feb. 2009 - I ZR 174/06

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 174/06 Verkündet am:

5. Februar 2009

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 20. November 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und

Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 14. September 2006 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als die Berufung der Klägerin gegen die Abweisung der Klage mit dem Klageantrag zu I 1 b mit Ausnahme der Dienstleistung "Personennahverkehr" und im Klageantrag zu I 2 hinsichtlich der Marken Nr. 304 41 369 "BVG MetroBus", Nr. 304 41 371 "BVG MetroLinien" und Nr. 304 41 370 "BVG MetroTram" mit Ausnahme des Dienstleistungssektors "Personennahverkehr" zurückgewiesen worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:

1: Die Klägerin ist eine Gesellschaft der Metro-Unternehmensgruppe, die zu den weltweit größten Handelsunternehmen gehört. Im Metro-Konzern ist die Klägerin für die Verwaltung und Durchsetzung der Kennzeichenrechte zuständig und von der Metro AG ermächtigt, die Rechte an dem Unternehmenskennzeichen wahrzunehmen.

2: Die Klägerin ist Inhaberin der mit Priorität vom 15. April 1995 unter anderem für "Veranstaltung und Vermittlung von Reisen, Vermittlung von Verkehrsleistungen" eingetragenen farbigen (gelb/schwarz) Wort-/Bildmarke Nr. 395 16 389 und der mit Priorität vom 22. September 2003 für "Transportwesen" eingetragenen farbigen (blau/gelb) Wort-/Bildmarke Nr. 303 48 717

3: Die Klägerin ist weiterhin Inhaberin der Wortmarke Nr. 301 27 034 "METRORAPID" , die mit Priorität vom 27. April 2001 für "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung zu Lande, in der Luft und auf dem Wasser; Werbung; Geschäftsführung ; Transportwesen; Veranstaltung von Reisen" eingetragen ist.

4: Die Metro-Unternehmensgruppe betreibt sogenannte Cash&CarryMärkte , in denen Gewerbetreibende einkaufen können. In den Märkten wurden früher auch Urlaubsreisen angeboten. Gegenwärtig bietet der Metro-Konzern in Zusammenarbeit mit dem Reiseveranstalter Reisen über Fernabsatzmedien an.

5: Die Beklagte, eine Anstalt des öffentlichen Rechts, bietet im Großraum Berlin Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs an. Sie ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 300 05 182 "BVG Metrocard", die mit Priorität vom 26. Januar 2000 für die aus dem Klageantrag zu I 1 a ersichtlichen Waren und Dienstleistungen eingetragen ist, sowie der weiteren Wortmarke Nr. 300 05 183 "Metrocard", die mit derselben Priorität für die im Klageantrag zu I 1 a kursiv gesetzten Waren und Dienstleistungen Schutz beansprucht. Die Bezeichnung "BVG Metrocard" hatte die Beklagte für eine Monatskarte zur Benutzung öffentlicher Nahverkehrsmittel zusammen mit der Teilnahme an einem CarsharingProgramm verwandt.

6: Die Beklagte ist weiterhin Inhaberin der mit Priorität vom 16. Juli 2004 für die aus dem Klageantrag zu I 1 b ersichtlichen Waren und Dienstleistungen eingetragenen Wortmarken Nr. 304 41 369 "BVG MetroBus", Nr. 304 41 371 "BVG MetroLinien" und Nr. 304 41 370 "BVG MetroTram".

7: Die Klägerin hat geltend gemacht, die von der Beklagten verwendeten Bezeichnungen und eingetragenen Marken verletzten ihre Markenrechte und das Unternehmenskennzeichen "Metro". Die Marken und das Unternehmenskennzeichen seien bekannte Kennzeichen.

8: Die Klägerin hat beantragt, I. die Beklagte zu verurteilen, 1. es zu unterlassen,
a) im geschäftlichen Verkehr mit Dienstleistungen auf dem Ge- biet des Transportwesens, insbesondere Personennahverkehr sowie Vermietung/Bereitstellung von Kraftfahrzeugen oder Vermittlung von Kraftfahrzeugen oder Fahrdienstleistungen ; mit Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanz- wesens, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Herausgabe oder Vermittlung oder Abrechnung einer Kunden-, Geld-, Kredit- oder Service-Karte für den bargeldlosen Zahlungsverkehr; mit Datenverarbeitungsgeräten und Computern, insbesondere Magnetaufzeichnungsträgern , Speicherbausteinen, sowie mit Speicher -, Memory-, Flash- oder Chipkarten zur Aufzeichnung und Speicherung von Daten, die Bezeichnung "Metrocard" und/oder "BVG Metrocard" zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, insbesondere wenn dies wie in der nachfolgend eingeblendeten Form geschieht:
b) im geschäftlichen Verkehr für Drucksachen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Veröffentlichungen (Schriften) aller Art, Pläne, Ansichtskarten, Fahrscheine, Eintrittskarten; Fahrscheinhefte; Fahrpläne, Werbeplakate, Werbung, insbesondere Werbung in Schaufenstern; Vermietung von Reklameflächen und Leuchtelementen zu Werbezwecken innerhalb von Fahrzeugen, besonders in Omnibussen, Straßenbahnwagen , U-Bahnwagen, Triebwagen und Waggons; Dienstleistungen auf dem Gebiet des Transportwesens, insbesondere des Personennahverkehrs und der Vermietung/ Bereitstellung/Vermittlung von (Kraft-)Fahrzeugen, Omnibussen , Straßenbahn- und U-Bahnfahrzeugen sowie Fahrdienstleistungen die Bezeichnung "BVG MetroBus" und/oder "BVG MetroLinien" und/oder "BVG MetroTram" zu verwenden und/oder verwenden zu lassen,
c) im geschäftlichen Verkehr für die Personenbeförderung mit Bussen und/oder Straßenbahnen die Bezeichnung "MetroBus" und/oder "MetroTram" und/oder "MetroNetz" und/oder "MetroLinien" zu verwenden und/oder verwenden zu lassen; 2. in die vollständige Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marken Nr. 300 05 183 "Metrocard", Nr. 300 05 182 "BVG Metrocard", Nr. 304 41 369 "BVG MetroBus" , Nr. 304 41 371 "BVG MetroLinien" und Nr. 304 41 370 "BVG MetroTram" einzuwilligen; 3. der Klägerin Auskunft unter Angabe der erzielten Umsätze und Werbeausgaben (aufgeschlüsselt nach Vierteljahren) darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie die oben unter 1 a bis c bezeichneten Handlungen begangen haben; II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die im Antrag zu I 1 a bis c beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.

9: Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat vorgetragen, die Klagemarken seien in den in Rede stehenden Waren- und Dienstleistungssektoren nur schwach kennzeichnungskräftig und nicht bekannt. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen bestehe nicht.

10: Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte zur Unterlassung der Benutzung der Bezeichnungen "BVG Metrocard" und "Metrocard" für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Vermietung/Bereitstellung von (Kraft-)Fahrzeugen oder Vermittlung von Fahrzeugen oder Fahrdienstleistungen (es sei denn, dies geschieht im Rahmen von Kombinationsangeboten mit Zeitkarten für die Benutzung von Bussen und Bahnen der Beklagten); Datenverarbeitungsgeräte und Computer, insbesondere Magnetaufzeichnungsträger; Speicherbausteine ; Speicher-, Memory-, Flash- oder Chipkarten zur Aufzeichnung und Speicherung von Daten, und der Bezeichnung "BVG Metrocard" darüber hinaus für Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Herausgabe oder Vermittlung oder Abrechnung einer Kunden-, Geld-, Kredit- oder Service-Karte für den bargeldlosen Zahlungsverkehr verurteilt. In diesem Umfang hat das Berufungsgericht die Beklagte auch zur Einwilligung in die Löschung der entsprechenden Marken verurteilt. Im Übrigen ist die Berufung der Klägerin ohne Erfolg geblieben.

11: Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren in vollem Umfang weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

12: I. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche nur im Hinblick auf einen Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der Bezeichnungen "BVG Metrocard" und "Metrocard" und einen Anspruch auf Löschung der gleichlautenden Marken für die näher bezeichneten Waren und Dienstleistungen aufgrund der Klagemarken Nr. 395 16 389 und Nr. 303 48 717 und des Unternehmenskennzeichens der Metro AG nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG für begründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt :

13: Zwischen den Klagemarken "METRO" einerseits und den kollidierenden Marken der Beklagten "BVG Metrocard" und "Metrocard" bestehe Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für nahezu alle Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffenen Marken eingetragen seien. Ausgenommen seien nur Dienstleistungen auf dem Gebiet des Transportwesens und Fahrdienstleistungen, soweit diese im Rahmen von Kombinationsangeboten mit Zeitkarten für die Benutzung von Bussen und Bahnen angeboten würden. In einem entsprechenden Umfang seien auch Ansprüche wegen Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG mit dem Unternehmenskennzeichen "Metro" gegeben.

14: Die Klage sei dagegen nicht begründet, soweit die Benutzung der Marke "BVG Metrocard" für Dienstleistungen auf dem Gebiet des Personennahverkehrs drohe. Der Bestandteil "BVG" sei in dem zusammengesetzten Zeichen prägend. Er weise erkennbar nicht nur auf das Unternehmen, sondern auch auf das Nahverkehrsnetz hin. Das Publikum habe deshalb keine Veranlassung, die angebotenen Leistungen einem anderen Unternehmen als dem Nahverkehrsunternehmen zuzuordnen oder auf eine Zusammenarbeit zwischen der MetroGruppe und der Beklagten zu schließen.

15: Die gegen die Bezeichnungen "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien" und "BVG MetroTram" gerichtete Klage sei wegen fehlender Verwechslungsgefahr mit den Klagemarken und dem Unternehmenskennzeichen "Metro" unbegrün- det. Der Bestandteil "Metro" habe in den angegriffenen Zeichen keine selbständig kennzeichnende Stellung. Die Kollisionszeichen würden auch nicht gedanklich mit den Kennzeichen der Klägerin in Verbindung gebracht. Der Unterlassungsanspruch ergebe sich auch nicht aus dem Schutz des bekannten Unternehmenskennzeichens "Metro" nach § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG, weil das Publikum keinen Anlass habe, die Kollisionszeichen auf dem in Rede stehenden Dienstleistungssektor gedanklich miteinander zu verknüpfen.

16: Die Klage sei schließlich auch unbegründet, soweit sie sich gegen die Benutzung der Bezeichnungen "MetroBus", "MetroTram", "MetroNetz" und "MetroLinien" für die Personenbeförderung mit Bussen und Straßenbahnen richte. Es fehle an einer kennzeichenmäßigen Benutzung dieser Bezeichnungen. Diese würden nur beschreibend in der Art eines Bestellzeichens verwendet.

17: II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat nur zum Teil Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache, soweit das Berufungsgericht einen Unterlassungsanspruch nach dem Klageantrag zu I 1 b auch außerhalb des Dienstleistungssektors "Personennahverkehr" und einen entsprechenden Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marken Nr. 304 41 369 "BVG MetroBus", Nr. 304 41 371 "BVG MetroLinien" und Nr. 304 41 370 "BVG MetroTram" verneint hat (dazu nachstehend unter II 5). Im Übrigen ist die Revision unbegründet.

18: 1. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein Unterlassungsanspruch der Klägerin gegen die Beklagte aus den Klagemarken Nr. 395 16 389 und 303 48 717 "METRO" sowie Nr. 301 27 034 "METRORAPID" und dem Unter- nehmenskennzeichen der Metro AG gemäß § 14 Abs. 5 und § 15 Abs. 4 MarkenG auf Unterlassung der Benutzung der Marken "Metrocard" und "BVG Metrocard" sowie der Marken "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien" und "BVG MetroTram" auf dem Gebiet des Personennahverkehrs (Klageantrag zu I 1 a und b) scheide aus, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

19: a) Zu Recht hat das Berufungsgericht einen Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG gegen die Verwendung der hier in Rede stehenden Zeichen auf dem Gebiet des Personennahverkehrs aufgrund der Klagemarken Nr. 395 16 389 und Nr. 303 48 717 "METRO" verneint.

20: Ansprüche aus der Klagemarke Nr. 303 48 717 scheiden gegen die Verwendung der Wortmarken "Metrocard" und "BVG Metrocard" schon deshalb aus, weil die Klagemarke prioritätsjünger als die angegriffenen Marken ist (§ 6 Abs. 1 und 2 MarkenG). Im Übrigen besteht zwischen den Klagemarken "METRO" und den kollidierenden Zeichen auf dem in Rede stehenden Dienstleistungssektor des Personennahverkehrs keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

21: aa) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 20 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Tz. 35 - Limoncello; BGH, Urt. v. 3.4.2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Tz. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark).

22: bb) Das Berufungsgericht ist zu Recht hinsichtlich der Klagemarke Nr. 303 48 717 von Dienstleistungsidentität und in Bezug auf die Marke Nr. 395 16 389 von Dienstleistungsähnlichkeit ausgegangen.

23: Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren und Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Tz. 15 - Canon; BGH, Urt. v. 30.3.2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Tz. 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU; Beschl. v. 28.9.2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Tz. 20 = WRP 2007, 321 - COHIBA).

24: Die Marke Nr. 303 48 717 ist ebenso wie die angegriffenen Marken "Metrocard" , "BVG Metrocard", "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien" und "BVG MetroTram" für Transportdienstleistungen eingetragen, die auch die hier in Rede stehenden Leistungen des Personennahverkehrs umfassen. Die Klagemarke Nr. 395 16 389 ist für "Veranstaltung und Vermittlung von Reisen" sowie "Vermittlung von Verkehrsleistungen" eingetragen. Insoweit besteht wegen des gemeinsamen Bezugs zur Personenbeförderung eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen.

25: Eine Dienstleistungsähnlichkeit ist auch nicht deshalb zu verneinen, weil die Beförderung im Personennahverkehr nach den Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes genehmigungspflichtig ist und eine Leistung der Daseinsvorsorge darstellt. Das schließt es nicht aus, dass die angesprochenen Verkehrskreise durch den gemeinsamen Bezug zur Personenbeförderung bei der Verwendung einer einheitlichen Bezeichnung zumindest von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Unternehmen ausgehen.

26: cc) Zugunsten der Klägerin ist im Revisionsverfahren von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarken "METRO" für die in Rede stehenden Dienstleistungen auszugehen. Das Berufungsgericht hat eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarken von Hause aus angenommen. Es hat festgestellt, dass der gleichnamige Firmenbestandteil der Metro AG für Cash&Carry-Märkte einen hohen Bekanntheitsgrad genießt. Im Streitfall hat das Berufungsgericht offengelassen, ob die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens sich auf die Klagemarken "METRO" für den Bereich der Vermittlung von Reisedienstleistungen auswirkt. Für die Revisionsinstanz ist deshalb eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarken "METRO" zu unterstellen.

27: dd) Das Berufungsgericht hat zu Recht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen verneint. Auch unter Berücksichtigung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarken ist die Zeichenähnlichkeit zu gering, um auf den in Frage stehenden Dienstleistungssektor die Gefahr einer unmittelbaren Verwechselbarkeit der Zeichen zu begründen.

28: (1) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass der Gesamteindruck der farbigen Klagemarken von ihrem Wortbestandteil dominiert wird und die angegriffenen Marken weder von dem Wortbestandteil "Metro" geprägt werden noch dieser Bestandteil in den zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, die Klagemarken würden auch durch die graphische Gestaltung und die Farbgebung geprägt; in den angegriffenen Zeichen habe der Bestandteil "Metro" eine selbständig kennzeichnende Stellung.

29: (2) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiterhin ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

30: (3) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass der Gesamteindruck der Klagemarken von ihrem Wortbestandteil geprägt wird. Die Farbgebung in gelb sowie gelb und blau und die graphische Gestaltung treten in der Wahrnehmung des Verkehrs als lediglich einfache dekorative Elemente zurück. Insoweit gilt der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei einer Wort-/ Bildmarke an dem Wortbestandteil orientiert, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende graphische Gestaltung aufweist (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 23 - INTERCONNECT/T-Interconnect; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Im Übrigen würde sich im Verhältnis zu den angegriffenen Marken die Zeichenähnlichkeit bei einer Einbeziehung der graphischen Gestaltung und Farbgebung der Klagemarken weiter verringern, weil es sich bei den angegriffenen Marken um Wortmarken handelt, die keine den Klagemarken vergleichbare graphische und farbliche Gestaltung aufweisen. Aber auch im Verhältnis zu der in den Farben Blau und Gelb gehaltenen in dem Klageantrag zu I 1 a aufgeführten Auf- machung des Zeichens "BVG metro card" führt die Farbgebung nicht zu einer entscheidungserheblichen Annäherung an die Klagemarken "METRO", weil die graphische Gestaltung deutliche Unterschiede aufweist.

31: (4) Der Gesamteindruck der angegriffenen Marken "Metrocard", "BVG Metrocard", "BVG MetroBus", "BVG MetroTram" und "BVG MetroLinien" wird im Zusammenhang mit Dienstleistungen des Personennahverkehrs nicht von dem Bestandteil "Metro" geprägt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts kommt dem Bestandteil auch keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

32: Das Berufungsgericht hat - ausgehend von den Grundsätzen der Senatsentscheidung "City Plus" (BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228) - angenommen, der Bestandteil "BVG" trete im Gesamteindruck der Marken nicht in den Hintergrund. Der Verkehr erblicke darin nicht nur ein Unternehmenskennzeichen, sondern zugleich einen Sachhinweis auf das von der Beklagten betriebene Nahverkehrsnetz. Der Erfahrungssatz , dass der Verkehr neben einem erkennbaren Unternehmenskennzeichen in den anderen Bestandteilen den eigentlichen Produkthinweis erblicke, finde deshalb keine Anwendung. Auf diese Überlegungen kommt es im Ergebnis nicht an. Denn unabhängig von diesen Erwägungen verfügt der Bestandteil "Metro" in den angegriffenen Bezeichnungen über keine dominierende oder selbständig kennzeichnende Stellung. Zwar ist bei der Beurteilung der Frage, ob der mit dem Klagekennzeichen übereinstimmende Bestandteil des angegriffenen Zeichens dieses prägt, eine durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft des Klagezeichens auch dann zu berücksichtigen, wenn dieses Zeichen allein aus dem übereinstimmenden Bestandteil besteht (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 24 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom). Eine Verkürzung auf den mit der Klagemarke übereinstimmenden Bestandteil ist jedoch nicht anzunehmen, wenn durch die Einfügung des Bestandteils in das zusammengesetzte Zeichen ein Gesamtbegriff mit eigenständigem Bedeutungsgehalt entsteht. Dann tragen auch die anderen Bestandteile zum Gesamteindruck bei, selbst wenn sie beschreibend sind (vgl. BGH, Beschl. v. 5.3.1998 - I ZB 28/95, GRUR 1998, 932, 933 = WRP 1998, 868 - MEISTERBRAND; Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM).

33: Die zusammengesetzten Begriffe "MetroBus" und "MetroTram" haben - unabhängig davon, ob das Buchstabenkürzel "BVG" vorangestellt ist - einen einem beschreibenden Begriff stark angenäherten Inhalt. Sie bezeichnen aus Sicht des Verkehrs ein Linienbus- oder ein Straßenbahnangebot in einer Metropole oder mit Bezügen zum U-Bahnnetz. Es liegt deshalb fern, dass der Verkehr die Gesamtbegriffe "MetroBus" und "MetroTram" in die Bestandteile "Metro" und "Bus" bzw. "Tram" aufspaltet und mit dem bekannten Unternehmenskennzeichen der Klägerin oder den entsprechenden Marken "METRO" verwechselt.

34: Der Verkehr hat auch nicht deshalb Veranlassung, die Begriffe "MetroBus" und "MetroTram" aufzuspalten oder eine gedankliche Verbindung zwischen den Klagemarken "METRO" und den Zeichen "MetroBus" und "MetroTram" herzustellen, weil derart bezeichnete Busse oder Straßenbahnen zu Handelsmärkten der Unternehmensgruppe der Klägerin fahren. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, dass mit "MetroBus" oder "MetroTram" bezeichnete Bus- oder Straßenbahnverbindungen zu den Han- delsmärkten der Metro-Gruppe existieren. Die Revision hat insoweit auch keinen Vortrag der Klägerin als übergangen gerügt.

35: Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht danach nicht.

36: Das Gleiche gilt für die Bezeichnungen "Metrocard" und "BVG Metrocard". Der Verkehr versteht das Wort "card" als Karte, die Zugang zu bestimmten Leistungen gewährt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird der Begriff "Metrocard" im Zusammenhang mit Leistungen des Personennahverkehrs als Schlüssel zur Wahrnehmung bestimmter Nahverkehrsangebote verstanden. Der Verkehr wird deshalb den Begriff "Metro" nicht isolieren und mit dem gleichnamigen Handelskonzern in Verbindung bringen.

37: Nichts anderes gilt schließlich für die Bezeichnung "MetroLinien". Der Verkehr wird den Begriff ohne weiteres als Hinweis auf das Angebot der "MetroBusse" und "MetroTrams" auffassen.

38: ee) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, das Berufungsgericht habe es versäumt, eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens zu prüfen.

39: (1) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Beschl. v. 29.5.2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Tz. 33 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 - Kinder II, m.w.N.).

40: (2) Die Revision hat sich zum Beleg dafür, dass die Klägerin über eine große Zeichenfamilie mit dem Bestandteil "METRO" verfügt, auf 25 Markeneintragungen bezogen, die dieses Zeichen aufweisen. Daraus folgt aber nicht, dass die Markenfamilie in einem Umfang benutzt worden ist, der dem allgemeinen Publikum, an das sich die in Rede stehenden Dienstleistungen der angegriffenen Marken richten, Veranlassung gibt, "METRO" als Stammbestandteil einer Zeichenserie aufzufassen.

41: Es fehlt zudem an der Erkennbarkeit des Bestandteils "Metro" als Serienzeichen in den angegriffenen Marken. Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang rechtsfehlerfrei festgestellt, dass das Publikum die angegriffenen Marken für die in Rede stehenden Dienstleistungen nicht zergliedernd versteht und auch nicht an die Unternehmensgruppe der Klägerin erinnert wird (hierzu oben unter II 1 a dd (4)). Der Verkehr hat danach keinen Grund, den Wortbestandteil "Metro" in den Kollisionszeichen als wesensgleichen Stamm einer Zeichenserie der Klägerin aufzufassen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass nach dem Vortrag der Klägerin inzwischen einige Nahverkehrsunternehmen Linien des öffentlichen Nahverkehrs durch Wirtschaftsunternehmen sponsern lassen und diese Linien nach den jeweiligen Unternehmen benennen. Das Berufungsgericht hat hierzu nicht feststellen können, dass dieses neuartige Verhalten die Verkehrsauffassung bereits zum Kollisionszeitpunkt beeinflusst hat. Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht zu Recht auch auf den Kollisionszeitpunkt und nicht den Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz abgestellt, weil die Beklagte mit den angegriffenen Marken über eigene Kennzeichenrechte verfügt. Ohne Erfolg rügt die Revision in diesem Zusammenhang weiterhin, das Berufungsgericht habe keine Feststellungen zu dem von der Klägerin vorgetragenen Phänomen des "HaltestellenSponsoring" getroffen, bei dem eine Haltestelle mit dem Namen eines in der Nähe ansässigen Unternehmens gekennzeichnet wird. Im Streitfall geht es nicht um die Bezeichnung einer Haltestelle. Besondere Ausführungen des Berufungsgerichts waren hierzu daher nicht veranlasst.

42: b) Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch aus der Klagemarke Nr. 301 27 034 "METRORAPID" gegen die Benutzung der Marken "Metrocard", "BVG Metrocard", "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien" und "BVG MetroTram" wegen fehlender Verwechslungsgefahr verneint (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG). Dagegen wendet sich die Revision ebenfalls ohne Erfolg.

43: aa) Aus dieser Klagemarke kann die Klägerin ein Verbot der Benutzung der Marken "Metrocard" und "BVG Metrocard" der Beklagten schon deshalb nicht herleiten, weil die Klagemarke nach § 6 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG prioritätsjünger ist als die angegriffenen Marken.

44: bb) Zwischen der Klagemarke Nr. 301 27 034 "METRORAPID" und den prioritätsjüngeren Marken "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien" und BVG MetroTram" hat das Berufungsgericht mit Recht eine Verwechslungsgefahr verneint.

45: (1) Allerdings ist entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht nur von Dienstleistungsähnlichkeit, sondern von Dienstleistungsidentität auszugehen. Die Klagemarke ist unter anderem für den Oberbegriff "Transportwesen" eingetragen. Dieser umfasst auch den Personentransport einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs mit Bussen und Bahnen.

46: (2) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke "METRORAPID" hat das Berufungsgericht für die in Rede stehenden Dienstleistungen nicht festgestellt. Selbst wenn aber von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auch dieser Klagemarke ausgegangen wird, ist die Zeichenähnlichkeit zwischen dieser Klagemarke und den angegriffenen Marken zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Der Bestandteil "METRO" prägt entgegen der Ansicht der Revision die Klagemarke nicht. Er weist ebenso wie der Bestandteil "RAPID" für Dienstleistungen im Bereich des Transportwesens beschreibende Anklänge auf und dominiert den Gesamteindruck der Klagemarke nicht. Die angegriffenen Marken werden ebenfalls nicht durch den Wortbestandteil "Metro" geprägt; dieser Bestandteil hat auch keine selbständig kennzeichnende Stellung in den zusammengesetzten Zeichen inne (hierzu Abschn. II 1 a dd (4)).

47: c) Der Klägerin steht ein Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Bezeichnungen "Metrocard", "BVG Metrocard", "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien" und "BVG MetroTram" für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen schließlich auch nicht aufgrund des Unternehmenskennzeichens der Metro AG nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG zu.

48: aa) Die Klägerin ist allerdings im Wege gewillkürter Prozessstandschaft wirksam ermächtigt, die Rechte an dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG geltend zu machen.

49: (1) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann ein Dritter aufgrund einer Ermächtigung des Rechtsinhabers aus dessen Recht auf Unterlassung klagen, wenn er ein eigenes schutzwürdiges Interesse hat (BGHZ 145, 279, 286 - DB Immobilienfonds; BGH, Urt. v. 31.7.2008 - I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 Tz. 54 = WRP 2008, 1537 - Haus & Grund III). Das eigene schutzwürdige Interesse des Ermächtigten kann sich bei dem Anspruch aus dem Unternehmenskennzeichen aufgrund einer besonderen Beziehung zum Rechtsinhaber ergeben; dabei können auch wirtschaftliche Interessen herangezogen werden (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.1994 - I ZR 99/92, GRUR 1995, 54, 57 = WRP 1995, 13 - Nicoline; BGH GRUR 2008, 1108 Tz. 54 - Haus & Grund III).

50: (2) Von einem eigenen schutzwürdigen Interesse der Klägerin, die von der Metro AG zur Geltendmachung der Rechte aus dem Unternehmenskennzeichen ermächtigt worden ist, ist im Streitfall auszugehen. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Klägerin im Metro-Konzern für die Verwaltung und Durchsetzung der Kennzeichenrechte zuständig ist. Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer mit dem Wortbestandteil "Metro" des Unternehmenskennzeichens der Metro AG gebildeter Marken. Auch in der Firmierung der Klägerin ist die Bezeichnung "Metro" enthalten. Die Klägerin hat deshalb ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Geltendmachung der Rechte aus dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG, das über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt.

51: bb) Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG und den angegriffenen Marken für die fraglichen Dienstleistungen verneint (§ 15 Abs. 2 und 4 MarkenG). Es ist zutreffend davon ausgegangen, dass kennzeichnungskräftiger Bestandteil des vollständigen Unternehmenskennzeichens allein "Metro" ist, weil der Rechtsformzusatz beschreibend ist. Zudem ist "Metro" auch das Firmenschlagwort der vollständigen Firmierung der Metro AG. Zu einer fehlenden Verwechslungsgefahr zwischen dem Unternehmenskennzeichen und den angegriffenen Marken gelten die vorstehenden Ausführungen zur Klagemarke "METRO" entsprechend (II 1 a dd und ee).

52: Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG und den angegriffenen Marken kann ebenfalls nicht angenommen werden. Von dieser Art der Verwechslungsgefahr ist auszugehen , wenn der Verkehr zwar die Bezeichnungen selbst und die durch sie gekennzeichneten Unternehmen auseinanderhalten kann, aus den sich gegenüberstehenden Zeichen aber auf organisatorische oder wirtschaftliche Zusammenhänge schließt (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 900 = WRP 2002, 1066 - defacto). Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird der Verkehr bei den angegriffenen Bezeichnungen im Zusammenhang mit Transportdienstleistungen im öffentlichen Personennahverkehr aber nicht an die Handelskette des Metrokonzerns erinnert. Er gelangt deshalb auch nicht zu der Annahme, es bestünden wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen den Unternehmen.

53: d) Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Bezeichnungen für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen auch nicht aufgrund des bekannten Unternehmenskennzeichens "Metro AG" für begründet erachtet (§ 15 Abs. 3 und 4 MarkenG). Es hat dies daraus gefolgert, dass der Verkehr aufgrund der angegriffenen Marken nicht an die Handelskette des Metro-Konzerns erinnert wird. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die Revision wendet sich auch nicht gegen die Verneinung des Unterlassungsanspruchs aufgrund des Bekanntheitsschutzes des Unternehmenskennzeichens.

54: 2. Die Klägerin kann kein Verbot der Benutzung der Bezeichnung "Metrocard" und "BVG Metrocard" für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Vermietung/Bereitstellung von (Kraft-)Fahrzeugen oder Vermittlung von Fahrzeugen oder Fahrdienstleistungen beanspruchen, wenn dies im Rahmen von Kombinationsangeboten mit Zeitkarten für die Benutzung von Bussen und Bahnen der Beklagten geschieht (Klageantrag zu I 1 a).

55: a) Die Beklagte hat unter der Bezeichnung "BVG Metrocard" eine Monatskarte für ihre öffentlichen Verkehrsmittel angeboten, die mit einem Carsharing -Programm verbunden war. Das Berufungsgericht hat kennzeichenrechtliche Unterlassungsansprüche aus den Klagemarken und dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG verneint, weil die Beklagte den Begriff "BVG metro card" auf der von der Klägerin beanstandeten Musterkarte nicht zeichenmäßig benutzt habe (Klageantrag I 1 a). Im Übrigen hat es eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kennzeichen der Klägerin und den angegriffenen Marken "Metrocard" und "BVG Metrocard" für die in Rede stehenden Dienstleistungen verneint.

56: b) Diese Beurteilung hält im Ergebnis der rechtlichen Nachprüfung stand. Dabei kann offenbleiben, ob der Begriff "BVG metro card" auf der vorgelegten Musterkarte kennzeichenmäßig benutzt wird. Denn jedenfalls liegt zwischen den Klagemarken "METRO" und "METRORAPID" und dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG einerseits und den angegriffenen Bezeichnungen "BVG metro card", "Metrocard" und "BVG Metrocard" andererseits insoweit keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG vor.

Nach den zutreffenden Feststellungen des Berufungsgerichts wird der Verkehr die angegriffenen Bezeichnungen weder auf "Metro" verkürzen, noch kommt diesem Bestandteil in den kollidierenden Bezeichnungen eine selbständig kennzeichnende Stellung zu, weil der Begriff wegen des erkennbaren Zusammenhangs mit den Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs beschreibende Anklänge aufweist. Die Zeichenähnlichkeit zwischen den kollidierenden Zeichen ist danach zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

57: 3. Der Klägerin steht auch kein Anspruch gegen die Beklagte auf Unterlassung der Benutzung der Bezeichnungen "MetroBus", "MetroTram", "MetroNetz" und "MetroLinien" für die Personenbeförderung mit Bussen und Straßenbahnen zu (Klageantrag I 1 c). Zwischen den Klagemarken und dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG und den angegriffenen Bezeichnungen besteht keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 und § 15 Abs. 2 MarkenG.

58: a) Das Berufungsgericht hat allerdings zu Unrecht die kennzeichenmäßige Benutzung der angegriffenen Bezeichnungen verneint. Die Klägerin hat als Verletzungsform mit den Anlagen K 27 bis K 30 Prospektmaterial der Beklagten vorgelegt, in dem das "BVG Verkehrskonzept 2005 plus" vorgestellt wird. Nach Ansicht des Berufungsgerichts werden die Begriffe in Überschriften und im Fließtext der Unterlagen nach Art eines Bestellzeichens verwendet. Der Verkehr werde in Rechnung stellen, dass auch andere Nahverkehrsunternehmen so bezeichnete Leistungen anbieten. Dem kann nicht zugestimmt werden.

59: aa) Eine markenmäßige Benutzung setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck ; Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 16 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Die Rechte aus der Marke sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (EuGH, Urt. v. 25.1.2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-1017 = GRUR Int. 2007, 404 Tz. 21 = WRP 2007, 299 - Opel/Autec; BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform).

60: bb) Die Revision rügt zu Recht, dass die Begriffe "MetroBus", "MetroTram" , "MetroNetz" und "MetroLinien" nicht rein beschreibend sind. Auch wenn den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt ist, dass in Weltstädten wie Paris und New York die U-Bahn als "Metro" bezeichnet wird, erkennen sie, dass es hier gerade nicht um das Berliner U-Bahnnetz, sondern um ein Straßenbahn - und Busnetz geht. Auch aus dem Begriff "Metropole" als Synonym für Großstadt kann keine rein beschreibende Benutzung abgeleitet werden. Durch die Abkürzung auf "Metro" und die gleichzeitige Kombination mit einem weiteren Bestandteil entsteht ein neues, dem Verkehr in diesem Zusammenhang nicht geläufiges Wort. Dies gilt auch für die Bezeichnungen "MetroNetz" und "MetroLinien". Diese Begriffe sind allenfalls für U-Bahnen, nicht jedoch für Straßenbahn - und Buslinien bekannt. Das Berufungsgericht führt keine Anhaltspunkte für seine Annahme an, der Verkehr gehe davon aus, dass entsprechende Leistungen auch in anderen deutschen Städten so bezeichnet werden. Es ist daher davon auszugehen, dass die Bezeichnungen als Herkunftshinweis aufgefasst werden. Hierfür spricht auch, dass die Bezeichnungen in einer für be- schreibende Begriffe ungewöhnlichen Schreibweise mit Majuskeln in der Wortmitte verwendet werden.

61: b) Im Streitfall liegt jedoch keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 und § 15 Abs. 2 MarkenG vor. Zwar hat das Berufungsgericht die Verwechslungsgefahr - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht geprüft. Zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und zur Branchennähe ergeben sich jedoch keine Besonderheiten gegenüber den für die Beklagte als Marken eingetragenen Bezeichnungen. Dies gilt auch für die Kennzeichnungskraft der älteren Kennzeichenrechte der Klägerin. Der Senat kann aufgrund des feststehenden Sachverhalts und der Feststellungen des Berufungsgerichts zum Gesamteindruck der eingetragenen Marken der Beklagten die Zeichenähnlichkeit für die in Rede stehenden Verletzungshandlungen selbst beurteilen. Danach ist die Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Durch die Einfügung des Bestandteils "Metro" in die Zeichen "MetroBus", "MetroTram", "MetroNetz" und "MetroLinien" entstehen Gesamtbegriffe mit eigenständigem Bedeutungsgehalt. Sie werden deshalb vom Verkehr nicht auf die Bezeichnung "Metro" verkürzt; auch kommt diesem Bestandteil keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Dies gilt ungeachtet der Bildung der angegriffenen Zeichen mit Majuskeln in der Wortmitte.

62: 4. Zu Recht ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, dass die mit den Klageanträgen zu I 3 und II verfolgten Annexansprüche nicht bestehen. Die Beklagte hat die Kennzeichen der Klägerin nicht verletzt. Soweit Ansprüche gegen die Beklagte in Betracht kommen (dazu nachstehend) beruhen sie auf der Annahme einer Erstbegehungsgefahr.

63: 5. Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch dagegen, dass das Berufungsgericht einen Anspruch auf Unterlassung der drohenden Benutzung der Marken "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien", "BVG MetroTram" für Waren und Dienstleistungen außerhalb des Dienstleistungssektors "Personennahverkehr" verneint (Klageantrag zu I 1 b) und insoweit auch den Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marken "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien" und "BVG MetroTram" für unbegründet erachtet hat (Klageantrag zu I 2).

64: a) Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung steht dem Anspruch, soweit er auf die Marke Nr. 395 16 389 "METRO" gestützt wird, nicht der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegen. Die Beklagte macht geltend, die Markenanmeldung sei zur Umgehung des Benutzungszwangs wiederholt worden. Die Klägerin habe keinen Benutzungswillen für Beförderungsdienstleistungen im öffentlichen Personennahverkehr. Dafür fehle ihr auch die Erlaubnis. Anhaltspunkte für eine Behinderungsabsicht bestehen indessen nicht. Die Marke ist für Beförderungsdienstleistungen im öffentlichen Nahverkehr nicht eingetragen. Selbst wenn sie wie die Marke Nr. 303 48 717 "METRO" umfassend für "Transportwesen" eingetragen wäre, könnte nicht von einem fehlenden Benutzungswillen ausgegangen werden. Die Aktivitäten der Metro-Gruppe sind vielfältig. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts befassen sich Unternehmen des Konzerns mit dem Gütertransport und mit der Vermittlung von Reisen. Es liegt deshalb nicht fern, die Marke umfassend für "Transportwesen" anzumelden.

65: b) Im Streitfall ist auch von einer bestehenden Begehungsgefahr auszugehen. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die Marken seien zwar auch für Waren eingetragen, die nicht unbedingt mit dem Betrieb eines Nahverkehrssystems zu tun hätten wie zum Beispiel Drucksachen und Zeitungen. Die Beklagte dürfe jedoch als Anstalt des öffentlichen Rechts nur im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Aufgaben tätig werden. Es sei deshalb zwingend davon auszugehen, dass die Marken herkunftshinweisend für sämtliche Produkte, für die sie eingetragen seien, nur im Rahmen des Betriebs des Nahverkehrssystems verwendet werden. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

66: Aufgrund der Anmeldung und Eintragung eines Zeichens als Marke ist im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CDFIX ; Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Tz. 30 = WRP 2008, 1353 - Metrosex; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 109; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 3156). Die Markenanmeldung und -eintragung begründet damit regelmäßig einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch , der sich auf alle angemeldeten und eingetragenen Waren und Dienstleistungen erstreckt. Davon ist auch im Streitfall auszugehen. Eine Beschränkung der zu erwartenden künftigen Benutzung folgt nicht daraus, dass die Waren und Dienstleistungen als Werbeträger und Merchandisingartikel abgesetzt oder im Zusammenhang mit dem Betrieb von Buslinien genutzt werden können. Auf die subjektiven Verwendungsabsichten des Markeninhabers kommt es nicht an (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Vor §§ 14-19 Rdn. 60). Diese können sich ändern und beseitigen nicht die durch die Registrierung geschaffene objektive Gefahr der Benutzung der Zeichen. Auch dem Satzungszweck der Beklagten als Anstalt des öffentlichen Rechts kommt keine entscheidungserhebliche Bedeutung zu. Diese beseitigt nicht die Gefahr einer Lizenzierung der Marken.

67: Ist aber eine Begehungsgefahr nicht ausgeschlossen, kann die Entscheidung des Berufungsgerichts insoweit keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - eine Verwechslungsgefahr für den hier in Rede stehenden Waren- und Dienstleistungsbereich außerhalb des Dienstleistungssektors "Personennahverkehr" nicht geprüft. Diese Beurteilung wird es im wiedereröffneten Berufungsrechtszug nachzuholen haben. Für das weitere Verfahren wird auf Folgendes hingewiesen:

68: Sollte die Verwechslungsgefahr für Waren und Dienstleistungen außerhalb des Gebiets des Personennahverkehrs zu bejahen sein, ist es der Beklagten nicht verwehrt, für ihr Nahverkehrsangebot zu werben. Wird etwa die Marke "BVG MetroBus" auf einer Werbefläche an Haltestellen oder Bahnhöfen angebracht , liegt darin keine markenmäßige Benutzung für die Ware "Werbeplakate". Denn die Bezeichnung dient nicht der Unterscheidung von Werbeplakaten der Beklagten von solchen anderer Unternehmen. Sie dient vielmehr der Kennzeichnung der Leistung des Personennahverkehrs und stellt nur insoweit eine Benutzung i.S. des § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG dar.

Bornkamm RiBGH Pokrant ist krankheitsbedingt Büscher abwesend und kann daher nicht unterschreiben. Bornkamm Schaffert Koch
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 24.05.2005 - 312 O 296/04 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 14.09.2006 - 3 U 138/05 -

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 242 Leistung nach Treu und Glauben

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Markengesetz - MarkenG | § 4 Entstehung des Markenschutzes

Der Markenschutz entsteht

1.: durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register,
2.: durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder
3.: durch die im Sinne des Artikels6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) notorische Bekanntheit einer Marke.

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.: ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.: das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.: unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.: unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.: unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.: das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.: das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.: das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,

wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

Markengesetz - MarkenG | § 5 Geschäftliche Bezeichnungen

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

Markengesetz - MarkenG | § 26 Benutzung der Marke

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.: ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.: das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.: unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.: unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.: unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.: das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.: das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.: das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,

Markengesetz - MarkenG | § 15 Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

Markengesetz - MarkenG | § 5 Geschäftliche Bezeichnungen

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

Markengesetz - MarkenG | § 15 Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

Markengesetz - MarkenG | § 21 Verwirkung von Ansprüchen

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschäftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 lassen die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt.

Markengesetz - MarkenG | § 53 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

(1) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls (§ 49) und der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) und älterer Rechte (§ 51) ist schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben. Für die Sicherheitsleistung gilt § 81 Absatz 6 des Patentgesetzes entsprechend. Der Antrag ist unzulässig, soweit über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien durch unanfechtbaren Beschluss oder rechtskräftiges Urteil entschieden wurde. Dies gilt auch, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien eine Klage nach § 55 rechtshängig ist. § 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Werden zwischen denselben Beteiligten mehrere Anträge nach Satz 1 gestellt, so können diese verbunden und kann über diese in einem Verfahren durch Beschluss entschieden werden.

(2) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse kann von jeder natürlichen oder juristischen Person gestellt werden sowie von jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern, Händlern oder Verbrauchern, der am Verfahren beteiligt sein kann.

(3) Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte kann von dem Inhaber der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte und Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten geografischen Angabe oder geschützten Ursprungsbezeichnung geltend zu machen, gestellt werden.

(4) Wird ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt oder ein Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen eingeleitet, so stellt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Inhaber der eingetragenen Marke eine Mitteilung hierüber zu und fordert ihn auf, sich innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung zu dem Antrag oder dem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zu erklären.

(5) Widerspricht der Inhaber der Löschung aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit nicht innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist, so wird die Nichtigkeit oder der Verfall erklärt und die Eintragung gelöscht. Wird dem Antrag auf Nichtigkeit fristgemäß widersprochen, so teilt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller den Widerspruch mit. Wird dem Antrag auf Verfall fristgemäß widersprochen, so stellt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller den Widerspruch zu. Das Verfallsverfahren wird nur fortgesetzt, wenn innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchs die Gebühr zur Weiterverfolgung des Verfallsverfahrens nach dem Patentkostengesetz gezahlt wird. Anderenfalls gilt das Verfallsverfahren als abgeschlossen.

(6) Ist der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen älterer Rechte vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Wurde Widerspruch erhoben, werden die fünf Jahre ab dem Zeitpunkt gerechnet, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Stellung des Antrags, so hat der Antragsteller auf Einrede des Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung gemäß § 26 benutzt worden ist. War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der Marke mit jüngerem Zeitrang bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Antragsteller auf Einrede des Antragsgegners ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 für verfallen hätte erklärt werden können. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist. Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden.

(7) Ist das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so ist die Entscheidung in der Sache auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Für die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in das Verfahren einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der Zivilprozessordnung entsprechend.

Markengesetz - MarkenG | § 55 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor den ordentlichen Gerichten

1.: bereits gemäß § 53 entschieden wurde,
2.: ein Antrag gemäß § 53 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wurde.

§ 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

(2) Zur Erhebung der Klage sind befugt:

1.: in den Fällen des Antrags auf Erklärung des Verfalls jede Person,
2.: in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens von Rechten mit älterem Zeitrang die Inhaber der in den §§ 9 bis 13 aufgeführten Rechte,
3.: in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens einer geographischen Herkunftsangabe mit älterem Zeitrang (§ 13 Abs. 2 Nr. 5) die nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zur Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten.

(3) Ist die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, daß die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluß der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist. War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 hätte für verfallen erklärt und gelöscht werden können. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(4) Ist vor oder nach Erhebung der Klage das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so ist die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Für die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in den Rechtsstreit einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der Zivilprozeßordnung entsprechend.

(5) Das Gericht teilt dem Deutschen Patent- und Markenamt den Tag der Erhebung der Klage mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt den Tag der Erhebung der Klage im Register. Das Gericht übermittelt dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils. Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in das Register ein.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 91 Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht

(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung umfasst auch die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis; die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.

(2) Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei sind in allen Prozessen zu erstatten, Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassen ist und am Ort des Prozessgerichts auch nicht wohnt, jedoch nur insoweit, als die Zuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen oder als in der Person des Rechtsanwalts ein Wechsel eintreten musste. In eigener Sache sind dem Rechtsanwalt die Gebühren und Auslagen zu erstatten, die er als Gebühren und Auslagen eines bevollmächtigten Rechtsanwalts erstattet verlangen könnte.

(3) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne der Absätze 1, 2 gehören auch die Gebühren, die durch ein Güteverfahren vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle entstanden sind; dies gilt nicht, wenn zwischen der Beendigung des Güteverfahrens und der Klageerhebung mehr als ein Jahr verstrichen ist.

(4) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne von Absatz 1 gehören auch Kosten, die die obsiegende Partei der unterlegenen Partei im Verlaufe des Rechtsstreits gezahlt hat.

(5) Wurde in einem Rechtsstreit über einen Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 entschieden, so ist die Verjährung des Anspruchs gehemmt, bis die Entscheidung rechtskräftig geworden ist oder der Rechtsstreit auf andere Weise beendet wird.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 708 Vorläufige Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung

Für vorläufig vollstreckbar ohne Sicherheitsleistung sind zu erklären:

1.: Urteile, die auf Grund eines Anerkenntnisses oder eines Verzichts ergehen;
2.: Versäumnisurteile und Urteile nach Lage der Akten gegen die säumige Partei gemäß § 331a;
3.: Urteile, durch die gemäß § 341 der Einspruch als unzulässig verworfen wird;
4.: Urteile, die im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess erlassen werden;
5.: Urteile, die ein Vorbehaltsurteil, das im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess erlassen wurde, für vorbehaltlos erklären;
6.: Urteile, durch die Arreste oder einstweilige Verfügungen abgelehnt oder aufgehoben werden;
7.: Urteile in Streitigkeiten zwischen dem Vermieter und dem Mieter oder Untermieter von Wohnräumen oder anderen Räumen oder zwischen dem Mieter und dem Untermieter solcher Räume wegen Überlassung, Benutzung oder Räumung, wegen Fortsetzung des Mietverhältnisses über Wohnraum auf Grund der §§ 574 bis 574b des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie wegen Zurückhaltung der von dem Mieter oder dem Untermieter in die Mieträume eingebrachten Sachen;
8.: Urteile, die die Verpflichtung aussprechen, Unterhalt, Renten wegen Entziehung einer Unterhaltsforderung oder Renten wegen einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit zu entrichten, soweit sich die Verpflichtung auf die Zeit nach der Klageerhebung und auf das ihr vorausgehende letzte Vierteljahr bezieht;
9.: Urteile nach §§ 861, 862 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf Wiedereinräumung des Besitzes oder auf Beseitigung oder Unterlassung einer Besitzstörung;
10.: Berufungsurteile in vermögensrechtlichen Streitigkeiten. Wird die Berufung durch Urteil oder Beschluss gemäß § 522 Absatz 2 zurückgewiesen, ist auszusprechen, dass das angefochtene Urteil ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar ist;
11.: andere Urteile in vermögensrechtlichen Streitigkeiten, wenn der Gegenstand der Verurteilung in der Hauptsache 1.250 Euro nicht übersteigt oder wenn nur die Entscheidung über die Kosten vollstreckbar ist und eine Vollstreckung im Wert von nicht mehr als 1.500 Euro ermöglicht.

Markengesetz - MarkenG | § 5 Geschäftliche Bezeichnungen

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

Markengesetz - MarkenG | § 15 Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

Markengesetz - MarkenG | § 5 Geschäftliche Bezeichnungen

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

Bundesgerichtshof Urteil, 05. Feb. 2009 - I ZR 174/06

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 174/06 Verkündet am:

5. Februar 2009

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 20. November 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und

Dr. Koch

für Recht erkannt:

Tatbestand:

1: Die Klägerin ist eine Gesellschaft der Metro-Unternehmensgruppe, die zu den weltweit größten Handelsunternehmen gehört. Im Metro-Konzern ist die Klägerin für die Verwaltung und Durchsetzung der Kennzeichenrechte zuständig und von der Metro AG ermächtigt, die Rechte an dem Unternehmenskennzeichen wahrzunehmen.

2: Die Klägerin ist Inhaberin der mit Priorität vom 15. April 1995 unter anderem für "Veranstaltung und Vermittlung von Reisen, Vermittlung von Verkehrsleistungen" eingetragenen farbigen (gelb/schwarz) Wort-/Bildmarke Nr. 395 16 389 und der mit Priorität vom 22. September 2003 für "Transportwesen" eingetragenen farbigen (blau/gelb) Wort-/Bildmarke Nr. 303 48 717

3: Die Klägerin ist weiterhin Inhaberin der Wortmarke Nr. 301 27 034 "METRORAPID" , die mit Priorität vom 27. April 2001 für "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung zu Lande, in der Luft und auf dem Wasser; Werbung; Geschäftsführung ; Transportwesen; Veranstaltung von Reisen" eingetragen ist.

4: Die Metro-Unternehmensgruppe betreibt sogenannte Cash&CarryMärkte , in denen Gewerbetreibende einkaufen können. In den Märkten wurden früher auch Urlaubsreisen angeboten. Gegenwärtig bietet der Metro-Konzern in Zusammenarbeit mit dem Reiseveranstalter Reisen über Fernabsatzmedien an.

5: Die Beklagte, eine Anstalt des öffentlichen Rechts, bietet im Großraum Berlin Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs an. Sie ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 300 05 182 "BVG Metrocard", die mit Priorität vom 26. Januar 2000 für die aus dem Klageantrag zu I 1 a ersichtlichen Waren und Dienstleistungen eingetragen ist, sowie der weiteren Wortmarke Nr. 300 05 183 "Metrocard", die mit derselben Priorität für die im Klageantrag zu I 1 a kursiv gesetzten Waren und Dienstleistungen Schutz beansprucht. Die Bezeichnung "BVG Metrocard" hatte die Beklagte für eine Monatskarte zur Benutzung öffentlicher Nahverkehrsmittel zusammen mit der Teilnahme an einem CarsharingProgramm verwandt.

6: Die Beklagte ist weiterhin Inhaberin der mit Priorität vom 16. Juli 2004 für die aus dem Klageantrag zu I 1 b ersichtlichen Waren und Dienstleistungen eingetragenen Wortmarken Nr. 304 41 369 "BVG MetroBus", Nr. 304 41 371 "BVG MetroLinien" und Nr. 304 41 370 "BVG MetroTram".

7: Die Klägerin hat geltend gemacht, die von der Beklagten verwendeten Bezeichnungen und eingetragenen Marken verletzten ihre Markenrechte und das Unternehmenskennzeichen "Metro". Die Marken und das Unternehmenskennzeichen seien bekannte Kennzeichen.

8: Die Klägerin hat beantragt, I. die Beklagte zu verurteilen, 1. es zu unterlassen,
a) im geschäftlichen Verkehr mit Dienstleistungen auf dem Ge- biet des Transportwesens, insbesondere Personennahverkehr sowie Vermietung/Bereitstellung von Kraftfahrzeugen oder Vermittlung von Kraftfahrzeugen oder Fahrdienstleistungen ; mit Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanz- wesens, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Herausgabe oder Vermittlung oder Abrechnung einer Kunden-, Geld-, Kredit- oder Service-Karte für den bargeldlosen Zahlungsverkehr; mit Datenverarbeitungsgeräten und Computern, insbesondere Magnetaufzeichnungsträgern , Speicherbausteinen, sowie mit Speicher -, Memory-, Flash- oder Chipkarten zur Aufzeichnung und Speicherung von Daten, die Bezeichnung "Metrocard" und/oder "BVG Metrocard" zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, insbesondere wenn dies wie in der nachfolgend eingeblendeten Form geschieht:
b) im geschäftlichen Verkehr für Drucksachen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Veröffentlichungen (Schriften) aller Art, Pläne, Ansichtskarten, Fahrscheine, Eintrittskarten; Fahrscheinhefte; Fahrpläne, Werbeplakate, Werbung, insbesondere Werbung in Schaufenstern; Vermietung von Reklameflächen und Leuchtelementen zu Werbezwecken innerhalb von Fahrzeugen, besonders in Omnibussen, Straßenbahnwagen , U-Bahnwagen, Triebwagen und Waggons; Dienstleistungen auf dem Gebiet des Transportwesens, insbesondere des Personennahverkehrs und der Vermietung/ Bereitstellung/Vermittlung von (Kraft-)Fahrzeugen, Omnibussen , Straßenbahn- und U-Bahnfahrzeugen sowie Fahrdienstleistungen die Bezeichnung "BVG MetroBus" und/oder "BVG MetroLinien" und/oder "BVG MetroTram" zu verwenden und/oder verwenden zu lassen,
c) im geschäftlichen Verkehr für die Personenbeförderung mit Bussen und/oder Straßenbahnen die Bezeichnung "MetroBus" und/oder "MetroTram" und/oder "MetroNetz" und/oder "MetroLinien" zu verwenden und/oder verwenden zu lassen; 2. in die vollständige Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marken Nr. 300 05 183 "Metrocard", Nr. 300 05 182 "BVG Metrocard", Nr. 304 41 369 "BVG MetroBus" , Nr. 304 41 371 "BVG MetroLinien" und Nr. 304 41 370 "BVG MetroTram" einzuwilligen; 3. der Klägerin Auskunft unter Angabe der erzielten Umsätze und Werbeausgaben (aufgeschlüsselt nach Vierteljahren) darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie die oben unter 1 a bis c bezeichneten Handlungen begangen haben; II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die im Antrag zu I 1 a bis c beschriebenen Handlungen bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.

9: Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat vorgetragen, die Klagemarken seien in den in Rede stehenden Waren- und Dienstleistungssektoren nur schwach kennzeichnungskräftig und nicht bekannt. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen bestehe nicht.

10: Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte zur Unterlassung der Benutzung der Bezeichnungen "BVG Metrocard" und "Metrocard" für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Vermietung/Bereitstellung von (Kraft-)Fahrzeugen oder Vermittlung von Fahrzeugen oder Fahrdienstleistungen (es sei denn, dies geschieht im Rahmen von Kombinationsangeboten mit Zeitkarten für die Benutzung von Bussen und Bahnen der Beklagten); Datenverarbeitungsgeräte und Computer, insbesondere Magnetaufzeichnungsträger; Speicherbausteine ; Speicher-, Memory-, Flash- oder Chipkarten zur Aufzeichnung und Speicherung von Daten, und der Bezeichnung "BVG Metrocard" darüber hinaus für Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Herausgabe oder Vermittlung oder Abrechnung einer Kunden-, Geld-, Kredit- oder Service-Karte für den bargeldlosen Zahlungsverkehr verurteilt. In diesem Umfang hat das Berufungsgericht die Beklagte auch zur Einwilligung in die Löschung der entsprechenden Marken verurteilt. Im Übrigen ist die Berufung der Klägerin ohne Erfolg geblieben.

11: Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren in vollem Umfang weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

12: I. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche nur im Hinblick auf einen Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der Bezeichnungen "BVG Metrocard" und "Metrocard" und einen Anspruch auf Löschung der gleichlautenden Marken für die näher bezeichneten Waren und Dienstleistungen aufgrund der Klagemarken Nr. 395 16 389 und Nr. 303 48 717 und des Unternehmenskennzeichens der Metro AG nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG für begründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt :

13: Zwischen den Klagemarken "METRO" einerseits und den kollidierenden Marken der Beklagten "BVG Metrocard" und "Metrocard" bestehe Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für nahezu alle Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffenen Marken eingetragen seien. Ausgenommen seien nur Dienstleistungen auf dem Gebiet des Transportwesens und Fahrdienstleistungen, soweit diese im Rahmen von Kombinationsangeboten mit Zeitkarten für die Benutzung von Bussen und Bahnen angeboten würden. In einem entsprechenden Umfang seien auch Ansprüche wegen Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG mit dem Unternehmenskennzeichen "Metro" gegeben.

14: Die Klage sei dagegen nicht begründet, soweit die Benutzung der Marke "BVG Metrocard" für Dienstleistungen auf dem Gebiet des Personennahverkehrs drohe. Der Bestandteil "BVG" sei in dem zusammengesetzten Zeichen prägend. Er weise erkennbar nicht nur auf das Unternehmen, sondern auch auf das Nahverkehrsnetz hin. Das Publikum habe deshalb keine Veranlassung, die angebotenen Leistungen einem anderen Unternehmen als dem Nahverkehrsunternehmen zuzuordnen oder auf eine Zusammenarbeit zwischen der MetroGruppe und der Beklagten zu schließen.

15: Die gegen die Bezeichnungen "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien" und "BVG MetroTram" gerichtete Klage sei wegen fehlender Verwechslungsgefahr mit den Klagemarken und dem Unternehmenskennzeichen "Metro" unbegrün- det. Der Bestandteil "Metro" habe in den angegriffenen Zeichen keine selbständig kennzeichnende Stellung. Die Kollisionszeichen würden auch nicht gedanklich mit den Kennzeichen der Klägerin in Verbindung gebracht. Der Unterlassungsanspruch ergebe sich auch nicht aus dem Schutz des bekannten Unternehmenskennzeichens "Metro" nach § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG, weil das Publikum keinen Anlass habe, die Kollisionszeichen auf dem in Rede stehenden Dienstleistungssektor gedanklich miteinander zu verknüpfen.

16: Die Klage sei schließlich auch unbegründet, soweit sie sich gegen die Benutzung der Bezeichnungen "MetroBus", "MetroTram", "MetroNetz" und "MetroLinien" für die Personenbeförderung mit Bussen und Straßenbahnen richte. Es fehle an einer kennzeichenmäßigen Benutzung dieser Bezeichnungen. Diese würden nur beschreibend in der Art eines Bestellzeichens verwendet.

17: II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat nur zum Teil Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache, soweit das Berufungsgericht einen Unterlassungsanspruch nach dem Klageantrag zu I 1 b auch außerhalb des Dienstleistungssektors "Personennahverkehr" und einen entsprechenden Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marken Nr. 304 41 369 "BVG MetroBus", Nr. 304 41 371 "BVG MetroLinien" und Nr. 304 41 370 "BVG MetroTram" verneint hat (dazu nachstehend unter II 5). Im Übrigen ist die Revision unbegründet.

18: 1. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein Unterlassungsanspruch der Klägerin gegen die Beklagte aus den Klagemarken Nr. 395 16 389 und 303 48 717 "METRO" sowie Nr. 301 27 034 "METRORAPID" und dem Unter- nehmenskennzeichen der Metro AG gemäß § 14 Abs. 5 und § 15 Abs. 4 MarkenG auf Unterlassung der Benutzung der Marken "Metrocard" und "BVG Metrocard" sowie der Marken "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien" und "BVG MetroTram" auf dem Gebiet des Personennahverkehrs (Klageantrag zu I 1 a und b) scheide aus, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

19: a) Zu Recht hat das Berufungsgericht einen Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG gegen die Verwendung der hier in Rede stehenden Zeichen auf dem Gebiet des Personennahverkehrs aufgrund der Klagemarken Nr. 395 16 389 und Nr. 303 48 717 "METRO" verneint.

20: Ansprüche aus der Klagemarke Nr. 303 48 717 scheiden gegen die Verwendung der Wortmarken "Metrocard" und "BVG Metrocard" schon deshalb aus, weil die Klagemarke prioritätsjünger als die angegriffenen Marken ist (§ 6 Abs. 1 und 2 MarkenG). Im Übrigen besteht zwischen den Klagemarken "METRO" und den kollidierenden Zeichen auf dem in Rede stehenden Dienstleistungssektor des Personennahverkehrs keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

21: aa) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 20 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Tz. 35 - Limoncello; BGH, Urt. v. 3.4.2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Tz. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark).

22: bb) Das Berufungsgericht ist zu Recht hinsichtlich der Klagemarke Nr. 303 48 717 von Dienstleistungsidentität und in Bezug auf die Marke Nr. 395 16 389 von Dienstleistungsähnlichkeit ausgegangen.

23: Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren und Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Tz. 15 - Canon; BGH, Urt. v. 30.3.2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Tz. 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU; Beschl. v. 28.9.2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Tz. 20 = WRP 2007, 321 - COHIBA).

24: Die Marke Nr. 303 48 717 ist ebenso wie die angegriffenen Marken "Metrocard" , "BVG Metrocard", "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien" und "BVG MetroTram" für Transportdienstleistungen eingetragen, die auch die hier in Rede stehenden Leistungen des Personennahverkehrs umfassen. Die Klagemarke Nr. 395 16 389 ist für "Veranstaltung und Vermittlung von Reisen" sowie "Vermittlung von Verkehrsleistungen" eingetragen. Insoweit besteht wegen des gemeinsamen Bezugs zur Personenbeförderung eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen.

25: Eine Dienstleistungsähnlichkeit ist auch nicht deshalb zu verneinen, weil die Beförderung im Personennahverkehr nach den Bestimmungen des Personenbeförderungsgesetzes genehmigungspflichtig ist und eine Leistung der Daseinsvorsorge darstellt. Das schließt es nicht aus, dass die angesprochenen Verkehrskreise durch den gemeinsamen Bezug zur Personenbeförderung bei der Verwendung einer einheitlichen Bezeichnung zumindest von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Unternehmen ausgehen.

26: cc) Zugunsten der Klägerin ist im Revisionsverfahren von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarken "METRO" für die in Rede stehenden Dienstleistungen auszugehen. Das Berufungsgericht hat eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarken von Hause aus angenommen. Es hat festgestellt, dass der gleichnamige Firmenbestandteil der Metro AG für Cash&Carry-Märkte einen hohen Bekanntheitsgrad genießt. Im Streitfall hat das Berufungsgericht offengelassen, ob die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens sich auf die Klagemarken "METRO" für den Bereich der Vermittlung von Reisedienstleistungen auswirkt. Für die Revisionsinstanz ist deshalb eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarken "METRO" zu unterstellen.

27: dd) Das Berufungsgericht hat zu Recht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen verneint. Auch unter Berücksichtigung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarken ist die Zeichenähnlichkeit zu gering, um auf den in Frage stehenden Dienstleistungssektor die Gefahr einer unmittelbaren Verwechselbarkeit der Zeichen zu begründen.

28: (1) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass der Gesamteindruck der farbigen Klagemarken von ihrem Wortbestandteil dominiert wird und die angegriffenen Marken weder von dem Wortbestandteil "Metro" geprägt werden noch dieser Bestandteil in den zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, die Klagemarken würden auch durch die graphische Gestaltung und die Farbgebung geprägt; in den angegriffenen Zeichen habe der Bestandteil "Metro" eine selbständig kennzeichnende Stellung.

29: (2) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiterhin ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

30: (3) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass der Gesamteindruck der Klagemarken von ihrem Wortbestandteil geprägt wird. Die Farbgebung in gelb sowie gelb und blau und die graphische Gestaltung treten in der Wahrnehmung des Verkehrs als lediglich einfache dekorative Elemente zurück. Insoweit gilt der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei einer Wort-/ Bildmarke an dem Wortbestandteil orientiert, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende graphische Gestaltung aufweist (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 23 - INTERCONNECT/T-Interconnect; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Im Übrigen würde sich im Verhältnis zu den angegriffenen Marken die Zeichenähnlichkeit bei einer Einbeziehung der graphischen Gestaltung und Farbgebung der Klagemarken weiter verringern, weil es sich bei den angegriffenen Marken um Wortmarken handelt, die keine den Klagemarken vergleichbare graphische und farbliche Gestaltung aufweisen. Aber auch im Verhältnis zu der in den Farben Blau und Gelb gehaltenen in dem Klageantrag zu I 1 a aufgeführten Auf- machung des Zeichens "BVG metro card" führt die Farbgebung nicht zu einer entscheidungserheblichen Annäherung an die Klagemarken "METRO", weil die graphische Gestaltung deutliche Unterschiede aufweist.

31: (4) Der Gesamteindruck der angegriffenen Marken "Metrocard", "BVG Metrocard", "BVG MetroBus", "BVG MetroTram" und "BVG MetroLinien" wird im Zusammenhang mit Dienstleistungen des Personennahverkehrs nicht von dem Bestandteil "Metro" geprägt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts kommt dem Bestandteil auch keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

32: Das Berufungsgericht hat - ausgehend von den Grundsätzen der Senatsentscheidung "City Plus" (BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228) - angenommen, der Bestandteil "BVG" trete im Gesamteindruck der Marken nicht in den Hintergrund. Der Verkehr erblicke darin nicht nur ein Unternehmenskennzeichen, sondern zugleich einen Sachhinweis auf das von der Beklagten betriebene Nahverkehrsnetz. Der Erfahrungssatz , dass der Verkehr neben einem erkennbaren Unternehmenskennzeichen in den anderen Bestandteilen den eigentlichen Produkthinweis erblicke, finde deshalb keine Anwendung. Auf diese Überlegungen kommt es im Ergebnis nicht an. Denn unabhängig von diesen Erwägungen verfügt der Bestandteil "Metro" in den angegriffenen Bezeichnungen über keine dominierende oder selbständig kennzeichnende Stellung. Zwar ist bei der Beurteilung der Frage, ob der mit dem Klagekennzeichen übereinstimmende Bestandteil des angegriffenen Zeichens dieses prägt, eine durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft des Klagezeichens auch dann zu berücksichtigen, wenn dieses Zeichen allein aus dem übereinstimmenden Bestandteil besteht (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 24 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom). Eine Verkürzung auf den mit der Klagemarke übereinstimmenden Bestandteil ist jedoch nicht anzunehmen, wenn durch die Einfügung des Bestandteils in das zusammengesetzte Zeichen ein Gesamtbegriff mit eigenständigem Bedeutungsgehalt entsteht. Dann tragen auch die anderen Bestandteile zum Gesamteindruck bei, selbst wenn sie beschreibend sind (vgl. BGH, Beschl. v. 5.3.1998 - I ZB 28/95, GRUR 1998, 932, 933 = WRP 1998, 868 - MEISTERBRAND; Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM).

33: Die zusammengesetzten Begriffe "MetroBus" und "MetroTram" haben - unabhängig davon, ob das Buchstabenkürzel "BVG" vorangestellt ist - einen einem beschreibenden Begriff stark angenäherten Inhalt. Sie bezeichnen aus Sicht des Verkehrs ein Linienbus- oder ein Straßenbahnangebot in einer Metropole oder mit Bezügen zum U-Bahnnetz. Es liegt deshalb fern, dass der Verkehr die Gesamtbegriffe "MetroBus" und "MetroTram" in die Bestandteile "Metro" und "Bus" bzw. "Tram" aufspaltet und mit dem bekannten Unternehmenskennzeichen der Klägerin oder den entsprechenden Marken "METRO" verwechselt.

34: Der Verkehr hat auch nicht deshalb Veranlassung, die Begriffe "MetroBus" und "MetroTram" aufzuspalten oder eine gedankliche Verbindung zwischen den Klagemarken "METRO" und den Zeichen "MetroBus" und "MetroTram" herzustellen, weil derart bezeichnete Busse oder Straßenbahnen zu Handelsmärkten der Unternehmensgruppe der Klägerin fahren. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, dass mit "MetroBus" oder "MetroTram" bezeichnete Bus- oder Straßenbahnverbindungen zu den Han- delsmärkten der Metro-Gruppe existieren. Die Revision hat insoweit auch keinen Vortrag der Klägerin als übergangen gerügt.

35: Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht danach nicht.

36: Das Gleiche gilt für die Bezeichnungen "Metrocard" und "BVG Metrocard". Der Verkehr versteht das Wort "card" als Karte, die Zugang zu bestimmten Leistungen gewährt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird der Begriff "Metrocard" im Zusammenhang mit Leistungen des Personennahverkehrs als Schlüssel zur Wahrnehmung bestimmter Nahverkehrsangebote verstanden. Der Verkehr wird deshalb den Begriff "Metro" nicht isolieren und mit dem gleichnamigen Handelskonzern in Verbindung bringen.

37: Nichts anderes gilt schließlich für die Bezeichnung "MetroLinien". Der Verkehr wird den Begriff ohne weiteres als Hinweis auf das Angebot der "MetroBusse" und "MetroTrams" auffassen.

38: ee) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, das Berufungsgericht habe es versäumt, eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens zu prüfen.

39: (1) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Beschl. v. 29.5.2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Tz. 33 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 - Kinder II, m.w.N.).

40: (2) Die Revision hat sich zum Beleg dafür, dass die Klägerin über eine große Zeichenfamilie mit dem Bestandteil "METRO" verfügt, auf 25 Markeneintragungen bezogen, die dieses Zeichen aufweisen. Daraus folgt aber nicht, dass die Markenfamilie in einem Umfang benutzt worden ist, der dem allgemeinen Publikum, an das sich die in Rede stehenden Dienstleistungen der angegriffenen Marken richten, Veranlassung gibt, "METRO" als Stammbestandteil einer Zeichenserie aufzufassen.

41: Es fehlt zudem an der Erkennbarkeit des Bestandteils "Metro" als Serienzeichen in den angegriffenen Marken. Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang rechtsfehlerfrei festgestellt, dass das Publikum die angegriffenen Marken für die in Rede stehenden Dienstleistungen nicht zergliedernd versteht und auch nicht an die Unternehmensgruppe der Klägerin erinnert wird (hierzu oben unter II 1 a dd (4)). Der Verkehr hat danach keinen Grund, den Wortbestandteil "Metro" in den Kollisionszeichen als wesensgleichen Stamm einer Zeichenserie der Klägerin aufzufassen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass nach dem Vortrag der Klägerin inzwischen einige Nahverkehrsunternehmen Linien des öffentlichen Nahverkehrs durch Wirtschaftsunternehmen sponsern lassen und diese Linien nach den jeweiligen Unternehmen benennen. Das Berufungsgericht hat hierzu nicht feststellen können, dass dieses neuartige Verhalten die Verkehrsauffassung bereits zum Kollisionszeitpunkt beeinflusst hat. Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht zu Recht auch auf den Kollisionszeitpunkt und nicht den Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz abgestellt, weil die Beklagte mit den angegriffenen Marken über eigene Kennzeichenrechte verfügt. Ohne Erfolg rügt die Revision in diesem Zusammenhang weiterhin, das Berufungsgericht habe keine Feststellungen zu dem von der Klägerin vorgetragenen Phänomen des "HaltestellenSponsoring" getroffen, bei dem eine Haltestelle mit dem Namen eines in der Nähe ansässigen Unternehmens gekennzeichnet wird. Im Streitfall geht es nicht um die Bezeichnung einer Haltestelle. Besondere Ausführungen des Berufungsgerichts waren hierzu daher nicht veranlasst.

42: b) Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch aus der Klagemarke Nr. 301 27 034 "METRORAPID" gegen die Benutzung der Marken "Metrocard", "BVG Metrocard", "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien" und "BVG MetroTram" wegen fehlender Verwechslungsgefahr verneint (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG). Dagegen wendet sich die Revision ebenfalls ohne Erfolg.

43: aa) Aus dieser Klagemarke kann die Klägerin ein Verbot der Benutzung der Marken "Metrocard" und "BVG Metrocard" der Beklagten schon deshalb nicht herleiten, weil die Klagemarke nach § 6 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG prioritätsjünger ist als die angegriffenen Marken.

44: bb) Zwischen der Klagemarke Nr. 301 27 034 "METRORAPID" und den prioritätsjüngeren Marken "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien" und BVG MetroTram" hat das Berufungsgericht mit Recht eine Verwechslungsgefahr verneint.

45: (1) Allerdings ist entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht nur von Dienstleistungsähnlichkeit, sondern von Dienstleistungsidentität auszugehen. Die Klagemarke ist unter anderem für den Oberbegriff "Transportwesen" eingetragen. Dieser umfasst auch den Personentransport einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs mit Bussen und Bahnen.

46: (2) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke "METRORAPID" hat das Berufungsgericht für die in Rede stehenden Dienstleistungen nicht festgestellt. Selbst wenn aber von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auch dieser Klagemarke ausgegangen wird, ist die Zeichenähnlichkeit zwischen dieser Klagemarke und den angegriffenen Marken zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Der Bestandteil "METRO" prägt entgegen der Ansicht der Revision die Klagemarke nicht. Er weist ebenso wie der Bestandteil "RAPID" für Dienstleistungen im Bereich des Transportwesens beschreibende Anklänge auf und dominiert den Gesamteindruck der Klagemarke nicht. Die angegriffenen Marken werden ebenfalls nicht durch den Wortbestandteil "Metro" geprägt; dieser Bestandteil hat auch keine selbständig kennzeichnende Stellung in den zusammengesetzten Zeichen inne (hierzu Abschn. II 1 a dd (4)).

47: c) Der Klägerin steht ein Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Bezeichnungen "Metrocard", "BVG Metrocard", "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien" und "BVG MetroTram" für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen schließlich auch nicht aufgrund des Unternehmenskennzeichens der Metro AG nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG zu.

48: aa) Die Klägerin ist allerdings im Wege gewillkürter Prozessstandschaft wirksam ermächtigt, die Rechte an dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG geltend zu machen.

49: (1) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann ein Dritter aufgrund einer Ermächtigung des Rechtsinhabers aus dessen Recht auf Unterlassung klagen, wenn er ein eigenes schutzwürdiges Interesse hat (BGHZ 145, 279, 286 - DB Immobilienfonds; BGH, Urt. v. 31.7.2008 - I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 Tz. 54 = WRP 2008, 1537 - Haus & Grund III). Das eigene schutzwürdige Interesse des Ermächtigten kann sich bei dem Anspruch aus dem Unternehmenskennzeichen aufgrund einer besonderen Beziehung zum Rechtsinhaber ergeben; dabei können auch wirtschaftliche Interessen herangezogen werden (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.1994 - I ZR 99/92, GRUR 1995, 54, 57 = WRP 1995, 13 - Nicoline; BGH GRUR 2008, 1108 Tz. 54 - Haus & Grund III).

50: (2) Von einem eigenen schutzwürdigen Interesse der Klägerin, die von der Metro AG zur Geltendmachung der Rechte aus dem Unternehmenskennzeichen ermächtigt worden ist, ist im Streitfall auszugehen. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Klägerin im Metro-Konzern für die Verwaltung und Durchsetzung der Kennzeichenrechte zuständig ist. Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer mit dem Wortbestandteil "Metro" des Unternehmenskennzeichens der Metro AG gebildeter Marken. Auch in der Firmierung der Klägerin ist die Bezeichnung "Metro" enthalten. Die Klägerin hat deshalb ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Geltendmachung der Rechte aus dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG, das über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt.

51: bb) Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG und den angegriffenen Marken für die fraglichen Dienstleistungen verneint (§ 15 Abs. 2 und 4 MarkenG). Es ist zutreffend davon ausgegangen, dass kennzeichnungskräftiger Bestandteil des vollständigen Unternehmenskennzeichens allein "Metro" ist, weil der Rechtsformzusatz beschreibend ist. Zudem ist "Metro" auch das Firmenschlagwort der vollständigen Firmierung der Metro AG. Zu einer fehlenden Verwechslungsgefahr zwischen dem Unternehmenskennzeichen und den angegriffenen Marken gelten die vorstehenden Ausführungen zur Klagemarke "METRO" entsprechend (II 1 a dd und ee).

52: Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG und den angegriffenen Marken kann ebenfalls nicht angenommen werden. Von dieser Art der Verwechslungsgefahr ist auszugehen , wenn der Verkehr zwar die Bezeichnungen selbst und die durch sie gekennzeichneten Unternehmen auseinanderhalten kann, aus den sich gegenüberstehenden Zeichen aber auf organisatorische oder wirtschaftliche Zusammenhänge schließt (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 900 = WRP 2002, 1066 - defacto). Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird der Verkehr bei den angegriffenen Bezeichnungen im Zusammenhang mit Transportdienstleistungen im öffentlichen Personennahverkehr aber nicht an die Handelskette des Metrokonzerns erinnert. Er gelangt deshalb auch nicht zu der Annahme, es bestünden wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen den Unternehmen.

53: d) Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Bezeichnungen für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen auch nicht aufgrund des bekannten Unternehmenskennzeichens "Metro AG" für begründet erachtet (§ 15 Abs. 3 und 4 MarkenG). Es hat dies daraus gefolgert, dass der Verkehr aufgrund der angegriffenen Marken nicht an die Handelskette des Metro-Konzerns erinnert wird. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die Revision wendet sich auch nicht gegen die Verneinung des Unterlassungsanspruchs aufgrund des Bekanntheitsschutzes des Unternehmenskennzeichens.

54: 2. Die Klägerin kann kein Verbot der Benutzung der Bezeichnung "Metrocard" und "BVG Metrocard" für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Vermietung/Bereitstellung von (Kraft-)Fahrzeugen oder Vermittlung von Fahrzeugen oder Fahrdienstleistungen beanspruchen, wenn dies im Rahmen von Kombinationsangeboten mit Zeitkarten für die Benutzung von Bussen und Bahnen der Beklagten geschieht (Klageantrag zu I 1 a).

55: a) Die Beklagte hat unter der Bezeichnung "BVG Metrocard" eine Monatskarte für ihre öffentlichen Verkehrsmittel angeboten, die mit einem Carsharing -Programm verbunden war. Das Berufungsgericht hat kennzeichenrechtliche Unterlassungsansprüche aus den Klagemarken und dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG verneint, weil die Beklagte den Begriff "BVG metro card" auf der von der Klägerin beanstandeten Musterkarte nicht zeichenmäßig benutzt habe (Klageantrag I 1 a). Im Übrigen hat es eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kennzeichen der Klägerin und den angegriffenen Marken "Metrocard" und "BVG Metrocard" für die in Rede stehenden Dienstleistungen verneint.

56: b) Diese Beurteilung hält im Ergebnis der rechtlichen Nachprüfung stand. Dabei kann offenbleiben, ob der Begriff "BVG metro card" auf der vorgelegten Musterkarte kennzeichenmäßig benutzt wird. Denn jedenfalls liegt zwischen den Klagemarken "METRO" und "METRORAPID" und dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG einerseits und den angegriffenen Bezeichnungen "BVG metro card", "Metrocard" und "BVG Metrocard" andererseits insoweit keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG vor.

57: 3. Der Klägerin steht auch kein Anspruch gegen die Beklagte auf Unterlassung der Benutzung der Bezeichnungen "MetroBus", "MetroTram", "MetroNetz" und "MetroLinien" für die Personenbeförderung mit Bussen und Straßenbahnen zu (Klageantrag I 1 c). Zwischen den Klagemarken und dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG und den angegriffenen Bezeichnungen besteht keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 und § 15 Abs. 2 MarkenG.

58: a) Das Berufungsgericht hat allerdings zu Unrecht die kennzeichenmäßige Benutzung der angegriffenen Bezeichnungen verneint. Die Klägerin hat als Verletzungsform mit den Anlagen K 27 bis K 30 Prospektmaterial der Beklagten vorgelegt, in dem das "BVG Verkehrskonzept 2005 plus" vorgestellt wird. Nach Ansicht des Berufungsgerichts werden die Begriffe in Überschriften und im Fließtext der Unterlagen nach Art eines Bestellzeichens verwendet. Der Verkehr werde in Rechnung stellen, dass auch andere Nahverkehrsunternehmen so bezeichnete Leistungen anbieten. Dem kann nicht zugestimmt werden.

59: aa) Eine markenmäßige Benutzung setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck ; Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 16 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Die Rechte aus der Marke sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (EuGH, Urt. v. 25.1.2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-1017 = GRUR Int. 2007, 404 Tz. 21 = WRP 2007, 299 - Opel/Autec; BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform).

60: bb) Die Revision rügt zu Recht, dass die Begriffe "MetroBus", "MetroTram" , "MetroNetz" und "MetroLinien" nicht rein beschreibend sind. Auch wenn den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt ist, dass in Weltstädten wie Paris und New York die U-Bahn als "Metro" bezeichnet wird, erkennen sie, dass es hier gerade nicht um das Berliner U-Bahnnetz, sondern um ein Straßenbahn - und Busnetz geht. Auch aus dem Begriff "Metropole" als Synonym für Großstadt kann keine rein beschreibende Benutzung abgeleitet werden. Durch die Abkürzung auf "Metro" und die gleichzeitige Kombination mit einem weiteren Bestandteil entsteht ein neues, dem Verkehr in diesem Zusammenhang nicht geläufiges Wort. Dies gilt auch für die Bezeichnungen "MetroNetz" und "MetroLinien". Diese Begriffe sind allenfalls für U-Bahnen, nicht jedoch für Straßenbahn - und Buslinien bekannt. Das Berufungsgericht führt keine Anhaltspunkte für seine Annahme an, der Verkehr gehe davon aus, dass entsprechende Leistungen auch in anderen deutschen Städten so bezeichnet werden. Es ist daher davon auszugehen, dass die Bezeichnungen als Herkunftshinweis aufgefasst werden. Hierfür spricht auch, dass die Bezeichnungen in einer für be- schreibende Begriffe ungewöhnlichen Schreibweise mit Majuskeln in der Wortmitte verwendet werden.

61: b) Im Streitfall liegt jedoch keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 und § 15 Abs. 2 MarkenG vor. Zwar hat das Berufungsgericht die Verwechslungsgefahr - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht geprüft. Zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und zur Branchennähe ergeben sich jedoch keine Besonderheiten gegenüber den für die Beklagte als Marken eingetragenen Bezeichnungen. Dies gilt auch für die Kennzeichnungskraft der älteren Kennzeichenrechte der Klägerin. Der Senat kann aufgrund des feststehenden Sachverhalts und der Feststellungen des Berufungsgerichts zum Gesamteindruck der eingetragenen Marken der Beklagten die Zeichenähnlichkeit für die in Rede stehenden Verletzungshandlungen selbst beurteilen. Danach ist die Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Durch die Einfügung des Bestandteils "Metro" in die Zeichen "MetroBus", "MetroTram", "MetroNetz" und "MetroLinien" entstehen Gesamtbegriffe mit eigenständigem Bedeutungsgehalt. Sie werden deshalb vom Verkehr nicht auf die Bezeichnung "Metro" verkürzt; auch kommt diesem Bestandteil keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Dies gilt ungeachtet der Bildung der angegriffenen Zeichen mit Majuskeln in der Wortmitte.

62: 4. Zu Recht ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, dass die mit den Klageanträgen zu I 3 und II verfolgten Annexansprüche nicht bestehen. Die Beklagte hat die Kennzeichen der Klägerin nicht verletzt. Soweit Ansprüche gegen die Beklagte in Betracht kommen (dazu nachstehend) beruhen sie auf der Annahme einer Erstbegehungsgefahr.

63: 5. Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch dagegen, dass das Berufungsgericht einen Anspruch auf Unterlassung der drohenden Benutzung der Marken "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien", "BVG MetroTram" für Waren und Dienstleistungen außerhalb des Dienstleistungssektors "Personennahverkehr" verneint (Klageantrag zu I 1 b) und insoweit auch den Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marken "BVG MetroBus", "BVG MetroLinien" und "BVG MetroTram" für unbegründet erachtet hat (Klageantrag zu I 2).

64: a) Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung steht dem Anspruch, soweit er auf die Marke Nr. 395 16 389 "METRO" gestützt wird, nicht der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegen. Die Beklagte macht geltend, die Markenanmeldung sei zur Umgehung des Benutzungszwangs wiederholt worden. Die Klägerin habe keinen Benutzungswillen für Beförderungsdienstleistungen im öffentlichen Personennahverkehr. Dafür fehle ihr auch die Erlaubnis. Anhaltspunkte für eine Behinderungsabsicht bestehen indessen nicht. Die Marke ist für Beförderungsdienstleistungen im öffentlichen Nahverkehr nicht eingetragen. Selbst wenn sie wie die Marke Nr. 303 48 717 "METRO" umfassend für "Transportwesen" eingetragen wäre, könnte nicht von einem fehlenden Benutzungswillen ausgegangen werden. Die Aktivitäten der Metro-Gruppe sind vielfältig. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts befassen sich Unternehmen des Konzerns mit dem Gütertransport und mit der Vermittlung von Reisen. Es liegt deshalb nicht fern, die Marke umfassend für "Transportwesen" anzumelden.

65: b) Im Streitfall ist auch von einer bestehenden Begehungsgefahr auszugehen. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die Marken seien zwar auch für Waren eingetragen, die nicht unbedingt mit dem Betrieb eines Nahverkehrssystems zu tun hätten wie zum Beispiel Drucksachen und Zeitungen. Die Beklagte dürfe jedoch als Anstalt des öffentlichen Rechts nur im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Aufgaben tätig werden. Es sei deshalb zwingend davon auszugehen, dass die Marken herkunftshinweisend für sämtliche Produkte, für die sie eingetragen seien, nur im Rahmen des Betriebs des Nahverkehrssystems verwendet werden. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

66: Aufgrund der Anmeldung und Eintragung eines Zeichens als Marke ist im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CDFIX ; Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Tz. 30 = WRP 2008, 1353 - Metrosex; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 109; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 3156). Die Markenanmeldung und -eintragung begründet damit regelmäßig einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch , der sich auf alle angemeldeten und eingetragenen Waren und Dienstleistungen erstreckt. Davon ist auch im Streitfall auszugehen. Eine Beschränkung der zu erwartenden künftigen Benutzung folgt nicht daraus, dass die Waren und Dienstleistungen als Werbeträger und Merchandisingartikel abgesetzt oder im Zusammenhang mit dem Betrieb von Buslinien genutzt werden können. Auf die subjektiven Verwendungsabsichten des Markeninhabers kommt es nicht an (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Vor §§ 14-19 Rdn. 60). Diese können sich ändern und beseitigen nicht die durch die Registrierung geschaffene objektive Gefahr der Benutzung der Zeichen. Auch dem Satzungszweck der Beklagten als Anstalt des öffentlichen Rechts kommt keine entscheidungserhebliche Bedeutung zu. Diese beseitigt nicht die Gefahr einer Lizenzierung der Marken.

67: Ist aber eine Begehungsgefahr nicht ausgeschlossen, kann die Entscheidung des Berufungsgerichts insoweit keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - eine Verwechslungsgefahr für den hier in Rede stehenden Waren- und Dienstleistungsbereich außerhalb des Dienstleistungssektors "Personennahverkehr" nicht geprüft. Diese Beurteilung wird es im wiedereröffneten Berufungsrechtszug nachzuholen haben. Für das weitere Verfahren wird auf Folgendes hingewiesen:

68: Sollte die Verwechslungsgefahr für Waren und Dienstleistungen außerhalb des Gebiets des Personennahverkehrs zu bejahen sein, ist es der Beklagten nicht verwehrt, für ihr Nahverkehrsangebot zu werben. Wird etwa die Marke "BVG MetroBus" auf einer Werbefläche an Haltestellen oder Bahnhöfen angebracht , liegt darin keine markenmäßige Benutzung für die Ware "Werbeplakate". Denn die Bezeichnung dient nicht der Unterscheidung von Werbeplakaten der Beklagten von solchen anderer Unternehmen. Sie dient vielmehr der Kennzeichnung der Leistung des Personennahverkehrs und stellt nur insoweit eine Benutzung i.S. des § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG dar.

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 242 Leistung nach Treu und Glauben

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Markengesetz - MarkenG | § 4 Entstehung des Markenschutzes

Der Markenschutz entsteht

1.: durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register,
2.: durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder
3.: durch die im Sinne des Artikels6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) notorische Bekanntheit einer Marke.

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.: ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.: das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.: unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.: unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.: unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.: das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.: das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.: das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,

Markengesetz - MarkenG | § 5 Geschäftliche Bezeichnungen

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

Markengesetz - MarkenG | § 26 Benutzung der Marke

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.: ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.: das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.: unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.: unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.: unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.: das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.: das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.: das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,

Markengesetz - MarkenG | § 15 Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

Markengesetz - MarkenG | § 5 Geschäftliche Bezeichnungen

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

Markengesetz - MarkenG | § 15 Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

1.: bereits gemäß § 53 entschieden wurde,
2.: ein Antrag gemäß § 53 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wurde.

§ 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

(2) Zur Erhebung der Klage sind befugt:

1.: in den Fällen des Antrags auf Erklärung des Verfalls jede Person,
2.: in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens von Rechten mit älterem Zeitrang die Inhaber der in den §§ 9 bis 13 aufgeführten Rechte,
3.: in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens einer geographischen Herkunftsangabe mit älterem Zeitrang (§ 13 Abs. 2 Nr. 5) die nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zur Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 91 Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht

(4) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne von Absatz 1 gehören auch Kosten, die die obsiegende Partei der unterlegenen Partei im Verlaufe des Rechtsstreits gezahlt hat.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 708 Vorläufige Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung

Für vorläufig vollstreckbar ohne Sicherheitsleistung sind zu erklären:

1.: Urteile, die auf Grund eines Anerkenntnisses oder eines Verzichts ergehen;
2.: Versäumnisurteile und Urteile nach Lage der Akten gegen die säumige Partei gemäß § 331a;
3.: Urteile, durch die gemäß § 341 der Einspruch als unzulässig verworfen wird;
4.: Urteile, die im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess erlassen werden;
5.: Urteile, die ein Vorbehaltsurteil, das im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess erlassen wurde, für vorbehaltlos erklären;
6.: Urteile, durch die Arreste oder einstweilige Verfügungen abgelehnt oder aufgehoben werden;
7.: Urteile in Streitigkeiten zwischen dem Vermieter und dem Mieter oder Untermieter von Wohnräumen oder anderen Räumen oder zwischen dem Mieter und dem Untermieter solcher Räume wegen Überlassung, Benutzung oder Räumung, wegen Fortsetzung des Mietverhältnisses über Wohnraum auf Grund der §§ 574 bis 574b des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie wegen Zurückhaltung der von dem Mieter oder dem Untermieter in die Mieträume eingebrachten Sachen;
8.: Urteile, die die Verpflichtung aussprechen, Unterhalt, Renten wegen Entziehung einer Unterhaltsforderung oder Renten wegen einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit zu entrichten, soweit sich die Verpflichtung auf die Zeit nach der Klageerhebung und auf das ihr vorausgehende letzte Vierteljahr bezieht;
9.: Urteile nach §§ 861, 862 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf Wiedereinräumung des Besitzes oder auf Beseitigung oder Unterlassung einer Besitzstörung;
10.: Berufungsurteile in vermögensrechtlichen Streitigkeiten. Wird die Berufung durch Urteil oder Beschluss gemäß § 522 Absatz 2 zurückgewiesen, ist auszusprechen, dass das angefochtene Urteil ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar ist;
11.: andere Urteile in vermögensrechtlichen Streitigkeiten, wenn der Gegenstand der Verurteilung in der Hauptsache 1.250 Euro nicht übersteigt oder wenn nur die Entscheidung über die Kosten vollstreckbar ist und eine Vollstreckung im Wert von nicht mehr als 1.500 Euro ermöglicht.