Bundesgerichtshof Urteil, 26. Feb. 2015 - X ZR 37/13

bei uns veröffentlicht am26.02.2015

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X Z R 3 7 / 1 3 Verkündet am:
26. Februar 2015
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Bildstrom
EPÜ Art. 52 Abs. 2 Buchst. d, Art. 56
Anweisungen, die zwar die (visuelle) Informationswiedergabe betreffen, bei
denen aber nicht die Vermittlung bestimmter Inhalte oder deren Vermittlung in
besonderer Aufmachung im Blickpunkt steht, sondern die Präsentation von
Bildinhalten in einer Weise, die auf die physischen Gegebenheiten der
menschlichen Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen Rücksicht
nimmt und darauf gerichtet ist, die Wahrnehmung der gezeigten Informationen
durch den Menschen in bestimmter Weise überhaupt erst zu ermöglichen, zu
verbessern oder zweckmäßig zu gestalten, dienen der Lösung eines
technischen Problems mit technischen Mitteln (Weiterführung von BGH, Urteil
vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 - Wiedergabe
topografischer Informationen und vom 23. April 2013 - X ZR 27/12,
GRUR 2013, 909 - Fahrzeugnavigationssystem).
BGH, Urteil vom 26. Februar 2015 - X ZR 37/13 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche
Verhandlung vom 26. Februar 2015 durch die Richter Gröning, Dr. Bacher,
Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 16. Januar 2013 verkündete Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik
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Deutschland erteilten europäischen Patents 1 474 927 (Streitpatents), das am 12. Februar 2003 angemeldet wurde und eine Priorität vom 12. Februar 2002 in Anspruch nimmt. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren (Patentansprüche 1 bis
6) und ein System (Patentansprüche 7 bis 10) zur Anzeige eines Bildstroms. Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 7 lauten in der Ver2 fahrenssprache: "1. A method for displaying an image stream, the method comprising: receiving images acquired by a swallowable capsule (40), the images forming an original image stream; and displaying simultaneously on a monitor (300) at least two subset image streams, each subset image stream including a separate subset of images from the original image stream. 7. A system for displaying an image stream, the system comprising : an image storage means (21) for accepting an original image stream; and an image display means (300) for displaying at least two subset image streams, each subset image stream including a separate subset of images from the original image stream, characterized that the at least two subset image streams can be displayed on the image display means (300) simultaneously." Die Patentansprüche 2 bis 6 sind unmittelbar oder mittelbar auf
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Patentanspruch 1, die Patentansprüche 8 bis 10 auf Patentanspruch 7 rückbezogen. Die Klägerin hat geltend gemacht, dem Gegenstand des Streitpatents fehle die Technizität, er sei vom Patentschutz ausgeschlossen und zudem nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit fünf Hilfsanträgen beschränkt verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die Abweisung der Klage erstrebt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:


Die zulässige Berufung der Beklagten führt unter Abänderung des an4 gefochtenen Urteils zur Abweisung der Nichtigkeitsklage. I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und ein System zur Darstellung
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von Bildströmen.
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1. Nach der Schilderung der Streitpatentschrift ist ein Bildstrom aus einer Folge von starren Bildern (still images) zusammengesetzt. Ein solcher Bildstrom könne aus verschiedenen Quellen stammen und beispielsweise gewonnen werden, wenn eine verschluckbare, mit einer Kamera ausgestattete Kapsel, wie sie aus dem US-Patent 5 604 531 (D2) bekannt sei, Bilder von dem Lumen (oder Hohlraum) eines Organs, wie z.B. dem Magen-Darm-Trakt, aufnehme und an ein externes Aufnahmesystem übertrage, während sich die Kapsel durch den Körper bewege. Dadurch könnten hohe Bilderzahlen zum Betrachten gesammelt und nacheinander angeordnet werden. Ein Bildstrom, der mehrere Tausend Einzelbilder enthalte, könne dem Nutzer zur Überprüfung dargestellt werden. Der Nutzer werde versuchen den Bildstrom schnell und effektiv zu überprüfen, ohne dass wichtige Informationen verlorengingen. Die Rate, bei der ein Nutzer einen Bildstrom effektiv überprüfen könne, werde dabei durch einen physiologischen Mittelungseffekt begrenzt. Der Wert liege bei ungefähr 15 Einzelbildern pro Sekunde, könne jedoch nach der Person des Nutzers und der Art des Bildstroms variieren. Die Beschreibung des Streitpatents stellt mehrere im Stand der Technik
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bekannte Videomedien-Steuerungs- und Anzeigesysteme vor. Sie verweist auf die internationale Anmeldung WO 99/40587 (D3), die ein VideomedienSteuerungssystem zum Senden von Befehlen an eine Videospeichereinrichtung offenbare, um eine gewünschte Position des Videos zu bewirken. Das USPatent 4 698 664 (D4) offenbare ein audiovisuelles Überwachungssystem, in dem ein analoger Datenstrom als eine Folge von Blöcken überwacht werde. Das US-Patent 5 697 885 (D1) beschreibe ein Endoskop zum Aufnehmen und Anzeigen von zeitlich aufeinanderfolgenden Bildern sowie Mechanismen zur Auswahl von starren Bildern aus den Bildfolgen.
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2. Vor diesem Hintergrund besteht das technische Problem darin, ein System und ein Verfahren für die verbesserte Darstellung eines Bildstroms bereitzustellen. 3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent ein Verfahren
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und ein System mit folgenden Merkmalen vor: Patentanspruch 1: Verfahren zum Anzeigen eines Bildstroms, das folgende Schritte aufweist: M1.1 Empfangen von durch eine verschluckbare Kapsel (40) erfassten Bildern, wobei M1.2 die Bilder einen ursprünglichen Bildstrom bilden, und M1.3 gleichzeitiges Anzeigen von zumindest zwei Teilsatz-Bildströmen auf einem Monitor (300), wobei M1.4 jeder Teilsatz-Bildstrom einen getrennten Teilsatz von Bildern aus dem ursprünglichen Bildstrom enthält. Patentanspruch 7: System zum Anzeigen eines Bildstroms, das umfasst: M7.1 ein Bildspeichermittel (21) zum Aufnehmen eines ursprünglichen Bildstroms, M7.2 ein Bildanzeigemittel (300) zum Anzeigen von zumindest zwei Teilsatz-Bildströmen. M7.3 Jeder Teilsatz-Bildstrom enthält einen getrennten Teilsatz von Bildern aus dem ursprünglichen Bildstrom. M7.4 Die zumindest zwei Teilsatz-Bildströme können gleichzeitig auf dem Bildanzeigemittel (300) angezeigt werden.
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Die nachfolgend dargestellte Figur 2 des Streitpatents verdeutlicht beispielhaft die Anzeige des Bildstroms in einem Mehrfachbildstrommodus.


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4. Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung:
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a) Patentanspruch 1 betrifft ein Verfahren, bei dem Bilder empfangen werden, die von einer verschluckbaren Kapsel (swallowable capsule) erfasst wurden. Die Beschreibung bezieht sich hierzu in Absatz 2 auf D2, die eine solche Vorrichtung beschreibt. Daraus ergibt sich, dass es sich um eine Kapsel handelt, die vom Patienten geschluckt wird und dann selbständig, ohne fortwährende Steuerung durch medizinisches Personal und ohne körperliche Verbindung nach außen, die zu untersuchenden Körperteile durchwandert. Zwar wird in der Beschreibung mehrfach betont, dass die Gewinnung des Bildstroms durch eine verschluckbare Kapsel nur beispielhaft behandelt wird (Abs. 2, Abs. 11, Abs. 22) und die Bilder auch auf andere Weise erfasst werden können, etwa durch ein herkömmliches Endoskop, einen Stent, einen Katheter oder eine Nadel (Abs. 22). Diese Vorrichtungen werden aber in Absatz 22 der Beschreibung ausdrücklich einer Kapsel gegenübergestellt ("…need not be contained in a capsule, but may be contained in any other vehicle suitable for traversing a lumen in a human body, such as an endoscope…"). Patent- anspruch 1 betrifft danach nur ein Verfahren zur Anzeige eines Bildstroms, der durch eine verschluckbare Kapsel im genannten Sinne erfasst worden ist. Demgegenüber enthält Patentanspruch 7 keine derartige Beschränkung, sondern lässt offen, auf welche Weise der ursprüngliche Bildstrom gewonnen wurde.
b) Mit einem ursprünglichen Bildstrom (original image stream) verbindet
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der Fachmann, ein Diplomingenieur (FH) der Elektrotechnik, der auf dem Gebiet der Bildverarbeitung, -übertragung und -anzeige tätig ist, eine Bildfolge, bei der die Bilder in einer bestimmten Reihenfolge geordnet sind. Unter einem ursprünglichen Bildstrom ist aus fachlicher Sicht nicht eine beliebige Sammlung einzelner Bilder zu verstehen, sondern eine vorgegebene, insbesondere zeitlich geordnete Abfolge von einzelnen Bildern, wie sie etwa bei Filmaufnahmen entsteht. Die geordnete Abfolge der Bilder bewirkt bei entsprechender Geschwindigkeit der Wiedergabe bei ihrer Anzeige, dass der Betrachter den Bildstrom als sinneinheitlichen Film wahrnimmt.
c) Aus diesem ursprünglichen Bildstrom werden nach der Lehre des
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Streitpatents zumindest zwei Teilsatz-Bildströme (subset image streams) gebil- det, von denen jeder eine Teilmenge der Bilder des ursprünglichen Bildstroms enthält. Auf welche Weise diese Trennung erfolgt, lässt das Streitpatent im Grundsatz offen (vgl. Abs. 31), doch wird aus der Bezeichnung als TeilsatzBildstrom deutlich, dass eine geordnete Abfolge der Bilder des jeweiligen Teilsatzes beibehalten wird. Nach der Trennung können Teilsätze vorliegen, die sich nicht überschneiden. Das ist etwa dann der Fall, wenn die Einzelbilder 1, 3, 5 usw. des ursprünglichen Bildstroms einen Teilsatz, die Einzelbilder 2, 4, 6 usw. den anderen Teilsatz bilden (vgl. Abs. 25). Erfasst werden aber, wie Unteranspruch 2 verdeutlicht, auch Fälle, in denen sich die Teilmengen, aus denen zumindest zwei Teilsätze gebildet werden, überschneiden (vgl. Abs. 31 am Ende).
d) Unter der Anzeige eines Teilsatz-Bildstroms ist nach der Lehre des
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Streitpatents die aufeinanderfolgende Anzeige der geordneten Einzelbilder zu verstehen, aus denen sich der Teilsatz-Bildstrom zusammensetzt. Mit der gleichzeitigen Anzeige von zumindest zwei Teilsatz-Bildströmen auf einem Monitor ist gemeint, dass in verschiedenen Bereichen des Monitors gleichzeitig eine mehr oder minder rasche Abfolge der Bilder in der vorgegebenen Ordnung wiedergegeben wird. Das Streitpatent stellt - etwa in Absatz 34 - der Anzeige eines Bildstroms die Anzeige von Einzelbildern neben einem Bildstrom ("… a still image can be displayed adjacent to the image streams") gegenüber. Dabei werden nicht mehrere (Teilsatz-)Bildströme simultan, sondern ein Bildstrom und daneben jeweils fixierte Einzelbilder angezeigt. Der Lehre des Streitpatents liegt demgegenüber die Annahme zugrunde, dass mit der gleichzeitigen Anzeige von Teilsatz-Bildströmen, die jeweils aus einer Teilmenge der Gesamtheit der Bilder des ursprünglichen Bildstroms bestehen, die Effektivität der Auswertung ohne Qualitätseinbuße erhöht wird, auch wenn dies möglicherweise eine gewisse Übung erfordert (Abs. 29). II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt
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begründet: Die Lehre der nebengeordneten Ansprüche 1 und 7 habe technischen
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Charakter und sei nicht als therapeutisches Behandlungsverfahren gemäß Art. 53c EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen. Das System nach Patentanspruch 7 sei gegenüber D1 nicht neu und das Verfahren nach Patentanspruch 1 dem Fachmann jedenfalls nahegelegt gewesen. D1 betreffe ein Endoskop zum Aufnehmen und Anzeigen von zeitlich auf18 einanderfolgenden Bildern und damit zum Anzeigen eines Bildstroms. Die durch den Aufnahmekopf des Endoskops gewonnenen Bildsignale würden zu Videosignalen umgewandelt und auf einem Monitor angezeigt. Eine implementierte Aufzeichnungseinrichtung ermögliche es insbesondere, gleichzeitig Bilder zu betrachten, die aus der zeitlichen Abfolge der Bilder separiert worden seien. Mit der dort beschriebenen Vorrichtung könnten mindestens zwei Bildbereiche simultan dargestellt werden. Eine solche Bildwiedergabe setze voraus, dass der Bildstrom in mindestens zwei Teilsatz-Bildströme unterteilt werde, von denen jeder einen getrennten Teilsatz von Bildern aus dem ursprünglichen Bildstrom enthalte. Dies geschehe, wie in Figur 22 dargestellt, dadurch, dass der im Bildspeicher abgelegte Bildstrom Bild für Bild ausgelesen werde und einzelne Bilder herausgelöst und in den Bildanzeigebereichen 367a und 367b dem Nutzer angezeigt würden, während gleichzeitig im Bildanzeigebereich 366 sich fortbewegende Bilder angezeigt würden. Damit entnehme der Fachmann der D1 ein System, das alle Merkmale von Patentanspruch 7 aufweise. Vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 unterscheide sich das in D1
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beschriebene Verfahren nur dadurch, dass die empfangenen Bilder nicht von einer verschluckbaren Kapsel geliefert würden. Der Fachmann entnehme jedoch Absatz 22 der Beschreibung des Streitpatents, dass es nicht entscheidend darauf ankomme, ob der originale Bildstrom von einer endoskopischen Kapsel oder durch eine andere Fahreinrichtung, etwa ein Endoskop, gewonnen werde. Er erkenne, dass für das beanspruchte Verfahren einzig der empfangene Bildstrom maßgeblich sei. Da es bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nur auf diejenigen Anweisungen ankomme, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmten oder zumindest beeinflussten, könne daher die spezielle Ausgestaltung des Bildaufnahmegeräts als verschluckbare Kapsel insoweit unberücksichtigt bleiben, als sie auf den beanspruchten Bildverarbeitungsvorgang keinen Einfluss nehme.
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Unabhängig davon erfülle auch das aus der D2 bekannte In-vivo-Videokamera -System alle Voraussetzungen für die Generierung eines Bildstroms für das beanspruchte Bildverarbeitungsverfahren. Dadurch sei dem Fachmann auch der an sich zu einer erfinderischen Tätigkeit nicht beitragende Aspekt einer verschluckbaren Kapsel als Bildquelle nahegelegt. III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsrechtszug nicht
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stand. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 und Patentanspruch 7 ist durch den Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt. 1. Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass die erfindungs22 gemäße Lehre nach Patentanspruch 1 auf technischem Gebiet liegt und keinem Patentierungsausschluss unterfällt.
a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs genügt ein
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Verfahren, dessen Gegenstand die Abarbeitung von Verfahrensschritten mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung ist, dem Technizitätserfordernis (Art. 52 EPÜ) bereits dann, wenn es der Verarbeitung, Speicherung oder Übermittlung von Daten mittels eines technischen Geräts dient (BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 27 - Wiedergabe topografischer Informationen). Für das Technizitätserfordernis ist unerheblich, ob der Gegenstand des Patents neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist und welche dieser Merkmale die beanspruchte Lehre prägen. Ob Kombinationen von technischen und nichttechnischen Merkmalen im Einzelfall patentfähig sind, hängt - abgesehen von etwa einschlägigen anderen Ausschlusstatbeständen - allein davon ab, ob sie neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (BGH, Beschluss vom 20. Januar 2009 - X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 - Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; Beschluss vom 22. April 2010 - Xa ZB 20/08, BGHZ 185, 214 Rn. 15 ff. - Dynamische Dokumentengenerierung, jeweils zu § 1 PatG).
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Danach liegt im Streitfall eine technische Lehre vor, die als Erfindung dem Patentschutz zugänglich ist. Patentanspruch 1 betrifft ein Verfahren, bei dem Bilder empfangen, verarbeitet und auf eine näher beschriebene Weise auf einem Monitor angezeigt werden. Ein solches Verfahren lehrt eine bestimmte Nutzung der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage einschließlich Monitor und gibt damit eine Anweisung zum technischen Handeln. Sie kann nur mit einem technischen Gerät ausgeführt werden und ist damit technischer Natur. Dass die technischen Komponenten, mit denen die von der verschluckbaren Kapsel erfassten Bilder empfangen und verarbeitet werden, in Patentanspruch 1 nicht genannt sind, ist unschädlich, weil für den vom Patentgericht zutreffend bestimmten Fachmann offenkundig ist, dass das Verfahren den Einsatz entsprechender Komponenten bedingt (vgl. BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - X ZR 121/09, GRUR 2011, 610 Rn. 16 - Webseitenanzeige). Die Technizität des Systems nach Patentanspruch 7 ergibt sich ohne
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Weiteres daraus, dass die dort beschriebene Vorrichtung technische Geräte umfasst, mittels derer Bilder aufgenommen, verarbeitet und angezeigt werden.
b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beschränkt sich nicht auf ein
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Programm für Datenverarbeitungsanlagen und ist deshalb nicht nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. c, Abs. 3 EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen. Wegen des Patentierungsausschlusses für Computerprogramme als solche können nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs regelmäßig allerdings erst solche Anweisungen die Patentfähigkeit eines Verfahrens begründen, die die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben (BGHZ 185, 214 Rn. 21 ff. - Dynamische Dokumentengenerierung, zu § 1 Abs. 3, 4 PatG; BGH, GRUR 2011, 125 Rn. 30 f. - Wiedergabe topografischer Informationen). Diesem Erfordernis genügt die Lehre nach Patentanspruch 1; ihr liegt das technische Problem zugrunde, die von einer endoskopischen Kapsel gewonnenen Bilder so zu verarbeiten und auf einem Monitor anzuzeigen, dass der Nutzer sie möglichst effizient auswerten kann (oben I 2). Dies dient der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln (nachstehend III 2 b aa (4)).
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2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist patentfähig.
a) Entgegen der Auffassung der Klägerin nimmt der in der US-Patent28 schrift 6 198 483 (D7) formulierte Anspruch 22 die Lehre von Patentanspruch 1 nicht vorweg. Dort ist zwar davon die Rede, dass ein erster und ein zweiter Teilsatz einer Vielzahl von Bildern gleichzeitig angezeigt werden. In D7 hat der Begriff "Teilsatz" jedoch einen anderen technischen Sinngehalt als im Streitpatent. In D7 ist damit eine Teilmenge aus der Gesamtheit der Bilder - etwa aus einer Datenbank - gemeint, auf welche die Datenverarbeitungsanlage insgesamt zugreifen kann. D7 lässt jedoch nicht erkennen, dass es sich bei der Gesamtheit dieser Bilder um einen ursprünglichen Bildstrom, also um eine zeitlich geordnete Abfolge von Bildern handelt.
b) Der Senat vermag nicht die Wertung zu treffen, dass es für den - nach
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übereinstimmender Ansicht der Beteiligten von D2 ausgehenden - Fachmann eine hinreichend konkrete Anregung gab, zum Gegenstand des Streitpatents zu gelangen. aa) Zutreffend hat das Patentgericht bei der Prüfung der Patentfähigkeit
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sämtliche in Patentanspruch 1 enthaltenen Anweisungen, auch die Merkmale M1.3 und M1.4, berücksichtigt. (1) Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird der Nutzer, typischer31 weise ein Arzt, in die Lage versetzt, in der durch die Präsentation von TeilsatzBildströmen bedingten Weise die Informationen aufzunehmen und auszuwerten , die in der geordneten Abfolge von Bildern enthalten sind. Die Wiedergabe von Informationen ist als solche dem Patentschutz nicht zugänglich (Art. 52 Abs. 2 Buchst. d, Abs. 3 EPÜ). Das Streitpatent hat mit der Implementierung der Anzeige von Teilsatz-Bildströmen mit technischen Mitteln aber nur bei vordergründiger Betrachtung die Wiedergabe von Informationen zum Gegenstand. (2) Der Patentierungsausschluss nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. d EPÜ
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korrespondiert mit dem zu den Grundrechten gehörenden Recht auf Informations - und Meinungsfreiheit und soll die Monopolisierung von Informationen durch die Gewährung patentrechtlichen Schutzes verhindern (Benkard/Melullis, EPÜ, 2. Aufl., Art. 52 Rn. 207). Danach haben bei der Prüfung der Patentfähigkeit nur solche Anweisungen als nicht technisch außer Betracht zu bleiben, die gerade die Vermittlung bestimmter Inhalte betreffen und damit darauf zielen, auf die menschliche Vorstellung oder Verstandesfähigkeit einzuwirken (Benkard/ Bacher/Melullis, PatG, 10. Aufl., § 1 Rn. 148; Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 1 Rn. 126). Anweisungen, die die Informationen betreffen, die nach der Lehre des Patents wiedergegeben werden sollen, können daher auch unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit die Patentfähigkeit der erfindungsgemäßen Lehre nur dann und nur insoweit stützen, als sie die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH, Urteil vom 23. April 2013 - X ZR 27/12, GRUR 2013, 909 Rn. 14 mwN - Fahrzeugnavigationssystem). (3) Entsprechend dieser Unterscheidung hat der Bundesgerichtshof an33 genommen, dass bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit Anweisungen nicht zu berücksichtigen sind, wonach die Audiowiedergabe bei einem Fahrzeugnavigationssystem auch Straßennamen umfasst. Zur Begründung hat der Senat darauf verwiesen, dass sich diese Anweisungen in der Vorgabe erschöpfen, dass und unter welchen Bedingungen Straßennamen Bestandteil der Audiowiedergabe von Fahranweisungen sein sollen und damit ausschließlich den Inhalt der dem Nutzer zur Verfügung gestellten Information betreffen (BGH, GRUR 2013, 909 Rn. 17 - Fahrzeugnavigationssystem). Auch die Praxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts spiegelt diese Unterschei- dung wieder. So hat das Europäische Patentamt etwa entschieden, dass eine Anweisung, wonach bei einer Vorrichtung zur Ermittlung der Erfolgschancen beim Roulettespiel Informationen über die Wetteinsätze eines bestimmten Spielers angezeigt werden, keine Berücksichtigung finden können (EPA, Technische Beschwerdekammer, Entscheidung vom 14. Dezember 2007 - T 1704/06, S. 7/8). Als nichttechnisch wurde auch die Anweisung angesehen, bestimmte Informationen über die Eigenschaften eines Diamanten anzuzeigen (EPA, Technische Beschwerdekammer, Entscheidung vom 28. Februar 2008 - T 619/05, S. 7). Im gleichen Sinne hat der britische High Court die Anweisung, dem Fahrgast bestimmte Informationen über den Status eines Omnibus zu vermitteln, als nicht technisch angesehen (Justice Kitchen, High Court, Chancery Division, Patents Court, Urteil vom 4. November 2005 - [2005] EWHC 2417). Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit sind ferner solche Anweisungen nicht zu berücksichtigen, nach denen bestimmte Inhalte durch Abweichungen in der Farbe, der Helligkeit oder dergleichen hervorgehoben werden (EPA, Technische Beschwerdekammer, Entscheidung vom 4. Oktober 1996 - T 599/93; BPatG, Beschluss vom 23. September 2010 - 17 W (pat) 47/06, in Juris; vgl. auch Benkard/Bacher/Melullis, PatG, 10. Aufl., § 1 Rn. 148; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 1 Rn. 68). Nicht bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen sind
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nach einer weiteren Entscheidung des Bundesgerichtshofs Anweisungen, die die Auswahl einer für Navigationszwecke zweckmäßigen kartografischen Darstellung betreffen (Koordinatentransformation, Sicht aus nach hinten versetzter Vogelperspektive, Bestimmung der Hauptbetrachtungsrichtung in spitzem Winkel im Hinblick auf die Erdoberfläche, Wiedergabe mit einem die momentane Bewegung des Fahrzeugs berücksichtigenden und eine simulierte Ist-Position des Fahrzeugs enthaltenden Raumwinkel). Solche Anweisungen sind nicht Teil der technischen Lösung, sondern gehören zu der dieser vorgelagerten Auswahl einer für Navigationszwecke zweckmäßigen kartografischen Darstellung, die dem Fachmann, sofern er sie nicht bereits selbst als zweckmäßig erkennen kann, von dem hierfür zuständigen Fachmann, einem Kartografen, Geografen oder Geodäten, vorgegeben wird (vgl. im Einzelnen BGH, GRUR 2011, 125 Rn. 39 - Wiedergabe topografischer Informationen). (4) Die in Patentanspruch 1 beanspruchte Lehre unterfällt nicht dem
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Patentierungsausschluss nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. d, Abs. 3 EPÜ, weil sie nicht auf die Wiedergabe von Informationen als solche beschränkt ist (BGH, Urteil vom 19. Mai 2005 - X ZR 188/01, GRUR 2005, 749, 752 - Aufzeichnungsträger , zu § 1 PatG). Die Merkmale M1.3 und M1.4 beziehen sich auf das Problem, wie eine geordnete Bildfolge - unabhängig von deren Inhalt - so angezeigt werden kann, dass der Nutzer in die Lage versetzt wird, sie schnell und effizient zu erfassen. Solche Anweisungen, die zwar die (visuelle) Informationswiedergabe betreffen, bei denen aber nicht die Vermittlung bestimmter Inhalte oder deren Vermittlung in besonderer Aufmachung im Blickpunkt steht, sondern die Präsentation von Bildinhalten in einer Weise, die auf die physischen Gegebenheiten der menschlichen Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen Rücksicht nimmt und dabei darauf gerichtet ist, die Wahrnehmung der gezeigten Informationen durch den Menschen in bestimmter Weise überhaupt erst zu ermöglichen, zu verbessern oder zweckmäßig zu gestalten, dienen der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln und sind bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen. bb) Das Patentgericht hat angenommen, die Lehre aus Patentan36 spruch 1 sei dem Fachmann nahegelegt und beruhe damit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dem vermag der Senat nicht beizutreten. (1) D2 offenbart ein System, das eine verschluckbare Kapsel zur Auf37 nahme von Bildern und Vorrichtungen außerhalb des Körpers zum Empfang dieser Bilder und ihrer Umwandlung in einen Bildstrom umfasst. Mit der Anzeige der so gewonnenen Bilder befasst sich die D2 nur am Rande. Ihr ist zu entnehmen , dass die von der in der endoskopischen Kapsel angebrachten Kamera gewonnenen Bilder in Videodaten umgewandelt werden können. Figur 6 zeigt eine Vorrichtung mit zwei Monitoren, wobei auf einem dargestellt wird, welche Teile des Verdauungstrakts die endoskopische Kapsel durchwandert, und auf dem anderen ein von der Kapsel aufgenommenes Bild angezeigt wird. Die von der Klägerin vorgelegten Entgegenhaltungen geben keine Anregung, von D2 aus zu der in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten technischen Lehre zu gelangen. (2) Die Entgegenhaltung D1 betrifft eine Vorrichtung - etwa ein Endo38 skop - zum Aufzeichnen und Anzeigen von Zeitserienbildern. Die Vorrichtung soll es ermöglichen, Zeitserienbilder, zum Beispiel Videoaufnahmen wie sie bei einer endoskopischen Untersuchung gewonnen werden, aufzuzeichnen und mithilfe solcher Bilder Veränderungen eines Objekts über einen Zeitablauf zu beobachten. Das so gewonnene Bildmaterial kann als Video angezeigt werden, zugleich soll es aber auch möglich sein, Standbilder zu erzeugen und zu speichern. Beispielhaft beschäftigt sich D1 mit der Aufzeichnung der Veränderungen eines Tumors im menschlichen Körper bei Gabe eines fluoreszierenden Mittels, das von diesem anders aufgenommen wird als vom umgebenden Gewebe. Die Aufzeichnung mehrerer Bilder, die eine Beobachtung der Veränderung über eine gewisse Zeit ermöglichen, ist nach der Darstellung in D1 mit Schwierigkeiten verbunden, weil sowohl das beobachtete Objekt als auch das Endoskop sich bewegen und ihre Position zueinander verändern können. Vor diesem Hintergrund sei es wünschenswert, einen Vergleich von Standbildern mit Zeitserienbildern - im Sprachgebrauch des Streitpatents: mit einem Bildstrom - vornehmen zu können (Sp. 1, 2). Daher soll der Nutzer die Möglichkeit haben, Bilder, die in zeitlichem Abstand voneinander aufgenommen worden sind, gleichzeitig anzusehen (Sp. 3, Z. 18 bis 20). Die Vorrichtung umfasst ein Endoskop, in dessen Kopf eine Kamera angebracht ist, eine bildverarbeitende Einrichtung, die die von der Kamera aufgenommenen Bilder in entsprechende elektronische Signale umwandelt, und einen Monitor, auf dem das Signal als Video - als Bildstrom - angezeigt werden kann (Sp. 6 Z. 1 bis 8 und Z. 30 bis

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Figuren 6 und 22 der D1 lassen erkennen, dass jeweils vier Bilder aus
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dem durch das Endoskop gewonnenen Bildmaterial gleichzeitig angezeigt werden. Die Entgegenhaltung offenbart jedoch - anders als das Patentgericht angenommen hat - nicht, dass die dort beschriebene Vorrichtung in der Lage ist, gleichzeitig zwei Teilsatz-Bildströme anzuzeigen. Dies gilt auch für die Beschreibung des dritten Ausführungsbeispiels, die in Spalte 19, Zeile 6 der D1 beginnt und durch die Figuren 17 bis 23 erläutert wird. Figur 22 zeigt eine Anzeige mit vier Bereichen 364, 367a, 367b und 366. Wie sich aus der Beschreibung ergibt, werden zunächst im Bereich 364 Bilddaten sequenziell Rahmen für Rahmen angezeigt (Sp. 21, Z. 41 bis 46). Sodann wird ein Bild aus diesem Bildstrom ausgewählt, das als Standbild angezeigt wird (Sp. 21, Z. 47 bis 51). Anschließend wird lediglich in Bereich 366 ein Bildstrom angezeigt (Sp. 21, Z. 52 bis 54). Aus diesem können durch "Einfrieren" einzelne Bilder gewonnen werden, die in die Bereiche 367a oder 367b verschoben werden (Sp. 21, Z. 63 bis Sp. 22 Z. 9). Während also zunächst nur in Bereich 364 ein Bildstrom angezeigt wird, wird zeitlich später nur in Bereich 366 ein Bildstrom angezeigt, währenddessen die drei anderen Bereiche nur Standbilder - und damit keinen Bildstrom - zeigen. Damit ist eine gleichzeitige Anzeige von zumindest zwei Bildströmen auf einem Monitor durch D1 nicht offenbart. Entsprechend wird in D1 beschrieben (Sp. 22, Z. 43 ff.), dass es einen Bezugsbild-Anzeigeteil (reference image displaying part) 364 und zwei Anzeigeteile für zeitweilig ausgewählte Bilder (temporarily selected image displaying parts) 367a und 367b gebe, denen - nur - ein Anzeigeteil für bewegte Bilder (moving picture dis- playing part) 366 gegenübergestellt wird. Selbst wenn die in den Bereichen 367a und 367b angezeigten Standbilder gelegentlich dadurch ausge- tauscht werden, dass der Nutzer ein anderes Einzelbild aus dem in Bereich 366 angezeigten Bildstrom auswählt, liegt darin nicht die Anzeige eines TeilsatzBildstroms im oben erläuterten Sinne. Damit kann nicht angenommen werden, dass D1 eine Anregung zu der in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Lehre gibt. (3) Eine solche Anregung erhält der Fachmann auch nicht aus der US40 Patentschrift 6 198 483 (D7). Während die Navigation durch einen am Bildschirm angezeigten
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Datenbestand - so D7 - herkömmlich mit baumähnlichen Strukturen erfolge, durch die sich der Nutzer durch Scrollen, Blättern oder dergleichen bewege, wird in dem Dokument vorgeschlagen, dem Nutzer den Inhalt der Datenbank durch die bewegte Wiedergabe von Informationen zu vermitteln. Es sei erkannt worden, dass mehrere Kategorien von Informationen, die gleichzeitig angezeigt werden, vom Nutzer gut erfasst werden können, wenn die Information in Bewegung versetzt wird. Die gleichzeitige Wahrnehmung von zwei oder mehr Sätzen von Informationen erhöhe die Geschwindigkeit, mit der sich der Nutzer ihren Inhalt aneignen könne (Sp. 2, Z. 7 bis 9). D7 stellt zwei Grund-Modi vor: Bi- und Quad-Mode. Beim Bi-Mode für Anfänger werden zwei Quadranten perspektivisch für den Betrachter dargestellt. Der Richtungsfluss der Informationen kann entsprechend der nachfolgend eingefügten Figur 4 von D7 in vier Hauptkonfigurationen eingestellt werden. In Konfiguration 1 strömen die Inhalte im linken Quadranten von links nach rechts und in dem rechten von rechts nach links; in Konfiguration 2 strömen die Bildinhalte jeweils von der Mitte aus nach links bzw. rechts außen; in den Konfigurationen 3 und 4 strömen die linken und rechten Bildinhalte entweder von oben nach unten und von unten nach oben oder umgekehrt (Figur 4 i. V. mit Spalte 6 Zeile 30 ff.). Dies führt dazu, dass der Benutzer zwei Anzeigen oder zwei Eingabekanäle erkennt. Als "falsche" Konfigurationen bezeichnet die Entgegenhaltung es, wenn die Strömungsrichtungen jeweils richtungsgleich sind, also der linke und rechte Quadrant nach oben oder unten, von links nach rechts oder von rechts nach links strömen (Figur 6 i. V. mit Spalte 6 Zeile 49 ff.). Darin und in den sonstigen Ausführungsbeispielen eine Anregung für die
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Vorschläge des Streitpatents zu sehen, wäre das Ergebnis einer rückschauenden Betrachtung in Kenntnis des Streitpatents. Denn es ist nicht ersichtlich, dass es sich bei den gleichzeitig angezeigten Bildströmen jeweils um Teilsatz-Bildströme handelt, die einen getrennten Teilsatz von Bildern aus einem ursprünglichen Bildstrom beinhalten. Auch wenn eine Datenbank eine Vielzahl einzelner Bilder oder Bildfolgen umfasst, kann darin kein ursprünglicher Bildstrom im Sinne des Streitpatents gesehen werden, der in TeilsatzBildströme aufgeteilt würde, weil die einzelnen Bilder hier nicht in einer bestimmten Reihenfolge geordnet sind, so dass insbesondere auch bei einer rasch aufeinanderfolgenden Wiedergabe der Bilder beim Betrachter nicht der Eindruck eines Films entstünde. Das gilt auch, soweit D7 als eine Anwendungsmöglichkeit schildert, Videoclips über chirurgische Verfahren mit Bildern betreffend das jeweilige Fallszenario in verschiedenen Quadranten laufen zu lassen. Ein Student könne auf diese Weise in wenigen Minuten tausend Bilder visuell überfliegen. In diesem Anwendungsbeispiel hat D7 zwar mit dem Streitpatent die Auswertung heilkundebezogener Bildinhalte gemein. Das ändert aber nichts daran, dass es bei D7 um einen anderen visuellen Verwertungsansatz geht als beim Streitpatent, nämlich um die rasche (Grob-) Sichtung großer Datenmassen. Auch wenn das wie die Lehre des Streitpatents die menschliche visuelle Aufnahmefähigkeit tangiert, gibt D7 keine hinreichend konkrete Anregung dafür, die technische Lehre des Streitpatents aufzufinden, einheitliches Bildmaterial in Gestalt eines ursprünglichen Bildstroms im Interesse gesteigerten visueller Auswertbarkeit im Detail in mehrere TeilsatzBildströme zu teilen und gleichzeitig anzuzeigen. Auf die übrigen erstinstanzlich in das Verfahren eingeführten Entgegen43 haltungen ist die Klägerin nicht mehr zurückgekommen, nachdem der Senat in seinen einführenden Ausführungen zum Ausdruck gebracht hat, dass er die eingehende Erörterung von D7 in der Berufungserwiderung so versteht, dass darin der dem Streitpatent zumindest nächstkommende Stand der Technik gesehen wird. 3. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich zugleich, dass die
44
Auffassung des Patentgerichts, der Gegenstand von Patentanspruch 7 sei nicht patentfähig, nicht zutrifft.
45
IV. Danach hat das angefochtene Urteil keinen Bestand. Der Senat hat in der Sache zu entscheiden, weil diese entscheidungsreif ist (§ 119 Abs. 5 Satz 2 PatG). Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO. Gröning Bacher Hoffmann Deichfuß Kober-Dehm
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.01.2013 - 5 Ni 7/11 (EP) -

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Bundesgerichtshof Urteil, 26. Feb. 2015 - X ZR 37/13 zitiert 6 §§.

Patentgesetz - PatG | § 121


(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend. (2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über d

Patentgesetz - PatG | § 119


(1) Ergibt die Begründung des angefochtenen Urteils zwar eine Rechtsverletzung, stellt die Entscheidung selbst aber aus anderen Gründen sich als richtig dar, so ist die Berufung zurückzuweisen. (2) Insoweit die Berufung für begründet erachtet wir

Zivilprozessordnung - ZPO | § 91 Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht


(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung um

Patentgesetz - PatG | § 1


(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. (2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt,

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 27/12 Verkündet am: 23. April 2013 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: ne

Bundesgerichtshof Urteil, 26. Okt. 2010 - X ZR 47/07

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 47/07 Verkündet am: 26. Oktober 2010 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 19. Mai 2005 - X ZR 188/01

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 188/01 Verkündet am: 19. Mai 2005 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Beschluss, 20. Jan. 2009 - X ZB 22/07

bei uns veröffentlicht am 20.01.2009

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS X ZB 22/07 vom 20. Januar 2009 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Patentanmeldung 101 56 215.2-53 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten PatG § 1 Abs. 1, Abs

Bundesgerichtshof Urteil, 24. Feb. 2011 - X ZR 121/09

bei uns veröffentlicht am 24.02.2011

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 121/09 Verkündet am: 24. Februar 2011 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: ne
1 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Urteil, 26. Feb. 2015 - X ZR 37/13.

Bundesgerichtshof Urteil, 13. Sept. 2016 - X ZR 64/14

bei uns veröffentlicht am 13.09.2016

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 64/14 Verkündet am: 13. September 2016 Hartmann Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ:

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a) Nach der Rechtsprechung des Senats genügt ein Verfahren, dessen Gegenstand die Abarbeitung von Verfahrensschritten mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung ist, dem Technizitätserfordernis bereits dann, wenn es der Verarbeitung, Speicherung oder Übermittlung von Daten mittels eines technischen Gerätes dient. Es kommt nicht darauf an, ob der Gegenstand des Anspruchs neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist und welche dieser Merkmale die beanspruchte Lehre prägen. Ob Kombinationen von technischen oder nichttechnischen bzw. vom Patentschutz ausgeschlossenen Merkmalen im Einzelfall patentfähig sind, hängt vielmehr - abgesehen von den Ausschlusstatbeständen des Art. 52 Abs. 2 EPÜ und des § 1 Abs. 3 PatG - allein davon ab, ob sie neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Da unerheblich ist, welche Merkmale den Gegenstand des Anspruchs prägen, ist bei einem Verfahrensanspruch auch nicht entscheidend, ob die Erfindung (prinzipielle) Abwandlungen der Arbeitsweise der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehrt. Es genügt vielmehr, dass sie die Nutzung solcher Komponenten betrifft und damit eine Anweisung zum technischen Handeln gibt (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Januar 2009 - X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 = BlPMZ 2009, 183 Rn. 8 ff. - Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten ; Beschluss vom 22. April 2010 - Xa ZB 20/08, GRUR 2010, 613 = BlPMZ 2010, 326 Rn. 19 - Dynamische Dokumentengenerierung).

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X ZB 22/07
vom
20. Januar 2009
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren
betreffend die Patentanmeldung 101 56 215.2-53
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten
Jedenfalls dann, wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienende
Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist (wie etwa
bei der Einstellung der Bildauflösung eines Computertomografen), entscheidet
über die Patentierung nicht das Ergebnis einer Gewichtung technischer und
nichttechnischer Elemente. Maßgebend ist vielmehr, ob die Lehre bei der gebotenen
Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden
konkreten technischen Problems dient.
BGH, Beschl. v. 20. Januar 2009 - X ZB 22/07 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 20. Januar 2009 durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis sowie die Richter Scharen, Dr. Lemke,
Asendorf und Gröning

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 17. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 17. April 2007 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 25.000,-- € festgesetzt.

Gründe:


1
I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Patent mit der Bezeichnung "Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten" eingereicht; das Amt hat die Anmeldung zurückgewiesen. Mit der Beschwerde hat die Anmelderin vor dem Bundespatentgericht - soweit für das Rechtsbeschwerdeverfahren von Interesse - beantragt, das Patent mit einem wie folgt lautenden Patentanspruch 1 zu erteilen, an den sich 14 weitere Ansprüche anschließen sollen (2. Hilfsantrag): "Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten im Rahmen einer durchzuführenden Untersuchung eines Patienten, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass ein in einer Datenverarbeitungseinrichtung abgelegtes Programmmittel anhand von eingegebenen symptomspezifischen und/oder diagnosespezifischen Informationen unter Verwendung einer symptom- und/oder diagnosebasierten Datenbank eine oder mehrere zur Untersuchung des Patienten durchzuführende Untersuchungsmodalitäten auswählt, die an eine Wiedergabeeinrichtung ausgegeben werden, wobei zu einer bestimmten Untersuchungsmodalität ein oder mehrere die Untersuchung definierende Untersuchungs- oder Messprotokolle durch die Datenbank ausgewählt und ausgegeben werden und wobei die Untersuchungs- oder Messprotokolle von der Datenverarbeitungseinrichtung an eine Datenverarbeitungs- und/oder Steuerungseinrichtung einer ausgewählten Untersuchungsmodalität , die zur Untersuchung des Patienten verwendet wird, übertragen werden, wo sie gegebenenfalls bei Bedarf wiedergegeben und/oder zur Steuerung der Untersuchungsmodalität verwendet werden."
2
Der weitere Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom vorangegangenen lediglich in der abweichenden Fassung des letzten Halbsatzes von Patentanspruch 1, welcher lautet: "… wo sie wiedergegeben und zur Steuerung der Untersuchungsmodalität verwendet werden."
3
Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin diese Entscheidung aufzuheben, soweit die Anmeldung mit den Patentansprüchen 1 bis 15 gemäß Hilfsantrag 2 bzw. Hilfsantrag 3 zurückgewiesen worden ist.
4
II. Die kraft Zulassung statthafte und auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg und führt zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.
5
1. Das Bundespatentgericht hat die Ansicht vertreten, die Anmeldung habe keine auf technischem Gebiet liegende Erfindung i.S. von § 1 PatG zum Gegenstand. Soweit es die richtige Auswahl von Untersuchungsmodalitäten (z.B. Röntgenuntersuchung, Computertomografie, Magnetresonanz) und gegebenenfalls die zweckmäßige Reihenfolge ihrer Anwendung bei einem Patienten durch ein Programmmittel unter Einsatz einer symptom- und/oder diagnosebasierten Datenbank betreffe, unterfalle das angemeldete Verfahren dem Ausschluss vom Patentschutz nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG. Auch der Anweisung, dass für jede bestimmte Untersuchungsmodalität ein oder mehrere Untersuchungs - oder Messprotokolle ausgewählt und ausgegeben werden sollen, liege keine konkrete technische Problemstellung zugrunde. Diese Anweisung sei, wie die Auswahl der Untersuchungsmodalitäten, von der Absicht bestimmt, bisher vom Arzt getroffene abwägende gedankliche Entscheidungen zu automatisieren. Das Verfahren sei nicht aufgrund dieser Anweisung patentierbar.
6
Neben diesen nichttechnischen Gesichtspunkten weise das Verfahren nach Anspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 2 allerdings auch technische Gesichtspunkte auf, und zwar jedenfalls insofern, als die von dem Programmmittel in der Datenverarbeitungseinrichtung ausgewählten Protokolle an die Untersuchungsmodalitäten übertragen und dort fallweise zur direkten Ansteuerung der Untersuchungsmodalität verwendet werden. Dieser Schritt diene zwar der Lösung einer konkreten technischen Problemstellung, gereiche der Anmeldung jedoch ebenfalls nicht zur Patentfähigkeit. Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Anbieten interaktiver Hilfe" greife der Ausschlusstatbestand des § 1 Abs. 3 und 4 PatG zwar schon dann nicht, wenn wenigstens einem Teil der Lehre ein konkretes technisches Problem zugrunde liege. Nach anderen Entscheidungen sei aber eine Gesamtbetrachtung darüber anzustellen, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund stehe. Das sei bei dem beanspruchten Verfahren der vom Programmmittel ausgeführte Abfrage- und Entscheidungsprozess. Entfielen diese auf Fachwissen zurückgreifenden und abwägende gedankliche Gesichtspunkte einbeziehenden Abläufe, könne weder die von der Anmelderin nach den Anmeldungsunterlagen angestrebte Unterstützung des Arztes bei der Auswahl der Untersuchungsmodalitäten und -protokolle, noch die Einstellung von geeigneten Geräteparametern an den Modalitäten realisiert werden. Die Übertragung der Protokolle an die Datenverarbeitungseinrichtungen der Untersuchungsmodalitäten sei demgegenüber eine ergänzende Maßnahme von untergeordneter Bedeutung. Das Verfahren nach dem Hauptanspruch in der Fassung des Hilfsantrags 2 könne daher nicht als Erfindung i.S. von § 1 Abs. 1 PatG anerkannt werden.
7
2. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg. Mit der vom Patentgericht gegebenen Begründung lässt sich die Zurückweisung der Anmeldung nicht rechtfertigen.
8
a) Der Gegenstand der Anmeldung weist nach den vom Patentgericht getroffenen Feststellungen in der Fassung der Hilfsanträge 2 und 3 die für die Patentfähigkeit eines Computerprogramms oder eines in Verfahrensansprüche gekleideten Gegenstands der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten erforderliche Technizität (§ 1 Abs. 1 PatG) schon deshalb auf, weil er der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels eines technischen Geräts dient.
9
Etwas anderes ergibt sich für den Standpunkt des Bundespatentgerichts auch nicht aus der Senatsentscheidung "Logikverifikation" (BGHZ 143, 255). Ziel der dort angesprochenen Gesamtbetrachtung (aaO, S. 262 f.) ist allein, ob - was vorliegend außer Streit steht - das Programm oder Verfahren in einer Weise in einen technischen Ablauf eingebettet ist, die das Merkmal der Technizität überhaupt als erfüllt erscheinen lässt. Daraus ergibt sich aber nicht, wie das Patentgericht zu meinen scheint, dass Technizität bei einem Nebeneinander technischer und nichttechnischer Elemente als Ergebnis einer Gewichtung negiert werden dürfe.
10
Unerheblich für das Technizitätserfordernis ist, ob der Gegenstand einer Anmeldung, wie es nach den getroffenen Feststellungen hier der Fall ist, neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist. Die auf der sogenannten Kerntheorie beruhende Rechtsprechung zur Abgrenzung nicht schutzfähiger Kombinationen, auf die sich das Patentgericht für seinen gegenteiligen Ansatz berufen hat (Sen.Urt. v. 11.3.1986 - X ZR 65/85, GRUR 1986, 531 - Flugkostenminimierung ), ist mit der Entscheidung "Tauchcomputer" vom 4. Februar 1992 (BGHZ 117, 144) aufgegeben worden (vgl. Benkard/Bacher/Melullis, PatG, 10. Aufl., § 1 PatG Rdn. 45b; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl. § 1 Rdn. 34). Ob Kombinationen von technischen und nichttechnischen bzw. vom Patentschutz ausgeschlossenen Merkmalen im Einzelfall patentfähig sind, hängt insoweit - abgesehen von etwa einschlägigen Ausschlusstatbeständen des § 1 Abs. 3 PatG - allein davon ab, ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen (vgl. Benkard/Bacher/Melullis, aaO).
11
b) Nach der Rechtsprechung des Senats muss eine Anmeldung, die ein Computerprogramm oder ein durch Software realisiertes Verfahren zum Gegenstand hat, über die für die Patentfähigkeit unabdingbare Technizität hinaus verfahrensbestimmende Anweisungen enthalten, welche die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben. Wegen des Patentierungsausschlusses von Computerprogrammen als solchen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG) vermögen regelmäßig erst solche Anweisungen die Patentfähigkeit eines Verfahrens zu begründen, welche eine Problemlösung mit solchen Mitteln zum Gegenstand hat. Nicht der Einsatz eines Computerprogramms selbst, sondern die Lösung eines solchen Problems mit Hilfe eines (programmierten) Computers kann vor dem Hintergrund des Patentierungsverbotes eine Patentfähigkeit zur Folge haben. Das hat zur Folge, dass bei der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit diese Problemlösung in den Blick zu nehmen ist. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen genügen in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht; sie sind nur in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen (Sen., BGHZ 149, 68 - Suche fehlerhafter Zeichenketten ; 159, 197 - elektronischer Zahlungsverkehr). Schutzfähig ist eine solche Lehre vielmehr erst dann, wenn die Lösung des konkreten technischen Problems neu und erfinderisch ist.
12
Jedenfalls soweit das hier angemeldete Verfahren nach Auswahl von Untersuchungsmodalität und Untersuchungs- bzw. Messprotokollen auch den Einsatz der jeweiligen Untersuchungsmodalität steuert (beispielsweise die Einstellung der Bildauflösung bei Computertomografien), löst es ein in diesem Sinne konkretes technisches Problem. Die programmgesteuerte Einstellung solcher Geräteparameter führt, an die Stelle der manuellen Einstellung durch das Bedienungspersonal tretend, einen technischen Erfolg herbei, der einem Anwendungsprogramm zur Überwachung und Regelung des Ablaufs einer technischen Einrichtung (Sen.Beschl. v. 13.05.1980 - X ZB 19/78 - Antiblockiersystem ) oder zur Aufarbeitung von Messergebnissen (Sen., BGHZ 117, 144 - Tauchcomputer) vergleichbar ist (vgl. zur Schutzfähigkeit einer von einem Ablaufprogramm gesteuerten Röntgeneinrichtung zur Erzielung optimaler Belichtung bei hinreichender Überlastungssicherheit der Röntgenröhren auch EPA GRUR Int. 1988, 585).
13
3. Die Schutzfähigkeit der angemeldeten Erfindung ist hier nach allem keine Frage der Technizität oder des Patentierungsausschlusses, sondern der erfinderischen Tätigkeit, die das Bundespatentgericht nunmehr zu prüfen haben wird. Dabei könnte auch auf die bisher nicht behandelte Frage einzugehen sein, ob die Anmeldung über die außertechnischen Vorgänge der Sammlung, Speicherung , Auswertung und Verwendung von Daten hinaus für deren Umsetzung eine dem Patentschutz zugängliche technische Lehre offenbart und, falls das der Fall sein sollte, ob deren Auffindung die Entfaltung erfinderischer Tätigkeit erforderte, oder ob diese Umsetzung dem Fachwissen des Anwenders überlassen bleibt.
14
Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet.
Melullis Scharen Lemke
Asendorf Gröning
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.04.2007 - 17 W(pat) 6/04 -

(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1.
Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
2.
ästhetische Formschöpfungen;
3.
Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
4.
die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

16
a) Die erforderliche Technizität ist im Streitfall zu bejahen, weil das unter Schutz gestellte Verfahren der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräte dient, wobei die von einem Benutzer bei einem Internetbesuch aufgerufenen Webseiten registriert werden und eine anzeigbare Darstellung dieser Seiten erzeugt wird. Dabei handelt es sich um typische Schritte der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels technischer Geräte (vgl. auch BGH, GRUR 2009, 479 Rn. 8 - Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten). Soweit diese (Server, Clients) nicht im Patentanspruch 1 genannt sind, ist dies unschädlich, weil für den Fachmann, als den das Patentgericht zutreffend einen Informatiker ansieht, der über praktische Erfahrung in der Programmierung von Browser-Programmen und Benutzerführungen verfügt, offenkundig ist, dass das Verfahren nach Patentanspruch 1 den Einsatz von Computern in Netzwerken bedingt. Es genügt auch bei einem Verfahrensanspruch für die Erfüllung des Technizitätserfordernisses, wenn die Erfindung eine bestimmte Nutzung der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehrt und damit eine Anweisung zum technischen Handeln gibt (BGHZ 185, 214 Rn. 20 mwN - dynamische Dokumentengenerierung ).

(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1.
Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
2.
ästhetische Formschöpfungen;
3.
Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
4.
die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

14
a) Ein Navigationsverfahren oder -system implementiert mit technischen Mitteln die Wiedergabe von Informationen, die dem Fahrer die Wahl einer zweckmäßigen Fahrtroute zu seinem Ziel erlauben und es ihm erleichtern, der gewählten Fahrtroute zu folgen, indem ihm zu einem geeigneten Zeitpunkt Detailinformationen über die nächstfolgende Entscheidungssituation zur Verfügung gestellt werden. Es steuert nicht das Fahrzeug, sondern stellt nur dafür zweckmäßige Informationen bereit. Die Wiedergabe von Informationen ist nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. d 3 EPÜ als solche (Art. 52 Abs. 3 EPÜ) ebenso wenig dem Patentschutz zugänglich wie dieser nach Art. 52 Abs. 2 Buchst. c EPÜ für Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche in Betracht kommt. Anweisungen , die die Informationen betreffen, die nach der Lehre eines Patents wiedergegeben werden sollen, können daher auch unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit die Patentfähigkeit der erfindungsgemäßen Lehre nur dann und nur insoweit stützen, als sie die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH, Beschluss vom 24. Mai 2004 - X ZB 20/03, BGHZ 159, 197, 204, 206 - Elektronischer Zahlungsverkehr; Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 31 - Wiedergabe topografischer Informationen). Der Senat hat deshalb in dem letztgenannten Urteil die Auswahl einer für Navigationszwecke zweckmäßigen Projektion topographischer Daten nicht als Teil der vom dortigen Streitpatent zur Verfügung gestellten technischen Lösung, sondern als dieser vorgelagerte Vorgabe eines Kartographen, Geographen oder Geodäten angesehen (BGH, GRUR 2011, 125 Rn. 39 - Wiedergabe topografischer Informationen ). Ebenso hat er für die Zurverfügungstellung von Informationen über gegebenenfalls zu meidende Streckenabschnitte (BGH, Urteil vom 18. Dezember 2012 - X ZR 3/12, GRUR 2013, 275 Rn. 42 - Routenplanung) und die unter bestimmten Voraussetzungen vom Navigationssystem automatisch vorgenommene Auswahl des Stadtzentrums als Routenzielpunkt (BGH, Urteil vom 18. Dezember 2012 - X ZR 121/11, juris Rn. 29) entschieden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 188/01 Verkündet am:
19. Mai 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Aufzeichnungsträger
Ist die Schutzdauer des Streitpatents abgelaufen, ist die Nichtigkeitsklage nur
zulässig, soweit der Kläger gleichwohl ein Rechtsschutzbedürfnis für die Nichtigerklärung
hat. Diese Voraussetzung ist für einander nebengeordnete Patentansprüche
jeweils gesondert zu prüfen.
a) Es steht dem Patentschutz nicht entgegen, daß ein Verfahren oder eine
Vorrichtung die Wiedergabe von Informationen betrifft. Maßgeblich ist vielmehr
, ob die beanspruchte Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines
konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Ist
dies der Fall, kommt es nicht darauf an, ob der Patentanspruch auch auf
den Informationscharakter des Verfahrensergebnisses oder der beanspruchten
Sache abstellt.
b) Ist bei einem auf einen Aufzeichnungsträger gerichteten Sachanspruch der
beanspruchte Gegenstand zumindest teilweise nicht unmittelbar durch
(räumlich-körperlich oder funktional umschriebene) Sachmerkmale, sondern
durch ein Verfahren definiert, durch das eine bestimmte Informationsstruktur
erhalten wird, ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln, ob
und inwieweit sich aus dem angegebenen Verfahren durch dieses bedingte
Merkmale des bei seiner Anwendung erhaltenen Aufzeichnungsträgers ergeben
, die diesen als erfindungsgemäß qualifizieren (Fortführung des
Sen.Urt. v. 19.6.2001 - X ZR 159/98, GRUR 2001, 1129 - zipfelfreies Stahlband
).
BGH, Urt. 19. Mai 2005 - X ZR 188/01 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 12. April 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die
Richter Scharen, Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 18. Juli 2001 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 31 25 529, das unter Inanspruchnahme einer niederländischen Priorität vom 14. Juli 1980 am 29. Juni 1981 angemeldet und im Verlaufe des Rechtsstreits durch Zeitablauf erloschen ist. Das Streitpatent umfaßt 15 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1, 11 und 12 lauten: "1. Verfahren zum Umkodieren einer Folge Datenbits in eine Folge Kanalbits, wobei die Folge Datenbits in unmittelbar aufeinanderfolgende Blöcke von je m Datenbits aufgeteilt wird und diese Blöcke in aufeinanderfolgende Blöcke von (n1 + n2) Kanalbits (n1 + n2 > m) umkodiert werden und wobei die Blöcke
Kanalbits je einen Block von n1 Informationsbits und einen Block von n2 Trennbits enthalten derart, daß aufeinanderfolgende Blöcke von Informationsbits durch jeweils nur einen Block Trennbits getrennt werden und daß eine (d, k)-Bedingung erfüllt ist, d.h. daß zwei aufeinanderfolgende Kanalbits von einem ersten Typ, des Typs '1', durch mindestens d dann höchstens k unmittelbar aufeinanderfolgenden Bits eines zweiten Typs, des Typs '0', getrennt werden, g e k e n n z e i c h - n e t d u r c h die nachfolgenden Schritte: 1. das Umwandeln der Blöcke von m Bits enthaltender Datenbits in n1 Bits enthaltende Blöcke Informationsbits derart , daß die (d, k)-Bedingung erfüllt ist; 2. das Erzeugen mehrerer möglicher Blöcke von (n1 + n2) Kanalbits durch Ergänzen je eines Blocks von n1 Informationsbits durch jeweils einen Block aus der Menge aller möglichen Blöcke von n2 Trennbits; 3. das Bestimmen derjenigen Blöcke von Kanalbits aus den möglichen Blöcken von Kanalbits, die in bezug auf den jeweils vorhergehenden und nachfolgenden Block von Kanalbits die (d, k)-Bedingung erfüllen; 4. das Ermitteln des Gleichstromanteils jedes der so bestimmten Blöcke von Kanalbits, die in dem vorhergehenden Schritt ermittelt wurden;
5. das Auswählen des Blocks von Kanalbits mit minimalem Gleichstromanteil aus den in Schritt 4 bestimmten Blökken. 11. Aufzeichnungsträger mit einer gemäß dem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 erzeugten Informationsstruktur mit Folgen von Kanalbitzellen, die je ein Bit enthalten, dessen Wert durch einen Pegelübergang oder einen fehlenden Pegelübergang am Anfang der Bitzelle dargestellt wird, d a - d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pegelübergängen maximal gleich (k + 1) Bitzellen und minimal gleich (d + 1) Bitzellen ist, und daß höchstens zwei aufeinanderfolgende maximale Abstände von (k + 1) Bitzellen der Pegelübergänge auftreten, die Teil einer Synchronisationsinformation bilden. 12. Aufzeichnungsträger nach Anspruch 11, d a d u r c h g e - k e n n z e i c h n e t , daß k = 10 und d = 2 ist und daß der Aufzeichnungsträger zwischen zwei aufeinanderfolgenden Synchronisationsinformationen einen Rahmen mit 561 Kanalbitzellen aufweist, der 33 Blöcke von je 17 Kanalbitzellen enthält , und daß die Synchronisationsinformation 27 Kanalbitzellen aufweist." Wegen des Wortlauts der weiteren Verfahrensansprüche 2 bis 8 und der jeweils einen Demodulator betreffenden Patentansprüche 9 und 10 sowie der Patentansprüche 13 bis 15, die einen Modulator, einen Wandler und eine Anordnung zum Wiedergeben der einem Übertragungskanal entnommenen Informationsbits betreffen, wird auf die Patentschrift verwiesen.
Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung der Patentansprüche 11 und 12 gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat geltend gemacht, die Gegenstände des Streitpatents seien nicht patentfähig, gingen über den Inhalt der Ursprungsanmeldung hinaus und seien nicht ausführbar offenbart. Das Bundespatentgericht hat die Nichtigkeitsklage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie (sinngemäß) den Antrag weiterverfolgt, das Streitpatent für nichtig zu erklären. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen, wobei sie Patentanspruch 11 hilfsweise in einer Fassung verteidigt, die lediglich auf optische Aufzeichnungsträger gerichtet ist. Als gerichtlicher Sachverständiger hat Professor Dr.-Ing. P. H. , Leiter der Arbeitsgruppe Informations- und Codierungstheorie der Universität , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:


Die zulässige Berufung hat keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat die Nichtigkeitsklage zu Recht abgewiesen. A. Soweit die Klägerin auf Nichtigerklärung der Patentansprüche 1 bis 10 sowie 13 bis 15 anträgt, ist die Klage unzulässig. Nachdem die Schutzdauer des Streitpatents abgelaufen ist, ist die Nichtigkeitsklage nur zulässig, soweit der Klägerin gleichwohl ein Rechtsschutzbe-
dürfnis zuzubilligen ist (Sen.Beschl. v. 14.2.1995 - X ZB 19/94, GRUR 1995, 342 f. - Tafelförmige Elemente; st. Rspr.). Diese Voraussetzung ist zumindest für nebengeordnete Patentansprüche jeweils gesondert zu prüfen, da bei selbständigen Ansprüchen das Interesse an der Nichtigerklärung des einen Anspruchs nicht notwendigerweise auch das Interesse an der Nichtigerklärung des anderen begründen muß, wie im Streitfall angesichts einer Mehrzahl unterschiedliche Gegenstände betreffender Nebenansprüche besonders deutlich wird. Insoweit besteht ein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich der Patentansprüche 11 und 12, da die Klägerin aus diesen wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird. Hinsichtlich der Verfahrensansprüche 1 bis 8 und der Sachansprüche 9, 10, 13, 14 und 15 berühmt sich die Beklagte hingegen keiner Ansprüche gegen die Klägerin und ist für ein Rechtsschutzinteresse auch sonst nichts dargetan. B. Soweit die Klage zulässig ist (d.h. hinsichtlich der Patentansprüche 11 und 12), ist sie unbegründet, da keiner der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe vorliegt. I. Das Streitpatent betrifft in Patentanspruch 1 ein Verfahren zum Umkodieren einer Folge Datenbits in eine Folge Kanalbits und in Patentanspruch 11 einen Aufzeichnungsträger mit einer gemäß dem Verfahren nach Anspruch 1 erzeugten Informationsstruktur. 1. Nach der Beschreibung werden bei dem erfindungsgemäßen, insoweit bekannten Verfahren die Folge Datenbits in unmittelbar aufeinanderfolgende Blöcke von je m Datenbits aufgeteilt und diese Blöcke in aufeinanderfolgende Blöcke von (n1 + n2 > m) Kanalbits umkodiert. Vorzugsweise sind m = 8, n1 = 14 und n2 = 3 (Patentansprüche 8 und 12); zur Vereinfachung werden im folgenden diese Vorzugswerte zugrundegelegt, die auch in der Pra-
xis bei der Kodierung von Compact Disc (CD) angewandt werden und auf die die übliche Bezeichnung EFM-Verfahren zurückgeht (EFM = Eight to Fourteen Modulation). Die Blöcke mit 17 Kanalbits enthalten je einen Block von 14 Informationsbits und einen Block von drei Trennbits derart, daß aufeinanderfolgende Blöcke Informationsbits durch jeweils nur einen Block Trennbits getrennt werden , zwei aufeinanderfolgende Kanalbits eines ersten Typs (des Typs "1") durch mindestens d unmittelbar aufeinanderfolgende Bits eines zweiten Typs (des Typs "0") getrennt werden und die Anzahl unmittelbar aufeinanderfolgender Kanalbits vom zweiten Typ höchstens k ist. Vorzugsweise sind d = 2 und k = 10 (Patentanspruch 12; auch diese Werte werden im folgenden zur vereinfachten Darstellung verwendet). Wie die Beschreibung der Streitpatentschrift erläutert, liegt bei der digitalen Übertragung oder in magnetischen und optischen Aufnahme- bzw. Wiedergabesystemen die zu übertragende bzw. aufzunehmende Information meistens in einer Folge von Zeichen vor, die zusammen das (oft binäre) Alphabet bilden. Das binäre Alphabet wird durch die Zeichen 1 und 0 dargestellt. Das Zeichen 1 wird auf dem Magnetband oder auf der optischen Platte als Übergang zwischen zwei Zuständen von Magnetisierung oder zwei Orten eines optisch aktiven Bereichs festgelegt; das Zeichen 0 wird durch das Fehlen eines derartigen Überganges festgelegt. Infolge bestimmter Systemanforderungen bestehen in der Praxis Beschränkungen für die Zeichenfolgen, die auftreten dürfen. So verlangen manche Systeme eine selbsttaktende Folge von Zeichen, was erfordert, daß die Folge zu übertragender bzw. aufzunehmender Zeichen genügend Übergänge aufweisen muß, um aus der Zeichenfolge ein zu Detektion und Synchronisation notwendiges Taktimpulssignal zu erzeugen. Ferner kann die Vermeidung bestimmter Zeichenfolgen im Informationssignal geboten sein, weil diese anderen
Zwecken vorbehalten sind, z.B. als Synchronisationsfolgen dienen. Schließlich kann die Forderung bestehen, die Übergänge nicht zu schnell aufeinander folgen zu lassen, um die Intersymbolinterferenz zu beschränken. Ein derartiges Verfahren ist in der Veröffentlichung von Tang und Bahl "Block Codes for a Class of Constrained Noiseless Channels" in Information and Control 17 (1970), 436 ff. (Anlage Ni-K 8) beschrieben. Als Nachteil der Kodierungsart nach diesem Verfahren bezeichnet es die Streitpatentschrift, daß der Anteil der niedrigen Frequenzen (einschließlich Gleichstrom) an dem Frequenzspektrum des Stromes von Kanalbits ziemlich hoch ist. Ein weiterer Nachteil seien die "verwickelten" (gemeint wohl: aufwendigen) Kodierwandler, insbesondere der Demodulator. Dem Streitpatent liegt das Problem zugrunde, ein Verfahren zum Umkodieren einer Folge Datenbits in eine Folge Kanalbits anzugeben, das die Niederfrequenzspektrumeigenschaften des aus den Kanalbits abzuleitenden Signals verbessert und einen einfachen Demodulator ermöglicht, sowie einen Aufzeichnungsträger mit einer Datenstruktur bereitzustellen, die mit einem derartigen Verfahren erzeugt werden kann. Der in Patentanspruch 11 beanspruchte Aufzeichnungsträger läßt sich wie folgt in Merkmale gliedern:
(1)
Es handelt sich um einen Aufzeichnungsträger mit einer Informationsstruktur mit Folgen von Kanalbitzellen, die je ein Bit enthalten, dessen Wert durch einen Pegelübergang (1) oder einen fehlenden Pegelübergang (0) am Anfang der Bitzelle dargestellt wird.
(2)
Die Informationsstruktur wird mit einem Verfahren mit den nachfolgenden Merkmalen 2.1 bis 2.8 erzeugt: (2.1) Eine Folge Datenbits wird in unmittelbar aufeinanderfolgenden Blöcken von je 8 (m) Datenbits aufgeteilt. (2.2) Diese Blöcke von 8 Datenbits werden in aufeinanderfolgende Blöcke von 17 (n1 + n2 > m) Kanalbits umkodiert. (2.3) Die Blöcke Kanalbits enthalten je einen Block von 14 (n1) Informationsbits und einen Block von 3 (n2) Trennbits derart, daß aufeinanderfolgende Blöcke von Informationsbits durch jeweils nur einen Block Trennbits getrennt werden. (2.4) Das Umwandeln der Blöcke von 8 (m) Datenbits in Blöcke von 14 (n1) Informationsbits erfolgt derart, daß zwei aufeinanderfolgende Kanalbits des Typs 1 durch mindestens 2 (d) und höchstens 10 (k) aufeinanderfolgende Bits des Typs 0 getrennt werden. (2.5) Mehrere Blöcke von 17 (n1 + n2) Kanalbits werden durch Ergänzen je eines Blockes von 14 (n1) Informationsbits durch jeweils einen Block aus der Menge aller möglichen Blöcke von 3 (n2) Trennbits erzeugt. (2.6) Es werden diejenigen Blöcke von Kanalbits aus den möglichen Blöcken von Kanalbits bestimmt, die in Bezug auf den jeweils vorhergehenden und nachfolgenden Block von Kanalbits die (d, k)-Bedingung erfüllen. (2.7) Es wird für jeden der so bestimmten Blöcke von Kanalbits der Gleichstromanteil ermittelt. (2.8) Es wird der Block von Kanalbits mit minimalem Gleichstromanteil ausgewählt.
(3)
Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pegelübergängen ist maximal gleich 11 (k + 1) Bitzellen und minimal gleich 3 (d + 1) Bitzellen.
(4)
Es treten höchstens zwei aufeinanderfolgende maximale Abstände von 11 (k + 1) Bitzellen der Pegelübergänge auf, die Teil einer Synchronisationsinformation sind. Die nebenstehend wiedergegebene Figur 1 der Streitpatentschrift zeigt einige Bitfolgen zur Erläuterung des Verfahrens zur Umkodierung einer Folge Datenbits in eine Folge Kanalbits.
2. Mit der Beklagten kann Patentanspruch 11 als product-byprocess -Anspruch bezeichnet werden, da es sich um einen auf einen Aufzeichnungsträger gerichteten Sachanspruch handelt, der jedoch teilweise (in den Merkmalen 2 bis 2.8) nicht unmittelbar durch (räumlich-körperlich oder funktional umschriebene) Sachmerkmale, sondern durch das Verfahren definiert ist, das die erfindungsgemäße Informationsstruktur erzeugt. In einem solchen Fall ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln, ob und inwieweit sich aus dem angegebenen Verfahren durch dieses bedingte Merkmale des daraus erhaltenen Erzeugnisses ergeben, die das Erzeugnis als anspruchsgemäß qualifizieren (Sen.Urt. v. 19.6.2001 - X ZR 159/98, GRUR 2001, 1129 - zipfelfreies Stahlband). Entgegen der Auffassung der Klägerin ist in diesem Zusammenhang ohne Belang, ob sich Anspruch 1 als ein Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers bezeichnen läßt. Vielmehr kommt es allein darauf an, inwieweit sich den verfahrensmäßig definierten Merkmalen - in ihrem technischen Sinngehalt über die Merkmale 1, 3 und 4 hinausgehende - Angaben über die erfindungsgemäße Beschaffenheit des beanspruchten Datenträgers entnehmen lassen. Insoweit beschreiben die Merkmale 2.2 und 2.3, daß die Informationsstruktur (Merkmal 1) aufeinanderfolgende Blöcke von 17 (n1 + n2) Kanalbits aufweist, die je einen Block von 14 (n1) Informationsbits und einen Block von 3 (n2) Trennbits derart enthalten, daß aufeinanderfolgende Blöcke von Informationsbits durch einen Block Trennbits getrennt werden. Dabei sind zwei aufeinanderfolgende Kanalbits des Typs 1 durch mindestens 2 (d) und höchstens 10 (k) aufeinanderfolgende Bits des Typs 0 getrennt (Merkmal 2.4), was mit anderen Worten auch Merkmal 3 besagt, indem dort nicht auf die trennenden Bits des Typs 0, sondern auf den Abstand zwischen zwei Bits des Typs 1 (daher +1) abgestellt wird. Von besonderer Bedeutung ist Merkmal 2.8, aus dem sich ergibt , daß jeder Block von Kanalbits - verglichen mit anderen möglichen, gemäß
den Merkmalen 2.5 bis 2.7 erzeugten oder erzeugbaren Blöcken - den "minimalen Gleichstromanteil" aufweisen soll. Hierdurch soll, wie der Fachmann der Streitpatentschrift entnimmt, insbesondere bei optischen Aufzeichnungssystemen der Einfluß des bei der Abtastung entstehenden Störspektrums minimiert werden. Bei dem von der Streitpatentschrift angesprochenen Fachmann sind, wie der gerichtliche Sachverständige in Übereinstimmung mit dem Bundespatentgericht und von den Parteien unbeanstandet ausgeführt hat, Kenntnisse und Fähigkeiten eines Elektrotechnikingenieurs der Studienrichtung Nachrichtentechnik mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluß und Erfahrungen auf dem Gebiet der Speichertechnik zugrunde zu legen. Der in dieser Weise qualifizierte Fachmann erhält durch die in der Streitpatentschrift angegebene Aufgabenstellung den Hinweis, daß es bei der Minimierung des Gleichstromanteils um die Niederfrequenzspektrumeigenschaften des aus den Kanalbits abzuleitenden Signals geht (S. 4 Z. 55 - 57). Das entspricht dem für den Stand der Technik angegebenen Nachteil, daß der Anteil der niedrigen Frequenzen (einschließlich Gleichstrom) an dem Frequenzspektrum des Stromes von Kanalbits ziemlich hoch sei (S. 4 Z. 41/42). Auf S. 5 Z. 57 - 59 wird ausdrücklich darauf hingewiesen , daß es bei optischer Aufzeichnung erwünscht sei, daß der niederfrequente Teil des Datenspektrums optimal unterdrückt werde. Der gerichtliche Sachverständige hat dies ergänzend dahin erläutert, daß speziell die niedrigen Frequenzen des bei der Abtastung entstehenden Störspektrums das Antriebsystem beeinflussen können und daß der Modulationscode daher gleichstromfrei sein soll. Ein gleichstromfreier Modulationscode wirkt sich zudem positiv auf die Detektionsfehlerrate aus (S. 6 Z. 56 - 58 der Streitpatentschrift), und AnalogDigital -Wandler und Detektor können besonders einfach realisiert werden.
3. Näherer Erörterung bedarf ferner das Merkmal 2.6, nach dem diejenigen Blöcke von Kanalbits aus den möglichen Blöcken von Kanalbits bestimmt werden, die in Bezug auf den jeweils vorhergehenden und nachfolgenden Block von Kanalbits die (d, k)-Bedingung erfüllen. Die Streitpatentschrift beschreibt in dem Abschnitt S. 6 Z. 65 - S. 7 Z. 13, wie diese Auswahl realisiert werden kann. Danach wird von jedem der möglichen Blöcke Kanalbits ermittelt, ob für den betreffenden Block in Anbetracht des vorhergehenden Blocks Kanalbits die Anforderung der d-Begrenzung und die Anforderung der k-Begrenzung nicht dem Format des betreffenden Blocks Trennbits widerspricht, und ferner ermittelt, welcher der digitale Summenwert (DSW, als Maß für den Gleichstromanteil ) für den betreffenden möglichen Block Kanalbits ist. Für die möglichen Blöcke Kanalbits, die sich in der Anforderung der d-Begrenzung und der k-Begrenzung nicht widersprechen, wird ein erstes Anzeigesignal erzeugt. Sodann kann aus den möglichen Blöcken Kanalbits, für die ein erstes Anzeigesignal erzeugt ist, der Block Kanalbits mit dem kleinsten DSW gewählt werden. Als vorzugswürdig wird es jedoch bezeichnet, den DSW der vorhergehenden Blöcke Kanalbits zu speichern und aus den Blöcken Kanalbits, die als nächste für die Übertragung in Betracht kommen, denjenigen Block zu wählen, der den gespeicherten DSW im Absolutwert abnehmen läßt. Auf diese Weise gewährleistet die Überprüfung der (d, k)-Bedingung jeweils mit Blick auf den vorhergehenden Block von Kanalbits die Einhaltung dieser Bedingung auch in Bezug auf den nachfolgenden Block. Zugleich wird angegeben, wie der Gleichstromanteil minimiert werden kann. 4. Schließlich bedarf noch das Merkmal 4 der Auslegung. Es gibt an, daß in die Kanalbitfolgen Synchronisationsinformationen eingefügt sind, der Bestandteil näher definierte Kanalbitfolgen sind. Diese Kanalbitfolgen sind gekennzeichnet durch die Aufeinanderfolge eines Kanalbits vom Typ 1 und von 10 (k) Kanalbits des Typs 0. Sie treten höchstens zweimal aufeinanderfolgend auf
und sind in diesem Falle Teil der Synchronisationsinformation. Damit sie als solche behandelt und nicht als Informationsbits gelesen werden, muß eine solche Aufeinanderfolge außerhalb des Blocks von Synchronisationsbits ausgeschlossen werden, wie sich für den Fachmann von selbst versteht und ihm im übrigen auf S. 9, Z. 10 - 21 der Streitpatentschrift ausdrücklich erläutert wird. Soweit dort die Anzahl der aufeinanderfolgenden Bits des Typs 0 nur vorzugsweise mit s = k angegeben wird, engt Merkmal 4 des Patentanspruchs die geschützte Lehre auf diese Ausführungsform ein, mit der für die Synchronisationsbitfolge gleichzeitig der d- wie der k-Bedingung entsprochen wird. 5. Der von der Klägerin gegen die Umschreibung des erfindungsgemäßen Aufzeichnungsträgers mit den Merkmalen 1 bis 4 erhobene Einwand, einen Aufzeichnungsträger mit einer solchen Informationsstruktur "gebe es nicht", da beispielsweise eine CD auf der spiralförmig von außen nach innen verlaufenden Spur lediglich unterschiedlich lange Vertiefungen (Pits) und NichtVertiefungen (Lands) aufweise, die lediglich aufgrund einer bestimmten technischen Konvention über Drehgeschwindigkeit, Takt und dergleichen als Bits interpretiert werden könnten, ist unbegründet. Denn daß es einer solchen Konvention bedarf, um die räumlich-körperliche Struktur des Aufzeichnungsträgers als Informationsstruktur "lesen" zu können, versteht sich für den Fachmann von selbst. Solche Konventionen standen dem Fachmann, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat und auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, am Prioritätstag auch zur Verfügung, so daß er Patentanspruch 11 ohne weiteres die technische Lehre entnehmen konnte, den erfindungsgemäßen Aufzeichnungsträger räumlich-körperlich so zu gestalten, daß er in Verbindung mit einer geeigneten Konvention zur Interpretation der räumlich-körperlichen Struktur eine den Merkmalen 1 bis 4 entsprechende Informationsstruktur ergibt.
II. Daraus ergibt sich zugleich, daß die Notwendigkeit einer solchen Konvention keine mangelnde Ausführbarkeit der erfindungsgemäßen Lehre begründet. Auch im übrigen liegt der Nichtigkeitsgrund des § 22 Abs. 1 i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG nicht vor. Soweit die Klägerin die technische Anweisung des Merkmals 2.6 als nicht ausführbar beanstandet, trifft dies nach den Ausführungen zu I 3 nicht zu. III. Der Gegenstand des Patentanspruchs 11 geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie beim Deutschen Patentamt ursprünglich eingereicht worden ist (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). 1. Die Klägerin meint, nach der Ursprungsoffenbarung würden Folgen von m Datenbits in Folgen von n1 Informationsbits umgewandelt und mehrere Folgen von Kanalbits erzeugt, die je einen Block Informationsbits und nur eine der möglichen Bitkombinationen der Trennbits enthalten. Für jede der Folgen von Kanalbits werde die Summe der Anzahl der Trennbits und der Anzahl der Nullen vor einer 1, die Summe der Nullen, die einer 1 folgen, welche Teil eines Trennbits ist, und die Summe der Anzahl Trennbits und der Informationsbits vom Typ 0 ermittelt, die jedem Block von Trennbits unmittelbar vorangeht und folgt. Es werde sodann ein Anzeigesignal für die ermittelten Summen größer d und höchstens k erzeugt und aus den Folgen, bei denen das Anzeigesignal erzeugt wurde, diejenige Folge von Kanalbits ausgewählt, die den Gleichstromanteil minimiere. Die Summenbildungen seien an keiner Stelle als verzichtbar erkennbar. Hingegen werde nach Patentanspruch 1 bereits bei der Umwandlung von m Datenbits in 14 Informationsbits die (d, k)-Bedingung angewandt. Sodann werde diese Bedingung blockweise auf die Kanalbits angewandt (Merkmal 2.6) und dann der Gleichstromanteil ermittelt. In der Ursprungsoffenbarung finde dies keine Stütze.
Das wird dem Gesamtoffenbarungsgehalt der Anmeldeunterlagen nicht gerecht. Denn der Fachmann entnimmt der Anmeldung, daß die Blöcke aus Trennbits zum einen blockübergreifend die Einhaltung der (d, k)-Bedingung gewährleisten , zum anderen derart bemessen werden sollen, daß sie außerdem zum Minimieren des Gleichstromanteils benutzt werden können (S. 10 Z. 9 - 20 der Anmeldung = S. 6 Z. 39 - 41 der Streitpatentschrift). Die Anmeldung enthält verschiedene Ausführungsbeispiele, die dem Fachmann zeigen, wie er diese Ziele erreichen kann (S. 11 Z. 6 - S. 14 Z. 3). Diese Beispiele sind für den Fachmann als solche erkennbar; er versteht sie als Anwendungen der anhand dieser Beispiele offenbarten allgemeinen Lehre, die Blöcke von Trennbits so auszuwählen, daß sie die (d, k)-Bedingung erfüllen und zugleich zu einem minimalen Gleichstromanteil führen. 2. Ebenfalls zu Unrecht hält die Klägerin Merkmal 3 für nicht ursprungsoffenbart. Denn Merkmal 3 stimmt, wie bereits ausgeführt, inhaltlich mit Merkmal 2.4 überein. 3. Schließlich ist entgegen der Meinung der Klägerin auch Merkmal 4 ursprungsoffenbart. Denn der angemeldete Patentanspruch 12 ist auf einen Merkmal 1 entsprechenden Aufzeichnungsträger gerichtet, der dadurch gekennzeichnet ist, daß der maximale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pegelübergängen gleich der Länge von 11 (k + 1) Bitzellen ist, daß der minimale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pegelübergängen gleich der Länge von 3 (d + 1) Bitzellen ist (Merkmal 3), daß "höchstens Folgen des doppelten maximalen Abstandes von 11 (k + 1) Bitzellen auftreten" und daß diese Folgen einen Teil einer Synchronisationsfolge bilden. Die letzten beiden kennzeichnenden Merkmale entsprechen trotz ihrer verunglückten Formulierung inhaltlich Merkmal 4. Das ergibt sich aus der Beschreibung in Verbindung mit Figur 4 der Anmeldung, der der Fachmann entnimmt, daß mit den "Folgen
des doppelten maximalen Abstandes von (k + 1) Bitzellen" nicht etwa Folgen von 21 Bitzellen des Typs 0 gemeint sind (was, wie bereits das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat, die nach dem angemeldeten Patentanspruch 12 einzuhaltende k-Bedingung verletzen würde), sondern vielmehr die höchstens zweimalige Aufeinanderfolge der Zeichenreihe 10000000000, die bei k = 10 jeweils dem Abstand von k + 1 Bitzellen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Pegelübergängen entspricht. Denn in Übereinstimmung mit S. 10 Z. 20 - 42 der Streitpatentschrift wird in den Anmeldeunterlagen auf S. 21 Z. 19 bis S. 22 Z. 21 ein Ausführungsbeispiel mit einer Synchronisationsinformation beschrieben, die zwei derartige aufeinanderfolgende Blöcke 10000000000 aufweist. IV. Zu Recht hat das Bundespatentgericht schließlich auch den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit verneint (§ 22 Abs. 1 i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG). 1. Patentanspruch 11 schützt eine Erfindung im Sinne des § 1 PatG. Die Auffassung der Klägerin, Patentanspruch 1 (und damit auch Patentanspruch 11) betreffe die Wiedergabe von Informationen und sei daher nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 PatG nicht als Erfindung anzusehen, ist unzutreffend. Daß ein Verfahren oder eine Vorrichtung die Wiedergabe von Informationen betrifft, steht einem Patentschutz für das Verfahren oder die Vorrichtung nicht entgegen. Vielmehr wird nur die Wiedergabe von Informationen als solche nicht als Erfindung angesehen (§ 1 Abs. 3 PatG). Maßgeblich ist daher nach der Rechtsprechung des Senats, ob die beanspruchte Lehre Anweisungen enthält , die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Ist dies der Fall, kommt es nicht darauf an, ob der Patentanspruch auch auf die Verwendung eines Algorithmus, einen im geschäftlichen
Bereich liegenden Zweck oder den Informationscharakter des Verfahrensergebnisses oder der beanspruchten Sache abstellt (Sen.Beschl. v. 19.10.2004 - X ZB 33/03, GRUR 2005, 141, 142 - Anbieten interaktiver Hilfe; Sen.Beschl. v. 19.10.2004 - X ZB 34/03, GRUR 2005, 143, 144 - Rentabilitätsermittlung; vgl. auch EPA [TBK 3.5.2], ABl. EPA 2000, 515 - Datenstrukturprodukt/Philipps). Insofern gilt nichts anderes als für Verfahren, die sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolges eines Datenverarbeitungsprogramms bedienen (vgl. Sen.Beschl. v. 24.5.2004 - X ZB 20/03, GRUR 2004, 667 - Elektronischer Zahlungsverkehr , für BGHZ 159, 197 vorgesehen; BGHZ 149, 68 - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Das Streitpatent betrifft, wie ausgeführt, das Problem, ein Verfahren zum Umkodieren einer Folge Datenbits in eine Folge Kanalbits anzugeben, das die Niederfrequenzspektrumeigenschaften des aus den Kanalbits abzuleitenden Signals verbessert und einen einfachen Demodulator ermöglicht, sowie einen Aufzeichnungsträger mit einer Datenstruktur bereitzustellen, die mit einem derartigen Verfahren erzeugt werden kann. Das Problem ist technischer Natur, und die Mittel zu seiner Lösung sind technisch, denn sie bestehen aus einem Umcodierungsverfahren , das zu einer Aufzeichnungsstruktur mit physikalischen Eigenschaften führt, die die optische Auswertbarkeit der mittels dieser Aufzeichnungsstruktur gespeicherten Informationen verbessern. Daraus ergibt sich zugleich, daß Patentanspruch 11 auf eine Lehre zum technischen Handeln und damit auf eine Erfindung im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG gerichtet ist. 2. Daß der Gegenstand des Patentanspruchs 11 an dem vom Streitpatent in Anspruch genommenen Prioritätstag nicht zum Stand der Technik gehörte , wird von der Klägerin nicht in Zweifel gezogen. Es sind auch keine vorbekannten Verfahren oder Aufzeichnungsträger dargetan, aus denen sich Anhaltspunkte für eine andere Beurteilung der Neuheit ergeben könnten. Soweit
die Klägerin die Präsentation "The Compact Disc Digital Audio System: Modulation And Error-Correction" von Vries u.a. auf der 67. Tagung der Audio Engineering Society vom 31. Oktober bis zum 3. November 1980 in New York (schriftliche Fassung Anl. Ni-K 2) als neuheitsschädlich ansieht, kann sie damit - wie bereits das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat - schon deshalb nicht durchdringen, weil das Streitpatent die Priorität vom 14. Juli 1980 zu Recht in Anspruch nimmt. Das Prioritätsrecht nach Art. 4 PVÜ kann jedenfalls insoweit in Anspruch genommen werden und bestimmt nach § 3 Abs. 1 PatG den Zeitrang der deutschen Patentanmeldung, als eine mit der Patentanmeldung beanspruchte Merkmalskombination dem Fachmann in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörig offenbart ist (vgl. BGHZ 148, 383 - Luftverteiler; Sen.Urt. v. 14.10.2003 - X ZR 4/00, GRUR 2004, 133 - Elektronische Funktionseinheit; jeweils zu Art. 87 Abs. 1 EPÜ). Unerheblich ist dabei nach Art. 4 H PVÜ, ob der Gegenstand der deutschen Patentanmeldung in den in der früheren Anmeldung aufgestellten Patentansprüchen enthalten ist, sofern nur die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen diese Merkmale deutlich offenbart. Diese Voraussetzung ist für den Gegenstand des Patentanspruchs 11 erfüllt. Die Klägerin bezweifelt das mit der Begründung, Merkmal 4 stehe in Widerspruch zu dem Verfahren nach Anspruch 2 der niederländischen Prioritätsanmeldung , nach dem mindestens zwei aufeinanderfolgende Pegelübergänge verwendet würden, die der in Merkmal 4 formulierten (k + 1)-Bedingung entsprächen. Das ist jedoch unerheblich, da die niederländische Anmeldung in Anspruch 11 einen Anspruch 12 der deutschen Anmeldung entsprechenden Patentanspruch enthält, der auf einen Aufzeichnungsträger (auch) mit Merkmal 4 gerichtet ist und wie in der deutschen Anmeldung in der Beschreibung näher
erläutert wird (S. 18 Z. 4 - 36 der niederländischen Patentanmeldung). Die Ausführungen zu III 3 zur unzulässigen Erweiterung gelten daher entsprechend, wobei der Zusammenhang der Ausführungen in der Beschreibung mit dem Gegenstand des Anspruchs 11 sogar noch deutlicher hervortritt als in der deutschen Anmeldung, da das Verständnis dieses Anspruchs nicht durch die offenbar auf die Übersetzung vom Niederländischen ins Deutsche zurückzuführende mißglückte Ausdrucksweise des Anspruchs 12 der deutschen Anmeldung erschwert wird. 3. Schließlich hat der Senat auch nicht die Überzeugung gewonnen, daß der Stand der Technik - wie die Klägerin erstmals unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung geltend gemacht hat - dem Fachmann den Gegenstand des Patentanspruchs 11 nahegelegt hat. Zwar stand dem Fachmann aus der bereits erörterten Entgegenhaltung Tang/Bahl ein Verfahren zur Verfügung, mit dem er eine den Merkmalen 2 bis 2.6 entsprechende Informationsstruktur erzeugen und einen den Merkmalen 1 und 3 entsprechenden Aufzeichnungsträger bereitstellen konnte. Der Senat ist jedoch nicht überzeugt, daß der Fachmann diese bekannte Lösung dahin weiterentwickelt hätte, daß er für entsprechend Merkmal 2.5 erzeugte und entsprechend Merkmal 2.6 bestimmte Blöcke von Kanalbits jeweils den Gleichstromanteil ermittelt und den Block von Kanalbits mit minimalem Gleichstromanteil ausgewählt hätte (Merkmale 2.7 und 2.8) und ferner in die Kanalbitfolgen Merkmal 4 entsprechende Synchronisationsinformationen eingefügt hätte. Allerdings ist nicht zweifelhaft, daß der Fachmann Veranlassung hatte, sich jedenfalls bei magnetischen Aufzeichnungsträgern, die von dem erteilten Patentanspruch auch erfaßt werden, Gedanken über die Minimierung des Gleichstromanteils zu machen. Ebensowenig ist zweifelhaft, daß dem Fach-
mann die Notwendigkeit von Synchronisationsinformationen bewußt war und daß ihm die Möglichkeit zu Gebote stand, solche Synchronisationsinformationen in geeigneten Abständen in die Kanalbitfolgen einzufügen. Beides hat der gerichtliche Sachverständige bestätigt und ist auch zwischen den Parteien außer Streit. Der Senat kann jedoch nicht ausschließen, daß diese Vorgaben und die im Stand der Technik bekannten Lösungen zur Verringerung des Gleichstromanteils nicht ausgereicht hätten, dem Fachmann Veranlassung zu geben, die erfindungsgemäße Merkmalskombination in Erwägung zu ziehen. Der deutschen Offenlegungsschrift 23 00 179 (Anlage Ni-K 11), auf die die Klägerin sich in diesem Zusammenhang bezogen hat, entnimmt der Fachmann ein Verfahren und Vorrichtungen zur Herabsetzung des durch einen Gleichstrom gegebenen Vormagnetisierungsstroms des einem magnetischen Auszeichnungskopf zugeführten Schreibstroms. Dabei werden magnetische Darstellungen von aus Binärziffern bestehenden aufeinanderfolgenden Dreiergruppen in aufeinanderfolgenden Zellen einer Spur auf dem Aufzeichnungsträger aufgezeichnet. Jede magnetische Darstellung besteht aus einem Flußumkehrmuster , welches an zumindest zwei von vier Übergangsstellen T0, T1, T2 und T3 innerhalb der jeweiligen Zelle auftritt. Dabei können bestimmte Reihen von Binärzifferdreiergruppen entweder durch ein primäres Flußumkehrmuster oder durch ein abwechselndes Flußumkehrmuster dargestellt werden, wie dies die nachfolgende Gegenüberstellung aus Figur 2 der Entgegenhaltung veranschaulicht :

T0 T1 T2 T3 T 0 T1 T2 T3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 Dadurch, daß anstelle der primären Flußumkehrmuster für die Dreiergruppen 001, 011 und 110 gegebenenfalls die Alternativmuster verwendet werden , kann die Gleichstromvormagnetisierung vermindert werden. Die unmittelbare Übertragung der Erkenntnisse aus dieser Entgegenhaltung auf einen Aufzeichnungsträger der eingangs dieses Abschnitts erörterten Art würde den Fachmann dazu führen, den Wert n1 für die Anzahl der Informationsbits zu erhöhen, um auf diese Weise die Möglichkeit zu schaffen, alternative Kodierungsmuster für die Umkodierung der Blöcke von Datenbits in aufeinanderfolgende Blöcke von Kanalbits bereitzustellen. Auf diese Weise gelangte er jedoch nicht zum Gegenstand der Erfindung. Es ist zwar in Betracht zu ziehen, daß der Fachmann möglicherweise auch hätte erwägen können, lediglich den Gedanken unterschiedlicher Gleichstromanteile alternativer Bitmuster weiterzuverfolgen und unter diesem Gesichtspunkt eine (weitere) Auswahl unter den entsprechend Merkmal 2.5 erzeugten mehreren Blöcken von Kanalbits zu treffen. Selbst wenn man hiervon ausginge, vermag der Senat jedoch nicht die Überzeugung zu gewinnen, daß der Fachmann diese Erwägung mit dem weiteren Schritt verbunden hätte, zwei
aufeinanderfolgende Folgen eines Kanalbits vom Typ 1 und von 10 (k) Kanalbits des Typs 0 als Teil einer Synchronisationsinformation zu verwenden. Ein unmittelbares Vorbild für die letztere Maßnahme hat die Klägerin nicht aufgezeigt, und Anhaltspunkte für ein solches sind auch sonst im Verlaufe der Verhandlung und Beweisaufnahme nicht hervorgetreten. Der gerichtliche Sachverständige hat es zwar als naheliegend bezeichnet, auch bei dem Synchronisationsmuster die (d, k)-Bedingung einzuhalten. Er hat jedoch in der Merkmal 4 entsprechenden Bitfolge eine geschickte Auswahl unter der Vielzahl in Betracht kommender Möglichkeiten gesehen, weil sie wegen der beiden Pegelübergänge , auf die jeweils die gleiche Anzahl von 10 (k) Bits des Typs 0 folgt, keinen Gleichstromanteil enthält. Damit dienen aber beide Maßnahmen - die Auswahl der Blöcke von Kanalbits mit minimalem Gleichstromanteil nach den Merkmalen 2.7 und 2.8 wie die Ausgestaltung der Synchronisationsinformation nach Merkmal 4 - dem Ziel eines möglichst geringen Gleichstromanteils und greifen somit ineinander. Ihre Verbindung stellt einen glücklichen Griff dar, von dem nicht festgestellt werden kann, daß er dem Durchschnittsfachmann am Prioritätstag nahegelegen hat. V. Mit Patentanspruch 11 hat auch der den Aufzeichnungsträger nach Patentanspruch 11 weiterbildende Patentanspruch 12 Bestand. Ursprungsoffenbarung und Ausführbarkeit sind insoweit von der Klägerin nicht gesondert angegriffen und Bedenken hiergegen auch sonst nicht hervorgetreten.
VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 97 ZPO. Melullis Scharen Meier-Beck Asendorf Kirchhoff

(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1.
Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
2.
ästhetische Formschöpfungen;
3.
Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
4.
die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

(1) Ergibt die Begründung des angefochtenen Urteils zwar eine Rechtsverletzung, stellt die Entscheidung selbst aber aus anderen Gründen sich als richtig dar, so ist die Berufung zurückzuweisen.

(2) Insoweit die Berufung für begründet erachtet wird, ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Wird das Urteil wegen eines Mangels des Verfahrens aufgehoben, so ist zugleich das Verfahren insoweit aufzuheben, als es durch den Mangel betroffen wird.

(3) Im Falle der Aufhebung des Urteils ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen. Die Zurückverweisung kann an einen anderen Nichtigkeitssenat erfolgen.

(4) Das Patentgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

(5) Der Bundesgerichtshof kann in der Sache selbst entscheiden, wenn dies sachdienlich ist. Er hat selbst zu entscheiden, wenn die Sache zur Endentscheidung reif ist.

(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend.

(2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Prozeßkosten (§§ 91 bis 101) sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert; die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.

(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung umfasst auch die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis; die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.

(2) Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei sind in allen Prozessen zu erstatten, Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassen ist und am Ort des Prozessgerichts auch nicht wohnt, jedoch nur insoweit, als die Zuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen oder als in der Person des Rechtsanwalts ein Wechsel eintreten musste. In eigener Sache sind dem Rechtsanwalt die Gebühren und Auslagen zu erstatten, die er als Gebühren und Auslagen eines bevollmächtigten Rechtsanwalts erstattet verlangen könnte.

(3) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne der Absätze 1, 2 gehören auch die Gebühren, die durch ein Güteverfahren vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle entstanden sind; dies gilt nicht, wenn zwischen der Beendigung des Güteverfahrens und der Klageerhebung mehr als ein Jahr verstrichen ist.

(4) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne von Absatz 1 gehören auch Kosten, die die obsiegende Partei der unterlegenen Partei im Verlaufe des Rechtsstreits gezahlt hat.

(5) Wurde in einem Rechtsstreit über einen Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 entschieden, so ist die Verjährung des Anspruchs gehemmt, bis die Entscheidung rechtskräftig geworden ist oder der Rechtsstreit auf andere Weise beendet wird.