Bundesgerichtshof Urteil, 31. Juli 2008 - I ZR 171/05

Tatbestand:

Der Kläger, ein seit 1986 eingetragener Verein mit Sitz in H. , hat den Namen "Literaturhaus e.V.". Er richtet in H. literarische und kulturelle Veranstaltungen - teilweise gegen Entgelt - aus. Vergleichbare Vereinigungen sind auch in anderen Städten entstanden. Sie treten im Einvernehmen mit dem Kläger unter der Bezeichnung "Literaturhaus" in Verbindung mit dem jeweiligen Städtenamen auf.

Der Kläger und weitere in anderen Städten unter "Literaturhaus" auftretende Veranstaltungsforen befaßten sich seit Ende 1998 mit ihrem Internet-Auftritt unter der gemeinsamen Domainadresse "www.literaturhaus.de". Der Beklagte , der Unternehmen zu Marketingkonzepten berät, sollte die Internetseite einrichten. Die geplante Zusammenarbeit kam nicht zustande, weil sich der Kläger und die vier in F. , K. , B. und M. ansässigen Veranstaltungsforen im März 2000 entschlossen, das Internet-Projekt selbst zu betreuen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Beklagte sich den Domain-Namen "www.literaturhaus.de" registrieren lassen und den Aufbau eines eigenen Literaturforums unter dieser Internet-Adresse begonnen. Mittlerweile verfügt der Beklagte auch über die Domain-Namen "literaturhaus.com", "literaturhaus.org" und "literaturhaus.net".
Der Kläger hat die Ansicht vertreten, sein Recht an dem Namen "Literaturhaus e.V." werde durch die Internet-Adressen des Beklagten verletzt.
Der Kläger hat beantragt,
den Beklagten zu verurteilen,
I. es zu unterlassen, die Bezeichnungen "literaturhaus.de", "literaturhaus.com" , "literaturhaus.org" und "literaturhaus.net" als Domain -Namen im Internet für eine auf den Beklagten registrierte Homepage oder auf sonstige Weise im geschäftlichen Verkehr in Deutschland zu benutzen oder benutzen zu lassen;
II. gegenüber dem Provider des Beklagten und der Vergabestelle DENIC eG Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft,
Wiesenhüttenplatz 26, 60329 Frankfurt/Main, in die Freigabe des auf den Beklagten registrierten Domain-Namen "literaturhaus.de" (Administrativkontakt: H. ) einzuwilligen;
III. gegenüber dem Provider des Beklagten und der Vergabestelle Network Solutions, Inc. 505 Huntmar Park Drive, Herndon, VA 20170, USA, in die Freigabe der Domains "literaturhaus.com", "literaturhaus.net" und "literaturhaus.org" einzuwilligen.
Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat geltend gemacht, die Bezeichnung "Literaturhaus" sei als beschreibende Angabe ohne Unterscheidungskraft. Es sei seine Idee gewesen, ein Portal unter der Internet-Adresse "literaturhaus.de" zu entwickeln, weshalb er sich die entsprechenden DomainNamen habe reservieren lassen.
Das Landgericht hat den Beklagten antragsgemäß verurteilt. Die Berufung des Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG München GRUR-RR 2002, 109).
Mit seiner Revision, deren Zurückweisung der Kläger beantragt, verfolgt der Beklagte seinen Antrag auf Klageabweisung weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Ansprüche des Beklagten nach §§ 12, 1004 BGB bejaht und hierzu ausgeführt:
Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte sei auch hinsichtlich der in den USA registrierten Internet-Adressen gegeben. Diese seien in Deutschland abrufbar.
Dem Kläger stehe als Träger des Namens "Literaturhaus e.V." auch als juristischer Person Namensschutz zu. Über originäre Namensfunktion verfüge die Angabe "Literaturhaus e.V.", weil sie geeignet sei, ihren Träger unterscheidungskräftig zu bezeichnen. Die für sich nicht unterscheidungskräftigen Wörter "Literatur" und "Haus" seien in sprachunüblicher Weise zusammengeführt und in dieser Zusammensetzung einprägsam. Hinzu käme, daß die Bezeichnung üblicherweise an jedem Ort nur einmal benutzt werde. Mit Ingebrauchnahme der Bezeichnung habe der Schutz begonnen und sei auch nicht deshalb entfallen, weil es in einer größeren Zahl von Städten "Literaturhäuser" mit einer gleichen Zielsetzung gebe, wie sie derjenigen des Klägers entspreche.
Durch die Registrierungen sowie die Verwendung der Internet-Adressen mache der Beklagte von dem Namen des Klägers Gebrauch. Hierdurch würden schutzwürdige Interessen des Klägers verletzt. Ein nicht unerheblicher Teil der Internet-Benutzer werde die Domain-Namen des Beklagten mit dem Kläger und den in anderen Städten etablierten gleichnamigen Veranstaltungsforen in Verbindung bringen. Es bestehe zumindest die Gefahr einer Zuordnungsverwirrung und es werde der unrichtige Eindruck hervorgerufen, der Kläger oder ein Zusammenschluß deutschsprachiger Literaturhäuser habe dem Beklagten den Gebrauch gestattet. Für nicht unerhebliche Teile des Verkehrs, die die Verwendung des Namens durch den Beklagten als Hinweis auf den Kläger auffaßten, bestehe Verwechslungsgefahr. Entweder gingen diese Verkehrskreise von einer Identität der Namensträger oder personellen bzw. organisatorischen Zusammenhängen oder der Zustimmung des Namensträgers aus. Eine Verletzung der Interessen des Klägers i.S. von § 12 BGB liege auch deshalb vor, weil dieser
gehindert werde, gleichnamige Internet-Adressen für sich registrieren zu lassen, und ein berechtigtes Interesse des Beklagten nicht ersichtlich sei, die DomainNamen zu behalten. Der Beklagte sei auch verpflichtet, auf die in Deutschland und in den USA registrierten Domain-Namen zu verzichten.
II. Die Revision ist begründet. Dem Kläger stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung und Einwilligung in die Freigabe der mit "literaturhaus" gebildeten Domain-Namen des Beklagten aus Namens- oder Kennzeichenrecht nicht zu. Ob der Kläger die geltend gemachten Ansprüche gegen den Beklagten aus §§ 3, 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1 UWG oder aus culpa in contrahendo herleiten kann, wird das Berufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsverfahren zu prüfen haben.
1. Im Streitfall kann dahinstehen, ob sich der vom Kläger geltend gemachte Schutz gegen die Verwendung der Domain-Namen des Beklagten nach §§ 5, 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG oder nach § 12 BGB richtet. Denn es sind weder die Voraussetzungen einer Kennzeichenverletzung nach dem Markengesetz noch einer Namensverletzung gemäß § 12 BGB gegeben.
Die Entstehung des Schutzes von Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 MarkenG setzt voraus, daß der Zeicheninhaber am geschäftlichen Verkehr teilnimmt, was auch bei einem gemeinnützigen Verein in Betracht kommt (vgl. BGH, Urt. v. 30.3.1953 - IV ZR 176/52, GRUR 1953, 446, 447; Urt. v. 23.1.1976 - I ZR 95/75, GRUR 1976, 370, 371 = WRP 1976, 235 - Lohnsteuerhilfevereine ; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 5 Rdn. 20). Das Berufungsgericht hat jedoch zu der Frage, ob der Kläger sich im geschäftlichen Verkehr i.S. des § 5 MarkenG betätigt, keine Feststellungen getroffen.
2. Ein Unterlassungsanspruch nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG steht dem Kläger jedenfalls deshalb nicht zu, weil die Bezeichnung "Literaturhaus e.V." von Hause aus nicht unterscheidungskräftig ist und auch keine Verkehrsgeltung erlangt hat.

a) Der originäre Schutz eines Unternehmenskennzeichens setzt neben seiner Benutzung voraus, daß es über namensmäßige Unterscheidungskraft verfügt (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 816 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I; Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 515 = WRP 2004, 758 - Telekom). Daran fehlt es entgegen der Annahme des Berufungsgerichts bei der Bezeichnung "Literaturhaus e.V.". Der Bezeichnung "Literaturhaus" kommt keine Unterscheidungskraft zu. Der Kläger ist auf den Gebieten der Förderung der Literatur und des Buchwesens sowie der bildenden Kunst und der neuen Medien tätig und unterhält ein Literaturhaus. Die Bezeichnung "Literaturhaus" benennt diesen Tätigkeitsbereich des Klägers durch die Zusammenfügung der beschreibenden Wörter "Literatur" und "Haus", ohne daß durch die bloße Zusammenfügung der Wörter der beschreibende Charakter der Wortkombination verlorengeht (vgl. auch EuGH, Urt. v. 12.2.2004 - C-265/00, GRUR 2004, 680, 681 Tz. 39 = MarkenR 2004, 111 - BIOMILD; vgl. ferner BGH, Urt. v. 12.6.1986 - I ZR 70/84, GRUR 1988, 319, 320 = WRP 1986, 671 - VIDEO-RENT; Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 f. = WRP 2003, 1429 - Cityservice). Anders als das Berufungsgericht meint, handelt es sich auch nicht um eine einprägsame Neubildung nicht unterscheidungskräftiger Wörter, sondern um die Beschreibung des Tätigkeitsbereichs, wie dies üblicherweise in der Kombination mit dem Wort "Haus" anzutreffen ist (z.B. Möbelhaus , Musikhaus, Autohaus, Festspielhaus, Schuhhaus).

b) Ohne originäre Unterscheidungskraft kann die Bezeichnung des Klägers Schutz als Unternehmenskennzeichen nur beanspruchen, wenn sie Ver-
kehrsgeltung erlangt hat (vgl. BGH, Urt. v. 30.1.2003 - I ZR 136/99, BGH-Rep 2003, 1091, 1092 - Festspielhaus II; BGH GRUR 2004, 514, 515 - Telekom).
Eine Verkehrsgeltung der Bezeichnung "Literaturhaus e.V.", mit der sich das Berufungsgericht von seinem Standpunkt aus folgerichtig nicht befaßt hat, hat der Kläger nicht konkret vorgetragen. Soweit die Revisionserwiderung darauf verweist, der Kläger habe geltend gemacht, in den angesprochenen literaturinteressierten Verkehrskreisen unter dem Namen "Literaturhaus" bekannt zu sein, reicht dieser lediglich pauschal gehaltene Vortrag für die Darlegung der Voraussetzungen der Verkehrsgeltung des Vereinsnamens des Klägers nicht aus. Auf die Bekanntheit von weiteren Literaturhäusern in anderen Städten kann sich der Kläger nicht berufen.
3. Der Unterlassungsanspruch steht dem Kläger auch nicht nach § 12 i.V. mit § 57 BGB zu. Der Schutz des Namensrechts nach dieser Vorschrift setzt ebenfalls namensmäßige Unterscheidungskraft der Bezeichnung von Hause aus (vgl. BGH, Urt. v. 10.4.1970 - I ZR 121/68, GRUR 1970, 481, 482 = WRP 1970, 271 - Weserklause) oder Verkehrsgeltung voraus (vgl. BGH GRUR 1953, 446, 447; BGHZ 43, 245, 253; 155, 273, 278 - maxem.de). Daran fehlt es im Streitfall (vgl. Abschn. II 2).
4. Das Berufungsurteil kann danach nicht aufrechterhalten werden.
Das Berufungsgericht hat von seinem Standpunkt aus folgerichtig keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Klageanträge wegen eines Wettbewerbsverstoßes oder unter dem Gesichtspunkt eines Verschuldens bei Vertragsverhandlungen begründet sind. Diese Prüfung wird das Berufungsgericht nunmehr vorzunehmen haben.

a) Der Kläger hat in der Registrierung der vier jeweils mit "Literaturhaus" gebildeten Domain-Namen durch den Beklagten eine gezielte Behinderung i.S. von §§ 3, 4 Nr. 10 UWG gesehen. Zwar ist es regelmäßig nicht als unlauter i.S. von § 3 UWG anzusehen, wenn ein Anbieter sich einen beschreibenden Begriff als Domain-Namen eintragen läßt, an dessen Verwendung als Internetadresse auch Mitbewerber interessiert sind (vgl. BGHZ 148, 1, 5 ff. - Mitwohnzentrale.de ). Im Streitfall kann sich eine gezielte Behinderung des Klägers allerdings aus dem Umstand ergeben, daß der Beklagte mehrere, mit dem Namen des Klägers bis auf den Zusatz "e.V." gleichlautende Namen mit unterschiedlichen Top-Level-Domains für sich hat registrieren lassen (vgl. BGHZ 148, 1, 12 - Mitwohnzentrale.de; Harte/Henning/Omsels, UWG, § 4 Nr. 10 Rdn. 72 und 74; Baumbach/Hefermehl/Köhler, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 4 UWG Rdn. 10.95; Fezer/Götting, UWG, § 4 Nr. 10 Rdn. 101).

b) Dem Kläger können der begehrte Unterlassungsanspruch und die auf Einwilligung in die Löschung gerichteten Beseitigungsansprüche auch wegen eines Verschuldens des Beklagten bei Vertragsverhandlungen (vgl. Art. 229 § 5 EGBGB) zustehen. Dies ist der Fall, wenn die Planung und die Idee des Internet -Auftritts, wie der Kläger unter Beweisantritt behauptet und der Beklagte bestritten hat, nicht vom Beklagten, sondern vom Kläger und weiteren in anderen Städten unter "Literaturhaus" auftretenden Veranstaltungsforen stammten und der Beklagte nur den Auftrag zur Umsetzung des Konzepts erhielt. Mit der Aufnahme des geschäftlichen Kontakts der Parteien zur Umsetzung des Internet -Auftritts wäre der Beklagte in diesem Fall verpflichtet gewesen, auf die ihm anvertrauten Interessen des Klägers Rücksicht zu nehmen (vgl. BGHZ 60, 221, 223 f.). War nicht der Beklagte mit der Idee zu einem Internetauftritt unter der Bezeichnung "Literaturhaus" an den Kläger und die weiteren Veranstaltungsforen herangetreten, sondern verhielt es sich umgekehrt, durfte der Beklagte die
mit "Literaturhaus" gebildeten Domain-Namen nach den Grundsätzen von Treu und Glauben nicht für sich selbst registrieren lassen.
Ergeben die weiteren Feststellungen des Berufungsgerichts, daß die Idee zu dem Internetauftritt vom Kläger und den weiteren Veranstaltungsforen stammte und der Beklagte nur den Auftrag zur Umsetzung erhielt, kann der Kläger im Wege des Schadensersatzes die begehrte Unterlassung und die Einwilligung in die Löschung der für den Beklagten registrierten Domain-Namen beanspruchen (vgl. BGH, Urt. v. 17.3.1961 - I ZR 26/60, GRUR 1961, 482, 483 - Spritzgußmaschine; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren , 8. Aufl., Kap. 33 Rdn. 12 f.; Gloy/Loschelder/Melullis, Handbuch des Wettbewerbsrechts , 3. Aufl., § 23 Rdn. 53).
Ullmann Pokrant Büscher
Schaffert Bergmann

Tatbestand:

Die Klägerin ist bundesweit im Marketingbereich beratend tätig und führt Aufträge im Direktmarketing aus. Sie firmierte seit dem 28. Dezember 1988 zunächst unter "defacto marketing GmbH". Nach einer Änderung während des Revisionsverfahrens lautet ihre Firma nunmehr: "defacto T. w. s. GmbH". Die Beklagte, die sich mit der Einziehung von Forderungen befaßt, führt seit dem 3. Dezember 1992 die Firma "Defacto-Inkasso GmbH". Sie ver-
wendet den Domain-Namen (Internet-Adresse) "www.defacto-inkasso.de" und hat sich den weiteren Domain-Namen "www.defacto.de" reservieren lassen, ohne ihn bisher zu nutzen.
Die Klägerin hat geltend gemacht, ihr Unternehmenskennzeichen werde durch die Firmenbezeichnung und die Domain-Namen der Beklagten verletzt. Es bestehe Verwechslungsgefahr. In den Bezeichnungen der Parteien sei allein der Begriff "defacto" kennzeichnend. Dieser gelte in den maßgeblichen Verkehrskreisen als ihr Unternehmenskennzeichen. Sie gehe bundesweit gegen Beeinträchtigungen ihres Zeichenrechtes vor.
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagte zu verurteilen,
1. es unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen , im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs die Firma "Defacto-Inkasso GmbH" und/oder die Internet -Adresse "www.Defacto.de" zu führen;
2. in die Löschung des Firmenbestandteils "Defacto" der im Handelsregister des Amtsgerichts O. - HRB - eingetragenen "Defacto-Inkasso Gesellschaft mit beschränkter Haftung" einzuwilligen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat vorgetragen, der Firmenbestandteil "Defacto" habe nur geringe Kennzeichnungskraft und werde
zudem aufgrund der Verwendung durch zahlreiche dritte Unternehmen geschwächt.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen.
Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin verfolgten Ansprüche auf Unterlassung und Löschung des Firmenbestandteils der Beklagten verneint (§§ 15, 5 MarkenG). Zur Begründung hat es ausgeführt:
Das Unternehmenskennzeichen der Klägerin sei schutzfähig im Sinne des § 5 MarkenG. Der schlagwortartig benutzte Firmenbestandteil "defacto" verfüge über die erforderliche Kennzeichnungskraft. Das Zeichen der Klägerin sei auch prioritätsälter als dasjenige der Beklagten. Es fehle jedoch an der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG. Die Zeichen der Parteien seien nicht identisch, aber sehr ähnlich. Die Zeichenähnlichkeit werde in ihrer Bedeutung allerdings eingeschränkt, weil die angesprochenen Verkehrskreise Drittunternehmen seien, die nicht in erster Linie auf schlagwortartige Verkürzungen achteten. Der Zeichenbestandteil "defacto" sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Zwischen den Geschäftsbereichen der Parteien sei nur eine ganz geringe Nähe gegeben. Deshalb bestehe keine Gefahr einer
unmittelbaren Verwechslung der Parteien. Besondere Umstände, die beim Verkehr zu der unzutreffenden Vorstellung wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen führen und eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begründen könnten, lägen nicht vor.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4, Abs. 2, § 5 Abs. 2 MarkenG nicht zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Das Berufungsgericht hat einen kennzeichenrechtlichen Schutz der Bezeichnung "defacto" in der Firma der Klägerin, die zum maßgebenden Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht "defacto marketing GmbH" lautete, bejaht. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.
Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil in Alleinstellung verwendet worden ist und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom; Urt. v.
15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ComNet, jeweils m.w.N.).
Der Bestandteil "defacto" in der Firmenbezeichnung der Klägerin weist mangels beschreibender Angaben namensmäûige Unterscheidungskraft auf. Die Bezeichnung "defacto" ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ein Fremdwort, dessen beschreibende Bedeutung der Verkehr entweder nicht erkennt oder, wenn er es im Sinne von "tatsächlich" oder "wahr" versteht, nicht als beschreibenden Hinweis auf den Unternehmensgegenstand der Klägerin auffaût. Dies ziehen die Parteien auch nicht in Zweifel.
Der Bestandteil "defacto" der Firma der Klägerin ist geeignet, im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen zu dienen. Denn dieser Teil der Firma weist anders als der beschreibende Zusatz "marketing" und die Angabe der Rechtsform namensmäûige Unterscheidungskraft auf.

b) Eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Firmenbestandteil "defacto" der Klägerin und der Unternehmensbezeichnung der Beklagten hat das Berufungsgericht verneint (§ 15 Abs. 2 MarkenG). Dem kann nicht zugestimmt werden.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maûgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien (BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494
= WRP 1999, 523 - Altberliner; BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ ComNet). Davon ist im Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen.
aa) Das Berufungsgericht hat jedoch die Prüfung der Zeichenidentität oder -ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen der Parteien auf einer unzutreffenden Grundlage vorgenommen. Es hat angenommen, die Zeichen der Parteien seien einander sehr ähnlich. Während die Klägerin die schlagwortartige Bezeichnung in Kleinschreibung verwende, sei der Anfangsbuchstabe des Wortbestandteils "Defacto" in der Firmierung der Beklagten groû geschrieben. Zudem seien in den Unternehmensbezeichnungen der Parteien beschreibende Zusätze enthalten. Die maûgeblichen Verkehrskreise, denen die Parteien ihre Dienstleistungen anbieten, seien Unternehmen. Diese seien mit Firmenbezeichnungen vertraut und achteten nicht lediglich in erster Linie auf schlagwortartige Verkürzungen.
In die Beurteilung der Zeichenidentität oder -ähnlichkeit hat das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft die vollständigen Unternehmensbezeichnungen der Parteien einbezogen und nicht allein "defacto" in der Firma der Klägerin dem Bestandteil "Defacto" der Firmierung der Beklagten gegenübergestellt. Zu Recht rügt die Revision, das Berufungsgericht sei deshalb unzulässigerweise von einer Reduzierung der sehr groûen Zeichenähnlichkeit durch die beschreibenden Zusätze ausgegangen.
Bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen ist grundsätzlich sowohl bei dem geschützten Zeichen als auch dem Kollisionszeichen auf den Teil des gesamten Zeichens abzustellen, der gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genieût (vgl. BGH, Urt. v. 26.1.1960
- I ZR 5/59, GRUR 1960, 296, 297 f. - Reiherstieg; BGH GRUR 2001, 1161, 1162 f. - CompuNet/ComNet; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 15 Rdn. 150; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 Rdn. 40). Der Grund für diesen selbständigen Schutz besteht in der Neigung des Verkehrs, längere Firmenbezeichnungen auf den (allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil zu verkürzen (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, WRP 2002, 705, 707 - IMS).
Davon ist im Streitfall für das Zeichen der Klägerin (vgl. Abschnitt II 1a) auszugehen. Aber auch bei der Firmierung der Beklagten treten wegen fehlender Unterscheidungskraft die Bestandteile "Inkasso" als ausschlieûlich den Unternehmensgegenstand beschreibender Begriff und "GmbH" als Angabe der Rechtsform ebenfalls zurück. Es stehen sich somit als Klagezeichen "defacto" und als Kollisionszeichen "Defacto" gegenüber.
Daraus folgt allerdings keine Zeichenidentität, weil sich die gegenüberstehenden Zeichen durch die unterschiedliche Groû- und Kleinschreibung im Schriftbild unterscheiden (vgl. zur Markenähnlichkeit: Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 141). Eine Zeichenidentität ergibt sich auch nicht daraus, daû die Klägerin gelegentlich eine Schreibweise des Bestandteils "defacto" benutzt, die derjenigen in der Firmierung der Beklagten entspricht. Durch eine von ihrem Unternehmenskennzeichen abweichende Schreibweise kann die Klägerin keine Zeichenidentität herbeiführen. Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts liegt jedoch eine sehr groûe Zeichenähnlichkeit vor, die durch die beschreibenden Zusätze in den Firmierungen der Parteien nicht vermindert wird.
bb) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dem Firmenbestandteil "defacto" der Klägerin komme durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.
Die Kennzeichnungskraft einer Firmenbezeichnung wird durch den Grad der Eignung des Zeichens bestimmt, sich aufgrund seiner Eigenart und seines durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades dem Verkehr als Name des Unternehmensträgers einzuprägen (BGH, Urt. v. 30.3.1995 - I ZR 60/93, GRUR 1995, 507, 508 = WRP 1995, 615 - City-Hotel; Urt. v. 27.9.1995 - I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 69 = WRP 1997, 446 - COTTON LINE).
Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts handelt es sich bei "defacto" um ein gängiges Fremdwort, das nicht übertrieben häufig gebraucht wird und das es als Unternehmensbezeichnung auffällig und einprägsam erscheinen läût. Dem Zeichen kommt aufgrund dieser revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts von Haus aus durchschnittliche und keine hohe Kennzeichnungskraft zu.
Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin aufgrund Verkehrsbekanntheit hat das Berufungsgericht verneint. Die Vorlage von sechs Rechnungen hat es zum Beleg einer Zusammenarbeit mit bedeutenden Geschäftspartnern nicht ausreichen lassen. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht hätte die Klägerin nach § 139 ZPO auf die Notwendigkeit hinweisen müssen, weitere Rechnungen vorzulegen, hat keinen Erfolg. Die Revision zeigt nicht auf, welche Umsätze mit welchen Geschäftspartnern die Klägerin im Falle eines Hinweises zur Darlegung der Verkehrsbekanntheit ihres Zeichens vorgetragen und belegt hätte.

Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft hat das Berufungsgericht festgestellt, die Klägerin ginge zwar gegen andere Unternehmen mit dem Ziel vor, die Bezeichnung "defacto" nicht weiterzuverwenden. In diesem Zusammenhang hat das Berufungsgericht aber auch eine Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft des Firmenbestandteils "defacto" der Klägerin daraus abgeleitet , daû weitere zwölf Firmen dieses Zeichen in ähnlicher oder identischer Form führen und teilweise in ähnlichen Branchen wie die Klägerin tätig sind. Im Ansatz zutreffend weist die Revision darauf hin, diese Feststellungen des Berufungsgerichts rechtfertigten die Annahme einer Schwächung der Kennzeichnungskraft des Zeichens der Klägerin nicht. Eine derartige Schwächung, die einen Ausnahmetatbestand darstellt, setzt voraus, daû die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarten Branchen oder Waren und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (vgl. BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ ComNet). Der Umfang der Tätigkeit der Drittfirmen und die Bekanntheit ihrer Kennzeichen sind vom Berufungsgericht aber nicht im einzelnen festgestellt. Hierauf kommt es indes nicht an. Auch ohne die vom Berufungsgericht angenommene Schwächung des Zeichens der Klägerin durch Drittkennzeichen ist keine über den Durchschnitt hinausgehende Kennzeichnungskraft des Klagezeichens anzunehmen. Entgegen der Ansicht der Revision ist diese auch nicht der von der Klägerin vorgelegten Berichterstattung in den Nürnberger Nachrichten vom über ihr Unternehmen zu entnehmen.
cc) Das Berufungsgericht ist von einer (allenfalls) ganz geringfügigen Branchennähe ausgegangen. An anderer Stelle bezeichnet es die Branchen-
nähe als minimal. Diese Beurteilung ist, was die Revision zu Recht rügt, durch die Feststellungen des Berufungsgerichts nicht gerechtfertigt. Es ist von einem zu geringen Grad der Branchennähe der Parteien ausgegangen.
Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die Parteien sind (vgl. BGH, Urt. v. 7.6.1990 - I ZR 298/88, GRUR 1990, 1042, 1044 f. = WRP 1991, 83 - Datacolor; GroûKomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 369). Anhaltspunkte für eine Branchennähe können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein (vgl. BGH GRUR 1990, 1042, 1044 - Datacolor ; BGH GRUR 1997, 468, 470 - NetCom). In die Tätigkeitsbereiche der Parteien einzubeziehen sind aber auch naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche (BGH, Urt. v. 29.10.1992 - I ZR 264/90, GRUR 1993, 404, 405 = WRP 1993, 175 - Columbus, insoweit nicht abgedruckt in BGHZ 120, 103). Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein (vgl. BGH GRUR 1990, 1042, 1045 - Datacolor; GroûKomm.UWG /Teplitzky, § 16 Rdn. 369; Ingerl/Rohnke aaO § 15 Rdn. 54).
Das Berufungsgericht hat die Berührungspunkte der Dienstleistungen der Parteien deshalb als nur sehr geringfügig eingestuft, weil die Tätigkeitsbereiche der Parteien bildlich betrachtet an entgegenstehenden Punkten der Geschäftsbeziehungen ansetzen, und zwar bei der Klägerin an deren Beginn und bei der Beklagten an deren Ende. Diesem Unterschied der Dienstleistung der Parteien hat das Berufungsgericht jedoch ein zu groûes Gewicht beigemessen.
Denn das Berufungsgericht hat auch festgestellt, daû die Klägerin sich im Marketingbereich für andere Unternehmen betätigt und dabei zum Zwecke der Absatzförderung für ihre Kunden ein von ihr betriebenes Call-Center einsetzt. Den Einsatz eines Call-Centers hat das Berufungsgericht für die Tätigkeit der Beklagten sogar als prägend angesehen und angenommen, deren besonderes Konzept bestehe in der direkten Ansprache der Schuldner, die nach der Darstellung der Beklagten nicht nur dazu diene, die Schuldner zu Zahlungen zu bewegen, sondern sie auch den Auftraggebern (Gläubigern) als Vertragspartnern zu erhalten. Der Betrieb von Call-Centern durch die Parteien erweist sich danach nicht als Nutzung eines bloûen technischen Hilfsmittels. Vielmehr stellt die direkte Ansprache mit Hilfe von Call-Centern eine Gemeinsamkeit der Dienstleistung der Parteien für ihre Kunden dar, die über eine vom Berufungsgericht angenommene äuûerst geringe Branchennähe hinausgeht.
Ein Indiz für Berührungspunkte der Dienstleistungen der Parteien ist auch der Auftritt der Beklagten im Jahre 1997 auf der "DIMA", einer Messe für Direktmarketing, deren Gegenstand sich mit dem Leistungsangebot der Klägerin deckt.
Ist das Berufungsgericht von einem zu geringen Grad der Zeichenähnlichkeit und der Branchennähe ausgegangen, kann die Verneinung der Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Zeichen keinen Bestand haben. Der Tatrichter wird danach den Grad der Branchennähe der Parteien auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen festzustellen und die Verwechslungsgefahr neu zu beurteilen haben. Dabei wird er zu berücksichtigen haben, daû die Klägerin in der Revisionsinstanz ihre Firma geändert hat. Dies erfordert eine vom Berufungsgericht vorzunehmende Beurteilung, ob dem Be-
standteil "defacto" in der neuen Firma der Klägerin wiederum isoliert kennzeichenrechtlicher Schutz zukommt.
Sollte das Berufungsgericht im erneut eröffneten Berufungsrechtszug eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne nicht bejahen, wird es auf der Grundlage des noch festzustellenden Grades der Branchennähe erneut zu beurteilen haben, ob eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vorliegt.
Von ihr ist - wie vom Berufungsgericht im rechtlichen Ansatz zutreffend angenommen - auszugehen, wenn der Verkehr zwar die Bezeichnungen selbst und die durch sie gekennzeichneten Unternehmen auseinanderhalten kann, aus den sich gegenüberstehenden Zeichen aber auf organisatorische oder wirtschaftliche Zusammenhänge folgert (vgl. BGHZ 130, 134, 138 - Altenburger Spielkartenfabrik; BGH GRUR 1999, 492, 494 - Altberliner; BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1).

c) Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe auch kein gegen die Führung der Internet-Adresse "www.defacto.de" gerichteter Unterlassungsanspruch zu, kann danach ebenfalls keinen Bestand haben.
aa) Die rechtliche Beurteilung dieses Anspruchs der Klägerin richtet sich nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes zum 1. Januar 1995 nach §§ 15, 5 MarkenG. Die neue Regelung schlieût in ihrem Anwendungsbereich als lex specialis den allgemeinen, aus Generalklauseln abgeleiteten Schutz aus (vgl. BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 138/99, WRP 2002, 694, 696 f. - shell.de, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen).

bb) Der Anspruch der Klägerin nach § 15 Abs. 2, Abs. 4, § 5 MarkenG, der Beklagten zu untersagen, die Internet-Adresse "www.defacto.de" zu benutzen , setzt voraus, daû die Beklagte den Bestandteil "Defacto" in der Firma unberechtigt benutzt (vgl. Abschn. II 1 b). Andernfalls ist von dem Grundsatz auszugehen : Sind mehrere Unternehmen berechtigt, ein Zeichen zu führen, kommen sie sämtlich als Inhaber eines unter Verwendung des Zeichens gebildeten Domain-Namens (Internet-Adresse) in Betracht. In diesem Fall gilt für die Eintragung und Verwendung des Zeichens die Priorität der Registrierung als Domain -Name (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 216/99, GRUR 2001, 1061, 1064 = WRP 2001, 1286 - Mitwohnzentrale.de; BGH WRP 2002, 694, 698 - shell.de). Nicht maûgeblich ist dagegen, welches Unternehmen über ein prioritätsälteres Recht an dem Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 6 Abs. 3 MarkenG verfügt.
2. Das Berufungsurteil kann ebenfalls nicht aufrechterhalten werden, soweit die Klage auf Einwilligung in die Löschung des Firmenbestandteils "Defacto" in der Firmierung der Beklagten abgewiesen worden ist. Bei dem Anspruch auf Einwilligung in die Löschung des Firmenbestandteils handelt es sich um einen aus markenrechtlichen Bestimmungen abgeleiteten Beseitigungsanspruch (zum Beseitigungsanspruch vgl. BGH, Urt. v. 25.1.2001 - I ZR 120/98, GRUR 2001, 420, 422 = WRP 2001, 546 - SPA). Ob der Klägerin ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch nach §§ 15, 5 MarkenG gegen die Beklagte zusteht, steht aber nicht fest.
III. Auf die Revision der Klägerin war danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Büscher

Tatbestand:

Die Klägerin ist ein Unternehmen in der Nähe von Stuttgart, das sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von EDV-Kommunikationssystemen und Computerprogrammen , mit der EDV-Beratung sowie mit der Einrichtung und Wartung von EDV-Anlagen befaßt. Sie führt seit 1989 in ihrer Firma den Bestandteil „SoCo“ als Abkürzung des beschreibenden Firmenbestandteils „Software + Computersysteme“.
Der Beklagte betreibt in Düren seit 1992 unter der Firma „SoftCom Datensysteme Stephan F. “ ein einzelkaufmännisches Unternehmen, das u.a. InternetZugänge , LAN- und WAN-Netzwerke, Hardware, Software und CAD-CAM-Dienstleistungen anbietet. Seit 1996 vertreibt er seine Produkte unter dem Domainnamen „soco.de“ auch über das Internet. Außer der Klägerin gibt es in Deutschland noch eine Reihe anderer Unternehmen, deren Firma den Bestandteil „SoCo“ enthält.
Die Klägerin hat die Verwendung des Domainnamens „soco.de“ durch den Beklagten als Verletzung ihrer Kennzeichenrechte beanstandet. Sie hat die Ansicht vertreten, durch Eintragung und Nutzung des Domainnamens bestehe eine nicht hinzunehmende Verwechslungsgefahr, weil beide Unternehmen Waren und Dienstleistungen in der Computerbranche anböten.
Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat geltend gemacht, daß die Parteien auf verschiedenen Geschäftsfeldern tätig seien und sich auch wegen der räumlichen Begrenzung ihrer Tätigkeit auf dem Markt nicht begegneten. Im übrigen seien ihm durch Lizenzvertrag Rechte an der Bezeichnung SoCo eingeräumt worden, die auch gegenüber der Bezeichnung der Klägerin prioritätsälter sei.
Das Landgericht hat – einen weitergehenden Antrag der Klägerin auf Übertragung des Domainnamens abweisend, der Klage aber im übrigen stattgebend –
1. den Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr als Bestandteil von Adreßbezeichnungen in Datennetzen die Bezeichnung „Soco“ zu verwenden, insbesondere die Domain „soco.de“; 2. festgestellt, daß der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen , der ihr aus Handlungen gemäß Ziffer 1 entstanden ist und noch entstehen wird;
3. den Beklagten verurteilt, der Klägerin Auskunft über sämtliche Handlungen gemäß Ziffer 1 zu erteilen, insbesondere über Art und Umfang der Bewerbung der Domain „soco.de“; 4. den Beklagten verurteilt, die für eine Löschung der Domain „soco.de“ erforderlichen Erklärungen gegenüber der Registrierungsstelle DENIC abzugeben.
Das Oberlandesgericht hat die Berufung des Beklagten zurückgewiesen.
Hiergegen richtet sich die Revision, mit der der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche aus ihrem Unternehmensschlagwort „SoCo“ zustehen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Es sei davon auszugehen, daß die Klägerin seit 1989 auch unter der Kurzform „SoCo“ tätig sei. Ungeachtet einer entsprechenden Benutzung in Alleinstellung stehe ihr aber auch ein Schutz an dem Firmenbestandteil „SoCo“ kraft seiner Eignung, als Firmenschlagwort zu dienen, zu. Dieser Bestandteil verfüge über eine hinreichende Unterscheidungskraft.
In der Vergangenheit seien sich die Parteien auf dem Markt trotz bestehender Branchennähe nicht begegnet, weil sie in unterschiedlichen Regionen tätig gewesen seien. Der Beklagte habe für sich stets nur einen regionalen Zuschnitt in Anspruch genommen. Auch bei der Klägerin handele es sich um ein kleines Unternehmen mit eingeschränktem räumlichen Wirkungskreis. Diese klar abgegrenzten und berührungslos bestehenden unternehmerischen Einwirkungszonen habe
der Beklagte durch seinen Internetauftritt verlassen. Der ubiquitäre Charakter des Internet erlaube es jedermann, von jedem Ort aus auf die Angebote des Beklagten zuzugreifen. Damit habe der Beklagte die Grundlage wirtschaftlicher Koexistenz unter Ausweitung seiner Marktpräsenz verlassen und sei in ein konkretes Wettbewerbsverhältnis und in eine Kollisionslage zur Klägerin getreten. Dies nötige zur Prüfung der Verwechslungsgefahr.
Dem Firmenschlagwort der Klägerin stehe der buchstaben- und lautgleiche Domainname des Beklagten gegenüber. Der Verkehr erkenne, daß die Top-LevelDomain „de“ nur eine technisch-funktionale Bedeutung habe. Sie müsse daher bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr außer Betracht bleiben. Die von den Parteien angebotenen Produkte seien einander ähnlich. Während die Klägerin vor allem im Bereich Hardware, Software und Büroverbrauchsmaterialien tätig sei, biete der Beklagte neben seiner Tätigkeit als Telekommunikationsdienstleister und AccessProvider auch Netzwerke sowie Hardware und Software an. Damit seien Kennzeichnungskraft , Zeichengleichheit und Produktähnlichkeit gegeben. Die Ansprüche der Klägerin seien auch nicht verwirkt.
II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Mit Recht hat das Berufungsgericht allerdings angenommen, daß der Klägerin an der Bezeichnung „SoCo“ schon deswegen ein Kennzeichenrecht zusteht , weil es sich bei diesem Bestandteil – ungeachtet einer Benutzung in Alleinstellung – um ein Firmenschlagwort handelt, das für sich genommen hinreichend unterscheidungskräftig und geeignet ist, dem Verkehr als Kurzbezeichnung zu dienen (st.Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 – I ZR 149/94, GRUR 1997, 468,
469 = WRP 1997, 1093 – NetCom; Urt. v. 15.2.2001 – I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161 = WRP 2001, 1207 – CompuNet/ComNet).
2. Aus Rechtsgründen ist nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht dem Firmenschlagwort „SoCo“ nur eine geringe Kennzeichnungskraft zugebilligt hat. Es handelt sich um eine aussprechbare Abkürzung, wie sie für geschäftliche Bezeichnungen typisch ist. Da Unternehmen der EDV-Branche die Begriffe „Software“ und „Computer“ oder „Communication“ häufig als beschreibende Firmenbestandteile verwenden, liegt es nahe, daraus eine Abkürzung wie „SoCo“ zu bilden (vgl. BGH GRUR 1997, 468, 469 – NetCom).
3. Der beanstandete Zeichengebrauch betrifft – anders als das Berufungsgericht gemeint hat – kein identisches Zeichen. Denn die angegriffene Form lautet „soco.de“. Allerdings besteht eine hohe Ähnlichkeit, weil – wie das Berufungsgericht mit Recht festgestellt hat – der Verkehr dem Zusatz „.de“ allein eine funktionale Bedeutung beimißt, so daß der Domainname „soco.de“ im gewerblichen Verkehr letztlich auf ein Unternehmen mit dem Namen „Soco“ hinweist. Dies gilt immer dann, wenn als Domainname – wie im Streitfall – ein von Haus aus hinreichend unterscheidungskräftiges Zeichen verwendet wird.
4. Auf die vom Berufungsgericht erörterte Frage, ob der Beklagte durch Benutzung des Domainnamens „soco.de“ ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen erworben hat, kommt es im Streitfall nicht an. Eine solche Annahme liegt nahe, wenn der Verkehr in der als Domainname gewählten Bezeichnung nichts Beschreibendes, sondern nur einen Herkunftshinweis erkennen kann (vgl. OLG München CR 1999, 778 zu „tnet.de“; Rev. nicht angenommen: BGH, Beschl. v. 25.5.2000 – I ZR 269/99). Dies gilt auch im Streitfall, in dem der Beklagte nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Dienstleistung des Internetzugangs – also seine Tätigkeit als Access-Provider – über eine ihm gehörende Gesellschaft
abrechnet, die als SoCo Networks Solutions GmbH firmiert. Nur wenn ein Domainname , der an sich geeignet ist, auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen, ausschließlich als Adreßbezeichnung verwendet wird, wird der Verkehr annehmen , es handele sich dabei um eine Angabe, die – ähnlich wie eine Telefonnummer – den Adressaten zwar identifiziert, nicht aber als Hinweis auf die betriebliche Herkunft gedacht ist. Die Frage kann im Streitfall jedoch offenbleiben, weil es sich bei einem solchen, vom Beklagten durch Benutzung erworbenen Kennzeichenrecht in jedem Fall um das prioritätsjüngere Recht handelte.
5. Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht die Branchennähe begründet hat, sind aus Rechtsgründen ebenfalls nicht zu beanstanden. Bei Unternehmen , die im Bereich der Datenverarbeitung tätig sind, kann schon lange nicht mehr generell von einer Branchennähe ausgegangen werden. Denn im Hinblick auf die Vielfalt und Differenziertheit des Angebotes in diesem Bereich kann nicht ohne weiteres angenommen werden, daß sich die Parteien allein wegen des Bezugs zur Datenverarbeitung am Markt begegnen (vgl. BGH, Urt. v. 7.6.1990 – I ZR 298/88, GRUR 1990, 1042, 1044 f. = WRP 1991, 83 – Datacolor; BGH GRUR 1997, 468, 470 – NetCom). Das Berufungsgericht hat jedoch im einzelnen begründet, daß sich die Tätigkeitsfelder der Parteien – insbesondere beim Vertrieb von Hardware und Anwendersoftware für den Betrieb von Netzwerken – überschneiden. Ein Rechtsfehler ist ihm dabei nicht unterlaufen.
6. Mit Recht hat das Berufungsgericht ferner angenommen, daß das Klagekennzeichen „SoCo“ nur über einen räumlich begrenzten Schutzbereich verfügt. Zwar sind Unternehmenskennzeichen in der Regel im gesamten Geltungsbereich des Gesetzes geschützt. Dies gilt indessen nicht für die Bezeichnungen von Unternehmen , die nach Zweck und Zuschnitt nur lokal oder regional tätig und auch nicht auf Expansion ausgelegt sind (vgl. BGHZ 130, 134, 141 f. – Altenburger Spielkartenfabrik, m.w.N.; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 5 Rdn. 13 f.; Hacker
in Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 5 Rdn. 75 ff.). Im Streitfall spricht auch der Umstand für einen territorial beschränkten Schutzbereich, daß es in Deutschland – wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang festgestellt hat – eine Reihe weiterer Unternehmen der EDV-Branche gibt, die ebenfalls das Schlagwort „SoCo“ verwenden.
7. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Parteien seien in ihrer geschäftlichen Tätigkeit räumlich so weit voneinander entfernt, daß auch eine identische Verwendung von „SoCo“ durch den Beklagten das Klagekennzeichen nicht verletze. Der Beklagte habe jedoch dadurch, daß er aus „soco“ den Domainnamen gebildet habe, unter dem er im Internet auftrete, die herkömmlichen räumlichen Grenzen seiner bisherigen Tätigkeit durchbrochen und biete nunmehr seine Leistungen überall, jedenfalls überall in Deutschland, und damit auch im räumlichen Schutzbereich des Klagekennzeichens an.
Mit Recht rügt die Revision, daß allein der Internetauftritt eines Unternehmens nicht ausreicht, um auf einen räumlich unbeschränkten Wirkungsbereich schließen zu können. Trotz des vom Berufungsgericht angeführten ubiquitären Charakters des Internet bleiben stationäre Betriebe, die sich und ihr Angebot im Internet darstellen, grundsätzlich auf ihren räumlichen Tätigkeitsbereich beschränkt. Auch sonst weisen Unternehmen wie z.B. ein Handwerksbetrieb, ein Restaurant oder ein Hotel, die sich – aus welchen Gründen auch immer – auf einen bestimmten Wirkungskreis beschränkt haben, mit ihrer Präsenz im Internet nicht notwendig darauf hin, daß diese Beschränkung in Zukunft wegfallen solle.
Im Streitfall ist bislang nicht festgestellt, daß der Beklagte, der sich in der Vergangenheit allein im Städtedreieck Köln-Düsseldorf-Aachen geschäftlich betätigt hat, an dieser regionalen Ausrichtung etwas ändern wollte. Hat er – nach dem Inhalt seines Angebots zu urteilen – diese Begrenzung seines räumlichen Tätig-
keitsbereichs beibehalten, führt allein die Tatsache, daß auch Kunden im Raum Stuttgart das Angebot des Beklagten im Internet zur Kenntnis nehmen können, nicht dazu, daß sich nunmehr die Wirkungskreise der Parteien überschneiden. Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn der Beklagte mit seinem Internetauftritt auch Kunden, die außerhalb seines bisherigen Wirkungskreises ansässig sind, anspräche und ihnen seine Dienstleistungen anböte.
III. Das Berufungsurteil kann danach, soweit zum Nachteil des Beklagten erkannt worden ist, keinen Bestand haben; es ist daher in diesem Umfang aufzuheben. Eine abschließende Entscheidung in der Sache ist dem Senat verwehrt. Denn das Berufungsgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob mit dem Internetauftritt des Beklagten eine Ausdehnung seines räumlichen Tätigkeitsbereiches verbunden war.
Auf diese Feststellung kann auch nicht deswegen verzichtet werden, weil die Klage aus anderen Gründen abzuweisen wäre. Soweit sich der Beklagte auf durch Lizenzvertrag eingeräumte Rechte an der Firma SoCo GmbH bezieht, ist sein Vortrag schon deswegen unbehelflich, weil es sich bei der Lizenzgeberin ebenfalls um ein regional begrenzt tätiges Unternehmen handelt, das der Klägerin ihre Unternehmensbezeichnung in ihrem räumlichen Tätigkeitsbereich nicht streitig machen kann. Den vom Beklagten erhobenen Einwand der Verwirkung hat das Berufungsgericht mit zutreffender, auch von der Revision nicht angegriffener Begründung abgelehnt.
Ullmann Bornkamm Büscher
Schaffert Bergmann

Tatbestand:

Die Klägerin befaßt sich mit der Beschaffung, Installation und Wartung von PC-Netzwerken für gewerblich tätige Kunden. Sie firmierte bis zu einer Ä nderung in der Revisionsinstanz unter "CompuNet Computer AG & Co. OHG". Die Beklagte, eine am 1. April 1990 gegründete und am 30. Mai 1990 in das Handelsregister eingetragene GmbH, vertreibt PC-Hard- und Software insbesondere für den Netzwerkbetrieb. Sie führt in ihrer Firma die Bezeichnung "ComNet".
Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens. Sie hat geltend gemacht, Rechtsnachfolgerin der 1985 in K. ansässig gewesenen "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" zu sein. Diese sei 1992 durch Verschmelzung mit mehreren anderen Gesellschaften der CompuNetGruppe in der "CompuNet DATA SERVICE Computer Vertriebs- und Beteiligungs -GmbH" aufgegangen, die 1994 mit ihr verschmolzen worden sei. Die Klägerin hat vorgetragen, bei "CompuNet" handele sich es um ein in Fachkreisen jedenfalls seit 1990 sehr bekanntes Kennzeichen. Zwischen den Bezeichnungen "CompuNet" und "ComNet" bestehe Verwechslungsgefahr. Diese sei durch eine 1993 erfolgte Gründung einer Filiale der Beklagten in F. noch erhöht worden. Die Klägerin hat beantragt, 1. die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Unternehmens die Firma "ComNet Computer im Netzwerk Vertriebs GmbH" zu verwenden; 2. hilfsweise: die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihrer Filiale in F. , A. straße die vorstehende Firma zu verwenden. Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat sich darauf berufen, eine Verwechslungsgefahr der Kennzeichen der Parteien bestehe nicht, weil die maßgeblichen Fachkreise daran gewöhnt seien, auf kleine Unterschiede in den Bezeichnungen zu achten und das Kennzeichen der Klägerin aufgrund der Verwendung der Bezeichnung "CompuNet" durch eine Vielzahl von Drittunternehmen geschwächt sei.
Das Landgericht hat die Beklagte nach dem Hauptantrag verurteilt und ihr eine Umstellungsfrist von sechs Monaten eingeräumt. Die dagegen gerichtete Berufung ist erfolglos geblieben (OLG Köln WRP 1998, 1109). Mit der Revision erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs sowohl nach § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG als auch nach § 16 UWG bejaht. Hierzu hat es ausgeführt, die Bezeichnung "CompuNet" sei schutzfähig. Sie sei aus den ersten Silben der Wörter "Computer" und "Netzwerk" neu gebildet und ohne weiteres geeignet, als namensmäßiger Hinweis und nicht nur zur Beschreibung einer Gattung zu wirken. Der Schutzfähigkeit der Bezeichnung stehe nicht entgegen, daß es sich nur um einen Teil der Firma der Klägerin handele. Die Bezeichnung der Klägerin sei prioritätsälter als diejenige der 1990 gegründeten Beklagten. Der Klägerin komme als Nachfolgerin der früheren "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" deren Priorität aus 1985 zugute. Zwischen den Kennzeichen "CompuNet" der Klägerin und "ComNet" der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des klägerischen Kennzeichens, von einer erheblichen Nähe der beiderseitigen Geschäftsbereiche und großer Ä hnlichkeit der Kennzeichen der Parteien auszugehen.
Der Anspruch der Klägerin sei auch nicht verwirkt. II. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2, § 5 Abs. 2, § 153 Abs. 1 MarkenG, § 16 Abs. 1 UWG zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. 1. Das Berufungsgericht ist allerdings rechtsfehlerfrei davon ausgegangen , daß der Bezeichnung "CompuNet" in der Firma der Klägerin kennzeichenrechtlicher Schutz zukommt. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die Bezeichnung "CompuNet" von Hause aus schutzfähig sei. Es hat dies damit begründet, daß es sich um ein aussprechbares Kunstwort handele, das als solches Phantasiegehalt besitze. Auch wer die Herkunft des Kennzeichens aus den ersten Silben der Wörter "Computer" und "Netzwerk" erkenne, werde nicht annehmen, damit solle die Gattung des Unternehmens beschrieben werden, sondern werde das neu zusammengesetzte Wort als Namen ansehen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S. des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil in Alleinstellung verwendet worden ist und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt
hat (vgl. BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 493 = WRP 1999, 523 - Altberliner, m.w.N.). Die Bezeichnung "CompuNet" stellt eine willkürliche Kombination zweier Wörter dar, die zwar beide beschreibend auf das Tätigkeitsgebiet der Klägerin hinweisen, die jedoch zu einem neuen Wort zusammengefaßt worden sind, das nach den Feststellungen des Berufungsgerichts der deutschen Sprache und der in der Computerbranche entwickelten Fachsprache fremd ist. Dem Firmenbestandteil kommt daher mangels beschreibender Verwendung namensmäßige Unterscheidungskraft zu. Zu Recht hat das Berufungsgericht aus diesem Grunde auch ein Freihaltebedürfnis an der Bezeichnung "CompuNet" verneint. Einem gewissen Freihalteinteresse der Allgemeinheit und der Mitbewerber an der Verwendung von Abkürzungen kann vielmehr dadurch Rechnung getragen werden, daß der Schutzbereich durch strenge Anforderungen an die Verwechslungsgefahr auf das erforderliche Maß eingeschränkt wird (vgl. BGH, Urt. v. 5.10.2000 - I ZR 166/98, GRUR 2001, 344, 345 = WRP 2001, 273 - DB Immobilienfonds). Ohne Erfolg macht die Revision geltend, der Bezeichnung der Klägerin fehle die notwendige Originalität. Eine besondere Originalität ist nicht Voraussetzung für die Annahme namensmäßiger Unterscheidungskraft; vielmehr reicht es aus, daß, wie im Streitfall, eine rein beschreibende Verwendung nicht festzustellen ist (vgl. BGH GRUR 1999, 492, 494 - Altberliner). Die Bezeichnung "CompuNet" ist auch geeignet, im Verkehr als Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin zu dienen. Denn diesem Teil der Gesamtfirma kommt im Gegensatz zu dem beschreibenden Zusatz "Computer" und der Angabe der Rechtsform "AG & Co. OHG" die namensmäßige Unterscheidungskraft zu.
2. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Firmenbestandteil "CompuNet" der Klägerin und der geschäftlichen Bezeichnung der Beklagten bejaht. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern. Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, daß zwischen dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und dem Ä hnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen eine Wechselwirkung besteht, die eine Berücksichtigung aller insoweit maßgebenden Umstände erfordert (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 470 = WRP 1997, 1093 - NetCom; BGH GRUR 1999, 492, 494 - Altberliner).
a) Das Berufungsgericht hat eine große Nähe der Geschäftsbereiche der Parteien angenommen. Es hat festgestellt, daß diese in derselben Branche tätig sind, vom Typ und vom Verwendungszweck identische Produkte anbieten und daß sich die Kundenkreise überschneiden. Diese Feststellungen sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und werden von der Revision auch hingenommen.
b) Mit Erfolg wendet sich die Revision allerdings gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, dem Firmenbestandteil der Klägerin komme durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. aa) Im Ansatz zutreffend hat das Berufungsgericht eine von Haus aus nur geringe Kennzeichnungskraft der Firmenbezeichnung "CompuNet" der Klägerin angenommen, weil die Bezeichnung aus den beschreibenden Begriffen "Computer" und "Netzwerk" abgeleitet ist und dies für die ganz überwiegende Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise leicht erkennbar ist (vgl. hierzu BGH GRUR 1997, 468, 469 - NetCom).
bb) Dagegen kann der Annahme des Berufungsgerichts, die geringe Kennzeichnungskraft der Kennzeichnung der Klägerin werde durch die Verkehrsbekanntheit ihres Unternehmenskennzeichens ausgeglichen, nicht beigetreten werden. Die zu einer Verkehrsbekanntheit vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht hat angenommen, die CompuNet-Gruppe habe im Jahre 1994 mit über 20 Geschäftsstellen im Bundesgebiet einen Umsatz von 925 Mio. DM erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung einer kontinuierlichen Geschäftsentwicklung sei auch schon für das Frühjahr 1990 von einer Verkehrsbekanntheit der klägerischen Kennzeichnung auszugehen, aus der eine mittlere Kennzeichnungskraft dieser Bezeichnung folge. Mit Recht hat das Berufungsgericht allerdings auf das Frühjahr 1990 als maßgeblichen Kollisionszeitpunkt abgestellt, weil die Beklagte zu diesem Zeitpunkt die Benutzung ihres Zeichens aufgenommen hat (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 1.6.1989 - I ZR 152/87, GRUR 1989, 856, 857 f. = WRP 1990, 229 - Commerzbau ; BGHZ 138, 349, 354 f. - MAC Dog; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 15 Rdn. 45, § 14 Rdn. 184; zum Markenschutz vgl. auch Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 9 Rdn. 24). Das Berufungsgericht durfte seiner Entscheidung jedoch ohne Beweiserhebung nicht die von der Klägerin behaupteten Umsatzzahlen von 1994 zugrunde legen. Denn die Beklagte hatte diese bestritten (§ 286 ZPO). Das Berufungsgericht konnte aus der von ihm angenommenen wirtschaftlichen Bedeutung der Klägerin im Jahre 1994 auch nicht auf eine Verkehrsbekanntheit des Firmenbestandteils der Klägerin im Jahre 1990 sc hlie-
ßen. Zu Recht rügt die Revision, daß die Klägerin entgegen der Annahme des Berufungsgerichts eine kontinuierliche Geschäftsentwicklung nicht dargelegt habe, die einen Rückschluß vom Jahre 1994 auf die Verkehrsbekanntheit des Kennzeichens der Klägerin im Jahre 1990 erlaubte. Nach dem mit Schriftsatz vom 9. April 1996 vorgelegten Geschäftsbericht der Klägerin betrug der Jahresumsatz 1988/89 175 Mio. DM und steigerte sich über 340 Mio. DM im Geschäftsjahr 1989/90 auf 625 Mio. DM im Geschäftsjahr 1990/91. Dagegen hat die Klägerin mit weiterem Schriftsatz vom 2. September 1997 ihren Umatz für 1990 mit 92 Mio. DM, für das erste Halbjahr 1991 mit 43 Mio. DM und für 1991/92 mit 75 Mio. DM angegeben. Zudem leitet die Klägerin ihre Priorität aus der 1992 mit der Unternehmensgruppe verschmolzenen "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" ab. Zu deren Verkehrsbekanntheit für den Kollisionszeitpunkt 1990 sind vom Berufungsgericht jedoch keine Feststellungen getroffen. Gleiches gilt für eine Benutzung der Firmenbezeichnung "CompuNet" durch andere Gesellschaften der Unternehmensgruppe im Jahre 1990. Ist eine Verkehrsbekanntheit des Unternehmenskennzeichens der Klägerin im Jahre 1990 aber nicht rechtsfehlerfrei festgestellt, ist für die Revisionsinstanz von einer nur geringen Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens zum Kollisionszeitpunkt im Jahre 1990 auszugehen. cc) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, daß die Kennzeichnungskraft der von der Klägerin verwandten Bezeichnungen nicht durch Drittkennzeichen geschwächt ist. Eine solche Schwächung, die einen Ausnahmetatbestand darstellt, setzt voraus, daß die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarter Branchen oder Waren und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen im Ä hnlich-
keitsbereich zu bewirken (vgl. BGH, Urt. v. 11.3.1982 - I ZR 58/80, GRUR 1982, 420, 422 - BBC/DDC; Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; Urt. v. 17.1.1991 - I ZR 117/89, GRUR 1991, 472, 474 = WRP 1991, 387 - Germania). Diese Voraussetzungen hat die Beklagte, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, nicht dargelegt. Der Umfang der Tätigkeit der Drittfirmen und die Bekanntheit der Kennzeichnungen am Markt sind nicht im einzelnen dargestellt. Allein die Anzahl der von der Beklagten angeführten Drittzeichen reicht nicht aus zur Darlegung einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der klägerischen Bezeichnung. Ohne konkreten Sachvortrag waren die von der Beklagten angebotenen Beweise, wonach die Drittfirmen einen Geschäftsumfang erreichten, der demjenigen der Klägerin entspricht, vom Berufungsgericht auch nicht zu erheben.
c) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Firmenbestandteile in klanglicher Hinsicht bejaht. Es ist von einer großen Ä hnlichkeit der Kollisionszeichen ausgegangen und hat dies damit begründet, daß das Fehlen der mittleren Silbe des Kennzeichens "CompuNet" bei der Bezeichnung "ComNet" der Beklagten dem Verkehr kaum auffalle, weil es sich um eine sehr kurze, nur aus zwei Buchstaben bestehende, unauffällige Silbe handele. Zudem werde der Verkehr nicht nur bei "CompuNet", sondern auch bei "ComNet" die Herkunft aus den beschreibenden Begriffen "Computer" und "Netzwerk" erkennen und der mittleren Silbe des klägerischen Kennzeichens die weitaus geringste Beachtung schenken. Dem kann nicht beigetreten werden. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist, da die Bestandteile der Firmierung der Beklagten "Computer im Netzwerk Vertriebs GmbH" rein beschreibende Begriffe und die Angabe der Rechtsform sind, allein auf die Firmenbestandteile der Parteien "Com-
puNet" und "ComNet" abzustellen. Maßgeblich ist dabei der klangliche Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Firmenbestandteile (vgl. BGH, Urt. v. 23.1.1976 - I ZR 69/74, GRUR 1976, 356, 357 - Boxin). Denn es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, daß der Verkehr ein Kennzeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen, wie es ihm bei der konkreten Verwendung entgegentritt, aufnimmt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1). Dieser Grundsatz gilt auch für den Schutz von Unternehmenskennzeichen (vgl. BGHZ 130, 276, 283 f. - Torres). Das Berufungsgericht hat - erfahrungswidrig - der mittleren Silbe "pu" des Klagekennzeichens bei der Beurteilung einer Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht nicht die notwendige Bedeutung beigemessen. Der Einfluß von Silben in der Wortmitte auf den klanglichen Gesamteindruck ist eine Frage des Einzelfalls (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 341). Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß die in der Mitte des Wortes "CompuNet" stehende Silbe sich an unauffälliger Stelle befindet. Im Streitfall prägt auch die mittlere Silbe "pu" des Klagekennzeichens dessen klanglichen Gesamteindruck mit. Die Vokalfolge der Kollisionszeichen, der bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. BGH, Urt. v. 15.6.1962 - I ZR 15/61, GRUR 1962, 522, 523 - Ribana), weicht voneinander ab. Ungeachtet der Betonung wird der Vokal der zweiten Silbe des klägerischen Kennzeichens lang gesprochen, weil diese Silbe ebenso wie die mittlere Silbe des Wortes "Computer" ausgesprochen wird. Zudem weist das Klagekennzeichen drei Silben auf, während das Kollisionszeichen nur aus zwei Silben besteht.
Bei dem Kennzeichen der Klägerin kommt daher der zweiten Silbe "pu", die in dem Firmenbestandteil der Beklagten fehlt, bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks ein maßgebliches Gewicht zu. Angesichts einer nur geringeren Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens , von der für die Revisionsinstanz auszugehen ist, ist danach die Annahme einer Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht erfahrungswidrig.
d) Das Berufungsgericht wird danach zu der von der Klägerin geltend gemachten gesteigerten Kennzeichnungskraft ihres Unternehmenskennzeichens weitere Feststellungen zu treffen haben (vgl. oben unter II. 2. b bb). Es wird dabei zu beachten haben, daß im Streitfall trotz bestehender Branchenidentität eine deutliche Steigerung der von Haus aus nur geringen Kennzeichnungskraft der Firmenbezeichnung "CompuNet" der Klägerin erforderlich ist, um eine Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG, § 16 UWG bejahen zu können, da angesichts der vorstehenden Ausführungen jedenfalls nicht von einer großen Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden kann. Der Verkehr ist in der Branche der Parteien an die häufige Verwendung beschreibender Begriffe gewöhnt und achtet deshalb auch auf geringfügige Abweichungen bei den Firmenbezeichnungen. Zudem besteht ein Interesse des Verkehrs, aus den beschreibenden Begriffen "Computer" und "Netzwerk" Firmenkennzeichnungen zu bilden, dem im Streitfall durch strenge Anforderungen an die Verwechslungsgefahr Rechnung zu tragen ist (vgl. auch BGH GRUR 2001, 344, 345 - DB Immobilienfonds). 3. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Klägerin Rechtsnachfolgerin der 1985 in K. ansässig gewesenen "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" geworden ist und ihr deshalb die Priorität des Firmenbe-
standteils "CompuNet" gegenüber dem Unternehmenskennzeichen der Beklagten nach § 6 Abs. 1, Abs. 3 i.V. mit § 5 Abs. 2 MarkenG zukommt. Ohne Erfolg rügt die Revision, aus den vorgelegten Handelsregisterauszügen ergebe sich nicht der Eintragungszeitpunkt der "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" in K. sowie die Rechtsnachfolge der früheren Klägerin, der "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" mit Sitz in H. , sowie die Identität mit der im Handelsregisterauszug des Amtsgerichts E. angeführten H. Gesellschaft. Daß die in K. ansässig gewesene Gesellschaft seit 1985 unter "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" firmierte und die frühere Klägerin deren Rechtsnachfolgerin war, ergibt sich jedoch aus dem mit Schriftsatz vom 7. November 1994 erneut vorgelegten Handelsregisterauszug des Amtsgerichts K. HRB . Die Identität der früheren Klägerin mit der im Handelsregisterauszug des Amtsgerichts E. angeführten H. Gesellschaft folgt aus der Angabe der Handelsregisternummer , die auch in dem Verschmelzungsvertrag vom 8. April 1994 angeführt ist. Mit Recht hat das Berufungsgericht diese Vorgänge als unstreitig angesehen, nachdem die Klägerin in der Berufungsinstanz hierauf hingewiesen hat und die Beklagte dem nicht (mehr) entgegengetreten ist. 4. Erfolglos bleiben die Angriffe der Revision auch, soweit sie sich dagegen richten, daß das Berufungsgericht einen Unterlassungsanspruch nicht als verwirkt angesehen hat. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß für eine Verwirkung gegenüber einem kennzeichenrechtlichen Unterlassungsanspruch nach § 21 Abs. 4 MarkenG i.V. mit § 242 BGB erforderlich ist, daß durch eine
länger andauernde redliche und ungestörte Benutzung einer Kennzeichnung ein Zustand geschaffen ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muß und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat (vgl. BGH, Urt. v. 26.5.1988 - I ZR 227/86, GRUR 1988, 776, 778 = WRP 1988, 665 - PPC; Urt. v. 14.10.1999 - I ZR 90/97, GRUR 2000, 605, 607 = WRP 2000, 525 - comtes/ComTel). Das Berufungsgericht hat nach Vernehmung der Zeugen S. und St. eine Kenntnis der Rechtsvorgängerin der Klägerin oder mit ihr verbundener Unternehmen verneint. Es ist dabei der Aussage des Zeugen S. , wonach die Klägerin im Frühjahr 1990 Kenntnis von der Firmierung der Beklagten gehabt haben soll, aufgrund der Gesamtumstände und der Aussage des Zeugen St. nicht gefolgt. Diese Beweiswürdigung steht mit den allgemein anerkannten Beweisregeln und den Denkgesetzen in Einklang. Revisible Rechtsfehler zeigt die Revision nicht auf. Vielmehr begibt sie sich mit ihren Rügen auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Beweiswürdigung. Soweit die Revision rügt, das Berufungsgericht habe auch darauf abgestellt , daß die Beklagte keine weiteren Zeugen benannt habe, handelte es sich nur um eine zusätzliche, die Beweiswürdigung des Berufungsgerichts nicht tragende Erwägung, auf die es daher nicht entscheidend ankommt. Nicht zu beanstanden ist schließlich auch, daß das Berufungsgericht im Streitfall eine Verwirkung ohne Kenntnis der Rechtsvorgängerin der Klägerin verneint hat. Ohne Kenntnis der Klägerin konnte die Beklagte unter den hier gegebenen Umständen bei dem Zeitraum von vier Jahren zwischen der Benutzungsaufnahme und der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen nicht von einer Verwirkung ausgehen.
III. Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Büscher

Tatbestand:

Die Klägerin zu 1, eine Tochtergesellschaft der D. Bank, hat eine Anzahl von geschlossenen Immobilienfonds in Form von Kommanditgesellschaften aufgelegt, die jeweils unter der Bezeichnung "DB Immobilienfonds" und dem Zusatz einer arabischen Zahl sowie des Eigennamens des persönlich haftenden Gesellschafters sowie der Abkürzung der Gesellschaftsform (KG) firmieren. Die Klägerin zu 2, die einen dieser geschlossenen Fonds bildet, ist seit dem 10. Dezember 1993 unter der Firma "DB Immobilienfonds 2 v. Q. KG" in das Handelsregister eingetragen. Zwei weitere Fondsgesellschaften, die von der Klägerin zu 1 gegründet worden sind, tragen die Firmen "DB Immobilienfonds 1 W. KG" und "DB Immobilienfonds 2 Dr. R. KG". Die Klägerin
zu 1 ist von diesem Unternehmen ermächtigt worden, deren Firmenrechte im eigenen Namen gerichtlich geltend zu machen.
Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführerin die Beklagte zu 2 ist, wurde am 9. November 1995 unter der Firma "db-Immobilienfonds Management GmbH" in das Handelsregister eingetragen. Nach der Verkündung des Berufungsurteils hat sie ihre Bezeichnung in die aus dem Rubrum ersichtliche Firma geändert. Die Registereintragung weist aus, daß sie sich mit der Konzeption, der Organisation und der Einrichtung sowie dem Management von geschlossenen Immobilienfonds befaßt. Im Sommer 1996 warb sie in einem Prospekt für eine Beteiligung an einem Gewerbepark in Berlin.
Die Klägerinnen nehmen die Beklagten wegen der Firmierung der Beklagten zu 1 auf Unterlassung, Schadensersatzfeststellung und Auskunftserteilung in Anspruch. Sie haben geltend gemacht, den im Inland sehr bekannten Bezeichnungen "DB" und "DB Immobilienfonds" komme selbständige Unterscheidungskraft zu, so daß die Firma der Beklagten zu 1 mit ihnen verwechselbar sei.
Die Beklagten sind dem entgegengetreten. Sie haben geltend gemacht, der Abkürzung "DB", die im übrigen von einer Vielzahl anderer Unternehmen verwendet werde, fehle jede Unterscheidungskraft. Die Beklagte zu 2 sei seit 1984 Gesellschafterin verschiedener Unternehmen gewesen, die jeweils die Initialen ihres Namens "db" in der Firma geführt hätten.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Auf die Berufung der Klägerinnen hat das Berufungsgericht
1. die Beklagten unter Androhung von Ordnungsmittel verurteilt, es zu unterlassen, die Firma "db-Immobilienfonds Management GmbH" im geschäftlichen Verkehr und/oder in der Werbung zu benutzen, und zwar die Beklagte zu 1 als ihre Firma, die Beklagte zu 2 als Geschäftsführerin der Beklagten zu 1; 2. festgestellt, daß die Beklagten verpflichtet sind, den Klägerinnen allen Schaden zu erstatten, der diesen durch die Benutzung gemäß Ziffer 1 entstanden ist und noch entstehen wird; 3. die Beklagten weiter verurteilt, darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die in Ziffer 1 genannte Bezeichnung verwendet haben, und zwar besonders unter Angabe der Immobilienfonds , die sie vertrieben oder für die sie Werbung betrieben haben, deren Fondskapital und der Kosten für die Werbung. Hiergegen richtet sich die Revision, mit der die Beklagten ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgen. Die Klägerinnen beantragen die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Die Revision hat keinen Erfolg.
I. Das Berufungsgericht hat den von der Klägerin zu 2 geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG für begründet erachtet. Die gegen diese Beurteilung erhobenen Rügen der Revision greifen nicht durch.
1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß die Firma der Klägerin zu 2 als Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 1 und 2 MarkenG von Hause aus schutzfähig ist und sich die für die Gesamtbezeichnung erforderliche Unterscheidungskraft nicht nur aus dem Namensbestandteil "v. Q. ", sondern auch aus der Buchstabenkombination "DB" ergibt.
Hiergegen macht die Revision ohne Erfolg geltend, daß nach der ständigen Rechtsprechung zu der früheren Vorschrift des § 16 UWG Firmenkennzeichen , die aus einer nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenkombination bestehen, wegen fehlender Unterscheidungskraft und auch im Hinblick auf ein Freihaltungsbedürfnis der Allgemeinheit ohne Verkehrsdurchsetzung regelmäßig nicht schutzfähig seien. Diese Auffassung, die der Bundesgerichtshof zuletzt in der "RBB"-Entscheidung (Urt. v. 26.6.1997 - I ZR 14/95, GRUR 1998, 165 = WRP 1998, 51) für die genannte Gesetzesbestimmung bekräftigt hat, kann nach Inkrafttreten des Markengesetzes für die nunmehr geltende Vorschrift des § 5 Abs. 2 MarkenG nicht vertreten werden.
Die Verneinung der namensmäßigen Unterscheidungskraft von nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenkombinationen nach der Rechtsprechung zu der früheren Bestimmung des § 16 UWG beruhte einerseits auf der tatsächlichen Erwägung, daß derartige Abkürzungen nach der Verkehrsauffassung nicht ohne weiteres als Unternehmensnamen wirkten. Andererseits wurde diese Auffassung aber nicht zuletzt auch aus dem rechtlichen Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der Kennzeichenrechte abgeleitet, der es als nicht angebracht erscheinen ließ, ausschließlich aus Buchstaben bestehenden Bezeichnungen, die nach der zwingenden Bestimmung des § 4 Abs. 2 WZG nicht als Warenzeichen eingetragen werden konnten, eine originäre Unterscheidungskraft als Unternehmenskennzeichen zuzusprechen.

Beide Ausgangspunkte der Rechtsprechung haben sich - wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat - im Laufe der Zeit und durch das Inkrafttreten des Markengesetzes maßgeblich verändert, so daß die bisherige Auffassung von der von vornherein fehlenden Unterscheidungskraft von nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenkombinationen nicht aufrechterhalten bleiben kann.
Die tatsächliche Entwicklung der üblichen Bildung von Unternehmenskennzeichen führt nach der allgemeinen Lebenserfahrung schon derzeit verstärkt zu Abkürzungen (vgl. LG Düsseldorf NJW-RR 1999, 629, 630; Goldmann , Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, 2000, § 3 Rdn. 42 ff.; v. Gierke, WRP 2000, 877, 878). Sie gestattet es deshalb nicht mehr, derartigen Abkürzungen allgemein die Namensfunktion abzusprechen. Das muß bei der Beurteilung ebenso Berücksichtigung finden wie die vom Berufungsgericht zutreffend herangezogenen tatsächlichen Auswirkungen des nachfolgend näher erörterten erweiterten Markenschutzes auf das Verkehrsverständnis auch hinsichtlich Unternehmenskennzeichen. Werden nämlich nach Inkrafttreten des Markengesetzes nicht aussprechbare Buchstabenkombinationen tatsächlich in gesteigertem Umfang als Marke geschützt und demgemäß auch benutzt, wird sich der Verkehr in zunehmendem Maße daran gewöhnen, derartigen Zeichen eine gewisse Unterscheidungsfunktion zu entnehmen.
Weiter spricht der schon bisher von der Rechtsprechung herangezogene Grundsatz der Einheitlichkeit der Kennzeichenrechte, der als maßgebliche Erwägung auch in der Begründung zum Regierungsentwurf des Markengesetzes zum Ausdruck gekommen ist (BT-Drucks. 12/6581 S. 55, 67; vgl. auch Starck, FS DPA 100 Jahre Markenâ-Amt, 1994, 291, 303; Fezer, Markenrecht,
2. Aufl., § 15 Rdn. 3; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 Rdn. 4) dafür, nunmehr auch Unternehmenskennzeichen denselben - gelockerten - materiellen Schutzvoraussetzungen zu unterwerfen, wie sie in § 3 Abs. 1 MarkenG für die Markenfähigkeit von Buchstabenzeichen vorgesehen sind (vgl. hierzu und zur Frage der Unterscheidungskraft eines Einzelbuchstabens auch: BGH, Beschl. v. 15.6.2000 - I ZB 4/98, MarkenR 2000, 426, 427 - Buchstabe "K"). Viele Unternehmen verwenden nämlich nicht selten dieselbe Bezeichnung nicht nur als Unternehmenskennzeichen - insbesondere als Firma oder Firmenbestandteil -, sondern auch als (eingetragene) Marke, wobei, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, die Grenze zwischen firmen- und markenmäßigem Gebrauch nicht immer eindeutig gezogen werden kann.
Diese Neuorientierung der Rechtsprechung zur Unterscheidungskraft von nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenkombinationen steht nicht im Gegensatz zu der vom Bundesgerichtshof verschiedentlich ausgesprochenen Auffassung, die Regelung des früheren § 16 UWG habe ohne sachliche Ä nderung Eingang in die Bestimmungen des Markengesetzes (§§ 5, 15) gefunden (BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 493 = WRP 1999, 523 - Altberliner, m.w.N.). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes gilt dies nur im Grundsatz und nicht ausnahmslos (BGH, Urt. v. 29.4.1999 - I ZR 152/96, GRUR 2000, 70, 71 = WRP 1999, 1279 - SZENE). Eine solche Ausnahme muß - wie im Streitfall - jedenfalls dann angenommen werden, wenn sich die tatsächlichen Gegebenheiten gegenüber den früheren Fallgestaltungen verändert haben und auch die gesetzliche Neuregelung der Markenfähigkeit angesichts der grundsätzlichen Einheitlichkeit der Kennzeichenrechte eine andere Auffassung nahelegt.
Entgegen der Ansicht der Revision liegt in der Neuorientierung der Rechtsprechung auch kein Verstoß gegen Art. 20 Abs. 3 GG. Die Revision verkennt , daß es sich dabei nicht um die Durchsetzung eigener, von der gesetzlichen Regelung abweichender rechtspolitischer Vorstellungen handelt, sondern um die erforderliche Berücksichtigung einer veränderten Verkehrsauffassung.
Die hier zugrunde gelegte Rechtsansicht entspricht im übrigen einer im Schrifttum weit verbreiteten kritischen Auseinandersetzung mit der bisherigen Rechtsprechung zu der früheren Vorschrift des § 16 UWG (vgl. Althammer/ Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 5 Rdn. 29; Fezer aaO § 15 Rdn. 124; Ingerl/ Rohnke aaO § 15 Rdn. 46; Goldmann aaO § 3 Rdn. 37 ff., § 5 Rdn. 112 bis 119; Fritze, GRUR 1993, 538; v. Gierke, WRP 2000, 877; Goldmann/Rau, GRUR 1999, 216; Krings, WRP 1999, 50).
Der Anerkennung der Schutzfähigkeit von Unternehmenskennzeichen, die aus nicht aussprechbaren Buchstabenkombinationen bestehen, steht, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, auch nicht ein zwingendes Freihaltungsbedürfnis entgegen. Dem nicht von der Hand zu weisenden Interesse der Allgemeinheit und der Mitbewerber an der Verwendung von Abkürzungen kann, sofern diese nicht - anders als die im Streitfall in Frage stehende Abkürzung - konkret beschreibende Inhalte haben (vgl. Teplitzky, WRP 1999, 461 mit Beispielen aus dem Bereich der Kraftfahrzeuge) und deshalb als nicht schutzfähig anzusehen sind, dadurch - worauf das Berufungsgericht zu Recht hingewiesen hat - Rechnung getragen werden, daß der Schutzbereich durch strenge Anforderungen an die Verwechslungsgefahr - einschließlich der Branchennähe - auf das erforderliche Maß eingeschränkt wird.
Angesichts dieser rechtlichen Ausgangslage erweisen sich die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Bedeutung des Bestandteils "DB" in der Klagekennzeichnung als rechtsfehlerfrei.
2. Das Berufungsgericht hat - auch bei Zugrundelegung einer nur geringen Kennzeichnungskraft der Buchstabenkombination in der Firma der Klägerin zu 2 - eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zutreffend bejaht.
Es ist zutreffend von einer Wechselwirkung zwischen den maßgeblichen Faktoren ausgegangen und hat angenommen, daß im Hinblick auf die vorhandenen Übereinstimmungen der Kennzeichen und die zumindest sehr große Nähe der Branchen, in denen die Parteien tätig seien, der Eindruck entstehen könne, zwischen den beteiligten Unternehmen bestünden vertragliche, organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Verbindungen. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Rügen der Revision bleiben erfolglos.
Nach den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts befassen sich die Parteien mit einem speziellen Bereich der Kapitalanlage, nämlich geschlossenen Immobilienfonds. Die Klägerin zu 2, die selbst einen solchen Fonds bildet, sucht für ihn Kommanditisten. Demgegenüber beschäftigt sich die Beklagte zu 1 nach ihrem Vortrag in erster Linie mit der Konzeption, Organisation und Einrichtung sowie dem Management von geschlossenen Immobilienfonds. Das ändert, wie das Berufungsgericht in nicht zu beanstandender Weise angenommen hat, nichts an der großen Nähe der beiderseitigen Geschäftstätigkeiten. Soweit die Revision aus den zugrunde liegenden Gegebenheiten andere Schlüsse als das Berufungsgericht zieht, begibt sie sich auf das ihr revisionsrechtlich verschlossene Gebiet der tatrichterlichen Würdigung. Daß das
Berufungsgericht insoweit gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen habe, zeigt die Revision nicht auf.
Gerade im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn hat es das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei als aus der Sicht des Verkehrs außerordentlich naheliegend angesehen, daß sich zwei zur selben Unternehmensgruppe gehörende Unternehmen mit der Erstellung von Immobilienfonds einerseits und mit dem Vertrieb entsprechender Fondsanteile andererseits befaßten. Im übrigen haben die Klägerinnen nach den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts durch Vorlage eines Werbeprospekts der Beklagten zu 1 belegt, daß diese jedenfalls auch Beteiligungsangebote an Anleger versendet und sich damit selbst auch am Vertrieb beteiligt. Danach kann nicht beanstandet werden, daß das Berufungsgericht Branchenidentität bejaht hat.
Die Beklagte zu 1 hat aus der Firma der Klägerin zu 2 sowohl die - deren Unterscheidungskraft mitbestimmende - Abkürzung "DB" als auch den rein beschreibenden Begriff "Immobilienfonds" praktisch identisch übernommen. Die Kleinschreibung der beiden mit dem Firmenbestandteil der Klägerin zu 2 identischen Buchstaben "db" in der Firma der Beklagten zu 1 trägt, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, zur Unterscheidbarkeit der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen nicht in nennenswerter Weise bei, da es sich lediglich um eine bildliche Variante derselben Abkürzung handelt, von der die Klangwirkung unbeeinflußt bleibt. Die weiter enthaltene Abweichung - die Firma der Beklagten zu 1 weist den Namen "v. Q. ", der die Firma der Klägerin zu 2 mitprägt, nicht auf, statt dessen enthält sie den beschreibenden Begriff "Management" - räumt die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nicht aus. Soweit zwischen zwei Unternehmen wirtschaftliche Verbindungen bestehen und diese Verbindung durch übereinstimmende Firmen-
bestandteile zum Ausdruck gebracht wird, entspricht es, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat, verbreiteter Übung, daß der gemeinsame Bestandteil an den Anfang der jeweiligen Firmen gesetzt wird.
Da die Firma der Beklagten zu 1, gegen die der Unterlassungsantrag gerichtet ist, jedenfalls gegenüber derjenigen der Klägerin zu 2 prioritätsjünger ist, hat das Berufungsgericht mit Recht auch dem Umstand, daß die Buchstabenkombination "db" den Initialen des Namens der Beklagten zu 2 entspricht und diese nach dem Vorbringen der Beklagten bereits Gesellschafterin anderer Unternehmen mit diesem Firmenbestandteil gewesen sei, keine maßgebliche Bedeutung beigemessen.
II. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch daneben auch der Klägerin zu 1 zuerkannt, weil sie ihn in gewillkürter Prozeßstandschaft für ihre Tochterunternehmen "DB Immobilienfonds 1 W. KG" und "DB Immobilienfonds 2 Dr. R. KG" geltend machen könne. Diese Beurteilung greift die Revision ohne Erfolg an.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann ein Dritter aufgrund einer - hier unstreitig vorliegenden - Ermächtigung des Rechtsinhabers auf Unterlassung aus dessen Recht klagen, wenn er ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Rechtsverfolgung hat (BGH, Urt. v. 13.10.1994 - I ZR 99/92, GRUR 1995, 54, 55 = WRP 1995, 13 - Nicoline, m.w.N.). Dabei können auch wirtschaftliche Interessen zur Begründung eines schutzwürdigen Interesses an der Verfolgung firmenrechtlicher Ansprüche herangezogen werden.
Die Revision beanstandet, daß das Berufungsgericht nicht festgestellt habe, welches eigene schutzwürdige Interesse die Klägerin zu 1 an der Rechtsverfolgung habe. Das greift nicht durch. Das Berufungsgericht hat festgestellt , daß die Klägerin zu 1 Vertreiberin der Fondsanteile ist und sich ihr schutzwürdiges Interesse daraus ergebe. Gegenteilige Feststellungen sind nicht getroffen, so daß die Revision mit ihrem neuen Sachvortrag, das Marketing sei beendet, nicht gehört werden kann.
III. Den Klägerinnen stehen auch die mit den Anträgen zu 2 und 3 geltend gemachten Ansprüche zu. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, daß die Beklagten gemäß § 15 Abs. 2 und 5 MarkenG dem Grunde nach zur Schadensersatzleistung verpflichtet seien. Sie treffe der Vorwurf der Fahrlässigkeit, da sie hätten erkennen können, daß die Firma der Beklagten zu 1 jedenfalls im Hinblick auf das Inkrafttreten des Markengesetzes in die Rechte der Klägerinnen eingreife. Das beanstandet die Revision nur insoweit, als das Berufungsgericht die Schadensersatzverpflichtung auch bezüglich der Klägerin zu 1 im Sinne eines eigenen Schadens festgestellt hat, obwohl diese in Prozeßstandschaft klage. Auch diese Rüge greift nicht durch.
Zwar mag der Urteilsausspruch des Berufungsgerichts zu Ziffer 2 insoweit die Ansicht der Revision stützen. Die Entscheidungsgründe (BU 15 Abs. 4), die zur Auslegung des Ausspruchs ergänzend heranzuziehen sind, ergeben jedoch, daß das Berufungsgericht auch ausdrücklich den Schaden der von der Klägerin zu 1 vertretenen Fondsunternehmen angesprochen hat.
Den Auskunftsanspruch hat das Berufungsgericht zutreffend aus den Grundsätzen von Treu und Glauben hergeleitet. Die Klägerinnen benötigen die Auskünfte zur Schadensberechnung.

IV. Danach war die Revision auf Kosten der Beklagten (§ 97 Abs. 1 ZPO) zurückzuweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Bornkamm Pokrant

Tatbestand:

Die Klägerin firmiert seit 1965 unter "Mustang Bekleidungswerke GmbH & Co.". Sie gehört zu den größten Jeansherstellern in Deutschland. Spätestens seit 1996 vertreibt sie auch Schuhe.
Die Klägerin ist Inhaberin der am 2. März 1959 für "Bekleidungsstücke, ausgenommen gewirkte und gestrickte" eingetragenen Wortmarke Nr. 722 702 "MUSTANG", der mit Priorität vom 25. April 1981 für "Schuhe" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 058 413 "MUSTANG" und der u.a. für "Bekleidungsstücke, Sportbekleidung, Bekleidungsstücke aus Leder, Gürtel für Bekleidung, Schuhwaren , Sportschuhe" am 4. September 1995 angemeldeten und am 9. Januar 1996 eingetragenen nachfolgenden Wort-/Bildmarke Nr. 395 36 135

Die am 18. September 1995 gegründete, in Spanien ansässige Beklagte stellt Schuhwaren her und firmiert unter "Mustang Inter S.L.". Sie ist Inhaberin der für "Schuhe und Schuhwaren" am 7. April 1998 angemeldeten und am 13. Mai 1998 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751, wie sie im Klageantrag zu I 1 c) wiedergegeben ist.
Während der vom 6. bis 8. Februar 1998 dauernden Fachmesse "Interjeans" in Köln stellte die Beklagte mit dem Zeichen "MUSTANG" versehene Schuhe aus. Auf der Fachmesse "G.D.S.", die in der Zeit vom 17. bis 20. September 1998 in Düsseldorf stattfand, verwandte sie auf ihrem Messestand einen ihrer Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 entsprechenden Aufsteller.
Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Firmen- und Markenrechte durch die Beklagte. Sie hat behauptet, ihre Firma und ihre Marken verfügten über eine außerordentlich hohe Bekanntheit.
Mit einem nicht in die Revisionsinstanz gelangten Teil der Klage hat die Klägerin von der Beklagten verlangt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung ihres auf den Vertrieb von Schuhen und Stiefeln gerichteten Geschäftsbetriebs die Bezeichnung "MUSTANG BOOTS & SHOES" und/oder "MUSTANG INTER S.L." zu benutzen sowie Schuhe und Stiefel unter dem Zeichen "MUSTANG" anzubieten (Klageanträge zu I 1 a und b).
Darüber hinaus hat die Klägerin beantragt,
I. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen , 1. c) es zu unterlassen, die Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" entsprechend der nachstehend wiedergegebenen Abbildung

zu gebrauchen;
I. 2. in die Löschung der vorstehend wiedergegebenen Wort-/ Bildmarke Nr. 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" einzuwilligen ; I. 3. der Klägerin über den Umfang der vorstehend zu I 1 c) bezeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen und zwar unter Angabe
a) der Mengen der ausgelieferten Schuhe und Stiefel,
b) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gesamtumsatzes,
c) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer vorstehend bezeichneter Schuhe und Stiefel,
d) des Umfangs der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gewinns unter Angabe sämtlicher Kostenfaktoren, soweit hierbei die Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 ge braucht wurde. II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den vorstehend unter Ziffer I 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird. Die Beklagte ist dem entgegengetreten.
Das Landgericht hat den Klageanträgen zu I 1 a) und b) und den darauf gerichteten Anträgen auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung stattgegeben und die Klageanträge zu I 1 c) und I 2 und die darauf bezogenen Anträge zu I 3 (Auskunftsantrag) und II (Schadensersatzfeststellungsantrag) abgewiesen (LG Düsseldorf Mitt. 2001, 456). Die dagegen gerichteten Berufungen der Parteien hat das Berufungsgericht zurückgewiesen.
Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie weiterhin eine Verurteilung der Beklagten nach den Klageanträgen zu I 1 c) und I 2 sowie nach dem darauf bezogenen Auskunfts- und dem Feststellungsantrag erstrebt.

Entscheidungsgründe:

I. Über den Revisionsantrag ist, da die Revisionsbeklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung im Revisionsverhandlungstermin nicht vertreten war, auf Antrag der Revisionsklägerin durch Versäumnisurteil zu entscheiden.
II. Das Berufungsgericht hat die gegen den Gebrauch und auf die Löschung der Marke der Beklagten gerichteten Ansprüche der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 5 und Abs. 6, § 15 Abs. 2 und Abs. 3 i.V. mit Abs. 4 MarkenG und den darauf bezogenen Auskunfts- und den Schadensersatzanspruch verneint. Dazu hat es ausgeführt:
Die Wort-/Bildmarke der Beklagten sei mit den Zeichen der Klägerin nicht verwechselbar. Es fehle an der erforderlichen Zeichenähnlichkeit. Die Marke der Beklagten werde in ihrem Gesamteindruck nicht durch den Bestandteil "MUSTANG" in einer Weise geprägt, daß ihre weiteren Bestandteile für den Verkehr zurückträten und vernachlässigt werden könnten. Dies gelte selbst dann, wenn zugunsten der Klägerin von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der angeblich bekannten "MUSTANG"-Zeichen auszugehen sei. Die Schrift "by Mustang Inter Sl Spain" sei das unauffälligste und kleinste Element der Marke der Beklagten, die nach ihrer grafischen Gestaltung durch das fünffach wiederholte Element "Sixtyseven" und die Zahl "67" beherrscht werde. Selbst eine Gleichgewichtigkeit des Bestandteils "by Mustang Inter Sl
Spain" mit dem Element "Sixtyseven" sei nicht ausreichend, um von der Prägung des Gesamteindrucks des Kollisionszeichens durch den Wortbestandteil "Mustang" auszugehen. Endgültig entfalle die Eignung des Bestandteils "by Mustang Inter Sl Spain", weil es sich eindeutig um eine Herstellerangabe handele. Für den Produktbereich "Schuhe" habe die Klägerin aber nicht vorgetragen , daß der Verkehr die Ware nach dem Namen des Herstellers unterscheide, wie dies bei Bekleidung der Fall sei. Dagegen spreche auch die fehlende Warenähnlichkeit zwischen Schuhen und Bekleidungsstücken.
III. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Verurteilung nach den von der Klägerin in der Revisionsinstanz weiterverfolgten Klageanträgen.
1. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 der Beklagten aufgrund ihrer prioritätsälteren Marken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen , wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der W aren oder Dienstlei-
stungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Z eichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, WRP 2004, 763, 764 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, WRP 2004, 909, 912 - FerrariPferd

).

b) Zwischen den Waren, für die die Klagemarken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 eingetragen sind (Schuhe und Schuhwaren), und den Waren, für die die Kollisionsmarke Schutz beansprucht, besteht Warenidentität.

c) Das Berufungsgericht hat zugunsten der Klägerin eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft ihrer Marken unterstellt. Die Beklagte ist dem Vortrag der Klägerin zur Bekanntheit ihrer Kennzeichenrechte entgegengetreten. Im Revisionsverfahren ist daher der Entscheidung nur eine normale Kennzeichnungskraft der Klagemarken von Hause aus zugrunde zu legen.

d) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts , zwischen den Marken der Klägerin und der Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 der Beklagten bestehe keine Zeichenähnlichkeit.
aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist, wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat, von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240 = WRP 2004, 355 - MIDAS/ medAS). Das schließt es aber nicht aus, daß einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kenn-
zeichnungskraft beizumessen und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen ist. Dies setzt voraus, daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es danach, daß der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder das angegriffene Zeichen die zusätzlichen Bestandteile aufweist (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus, m.w.N.). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.
bb) Bei einer angegriffenen Gestaltung kann der Verkehr unter Umständen aufgrund der Aufmachung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten allgemein oder auf dem betreffenden Warengebiet einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach). In entsprechender Weise kann der Verkehr in besonders gelagerten Fällen bei einem zusammengesetzten Zeichen einen Zeichenbestandteil auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten Zweitkennzeichens auffassen. Wäre davon im Streitfall für den Wortbestandteil "by Mustang Inter Sl Spain" auszugehen, könnte eine Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und dem angegriffenen Zeichen auch durch eine Äh nlichkeit mit diesem Zeichenbestandteil begründet sein.
Ob dem Bestandteil "by Mustang Inter Sl Spain" in der Kollisionsmarke der Beklagten eine solche selbständige kennzeichnende Funktion zukommt, ist eine Tatfrage. Entsprechende Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht
getroffen, obwohl ein entsprechendes Verständnis des Verkehrs gerade wegen des auf einen Hersteller hinweisenden Zusatzes "by" in der Kollisionsmarke naheliegend ist. Dies nötigt jedoch nicht zu einer Zurückverweisung der Sache in die Berufungsinstanz zur Nachholung der entsprechenden Feststellungen.
cc) Im Streitfall ist, auch wenn auf den Eindruck der Kollisionsmarke der Beklagten in ihrer Gesamtheit abgestellt wird, nicht von (vollständiger) Zeichenunähnlichkeit auszugehen.
Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts kann der Wortbestandteil "by Mustang Inter Sl Spain" bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Marke der Beklagten nicht deshalb vernachlässigt werden, weil es sich erkennbar um den Herstellerhinweis handelt. Allerdings kommt dem Bestandteil eines Zeichens , der für den Verkehr erkennbar nicht das Produkt, sondern das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet, regelmäßig keine prägende Bedeutung zu. Denn der Verkehr wird bei zusammengesetzten Zeichen, insbesondere bei der Kombination mehrerer Wortbestandteile, zu denen eine dem Verkehr bekannte oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichnung gehört, die eigentliche Produktkennzeichnung nicht in der Unternehmenskennzeichnung, sondern in den anderen Bestandteilen erblicken (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten ). In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist jedoch anerkannt, daß einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil nicht stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck der Marke abzusprechen ist. Vielmehr kommt es letztlich auf die Beurteilung des Einzelfalls an, ob die Herstellerangabe aus Sicht des Verkehrs in den Hintergrund tritt oder nicht (vgl. BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 = WRP 1997,
567 - JUWEL; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Insoweit sind die besonderen Gegebenheiten der Zeichengestaltung und der üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Warensektor von Bedeutung.
Für den Modebereich hat der Senat aufgrund der dort üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten wiederholt angenommen, daß der Verkehr daran gewöhnt ist, den Herkunftshinweis in der Herstellerangabe zu sehen (BGH GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; BGH, Beschl. v. 18.4.1996 - I ZB 3/94, GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, 1014, 1015 = WRP 1998, 988 - ECCO II). Anders als das Berufungsgericht meint, sind die für den Modesektor maßgeblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auch bei Schuhen und Schuhwaren üblich, die ebenfalls zum Modesektor zählen (vgl. auch den der Entscheidung BGH GRUR 1998, 1014 f. - ECCO II - zugrundeliegenden Sachverhalt, in dem die Zeichen Schutz ebenfalls für Schuhwaren beanspruchten). Es entspricht der Lebenserfahrung, daß eine Vielzahl von Unternehmen ihre Schuhe mit der Herstellerangabe kennzeichnet.
Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Kollisionsmarke der Beklagten kann danach die Herstellerangabe nicht außer Betracht bleiben.
dd) Zu Recht macht die Revision geltend, daß die Herstellerbezeichnung "Mustang" in der Marke der Beklagten deren Gesamteindruck mitprägt.
Das Landgericht, auf dessen Entscheidung das Berufungsgericht Bezug genommen hat, hat angenommen, bei der von der Beklagten benutzten Bezeichnung "MUSTANG INTER S.L." sei allein die Bezeichnung "MUSTANG"
prägend, während die Bestandteile "INTER" als Abkürzung für "International" und "S.L." als Angabe der Rechtsform (Sociedad Limitada) nur beschreibend seien. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Auch die weitere Angabe "Spain" hat als geographische Angabe beschreibenden Charakter und wird vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Teil der Herstellerangabe verstanden (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 170 - Bit/Bud, m.w.N.). Von den Wortbestandteilen "Mustang Inter Sl Spain" der Kollisionsmarke hat danach allein "Mustang" eine herkunftshinweisende Funktion.
Der Gesamteindruck der Marke der Beklagten wird auch durch diese in ihr enthaltene Herstellerangabe mitbestimmt. Der Verkehr wird in ihr entsprechend der Funktion der Marke den Hinweis auf die Ursprungsidentität der Ware sehen, die ihm die Gewähr bietet, daß alle Waren, die derart gekennzeichnet sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für die Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. hierzu EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 48 = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal). An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, daß die Marke der Beklagten neben den Wortbestandteilen weitere Bildbestandteile enthält. Zu Recht macht die Revision in diesem Zusammenhang geltend, daß diese Bildbestandteile eine Mitprägung des Gesamteindrucks der Marke der Beklagten durch die Herstellerangabe nicht ausschließen.
Wird die Marke der Beklagten durch die Herstellerangabe aber mitgeprägt , kann von einer vollständigen Zeichenunähnlichkeit zwischen den Klagemarken und der Kollisionsmarke der Beklagten nicht ausgegangen werden.

e) Die Zeichenähnlichkeit zwischen den "Mustang"-Marken der Klägerin und der Wort-/Bildmarke der Beklagten in ihrer Gesamtheit ist trotz Warenidentität bei normaler Kennzeichnungskraft allerdings zu gering, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen.

f) Im Streitfall ist jedoch von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne auszugehen.
Ist eine Marke zugleich Unternehmenskennzeichen, so kann eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen sein, wenn der Verkehr die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgeht (vgl. EuGH, Urt. v. 30.11.1993 - Rs. C-317/91, Slg. 1993, I-6260 Tz. 36 und 37 = GRUR 1994, 286 = WRP 1994, 294 - quattro/Quadra; BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, WRP 2004, 907, 909 - Kleiner Feigling, m.w.N.). So liegen die Dinge im vorliegenden Fall. Die Klägerin benutzt "Mustang" auch als Unternehmenskennzeichen. Die angesprochenen Verkehrskreise erkennen in der Kollisionsmarke den mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin identischen Wortbestandteil infolge der Herausstellung durch das vorangestellte "by" ohne weiteres als Herstellerangabe. Unter Berücksichtigung der Identität der Waren, für die die Klagemarken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 und die Marke der Beklagten Schutz beanspruchen , wird der Verkehr bei der mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin identischen Herstellerangabe in der Kollisionsmarke von wirtschaftlichen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgehen.
2. Der auf Einwilligung in die Löschung der Wort-/Bildmarke der Beklagten gerichtete Klageantrag zu I 2 ist nach § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, § 51, § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG begründet. Die Klagemarken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 sind ältere Rechte, bei denen die Gefahr von Verwechslungen mit der Marke der Beklagten i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht (vgl. vorstehend Abschn. II 1).
3. Der Schadensersatzanspruch (Klageantrag zu II) folgt aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Die Beklagte hat die Markenrechte der Klägerin schuldhaft verletzt. Ein etwaiger Rechtsirrtum vermag die Beklagte nicht zu entlasten. Denn sie mußte eine von ihrer eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit des fraglichen Verhaltens in Betracht ziehen (vgl. BGH, Urt. v. 11.4.2002 - I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 708 = WRP 2002, 691 - vossius.de). Die Verurteilung zur Auskunftserteilung (Klageantrag zu I 3) beruht auf § 19 MarkenG, § 242 BGB.
4. Die in der Revisionsinstanz weiterverfolgten Klageanträge zu I 1 c), 2 und 3 sowie II sind weiterhin wegen Verletzung der Firma der Klägerin nach § 15 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 5, § 19 MarkenG, § 242 BGB begründet.

a) Der Firmenbestandteil "Mustang" ist originär schutzfähig. Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil in Alleinstellung verwendet worden ist, und ob sie sich im Verkehr
durchgesetzt hat (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.).

b) Zu Recht macht die Revision geltend, daß zwischen dem Unternehmenskennzeichen "Mustang" der Klägerin und der Kollisionsmarke der Beklagten Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG besteht. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichn ungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und der Nähe der Unternehmensbereiche (BGH GRUR 2002, 898 - defacto; BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, WRP 2004, 758, 759 = MarkenR 2004, 189 - Telekom).
Zwischen den Tätigkeitsbereichen der Parteien, die beide Schuhe vertreiben , besteht Branchenidentität. Der Firmenbestandteil "Mustang" verfügt von Hause aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese ist im Revisionsverfahren der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen, weil das Berufungsgericht eine gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht festgestellt hat. Zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin und der Marke der Beklagten besteht Zeichenähnlichkeit (vgl. Abschn. II 1 d). Diese begründet im Streitfall zwar keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, sondern aus den unter II 1 f angegebenen Gründen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (zur Anwendung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bei § 15 Abs. 2 MarkenG : BGHZ 130, 134, 138 - Altenburger Spielkartenfabrik; BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner; GRUR 2002, 898, 900 - defacto).

c) Der Klageantrag auf Einwilligung in die Markenlöschung ist nach § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, § 51 i.V. mit § 12 MarkenG begründet. Der Schadensersatz - und der Auskunftsanspruch folgen aus § 15 Abs. 5, § 19 MarkenG und § 242 BGB.
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 708 Nr. 2 ZPO.
v. Ungern-Sternberg Bornkamm Büscher
Schaffert Bergmann

Tatbestand:

1

Die Klägerin, die Deutsche Telekom AG, bietet in Deutschland Telekommunikationsdienstleistungen an. Sie benutzt seit ihrer Gründung im Jahr 1989 bei ihrer gesamten Außendarstellung die Bezeichnung "Telekom" in Alleinstellung , wobei diese Bezeichnung Verkehrsgeltung genießt. Die Klägerin ist auch Inhaberin einer entsprechenden Benutzungsmarke.

2

Die Beklagte ist seit dem 14. Juni 1998 mit der Firma "Euro Telekom Deutschland GmbH" in das Handelsregister des Amtsgerichts H. eingetragen und bietet ebenfalls Telekommunikationsdienstleistungen auf dem deutschen Markt an. Sie ist Inhaberin der Domain-Namen "euro-telekom.de", "eurotelekom.net" , "euro-telekom.info", "euro-telekom.org" und "eurotelekom.info" und verwendet diese sowie die Bezeichnungen "Euro Telekom Conference" und "Euro Telekom Website" zu Werbezwecken.

3

Die Klägerin macht geltend, die Bezeichnungen der Beklagten verletzten ihr Unternehmenskennzeichen und ihre Benutzungsmarke. Sie hat nach teilweiser Rücknahme ihrer Klage zuletzt beantragt, I. die Beklagte zu verurteilen, 1. es bei Meidung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu unterlassen , im geschäftlichen Verkehr
a) die Bezeichnung "Euro Telekom Deutschland GmbH" zur Kennzeichnung eines Unternehmens zu benutzen, das Telekommunikations - und/oder Internetdienstleistungen anbietet, insbesondere wenn dies geschieht, wie es auf Seiten 3 bis 6 der landgerichtlichen Entscheidung wiedergegeben ist; und/oder
b) die Bezeichnung "Euro-Telekom" und/oder "EURO-Telekom" zur Kennzeichnung eines Unternehmens zu benutzen, insbesondere wenn dies in Form der Domain-Namen "eurotelekom.de" , "euro-telekom.net", "euro-telekom.info", "eurotelekom.org" und/oder "eurotelekom.info" und/oder in Form der Bezeichnungen "Euro Telekom Conference" und/oder "Euro Telekom Website" geschieht, soweit sich dieses Unternehmen mit Telekommunikations- und/oder Internetdienstleistungen beschäftigt;
c) die Bezeichnungen "Euro Telekom Conference" und/oder "Euro Telekom Website" zur Kennzeichnung von Telekommunikations - und/oder Internetdienstleistungen zu benutzen; 2. der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen begangen hat, wobei die Umsätze sowie der Umfang und die Art der getätigten Werbung mitzuteilen sind; 3. in die Löschung der Firma "Euro Telekom Deutschland GmbH" aus dem Handelsregister des Amtsgerichts H. (HRB ) einzuwilligen; 4. in die Löschung der Domain-Namen "euro-telekom.de", "eurotelekom.net" , "euro-telekom.info“, "euro-telekom.org" und "eurotelekom.info" einzuwilligen; II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 30. Dezember 2002 entstanden ist und/oder noch entstehen wird.

4

Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, der geringe Schutzumfang der Klagezeichen führe zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr schon bei geringen Abweichungen. Dies sei hier der Fall, da die Beklagte die Bezeichnung "Telekom" nur beschreibend und auch nur im Zusammenhang mit weiteren Bestandteilen benutze. Außerdem hat sie geltend gemacht, dass die Klageansprüche verwirkt seien.

5

Das Landgericht hat die Klage mit dem Löschungsantrag hinsichtlich der Domain-Namen abgewiesen und ihr im Übrigen stattgegeben.

6

Das Berufungsgericht hat die gegen die teilweise Klageabweisung gerichtete Berufung der Klägerin zurückgewiesen und auf die Berufung der Beklagten die Klage insgesamt abgewiesen (OLG Köln MarkenR 2005, 153).

7

Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt die Klägerin ihr im zweiten Rechtszug erfolgloses Klagebegehren weiter. Die Beklagte beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

8

I. Das Berufungsgericht hat die Klage für unbegründet erachtet und hierzu ausgeführt:

9

Die geltend gemachten Ansprüche ergäben sich nicht aus § 15 MarkenG. Das Unternehmenskennzeichen der Klägerin genieße allerdings Kennzeichenschutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG. Die Bezeichnung "Telekom" sei als Abkürzung des Begriffs "Telekommunikation" für den Bereich der Telekommunikation zwar rein beschreibend und ohne originäre Kennzeichnungskraft. Sie habe aber aufgrund von Verkehrsgeltung kennzeichenrechtlichen Schutz erlangt und verfüge danach über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die von den Parteien angebotenen Dienstleistungen seien in Teilbereichen identisch und im Übrigen sehr ähnlich. Das Klagekennzeichen "Telekom" sei den angegriffenen Bezeichnungen der Beklagten aber zu unähnlich, um die erforderliche Verwechslungsgefahr zu begründen.

10

Das Wort "Telekom" verfüge nur zugunsten der Klägerin über Verkehrsgeltung. In den angegriffenen Bezeichnungen sei es für Telekommunikationsdienstleistungen rein beschreibend verwendet worden. Einem rein beschreibenden Zeichenelement komme keine Hinweisfunktion zu. Es könne die anderen (gleichfalls beschreibenden) Bestandteile in der Wahrnehmung durch den Verkehr nicht so weit zurückdrängen, dass nur der Bestandteil "Telekom" die angegriffenen Zeichen präge. Die isolierte Verwendung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr könne allerdings grundsätzlich nicht nur zu einer Steigerung seiner Kennzeichnungskraft, sondern auch zu einer herkunftshinweisenden Funktion des Zeichens führen, wenn dieses dem Verkehr als Bestandteil eines anderen Zeichens begegne. Dieser Grundsatz gelte aber nur für Zeichen, die über eine zumindest geringe originäre Kennzeichnungskraft verfügten, nicht dagegen für rein beschreibende Angaben. Danach stehe dem Klagekennzeichen "Telekom" die Bezeichnung "Euro Telekom Deutschland GmbH" gegenüber und liege wegen der zusätzlichen Bestandteile des angegriffenen Zeichens keine für eine Verwechslungsgefahr ausreichende Zeichenähnlichkeit vor. Entsprechendes gelte auch für die des Weiteren angegriffenen Zeichen der Beklagten.

11

Aus den genannten Gründen sei die Klage auch nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet.

12

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe sind unbegründet, soweit sich die Revision dagegen wendet, dass das Berufungsgericht - wie auch schon das Landgericht - dem Antrag auf Verurteilung der Beklagten zur Einwilligung in die Löschung der von dieser verwendeten Domain-Namen (Klageantrag I. 4.) nicht stattgegeben hat. Im Übrigen führen sie zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Nach den bislang getroffenen Feststellungen können die auf Verwechs- lungsgefahr gestützten Klageansprüche nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2, 4 und 5, § 4 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 MarkenG nicht verneint werden.

13

1. Die angefochtene Entscheidung stellt sich insoweit als im Ergebnis zutreffend dar, als das Berufungsgericht die Abweisung der Klage durch das Landgericht hinsichtlich der von der Klägerin begehrten Einwilligung in die Löschung der von der Beklagten verwendeten Domain-Namen bestätigt hat. Der von der Klägerin insoweit geltend gemachte Anspruch ist - worauf das Landgericht mit Recht hingewiesen hat - nur dann begründet, wenn schon das Halten der Domain-Namen durch die Beklagte für sich gesehen eine Rechtsverletzung darstellt. Diese Voraussetzung ist nicht schon deshalb erfüllt, weil die Beklagte als juristische Person (des Handelsrechts) stets im geschäftlichen Verkehr handelt (so aber Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 15 Rdn. 106). Der zuletzt genannte Umstand ändert nichts daran, dass eine Verwendung der Domain-Namen nur dann unzulässig ist, wenn die Beklagte dabei notwendig auch die weiteren Voraussetzungen des § 15 MarkenG erfüllt (vgl. BGH, Urt. v. 11.4.2002 - I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 708 = WRP 2002, 691 - vossius.de). Davon kann nur ausgegangen werden, wenn jede Verwendung auch dann, wenn sie im Bereich anderer Branchen als der der Telekommunikation und des Internets erfolgt, zumindest eine nach § 15 Abs. 3 MarkenG unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung des Kennzeichens "Telekom" der Klägerin darstellt. Dies aber kann nach der Lebenserfahrung nicht angenommen werden.

14

2. Die für die Unterlassungsansprüche gemäß den Klageanträgen I. 1. a) und b) erforderliche Verwechslungsgefahr zwischen dem als Firmenschlagwort selbständig geschützten Bestandteil "Telekom" des Unternehmenskennzeichens der Klägerin einerseits und den Bezeichnungen "Euro Telekom Deutschland GmbH", "Euro-Telekom" und "EURO-Telekom" für das Unternehmen der Beklagten andererseits kann nicht mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung verneint werden.

15

a) Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des älteren Kennzeichens und dem wirtschaftlichen Abstand der beiderseitigen Tätigkeitsgebiete (st. Rspr.; vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 13.10.2004 - I ZR 66/02, GRUR 2005, 61 = WRP 2005, 97 - CompuNet/ComNet II).

16

b) Das Berufungsgericht ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des nach § 5 Abs. 2 MarkenG geschützten Firmenbestandteils "Telekom" der Klägerin ausgegangen. Hiergegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

17

aa) Für den Bestandteil "Telekom" ihrer Firmenbezeichnung kann die Klägerin den vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleiteten kennzeichenrechtlichen Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG als Firmenschlagwort in Anspruch nehmen (BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 515 = WRP 2004, 758 - Telekom).

18

bb) Die Bezeichnung "Telekom" stellt eine Abkürzung der Bezeichnung "Telekommunikation" dar und verfügt daher, wie das Berufungsgericht unter Hinweis auf die Senatsentscheidung "Telekom" zutreffend angenommen hat, im Bereich der Telekommunikation über keine originäre Kennzeichnungskraft. Die Revision legt nicht dar, dass das Berufungsgericht Veranlassung zu einer erneuten Überprüfung des Bedeutungsgehalts der Bezeichnung "Telekom" gehabt hätte. Den von ihr angeführten Abfragen über Internet-Suchmaschinen kommt kein Erkenntniswert für die Bestimmung des Verkehrsverständnisses zu. Ein Eintrag im Duden, der für die Bezeichnung "Telekom" auf das Unternehmen der Klägerin verweist, mag ein Ausdruck der Verkehrsgeltung der Klägerin sein. Er besagt aber nichts über die ursprüngliche Unterscheidungskraft dieser Bezeichnung.

19

cc) Die Bezeichnung "Telekom" hat aufgrund von Verkehrsgeltung durchschnittliche Kennzeichnungskraft erlangt. Das Berufungsgericht hat sich insoweit auf ein von der Klägerin vorgelegtes demoskopisches Gutachten von Infratest B. aus dem Jahr 1997 gestützt, wonach seinerzeit jedenfalls 60 % der Befragten die Bezeichnung "Telekom" zutreffend der Klägerin zugeordnet und als Hinweis auf diese angesehen haben.

20

c) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die von den Parteien angebotenen Telekommunikationsdienstleistungen in Teilbereichen identisch und im Übrigen sehr ähnlich sind. Diese Beurteilung lässt ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen und wird auch von der Revision hingenommen.

21

d) Die Annahme des Berufungsgerichts, zwischen dem Firmenschlagwort "Telekom" der Klägerin und den angegriffenen Bezeichnungen "Euro Telekom Deutschland GmbH", "Euro-Telekom" und "EURO-Telekom" bestehe nur eine geringe Zeichenähnlichkeit, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

22

aa) Bei der Beurteilung der Frage der Zeichenähnlichkeit ist, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, von dem das gesamte Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH, Urt. v. 26.10.2006 - I ZR 37/04, GRUR 2007, 235 Tz 21 = WRP 2007, 186 - Goldhase, m.w.N. - zur Veröffentlichung in BGHZ 169, 295 bestimmt). Das schließt es allerdings nicht aus, einem einzelnen Zeichenbestandteil unter bestimmten Voraussetzungen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen und die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen daher im Falle der Übereinstimmung der Zeichen in ihren sie jeweils prägenden Bestandteilen zu bejahen. Ausnahmsweise kann ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder in eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten, ohne das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder der komplexen Kennzeichnung zu dominieren oder zu prägen (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 Tz 30 = GRUR 2005, 1042 = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz 18 - Malteserkreuz).

23

bb) Das Berufungsgericht hat, wie die Revision mit Recht rügt, die Zeichenähnlichkeit rechtsfehlerhaft als gering beurteilt, weil es "Telekom" zu Unrecht keine herkunftshinweisende, sondern nur eine beschreibende Funktion beigemessen hat.

24

(1) Bei der Beurteilung der Frage, ob der mit dem Klagekennzeichen übereinstimmende Bestandteil des angegriffenen Zeichens dieses prägt, ist eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft des Klagezeichens auch dann zu berücksichtigen, wenn dieses Zeichen allein aus dem übereinstimmenden Bestandteil besteht (BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus). Der Umstand, dass ein Zeichen durch seine (isolierte) Verwendung im Geschäftsverkehr zunehmend eine herkunftshinweisende Funktion erhalten hat, wirkt sich nicht nur auf seine Kennzeichnungskraft aus, sondern hat zugleich zur Folge, dass der Verkehr dem Zeichen auch dann einen stärkeren Herkunftshinweis entnimmt, wenn er diesem nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet (BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; vgl. auch BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH, Urt. v. 4.9.2003 - I ZR 44/01, GRUR 2004, 154, 156 = WRP 2004, 232 - Farbmarkenverletzung II; Beschl. v. 24.2.2005 - I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May).

25

Die Anwendung dieses Erfahrungssatzes kommt grundsätzlich auch in solchen Fällen in Betracht, in denen der mit dem Klagekennzeichen übereinstimmende Bestandteil von Haus aus ein beschreibender Begriff ist, der seine Kennzeichnungskraft erst aufgrund der Verkehrsgeltung dieses Zeichens erlangt hat. Es spricht nichts dafür, in einem solchen Fall den Wandel in der herkunftshinweisenden Funktion auf das Klagekennzeichen zu beschränken. Wenn der Verkehr bei einer von Haus aus beschreibenden Bezeichnung aufgrund der durch Benutzung erworbenen Verkehrsgeltung daran gewöhnt ist, dass diese als Unternehmenskennzeichen oder als Marke benutzt wird, wird er auch dann von einer gewissen Herkunftsfunktion ausgehen, wenn er dem Zeichen in Kombination mit anderen Bestandteilen begegnet. Die herkunftshinweisende Funktion als Bestandteil eines anderen Zeichens hängt allerdings von der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens ab: Je geringer die Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens und damit sein Schutzumfang ist, desto geringer ist auch der Herkunftshinweis, den der Verkehr dem Zeichen als Bestandteil eines anderen Zeichens entnimmt.

26

(2) Die Revision macht mit Recht geltend, dass die angegriffenen Zeichen der Beklagten durch ihren Bestandteil "Telekom" aufgrund der diesem innewohnenden herkunftshinweisenden Funktion derart geprägt werden, dass ihre weiteren Bestandteile in der Wahrnehmung des Verkehrs zurücktreten.

27

Verfügt das Klagezeichen jedenfalls über durchschnittliche Kennzeichnungskraft , führt die dadurch vermittelte Herkunftshinweisfunktion des mit ihm übereinstimmenden Bestandteils im angegriffenen Zeichen dazu, dass dieser Bestandteil den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens prägt, wenn die weiteren Bestandteile rein beschreibend sind und deshalb in der Wahrnehmung durch den Verkehr in den Hintergrund treten. Denn der Verkehr versteht solche rein beschreibenden Angaben lediglich als Sachhinweise, wobei diese in der Wahrnehmung regelmäßig gegenüber kennzeichnenden weiteren Bestandteilen zurücktreten (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 867 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Außerdem neigt der Verkehr erfahrungsgemäß dazu, mehrteilige Bezeichnungen in einer ihre Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS, m.w.N.). Entsprechend verhält es sich im Streitfall:

28

Das Berufungsgericht hat für das angegriffene Zeichen "Euro Telekom Deutschland GmbH" zutreffend festgestellt, dass dessen Bestandteile "Euro", "Deutschland" und "GmbH" rein beschreibender Natur sind. Die Abkürzung "GmbH" weist lediglich auf die Rechtsform des Unternehmens, die ihr vorangestellte Angabe "Deutschland" darauf hin, dass es sich bei der Beklagten um ein in Deutschland ansässiges Unternehmen handelt. Die Angabe "Euro" lässt erkennen , dass das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe, der es angehört , auch in anderen Ländern Europas tätig ist. Ebenso weist der in den ferner angegriffenen geschäftlichen Bezeichnungen der Beklagten "Euro-Telekom" und "EURO-Telekom" enthaltene Bestandteil "Euro" einen rein beschreibenden Begriffsinhalt auf. Wie die Vorinstanzen mit Recht angenommen haben, haben in gleicher Weise auch die weiteren Bestandteile in den angegriffenen Bezeichnungen "Euro Telekom Conference" und "Euro Telekom Website" zur Kennzeichnung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation und im Bereich des Internets beschreibenden Charakter.

29

cc) Danach stimmt der einzige herkunftshinweisende Bestandteil der angegriffenen Zeichen mit dem Klagekennzeichen überein. Es ist daher von einer nicht nur geringen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen.

30

e) Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens und gegebener Branchenidentität kann angesichts einer solchen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Firmenschlagwort "Telekom" der Klägerin und den Zeichen der Beklagten "Euro Telekom Deutschland GmbH", "Euro-Telekom" und "EURO-Telekom" nicht verneint werden.

31

3. Das zu vorstehend 2. Ausgeführte gilt entsprechend, soweit die Klägerin ihre Unterlassungsansprüche hinsichtlich der von der Beklagten verwendeten Unternehmenskennzeichen "Euro Telekom Deutschland GmbH", "EuroTelekom" und "EURO-Telekom" auch auf § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG gestützt und die Beklagte gemäß den Klageanträgen zu I. 2. und 3. sowie II. des Weiteren auf Auskunftserteilung, Einwilligung in die Löschung ihrer Firma und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen hat. Auch die Verneinung markenrechtlicher Ansprüche stellt sich im Hinblick auf die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Zeichenähnlichkeit als rechtsfehlerhaft dar.

32

4. Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung der Sache verwehrt, weil das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - bislang noch keine Feststellungen zu der Frage getroffen hat, ob die Klageansprüche - wie die Beklagte geltend gemacht hat - verwirkt sind. Die insoweit gebotenen Feststellungen werden in der wiedereröffneten Berufungsinstanz nachzuholen sein.

33

5. Das Berufungsgericht wird des Weiteren auch noch zu prüfen haben, ob zwischen dem Klagezeichen und den unter I. 1. b) des Klageantrags aufgeführten Domain-Namen, deren Inhaberin die Beklagte ist, sowie den unter I. 1. c) des Klageantrags aufgeführten Bezeichnungen, die die Beklagte zur Kennzeichnung der von ihr angebotenen Dienstleistungen benutzt, ebenfalls Verwechslungsgefahr besteht. Soweit die Vorinstanzen angenommen haben, dass auch die in diesen Bezeichnungen enthaltenen weiteren Bestandteile zur Kennzeichnung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation und im Bereich des Internets beschreibenden Charakter haben, lässt dies keinen Rechtsfehler erkennen.

Bornkamm Richter am BGH Dr. v. Ungern-Sternberg Büscher istwegenUrlaubsabwesenheitgehindert zuunterschreiben. Bornkamm Schaffert Bergmann
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 11.09.2003 - 31 O 297/03 -
OLG Köln, Entscheidung vom 06.08.2004 - 6 U 131/03 -

Tatbestand:

Die Klägerin ist aufgrund einer während des Revisionsverfahrens vorgenommenen Verschmelzung Rechtsnachfolgerin der 1959 gegründeten "IMS Institut für medizinische Statistik GmbH". Diese befaßte sich mit der Marktforschung , der Sammlung und dem Vertrieb marktstatistischen Materials sowie der Entwicklung und Bereitstellung von Systemen zur Steuerung und Erfolgskontrolle des Außendienstes für die pharmazeutische Industrie.
Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer Marken mit dem Wortbestandteil "IMS", unter anderem der Wortmarke Nr. 396 07 658 "IMS GMBH", die am 12. August 1996 eingetragen worden ist, u.a. für "Sammeln und Liefern von Daten und Nachrichten; alle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens; Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten, Dienstleistungen einer Datenbank; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermieten, Verpachten und Lizensieren von Datenverarbeitungsanlagen, von Programmen für die Datenverarbeitung und von Programmträgern für diese; technische Beratung bei der Anschaffung und dem Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen; alle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens; mit Programmen versehene Datenträger; alle Waren auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens".
Die Beklagte, eine am 18. April 1997 gegründete und am 12. Juni 1997 in das Handelsregister eingetragene GmbH firmierte mit "IMS Image Management Solutions GmbH". Ihr Unternehmensgegenstand umfaût unter anderem die elektronische Dokumentenverwaltung im Kundenauftrag, Entwicklung von Software und Programmen sowie alle weiteren Geschäfte, die in unmittelbarem und mittelbarem Zusammenhang mit der Datendokumentation auf elektronischen Datenträgern stehen.
Die Klägerin sieht in der früheren Firmenbezeichnung der Beklagten eine Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens "IMS" und ihres Markenrechts. Sie hat geltend gemacht, zwischen ihren Kennzeichenrechten und der Bezeichnung der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr. Beide Parteien befaûten sich überwiegend mit der Erstellung von Software für Datenverarbeitungsanlagen und der Datendokumentation auf elektronischen Datenträgern.

Die Klägerin hat beantragt,
I. die Beklagte zu verurteilen, es unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs das Kennzeichen
IMS
mit oder ohne Zusätze als geschäftliche Bezeichnung und/oder zur Bezeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen beim Vertrieb und Angebot von Software für elektronische Datenund Dokumentenverwaltung in Geschäftsdrucksachen und/oder in der Werbung schriftlich und/oder in elektronischen Medien und/oder mündlich zu benutzen,
II. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Amtsgericht F. , HRB , in die Löschung des Firmenbestandteils IMS einzuwilligen,
III. festzustellen, daû die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den ihr aus Handlungen gemäû Ziffer I seit dem 16. Mai 1997 entstandenen und noch entstehenden Schaden zu ersetzen,
IV. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über den Umfang von Handlungen gemäû Ziffer I seit dem 16. Mai 1997 zu erteilen durch Vorlage eines chronologischen geordneten Verzeichnisses, aus dem sich ergeben müssen:


a) Angebote nach Angebotsumfang und Angebotsempfänger,
b) Lieferungen nach Lieferumfang, Lieferempfänger, Lieferzeit und Lieferpreis,
c) Werbemaûnahmen, aufgegliedert nach einzelnen Werbemitteln , gegebenenfalls deren Auflagenhöhe und die dafür aufgewandten Kosten.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der Parteien in Abrede gestellt und vorgetragen, ihr Geschäftsgegenstand und ihr Unternehmenskennzeichen unterschieden sich ausreichend von denjenigen der Klägerin.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäû verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten unter Neufassung des Unterlassungsgebots zurückgewiesen.
Nachdem die Beklagte während des Revisionsverfahrens ihre Firmenbezeichnung in "IMASOL GmbH" geändert hat, haben die Parteien den Löschungsantrag zu II übereinstimmend für erledigt erklärt.
Mit der Revision erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Anträge zu I, III und IV. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, Abs. 6 MarkenG, § 242 BGB und § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG bejaht. Hierzu hat es ausgeführt:
Zwischen der prioritätsälteren Marke "IMS GMBH" der Klägerin und dem Kennzeichen der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke, von Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und Zeichenidentität auszugehen. In der Marke der Klägerin und der Firmenbezeichnung der Beklagten seien allein die Bestandteile "IMS" kennzeichnend.
Die Beklagte habe schuldhaft gehandelt und sei deshalb zum Schadensersatz verpflichtet.
Die Klageansprüche folgten zudem aus § 15 MarkenG, weil zwischen den Bestandteilen "IMS" in den Firmenbezeichnungen der Parteien ebenfalls Verwechslungsgefahr bestehe.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet erachtet. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-
men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daû ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN). Davon ist im rechtlichen Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen.

b) Die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit erweisen sich aber insofern als unvollständig, als nicht erkennbar wird, welchen Ähnlichkeitsgrad das Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat.
aa) Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings von einer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke der Klägerin Schutz genieût, und dem Geschäftsgegenstand des Unternehmens der Beklagten ausgegangen.
Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen, wozu insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen gehören (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 23 - Canon; BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97,
GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.
Es hat berücksichtigt, daû die Marke der Klägerin unter anderem für das Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten sowie das Vermieten und Verpachten von Datenverarbeitungsanlagen auf pharmazeutischem und medizinischem Gebiet und im Bereich des Gesundheitswesens eingetragen ist. Die Revision macht insoweit ohne Erfolg geltend, die Tätigkeit der Klägerin sei dadurch gekennzeichnet, daû sie ihren Kunden medizinische Statistiken für deren Marktanalysen liefere. Denn für die Marke "IMS GMBH" ist auf die im Verzeichnis angeführten Waren und Dienstleistungen und nicht (nur) auf diejenigen abzustellen, für die die Klägerin die Benutzung bereits aufgenommen hat, weil sich die Marke zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz am 11. Februar 1999 noch innerhalb der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren befand (vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 333; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 243).
Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, daû die Beklagte über Scannvorgänge Daten ihrer Kunden auf elektronische Medien transportiert, zu diesem Zweck Hard- und Software einsetzt und diese auch an ihre Kunden veräuûert.
Für die der Prüfung danach zugrundezulegenden Waren und Dienstleistungen hat das Berufungsgericht angenommen, sie befänden sich im Ähnlichkeitsbereich. Diese Annahme ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die
Beurteilung, ob Waren und Dienstleistungen i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einander ähnlich sind, liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfaût und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.
Das Berufungsgericht hat angenommen, daû sich das Angebot der Beklagten , die kundeneigene Daten erfaût, und das Angebot der Klägerin, deren Marke für das Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten im pharmazeutischen und medizinischen Bereich und auf dem Gebiet des Gesundheitswesens Schutz genieût und die ihren Kunden von ihr erarbeitete Daten zur Verfügung stellt, bei den sich überschneidenden Kundenkreisen zu einem Gesamtangebot ergänzen können. Das läût einen Rechtsfehler nicht erkennen.
bb) Zum Ähnlichkeitsgrad der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen der Parteien hat das Berufungsgericht jedoch - rechtsfehlerhaft - keine Feststellungen getroffen. Seinen Ausführungen ist nicht mit ausreichender Sicherheit zu entnehmen, von welchem Ähnlichkeitsgrad es ausgegangen ist. Es hat einerseits angenommen, eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen könne nicht verneint werden, weil die Waren und Dienstleistungen, für die die Kollisionszeichen Schutz beanspruchen , sich ergänzen. Dies deutet darauf hin, daû das Berufungsgericht von einer eher geringen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ausgegangen ist. Dagegen hat es an anderer Stelle angenommen, die Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen wiesen eine so hohe Ähnlichkeit auf, daû die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Diese Ausführungen, die das Berufungsgericht
bei der Gesamtabwägung im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr getroffen hat, könnten eher dafür sprechen, daû das Berufungsgericht eine nicht unerhebliche Ähnlichkeit zugrunde legen wollte.

c) Mit Recht hat das Berufungsgericht ausschlieûlich auf den Bestandteil "IMS" in den Kollisionszeichen abgestellt und eine Zeichenidentität bejaht.
Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Buchstabenfolge "IMS" sei schutzunfähig, weil ihr die konkrete Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle und sie freihaltebedürftig gemäû § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei.
Im Markenverletzungsverfahren ist, was auch die Revision im Ansatz nicht verkennt, von der Schutzfähigkeit der Marke auszugehen, wenn sie in Kraft steht (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE; Fezer aaO § 8 Rdn. 21; Althammer / Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 41 Rdn. 4; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 197; a.A. Rohnke, Festschrift für Hertin, S. 643, 657 ff. = GRUR 2001, 696, 701 ff.). Angesichts der Aufgabenteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten ist nur den ersteren die Zuständigkeit zur Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen (vgl. hierzu auch Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 57 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 51). Dieser Grundsatz gilt auch, wenn - wie im Streitfall (vgl. nachstehend) - ein Bestandteil das Wesen der Klagemarke in ihrer Gesamtheit derart ausmacht, daû über die Eintragungsfähigkeit des Zeichens als Ganzes nur entschieden werden kann, wenn die Schutzfähigkeit des Bestandteils ge-
prüft ist (vgl. BGH, Urt. v. 15.4.1966 - Ib ZR 85/64, GRUR 1966, 495, 497 = WRP 1966, 369 - UNIPLAST).
Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts , daû in der Klagemarke "IMS GMBH" allein der Bestandteil "IMS" kennzeichnend ist, weil der Zusatz "GMBH" nur beschreibend wirkt. Denn der das Kennzeichenrecht beherrschende Grundsatz, daû bei der Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233 f. = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH), schlieût nicht aus, daû einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen ist und deshalb die Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen begründet (vgl. BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture; BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH).
Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht der Kollisionsprüfung auch nicht die vollständige Firmenbezeichnung der Beklagten, sondern nur den Bestandteil "IMS" zugrunde gelegt. Ob davon, wie das Berufungsgericht angenommen hat, auszugehen ist, weil "Image Management Solutions" nur beschreibend wirkte, kann offenbleiben. Feststellungen, daû der inländische Verkehr den beschreibenden Charakter des Firmenbestandteils "Image Management Solutions" erkennt, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Es hat jedoch aufgrund des Vortrags der Beklagten angenommen, daû "IMS" die aus-
sprechbare Abkürzung des Firmenbestandteils "Image Management Solutions" darstellt, weil der Verkehr Schwierigkeiten hat, sich diesen Firmenbestandteil einzuprägen. Damit ist das Berufungsgericht von dem im Streitfall maûgeblichen Erfahrungssatz ausgegangen, wonach der Verkehr dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH, Urt. v. 28.2.1991 - I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 477 = WRP 1991, 477 - Caren Pfleger; BGHZ 139, 340, 351 - Lions).

d) Das Berufungsgericht hat der Klagemarke weiter durchschnittliche Kennzeichnungskraft beigemessen. Die bisherigen Feststellungen vermögen dies jedoch nicht zu rechtfertigen.
aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, daû der Marke der Klägerin als aussprechbare Buchstabenkombination jedenfalls von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt.
Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Ohne Erfolg beruft sich die Revision zur Begründung einer fehlenden oder zumindest reduzierten Kennzeichnungskraft auf die Entscheidungen des Senats vom 9. November 1995 - I ZB 29/93 (GRUR 1996, 202, 203 = WRP 1997, 450 - UHQ) und vom 26. Juni 1997 - I ZR 14/95 (GRUR 1998, 165, 166 = WRP 1998, 51 - RBB). Die erste der angeführten Entscheidungen ist zum Warenzeichengesetz ergangen. Unter dessen Geltung wurden Buchstaben nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 2. Altern. WZG als grundsätzlich schutzunfähig angesehen. Die zweite von der Revision in Bezug genommene Entscheidung betrifft die Schutzfähigkeit nicht aussprechbarer Buchstabenfolgen als Firmennamen nach § 16 UWG und ist bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der (aussprechbaren) Klagemarke nach dem Markengesetz daher ebenfalls nicht einschlägig (vgl. zur Schutzfä-
higkeit nicht aussprechbarer Buchstabenkombinationen als Unternehmenskennzeichen nunmehr auch: BGHZ 145, 279, 281 - DB Immobilienfonds).
bb) Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist weiterhin nicht durch eine von der Beklagten behauptete vielfache Verwendung der Bezeichnung "IMS" als Drittkennzeichen reduziert. Eine solche Schwächung stellt einen Ausnahmetatbestand dar. Sie setzt voraus, daû die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarter Branchen, Waren oder Dienstleistungen und in einem Umfang tatsächlich in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1162 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ ComNet). Diese Voraussetzungen hat die Beklagte nicht dargelegt. Die Revision zeigt das Gegenteil auch nicht auf. Das Berufungsgericht ist daher zu Recht auf den entsprechenden pauschalen Vortrag der Beklagten nicht eingegangen.
cc) Mit Erfolg rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht sei dem Vortrag der Beklagten nicht nachgegangen, auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung sei die Buchstabenkombination "IMS" in Groû- und Kleinschreibung seit über 20 Jahren eine weltweit verbreitete Abkürzung für "Image Management Systems" und "Image Management Solutions". Dient "IMS", wie die Beklagte geltend macht, als schlagwortartige Abkürzung für eine bestimmte Technologie der Datenspeicherung und Datenverwaltung und ist dies für die maûgeblichen Verkehrskreise leicht erkennbar, kommt der Buchstabenfolge wegen der Anlehnung an beschreibende Begriffe jedenfalls keine normale, sondern nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom;
BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet). Das Berufungsgericht durfte daher nicht von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgehen , ohne Feststellungen dazu zu treffen, ob der entsprechende Vortrag der Beklagten zutraf.
In diesem Zusammenhang wird das Berufungsgericht gegebenenfalls auch zu prüfen haben, ob die Klagemarke, worauf die Klägerin verwiesen und wozu das Berufungsgericht bislang ebenfalls keine Feststellungen getroffen hat, über eine infolge umfänglicher Benutzung groûe Verkehrsbekanntheit und daraus folgend gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-StreifenKennzeichnung ).
Ist danach für das Revisionsverfahren von nur geringer Kennzeichnungskraft der Klagemarke und unzureichenden Feststellungen zum Grad der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen, kann die Annahme der Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Zeichen gemäû § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen Bestand haben.
2. Der Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stünde auch ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2, Abs. 4, § 5 Abs. 2 MarkenG zu, kann ebenfalls nicht beigetreten werden.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maûgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsbereiche der Parteien, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehen-
den Bezeichnungen (BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner; BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ ComNet). Die zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG erforderlichen Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen.
Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Firmenbestandteils "IMS" der Klägerin gelten die vorstehenden Ausführungen zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke entsprechend (vgl. Abschn. II 1 d cc).
Zudem fehlen Feststellungen des Berufungsgerichts zur Branchennähe der Parteien.
3. Die Verurteilung der Beklagten nach den auf Auskunftserteilung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz gerichteten Anträgen zu III und IV gemäû § 14 Abs. 6, § 15 Abs. 5 MarkenG, § 242 BGB kann ebenfalls keinen Bestand haben, weil kennzeichenrechtliche Verletzungshandlungen der Beklagten nach § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG bisher nicht feststehen.
III. Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision einschlieûlich des wegen der Umfirmierung der Beklagten übereinstimmend für erledigt erklärten Antrags zu II, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Büscher

Tatbestand:

Die Klägerin, die Deutsche Telekom AG, ist das größte deutsche Unternehmen im Telekommunikationsbereich. Sie ist seit Anfang 1995 im Handelsregister eingetragen und bietet seitdem Telekommunikationsdienstleistungen und -waren an.
Die Klägerin ist Inhaberin der am 15. September 1990 angemeldeten unter anderem für "Sprachkommunikation zwischen den im Telefondienst betriebenen Endstellen untereinander und von und zu öffentlichen Telefonstellen (Telefondienst)" eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 11 90 171

der unter anderem für "Telekommunikation" mit Priorität vom 20. Februar 1996 eingetragenen Marke Nr. 396 07 816.8 "Deutsche Telekom" sowie der am 29. März 1996 angemeldeten, eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 396 15 506

Die Beklagte bietet unter ihrer Firma "01051 Telecom GmbH" seit 1998 Telekommunikationsdienstleistungen an. Zur Nutzung des Angebots muß der Kunde die Netzvorwahl "01051" der Beklagten vor jedem Telefongespräch wählen (sogenanntes Call-by-Call-Verfahren).
Die Klägerin hat geltend gemacht, ihr Unternehmenskennzeichen, ihre eingetragenen Marken und eine nach ihrer Behauptung infolge Benutzung für Telekommunikationsdienstleistungen kraft Verkehrsgeltung entstandene Marke "Telekom" würden durch die Firmenbezeichnung der Beklagten verletzt.
Sie hat die Beklagte auf Unterlassung, im geschäftlichen Verkehr beim Angebot von Telekommunikationsdienstleistungen unter der Firma "01051 Telecom" aufzutreten, und auf Löschung des Firmenbestandteils "Telecom" in Anspruch genommen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben.
Gegen diese Entscheidung wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat zeichen- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche verneint und hierzu ausgeführt:
Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den konkurrierenden Unternehmenskennzeichen bestehe nicht. Der Bestandteil "Telekom" in der Firma der Klägerin besitze als Firmenschlagwort Kennzeichnungskraft. Von Haus aus sei "Telekom" als Unternehmensbezeichnung allerdings nicht unterscheidungskräftig, weil es sich um eine verständliche Abkürzung der Gattungsbezeichnung "Telekommunikation" handele. Nach dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten von B. habe das Firmenschlagwort "Telekom" im April 1997 Verkehrsgeltung erlangt. 60 % der be-
fragten Personen hätten "Telekom" als Unternehmensbezeichnung der Klägerin zugeordnet. Dies reiche zur Erlangung normaler Kennzeichnungskraft aus. Dagegen könne dem Firmenschlagwort unter Berücksichtigung des bestehenden Freihaltebedürfnisses keine gesteigerte Kennzeichnungskraft zugebilligt werden.
In der Firmierung "01051 Telecom" der Beklagten seien weder der Wortbestandteil noch die Zahlenfolge allein prägend. Dem Firmenschlagwort "Telekom" der Klägerin sei bei der Verwechslungsprüfung mithin die Gesamtbezeichnung "01051 Telecom" der Beklagten gegenüberzustellen. Danach sei von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen. In der angegriffenen Bezeichnung werde das Firmenschlagwort der Klägerin in nahezu identischer Schreibweise übernommen. Trotz bestehender Branchenidentität sei bei normaler Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr wegen der in der Firmierung der Beklagten enthaltenen, normal kennzeichnungskräftigen Zahlenfolge zu verneinen. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne scheide aus. Eine Reihe von Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche in Deutschland führten den Bestandteil "Telecom". Es sei deshalb nicht ernstlich zu besorgen, daß der Verkehr allein wegen des Wortbestandteils in der Firmierung der Beklagten wirtschaftliche Verbindungen mit der Klägerin vermute.
Aus ihren Marken könne die Klägerin ebenfalls keine Unterlassungsansprüche nach § 4 Nr. 1 und Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegen die Beklagte ableiten. Die Zahlenfolge "01051" führe die Unternehmensbezeichnung der Beklagten aus dem Schutzbereich der Marken heraus. Dies gelte auch für
die nach Behauptung der Klägerin kraft Benutzung bestehende Marke "Telekom".
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.
1. Zu Recht hat das Berufungsgericht einen Unterlassungsanspruch nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG verneint.

a) Das Berufungsgericht hat die Bezeichnung "Telekom" in der Firma der Klägerin nicht als originär schutzfähig angesehen, sondern ist davon ausgegangen , daß dieser Bestandteil der Firma die erforderliche Unterscheidungskraft erst durch Verkehrsgeltung erlangt hat. Die dagegen gerichtete Revision bleibt ohne Erfolg.
aa) Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil in Alleinstellung verwendet worden ist und ob sie Verkehrsgeltung erlangt hat (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.).
bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, bei der Bezeichnung "Tele- kom" handele es sich um eine verständliche Abkürzung der Gattungsbezeichnung "Telekommunikation", die die Fernübermittlung und den Austausch von Informationen mit Hilfe der Nachrichtentechnik und die Kommunikation mit Hilfe elektronischer Medien bezeichne. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Bei der Bezeichnung "Telekom" handelt es sich um eine naheliegende und dem Verkehr geläufige Abkürzung des Begriffs "Telekommunikation". Die Abkürzung ist für den Telekommunikationsbereich, auf dem die Klägerin tätig ist, rein beschreibend und daher von Hause aus ohne jede namensmäßige Unterscheidungskraft (vgl. auch für "Telecom": OLG München K & R 1998, 169, 170; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 5 Rdn. 47; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 5 Rdn. 57). Mit ihrer gegenteiligen Beurteilung begibt sich die Revision auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung.
Das Berufungsgericht hatte auch keine Veranlassung, auf den Vortrag der Klägerin nach Schluß der mündlichen Verhandlung, das Deutsche Patentund Markenamt habe die am 9. Juni 2000 angemeldete Wortmarke Nr. 300 43 798 "Telekom" ohne Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung für die Dienstleistung "Telekommunikation" eingetragen, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen. Die Frage, ob "Telekom" originär kennzeichnungskräftig ist, war zwischen den Parteien in beiden Tatsacheninstanzen umstritten. Schon das Landgericht hatte die Unterscheidungskraft des Firmenbestandteils nur über eine Verkehrsgeltung auf der Grundlage der von der Klägerin im April 1997 durchgeführten Verkehrsbefragung bejaht. Da die Markeneintragung vom 1. September 2000 bereits vor der mündlichen Verhandlung vor dem Beru-
fungsgericht erfolgt war, hätte die Klägerin auch ohne ausdrücklichen Hinweis des Berufungsgerichts zu der Eintragung der Marke vor Schluß der mündlichen Verhandlung am 19. Dezember 2000 in der Berufungsinstanz vortragen müssen.
Zu Gunsten der Klägerin ist im Revisionsverfahren allerdings davon auszugehen , daß "Telekom" aufgrund Verkehrsgeltung den erforderlichen kennzeichenrechtlichen Schutz erlangt hat. Auf die Gegenrüge der Revisionserwiderung , mit der sie sich dagegen wendet, daß das Berufungsgericht seiner Beurteilung zur Verkehrsgeltung von "Telekom" die Ausführungen in dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten von B. zugrunde gelegt hat, kommt es mangels Verwechslungsgefahr nicht an (vgl. nachstehend Abschn. II 1b).

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen verneint, weil trotz Branchenidentität bei normaler Kennzeichnungskraft die nur geringe Zeichenähnlichkeit aus dem Schutzbereich des Klagezeichens "Telekom" herausführt.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und der Nähe der Unternehmensbereiche (vgl. BGH GRUR 2002, 898 - defacto, m.w.N.). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

aa) Das Berufungsgericht hat auch zu Recht angenommen, daß die Tätigkeitsbereiche der Parteien bezogen auf die Vermittlung von Sprachdiensten übereinstimmen und deshalb von Branchenidentität auszugehen ist.
bb) Die Kennzeichnungskraft des Firmenschlagworts "Telekom" hat das Berufungsgericht als durchschnittlich angesehen. Das ist mit Blick auf die von Haus aus fehlende Unterscheidungskraft des Firmenbestandteils "Telekom" der Klägerin, der erst durch intensiven Gebrauch Verkehrsgeltung und damit Unterscheidungskraft erlangt haben kann, frei von Rechtsfehlern.
Zur Begründung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft macht die Revision ohne Erfolg geltend, aus dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten von B. ergebe sich eine Verkehrsbekanntheit der Kennzeichnung "Telekom" von 75 %. Die Zuordnung der Bezeichnung "Telekom" zur Klägerin nehmen nach dem Gutachten allerdings nur 60 % der befragten Verkehrskreise vor (Frage Nr. 5). Entgegen dem von der Revision eingenommenen Standpunkt kommt es nicht auf die 75 % der Bevölkerung an, die "Telekom" einem bestimmten Unternehmen auf dem Gebiet der Telekommunikation zuordnen. Denn damit sind auch die Kreise des Verkehrs erfaßt, die "Telekom" nicht als Hinweis auf die Klägerin, sondern auf andere Unternehmen auffassen.
Das Berufungsgericht war auch nicht gehalten, das von der Klägerin angebotene Sachverständigengutachten zur Verkehrsbekanntheit von "Telekom" einzuholen. Das Berufungsgericht bezog sich auf die Bekanntheit dieser Bezeichnung , wie sich aus dem Privatgutachten des Meinungsforschungsinstituts
B. ergab. Der Bekanntheitsgrad bei den allgemeinen Verkehrskreisen lag danach bei 60 %. Einen höheren Bekanntheitsgrad hat die Klägerin nicht konkret dargelegt.
Verfügt der Bestandteil "Telekom" in der Firma der Klägerin über den vom Berufungsgericht angenommenen Bekanntheitsgrad von 60 %, ist nicht von einer gesteigerten, sondern von einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. zu Marken, die aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind: BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1043 = WRP 2003, 1431 - Kinder, m.w.N.). Die Annahme gesteigerter Kennzeichnungskraft wäre nur bei originärer Unterscheidungskraft des Klagezeichens gerechtfertigt, die das Berufungsgericht zutreffend verneint hat (vgl. Abschnitt II 1a).
cc) Die Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen hat das Berufungsgericht als gering angesehen. Es ist davon ausgegangen, daß der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung durch die Bestandteile "01051" und "Telecom" gleichermaßen geprägt wird.
Die Beurteilung des Gesamteindrucks liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt hat, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend berücksichtigt hat (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud).
Die Tatsache, daß der Firmenbestandteil "01051" der Netzkennzahl der Beklagten entspricht, steht aus Rechtsgründen der Annahme nicht entgegen, die Zahlenfolge sei neben der beschreibenden Angabe "Telecom" gleichgewichtiger Bestandteil des angegriffenen Unternehmenskennzeichens. Soweit die Revision meint, der Verkehr erkenne die Zahlenfolge als Netzkennzahl der Beklagten und sehe darin keinen namensmäßigen Hinweis auf die Beklagte, berücksichtigt sie nicht ausreichend, daß gerade bei Kenntnis der Netzkennzahlen der Verkehr die Beklagte auch über die Zahlenfolge identifiziert.
Bei normaler Kennzeichnungskraft des Firmenschlagworts "Telekom" der Klägerin ist die Annahme einer nur geringen Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen, von der das Berufungsgericht ersichtlich ausgegangen ist, nicht zu beanstanden.
Auf dieser Grundlage erweist es sich als rechtsfehlerfrei, daß das Berufungsgericht trotz bestehender Branchenidentität bei normaler Kennzeichnungskraft des Klagezeichens eine Verwechslungsgefahr verneint hat.
2. Den auf die Marken der Klägerin gestützten Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG hat das Berufungsgericht für unbegründet erachtet. Dies erweist sich ebenfalls als zutreffend.

a) Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, WRP 2004, 355, 356 - MIDAS/medAS; Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 148/01, WRP 2004, 353, 354 - DONLINE).

b) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts , der Bestandteil "01051" im Unternehmenskennzeichen der Beklagten führe aus dem Schutzbereich der Wort-/Bildmarken Nr. 11 90 171 "Telekom Deutsche Bundespost" und Nr. 396 15 506 "Telekom mit digits", der Wortmarke Nr. 396 07 816.8 "Deutsche Telekom" und der von der Klägerin geltend gemachten Benutzungsmarke "Telekom" heraus. Auch bei Dienstleistungsidentität und - unterstellter - überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der eingetragenen Marken ist die Zeichenähnlichkeit zwischen den Wort-/Bildmarken sowie der Wortmarke "Deutsche Telekom", die durch beide Wörter gleichermaßen geprägt wird, und dem Zeichen der Beklagten "01051 Telecom" zu gering, um eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu begründen.
Eine Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen einer Benutzungsmarke "Telekom" der Klägerin nach § 4 Nr. 2 MarkenG (vgl. Abschnitt II 1a bb) und dem Kollisionszeichen der Beklagten hat das Berufungsgericht ebenfalls zu Recht verneint. Der Benutzungsmarke "Telekom" fehlt für "Telekommunikationsdienstleistungen" jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Da die Marke die ihr von Hause aus fehlende
Unterscheidungskraft nur durch Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden haben kann, kommt ihr im Streitfall nach den insoweit entsprechend geltenden Ausführungen zum Firmenbestandteil "Telekom" der Klägerin ebenfalls nur normale Kennzeichnungskraft zu (vgl. Abschnitt II 1b bb). Bei normaler Kennzeichnungskraft scheidet eine Verwechslungsgefahr wegen der nur geringen Zeichenähnlichkeit zwischen "Telekom" einerseits und "01051 Telecom" andererseits aus.
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Herr Prof. Starck befindet sich im Ruhestand. Ullmann Pokrant Büscher

Tatbestand:

Die Klägerin nimmt die Beklagte, die im Laufe des Revisionsverfahrens die ursprüngliche Beklagte "N. GmbH" in S. (im folgenden: die Beklagte) im Wege der Verschmelzung übernommen hat, auf Einwilligung in die Löschung einer Marke in Anspruch.
Die Klägerin, deren Unternehmensgegenstand in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Computern und Kommunikationssystemen be-
steht, ist am 3. Dezember 1993 unter der Firma "Seicom Communication Systems GmbH" in das Handelsregister von M. eingetragen worden. Sie benutzt seither den Firmenbestandteil "Seicom" als Firmenabkürzung.
Die Beklagte, die ebenfalls auf dem Gebiet der Erbringung von Netz- und Kommunikationsdienstleistungen tätig ist, hatte im Frühjahr/Sommer 1993 ihre Geschäftstätigkeit unter der Firma "Seicom Computer Vertriebs- und Service GmbH" aufgenommen. Mit dem Eintritt einer Tochtergesellschaft der norwegischen T. -Gruppe in das Unternehmen wurde die Firmenbezeichnung der Beklagten durch Gesellschaftsvertrag vom 15. Februar 2000 in "N. ge ändert. GmbH" Die Beklagte ist Inhaberin der deutschen Wortmarke 398 30 724 "seicom" mit Zeitrang vom 2. Juni 1998, deren Warenverzeichnis die folgenden Waren- und Dienstleistungen umfaßt:
"Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Netzwerksysteme, im wesentlichen bestehend aus Computer-Hard- und -Software; organisatorische Planung und Durchführung von Werbemaßnahmen, Gestaltung von Werbung, technische Beratung, organisatorische Beratung, EDV-Beratung, Bearbeitung von elektronischen Bilddateien (z.B. Retusche); Bereitstellung des Zugangs zu Datennetzen, insbesondere zum Internet, Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten über das Internet, Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art in elektronischer Form; Schulung in den Bereichen Programmierung, Netzwerkverwaltung, Internet/Intranet, Netzwerk-Sicherheit, Standardsoftware; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, Betrieb einer Datenbank, Gestalten von Web-Seiten, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Computerbanken, Installation von Hardware, Installation von Software, Vermietung von Computern und daraus zusammengestellten Systemen." Die Klägerin begehrt die Löschung der Wortmarke "seicom".

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie ist der Ansicht, die Marke "seicom" habe weiterhin teil am Schutz des prioritätsälteren Firmenbestandteils "Seicom". Sie habe die Benutzung dieses Firmenschlagworts nicht endgültig aufgegeben. Die Bezeichnung "seicom" werde nach wie vor als InternetAdresse zur Weiterleitung von Kundenanfragen und als E-Mail-Adresse von Mitarbeitern benutzt. Ein etwaiger Löschungsanspruch sei zudem verwirkt.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.
Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, erstrebt die Beklagte die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Löschungsanspruch gemäß §§ 12, 51 Abs. 1 MarkenG für begründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt :
Die Klägerin könne der Beklagten aufgrund ihres prioritätsälteren Rechts an der geschäftlichen Bezeichnung "Seicom" die Benutzung der eingetragenen Marke "seicom" untersagen. Mit dem Wegfall des Bestandteils "Seicom" in der Firma der Beklagten habe diese die ihr aufgrund der früheren Benutzung innerhalb ihrer Firmenbezeichnung zustehende Priorität verloren. Dem Löschungs-
anspruch der Klägerin gegenüber der eingetragenen Marke könne daher nicht mehr entgegengehalten werden, der Beklagten stehe ein prioritätsälteres Recht an der Bezeichnung "Seicom" zu.
Dieser Beurteilung stehe nicht entgegen, daß die Internet-Domains "seicom.de" und "seicom.com" weiterhin verwendet würden und die Mitarbeiter der Beklagten diese Adresse als E-Mail-Anschrift beibehalten hätten. Entscheidend sei, daß die Domainnamen gerade nicht als Hinweis auf eine existente Firma oder einen unter dieser Bezeichnung tätigen Geschäftsbetrieb verwendet würden , sondern als Anlaufstelle für die Weiterleitung von ehemaligen Kunden nunmehr an die N. -Gruppe dienten. Durch die Aussage "Seicom ist jetzt N. " werde deutlich gemacht, daß die ursprüngliche Firma nicht mehr existiere und das Unternehmen in der N. -Gruppe aufgegangen sei. Der Eindruck einer nur vorübergehenden Unterbrechung der Benutzung der geschäftlichen Bezeichnung werde dadurch gerade nicht vermittelt.
Mit dem Erlöschen des Rechts aus der geschäftlichen Bezeichnung "Seicom" könne sich die Beklagte nicht mehr auf dessen Priorität berufen. Der maßgebliche Zeitrang der eingetragenen Marke bestimme sich daher gemäß § 6 MarkenG nach dem Zeitpunkt ihrer Anmeldung, so daß der Klägerin gegenüber der eingetragenen Marke ein früheres und damit vorrangiges Recht zustehe. Die Geltendmachung des Löschungsanspruchs durch die Klägerin sei auch nicht rechtsmißbräuchlich.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, daß der Klägerin gegen die Beklagte gemäß §§ 12, 51 Abs. 1 MarkenG ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der eingetragenen Marke "seicom" zusteht, weil die Klägerin aus ihrem prioritätsälteren Unternehmenskennzeichen (§ 5 Abs. 2 MarkenG ) "Seicom" der Beklagten nach § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG die Benutzung der für diese eingetragenen Marke untersagen kann.
1. Die Klagebefugnis der Klägerin ergibt sich aus § 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Sie ist Inhaberin des Firmenschlagworts "Seicom", das als unterscheidungskräftiger Bestandteil der Firma des Unternehmens deren Priorität genießt. Die Klägerin ist seit Ende Dezember 1993 unter der zuvor eingetragenen Firma geschäftlich tätig.
2. Die Beklagte ist als eingetragene Markeninhaberin gemäß § 55 Abs. 1 MarkenG für die Löschungsklage passivlegitimiert, ohne daß es darauf ankommt , ob sie auch materiell Inhaberin der Marke ist (BGH, Urt. v. 22.1.1998 - I ZR 113/95, GRUR 1998, 699, 700 = WRP 1998, 600 - SAM). Es ist daher verfahrensrechtlich ohne Bedeutung, ob - wie die Beklagte behauptet hat - die streitgegenständliche Marke an den ehemaligen Mehrheitsgesellschafter der Beklagten H. veräußert worden ist.
3. Die Klägerin kann von der Beklagten aus ihrer geschäftlichen Bezeichnung "Seicom" gemäß § 51 Abs. 1, § 12 i.V. mit § 5 Abs. 2 MarkenG die Löschung der eingetragenen Marke "seicom" beanspruchen. Die Revision
macht demgegenüber ohne Erfolg geltend, es fehle an der für den Löschungsanspruch erforderlichen Verwechslungsgefahr.

a) Nach den unangegriffen gebliebenen Feststellungen des Berufungsgerichts handelt es sich bei der Klägerin um ein Unternehmen, das sich seit dem Beginn ihrer Geschäftstätigkeit Ende 1993 mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Computern und Kommunikationssystemen befaßt. Die Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, liegen nach den ebenfalls nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts auf dem Gebiet der Erbringung von Netz- und Kommunikationsdienstleistungen. Danach ist zumindest eine Dienstleistungs- und Warenähnlichkeit zwischen dem Angebot der Klägerin und dem Warenverzeichnis der Beklagten gegeben. Aufgrund der Identität zwischen der eingetragenen Marke "seicom" der Beklagten und des allein unterscheidungskräftigen Bestandteils "Seicom" in der Firma der Klägerin besteht mithin die für einen Löschungsanspruch erforderliche Verwechslungsgefahr.
Die Revision meint demgegenüber, die Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen , weil sich im Streitfall eine geschäftliche Bezeichnung und eine Marke gegenüberstünden und im konkreten Fall ausnahmsweise nicht die Gefahr bestehe, daß der unbefangene Durchschnittsbetrachter in der verwendeten Form der Geschäftsbezeichnung der Klägerin (auch) einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren erblicke. Der Verkehr wisse, daß die Klägerin sich lediglich als Händlerin betätige und in ihrem Warenangebot nur anders lautende Markenprodukte vorhanden seien. Es bestehe daher nicht die Gefahr, daß der Verkehr unter der angegriffenen Marke angebotene Waren und Dienstleistungen mit dem Unternehmen der Klägerin in Verbindung bringen könne. Dem kann nicht beigetreten werden.


b) Der Senat ist in seiner Rechtsprechung zum früheren § 16 UWG ebenso wie zu §§ 5, 15 MarkenG stets davon ausgegangen, daß firmen- und markenmäßige Benutzung infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion ineinander übergehen (BGHZ 145, 279, 282 - DB Immobilienfonds; 150, 82, 93 - Hotel Adlon; BGH, Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 514 = WRP 2004, 610 - Leysieffer m.w.N.). Eine Unternehmensbezeichnung kann daher auch dadurch verletzt werden, daß sie von einem Dritten als Bezeichnung für Dienstleistungen oder Waren, also als Marke, verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke dadurch verletzt werden kann, daß ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet. Dem liegt die Erwägung zugrunde, daß eine solche Bezeichnung häufig auch das Unternehmen bezeichnet und umgekehrt die Unternehmensbezeichnung zumindest mittelbar auch die Herkunft der aus dem Betrieb stammenden Waren oder von ihm angebotenen Dienstleistungen kennzeichnet (BGH GRUR 2004, 512, 514 - Leysieffer). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht nur dann, wenn durch besondere Umstände ausgeschlossen ist, daß der unbefangene Durchschnittsbetrachter in der verwendeten Form der Geschäftsbezeichnung (auch) einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung sieht oder umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 24.11.1983 - I ZR 124/81, GRUR 1984, 354, 356 - Tina-Spezialversand II). Solche Umstände sind bei den der Eintragung zugrundeliegenden Waren- oder Dienstleistungen nicht ersichtlich.
4. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß das Recht der Klägerin an ihrer geschäftlichen Bezeichnung "Seicom" über einen älteren Zeitrang verfügt als die angegriffene Marke.

a) Der Zeitrang ist nach § 6 MarkenG für jedes Schutzrecht gesondert zu bestimmen. Für die Bestimmung des Zeitrangs von Rechten i.S. des § 5 MarkenG ist nach § 6 Abs. 3 MarkenG der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem das Recht erworben wurde. Bei dem unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil als Unternehmenskennzeichen der Klägerin gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG kommt es auf den Zeitpunkt der Aufnahme der Geschäftstätigkeit der Klägerin unter ihrer Firma an. Diesen hat das Berufungsgericht für Ende 1993 festgestellt. Auf die weitere Feststellung des Berufungsgerichts, daß die Klägerin "Seicom" bereits zu diesem Zeitpunkt als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet hat, kommt es nicht entscheidend an (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom).

b) Der Zeitrang der für die Beklagte eingetragenen Marke "seicom" bestimmt sich gemäß § 6 Abs. 2 MarkenG nach dem Anmeldetag 2. Juni 1998. Danach verfügt die Klägerin mit der Unternehmensbezeichnung "Seicom" über ein gegenüber der Marke der Beklagten prioritätsälteres Kennzeichenrecht i.S. des § 12 MarkenG.

c) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Auffassung des Berufungsgerichts , daß die Beklagte sich gegenüber dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin nicht auf die ältere Priorität ihrer ursprünglichen Firma "Seicom Computer Vertriebs- und Service GmbH" und des daraus abgeleiteten Firmenschlagworts "Seicom" berufen kann. Die Beklagte hatte zwar bereits im Frühjahr/Sommer 1993 unter dieser Firma ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen und damit ein gegenüber dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin prioritätsälteres Recht erworben. Dieses Unternehmenskennzeichen ist jedoch erloschen. Die hierzu getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts sowie seine rechtliche Beurteilung sind revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

aa) Das Erlöschen des Schutzes an einer geschäftlichen Bezeichnung ist im Markengesetz nicht ausdrücklich geregelt. Ähnlich wie be i der Entstehung des Kennzeichenschutzes ist bei der Beurteilung der Frage, wann der Kennzeichenschutz erlischt, darauf abzustellen, ob die geschäftliche Bezeichnung noch in einer Art und Weise verwendet wird, die der Verkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen ansieht.
Nach § 5 Abs. 2 MarkenG entsteht der Schutz eines Kennzeichenrechts durch die tatsächliche Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs. Daraus folgt, daß grundsätzlich nur die Bezeichnung eines Unternehmens schutzfähig ist, unter der es sich am geschäftlichen Verkehr beteiligt. Denn der Schutz des Unternehmenskennzeichens greift nur dann ein, wenn der Gebrauch einer Bezeichnung durch einen anderen geeignet ist, Verwechslungen mit dem Zeichen des Berechtigten hervorzurufen. Dieser Schutz entfällt mithin regelmäßig, wenn der Berechtigte entweder den Betrieb des von ihm geführten Unternehmens aufgibt (vgl. BGHZ 150, 82, 89 - Hotel Adlon m.w.N.; BGH, Urt. v. 2.5.2002 - I ZR 300/99, GRUR 2002, 972, 974 = WRP 2002, 1156 - FROMMIA) oder das Unternehmenskennzeichen in seiner charakteristischen Eigenart ändert (BGH, Urt. v. 17.11.1994 - I ZR 136/92, GRUR 1995, 505, 507 = WRP 1995, 600 - APISERUM; zu § 16 UWG a.F.: BGH, Urt. v. 18.5.1973 - I ZR 12/72, GRUR 1973, 661 - Metrix). Ausnahmsweise geht der Schutz des Unternehmenskennzeichens nicht verloren , wenn der Geschäftsbetrieb nur zeitweise stillgelegt wird, jedoch in seinem für die Wiedereröffnung wesentlichen Bestand erhalten bleibt und wenn die Absicht und die Möglichkeit gegeben sind, ihn innerhalb eines solchen Zeitraums fortzusetzen, so daß die Stillegung nach der dafür maßgeblichen Verkehrsauffassung noch als vorübergehende Unterbrechung erscheint (vgl. BGHZ 136, 11,
21 f. - L'Orange; 150, 82, 89 - Hotel Adlon; BGH GRUR 2002, 972, 974 - FROMMIA).
bb) Das Berufungsgericht hat diese Grundsätze auf den Streitfall zutreffend angewandt. Das ältere Recht der Beklagten an dem Firmenschlagwort "Seicom" ist mit dem Wegfall der Firma, deren Bestandteil es war, erloschen.
cc) Der Schutz an der aufgegebenen geschäftlichen Bezeichnung besteht nicht dadurch fort, daß die Bezeichnung noch in den Domain-Namen "seicom.de" und "seicom.com" sowie als Bestandteil der E-Mail-Adresse von Mitarbeitern der Beklagten existiert. Eine solche Art der Verwendung rechtfertigt nicht die Annahme, die frühere Bezeichnung "Seicom" im Firmennamen der Beklagten werde als besondere geschäftliche Bezeichnung prioritätswahrend fortgeführt.
Grundsätzlich kann zwar auch durch die Benutzung eines DomainNamens ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen erworben werden. Eine solche Annahme liegt dann nahe, wenn der Verkehr in der als Domain-Namen gewählten Bezeichnung einen Herkunftshinweis erkennt (vgl. OLG München CR 1999, 778 zu "tnet.de"; Revision nicht angenommen: BGH, Beschl. v. 25.5.2000 - I ZR 269/99). Wird der Domain-Name, der an sich geeignet ist, auf die betriebliche Herkunft und die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens hinzuweisen , jedoch ausschließlich als Adreßbezeichnung verwendet, wird der Verkehr annehmen, es handele sich dabei um eine Angabe, die - ähnlich wie eine Telefonnummer - den Zugang zu dem Adressaten eröffnen, ihn aber nicht in seiner geschäftlichen Tätigkeit namentlich bezeichnen soll (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 - soco.de).
Bei den Domain-Namen "seicom.de" und "seicom.com" handelt es sich aufgrund ihrer konkreten Verwendung und des Inhalts der bei ihrem Aufruf im Internet erscheinenden Einstiegsseite um Angaben, die lediglich in Form einer Nachsendeadresse verwendet werden. Denn einziger Inhalt der bei ihrem Aufruf erscheinenden Einstiegsseite ist die Information "Seicom ist jetzt N. " mit einem Verweis zu der Homepage des Unternehmens "N. ". Durch die Angabe "Seicom ist jetzt N. " wird das Erlöschen der Firmenbezeichnung "Seicom" herausgestellt und dem Internet-Nutzer deutlich gemacht, daß der ursprüngliche Name des Unternehmens der Beklagten aufgegeben worden ist. Ein Unternehmen der Beklagten mit dem Firmenbestandteil "Seicom" existiert nicht mehr. Mithin kann auch nicht in der Verwendung der Domain-Namen "seicom.de" und "seicom.com" ein Hinweis auf ein so bezeichnetes Unternehmen gesehen werden.
Gleiches gilt für die Verwendung des Bestandteils "seicom" in der E-MailAdresse von Mitarbeitern der Beklagten. Angesichts des deutlichen Außenauftritts der Beklagten unter dem Firmenschlagwort "N. " kann in der Weiterverwendung der alten E-Mail-Adresse nur eine Anschrift, nicht aber ein Hinweis auf einen fortbestehenden Namen des Unternehmens der Beklagten gesehen werden. Soweit einzelne Kunden der ehemaligen Firma "Seicom Computer Vertriebs - und Service GmbH" auf ihren Internetseiten "seicom.net" erwähnen, handelt es sich bereits nicht um eine der Beklagten zuzurechnende Fortführung der alten Bezeichnung "seicom".
dd) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei keine Anhaltspunkte dafür gesehen, daß die Beklagte ihre ursprüngliche geschäftliche Bezeichnung nur vorübergehend geändert haben könnte. Einer solchen Annahme steht insbesondere entgegen, daß die Firmenänderung im Zeitpunkt der letzten Tatsa-
chenverhandlung bereits zwei Jahre zurücklag, ohne daß die Beklagte nach außen Handlungen vorgenommen hätte, die darauf schließen ließen, daß sie die Bezeichnung "Seicom" als Hinweis auf ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten wollte.

d) Entgegen der Auffassung der Revision steht dem Löschungsbegehren der Klägerin ein Recht der Beklagten auch dann nicht entgegen, wenn diese die Domain-Namen "seicom.de" und "seicom.com" als besondere Geschäftsbezeichnung i.S. von § 5 Abs. 2 Satz 1 Altern. 3 MarkenG für den "Nameserver" und die "Adressenverwaltung" als einen abgrenzbaren Geschäftsbereich der Firma "N. " nutzen sollte. Solcher Kennzeichenschutz genießt Priorität erst ab der Aufnahme eines entsprechenden Geschäftsbereichs unter dem von der Firma des Unternehmens abweichenden Kennzeichen. Frühester Zeitpunkt hierfür ist der Tag der Änderung der ursprünglichen Fi rma der Beklagten im Februar 2000. Denn der Schutz der von der Firma abweichenden Unternehmenskennzeichen des § 5 Abs. 2 MarkenG entsteht erst durch die Vornahme entsprechender tatsächlicher Handlungen im geschäftlichen Verkehr. Eine Tätigkeitsaufnahme für den Bereich "Adreßverwaltung" der Firma "N. " kann erst mit der Umfirmierung der Beklagten im Februar 2000 stattgefunden haben. Anhaltspunkte für einen bereits früher bestehenden, nurmehr fortgeführten selbständigen Geschäftsbereich mit eigener Kennzeichnung "seicom" hat das Berufungsgericht zu Recht nicht für gegeben erachtet.
5. Die Revision rügt auch ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe verkannt , daß die besondere Fallgestaltung sowie die gesamte firmen- und kennzeichenrechtliche Situation zwischen den Parteien eine strikt auf den Prioritätsgrundsatz abstellende Entscheidung verböten. Sie meint, der hier zu beurteilende Sachverhalt lege die entsprechende Anwendung der für das Recht der
Gleichnamigen und das Bestehen einer Gleichgewichtslage entwickelten Grundsätze nahe. Solange die Beklagte in ihrer Firmenbezeichnung den Bestandteil "Seicom" geführt habe, sei die Klägerin gehindert gewesen, gegen die Eintragung der Marke und die Führung der Firmenbezeichnung vorzugehen. Vielmehr hätte die Beklagte ihrerseits aufgrund ihrer älteren Rechte an dem Firmenschlagwort den Gebrauch von "Seicom" als Firmenschlagwort auf Seiten der Klägerin verbieten lassen können. Andererseits habe die Klägerin davon Abstand genommen, den Firmenbestandteil "Seicom" zur Bezeichnung von Waren zu benutzen. Hiermit sei eine für beide Parteien zufriedenstellende und interessengerechte, zur Koexistenz führende Abgrenzung vorgenommen worden , die beiden Seiten einen beachtlichen Besitzstand an dem Zeichen "Seicom" verschafft habe.
Die Revision berücksichtigt dabei nicht hinreichend, daß Marke und Unternehmenskennzeichen eigenen Rechtsregeln, auch zur Priorität, unterliegen und es auf einer selbst bestimmten Entscheidung der Beklagten zur Umfirmierung beruhte, daß ihr Recht am Unternehmenskennzeichen "Seicom" erloschen ist.
III. Danach war die Revision der Beklagten mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Schaffert Bergmann

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist ein Tochterunternehmen der Metro AG und von dieser ermächtigt worden, deren Kennzeichenrechte an der Unternehmensbezeich- nung "METRO" gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen. Sie selbst ist Inhaberin der am 15. April 1995 angemeldeten und am 17. November 1995 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 bis 36 und 38 bis 42 eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 395 16 389 mit den gelben Buchstaben "METRO". Aufgrund eines Widerspruchs wurde das Eintragungsverfahren erst am 27. März 2002 abgeschlossen.

2

Die Beklagte handelt mit Baustoffen und Klempnerbedarf und bietet außerdem EDV- und Internetdienstleistungen an. Ein "Tochterunternehmen" der Beklagten, die T. P. GmbH (im Folgenden: T. P. GmbH), hat über 10.000 Domainnamen für sich registrieren lassen. Die T. P. GmbH befasst sich mit E-Commerce und ist als Verwalter von Domainnamen sowie als Portalanbieter und Internet-Dienstleister tätig. Unter der Domainadresse "www.e. .de" bietet sie pornografisches Material und Sexartikel an. Die Beklagte ließ für sich am 9. Juli 2003 die Domainnamen "metrosex.de", "metrosexuality.de" und "metro-sex.de" registrieren, die sie bislang nicht in Benutzung genommen hat. Ferner meldete die Beklagte am 22. Oktober 2004 die Wortmarke "METROSEX" für folgende Waren der Klassen 3, 14 und 18 an: "Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitinstrumente; Reise- und Handkoffer und Handtaschen, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke". Die Marke wurde am 2. Dezember 2004 eingetragen und aufgrund einer Verzichtserklärung der Beklagten am 13. Mai 2005 wieder gelöscht.

3

Die Klägerin sieht in der Registrierung der Domainnamen der Beklagten eine Verletzung ihrer Kennzeichen- und Namensrechte.

4

Die Klägerin hat - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung - beantragt, 1. der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen "metrosex" und/oder "metrosexuality" und/oder "metro-sex", insbesondere die Domainadressen "www.metrosex.de" und/oder "www.metrosexuality.de" und/oder "www.metro-sex.de" zu verwenden und/oder verwenden zu lassen; 2. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber der DENIC in die Löschung der Domainadressen "www.metrosex.de", "www.metrosexuality.de" und "www.metrosex.de" einzuwilligen.

5

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

6

Das Landgericht hat die Beklagte insoweit antragsgemäß verurteilt.

7

Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg MMR 2006, 476).

8

Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihr auf Abweisung der Klage gerichtetes Begehren weiter. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

9

I. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte auf Unterlassung der Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen und auf Einwilligung in die Löschung der Domainnamen bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:

10

Der Klägerin stehe ein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen aus dem Unternehmensschlagwort "METRO" sowohl nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG als auch nach § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG zu. Bei "METRO" handele es sich um eine besondere Geschäftsbezeichnung i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG. Die Klägerin könne insoweit ein eigenes und aufgrund der Ermächtigung auch das Kennzeichenrecht ihrer Muttergesellschaft geltend machen. Es bestehe die (Erstbegehungs-)Gefahr, dass die Beklagte die Domainnamen im geschäftlichen Verkehr benutzen werde. Die Veranlassung der Registrierung eines Domainnamens sei zwar als solche noch keine Benutzungshandlung im geschäftlichen Verkehr. Im Streitfall ergebe sich jedoch aus den tatsächlichen Umständen, dass die Beklagte die Domainnamen im geschäftlichen Verkehr nutzen wolle. Zwischen den für die Beklagte registrierten Domainnamen und dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin bestehe Verwechslungsgefahr. Das Unternehmensschlagwort "METRO" sei als bekannte geschäftliche Bezeichnung auch nach § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG geschützt. Die Benutzung der Domainnamen der Beklagten beeinträchtige die Unterscheidungskraft der geschäftlichen Bezeichnung der Klägerin in unlauterer Weise, weil die Verwendung des der geschäftlichen Bezeichnung "METRO" ähnlichen Domainbestandteils "metro" jedenfalls bei einem Teil des Verkehrs eine Zuordnungsverwirrung auslöse. Da die Beklagte nicht in substantiierter Weise dargelegt habe, zu welchem Zweck sie die Domainnamen nutzen wolle, sei der Unterlassungsanspruch nicht nach § 23 Nr. 2 oder 3 MarkenG ausgeschlossen.

11

Der Unterlassungsanspruch der Klägerin sei auch aus ihrer Wort-/Bildmarke "METRO" nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG begründet. Zwischen der Marke der Klägerin und den Bezeichnungen der Beklagten bestünden unter Berücksichtigung einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke, der Zeichenähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne des gedanklichen Inverbindungbringens über ein Serienzeichen sowie eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

12

Da die Klägerin im Rahmen der Erstbegehungsgefahr die Beeinträchtigung ihrer durch die §§ 14, 15 MarkenG geschützten Kennzeichenrechte zu befürchten habe, könne sie entsprechend § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB von der Beklagten Einwilligung in die Löschung der Domainnamen verlangen.

13

II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie führen im angefochtenen Umfang zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Klageabweisung.

14

1. Das Berufungsgericht ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass die mit Schriftsatz vom 16. August 2004 von der "T. P. GmbH" eingelegte Berufung zulässig ist, obwohl das erstinstanzliche Urteil gegen die P. GmbH als Beklagte ergangen ist. Handelt es sich bei der "T. P. GmbH" nicht um eine selbständige juristische Person, sondern lediglich um eine unselbständige Einrichtung oder Abteilung der Beklagten, wie die Revision unter Bezugnahme auf das Vorbringen des Prozessbevollmächtigten der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht vom 24. März 2005 geltend macht, ist die Berufung durch die Beklagte eingelegt worden. Es kann dahingestellt bleiben, ob dieses Vorbringen zutrifft oder ob es sich bei der im Tatbestand des landgerichtlichen Urteils als "Tochterfirma" der Beklagten bezeichneten "T. P. GmbH" um eine selbständige juristische Person handelt. In diesem Fall läge eine offensichtliche Falschbezeich- nung der Partei vor, die es gleichfalls nicht rechtfertigte, die Berufung als unzulässig zu behandeln. Denn dem Berufungsschriftsatz vom 16. August 2004 war eine Ausfertigung des erstinstanzlichen Urteils beigefügt. Daraus war für das Berufungsgericht und für die Klägerin ohne weiteres erkennbar, dass durch dieses Urteil nur die "P. GmbH" als Beklagte, nicht jedoch deren "Tochterfirma" beschwert war. Da sich somit jedenfalls im Wege der Auslegung der Berufungsschrift und des beigefügten erstinstanzlichen Urteils hinreichend klar die Beklagte als die Person der Rechtsmittelklägerin ergab, wäre die falsche Bezeichnung der Berufungsklägerin auch bei dieser Sachlage unschädlich (vgl. BGH, Beschl. v. 30.5.2000 - VI ZB 12/00, NJW-RR 2000, 1661, 1662 m.w.N.).

15

2. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts , der Klägerin stehe aus ihrer Marke sowie aus ihrem Recht an der geschäftlichen Bezeichnung "METRO" - zumindest aufgrund einer Erstbegehungsgefahr - ein (vorbeugender) Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 4, § 5 Abs. 2 MarkenG zu, die beanstandeten Bezeichnungen im geschäftlichen Verkehr nicht zu verwenden und/oder verwenden zu lassen.

16

a) Die Registrierung eines Domainnamens stellt, wie auch das Berufungsgericht nicht verkannt hat, noch keine Benutzung dieser Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr und damit auch keine Verletzung eines mit dieser Bezeichnung identischen oder ähnlichen Kennzeichenrechts dar (BGH, Urt. v. 2.12.2004 - I ZR 207/01, GRUR 2005, 687, 689 = WRP 2005, 893 - weltonline.de ). Die Auffassung des Berufungsgerichts, im vorliegenden Fall lägen jedoch hinsichtlich der Domainnamen Umstände vor, die den konkreten Schluss zuließen, die Beklagte wolle diese Domainnamen im geschäftlichen Verkehr benutzen und verletze dadurch die Marke und das Unternehmenskennzeichen der Klägerin, findet, wie die Revision mit Recht rügt, in den Feststellungen des Berufungsgerichts und im unstreitigen Vorbringen der Parteien keine hinreichende Grundlage.

17

aa) Ein auf Erstbegehungsgefahr gestützter vorbeugender Unterlassungsanspruch besteht nur, soweit ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, der Anspruchsgegner werde sich in naher Zukunft rechtswidrig verhalten (vgl. BGH, Urt. v. 16.1.1992 - I ZR 84/90, GRUR 1992, 318, 319 = WRP 1992, 314 - Jubiläumsverkauf; Urt. v. 14.7.1993 - I ZR 189/91, GRUR 1994, 57, 58 = WRP 1993, 749 - Geld-zurück-Garantie; Urt. v. 15.4.1999 - I ZR 83/97, GRUR 1999, 1097, 1099 = WRP 1999, 1133 - Preissturz ohne Ende; Urt. v. 31.5.2001 - I ZR 106/99, GRUR 2001, 1174, 1175 = WRP 2001, 1076 - Berühmungsaufgabe, m.w.N.). Dabei muss sich die Erstbegehungsgefahr auf eine konkrete Verletzungshandlung beziehen. Die die Erstbegehungsgefahr begründenden Umstände müssen die drohende Verletzungshandlung so konkret abzeichnen, dass sich für alle Tatbestandsmerkmale zuverlässig beurteilen lässt, ob sie verwirklicht sind (vgl. BGH, Urt. v. 30.1.1970 - I ZR 48/68, GRUR 1970, 305, 306 - Löscafé; Bornkamm in Hefermehl/Köhler/ Bornkamm, UWG, 26. Aufl., § 8 Rdn. 1.25; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 10 Rdn. 6 m.w.N.).

18

bb) Solche Umstände sind entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts hinsichtlich eines aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 4, § 5 Abs. 2 MarkenG hergeleiteten Unterlassungsanspruchs der Klägerin aus ihrer Marke und ihrer geschäftlichen Bezeichnung "METRO" nicht gegeben.

19

(1) Aus der Tatsache, dass die Domainnamen von der Beklagten als einem kaufmännischen Unternehmen angemeldet worden sind, kann nicht herge- leitet werden, dass bei einer Verwendung der Domainnamen neben dem Handeln im geschäftlichen Verkehr notwendig auch die weiteren Voraussetzungen der § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG erfüllt sind (vgl. BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 13 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom). Der Schutz dieser Kennzeichen setzt voraus, dass der als Verletzer in Anspruch genommene Dritte die verwechslungsfähige Bezeichnung kennzeichenmäßig verwendet (BGH, Urt. v. 16.12.2004 - I ZR 177/02, GRUR 2005, 419, 422 = WRP 2005, 605 - Räucherkate, m.w.N.). An einer kennzeichenmäßigen Verwendung der angegriffenen Bezeichnung kann es fehlen, wenn sie vom Verkehr als beschreibende Angabe und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen oder auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der im Zusammenhang mit der Bezeichnung angebotenen Produkte verstanden wird (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus ; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002, 985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II).

20

(2) Eine solche nur beschreibende Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen kommt in Betracht, weil der Begriff "metrosexuell" oder "Metrosexualität" , wie die Beklagte dargelegt hat und wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, mit der Bedeutung benutzt werden kann, dass damit ein neuer Männertyp - heterosexuell veranlagt, modisch gekleidet, in Düfte gehüllt und vornehmlich in Metropolen lebend - beschrieben wird. Das Berufungsgericht ist dabei zwar dem Vorbringen der Beklagten nicht gefolgt, die Wortschöpfung "metrosex" sei zu einem Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs geworden. Es hat vielmehr festgestellt, dass sich diese neue Wortschöpfung in Deutschland sprachlich noch nicht allgemein durchgesetzt hat, sondern einem Teil des angesprochenen Verkehrs diese Bedeutung des Begriffs "metrosexuell" nicht bekannt ist. Darin ist jedoch die Feststellung enthalten, dass zumindest ein Teil des Verkehrs bereits jetzt den Begriff "metrosex" in dem von der Beklagten dargelegten Sinne versteht. Auch die Klägerin ist dem Vorbringen der Beklagten lediglich insoweit entgegengetreten, als diese behauptet hat, "metrosex" werde durchweg als Sachhinweis für einen bestimmten Männertyp verstanden. Es handele sich, so die Klägerin, vielmehr um ein Modewort, das letztlich nur einem ganz kleinen trendbewussten Verkehrskreis zugänglich und bekannt sein dürfte.

21

(3) Der Umstand, dass nur ein (bislang noch geringer) Teil des Verkehrs den Begriff "metrosex" in dem von der Beklagten dargelegten Sinne mit einem bestimmten Männertyp verbindet, schließt jedoch nicht aus, dass der Begriff bereits jetzt in einer Art und Weise verwendet werden kann, bei der diese Bedeutung auch von den Teilen des angesprochenen Verkehrs verstanden wird, denen sie bislang noch unbekannt ist. Das reicht für die Verneinung der Erstbegehungsgefahr aus. Es kommt insoweit nicht darauf an, dass schon jetzt ein erheblicher Teil des Verkehrs den von der Beklagten dargelegten beschreibenden Gehalt des Begriffes "metrosex" kennt.

22

Aus denselben Gründen, aus denen das Berufungsgericht eine beschreibende Bedeutung der Zeichenbestandteile "sex" und "sexuality" für die der Markeneintragung der Beklagten zugrunde liegenden Waren sowie für pornografisches Material und Sexartikel angenommen hat, ist ein Verständnis der Gesamtbezeichnungen "metrosex", "metro-sex" und "metrosexuality" als beschreibende Angaben insbesondere im Zusammenhang mit diesen Waren naheliegend , wenn durch die Art und Weise der Verwendung dem Verkehr das Verständnis dieses Begriffs als Umschreibung des genannten neuen Männertyps hinreichend verdeutlicht wird und durch den Bezug zu den betreffenden Produkten etwa zum Ausdruck gebracht wird, dass sie von Männern dieses Typs verwendet werden. Kann den beanstandeten Bezeichnungen aber in bestimmten Zusammenhängen eine beschreibende Bedeutung zukommen, dann lassen sich die Fragen des kennzeichenmäßigen Gebrauchs und auch der Verwechslungsgefahr nur an Hand konkreter Sachverhalte ausreichend beurteilen. Solche konkreten Sachverhalte hat die Klägerin nicht hinreichend dargetan. Auch der vom Berufungsgericht in diesem Zusammenhang weiter angeführte Umstand, dass die Beklagte über verschiedene Unternehmensbereiche verfügt, besagt nichts darüber, ob eine Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen in einem dieser Unternehmensbereiche kennzeichenmäßig oder beschreibend erfolgt.

23

b) Ein Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG gegen die Beklagte, die beanstandeten Bezeichnungen nicht zu verwenden, ist auch nicht deshalb begründet, weil die Beklagte die Bezeichnung "METROSEX" als Wortmarke für Waren der Klassen 3, 14 und 18 angemeldet hat und diese sodann eingetragen worden ist.

24

aa) Ein auf Wiederholungsgefahr gegründeter Verletzungsunterlassungsanspruch scheidet aus, weil die bloße Markenanmeldung und -eintragung noch keine kennzeichenmäßige Benutzung darstellt und darin schon deshalb weder eine Verletzung der Marke der Klägerin noch deren Geschäftsbezeichnung gesehen werden kann.

25

(1) Zwar hat das Reichsgericht - beiläufig und ohne nähere Begründung - auch in der bloßen Anmeldung eines verwechslungsfähigen Warenzeichens eine Verletzungshandlung gesehen, gegen die Abwehransprüche (auf Löschung des verwechslungsfähigen Zeichens) begründet seien (RG GRUR 1942, 432, 437 - Liebig). Im Schrifttum zum Warenzeichengesetz ist unter Beru- fung auf diese Entscheidung des Reichsgerichts angenommen worden, dass schon die Anmeldung eines verwechselbaren Zeichens für gleiche oder gleichartige Waren eine Unterlassungsklage nach §§ 15, 24 Abs. 1 WZG rechtfertigen könne, ohne allerdings ausdrücklich klarzustellen, ob der Unterlassungsanspruch aus einer bereits in der Anmeldung liegenden Verletzungshandlung hergeleitet oder ob von einer aufgrund der Anmeldung erst drohenden Verletzungshandlung ausgegangen wird (vgl. etwa Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht , 12. Aufl., § 24 WZG Rdn. 10, 29; Burhenne, GRUR 1955, 74, 75).

26

(2) Der Bundesgerichtshof hat bei der Prüfung, ob bereits die Anmeldung eines verwechslungsfähigen Warenzeichens einen Schaden des Inhabers eines prioritätsälteren Kennzeichens und somit einen Anspruch aus § 24 Abs. 2 WZG auf Rücknahme der Warenzeichenanmeldung unter dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes begründe, die Auffassung des Reichsgerichts schon für die Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz als nicht unzweifelhaft angesehen , weil die Rechtsfolge aus § 24 Abs. 2 WZG lediglich für Benutzungshandlungen i.S. des § 24 Abs. 1 WZG vorgesehen sei, nicht aber auch schon für die Eintragung eines Warenzeichens (BGHZ 121, 242, 246 - TRIANGLE). Die überwiegende Ansicht im Schrifttum zum Warenzeichen- und zum Markengesetz geht in Übereinstimmung damit davon aus, dass die Anmeldung und Eintragung eines Warenzeichens oder einer Marke selbst noch keine Benutzungshandlung darstellen, sie vielmehr allenfalls die Erstbegehungsgefahr einer rechtsverletzenden Benutzung und einen darauf gestützten vorbeugenden Unterlassungsanspruch begründen können (vgl. zum WZG v. Gamm, Warenzeichengesetz , § 24 Rdn. 29; in diesem Sinne wohl auch Busse/Starck, Warenzeichengesetz , 6. Aufl., § 24 Rdn. 22; Bauer, GRUR 1965, 350, 351; Bobsin, GRUR 1954, 290, 292 f.; Zeller, GRUR 1959, 115, 117; zum MarkenG Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 14 Rdn. 109; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 142; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 1840; Marx, Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Aufl., Rdn. 914; Nordemann, Wettbewerbsrecht Markenrecht, 10. Aufl., Rdn. 2884; Schweyer in v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 252; a.A. Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., § 14 Rdn. 510; Schulz, WRP 2000, 258, 260).

27

(3) Eine Verletzungshandlung i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) kann in der bloßen Anmeldung und Eintragung eines Zeichens als Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen nicht gesehen werden, weil darin noch keine markenmäßige Benutzungshandlung liegt. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) ist die Benutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen erforderlich. Eine Benutzung eines Zeichens für Waren oder Dienstleistungen i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) ist eine Benutzung zur Unterscheidung der Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen (vgl. dazu EuGH, Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, GRUR 2007, 971 Tz. 20 ff. = WRP 2007, 95 - Céline). Wie die in § 14 Abs. 3 MarkenG (Art. 5 Abs. 3 MarkenRL) beispielhaft aufgeführten Verletzungshandlungen zeigen, erfordert eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 3 MarkenRL) eine Benutzung zur Kennzeichnung bestimmter Waren oder Dienstleistungen. Das Zeichen muss in der Weise benutzt werden, dass eine Verbindung zwischen ihm und den vom Zeichenbenutzer vertriebenen Waren oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. EuGH GRUR 2007, 971 Tz. 23 - Céline). Durch die bloße Benennung der Waren oder Dienstleistungen in dem mit der Anmeldung einzureichenden Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis (§ 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG), das - wie auch im Streitfall - gewöhnlich weit gefasst ist und häufig nur Oberbegriffe von Waren und Dienstleistungen enthält, wird eine solche für eine Benutzungshandlung i.S.

des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL) erforderliche kennzeichnende Verbindung zwischen der Marke und bestimmten Waren oder Dienstleistungen dahingehend, dass der angesprochene Verkehr die angemeldete und eingetragene Marke bereits mit ihrer Anmeldung und Eintragung als Bezeichnung des Ursprungs bestimmter Waren oder Dienstleistungen des Markenanmelders auffasst, noch nicht hergestellt.

28

(4) In der Markenanmeldung und -eintragung als solcher liegt auch keine Benutzung des angemeldeten Zeichens als Unternehmenskennzeichen i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG. Das bloße Begehren markenrechtlichen Schutzes für eine Bezeichnung hinsichtlich bestimmter Waren oder Dienstleistungen stellt keine Inanspruchnahme dieser Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen dar (vgl. BGH, Beschl. v. 17.3.1994 - I ZR 304/91, GRUR 1994, 530, 531 = WRP 1994, 543 - Beta, zur Aufnahme und Benutzung einer Firmenbezeichnung durch Registrierung dieser Bezeichnung als internationale Marke nach Art. 3 MMA). Insofern unterscheidet sich die Anmeldung eines Zeichens als Marke von der Anmeldung und Eintragung einer Bezeichnung als Firma in das Handelsregister. Denn aus der Anmeldung zum Handelsregister ergibt sich nicht nur der Wille des Handelnden, die Bezeichnung in Zukunft als Unternehmenskennzeichen zu benutzen; der Anmelder tut vielmehr bereits damit kund, dass sein Unternehmen diese Bezeichnung führt. Anmeldung und Eintragung im Handelsregister sind deshalb bereits als Gebrauch der Firma anzusehen, wenn der Rechtsträger des Unternehmens im Zeitpunkt der Anmeldung oder Eintragung besteht (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.1956 - I ZR 49/54, GRUR 1957, 426, 427 f. - Getränke Industrie).

29

bb) Ein auf die Markenanmeldung der Beklagten gestützter vorbeugender Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG ist im Streitfall gleichfalls nicht gegeben.

30

(1) Allerdings ist aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung des Zeichens für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX, m.w.N.; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 109; Lange aaO Rdn. 3156). Die drohende Benutzung für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen kann dann die drohende Gefahr der Verletzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Kennzeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 15 Abs. 2 MarkenG begründen. Es bedarf im vorliegenden Fall nicht der Entscheidung, unter welchen Umständen im Einzelnen eine Markenanmeldung hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür bietet, dass die Marke in naher Zukunft für bestimmte Waren und Dienstleistungen benutzt werden wird. Denn auch ein aufgrund einer Markenanmeldung oder -eintragung begründeter vorbeugender Unterlassungsanspruch erlischt, wenn die Begehungsgefahr wegfällt. Dabei sind an die Beseitigung der Erstbegehungsgefahr grundsätzlich weniger strenge Anforderungen zu stellen als an den Fortfall der durch eine Verletzungshandlung begründeten Gefahr der Wiederholung des Verhaltens in der Zukunft (vgl. BGH, Urt. v. 11.7.1991 - I ZR 31/90, GRUR 1992, 116, 117 = WRP 1991, 719 - Topfgucker-Scheck; BGH GRUR 2001, 1174, 1176 - Berühmungsaufgabe ). Anders als für die durch eine Verletzungshandlung begründete Wiederholungsgefahr besteht für den Fortbestand der Erstbegehungsgefahr keine Vermutung (vgl. BGH, Urt. v. 23.2.1989 - I ZR 18/87, GRUR 1989, 432, 434 = WRP 1989, 496 - Kachelofenbauer I). Für die Beseitigung der Erstbegehungs- gefahr genügt daher grundsätzlich ein "actus contrarius", also ein der Begründungshandlung entgegengesetztes Verhalten. Bei der durch eine Markenanmeldung oder -eintragung begründeten Erstbegehungsgefahr führt demnach im Regelfall die Rücknahme der Markenanmeldung oder der Verzicht auf die Eintragung der Marke zum Fortfall der Erstbegehungsgefahr (vgl. Lange aaO Rdn. 1840; Teplitzky aaO Kap. 10 Rdn. 21).

31

(2) Die Beklagte hat hier eine durch die Anmeldung und Eintragung ihrer Marke "METROSEX" (möglicherweise) begründete Erstbegehungsgefahr jedenfalls dadurch beseitigt, dass sie später auf die Eintragung verzichtet hat und die Eintragung der Marke daraufhin gelöscht worden ist. Es kann dahinstehen, ob die Verzichtserklärung der Beklagten dadurch veranlasst worden ist, dass das Berufungsgericht die Beklagte zuvor auf die Bedeutung der Eintragung für die Annahme einer Begehungsgefahr hingewiesen hat. Denn auch in diesem Fall hat die Verzichtserklärung der Beklagten jedenfalls die aufgrund der Eintragung drohende Gefahr beseitigt, dass die Beklagte die Bezeichnung "METROSEX" in Form einer Marke für die angemeldeten Waren benutzen wird. Dass die Beklagte bei ihren Erklärungen während des Verfahrens wiederholt ausdrücklich offengelassen hat, ob und in welcher Weise eine Nutzung der Domainnamen erfolgen soll, begründet demgegenüber nicht die sich konkret abzeichnende , greifbar nahe Gefahr einer kennzeichenmäßigen Verwendung.

32

3. Aus den oben genannten Gründen besteht entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts auch kein Unterlassungsanspruch der Klägerin wegen der Verletzung ihrer Marke und ihres Unternehmenskennzeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5, § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG.

33

a) Die Anmeldung und Eintragung der Marke "METROSEX" stellt insoweit gleichfalls noch keine Benutzung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3 MarkenG dar. Aufgrund des identischen Benutzungsbegriffs (vgl. dazu BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583 f. = WRP 2005, 896 - LilaPostkarte ) gilt für das Erfordernis des markenmäßigen Gebrauchs des Kollisionszeichens beim Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG insoweit nichts anderes als bei § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Auch der Wortlaut des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, der darauf abstellt, ob "die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde", spricht dafür, dass die Eintragung der Marke als solche nach Auffassung des Gesetzgebers noch keine Benutzungshandlung darstellt. Entsprechend ist der Begriff der Benutzung des Unternehmenskennzeichens in § 15 Abs. 2 und 3 MarkenG einheitlich zu verstehen.

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Allerdings sind in der Rechtsprechung zu § 1 UWG a.F. auf Unterlassung und Löschung gerichtete Ansprüche wegen Rufausbeutung durch Anmeldung eines mit einer älteren Marke identischen Zeichens für ungleichartige Waren unter dem Gesichtspunkt einer bereits erfolgten Verletzung als begründet angesehen worden, sofern bereits die Zeichenanmeldung in der Absicht unlauteren Anhängens an den guten Ruf der älteren Marke erfolgt und deshalb mit dem Makel der Wettbewerbswidrigkeit behaftet war (BGH, Urt. v. 29.11.1984 - I ZR 158/82, GRUR 1985, 550, 553 = WRP 1985, 399 - DIMPLE, insoweit nicht in BGHZ 93, 96). Diese zu § 1 UWG a.F. ergangene Rechtsprechung kann indessen nicht auf den Benutzungsbegriff nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3 MarkenG übertragen werden (a.A. wohl Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 110). Derartige Ansprüche werden sich nach neuem Recht aber in der Regel unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr ergeben.

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b) Auch ein in Betracht kommender vorbeugender Unterlassungsanspruch wegen Erstbegehungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5, § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG ist aus den oben genannten Gründen nicht gegeben. Das Berufungsgericht hat eine drohende Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Kennzeichen der Klägerin darin gesehen, dass durch die beabsichtigte Verwendung des mit dem Klagezeichen übereinstimmenden Bestandteils ("metro") der in Rede stehenden Domainnamen jedenfalls bei einem Teil des Verkehrs in unlauterer Weise eine Zuordnungsverwirrung ausgelöst werde. Eine solche Zuordnungsverwirrung ist jedoch jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn die Beklagte die für sie registrierten Domainnamen so verwendet, dass der Verkehr sie als beschreibende Angaben versteht. Auch hinsichtlich einer drohenden Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der Kennzeichen der Klägerin fehlt es an einer sich konkret abzeichnenden Verletzungshandlung.

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4. Für einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch aus § 12 BGB ist die drohende Gefahr einer Namensanmaßung nicht hinreichend konkret dargetan. Die Frage, ob der Klägerin allein gegen die Registrierung der Domainnamen ein Anspruch aus Namensrecht zusteht (§ 12 BGB), kann dahinstehen. Denn ein solcher Anspruch setzt voraus, dass mit der Registrierung der Domainnamen eine erhebliche Beeinträchtigung der aus dem Kennzeichenrecht fließenden namensrechtlichen Befugnisse verbunden ist (vgl. BGHZ 149, 191, 198, 201 - shell.de; BGH GRUR 2005, 687, 689 - weltonline.de). Dafür bestehen im Streitfall keine Anhaltspunkte. Die Klägerin, deren Internetauftritt über den Domainnamen "metro.de" zugänglich ist, wird nicht dadurch nennenswert behindert , dass die beanstandeten Bezeichnungen für sie als weitere Domainnamen gesperrt sind. Die Klägerin hat nach ihrem eigenen Vorbringen kein Interesse an einer Benutzung der für die Beklagte als Domainnamen registrierten Be- zeichnungen, da sie mit dem Gebiet des "Sex" nicht in Verbindung gebracht werden will.

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5. Der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf Einwilligung der Beklagten in die Löschung der Domainnamen ist gleichfalls unbegründet. Das bloße Halten der Domainnamen durch die Beklagte ist, auch wenn die Beklagte als juristische Person stets im geschäftlichen Verkehr handelt, nicht schon für sich gesehen eine Rechtsverletzung (vgl. BGH GRUR 2007, 888 Tz. 13 - Euro Telekom). Dass jede Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen eine Verletzung der Kennzeichenrechte der Klägerin darstellt, kann aus den oben dargelegten Gründen nicht angenommen werden.

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III. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben und das landgerichtliche Urteil abzuändern, soweit die Beklagte zur Unterlassung der Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen und zur Einwilligung in die Löschung der Domainnamen verurteilt worden ist. Insoweit ist die Klage abzuweisen.

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Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

Bornkamm RiBGH Pokrant ist in Urlaub und Büscher kann daher nicht unterschreiben. Bornkamm
Schaffert Bergmann
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 16.07.2004 - 416 O 300/03 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 28.07.2005 - 5 U 141/04 -

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin der am 11. Februar 1982 angemeldeten und am 27. August 1982 u.a. für "Pharmazeutische Erzeugnisse" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 037 415 "NEURO-VIBOLEX". Die Beklagte ist im Wege der Rechtsnachfolge Inhaberin der am 13. Januar 1962 angemeldeten und am 12. November 1962 für Arzneimittel eingetragenen Wortmarke Nr. 767 289 "FIBRAFLEX" sowie der am 18. Januar 1994 angemeldeten und am 16. März 1994 für Arzneimittel eingetragenen Wortmarke Nr. 2 059 953 "NEUROFIBRAFLEX" geworden. Sie vertreibt unter der Bezeichnung "NEUROFIBRAFLEX" ein Vitamin-B-Präparat, das der Behandlung neurologischer Systemerkrankungen durch nachgewiesenen Vitamin-B-Mangel dient.
Auf den Widerspruch der Klägerin vom 21. Juni 1994 aus der Klagemarke "NEURO-VIBOLEX" hat das Deutsche Patentamt die Marke "NEUROFIBRAFLEX" gelöscht. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin ist der Widerspruch vom Bundespatentgericht mit Beschluß vom 13. Januar 2000 zurückgewiesen worden, weil die Klägerin auf die erhobene Einrede der Nichtbenutzung eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht habe.
Daraufhin hat die Klägerin die Beklagte mit Schreiben vom 12. April 2000 wegen Verletzung ihrer eingetragenen Marke abgemahnt und mit Schriftsatz vom 18. Juli 2000 Klage erhoben.
Sie hat beantragt,
der Beklagten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "Neuro-Fibraflex" für Mittel gegen neurologische Systemerkrankungen durch Vitaminmangel zu benutzen, insbesondere das Zeichen auf den genannten Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen die genannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder unter dem Zeichen die genannten Waren einzuführen oder auszuführen und/oder das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.
Ferner hat die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung und Einwilligung in die Löschung der Marke "NEURO-FIBRAFLEX" begehrt sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten beantragt.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Auffassung vertreten , eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen bestehe nicht. Jedenfalls seien die Ansprüche der Klägerin verwirkt, weil ein Vitaminpräparat mit der Bezeichnung "NEURO-FIBRAFLEX" bereits seit 1986 im Handel sei.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat sie auf die Berufung der Beklagten abgewiesen (OLG München PharmaR 2002, 257).
Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung mit der Begründung verneint, zwischen der prioritätsälteren Marke "NEURO-VIBOLEX" der Klägerin und der jüngeren Marke der Beklagten "NEURO-FIBRAFLEX" bestehe keine Verwechslungsgefahr.
Es sei von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen. Dies gelte auch dann, wenn der Bestandteil "NEURO-" rein beschreibend sei, weil für die Feststellung der Kennzeichnungskraft, wie auch sonst bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr, auf den Gesamteindruck des in Rede stehenden Zeichens abzustellen und nicht nach dem selbständigen Schutz eines Bestandteils zu fragen sei. Hieraus folge zugleich, daß ein tatsächlich beschreibender Bestandteil im Gesamteindruck auch dann mitzuberücksichtigen sei, wenn dieser im wesentlichen durch einen anderen Bestandteil - hier "VIBOLEX" - geprägt werde.
Ausgehend von der normalen Kennzeichnungskraft der Marke der Klägerin , dem Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen nach deren Gesamteindruck und der gegebenen Warenidentität sei eine Verwechslungsgefahr auch unter Berücksichtigung der zwischen den genannten Faktoren bestehenden Wechselwirkung nicht gegeben. Die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen wiesen trotz des jeweils den Anfang bildenden gemeinsamen Bestandteils "NEURO-" nach ihrem jeweiligen Gesamteindruck keine solche Ähnlichkeit auf, daß selbst bei - im Hinblick auf die identischen Indikationen gesteigerter - Warenidentität und Berücksichtigung der Wechselwirkung ernsthaft vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden könne.

Zunächst sei festzustellen, daß den sich gegenüberstehenden Zeichen der jeweils den Anfang der Gesamtbezeichnung bildende Bestandteil "NEURO-" gemeinsam sei, welcher allerdings rein beschreibenden Charakter habe und daher nicht geeignet sei, den Gesamteindruck wesentlich zu prägen. Hieraus folge allerdings nicht, daß der Bestandteil "NEURO-" bei der Feststellung des Gesamteindrucks und der Beurteilung der Verwechslungsgefahr einfach außer Betracht bleiben könne. Vielmehr seien auch beschreibende Bestandteile bei der Prüfung der Ähnlichkeit der sich gege nüberstehenden Zeichen nach deren Gesamteindruck mitzuberücksichtigen. Andererseits sei hiernach davon auszugehen, daß die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen wesentlich durch ihre jeweiligen weiteren Bestandteile "VIBOLEX" und "FIBRAFLEX" mitgeprägt würden.
Die sich gegenüberstehenden Zeichen wiesen allerdings in ihren den Gesamteindruck im wesentlichen prägenden jeweiligen weiteren Bestandteilen "VIBOLEX" und "FIBRAFLEX" optisch und akustisch so wenig Ähnlichkeiten auf, daß sie den erforderlichen Abstand voneinander einhielten. Die in dem Beschluß des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1998 - dem das Landgericht gefolgt sei - vorgenommene zergliedernde Betrachtung übereinstimmender Vokale und Konsonanten könne bei der Beurteilung der Ähnl ichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht maßgeblich zugrunde gelegt werden, weil sie sich weit vom geschriebenen und/oder gesprochenen Wort entferne. Vielmehr wiesen die sich gegenüberstehenden Zeichen bei ungekünstelter Betrachtungsweise in optischer und akustischer Hinsicht so wenig Übereinstimmungen auf, daß sie einen ausreichend großen Abstand voneinander wahrten. Dies gelte auch unter Berücksichtigung des jeweils den Anfang der Zeichen bildenden gemeinsamen Bestandteils "NEURO". Denn der
Grundsatz, daß der Verkehr regelmäßig die Wortanfänge stärker beachte, finde dort seine Grenze, wo der den Anfang bildende Bestandteil keine eigenständige Unterscheidungskraft entfalte.
Auf den von der Beklagten erhobenen Verwirkungseinwand komme es danach nicht mehr an. Es sei gleichwohl darauf hinzuweisen, daß auf der Grundlage des bisherigen Sachvortrags der Parteien keine Anhaltspunkte für ein rechtsmißbräuchliches Vorgehen der Klägerin ersichtlich seien.
II. 1. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stünden Ansprüche aus § 14 Abs. 5 und 6 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu, weil zwischen der Klagemarke "NEUROVIBOLEX" und dem angegriffenen Zeichen "NEURO-FIBRAFLEX" keine Verwechslungsgefahr bestehe, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder ein e erhöhte Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens ausgeglichen werden (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360, 362 - Davidoff II; Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 148/01, GRUR 2004, 239 = WRP 2004, 353 - DONLINE, jeweils m.w.N.).


b) Das Berufungsgericht ist von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen.

c) Das Berufungsgericht hat weiter unangegriffen festgestellt, daß hinsichtlich der von den sich gegenüberstehenden Zeichen erfaßten Waren Identität besteht. Demzufolge ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein strenger Maßstab anzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 - Schlüssel).

d) Den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen hat das Berufungsgericht dagegen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt.
aa) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres kla nglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1046 = WRP 2003, 1436 - Kelly).
Dabei kommt es, wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an (BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly). Dies entspricht dem Erfahrungssatz, daß der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten , und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht (vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240,
241 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS, m.w.N.). Demzufolge kann auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, zum Gesamteindruck beitragen (BGHZ 131, 122, 125 f. - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM).
Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht daher angenommen, daß der Bestandteil "NEURO", der dem Verkehr wegen des ohne weiteren erkennbaren Bezugs zum Nervensystem einen Hinweis auf die mutmaßliche Indikation des Präparats gebe, wegen seines beschreibenden Charakters nicht bei der Feststellung des Gesamteindrucks einfach außer Betracht bleiben kann, sondern mitzuberücksichtigen ist. Bereits aus diesem Grunde ist es, wie das Berufungsgericht zu Recht ausgeführt hat, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen "NEURO-VIBOLEX" und "NEURO-FIBRAFLEX" unerheblich, daß die Beklagte Inhaberin einer älteren Marke "FIBRAFLEX" ist.
Rechtlich zutreffend ist das Berufungsgericht ferner davon ausgegangen, daß bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 12.2.1998 - I ZB 32/95, GRUR 1998, 924, 925 = WRP 1998, 875 - salvent/Salventerol, m.w.N.).
bb) Bei Anwendung dieser Grundsätze kann der Auffassung des Berufungsgerichts , die sich gegenüberstehenden Zeichen wiesen in ihrem Gesamteindruck optisch und akustisch so wenig Ähnlichkeiten auf, daß eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei, aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden.
Den Ausführungen des Berufungsgerichts läßt sich nicht hinreichend entnehmen, wie sich nach seiner Auffassung der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher und in schriftbildlicher Hinsicht bestimmt , wenn der Bestandteil "NEURO", wovon das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei ausgegangen ist, bei der Feststellung des Gesamteindrucks mitzuberücksichtigen ist. Aus der Annahme des Berufungsgerichts, der Bestandteil "NEURO" sei wegen seines beschreibenden Charakters nicht geeignet, den Gesamteindruck der Zeichen wesentlich zu prägen, die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen würden vielmehr durch ihre jeweiligen weiteren Bestandteile "VIBOLEX" und "FIBRAFLEX" mitgeprägt, ergibt sich nicht, daß die sich gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem schriftbildlichen und klanglichen Gesamteindruck von so geringer Ähnlichkeit sind, um bei der gegebenen Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr verneinen zu können.
Soweit das Berufungsgericht die in den Erwägungen des Beschlusses des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1998 vorgenommene Bestimmung des Gesamteindrucks der Zeichen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht, der das Landgericht gefolgt ist, wegen der dort seiner Ansicht nach vorgenommenen zergliedernden Betrachtung übereinstimmender Vokale und Konsonanten als nicht maßgeblich verworfen hat, läßt dies gleichfalls nicht erkennen, worin demgegenüber das Berufungsgericht den klanglichen und schriftbildlichen Gesamteindruck der Zeichen sieht.
cc) In dem Beschluß des Deutschen Patentamts vom 8. Juli 1998 ist ausgeführt, angesichts der weitgehenden Übereinstimmung in der Buchstabenfolge "Neurofib ... leks" reichten die klanglichen Unterschiede nicht aus, die Zeichen in ihrem akustischen Gesamteindruck hinreichend anders zu prägen. Sie
stimmten in den den Klang bestimmenden Merkmalen der Silbengliederung und der Betonung überein und besäßen ähnliche Vokalfolgen "eu-o-i-a(o)-e". In klanglicher Hinsicht dominierten die übereinstimmenden Wortteile ohnehin durch ihre bestimmte Stellung am Zeichenanfang und -ende. Die unterschiedlichen Lautgruppen in der unbetonten Zeichenmitte träten nicht hinreichend hervor , um dem Gesamtklang eine andere Prägung zu geben; in ihrer Klangwirkung würden sie vielmehr wegen ihrer Klangschwäche bzw. Klangnähe ("a"/"o") von den Gemeinsamkeiten überlagert.
dd) Diese Bestimmung des klanglichen Eindrucks der sich gegenüberstehenden Zeichen stellt entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts keine unzulässige zergliedernde Betrachtung dar. Sie beruht vielmehr auf der zutreffenden Berücksichtigung der bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks zu beachtenden Erfahrungssätze (zur Bedeutung der Vokalfolge bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks vgl. BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1163 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ ComNet). Zwar führt der Erfahrungssatz, daß der Verkehr den Wortanfang regelmäßig stärker beachtet, hier wegen des beschreibenden Inhalts nicht zu einer besonderen Gewichtung des Bestandteils "NEURO". Welchen Einfluß Silben in der Wortmitte auf den klanglichen Gesamteindruck haben, ist eine Frage des Einzelfalls (BGH GRUR 2001, 1161, 1163 - CompuNet/ComNet). Im vorliegenden Fall kommt angesichts der gleichen Silbenzahl, der Silbengliederung und -länge sowie der Betonung der beiden Zeichen den Abweichungen in der Zeichenmitte keine für die Bestimmung des Gesamteindrucks maßgebliche Bedeutung zu. Wegen des hohen Maßes an Übereinstimmungen besteht somit eine erhebliche klangliche Zeichenähnlichkeit. Unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft und der Warenidentität kann danach eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht nicht verneint werden.

2. Der von der Beklagten erhobene Verwirkungseinwand gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG, § 242 BGB greift nicht durch.
Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs setzt die Verwirkung voraus, daß bei der Beklagten infolge eines längerdauernden ungestörten Gebrauchs der angegriffenen Bezeichnung ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden ist, der ihr nach Treu und Glauben erhalten bleiben soll, weil sie aufgrund des Verhaltens der Klägerin darauf vertrauen konnte, diese dulde die Verwendung des Zeichens (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 = WRP 1998, 978 - Makalu, m.w.N.). Einen schutzwürdigen Besitzstand hat die Beklagte jedoch nicht dargetan. Sie hat, wie schon das Landgericht ausgeführt hat, in der ersten Instanz weder zum Grad der Bekanntheit noch zu dem Umsatz , der unter Verwendung der Kennzeichnung erzielt worden ist, noch zum Werbeaufwand vorgetragen. Ihr zweitinstanzlicher Vortrag zu dem auf das Präparat "NEURO-FIBRAFLEX" entfallenden Umsatzanteil in den Jahren 2000 und 2001 reichte zur Darlegung eines schutzwürdigen Besitzstands schon deshalb nicht aus, weil ein Besitzstand, der erst nach dem Einschreiten des Berechtigten gegen die angegriffene Kennzeichnung entstanden ist, grundsätzlich außer Betracht zu bleiben hat (vgl. BGH, Urt. v. 28.1.1966 - Ib ZR 29/64, GRUR 1966, 427, 430 - Prince Albert, m.w.N.; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 21 Rdn. 52; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 21 Rdn. 51).
Hinsichtlich des Löschungs- sowie des Schadensersatzanspruchs hängt der Eintritt der Verwirkung zwar nicht von dem Bestehen eines wertvollen Besitzstands ab (vgl. BGHZ 146, 217, 222 f. - Temperaturwächter; BGH, Urt. v. 21.11.1969 - I ZR 135/67, GRUR 1970, 315, 319 - Napoléon III, m.w.N.). Insoweit fehlt es aber an der Darlegung eines schutzwürdigen Vertrauens der Be-
klagten darauf, die Klägerin werde nicht mehr mit solchen Ansprüchen an sie herantreten. Schadensersatz begehrt die Klägerin nur insoweit, als Verletzungshandlungen der Beklagten nach dem 1. Januar 2000 vorgenommen worden sind. Zu Recht hat das Landgericht ausgeführt, daß die Beklagte wegen des Widerspruchs der Klägerin gegen die Eintragung auf den Bestand der Marke "NEURO-FIBRAFLEX" nicht vertrauen konnte.
III. Danach ist auf die Revision das angefochtene Urteil aufzuheben und die Berufung der Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Pokrant Büscher
Schaffert Bergmann