Bundesgerichtshof Urteil, 11. Okt. 2018 - I ZR 165/15

Tenor

I.               Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,-, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung der Klägerin die Marke “A“ zur Kennzeichnung von Sanitätsprodukten, nämlich Verbandsmaterial zum F zu benutzen, insbesondere zu bewerben, anzubieten und/oder zu vertreiben und/oder zu den vorgenannten Zwecken zu besitzen, wenn sie nicht die Markeninhaberin vorab vom Freihalten der wie hier ersichtlich

an relevanter Stelle vergrößert:

              veränderten Verbandsmaterialen, nämlich Verbandsmaterial zum F unterrichtet hat und ihr auf Verlangen ein Muster der veränderten Ware zur Verfügung gestellt hat.

II.              Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin alle Schäden zu erstatten, die dieser aus Handlungen gemäß Ziffer I in der Vergangenheit entstanden sind und/oder künftig entstehen werden.

III.              Die Beklagte wird verurteilt,

• 1. der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die in Ziffer I bezeichneten Handlungen begangen hat durch Vorlage eines verbindlich unterzeichneten Verzeichnisses, das Angaben zu enthalten hat über

a.)              die Herkunft und den Vertriebsweg der gemäß vorstehend unter I. gekennzeichneten Sanitärprodukte für medizinische Zwecke und/oder Verbandmaterial unter Angabe der Namen und der Anschriften der Lieferanten und anderer Vorbesitzer

b.)              Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise und gewerbliche Abnehmer, sowie den erzielten Umsatz;

c.)              Angebotsmengen, Angebotszeiten, Angebotspreise und Angebotsempfänger;

d.)              die betriebene Werbung, insbesondere unter Angabe der Werbemedien, der Auflagenhöhe von Werbeprospekten und der für die Werbung aufgewandten Kosten;

• 2. im Umfang der vorstehenden Auskünfte gemäß Ziffer III. 1. Belege herauszugeben (insbesondere die jeweiligen Verkaufsbelege sowie Rechnungen und Lieferscheine, wobei Angaben über sonstige Verkäufe sowie sonstige Preise auf den Belegen geschwärzt werden können).

IV.              Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin € 4.015,42 nebst Zinsen hieraus i. H. v. 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

V.              Die Beklagte wird verurteilt, die gemäß Ziffer I gekennzeichneten, nicht vorab angezeigten und auf Verlangen als Muster vorgelegten Waren zurückzurufen, sie endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen sowie solche in ihrem Besitz oder Eigentum stehenden Waren zu vernichten.

VI.               Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

VII.              Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 135.000,-- € vorläufig vollstreckbar.

Streitwert:

• I. Unterlassungsanspruch:              100.000,-- €

• II. Feststellungsanspruch:              5.000,-- €

• III. Auskunftsanspruch:                            25.000,-- €

• IV. –

• V. Vernichtungsanspruch:              5.000,-- €

T a t b e s t a n d

Die Klägerin ist Inhaberin der Gemeinschafts-Wortmarke  B "A", die für die Klassen 5 (u.a. Pharmazeutische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke) und 10 seit dem 22.06.2010 eingetragen ist und die sie im geschäftlichen Verkehr zum Vertrieb von Sanitärprodukten für medizinische Zwecke und von Verbandsmaterial benutzt.

Eines der Produkte der Klägerin ist das streitgegenständliche „A zum F, STERILE, 10 x 10 cm, 5 Stück“, das bei der oberflächlichen Behandlung von Wunden und der Wundumgebungshaut verwendet wird.

Die Beklagte, die ihren Sitz in Österreich hat, vertreibt von dort aus unter anderem von der Klägerin hergestellte und vertriebene Sanitärprodukte für medizinische Zwecke und Verbandsmaterial von Österreich zurück nach Deutschland.

Die Beklagte importierte das Produkt „A zum F, STERILE, 10 x 10 cm, 5 Stück“ der Beklagten in deren Faltschachteln aus Österreich nach Deutschland und verkaufte es an die Apotheke am Aachener Platz in Düsseldorf. Die Beklagte brachte auf die Faltschachtel den folgenden Aufkleber auf:

C

…Strichcode…

PZN -C“

Die Pharmazentralnummer dient dazu, den Warenverkehr mit Apotheken zu organisieren und die vereinfachte Abrechnung der Apotheken mit den Krankenkassen zu ermöglichen. Der Aufkleber ist auf einem weißen unbedruckten Teil der Faltschachtel ordentlich aufgebracht und verdeckt die Marke der Klägerin nicht.

Die Beklagte hatte die Klägerin nicht über den Re-Import des streitgegenständlichen Produkts mit dem Aufkleber der Beklagten informiert; sie hatte ihr auch keine entsprechend veränderte Verpackung zur Verfügung gestellt.

Am 25.05.2012 kaufte die Klägerin in der Apotheke am Aachener Platz in Düsseldorf zumindest ein Paket des streitgegenständlichen Produkts, das der Akte Landgericht Düsseldorf 34 O …als Anlage beigefügt war, mit dem Aufkleber der Beklagten.

Die Klägerin mahnte die Beklagte mit anwaltlichem Schreiben vom 13.06.2012 bei einem Streitwert von 100.000,-- € ab. Nachdem die Beklagte keine Unterlassungserklärung abgegeben hatte, erwirkte die Klägerin eine einstweilige Verfügung.

Durch Beschluss des Landgerichts Düsseldorf vom 03.07.2012 (34 O ..), ergänzt am 04.07.2012, in der Fassung vom 16.07.2012 wurde der C untersagt, im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung der Klägerin unter Verwendung der Marke "A" und unter Neuetikettierung der Verpackung der Klägerin wie in AST 1 ersichtlich, Sanitärprodukte für medizinische Zwecke und/oder Verbandmaterial zu bewerben, anzubieten und/oder zu vertreiben, wenn sie nicht die Klägerin vorab vom Feilhalten der Sanitärprodukte unterrichtet und ihr auf Verlangen ein Muster der veränderten Ware zur Verfügung stellt. Weiterhin wurde der D Vertrieb GmbH aufgegeben, der Klägerin Auskunft zu erteilen.

Das Landgericht bestätigte auf den Widerspruch der Beklagten diese einstweilige Verfügung mit Urteil vom 02.11.2012, gegen das die Berufung mit Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 09.07.2013 (I-20 U…) zurückgewiesen wurde.

Auf der Verpackung des Produkts E der Klägerin, das als Anlage B 5 bei der Gerichtsakte liegt, ist ein Etikett halb über den Strichcode geklebt, das in einer anderen Schrifttype und Farbe als die sonstigen Aufschriften auf der Verpackung eine Nummer und die Zahl „:::“ aufweist.

Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass die Beklagte ihr vor Vertrieb des streitgegenständlichen Produkts in Deutschland habe anzeigen müssen, dass und welchen Aufkleber sie auf der Verpackung aufbringen werde. Dies gelte insbesondere deshalb, weil die Firmenangaben auf dem Aufkleber – die Angabe der nicht existierenden  DVertrieb GmbH, - irreführend seien. Die Pharmazentralnummer sei keine Kennzeichnung, die der Preisangabenverordnung entspreche.

Die Klägerin beantragt

                            wie tenoriert.

Die Beklagte beantragt,

                            die Klage abzuweisen.

Die Beklagte ist der Ansicht, es sei Erschöpfung gemäß Art. 13 Abs. 2 GMV eingetreten. Eine Vorabunterrichtung der Klägerin sei nicht notwendig gewesen, weil der von ihr aufgebrachte Aufkleber keine Neuetikettierung darstelle. Es habe sich lediglich um die Firmenkontaktdaten – in der Form eines Firmenschlagwortes - und einen Strichcode gehandelt, der zur einwandfreien Abrechnung und Logistik notwendig gewesen sei; damit entspreche der streitgegenständliche Aufkleber der Kennzeichnung der Ware nach der Preisangabenverordnung, die nicht die Erschöpfung entfallen lasse. Auch die Klägerin selbst bringe auf ihre Verpackungen Etiketten auf, die nicht die identische Grundfarbe wie die Originalverpackung aufwiesen.

Es handele sich um eine künstliche Marktabschottung, wenn die Klägerin trotz der Notwendigkeit der Aufbringung einer Pharmazentralnummer diese verbieten wolle.

Bei dem streitgegenständlichen Produkt handele es sich nicht um ein so gefährliches Produkt wie ein Arzneimittel; zu Medizinprodukten gehörten auch so ungefährliche Produkte wie etwa Kondome.

Die Beklagte regt an, sechs näher formulierte Fragen dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorzulegen.

Ein Auskunftsanspruch bestehe nicht, weil die Klägerin selbst die Produkte an die G in Österreich gesandt habe. Eine Auskunft wegen eines Schadenersatzanspruchs bestehe nicht, weil zwischen der Anzeige des Vertriebs und einem Schaden keine Kausalität bestehe; die geringeren Preise wären auch dann erzielt worden, wenn Anzeige erfolgt wäre.

Es sei kein Schaden entstanden, weil die Lieferung durch die Klägerin erfolgt sei; sie sei nicht schlechter gestellt. Ein Marktverwirrungsschaden sei nicht entstanden.

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten und zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage ist umfassend begründet.

I.

Die Klägerin kann von der Beklagten gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 a) GMV verlangen, es zu unterlassen, die Gemeinschaftsmarke A der Klägerin in dem unter Ziffer I. tenorierten Umfang zu benutzen.

Dadurch, dass die Klägerin selbst das streitgegenständliche Produkt „A  zum H STERILE 10 x 10 cm 5 Stk“ nach Österreich exportiert hat, ist keine Erschöpfung gemäß Art. 13 Abs. 1 GMV eingetreten, weil berechtigte Gründe im Sinne des Art. 13 Abs. 2 GMV es rechtfertigen, dass der Kläger sich dem Vertrieb des streitgegenständlichen Produkts A widersetzt.

Die Beklagte hat die Marke „A“ der Klägerin verletzt dadurch, dass sie das streitgegenständliche medizinische Sanitärprodukt „A zum H STERILE 10 x 10 cm 5 Stk“, das mit der Marke der Klägerin versehen war, ohne Anzeige an die Klägerin wieder nach Deutschland eingeführt hat.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, Urteil vom 26.04.2007, 348/04, I, WRP 2007, 627, 632 Rdn. 30) kann sich der Markeninhaber dem Inverkehrbringen des aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführten Arzneimittels in seiner inneren und äußeren Originalverpackung, die vom Importeur mit einem zusätzlich äußeren Aufkleber mit wichtigen Informationen in der Sprache des Einfuhrlandes versehen wurde, widersetzen, es sei denn

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  1. dies würde zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten führen,

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  2. die Neuetikettierung beeinträchtigte den Originalzustand der Ware nicht,

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  3. auf der Verpackung wäre klar angegeben, von wem der neue Aufkleber auf der Ware angebracht worden ist und wer deren Hersteller ist,

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  4. der neue Aufkleber könne den Ruf der Marke und ihres Inhabers nicht schädigen,

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  5. der Importeur unterrichtete den Markeninhaber vor dem Inverkehrbringen des mit einem neuen Aufkleber versehenen Erzeugnisses und lieferte ihm auf Verlangen ein Muster dieser Ware.

Diese für das Umpacken bzw. die Neuetikettierung von Arzneimitteln entwickelten Grundsätze hat der Gerichtshof der Europäischen Union nur in modifizierter Form auf das Umpacken anderer Erzeugnisse übertragen.  Danach ist der Parallelimporteur bei der Neuetikettierung eines anderen Produkts als eines Arzneimittels nicht verpflichtet, dem Hersteller auf Anforderung eine Probe des umgepackten Erzeugnisses zukommen zu lassen, weil die berechtigten Interessen des Markeninhabers bereits dadurch ausreichend gewahrt sind, dass der Parallelimporteur den Markeninhaber vorab vom Verkauf des neu etikettierten Erzeugnisses informiert (EuGH, GRUR Int. 1998, 145 Rdn. 49, 50 – J zitiert nach BGH, WRP 2013, 902, 907 Rdn. 41).

Der Bundesgerichtshof (BGH, WRP 2013, 902, 908 Rdn. 51 – K) hat die Verpflichtung des Parallel-Importeurs, auf den Aufklebern anzugeben, wer diese hat anbringen lassen, und dem Markeninhaber auf Verlangen ein Musterexemplar der umgepackten Ware zur Verfügung zu stellen, auf den Parallelimporteuer von Arzneimitteln beschränkt. Bei anderen Erzeugnissen seien die berechtigten Interessen des Markeninhabers bereits gewahrt, wenn der Parallelimporteur den Markeninhaber vorab vom Verkauf der umetikettierten Erzeugnisse informiere. Bei der Neuetikettierung von Nudeln und Fertigsaucen werde den berechtigten Interessen des Markeninhabers durch die Information vom beabsichtigten Verkauf der umverpackten oder neuetikettierten Ware hinreichend Rechnung getragen.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf (I-20 U .., Seite 5) hat in dem dieser Hauptsache vorausgegangenen einstweiligen Verfügungsverfahren ausgeführt, die oben genannte Rechtsprechung zu Arzneimitteln sei auf Medizinprodukte entsprechend anwendbar. Nicht gerechtfertigt sei es, die Anforderungen dort, wie bei Alkoholika und Nudeln geschehen, zu lockern. Die Anwendung von Medizinprodukten sei ebenso wie die Anwendung von Arzneimitteln für den Patienten mit erheblichen Gefahren verbunden, weshalb die gesetzlichen Anforderungen an Medizinprodukte einer umfangreichen Überwachung zum Schutz vor Risiken nach §§ 25 ff MPG unterlägen. Die Herkunftsgarantie habe daher wie bei Arzneimitteln eine immense Bedeutung. Der streitgegenständliche Wundverband sei ein solches Medizinprodukt. Er diene dem autolytischen Débridement.

Dem schließt sich die Kammer im vorliegenden Hauptsacheverfahren an. Nicht entschieden werden muss hier die Frage, ob die Grundsätze des Gerichtshofs der Europäischen Union zur Unterrichtungspflicht  des Markeninhabers durch den Parallelimporteurs bei Neuetikettierung für alle Medizinprodukte gilt, wozu auch Kondome oder sogar Brillengestelle gehören. Jedenfalls, wenn es sich bei dem parallelimportierten Produkt um ein Medizinprodukt handelt, das mit offenen Wunden des menschlichen Körpers in Kontakt zu kommen bestimmt ist und deshalb auch steril ist – wie das Produkt A -, erscheint es gerechtfertigt, die Rechtsprechung zur Informationspflicht des Parallelimporteurs von Arzneimitteln entsprechend anzuwenden.

In den Fällen eines Medizinprodukts, das steril und mit offenen Wunden in Berührung zu kommen bestimmt ist, erscheint es gerechtfertigt, dass der Markeninhaber zum Schutz der Herkunftsfunktion seiner Marke vor dem tatsächlichen Import des Produkts A  nach Deutschland von dem Importeur, also der Beklagten, über diesen Import unterrichtet wird und ihr auf Verlangen auch eine neu etikettierte Verpackung zur Verfügung gestellt wird.

Eine solche Unterrichtung ist erforderlich und verhältnismäßig, auch wenn der Markeninhaber selbst die Originalverpackung mit Etiketten versehen würde, was hinsichtlich des hier streitgegenständlichen Produkts A nicht festgestellt ist. Denn der Markeninhaber selbst ist Herr seiner Marke.

Eine Neuetikettierung im vorstehenden Sinne, die eine Vorab-Unterrichtung des Markeninhabers erforderlich macht, liegt auch in dem Aufkleben der Pharmazentralnummer mit dazugehörigem Strichcode. Denn es handelt sich dabei nicht um eine notwendig auf der Verpackung anzubringende Nummer; die PZN dient vielmehr den Apotheken, Arzneimittel-Herstellern und Krankenkassen lediglich logistisch.

Unabhängig davon, war eine Vorabunterrichtung vorliegend zwingend, weil die Angaben des Importeurs auf dem von ihm auf der Verpackung aufgebrachten Aufkleber auch unzutreffend waren, so dass diese Angaben konkret geeignet waren, auf die Herkunftsgarantie der Marke „durchzuschlagen“ (vgl. OLG Düsseldorf, I-20 U .. Seite 5).

Mangels Unterrichtung der Klägerin über den neuen Aufkleber auf dem streitgegenständlichen Produkt A, ist keine Erschöpfung gemäß § 13 Abs. 1 und 2 GMV eingetreten, so dass die Klägerin in dem unter Ziffer I tenorierten Umfang Unterlassung nach § 9 Abs. 1 Satz 1 a) GMV verlangen kann.

II.

Der Auskunftsanspruch einschließlich der Vorlage der Belege ist nach Art. 102 Abs. 2 GMV i.V.m. §§ 125 b Nr. 2, 19 Abs. 1 und 3, 19a Abs. 1 MarkenG in dem unter Ziffer III tenorierten Umfang begründet.

Der Auskunftsanspruch ist hier nicht gemäß § 19 Abs. 4 MarkenG als im Einzelfall unverhältnismäßig ausgeschlossen. Es ist nicht Aufgabe der Klägerin, über die D in Österreich zu versuchen herauszufinden, in welchem Umfang die Beklagte Produkte nach Deutschland importiert hat. Es ist vielmehr Aufgabe der Beklagten zu erklären, von wem und in welchem Umfang sie die markenverletzenden Produkte nach Deutschland importiert hat.

III.

Die Feststellung des Schadenersatzanspruchs der Klägerin ist in dem unter Ziffer II. tenorierten Umfang aus Art. 102 Abs. 2 GMV i.V.m. §§ 125 b Nr. 2, 14 Abs. 6 MarkenG begründet.

Die Beklagte hat zumindest fahrlässig, nämlich unter Außerachtlassung der im Parallelimport geltenden Informationspflichten die Klägerin nicht vorab von der Etikettierung unterrichtet. Ein Schadenersatzanspruch der Klägerin gegen die Beklagte kann jedenfalls wegen Rufschädigung durch Bekleben der Originalverpackung entstanden sein.

IV.

Die Klägerin kann von der Beklagten die Kosten der Abmahnung und der Abschlusserklärung zumindest auf einen Gegenstandswert von 100.000,-- € gemäß §§ 677, 683, 670 BGB bei einer 1,6 – (Abmahnung) bzw. 1,3 -(Abschlusserklärung) Geschäftsgebühr verlangen. Rechtsstreitigkeiten im Marken- und Medizinproduktebereich gelten als schwierig und rechtfertigen eine 1,6-Gebühr.

V.

Der Rückruf- und Vernichtungsanspruch ist in dem unter Ziffer V. tenorierten Umfang aus Art. 102 Abs. 2 GMV i.V.m. §§ 125 b Nr. 2, 18 Abs. 1 und 2 MarkenG begründet.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 709 ZPO.

VII.

Der Streitwert war im Hinblick auf die Streitwerte im vorausgegangenen vorläufigen einstweiligen Verfügungsverfahren, in dem der Streitwert auf 100.000,-- € festgesetzt worden war, um 1/3 heraufzusetzen.

(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung umfasst auch die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis; die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.

(2) Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei sind in allen Prozessen zu erstatten, Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassen ist und am Ort des Prozessgerichts auch nicht wohnt, jedoch nur insoweit, als die Zuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen oder als in der Person des Rechtsanwalts ein Wechsel eintreten musste. In eigener Sache sind dem Rechtsanwalt die Gebühren und Auslagen zu erstatten, die er als Gebühren und Auslagen eines bevollmächtigten Rechtsanwalts erstattet verlangen könnte.

(3) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne der Absätze 1, 2 gehören auch die Gebühren, die durch ein Güteverfahren vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle entstanden sind; dies gilt nicht, wenn zwischen der Beendigung des Güteverfahrens und der Klageerhebung mehr als ein Jahr verstrichen ist.

(4) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne von Absatz 1 gehören auch Kosten, die die obsiegende Partei der unterlegenen Partei im Verlaufe des Rechtsstreits gezahlt hat.

(5) Wurde in einem Rechtsstreit über einen Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 entschieden, so ist die Verjährung des Anspruchs gehemmt, bis die Entscheidung rechtskräftig geworden ist oder der Rechtsstreit auf andere Weise beendet wird.