Bundesgerichtshof Beschluss, 10. Juni 2010 - I ZB 39/09
Bundesgerichtshof
Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.
Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate
Richter
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZB 39/09
vom
10. Juni 2010
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung Nr. 397 51 830.7
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Buchstabe T mit Strich
a) Besteht das angemeldete Zeichen aus mehreren Bestandteilen, darf sich die
Prüfung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht darauf beschränken, ob
die Eintragungshindernisse hinsichtlich eines oder mehrerer Zeichenbestandteile
bestehen. Dem angemeldeten Zeichen ist die Eintragung vielmehr nur
zu versagen, wenn es gerade auch in seiner Gesamtheit die Voraussetzungen
eines Schutzhindernisses erfüllt.
b) Der Umstand, dass Zusammensetzungen, die neben dem angemeldeten
Zeichen weitere Bestandteile aufweisen, vom Verkehr jedoch als einheitliche
und vom angemeldeten Zeichen verschiedene Zeichen verstanden werden,
Eintragungshindernissen entgegenstehen, besagt als solcher nicht, dass diese
auch bei dem angemeldeten Zeichen vorliegen.
BGH, Beschluss vom 10. Juni 2010 - I ZB 39/09 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 10. Juni 2010 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert
, Dr. Bergmann und Dr. Koch
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 19. November 2008 aufgehoben, soweit zum Nachteil der Anmelderin erkannt worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.
Gründe:
- 1
- I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Wortmarke Tfür Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 beantragt.
- 2
- Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben, soweit die Eintragung für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist (BPatG, Beschluss vom 19. November 2008 - 29 W(pat) 70/03, juris): Klasse 9 Elektrische, elektronische, optische Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung , Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten ; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer Klasse 36 Finanzwesen; Klasse 42 Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation. Hinsichtlich der Anmeldung für Dienstleistungen der Klasse 38, nämlich für Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation , insbesondere für Funk und Fernsehen, hatte die Beschwerde nur Erfolg, soweit die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren im Beschwerdeverfahren hilfsweise im nachstehenden Umfang beschränkt hatte: Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen , technische Übermittlung von Filmen und Sendungen; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten.
- 3
- Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter, soweit es bislang erfolglos geblieben ist.
- 4
- II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Eintragung der angemeldeten Wortmarke für die in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen stünden die Schutzhindernisse des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und der beschreibenden Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen; diese Schutzhindernisse seien nur für einen Teil der angemeldeten Waren und Dienstleistungen im Wege der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) überwunden. Dazu hat es ausgeführt:
- 5
- Für die Frage der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens komme es allein auf den Buchstaben "T" an, da der Bindestrich aufgrund seiner rein orthografischen Funktion vom Verkehr nicht als eigenständiges Zeichen wahrgenommen werde und daher i.S. des § 3 Abs. 1 MarkenG nicht markenfähig sei. In Verbindung mit den Waren Elektrische, elektronische, optische Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung , Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten ; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer nehme der angesprochene Verkehr das angemeldete Zeichen als Typen- oder sonstige Sachbezeichnung und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahr. Die vielfältige Verwendung von Buchstabenfolgen zur Beschreibung technischer Merkmale betreffe auch die im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie beanspruchten Dienstleistungen Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation , insbesondere für Funk und Fernsehen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation.
- 6
- Für die beanspruchten Telekommunikationsdienstleistungen stehe darüber hinaus die beschreibende Bedeutung des Buchstabens "T" im Sinne von "Transmission" oder "Tele" im Vordergrund. Aufgrund dieses beschreibenden Aussagegehalts sei das Zeichen auch geeignet, die Art oder den Bestimmungszweck der vorgenannten Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen, und sei daher den Mitbewerbern zum ungehinderten Gebrauch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freizuhalten. Dieses Schutzhindernis bestehe auch für die Dienstleistung "Finanzwesen".
- 7
- Die Schutzhindernisse seien hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung , Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten ; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Finanzwesen; Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation , insbesondere für Funk und Fernsehen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation auch nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung überwunden.
- 8
- III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts , der Eintragung des angemeldeten Zeichens stünden die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen, hält auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
- 9
- 1. Einem Zeichen kann die Eintragung als Marke wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse nur dann versagt werden, wenn es die Voraussetzungen eines der in § 8 Abs. 2 MarkenG geregelten Eintragungshindernisse gerade in der der Anmeldung zugrunde liegenden Form erfüllt. Für die Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt oder ob es zu deren Beschreibung i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen kann, darf daher nur auf solche Verwendungen des Zeichens im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen abgestellt werden, die der angemeldeten Zeichenform entsprechen (vgl. BGH, Beschluss vom 14. März 2002 - I ZB 16/99, GRUR 2002, 884, 885 = WRP 2002, 1069 - B-2 alloy, mwN). Es ist insbesondere nicht zulässig, der Prüfung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens (auch) eine solche Benutzung zugrunde zu legen, in der der Verkehr nicht mehr eine Wiedergabeform des angemeldeten Zeichens, also nicht mehr dasselbe Zeichen, sondern ein von dem angemeldeten Zeichen zu unterscheidendes anderes Zeichen sieht (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 19 mwN).
- 10
- Gegenstand der Prüfung im Eintragungsverfahren ist demzufolge grundsätzlich das angemeldete Zeichen als Ganzes (vgl. BGH GRUR 2002, 884, 885 - B-2 alloy; E.-I. v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz , Urheberrecht, Medienrecht, § 8 MarkenG Rn. 3). Besteht das angemeldete Zeichen aus mehreren Bestandteilen, darf sich die Prüfung nicht darauf beschränken, ob Eintragungshindernisse hinsichtlich eines oder mehrerer Zeichenbestandteile bestehen. Die Eintragung ist vielmehr nur zu versagen, wenn das angemeldete Zeichen auch in seiner Gesamtheit die Voraussetzungen eines Schutzhindernisses erfüllt. Damit hängt, auch wenn die Unterscheidungskraft einzelner Bestandteile eines Zeichens zunächst getrennt geprüft werden kann, die Unterscheidungskraft des Zeichens als solches in jedem Fall von einer Prüfung der Gesamtheit ab, die diese Merkmale bilden (vgl. EuGH, Urteil vom 16. September 2004 - C-239/02 P, Slg. 2004, I-8317 = GRUR 2004, 943 Rn. 28 - SAT 1, mwN). Eine solche Prüfung ist auch deshalb erforderlich, weil Bestandteile, die für sich betrachtet nicht unterscheidungskräftig sind, in ihrer Kombination unterscheidungskräftig sein können. Für das Schutzhindernis der beschreibenden Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gilt dies entsprechend (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Rn. 96 - Koninklijke KPN/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]).
- 11
- 2. Die Rechtsbeschwerde beanstandet mit Recht, dass das Bundespatentgericht diese Grundsätze nicht beachtet hat, indem es für die Prüfung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens allein auf den Großbuchstaben "T" abgestellt hat.
- 12
- a) Das Bundespatentgericht durfte den weiteren Bestandteil des Zeichens - den dem "T" nachgestellten Bindestrich - nicht mit der Begründung unberücksichtigt lassen, er könne als reines Verbindungselement für sich allein nicht die Schutzfähigkeit begründen. Auch ein für sich genommen schutzunfähiger Bestandteil kann, wie dargelegt, für die Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens Bedeutung erlangen. Der Umstand, dass ein Bindestrich, wie das Bundespatentgericht weiter angeführt hat, aufgrund seiner orthografischen Funktion vom Verkehr nicht als eigenständiges Zeichen wahrgenommen werden mag, rechtfertigt es gleichfalls nicht, diesen Zeichenbestandteil bei der Prüfung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens unberücksichtigt zu lassen. Da es sich um die Anmeldung eines zusammengesetzten Zeichens handelt, ist maßgeblich , welchen Gesamteindruck der Verkehr mit dem zusammengesetzten Zeichen verbindet. Mit der Anmeldung einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Kennzeichnung begehrt der Anmelder Schutz für diese Zusammensetzung als eine einheitliche Marke. Dass die einzelnen Bestandteile der Anmeldung nicht als eigenständige Zeichen, sondern als ein einheitliches zusammengesetztes Zeichen wahrgenommen werden, ist somit gerade Gegenstand seines Eintragungsbegehrens.
- 13
- Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Strich für den Gesamteindruck des hier angemeldeten Zeichens und demzufolge für die Prüfung der Schutzfähigkeit ohne Bedeutung ist, weil er nicht nur nicht als eigenständiges Zeichen, sondern vom Verkehr nicht einmal als Bestandteil des Gesamtzeichens wahrgenommen wird. Eine solche Feststellung hat das Bundespatentgericht nicht getroffen. Nach der Gestaltung des angemeldeten Zeichens ist auch nicht ohne weiteres ersichtlich, dass der Verkehr den Strich bei einer den üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten entsprechenden Verwendung des angemeldeten Zeichens zur Kennzeichnung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht als einen zum Kennzeichnungsmittel gehörenden Bestandteil wahrnehmen wird.
- 14
- b) Zudem fehlt es für die Annahme des Bundespatentgerichts, bei dem Strich als Bestandteil des angemeldeten Zeichens handele es sich um ein reines Verbindungselement, nämlich um einen Bindestrich, der zwei zusammengehörende Wörter miteinander verbinde oder für einen ausgesparten Wortteil stehe, an hinreichenden Feststellungen für ein entsprechendes Verkehrsverständnis. Da der Prüfung der Schutzfähigkeit das Zeichen in seiner angemeldeten Form zugrunde zu legen ist, kommt es darauf an, wie der angesprochene Verkehr die Marke versteht, wenn sie in der eingetragenen Form zur (markenmäßigen ) Kennzeichnung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen verwendet wird. Dies gilt auch für das Verständnis der einzelnen Bestandteile des angemeldeten Zeichens. Gegenstand der Anmeldung ist hier ein Zeichen, das lediglich aus dem Großbuchstaben "T" und einem rechts neben ihm befindlichen Strich besteht. Weitere Elemente, die etwa durch den Strich mit dem Buchstaben "T" verbunden werden, sind nicht Gegenstand der nach ihrem objektiven Erklärungsinhalt auszulegenden Anmeldung.
- 15
- Dass der Verkehr bei diesem auf das "T" mit Strich beschränkten Gegenstand der Anmeldung in dem Strich auch dann einen Bindestrich als Verbindungselement sieht, wenn nur dieses aus den beiden genannten Bestandtei- len bestehende Zeichen zur Kennzeichnung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen verwendet wird - sich also neben dem Strich keine zusätzlichen der Kennzeichnung dienenden Elemente befinden -, hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt und ist auch nicht ohne weiteres ersichtlich. Ebenso kann ohne weitere Feststellungen nicht davon ausgegangen werden, dass eine solche Verwendung des Zeichens in Alleinstellung zur markenmäßigen Kennzeichnung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen von vornherein ungeeignet ist.
- 16
- c) Das Bundespatentgericht hat im Rahmen der Prüfung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht nur solche Verwendungen berücksichtigt, bei denen das angemeldete Zeichen in Alleinstellung benutzt wird, sondern maßgeblich auf die Benutzung in Zusammensetzungen, bei denen ein weiterer Bestandteil durch einen Bindestrich mit einem "T" verbunden wird, sowie auf Abkürzungen abgestellt, die aus einem "T" (ohne Strich) und anderen Buchstaben bestehen. Dies begegnet, wie die Rechtsbeschwerde mit Recht rügt, aus Rechtsgründen Bedenken. Bei der Prüfung, ob der Eintragung des angemeldeten Zeichens Schutzhindernisse entgegenstehen, darf, wie dargelegt , nicht auf solche Benutzungsformen abgestellt werden, bei denen die konkreten Umstände der Verwendung dazu führen, dass der angesprochene Verkehr in der verwendeten Kennzeichnung lediglich die Benutzung eines von dem angemeldeten Zeichen zu unterscheidenden anderen Zeichens sieht. Dies ist bei den vom Bundespatentgericht in die Prüfung einbezogenen Zusammensetzungen und Abkürzungen der Fall. Bei diesen handelt es sich um einheitliche Zeichen, die aus der Gesamtheit ihrer jeweiligen Bestandteile bestehen und deren Bestandteile nicht (zumindest auch) als selbstständige Zeichen aufgefasst werden. Denn der Verkehr nimmt regelmäßig mehrere Zeichenbestandteile nur dann als jeweils eigenständige Zeichen wahr, wenn sie voneinander abgesetzt sind; insbesondere durch einen Bindestrich verbundene Bestandteile werden dagegen als ein einheitliches Gesamtzeichen verstanden (BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 30 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-Inter-Connect, mwN).
- 17
- Danach müssen Zusammensetzungen, die neben dem angemeldeten Zeichen weitere Bestandteile aufweisen, vom Verkehr jedoch als einheitliches und vom angemeldeten Zeichen verschiedenes Zeichen verstanden werden, bei der Prüfung, ob der Eintragung des angemeldeten Zeichens Schutzhindernisse entgegenstehen, von vornherein außer Betracht bleiben. Denn die Eintragung als Marke kann einem Zeichen nicht deshalb versagt werden, weil für ein aus der Sicht des Verkehrs anderes Zeichen ein Schutzhindernis besteht. Allerdings könnte umgekehrt aus dem Umstand, dass der Eintragung bestimmter Zusammensetzungen, die das angemeldete Zeichen enthalten, keine Schutzhindernisse entgegenstehen, gleichfalls für die Prüfung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens unmittelbar nichts hergeleitet werden, wenn der Verkehr die betreffenden Zusammensetzungen und das angemeldete Zeichen voneinander unterscheidet.
- 18
- Außerdem besagt der Umstand, dass einzelnen Zusammensetzungen des angemeldeten Zeichens mit bestimmten anderen Bestandteilen für bestimmte Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt oder sie insoweit als beschreibende Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verstanden werden, nichts darüber, dass diese Schutzhindernisse auch vorliegen, wenn das angemeldete Zeichen in Alleinstellung oder in anderem Zusammenhang verwendet wird. Das Fehlen der Unterscheidungskraft oder die beschreibende Bedeutung kann vielmehr gerade auf dem durch die jeweilige Zusammensetzung hervorgerufenen Gesamteindruck beruhen und schließt daher nicht aus, dass bei anderen Verwendungen des angemeldeten Zeichens diese Eintragungshindernisse nicht bestehen. Da der Schutzumfang des angemeldeten Zeichens gleichfalls durch die eingetragene Form beschränkt wird, steht auch das vom Bundespatentgericht festgestellte Bedürfnis von Mitbewerbern, den Buchstaben "T" in bestimmten Zusammensetzungen beschreibend zu verwenden (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), einer Eintragung nicht entgegen.
- 19
- IV. Die angefochtene Entscheidung ist somit aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).
- 20
- Für das weitere Verfahren ist auf Folgendes hinzuweisen:
- 21
- 1. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Voraussetzungen der Überwindung der Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG seien nicht erfüllt, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
- 22
- a) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um den Stammbestandteil einer von der Anmelderin verwendeten Zeichenserie handelt. Angesichts der umfangreichen Bewerbung der Zeichenserie sei davon auszugehen, dass der Verkehr die mit diesem Stammbestandteil gebildete Zeichenserie der Anmelderin zuordne. Die intensive Benutzung des angemeldeten Zeichens in zahlreichen Kombinationen der Zeichenserie reiche für sich genommen jedoch nicht aus, um von einer gerichtsbekannten Verkehrsdurchsetzung als isolierter Stammbestandteil auszugehen. Zwar sei in der Rechtsprechung anerkannt, dass der Erwerb der Schutzfähigkeit durch Benutzung der Marke im Verkehr nicht notwendig eine eigenständige Benutzung voraussetze, sondern sich auch aus der Benutzung als Bestandteil einer Gesamtmarke oder in Verbindung mit einer anderen eingetragenen Marke ergeben könne. Für den Nachweis einer solchen Benutzung genüge es jedoch nicht, die Benutzung der Gesamtmarke zu dokumentieren, sondern es sei darüber hinaus zu belegen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise den fraglichen Bestandteil bei isolierter Benutzung als betrieblichen Herkunftshinweis verstünden. Eine solche eigenständig herkunftshinweisende Wirkung des von der Anmelderin ausschließlich als Stammbestandteil in Kombination mit weiteren Wortelementen beanspruchten Zeichens lasse sich aber ohne demoskopische Untersuchung nicht feststellen.
- 23
- b) Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das Bundespatentgericht hat berücksichtigt, dass der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung eines Zeichens nicht zwingend seine eigenständige Benutzung voraussetzt, sondern sich auch aus der Benutzung als Bestandteil einer Gesamtkennzeichnung oder aus der Benutzung in Verbindung mit einem anderen Zeichen ergeben kann (vgl. EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 27 - Nestlé/Mars; BGH, Beschluss vom 21. Februar 2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 38 = WRP 2008, 1087 - VISAGE). Rechtlich zutreffend ist es ferner davon ausgegangen, dass eine solche Verwendung des Zeichens zusammen mit einem anderen Zeichen jedoch nur dann genügt, wenn sich daraus ergibt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise das betreffende Zeichen auch dann, wenn es eine Ware oder Dienstleistung allein kennzeichnet, als Hinweis darauf verstehen, dass die Ware oder Dienstleistung von einem bestimmten Unternehmen stammt (EuGH GRUR 2005, 763 Rn. 30 - Nestlé/Mars; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 39 - VISAGE).
- 24
- Die Auffassung des Bundespatentgerichts, aus der Verwendung eines Zeichens als Stammbestandteil einer Zeichenserie könne ohne Verkehrsbefragung nicht hergeleitet werden, dass das Zeichen auch bei isolierter Benutzung als Herkunftshinweis verstanden werde, lässt keinen Rechtsfehler erkennen.
- 25
- c) Die von der Anmelderin vorgelegten Verkehrsbefragungen aus den Jahren 2003 und 2008 hat das Bundespatentgericht mit Recht als zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen ungeeignet angesehen, weil sie keine präzise Zuordnung der Befragungsergebnisse zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ermöglichten.
- 26
- aa) Das Bundespatentgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass die Durchsetzung des angemeldeten Zeichens als Marke im Verkehr für diejenigen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen sein muss, für die die Eintragung des Zeichens als Marke begehrt wird. Die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung einer Marke für mit einem weiten Oberbegriff bezeichnete Waren und Dienstleistungen schon dann entgegen, wenn sie hinsichtlich einzelner dieser unter den Oberbegriff fallender Waren und Dienstleistungen vorliegen (vgl. BGH, Beschluss vom 2. Dezember 2004 - I ZB 8/04, GRUR 2005, 578, 581 = WRP 2005, 889 - LOKMAUS, mwN). Dementsprechend genügt insoweit der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung lediglich für einzelne unter den Oberbegriff fallende Waren und Dienstleistungen nicht.
- 27
- bb) Danach hat das Bundespatentgericht die Ergebnisse der Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2003 für "Waren oder Dienstleistungen auf dem Gebiet von Telefon und sonstiger Telekommunikation" zu Recht als nicht ausreichend erachtet, weil angesichts der Vielzahl der von dieser Bezeichnung erfassten unterschiedlichen Telekommunikationsdienste nicht festgestellt werden könne, für welche konkreten Dienstleistungen sich das Zeichen infolge seiner Benutzung als Marke im Verkehr durchgesetzt habe. Soweit die Rechtsbeschwerde demgegenüber anführt, die Antworten auf die Frage 3 dieser Befragung ließen eine hinreichende Zuordnung zu Telefon/Telefax einerseits und Telekommunikation andererseits zu, vermag sie damit keinen Rechtsfehler des Bundespatentgerichts aufzuzeigen. Die Ergebnisse der Frage 3 des Gutachtens von 2003 für Telefon mit 40,6%, für Telekommunikation mit 41% und für Telefax mit 12,4% hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei schon deshalb für den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung hinsichtlich der Dienstleistung "Telekommunikation" nach Klasse 38 als nicht ausreichend erachtet, weil sie deutlich unter 50% liegen. Der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erfordert im Regelfall einen Durchsetzungsgrad von 50% (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 41 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel, mwN).
- 28
- Hinsichtlich der Ergebnisse der Befragung aus dem Jahr 2008 hat das Bundespatentgericht darauf abgestellt, dass unter den weiten Oberbegriff der "Telekommunikation" nach Klasse 38 eine Vielzahl unterschiedlicher Dienstleistungen fallen, das Gutachten von 2008 jedoch keine Frage enthält, die insoweit eine Differenzierung ermöglicht, und sich dem Gutachten zudem nicht entnehmen lässt, ob die Befragten einen zutreffenden Begriff der Telekommunikationsdienstleistungen zugrunde gelegt haben. Diese Beurteilung ist ebenfalls aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Ergebnisse zur zweiten Frage dieses Gutachtens, auf die die Rechtsbeschwerde abstellen will, hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei jedenfalls auch deshalb als nicht ausreichend angesehen, weil sie allein den gegenüber dem weiten Oberbegriff "Telekommunikation" eingeschränkten Bereich der Telefondienstleistungen betreffen. Dagegen bringt auch die Rechtsbeschwerde nichts vor.
Bergmann Koch
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.11.2008 - 29 W(pat) 70/03 -
ra.de-Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Beschluss, 10. Juni 2010 - I ZB 39/09
Urteilsbesprechung schreiben0 Urteilsbesprechungen zu Bundesgerichtshof Beschluss, 10. Juni 2010 - I ZB 39/09
Referenzen - Gesetze
Bundesgerichtshof Beschluss, 10. Juni 2010 - I ZB 39/09 zitiert 4 §§.
Referenzen - Urteile
Urteil einreichenBundesgerichtshof Beschluss, 10. Juni 2010 - I ZB 39/09 zitiert oder wird zitiert von 11 Urteil(en).
Bundesgerichtshof Beschluss, 10. Juni 2010 - I ZB 39/09 zitiert 5 Urteil(e) aus unserer Datenbank.
6 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Beschluss, 10. Juni 2010 - I ZB 39/09.
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
(2) Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZB 16/99 Verkündet am:
14. März 2002
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung Nr. 395 14 960.6
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
B-2 alloy
Werden mit den Waren, die in einer Markenanmeldung in Anspruch genommen
sind, Fachkreise, nämlich Personen, die mit diesen Waren im Einkauf oder in
der Produktion in irgendeiner Weise in Berührung kommen, angesprochen, ist
es nicht ausgeschlossen, daß diese im Einzelfall einer ihnen nicht geläufigen
Bezeichnung einen beschreibenden Inhalt unterstellen, der ihnen lediglich
(noch) unbekannt ist. Eine solche Annahme muß jedoch durch besondere tatsächliche
Umstände begründet werden, etwa damit, daß die dem Verkehr konkret
nicht bekannte Bezeichnung in einer Weise gebildet ist, die den Bezeichnungsgewohnheiten
auf dem betreffenden Warengebiet entspricht.
BGH, Beschl. v. 14. März 2002 - I ZB 16/99 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 14. März 2002 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg,
Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluû des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 5. Mai 1999 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 ? festgesetzt.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 ? festgesetzt.
Gründe:
I. Mit ihrer am 6. April 1995 eingereichten Anmeldung hat die Anmelderin die Eintragung des Zeichens
"B-2 alloy"
(zunächst) für eine Fülle von Waren der Klassen 6, 7 und 9, unter ihnen "unedle Metalle und deren Legierungen", begehrt.
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Eintragung versagt, weil die angemeldete Buchstaben-Zahlen-Kombination für die beanspruchten Waren eine unmittelbar beschreibende, freihaltungsbedürftige und nicht unterscheidungskräftige Sachangabe sei.
Die hiergegen erhobene Beschwerde ist erfolglos geblieben.
Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren unter Änderung des Warenverzeichnisses in "Nickellegierungen , roh oder teilweise bearbeitet, insbesondere in Form von Pulvern, Stangen, Drähten (nicht für elektrische Zwecke), Blechen, Platten und Rohren", weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat dem angemeldeten Zeichen jede Unterscheidungskraft abgesprochen und deshalb die Eintragung gemäû § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt. Dazu hat es ausgeführt:
Die erforderliche Unterscheidungskraft fehle einer angemeldeten Bezeichnung insbesondere, wenn ihr für den Verkehr allgemein verständlicher Sinngehalt ihre Eignung zur betrieblichen Herkunftsfunktion ausschlieûe. Maûgebliche Bedeutung komme dabei den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Warengebiet zu. Auf dem vorliegend zugrunde zu legenden Warengebiet der unterschiedlichsten Metalle und Metallegierungen sowie daraus
hergestellter Maschinenteile, Werkzeugmaschinen usw. sei eine Bezeichnung von bestimmten Eigenschaften mittels einer Aufeinanderfolge von Buchstaben und Zahlen üblich, wobei den einzelnen Komponenten genau festgelegte und definierte Eigenschaften zukämen.
Danach werde die Buchstaben-Zahlen-Kombination "B-2" auf dem vorliegenden Warengebiet lediglich als beschreibender Sachhinweis verstanden, nicht jedoch als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen. Vielmehr sei der angesprochene Verkehrskreis auf diesem speziellen Warengebiet so sehr daran gewöhnt, daû solche Buchstaben-Zahlen-Zusammenstellungen eine beschreibende Aussagekraft hätten, daû er angesichts der Üblichkeit und Häufigkeit solcher Hinweise auch einer ihm im Einzelfall möglicherweise unbekannten Buchstaben-Zahlen-Kombination keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen , sondern eine ihm nicht sofort geläufige beschreibende Aussage entnehmen werde.
Auch die Hinzufügung des englischsprachigen Begriffs "alloy" vermöge die Schutzfähigkeit der gesamten Bezeichnung nicht zu begründen. Das englische Wort "alloy" bedeute im Deutschen soviel wie "Legierung". In dieser Bedeutung stelle es ebenfalls lediglich einen warenbeschreibenden Sachhinweis dar, da die so bezeichneten, mit der Anmeldung beanspruchten Waren Legierungen aus den unterschiedlichsten Metallen sein könnten, die dem jeweiligen Bedarf angepaût würden und dementsprechend auch die unterschiedlichsten Eigenschaften aufwiesen. In dieser Bedeutung werde "alloy" auch von den hier angesprochenen Fachverkehrskreisen ohne weiteres verstanden, da die englische Sprache zum einen eine bedeutende Welthandelssprache und zum anderen der internationale Handel auf dem vorliegenden Warengebiet bedeutsam
sei. Durch die Anfügung des ohne weiteres erkennbar beschreibenden Wortes "alloy" an die Buchstaben-Zahlen-Kombination "B-2" entstehe bei dem angesprochenen Verkehrskreis wegen der Üblichkeit solcher beschreibender Bezeichnungen auf dem vorliegenden Warensektor der Eindruck, daû der Zeichenbestandteil "B-2" das Wort "alloy" näher beschreibe, die Ware also aus einer bestimmten Legierung bestehe.
Werde der angemeldeten Bezeichnung damit von dem angesprochenen Verkehr ohne weiteres ein beschreibender Inhalt unterstellt, der zwar möglicherweise nicht in seinen Einzelheiten erfaût, aber dennoch angesichts der Übung auf dem vorliegenden Warengebiet vermutet werde, dann sei das Zeichen nicht geeignet, auf ein bestimmtes Unternehmen herkunftskennzeichnend hinzuweisen. Dies gelte selbst unter Berücksichtigung des Fachwissens der beteiligten Verkehrskreise.
III. Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.
1. Der angefochtene Beschluû ist - entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde - nicht bereits deshalb aufzuheben, weil die Anmelderin nach der Entscheidung des Bundespatentgerichts das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eingeschränkt hat.
Eine solche - nach § 39 Abs. 1 MarkenG "jederzeit" zulässige - Änderung des Warenverzeichnisses ist als Änderung der Verfahrensgrundlage in jeder Lage des Eintragungsverfahrens, auch noch in Rechtsmittelverfahren (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 39 Rdn. 3), zu beachten. Insoweit gilt nichts anderes als bei einer Teillöschung einer Marke, die nach
Abschluû der Tatsacheninstanz aufgrund einer Einschränkung des Warenverzeichnisses vorgenommen wird (BGH, Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634 - Turbo II). In derartigen Fällen muû die angefochtene Entscheidung allerdings grundsätzlich aufgehoben und die Sache ohne weitere Sachprüfung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen werden (§ 89 Abs. 4 MarkenG). Dies hat seinen Grund darin, daû die Marke in ihrem nach der Schutzbeschränkung geltenden Umfang nicht Gegenstand der Feststellungen des Bundespatentgerichts gewesen ist (§ 89 Abs. 2 MarkenG). Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn die Erwägungen des Bundespatentgerichts die Marke auch in dem Umfang erfassen, wie er sich durch die Einschränkung des Warenverzeichnisses ergeben hat, und wenn die Verfahrensbeteiligten bereits hinreichend Gelegenheit hatten, die ihnen maûgeblich erscheinenden tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte vorzutragen. In einem solchen Fall kommt auch eine - gegebenenfalls sogar abschlieûende - Sachentscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts in Betracht (BGH GRUR 1997, 634 - Turbo II).
Im Streitfall ist dem Senat eine Sachprüfung möglich. Die Änderung des Warenverzeichnisses bestand unzweifelhaft in einer bloûen Beschränkung der in Anspruch genommenen Waren. Der Warenoberbegriff "Unedle Metalle und deren Legierungen" wurde durch den Begriff "Nickellegierungen", der unter den ursprünglichen Oberbegriff fällt, ersetzt; zahlreiche Waren des Warenverzeichnisses wurden ersatzlos gestrichen. Zudem beruht die Begründung, mit der das Bundespatentgericht die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen hat, auf Feststellungen zu den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem gesamten von dem ursprünglichen Warenverzeichnis erfaûten Warengebiet und bezieht sich demnach auch auf die Waren des nunmehr geltenden Warenverzeichnisses.
2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angemeldeten Marke fehle die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
a) Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaût zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von einem groûzügigen Maûstab auszugehen, das heiût jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschl. v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 - AC). Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist gegeben, wenn einer Marke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschl. v. 22.9.1999 - I ZB 19/97, GRUR 2000, 231, 232 = WRP 2000, 95 - FÜNFER; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, GRUR 2001, 735, 736 = WRP 2001, 692 - Test it.; GRUR 2002, 261, 262 - AC, jeweils m.w.N.; vgl. auch EuGH GRUR 2001, 1145 Tz. 40, 42 = WRP 2001, 1276 - Baby-dry). Diese (konkrete) Unterscheidungskraft kann der angemeldeten Marke für die in Betracht zu ziehenden Waren mit der angeführten Begründung nicht abgesprochen werden.
b) Einen im vorgenannten Sinn beschreibenden Begriffsinhalt der angemeldeten Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren hat das Bundespa-
tentgericht nicht festgestellt. Es hat lediglich Ausführungen dazu gemacht, daû der Groûbuchstabe "B" nach bestimmten DIN-Normen für "Behandeln auf verbesserte Bearbeitbarkeit" bzw. "beste Bearbeitbarkeit" und die Ziffer "2" für "Streckgrenze" und "Falt-, Stauchversuch" stehe. Diese Vorgehensweise begegnet bereits methodischen Bedenken, denn Gegenstand der Beurteilung muû grundsätzlich allein die Marke in ihrer - vollständigen - angemeldeten Form sein (BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; vgl. auch EuGH GRUR 2001, 1145, 1147 Tz. 39 - Baby-dry).
Die Erwägung des Bundespatentgerichts, dem angemeldeten Zeichen werde von dem angesprochenen Verkehr ohne weiteres ein beschreibender Inhalt unterstellt, der zwar nicht in seinen Einzelheiten erfaût, aber dennoch angesichts der Übung auf dem in Frage stehenden Warengebiet vermutet werde , trägt die Verneinung der Unterscheidungskraft nicht. Das Bundespatentgericht ist allerdings rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daû sich die in Anspruch genommenen Waren an Fachkreise wenden, nämlich an Personen, die mit diesen Waren im Einkauf oder in der Produktion in irgendeiner Weise in Berührung kommen. Es mag im Einzelfall auch sein, daû selbst solche Fachkreise einer ihnen nicht geläufigen Bezeichnung einen beschreibenden Inhalt unterstellen, der ihnen lediglich (noch) unbekannt sei. Eine solche Annahme muû jedoch durch besondere tatsächliche Umstände begründet werden, etwa damit, daû die dem Verkehr konkret nicht bekannte Bezeichnung in einer Weise gebildet ist, die den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem betreffenden Warengebiet entspricht. Feststellungen dieser Art hat das Bundespatentgericht, wie die Rechtsbeschwerde mit Erfolg rügt, nicht getroffen. Es hat insbesondere nicht geprüft, ob die angemeldete Buchstaben-Zahlen-Kombination irgendwelche Ähnlichkeiten oder strukturelle Gemeinsamkeiten mit den aus den DIN-
Normen für Legierungen entnehmbaren Bezeichnungssystemen für Metallegierungen aufweist. Die hierzu von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren vorgelegten Materialien, die sich insbesondere auch auf Nickellegierungen beziehen , lassen derartige Gemeinsamkeiten nicht erkennen, so daû die Annahme des Bundespatentgerichts, die Fachverkehrskreise unterstellten der angemeldeten Bezeichnung einen beschreibenden Inhalt, mit der allgemeinen Lebenserfahrung nicht im Einklang steht. Bei Fachkreisen ist nämlich - wenn schon nicht von der genauen Kenntnis der einschlägigen Fachbegriffe - so doch von der Kenntnis derjenigen Umstände und Tatsachen, etwa bestimmten Bezeichnungsgewohnheiten , auszugehen, die für die Bildung von Fachbegriffen Bedeutung haben.
Feststellungen dazu, daû die angesprochenen Fachkreise der angemeldeten Bezeichnung sonst irgendeinen begrifflichen Inhalt entnehmen könnten, hat das Bundespatentgericht nicht getroffen.
IV. Danach war der angefochtene Beschluû aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.
v. Ungern-Sternberg Starck Pokrant
Büscher Schaffert
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
30
Trotz der Bekanntheit des Unternehmens- und Serienkennzeichens "T-" und der produktkennzeichnenden Funktion des weiteren Bestandteils "InterConnect" ist allerdings nicht davon auszugehen, dass der Verkehr diese Bestandteile statt als einheitlichen Herkunftshinweis als zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen auffasst mit der Folge, dass die Übereinstimmung der Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führen könnte (vgl. zur Möglichkeit der Wahrnehmung eines Zeichenbestandteils als Zweitkennzeichen im Rahmen der Markenverletzung BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung BGH, Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13, 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night). Der Verkehr wird mehrere Zeichenbestandteile regelmäßig nur dann als jeweils eigenständige Zeichen wahrnehmen, wenn sie voneinander abgesetzt sind. Das ist bei dem angegriffenen Zeichen nicht der Fall. Die Bestandteile "T-" und "InterConnect" sind vielmehr in der Wortmarke durch einen Bindestrich und in der Wort-/Bildmarke durch eine Reihe hinter den Buchstaben durchlaufender "Digits" in einer Weise miteinander verbunden, die eine Zusammengehörigkeit als Gesamtzeichen dokumentiert (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ ESTRA-PUREN; BPatG GRUR 2003, 64, 66 - T-Flexitel/Flexitel).
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
(1) Die Entscheidung über die Rechtsbeschwerde ergeht durch Beschluß. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung getroffen werden.
(2) Der Bundesgerichtshof ist bei seiner Entscheidung an die in dem angefochtenen Beschluß getroffenen tatsächlichen Feststellungen gebunden, außer wenn in bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Rechtsbeschwerdegründe vorgebracht sind.
(3) Die Entscheidung ist zu begründen und den Beteiligten von Amts wegen zuzustellen.
(4) Im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Das Bundespatentgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
38
(2) Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts steht, anders als die Rechtsbeschwerde meint, nicht in Widerspruch zu der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, nach der der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung einer Marke nicht notwendigerweise ihre eigenständige Benutzung voraussetzt, sondern sich auch aus der Benutzung als Bestandteil einer Gesamtmarke oder aus der Benutzung in Verbindung mit einer anderen Marke ergeben kann (vgl. EuGH GRUR 2005, 763 Tz. 27 und 30 - Nestlé/Mars). Das Bundespatentgericht hat entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde nicht verkannt, dass in entsprechender Weise auch eine zusammen mit einer Dachmarke verwendete Zweitmarke Verkehrsdurchsetzung erlangen kann. Es hat vielmehr zu Recht angenommen, dass es für den Nachweis der durch Benutzung als Bestandteil einer Gesamtmarke erworbenen Unterscheidungskraft nicht ausreicht, die Benutzung der Gesamtmarke zu dokumentieren , sondern nachgewiesen werden muss, dass die maßgeblichen Verkehrskreise den fraglichen Bestandteil bei separater Benutzung als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen (vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin Kokott v. 27.1.2005 im Verfahren „Nestlé/Mars“, Tz. 43).
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZB 8/04
vom
2. Dezember 2004
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die IR-Marke 646 783
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
LOKMAUS
MMA Art. 5 Abs. 2; MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2
a) Die Regelung des Art. 5 Abs. 2 MMA, wonach die nationale Behörde ihre
Schutzverweigerung dem Internationalen Büro vor Ablauf eines Jahres nach
der internationalen Registrierung der Marke unter Angabe aller Gründe mitzuteilen
hat, verlangt nicht, daß in der Anzeige der Schutzverweigerung bereits
sämtliche Tatsachen angeführt werden müssen, mit denen die Schutzversagung
begründet werden soll. Die Berücksichtigung neuer Tatsachen im anschließenden
amtlichen und gerichtlichen Verfahren ist möglich, solange hierdurch
der Beweggrund für die Schutzversagung nicht ausgetauscht wird.
b) Zur Eintragbarkeit der Bezeichnung LOKMAUS für Handregler zur digitalen
Steuerung einer Spielzeugmodellbahnanlage.
BGH, Beschl. v. 2. Dezember 2004 – I ZB 8/04 – Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 2. Dezember 2004 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg
, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert
beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 18. Februar 2004 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Verweigerung des Schutzes für die in Anspruch genommenen Waren der Klasse 11 und Dienstleistungen der Klasse 42 zurückgewiesen worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Im übrigen wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Im übrigen wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.
Gründe:
I. Die Markeninhaberin begehrt Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für ihre mit Priorität vom 15. November 1994 (Ursprungsland Österreich) für eine
Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11, 28 und 42 international registrierte Wortmarke 646 783
LOKMAUS
Nachstehend ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die die Markeninhaberin Schutz beansprucht, im französischen Original und in einer (von der Markeninhaberin zu den Akten gereichten) deutschen Übersetzung nach Warenklassen geordnet wiedergegeben: 9 Pièces de construction relevant de la technique de 9 Konstruktionsteile, die in den Bereich der Regelréglage pour les modèles réduits cites en classe technik fallen, für reduzierte Modelle, die in Klasse 28 et pour leurs installations de commande; trans- 28 genannt sind, und für Steueranlagen; Transforformateurs ; postes de commande géographique à matoren; geographische Steuerposten mit Tasten; touches; circuits pour boucles de retour; com- Schaltungen für Wendeschleifen; Funktionssteuemandes de fonctionnement pour blocs et/ou bus rungen für Blöcke und/oder Busse (elektrische (électriques et/ou électroniques) et leurs éléments und/oder elektronische) und ihre Schaltelemente de commutation pour la commande, le réglage et für die Steuerung, Regelung und Überwachung la surveillance d'installations de rails et/ou de véhi- von Schienenanlagen und/oder Miniaturfahrzeugen cules miniatures avec raccordement de ligne ou mit Leitungsanschluß oder drahtloser Übertragung; avec transmission sans fil; appareils électroniques elektronische Eingabegeräte, wie beispielsweise d'entrée tels qu'appareils de commande sur écran Bildschirmsteuergeräte (Maus); Teile der vorge (souris); parties des produits précités non com- nannten Produkte, die nicht in anderen Klassen prises dans d'autres classes. enthalten sind. 11 Générateurs électriques de vapeur. 11 Elektrische Dampferzeuger. 28 Modèles réduits de chemin de fer notamment lo- 28 Reduzierte Eisenbahnmodelle, insbesondere Lokocomotives , wagons, tramway; matériel de voies motiven, Wagons, Straßenbahnen; Wegeausrüpour modèles réduits de véhicules notamment stung für reduzierte Fahrzeugmodelle, insbesondepour modèles réduits de chemin de fer et de véhi- re für reduzierte Eisenbahn- und Fahrzeugmodelle; cules; modèles réduits de véhicules militaires, no- reduzierte Militärfahrzeugmodelle, insbesondere tamment de tanks, poids lourds, bateaux, avions; Tanks, LKWs, Schiffe Flugzeuge; Spielzeugparparcours en tant de jouets; installations de rails cours; Schienenanlagen für reduzierte Fahrzeugpour modèles réduits de véhicules à entraînement modelle mit elektrischem Antrieb, insbesondere für électrique, notamment pour voitures, tous les pro- Autos, wobei alle vorgenannten Produkte mit oder duits précités étant avec ou sans générateur élec- ohne Elektrogenerator oder mit Dampferzeuger für trique ou avec générateur à vapeur pour modèles reduzierte Fahrzeugmodelle, reduzierte Schienenréduits de véhicules, modèles réduits de véhicules oder Straßenfahrzeugmodelle mit Dampfantrieb sur rails ou sur route avec entraînement à vapeur; sind; reduzierte Konstruktionsmodelle; reduzierte modèles réduits de construction; modèles réduits Modelle von Beleuchtungs- und Anzeigeeinrichtunde dispositifs d'éclairage et de signalisation; dispo- gen; Steuereinrichtungen für Wegesysteme für resitifs de commande pour systèmes de voies de duzierte Fahrzeugmodelle, insbesondere Schiemodèles réduits de véhicules, notamment installa- nenanlagen für reduzierte Schienen- und/oder tions de rails pour modèles réduits de véhicules Straßenfahrzeugmodelle; wobei alle vorgenannten sur rails et/ou sur routes; tous les produits précités Produkte unterschiedliche Maßstäbe und Wegabayant des échelles et des écartements de voies stände aufweisen; Rechnersteuereinrichtungen, différentes; dispositifs de commande par calcula- die mit Computer selbstprogrammierbar sind, insteur et autoprogrammables avec ordinateurs, no- besondere mit PCs; wobei alle vorgenannten Pro-
tamment ordinateurs individuels; tous les produits dukte für reduzierte Fahrzeugmodelle und/oder reprécités étant destines à des modèles réduits de duzierte Modellanlagen für reduzierte Fahrzeugvéhicules et/ou à des installations en modèle ré- modelle bestimmt sind, insbesondere für Schieduit pour modèles réduits de véhicules, notam- nen- und/oder Straßenfahrzeuge oder für Militärment pour des véhicules sur rails et/ou sur routes fahrzeuge, Schiffe und/oder Flugzeuge, elektrische ou pour véhicules militaires, bateaux et/ou avions, Bauteile für reduzierte Modelle, insbesondere für composants électriques pour modèles réduits, no- reduzierte Fahrzeugmodelle; Beleuchtungs- und tamment pour modèles réduits de véhicules; appa- Schaltgeräte für die vorgenannten reduzierten Moreils d'éclairage et de commutation pour les mo- delle sowie ihre Steuereinrichtungen; wobei alle dèles réduits précités ainsi que leurs installations vorgenannten Produkte Spielzeuge sind. de commande; tous les produits précités étant des jouets. 42 Élaboration de logiciels pour la commande, le ré- 42 Entwicklung von Software für die Steuerung, Reglage et/ou la surveillance de véhicules miniatures gelung und/oder Überwachung von Miniaturfahret /ou d'installations de voies pour véhicules mini- zeugen und/oder Wegeanlagen für Miniaturfahratures notamment sous utilisation d'appareils élec- zeuge, insbesondere unter Verwendung von elektroniques d'entrée tels qu'appareils de commande tronischen Eingabegeräten, wie beispielsweise sur écran (souris). Bildschirmsteuergeräten (Maus).
Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat der IR-Marke nach einer vorangegangenen Anzeige der Schutzverweigerung gegenüber dem Internationalen Büro (refus de protection provisoire) den Schutz wegen Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses verweigert. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen (Mitt. 2004, 372 [Ls.]).
Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde, mit der die Markeninhaberin ihr Schutzerstreckungsbegehren weiterverfolgt.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Bewilligung des Schutzes der IR-Marke in Deutschland stehe für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses nach §§ 107, 113 Abs. 1, § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i.V. mit Art. 5 Abs. 1 MMA und Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Es könne offenbleiben, ob der materielle Regelungsgehalt desArt. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ von dem des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG abweiche.
Denn auch bei strikter Beachtung des Wortlauts der Bestimmung der Pariser Verbandsübereinkunft stelle LOKMAUS eine Angabe dar, die zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung und des Wertes der Erzeugnisse und Dienstleistungen dienen könne, für die Schutz beansprucht werde.
Bei dem Wort LOKMAUS handele es sich um ein neues, bis Mitte des letzten Jahrzehnts unbekanntes Kunstwort, das aus den Bestandteilen „Lok“ – der im deutschen Sprachbereich seit langem üblichen Abkürzung für Lokomotive – und „Maus“ gebildet sei. „Maus“ sei hierbei im übertragenden Sinn als ein von Hand zu bedienendes Steuerungsinstrument zu verstehen, wie es vor allem bei Computern bekannt und gebräuchlich sei. Im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, bezeichne LOKMAUS demnach ein elektronisches Steuerungs- oder Regelungsgerät, mit dem die Funktionen einer Modelleisenbahnanlage mit allen Bestandteilen gelenkt und kontrolliert werden könnten. Ob dieser Sinngehalt für den Verkehr von Anfang an im Vordergrund gestanden habe oder ob der Begriff LOKMAUS ursprünglich als ungewöhnlich und originell empfunden worden sei und vielleicht auch heute noch von weniger informierten Kunden als Herkunftshinweis verstanden werde, könne offenbleiben. Denn der IRMarke werde der inländische Schutz nicht wegen fehlender Unterscheidungskraft versagt, sondern wegen ihrer Eignung, als waren- und dienstleistungsbeschreibende Sachangabe zu dienen.
Sämtliche für die IR-Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen bezögen sich auf Modellspielzeuganlagen mit elektrischen (oder dampfbetriebenen) Eisenbahn- oder sonstigen Fahrzeugmodellen, wobei der Fahrbetrieb und weitere Funktionen der Anlage digital gesteuert und überwacht werden könnten. Das als LOKMAUS bezeichnete Handsteuerungsgerät stelle die zentrale technische Innovation dieser Anlagen dar. Möglicherweise habe sich gerade deshalb, weil diese Art der Steuerung einer Modellfahrzeuganlage von der interessierten Öffentlichkeit
als gleichsam revolutionär empfunden worden sei sowie große Aufmerksamkeit und großen Anklang gefunden habe, die von der Markeninhaberin als Marke im Sinne eines Herkunftshinweises auf ihr Unternehmen gedachte Bezeichnung binnen kurzer Zeit zu einer Produktmerkmalsangabe (weiter)entwickelt.
Für das digitale Handsteuerungsgerät und dessen Bauteile bezeichne LOKMAUS die Art der Ware selbst. Das ergebe sich aus den Nachweisen über die Verwendung des Wortes LOKMAUS, die Gegenstand des patentamtlichen und des gerichtlichen Verfahrens gewesen seien. Die Regelung des Art. 5 Abs. 2 MMA, wonach die nationale Behörde innerhalb einer Frist von einem Jahr dem Internationalen Büro ihre Schutzverweigerung unter Angabe aller Gründe mitzuteilen habe, besage nicht, daß im weiteren Verlauf des amtlichen und gerichtlichen Verfahrens gefundene tatsächliche Belege, die die (Rechts-)Gründe der Schutzverweigerung bestätigten, unberücksichtigt bleiben müßten.
Auch für sämtliche Teile einer Modellfahrzeuganlage, deren Funktionen mit dem als „Lokmaus“ bezeichneten Handsteuerungsgerät gesteuert oder überwacht würden, sei die IR-Marke nicht schutzfähig. Zwar bezeichne LOKMAUS insoweit nicht die Art der Waren selbst. Der Begriff könne aber dazu dienen, ein wesentliches Merkmal ihrer Beschaffenheit anzugeben, nämlich per „Lokmaus“ steuerbar und somit auf einer derartigen (digitalisierten) Anlage einsetzbar zu sein.
Die Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, beträfen die Entwicklung von Software zur Steuerung und Überwachung von Modellfahrzeugen und Schienenanlagen und somit die Entwicklung von Programmen, wie sie insbesondere auch in den durch eine „Lokmaus“ gesteuerten Modellbahnanlagen zum Einsatz kämen. Bei einer Kennzeichnung dieser Dienstleistungen mit dem Begriff LOKMAUS liege daher eine Bestimmungsangabe vor.
Die Eintragung der IR-Marke im Ursprungsland Österreich entfalte keine Indizwirkung.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat zum Teil Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht der IR-Marke den Schutz in Deutschland insoweit verweigert, als Schutz für Waren der Warenklassen 9 und 28 beansprucht wurde. Dagegen hält die angefochtene Entscheidung der rechtlichen Prüfung nicht stand, soweit der Schutz für bestimmte Waren der Klasse 11 und Dienstleistungen der Klasse 42 beansprucht wird.
1. Mit der wirksamen Inanspruchnahme des „telle-quelle“-Schutzes, von der auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung gemäß §§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen. Wie der Senat wiederholt entschieden hat, stimmt dieser Prüfungsmaßstab mit dem der §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG überein (vgl. BGH, Beschl. v. 4.12.2003 – I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 – Käse in Blütenform, m.w.N.).
2. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, der angefochtene Beschluß könne schon deshalb keinen Bestand haben, weil das Bundespatentgericht die Schutzverweigerung auf einen Rechtsgrund gestützt habe, der dem Internationalen Büro nicht innerhalb der Jahresfrist des Art. 5 Abs. 2 MMA mitgeteilt worden sei.
a) Aus der Regelung in Art. 5 MMA ergibt sich, daß die beabsichtigte Verweigerung des Schutzes einer international registrierten Marke dem Internationalen Büro unter Angabe aller Gründe spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der internationalen Registrierung der Marke mitgeteilt werden muß und die Begründung der Schutzverweigerung mit anderen als den fristgerecht mitgeteilten
Schutzversagungsgründen ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1992 – I ZB 12/90, GRUR 1993, 43, 44 = WRP 1993, 9 – Römigberg, m.w.N.; Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., Art. 5 MMA Rdn. 10). Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht seiner Entscheidung keine anderen als die innerhalb der Jahresfrist mitgeteilten Schutzversagungsgründe zugrunde gelegt. Insbesondere hat es seine Entscheidung nicht auf das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt. Unter diesen Umständen kann offenbleiben , ob es ausreichend gewesen wäre, diesen Schutzverweigerungsgrund in der Anzeige lediglich durch ein Zitat der gesetzlichen Bestimmung („§ 8 alinéa 2 nos. 1, 2, 3 de la loi sur les marques“) mitzuteilen.
b) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, daß das Bundespatentgericht seine Entscheidung auch auf erst im Verlauf des amtlichen und gerichtlichen Verfahrens eingeführte Tatsachenbelege gestützt hat. Hieran war das Bundespatentgericht nicht gehindert. Aus Art. 5 Abs. 2 MMA ergibt sich lediglich, daß die Schutzversagung nur auf die dem Internationalen Büro fristgerecht mitgeteilten Rechtsgründe gestützt werden kann. Der Vorschrift ist dagegen nicht zu entnehmen , daß die rechtliche Beurteilung nur auf Tatsachen beruhen darf, die dem Internationalen Büro innerhalb der Frist mitgeteilt worden sind. Das folgt aus dem Wortlaut, dem Sinn und Zweck sowie dem Gesamtzusammenhang der in Art. 5 MMA getroffenen Einzelregelungen.
Nach Art. 5 Abs. 2 MMA hat die nationale Behörde dem Internationalen Büro die Schutzverweigerung unter Angabe aller Gründe (in der maßgeblichen französischen Fassung: „avec indication de tous les motifs“) fristgerecht mitzuteilen. Diese Bestimmung nimmt Bezug auf die Regelung in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 MMA, wonach die Schutzverweigerung nur auf die in der Pariser Verbandsübereinkunft geregelten Schutzversagungsgründe gestützt werden kann. Gegenstand der Mitteilung muß daher der Schutzversagungsgrund sein. Dagegen verlangt Art. 5 Abs. 2
MMA nicht, daß in der Anzeige der Schutzverweigerung auch sämtliche Tatsachen angeführt werden, mit denen die Schutzversagung begründet werden soll. Die Berücksichtigung neuer, dem Internationalen Büro nicht innerhalb der Frist mitgeteilter Tatsachen im anschließenden amtlichen und gerichtlichen Verfahren ist danach möglich, solange hierdurch der Beweggrund für die Schutzversagung nicht ausgetauscht wird. Dies steht auch mit dem Zweck der Regelung in Einklang , dem Internationalen Büro und dem Markeninhaber ein ausreichendes Bild von der Rechtslage zu vermitteln (vgl. Fezer aaO Art. 5 MMA Rdn. 10). Einer Berücksichtigung neuer Tatsachen zur Begründung einer Schutzversagung steht schließlich die Regelung in Art. 5 Abs. 3 Satz 2 MMA nicht entgegen. Danach kann der Markeninhaber gegen die Schutzverweigerung mit denselben Rechtsmitteln vorgehen wie bei einer unmittelbaren Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt. Sowohl in dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch in dem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist der Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln; dort sind daher auch neue Tatsachen zu berücksichtigen (vgl. §§ 59, 73 Abs. 1 MarkenG).
3. Das Bundespatentgericht hat angenommen, das Zeichen LOKMAUS sei für alle Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, eine beschreibende Sachangabe. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht in vollem Umfang stand.
a) Die Rechtsbeschwerde greift die Beurteilung des Bundespatentgerichts in erster Linie mit der Begründung an, es sei zu Unrecht davon ausgegangen worden , die IR-Marke der Markeninhaberin habe sich zu einem „Freizeichen“ i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entwickelt. Auf Erwägungen, wonach sich die internationale Marke zu einem Freizeichen entwickelt habe, ist die angefochtene Entscheidung indessen nicht gestützt.
Wie bereits dargelegt, hat das Bundespatentgericht seine Entscheidung allein damit begründet, daß es sich bei LOKMAUS um ein Zeichen handele, das im Verkehr zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen dienen könne, für die der Schutz beansprucht werde (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Etwas anderes läßt sich auch dem Umstand nicht entnehmen, daß die Bezeichnung LOKMAUS – wie vom Bundespatentgericht erwogen – von einem Mitarbeiter der Markeninhaberin erdacht und von ihr zunächst wie ein Herkunftshinweis verwendet worden ist, sich dann aber binnen kurzer Zeit zu einer Produktmerkmalsangabe entwickelt hat. Damit hat das Bundespatentgericht allein den Vorgang der Schaffung eines Gattungsbegriffs für einen neuen Gegenstand umschrieben, für den es bislang keine treffende Kurzbezeichnung gibt. Nach den getroffenen Feststellungen hat der Verkehr das Kunstwort LOKMAUS – was naheliegt – so verstanden, daß es sich dabei um einen mit einer Computermaus vergleichbaren Handregler zur digitalen (Einzel-)Steuerung von Lokomotiven einer Modelleisenbahnanlage handelt. Dieser Vorgang ist nicht ohne weiteres vergleichbar mit der Entwicklung einer von Haus aus unterscheidungskräftigen und nicht freihaltebedürftigen Bezeichnung zu einem Gattungsbegriff und damit zu einem Freizeichen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Dabei kann offenbleiben, ob der vom Bundespatentgericht zur Begründung eines Freihaltebedürfnisses geschilderte Vorgang ebenfalls einen Anwendungsfall des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG darstellt (vgl. BGH, Beschl. v. 24.6.1999 – I ZB 45/96, GRUR 1999, 1096 = WRP 1999, 1173 – ABSOLUT). Jedenfalls können die Anforderungen, die die Rechtsprechung an die Umwandlung eines unterscheidungskräftigen , nicht freihaltebedürftigen Zeichens in ein Freizeichen gestellt hat, nicht auf den Fall übertragen werden, in dem ein neugeschaffener Begriff für ein neues Produkt vom Verkehr sogleich als beschreibende Angabe verstanden wird.
b) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden sind die – im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden – Erwägungen, mit denen das Bundespatentgericht eine beschreibende Verwendung des Begriffs LOKMAUS für Waren der Klassen 9 und 28 begründet hat. Die in diesem Zusammenhang erhobenen Verfahrensrügen hat der Senat geprüft und als nicht durchgreifend erachtet. Soweit sich das Bundespatentgericht auf den Umstand gestützt hat, daß im Jahre 1996 in einem Artikel in der Zeitschrift „eisenbahn magazin“ über ein neues Angebot des Modellbahnherstellers LGB (Lehmann) von dem „Set aus Lok, Digitalzentrale, Lokmaus , Bedienungsanleitung und Zubehör“ die Rede war, kann dem die Rechtsbeschwerde nicht entgegenhalten, das Bundespatentgericht habe dabei den Vortrag übergangen, wonach Lehmann ein Lizenznehmer der Markeninhaberin gewesen sei. Denn die Stellung als Lizenznehmer ändert nichts daran, daß die Darstellung in dem vom Bundespatentgericht als redaktionell angesehenen Artikel den Begriff LOKMAUS unzweifelhaft als eine beschreibende Angabe verwendet.
c) Das Bundespatentgericht hat nicht verkannt, daß die Waren und Dienstleistungen , für die die Markeninhaberin Schutz beansprucht, deutlich über den Handregler zur digitalen Steuerung einer Modelleisenbahnanlage hinausgehen und lediglich im Zusammenhang mit dessen Verwendung stehen. Es hat auch hinreichend beachtet, daß ein wegen des beschreibenden Begriffsinhalts des Zeichens bestehendes Freihaltebedürfnis gerade für diejenigen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen sein muß, für die der markenrechtliche Schutz beansprucht wird (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 – I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 989 = WRP 1999, 1038 – HOUSE OF BLUES; Beschl. v. 1.2.2001 – I ZB 51/98, GRUR 2001, 1046, 1047 = WRP 2001, 1084 – GENESCAN; Beschl. v. 5.7.2001 – I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 – AC, jeweils m.w.N.; EuGH, Urt. v. 4.5.1999 – Rs. C-108 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 Tz. 25 = GRUR 1999, 723 = WRP 1999, 629 – Chiemsee).
aa) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist es nicht zu beanstanden , daß das Bundespatentgericht sich in seiner Entscheidung über die Schutzverweigerung nicht maßgeblich dadurch hat bestimmen lassen, daß die IRMarke im Ursprungsland Österreich eingetragen ist. Für die Frage, ob ein absolutes Schutzhindernis der Eintragung eines Zeichens entgegensteht, hat es im allgemeinen keinen Einfluß, daß ein ähnliches Zeichen in einem anderen Mitgliedstaat eingetragen worden ist (vgl. EuGH, Urt. v. 12.2.2004 – Rs. C-363/99, GRUR 2004, 674 Tz. 43 f. – Postkantoor). Auch von der Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat kann allenfalls eine Indizwirkung ausgehen (EuGH, Urt. v. 12.2.2004 – Rs. C-218/01, GRUR 2004, 428 Tz. 63 – Henkel). Eine solche liegt nahe, wenn beispielsweise die Eintragung einer fremdsprachigen Bezeichnung darauf hindeutet , daß die Bezeichnung nicht einmal in dem Sprachraum, aus dem sich die Bezeichnung ableitet, als beschreibend angesehen wird (vgl. BGH GRUR 2001, 1046, 1047 – GENESCAN). Im Streitfall brauchte sich das Bundespatentgericht dagegen nicht von dem Umstand leiten lassen, daß die IR-Marke LOKMAUS in einem anderen deutschsprachigen Staat eingetragen worden ist.
bb) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daß das aus den Bestandteilen LOK und MAUS gebildete Markenwort nach der Vorstellung eines erheblichen Teils der beteiligten Verkehrskreise ein elektronisches Handsteuerungsgerät bezeichnet , das der Lenkung und Kontrolle einer Vielzahl von Funktionen einer Modelleisenbahn und ihrer Bestandteile zu dienen bestimmt ist. Ein derartiger Handregler wird von dem der Warenklasse 9 zugeordneten Teil des angemeldeten Warenverzeichnisses (Steueranlagen für Modellfahrzeuge u.a.) erfaßt. Die Angabe LOKMAUS ist dabei für den Handregler beschreibend, und zwar nicht nur insoweit , als es um die Steuerung einer Lokomotive geht. Es liegt auf der Hand, daß ein solcher Regler auch zur Steuerung anderer Fahrzeuge einer Modellbahn, etwa
von Modellautos, eingesetzt werden kann und daß mit ihm auch andere Funktionsteile der Anlage wie Signale, Bahnübergänge, Weichen etc. gesteuert werden können.
cc) Auch soweit im Warenverzeichnis Waren der Klassen 28 erfaßt sind (Eisenbahnmodelle , Modellbahnanlagen u.a.), ist die Annahme des Bundespatentgerichts nicht zu beanstanden, daß der Eintragung der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht. Zwar weist die Rechtsbeschwerde mit Recht darauf hin, daß die hier angeführten Waren nicht den Regler selbst, sondern das Objekt der Regelung, also die einzelnen Fahrzeuge sowie die gesamte Modellbahnanlage, betreffen. Die Verwendung des Zeichens LOKMAUS für derartige Fahrzeuge und Anlagen kommt indessen wegen des beschreibenden Gehalts des Markenwortes LOKMAUS nur in Betracht, soweit es sich um Fahrzeuge und Anlagen handelt, die von einer „Lokmaus“ gesteuert werden können. Der Verkehr wird daher die Bezeichnung LOKMAUS für Modellbahnen und -anlagen stets so verstehen, daß es sich um eine Bahn oder Anlage handelt, die eine digitale Steuerung mit Hilfe einer „Lokmaus“ ermöglicht. Unter diesen Umständen ist die Annahme des Bundespatentgerichts aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß die Bezeichnung auch für Wettbewerber freizuhalten ist, die ebenfalls durch eine „Lokmaus“ gesteuerte Modellbahnen und -anlagen anbieten. Das Bundespatentgericht brauchte in diesem Zusammenhang nicht danach zu differenzieren, ob in das Warenverzeichnis auch Anlagen fallen, für die die Bezeichnung LOKMAUS nicht beschreibend ist. Denn das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht der Eintragung einer Marke auch dann entgegen, wenn das Warenverzeichnis einen weiten Warenoberbegriff enthält, für den ein Freihaltungsbedürfnis als Sachangabe zwar nicht in seiner Gesamtheit, jedoch hinsichtlich einzelner, unter den Oberbegriff fallender Waren anzunehmen ist (BGH, Beschl. v. 13.3.1997
– I ZB 4/95, GRUR 1997, 634, 635 = WRP 1997, 758 – Turbo II; BGH GRUR 2002, 261, 262 – AC).
dd) Dagegen kann das Zeichen LOKMAUS für elektrische Geräte, mit deren Hilfe Dampf erzeugt wird („générateurs électriques devapeur“), nicht mehr als beschreibend angesehen werden, selbst wenn die Steuerung eines solchen Geräts durch einen Handregler in der Art einer „Lokmaus“ in Betracht kommt. Die Vorstellung , der Verkehr könne die Bezeichnung LOKMAUS für ein solches Gerät als Sachhinweis auf ein durch einen Handregler gesteuertes Gerät verstehen, liegt derart fern, daß eine Notwendigkeit, diese Bezeichnung als Sachangabe freizuhalten , nicht festgestellt werden kann.
ee) Entsprechend verhält es sich mit den Dienstleistungen der Klasse 42, für die die Markeninhaberin ebenfalls Schutz beansprucht. Auch wenn die zu entwikkelnde Software für Modellbahnen und -anlagen bestimmt ist, kann das Zeichen LOKMAUS nicht als beschreibend für die Dienstleistung der Entwicklung einer Software angesehen werden, die mit Hilfe einer „Lokmaus“ gesteuert wird. Zu beachten ist, daß die Markeninhaberin den Schutz nicht für Software beansprucht,
die für den Betrieb einer „Lokmaus“ benötigt wird, sondern für die Entwicklung einer derartigen Software. Ein Bedürfnis, die Bezeichnung LOKMAUS für eine solche Dienstleistung freizuhalten – etwa als Name eines auf derartige Leistungen spezialisierten Softwarebüros –, ist nicht ersichtlich.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
41
(1) Für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrads ist nicht von festen Prozentsätzen auszugehen. Entscheidend ist, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen nicht mehr nur als beschreibende oder übliche Angabe, sondern zumindest auch als Herkunftshinweis ansieht. Deshalb kann - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50% angesetzt werden (BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 20 - LOTTO; GRUR 2008, 710 Tz. 26 - VISAGE). Die Anforderungen sind umso höher, je weniger sich das betreffende Zeichen nach seinem spezifischen Charakter als Herkunftshinweis eignet (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 50 - Windsurfing Chiemsee; BGH, Urt. v. 25.10.2007 - I ZR 18/05, GRUR 2008, 505 Tz. 28 = WRP 2008, 797 - TUCSalzcracker ; Fezer, WRP 2005, 1, 18; Ströbele, GRUR 2008, 569, 570). Handelt es sich um einen Begriff, der die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein Bedeutungswandel und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deutlich höheren Durchsetzungsgrad in Betracht (vgl. BGH GRUR 2009, 669 Tz. 25 - POST II). Der Senat hat in einzelnen Fällen eine sehr hohe oder eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung für notwendig erachtet (vgl. BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 24 - LOTTO). Entsprechend hohe Anforderungen sollen - nach teilweise im Schrifttum vertretener Ansicht - auch bei dreidimensionalen Marken gelten, die nur übliche Warenformen darstellen (vgl. Ströbele, GRUR 2008, 569, 570).