Bundesgerichtshof Urteil, 18. Dez. 2018 - X ZR 113/16

bei uns veröffentlicht am18.12.2018
vorgehend
Bundespatentgericht, 3 Ni 6/16, 12.07.2016

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 113/16 Verkündet am:
18. Dezember 2018
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
ECLI:DE:BGH:2018:181218UXZR113.16.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 18. Dezember 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann und die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Juli 2016 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 511 402 (Streitpatents), das am 23. Mai 2003 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 25. Mai 2002 angemeldet worden ist und ein Verfahren zur Herstellung von bedruckten Kleidungsstücken aus Stoff betrifft. Das Streitpatent umfasst 40 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1, dem die Patentansprüche 2 bis 15 nachgeordnet sind, wie folgt lautet: "1. Verfahren zum Herstellen eines Satzes von Druckbildern für ein Weiterverarbeiten zu einem Satz von bedruckten Stoffteilen (24a; 24b) für ein Bekleidungsstück aus zusammengenähten Stoffteilen (24a; 24b), aufweisend folgende Schritte: (a) Ein Computer (12) eines Herstellers wird für Datenverkehr verbunden mit einem Computer (4) eines Kunden (2); (b) der Kunde (2) legt die Ausführung des gewünschten Bekleidungsstücks über die Herstellercomputer (12)- Kundencomputer (4)-Verbindung fest, indem er bei mehreren Ausführungsparametern - z.B. Grunddesign, Farbe, Größe - jeweils ein Auswahlziel von mehreren möglichen Auswahlzielen festlegt; (c) auf Grund von Daten aus der genannten Ausführungsfestlegung wird mittels eines Druckers (14) der Satz von Druckbildern auf einem Bedruckungsmedium gedruckt, wobei das Bedruckungsmedium entweder direkt eine Stofffläche ist oder ein Zwischenmedium ist, dessen Bedruckung später auf Stoff übertragen werden kann, (d) wobei zu dem Satz von Druckbildern Druckbilder mit unterschiedlichen Abmessungen gehören und wobei die Druckbilder jeweils, mit oder ohne Nahtzugabe, die Abmessungen eines bedruckten Stoffteils (24a; 24b) für das Zusammennähen zu dem Bekleidungsstück haben."
2
Die Klägerin hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 7 angegriffen. Sie hat geltend gemacht, sein Gegenstand sei insoweit nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in acht geänderten Fassungen verteidigt.
3
Das Patentgericht hat das Streitpatent im angegriffenen Umfang mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die Abweisung der Klage erstrebt und das Streitpatent ferner mit modifizierten Fassungen der erstinstanzlichen Hilfsanträge Ia bis IVa verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:


4
Die zulässige Berufung ist unbegründet.
5
I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von bedruckten Kleidungsstücken aus Stoff.
6
1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift ist aufgrund der US-amerikanischen Patentschrift 6 243 110 (D7) im Stand der Technik ein Verfahren bekannt, bei dem das von einem Designer entworfene Muster über ein Netzwerk (Local Area Network - LAN) an einen Tintenstrahldrucker übermittelt wird, der sowohl die Kontur der auszuschneidenden Stoffteile als auch das darauf aufzubringende Druckmuster auf eine Stoffbahn druckt. Bisher habe man bei der fabrikmäßigen Herstellung von bedruckten Bekleidungsstücken Siebdruck oder Offsetdruck eingesetzt. Beide Verfahren wiesen Nachteile auf. Das Siebdruckverfahren könne bei kleineren Serien nur in Handarbeit und damit nicht mit hoher Geschwindigkeit durchgeführt werden. Außerdem sei die Fehlerhäufigkeit hoch. Bei großen Serien könne zwar mit einer Siebdruckstraße gearbeitet werden, die indessen hohe Investitionskosten verursache. Das Offsetdruckverfahren sei nur einsetzbar, wenn die Motivlänge in Längsrichtung der Stoffbahn nicht allzu groß sei.
7
Die Streitpatentschrift nennt keine Aufgabe. Im Hinblick auf die geschilderten Nachteile der im Stand der Technik bekannten Druckverfahren kann die Aufgabe des Streitpatents darin gesehen werden, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, das es ermöglicht, bei der Herstellung von bedruckten Bekleidungsstücken in einfacher Weise vom Kunden ausgewählte Ausführungsparameter zu berücksichtigen.
8
2. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen Klammern, kursiv die Merkmale des Hilfsantrags I): 1. Das Verfahren dient der Erstellung eines Satzes von Druckbildern [1], 1.1 mit dem ein Satz von bedruckten Stoffteilen (24a; 24b) für ein Bekleidungsstück aus zusammenzunähenden Stoffteilen (24a; 24b) hergestellt werden kann [1.1; 1.2]; 1.2 der Druckbilder mit unterschiedlichen Abmessungen umfasst [4.2], die jeweils die Abmessungen eines bedruckten Stoffteils (24a; 24b) - mit oder ohne Nahtzugabe - haben [4.3]; 1.3 für den Ausführungsparameter wie beispielsweise Grunddesign, Farbe oder Größe festgelegt werden [3.1.1]. 2. Das Bedruckungsmedium ist eine Stofffläche oder ein Zwischenmedium , dessen Bedruckung später auf Stoff übertragen werden kann [4.1]. 3. Das Verfahren umfasst folgende Schritte: 3.0 In einem Datenspeicher eines Computers (12) eines Herstellers sind pro Grunddesign mehrere AusgangsGrafikdateien , abgestuft nach Größen des Bekleidungsstücks gespeichert, wobei jede Grafikdatei für die zu dem betreffenden Grunddesign und zu der betreffenden Größe gehörenden Druckbilder vorgesehen ist. 3.1 Der Herstellercomputer (12) wird für den Datenverkehr mit dem Computer (4) eines Kunden verbunden (2) [2].
3.2 Der Kunde legt die Ausführung des gewünschten Bekleidungsstücks über die Computerverbindung fest [3], wobei 3.2.1 er bei mehreren Ausführungsparametern jeweils eines von mehreren Auswahlzielen festlegt [3.1], 3.2.2 zu den festgelegten Ausführungsparametern das Grunddesign gehört. 3.3 Ein Drucker (14) druckt aufgrund von Daten aus der Ausführungsfestlegung den Satz von Druckbildern auf das Bedruckungsmedium [4; 4.0.1], indem er 3.3.1 die Ausgangs-Grafikdatei für das ausgewählte Grunddesign und die gewünschte Größe des Bekleidungsstücks aus dem Datenspeicher herausgreift und 3.3.2 elektronisch gesteuert das jeweilige Druckbild aus einer großen Anzahl von dicht an dicht befindlichen Druckbildpunkten erzeugt. 3. Zum Verständnis der erfindungsgemäßen Lehre und einzelner
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Merkmale sind folgende Bemerkungen veranlasst:
10
Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren soll die Auswahl der Ausführung eines Kleidungsstücks durch den Kunden in der Weise mit der Herstellung des Kleidungsstücks verbunden werden, dass auf der Grundlage der vom Kunden getroffenen Auswahl ein Satz Druckbilder hergestellt wird, anhand dessen die einzelnen Bestandteile eines Kleidungsstücks mit den vom Kunden gewählten Ausführungsparametern bedruckt werden können.
11
a) Nach Merkmal 3.1 wird zwischen dem Computer des Herstellers und dem Computer des Kunden eine Verbindung für den Datenverkehr hergestellt, über die der Kunde nach Merkmal 3.2 die Auswahl der Ausführung des Kleidungsstücks festlegt.
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In Patentanspruch 1 ist nicht näher festgelegt, wie der Kundencomputer beschaffen und in Bezug auf seine Leistungsfähigkeit ausgelegt sein muss. In der Beschreibung wird in einem Ausführungsbeispiel ein PC genannt (Beschr. Abs. 51). Soweit die Beklagte hieraus ableiten will, dass es sich bei einem Kundencomputer im Sinne des Streitpatents um einen in der Verfügungsgewalt des Kunden befindlichen, für den Kunden leicht zugänglichen Computer mit einem für Privatcomputer typischen, begrenzten Funktionsumfang handeln muss, kann dem nicht beigetreten werden. Der Ausdruck "Kundencomputer" ist kein technischer Fachbegriff mit einem feststehenden Sinngehalt in Bezug auf die Beschaffenheit und die Leistungsfähigkeit des Geräts. Im Kontext des Streitpatents stellt er lediglich eine Funktionsbezeichnung dar, mit der der Computer gemeint ist, von dem aus der Kunde die gewünschte Ausführung des Bekleidungsstücks festlegt.
13
Ebenso wenig ist in Patentanspruch 1 bestimmt, wie die Verbindung zwischen dem Computer des Kunden und des Herstellers beschaffen sein muss. In der Streitpatentschrift heißt es hierzu lediglich, dass die Verbindung vorzugsweise eine Online-Verbindung ist (Beschr. Abs. 8, 51). Sie muss es lediglich erlauben, die Ausführung des gewünschten Bekleidungsstücks auf irgendeine Weise festzulegen. Damit ist insbesondere auch nicht festgelegt, auf welche Weise und auf welchem Computer ein Datensatz generiert wird, der Daten zu der vom Kunden gewählten Ausführung des Bekleidungsstücks enthält.
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b) Der Patentanspruch (Merkmal 1.3) nennt als Ausführungsparameter, die der Kunde festlegen kann, beispielhaft das Grunddesign, die Farbe und die Größe des Kleidungsstücks. Die Parteien streiten über die Bedeutung des Begriffs "Grunddesign".
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aa) Das Patentgericht hat angenommen, der Begriff sei mangels einer Definition in der Streitpatentschrift weit in dem Sinne auszulegen, dass darunter die Kombination mehrerer Ausführungsparameter wie der Art, der Farbe und des Musters des Kleidungsstücks im Sinne einer Vorauswahl zu verstehen sei, die dem Kunden ähnlich einer Grundausstattung bei einem Fahrzeug oder einem Preset als Vorauswahl angeboten werde, die er aber entsprechend seinen Vorstellungen ändern könne.
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bb) Dies hält den Angriffen der Berufung nicht stand.
17
Der Begriff "Grunddesign" ist zwar weder in den Patentansprüchen noch in der Streitpatentschrift abschließend definiert. Er wird in Unteranspruch 7 und in Absatz 24 der Streitpatentschrift als Ausführungsparameter neben weiteren Parametern wie beispielsweise Armlänge, Schnitt, Farbe oder Stoffqualität aufgeführt und lediglich über die Angabe von Beispielen konkretisiert. Danach gehören "Längsstreifen", "Brustquerstreifen" und "bogenförmige Farbflächengrenzen" zu den Kriterien, die das Grunddesign ausmachen sollen. Schon aus dem Umstand, dass der Parameter Grunddesign in Unteranspruch 7 und in Absatz 24 der Streitpatentschrift gleichrangig neben anderen Ausführungsparametern genannt wird, ergibt sich, dass das Grunddesign - anders als das Patentgericht angenommen hat - nicht in einer als Vorauswahl zusammengestellten Kombination einiger der aufgelisteten Parameter bestehen kann, sondern eine eigenständige Kategorie darstellt, die sich nach den hierfür angeführten Beispielen als Grundmuster des Bekleidungsstücks definieren lässt. Als eigenständiger Parameter kann er seinerseits mit den anderen Ausführungsparametern kombiniert werden, indem beispielsweise die Farbe der Streifen, der bogenförmigen Fläche oder des sonstigen Grundmusters festgelegt oder ein sich über die Streifen des Grunddesigns erstreckender Schriftzug aufgebracht wird. Insofern kann mit der Beklagten angenommen werden, dass mit dem Ausführungs- parameter "Grunddesign" jedenfalls (auch) die Art der Aufteilung des Druckbildes in Teilflächen, für die Farben festgelegt werden, gemeint ist.
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Bei mehreren dieser Ausführungsparameter legt der Kunde jeweils ein "Auswahlziel" fest (Merkmal 3.2.1). Er wählt also etwa eines von mehreren Grunddesigns, eine von mehreren zur Auswahl stehenden Farben und eine der angebotenen Größen.
19
c) Auf der Grundlage der vom Kunden hinsichtlich der Ausführung des Kleidungsstücks getroffenen Auswahl wird ein Satz von Druckbildern erstellt (Merkmal 1). Patentanspruch 1 enthält keine Festlegungen dazu, wie dieser Datensatz erstellt wird. Er bestimmt lediglich, dass der Druck "aufgrund von Daten aus der Ausführungsfestlegung" erfolgt (Merkmal 3.3). Bei der Generierung des Datensatzes für die Druckbilder müssen daher - in nicht näher festgelegter Weise - die Daten der Ausführungsfestlegung berücksichtigt werden. Erst der nicht angegriffene, nebengeordnete Patentanspruch 21, der ein für die Herstellung eines Satz von Druckbildern einsetzbares Datenverarbeitungsprogramm betrifft, sieht vor, dass auf der Basis der Kundenauswahl ein Datensatz erstellt wird, aus dem eine Grafikdatei generiert werden kann. Merkmal 3.0 des Hilfsantrags I enthält ähnliche Festlegungen.
20
d) Der Satz von Druckbildern umfasst nach Merkmal 1.2 Druckbilder mit unterschiedlichen Abmessungen, die jeweils den Abmessungen eines bedruckten Stoffteils (24a; 24b) - mit oder ohne Nahtzugabe - entsprechen. In Verbindung mit dem in Merkmal 1 genannten Ziel des Verfahrens ergibt sich hieraus, dass unter einem Satz von Druckbildern die Gesamtheit der Druckbilder zu verstehen ist, die als Vorlage für das Bedrucken der einzelnen - entsprechend zuzuschneidenden und zusammenzunähenden - Stoffteile eines Bekleidungsstücks benötigt werden und für die jeweils die Ausführungsparameter festgelegt werden (Merkmal 1.3).
21
II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
22
Der Gegenstand von Patentanspruch 1 werde durch die Masterarbeit von Chenemilla (Integrating Digitally Printed Designs for Mass Customization, D13) vorweggenommen. Zumindest werde er dem Fachmann, einem Textilingenieur mit Fachhochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Umsetzung eines textilen Designs in ein Produkt und softwarebasierter Lösungen zur Automatisierung von Verfahrensabläufen, durch diese Entgegenhaltung nahegelegt.
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Diese Schrift beschreibe ein Verfahren zur kundenindividuellen Massenproduktion von Kleidungsstücken, bei dem der Kunde die Möglichkeit habe, das Kleidungsstück anhand von Auswahlvariablen individuell festzulegen. Die Kommunikation zwischen Kunden und Hersteller erfolge internetbasiert über Computer, wobei der Kunde aus mehreren vorgeschlagenen Optionen Art und Design des Kleidungsstücks festlegen und damit zwischen mehreren Ausführungsparametern im Sinne des Streitpatents wählen könne. Das Schnittmuster werde auf dieser Grundlage ausgedruckt. Anschließend würden die einzelnen Teile für das Kleidungsstück zugeschnitten und zusammengenäht. Mit dem beschriebenen Verfahren werde wie beim Streitpatent ein Satz von Druckbildern hergestellt, die den Abmessungen der Stoffteile entsprächen (D13, S. 42 Fig. 3.6). Der von der Beklagten als wesentlich angesehene Unterschied, dass bei dem Verfahren nach der D13 der Computer, an dem der Kunde seine Auswahl vornehme, anders als beim Streitpatent in einem Verkaufsgeschäft stehe, könne die Patentfähigkeit nicht begründen. Nicht nur ein Heimcomputer, sondern auch der Computer eines Verkaufsgeschäfts sei ein Kundencomputer im Sinne des Streitpatents, und zumindest habe es nahegelegen, das in der D13 beschriebene Verfahren auch für Heimcomputer zur Verfügung zu stellen.
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Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in den mit den Hilfsanträgen Ia, IIa, IIIa und IVa sei dem Fachmann durch die D13 nahegelegt. Die Verteidigung des Streitpatents mit den Hilfsanträgen Ib, IIb, IIIb und IVb sei unzulässig, da der hiermit verteidigte Gegenstand mit der Definition des Grunddesigns als Art der Aufteilung von Druckbildern in Teilflächen, für die die Farben festgelegt werden, über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgehe.
25
III. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Berufung stand.
26
1. Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass in der Veröffentlichung von Chenemilla (D13) alle Merkmale der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 offenbart sind.
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a) In D13 wird ein Modell vorgeschlagen, mit dem die individualisierte (kundenindividuelle) Massenfertigung (mass customization) in der Bekleidungsbranche dadurch effizienter gestaltet werden soll, dass der Direktverkauf (retail) stärker mit der Produktion (manufacturing) verknüpft wird (D13 S. 54). Damit liegt der D13 ein vergleichbares Anliegen zugrunde wie dem Streitpatent, das den Vorgang der Auswahl der Ausführung des Bekleidungsstücks mit dem Vorgang der Bedruckung und damit eines Teils der Herstellung zusammenführen will (Beschr. Streitpatent Abs. 6).
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Die D13 bemängelt, dass die bisherigen Modelle der individualisierten Massenfertigung die Möglichkeiten, den Kunden einzubinden, nicht ausschöpften und beispielsweise die Auswahlmöglichkeiten begrenzten oder eine Vorfertigung der Produkte vorsähen, so dass dem Kunden nur ein begrenztes Spektrum an Auswahlmöglichkeiten bleibe. Ferner wird kritisiert, dass die Modelle nicht aufzeigten, wie die Interaktion zwischen Kunden und Hersteller gestaltet werden könne (D13 S. 53 oben).
29
Das in D13 vorgeschlagene Verfahren sieht demgegenüber vor, dass dem Kunden möglichst viele Auswahlmöglichkeiten eingeräumt werden. Das Verfahren nach der D13 gliedert sich in drei Phasen: Auswahl durch den Kunden (decision), Bestellung durch den Kunden (order) und Herstellung des Kleidungsstücks (execution), wobei der Kunde in allen Phasen einbezogen werden und den Umfang der Individualisierung bestimmen soll (D13 S. 53). Der Ablauf des Verfahrens ist in Figur 4.5b der D13 wiedergegeben (D13 S. 57).
30
Für den ersten Verfahrensabschnitt sieht das Modell vor, dass der Kunde an einem Computer im Geschäft (in-store computer) oder über eine Website die Ausführung des Kleidungsstücks festlegen kann. Dabei kann ihm eine Auswahl von Ausführungsparametern mit unterschiedlichem Umfang zur Verfügung gestellt werden, sei es, dass er unter vorgegebenen Parametern auswählen oder eigene Designvorstellungen einbringen kann. Ferner soll der Kunde die Möglichkeit haben, die getroffene Auswahl des Designs des Kleidungsstücks am Bildschirm zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Hat der Kunde den Auswahlprozess abgeschlossen, wird der Auftrag mit weiteren Bestelldaten an den Hersteller weitergeleitet. Dort werden auf der Grundlage der vom Kunden getroffenen Auswahl mit Hilfe eines entsprechenden Datenverarbeitungs- und Grafikprogramms (Accumark PDS) die Vorlagen (patterns) [Schnittmuster] für das Kleidungsstück erstellt. Mittels des Programms "PhotoShop" wird das vom Kunden gewählte Muster, das entweder einer Datenbank des Herstellers entnommen oder erstellt wird, so auf den Vorlagen für die einzelnen Bestandteile des Kleidungsstücks angeordnet und gegebenenfalls digital bearbeitet, dass es der Größe des Kleidungsstücks und der durch Abnäher bewirkten Wölbung der einzelnen Bestandteile angepasst ist und nicht durch Säume, Nähte oder Abnäher unterbrochen wird (D13 S. 55 und S. 34-36). Die so bearbeitete Bilddatei wird auf einem Datenträger gespeichert und mit Hilfe eines Digitaldruckers auf den Stoff gedruckt; die Teile werden sodann zugeschnitten und zu dem entsprechenden Kleidungsstück zusammengenäht (D13 S. 36, 43, 55).
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b) Damit offenbart D13 zunächst die Merkmale 1 und 2 sowie 3.3. Die Vorlagen (patterns) entsprechen den Druckbildern nach Merkmal 1. Da die Vorlagen auf den Stoff aufgebracht werden, der dann entsprechend zugeschnitten werden soll, entnimmt der Fachmann der D13, dass diese Vorlagen die Abmessungen aufweisen, die die entsprechenden Stoffteile des herzustellenden Kleidungsstücks haben sollen, und er gegebenenfalls die Nahtzugabe einrechnen muss. Das in D13 beschriebene Verfahren stellt u.a. ebenfalls die Größe und die Farbe zur Auswahl und nennt dabei weitere Ausführungsparameter wie Stil, Stoffdesign oder Logoaufdruck, ohne dass es sich hierbei um eine abschließende Aufzählung handelte. Im Hinblick darauf, dass der Parameter "Grunddesign" in Patentanspruch 1 nur als Beispiel für mögliche Ausführungsparameter genannt wird, aber nicht als zwingender Parameter vorgesehen ist, kann offenbleiben , ob der Parameter "Grunddesign" dem in D13 genannten Parameter Stoffdesign (textile design) entspricht.
32
c) Ohne Erfolg rügt die Berufung, dass das Patentgericht auch eine Ausführungsfestlegung durch den Kunden und die Nutzung einer erfindungsgemäßen Computerverbindung hierzu (Merkmale 3.1 und 3.2) als offenbart angesehen hat. Hierfür kommt es nicht darauf an, auf welchem Computer vorgegebene Ausführungsparameter gespeichert sind. Auch wenn der Kunde, der, wie in der D13 geschildert, in einem Verkaufsgeschäft am Computer oder über eine Website die gewünschte Ausführung des Kleidungsstücks bestimmt, keinen Zugriff auf Herstellerdaten hat, generiert er elektronische Daten, die die Ausführung des gewünschten Kleidungsstücks bestimmen sollen. Indem sie in irgendeiner Form über das Internet übermittelt werden, wie es die D13 lehrt, ist den Anforderungen des Patentanspruchs 1 genügt.
33
2. Der Gegenstand des Streitpatents ist auch in keiner der mit den Hilfsanträgen verteidigten Fassungen patentfähig.
34
a) Die Verteidigung des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der letzten Fassung der Hilfsanträge I bis IV ist zulässig. Soweit die Beklagte diese gegenüber den erstinstanzlichen Hilfsanträgen Ia bis IVa dadurch geändert hat, dass der Ausführungsparameter "mehrere unterschiedliche Farben" nicht mehr zu den vom Kunden mindestens festzulegenden Ausführungsparametern gehört , hat die Beklagte zulässigerweise den Bedenken des Senats Rechnung getragen, dass sich die zunächst weiterverfolgten erstinstanzlichen Hilfsanträge Ia bis IVa dem nicht angegriffenen Patentanspruch 8 unterordnen und daher nicht zulässig sein dürften (vgl. BGH, Urteil vom 1. März 2017 - X ZR 10/15, GRUR 2017, 604 Rn. 27-29 - Ankopplungssystem).
35
b) Mit den zusätzlichen Merkmalen des Hilfsantrags I wird der Gegenstand von Patentanspruch 1 dahin beschränkt, dass von den möglichen Ausführungsparametern jedenfalls der Ausführungsparameter Grunddesign festgelegt werden muss (Merkmal 3.2.2). Für ein gewähltes Grunddesign und eine hierzu verfügbare Größe ist in einem Datenspeicher des Herstellercomputers jeweils eine Grafikdatei gespeichert (Merkmal 3.0). Auf diese Grafikdatei greift der Drucker zu, der den Satz von Druckbildern auf das Medium druckt (Merkmal 3.3.1).
36
c) Auch mit diesen zusätzlichen Merkmalen war der Gegenstand von Patentanspruch 1 dem Fachmann, gegen dessen Definition im angefochtenen Urteil die Parteien keine Einwände erhoben haben, durch die D13 nahegelegt.
37
Welche Ausführungsparameter er vorgibt, steht grundsätzlich im Belieben des Fachmanns, der sich dabei vornehmlich an wirtschaftlichen und Marketing -Gesichtspunkten orientieren wird. Mit dem Textildesign (textile design) nennt die D13 einen dem Grunddesign jedenfalls ähnlichen Parameter. Die D13 befasst sich ferner ausdrücklich mit der Anpassung des Druckbildes an die Größe des zu bedruckenden Teils des Bekleidungsstücks. Es bietet sich daher an, für standardisierte Größen entsprechend geeignete Druckbilder vorzuhalten und als Grafikdateien zu speichern. Ebenso bietet es sich an, den Druckvorgang dadurch effizient auszugestalten, dass hierbei auf die betreffende Grafikdatei zugegriffen werden kann. Es trifft zwar zu, dass Chenemilla nur die (nachträgliche ) Speicherung des kundenspezifischen Designs offenbart. D13 betont jedoch die individuellen Auswahlmöglichkeiten. Werden diese beschränkt, kann es wirtschaftlich zweckmäßig sein, größenspezifische Grafikdateien vorab zu erstellen und zu speichern; die technischen Mittel hierfür gibt D13 bereits an.
38
d) Die weiteren Hilfsanträge II bis IV fügen dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 ebenfalls nichts hinzu, was die Patentfähigkeit begründen könnte.
39
aa) Das in Hilfsantrag II zusätzlich vorgesehene Merkmal, dass außer dem Grunddesign, der Farbe und der Größe entweder ein Schriftobjekt oder ein Logo als Ausführungsparameter festzulegen ist, vermag die erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen. Abgesehen davon, dass derartige Ausführungsparameter auch in D13 vorgesehen sind, stehen sie, wie ausgeführt, im Belieben des Fachmanns.
40
bb) In den mit den Hilfsanträgen III und IV verteidigten Fassungen ist Patentanspruch 1 auf das Herstellen eines Bekleidungsstücks aus mit einem Satz von Druckbildern bedruckten Stoffteilen gerichtet und sieht dementsprechend vor, dass die Stoffteile vor oder nach dem Bedrucken ausgeschnitten werden und zu dem Bekleidungsstück zusammengenäht werden. Dies formuliert lediglich aus dem - mit der D13 übereinstimmenden - Zweck, zu dem der erfindungsgemäße Satz von Druckbildern erstellt wird, weitere Verfahrensschritte und kann daher an der Beurteilung der Patentfähigkeit nichts ändern.
41
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.
Meier-Beck Grabinski Hoffmann Kober-Dehm Marx
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.07.2016 - 3 Ni 6/16 (EP) -

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(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Patentgesetz - PatG | § 121


(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend. (2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über d

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Bundesgerichtshof Urteil, 01. März 2017 - X ZR 10/15

bei uns veröffentlicht am 01.03.2017

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 10/15 Verkündet am: 1. März 2017 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein

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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 10/15 Verkündet am:
1. März 2017
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Ankopplungssystem
Ein Patent kann vom Nichtigkeitsbeklagten nur insoweit beschränkt verteidigt
werden, als es vom Nichtigkeitskläger angegriffen wird. Die beschränkte Verteidigung
des Streitpatents durch Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit
einem nicht angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varianten
eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ist unzulässig.
BGH, Urteil vom 1. März 2017 - X ZR 10/15 - Bundespatentgericht
ECLI:DE:BGH:2017:010317UXZR10.15.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. März 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann, die Richterin Schuster und den Richter Dr. Deichfuß

für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats ) des Bundespatentgerichts vom 29. Dezember 2014 abgeändert und das europäische Patent 1 302 147 im Umfang von Patentanspruch 1 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Beklagte ist Inhaberin des - unter Inanspruchnahme der Priorität ei1 ner schwedischen Patentanmeldung vom 8. Januar 1998 - am 30. Dezember 1998 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 302 147 (Streitpatents). Das Streitpatent beruht auf einer Teilanmeldung; die Stammanmeldung ist als WO 99/08237 (N3) veröffentlicht. Das Streitpatent wird mit der Nichtigkeitsklage der Klägerin allein im Um2 fang des selbständigen Patentanspruchs 1 angegriffen, der in der Verfahrenssprache folgenden Wortlaut hat: 1. A docking system (1) which essentially comprises
a) at least one self-propelled working-tool (3), preferably intended for attendance of ground or floor, such as grasscutting , moss-scratching, watering, vacuum-cleaning, polishing , transportation etc., having a body (16) and
b) at least one docking station (2) for the at least one working tool (3),
c) wherein the docking station and the tool can by way of emitted signals establish contact with each other, so that the tool can drive up to the docking station, characterized by that
d) the docking station is provided with at least one first transmission part (5, 6; 5', 6') and the working tool is provided with at least one cooperating second transmission part (7,

8) for transmission of energy between the docking station and the working tool,
e) wherein the docking station is provided with at least one rising part (10, 11, 12, 13), of which at least one part is used for mounting of the first transmission part(s),
f) wherein the tool's second transmission part(s) (7, 8) is/are located on the upper side of the body. Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei
3
im angegriffenen Umfang nicht patentfähig und gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinaus. Die Beklagte hat das Streitpatent verteidigt. Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Mit ihrer Berufung verfolgt die Klägerin ihr Klageziel weiter. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt das Streitpatent hilfsweise in der Fassung von sechs Hilfsanträgen.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung der Klägerin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.
4
I. Das Streitpatent betrifft ein Ankopplungssystem, das ein selbstfah5 rendes Arbeitsgerät insbesondere für die Bearbeitung eines Bodens oder Fußbodens , wie Rasenmähen, Moosentfernen, Bewässern, Staubsaugen, Polieren oder Transportieren, sowie eine Ankopplungsstation für das Arbeitsgerät umfasst. 1. In der Streitpatentschrift wird ausgeführt, dass aus dem US-ameri6 kanischen Patent 5 440 216 (N5) ein Ankopplungssystem bekannt sei, das einen Bodenreinigungsroboter und eine Ankopplungsstation zum Aufladen der Batterie des Roboters aufweise. Der Roboter werde in die Nachbarschaft der Ankopplungsstation durch Ultraschallwellen geführt, die von der Station emittiert würden. Die genaue Ankopplung werde mittels Magneten und magnetischen Sensoren erreicht, die an dem Roboter und der Ankopplungsstation montiert seien. Ein Gleichstromstecker an der Ankopplungsstation greife in eine Ladesteckdose an dem Roboter in horizontaler Richtung ein. Die Ankopplungsstation umfasse eine Basisplatte und einen aufsteigenden Teil, an dem der Ladestecker montiert sei. Während des Ankoppelmanövers fahre der Roboter mit seinen Rädern auf die Basisplatte der Ankopplungsstation (Streitpatent Abs. 5; Übersetzung Abs. 6). 2. Nach den Erläuterungen der Streitpatentschrift liegt der Erfindung
7
das Problem zugrunde, ein Ankopplungssystem zu schaffen, das vor Schmutz geschützt ist (Streitpatent Abs. 6; Übersetzung Abs. 7). 3. Das soll nach Patentanspruch 1 durch folgende Vorrichtung erreicht
8
werden: 1. Ankopplungssystem (1), das im Wesentlichen umfasst: 1.1 mindestens ein selbstfahrendes Arbeitsgerät (3), vorzugsweise für die Bearbeitung eines Bodens oder Fußbodens , wie Rasenmähen, Moosentfernung, Bewässerung , Staubsaugen, Polieren, Transportieren, etc. mit einem Körper (16) und 1.2 mindestens eine Ankopplungsstation (2) für das ein Arbeitsgerät

(3).

2. Die Ankopplungsstation und das Gerät können durch ausgesendete Signale miteinander Kontakt aufnehmen, so dass das Gerät in die Ankopplungsstation fahren kann. 3. Die Ankopplungsstation ist mit mindestens einem ersten Übertragungsteil (5, 6, 5', 6') und das Arbeitsgerät ist mit mindestens einem (mit dem ersten) zusammenwirkenden zweiten Übertragungsteil (7, 8) für die Übertragung von Energie zwischen der Ankopplungsstation und dem Arbeitsgerät versehen. 4. Die Ankopplungsstation ist mit mindestens einem ansteigenden Teil ("at least one rising part", 10, 11, 12, 13) versehen, von dem mindestens ein Teil zur Montage des Übertragungsteiles dient. 5. Das zweite Übertragungsteil (7, 8) des Arbeitsgeräts ist auf der Oberseite ("on the upper side") des Körpers angeordnet.
9
Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 stammt aus der Streitpatentschrift und zeigt ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel: 4. Nach der erfindungsgemäßen Lehre sind das (mindestens eine)
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selbstfahrende Arbeitsgerät und die (mindestens eine) Ankopplungsstation des erfindungsgemäßen Ankopplungssystems derart eingerichtet, dass sie hinsichtlich zweier Funktionen miteinander in Verbindung treten können. Die eine Funktion betrifft die Informationsübertragung zwischen dem Arbeitsgerät und der Ankopplungsstation. Insoweit ist in Merkmal 2 vorgesehen, dass das Arbeitsgerät und die Ankopplungsstation miteinander Kontakt aufnehmen können, so dass das Gerät in die Ankopplungsstation fahren kann. Die andere Funktion dient der Versorgung des Arbeitsgerätes mit Energie. Nach Merkmal 3 sind dafür die Ankopplungsstation mit mindestens einem ersten Übertragungsteil und das Arbeitsgerät mit mindestens einem kooperierenden zweiten Übertragungsteil zur Übertragung von Energie zwischen der Ankopplungsstation und dem Arbeitsgerät versehen. Die Merkmale 4 und 5 betreffen die nähere Ausgestal- tung dieser beiden kooperierenden Übertragungsteile mit dem Ziel, diese vor Schmutz zu schützen. Zwar kann auch die Übertragung von Signalen oder Informationen prinzipiell eine Energieübertragung beinhalten, doch ergibt sich aus der getrennten Behandlung beider Funktionen im Rahmen der Lehre aus Patentanspruch 1, dass mit dem erfindungsgemäßen Begriff der "Energie" allein die Übertragung von Versorgungsenergie für den Betrieb des Arbeitsgerätes gemeint ist, wie bereits das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat. Dieses Verständnis steht in Einklang mit der Beschreibung und den
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Zeichnungen, in denen ein Ausführungsbeispiel beschrieben und gezeigt wird, bei dem die ersten Übertragungsteile 5 und 6 zur Übertragung von elektrischer Energie zwischen der Ankopplungsstation und dem Gerät zum Laden und auch zum Entladen eines im Gerät befindlichen elektrischen Akkumulators vorgesehen sind (Streitpatent Abs. 27; Übersetzung Abs. 28). Entsprechend heißt es in der Beschreibung, dass die Ankopplungsstation "normalerweise" zur Übertragung von elektrischer Energie zum Laden der Batterie benutzt werde. Dass zudem ausgeführt ist, dass "auch andere Arten der Übertragung … möglich" seien und zum Beispiel Informationen von der Station zum Gerät oder umgekehrt mittels weiterer Übertragungsteile oder mittels der bereits vorhandenen übertragen werden könnten, so dass sowohl elektrische Energie als auch elektrische Informationen übertragen werden könnten (Streitpatent Abs. 27; Übersetzung Abs. 28), steht dem nicht entgegen. Insoweit handelt es sich um Möglichkeiten der Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Ankopplungssystems, die im Belieben des Anwenders stehen, aber für die Verwirklichung der erfindungsgemäßen Lehre nicht zwingend vorgeschrieben sind. II. Das Patentgericht hat angenommen, der Gegenstand von Patentan12 spruch 1 gehe nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich einge- reichten Fassung hinaus und sei auch patentfähig. Zur Patentfähigkeit hat es im Wesentlichen folgendes ausgeführt: Als Fachmann sei ein Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau
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anzusehen, der über umfangreiche Kenntnisse im Bereich der Entwicklung von selbstfahrenden Haushalts- oder Gartenbaugeräten verfüge und bereits Erfahrungen in der Gestaltung der Strom- und Signalversorgung derartiger selbstfahrender Geräte besitze. Der Gegenstand aus Patentanspruch 1 des Streitpatents sei neu und
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nicht aus der N5 bekannt. Diese Entgegenhaltung offenbare ein Ankopplungssystem für eine selbstfahrende automatische Reinigungsvorrichtung zur Reinigung eines Bodens mit einem Reinigungskörper und einer automatischen Ladestation für die Reinigungsvorrichtung. Die automatische Ladestation und die Reinigungsvorrichtung stünden durch Ultraschallwellensignale miteinander in Kontakt, wodurch die Reinigungsvorrichtung bei Absinken der Batterieleistung unter einen bestimmten Pegel in die automatische Ladestation fahren könne. Die automatische Ladestation sei mit einem Gleichstromanschluss und die Reinigungsvorrichtung mit einer mit dem Anschluss kooperierenden Buchse für die Aufladung der von der Reinigungsvorrichtung mitgeführten Batterie versehen. Die automatische Ladestation sei mit einem hochstehenden Teil versehen, an dem der Gleichstromanschluss angeordnet sei. Das erfindungsgemäße Ankopplungssystem unterscheide sich von dem in der N5 offenbarten darin, dass die mit dem Gleichstromanschluss kooperierende Buchse der Reinigungsvorrichtung nicht an der Oberseite, sondern an einer Seitenfläche derselben angeordnet sei. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents habe sich für
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den Fachmann auch nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Ausgehend von dem Problem eines Ankopplungssystems, das besser gegen Verschmutzung geschützt sei, habe der Fachmann der N5 ein Ankopplungssystem entnehmen können, bei dem dieses Ziel aufgrund der Anordnung der Buchse (31) des Steckkontaktstifts (156) im deutlichen Abstand zum Boden sowie der geschützten Lage der Kontaktfeder (31a) bereits gelöst sei. Eine Anregung , demgegenüber die konkrete erfindungsgemäße Lösung zu wählen, sei auch unter Einsatz weiterer fachmännischer Überlegungen nicht ersichtlich. Darin liege auch keine beliebige oder zum Standard-Repertoire gehörende Maßnahme, auf welche der Fachmann ohne weiteres aufgrund seines Fachwissens zurückgreifen könne. III. Die Beurteilung des Patentgerichts hält der Überprüfung im Beru16 fungsverfahren nicht stand. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ist zwar neu, beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab. 1. Die N5, aus der die nachfolgend wiedergegebene, ein Ausführungs17 beispiel zeigende Figur 1 stammt, offenbart ein Ankopplungssystem für eine selbstfahrende automatische Reinigungsvorrichtung zur Reinigung mit einem Reinigungsvorrichtungskörper und einer automatischen Ladestation. Die Ladestation und die Reinigungsvorrichtung stehen durch Ultraschallwellensignale miteinander in Kontakt, wodurch die Reinigungsvorrichtung in die automatische Ladestation fahren kann. Dafür sind auf der Oberseite des Arbeitsgerätes ein Navigationssensor (23) und an der Ankopplungsstation ein Ultraschalloszillator (150) angeordnet (N5, Sp. 3, Z. 31 ff., 44 ff.; Sp. 7, Z. 64 ff.; Sp. 8, Z. 44 ff.; Figuren 1, 9a und 10). Entgegen der Ansicht der Klägerin wird in der N5 jedoch kein an der Oberseite des Gerätekörpers angeordnetes zweites Übertragungsteil offenbart. Der wegen seiner Anordnung an der Oberseite des Gerätekörpers insoweit allein in Betracht kommende Navigationssensor (23) ist nicht als zweites Übertragungsteil anzusehen , da dieser zwar in Zusammenwirken mit dem Ultraschalloszillator (150) der Ankopplungsstation der Signalübertragung dient, nicht aber der Übertragung von Versorgungsenergie, so wie dies - nach den obigen Erläuterungen zur Auslegung der Lehre aus Patentanspruch 1 - für das Vorliegen des Merkmals 5 erforderlich ist. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist daher aus der N5 nicht vorbekannt. 2. Ausgehend von der N5 ergab sich dieser für den Fachmann aber bei
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Einsatz seines Fachwissens und -könnens in naheliegender Weise. Das in der N5 offenbarte Ankopplungssystem zur Reinigung eines Bo19 dens weist in Gestalt des Gleichstromanschlusses (156) und der mit diesem kooperierenden Buchse (31) ein erstes und ein zweites Übertragungsteil auf, mit denen Energie zwischen der Ankopplungsstation und dem Arbeitsgerät übertragen werden kann. Allerdings befindet sich das zweite Übertragungsteil (Leiter 91 und Anschlussbuchse 31) in etwa auf zwei Drittel der Höhe der Seitenfläche und damit nicht - wie in Merkmal 5 gefordert - an der Oberseite des Gerätekörpers. Auch ist es zutreffend, dass dem Fachmann in der N5 erste und zweite Übertragungsteile (Stecker 156 und Anschlussbuchse 31) zur Übertragung von Energie zwischen der Ankopplungsstation und dem Arbeitsgerät offenbart werden, die aufgrund ihrer Anordnung in deutlichem Abstand zum Boden sowie der geschützten Lage des Steckers (156) durch die Seitenwand (51) und der Kontaktfeder (31a) hinter einer leicht trichterförmigen, ein Gefälle von innen nach außen aufweisenden Anschlussbuchse (31) weitgehend gegen Verschmutzung geschützt sind, wie auch durch die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 10 und 12 der N5 deutlich wird:
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Mag damit bei einem dem Ausführungsbeispiel der N5 entsprechenden Gerät das Bestreben, die Übertragungsteile vor Verschmutzung zu schützen, den Fachmann nicht dazu anregen, diese von einer Anordnung auf etwa 2/3 der Höhe der senkrechten Seitenfläche des Reinigungsgeräts - wie sie in etwa in den Figuren 1 und 10 der N5 gezeigt ist - auf die Oberseite zu verlegen, weil die Aufgabe bereits durch die offenbarte Anordnungshöhe befriedigend gelöst war, bedeutet dies jedoch nicht, dass der Fachmann nicht durch eine in sein Belieben gestellte formgestalterische Abänderung des Reinigungsgeräts zu einer solchen Verlegung veranlasst werden konnte. Zwar mag die in den Figuren 1 und 10 der N5 gezeigte Abschrägung der Außenfläche des Gerätes zwischen der waagerechten Oberfläche, auf der sich auch der Navigationssender (23) befindet und der senkrechten Seitenfläche, an der die Anschlussbuchse (31) und dahinter die Kontaktfeder (31a) angeordnet sind, für eine Verlegung der als Steck-Buchsen-Verbindung ausgestalteten Übertragungsteile nach oben nicht gut geeignet sein, wenngleich auch dies bei einer gaubenartigen Ausgestaltung der Anschlussbuchse nicht ausgeschlossen erscheint. Je nach den an ihn herangetragenen gestalterischen Wünschen und je nach dem benötigten Gehäusevolumen war es aber jedenfalls für den Fachmann ohne weiteres vorstellbar, in Abänderung des Gerätedesigns die schrägen Flächen entweder erheblich abzuflachen und die senkrechte Seitenfläche in etwa bis zur Höhe der waagerechten Oberfläche zu erhöhen (wie dies tendenziell bereits auf der linken Seite des in Figur 1 der N5 gezeigten Reinigungsgerätes verwirklicht ist,) oder durch eine Anordnung der waagerechten Oberfläche und der senkrechten Seitenfläche in einem Winkel von etwa 90° zu ersetzen. Da die Erwägung, die Übertragungsteile vor Verschmutzung zu schützen, insbesondere bei einem niedrigen Gehäuse Anlass gab, das Übertragungsteil möglichst weit oben anzuordnen, wie dies auch bei der N5 realisiert wurde, bot es sich bei einer solchen Ausgestaltung an, die Übertragungsteile im Winkelbereich der Ober- und der Seitenfläche anzuordnen, so dass sich diese auf der Oberseite des Körpers befinden. Mithin ergab sich für den Fachmann bei Einsatz seines Fachwissens und -könnens und ausgehend vom Offenbarungsgehalt der N5 auch das Merkmal 5 in naheliegender Weise. IV. Auch auf Grundlage der Hilfsanträge der Beklagten hat Patentan21 spruch 1 keinen Bestand.
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1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, da er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus der N5 ergab. Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von der Fassung des Hauptantrags
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dadurch, dass die nach Merkmal 3 ersten und zweiten Übertragungsteile nicht mehr nur allgemein für die Übertragung von "Energie" vorgesehen sind, sondern speziell für die Übertragung von "elektrischer Energie zum Laden der Batterie oder Energie in Form von Benzin oder anderen Treibstoffen" ("electric energy for battery-charging or energy in form of petrol or other power fuels"). Das hinzugekommene Merkmal ist aus der N5 bekannt, da die dort offenbarten ersten und zweiten Übertragungsteile (Stecker 156; Anschlussbuchse 31 und Kontaktfeder 31a) gleichfalls der Übertragung elektrischer Energie zum Laden der Batterie dienen (N5, Sp. 3, Z. 39 ff.; Sp. 4, Z. 18 ff.). 2. Die Verteidigung des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der
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Fassung des Hilfsantrags 2 ist unzulässig.
a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsan25 trags 2 unterscheidet sich von der erteilten Fassung durch folgende weitere Merkmale: "wherein the docking station is designed as a base plate (9), intended to be placed on ground or floor and" und "wherein the docking station’s first transmissions part(s) is/are located in a rising part (11), called transmission head (11), which is located higher up than the base plate (9)"
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Die hinzugefügten Merkmale sind identisch mit einer von zwei Varianten des Unteranspruchs 5 sowie dem Unteranspruch 6, weshalb die Beklagte auch anregt, die bisherigen Unteransprüche 5 und 6 zu streichen.
b) Die beschränkte Verteidigung eines mit einer Teilnichtigkeitsklage
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angegriffenen Patentanspruchs durch Kombination mit einem insoweit nicht angegriffenen Unteranspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines insoweit nicht angegriffenen Unteranspruchs ist unzulässig (BGH, Urteil vom 24. Juni 1960 - I ZR 109/55, Liedl, 395, 410 - Schwingungswalze; Urteil vom 11. November 2003 - X ZR 61/99, juris Rn. 27 - Humanmedizinische Abschabungsvorrichtung ; BPatG, Urteil vom 19. Dezember 1995 - 3 Ni 40/94, BPatGE 36, 35, 36 f.; Benkard/Hall/Nobbe, 11. Aufl., 2015, § 82 Rn. 39; Schulte/Voit, 9. Aufl., 2014, § 81 PatG Rn. 122; vgl. auch BGH, Urteil vom 26. Mai 2009 - X ZR 185/04, GRUR 2009, 929 Rn. 50 - Schleifkorn; Busse/Keukenschrijver, 8. Aufl., 2016, § 82 PatG Rn. 104 und Fn. 358). Ein Patent kann vom Nichtigkeitsbeklagten nur in dem Umfang be28 schränkt verteidigt werden, in dem es vom Nichtigkeitskläger angegriffen wird. Mit der beschränkten Verteidigung eines teilweise angegriffenen Patents durch Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit einem auf diesen rückbezogenen , aber mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Unteranspruch wird das Streitpatent der Sache nach im Umfang des nicht angegriffenen Unteranspruchs zur gerichtlichen Überprüfung gestellt. Die Möglichkeit, das Patent beschränkt zu verteidigen, dient aber allein der Verteidigung des Nichtigkeitsbeklagten gegenüber dem vom Nichtigkeitskläger geführten Angriff auf die Wirksamkeit des Patents und nicht auch der gerichtlichen Überprüfung des Patents im Übrigen.
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Für eine solche beschränkte Verteidigung ist ein Rechtsschutzbedürfnis selbst dann nicht anzuerkennen, wenn der Nichtigkeitskläger die Rechtsbeständigkeit des mit der Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Unteranspruchs in Zweifel zieht. Denn die beschränkte Verteidigung gegenüber einer Teilnichtigkeitsklage auch im Umfang eines nicht angegriffenen Unteranspruchs hätte im Wesentlichen die Wirkung einer Widerklage des Patentinhabers gegenüber dem Nichtigkeitskläger auf Feststellung der Rechtsbeständigkeit des Streitpatents im Umfang des nicht angegriffenen Unteranspruchs. Eine solche Klage ist aber im Gesetz nicht vorgesehen und kann deshalb auch nicht Gegenstand einer beschränkten Verteidigung des Nichtigkeitsbeklagten sein.
c) Im Streitfall ist die beschränkte Verteidigung des Streitpatents durch
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eine Kombination des Patentanspruchs 1 mit den von der Klägerin nicht angegriffenen Unteransprüchen 5 und 6 damit unzulässig. Insoweit ist es auch unerheblich , dass von den zwei Varianten in Unteranspruch 5 ("the docking station is designed as or provided with a base plate (9)") lediglich die erste in Patentanspruch 1 aufgenommen werden soll. 3. Unzulässig ist weiterhin die Verteidigung des Gegenstands von Pa31 tentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 3, in dem die durch die Fassungen der Hilfsanträge 1 und 2 gegenüber der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 hinzugekommenen Merkmale kombiniert werden. Der Umstand , dass Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 3 neben zwei nicht angegriffenen Unteransprüchen auch mit einem Merkmal kombiniert werden soll, das nicht Gegenstand eines nicht angegriffenen Unteranspruchs ist, ändert nichts daran, dass die Beklagte das Streitpatent damit in im Nichtigkeitsverfahren unzulässiger Weise beschränken will.
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4. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 4 unterscheidet sich von der Fassung des Hilfsantrags 1 dadurch, dass das mindestens eine selbstfahrende Arbeitsgerät nach Merkmal 1.1 ein Rasenmäher sein soll ("embodied as a lawn-mover"). Auch wenn Patentanspruch 1 auf einen Rasenmäher als selbstfahrendes Arbeitsgerät beschränkt wird, war es für den Fachmann, der ein solches Arbeitsgerät weiter konstruktiv verbessern wollte, naheliegend, andere selbstfahrende Arbeitsgeräte wie die in N5 offenbarte automatische Reinigungsvorrichtung zur Kenntnis zu nehmen und - entsprechend den obigen Erläuterungen - eine Anordnung des zweiten Übertragungsteils auf der Oberseite auch eines Rasenmähers in Erwägung zu ziehen. 5. Die Verteidigung des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der
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Fassung der Hilfsanträge 5 und 6, in denen das Merkmal der Verkörperung des selbstfahrenden Arbeitsgeräts mit Patentanspruch 1 in der Fassung der Hilfsanträge 2 oder 3 kombiniert wird, ist aus den unter 2 und 3 genannten Gründen ebenfalls unzulässig. 6. In der Fassung der Hilfsanträge 7 bis 13 wird Patentanspruch 1 in
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der erteilten Fassung sowie in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 6 jeweils kombiniert mit Unteranspruch 7 verteidigt. Auch diese Hilfsanträge sind aus den unter 2 und 3 genannten Gründen unzulässig.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, §91 Abs. 1 ZPO.
Meier-Beck Grabinski Hoffmann
Schuster Deichfuß
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.12.2014 - 4 Ni 12/12 (EP) -

(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend.

(2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Prozeßkosten (§§ 91 bis 101) sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert; die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)