Bundesgerichtshof Urteil, 07. März 2019 - I ZR 61/18

bei uns veröffentlicht am07.03.2019
vorgehend
Landgericht Leipzig, 5 O 2730/16, 12.05.2017
Oberlandesgericht Dresden, 14 U 898/17, 08.03.2018

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 61/18 Verkündet am:
7. März 2019
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Kühlergrill
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 Art. 12 Abs. 1 Buchst. c; Verordnung (EU) 2017/1001
Art. 14 Abs. 1 Buchst. c

a) Die Schutzschranke des Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1
Buchst. c UMV nF greift nur ein, wenn das einer fremden Unionsmarke ähnliche
Zeichen (auch) als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör
oder Ersatzteil, im geschäftlichen Verkehr benutzt worden ist. Bei einem Ersatzteil
(hier: Kühlergrill), das sich nicht ausschließlich in der Wiedergabe einer Marke
erschöpft, sondern eine Aufnahmevorrichtung für die Verkörperung der Unionsmarke
(hier: AudiEmblem
) enthält und diese erkennen lässt, kann dies nicht von vornherein verneint
werden (Fortführung BGH, Urteil vom 12. März 2015 - I ZR 153/14, BGHZ 205, 1
Rn. 33 - BMW-Emblem).

b) Kann im Text eines Internetangebots deutlich gemacht werden, dass ein beworbenes
Ersatzteil für bestimmte Fahrzeugmodelle geeignet ist, besteht keine Notwendigkeit
, auf dem Ersatzteil eine Aufnahmevorrichtung in Form der Marke des Fahrzeugherstellers
anzubringen, um auf diese Zweckbestimmung hinzuweisen.
BGH, Urteil vom 7. März 2019 - I ZR 61/18 - OLG Dresden
LG Leipzig
ECLI:DE:BGH:2019:070319UIZR61.18.0

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 7. März 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz

für Recht erkannt:
Die Revision des Beklagten gegen den Beschluss des 14. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Dresden vom 8. März 2018 wird zurückgewiesen.
Der Beklagte trägt die Kosten der Revision und die außergerichtlichen Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens.

Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin stellt Automobile und Automobilzubehör her. Sie ist Inhaberin der Unionswortmarken "AUDI" und "A6" sowie der Unionsbildmarke Nr. 000018762 (Klagemarke), die vier horizontal nebeneinander liegende und sich überschneidende Ringe zeigt: und für Landfahrzeuge, Teile hiervon sowie für Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen Schutz beansprucht.
2
Der Beklagte vertreibt Fahrzeugersatzteile. Er bot am 2. August 2016 auf der Internetplattform e. zum Preis von 66,52 € einen "Kühlergrill Audi A6 C6 4f Limo Kombi 04-08" zum Kauf an. Dem Angebot war ein Lichtbild des Kühlergrills beigefügt, das im oberen Drittel in der Mitte vier horizontal nebeneinander liegende und sich überschneidende Ringe erkennen lässt:
3
Der Käufer, der diesen Kühlergrill erwarb, erhielt einen Kühlergrill, in dessen oberem Drittel sich vier horizontal nebeneinander liegende, jeweils an einer Seite eine Öffnung aufweisende Ringe befanden, von denen sich nur die beiden inneren Ringe an den einander zugewandten Seiten überschnitten:
4
Dabei handelte es sich nicht um ein von der Klägerin hergestelltes Produkt. Auf die wegen einer Verletzung ihrer Marken ausgesprochene Abmahnung der Klägerin vom 30. August 2016 gab der Beklagte eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, die die Klägerin annahm.
5
Die Klägerin hat beantragt, den Beklagten zu verurteilen, Auskunft zu erteilen über den An- und Verkauf und das Anbieten zum Verkauf von Kühlergittern für Kraftfahrzeuge in Deutschland, die mit dem Zeichen "AUDI" oder dem Zeichen "A6" oder dem Zeichen (es folgt eine Abbildung der vier Ringe auf dem bei e. angebotenen Kühlergrill) oder dem Zeichen (es folgt eine Abbildung der vier Ringe auf dem vom Beklagten gelieferten Kühlergrill) gekennzeichnet sind. Außerdem hat sie den Rückruf entsprechend gekennzeichneter Ware von gewerblichen Abnehmern und Vernichtung, die Feststellung der Schadensersatzpflicht des Beklagten und seine Verurteilung zur Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten beansprucht.
6
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die dagegen gerichtete Berufung des Beklagten hat das Berufungsgericht durch Beschluss zurückgewiesen.
7
Der Senat hat die Revision zugelassen, soweit das Berufungsgericht bezogen auf die Unionsbildmarke der Klägerin zum Nachteil des Beklagten erkannt hat. Mit seiner Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte insoweit seinen Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Entscheidungsgründe:


8
I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung, Rückruf und Vernichtung, Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie Zahlung von Rechtsanwaltskosten zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:
9
Bezüglich der Bildmarke der Klägerin ergäben sich die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche aus Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV. Bei Warenidentität , überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der berühmten Klagemarke und jedenfalls durchschnittlicher Zeichenähnlichkeit bestehe zwischen der Bildmarke einerseits und dem in der e. -Anzeige verwendeten Zeichen sowie dem auf dem ausgelieferten Kühlergrill angebrachten Zeichen andererseits Verwechslungsgefahr. Es liege auch eine markenmäßige Benutzung vor. Die Schutzschranke des Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV greife nicht ein. Die Marke werde nicht als Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills verwendet, sondern als Herkunftshinweis für das Fahrzeug und für den Kühlergrill selbst. Die Anbringung des Zeichens sei technisch auch nicht notwendig. Die Anbringung der Aufnahmevorrichtung in der vorliegenden Form erscheine zudem unlauter.
10
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision des Beklagten hat keinen Erfolg.
11
1. Die von der Klägerin wegen einer Verletzung ihrer Unionsbildmarke geltend gemachten Ansprüche auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und Auskunftserteilung richten sich nach dem zum Zeitpunkt der beanstandeten Handlung geltenden Markengesetz in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung (§ 14 Abs. 6 und 7 MarkenG aF und § 19 MarkenG aF), während sich die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf nach dem zum Zeitpunkt der Entscheidung geltenden Markengesetz in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (§ 18 MarkenG nF) richten. Grundlage für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten sind die im Zeitpunkt der Abmahnung geltenden Bestimmungen der §§ 670, 683, 677 BGB.
12
a) Für den Anspruch auf Schadensersatz und den der Vorbereitung seiner Berechnung dienenden Anspruch auf Auskunftserteilung kommt es auf das zur Zeit der Verletzungshandlungen im August 2016 geltende Recht an (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 28. Januar 2016 - I ZR 40/14, GRUR 2016, 803 Rn. 14 = WRP 2016, 1135 - Armbanduhr; Urteil vom 12. Januar 2017 - I ZR 253/14, GRUR 2017, 397 Rn. 102 = WRP 2017, 434 - World of Warcraft II). Der Vernichtungsanspruch und der Rückrufanspruch dienen der Beseitigung eines fortdauernden Störungszustands und sind daher nur begründet, wenn ihre Voraussetzungen nach dem zur Zeit der Entscheidung geltenden Recht vorliegen (zum Vernichtungsanspruch vgl. BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 14 - Armbanduhr). Für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten ist das zum Zeitpunkt der Abmahnung im August 2016 geltende Recht maßgeblich.
13
b) Nach Art. 101 Abs. 2 UMV aF und Art. 129 Abs. 2 UMV nF wendet das Unionsmarkengericht in allen Markenfragen, die nicht durch diese Verordnung erfasst werden, das geltende nationale Recht an. Bei der Verpflichtung zum Ersatz des durch Verletzungshandlungen entstandenen Schadens, zur Erteilung von Auskünften über diese Handlungen zwecks Bestimmung des Schadens, zur Vernichtung und zum Rückruf der beanstandeten Waren sowie zur Erstattung von Rechtsanwaltskosten handelt es sich nicht um von Art. 102 UMV aF oder Art. 130 UMV nF erfasste Sanktionen (vgl. BGH, GRUR 2017, 397 Rn. 104, mwN - World of Warcraft II; zu Art. 89 der Verordnung [EG] Nr. 6/2002 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster vgl. EuGH, Urteil vom 13. Februar 2014 - C-479/12, GRUR 2014, 368 Rn. 53 = WRP 2014, 821 - Gautzsch Großhandel/MBM Joseph Duna; Urteil vom 27. September 2017 - C24 /16, GRUR 2017, 1120 Rn. 47, 89 = WRP 2017, 1457 - Nintendo/BigBen). Auf diese Ansprüche ist daher das nationale Recht anzuwenden (zu Art. 88 Abs. 2 der Verordnung [EG] Nr. 6/2002 vgl. EuGH, GRUR 2014, 368 Rn. 54 - Gautzsch Großhandel/MBM Joseph Duna).
14
c) Gemäß Art. 8 Abs. 2 Rom-II-VO ist bei außervertraglichen Schuldverhältnissen aus der Verletzung von unionsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums auf Fragen, die - wie hier - nicht unter den einschlägigen Rechtsakt der Union fallen, das Recht des Staates anzuwenden, in dem die Verletzung begangen wurde. Danach ist im Streitfall deutsches Sachrecht anwendbar. Der Begehungsort oder Handlungsort liegt in Deutschland, von wo aus der in Deutschland ansässige Beklagte einen Kühlergrill unter Verwendung der von der Klägerin beanstandeten Abbildung im Internet beworben und zum Verkauf angeboten und einen Kühlergrill in einer hiervon abweichenden, von der Klägerin ebenfalls beanstandeten Aufmachung ausgeliefert hat.
15
d) Für die geltend gemachten Ansprüche auf Schadensersatzfeststellung und Auskunftserteilung ist danach das Markengesetz in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung maßgeblich. Nach § 125b Nr. 2 MarkenG aF stehen dem Inhaber einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke zusätzlich zu den Ansprüchen nach den Artikeln 9 bis 11 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke die gleichen Ansprüche auf Schadensersatz (§ 14 Abs. 6 und 7 MarkenG aF) und Auskunft (§ 19 MarkenG aF), wie dem Inhaber einer nach diesem Gesetz eingetragenen Marke zu. Für den Anspruch auf Vernichtung und Rückruf ist das Markengesetz in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. Nach § 125b MarkenG nF stehen dem Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke neben den Ansprüchen nach den Artikeln 9 bis 11 der Unionsmarkenverordnung die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf (§ 18 MarkenG nF) zu. Grundlage für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten sind die Bestimmungen der §§ 670, 683, 677 BGB.
16
2. Alle von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche setzen voraus, dass ihre Rechte aus der Unionsmarke verletzt worden sind und keine Beschränkung der Wirkungen der Unionsmarke vorliegt. Dies ist, soweit auf den Zeitpunkt der beanstandeten Handlungen abzustellen ist, nach Art. 9 und Art. 12 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 in der Fassung der am 23. März 2016 in Kraft getretenen Verordnung (EU) 2015/2424 (UMV aF) und, soweit es auf den Zeitpunkt der Entscheidung ankommt, nach Art. 9 und Art. 14 der seit dem 1. Oktober 2017 geltenden Verordnung (EU) 2017/1001 (UMV nF) zu beurteilen.
17
3. Das Berufungsgericht ist ohne Rechtsfehler zu dem Ergebnis gelangt, dass die Rechte der Klägerin aus der Klagemarke verletzt sind, weil zwischen der Klagemarke einerseits und dem in dem Angebot bei e. verwendeten Zeichen und dem auf dem gelieferten Kühlergrill angebrachten Zeichen andererseits Verwechslungsgefahr besteht.
18
a) Nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. b UMV aF und Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV nF hat der Inhaber einer Unionsmarke das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
19
b) Die Frage, ob eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt. Die Prüfung der Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage erfordert eine Beurteilung des Gesamteindrucks der Zeichen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, die im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegt. Diese Beurteilung kann daher im Revisionsverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 2018, GRUR 2019, 173 Rn. 17, mwN = WRP 2019, 461 - combit /Commit). Hiervon ist das Berufungsgericht ausgegangen.
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c) Das Berufungsgericht hat angenommen, vorliegend bestehe Warenidentität , weil das angegriffene Zeichen für Autozubehör verwendet werde und damit in den Schutzbereich der Klagemarke falle. Die Klagemarke sei berühmt und habe überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zwischen der Klagemarke und den von dem Beklagten verwendeten Zeichen bestehe jedenfalls durchschnittliche Zeichenähnlichkeit. Sowohl das auf dem angebotenen als auch das auf dem ausgelieferten Kühlergrill angebrachte Zeichen lasse vier Ringe erkennen, auch wenn die auf dem ausgelieferten Kühlergrill angebrachten Ringe nicht vollständig seien und sich nur die beiden mittleren Ringe überschnitten. Diese Abweichungen wirkten sich nicht wesentlich auf den Gesamteindruck aus, genauso wenig wie der Umstand, dass die Ringe auf dem Kühlergrill etwas flächiger und stumpfer erschienen. Sie würden vom Verkehr ohne weiteres als die vier Ringe der Klägerin als Fahrzeugherstellerin erkannt. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen.
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d) Die Revision wendet sich nicht dagegen, dass das Berufungsgericht von Warenidentität, gesteigerter Kennzeichnungskraft und durchschnittlicher Zeichenähnlichkeit ausgegangen ist. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.
22
Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung hat der Beklagte mit dem Foto eines Kühlergrills in seinem Internetangebot kein mit der Klagemarke identisches Zeichen verwendet. Die Klagemarke besteht nach der im Register hinterlegten Schwarz-Weiß-Abbildung aus vier einander überschneidenden Ringen , deren Helligkeit uneinheitlich dargestellt wird. Die Ringe weisen an verschiedenen Stellen Schatten auf, die durch dunklere Einfärbungen erkennbar sind. Das vom Beklagten verwendete Foto lässt dagegen vier Ringe erkennen, die keinerlei Unterschiede in der Helligkeit aufweisen. Das Zeichen, das in dem Internetangebot des Beklagten erkennbar ist, ist damit nicht mit der Klagemarke identisch. Dasselbe gilt für den vom Beklagten gelieferten Kühlergrill. Während die Klagemarke vier vollständige Ringe zeigt, sind die vier Ringe auf dem vom Beklagten gelieferten Kühlergrill nicht vollständig, sondern an einer Seite unterbrochen. Es überschneiden sich außerdem nicht alle Ringe. Zudem weisen sie keine Helligkeitsunterschiede auf.
23
e) Eine Markenverletzung nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Bezeichnung vorliegt. Eine markenmäßige Verwendung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die beanstandete Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient. Die Rechte aus der Marke nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV, dessen Anwendung eine Verwechslungsgefahr voraussetzt , sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher , beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (BGH, Urteil vom 3. November 2016 - I ZR 101/15, GRUR 2017, 520 Rn. 26 = WRP 2017, 555MICRO COTTON, mwN; BGH, GRUR 2017, 397 Rn. 92 - World of Warcraft II; vgl. zu Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL [Richtlinie 89/104/EWG] EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 58 f. - L´Oréal/Bellure).
24
f) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler eine markenmäßige Verwendung des Zeichens sowohl auf dem in dem Internetangebot abgebildeten als auch auf dem gelieferten Kühlergrill bejaht. Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts sehen die angesprochenen Verkehrskreise zwar in den vier Ringen sowohl bei der von der Klägerin beanstandeten Darstellung des Kühlergrills im Internetangebot des Beklagten als auch in der Gestaltung des von dem Beklagten gelieferten Kühlergrills eine Aufnahmevorrichtung für die Klagemarke. Sie sehen darin aber nicht allein ein notwendiges Mittel zur Anbringung der Klagemarke an das Fahrzeug, sondern auch einen Hinweis auf die Herkunft des jeweiligen Kühlergrills aus dem Unternehmen der Klägerin oder eines ihrer Lizenznehmer. Dies stellt die Revision nicht in Abrede.
25
4. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, der Beklagte könne sich nicht mit Erfolg auf die Schutzschranke des Art. 12 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 2 UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 2 UMV nF berufen.
26
a) Nach Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF gewährt die Unionsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Unionsmarke im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inha- bers dieser Marke zu benutzen, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist. Diese Regelung findet nach Art. 12 Abs. 2 UMV aF und Art. 14 Abs. 2 UMV nF nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
27
b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die auf dem angebotenen und dem gelieferten Kühlergrill angebrachten Zeichen würden im Streitfall nicht als Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills als Ersatzteil verwendet. Vielmehr erschöpfe sich die Funktion dieser Zeichen darin, Teil der originalgetreuen Nachbildung des Kühlergrills der Klägerin zu sein. Auch nach dem Einbau des Kühlergrills dienten diese Zeichen nicht dazu, auf die bereits erreichte Zweckbestimmung des Kühlergrills hinzuweisen. Vielmehr seien sie dann Herkunftshinweis für das Fahrzeug und für den Kühlergrill selbst. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
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aa) Der Begriff der Bestimmungsangabe in Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF ist weit zu verstehen. Diese Vorschriften legen keine Kriterien fest, nach denen ermittelt werden soll, ob eine gegebene Bestimmung einer Ware in den Anwendungsbereich dieser Vorschrift fällt, sondern verlangt lediglich, dass die Benutzung der Marke notwendig ist, um auf eine solche Bestimmung hinzuweisen (zu Art. 6 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL [Richtlinie 89/104/EWG]: EuGH, Urteil vom 17. März 2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 31 - Gillette/LA-Laboratories). Da die Bestimmung von Waren als Zubehör oder Ersatzteil nur als Beispiel gegeben wird, ist die Anwendung dieser Bestimmungen nicht auf diese Sachverhalte beschränkt (EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 32 - Gillette/LA-Laboratories). Derjenige, der die Marke benutzt, um die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass der Wer- bende spezialisiert auf den Verkauf von Waren mit dieser Marke ist oder solche Waren, die unter der Marke von deren Inhaber oder mit dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind, instandsetzt und wartet, weist auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung in diesem Sinne hin (EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 33 - Gillette/LA-Laboratories).
29
bb) Die Annahme des Berufungsgerichts ist nicht zu beanstanden, nach dem Einbau des Kühlergrills in das Fahrzeug diene das der Klagemarke ähnliche Zeichen auf dem Kühlergrill nicht mehr als Hinweis darauf, dass es sich bei diesem Kühlergrill um ein Ersatzteil handele. Nach dem Einbau in das Fahrzeug sieht der angesprochene Verkehr in der die Konturen des Audi-Emblems zeigenden Aufnahmevorrichtung und vor allem in dem daran noch anzubringenden Audi-Emblem nur noch einen Hinweis auf die Herkunft des Fahrzeugs und des Kühlergrills (vgl. BGH, Urteil vom 12. März 2015 - I ZR 153/14, BGHZ 205, 1 Rn. 34 - BMW-Emblem).
30
cc) Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann allerdings nicht angenommen werden, der angesprochene Verkehr sehe vor dem Einbau des Kühlergrills in das Fahrzeug in der den Umriss des Audi-Emblems aufweisenden Aufnahmevorrichtung keinen Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills als Ersatzteil.
31
(1) Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Anbringung eines mit der Klagemarke identischen oder verwechselbaren Zeichens auf originalgetreuen Nachbildungen der vom Markeninhaber zur Kennzeichnung seiner Fahrzeuge verwendeten Plaketten nicht dazu dient, eine Angabe über ein Merkmal dieser Plaketten zu machen, sondern nur Teil der originalgetreuen Nachbildung dieser Plaketten ist. In einem solchen Fall wird die Klagemarke von dem Dritten für seine Produkte wie eine eigene Marke verwendet; das ist durch die Schutz- schranke nicht gedeckt (vgl. BGHZ 205, 1 Rn. 33 - BMW-Emblem; vgl. auch EuGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-10017 = GRUR 2007, 318 Rn. 44 - Opel-Logo).
32
(2) Bei dem im Streitfall zu beurteilenden Kühlergrill handelt es sich allerdings anders als bei der in der Senatsentscheidung "BMW-Emblem" streitgegenständlichen Plakette nicht um eine Ware, die sich in der Verkörperung und damit in einer Wiedergabe der Marke erschöpft, und bei der die Marke daher essentieller, allein funktions- und gestaltprägender Bestandteil dieses Ersatzteils und damit kein Hinweis auf seine Bestimmung ist (vgl. BGHZ 205, 1 Rn. 32 - BMW-Emblem). Im Streitfall erschöpft sich die Ware - der Kühlergrill - ersichtlich nicht in einer Verkörperung der Klagemarke. Darüber hinaus erkennt der angesprochene Verkehr nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, dass es sich bei dem mit der Klagemarke ähnlichen Zeichen auf dem angebotenen und dem gelieferten Kühlergrill um eine Aufnahmevorrichtung für eine Verkörperung der Klagemarke handelt. Bei einem Ersatzteil, das sich nicht ausschließlich in der Wiedergabe einer Marke erschöpft, kommt dem Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers nicht ohne weiteres der Vorrang zu. Es ist vielmehr zu prüfen, ob das mit der Klagemarke ähnliche Zeichen im Sinne von Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF (auch) als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, im geschäftlichen Verkehr benutzt worden ist.
33
(3) Eine solche Prüfung hat das Berufungsgericht nicht vorgenommen. Für die weitere Prüfung in der Revisionsinstanz ist daher zugunsten des Beklagten zu unterstellen, dass der angesprochene Verkehr in dem Zeichen auf dem jeweiligen Kühlergrill (auch) einen Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills als Ersatzteil sieht.
34
c) Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, die Anbringung des Zeichens sei nicht notwendig. Sie diene nicht der Information über die Bestimmung der Ware, sondern lediglich dem originalgetreuen Nachbau der Ware. Jedenfalls sei es technisch nicht zwingend, den Kühlergrill mit einer Aufnahmevorrichtung in Form der vier Ringe zu versehen, um später die vier verchromten Ringe auf diese Vorrichtung setzen zu können. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.
35
aa) Die Zulässigkeit der Benutzung einer Marke gemäß Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF hängt davon ab, ob diese Benutzung notwendig ist, um auf die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung hinzuweisen. Die Benutzung einer Marke ist notwendig, wenn die Information über den Zweck der Ware oder Dienstleistung anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Februar 1999 - C-63/97, Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik). Die Markennutzung muss praktisch das einzige Mittel darstellen, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung zu liefern (vgl. EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 35 - Gillette/LALaboratories ). Es muss ausgeschlossen sein, dass diese Information auch auf andere Art und Weise, wie etwa durch Angabe technischer Standards oder Normen, bewerkstelligt werden kann (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik; BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 33/10, GRUR 2011, 1135 Rn. 20 = WRP 2011, 1602 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE; Urteil vom 28. Juni 2018 - I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 Rn. 25 = WRP 2019, 200 - keinevorwerk -vertretung).
36
bb) Das Berufungsgericht ist hiervon zwar ausgegangen. Es hat jedoch keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob es in diesem Sinne notwendig war, die Klagemarke zu benutzen, um auf die Bestimmung des Kühlergrills als Ersatzteil hinzuweisen. Mit der Begründung, die Anbringung des Zeichens diene nicht der Information über die Bestimmung der Ware, sondern lediglich dem originalgetreuen Nachbau der Ware, kann die Erforderlichkeit der Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung des Kühlergrills als Ersatzteil nicht verneint werden.
37
cc) Es entspricht jedoch der Lebenserfahrung, dass es andere Mittel als die Verwendung des Zeichens auf dem jeweiligen Kühlergrill gibt, um die angesprochenen Verkehrskreise darüber zu informieren, dass es sich dabei um ein Ersatzteil für Fahrzeuge der Klägerin handelt. Beispielsweise hätte der Beklagte hierauf unschwer im Text des Internetangebots oder - da der gelieferte vom bestellten Kühlergrill optisch abwich - auch im Text des Lieferscheins hinweisen können, indem dort deutlich jeweils gemacht wird, dass der Kühlergrill für bestimmte Fahrzeugmodelle der Klägerin passend ist.
38
dd) Es kann offen bleiben, ob - wie das Berufungsgericht in Erwägung gezogen hat - die in Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF vorausgesetzte Notwendigkeit, auf die Bestimmung der Ware hinzuweisen, auch eine technische Notwendigkeit sein kann. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bedarf es im Streitfall technisch nicht zwingend einer Aufnahmevorrichtung in Form der vier Ringe, um das Emblem mit der Klagemarke auf dem Kühlergrill anzubringen. Dies wird von der Revision auch nicht geltend gemacht.
39
d) Da die Verwendung der Klagemarke nicht erforderlich ist, auf die Bestimmung des Kühlergrills als Ersatzteil hinzuweisen, greift die Schutzschranke des Art. 12 Abs. 1 Buchst. c UMV aF und Art. 14 Abs. 1 Buchst. c UMV nF nicht ein, ohne dass es noch einer Prüfung bedarf, ob die in Rede stehende Benut- zung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht, mithin unlauter ist.
40
e) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass dieses Ergebnis mit dem Sinn und Zweck der Schutzschranke vereinbar ist. Indem das der Klagemarke ähnelnde Zeichen auf der Ware direkt angebracht werde, entstehe der Eindruck, es handele sich um ein Originalprodukt. Es gehe nicht mehr um die Freistellung des Ersatzteil- und Zubehörgeschäfts, sondern um eine Imitation des Originalprodukts und damit um eine unberechtigte Partizipation am Besitzstand der Klägerin. Diese Erwägungen sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
41
aa) Die in Art. 12 UMV aF und Art. 14 UMV nF vorgesehenen Beschränkungen des Markenrechts zielen darauf ab, die grundsätzlichen Interessen des Markenschutzes einerseits und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit in der Europäischen Union in Einklang zu bringen, so dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann (zu Art. 6 MarkenRL [Richtlinie 89/104/EWG]: EuGH, Urteil vom 7. Januar 2004 - C-100/02, Slg. 2004, I-691 = GRUR 2004, 234, 235 Rn. 16 - Gerolsteiner Brunnen/Putsch; EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 62 - BMW/Deenik). Die Schutzschranke dient einem Interessenausgleich zwischen den Originalherstellern langlebiger, regelmäßig hochwertiger Erzeugnisse, und freien Drittanbietern. Die Bestimmung soll der Gefahr einer Beschränkung oder Monopolisierung des Ersatzteilmarkts durch Markeneintragungen begegnen (vgl. BGH, Beschluss vom 24. Mai 2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Rn. 20 = WRP 2008, 107 - Fronthaube). Andererseits sollen die Drittanbieter davon abgehalten werden, in ungerechtfertigter Weise von der Reputation einer Marke zu profitieren, die der Markeninhaber durch seine Investitionen geschaffen hat (zu § 23 Nr. 3 MarkenG: BGHZ 205, 1 Rn. 36 - BMW-Emblem; BGH, GRUR 2019, 165 Rn. 50 - keine-vorwerk-vertretung).
42
bb) In der Senatsentscheidung "BMW-Emblem" fiel für den Interessenausgleich zu Lasten der dortigen Beklagten maßgeblich ins Gewicht, dass sich das BMW-Emblem der Beklagten in der Verkörperung und damit Wiedergabe der berühmten Klagemarke erschöpfte. Der Senat hat angenommen, die Produktion von allein die Marke des Fahrzeugherstellers abbildenden Plaketten, die zur Kennzeichnung seiner Fahrzeuge und seines Geschäftsbetriebs dienten , sei das aus dem Ausschließlichkeitsrecht folgende Monopol des Markeninhabers , das durch die Schutzschranke nicht eingeschränkt werde (BGHZ 205, 1 Rn. 37 - BMW-Emblem). Im Streitfall erschöpft sich der Kühlergrill jedoch nicht in der Verkörperung und damit Wiedergabe der berühmten Klagemarke. Vielmehr enthält der in Streit stehende Kühlergrill eine Aufnahmevorrichtung für eine Verkörperung der Marke, ohne dass diese Vorrichtung mit der Marke identisch ist.
43
cc) Im Streitfall müssen die Interessen der klagenden Markeninhaberin nicht zurücktreten. Die Interessenabwägung fällt nicht deshalb zugunsten des Beklagten aus, weil der in Rede stehende Kühlergrill als Ersatzteil nur verkaufsfähig ist, wenn an ihm das Audi-Emblem angebracht ist oder jedenfalls problemlos nachgerüstet werden kann.
44
(1) Grundsätzlich besteht allerdings eine Verkehrserwartung, dass Ersatzteile für ein Kraftfahrzeug dasselbe Erscheinungsbild aufweisen wie das Originalteil (vgl. BGH, GRUR 2008, 71 Rn. 20 - Fronthaube; BGHZ 205, 1 Rn. 37 - BMW-Emblem). Da die Verkehrserwartung dahin geht, dass ein nicht vom Markeninhaber hergestelltes Ersatzteil dem Original optisch entspricht, muss ein Ersatzteil wie eine Fronthaube oder ein Kühlergrill, an dem der Hersteller seine Marke anbringt, hierfür eine Aufnahmevorrichtung vorsehen.
45
(2) Dies rechtfertigt es im Streitfall nicht, den Interessen des Beklagten den Vorrang einzuräumen. Die Revision macht nicht geltend, die beanstandete Aufnahmevorrichtung sei erforderlich, damit der vom Beklagten beworbene und gelieferte Kühlergrill nach der Anbringung des Original-Markenemblems der Klägerin optisch einem von der Klägerin hergestellten Kühlergrill entspricht.
46
f) Der Beklagte ist nicht aus anderen Gründen zur Verwendung der auf dem angebotenen und dem gelieferten Kühlergrill angebrachten Aufnahmevorrichtung berechtigt. Der Ersatzteilhersteller oder der Händler, der nicht vom Hersteller stammende Ersatzteile vertreibt, ist nicht nach Art. 110 der Verordnung Nr. 6/2002 (Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung - GGV) berechtigt , Ersatzteile herzustellen, die ein mit der Marke identisches Zeichen tragen. Diese Bestimmung rechtfertigt nicht in Abweichung von der Unionsmarkenverordnung , dass ein Hersteller von Kraftfahrzeugersatzteilen und -zubehör auf seinen Waren ein Zeichen, das mit einer von einem Kraftfahrzeughersteller für solche Waren eingetragenen Marke identisch ist, ohne dessen Zustimmung mit der Begründung anbringt, diese Benutzung der Marke stelle die einzige Möglichkeit dar, das betreffende Fahrzeug zu reparieren und ihm als komplexes Erzeugnis wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen (EuGH, Beschluss vom 6. Oktober 2015 - C-500/14, GRUR 2016, 77 Rn. 45 = WRP 2016, 705 - Ford/Wheeltrims). Die Beschränkungen des ausschließlichen Rechts aus einer Marke richten sich ausschließlich nach der Unionsmarkenverordnung (zu Art. 6 MarkenRL [Richtlinie 2008/95/EG] EuGH, GRUR 2016, 77 Rn. 44 - Ford/Wheeltrims).
47
5. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C-283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist.
48
III. Danach ist die Revision auf Kosten des Beklagten zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Koch Löffler Schwonke
Feddersen Schmaltz
Vorinstanzen:
LG Leipzig, Entscheidung vom 12.05.2017 - 5 O 2730/16 -
OLG Dresden, Entscheidung vom 08.03.2018 - 14 U 898/17 -

ra.de-Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 07. März 2019 - I ZR 61/18

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Bundesgerichtshof Urteil, 07. März 2019 - I ZR 61/18 zitiert 10 §§.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch


(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen 1. ein mi

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 670 Ersatz von Aufwendungen


Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet.

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 683 Ersatz von Aufwendungen


Entspricht die Übernahme der Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn, so kann der Geschäftsführer wie ein Beauftragter Ersatz seiner Aufwendungen verlangen. In den Fällen des § 679 steht diese

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 677 Pflichten des Geschäftsführers


Wer ein Geschäft für einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein, hat das Geschäft so zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es

Markengesetz - MarkenG | § 23 Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft


(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen: 1. den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,2. ein mit der

Markengesetz - MarkenG | § 19 Auskunftsanspruch


(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen

Markengesetz - MarkenG | § 18 Vernichtungs- und Rückrufansprüche


(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Waren in Anspruch nehmen.

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(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

(2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß

1.
rechtsverletzende Ware in ihrem Besitz hatte,
2.
rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3.
für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder
4.
nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Waren oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,
es sei denn, die Person wäre nach den §§ 383 bis 385 der Zivilprozessordnung im Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung berechtigt. Im Fall der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht den gegen den Verletzer anhängigen Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erledigung des wegen des Auskunftsanspruchs geführten Rechtsstreits aussetzen. Der zur Auskunft Verpflichtete kann von dem Verletzten den Ersatz der für die Auskunftserteilung erforderlichen Aufwendungen verlangen.

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über

1.
Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren oder Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und
2.
die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren sowie über die Preise, die für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch oder unvollständig, ist er dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(6) Wer eine wahre Auskunft erteilt hat, ohne dazu nach Absatz 1 oder Absatz 2 verpflichtet gewesen zu sein, haftet Dritten gegenüber nur, wenn er wusste, dass er zur Auskunftserteilung nicht verpflichtet war.

(7) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden.

(8) Die Erkenntnisse dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden.

(9) Kann die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (§ 3 Nummer 70 des Telekommunikationsgesetzes) erteilt werden, ist für ihre Erteilung eine vorherige richterliche Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung der Verkehrsdaten erforderlich, die von dem Verletzten zu beantragen ist. Für den Erlass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Die Entscheidung trifft die Zivilkammer. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die Kosten der richterlichen Anordnung trägt der Verletzte. Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist die Beschwerde statthaft. Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen. Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben im Übrigen unberührt.

(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Waren in Anspruch nehmen. Satz 1 ist entsprechend auf die im Eigentum des Verletzers stehenden Materialien und Geräte anzuwenden, die vorwiegend zur widerrechtlichen Kennzeichnung der Waren gedient haben.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf Rückruf von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch nehmen.

(3) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen.

Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet.

Entspricht die Übernahme der Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn, so kann der Geschäftsführer wie ein Beauftragter Ersatz seiner Aufwendungen verlangen. In den Fällen des § 679 steht dieser Anspruch dem Geschäftsführer zu, auch wenn die Übernahme der Geschäftsführung mit dem Willen des Geschäftsherrn in Widerspruch steht.

Wer ein Geschäft für einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein, hat das Geschäft so zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es erfordert.

14
II. Mit Blick darauf, dass das Geschmacksmustergesetz in der Fassung des Geschmacksmusterreformgesetzes (GeschmMG 2004) im Laufe des Rechtsstreits durch das Geschmacksmustermodernisierungsgesetz geändert (und zugleich in „Designgesetz“ umbenannt) worden ist, ist hinsichtlich der maßgeblichen Anspruchsgrundlagen zwischen den von der Klägerin geltend gemachten Ansprüchen zu unterscheiden. Der auf eine Verletzungshandlung gestützte Unterlassungsanspruch ist nur begründet, wenn das Verhalten der Beklagten zur Zeit der Verletzungshandlung - also des Vertriebs der beanstandeten Uhr im Jahr 2011 - nach dem damals geltenden Geschmacksmustergesetz 2004 rechtswidrig war. Da der Unterlassungsanspruch in die Zukunft gerichtet ist, muss die Vermarktung der angegriffenen Uhr zudem nach dem nunmehr geltenden Designgesetz unzulässig sein. Für den Anspruch auf Schadensersatz und die der Vorbereitung seiner Berechnung dienenden Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung kommt es auf das zur Zeit der Verletzungshandlung geltende Geschmacksmustergesetz 2004 an (st. Rspr.; zum Wettbewerbsrecht vgl. BGH, GRUR 2010, 80 Rn. 15 - LIKEaBIKE; BGH, Urteil vom 21. Juli 2011 - I ZR 192/09, GRUR 2012, 402 Rn. 11 = WRP 2012, 450 - Treppenlift; Urteil vom 12. Juli 2012 - I ZR 54/11, GRUR 2013, 301 Rn. 17 = WRP 2013, 491 - Solarinitiative). Für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten ist das zum Zeitpunkt der Abmahnung geltende Geschmacksmustergesetz 2004 maßgeblich (st. Rspr.; zum Wettbewerbsrecht vgl. BGH, Urteil vom 24. Juli 2014 - I ZR 119/13, GRUR 2015, 393 Rn. 13 = WRP 2015, 450 - Der neue SLK, mwN). Der Vernichtungsanspruch dient der Beseitigung eines fortdauernden Störungszustands (zu § 98 UrhG vgl. BGH, Urteil vom 28. November 2002 - I ZR 168/00, BGHZ 153, 69, 77 - P-Vermerk) und ist daher nur begründet, wenn seine Voraussetzungen nach dem zur Zeit der Entscheidung geltenden Designgesetz vorliegen (zu § 98 UrhG vgl. Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 124/11, GRUR 2015, 672 Rn. 66 = WRP 2015, 739 - VideospielKonsolen II). Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage ist allerdings nicht eingetreten. Die Anspruchsgrundlagen sind unverändert geblieben, abgesehen davon, dass darin jeweils das Wort „Geschmacksmuster“ durch die Wörter „eingetragenes Design“ und das Wort „Muster“ durch das Wort „Design“ ersetzt worden sind (vgl. auch § 72 Abs. 1 DesignG).
102
1. Für den Anspruch auf Schadensersatz und dem der Vorbereitung seiner Berechnung dienenden Anspruch auf Auskunftserteilung kommt es auf das zur Zeit der Verletzungshandlungen seit dem Jahr 2009 jeweils geltende Recht an (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 12. Juli 2012 - I ZR 54/11, GRUR 2013, 301 Rn. 17 = WRP 2013, 491 - Solarinitiative; Urteil vom 28. Januar 2016 - I ZR 40/14, GRUR 2016, 803 Rn. 14 = WRP 2016, 1135 - Armbanduhr).

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

(2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß

1.
rechtsverletzende Ware in ihrem Besitz hatte,
2.
rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3.
für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder
4.
nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Waren oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,
es sei denn, die Person wäre nach den §§ 383 bis 385 der Zivilprozessordnung im Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung berechtigt. Im Fall der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht den gegen den Verletzer anhängigen Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erledigung des wegen des Auskunftsanspruchs geführten Rechtsstreits aussetzen. Der zur Auskunft Verpflichtete kann von dem Verletzten den Ersatz der für die Auskunftserteilung erforderlichen Aufwendungen verlangen.

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über

1.
Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren oder Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und
2.
die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren sowie über die Preise, die für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch oder unvollständig, ist er dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(6) Wer eine wahre Auskunft erteilt hat, ohne dazu nach Absatz 1 oder Absatz 2 verpflichtet gewesen zu sein, haftet Dritten gegenüber nur, wenn er wusste, dass er zur Auskunftserteilung nicht verpflichtet war.

(7) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden.

(8) Die Erkenntnisse dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden.

(9) Kann die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (§ 3 Nummer 70 des Telekommunikationsgesetzes) erteilt werden, ist für ihre Erteilung eine vorherige richterliche Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung der Verkehrsdaten erforderlich, die von dem Verletzten zu beantragen ist. Für den Erlass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Die Entscheidung trifft die Zivilkammer. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die Kosten der richterlichen Anordnung trägt der Verletzte. Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist die Beschwerde statthaft. Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen. Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben im Übrigen unberührt.

(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Waren in Anspruch nehmen. Satz 1 ist entsprechend auf die im Eigentum des Verletzers stehenden Materialien und Geräte anzuwenden, die vorwiegend zur widerrechtlichen Kennzeichnung der Waren gedient haben.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf Rückruf von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch nehmen.

(3) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen.

Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet.

Entspricht die Übernahme der Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn, so kann der Geschäftsführer wie ein Beauftragter Ersatz seiner Aufwendungen verlangen. In den Fällen des § 679 steht dieser Anspruch dem Geschäftsführer zu, auch wenn die Übernahme der Geschäftsführung mit dem Willen des Geschäftsherrn in Widerspruch steht.

Wer ein Geschäft für einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein, hat das Geschäft so zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es erfordert.

26
bb) Eine Markenverletzung nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Bezeichnung vorliegt. Eine markenmäßige Verwendung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die beanstandete Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient. Die Rechte aus der Marke nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV, dessen Anwendung eine Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benut- zung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (BGH, Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 20 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; Urteil vom 30. Juli 2015 - I ZR 104/14, GRUR 2015, 1223 Rn. 21 = WRP 2015, 1501 - Posterlounge). Eine rein beschreibende Verwendung, die weder die Herkunftsfunktion noch andere Markenfunktionen beeinträchtigt, stellt keine Benutzung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV dar (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 61 - L’Oréal/Bellure; BGH, Urteil vom 6. Dezember 2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus ; Urteil vom 20. Dezember 2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002, 985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II; Urteil vom 13. März 2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Rn. 19 = WRP 2008, 1353 - metrosex). Hat ein Wort beschreibenden Charakter, wird es vom Verkehr eher als Sachhinweis und nicht als Kennzeichen aufgefasst (vgl. BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 19 - Metrosex; BGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 59 = WRP 2009, 971 - Augsburger Puppenkiste). Dabei wird die Verkehrsauffassung auch durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Juni 2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 64 - O2/ Hutchison; BGH, Urteil vom 20. Dezember 2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo; Urteil vom 9. Februar 2012 - I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 19 = WRP 2012, 1241 - pjur/pure). Eine blickfangmäßige Herausstellung oder die Verwendung eines Zeichens im Rahmen der Produktkennzeichnung spricht für eine markenmäßige Verwendung (vgl. BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 19 - pjur/pure).
34
b) Die Klagemarke wird auch nicht zu einem Bestimmungshinweis für die von der Beklagten vertriebenen BMW-Embleme, wenn diese ihrem hauptsächlichem Zweck entsprechend in von der Klägerin hergestellte Kraftfahrzeuge eingebaut werden. Nach dem Einbau dient die auf der Plakette abgebildete Marke weiterhin nicht dazu, auf die bereits erreichte Zweckbestimmung der Plakette hinzuweisen, sondern sie ist Herkunftshinweis für die mit der Plakette versehenen Fahrzeuge oder Fahrzeugteile (vgl. Corte Suprema di Cassazione, MarkenR 2014, 512, 514 - Vorwerk Zubehör- und Ersatzteile) sowie für die Plakette selbst.
20
(1) Die Benutzung einer Marke ist notwendig, wenn die Information über den Zweck der Dienstleistung anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Februar 1999 - C-63/97, Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik). Die Markennutzung muss praktisch das einzige Mittel darstellen, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Dienstleistung zu liefern (vgl. EuGH, Urteil vom 17. März 2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 35 - Gillette). Es muss ausgeschlossen sein, dass diese Information auch auf andere Art und Weise, etwa durch Angabe technischer Standards oder Normen, bewerkstelligt werden kann. Dies ist in der Regel der Fall, wenn eine Dienstleistung allein für ein Produkt einer bestimmten Marke angeboten wird (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 23 Rn. 118).
- 1 -

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 236/16
Verkündet am:
28. Juni 2018
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
keine-vorwerk-vertretung

a) Die Verwendung einer bekannten Marke in der Domainbezeichnung eines Wiederverkäufers, der
neben mit der Marke gekennzeichneten Produkten auch mit diesen kompatible Produkte anderer
Hersteller vertreibt, weist zwar im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG auf die Bestimmung der Ware
hin. Angesichts der dem Wiederverkäufer zur Verfügung stehenden schonenderen Möglichkeiten,
auf die Kompatibilität seiner Produkte hinzuweisen, verstößt eine solche Verwendung der gegen
die guten Sitten, weil sie auch dazu dient, potentielle Kunden auf das unter der Domainbezeichnung
erfolgende Warenangebot aufmerksam zu machen, und sie somit für Werbezwecke eingesetzt
wird, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung
hinausgehen.

b) Macht sich der Wiederverkäufer durch die Verwendung der bekannten Marke im Rahmen der
Domainbezeichnung die aus deren Bekanntheit folgende Werbewirkung bei der Anpreisung seines
Online-Shops in einer Weise zunutze, die das für den Hinweis auf den Vertrieb von Markenwaren
erforderliche Maß übersteigt, so liegt hierin eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung
der Klagemarke, die den Markeninhaber gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG berechtigt, sich der Markenverwendung
zu widersetzen.

c) Verwendet ein Wiederverkäufer eine Marke auf einer Internetseite, auf der neben mit dieser Marke
gekennzeichneten Produkten auch Konkurrenzprodukte angeboten werden, ist der für eine
Erschöpfung im Sinne des § 24 Abs. 1 MarkenG erforderliche Produktbezug gegeben. Der Markeninhaber
kann sich allerdings gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG einer irreführenden Verwendung
widersetzen, mittels derer Kunden zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden oder eine
wirtschaftliche Verbindung mit dem Markeninhaber suggeriert wird.
BGH, Urteil vom 28. Juni 2018 - I ZR 236/16 - OLG Köln
LG Köln
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 28. Juni 2018 durch die Richter Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Schaffert, Prof.
Dr. Kirchhoff, Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz

für Recht erkannt:
Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 30. September 2016 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil des Beklagten erkannt worden ist.
Die Sache wird im Umfang der Aufhebung zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin produziert und vertreibt Staubsauger und hierfür bestimmte Ersatzteile und Zubehör. Sie ist vom jeweiligen Markeninhaber zur Geltendmachung der Rechte aus der am 2. Juli 1981 eingetragenen deutschen Wort-Bild-Marke DE 1019711 sowie aus der am 3. November 2005 eingetragenen deutschen Wortmarke DE 30551677 "Kobold" und der IR-Wortmarke 860292 "TIGER" mit Priorität vom 1. April 2005 im eigenen Namen und für eigene Rechnung ermächtigt. Sämtliche Marken gewähren unter anderem Schutz für Staubsauger und deren Zubehör.
2
Der Beklagte ist seit August 2006 Inhaber der Domain "keine-vorwerkvertretung.de" , die seit Januar 2007 mit seiner Homepage verknüpft ist. Unter diesem Internetauftritt betreibt der Beklagte einen Onlineshop für gebrauchte VorwerkStaubsauger , unter anderem der Modelle Kobold VK 120 und VK 121, sowie Ersatzteile und Zubehör für Vorwerkprodukte, auch solche von Drittherstellern.
3
Die Klägerin sieht die Verwendung der Zeichen "Vorwerk", "Kobold" und "Tiger" durch den Beklagten als markenverletzend an und hat ihn vorgerichtlich erfolglos abgemahnt.
4
Sie hat die Verwendung der Marken auf folgenden Seiten des Internetauftritts des Beklagten beanstandet.
Anlage K 7

Anlage K 8

Anlage K 9
Die Klägerin hat erstinstanzlich beantragt,
5
I. den Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr 1. unter der Domain "keine-vorwerk-vertretung.de" einen Onlineshop für Staubsauger und Staubsaugerzubehör zu betreiben; 2. das Zeichen "Vorwerk" zur Kennzeichnung von Staubsaugerersatzteilen, Staubsaugerzubehör und Staubsaugerfiltertüten, bei denen es sich nicht um Original Vorwerk Produkte handelt, zu benutzen, wenn dies wie in den Anlagen K 7 und K 12 geschieht; 3. das Zeichen "Kobold" zur Kennzeichnung von Staubsaugern zu benutzen, wenn solche Geräte durch den Austausch von Ersatz- und Verschleißteilen, die nicht von Vorwerk stammen, verändert worden sind, wenn dies wie in den Anlagen K 10 und K 11 geschieht; 4. für Vorwerk Staubsauger der Modelle VK 120 sowie VK 121 zu werben, ohne einen Hinweis auf das Produktionsdatum durch Angabe des Produktjahres und der Produktionswoche solcher Geräte zu geben, wenn dies wie in den Anlagen K 10 und K 11 geschieht; 5. das Zeichen "Kobold" zur Kennzeichnung von Staubsaugerersatzteilen, Staubsaugerzubehör und Staubsaugerfiltertüten, bei denen es sich nicht um Original Vorwerk Produkte handelt, zu benutzen, wenn dies wie in den Anlagen K 7, K 8 und K 9 geschieht; 6. das Zeichen "Tiger" zur Kennzeichnung von Staubsaugerersatzteilen, Staubsaugerzubehör und Staubsaugerfiltertüten, bei denen es sich nicht um Original Vorwerk Produkte handelt, zu benutzen, wenn dies wie in den Anlagen K 7, K 8 und K 9 geschieht; 7. unter Verwendung des Zeichens "Vorwerk" als "Adword" Anzeigen zu schalten oder schalten zu lassen, wenn diese wie nachfolgend wiedergegeben gestaltet sind: II. den Beklagten zu verurteilen, Abmahnkosten in Höhe von 2.657 € nebst Zinsen zu zahlen; III. festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen , der ihr durch die unter Ziffer I beschriebenen Handlungen entstanden ist oder künftig noch entstehen wird; IV. den Beklagten zu verurteilen, der Klägerin eine - im Klageantrag näher spezifizierte - Auskunft zu erteilen.
6
Das Landgericht hat den Beklagten gemäß den Unterlassungsanträgen I 1, 5 und 6 (letztere jeweils bezogen auf die Anlage K 9) und 7 sowie nach den Annexan- trägen und zur Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 1.152,70 € verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen.
7
Das Berufungsgericht hat die Berufung des Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen , dass die Verurteilung nach dem Klageantrag I 1 lautet unter der Domain "keine-vorwerk-vertretung.de" einen Online-Shop für Staubsauger und Staubsaugerzubehör zu betreiben, soweit dort nicht ausschließlich Staubsauger von Drittherstellern und Zubehör für solche Staubsauger angeboten werden.
8
Auf die Anschlussberufung der Klägerin hat das Berufungsgericht den Unterlassungsanträgen I 5 und 6 uneingeschränkt stattgegeben und der Klägerin Abmahn- kosten in Höhe von insgesamt 1.613,78 € zugesprochen. Nach dem Inhalt der Ur- teilsgründe hat das Berufungsgericht auch dem mit der Anschlussberufung weiterverfolgten Klageantrag I 2 stattgeben wollen, soweit er auf die Anlage K 7 bezogen war; dies findet im Tenor allerdings keinen Ausdruck.
9
Mit seiner vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte seinen Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Entscheidungsgründe:


10
I. Das Berufungsgericht hat die Unterlassungsanträge I 1, 2, 5, 6 und 7 sowie die hierauf bezogenen Annexanträge als begründet angesehen und hierzu ausgeführt :
11
Gegen die Benutzung des Zeichens "Vorwerk" in der Domain "keine-vorwerkvertretung.de" stehe der Klägerin ein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu (Antrag I 1). Der Beklagte sei nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG zur Benutzung berechtigt. Auf eine Gestattung durch die Klägerin oder eine Verwirkung des Anspruchs könne er sich nicht berufen. Der Antrag I 2 sei hinsichtlich der Anlage K 7 gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet. Eine Rechtfertigung aus § 23 MarkenG scheide ebenso aus wie eine Erschöpfung nach § 24 MarkenG. Auch hier sei keine Verwirkung eingetreten. Die Ansprüche der Klägerin nach den Anträgen I 5 und 6 bestünden gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Voraussetzungen des § 23 MarkenG und des § 24 MarkenG lägen auch insoweit nicht vor. Der Anspruch hinsichtlich des Antrags I 7 folge aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG. Es lägen weder eine Gestattung noch die Voraussetzungen des § 23 MarkenG oder des § 24 MarkenG vor.
12
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung können die geltend gemachten Unterlassungsansprüche nicht zuerkannt werden. Damit hat auch die Verurteilung des Beklagten zur Erstattung von Abmahnkosten, die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Auskunftserteilung keinen Bestand.
13
1. Der mit dem Klageantrag I 1 geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung des Betriebs eines Online-Shops für Staubsauger und -zubehör unter dem Domainnamen "keine-vorwerk-vertretung.de" kann mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht zugesprochen werden.
14
a) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe gegenüber dem Beklagten wegen der Benutzung des Zeichens "Vorwerk" in der Domain "keinevorwerk -vertretung.de" ein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu. Die Klagemarke sei bekannt. Die Benutzung des Domainnamens erfolge markenmäßig, weil es sich nicht um eine rein adressmäßige Verwendung handele. Der Verkehr stelle eine gedankliche Verknüpfung zwischen der Domain und der Klagemarke her. Eine nicht herkunftshinweisende Verwendung zum Zwecke der Abgrenzung von der Klägerin käme allenfalls in Betracht, wenn der Beklagte ausschließlich Produkte von Drittherstellern vertriebe; diese Konstellation erfasse der modifizierte Klageantrag jedoch nicht mehr. Der Beklagte sei nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG zur Benutzung berechtigt. Die Benutzung verstoße gegen die guten Sitten, weil die Verwendung als Domain über die notwendige Leistungsbestimmung hinausgehe. Es sei ausreichend, auf der Internetseite selbst einen entsprechenden Hinweis zu erteilen. Vorliegend profitiere der Beklagte von der Werbewirkung der Klagemarke. Auf eine Gestattung durch die Klägerin könne sich der Beklagte nicht berufen. Verwirkung sei nicht eingetreten , weil der Beklagte aufgrund jahrelanger Auseinandersetzungen mit der Klägerin nicht redlich gehandelt habe. Der Beklagte habe auch keinen wertvollen Besitzstand erworben. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht in jeder Hinsicht stand.
15
b) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt. Die Regelung setzt - ebenso wie die weiteren Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG - die Markenrechtsrichtlinie (Art. 5 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG [MarkenRL aF]) um und ist daher richtlinienkonform auszulegen (vgl. schon BGH, Urteil vom 12. Juli 2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 341 [juris Rn. 28] = WRP 2002, 330 - Fabergé). Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist bei Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen entsprechend anwendbar (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL aF EuGH, Urteil vom 9. Januar 2003 - C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240 Rn. 30 - Davidoff/Gofkid; BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 Rn. 76 = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot). Die Bestimmung des Art. 10 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL nF) sieht Bekanntheitsschutz ausdrücklich unabhängig davon vor, ob die Benutzung des Zeichens für identische, ähnliche oder unähnliche Waren oder Dienstleistungen erfolgt.

c) Die Revision wendet sich nicht gegen die Einordnung der streitgegenständ16 lichen Marke als "bekannt"; Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

d) Ohne Erfolg greift die Revision die Beurteilung des Berufungsgerichts an, 17 der zufolge in der Verwendung des Domainnamens "keine-vorwerk-vertretung.de" eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liegt.
18
aa) Die rechtsverletzende Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfordert keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion. Ausreichend ist, dass die beteiligten Ver- kehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen (vgl. EuGH, Urteil vom 10. April 2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas/Marca; BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 [juris Rn. 15] = WRP 2005, 896 - Lila-Postkarte; Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 54 - TÜV II). Die im Wesentlichen dem Tatrichter obliegende Beurteilung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung gegeben ist (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 55 - TÜV II), hat unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grads ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas/Marca; EuGH, Urteil vom 24. März 2011 - C-552/09, Slg. 2011, I-2063 = GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 - TiMi KINDERJOGHURT /KINDER). Bei fehlender Zeichenähnlichkeit kommt ein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht in Betracht (BGH, Urteil vom 19. Februar 2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 [juris Rn. 53] = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 49 = WRP 2009, 824 - OSTSEE-POST; Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 105/14, BGHZ 207, 71 Rn. 32 - Goldbären).
bb) Auf dieser Grundlage ist die Annahme, die angesprochenen Verkehrskrei19 se stellten zwischen dem beanstandeten Domainnamen "keine-vorwerkvertretung.de" und der Wort-Bild-Marke DE 1019711 "VORWERK" eine gedankliche Verknüpfung her, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts liegt eine Verwendung des identischen Wortbestandteils "Vorwerk" sowie Warenidentität vor, weil der Beklagte das Zeichen im Zusammenhang mit dem Vertrieb der von ihm angebotenen Zubehörprodukte zu den Produkten der Klägerin nutzt. Die beschreibenden Zusätze "keine ... Vertretung" ändern nichts
daran, dass der Verkehr allein wegen des Wortbestandteils "Vorwerk" eine für § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ausreichende gedankliche Verknüpfung zu diesen Produkten herstellt.
cc) Anders als die Revision meint, steht die im Domainnamen "keine-vorwerk20 vertretung.de" zum Ausdruck kommende inhaltliche Abgrenzung zum Markeninhaber der Annahme einer gedanklichen Verbindung im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht entgegen. Wie das Berufungsgericht zutreffend festgestellt hat, kann der angesprochene Verkehr diesem Domainnamen allenfalls entnehmen, dass der Beklagte nicht der Vertriebsstruktur der Klägerin angehört. Der Inhalt der Domainbezeichnung sagt jedoch nicht aus, dass unter der Domain keine Originalwaren der Klägerin angeboten werden. Die vom Berufungsgericht in revisionsrechtlich unbedenklicher Weise gesehene Möglichkeit, der Verkehr nehme an, unter der Domainbezeichnung angebotene Produkte seien von einem freien Händler angebotene Originalprodukte der Klägerin, reicht für die Annahme einer gedanklichen Verbindung aus.

e) Das Berufungsgericht hat jedoch die weiteren Voraussetzungen des § 14 21 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht vollständig rechtsfehlerfrei bejaht.
aa) Die Frage, ob durch die Benutzung des angegriffenen Zeichens die Unter22 scheidungskraft einer Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt wird, ist anhand einer umfassenden Würdigung aller relevanten Umstände zu beurteilen, zu denen das Ausmaß der Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe gehören (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C 487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 44 - L'Oréal/Bellure; BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 - I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 33 = WRP 2014, 445 - OTTO CAP). In die Abwägung ist der Freistellungstatbestand des § 23 Nr. 3 MarkenG einzustellen, dem
grundsätzlich keine eigenständige Bedeutung gegenüber dem Schutz bekannter Marken zukommt. Die Wertungen des § 23 MarkenG - insbesondere die Frage, ob die Benutzung der Marke gegen die guten Sitten verstößt - kommen im Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bei der Prüfung zum Tragen, ob Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden (vgl. BGH, Urteil vom 22. November 2001 - I ZR 138/99, BGHZ 149, 191, 203 [juris Rn. 45] - shell; Urteil vom 30. April 2009 - I ZR 42/07, BGHZ 181, 77 Rn. 37 - DAX). Auch die Beurteilungsmaßstäbe einer Interessenabwägung nach § 24 Abs. 2 MarkenG sind in die Prüfung der Unlauterkeit nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG einzubeziehen. Liegt ein Fall der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG vor, stehen dem Markeninhaber markenrechtliche Ansprüche gegen die Benutzung seiner Marke nur zu, wenn er sich auf berechtigte Gründe im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG berufen kann (vgl. BGH, Urteil vom 3. November 2005 - I ZR 29/03, GRUR 2006, 329 Rn. 26 = WRP 2006, 470 - Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem).
bb) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass die Vorausset23 zungen des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht vorliegen, so dass die dieser Schutzschranke zugrunde liegenden Wertungen die Annahme der Unlauterkeit nicht hindern.
(1) Nach § 23 Nr. 3 MarkenG, der Art. 6 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL aF um24 setzt, hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt.
Die Benutzung einer Marke ist notwendig, wenn die Information über den 25 Zweck der Ware oder Dienstleistung anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Februar 1999 - C-63/97, Slg. 1999, I-905 = GRUR Int.
1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik). Die Markennutzung muss praktisch das einzige Mittel darstellen, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung zu liefern (vgl. EuGH, Urteil vom 17. März 2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 35 - Gillette ). Es muss ausgeschlossen sein, dass diese Information auch auf andere Art und Weise, wie etwa durch Angabe technischer Standards oder Normen, bewerkstelligt werden kann (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik; BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 33/10, GRUR 2011, 1135 Rn. 20 = WRP 2011, 1602 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).
Auch eine zur Bestimmung der Leistung notwendige Zeichenverwendung darf 26 nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Das Tatbestandsmerkmal der guten Sitten entspricht inhaltlich dem in Art. 6 Abs. 1 MarkenRL aF verwendeten Begriff der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel. Danach darf der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderhandeln (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 61 - BMW/Deenik; EuGH, Urteil vom 11. September 2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 33 und 35 - Céline; Urteil vom 8. Juli 2010, Slg. 2010, I-6963 = GRUR 2010, 841 Rn. 67 - Portakabin/ Primakabin; BGHZ 181, 77 Rn. 29 - DAX). Derjenige, der sich auf die privilegierte Benutzung beruft, muss alles getan haben, um eine Beeinträchtigung der Interessen des Markeninhabers nach Möglichkeit zu vermeiden. Hierfür ist eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erforderlich (vgl. BGH, GRUR 2011, 1135 Rn. 23 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).
Der Dritte handelt den berechtigten Interessen des Markeninhabers in unlaute27 rer Weise zuwider, wenn er die Wertschätzung der bekannten Marke in unlauterer Weise ausnutzt (vgl. EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 41 und 43 - Gillette; BGHZ 181, 77 Rn. 32 - DAX). Davon ist auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens , das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem
Ruf und ihrem Ansehen und ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben , die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 - L'Oréal/Bellure; BGH, GRUR 2011, 1135 Rn. 23 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE; BGH, Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 54 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/ Volks.Inspektion; BGH, GRUR 2014, 378 Rn. 33 - OTTO CAP). Die fremde Marke darf nicht für Werbezwecke eingesetzt werden, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehen. Hält sich die Benutzung dagegen in den Grenzen der notwendigen Leistungsbestimmung, muss der Markeninhaber die Möglichkeit hinnehmen, dass der Dritte vom Prestige der bekannten Marke profitiert (vgl. BGHZ 181, 77 Rn. 34 - DAX; GRUR 2011, 1135 Rn. 24 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).
(2) Nach diesen Maßstäben hat das Berufungsgericht ohne Rechtsfehler an28 genommen, dass die Verwendung der Marke in der angegriffenen Domainbezeichnung nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG gestattet ist, weil sie gegen die guten Sitten verstößt.
Die Revision beanstandet ohne Erfolg den vom Berufungsgericht zugrunde 29 gelegten Maßstab. Soweit das Berufungsgericht davon spricht, im Rahmen des § 23 Nr. 3 MarkenG sei der Händler auf das unbedingt notwendige Minimum an Markenverwendung beschränkt, lassen seine weiteren Ausführungen erkennen, dass es vom zutreffenden, vorstehend ausgeführten rechtlichen Maßstab ausgegangen ist.
Der Beklagte setzt den streitgegenständlichen Domainnamen nach den revisi30 onsrechtlich keinen Bedenken unterliegenden Feststellungen des Berufungsgerichts zur Bewerbung seines mit dem Angebot der Klägerin konkurrierenden Produktangebots ein. Unter Bezugnahme auf Feststellungen des Landgerichts hat das Berufungsgericht weiter in rechtlich beanstandungsfreier Weise zugrunde gelegt, dass die
Verwendung der Marke der Klägerin in der Domainbezeichnung des Beklagten dem Zweck dient, potentielle Kunden der Klägerin auf das eigene Warenangebot aufmerksam zu machen und sie beispielsweise vom Online-Shop der Klägerin abzuleiten. Die Verwendung der Marke als Domainname enthält daher nicht nur einen bloßen Hinweis auf die Verwendbarkeit der eigenen Produkte für Waren der Klägerin, sondern hat eine Werbewirkung, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgeht und daher mit den guten Sitten nicht vereinbar ist. Dem Beklagten stehen nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts schonendere Möglichkeiten zur Verfügung, um auf den Vertrieb seiner mit Produkten der Klägerin kompatiblen Waren hinzuweisen. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein solcher Hinweis könne im Text der Internetseite des Beklagten erfolgen, ist nicht zu beanstanden. Dasselbe gilt entgegen der Auffassung der Revision auch für das Bedürfnis des Beklagten, auf das Fehlen einer Handelsbeziehung zwischen ihm und der Klägerin hinzuweisen.
cc) Mit Erfolg rügt die Revision aber, dass das Berufungsgericht bei seiner 31 Beurteilung den Tatbestand der Erschöpfung gemäß § 24 MarkenG außer Betracht gelassen hat.
32
(1) Nach § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Die Erschöpfung tritt vorbehaltlich des § 24 Abs. 2 MarkenG hinsichtlich aller Handlungen ein, die nach § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG eine Verletzung der Marke darstellen können (vgl. nur BGH, Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 77/04, GRUR 2007, 784 Rn. 20 = WRP 2007, 1095 - AIDOL, mwN). Sie erfasst insbesondere das in § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG genannte Ankündigungsrecht, weshalb Waren, die mit einer Marke gekennzeichnet sind, bei ihrem Weitervertrieb durch Dritte grundsätzlich unter ihrer Marke beworben werden können (vgl. zu Art. 7 RL 89/104/EWG EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 77 - Portakabin/ Primakabin, mwN; BGH, GRUR 2007, 784 Rn. 20 - AIDOL, mwN).
Aus der Beschränkung auf die Benutzung "für Waren" folgt allerdings, dass die 33 Marke für die Annahme einer Berechtigung auf Grundlage des § 24 MarkenG auch nur "für Waren" verwendet werden darf (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. § 24 Rn. 66). Erforderlich ist eine konkrete Bezugnahme auf Originalprodukte. Daran fehlt es, wenn die Werbung entweder nicht produktbezogen, sondern unternehmensbezogen erfolgt oder sich auf andere Produkte als Originalprodukte bezieht (BGH, GRUR 2007, 784 Rn. 21 - AIDOL, mwN).
(2) Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob 34 der Anspruch auf Unterlassung der Nutzung des Domainnamens "keine-vorwerkvertretung.de" wegen einer Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin nach § 24 MarkenG ausgeschlossen ist. Auch anhand der von ihm im Zusammenhang mit der Prüfung der rechtsverletzenden Benutzung getroffenen Feststellungen zum möglichen Verständnis der Domainbezeichnung lassen sich die Voraussetzungen des § 24 MarkenG nicht abschließend beurteilen. In der Revisionsinstanz ist deshalb zugunsten des Beklagten vom Vorliegen der Voraussetzungen der Erschöpfung auszugehen. Danach kann die Zuerkennung eines Anspruchs nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG keinen Bestand haben.
35
f) Rechtsfehlerfrei ist allerdings die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagte könne sich nicht auf eine wirksame Gestattung des Domainnamens durch die Klägerin berufen. Gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, eine Gestattung der Mitarbeiterin der Klägerin Frau B. sei nicht erfolgt, wendet sich die Revision nicht. Soweit sie geltend macht, aus der seit 2004 zwischen den Parteien geführten Korrespondenz habe der Beklagte auf die Berechtigung zur Verwendung der Domainbezeichnung schließen dürfen, nimmt sie lediglich eine von der tatrichterlichen Beurteilung abweichende Würdigung vor, ohne Rechtsfehler aufzuzeigen. Das Vor- bringen der Revision ist auch inhaltlich nicht überzeugend. An keiner Stelle ging es in der Korrespondenz um eine Domainbezeichnung "keine-vorwerk-vertretung", sondern stets nur um einen entsprechenden Zusatz in der Werbung.
36
g) Ebenfalls ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurteilung der Verwirkung nach § 21 Abs. 4 MarkenG, § 242 BGB durch das Berufungsgericht.
37
aa) Für die Verwirkung eines kennzeichenrechtlichen Anspruchs nach allgemeinen Grundsätzen (§ 21 Abs. 4 MarkenG in Verbindung mit § 242 BGB) kommt es darauf an, ob durch eine längerdauernde redliche und ungestörte Benutzung eines Kennzeichens ein Zustand geschaffen worden ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat. Eine feste zeitliche Grenze der Benutzungsdauer besteht nicht. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des Einzelfalls, da die einzelnen Voraussetzungen des Verwirkungseinwands in enger Wechselwirkung zueinander stehen (BGH, Urteil vom 23. September 1992 - I ZR 251/90, GRUR 1993, 151, 153 [juris Rn. 49] = WRP 1993, 101 - Universitätsemblem, insoweit nicht in BGHZ 119, 237; Urteil vom 28. September 2011 - I ZR 188/09, GRUR 2012, 534 Rn. 50 = WRP 2012, 1271 - Landgut Borsig). Eine positive Kenntnis von der Verletzung ist nicht zwingend erforderlich. Den Zeicheninhaber trifft eine Marktbeobachtungspflicht (vgl. BGH, Urteil vom 10. November 1965 - Ib ZR 101/63, GRUR 1966, 623, 626 [juris Rn. 29 f.] - Kupferberg; Urteil vom 2. Februar 1989 - I ZR 183/86, GRUR 1989, 449, 452 [juris Rn. 48] = WRP 1989, 717 - Maritim). Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Kennzeicheninhabers von der Verletzung können sich bei der Bestimmung der für eine Verwirkung angemessenen Zeitdauer der Benutzung zugunsten des Verletzers auswirken (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 21 Rn. 59). Die zwischen den einzelnen Voraussetzungen der Verwirkung bestehende Wechselwirkung führt dazu, dass an den Umfang und die Bedeutung eines Besitzstands umso geringere Anforderungen zu stellen sind, je schutzwürdiger das Vertrauen des Verletzers in seine Berechtigung ist (BGH, GRUR 1993, 151, 153 [juris Rn. 49] - Universitätsemblem).
38
bb) Die Revision rügt mit Recht, dass das Berufungsgericht den Zeitpunkt der relevanten Kenntnis oder fahrlässigen Unkenntnis unzutreffend bestimmt und zudem fehlerhafte Maßstäbe für das Vorliegen eines wertvollen Besitzstandes zugrunde gelegt hat. Die Rüge bleibt hinsichtlich des Einwands der Verwirkung im Ergebnis deshalb ohne Erfolg, weil das Berufungsgericht zu Recht und selbständig tragend angenommen hat, dass es schon an hinreichenden Darlegungen des Beklagten zum Erwerb eines wertvollen Besitzstandes fehlt.
39
(1) Das Berufungsgericht hat als maßgeblichen Zeitpunkt für die Kenntnis der Klägerin von der Benutzung des Domainnamens den Monat Mai 2009 zugrunde gelegt. Dabei ist es davon ausgegangen, dass eine positive Kenntnis der Klägerin vor Mai 2009 seitens des Beklagten nur vermutet, nicht aber nachgewiesen werden könne. Dies hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
40
Für die Frage, wann die für das Zeitmoment maßgebliche Frist zu laufen beginnt , ist bei Dauerhandlungen wie der streitgegenständlichen Nutzung eines Domainnamens auf den Beginn der erstmaligen Nutzung abzustellen (BGH, Urteil vom 15. August 2013 - I ZR 188/11, BGHZ 198, 159 Rn. 24, 29 - Hard Rock Cafe; Urteil vom 5. November 2015 - I ZR 50/14, GRUR 2016, 705 Rn. 50 = WRP 2016, 869 - ConText). Diese erfolgte im Streitfall nach den Feststellungen des Berufungsgerichts im Januar 2007. Soweit sich der Markeninhaber auf das Fehlen positiver Kenntnis beruft, ist auch zu prüfen, ob er sich jedenfalls in fahrlässiger Unkenntnis befand und aus Sicht des Beklagten die Annahme gerechtfertigt war, der Markeninhaber dulde die konkrete Zeichennutzung (vgl. BGH, GRUR 2016, 705 Rn. 52 - ConText). Hierzu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen.
41
(2) Das Berufungsgericht hat weiter zu Unrecht angenommen, der Beklagte habe keinen durch eigenständige Anstrengungen erworbenen Besitzstand dargelegt, da die Bekanntheit seines Domainnamens allein auf der Bekanntheit des Zeichens "Vorwerk" beruhe. Das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstands ist nach seiner objektiven Bedeutung für den Verletzer zu bestimmen. Auch die durch die rechtsverletzende Benutzung gewonnene Bekanntheit eines Zeichens kann einen Besitzstand von beachtlichem Wert darstellen (vgl. BGH, Urteil vom 30. November 1989 - I ZR 191/87, GRUR 1992, 329, 333 [juris Rn. 83] = WRP 1990, 613 - AjS Schriftenreihe ; Urteil vom 7. Juni 1990 - I ZR 298/88, GRUR 1990, 1042, 1046 [juris Rn. 42] = WRP 1991, 83 - Datacolor, mwN).
42
(3) Das Berufungsgericht ist jedoch zu Recht davon ausgegangen, dass der Anspruch der Klägerin nicht verwirkt ist, weil es an Darlegungen des Beklagten zum schutzwürdigen Besitzstand gänzlich fehlt.
43
Die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes setzt substantiierte Darlegungen zum Grad der Bekanntheit, zu dem unter Verwendung des beanstandeten Zeichens erzielten Umsatz sowie gegebenenfalls zu entsprechendem Werbeaufwand voraus (BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 [juris Rn. 31] = WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; Urteil vom 31. Juli 2008 - I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 Rn. 33 = WRP 2008, 1532 - Haus & Grund II).
44
Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, gegen die sich die Revision erfolglos wendet, hat der Beklagte keinen solchen Vortrag gehalten. Entgegen der Auffassung der Revision ist die Würdigung des Berufungsgerichts frei von Widersprüchen , soweit es einerseits die Darlegungen des Beklagten zum Besitzstand für prozessual unzureichend gehalten, andererseits aber im Zusammenhang mit der Prüfung einer rechtsverletzenden Benutzung die von der Domainbezeichnung ausgehende Werbewirkung zum Nachteil des Beklagten gewürdigt hat. Die Würdigung des Berufungsgerichts ist auch mit Blick darauf rechtsfehlerfrei, dass der Beklagte - wie von der Revision geltend gemacht - zur Dauer der Verwendung, zum hierdurch erreichten Google-Ranking und zur Existenz von tausenden von Bestandskunden vorgetragen hat. Das allein genügt aber nicht. Die Revision legt nicht dar, dass das Berufungsgericht darüber hinausgehenden, spezifizierten Vortrag des Beklagten übergangen hätte, der die Beurteilung des Werts des Besitzstands ermöglichte.
45
2. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung können auch die mit den Klageanträgen I 5 und 6 geltend gemachten Unterlassungsansprüche wegen der Verwendung der Zeichen "Kobold" und "Tiger" auf den mit den Anlagen K 7, K 8 und K 9 wiedergegebenen Internetseiten nicht zugesprochen werden.
46
a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Ansprüche der Klägerin seien gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründet. Die Benutzung sei zeichenmäßig erfolgt ; dies gelte auch für die Verwendung des Zeichens in der Navigationsleiste. Die Voraussetzungen des § 23 MarkenG lägen auch insoweit nicht vor. Zwar sei es grundsätzlich notwendig, die Zeichen "Kobold" und "Tiger" zur Bezeichnung des Bestimmungszwecks zu verwenden. Der Beklagte setze die Zeichen allerdings für Werbezwecke ein, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgingen. Es fehle jeder erklärende Zusatz, wie etwa "passend für". Neben den beanstandeten Zeichen fänden sich gleichgeordnete Rubriken wie "Filtertüten und Filter", "Zubehör" und "Ersatzteile", so dass nicht ersichtlich sei, dass unter den Rubriken "Kobold" und "Tiger" neben Originalprodukten der Klägerin auch Produkte von Drittherstellern angeboten würden. Die Voraussetzungen der Verwirkung lägen nicht vor. Erschöpfung gemäß § 24 MarkenG sei nicht eingetreten, weil der Beklagte die Marke auf einer Internetseite für das Angebot von Konkurrenzprodukten benutzt habe. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
47
b) Das Berufungsgericht hat der insoweit vorgenommenen Prüfung allerdings zutreffend die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde gelegt. Danach ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt.
48
c) Das Berufungsgericht ist in beiden Fällen mit Recht von einer Doppelidentität ausgegangen. Die benutzten Zeichen sind jeweils mit der Marke der Klägerin identisch. Der Umstand, dass die Schreibweise der internationalen Marke in Großbuchstaben erfolgt, hindert die Annahme der Identität nicht. Geringe Abweichungen, die dem Durchschnittsverbraucher entgehen können, wie etwa die unterschiedliche Groß- und Kleinschreibung, sind unschädlich (EuGH, Urteil vom 22. September 2011 - C-323/09, Slg. 2011, I-8625 = GRUR 2011, 1124 Rn. 33 - Interflora/M&S Interflora Inc.; BGH, Urteil vom 12. März 2015 - I ZR 188/13, GRUR 2015, 607 Rn. 22 = WRP 2015, 714 - Uhrenankauf im Internet). Die Zeichen werden auch beide für Staubsaugerzubehör und damit für Waren verwendet, die mit denen identisch sind, für die die klägerischen Marken Schutz genießen.
49
d) Die Würdigung des Berufungsgerichts, die konkrete Benutzung der Zeichen in den Anlagen K 7, K 8 und K 9 werde von der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht erfasst, weil sie über eine notwendige Leistungsbestimmung hinausgehe, ist revisionsrechtlich gleichfalls nicht zu beanstanden.
50
aa) Das Tatbestandsmerkmal der guten Sitten verpflichtet den durch § 23 Nr. 3 MarkenG privilegierten Benutzer, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln (vgl. dazu bereits oben Rn. 24, 26). Dem Benutzer der Marke obliegt es sicherzustellen, dass Irreführung und Rufausbeutung - soweit möglich - ausgeschlossen sind. Die Bestimmung des § 23 Nr. 3 MarkenG dient einem Interessenausgleich zwischen den Originalherstellern langlebiger , regelmäßig hochwertiger Erzeugnisse, und freien Drittanbietern (vgl. Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 23 MarkenG Rn. 20; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 23 Rn. 110). Die Bestimmung soll einerseits der Gefahr einer Beschränkung oder Monopolisierung des Ersatzteilmarkts durch Markeneintragungen begegnen (vgl. BGH, Beschluss vom 24. Mai 2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Rn. 20 = WRP 2008, 107 - Fronthaube). Andererseits sollen Drittanbieter davon abgehalten werden, in ungerechtfertigter Weise von der Reputation einer Marke zu profitieren, die der Markeninhaber durch seine Investitionen geschaffen hat (BGH, Urteil vom 12. März 2015 - I ZR 153/14, BGHZ 205, 1 Rn. 36 - BMW-Emblem).
51
bb) Auf dieser Grundlage ist das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei davon ausgegangen , dass der Beklagte die Marken der Klägerin in einer Weise einsetzt, die über die mit einem notwendigen Hinweis auf die Bestimmung der Waren im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG hinausgeht. Es hat ausgeführt, zwar sei es notwendig, die Zeichen "Kobold" und "Tiger" zu verwenden, um den Bestimmungszweck der für diese Produkte angebotenen Zubehörteile zu bezeichnen. Die Benutzung sei aber unlauter , weil sie über die mit einer notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehe. Dies folge daraus, dass der Beklagte die Zeichen in der in den Anlagen K 7, K 8 und K 9 jeweils sichtbaren Navigationsleiste ohne jeden erklärenden Zusatz einsetze; es fehle selbst ein Zusatz wie "passend für". Außerdem fänden sich dort neben dem beanstandeten Zeichen gleichgeordnete Rubriken wie "Filtertüten und Filter", "Zubehör" und "Ersatzteile". Für den Verbraucher sei es daher im Gesamtzusammenhang der Seite nicht ersichtlich, dass unter den Rubriken "Kobold" und "Tiger" keineswegs (nur) Originalprodukte der Klägerin, sondern (zumindest auch) Produkte von Drittherstellern angeboten würden. Nicht erforderlich sei ferner die Einrichtung eigener Rubriken unter den geschützten Zeichen. Vielmehr hätte es für die Angabe der Zweckbestimmung der Produkte genügt, wenn unter der Überschrift "Zubehör" Unterkategorien eingerichtet worden wären. Diese tatrichterliche Würdigung ist nicht zu beanstanden. Mit ihrer Rüge, das Berufungsgericht habe den auf der Eingangsseite der Internetseite angebrachten Hinweis nicht berücksichtigt , unternimmt die Revision den revisionsrechtlich unzulässigen Versuch einer abweichenden eigenen Würdigung des Sachverhalts in tatsächlicher Hinsicht.
52
e) Die Beurteilung der Erschöpfung im Sinne des § 24 MarkenG durch das Berufungsgericht hält der rechtlichen Nachprüfung allerdings nicht stand. Mit der Begründung , eine Erschöpfung scheide aus, weil die Marke auf einer Internetseite verwendet werde, auf der neben Produkten der Klägerin auch Konkurrenzprodukte angeboten würden, kann die Erschöpfung nicht verneint werden.
aa) Aus dem in § 24 Abs. 1 MarkenG genannten Tatbestandsmerkmal der
53
Verwendung der Marke "für Waren" folgt, dass Erschöpfung nur an Originalprodukten eintreten kann. Daran fehlt es, wenn die Werbung entweder nicht produktbezogen, sondern unternehmensbezogen erfolgt oder sich auf andere Produkte als Originalprodukte bezieht (BGH, GRUR 2007, 784 Rn. 21 - AIDOL, mwN). Soweit der Bundesgerichtshof bisher einen Warenbezug verneint hat, wenn die Werbung sich auf andere Produkte als Originalprodukte bezieht (vgl. BGH, GRUR 2007, 784 Rn. 21 - AIDOL, mwN), stand allerdings nicht der - im Streitfall gegebene - gleichzeitige Vertrieb von Konkurrenzprodukten neben Originalprodukten in Rede. Auf die Situation des Wiederverkäufers, der neben Produkten des Markenherstellers Produkte anderer Hersteller vertreibt, ist diese Rechtsprechung nicht ohne weiteres übertragbar.
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union steht der 54 Umstand, dass der Wiederverkäufer von Gebrauchtwaren neben Produkten des Markenherstellers auch Konkurrenzprodukte anbietet, der Verwendung der Marke in der Werbung nicht entgegen, sofern der Markeninhaber sich dieser Verwendung nicht aus berechtigten Gründen im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der MarkenRL aF widersetzen kann (EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 91 - Portakabin/Primakabin). Der Umstand , dass der Internetnutzer bei der Verwendung der Marke als Schlüsselwort beim Anklicken der Werbeanzeige auf Internetseiten geleitet wird, auf denen neben Originalprodukten auch Produkte anderer Marken angeboten werden, hindert danach die Erschöpfung nicht, sofern die berechtigten Interessen des Markeninhabers gewahrt bleiben (vgl. EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 87, 91 f. - Portakabin/Primakabin). Die vom Gerichtshof angestellte Erwägung, ein auf den Verkauf von Gebrauchtwaren
einer fremden Marke spezialisierter Wiederverkäufer könne seine Kunden auf sein Geschäft ohne die Benutzung der Marke praktisch nicht hinweisen (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 53 - BMW/Deenik; GRUR 2010, 841 Rn. 90 - Portakabin/ Primakabin) gilt in gleicher Weise für den Wiederverkäufer, der - wie der Beklagte - nicht mit dem Markenhersteller wirtschaftlich verbunden ist und außerhalb der Vertriebsorganisation des Markenherstellers neben Fremdprodukten auch dessen Neuwaren vertreibt.
Danach kann im Streitfall eine Erschöpfung nicht schon mangels hinreichen55 den Produktbezugs ausscheiden, weil der Beklagte neben Originalprodukten der Klägerin auch Fremdprodukte vertreibt.
bb) Zur Frage, ob sich die Klägerin gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG der Zeichen56 verwendung aus berechtigten Gründen widersetzen kann, hat das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt folgerichtig - keine Feststellungen getroffen. In der Revisionsinstanz ist deshalb zugunsten des Beklagten davon auszugehen, dass keine solchen berechtigten Gründe bestehen und die Klägerin sich der Zeichenverwendung nicht widersetzen kann.
57
3. Mit Erfolg wendet sich die Revision auch gegen die Zuerkennung des mit dem Klageantrag I 7 hinsichtlich der Verwendung des Zeichens "Vorwerk" als Adwords -Anzeige geltend gemachten Unterlassungsanspruchs.
58
a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der Anspruch folge aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG. Die Buchung des Schlüsselworts "vorwerk" stelle eine markenmäßige Benutzung dar. Die Frage, ob Keyword-Advertising markenverletzend sei, sei danach zu beantworten, ob die Auswahl des geschützten Zeichens als Schlüsselwort die Herkunftsfunktion des Zeichens beeinträchtige. Im Streitfall bestehe mit Blick auf die von der Klägerin unterhaltenen Partnerprogramme keine Kenntnis des allgemeinen Verkehrs darüber, dass zwischen den Parteien keine wirtschaft- lichen Beziehungen bestünden. Es komme daher darauf an, ob aus der Werbeanzeige selbst erkennbar sei, dass die vom Werbenden angebotenen Waren nicht vom Markeninhaber stammten. Werde die Marke in der Anzeige erwähnt, sei diese Voraussetzung regelmäßig nicht erfüllt. Im Streitfall sei nicht erkennbar, dass die Waren nicht von der Markeninhaberin stammten. Der Verkehr könne der Anzeige nur entnehmen , dass der Beklagte keine offizielle Vertretung der Klägerin betreibe, und daher hinsichtlich der Herkunft der Waren getäuscht werden. Die Voraussetzungen des § 23 MarkenG lägen nicht vor, weil die angegriffene Verwendung in Form einer dreimaligen Nennung der Marke jeweils in Fettdruck über eine notwendige Leistungsbestimmung hinausgehe. Der Beklagte könne sich auch nicht auf Erschöpfung gemäß § 24 MarkenG berufen. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung mit Ausnahme der Frage der Erschöpfung stand.
59
b) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es einem Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen , wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt.
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aa) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Beklagte den Wortbestandteil des Zeichens "Vorwerk" ohne Zustimmung des Markeninhabers "im geschäftlichen Verkehr" und "für Waren und Dienstleistungen" benutzt hat. Der Beklagte hat seinen Online-Shop nach den Feststellungen des Berufungsgerichts mit dem Wortbestandteil der Klagemarke als Adword beworben. Der Beklagte hat das Schlüsselwort ausgewählt, um das Erscheinen seiner Anzeige auszulösen und seine Waren zu bewerben (vgl. zur Nutzung eines Kennzeichens als Adword EuGH, Urteil vom 23. März 2010 - C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417 = GRUR 2010, 445 Rn. 50 bis 59 - Google France und Google; Urteil vom 25. März 2010 - C-278/08, Slg. 2010, I-2517 = GRUR 2010, 451 Rn. 18 - BergSpechte/trekking.at Reisen; Beschluss vom 26. März 2010 - C-91/09, GRUR 2010, 641 Rn. 17 - Eis.de/ BBY; EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 27 - Portakabin/Primakabin; EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 30 - Interflora/M&S Interflora Inc.; BGH, Urteil vom 13. Dezember 2012 - I ZR 217/10, GRUR 2013, 290 Rn. 13 ff. = WRP 2013, 505 - MOST-Pralinen).
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bb) Das Berufungsgericht hat weiterhin zutreffend angenommen, dass es in diesem Zusammenhang nicht um den Identitätsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geht, sondern auf die Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ankommt. Zwischen der Klagemarke und dem Schlüsselwort besteht keine Identität, sondern nur Ähnlichkeit, weil es sich bei der Klagemarke um eine Wort-BildMarke handelt (vgl. EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 78 - Google France und Google; GRUR 2010, 451 Rn. 22 - BergSpechte/trekking.at Reisen; GRUR 2010, 841 Rn. 50 - Portakabin/Primakabin). Zwischen den betroffenen Waren besteht Identität.
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cc) Anders als die Revision meint, hat das Berufungsgericht seiner Prüfung insoweit einen zutreffenden Prüfungsmaßstab zugrunde gelegt.
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Im Falle der Verwendung eines Schlüsselworts hat das Gericht zunächst festzustellen , ob bei einem normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer aufgrund der allgemein bekannten Marktmerkmale das Wissen zu unterstellen ist, dass der Werbende und der Markeninhaber nicht miteinander wirtschaftlich verbunden sind, sondern miteinander im Wettbewerb stehen. Falls ein solches allgemeines Wissen fehlt, hat das Gericht festzustellen, ob für den Internetnutzer aus der Werbeanzeige erkennbar ist, dass die vom Werbenden angebotenen Produkte nicht vom Markeninhaber oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 51 - Interflora/M&S Interflora Inc.; BGH, GRUR 2013, 290 Rn. 22 - MOST-Pralinen). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt nach diesen Grundsätzen keine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke vor, wenn die Werbeanzeige in einem von der Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Mar- keninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält (BGH, GRUR 2013, 290 Rn. 26 - MOST-Pralinen, mwN). Die Herkunftsfunktion der Marke kann allerdings auch bei einer Platzierung der Anzeige in einem deutlich abgesetzten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock beeinträchtigt sein, wenn die Werbeanzeige einen Hinweis auf das Markenwort oder den Markeninhaber oder die unter der Marke vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung angebotenen Waren oder Dienstleistungen enthält (BGH, GRUR 2013, 290 Rn. 28 - MOST-Pralinen). Diesen Maßstab hat das Berufungsgericht seiner Prüfung zugrunde gelegt.
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dd) Das Berufungsgericht hat auch zu Recht angenommen, dass die der Adwords -Anzeige und der darin genannten Domain "keine-vorwerk-vertretung.de" zu entnehmende Aussage, nicht der Vertriebsorganisation der Klägerin anzugehören, nicht so verstanden werden kann, der Beklagte vertreibe ausschließlich Drittprodukte. Weil somit die Herkunftsfunktion betroffen ist, liegt Verwechslungsgefahr vor. Mit ihrer von der Beurteilung des Berufungsgerichts abweichenden Würdigung, eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion scheide aus, weil der Beklagte mit der Domain klar zum Ausdruck bringe, dass er nichts mit der Klägerin zu tun habe, zeigt die Revision keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts auf. Sie setzt vielmehr in unzulässiger Weise ihre eigene Auffassung an die Stelle der in tatrichterlicher Würdigung vorgenommenen und nicht erfahrungswidrigen Sachverhaltsbewertung des Berufungsgerichts.
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c) Rechtsfehlerfrei und von der Revision unbeanstandet ist das Berufungsgericht weiterhin davon ausgegangen, dass die konkrete Art und Weise der AdwordsWerbung nicht gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt ist. Die Annahme, eine dreimalige, in Fettdruck gehaltene Nennung der klägerischen Marke gehe über eine notwendige Leistungsbestimmung deutlich hinaus, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.
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d) Keinen Bestand hat allerdings auch hier die Annahme des Berufungsgerichts , der Beklagte könne sich nicht auf Erschöpfung im Sinne des § 24 MarkenG berufen, weil sich die Verwendung nicht auf der Erschöpfung unterliegende Produkte beschränke. Bei einem Wiederverkäufer fehlt es nicht am konkreten Warenbezug der Zeichenverwendung, wenn auf der mit der Marke versehenen Internetseite neben Markenprodukten auch Fremdprodukte angeboten werden (dazu oben Rn. 52 bis 55). Mangels weiterer Feststellungen dazu, ob sich die Klägerin der Zeichenverwendung gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen kann, ist in der Revisionsinstanz zugunsten des Beklagten vom Vorliegen der Erschöpfung auszugehen und kann der Unterlassungsanspruch nicht zugebilligt werden.
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4. Auch der mit dem Klageantrag I 2 geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens "Vorwerk" nach Maßgabe der Anlage K 7 kann mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht zugesprochen werden.
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a) Die Verurteilung nach diesem Klageantrag ist Gegenstand des Revisionsverfahrens , obgleich die Verurteilung im Tenor des angegriffenen Urteils nicht zum Ausdruck kommt. Das Berufungsgericht hat ersichtlich über diesen Streitgegenstand entschieden, der auch Gegenstand des Revisionsvorbringens ist. Ergeben die Urteilsgründe unzweifelhaft, dass das Berufungsgericht über einen Antrag entschieden hat, fehlt aber ein entsprechender Ausspruch im Urteilstenor, liegt eine nach § 319 ZPO jederzeit berichtigungsfähige offensichtliche Unrichtigkeit vor. Diese kann auch von dem mit der Sache befassten Rechtmittelgericht korrigiert werden (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Juli 2001 - XII ZR 66/99, juris).
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b) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der Anspruch sei hinsichtlich der Anlage K 7 gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet. Die Klagemarke sei aufgrund ihrer Bekanntheit gesteigert kennzeichnungskräftig. Eine Rechtfertigung aus § 23 MarkenG scheide aus, weil die Gestaltung den Eindruck vermittle, der Beklagte biete Originalprodukte der Klägerin an. Dies sei aber nur in geringem Umfang der Fall. Eine Werbung mit einer Überschrift wie "Zubehör für Vorwerk-Geräte" oder "gebrauchte Vorwerkgeräte" reichte aus. Der Domainname sei insoweit unbeachtlich, weil er nichts über die betriebliche Herkunft der angebotenen Produkte sage. Die Voraus- setzungen der Erschöpfung nach § 24 MarkenG lägen nicht vor, da die Bezeichnung in Anlage K 7 nicht nur für der Erschöpfung unterliegende Produkte verwendet werde. Verwirkung gemäß § 21 MarkenG sei nicht eingetreten. Diese Beurteilung hält mit Ausnahme der Beurteilung, es sei keine Erschöpfung eingetreten, der rechtlichen Nachprüfung stand.
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c) Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG rechtsfehlerfrei bejaht. Es hat dabei den Antrag zu Recht dahingehend ausgelegt, dass die Klägerin sich ausschließlich gegen die dort erfolgte Verwendung der Marke in der Formulierung "VORWERK-Geräte und Zubehör" wendet. Die Verwechslungsgefahr folgt daraus, dass der Beklagte mit der beanstandeten Zeichennutzung ein der Klagemarke ähnliches Zeichen für das Angebot identischer Waren verwendet hat.
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d) Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann allerdings auch hier eine Erschöpfung nach § 24 MarkenG nicht angenommen werden. Der Umstand , dass die Bezeichnung in der Anlage K 7 nicht nur für Produkte verwendet wird, die der Erschöpfung unterfallen, sondern auch für Fremdprodukte, schließt bei einem Wiederverkäufer einen hinreichenden Warenbezug der Markenverwendung nicht aus (dazu siehe oben Rn. 52 bis 55). Mangels Feststellungen dazu, ob sich die Klägerin aus berechtigten Gründen der Zeichenverwendung widersetzen kann, ist in der Revisionsinstanz vom Fehlen solcher Gründe auszugehen.
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e) Ohne Erfolg wendet sich die Revision auch hier gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Anspruch der Klägerin sei nicht gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG, § 242 BGB verwirkt. Die Annahme, der Beklagte habe nicht substantiiert zum schutzwürdigen Besitzstand vorgetragen, hält auch hier der rechtlichen Nachprüfung stand (dazu bereits oben Rn. 42 bis 44).
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III. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C-283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist. Dies gilt insbesondere für die Voraussetzungen der markenrechtlichen Erschöpfung.
IV. Danach ist auf die Revision des Beklagten das angegriffene Urteil aufzu74 heben. Da die Sache nicht zur Endentscheidung reif ist, ist sie zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 ZPO).
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V. Für die wiedereröffnete Berufungsinstanz wird auf Folgendes hingewiesen: 1. Das Berufungsgericht wird erneut zu prüfen haben, ob die von der Klägerin
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geltend gemachten Unterlassungsansprüche nach Maßgabe des § 24 MarkenG ausgeschlossen sind. Hierbei kommt insbesondere der Frage Bedeutung zu, ob sich die Klägerin der Zeichenverwendung gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG aus berechtigten Gründen widersetzen kann. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn eine Gefahr für die Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke vorliegt oder wenn die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden (vgl. EuGH, Urteil vom 4. November 1997 - Rs. C-337/95, Slg. 1997, I-6034 = GRUR Int. 1998, 140 Rn. 42 bis 47 - Dior/Evora; EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 51 ff. - BMW/Deenik; GRUR 2010, 841 Rn. 80 bis 91 - Portakabin/ Primakabin; BGH, Urteil vom 9. Juni 2004 - I ZR 13/02, GRUR 2005, 160, 161 [juris Rn. 27] = WRP 2005, 106 - SIM-Lock; BGH, GRUR 2006, 329 Rn. 31 - Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem).
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Die Verwendung im Rahmen der Domainbezeichnung (Klageantrag I 1) dürfte als unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der Klagemarke anzusehen sein, wenn sich der Beklagte die aus deren Bekanntheit folgende Werbewirkung bei der Anpreisung seines Online-Shops in einer Weise zunutze macht, die das für den Hinweis auf den Vertrieb von Markenwaren erforderliche Maß übersteigt.
Berechtigte Interessen der Klägerin dürften auch im Falle der irreführenden
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Verwendung der Klagemarke auf Internetseiten bestehen, mittels derer Kunden aufgrund der auf diese Weise ausgebeuteten Werbewirkung der Marke zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden (Anträge I 5 und 6). Im Falle der Klageanträge I 2 und I 7 stellt sich insbesondere die Frage, ob die konkrete Art der Markenverwendung einer Verletzung der Herkunftsfunktion hinreichend vorbeugt, sie also hinreichend deutlich macht, dass zwischen der Klägerin und dem Beklagten keine wirtschaftliche Verbindung besteht.
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2. Die im Tenor seiner Entscheidung zum Ausdruck kommende Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin könne die Feststellung der Schadensersatzpflicht im eigenen Namen verlangen, ist rechtlich nicht zu beanstanden. Die Revision rügt erfolglos , die Klägerin habe lediglich auf Prozessstandschaftsermächtigungen verwiesen , in denen keine materiell-rechtliche Ermächtigung liege. Es trifft zwar zu, dass der Kläger, der nicht Markeninhaber ist, nach der Rechtsprechung des Senats Leistung des Schadensersatzes an sich selbst nur im Falle einer Einziehungsermächtigung verlangen kann (BGH, Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 137/10, GRUR 2012, 630 Rn. 51 = WRP 2012, 824 - CONVERSE II). Eine solche ist der Klägerin im Streitfall jedoch erteilt worden. Die mit dem Anlagenkonvolut K 5 vorgelegten Erklärungen der Markeninhaberin ermächtigen die Klägerin nicht nur, die sich aus den Markenrechten ergebenden Ansprüche im eigenen Namen gegen Dritte gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen, sondern auch zur Geltendmachung "für eigene Rechnung". Dies genügt für die Annahme einer materiell-rechtlichen Einziehungsermächtigung.
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Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 21.07.2015 - 81 O 152/13 -
OLG Köln, Entscheidung vom 30.09.2016 - 6 U 131/15 -
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Für seine Auffassung hat das Bundespatentgericht maßgeblich den Zweck der Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG angeführt, den es darin gesehen hat, dass die ästhetische Funktion von Waren grundsätzlich in Abgrenzung zum Urheber- und Geschmacksmusterrecht vom zeichenrechtlichen Schutz ausgenommen werden müsse (vgl. dazu Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rdn. 100, m.w.N.). Auf die Abgrenzung des Markenschutzes für Warenformen von dem Schutz der ästhetischen Formgebung durch das Urheberund Geschmacksmusterrecht lassen sich seine Erwägungen, mit denen es das Vorliegen des Ausschlussgrunds nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG begründet hat, jedoch nicht stützen. Denn bei der vom Bundespatentgericht angeführten Bedeutung der hier beanspruchten Ware "Kraftfahrzeugteile" für den Ersatzteilmarkt geht es nicht um den Schutz ihrer ästhetischen Formgebung. Die Erwartung des Verkehrs, dass das Ersatzteil eines Kraftfahrzeugteils dasselbe Erscheinungsbild aufweist wie das Originalteil, besteht unabhängig von der Formgebung im Einzelfall. Nicht die Form in ihrer ästhetischen Wirkung verleiht daher der hier in Rede stehenden Ware unter dem Gesichtspunkt des Ersatzteilgeschäfts einen wesentlichen Wert, sondern allein deren Eigenschaft als Teil eines Kraftfahrzeugs. Darin liegt aber allenfalls ein wirtschaftlicher Wert der Ware , nicht jedoch ein aus der (ästhetischen Wirkung der) Form folgender Wert i.S. von § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Der Gefahr einer Beschränkung oder Monopolisierung des Ersatzteilmarkts durch Markeneintragungen kann zudem hinreichend durch Anwendung des § 23 Nr. 3 MarkenG begegnet werden (vgl. dazu Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rdn. 104).

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,
2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder
3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)