Bundesgerichtshof Urteil, 14. Apr. 2011 - I ZR 33/10
vorgehend
Bundesgerichtshof
Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.
Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate
Richter
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 33/10 Verkündet am:
14. April 2011
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE
a) Benutzt eine Autoreparaturwerkstatt in der Werbung für Inspektionsarbeiten
an Fahrzeugen eines Automobilherstellers blickfangmäßig dessen bekannte
Wort-/Bildmarke, kann darin im Hinblick auf einen möglichen Imagetransfer
eine Beeinträchtigung der durch § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geschützten
Werbefunktion der Marke liegen.
b) Die Verwendung einer bekannten Wort-/Bildmarke eines Automobilherstellers
in der Werbung einer Autoreparaturwerkstatt für Inspektionsarbeiten an
den Fahrzeugen des Automobilherstellers kann gegen die guten Sitten im
Sinne von § 23 Nr. 3 MarkenG verstoßen, wenn die Benutzung der Wortmarke
die schützenswerten Interessen des Markeninhabers weniger beeinträchtigt.
BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 33/10 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 14. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm
und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Löffler
für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 16. Dezember 2009 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Von Rechts wegen
Tatbestand:
- 1
- Die Klägerin stellt Automobile her. Sie ist Inhaberin der nachfolgend dargestellten farbigen (silber, metallicblau, schwarz, weiß) Wort-/Bildmarke Nr. 302 27 192, die mit Priorität vom 5. Juni 2002 unter anderem für "Kraftfahrzeuge und deren Teile; Reparatur, Instandhaltung, Wartung von Fahrzeugen" eingetragen ist:
- 2
- Die Klägerin ist außerdem Inhaberin der schwarz-weißen Wort-/Bildmarke Nr. 398 00 184 sowie der für "Kraftwagen und deren konstruktionsbedingte Teile" eingetragenen Wortmarke Nr. 682214 "VW" und der weiteren für "Kraftfahrzeuge" registrierten Wortmarke "Volkswagen".
- 3
- Die Beklagte betreibt mehrere hundert markenunabhängige Autoreparaturwerkstätten und vertreibt Autozubehör. Sie warb im Januar 2007 für die Inspektion von VW-Fahrzeugen in dem nachfolgend wiedergegebenen Werbeprospekt mit der Ankündigung "GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE ":
- 4
- Die Klägerin sieht in der Verwendung des Wort-/Bildzeichens "VW im Kreis" eine Verletzung ihrer Markenrechte. Sie hat ihre Ansprüche in erster Linie auf eine identische Benutzung ihrer Marke Nr. 302 27 192 im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in der angegriffenen Werbung gestützt und beantragt , die Beklagte zur Unterlassung und zur Auskunftserteilung zu verurteilen und die Schadensersatzpflicht der Beklagten festzustellen.
- 5
- Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die hiergegen gerichtete Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe:
- 6
- I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Klagemarke Nr. 302 27 192 bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:
- 7
- Die Beklagte verwende in der angegriffenen Werbung ein mit der Klagemarke Nr. 302 27 192 identisches Zeichen für eine der Waren- und Dienstleistungsgruppen , für die die Marke geschützt sei. Es liege auch eine markenmäßige Benutzung vor. Zwar beeinträchtige die konkrete Verwendung nicht die Herkunftsfunktion der Marke. Die Beklagte greife jedoch in die Werbefunktion der Marke ein.
- 8
- Die Markenbenutzung sei nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt. Es könne dahinstehen, ob die Benutzung der Klagemarke notwendig im Sinne dieser Vorschrift gewesen sei. Jedenfalls verstoße die Benutzung gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel. Die Beklagte bediene sich unnötigerweise des besonderen Aufmerksamkeitswerts der bekannten Wort-/Bildmarke der Klägerin.
- 9
- II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
- 10
- 1. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Marke Nr. 302 27 192 in der angegriffenen Werbung nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG zu.
- 11
- a) Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL um und ist daher richtlinienkonform auszulegen. Dessen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung des Markeninhabers für Waren oder Dienstleistungen erfolgt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, und wenn das Zeichen wie eine Marke benutzt wird, das heißt die Benutzung des Zeichens durch den Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Zu den Funktionen der Marke gehören neben der Hauptfunktion, der Gewährleistung der Herkunft, auch ihre anderen Funktionen wie unter anderem die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion (vgl. EuGH, Urteil vom 23. März 2010 - C-236/08 bis C-238/08, GRUR 2010, 445 Rn. 76 f. - Google France und Google; Urteil vom 8. Juli 2010 - C-558/08, GRUR 2010, 841 Rn. 29 f. - Portakabin; BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 88/08, GRUR 2010, 726 Rn. 16 = WRP 2010, 1039 - Opel Blitz II). Der nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL gewährte Schutz ist somit weiter als der Schutz nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und demnach die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Hauptfunktion der Marke voraussetzt (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 59 - L'Oréal/Bellure). Kann die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen, kann der Markeninhaber ihr auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL nicht widersprechen (EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 29 - Portakabin).
- 12
- b) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass vorliegend ein Fall der Doppelidentität gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben ist. Die Beklagte hat in dem in Rede stehenden Werbeprospekt ein mit der Klagemarke identisches Zeichen für identische Dienstleistungen verwendet, für die die Marke Schutz genießt. Die für die Marke eingetragene Dienstleistung "Instandhaltung von Fahrzeugen" umfasst Inspektionsleistungen an Kraftfahrzeugen , für die die Beklagte geworben hat.
- 13
- c) Das Berufungsgericht ist weiter davon ausgegangen, dass die Beklagte durch die Verwendung des fraglichen Wort-/Bildzeichens zwar nicht die Herkunftsfunktion , wohl aber die Werbefunktion der Klagemarke beeinträchtigt hat. Es hat angenommen, die Beklagte habe das angegriffene Wort-/Bildzeichen nicht nur beschreibend benutzt, sondern mit der Wiedergabe auch Werbezwecke verfolgt. Der Aufmerksamkeitswert der Werbung liege deutlich höher, wenn die Beklagte für ihre Inspektionsleistungen mit dem Wort-/Bildzeichen werbe statt die zur Beschreibung des Gegenstands der Dienstleistung ausreichenden Wörter "VW" oder "Volkswagen" zu verwenden. Das überragend bekannte und leicht erfassbare Wort-/Bildzeichen ziehe den Blick des Betrachters auf sich. Dazu trage auch der farbliche Kontrast zwischen dem blau/weißen Zeichen und dem roten Hintergrund bei. Die gegen diese Feststellungen gerichteten Angriffe der Revision bleiben ohne Erfolg.
- 14
- aa) Entgegen der Auffassung der Revision kommt es für die Beeinträchtigung der Werbefunktion nicht darauf an, ob die Beklagte zur Angabe der Gegenstände , auf die sich ihre Dienstleistungen beziehen, auf die Wiedergabe einer der Marken der Klägerin angewiesen ist. Für die Frage der Beeinträchtigung der Werbefunktion der Klagemarke ist es weiter belanglos, ob die Wortmarken und die Wort-/Bildmarken der Klägerin in dem Sinne gleichrangig sind, dass es dem Verwender freisteht, welche von mehreren Marken er benutzen will, wenn er zur beschreibenden Verwendung auf eine der Marken angewiesen ist. Ob die Verwendung der Klagemarke zur Bestimmung des Gegenstands der Dienstleistungen der Beklagten notwendig ist, hat das Berufungsgericht bei der Prüfung der Beeinträchtigung der Werbefunktion der Klagemarke zu Recht un- berücksichtigt gelassen, weil sich diese Frage erst bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG und nicht im Rahmen der rechtsverletzenden Benutzung durch Beeinträchtigung der Werbefunktion stellt.
- 15
- bb) Die Feststellung des Berufungsgerichts, dass durch die beanstandete Verwendung des Wort-/Bildzeichens die Werbefunktion der überragend bekannten Klagemarke beeinträchtigt werden kann, ist auch im Übrigen aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Eine Beeinträchtigung der Werbefunktion ist gegeben, wenn durch die beanstandete Benutzung die Möglichkeit des Markeninhabers beeinträchtigt wird, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder als Instrument der Handelsstrategie einzusetzen (vgl. EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 92 - Google France und Google). Versucht ein Dritter sich durch Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung der Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, liegt regelmäßig eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke vor (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 - L'Oréal/Bellure; GRUR 2010, 445 Rn. 102 - Google France und Google). Der mit der Ausnutzung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft verbundene Imagetransfer bewirkt im Allgemeinen auch eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der bekannten älteren Marke und damit eine Beeinträchtigung ihrer Werbefunktion. Von einer entsprechenden Beeinträchtigung ist aufgrund der vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommenen Wirkung der Verwendung des angegriffenen Wort-/Bildzeichens in der konkreten Werbung auszugehen.
- 16
- d) Zu Recht hat das Berufungsgericht das Vorliegen der Voraussetzungen der Schrankenbestimmung des § 23 Nr. 3 MarkenG verneint.
- 17
- aa) Nach § 23 Nr. 3 MarkenG, der Art. 6 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL umsetzt , hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware , insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen , soweit die Benutzung dafür notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt.
- 18
- bb) Die Beklagte hat die Wort-/Bildmarke der Klägerin in der Werbeaussage zur angebotenen Inspektion speziell für VW-Fahrzeuge als Hinweis auf die Bestimmung ihrer Dienstleistungen verwandt.
- 19
- cc) Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob die Benutzung dervon der Beklagten verwendeten Wort-/Bildmarke der Klägerin im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG notwendig war. Das Merkmal der Notwendigkeit ist indes erfüllt.
- 20
- (1) Die Benutzung einer Marke ist notwendig, wenn die Information über den Zweck der Dienstleistung anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Februar 1999 - C-63/97, Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik). Die Markennutzung muss praktisch das einzige Mittel darstellen, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Dienstleistung zu liefern (vgl. EuGH, Urteil vom 17. März 2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 35 - Gillette). Es muss ausgeschlossen sein, dass diese Information auch auf andere Art und Weise, etwa durch Angabe technischer Standards oder Normen, bewerkstelligt werden kann. Dies ist in der Regel der Fall, wenn eine Dienstleistung allein für ein Produkt einer bestimmten Marke angeboten wird (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 23 Rn. 118).
- 21
- (2) Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts musste die Beklagte jedenfalls eine der Marken der Klägerin benutzen, um auf die Bestimmung der speziell für VW-Fahrzeuge angebotenen Dienstleistungen in der beanstandeten Werbung hinzuweisen. Als Alternative zur Wiedergabe der Klagemarke bot sich der Beklagten nur die Möglichkeit, die Bezeichnungen "VW" oder "Volkswagen" zu verwenden, die ebenfalls für die Klägerin als Marken geschützt sind. In einer solchen Fallkonstellation ist die Benutzung der Klagemarke notwendig im Sinne von § 23 Nr. 3 MarkenG. Dagegen kommt es nicht entscheidend darauf an, ob die Wahl einer der anderen Marken die Interessen des Markeninhabers weniger stark beeinträchtigt hätte (OLG München, InstGE 3, 256, 261 f.; aA Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 119; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 23 Rn. 86). Entsprechend hat der Gerichtshof der Europäischen Union in der "BMW/Deenik"-Entscheidung die Notwendigkeit der Benutzung auch allgemein auf die dort in Rede stehenden BMW-Marken bezogen, ohne zwischen einzelnen Marken zu differenzieren (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik). Die Entscheidung darüber, welche der Marken der Klägerin die Beklagte zur Bestimmung ihrer Dienstleistungen verwenden kann, ist erst im Rahmen der Prüfung der Unterlauterkeit nach § 23 Nr. 3 MarkenG zu treffen.
- 22
- dd) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Benutzung der Klagemarke in der beanstandeten Werbung gegen die guten Sitten gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG verstößt.
- 23
- (1) Das Merkmal der guten Sitten im Sinne des § 23 MarkenG entspricht inhaltlich dem in Art. 6 Abs. 1 MarkenRL verwendeten Begriff der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel. Der Sache nach darf der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwider- handeln (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 61 - BMW/Deenik; Urteil vom 11. September 2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 33 und 35 - Céline; BGH, Urteil vom 30. April 2009 - I ZR 42/07, BGHZ 181, 77 Rn. 29 - DAX). Derjenige, der sich auf die privilegierte Benutzung beruft, muss alles getan haben, um eine Beeinträchtigung der Interessen des Markeninhabers nach Möglichkeit zu vermeiden (vgl. BGH, Urteil vom 15. Juli 2004 - I ZR 37/01, GRUR 2005, 163, 164 = WRP 2005, 219 - Aluminiumräder). Hierfür ist eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erforderlich.
- 24
- (2) Der Dritte handelt unter anderem dann den berechtigten Interessen des Markeninhabers in unlauterer Weise zuwider, wenn er die Wertschätzung einer bekannten Marke in unlauterer Weise ausnutzt (vgl. EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 41 und 43 - Gillette; BGHZ 181, 77 Rn. 32 - DAX). Davon ist auszugehen , wenn sich der Dritte in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke begibt, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren , und ohne finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke ausnutzt (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 - L'Oréal/Bellure). Im Rahmen der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG kommt es dabei auch maßgeblich auf die Aufmachung an, in der die fremde Marke zur Angabe der Bestimmung der eigenen Produkte verwendet wird (vgl. EuGH, Urteil vom 7. Januar 2004 - C-100/02, Slg. 2004, I-691 = GRUR 2004, 234 Rn. 26 - Gerolsteiner Brunnen; BGH, Urteil vom 20. Januar 2005 - I ZR 34/02, GRUR 2005, 423, 426 = WRP 2005, 496 - Staubsaugerfiltertüten). Zu berücksichtigen sind auch Begleitumstände , die außerhalb der eigentlichen Zeichengestaltung liegen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 46 - Gillette). Die fremde Marke darf nicht für Werbezwecke eingesetzt werden, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehen. Hält sich die Benutzung dagegen in den Grenzen der notwendigen Leistungsbestimmung, muss es der Markeninhaber hinnehmen, wenn sich nicht ausschließen lässt, dass der Dritte auch von dem hohen Prestigewert der bekannten Marke profitiert (vgl. BGH, GRUR 2005, 163, 165 - Aluminiumräder; BGHZ 181, 77 Rn. 34 - DAX).
- 25
- (3) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Verwendung der fraglichen Wort-/Bildmarke in der beanstandeten Werbung nutze die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise aus. Es wäre der Beklagten möglich und zumutbar gewesen, anstatt der Wort-/Bildmarke die Wortmarke "VW" oder "Volkswagen" zu verwenden, um auf ihr Leistungsangebot hinzuweisen. Dies beeinträchtige die Interessen der Klägerin weniger, weil der Wort-/Bildmarke ein besonderer , über die Wortzeichen hinausgehender Aufmerksamkeitswert zukomme. Diesen mache sich die Beklagte zunutze. Die überragend bekannte Marke werde in der beanstandeten Werbung blickfangmäßig eingesetzt. Ihre blau-weiße Gestaltung hebe sich vor dem Hintergrund des Prospekts besonders gut ab. Demzufolge ziehe sie unweigerlich den Blick des Betrachters auf sich. Dem Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung kein Rechtsfehler unterlaufen.
- 26
- (4) Anders als die Revision meint, ist es nicht geboten, dem Dritten die Auswahl zu überlassen, welche von mehreren zur Bestimmung seiner Leistung geeigneten Marken er verwendet. Dem steht nicht entgegen, dass zwischen einzelnen Markenformen kein Rangverhältnis in ihrer Bedeutung als Kennzeichnungsmittel für den Markeninhaber besteht. Vielmehr kommt es für die Beurteilung, welche von mehreren Marken zur Bestimmung der Dienstleistung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht, auf die Situation der konkreten Zeichenverwendung im Einzelfall an. Regelmäßig wird allerdings die Verwendung einer Wortmarke die berechtigten Interessen des Markeninhabers weniger einschneidend berühren als die Benutzung seiner Wort-/Bildmarke oder Bildmarke, weil sich die Wortmarke in erster Linie zur Beschreibung der Bestimmung der Dienstleistungen eignet. Dementsprechend gibt es unzweifelhaft Fälle, in denen nur die Verwendung des Wortzeichens eines Herstellers nicht aber die Verwendung seiner Wort-/Bildmarke die Voraussetzungen der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG erfüllt. So ist etwa die Wirkung einer Wortmarke im Fließtext im Zusammenhang mit der angebotenen Leistung regelmäßig darauf beschränkt, nur über die Bestimmung der Leistung des Dritten zu informieren. Ein bekanntes Wort-/Bildzeichen wird - wie im Streitfall vom Berufungsgericht zutreffend angenommen - oft eine darüber hinausgehende Aufmerksamkeit erzeugen und deshalb eher die Gefahr der Rufausbeutung in sich bergen. Erforderlich ist eine Interessenabwägung. Da Art. 6 Abs. 1 MarkenRL und § 23 MarkenG dazu dienen, die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines unverfälschten Wettbewerbs spielen kann (vgl. EuGH, GRUR 2004, 234 Rn. 16 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2005, 509 Rn. 29 - Gillette; Urteil vom 10. April 2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Rn. 45 - adidas; GRUR 2010, 841 Rn. 57 - Portakabin), darf kein zu engherziger Maßstab an das Vorliegen der Voraussetzungen der Schutzschranke angelegt werden. Zugunsten des Dritten kann auch zu berücksichtigen sein, dass ein Wort-/Bildzeichen gegenüber einer Wortmarke zu einer schnelleren und deutlicheren Erfassbarkeit des eigenen Angebots führen kann, ohne dass es zu einer nennenswerten Rufausbeutung kommen muss.
- 27
- Im Streitfall stand der Beklagten mit den Wortmarken "VW" und "Volkswagen" eine hinreichend klare und schnell erfassbare Möglichkeit zur Benennung ihrer Dienstleistungen zur Verfügung, die keine der Klagemarke vergleichbare blickfangmäßige Wirkung erzeugt hätte. Es ist nichts dafür ersichtlich und von der Revision auch nichts aufgezeigt, das dafür spricht, dass die Ver- wendung der Wortmarken die Verständlichkeit oder Prägnanz der Werbebotschaft der Beklagten unzumutbar beeinträchtigt hätte. In Anbetracht dessen läuft die blickfangmäßige Herausstellung der bekannten Wort-/Bildmarke und die damit verbundene Ausnutzung der Wertschätzung dieser Marke den berechtigten Interessen der Klägerin in unlauterer Weise zuwider.
- 28
- Diese Wertung steht nicht in Widerspruch zu den Maßstäben, die für die Erschöpfung des Rechts aus der Marke nach § 24 MarkenG gelten. Nach der Rechtsprechung des Senats stellt es allerdings keinen die Wirkung der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG aufhebenden berechtigten Grund im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG dar, wenn der Händler in der Werbung statt der Wortmarke die Bildmarke des Herstellers verwendet (vgl. BGH, Urteil vom 7. November 2002 - I ZR 202/00, GRUR 2003, 340, 342 = WRP 2003, 534 - Mitsubishi; Urteil vom 17. Juli 2003 - I ZR 256/00, GRUR 2003, 878, 880 - WRP 2003, 1231 - Vier Ringe über Audi). Diese Beurteilung beruht jedoch auf dem Wesen der Erschöpfung und ist auf die Schrankenbestimmung des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht übertragbar. Während sich bei der Erschöpfung die Frage stellt, ob der Händler bei der Werbung für den Absatz der vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung gekennzeichneten Waren dessen Marken verwenden darf, betrifft § 23 Nr. 3 MarkenG die Verwendung einer Marke in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen des Dritten. Damit sind unterschiedliche Interessen auf Seiten des Markeninhabers - einerseits Werbung für Produkte des Markeninhabers, die von ihm selbst mit der Marke versehen worden sind und andererseits Werbung für Erzeugnisse oder Dienstleistungen eines Dritten - betroffen, die eine unterschiedliche Wertung rechtfertigen (Ingerl/ Rohnke aaO § 23 Rn. 119; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 23 Rn. 86; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht , § 23 MarkenG Rn. 21).
- 29
- 2. Der Klägerin steht der geltend gemachte Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 6 MarkenG dem Grunde nach zu. Die Beklagte hat die Marke der Klägerin schuldhaft, und zwar fahrlässig, verletzt. Bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätte die Beklagte erkennen können, dass sie mit der Verwendung des Wort-/Bildzeichens in der angegriffenen Werbung in den Schutzbereich der Klagemarke eingriff.
- 30
- Der Auskunftsanspruch steht der Klägerin als Hilfsanspruch zum Schadensersatzanspruch nach § 242 BGB zu.
- 31
- 3. Eines Vorabentscheidungsersuchens an den Gerichtshof der Europäischen Union bedarf es nicht. Eine Vorlage nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht geboten, wenn der Lösung der entscheidungserheblichen Rechtsfragen eine gesicherte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zugrunde liegt (vgl. EuGH, Urteil vom 30. September 2003 - C-224/01, Slg. 2003, I-10239 = NJW 2003, 3539 Rn. 118 - Köbler). Davon ist im Streitfall aufgrund der zahlreichen Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union zur rechtsverletzenden Benutzung einer Marke und zu einem Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel im Rahmen der Schrankenbestimmung des Art. 6 Abs. 1 MarkenRL auszugehen. Die Umsetzung dieser Entscheidungspraxis im konkreten Fall ist Aufgabe der nationalen Gerichte (vgl. EuGH, Urteil vom 16. November 2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 84 - Anheuser-Busch; GRUR 2010, 841 Rn. 65 f. - Portakabin; vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 6. April 2006 - C-348/04, Slg. 2007, I-3391 Rn. 3 - Boehringer Ingelheim/Swingward II).
- 32
- III. Die Revision ist daher mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Schaffert Löffler
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 21.02.2008 - 315 O 768/07 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 16.12.2009 - 5 U 47/08 -
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(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:
- 1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist, - 2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder - 3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.
(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:
- 1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist, - 2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder - 3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.
(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:
- 1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist, - 2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder - 3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.
(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
16
a) Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL um und ist daher richtlinienkonform auszulegen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union sind die Voraussetzungen von Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL erfüllt, wenn die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung des Markeninhabers für Waren und Dienstleistungen erfolgt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, und wenn das Zeichen wie eine Marke benutzt wird, d.h. die Benutzung des Zeichens durch den Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2009 - C -487/07, GRUR 2009, 756 Tz. 58 = WRP 2009, 930 - L'Oréal/Bellure, m.w.N.; vgl. ferner EuGH, Beschl. v. 19.2.2009 - C -62/08, GRUR 2009, 1156 Tz. 42 - UDV North America /Brandtraders). Zu den Funktionen der Marke gehören neben der Hauptfunktion , der Gewährleistung der Herkunft, auch ihre anderen Funktionen wie unter anderem die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen (EuGH GRUR 2009, 756 Tz. 58 - L'Oréal/Bellure). Der nach Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL gewährte Schutz ist somit weiter als der Schutz nach Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und demnach die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Hauptfunktion der Marke voraussetzt (EuGH GRUR 2009, 756 Tz. 59 - L'Oréal/Bellure). Kann die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen, kann der Markeninhaber ihr auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL nicht widersprechen (EuGH GRUR 2009, 756 Tz. 60 - L'Oréal/Bellure).
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:
- 1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist, - 2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder - 3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.
(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 37/01 Verkündet am:
15. Juli 2004
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Aluminiumräder
a) Ein Hersteller von Aluminiumrädern, der in der Produktwerbung einen exklusiven
Sportwagen abbildet, der mit seinen u.a. für diesen Fahrzeugtyp bestimmten
Rädern ausgerüstet ist, verletzt die auf dem abgebildeten Fahrzeug angebrachte
Marke des Sportwagenherstellers nicht, wenn die Abbildung des
Sportwagens den für den Verkehr erkennbaren Zweck hat, das Produkt in seiner
bestimmungsgemäßen Verwendung zu zeigen.
b) Wird in der Werbung für ein Produkt ein fremdes Produkt eingesetzt, ohne daß
das eine dem anderen Produkt als Kaufalternative gegenübergestellt wird, liegt
eine vergleichende Werbung nicht vor, auch wenn mit der Bezugnahme auf das
fremde Produkt eine Anlehnung an dessen guten Ruf verbunden ist.
BGH, Urt. v. 15. Juli 2004 – I ZR 37/01 – OLG Stuttgart
LG Stuttgart
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 15. Juli 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann, den Richter
Prof. Dr. Bornkamm, die Richterin Ambrosius und die Richter Dr. Schaffert und
Dr. Bergmann
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 19. Januar 2001 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 11. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart vom 25. April 2000 weitergehend abgeändert.
Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 11. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart vom 25. April 2000 weitergehend abgeändert.
Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin ist die Porsche AG. Für sie ist das bekannte Porsche-Wappen als Wort-/Bildmarke eingetragen, mit dem sie – entsprechend dem Warenverzeichnis – ihre Automobile sowie Zubehör, darunter auch Aluminiumräder, kennzeichnet:
Die Klägerin wendet sich dagegen, daß die Beklagte, eine Herstellerin von Aluminiumrädern, in einem Werbeprospekt und in einer Anzeige im Porsche-ClubMagazin das nachstehend wiedergegebene Porsche-Fahrzeug abbildet, das mit Aluminiumrädern der Beklagten ausgerüstet ist. Die Klägerin sieht hierin eine anlehnende bezugnehmende Werbung und ferner – weil auf der Abbildung des Fahrzeugs das Porsche-Wappen zu erkennen sei – eine Verletzung ihrer Marke. In dem Werbeprospekt heißt es neben der Abbildung u.a.:
So wie Mode Menschen macht, so verändern Räder Autos. Wir von R.A. (Beklagte) machen Mode fürs Auto.
Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung und Auskunft in Anspruch genommen ; sie hat ferner die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten beantragt.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Verurteilung unter Abweisung der weitergehenden Klage auf die im Klageantrag als Beispiel enthaltene konkrete Verletzungsform beschränkt.
Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Antrag auf vollständige Abweisung der Klage weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat in dem beanstandeten Verhalten der Beklagten einen Wettbewerbsverstoß nach § 1 UWG a.F. und eine Markenverletzung gesehen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Eine anlehnende Bezugnahme sei, auch wenn sie keine unrichtigen Angaben enthalte, wettbewerbsrechtlich bedenklich, wenn für die Bezugnahme im Einzelfall kein hinreichender Anlaß bestehe und Art und Maß der bezugnehmenden Angaben nicht mehr im Rahmen einer zutreffenden und erforderlichen Darstellung lägen. Es sei zu beanstanden, wenn der von einem Dritten für sein Produkt geschaffene Prestigewert in offener Anlehnung als Vorspann für die eigenen wirtschaftlichen Interessen übernommen und ausgenutzt werde. Dies gelte insbesondere, wenn der Prestigewert des Produkts, an das sich die beanstandete Werbung anlehne, sehr hoch
oder – wie im Streitfall – überragend sei. Zwar könne die Bezugnahme auf einen Mitbewerber und sein Produkt durch das Informationsinteresse des Verkehrs gedeckt sein. Bleibe aber der Informationswert hinter der Werbewirkung zurück, sei die erkennbare Anlehnung an den Mitbewerber und seine Ware unzulässig. So verhalte es sich im Streitfall. Auch unter Berücksichtigung des Interesses der Beklagten , Interessenten über ihr Angebot an Aluminiumrädern zu informieren, bestehe keine Notwendigkeit, das Fahrzeug, an dem das Rad montiert werden solle, vollständig abzubilden. Um die ästhetische Wirkung eines Aluminiumrades an einem Fahrzeug zu zeigen, reiche die Wiedergabe des Rades und eines erweiterten Radkastenausschnitts aus. Mit dem Einsatz des ganzen Porsche 911 werde die volle Werbewirkung dieses Fahrzeugs auf das beworbene Aluminiumrad übertragen. Statt ausschließlich auf die Werbekraft des eigenen Produkts zu setzen, habe die Beklagte durch das Vollbild dem Image des berühmten Sportwagens ein Übermaß an Werbewirkung entlehnt. Dies sei unlauter.
Darüber hinaus habe die Beklagte den Porsche 911 so abgebildet, daß das geschützte Porsche-Wappen in Erscheinung trete. Hierin liege eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG. Eine Grenze ergebe sich allein aus der Bestimmung des § 23 Nr. 3 MarkenG, die aber nur eine notwendige Benutzung zur Veranschaulichung von Waren als Zubehör oder Ersatzteil gestatte. Der Einsatz der Klagemarke sei jedoch gänzlich entbehrlich. Die Einbeziehung der fremden Marke führe nur dazu, daß der Verkehr eine Verantwortlichkeit der Klägerin für die beworbenen Produkte etwa in dem Sinne annehme, daß eine von der Klägerin besonders geprüfte und von ihr gebilligte Produktreihe der Beklagten vorgestellt werde.
II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur vollständigen Abweisung der Klage.
1. Ohne Erfolg macht die Revision allerdings einen Verstoß gegen § 308 Abs. 1 ZPO geltend. Sie steht zu Unrecht auf dem Standpunkt, daß der Klageantrag lediglich lauterkeitsrechtliche Ansprüche, nicht dagegen markenrechtliche Ansprüche erfasse. Die Klägerin hat ihre Klage stets auch auf Markenrecht gestützt. Der Klageantrag enthält mit der konkreten Verletzungsform, auf die als Beispiel zurückgegriffen wird („… insbesondere wie in nachstehender Abbildung wiedergegeben …“), auch den Hinweis auf die Verwendung der Klagemarke.
2. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts liegt darin, daß die Beklagte in der Werbung für ihre Aluminiumräder eine Abbildung eines Porsche-Fahrzeugs verwendet hat, bei dem das Porsche-Wappen erkennbar war, keine Markenverletzung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder 3 MarkenG. Denn die Beklagte hat das fremde Zeichen – soweit es überhaupt als solches wahrgenommen wird – als Hinweis auf die Bestimmung, nicht als Hinweis auf die Herkunft ihrer Aluminiumräder benutzt. Ihr Verhalten verstößt nicht gegen die guten Sitten und stellt auch keine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung dar, die der Verkehr mit dem bekannten PorscheZeichen verbindet.
a) Das Berufungsgericht hat einen Eingriff in das Markenrecht „gemäß § 14 Abs. 2 MarkenG“ bejaht, ohne deutlich zu machen, welchen Tatbestand es als gegeben erachtet hat. In Betracht kommt ein Eingriff in das Markenrecht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, also die Verwendung eines mit dem Klagezeichen identischen Zeichens für Waren, die mit denen identisch sind, für die sie den Schutz genießt. Ob diese Voraussetzungen im Streitfall vorliegen, kann offenbleiben. Denn einer Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht die Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG entgegen.
aa) Die Beklagte hat mit der Wiedergabe eines Porsche-Fahrzeugs, das mit Aluminiumrädern der Beklagten ausgestattet ist, auf die Bestimmung dieser Räder
hingewiesen, die sie speziell auch für diesen Fahrzeugtyp der Klägerin anbietet. Nach der Art des Produkts ist eine solche Darstellung entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts notwendig, weil der ästhetische Eindruck, auf den es den Käufern solcher Räder in erster Linie ankommt, in vollem Umfang nur vermittelt werden kann, wenn die Räder nicht isoliert und auch nicht nur im Ausschnitt des Radkastens gezeigt werden. Die Revision weist mit Recht darauf hin, daß solche Aluminiumräder das Fahrzeug, an dem sie montiert sind, schmücken sollen. Ihre volle ästhetische Wirkung entfalten sie danach erst in der Gesamtbetrachtung mit dem Fahrzeug. Dem steht nicht entgegen, daß Aluminiumräder auch im nicht montierten Zustand oder nur in einem Bildausschnitt beworben werden.
bb) Die Benutzung der Klagemarke durch die Beklagte verstößt auch nicht gegen die guten Sitten. Für diese Fragen ist darauf abzustellen, ob derjenige, der sich auf eine privilegierte Benutzung beruft, alles getan hat, um den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht zuwiderzuhandeln (vgl. EuGH, Urt. v. 23.2.1999 – Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz. 61 = GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999, 407 – BMW/Deenik). Hierzu zählt insbesondere die Verpflichtung, eine Verwechslung oder Irreführung zu vermeiden, die beispielsweise dann entstünde, wenn der Verkehr die beworbenen Aluminiumräder dem Hersteller des abgebildeten Fahrzeugs zurechnete. Im Streitfall hat die Beklagte mit ihren Rädern ausgerüstete PorscheFahrzeuge zum einen in einem Prospekt und zum anderen in einer Anzeige im Magazin des Porsche-Clubs abgebildet. In beiden Fällen wird für den Betrachter deutlich , daß es sich um ein Angebot der Beklagten und nicht der Klägerin handelt. Es deutet auch nichts darauf hin, daß die Beklagte eine mit der Klägerin in Vertragsbeziehungen stehender Lizenznehmer oder Zulieferer ist. Der Durchschnittsverbraucher weiß, daß Automobilhersteller ihre Fahrzeuge mit Aluminiumrädern ausstatten und daß auch im Zubehörhandel der Vertragswerkstätten Aluminiumräder angeboten werden. Daß es sich um eine von der Klägerin besonders geprüfte und gebilligte
Baureihe handelt, wird der Verkehr stets bei Rädern annehmen, die die Klägerin für die Erstausstattung ihrer Fahrzeuge auswählt, sowie möglicherweise auch bei Rädern , die im Zubehörhandel der mit ihr verbundenen Vertragswerkstätten angeboten werden. Bei Rädern, die Dritte für die Verwendung an einem Porsche-Fahrzeug anbieten , drängt sich ein solcher Eindruck dagegen auch dann nicht auf, wenn sie an einem Porsche-Fahrzeug montiert abgebildet werden. Der Verkehr erkennt vielmehr , daß die Abbildung den Zweck hat, das Produkt in seiner bestimmungsgemäßen Verwendung zu zeigen.
b) Auch eine Verletzung der Klagemarke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liegt nicht vor.
Zwar handelt es sich bei der Klagemarke um eine bekannte Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Auch steht der Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht entgegen, daß es im Streitfall um eine Benutzung der bekannten Marke im Bereich der Warenidentität oder -ähnlichkeit geht, die nach dem Wortlaut der Bestimmung nicht erfaßt ist (EuGH, Urt. v. 9.1.2003 – Rs. C-292/00, Slg. 2003, I-389 Tz. 30 = GRUR 2003, 240 = WRP 2003, 370 – Davidoff/Gofkid). Es ist auch nicht auszuschließen, daß das Produkt der Beklagten davon profitiert, in dem Prospekt und in der Anzeige als Zubehör eines Sportwagens von hohem Prestigewert abgebildet zu sein. Dies ist jedoch nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise geschehen, wie sich aus den Ausführungen zu § 23 Nr. 3 MarkenG ergibt (II.2.a)bb)).
3. Auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche stehen der Klägerin nicht zu.
a) Nachdem das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 (BGBl. I S. 1414) am 8. Juli 2004 in Kraft getreten ist, findet das neue Recht auf den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch Anwendung. Dagegen findet auf
den Schadensersatz- und Auskunftsantrag für die Zeit bis zum 7. Juli 2004 das bis dahin geltende Recht Anwendung.
b) Mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 ist an die Stelle der kennzeichenrechtlichen Regelungen, die bis dahin im Warenzeichengesetz und im UWG enthalten waren oder auch den Bestimmungen der §§ 1, 3 UWG, § 823 BGB entnommen wurden, eine umfassende, in sich geschlossene kennzeichenrechtliche Regelung getreten, die den aus den Generalklauseln hergeleiteten Schutz im allgemeinen verdrängt. Wie der Senat entschieden hat, ist im Anwendungsbereich der Bestimmungen des Markengesetzes für eine gleichzeitige Anwendung der §§ 1, 3 UWG, § 823 BGB grundsätzlich kein Raum (BGHZ 149, 191, 195 f. – shell.de, m.w.N.).
Im Streitfall können gleichwohl wettbewerbsrechtliche neben markenrechtlichen Ansprüchen geltend gemacht werden. Denn die Verwendung der Klagemarke stellt nur einen Gesichtspunkt dar, unter dem die Klägerin das Verhalten der Beklagten beanstandet. Sie wendet sich auch und unabhängig von der Erkennbarkeit der Klagemarke dagegen, daß die Beklagte Porsche-Fahrzeuge bei der Werbung für ihre Aluminiumräder verwendet. Dieser Sachverhalt ist einer gesonderten wettbewerbsrechtlichen Beurteilung zugänglich.
c) Die von der Klägerin beanstandete Verwendung von Porsche-Fahrzeugen stellt keine unzulässige vergleichende Werbung nach § 2 UWG a.F., § 6 UWG n.F. dar.
Allerdings enthält die beanstandete Werbung der Beklagten alle Merkmale, die nach der Legaldefinition in § 2 Abs. 1 UWG a.F. und § 6 Abs. 1 UWG n.F. eine vergleichende Werbung ausmachen: Da die Klägerin ebenfalls Aluminiumräder anbietet , ist sie Mitbewerberin der Beklagten. Die beanstandete Darstellung des Porsche-
Fahrzeugs mit den Aluminiumrädern der Beklagten stellt eine Werbung dar, die die von einem Mitbewerber angebotenen Waren erkennbar macht.
Der Senat hat jedoch wiederholt entschieden, daß die Bezugnahme auf einen Mitbewerber, die zwar alle Merkmale des § 2 Abs. 1 UWG a.F. (= § 6 Abs. 1 UWG n.F.), nicht aber die eines Vergleichs erfüllt, keine vergleichende Werbung darstellt (BGH, Urt. v. 25.3.1999 – I ZR 77/97, GRUR 1999, 1100, 1101 = WRP 1999, 1141 – Generika-Werbung; Urt. v. 21.6.2001 – I ZR 69/99, GRUR 2002, 75, 76 = WRP 2001, 1291 – „SOOOO ... BILLIG!“?). Dementsprechend liegt in der bloßen Bezugnahme auf die Waren eines Mitbewerbers, auch wenn sie mit dem Ziel einer Anlehnung an den guten Ruf erfolgt, keine vergleichende Werbung, weil keine Kaufalternativen gegenübergestellt werden (vgl. Köhler/Piper, UWG, 3. Aufl., § 2 Rdn. 19; Piper ebd. § 1 Rdn. 713 f.; vgl. nunmehr auch Köhler in Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 6 UWG Rdn. 22; ferner Sack in Harte/Henning, UWG, § 6 Rdn. 67 ff.).
d) Eine Anlehnung an einen Mitbewerber, dessen guter Ruf ausgenutzt werden soll, kann darüber hinaus unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes wettbewerbswidrig sein (§ 1 UWG a.F.). Im neuen Recht sind Fälle der Ausnutzung des guten Rufs nur ausdrücklich geregelt, soweit ein Produkt mit wettbewerblicher Eigenart nachgeahmt wird und dadurch die Wertschätzung der nachgeahmten Ware unangemessen ausgenutzt wird (§§ 3, 4 Nr. 9 lit. b UWG n.F.). Ob darüber hinaus Fälle der Anlehnung im neuen Recht auch an anderer Stelle erfaßt werden (vgl. dazu Ingerl, WRP 2004, 809, 816; ferner Omsels in Harte/Henning, UWG, § 4 Nr. 10 Rdn. 82), bedarf im Streitfall keiner Entscheidung ; denn eine anlehnende Bezugnahme auf ein fremdes Produkt ist jedenfalls dann wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn hierfür im Einzelfall ein hinreichender Anlaß besteht und Art und Maß der Angaben im Rahmen einer zutreffenden Darstellung liegen (Piper in Köhler/Piper aaO Rdn. 720).
Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt. In der Senatsrechtsprechung ist seit langem anerkannt, daß in der Werbung für Ersatzteile oder Zubehör auf die Hauptware Bezug genommen werden darf, wenn dies zur Aufklärung des Publikums über die bestimmungsgemäße Verwendung des Ersatzteils oder Zubehörs sachlich geboten ist (BGH, Beschl. v. 12.11.1957 – I ZR 44/56, GRUR 1958, 343 = WRP 1958, 206 – Bohnergerät; Urt. v. 15.5.1968 – I ZR 105/66, GRUR 1968, 698, 700 – Rekordspritzen). Hält sich die Bezugnahme in diesen Grenzen, ist eine darin zwangsläufig liegende Anlehnung an den Ruf und den Verkaufserfolg des fremden Herstellers hinzunehmen (BGH, Urt. v. 28.3.1996 – I ZR 39/94, GRUR 1996, 781, 782 f. = WRP 1996, 713 – Verbrauchsmaterialien; BGHZ 139, 378, 387 – Vergleichen Sie; BGH, Urt. v. 2.10.2002 – I ZR 90/00, GRUR 2003, 444, 445 = WRP 2003, 637 – „Ersetzt“; vgl. ferner EuGH, Urt. v. 25.10.2001 – Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945 Tz. 53 ff. = GRUR 2002, 354 = WRP 2001, 1432 – Toshiba/Katun).
Der Gebrauch, den die Beklagte von der Ware des Klägers macht, hält sich in diesem Rahmen. Dem kann nicht entgegengehalten werden, die Beklagte sei über das erforderliche Maß hinausgegangen, weil sie ein komplettes Fahrzeug aus der Herstellung der Klägerin und nicht nur einen Ausschnitt rund um den Radkasten in der Werbung wiedergegeben habe. Wie bereits im Zusammenhang mit § 23 Nr. 3 MarkenG dargelegt (oben II. 2. a) aa)), zeigt sich die ästhetische Wirkung des Aluminiumrades gerade im Gesamteindruck des Fahrzeugs, das mit solchen Rädern ausgerüstet ist. Im Streitfall entsteht auch nicht der Eindruck, daß es sich um Aluminiumräder der Klägerin handele. Die beanstandete Werbung hat für die Beklagte nur einen Sinn, wenn der Betrachter erkennt, daß das beworbene Produkt nicht von Porsche, sondern von einem anderen Anbieter stammt.
III. Das angefochtene Urteil kann danach keinen Bestand haben. Es ist aufzuheben , soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist. Die Klage ist insgesamt abzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Bornkamm Ambrosius
Schaffert Bergmann
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:
- 1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist, - 2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder - 3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.
(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 34/02 Verkündet am:
20. Januar 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Staubsaugerfiltertüten
a) Eine mit der notwendigen Benutzung einer fremden Marke als Hinweis auf die
Bestimmung der eigenen Ware verbundene Verwechslungsgefahr reicht als
solche noch nicht aus, um die Benutzung als Verstoß gegen die guten Sitten
i.S. des § 23 MarkenG erscheinen zu lassen. Maßgeblich ist vielmehr die Beurteilung
, ob unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der
Aufmachung, innerhalb derer die fremde Marke zur Angabe der Bestimmung
der eigenen Ware verwendet wird, den berechtigten Interessen des Markeninhabers
in unlauterer Weise zuwidergehandelt wird. Soll die Unlauterkeit in einer
Irreführung über die Herkunft der angebotenen Waren oder über besondere
Beziehungen zwischen dem Anbietenden und dem Unternehmen des Markeninhabers
bestehen, müssen daher erhöhte Anforderungen an den Nachweis
einer einen Verstoß gegen die guten Sitten begründenden Täuschungsgefahr
gestellt werden.
b) Wird in diesem Zusammenhang auf Meinungsforschungsgutachten abgestellt,
so muß bereits durch die Art der Befragung eindeutig darüber Klarheit gewonnen
werden, inwieweit bestimmte Herkunftsvorstellungen der befragten Personen
auf für die Beurteilung der Unlauterkeit nicht relevanten Umständen beruhen
wie beispielsweise einer auf mangelndem Wettbewerb oder eingefahrenen
Wettbewerbsstrukturen beruhenden Gewöhnung des Verkehrs oder der (an
sich erlaubten) Verwendung der notwendigen Bestimmungsangabe als solcher.
BGH, Urt. v. 20. Januar 2005 - I ZR 34/02 - OLG Nürnberg
LG Nürnberg-Fürth
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 13. Oktober 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 3. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 8. Januar 2002 aufgehoben.
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth, 3. Zivilkammer, vom 7. Juli 1999 wird zurückgewiesen.
Die Kosten der Rechtsmittel werden der Klägerin auferlegt.
Von Rechts wegen
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth, 3. Zivilkammer, vom 7. Juli 1999 wird zurückgewiesen.
Die Kosten der Rechtsmittel werden der Klägerin auferlegt.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin ist ein Unternehmen der "Vorwerk"-Gruppe und vertreibt über Handelsvertreter im Direktvertrieb unter anderem Staubsauger mit der Bezeichnung "Kobold 130". Die Beklagte vertreibt Staubsaugerfiltertüten. Die Parteien streiten wegen der Beschriftung der nachfolgend verkleinert wiedergegebenen Filtertüte (Anlage K 1), die die Beklagte in Verkehr brachte:
Die Klägerin hält die Beschriftung für kennzeichen- und wettbewerbsrechtswidrig. Sie hat ihre auf Unterlassung, Schadensersatzfeststellung und Auskunft gerichtete Klage auf Rechte an ihrem Firmenschlagwort ("Vorwerk") und - insoweit als hierzu ermächtigte Prozeßstandschafterin - auf fremde Rechte an verschiedenen Marken sonstiger Unternehmen der "Vorwerk"-Gruppe ge-
stützt, nämlich auf die deutsche Marke Nr. 511 740 "Vorwerk-Kobold", die auf Deutschland erstreckte IR-Marke Nr. 2 R 204 730 "KOBOLD" (beide eingetragen für Staubsauger), die deutsche Marke Nr. 396 34 597 "130" (eingetragen u.a. für Staubsauger nebst Zubehör und Verbrauchsmaterialien, nämlich Filter, Staubbeutel) und die nachfolgend wiedergegebene deutsche Marke Nr. 1 019 711 (eingetragen u.a. für Staubsauger und deren Zubehör, nämlich Staubbeutel, Filtertüten):
Die Beklagte hat für sich in Anspruch genommen, die Zeichen als notwendigen Bestimmungshinweis benutzen zu dürfen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht (OLG Nürnberg OLG-Rep 2002, 106) die Beklagte gemäß den zweitinstanzlich gestellten Anträgen der Klägerin verurteilt, es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland Staubsaugerfiltertüten gemäß der abgebildeten Anlage K 1 anzubieten , in den Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen. Ferner hat es die Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt und sie zur Auskunftserteilung verurteilt.
Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beklagte mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt.
Entscheidungsgründe:
Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Wiederherstellung des Urteils des Landgerichts, das die Klage abgewiesen hat.
I. Das Berufungsgericht hat zur Frage, wie die streitgegenständliche Gestaltung vom Verkehr verstanden wird, Beweis durch Einholung eines Meinungsforschungsgutachtens erhoben, im Anschluß daran kennzeichenrechtliche Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung, Schadensersatz (dem Grunde nach) und Auskunft angenommen und dazu ausgeführt:
Durch die Verwendung der Bezeichnungen "VORWERK" und "VORWERK KOBOLD" habe die Beklagte gegen die von der Klägerin geltend gemachten Rechte gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 15 Abs. 2 MarkenG verstoßen. Die Klägerin sei aufgrund der Prozeßstandschaftserklärungen der konzernverbundenen Unternehmen befugt, im eigenen Namen Rechte wegen Verletzung der Marken "VORWERK", "Vorwerk-Kobold", "130" und "KOBOLD" geltend zu machen. Wegen ihres - von der Beklagten zuletzt nicht mehr bestrittenen - Vertriebs auch von Filtertüten für "Vorwerk"-Staubsauger unter Benutzung besagter Marken habe die Klägerin insoweit ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Rechtsverfolgung. Aus eigenem Recht könne die Klägerin hinsichtlich ihrer Firma mit dem prägenden Schlagwort "Vorwerk" vorgehen. Der Aufdruck "Filtertüte passend für VORWERK KOBOLD 130" stelle eine Benut-
zung im Sinne von § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG dar, da die beanstandeten Zeichen auf Staubsauger eines bestimmten Typs oder auch auf die gekennzeichneten Tüten selbst und damit auch auf deren Hersteller hinwiesen.
Die für Staubsauger und Filter eingetragene Marke "130" werde identisch benutzt. Hinsichtlich der ebenfalls für Staubsauger und deren Zubehör eingetragenen Marke "VORWERK" bestehe Verwechslungsgefahr, da Warenidentität vorliege, hohe Zeichenähnlichkeit bestehe und eine gesteigerte Kennzeichnungskraft unterstellt werden könne. Hinsichtlich der nur für Staubsauger eingetragenen Marken "Vorwerk-Kobold" und "KOBOLD" müsse wegen der zwischen Staubsaugern und den dazugehörenden Filtertüten bestehenden engen Berührungspunkte eine für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichende Warenähnlichkeit bejaht werden, da die nicht unbekannten Marken des Staubsaugerherstellers identisch benutzt würden. Durch die identische Übernahme des prägenden und unterscheidungskräftigen Schlagworts "Vorwerk" aus der Firma der Klägerin für ein Produkt, hinsichtlich dessen die Parteien unmittelbare Wettbewerber seien, sei insoweit eine Verletzung der Gesamtfirma der Klägerin gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG gegeben.
Die Beklagte könne sich nicht auf die Ausnahmevorschrift des § 23 Nr. 3 MarkenG berufen. Zwar würden die beanstandeten Zeichen als Hinweis auf die Bestimmung der Ware, nämlich als Zubehör für ein "Vorwerk"-Staubsaugergerät des Typs "Kobold 130" zu dienen, benutzt. Dies erschließe sich für den Verkehr deutlich aus dem Aufdruck "Filtertüte passend für VORWERK KOBOLD 130". Als solcher sei der Hinweis auch notwendig, da es verschiedene Staubsaugerhersteller gebe, die unterschiedliche Typen anböten, für die wiederum nur bestimmte Filtertüten paßten. Des weiteren stehe es der Anwend-
barkeit von § 23 Nr. 3 MarkenG nicht entgegen, wenn die angegriffene Bezeichnung "nach Art einer Marke" verwendet würde.
Die Verwendung der in Rede stehenden Marken, insbesondere der Bezeichnungen "VORWERK" und "VORWERK KOBOLD" verstoße aber in ihrer konkreten Gestaltung gegen die guten Sitten, weil die Beklagte die Herkunft dieser Filtertüten aus ihrem Hause nicht hinreichend deutlich gemacht und die mit der notwendigen Bestimmungsangabe unvermeidlich verbundene Irreführungsgefahr nicht durch zumutbare Maßnahmen auf ein für die Markeninhaberinnen und die Klägerin hinzunehmendes Maß reduziert habe. Die hervorgehoben aufgedruckte Marke der Beklagten "EURO PLUS" mit der Weltkugel reiche nicht aus, um dem Verkehr hinreichend deutlich zu signalisieren, daß die so bezeichnete Filtertüte nicht aus dem Unternehmen der Markeninhaberinnen oder aus einem mit ihnen organisatorisch oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stamme. Der Verkehr könne zwar grundsätzlich einem für ihn erkennbar als Marke benutzten Zeichen den Hinweis entnehmen, daß dahinter ein bestimmtes Unternehmen stecke, das die Verantwortung für das so gekennzeichnete Produkt übernehmen wolle. Insoweit sei die Verwendung einer eigenen Marke grundsätzlich geeignet, darauf hinzuweisen, daß die gekennzeichnete Zubehörware eine andere Herkunft als die Hauptware habe. Es sei aber andererseits üblich und dem Verkehr ebenfalls bekannt, daß Inhaber von - vor allem bekannten - Marken in Verbindung mit ihnen häufig weitere Kennzeichen als Zweitmarken benutzten oder sich verbundener Unternehmen mit eigenen Marken zum Vertrieb bedienten. Daß der Verkehr in nennenswertem Umfang solchen Fehlvorstellungen unterliege, müsse der Hersteller von Zubehörgegenständen in zumutbarer Weise ausschließen.
Im Streitfall sei zu beachten, daß die Beklagte die streitgegenständlichen Marken sowie das Firmenschlagwort, die gerichtsbekanntlich eine nicht unerhebliche Bekanntheit besäßen, hervorgehoben in Großbuchstaben benutzt habe. Angesichts des größeren Schutzumfangs insbesondere des Zeichens "VORWERK" bedürfe es in einem solchen Fall größerer Anstrengungen, um Herkunftstäuschungen zu vermeiden. Die von der Beklagten verwendete eigene Marke "EURO PLUS" (mit Weltkugel) bleibe demgegenüber inhaltlich blaß und schließe nach ihrem Erscheinungsbild nicht aus, daß ein mit der VorwerkGruppe verbundenes Unternehmen dahinterstehe.
Das Meinungsforschungsgutachten verdeutliche dies. Danach hätten 41,5 % der befragten "VORWERK"-Staubsaugerbenutzer "EURO PLUS" für eine Zweitmarke von "VORWERK" gehalten bzw. wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen dem Filtertütenhersteller und dem Unternehmen "Vorwerk" angenommen. Die Zahl der durch die konkrete Gestaltung der von der Beklagten vertriebenen Filtertüten tatsächlich getäuschten Verkehrskreise sei insgesamt so hoch, daß die Klägerin und die Markeninhaberinnen sie nicht als unvermeidbar hinnehmen müßten, zumal es der Beklagten unschwer möglich sei, durch geeignete zusätzliche Hinweise den Verbraucher über die wahre Herkunft der Filtertüten aufzuklären, so etwa durch einen Hinweis , daß es sich um ein Produkt aus dem A. -Filter-Werk in D. /A. handele. Die hohe Zahl der tatsächlich über die Herkunft der Filtertüten getäuschten Verkehrsteilnehmer schließe die Annahme aus, es handele sich ausschließlich um nicht schützenswerte unaufgeklärte, nicht informierte und nicht verständige Verbraucher. Da die getäuschten Verkehrskreise die streitgegenständlichen Filtertüten in ihrer konkreten Gestaltung wegen der Verwendung
der Zeichen "VORWERK" und "VORWERK KOBOLD" mit den Unternehmen der Markeninhaberinnen und der Klägerin in Verbindung brächten, habe die Beklagte jedenfalls die Marken "VORWERK", "Vorwerk-Kobold" und "KOBOLD" sowie das Recht der Klägerin an ihrer Firma verletzt.
II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Die Revision führt zur Wiederherstellung des klageabweisenden landgerichtlichen Urteils. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht das Verhalten der Beklagten als eine Verletzung der Kennzeichenrechte der Klägerin beanstandet.
1. Rechtsfehlerfrei - und von der Revision nicht gerügt - hat das Berufungsgericht die Befugnis der Klägerin angenommen, markenrechtliche Ansprüche konzernverbundener Unternehmen im Wege der Prozeßstandschaft im eigenen Namen geltend zu machen. Die Klägerin ist hierzu ermächtigt worden und hat ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Rechtsverfolgung.
2. Zutreffend - und von der Revision ebenfalls nicht angegriffen - ist auch die Annahme des Berufungsgerichts, daß der Aufdruck "Filtertüten passend für VORWERK KOBOLD 130" eine gemäß §§ 14, 15 MarkenG vorauszusetzende kennzeichenmäßige Benutzung darstellt, da damit auf die Staubsauger eines bestimmten Typs und auch auf deren Hersteller hingewiesen wird (vgl. EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, Slg. 1999 I-905 Tz. 38 f. = GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999, 407 - BMW).
3. Ob die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe von der Klägerin in den Rechtsstreit eingeführte geschützte Kennzeichen identisch benutzt , zutrifft oder ob dem entgegensteht, daß der Verkehr die von der Beklag-
ten benutzte Bezeichnung "VORWERK KOBOLD 130" nicht zergliedernd, sondern in ihrer Gesamtheit betrachtet und insoweit von einem - wenn auch aus mehreren Bestandteilen bestehenden - einheitlichen Zeichen ausgeht, kann offenbleiben. Ebensowenig bedarf es der abschließenden Klärung, ob und inwieweit mit dem Berufungsgericht im Ergebnis (wegen hinreichender Zeichenähnlichkeit ) von Verwechslungsgefahr auszugehen ist. Denn auch soweit das der Fall sein sollte, stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche jedenfalls wegen § 23 Nr. 3 MarkenG nicht zu.
4. Nach § 23 Nr. 3 MarkenG, der Art. 6 Abs. 1 lit. c MRRL umsetzt, hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht ein Durchgreifen dieser Schutzschranke verneint.
a) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die kennzeichenmäßige Benutzung durch die Beklagte (siehe oben II 2.) einer Anwendbarkeit von § 23 Nr. 3 MarkenG nicht entgegensteht. Ebenso wie § 23 Nr. 2 MarkenG (vgl. dazu EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - Rs. C-100/02, GRUR 2004, 234, 235 Tz. 15 - Gerolsteiner Brunnen/Putsch; BGH, Urt. v. 24.6.2004 - I ZR 308/01, WRP 2004, 1285, 1286 - Regiopost/Regional Post, m.w.N.) ist § 23 Nr. 3 MarkenG auch in Fällen anzuwenden, in denen eine kennzeichenmäßige Benutzung des Zeichens nicht verneint werden kann. Die Unlauterkeit des die Schutzschranke des § 23 MarkenG ausschließenden Verhaltens ist
nach eigenen Kriterien zu beurteilen (BGH, Beschl. v. 6.5.2004 - I ZR 197/03, GRUR 2004, 712 = WRP 2004, 1051 - PEE-WEE).
b) Mit dem Berufungsgericht ist davon auszugehen, daß die Benutzung des Aufdrucks "Filtertüte passend für VORWERK KOBOLD 130" als Hinweis auf die Bestimmung der Ware i.S. des § 23 Nr. 3 MarkenG notwendig ist. Denn durch diesen Aufdruck erfährt der Kaufinteressent, für welchen Staubsaugertyp er die Ware verwenden kann.
c) Der Beurteilung des Berufungsgerichts, die in Rede stehende Benutzung durch die Beklagte verstoße gegen die guten Sitten i.S. des § 23 MarkenG , kann jedoch nicht beigetreten werden.
aa) Der Sache nach entspricht dieses Tatbestandsmerkmal, das inhaltlich mit dem in Art. 6 Abs. 1 MarkenRL verwendeten Begriff der "anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel" übereinstimmt, der Pflicht des durch § 23 MarkenG privilegierten Benutzers, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 438, 442, Tz. 61 - BMW; GRUR 2004, 234, 235 Tz. 24 - Gerolsteiner Brunnen/Putsch). Hierzu zählt insbesondere die Verpflichtung, eine Irreführung zu vermeiden, die beispielsweise dann entsteht, wenn der Verkehr die vertriebenen Filtertüten aufgrund des angegriffenen Aufdrucks dem Hersteller des erwähnten Staubsaugertyps zurechnet. Insoweit zieht aber - wovon auch das Berufungsgericht mit Recht ausgeht - nicht schon das Vorhandensein einer Verwechslungsgefahr für sich allein zwingend den Vorwurf der Unlauterkeit nach sich, da ansonsten § 23 Nr. 3 MarkenG als Ausnahme zum Verbot, geschützte Zeichen bei Verwechslungsgefahr zu benutzen (§ 14 Abs. 2 Nr. 2,
§ 15 Abs. 2 MarkenG), leerliefe (vgl. EuGH GRUR 2004, 234, 235 Tz. 25 - Gerolsteiner Brunnen/Putsch zur klanglichen Verwechslungsgefahr; Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zu § 23 MarkenG, BTDrucks. 12/6581, S. 80). Maßgeblich ist vielmehr eine Würdigung aller Umstände des Einzelfalls, die Sache des nationalen Gerichts ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 234, 235 Tz. 26 - Gerolsteiner Brunnen/Putsch; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz). Die gebotene umfassende Beurteilung aller maßgeblichen Umstände des Streitfalls ergibt, daß entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts das Verhalten der Beklagten nicht unlauter ist.
bb) Da die Benutzung einer fremden Marke für einen notwendigen Hinweis auf die Bestimmung der eigenen Ware gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG, Art. 6 Abs. 1 MarkenRL erlaubt ist (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 438 Tz. 54, 63 - BMW) und die mit einer derartigen Benutzung zu Informationszwecken verbundene Verwechslungsgefahr als solche noch nicht für die Annahme genügt, daß die Benutzung der (verwechslungsfähigen) Angabe den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel widerspricht oder gegen die guten Sitten verstößt (vgl. EuGH GRUR 2004, 234, 235 Tz. 25 - Gerolsteiner Brunnen /Putsch; vgl. ferner Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 23 Rdn. 43), müssen, wenn die Unlauterkeit in einer Irreführung über die Herkunft der angebotenen Waren oder über besondere Beziehungen zwischen dem Anbietenden und dem Unternehmen des Markeninhabers bestehen soll, erhöhte Anforderungen an den Nachweis einer einen Verstoß gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 3 MarkenG begründenden Täuschungsgefahr gestellt werden. Wenn in diesem Zusammenhang auf Meinungsforschungsgutachten abgestellt wird, so ist in besonderem Maße darauf zu achten, daß bereits durch die Art
der Befragung eindeutig Klarheit darüber gewonnen werden muß, worauf bestimmte Herkunftsvorstellungen der befragten Verkehrsteilnehmer beruhen. Deren Einschätzung, die nachgefragte Bezeichnung werde als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verstanden, kann wesentlich von den gegebenen tatsächlichen Marktverhältnissen beeinflußt sein, wie beispielsweise von einer Monopolstellung des Markeninhabers oder von einer besonderen Vertriebsform (vgl. dazu BGHZ 30, 357, 364 f. - Nährbier). Eine derartige auf mangelndem Wettbewerb oder eingefahrenen Wettbewerbsstrukturen beruhende Gewöhnung des Verkehrs reicht freilich nicht für eine rechtlich relevante, die Unlauterkeit i.S. des § 23 MarkenG begründende Fehlvorstellung über die Herkunft der Ware oder die geschäftlichen Verbindungen der Unternehmen (vgl. BGH, Urt. v. 24.6.2004 - I ZR 44/02, Umdr. S. 9 - SodaStream). Wenn wie hier eine fremde Marke als Hinweis auf die Bestimmung der eigenen Ware verwendet wird, ist vielmehr insbesondere zu beachten, inwieweit das Verständnis der befragten Personen durch die (an sich erlaubte) Verwendung als notwendige Bestimmungsangabe beeinflußt ist.
cc) Wie die Revision mit Recht beanstandet, hat das Berufungsgericht dies bei der Beurteilung der Antworten auf die Fragen in dem von ihm eingeholten Meinungsforschungsgutachten nicht hinreichend berücksichtigt.
(1) Das Berufungsgericht hat sich zum einen auf die Antworten auf die Fragen 4 und 5 gestützt, mit denen gezielt danach gefragt wurde, ob die befragten Personen dem Aufdruck auf der Filtertüte der Beklagten etwas über den Hersteller der Filtertüte entnehmen könnten (Frage 4) und wie dieser heiße (Frage 5). Hierbei hätten nur 24,3 % des engeren Verkehrskreises, d.h. derjenigen Personen, die einen Staubsauger der Marke "VORWERK" benutzen
oder im Haushalt haben, und 23,9 % des engsten Verkehrskreises, d.h. derjenigen Befragten, die einen Staubsauger der Marke "VORWERK" benutzen oder im Haushalt haben und zumindest gelegentlich Staubsauger-Filtertüten kaufen, "EURO PLUS" und/oder "AI-FI" als Hersteller bezeichnet. Zum anderen hat das Berufungsgericht den Antworten auf die Frage 7 entnommen, daß mindestens 43 % der Verkehrsteilnehmer im engsten Sinne und 41,5 % der Verkehrsteilnehmer im weiteren Sinne angenommen hätten, "EURO PLUS" sei eine Zweitmarke von "VORWERK" oder es bestünden wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen dem Hersteller der Filtertüte und der Firma Vorwerk. Mit der Frage 7 wurden die Verkehrsteilnehmer danach befragt, wie sie den Aufdruck "VORWERK", auf den sie von dem Fragesteller zuvor ausdrücklich hingewiesen wurden, verstünden. Sie sollten angeben, welche der folgenden Aussagen ihrer Meinung nach zuträfe (vgl. Gutachten der G. - Marktforschung GA 426 mit Antworten):
(2) Dagegen hat das Berufungsgericht den Antworten auf die Frage 1 keine Bedeutung beigemessen. Frage 1 lautete: "Sehen Sie sich jetzt einmal diese Staubsauger-Filtertüte an. Was alles können Sie dem Aufdruck auf dieser Filtertüte entnehmen? Bitte sagen Sie mir alles, was Ihnen beim Betrachten des Aufdrucks in den Sinn kommt, auch wenn es Ihnen im Moment unwichtig erscheint". Auf diese Frage antworteten 5,5 % aller Befragten mit "Hersteller" (6,9 % des engsten Verkehrskreises), 18,4 % mit "von EURO PLUS/EURO PLUS-Tüte" (17,8 % des engsten Verkehrskreises), jedoch nur 7,8 % "von
VORWERK" (11,9 % des engsten Verkehrskreises). Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, Widersprüche zwischen den Antworten auf die Frage 1 und auf die weiteren Fragen bestünden nicht. Die offene Frage 1 habe darauf abgezielt , den Befragten Gelegenheit zu geben, den Gesamteindruck des Tütenaufdrucks aufzunehmen und anzugeben, was ihnen dabei überhaupt in den Sinn komme. Die Befragten hätten hierbei nicht wissen können, worauf es letztlich ankommen werde, weshalb naturgemäß im großen Umfange Antworten gegeben worden seien, die mit dem Beweisthema in keinem Zusammenhang stünden. Dies habe sich naturgemäß geändert, als die nachfolgenden Fragen immer gezielter auf das Beweisthema hingeführt hätten.
(3) Es begegnet durchgreifenden rechtlichen Bedenken, daß das Berufungsgericht unter diesen Umständen angenommen hat, die Zahl der durch die konkrete Gestaltung der von der Beklagten vertriebenen Filtertüten tatsächlich getäuschten Verkehrsteilnehmer sei insgesamt so hoch, daß die Klägerin und die Markeninhaberinnen sie nicht als unvermeidbar hinnehmen müßten. Vor allem ist zu beanstanden, daß sich das Berufungsgericht mit den Antworten auf die Frage 1 nicht näher befaßt hat. Das auf die Frage 1 erzielte Ergebnis ist von maßgeblicher Bedeutung, weil diese offene Frage zum Eingang der Befragung gestellt wurde und darauf abzielt, wie die befragten Personen die Gesamtaufmachung der Filtertüte der Beklagten verstünden. Dagegen betreffen die Antworten auf die Fragen 4 bis 6 nach dem Hersteller, auf deren Ergebnis sich das Berufungsgericht gestützt hat, lediglich einen Ausschnitt der in die Beurteilung einzubeziehenden Gesamtumstände, auf den bei diesen Fragen zudem die Aufmerksamkeit der befragten Personen durch einen gezielten Hinweis auf den Aufdruck und die dort verwendete Bezeichnung "VORWERK" gelenkt worden war. Diese Art der Fragetechnik legt die Annahme nahe, daß erst
durch die während der Befragung geschaffene Situation die Bezeichnung "VORWERK" im Bewußtsein der befragten Personen in den Vordergrund gerückt worden ist. Unter diesen Umständen kann aber die Möglichkeit, daß die auf diese Frage erhaltenen Äußerungen über Herkunftsvor stellungen nicht auf der konkreten Gestaltung und der konkreten Verwendung der Bezeichnung "VORWERK" auf der Filtertüte der Beklagten beruhen, sondern maßgeblich durch andere Umstände wie z.B. - zutreffende oder irrige - Annahmen über bestimmte Marktverhältnisse oder Auswirkungen des von der Klägerin verwendeten Vertriebssystems (Direktvertrieb) beeinflußt sind, nicht hinreichend ausgeschlossen werden.
dd) Es bedarf jedoch nicht der Zurückverweisung an das Berufungsgericht zur weiteren Aufklärung, weil der Senat die Rechtsfrage, ob die Verwendung der für die Klägerin geschützten Kennzeichen auf der Filtertüte der Beklagten gegen die guten Sitten i.S. des § 23 Nr. 3 MarkenG verstößt, aufgrund der getroffenen Feststellungen und des bei der Feststellung der Verkehrsauffassung zugrundezulegenden Erfahrungswissens (vgl. BGHZ 156, 250, 254 - Marktführerschaft) selbst beantworten kann.
(1) Im Rahmen der gebotenen umfassenden Beurteilung aller relevanten Umstände ist maßgeblich die Aufmachung zu berücksichtigen, innerhalb derer die fremde Marke zur Angabe der Bestimmung der eigenen Waren verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 234, 235 Tz. 26 - Gerolsteiner Brunnen/Putsch).
(2) Das Berufungsgericht hat es in diesem Zusammenhang für erheblich gehalten, daß die Beklagte die Unternehmensbezeichnung "Vorwerk" und die Marke "Vorwerk Kobold" hervorgehoben und in Großbuchstaben benutzt habe.
Das greift die Revision zu Recht an, weil das Berufungsgericht nicht beachtet hat, daß die Verwendung innerhalb des Fließtextes und der dort verwendeten Schriftgröße erfolgt ist. Die Beklagte hat sprachlich unmißverständlich klargestellt, daß es sich um Filtertüten "für" den genannten Staubsaugertyp handelt. Sie hat diesen Hinweis unübersehbar hervorgehoben. Sie hat in deutlich größerem Schriftbild ihre eigene Marke ("EURO PLUS" mit Weltkugel und "®") voranstellt. Sie hat damit eine Gestaltung gewähl t, welche eine verbleibende Verwechslungs- bzw. Irreführungsgefahr als im Rahmen des § 23 MarkenG nicht rechtlich relevant erscheinen läßt. Unerheblich ist bei der in diesem Zusammenhang gebotenen Würdigung, ob die Beklagte mit dem Aufdruck ihrer eigenen Firma mit Anschrift einer Zuordnungsverwirrung des Verkehrs noch weiterreichend hätte entgegensteuern können. Die Schutzschranke des § 23 MarkenG erfordert nicht, daß der Lieferant von Ersatz- oder Zubehörteilen oder der Erbringer von Dienstleistungen Maßnahmen ergreift, die jegliche denkbare Fehlvorstellung des Verkehrs über die Herkunft der Ware ausschließen. Wie das Berufungsgericht selbst zutreffend ausführt, ist die Verwendung der eigenen Marke vielmehr grundsätzlich geeignet, den Verkehr darauf aufmerksam zu machen, daß die so gekennzeichnete Zubehörware eine andere Herkunft als die Hauptware hat.
5. Auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche stehen der Klägerin nicht zu.
Mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 ist an die Stelle verschiedener kennzeichenrechtlicher Regelungen, die früher im Warenzeichengesetz oder im UWG enthalten waren, eine umfassende, in sich geschlossene kennzeichenrechtliche Regelung getreten, die im allgemeinen den
aus anderen Vorschriften hergeleiteten Schutz verdrängt. Im Anwendungsbereich der jeweiligen Bestimmungen des Markengesetzes ist für die gleichzeitige Anwendung der Vorschriften des UWG oder des § 823 BGB grundsätzlich kein Raum ( BGHZ 149, 191, 195 f. - shell.de; 153, 131, 146 - Abschlußstück). Die Klägerin hat keine weiteren besonderen Umstände dargetan, die ein wettbewerbsrechtlich unlauteres Verhalten der Beklagten annehmen ließen.
III. Auf die Revision der Beklagten ist danach das Berufungsurteil aufzuheben. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts ist zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:
- 1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist, - 2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder - 3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.
(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 202/00 Verkündet am:
7. November 2002
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Mitsubishi
Ein Markeninhaber hat keinen berechtigten Grund i.S. von § 24 Abs. 2
MarkenG, dem nicht in sein Vertriebssystem eingebundenen Wiederverkäufer
der Markenware bei dessen Werbung, die keine besonderen Geschäftsbeziehungen
zu ihm vortäuscht, die Verwendung einer Bildmarke (Firmen-Logo) zu
verbieten und ihn auf die namentliche Nennung seines Produkts zu verweisen.
BGH, Urt. v. 7. November 2002 - I ZR 202/00 - OLG Naumburg
LG Magdeburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 7. November 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Prof.
Dr. Bornkamm und Pokrant
für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 7. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Naumburg vom 3. August 2000 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin ist nach ihrer Behauptung ausschließlich autorisierte Importgesellschaft der Mitsubishi-Corporation, Tokio. Sie macht Rechte geltend aufgrund von Marken, die zugunsten der vorgenannten Gesellschaft im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen sind. Dazu gehören unter anderem Wortmarken mit dem Schriftzug "Mitsubishi" und Wort /Bildmarken mit den "Drei Diamanten" und dem Schriftzug "Mitsubishi".
Die Beklagte handelt in Z. mit Automobilen verschiedener Hersteller , darunter auch mit Kraftfahrzeugen der Marke Mitsubishi. Sie ist keine Mi- tsubishi-Vertragshändlerin. Über den Ausstellungsräumen ihres Autohauses befinden sich an der Fassade beschriftete Tafeln mit Hinweisen auf verschiedene Fabrikate, teilweise unter Verwendung von deren Marken. Unter anderem verwendet sie in roter Beschriftung das Mitsubishi-Logo der "Drei Diamanten" und die Wortmarke "Mitsubishi".
Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung und im Wege der Stufenklage auf Schadensersatz in Anspruch genommen, da diese mit ihrem Verhalten die Markenrechte der Klägerin verletze. Weiterhin hat sie (zunächst) die Ansicht vertreten, die Beklagte spiegele ihren Kunden wahrheitswidrig vor, autorisierte Händlerin der Klägerin zu sein, könne aber die Fahrzeuge wegen des lückenlosen Vertriebsbindungssystems der Klägerin nur auf unlauterem Schleichwege erworben haben.
Hinsichtlich des angekündigten Antrags, die Beklagte zur Unterlassung zu verurteilen, ohne Zustimmung der Klägerin das Zeichen Mitsubishi im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, hat sich die Beklagte strafbewehrt zur Unterlassung verpflichtet.
Die Klägerin hat daraufhin beantragt,
1. die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, Kraftfahrzeuge der Marke "Mitsubishi" als Neufahrzeuge anzubieten, zu veräußern und/oder zu bewerben, ohne Mitsubishi-Vertragshändlerin zu sein;
2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über Art und Umfang der Verwendung des vorgenannten Zeichens in der Werbung, geordnet nach Werbeträgern, Empfängern und Quartalen, sowie über Anzahl und Preis der aufgrund dieser Werbung veräußerten Kraftfahrzeuge der Marke "Mitsubishi" zu erteilen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat in Abrede gestellt, beim Verkauf von Mitsubishi-Neufahrzeugen den Eindruck zu vermitteln, MitsubishiVertragshändlerin zu sein. Sie weise deutlich auf die "EU-Vermittlung" der angebotenen Kraftfahrzeuge hin. Sie erwerbe diese Automobile über die nicht gebundene Händlerin "C. " in Belgien. Die Marke der Klägerin benutze sie beim Verkauf der Fahrzeuge berechtigt i.S. von § 23 Nr. 2 und 3 MarkenG.
Das Landgericht hat durch Teilurteil die Unterlassungsklage abgewiesen und der Auskunftsklage stattgegeben.
Beide Parteien haben Berufung eingelegt.
Das Berufungsgericht (OLG Naumburg GRUR-RR 2001, 297) hat unter Zurückweisung der Berufung der Klägerin auf die Berufung der Beklagten die Klage insgesamt abgewiesen, auch hinsichtlich des in der Berufungsinstanz gestellten Hilfsantrags,
die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im Falle der Vermittlung von Kaufverträgen über Neufahrzeuge der Marke "Mitsubishi", Kraftfahr-
zeuge der Marke "Mitsubishi" anzubieten, zu veräußern und/oder zu bewerben , ohne darauf hinzuweisen, daß sie lediglich als Vermittlerin tätig ist.
Mit ihrer Revision verfolgt die Klägerin ihre vor dem Berufungsgericht gestellten Anträge weiter. Die Beklagte war in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Klageansprüche verneint und dazu ausgeführt:
Der Vortrag der Klägerin habe den Anforderungen an die Darlegung der theoretischen und praktischen Lückenlosigkeit ihres Vertriebsbindungssystems nicht entsprochen. Die Beklagte erwecke in ihrer Werbung und ihrem Auftreten nicht den Eindruck, Mitsubishi-Vertragshändlerin zu sein. In ihrer Zeitungswerbung bewerbe die Beklagte gleichzeitig Fahrzeuge verschiedener Hersteller und verwende im Text den Hinweis auf die "Vermittlung aller europäischen Marken". Bei den ausländischen Fabrikaten finde sich der Hinweis auf EUVermittlung. Aus der Gestaltung des Geschäftshauses der Beklagten, an dem der eigentliche Firmenname der Beklagten ohne Hinweis auf eine Marke wiedergegeben sei, seien in einer segmentierten Umlaufzeile alle von der Beklagten gehandelten Marken aufgeführt. Daraus ergebe sich für jedermann erkennbar , daß die Beklagte mit einer Vielzahl gängiger Markenfabrikate handele und nicht als Vertragshändlerin der Klägerin auftrete. Allein aus der Formulie-
rung, Fahrzeuge würden zu einem Hauspreis angeboten, könne ein gegenteiliger Schluß nicht gezogen werden.
Auch der Hilfsantrag erweise sich als unbegründet, weil die Klägerin nicht dargelegt habe, daß die Beklagte ihre Vermittlerstellung, sofern sie als Vermittler tätig werde, nicht offenlege. Ihre Werbung spreche für das Gegenteil.
Die Berufung der Beklagten sei begründet, weil die Klägerin gegen diese keinen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch und damit auch keinen Auskunftsanspruch über die Benutzungshandlungen zur Vorbereitung eines Schadensersatzanspruches habe. Die Beklagte verwende zwar die fragliche Marke in der Werbung für Waren der geschützten Art. Da sie jedoch mit Originalfahrzeugen handele, die von der Markeninhaberin mit der Marke versehen worden seien, sei das Markenrecht insoweit erschöpft. In einem solchen Fall sei der Händler nicht nur berechtigt, mit dem mit der Marke versehenen Produkt zu handeln, er dürfe auch die Markenware unter Verwendung der Marke in seiner Werbung ankündigen.
Einem Händler könne die Werbung mit einer Herstellermarke nicht verboten werden, sofern nicht die Art und Weise, in der die Marke in der Werbung benutzt werde, einen berechtigten Grund i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG darstelle , der es rechtfertige, daß sich der Inhaber dem widersetze. Für den Kraftfahrzeughandel habe der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eine Werbung mit einer Marke als unerlaubt angesehen, wenn sie den Eindruck erwecke, daß eine Handelsbeziehung zwischen dem Händler und dem Markeninhaber bestehe, insbesondere, daß das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehöre oder es eine Son-
derbeziehung zwischen den beiden Unternehmen gebe. Bestehe hingegen keine Gefahr, daß in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehe, es gebe eine Handelsbeziehung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber, dürfe der Wiederverkäufer aus der Benutzung der Marke einen Vorteil ziehen, wenn die Werbung im übrigen korrekt und redlich sei. Im Streitfall schließe die Vielzahl der von der Beklagten verwendeten Markenzeichen für jeden vernünftigen Werbungsadressaten die Annahme aus, bei der Beklagten handele es sich um eine Mitsubishi-Vertragshändlerin.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Revisionsangriffe der Klägerin haben keinen Erfolg.
1. Einer Prüfung der Frage, ob die Klageansprüche wegen unlauteren Eindringens der Beklagten in ein schutzwürdiges selektives Vertriebssystem begründet sind, bedarf es im Streitfall nicht, weil die Klägerin bereits in ihrer Berufungsbegründung ihren Unterlassungsanspruch nicht mehr auf das Bestehen eines Vertriebsbindungssystems gestützt hat. Darauf bezieht sich ausdrücklich auch die Revision.
2. Die Revision bleibt hinsichtlich des Unterlassungshauptantrags erfolglos.
a) Dieser Klageantrag ist zu weit gefaßt, weil er nicht nur Fälle einer wettbewerbswidrigen Irreführung i.S. von § 3 UWG umfaßt, sondern auch Sachverhalte, die unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt eine Irreführung begründen. Mit dem Hauptantrag begehrt die Klägerin nämlich ein Schlechthinverbot gegenüber der Beklagten, Kraftfahrzeuge der Marke "Mitsubishi" als Neufahrzeuge anzubieten, zu veräußern und/oder zu bewerben, ohne Mitsubi-
shi-Vertragshändlerin zu sein. Damit werden auch Vermittlungs- und Vertriebshandlungen erfaßt, die jedermann vornehmen darf, so auch die Beklagte, ohne Mitsubishi-Vertragshändlerin zu sein.
Ohne Erfolg bezieht sich die Revision insoweit darauf, das Berufungsgericht hätte die konkrete Verletzungshandlung bei der Prüfung des Unterlassungsbegehrens der Klägerin zugrunde legen müssen, weil eine Verallgemeinerung des Unterlassungsantrags über die in bestimmter Form begangene Verletzungshandlung hinaus zulässig sei, wenn auch in der Verallgemeinerung das Charakteristische der konkreten Verletzungsform zum Ausdruck komme. Gerade hierum handelt es sich im Streitfall bei dem Hauptantrag nicht. Denn dieser ist in einer Weise verallgemeinert, daß auch zulässige Handlungen erfaßt werden und deshalb etwas Charakteristisches und wettbewerbsrechtlich Unzulässiges nicht mehr zum Ausdruck kommt.
Da die Klägerin eine konkrete Verletzungsform auch nicht in ihr Antragsbegehren einbezogen hat, verbietet es sich, ihren Klageantrag einschränkend auf eine von ihr nicht näher bestimmte Verletzungsform auszulegen.
b) Das Berufungsgericht hat - was für die revisionsrechtlichen Erwägungen bezüglich des Hilfsantrags nicht ohne Bedeutung ist - das Verhalten der Beklagten nicht als irreführend angesehen. Es hat in einer Gesamtwürdigung der vorgelegten Werbeanzeige der Beklagten dem dort enthaltenen Hinweis auf "Vermittlung aller europäischen Marken" bzw. "EU-Vermittlung" entnommen , daß die angesprochenen Verkehrskreise bei dem gegebenen gleichzeitigen Angebot von Fahrzeugen verschiedener Hersteller nicht annehmen würden , die Beklagte sei Mitsubishi-Vertragshändlerin, weil für jedermann deutlich werde, daß die Beklagte mit allen gängigen Markenfabrikaten handele.
Soweit die Revision zu einer anderen Würdigung des Sachverhalts gelangt , setzt sie revisionsrechtlich unzulässig ihre eigene Beurteilung an die Stelle derjenigen des Tatrichters. In diesem Zusammenhang kommt es nicht einmal darauf an, ob in der Werbeanzeige - was bei dem Geschäftshaus der Beklagten nicht in Frage steht - die verschiedenen Marken der Kraftfahrzeughersteller hinreichend erkennbar aufgeführt sind. Denn schon der Werbetext läßt den durchschnittlich verständigen, informierten und aufmerksamen Durchschnittsverbraucher , der Maßstab für die Beurteilung ist, zu der vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angeführten Vorstellung gelangen.
Bei der gegebenen Sachlage kann auch nicht davon die Rede sein, daß der angesprochene Verkehr bereits durch die Gestaltung der Zeitungsanzeige insoweit irregeführt wird, daß er sich mit dieser jedenfalls näher beschäftigt. Denn nach den Feststellungen des Berufungsgerichts enthält der Werbetext "Vermittlung aller europäischen Marken" für den angesprochenen Verkehr den hinreichenden Hinweis auf die Tatsache, daß die Beklagte mit allen möglichen Markenfabrikaten handelt und sich nicht als autorisierte Vertragshändlerin der Klägerin geriert.
Ohne Erfolg beruft sich die Revision auch darauf, daß in der Zeitungswerbung der Beklagten neben den Kraftfahrzeugen des Typs "Mitsubishi Carisma GDI" auf der unteren Abbildung nur Fahrzeuge des Typs "Nissan Primera" mit dem Kennzeichen "NISSAN" beworben worden seien. Angesichts des in der Werbeanzeige enthaltenen Hinweises auf die "Vermittlung aller europäischen Marken" kann nicht angenommen werden, daß der angesprochene Verkehr - was diesem nach dem Vorbringen der Revision als üblich bekannt sein soll - bei dieser Sachlage annehmen könnte, zwei verschiedene Marken wür-
den von einem Händler vertrieben, der Vertragshändler jeder dieser Marken sei.
3. Die Abweisung des in der Berufungsinstanz erstmalig gestellten Hilfsantrags durch das Berufungsgericht ist ebenfalls revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.
Die Klägerin hat ein vom Antrag erfaßtes Verhalten der Beklagten, nämlich ein gegenüber von Kunden erfolgendes wahrheitswidriges Vortäuschen einer Händlereigenschaft, obwohl nur die Vermittlung eines Kaufvertrages mit einem Händler besorgt wird, nicht vorgetragen. Die von der Revision in Bezug genommenen Vertragsunterlagen über den Vertrieb eines "neuen importierten /reimportierten" M-Anhängers, in welchen ein Angestellter der Beklagten als Verkäufer bezeichnet wird, können das beantragte Verbot nicht tragen. Es ist nicht ersichtlich, daß und aus welchen Gründen die Beklagte über ihre Eigenschaft als Verkäuferin getäuscht haben sollte. Der Vorwurf eines unlauteren Eindringens in ein geschütztes Vertriebssystem der Klägerin steht nicht mehr in Rede.
4. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht auch den markenrechtlichen Anspruch, der nach der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtung durch die Beklagte nur noch auf Auskunftserteilung gerichtet ist, versagt. Bei den von der Klägerin angegriffenen Verwendungsweisen der Mitsubishi -Marken als Wort- oder Bildzeichen durch die Beklagte handelt es sich nicht um Markenverletzungssachverhalte i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, sondern um außerhalb der Schutzschranken liegende, durch § 24 Abs. 1 MarkenG gestattete Verwendungen der Marken der Klägerin.
Danach hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Diese Voraussetzungen stehen im Streitfall nicht in Frage. Nach dem von der Klägerin nicht bestrittenen Vortrag der Beklagten erwirbt sie die bei ihr bestellten Kraftfahrzeuge von einem belgischen Händler. Für die Beurteilung des Streitfalls ist deshalb davon auszugehen, daß das jeweilige von der Beklagten zum Verkauf angebotene Neufahrzeug bereits mit Zustimmung der Markeninhaberin im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist.
Mit dem Inverkehrbringen unter der Marke ist auch das Ankündigungsrecht erschöpft (EuGH, Urt. v. 4.11.1997 - Rs. C-337/95, Slg. 1997, I-6034 Tz. 36 = GRUR Int. 1998, 140 - Dior/Evora; Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz. 48 = GRUR Int. 1999, 438 - BMW/Deenik).
Die Klägerin kann sich aber auch der Verwendung der MitsubishiMarken ohne unmittelbaren Zusammenhang mit den entsprechenden Kraftfahrzeugen , also etwa auf dem Geschäftsgebäude der Beklagten oder in werblichen Ankündigungen wie der streitgegenständlichen Werbeanzeige, nicht aus berechtigten Gründen i.S. des § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen.
Die Voraussetzungen dieser Bestimmung hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneint. Es hat - unter Heranziehung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1999, 438 Tz. 51 ff. - BMW/Deenik) - ausgeführt, daß eine Werbung mit einer Marke nur dann als unerlaubt angesehen werden könne, wenn der Eindruck erweckt wer-
de, daß eine Handelsbeziehung zwischen dem Händler und dem Markeninhaber bestehe, insbesondere das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehöre oder eine sonstige Sonderbeziehung zwischen den beiden Unternehmen gegeben sei. Werde die Öffentlichkeit dagegen nicht in einer derartigen Weise auf Beziehungen zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber hingewiesen, könne die Verwendung der Marke nicht beanstandet werden. Im Streitfall lägen keine eine Markenverletzung begründenden Umstände vor. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.
Das Berufungsgericht hat aufgrund der Vielzahl der von der Beklagten verwendeten Marken verschiedener Kraftfahrzeughersteller angenommen, daß für jeden vernünftigen Werbungsadressaten die Annahme ausgeschlossen sei, bei der Beklagten handele es sich um eine Mitsubishi-Vertragshändlerin oder es bestehe eine sonstige besondere Beziehung zwischen den Parteien. Zutreffend ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, daß die Verwendung des Bildzeichens in der Werbung der Beklagten nicht schon deshalb nicht erforderlich im Sinne der Ausführungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1999, 438 Tz. 52 - BMW/Deenik) ist, weil der Wiederverkäufer auch darauf verzichten könnte. Denn es stellt keinen die Wirkung des § 24 Abs. 1 MarkenG aufhebenden berechtigten Grund im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG dar, wenn der Wiederverkäufer aus der Benutzung der Marke in der Werbung für den Verkauf der Markenwaren, die korrekt und redlich ist, für seine eigene geschäftliche Tätigkeit einen Nutzen zieht. Dem lauteren Vertrieb einer Markenware, zu dem auch die Werbung gehört, ist ein derartiger Nutzen eigen. Die Revision zeigt nicht auf, daß die Beklagte unkorrekt oder unredlich gehandelt hat. Es gibt keinen rechtfertigenden Grund, den ungebundenen Händler bei der Werbung für den weiteren Verkauf der
Markenware auf die Wortmarke zu beschränken und ihm die Verwendung der Bildmarke zu verbieten. Eine solche Differenzierung würde den Verbraucher allenfalls auf die Unterschiede zwischen einem Vertragshändler und einem ungebundenen Wiederverkäufer besonders aufmerksam machen und Letzteren in nicht zu begründender Weise diskriminieren.
Nicht beigetreten werden kann der Ansicht der Revision, wonach der Beklagten bei ihrer Werbung die Erschöpfungswirkung des § 24 Abs. 1 MarkenG deshalb nicht zugute komme, weil nicht alle beworbenen Fahrzeuge von der Markeninhaberin bereits in Verkehr gebracht worden seien. Die Beklagte bezieht die von ihr vertriebenen Fahrzeuge von einem Vertragshändler in Belgien. Die Klägerin hat nicht dargetan, daß dieser die beworbenen Fahrzeuge nicht vorrätig hätte. Die Betrachtungsweise der Revision dürfte zudem den wirtschaftlichen und tatsächlichen Gegebenheiten nicht gerecht werden. Da Werbung den Zweck hat, den Absatz zu fördern, ist davon auszugehen, daß sie sich auf solche Waren bezieht, über die der Werbende im Zeitpunkt des Absatzes verfügen kann (vgl. Sack, WRP 1999, 1088, 1094). Auf die Frage, ob der Wiederverkäufer die Ware im Zeitpunkt der Werbung bereits vorrätig hat, kann es deshalb nicht ankommen.
III. Danach war die Revision auf Kosten der Klägerin zurückzuweisen (§ 97 Abs. 1 ZPO).
Ullmann v. Ungern-Sternberg Starck
Bornkamm Pokrant
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 256/00 Verkündet am:
17. Juli 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Vier Ringe über Audi
Für die Wirkung der Erschöpfung des Rechts aus der Marke im Verhältnis zum
Werbenden reicht es aus, wenn dieser über die Ware, auf die sich die Werbung
bezieht, im vorgesehenen Zeitpunkt ihres Absatzes ohne Verletzung des
Rechts des Markeninhabers verfügen kann. Es ist nicht erforderlich, daß der
Werbende im Zeitpunkt der Werbung die Waren bereits vorrätig hat oder daß
die Waren zu diesem Zeitpunkt vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung
im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.
BGH, Urteil vom 17. Juli 2003 - I ZR 256/00 - OLG Köln
LG Köln
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 17. Juli 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und Dr. Büscher
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 27. Oktober 2000 aufgehoben.
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 18. April 2000 abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
Von Rechts wegen
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 18. April 2000 abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin, die Audi AG, vertreibt ihre PKW im Inland über ein selektives Vertriebssystem. Sie ist Inhaberin der Wortmarke "Audi" und der unter anderem für Landfahrzeuge eingetragenen nachstehend wiedergegebenen Wort-/ Bildmarke Nr. 39 536 107:
Die Beklagte betreibt einen Handel mit Kraftfahrzeugen einer Vielzahl von Automobilherstellern, zu denen auch die Klägerin gehört. Die Beklagte vermittelt PKW, die von den Herstellern in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union exportiert worden sind (sogenannte EU-Neuwagen) und von ihr nach Deutschland eingeführt werden. Sie ist nicht Vertragshändlerin der Klägerin.
In der nachfolgend im Klageantrag wiedergegebenen Anzeige in der R. vom 6. September 1999 warb die Beklagte für ihren Neuwagenverkauf u.a. mit den Marken der Klägerin.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagte verletze durch die Verwendung ihrer Wort-/Bildmarke "vier Ringe über Audi" ihr Markenrecht. Zur Beschreibung des Angebots reiche die Benutzung der Wortmarke "Audi". Die Wort-/Bildmarke verwende die Beklagte nur, um sich an den guten Ruf dieser Marke anzuhängen und ihre Wertschätzung in unlauterer Weise auszunutzen.
Die Klägerin hat beantragt,
I. die Beklagte zu verurteilen,
1. es zu unterlassen, im Rahmen der Werbung die Marke Nr. 39 536 107 "vier Ringe über Audi" wie nachstehend wiedergegeben zu verwenden:
2. der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie die in Ziff. 1 genannten Handlungen seit dem 6. September 1999 vorgenommen hat;
II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den in Ziff. I.1. genannten Handlungen seit dem 6. September 1999 entstanden ist und noch entstehen wird.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat sich auf den Erschöpfungsgrundsatz berufen und vorgetragen, die Klägerin habe keine berechtigten Gründe, ihr die Verwendung der in Rede stehenden Wort-/Bildmarke zu verbieten. Sie habe ausschließlich Kraftfahrzeuge der Marke Audi vertrieben, die zuvor von der Klägerin innerhalb der Europäischen Union in den Verkehr gebracht worden seien.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Köln GRUR-RR 2001, 301).
Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung durch die Beklagte angenommen und hierzu ausgeführt:
Der Klägerin stehe der Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG zu. Die Beklagte habe die Wort-/Bildmarke der Klägerin in identischer Form für Waren benutzt, für die die Marke Schutz genieße. Hierzu sei die Beklagte nicht berechtigt. Die Markenrechte der Klägerin an den mit der Anzeige beworbenen PKWs seien nicht, jedenfalls nicht sämtlich, i.S. von § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft. Die angegriffene Werbung beschränke sich nicht auf Fahrzeuge, die die Klägerin im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht habe. Die Anzeige erwecke vielmehr den Eindruck, dem Interessenten könnten sämtliche Kraftfahrzeuge aus der aktuellen Produktion der aufgeführten Hersteller vermittelt werden. Aufgrund der Anführung mehrerer Dutzend Hersteller und der Aufzählung von acht PKWs nehme der Verkehr an, die Beklagte verfüge über die acht Kraftfahrzeuge, während andere zwar geliefert werden könnten, aber nicht im Betrieb der Beklagten vorrätig seien. Die Werbung beziehe sich danach auch auf Kraftfahrzeuge, die im Zeitpunkt des Erscheinens der Anzeige von der Klägerin noch nicht ausgeliefert seien und für die die Beklagte die Erschöpfung nicht in Anspruch nehmen könne.
Die angegriffene Markenbenutzung sei der Beklagten auch nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG gestattet. Für sie sei es nicht notwendig, die Wort-/Bildmarke zusätzlich zu der Wortmarke "Audi" zu verwenden. Auf die
Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG könne die Beklagte sich nicht berufen, weil § 23 Nr. 3 MarkenG die speziellere Vorschrift sei und für diese Bestimmung aufgrund ihrer engeren Voraussetzungen ansonsten kein Anwendungsbereich bliebe. Der Schadensersatz- und der Auskunftsanspruch folgten aus § 14 Abs. 6, § 19 Abs. 5 MarkenG, § 242 BGB.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Abweisung der Klage.
Die von der Klägerin geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche nach § 14 Abs. 5, Abs. 6 MarkenG sind unbegründet.
Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die Beklagte in ihrer Werbung ein mit der Wort-/Bildmarke der Klägerin identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 5 MarkenG).
Der markenrechtliche Schutz ist ausgeschlossen, wenn eine Erschöpfung des Markenrechts nach § 24 Abs. 1 MarkenG eingetreten ist und der Markeninhaber sich nicht gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzen kann. Die Voraussetzungen einer Erschöpfung hat das Berufungsgericht verneint. Dem kann nicht beigetreten werden.
1. Nach § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Markeninhaber nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in einem Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Mit dem Inverkehrbringen unter der Marke ist auch das Ankündigungsrecht erschöpft (vgl. EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438, 441 Tz. 48 = WRP 1999, 407 - BMW/Deenik; BGH, Urt. v. 7.11.2002 - I ZR 202/00, GRUR 2003, 340, 341 = WRP 2003, 534 - Mitsubishi).
a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die in Rede stehende Anzeige erwecke den Eindruck, daß dem Interessenten sämtliche Fahrzeuge aus der aktuellen Produktionspalette der angeführten Hersteller vermittelt werden könnten. Die Anzeige beziehe sich danach zumindest auch auf Kraftfahrzeuge, die von der Klägerin im Zeitpunkt des Erscheinens der Anzeige noch nicht in den Verkehr gebracht worden seien. Ob die Werbung vom Verkehr in dem vom Berufungsgericht angenommenen Sinn aufgefaßt wird oder das angesprochene Publikum, wie die Revision geltend macht, annimmt, es würden nur im Zeitpunkt des Erscheinens der Anzeige von der Klägerin bereits in den Verkehr gebrachte PKW beworben, kann auf sich beruhen. Denn auch bei dem vom Berufungsgericht angenommenen Verkehrsverständnis kommt der Beklagten die Erschöpfungswirkung des § 24 Abs. 1 MarkenG zugute. Zwar bezieht sich die Erschöpfung nur auf bestimmte Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 1.7.1999 -Rs. C-173/98, Slg. 1999, I-4103 = GRUR Int. 1999, 870, 872 Tz. 19 = WRP 1999, 803 - Sebago; BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 35/00, GRUR 2002, 1063, 1065 = WRP 2002, 1273 - Aspirin). Für die Wirkung der Erschöpfung des Rechts aus der Marke im Verhältnis zum Werbenden reicht es jedoch aus, wenn dieser über die Ware, auf die sich die Werbung bezieht, im vorgesehenen Zeitpunkt ihres Absatzes ohne Verletzung des Rechts des Markeninhabers verfügen kann. Es ist nicht erforderlich, daß der Werbende die Waren im Zeit-
punkt der Werbung bereits vorrätig hat oder daß die Waren zu diesem Zeitpunkt vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind (vgl. BGH GRUR 2003, 340, 342 - Mitsubishi; Sack, WRP 1999, 1088, 1094; einschränkend Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 24 Rdn. 61; Ekey/Klippel/v. Hellfeld, Markenrecht, § 24 Rdn. 21). Die Werbung eines Händlers mit einer Marke kann im Hinblick auf die Wirkung des Rechts aus der Marke und seiner Erschöpfung nicht unterschiedlich danach beurteilt werden, ob er die (mit Zustimmung des Markeninhabers ) im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebrachte Ware bereits vorrätig hat, eine bei einem Dritten im Europäischen Wirtschaftsraum (mit Zustimmung des Markeninhabers) auf dem Markt befindliche Ware bewirbt, oder mit seiner Werbung auch solche Waren erfaßt, die (vom Markeninhaber) auf diesem Markt erst noch in den Verkehr gebracht werden. Entscheidend ist, daß der werbende Händler die Markenware im Zeitpunkt des Absatzes markenrechtlich zulässig veräußern kann. Denn Art. 7 MarkenRL, der durch § 24 MarkenG umgesetzt wird, dient dazu, die Belange des Markenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs in der Europäischen Union in Einklang zu bringen (vgl. EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - Rs. C-427, 429 und 436/93, Slg. 1996, I-3545 = GRUR Int. 1996, 1144, 1147 Tz. 41 = WRP 1996, 880 - Bristol-Myers Squibb/Paranova). Damit wäre es nicht vereinbar, die Werbung, die sich notwendig auf einen erst zukünftigen Absatz bezieht, auf Waren zu beschränken, bei denen im Zeitpunkt der Werbung Erschöpfung bereits eingetreten ist. Ansonsten erführe der Grundsatz der Erschöpfung in dem für den Absatz der Waren bedeutsamen Bereich der Werbung eine durch das Markenrecht nicht veranlaßte Einschränkung (vgl. auch EuGH, Urt. v. 4.11.1997 - Rs. C-337/95, Slg. 1997, I-6034 = GRUR Int. 1998, 140, 143 Tz. 37 = WRP 1998, 150 - Dior/Evora). Anders als die Revisionserwiderung meint, bedarf es zu dieser
Bestimmung des Anwendungsbereichs der gemeinschaftsweiten Erschöpfung keiner Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften.
b) Die von der Klägerin verfolgten markenrechtlichen Ansprüche wären auch dann nicht begründet, wenn die Beklagte - was zwischen den Parteien umstritten ist - nicht ausnahmslos mit Fahrzeugen handeln sollte, die die Klägerin innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht hat. Zwar würde der Grundsatz der Erschöpfung nicht durchgreifen, wenn die von der Beklagten beworbenen und abgesetzten Fahrzeuge von der Klägerin außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes in den Verkehr gebracht worden wären. Ein etwaiger Verstoß hiergegen ist jedoch nicht Gegenstand des Unterlassungsantrags der Klägerin. Dieser richtet sich gegen die konkrete Werbung. Beworben hat die Beklagte aber nur EU-Neuwagen. Eine etwaige Verletzung ihres Markenrechts, die in der Werbung für außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebrachte Kraftfahrzeuge liegen würde, wird von dem Unterlassungsantrag nicht - auch nicht als Minus - mitumfaßt (vgl. BGH, Urt. v. 8.10.1998 - I ZR 147/97, WRP 1999, 517, 519; Urt. v. 7.6.2001 - I ZR 157/98, GRUR 2002, 287, 288 = WRP 2002, 94 - Widerruf der Erledigungserklärung ).
2. Die Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes ist im Streitfall auch nicht gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG ausgeschlossen. Die Klägerin widersetzt sich der Benutzung ihrer Wort-/Bildmarke nicht aus berechtigten Gründen i.S. dieser Bestimmung. Denn der ungebundene Wiederverkäufer ist nicht auf die Verwendung der Wortmarke beschränkt (vgl. BGH GRUR 2003, 340, 342 - Mitsubishi; OLG Naumburg GRUR-RR 2001, 297, 298 - Mitsubishi; OLG Düs-
seldorf GRUR-RR 2001, 299, 300 - Mercedes-Stern; Ströbele/Hacker aaO § 24 Rdn. 60; v. Schultz/Stuckel, Markenrecht, § 24 Rdn. 37).
Ullmann RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg Starck ist in Urlaub. Er ist verhindert zu unterschreiben. Ullmann RiBGH Pokrant Büscher ist an der Unterschrift verhindert. Er ist in Urlaub. Ullmann
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:
- 1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist, - 2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder - 3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.
(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.
(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.
(3) (weggefallen)