Bundesgerichtshof Beschluss, 06. Okt. 2005 - I ZB 20/03

Gründe:

I. Der Rechtsbeschwerdeführerin, ein in der Republik Korea ansässiges Unternehmen, ist auf die Anmeldung vom 10. Mai 1984 das deutsche Patent 34 17 273 erteilt worden, das eine Kupfer-Nickel-Legierung für elektrisch lei-
tendes Material für integrierte Schaltkreise betrifft und sechs Ansprüche umfaßt. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
”Kupfer-Nickel-Legierung für elektrisch leitendes Material für integrierte Schaltkreise, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie aus 0,05 bis 3,0 Gewichts-% Nickel, 0,01 bis 1,0 Gewichts-% Silizium, 0,01 bis 0,04 Gewichts-% Phosphor und Kupfer als Rest besteht.”
Die auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 4 betreffen Ausgestaltungen der Legierung. Patentansprüche 5 und 6 beinhalten Verfahren zur Herstellung einer Legierung nach einem der Patentansprüche 1 bis 4.
Die Einsprechende hat Einspruch gegen die Erteilung des Streitpatents erhoben. Mit Beschluß vom 26. Januar 1998 hat das Deutsche Patentamt das Streitpatent in vollem Umfang aufrechterhalten. Dagegen hat die Einsprechende mit einem beim Deutschen Patentamt am 13. Februar 1998 eingegangenen Schriftsatz Beschwerde eingelegt und die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt. Die Beschwerdebegründung ist den Inlandsvertretern der Patentinhaberin am 15. Juni 1998 zugestellt worden. Mit Schriftsatz vom 12. August 1998 hat die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung dahin ”modifiziert”, daß dieser nur hilfsweise beantragt werde. Dieser Schriftsatz ist den Inlandsvertretern der Patentinhabe-
rin am 19. August 1998 zugestellt worden. Mit Beschluß vom 4. September 1998 hat das Bundespatentgericht den angefochtenen Beschluß aufgehoben und das Streitpatent widerrufen. Hiergegen richtet sich die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin.
II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.
1. a) Die Rechtsbeschwerde meint, die Patentinhaberin sei in ihrem prozessualen Grundrecht auf rechtliches Gehör verletzt worden. Die Zeitspanne zwischen Zustellung der Beschwerdebegründung und Erlaß des angegriffenen Beschlusses durch das Bundespatentgericht von ca. 12 Wochen sei angesichts der Tatsache, daß mit der Beschwerdebegründung zwei Entgegenhaltungen neu in das Verfahren eingeführt worden seien, von denen eine erst noch habe besorgt werden müssen, weil sie der Beschwerdebegründung nicht beigefügt gewesen sei, und unter Berücksichtigung des Umstands, daß die Patentinhaberin in Korea ansässig sei und der Schriftverkehr mit den koreanischen Patentanwälten der Patentinhaberin fremdsprachlich habe geführt werden müssen, objektiv zu knapp bemessen gewesen. Zudem sei es ihr, nachdem die Inlandsvertreter der Patentinhaberin am 19. August 1998 erfahren hätten, daß die Einsprechende auf eine mündliche Verhandlung verzichtet habe , aufgrund der Kommunikationsverhältnisse nicht mehr möglich gewesen, bis zum Beschluß des Bundespatentgerichts vom 4. September 1998 eine Beschwerdeerwiderung zur Akte zu reichen. Sie habe darauf vertrauen dürfen, daß ihr nachdem die Einsprechende auf die mündliche Verhandlung verzichtet habe, eine Frist gesetzt werde, binnen derer sie eine Beschwerdeerwiderung vorzulegen habe.

b) Die Rechtsbeschwerde macht die Verletzung rechtlichen Gehörs ohne Erfolg geltend. Zwar eröffnet § 100 Abs. 3 Nr. 3 Patentgesetz (PatG), der durch das Zweite Gesetz zur Ä nderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze vom 16. Juli 1998 (2. PatÄ ndG) in das PatG eingefügt worden ist, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nunmehr auch bei einer Versagung des rechtlichen Gehörs. Die Vorschrift ist auf den zu entscheidenden Fall auch zeitlich anwendbar (Sen.Beschl. v. 19.5.1999 - X ZB 13/98, GRUR 1999, 919 - Zugriffsinformation). Eine Verletzung der Vorschrift liegt jedoch nicht vor, weil das Beschwerdegericht der Patentinhaberin rechtliches Gehör gewährt hat.
aa) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde war das Beschwerdegericht nicht gehalten, der Patentinhaberin eine Frist zur Erwiderung auf die Beschwerdebegründung zu setzen oder dieser den beabsichtigten Termin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren mitzuteilen. Denn das Gebot zur Gewährung rechtlichen Gehörs verpflichtet das Beschwerdegericht lediglich, allen Verfahrensbeteiligten Gelegenheit zu geben, sich zu dem Vorbringen des Gegners äußern zu können, vgl. § 93 Abs. 2 PatG. Dem kann das Beschwerdegericht in patentrechtlichen Beschwerdeverfahren, in denen keine mündliche Verhandlung nach § 78 PatG stattfindet, dadurch nachkommen, daß es die Beschwerdebegründung dem Gegner zuleitet und eine angemessene Zeit abwartet , bevor es in der Sache entscheidet. Der Gegner kann dann innerhalb der ihm eingeräumten Zeit Stellung nehmen. Unter diesen Voraussetzungen zusätzlich eine Ä ußerungsfrist zu setzen oder den beabsichtigten Termin zur Beschlußfassung mitzuteilen, kann zwar im Einzelfall zweckmäßig und sinnvoll sein. Dessen bedarf es jedoch grundsätzlich nicht, um das Recht des Gegners auf rechtliches Gehör zu wahren.
Eine solche Verfahrensgestaltung ist nicht nur im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren anerkannt (BGH, Beschl. v. 12.12.1996 - I ZB 8/96, GRUR 1997, 223 f. - Ceco), sondern beachtet auch die - im patent- wie im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren - entsprechend anwendbaren allgemeinen Grundsätze der Zivilprozeßordnung, § 99 Abs. 1 PatG, § 82 Abs. 1 MarkenG (vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers, ZPO, 57. Aufl., § 573 ZPO, Rdn. 5; MünchKomm-Braun, ZPO, 1992, § 573 ZPO, Rdn. 3; Zöller/Gummer, ZPO, 21. Aufl., § 573 ZPO, Rdn. 10). Sie steht in Einklang mit dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf rechtliches Gehör, Art. 103 Abs. 1 GG. Denn auch daraus ergibt sich keine Pflicht des Gerichts, den Verfahrensbeteiligten eine Frist zur Stellungnahme zu setzen. Dem Anspruch auf rechtliches Gehör wird vielmehr bereits dadurch hinreichend Rechnung getragen, daß das Gericht erst nach einer angemessenen Frist, innerhalb der für den Verfahrensbeteiligten Gelegenheit zur Ä ußerung in der Sache besteht, entscheidet (BVerfGE 8, 89, 91; 17, 191, 193; 18, 399, 406; 49, 212, 215; 60, 313, 317; BVerfG ZIP 1986, 1336, 1337; BVerfG, Beschl. v. 7.4.1989 - 2 BvR 395/89 u. Beschl. v. 23.10.1992 - 1 BvR 1232/92, beide in Juris dokumentiert).
Eine Pflicht zur Festsetzung einer Ä ußerungsfrist ergab sich hier für das Beschwerdegericht auch nicht im Hinblick darauf, daß die Beschwerdeführerin mit Einlegung ihrer Beschwerde zunächst die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt hatte. Wäre es dabei geblieben, hätte das Beschwerdegericht diesem Antrag zwar nach § 78 Nr. 1 PatG nachkommen und einen Termin zur mündlichen Verhandlung festsetzen sowie die Beteiligten laden müssen. Diese Verpflichtung ist jedoch dadurch entfallen, daß die Beschwerdeführerin ihren zunächst unbedingt gestellten Antrag später in einen Hilfsantrag abgeändert und das Beschwerdegericht das Streitpatent entsprechend
dem Sachantrag der Beschwerdeführerin widerrufen hat. Ein solcher Hilfsantrag ist zulässig (Benkard/Rogge, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 78 PatG, Rdn. 5). Nach der Abänderung des Antrags auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung konnte das Beschwerdegericht deshalb über die Beschwerde ohne mündliche Verhandlung entscheiden, wenn es eine solche nicht für sachdienlich erachtete, § 78 Nr. 3 PatG. Damit genügte es zur Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, daß dem Gegner hinreichend Zeit zur Stellungnahme auf die Beschwerdebegründung eingeräumt wurde.
bb) Die Zeit zwischen dem Zugang der Beschwerdebegründung bei der Patentinhaberin am 15. Juni 1998 und der Beschlußfassung durch das Beschwerdegericht am 4. September 1998 - mithin mehr als elf Wochen - war ausreichend bemessen, um der Patentinhaberin Gelegenheit zu geben, zum Vorbringen der Beschwerdeführerin Stellung zu nehmen. Das Mindestmaß der von dem Gericht einzuhaltenden Anhörungsfrist richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles (vgl. etwa: BVerfGE 60, 317, 318) und damit in patentrechtlichen Beschwerdeverfahren, in denen – wie hier - der Einsprechende zugleich Beschwerdeführer ist, insbesondere auch nach der Anzahl und dem Umfang der mit der Beschwerdebegründung neu in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen.
Die Rechtsbeschwerde macht insoweit geltend, daß mit der Beschwerdebegründung zwei neue Entgegenhaltungen, und zwar die US-PS 1 658 186 und die Literaturstelle Dies, Kupfer und Kupferlegierungen in der Technik, Springer-Verlag 1967, in das Verfahren eingeführt worden seien. Zudem sei der Beschwerdebegründung lediglich die Literaturstelle beigefügt gewesen, weshalb die US-Patentschrift vor der Bearbeitung noch habe beschafft werden
müssen. Außerdem weist die Rechtsbeschwerde darauf hin, daß der Schriftverkehr zwischen den koreanischen Patentanwälten der in Korea ansässigen Patentinhaberin und ihren Inlandsvertretern habe fremdsprachlich geführt werden müssen. Alle diese Umstände rechtfertigen es jedoch nicht, den vom Beschwerdegericht vom Zugang der Beschwerdebegründung bei dem Inlandsvertreter der Patentinhaberin bis zur Beschlußfassung abgewarteten Zeitraum von mehr als elf Wochen als unangemessen anzusehen.
Zu Unrecht meint die Rechtsbeschwerde, die Patentinhaberin habe, nachdem die Einsprechende zunächst Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung beantragt habe, nicht annehmen müssen, daß bei der Erstellung und Einreichung einer Beschwerdeerwiderung Eile geboten gewesen sei, weil derartige Verfahren erfahrungsgemäß ca. zwei Jahre dauerten. Denn dies schließt es nicht aus, daß Termin zur mündlichen Verhandlung im Einzelfall auch kurzfristiger anberaumt wird. Zudem mußte die Patentinhaberin damit rechnen, daß - wie hier geschehen - die Beschwerdeführerin ihren Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung abändern und s ich - zumindest bedingt für den Fall, daß ihr Sachantrag Erfolg haben würde - mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung einverstanden erklären würde. Es bestand für die Patentinhaberin daher kein Grund, die Beschwerdeerwiderung weniger zügig zu bearbeiten und einzureichen als dies in Beschwerdeverfahren geboten ist, in denen kein Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung gestellt worden ist.
Sollten bei der Patentinhaberin Unsicherheiten über die für eine Ä ußerung zur Verfügung stehende Zeit bestanden haben, hätte diese - vor oder nach der Ä nderung des Antrags der Beschwerdeführerin auf Anberaumung
einer mündlichen Verhandlung - die Möglichkeit gehabt, dem Beschwerdegericht einen Zeitpunkt mitzuteilen, bis zu dem sie sich zu der Beschwerdebegründung äußern werde und dadurch dem Beschwerdegericht Veranlassung gegeben, diesen Zeitpunkt abzuwarten oder ihn vorzuverlegen und dies - in letzterem Fall - den Parteien mitzuteilen (MünchKomm-Braun, aaO., § 573 ZPO, Rdn. 3; Zöller/Gummer, aaO., § 573 ZPO, Rdn. 10).
Die Rechtsbeschwerde kann sich schließlich auch nicht darauf berufen, die Frist zwischen dem Zugang des Schriftsatzes, in dem die Beschwerdeführerin ihren unbedingt gestellten Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung in einen Hilfsantrag geändert hat, am 19. August 1998 und der Beschlußfassung durch das Beschwerdegericht am 4. September 1998 - also etwas mehr als zwei Wochen - sei zu kurz bemessen gewesen. Zum einen ist aus den dargelegten Gründen für den Beginn der Ä ußerungsfrist auf den Zugang der Beschwerdebegründung und nicht auf den Zugang des Ä nderungsantrags bei der Patentinhaberin bzw. ihren Inlandsvertretern abzustellen. Zum anderen hatte die Patentinhaberin die Möglichkeit, nunmehr ihrerseits die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung nach § 78 Nr. 1 PatG zu beantragen und dadurch die Verfahrenslage wieder herzustellen, die vor der Antragsänderung durch die Beschwerdeführerin bestanden hatte. Jedenfalls für die Entscheidungsfindung, ob ein solcher Antrag gestellt werden sollte, reichte ein der gesetzlichen Ladungsfrist (§ 89 PatG) entsprechender und hier eingehaltener Zeitraum von etwas mehr als zwei Wochen zwischen Zugang der Antragsänderung bei der Patentinhaberin und der Beschlußfassung durch das Beschwerdegericht aus.
cc) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, daß die Patentinhaberin , wäre ihr eine Ä ußerungsfrist gesetzt worden, detailliert dargelegt hätte, daß die Beschwerde unbegründet sei. Da das Recht der Patentinhaberin auf rechtliches Gehör nicht verletzt worden ist, bedarf es keiner Erörterung der Frage, ob es erforderlich ist, daß der angefochtene Beschluß auf dem von der Rechtsbeschwerde gerügten Verfahrensverstoß beruht und welche Anforderungen gegebenenfalls an eine solche Kausalitätsanforderung zu stellen sind (vgl. dazu BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 638 - Top Selection; Beschl. v. 12.2.1998 - I ZB 23/97, GRUR 1998, 817, 818 - DORMA). Soweit die Rechtsbeschwerde zur Begründung ihres Vorbringens ausführlich zur materiellen Richtigkeit des angefochtenen Beschlusses Stellung nimmt, gibt dies außerdem zu dem Hinweis Veranlassung, daß im Rahmen einer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde, mit der die Rüge der Versagung rechtlichen Gehörs geltend gemacht wird, die materielle Richtigkeit des angefochtenen Beschlusses nicht zur Überprüfung gestellt werden kann (BGH, Beschl. v. 3.12.1998 - I ZB 14/98, NJW-RR 1999, 549, 550 - DILZEM).
2. a) Die Rechtsbeschwerde rügt weiter, daß der angefochtene Beschluß an einem Begründungsmangel leide. Das Bundespatentgericht habe den Widerruf des Streitpatents allein damit begründet, daß Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und damit nicht bestandsfähig sei. Bei Anspruch 1 handele es sich wie bei den auf diesen rückbezogenen Ansprüchen 2 bis 4 um einen Stoffanspruch. Das Bundespatentgericht habe aber nicht die Rechtsbeständigkeit der Ansprüche 5 und 6 geprüft, mit denen jeweils ein Verfahren zur Herstellung einer Legierung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 unter Schutz gestellt werde. Dies sei aber erforderlich gewesen, weil es sich um selbständige Nebenansprüche handele und damit ein selbständiges Vertei-
digungsmittel nicht beschieden worden sei. Die Patentinhaberin habe die Bestandsfähigkeit der Ansprüche 5 und 6 im Einspruchsverfahren im einzelnen dargelegt.

b) Die Rechtsbeschwerde vermag auch mit dieser Rüge nicht durchzudringen. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats erfordert die Begründungspflicht für die Entscheidung im Einspruchsverfahren gem. § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG nicht die gesonderte Prüfung von nachgeordneten Ansprüchen, die nicht zum Gegenstand eines auf ihren selbständigen Schutz gerichteten Hilfsantrags gemacht worden sind (Sen.Beschl. v. 26.9.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, 122 - Elektrisches Speicherheizgerät). Das gilt auch für solche Ansprüche , die sich sachlich als sogenannte Nebenansprüche darstellen (Sen., aaO - Elektrisches Speicherheizgerät). Demnach stellt es keinen Begründungsmangel dar, daß das Beschwerdegericht die Rechtsbeständigkeit der Ansprüche 5 und 6 des Streitpatents nicht gesondert geprüft hat, weil die Patentinhaberin insoweit keinen eigenständigen Hilfsantrag gestellt hat.
Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde macht es auch keinen Unterschied, daß in der Entscheidung ”Elektrisches Speicherheizgerät”, in der der Senat einen Begründungsmangel i.S.v. § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG a.F. verneint hat, der vom Beschwerdegericht geprüfte Hauptanspruch ein Verfahrensanspruch und der von diesem nicht geprüfte Nebenanspruch ein auf den Verfahrensanspruch rückbezogener Vorrichtungsanspruch gewesen ist, während in dem hier zu entscheidenden Fall, der geprüfte Anspruch 1 ein Stoffanspruch ist und die auf diesen rückbezogenen Nebenansprüche 5 und 6 Verfahrensansprüche sind. Denn Grundlage für die Rechtsprechung des Senats zu den Anforderungen an den Begründungszwang nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG ist die
Anknüpfung an einen Anspruch im Sinne der Zivilprozeßordnung oder ein einzelnes selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel, die jeweils einer gesonderten Erörterung in einer belastenden Entscheidung bedürfen. Als solcher wird aber nicht der einzelne Patentanspruch, sondern der gesamte Antrag auf Erteilung oder Aufrechterhaltung eines Patents angesehen (Sen., aaO - Elektrisches Speicherheizgerät). In diesem Zusammenhang kommt der Art des jeweiligen Patentanspruchs keine Bedeutung zu.

c) Die Rechtsbeschwerde meint, die Patentinhaberin habe darauf vertrauen dürfen, daß ihr nicht nur zur Erwiderung auf die Beschwerdebegründung der Einsprechenden, sondern darüber hinaus auch zur vorsorglichen Stellung von sachgerechten Hilfsanträgen eine angemessene Zeitspanne verbleibe oder daß ihr das Beschwerdegericht insoweit eine Frist setze. Sie hätte dann in erster Linie beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen, und hilfsweise, das Streitpatent eingeschränkt mit den Ansprüchen 5 und 6 aufrechtzuerhalten.
Auch diese Rüge hat keinen Erfolg. Die Rechtsbeschwerde macht insoweit erneut die Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend. Dieser Anspruch ist vom Beschwerdegericht jedoch aus den oben dargelegten Gründen gewahrt worden.
Rogge Melullis Scharen
Keukenschrijver Mühlens

Gründe:

I. Gegen das am 7. Dezember 1995 für „Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Ohrkerzen, bestehend aus Bienenwachs und Leinenstoff, angereichert mit Essenzen der Bachblüte“, eingetragene Zeichen
hat die Inhaberin der prioritätsälteren Marken 1 114 987 „Bach“ und 1 099 376 „Bach-Blüten-Konzentrate“ Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarken sind für „Präparate für die Gesundheitspflege“ eingetragen.
Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch aus den beiden Marken mit der Begründung zurückgewiesen, es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Nichtbenutzungseinrede des Markeninhabers hat es ungeprüft gelassen.
Gegen diesen Beschluß hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt, Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen. Eine schriftliche Begründung der Beschwerde hat die Widersprechende nicht eingereicht. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen. Die Widersprechende habe – so hat das Bundespatentgericht ausgeführt – eine Benutzung der Widerspruchsmarken nicht dargetan. Ein gerichtlicher Aufklärungshinweis sei nicht veranlaßt gewesen, nachdem der Markeninhaber die Nichtbenutzungseinrede erhoben habe und von der Markenstelle ausdrücklich darauf hingewiesen worden sei, daß diese Einrede Gegenstand eines möglichen Beschwerdeverfahrens sein werde. Das Gericht sei auch nicht gehalten, den Beteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Entscheidungstermin mitzuteilen. In den zehn Monaten zwischen Eingang der Beschwerde und Entscheidung habe hinreichend Zeit zur Verfügung gestanden, die bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarken glaubhaft zu machen.
Gegen diesen Beschluß richtet sich die – vom Bundespatentgericht nicht zugelassene – Rechtsbeschwerde der Widersprechenden.
II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.
1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist statthaft. Das Bundespatentgericht hat sie zwar nicht zugelassen. Ihre Statthaftigkeit folgt jedoch daraus, daß ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird (vgl. BGH, Beschl. v. 2.10.2002 – I ZB 27/00, GRUR 2003, 546 = WRP 2003, 655 – TURBO-TABS, m.w.N.). Hier beruft sich die Rechtsbeschwerde auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). Dies hat sie im einzelnen begründet. Darauf, ob die Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an.
2. Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Widersprechende in ihrem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

a) Nach § 69 Nr. 1 MarkenG findet eine mündliche Verhandlung über die Beschwerde statt, wenn sie von einem Beteiligten beantragt worden ist. Im Streitfall hat die Widersprechende einen solchen Antrag gestellt. Daß das Bundespatentgericht ohne mündliche Verhandlung entschieden hat, ist mit dem Verfahrensrecht nicht in Einklang zu bringen.
Allerdings liegt nicht in jeder Entscheidung, die verfahrensfehlerhaft ohne mündliche Verhandlung ergeht, ein Verstoß gegen das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs. Art. 103 Abs. 1 GG verpflichtet das Gericht, den an einem Rechtsstreit Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu den in Rede stehenden Sach- und Rechtsfragen zu geben. Daraus folgt nicht, daß das rechtliche Gehör in einer bestimmten Form gewährt werden muß. Erhalten die Verfahrensbeteiligten in dem erforderlichen Umfang Gelegenheit zur Stellungnahme, ist, auch wenn die
im Gesetz vorgeschriebene mündliche Verhandlung nicht stattfindet, nicht das Grundrecht, sondern allein das Verfahrensrecht verletzt (BGHZ 102, 338, 341 f.).
Anders verhält es sich aber, wenn ein Verfahrensbeteiligter davon ausgehen kann, eine Entscheidung werde – dem Verfahrensrecht entsprechend – nicht ohne mündliche Verhandlung ergehen. So liegt der Streitfall. Eine Frist für die – verfahrensrechtlich nicht gebotene (vgl. nur Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 66 Rdn. 68) – Begründung der Beschwerde bestand nicht. Die Widersprechende konnte daher annehmen, daß sie vor oder spätestens in der mündlichen Verhandlung hinreichend Gelegenheit haben werde, ergänzend vorzutragen und Rechtsausführungen zu machen. Darin, daß ihr diese Möglichkeit abgeschnitten worden ist, liegt eine Verletzung ihres Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG; vgl. BGH, Beschl. v. 14.10.1999 – I ZB 15/97, GRUR 2000, 512, 513 = WRP 2000, 542 – COMPUTER ASSOCIATES; Ströbele aaO § 69 Rdn. 23; vgl. ferner BGH, Beschl. v. 12.12.1996 – I ZB 8/96, GRUR 1997, 223 = WRP 1997, 560 – Ceco).

b) Die angefochtene Entscheidung des Bundespatentgerichts beruht auch auf der Versagung des rechtlichen Gehörs (vgl. dazu BGH, Beschl. v. 30.1.1997 – I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 638 f. = WRP 1997, 762 – Top Selection). Ungeachtet der Frage, ob die Rüge des § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG in einem Fall wie dem vorliegenden eine Darlegung dessen erfordert, was vor oder in der mündlichen Verhandlung vorgetragen worden wäre (vgl. BGH GRUR 2000, 512, 514 – COMPUTER ASSOCIATES), hat die Rechtsbeschwerde im einzelnen dargelegt, was sie zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken vorgebracht hätte. Es ist nicht auszuschließen, daß die Entscheidung des Bundespatentgerichts bei Berücksichtigung dieses Vorbringens anders ausgefallen wäre.
III. Die Begründetheit der Rüge nach § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht (§ 89 Abs. 4 MarkenG).
Eine Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses auf sonstige Verstöße gegen das formelle oder gegen das materielle Recht findet – anders als bei der zugelassenen Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG) – bei Begründetheit einer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht statt (vgl. BGH GRUR 1997, 637, 639 – Top Selection, m.w.N.).
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Büscher

Tatbestand:

Die Klägerin, eine Verlagsgesellschaft, deren Geschäftszweck u.a. darin besteht, das Gesamtwerk des Schriftstellers Karl May zu betreuen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, verwertet die seit 1963 gemeinfreien Werke Karl Mays in Buchform, zu denen u.a. die Bände "Winnetou I", "Winnetou II" und "Winnetou III" sowie "Winnetous Erben" gehören. Diese Werke werden nicht nur im Verlagsprogramm der Klägerin, sondern unter Beibehaltung der bisherigen Titel auch von anderen Verlagen herausgegeben. Daneben haben auch andere Autoren Werke verfaßt, in deren Titel der Name "Winnetou" enthalten ist und die bei anderen Verlagen erschienen sind.
Die Beklagte ist Filmproduzentin. Sie hat unter dem Titel "Winnetou's Rückkehr" einen zweiteiligen Film produziert, der inzwischen durch das ZDF ausgestrahlt wurde. Drehbuchautor und Hauptdarsteller des Films ist der Schauspieler Pierre Brice, der bereits vorher in Filmen, die unter der Lizenz der Klägerin hergestellt wurden, den Indianerhäuptling Winnetou verkörperte. Die Handlung des Films beruht darauf, daß Winnetou tatsächlich nicht gestorben, sondern nur ins Koma gefallen ist und nach seinem Erwachen zunächst in den Bergen lebt und später Häuptling eines Stammes von Waldindianern wird.
Die Klägerin sieht in der Verwendung des Filmtitels "Winnetou's Rückkehr" eine Verletzung der Titelrechte an den von ihr verlegten Winnetou-Romanen Karl Mays. Der Werktitel "Winnetou" sei kennzeichnungskräftig; aus ihm würden die angesprochenen Verkehrskreise einen Hinweis auf das Verlagsunternehmen der Klägerin entnehmen, da ein sachlicher Zusammenhang mit
dem Werk bestehe, für das der geschützte Titel vorhanden sei. Die Beklagte verstoße auch gegen § 1 UWG, weil sie sich mit ihrem Filmtitel rufausbeutend an die Leistung und Kennzeichnung der Klägerin anlehne, um ihr eigenes Produkt zu empfehlen. Mit diesem erwecke sie zudem den irreführenden Eindruck, es handele sich um einen von Karl May herrührenden Stoff.
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung eines Filmwerkes die Bezeichnung "Winnetou's Rückkehr" zu benutzen, insbesondere unter dieser Bezeichnung das Filmwerk anzukündigen und/oder vorzuführen oder vorführen zu lassen, oder unter dieser Bezeichnung Werbung für das genannte Filmwerk zu betreiben oder betreiben zu lassen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat bestritten, daß Titelrechte von Karl May als Autor auf die Klägerin übergegangen seien. Die geltend gemachten Ansprüche bestünden nicht, weil das Werk Karl Mays gemeinfrei sei, so daß seine Figuren dem allgemeinen Figurenschatz angehörten. Im übrigen unterscheide der Verkehr deutlich zwischen "Winnetou I", "Winnetou II" sowie "Winnetou III" auf der einen Seite und "Winnetou's Rückkehr" auf der anderen Seite, so daß eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.
Die Berufung ist erfolglos geblieben (OLG Nürnberg WRP 2000, 1168).
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klägerin als Inhaberin der Titelrechte an den Karl-May-Romanen für aktivlegitimiert gehalten. In der Verwendung des angegriffenen Titels hat es eine Werktitelverletzung i.S. des § 5 Abs. 1 und 3, § 15 Abs. 2 MarkenG gesehen. Dazu hat es ausgeführt:
Die Titelrechte der Klägerin hätten nach wie vor Bestand, weil die Titel originär unterscheidungskräftig und von der Rechtsvorgängerin der Klägerin in Benutzung genommen worden seien. Es stehe außer Zweifel, daß die Klägerin die Titel nach wie vor nutze, indem sie die damit gekennzeichneten Werke vervielfältige und verbreite.
Die Titel hätten ihre ursprüngliche Kennzeichnungskraft auch nicht verloren. Wegen der allgemeinkundigen großen Verbreitung, die die in Rede stehenden Romanbände durch die Verlagstätigkeit der Klägerin gefunden hätten und noch fänden, sei der Name "Winnetou" als Titel bzw. Titelbestandteil von bestimmten Karl-May-Romanen dem Verkehr noch geläufig. Daran ändere sich auch nichts durch Produkte, die den Namen "Winnetou" trügen und nicht von der Klägerin vertrieben würden. Der ganz überwiegende Teil der von der Beklagten angeführten Titel beziehe sich gerade auf die fraglichen Karl-MayRomane , die nach Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist auch von anderen Verlagen uneingeschränkt nachgedruckt werden dürften.
Auch der Ablauf der Schutzfrist für die urheberrechtlich geschützten Werke Karl Mays ändere am Fortbestand der jeweiligen Titelrechte nichts. Ti-
telrechte nach § 5 Abs. 3 MarkenG könnten ohne weiteres auch an Titeln von Werken entstehen, die keinen urheberrechtlichen Schutz genössen, wenn nur die Schutzvoraussetzungen des § 5 MarkenG erfüllt seien. Deshalb könne der Erwerb und der Fortbestand des Titelrechts nicht vom Bestehen oder Fortbestand des urheberrechtlichen Schutzes an den gekennzeichneten Werken abhängen.
Die Verwendung eines kennzeichenrechtlich geschützten Titels oder Titelbestandteils, der in dem Namen einer bekannten fiktiven Figur bestehe, sei auch für ein nicht urheberrechtlich geschütztes oder gemeinfrei gewordenes Werk nicht stets zulässig. Gegen die freie Verwendung solcher Titel spreche, daß gerade bekannt gewordenen Namen von fiktiven Figuren die Tendenz innewohne , im Laufe der Zeit die Unterscheidungskraft zu verlieren, und es im übrigen dem späteren Titelbenutzer zuzumuten sei, unterscheidungskräftige Zusätze zu verwenden, die eine Verwechslungsgefahr mit einem prioritätsälteren Titel ausschlössen.
Zwischen dem von der Beklagten verwendeten Filmtitel "Winnetou's Rückkehr" und den für die Klägerin geschützten Titeln bestehe auch unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG. Die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG greife nicht ein, weil die angegriffene Bezeichnung nicht beschreibend, sondern ausschließlich als Titel für ein Filmwerk benutzt worden sei, um dieses zu identifizieren und von anderen abzugrenzen.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg.
1. Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht die Aktivlegitimation der Klägerin für die Geltendmachung der kennzeichenrechtlichen Ansprüche aus den genannten Titeln angenommen. Unabhängig von der vom Berufungsgericht im einzelnen behandelten Frage einer Rechtsnachfolge der Klägerin folgt die Aktivlegitimation der Klägerin schon daraus, daß diese die in Frage stehenden Titel rechtmäßig für die jeweiligen Bücher benutzt und damit aus dem Titelrecht vorgehen kann (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.1989 - I ZR 181/87, GRUR 1989, 626, 627 = WRP 1989, 590 - Festival Europäischer Musik, für den Fall einer Unternehmensbezeichnung; s. auch: Deutsch, WRP 2000, 1375, 1378; Deutsch/Mittas, Titelschutz, 1999, Rdn. 41).
Bei den Klagetiteln handelt es sich neben "Winnetous Erben" auch um "Winnetou I", "Winnetou II" und "Winnetou III". Dem steht - anders als die Revision meint - nicht entgegen, daß der Titel ursprünglich "Winnetou, der Rote Gentleman" gelautet haben mag. Die Winnetou-Romane von Karl May werden seit Jahrzehnten und noch heute unter den Titeln "Winnetou I", "Winnetou II" und "Winnetou III" vertrieben.
2. Die Titel "Winnetou I", "Winnetou II" und "Winnetou III" bzw. "Winnetous Erben" sind auch schutzfähig. Sie haben ursprüngliche Unterscheidungskraft als Werktitel. Diese besteht, wenn auch in geringem Maß, fort.

a) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Figur des "Winnetou" sei dem Publikum durch eine Vielzahl von Kinofilmen, Festspielaufführungen, Comics und sonstigen Bearbeitungen bekannt, die mehr oder weniger freie Bearbeitungen der Romane Karl Mays darstellten. Hiermit ist für die Ansicht der Revision , den genannten Werktiteln fehle die Unterscheidungskraft, nichts ge-
wonnen. Die Tatsache, daß im Verkehr die fiktive Figur "Winnetou" weithin bekannt ist, steht der Annahme der Unterscheidungskraft des Namens als Romantitel nicht entgegen. Unterscheidungskraft hat die Bezeichnung eines Werkes i.S. von § 5 Abs. 3 MarkenG, wenn ihr die Eignung zur Werkindividualisierung , d.h. zur Unterscheidung eines Werkes von anderen Werken zukommt (Althammer/ Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 5 Rdn. 55; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 5 Rdn. 157; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 Rdn. 52; Deutsch/Mittas, Titelschutz , 1999, Rdn. 78). Diese Eignung kann für den Namen des Helden eines Romans nicht zweifelhaft sein. Daß dieser als fiktive Figur auch anderweit verwendet wird, steht seiner Eignung als titelmäßiges Unterscheidungsmittel ebensowenig entgegen wie sein - angesichts der Bekanntheit der fiktiven Figur - inhaltsbeschreibender Charakter. Denn bei Werktiteln ist der Verkehr daran gewöhnt, daß gerade auch beschreibende Angaben zur Kennzeichnung des Werkes verwendet werden.

b) Der Annahme der weiterhin bestehenden Unterscheidungskraft der genannten Titel steht nicht entgegen, daß der Senat der Bezeichnung "Winnetou" die Unterscheidungskraft als Marke abgesprochen hat (BGH, Beschl. v. 5.12.2002 - I ZB 19/00 - Winnetou, Umdr. S. 6), weil sie vom Verkehr allein als Synonym für die von Karl May geschaffene fiktive Figur und deshalb für Drukkereierzeugnisse und Filme und die mit der Produktion dieser Waren in Beziehung stehenden Dienstleistungen als beschreibend verstanden werde und nicht zur Herkunftsunterscheidung geeignet sei.
Der Begriff der Unterscheidungskraft hat - wie sich aus den vorangehenden Ausführungen ergibt - bei Marken als Herkunftshinweis und bei Werk-
titeln als Individualisierungsmittel gegenüber anderen Werken einen unterschiedlichen Inhalt.

c) Die Klagetitel sind auch nicht deshalb vom kennzeichenrechtlichen Schutz ausgeschlossen, weil die zugrundeliegenden Werke bereits im Jahre 1963 gemeinfrei geworden sind. Zwar ist früher und auch neuerdings erneut die Auffassung vertreten worden, daß mit dem Ablauf der Urheberrechte auch die Titelrechte aus §§ 5, 15 MarkenG (früher: § 16 UWG) entfallen (Goldbaum, GRUR 1926, 297, 303; Seligsohn, UFITA 6 (1933), 124, 138; Leinveber, GRUR 1956, 64 und JR 1958, 371, 372; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17. Aufl., § 16 UWG Rdn. 128; Hertin, WRP 2000, 889, 896).
Diese Auffassung berücksichtigt nicht hinreichend den Unterschied zwischen dem (seltenen) Fall eines urheberrechtlich geschützten Titels, der mit Eintritt der Gemeinfreiheit seinen urheberrechtlichen Schutz verliert, und einem kennzeichenrechtlich nach §§ 5, 15 MarkenG geschützten Titel, für dessen Schutz allein seine Unterscheidungskraft sowie die Ingebrauchnahme von Bedeutung sind (vgl. § 5 Abs. 3 MarkenG). Letzterer kann, selbst wenn er in Verbindung mit einem ursprünglich urheberrechtlich geschützten, dann aber gemeinfrei gewordenen Werk verwendet wird, weiterhin kennzeichenrechtlichen Schutz genießen. Das ergibt sich ohne weiteres schon aus der Tatsache, daß der Werkbegriff des § 5 Abs. 3 MarkenG von demjenigen des § 2 UrhG abweicht und insbesondere eine urheberrechtliche Schutzfähigkeit nicht voraussetzt. Demgemäß bleibt mit dem Gemeinfreiwerden eines Werkes das kennzeichenrechtliche Titelrecht aus §§ 5, 15 MarkenG erhalten. Jedermann darf zwar Nachdrucke des gemeinfreien Werkes unter seinem Titel veröffentlichen und vertreiben. Es entfällt jedoch weder das Recht des ursprünglich Titel-
schutzberechtigten noch das eines sonstigen Verwenders des Titels im Zu- sammenhang mit dem Werk. Diese können Rechte aus dem Titel geltend machen , wenn dieser für ein neues, ein anderes Werk benutzt wird (RGZ 104, 88, 92 - Trotzkopf; BGHZ 26, 52, 59 f. - Sherlock Holmes; BGH, Urt. v. 7.12.1979 - I ZR 157/77, GRUR 1980, 227, 230 - Monumenta Germaniae Historica; Deutsch/Mittas, Titelschutz, 1999, Rdn. 181; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 Rdn. 59; Schricker, Urheberrecht, 2. Aufl., § 64 UrhG Rdn. 74; vgl. auch Großkomm.UWG / Teplitzky, § 16 Rdn. 138; undeutlich: Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 15 Rdn. 179).
3. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 5 Abs. 1 und 3, § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den Klagetiteln und der angegriffenen Bezeichnung "Winnetou's Rückkehr" bejaht. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.
Maßgeblich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Werktiteln ist - entsprechend den anderen Kennzeichenrechten - die Wechselwirkung zwischen der Werknähe, der Kennzeichnungskraft der Klagetitel und der Titelähnlichkeit, die nach dem jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Titel zu bemessen ist (BGH, Urt. v. 6.6.2002 - I ZR 108/00, GRUR 2002, 1083, 1084 = WRP 2002, 1279 - 1, 2, 3 im Sauseschritt, m.w.N.).
Die Werknähe ist im Streitfall nicht zu gering zu bewerten. Zwar handelt es sich auf der einen Seite um Romane, die durch die Klagetitel bezeichnet werden, während auf der anderen Seite Filme stehen. Die Werkkategorie der Filme weist zu Romanen jedoch deshalb eine besonders enge Beziehung auf,
weil in Filmen häufig Romanvorlagen umgesetzt werden (vgl. BGHZ 26, 52, 59 - Sherlock Holmes).
Die Kennzeichnungskraft der Klagetitel ist jedoch angesichts der großen Bekanntheit der fiktiven Figur mit dem Namen "Winnetou" nur unterdurchschnittlich. Zwar kann, wie schon zuvor ausgeführt, nicht davon ausgegangen werden, daß der Name auch im Zusammenhang mit Werktiteln vom Verkehr nur noch als allgemein gebräuchliche Bezeichnung für einen edlen Indianerhäuptling aufgefaßt wird, so daß ein vollständiger Verlust der Kennzeichnungskraft dieses Namens als Titelbestandteil in Rede stünde; denn erfahrungsgemäß wird wenigstens ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise dem Namen "Winnetou" in dem Filmtitel der Beklagten einen Hinweis auf die Romane von Karl May entnehmen, so daß der Name "Winnetou" den Klagetiteln noch eine geringe Kennzeichnungskraft verleiht.
Die Ähnlichkeit der einander gegenüber stehenden Titel ist nur gering, weil der Verkehr Werktiteln, die einen das jeweilige Werk beschreibenden Begriffsinhalt haben, mit der gebotenen Aufmerksamkeit begegnet und schon deshalb nicht zu einer Verkürzung der Titel auf einzelne Bestandteile neigt. Der Schutz des Rechts an einem Werktitel bestimmt sich nach dessen Funktion der bloßen Werkunterscheidung. Die gegenüberstehenden Titel stimmen hinsichtlich des Namens "Winnetou" der Hauptfigur der Romane wie des Films überein. Der Verkehr, dem der Titel eine nähere Identifikation des Werks ermöglichen soll, sieht sich deshalb veranlaßt, den zusätzlichen Bezeichnungen der einzelnen Werke sein Augenmerk zu schenken, bei den Romanen der Bezifferung "I", "II" und "III" sowie dem Zusatz "Erben", beim Filmtitel dem Hinweis "Rückkehr". Diese weisen untereinander keinerlei klangliche, schriftbildliche
oder begriffliche Übereinstimmung auf. Bei dieser Sachlage kann eine Gefahr der Verwechslung der einander gegenüberstehenden Titel zur Identifizierung des jeweiligen Werkes nicht angenommen werden.
Auf die Frage, ob die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG eingreift, kommt es wegen des Fehlens einer Verwechslungsgefahr nicht mehr an.
4. Die Klägerin kann ihre Anträge auch nicht mit Erfolg auf die Vorschriften der § 5 Abs. 3, § 15 Abs. 3 MarkenG stützen. Es ist nicht ersichtlich, daß die Beklagte mit der Verwendung des Titels "Winnetou's Rückkehr" die ohnehin geringe Unterscheidungskraft der genannten Titel der Romane von Karl May, an denen nicht nur die Klägerin Rechte hat, in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt hätte. Diese Titel werden in ihrer Funktion nicht dadurch berührt, daß ein weiterer Titel unter Verwendung des Namens "Winnetou" hinzukommt.
Auch aus § 3 UWG ergeben sich keine Ansprüche der Klägerin, weil angesichts der Gemeinfreiheit der den Klagetiteln zugrunde liegenden Werke jede freie oder unfreie Bearbeitung zulässig ist und deshalb eine relevante Irreführung des Verkehrs nicht in Betracht gezogen werden kann.
III. Danach war die angefochtene Entscheidung aufzuheben und auf die Berufung der Beklagten die Klage mit der Kostenfolge aus § 91 Abs. 1 ZPO abzuweisen.
Ullmann Starck Bornkamm

Büscher Schaffert