Bundesgerichtshof Urteil, 28. Juni 2018 - I ZR 221/16

bei uns veröffentlicht am28.06.2018
vorgehend
Landgericht Stuttgart, 41 O 15/15, 27.01.2016
Oberlandesgericht Stuttgart, 2 U 31/16, 06.10.2016

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 221/16
Verkündet am:
28. Juni 2018
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
beauty for less
VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a, Art. 13, Art. 22 Abs. 3;
VO (EU) Nr. 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. a, Art. 15, Art. 25 Abs. 3

a) Verwendet ein Wiederverkäufer eine Mehrzahl von Marken auf dem Versandkarton
, in dem sich Produkte befinden, die nicht mit einer dieser Marken gekennzeichnet
sind, so liegt der für die Erschöpfung des Rechts an diesen Marken erforderliche
konkrete Produktbezug vor, wenn der Verkehr angesichts des Versandkartons
annimmt, der Wiederverkäufer vertreibe Produkte aller dort genannten
Marken, sofern dies tatsächlich der Fall ist.

b) Für das einer Erschöpfung des Markenrechts entgegenstehende berechtigte Interesse
des Markeninhabers, sich der Werbung eines Wiederverkäufers zu widersetzen
, kommt es nicht entscheidend darauf an, ob die Form dieser Werbung in
der Branche des Wiederverkäufers unüblich ist. Zu prüfen ist vielmehr, ob die konkrete
Werbung die Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke berührt, ihre Unterscheidungskraft
ausnutzt oder ihren Ruf beeinträchtigt.
BGH, Urteil vom 28. Juni 2018 - I ZR 221/16 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart
ECLI:DE:BGH:2018:280618UIZR221.16.0

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2018 durch die Richter Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Schaffert, Prof. Dr. Kirchhoff, Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz

für Recht erkannt:
Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart - 2. Zivilsenat - vom 6. Oktober 2016 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin ist Lizenznehmerin der für Parfümerien eingetragenen Gemeinschaftswortmarken Nr. 002786713 "JOOP!" und Nr. 0876874 "DAVIDOFF". Sie ist von den Markeninhabern ermächtigt, Ansprüche wegen Verletzungen dieser Marken im eigenen Namen geltend zu machen.
2
Die Beklagte vertreibt über ihren Onlineshop Parfüms und Kosmetikprodukte, darunter mit den Klagemarken gekennzeichnete Originalware. Die Beklagte ist keine autorisierte Händlerin der Markeninhaberin. Sie verschickte im September 2014 an einen Käufer bestellte Ware in einem Karton, auf dem neben anderen Marken auch die Klagemarken aufgedruckt waren. Eine der anderen Marken war falsch geschrieben ("Gautier" statt "Gaultier"). Auf dem Karton waren außerdem ein Gefahrgutzeichen und der Werbespruch "beauty for less" aufgedruckt.
3
Die Klägerin sieht die Verwendung der Klagemarken auf den Versandkartons als markenverletzend an, weil deren Verwendung in einer deren Image als Luxusmarken nicht entsprechenden Weise erfolge.
4
Mit ihrer nach erfolgloser Abmahnung erhobenen Klage hat die Klägerin beantragt , der Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verbieten , in der Europäischen Gemeinschaft Parfüms und Kosmetikprodukte in Kartons zu versenden, die auf der Innen- oder Außenseite mit den Zeichen "JOOP!" oder "DAVIDOFF" bedruckt sind, wenn dies wie aus fünf im Klageantrag wiedergegebenen Abbildungen der Kartons ersichtlich geschieht, von denen nachfolgend eine Abbildung exemplarisch eingefügt ist.


5
Die Klägerin hat ferner außergerichtliche Abmahnkosten sowie Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht begehrt. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:


6
I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klage sei unbegründet, weil die Rechte der Klägerin, der Beklagten die Benutzung der Klagemarken im geschäftlichen Verkehr zu untersagen, erschöpft seien. Es sei davon auszugehen, dass die von der Beklagten angebotenen Waren von der Klägerin oder mit ihrer Zustimmung in der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden seien. Die Marken seien für Produkte benutzt worden, die zulässig in der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden seien. Der angegriffenen Markennutzung stünden keine berechtigten Interessen der Klägerin entgegen. Die Klägerin habe nicht bewiesen, dass die beanstandete Werbung unüblich sei. Der Ruf der Klagemarken werde durch die Verwendung auf dem Versandkarton nicht geschädigt. Die angegriffene Zeichenverwendung erwecke auch nicht den Eindruck, zwischen den Parteien bestünden Handelsbeziehungen oder die Beklagte gehöre dem Vertriebssystem der Klägerin an. Diese Annahme liege fern, weil auf dem Karton eine Vielzahl von Marken aufgedruckt sei.
7
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der Klägerin keine Ansprüche gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) bzw. Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke (UMV) zustehen. Die Rechte der Klägerin, die Benutzung der streitgegenständlichen Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu untersagen , sind auf der Grundlage der Art. 13 GMV, Art. 15 UMV erschöpft.
8
1. Soweit die Klägerin die geltend gemachten Unterlassungsansprüche auf Wiederholungsgefahr stützt, ist die Klage nur begründet, wenn das beanstandete Verhalten der Beklagten sowohl zum Zeitpunkt seiner Vornahme rechtswidrig war als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Revisionsinstanz rechtswidrig ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 16. November 2017 - I ZR 160/16, GRUR 2018, 541 Rn. 12 = WRP 2018, 429 - Knochenzement II, mwN). An die Stelle des im Zeitpunkt der beanstandeten Handlung geltenden Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV ist mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 die Vorschrift des Art. 9 Abs. 2 Buchst. a UMV getreten. Für den Streitfall erhebliche Rechtsänderungen sind hiermit nicht verbunden (vgl. auch BGH, Urteil vom 9. November 2017 - I ZR 110/16, GRUR 2018, 516 Rn. 13 ff. = WRP 2018, 461 - form-strip II). Die Erschöpfung der Markenrechte und die Aktivlegitimation der Klägerin sind nach Art. 13 und 22 GMV sowie den wortgleichen Regelungen in Art. 15 und 25 UMV zu beurteilen. Für die Ansprüche auf Erstattung von Abmahnkosten, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht kommt es allein auf die Rechtslage im Zeitpunkt der Vornahme des beanstandeten Verhaltens an (vgl. BGH, Urteil vom 11. Januar 2018 - I ZR 187/16, GRUR 2018, 832 Rn. 45 = WRP 2018, 950 - Ballerinaschuh; Urteil vom 26. Juli 2018 - I ZR 64/17, GRUR 2018, 1044 Rn. 9 = WRP 2018, 1202 - Dead Island).
9
2. Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Klägerin berechtigt ist, die Rechte aus den Klagemarken zu verfolgen. Nach Art. 25 Abs. 3 UMV (Art. 22 Abs. 3 GMV) kann der Lizenznehmer mit Zustimmung des Markeninhabers Klage wegen der Verletzung der lizenzierten Marke erheben. Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen haben die Markeninhaber der Klägerin die Nutzungsrechte an den Klagemarken eingeräumt und diese ermächtigt, Markenverletzungen im eigenen Namen zu verfolgen. Dagegen wendet sich die Revision nicht. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich.
10
3. Die Revision nimmt die Annahme des Berufungsgerichts, die angegriffenen Benutzungshandlungen stellten eine Verletzung der Klagemarken gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. a UMV dar, als für die Klägerin günstig hin. Rechtsfehler sind auch insoweit nicht erkennbar.
11
4. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass die Rechte der Klägerin, die Benutzung der streitgegenständlichen Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu untersagen, erschöpft sind.
12
a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, es sei davon auszugehen, dass die von der Beklagten angebotenen Waren von der Klägerin oder mit ihrer Zustimmung in der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden seien. Die Marken seien für Produkte benutzt worden, die zulässig in der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden seien. Die vom Erschöpfungseinwand umfasste Werbesituation bestehe auch nach der Kaufentscheidung des Kunden, weil dieser weiterhin im Onlineshop der Beklagten einkaufen solle. Dass die Beklagte auf ihren Versandkartons nicht für ein bestimmtes Produkt werbe, sondern allein die Markennamen ohne Hinweis auf konkrete Produkte aufführe, stehe der Erschöpfung nicht entgegen. Erschöpfung könne zwar immer nur in Bezug auf diejenigen Exemplare der Ware eintreten , die vom Markeninhaber selbst oder mit dessen Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden seien, so dass eine Bezugnahme auf Originalprodukte erforderlich sei. Diese Voraussetzung sei bei einer unternehmensbezogenen Werbung nicht erfüllt. Im Streitfall liege jedoch ein Bezug zu mit den Klagemarken gekennzeichneten Waren vor. Die Situation sei vergleichbar mit derjenigen eines Händlers, der in seinem Laden auf Plakaten die Marken der von ihm vertriebenen Produkte abbilde. Es bestehe ein Bezug zu konkreten Produkten, nämlich denen, die zum Warensortiment des Händlers gehörten. Es sei nicht erforderlich, dass der Händler die Ware bereits vorrätig habe. Vielmehr genüge es, dass er über sie im Zeitpunkt des Absatzes ohne Markenverletzung verfügen könne. Der angegriffenen Markennutzung stünden keine berechtigten Interessen der Klägerin entgegen. Die Klägerin habe nicht bewiesen, dass die beanstandete Werbung unüblich sei. Der Ruf der Klagemarken werde durch die Verwendung auf dem Versandkarton nicht geschädigt. Auf dem Karton seien auch Marken abgebildet, deren Produkte teurer als diejenigen der Klägerin seien. Die Abbildung eines Gefahrgutzeichens entspreche den gesetzlichen Vorschriften und sei nicht rufschädigend. Der Versandkarton erwecke keinen "billigen" Eindruck. Die falsche Schreibweise der Marke "Jean Paul Gautier" (statt "Jean Paul Gaultier") und der hervorgehobene Schriftzug "beauty for less" beeinträchtigten die Interessen der Klägerin nicht wesentlich. Die angegriffene Zeichenverwendung erwecke auch nicht den Eindruck, zwischen den Parteien bestünden Handelsbeziehungen oder die Beklagte gehöre dem Vertriebssystem der Klägerin an. Diese Annahme liege fern, weil auf dem Karton eine Vielzahl von Marken aufgedruckt sei. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
13
b) Nach Art. 15 Abs. 1 UMV (Art. 13 Abs. 1 GMV) gewährt die Unionsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von dem Inhaber oder mit dessen Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Die Erschöpfung tritt vorbehaltlich des Art. 15 Abs. 2 UMV (Art. 13 Abs. 2 GMV) hinsichtlich aller Handlungen ein, die nach Art. 9 Abs. 3 UMV (Art. 9 Abs. 2 GMV) eine Verletzung der Marke darstellen können. Sie erfasst insbesondere das so genannte Ankündigungsrecht , weshalb Waren, die mit einer Marke gekennzeichnet sind, bei ihrem Weitervertrieb durch Dritte grundsätzlich unter ihrer Marke beworben werden können (vgl. zu Art. 7 der Richtlinie 89/104/EWG EuGH, Urteil vom 4. November 1997 - C-337/95, Slg. 1997, I-6013 = GRUR Int. 1998, 140 Rn. 36 f. - Dior/Evora; Urteil vom 23. Februar 1999 - C-63/97, Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438 Rn. 48 - BMW/Deenik; Urteil vom 8. Juli 2010 - C-558/08, Slg. 2010, I-6963 = GRUR 2010, 841 Rn. 77 - Portakabin/Primakabin; vgl. zu § 24 MarkenG BGH, Urteil vom 7. November 2002 - I ZR 202/00, GRUR 2003, 340, 341 [juris Rn. 33] = WRP 2003, 534 - Mitsubishi; Urteil vom 17. Juli 2003 - I ZR 256/00, GRUR 2003, 878, 879 [juris Rn. 20] = WRP 2003, 1231 - Vier Ringe über Audi; Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 77/04, GRUR 2007, 784 Rn. 20 = WRP 2007, 1095 - AIDOL).
14
Aus der Beschränkung des Rechts aus Art. 9 Abs. 2 Buchst. a UMV (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV) auf die Benutzung "für Waren" folgt, dass die Marke auch im Falle der Erschöpfung in der Werbung nur "für Waren" verwendet werden darf (Eisenführ/Eberhardt in Eisenführ/Schennen, UMV, 5. Aufl., Art. 13 Rn. 9; BeckOK.UMV/Müller, Stand 28. Mai 2018, Art. 15 Rn. 5; Thiering in Ströbele/Hacker/ Thiering, MarkenG, 12. Aufl. § 24 Rn. 66). Erforderlich ist eine konkrete Bezugnahme auf Originalprodukte. Daran fehlt es, wenn die Werbung entweder nicht produktbezogen , sondern unternehmensbezogen erfolgt oder sich auf andere Produkte als Originalprodukte bezieht (BGH, GRUR 2007, 784 Rn. 21 - AIDOL, mwN). Maßgeblich ist insoweit, wie der Verkehr die Benutzung des fremden Kennzeichens wahrnimmt (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 24 Rn. 51; Jacobs, GRUR 2011, 1069, 1072). Unternehmensbezogen ist eine Werbung jedenfalls, wenn sie aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise das Unternehmen von anderen Unternehmen abgrenzt oder sich ausschließlich auf dessen Leistungsvermögen bezieht. Dagegen weist das Kennzeichen einen Warenbezug auf, wenn der angesprochene Verkehr die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für Waren ansieht. Das ist dann der Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für ein beworbenes Produkt verstanden wird (vgl. zur rechtserhaltenden Benutzung BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 [juris Rn. 18] = WRP 2005, 1527 - OTTO, mwN).
15
c) Danach hat das Berufungsgericht die Voraussetzungen des Art. 15 Abs. 1 UMV (Art. 13 Abs. 1 GMV) zu Recht als erfüllt angesehen.
16
aa) Gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die von der Beklagten angebotenen Originalprodukte seien unter den jeweiligen Marken vom Inhaber der Marken oder mit dessen Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden, wendet sich die Revision nicht. Sie lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen.
17
bb) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, die Verwendung der Marken JOOP! und DAVIDOFF auf den Versandkartons weise den erforderlichen Warenbezug auf, weil der Verkehr davon ausgehe, dass die Beklagte Produkte der auf dem Versandkarton genannten Marken vertreibe.
18
(1) Die Revision greift die Beurteilung des Berufungsgerichts ohne Erfolg mit der Erwägung an, der Aufdruck auf einer Versandhülle wirke als auf den Absender bezogene Angabe und sei daher lediglich unternehmensbezogen.
19
Mit diesen Ausführungen nimmt die Revision lediglich eine abweichende tatsächliche Würdigung vor, zeigt aber keine Rechtsfehler der tatrichterlichen Würdigung des Berufungsgerichts auf. Dass bei dem Aufdruck einer Mehrzahl von Marken auf dem Versandkarton mit der Werbung für konkrete Produkte - gleichermaßen als positiver Reflex - auch eine Werbung für das Unternehmen der Beklagten im Hinblick auf dessen Sortimentsbreite einhergehen mag, ändert nichts am bestehenden Warenbezug.
20
(2) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Einordnung einer Werbung als produktbezogen, auch wenn die konkreten Produkte - wie im Streitfall - nicht benannt oder sichtbar sind. Ihr Einwand, die im Streitfall gegebene Situation sei nicht vergleichbar mit der Bewerbung in einem Ladenlokal, wo der Kunde feststellen könne , welche Waren im Regal verfügbar seien, greift nicht durch.
21
Dem Erschöpfungseinwand steht nicht entgegen, dass die Marke nicht für ein konkretes Warenstück oder zumindest ein bestimmtes Produkt verwendet wird. Mit der Anforderung einer Bezugnahme auf konkrete Originalprodukte ist keine Werbung für konkrete Warenstücke gemeint (vgl. BGH, GRUR 2003, 878, 879 f. [juris Rn. 21] - Vier Ringe über Audi). Vielmehr muss der Werbende nur tatsächlich Waren des Markeninhabers vertreiben und der Verkehr muss angesichts der Werbung davon ausgehen, dass der Verkäufer Originalprodukte in seinem Sortiment führt und veräußert.
22
Die Revision lässt unberücksichtigt, dass es für den Eintritt der Erschöpfung ausreicht, wenn der Werbende über die Ware, auf die sich die Werbung bezieht, im vorgesehenen Zeitpunkt ihres Absatzes ohne Verletzung des Rechts des Markeninhabers verfügen kann. Es ist nicht erforderlich, dass der Werbende die Ware im Zeitpunkt der Werbung bereits vorrätig hat (BGH, GRUR 2003, 878, 879 f. [juris Rn. 21] - Vier Ringe über Audi). Ein Unternehmen, das sich auf den Wiederverkauf von Waren fremder Marken spezialisiert hat, kann den Verkehr über seine - unter Umständen eine Vielzahl von Marken betreffende - Geschäftstätigkeit nur ausreichend in Kenntnis setzen, wenn es die Marken der von ihm vertriebenen Produkte auch in einer Werbung verwenden darf, die sämtliche Waren betrifft (vgl. EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 90 f. - Portakabin/Primakabin, betreffend den Wiederverkauf von Gebrauchtwaren ).
23
cc) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, die angegriffene Handlung berühre nicht nur das Ankündigungsrecht, sondern auch das Kennzeichnungsrecht des Markeninhabers, weil die Beklagte die Marke nicht nur zur Werbung für Produkte des Markeninhabers, sondern auch zur Kennzeichnung der in der Versandpackung enthaltenen Waren anderer Unternehmen benutze. Auch hier nimmt die Revision eine abweichende tatsächliche Würdigung vor, ohne Rechtsfehler der tatrichterlichen Würdigung des Berufungsgerichts aufzuzeigen, der zufolge es sich im Streitfall aus Sicht der maßgeblichen, durch die Verpackung angesprochenen Verkehrskreise um Werbung und nicht um die Kennzeichnung konkreter, in der Versandverpackung befindlicher Waren handelt.
24
dd) Der Annahme einer Benutzung der Marken zu produktbezogener Werbung steht schließlich nicht entgegen, dass der Empfänger der Verpackung seine Entscheidung für den Erwerb der darin versandten Waren bereits getroffen hat. Er bleibt auch danach (potentieller) Kunde der Beklagten und damit tauglicher Adressat einer vom Anwendungsbereich des Art. 15 Abs. 1 UMG (Art. 13 Abs. 1 GMV) erfassten produktbezogenen Werbung.
25
d) Frei von Rechtsfehlern ist auch die Beurteilung des Berufungsgerichts, der streitgegenständlichen Benutzung der Marken auf den Versandkartons der Beklagten stünden keine berechtigten Interessen des Markeninhabers entgegen.
26
aa) Der Inhaber des Markenrechts kann sich nach Art. 15 Abs. 2 UMV (Art. 13 Abs. 2 GMV) dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzen, wenn berechtigte Grün- de dies rechtfertigen, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist. Ein solcher berechtigter Grund liegt vor, wenn durch die konkrete Verwendung die Herkunfts- und Garantiefunktion seines Zeichens verletzt oder die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird (vgl. zu Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/EWG EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 51 f. - BMW/Deenik; GRUR 2010, 841 Rn. 79 f. - Portakabin/Primakabin; BGH, Urteil vom 3. November 2005 - I ZR 29/03, GRUR 2006, 329 Rn. 28 = WRP 2006, 470 - Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem; Urteil vom 15. Februar 2007 - I ZR 63/04, GRUR 2007, 882 Rn. 22 = WRP 2007, 1197 - Parfümtester; Urteil vom 6. Oktober 2011 - I ZR 6/10, GRUR 2012, 392 Rn. 19 = WRP 2012, 469 - Echtheitszertifikat, jeweils mwN).
27
Erforderlich ist insoweit eine Abwägung zwischen den berechtigten Interessen des Markeninhabers und des Wiederverkäufers, wobei auf der Seite des Markeninhabers dessen Interesse zu berücksichtigen ist, gegen Wiederverkäufer geschützt zu sein, die seine Marke in rufschädigender Weise nutzen, während auf der Seite des Wiederverkäufers dessen Interesse zu beachten ist, die betreffende Ware unter Verwendung einer für seine Branche üblichen Werbeform weiterveräußern zu können (vgl. EuGH, GRUR Int. 1998, 140 Rn. 43 ff. - Dior/Evora; BGH, GRUR 2006, 329 Rn. 31 - Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem).
28
bb) Die Annahme des Berufungsgerichts, insoweit sei kein berechtigtes Interesse der Klägerin anzuerkennen, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.
29
(1) Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei und von der Revision auch unbeanstandet davon ausgegangen, dass die konkrete Gestaltung des Versandkartons die Herkunftsfunktion der Marken JOOP! und DAVIDOFF nicht beeinträchtigt.
30
(2) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts , ein berechtigtes Interesse der Klägerin sei nicht mit Blick auf die Unüblichkeit der Werbung anzunehmen, weil die von der Klägerin vorgetragenen Beispielsfälle nicht bewiesen, dass die Werbung der Beklagten unüblich sei. Auf das Kriterium der Unüblichkeit der Werbung und die von der Revision aufgeworfene Frage , welche Partei hierfür die Darlegungs- und Beweislast trägt, kommt es im Streitfall nicht an.
31
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union stellt der Umstand, dass ein Wiederverkäufer, der gewöhnlich Artikel gleicher Art, aber nicht unbedingt gleicher Qualität vertreibt, für die mit der Marke versehenen Waren in seiner Branche übliche Werbeformen benutzt, selbst wenn diese nicht denen entsprechen , die der Markeninhaber selbst oder die von ihm ausgewählten Wiederverkäufer verwenden, keinen berechtigten Grund dar, der es rechtfertigt, dass der Inhaber sich dieser Werbung widersetzt, sofern nicht erwiesen ist, dass die Benutzung der Marke in der Werbung des Wiederverkäufers den Ruf der Marke im konkreten Fall erheblich schädigt (vgl. zu Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/EWG EuGH, GRUR Int. 1998, 140 Rn. 46 - Dior/Evora). Diese Rechtsprechung ist dahin zu verstehen, dass ein berechtigtes Interesse des Markeninhabers nicht schon deshalb gegeben ist, weil die vom Wiederverkäufer betriebene (übliche) Form der Werbung von derjenigen des Markeninhabers oder seiner Vertriebspartner abweicht, sondern erst dann, wenn die konkrete Art und Weise der Benutzung der Marke in der Werbung rufschädigend ist. Hingegen folgt aus dieser Rechtsprechung nicht, dass im Falle einer für die Branche des Wiederverkäufers unüblichen Werbung stets ein berechtigtes Interesse des Markeninhabers gegeben ist. Das berechtigte Interesse des Markeninhabers kann nicht allein im Blick auf werbliche Gepflogenheiten in der Branche des Wiederverkäufers beurteilt werden. Entscheidend ist vielmehr auch im Fall einer für die Branche des Wiederverkäufers unüblichen Werbeform, ob die Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke tangiert ist oder eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Beeinträchtigung des Rufs der Marke vorliegt (vgl. EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 79 f. - Portakabin /Primakabin).
32
(3) Die Würdigung des Berufungsgerichts, bei Betrachtung sämtlicher Umstände des Streitfalls sei eine Rufschädigung der Marken JOOP! und DAVIDOFF nicht anzunehmen, ist frei von Rechtsfehlern.
33
Die Revision vermag keinen Rechtsfehler der umfassenden tatrichterlichen Würdigung des Berufungsgerichts aufzuzeigen. Soweit sie einen Widerspruch darin sieht, dass das Berufungsgericht einerseits die falsche Schreibweise der Marke "Jean Paul Gaultier" sowie den auf dem Karton befindliche Aufdruck "beauty for less" für "bedenklich" halte, andererseits sich diese Umstände aber im Ergebnis nicht zugunsten der Klägerin auswirkten, legt sie keinen Verstoß gegen Verfahrensvorschriften dar, sondern setzt erneut ihre Einschätzung an die Stelle der von ihr nicht geteilten tatrichterlichen Würdigung.
34
5. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C-283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist.
35
III. Danach ist die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Koch Schaffert Kirchhoff
Feddersen Schmaltz
Vorinstanzen:
LG Stuttgart, Entscheidung vom 27.01.2016 - 41 O 15/15 KfH -
OLG Stuttgart, Entscheidung vom 06.10.2016 - 2 U 31/16 -

ra.de-Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 28. Juni 2018 - I ZR 221/16

Urteilsbesprechung schreiben

0 Urteilsbesprechungen zu Bundesgerichtshof Urteil, 28. Juni 2018 - I ZR 221/16

Referenzen - Gesetze

Bundesgerichtshof Urteil, 28. Juni 2018 - I ZR 221/16 zitiert 3 §§.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Markengesetz - MarkenG | § 24 Erschöpfung


(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von

Referenzen - Urteile

Urteil einreichen

Bundesgerichtshof Urteil, 28. Juni 2018 - I ZR 221/16 zitiert oder wird zitiert von 9 Urteil(en).

Bundesgerichtshof Urteil, 28. Juni 2018 - I ZR 221/16 zitiert 8 Urteil(e) aus unserer Datenbank.

Bundesgerichtshof Urteil, 09. Nov. 2017 - I ZR 110/16

bei uns veröffentlicht am 09.11.2017

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 110/16 Verkündet am: 9. November 2017 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja form-strip II Ver

Bundesgerichtshof Urteil, 08. Feb. 2007 - I ZR 77/04

bei uns veröffentlicht am 08.02.2007

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 77/04 Verkündet am: 8. Februar 2007 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 15. Feb. 2007 - I ZR 63/04

bei uns veröffentlicht am 15.02.2007

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 63/04 Verkündet am: 15. Februar 2007 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGH

Bundesgerichtshof Urteil, 21. Juli 2005 - I ZR 293/02

bei uns veröffentlicht am 21.07.2005

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 293/02 Verkündet am: 21. Juli 2005 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 07. Nov. 2002 - I ZR 202/00

bei uns veröffentlicht am 07.11.2002

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 202/00 Verkündet am: 7. November 2002 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR :

Bundesgerichtshof Urteil, 17. Juli 2003 - I ZR 256/00

bei uns veröffentlicht am 17.07.2003

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 256/00 Verkündet am: 17. Juli 2003 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja V

Bundesgerichtshof Urteil, 11. Jan. 2018 - I ZR 187/16

bei uns veröffentlicht am 11.01.2018

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 187/16 Verkündet am: 11. Januar 2018 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 16. Nov. 2017 - I ZR 160/16

bei uns veröffentlicht am 16.11.2017

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 160/16 Verkündet am: 16. November 2017 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein
1 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Urteil, 28. Juni 2018 - I ZR 221/16.

Bundesgerichtshof Urteil, 25. Juli 2019 - I ZR 29/18

bei uns veröffentlicht am 25.07.2019

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 29/18 Verkündet am: 25. Juli 2019 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja ORTLIEB II MarkenG

Referenzen

12
I. Da die Klägerin die geltend gemachten Unterlassungsansprüche auf Wiederholungsgefahr stützt, ist die Klage nur begründet, wenn das beanstandete Verhalten der Beklagten sowohl zum Zeitpunkt seiner Vornahme rechtswidrig war als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Revisionsinstanz rechtswidrig ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 4. Februar 2016 - I ZR 194/14, GRUR 2016, 403 Rn. 9 = WRP 2016, 450 - Fressnapf; Urteil vom 2. März 2017 - I ZR 41/16, GRUR 2017, 922 Rn. 13 = WRP 2017, 1081 - Komplettküchen). Nach der Verbreitung der angegriffenen Internetwerbung Ende 2014 und vor der Entscheidung in der Revisionsinstanz am 16. November 2017 ist das im Streitfall maßgebliche Recht mit Wirkung ab dem 10. Dezember 2015 durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (BGBl. I 2015, 2158) novelliert worden. Dabei sind unter anderem die Bestimmungen des § 3 Abs. 1 und des § 5 Abs. 1 Satz 1 UWG neu gefasst worden, während die Vorschriften des § 5 Abs. 1 Satz 2 UWG, des § 5a Abs. 1 UWG und des § 17 UWG unverändert geblieben sind. Nach § 3 Abs. 1 UWG nF sind unlautere geschäftliche Handlungen unzulässig. Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 UWG nF handelt unlauter, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Eine für den Streitfall relevante Änderung der Rechtslage war damit nicht verbunden. Die in Anlehnung an den Wortlaut von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2005/29/EG in § 5 Abs. 1 Satz 1 UWG nF aufgenommene Relevanzklausel ist der Sache nach auch bislang schon Gegenstand der Prüfung des Irreführungsverbots gemäß § 5 UWG gewesen (vgl. BGH, Urteil vom 21. April 2016 - I ZR 151/15, GRUR 2016, 1193 Rn. 13 = WRP 2016, 1354 - Ansprechpartner, mwN). Die Generalklausel des § 3 Abs. 1 UWG hatte im Hinblick auf den im Streitfall maßgeblichen Schutz von Mitbewerbern und sonstigen Marktteilnehmern bereits bisher die Funktion eines Auffangtatbestands (vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 2012 - I ZR 54/11, GRUR 2013, 301 Rn. 25 f. = WRP 2013, 491 - Solarinitiative).
13
2. Die Beklagten sind gem. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV sowie Art. 9 Abs. 2 Buchst. b UMV zur Unterlassung der angegriffenen Zeichenverwendung verpflichtet.
45
1. Mit Blick auf die im Laufe des Rechtsstreits in Kraft getretene Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb ist hinsichtlich der maßgeblichen Rechtsgrundlagen zwischen dem Unterlassungsanspruch einerseits und dem Auskunfts- und Schadensersatzanspruch andererseits zu unterscheiden. Da der Unterlassungsanspruch auf die Abwehr künftiger Gefahren gerichtet ist, ist eine Klage nur dann begründet, wenn auch auf der Grundlage der nunmehr geltenden Rechtslage Unterlassung verlangt werden kann. Zudem muss die Handlung zum Zeitpunkt ihrer Begehung wettbewerbswidrig gewesen sein, da es andernfalls an der Wiederholungsgefahr fehlt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 4. Februar 2016 - I ZR 194/14, GRUR 2016, 403 Rn. 9 = WRP 2016, 450 - Fressnapf; Urteil vom 4. Mai 2016 - I ZR 58/14, BGHZ 210, 144 Rn. 39 - Segmentstruktur). Demgegenüber kommt es bei der Feststellung der Schadensersatzpflicht und der Verpflichtung zur Auskunftserteilung auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Begehung an (BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 14 - Armbanduhr , mwN). Der Vernichtungsanspruch dient der Beseitigung eines fortdauernden Störungszustands und ist daher nur begründet, wenn seine Voraussetzungen nach dem zur Zeit der Entscheidung geltenden Rechts vorliegen (zu § 98 UrhG vgl. BGH, Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 124/11, GRUR 2015, 672 Rn. 66 = WRP 2015, 739 - Videospiel-Konsolen II; zu § 43 Abs. 1 Satz 1 DesignG: BGH, GRUR 2016, 803 Rn. 14 - Armbanduhr). Entsprechendes gilt für den Rückrufanspruch. Die Änderung des § 4 Nr. 9 UWG durch Art. 1 Nr. 4 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (BGBl. I 2015, S. 2158 f.) mit Wirkung ab dem 10. Dezember 2015 hat keine Rechtsänderung bewirkt. Vielmehr findet sich der bisher in § 4 Nr. 9 UWG aF geregelte wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz nunmehr ohne inhaltliche Änderung in der Bestimmung des § 4 Nr. 3 UWG (BGHZ 210, 144 Rn. 39 - Segmentstruktur). Deshalb ist eine Differenzierung nach neuem und altem Recht nicht erforderlich.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 202/00 Verkündet am:
7. November 2002
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Mitsubishi
Ein Markeninhaber hat keinen berechtigten Grund i.S. von § 24 Abs. 2
MarkenG, dem nicht in sein Vertriebssystem eingebundenen Wiederverkäufer
der Markenware bei dessen Werbung, die keine besonderen Geschäftsbeziehungen
zu ihm vortäuscht, die Verwendung einer Bildmarke (Firmen-Logo) zu
verbieten und ihn auf die namentliche Nennung seines Produkts zu verweisen.
BGH, Urt. v. 7. November 2002 - I ZR 202/00 - OLG Naumburg
LG Magdeburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 7. November 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Prof.
Dr. Bornkamm und Pokrant

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 7. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Naumburg vom 3. August 2000 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin ist nach ihrer Behauptung ausschließlich autorisierte Importgesellschaft der Mitsubishi-Corporation, Tokio. Sie macht Rechte geltend aufgrund von Marken, die zugunsten der vorgenannten Gesellschaft im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen sind. Dazu gehören unter anderem Wortmarken mit dem Schriftzug "Mitsubishi" und Wort /Bildmarken mit den "Drei Diamanten" und dem Schriftzug "Mitsubishi".

Die Beklagte handelt in Z. mit Automobilen verschiedener Hersteller , darunter auch mit Kraftfahrzeugen der Marke Mitsubishi. Sie ist keine Mi- tsubishi-Vertragshändlerin. Über den Ausstellungsräumen ihres Autohauses befinden sich an der Fassade beschriftete Tafeln mit Hinweisen auf verschiedene Fabrikate, teilweise unter Verwendung von deren Marken. Unter anderem verwendet sie in roter Beschriftung das Mitsubishi-Logo der "Drei Diamanten" und die Wortmarke "Mitsubishi".
Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung und im Wege der Stufenklage auf Schadensersatz in Anspruch genommen, da diese mit ihrem Verhalten die Markenrechte der Klägerin verletze. Weiterhin hat sie (zunächst) die Ansicht vertreten, die Beklagte spiegele ihren Kunden wahrheitswidrig vor, autorisierte Händlerin der Klägerin zu sein, könne aber die Fahrzeuge wegen des lückenlosen Vertriebsbindungssystems der Klägerin nur auf unlauterem Schleichwege erworben haben.
Hinsichtlich des angekündigten Antrags, die Beklagte zur Unterlassung zu verurteilen, ohne Zustimmung der Klägerin das Zeichen Mitsubishi im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, hat sich die Beklagte strafbewehrt zur Unterlassung verpflichtet.
Die Klägerin hat daraufhin beantragt,
1. die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, Kraftfahrzeuge der Marke "Mitsubishi" als Neufahrzeuge anzubieten, zu veräußern und/oder zu bewerben, ohne Mitsubishi-Vertragshändlerin zu sein;

2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über Art und Umfang der Verwendung des vorgenannten Zeichens in der Werbung, geordnet nach Werbeträgern, Empfängern und Quartalen, sowie über Anzahl und Preis der aufgrund dieser Werbung veräußerten Kraftfahrzeuge der Marke "Mitsubishi" zu erteilen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat in Abrede gestellt, beim Verkauf von Mitsubishi-Neufahrzeugen den Eindruck zu vermitteln, MitsubishiVertragshändlerin zu sein. Sie weise deutlich auf die "EU-Vermittlung" der angebotenen Kraftfahrzeuge hin. Sie erwerbe diese Automobile über die nicht gebundene Händlerin "C. " in Belgien. Die Marke der Klägerin benutze sie beim Verkauf der Fahrzeuge berechtigt i.S. von § 23 Nr. 2 und 3 MarkenG.
Das Landgericht hat durch Teilurteil die Unterlassungsklage abgewiesen und der Auskunftsklage stattgegeben.
Beide Parteien haben Berufung eingelegt.
Das Berufungsgericht (OLG Naumburg GRUR-RR 2001, 297) hat unter Zurückweisung der Berufung der Klägerin auf die Berufung der Beklagten die Klage insgesamt abgewiesen, auch hinsichtlich des in der Berufungsinstanz gestellten Hilfsantrags,
die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im Falle der Vermittlung von Kaufverträgen über Neufahrzeuge der Marke "Mitsubishi", Kraftfahr-
zeuge der Marke "Mitsubishi" anzubieten, zu veräußern und/oder zu bewerben , ohne darauf hinzuweisen, daß sie lediglich als Vermittlerin tätig ist.
Mit ihrer Revision verfolgt die Klägerin ihre vor dem Berufungsgericht gestellten Anträge weiter. Die Beklagte war in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Klageansprüche verneint und dazu ausgeführt:
Der Vortrag der Klägerin habe den Anforderungen an die Darlegung der theoretischen und praktischen Lückenlosigkeit ihres Vertriebsbindungssystems nicht entsprochen. Die Beklagte erwecke in ihrer Werbung und ihrem Auftreten nicht den Eindruck, Mitsubishi-Vertragshändlerin zu sein. In ihrer Zeitungswerbung bewerbe die Beklagte gleichzeitig Fahrzeuge verschiedener Hersteller und verwende im Text den Hinweis auf die "Vermittlung aller europäischen Marken". Bei den ausländischen Fabrikaten finde sich der Hinweis auf EUVermittlung. Aus der Gestaltung des Geschäftshauses der Beklagten, an dem der eigentliche Firmenname der Beklagten ohne Hinweis auf eine Marke wiedergegeben sei, seien in einer segmentierten Umlaufzeile alle von der Beklagten gehandelten Marken aufgeführt. Daraus ergebe sich für jedermann erkennbar , daß die Beklagte mit einer Vielzahl gängiger Markenfabrikate handele und nicht als Vertragshändlerin der Klägerin auftrete. Allein aus der Formulie-
rung, Fahrzeuge würden zu einem Hauspreis angeboten, könne ein gegenteiliger Schluß nicht gezogen werden.
Auch der Hilfsantrag erweise sich als unbegründet, weil die Klägerin nicht dargelegt habe, daß die Beklagte ihre Vermittlerstellung, sofern sie als Vermittler tätig werde, nicht offenlege. Ihre Werbung spreche für das Gegenteil.
Die Berufung der Beklagten sei begründet, weil die Klägerin gegen diese keinen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch und damit auch keinen Auskunftsanspruch über die Benutzungshandlungen zur Vorbereitung eines Schadensersatzanspruches habe. Die Beklagte verwende zwar die fragliche Marke in der Werbung für Waren der geschützten Art. Da sie jedoch mit Originalfahrzeugen handele, die von der Markeninhaberin mit der Marke versehen worden seien, sei das Markenrecht insoweit erschöpft. In einem solchen Fall sei der Händler nicht nur berechtigt, mit dem mit der Marke versehenen Produkt zu handeln, er dürfe auch die Markenware unter Verwendung der Marke in seiner Werbung ankündigen.
Einem Händler könne die Werbung mit einer Herstellermarke nicht verboten werden, sofern nicht die Art und Weise, in der die Marke in der Werbung benutzt werde, einen berechtigten Grund i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG darstelle , der es rechtfertige, daß sich der Inhaber dem widersetze. Für den Kraftfahrzeughandel habe der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eine Werbung mit einer Marke als unerlaubt angesehen, wenn sie den Eindruck erwecke, daß eine Handelsbeziehung zwischen dem Händler und dem Markeninhaber bestehe, insbesondere, daß das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehöre oder es eine Son-
derbeziehung zwischen den beiden Unternehmen gebe. Bestehe hingegen keine Gefahr, daß in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehe, es gebe eine Handelsbeziehung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber, dürfe der Wiederverkäufer aus der Benutzung der Marke einen Vorteil ziehen, wenn die Werbung im übrigen korrekt und redlich sei. Im Streitfall schließe die Vielzahl der von der Beklagten verwendeten Markenzeichen für jeden vernünftigen Werbungsadressaten die Annahme aus, bei der Beklagten handele es sich um eine Mitsubishi-Vertragshändlerin.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Revisionsangriffe der Klägerin haben keinen Erfolg.
1. Einer Prüfung der Frage, ob die Klageansprüche wegen unlauteren Eindringens der Beklagten in ein schutzwürdiges selektives Vertriebssystem begründet sind, bedarf es im Streitfall nicht, weil die Klägerin bereits in ihrer Berufungsbegründung ihren Unterlassungsanspruch nicht mehr auf das Bestehen eines Vertriebsbindungssystems gestützt hat. Darauf bezieht sich ausdrücklich auch die Revision.
2. Die Revision bleibt hinsichtlich des Unterlassungshauptantrags erfolglos.

a) Dieser Klageantrag ist zu weit gefaßt, weil er nicht nur Fälle einer wettbewerbswidrigen Irreführung i.S. von § 3 UWG umfaßt, sondern auch Sachverhalte, die unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt eine Irreführung begründen. Mit dem Hauptantrag begehrt die Klägerin nämlich ein Schlechthinverbot gegenüber der Beklagten, Kraftfahrzeuge der Marke "Mitsubishi" als Neufahrzeuge anzubieten, zu veräußern und/oder zu bewerben, ohne Mitsubi-
shi-Vertragshändlerin zu sein. Damit werden auch Vermittlungs- und Vertriebshandlungen erfaßt, die jedermann vornehmen darf, so auch die Beklagte, ohne Mitsubishi-Vertragshändlerin zu sein.
Ohne Erfolg bezieht sich die Revision insoweit darauf, das Berufungsgericht hätte die konkrete Verletzungshandlung bei der Prüfung des Unterlassungsbegehrens der Klägerin zugrunde legen müssen, weil eine Verallgemeinerung des Unterlassungsantrags über die in bestimmter Form begangene Verletzungshandlung hinaus zulässig sei, wenn auch in der Verallgemeinerung das Charakteristische der konkreten Verletzungsform zum Ausdruck komme. Gerade hierum handelt es sich im Streitfall bei dem Hauptantrag nicht. Denn dieser ist in einer Weise verallgemeinert, daß auch zulässige Handlungen erfaßt werden und deshalb etwas Charakteristisches und wettbewerbsrechtlich Unzulässiges nicht mehr zum Ausdruck kommt.
Da die Klägerin eine konkrete Verletzungsform auch nicht in ihr Antragsbegehren einbezogen hat, verbietet es sich, ihren Klageantrag einschränkend auf eine von ihr nicht näher bestimmte Verletzungsform auszulegen.

b) Das Berufungsgericht hat - was für die revisionsrechtlichen Erwägungen bezüglich des Hilfsantrags nicht ohne Bedeutung ist - das Verhalten der Beklagten nicht als irreführend angesehen. Es hat in einer Gesamtwürdigung der vorgelegten Werbeanzeige der Beklagten dem dort enthaltenen Hinweis auf "Vermittlung aller europäischen Marken" bzw. "EU-Vermittlung" entnommen , daß die angesprochenen Verkehrskreise bei dem gegebenen gleichzeitigen Angebot von Fahrzeugen verschiedener Hersteller nicht annehmen würden , die Beklagte sei Mitsubishi-Vertragshändlerin, weil für jedermann deutlich werde, daß die Beklagte mit allen gängigen Markenfabrikaten handele.

Soweit die Revision zu einer anderen Würdigung des Sachverhalts gelangt , setzt sie revisionsrechtlich unzulässig ihre eigene Beurteilung an die Stelle derjenigen des Tatrichters. In diesem Zusammenhang kommt es nicht einmal darauf an, ob in der Werbeanzeige - was bei dem Geschäftshaus der Beklagten nicht in Frage steht - die verschiedenen Marken der Kraftfahrzeughersteller hinreichend erkennbar aufgeführt sind. Denn schon der Werbetext läßt den durchschnittlich verständigen, informierten und aufmerksamen Durchschnittsverbraucher , der Maßstab für die Beurteilung ist, zu der vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angeführten Vorstellung gelangen.
Bei der gegebenen Sachlage kann auch nicht davon die Rede sein, daß der angesprochene Verkehr bereits durch die Gestaltung der Zeitungsanzeige insoweit irregeführt wird, daß er sich mit dieser jedenfalls näher beschäftigt. Denn nach den Feststellungen des Berufungsgerichts enthält der Werbetext "Vermittlung aller europäischen Marken" für den angesprochenen Verkehr den hinreichenden Hinweis auf die Tatsache, daß die Beklagte mit allen möglichen Markenfabrikaten handelt und sich nicht als autorisierte Vertragshändlerin der Klägerin geriert.
Ohne Erfolg beruft sich die Revision auch darauf, daß in der Zeitungswerbung der Beklagten neben den Kraftfahrzeugen des Typs "Mitsubishi Carisma GDI" auf der unteren Abbildung nur Fahrzeuge des Typs "Nissan Primera" mit dem Kennzeichen "NISSAN" beworben worden seien. Angesichts des in der Werbeanzeige enthaltenen Hinweises auf die "Vermittlung aller europäischen Marken" kann nicht angenommen werden, daß der angesprochene Verkehr - was diesem nach dem Vorbringen der Revision als üblich bekannt sein soll - bei dieser Sachlage annehmen könnte, zwei verschiedene Marken wür-
den von einem Händler vertrieben, der Vertragshändler jeder dieser Marken sei.
3. Die Abweisung des in der Berufungsinstanz erstmalig gestellten Hilfsantrags durch das Berufungsgericht ist ebenfalls revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.
Die Klägerin hat ein vom Antrag erfaßtes Verhalten der Beklagten, nämlich ein gegenüber von Kunden erfolgendes wahrheitswidriges Vortäuschen einer Händlereigenschaft, obwohl nur die Vermittlung eines Kaufvertrages mit einem Händler besorgt wird, nicht vorgetragen. Die von der Revision in Bezug genommenen Vertragsunterlagen über den Vertrieb eines "neuen importierten /reimportierten" M-Anhängers, in welchen ein Angestellter der Beklagten als Verkäufer bezeichnet wird, können das beantragte Verbot nicht tragen. Es ist nicht ersichtlich, daß und aus welchen Gründen die Beklagte über ihre Eigenschaft als Verkäuferin getäuscht haben sollte. Der Vorwurf eines unlauteren Eindringens in ein geschütztes Vertriebssystem der Klägerin steht nicht mehr in Rede.
4. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht auch den markenrechtlichen Anspruch, der nach der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtung durch die Beklagte nur noch auf Auskunftserteilung gerichtet ist, versagt. Bei den von der Klägerin angegriffenen Verwendungsweisen der Mitsubishi -Marken als Wort- oder Bildzeichen durch die Beklagte handelt es sich nicht um Markenverletzungssachverhalte i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, sondern um außerhalb der Schutzschranken liegende, durch § 24 Abs. 1 MarkenG gestattete Verwendungen der Marken der Klägerin.
Danach hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Diese Voraussetzungen stehen im Streitfall nicht in Frage. Nach dem von der Klägerin nicht bestrittenen Vortrag der Beklagten erwirbt sie die bei ihr bestellten Kraftfahrzeuge von einem belgischen Händler. Für die Beurteilung des Streitfalls ist deshalb davon auszugehen, daß das jeweilige von der Beklagten zum Verkauf angebotene Neufahrzeug bereits mit Zustimmung der Markeninhaberin im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden ist.
Mit dem Inverkehrbringen unter der Marke ist auch das Ankündigungsrecht erschöpft (EuGH, Urt. v. 4.11.1997 - Rs. C-337/95, Slg. 1997, I-6034 Tz. 36 = GRUR Int. 1998, 140 - Dior/Evora; Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz. 48 = GRUR Int. 1999, 438 - BMW/Deenik).
Die Klägerin kann sich aber auch der Verwendung der MitsubishiMarken ohne unmittelbaren Zusammenhang mit den entsprechenden Kraftfahrzeugen , also etwa auf dem Geschäftsgebäude der Beklagten oder in werblichen Ankündigungen wie der streitgegenständlichen Werbeanzeige, nicht aus berechtigten Gründen i.S. des § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen.
Die Voraussetzungen dieser Bestimmung hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneint. Es hat - unter Heranziehung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1999, 438 Tz. 51 ff. - BMW/Deenik) - ausgeführt, daß eine Werbung mit einer Marke nur dann als unerlaubt angesehen werden könne, wenn der Eindruck erweckt wer-
de, daß eine Handelsbeziehung zwischen dem Händler und dem Markeninhaber bestehe, insbesondere das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehöre oder eine sonstige Sonderbeziehung zwischen den beiden Unternehmen gegeben sei. Werde die Öffentlichkeit dagegen nicht in einer derartigen Weise auf Beziehungen zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber hingewiesen, könne die Verwendung der Marke nicht beanstandet werden. Im Streitfall lägen keine eine Markenverletzung begründenden Umstände vor. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.
Das Berufungsgericht hat aufgrund der Vielzahl der von der Beklagten verwendeten Marken verschiedener Kraftfahrzeughersteller angenommen, daß für jeden vernünftigen Werbungsadressaten die Annahme ausgeschlossen sei, bei der Beklagten handele es sich um eine Mitsubishi-Vertragshändlerin oder es bestehe eine sonstige besondere Beziehung zwischen den Parteien. Zutreffend ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, daß die Verwendung des Bildzeichens in der Werbung der Beklagten nicht schon deshalb nicht erforderlich im Sinne der Ausführungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1999, 438 Tz. 52 - BMW/Deenik) ist, weil der Wiederverkäufer auch darauf verzichten könnte. Denn es stellt keinen die Wirkung des § 24 Abs. 1 MarkenG aufhebenden berechtigten Grund im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG dar, wenn der Wiederverkäufer aus der Benutzung der Marke in der Werbung für den Verkauf der Markenwaren, die korrekt und redlich ist, für seine eigene geschäftliche Tätigkeit einen Nutzen zieht. Dem lauteren Vertrieb einer Markenware, zu dem auch die Werbung gehört, ist ein derartiger Nutzen eigen. Die Revision zeigt nicht auf, daß die Beklagte unkorrekt oder unredlich gehandelt hat. Es gibt keinen rechtfertigenden Grund, den ungebundenen Händler bei der Werbung für den weiteren Verkauf der
Markenware auf die Wortmarke zu beschränken und ihm die Verwendung der Bildmarke zu verbieten. Eine solche Differenzierung würde den Verbraucher allenfalls auf die Unterschiede zwischen einem Vertragshändler und einem ungebundenen Wiederverkäufer besonders aufmerksam machen und Letzteren in nicht zu begründender Weise diskriminieren.
Nicht beigetreten werden kann der Ansicht der Revision, wonach der Beklagten bei ihrer Werbung die Erschöpfungswirkung des § 24 Abs. 1 MarkenG deshalb nicht zugute komme, weil nicht alle beworbenen Fahrzeuge von der Markeninhaberin bereits in Verkehr gebracht worden seien. Die Beklagte bezieht die von ihr vertriebenen Fahrzeuge von einem Vertragshändler in Belgien. Die Klägerin hat nicht dargetan, daß dieser die beworbenen Fahrzeuge nicht vorrätig hätte. Die Betrachtungsweise der Revision dürfte zudem den wirtschaftlichen und tatsächlichen Gegebenheiten nicht gerecht werden. Da Werbung den Zweck hat, den Absatz zu fördern, ist davon auszugehen, daß sie sich auf solche Waren bezieht, über die der Werbende im Zeitpunkt des Absatzes verfügen kann (vgl. Sack, WRP 1999, 1088, 1094). Auf die Frage, ob der Wiederverkäufer die Ware im Zeitpunkt der Werbung bereits vorrätig hat, kann es deshalb nicht ankommen.
III. Danach war die Revision auf Kosten der Klägerin zurückzuweisen (§ 97 Abs. 1 ZPO).
Ullmann v. Ungern-Sternberg Starck
Bornkamm Pokrant

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 256/00 Verkündet am:
17. Juli 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Vier Ringe über Audi
Für die Wirkung der Erschöpfung des Rechts aus der Marke im Verhältnis zum
Werbenden reicht es aus, wenn dieser über die Ware, auf die sich die Werbung
bezieht, im vorgesehenen Zeitpunkt ihres Absatzes ohne Verletzung des
Rechts des Markeninhabers verfügen kann. Es ist nicht erforderlich, daß der
Werbende im Zeitpunkt der Werbung die Waren bereits vorrätig hat oder daß
die Waren zu diesem Zeitpunkt vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung
im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.
BGH, Urteil vom 17. Juli 2003 - I ZR 256/00 - OLG Köln
LG Köln
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 17. Juli 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 27. Oktober 2000 aufgehoben.
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 18. April 2000 abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin, die Audi AG, vertreibt ihre PKW im Inland über ein selektives Vertriebssystem. Sie ist Inhaberin der Wortmarke "Audi" und der unter anderem für Landfahrzeuge eingetragenen nachstehend wiedergegebenen Wort-/ Bildmarke Nr. 39 536 107:

Die Beklagte betreibt einen Handel mit Kraftfahrzeugen einer Vielzahl von Automobilherstellern, zu denen auch die Klägerin gehört. Die Beklagte vermittelt PKW, die von den Herstellern in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union exportiert worden sind (sogenannte EU-Neuwagen) und von ihr nach Deutschland eingeführt werden. Sie ist nicht Vertragshändlerin der Klägerin.
In der nachfolgend im Klageantrag wiedergegebenen Anzeige in der R. vom 6. September 1999 warb die Beklagte für ihren Neuwagenverkauf u.a. mit den Marken der Klägerin.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagte verletze durch die Verwendung ihrer Wort-/Bildmarke "vier Ringe über Audi" ihr Markenrecht. Zur Beschreibung des Angebots reiche die Benutzung der Wortmarke "Audi". Die Wort-/Bildmarke verwende die Beklagte nur, um sich an den guten Ruf dieser Marke anzuhängen und ihre Wertschätzung in unlauterer Weise auszunutzen.
Die Klägerin hat beantragt,
I. die Beklagte zu verurteilen,
1. es zu unterlassen, im Rahmen der Werbung die Marke Nr. 39 536 107 "vier Ringe über Audi" wie nachstehend wiedergegeben zu verwenden:
2. der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie die in Ziff. 1 genannten Handlungen seit dem 6. September 1999 vorgenommen hat;
II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den in Ziff. I.1. genannten Handlungen seit dem 6. September 1999 entstanden ist und noch entstehen wird.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat sich auf den Erschöpfungsgrundsatz berufen und vorgetragen, die Klägerin habe keine berechtigten Gründe, ihr die Verwendung der in Rede stehenden Wort-/Bildmarke zu verbieten. Sie habe ausschließlich Kraftfahrzeuge der Marke Audi vertrieben, die zuvor von der Klägerin innerhalb der Europäischen Union in den Verkehr gebracht worden seien.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Köln GRUR-RR 2001, 301).
Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung durch die Beklagte angenommen und hierzu ausgeführt:
Der Klägerin stehe der Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG zu. Die Beklagte habe die Wort-/Bildmarke der Klägerin in identischer Form für Waren benutzt, für die die Marke Schutz genieße. Hierzu sei die Beklagte nicht berechtigt. Die Markenrechte der Klägerin an den mit der Anzeige beworbenen PKWs seien nicht, jedenfalls nicht sämtlich, i.S. von § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft. Die angegriffene Werbung beschränke sich nicht auf Fahrzeuge, die die Klägerin im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht habe. Die Anzeige erwecke vielmehr den Eindruck, dem Interessenten könnten sämtliche Kraftfahrzeuge aus der aktuellen Produktion der aufgeführten Hersteller vermittelt werden. Aufgrund der Anführung mehrerer Dutzend Hersteller und der Aufzählung von acht PKWs nehme der Verkehr an, die Beklagte verfüge über die acht Kraftfahrzeuge, während andere zwar geliefert werden könnten, aber nicht im Betrieb der Beklagten vorrätig seien. Die Werbung beziehe sich danach auch auf Kraftfahrzeuge, die im Zeitpunkt des Erscheinens der Anzeige von der Klägerin noch nicht ausgeliefert seien und für die die Beklagte die Erschöpfung nicht in Anspruch nehmen könne.
Die angegriffene Markenbenutzung sei der Beklagten auch nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG gestattet. Für sie sei es nicht notwendig, die Wort-/Bildmarke zusätzlich zu der Wortmarke "Audi" zu verwenden. Auf die
Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG könne die Beklagte sich nicht berufen, weil § 23 Nr. 3 MarkenG die speziellere Vorschrift sei und für diese Bestimmung aufgrund ihrer engeren Voraussetzungen ansonsten kein Anwendungsbereich bliebe. Der Schadensersatz- und der Auskunftsanspruch folgten aus § 14 Abs. 6, § 19 Abs. 5 MarkenG, § 242 BGB.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Abweisung der Klage.
Die von der Klägerin geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche nach § 14 Abs. 5, Abs. 6 MarkenG sind unbegründet.
Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die Beklagte in ihrer Werbung ein mit der Wort-/Bildmarke der Klägerin identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 5 MarkenG).
Der markenrechtliche Schutz ist ausgeschlossen, wenn eine Erschöpfung des Markenrechts nach § 24 Abs. 1 MarkenG eingetreten ist und der Markeninhaber sich nicht gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzen kann. Die Voraussetzungen einer Erschöpfung hat das Berufungsgericht verneint. Dem kann nicht beigetreten werden.
1. Nach § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Markeninhaber nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in einem Vertragsstaat des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Mit dem Inverkehrbringen unter der Marke ist auch das Ankündigungsrecht erschöpft (vgl. EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438, 441 Tz. 48 = WRP 1999, 407 - BMW/Deenik; BGH, Urt. v. 7.11.2002 - I ZR 202/00, GRUR 2003, 340, 341 = WRP 2003, 534 - Mitsubishi).

a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die in Rede stehende Anzeige erwecke den Eindruck, daß dem Interessenten sämtliche Fahrzeuge aus der aktuellen Produktionspalette der angeführten Hersteller vermittelt werden könnten. Die Anzeige beziehe sich danach zumindest auch auf Kraftfahrzeuge, die von der Klägerin im Zeitpunkt des Erscheinens der Anzeige noch nicht in den Verkehr gebracht worden seien. Ob die Werbung vom Verkehr in dem vom Berufungsgericht angenommenen Sinn aufgefaßt wird oder das angesprochene Publikum, wie die Revision geltend macht, annimmt, es würden nur im Zeitpunkt des Erscheinens der Anzeige von der Klägerin bereits in den Verkehr gebrachte PKW beworben, kann auf sich beruhen. Denn auch bei dem vom Berufungsgericht angenommenen Verkehrsverständnis kommt der Beklagten die Erschöpfungswirkung des § 24 Abs. 1 MarkenG zugute. Zwar bezieht sich die Erschöpfung nur auf bestimmte Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 1.7.1999 -Rs. C-173/98, Slg. 1999, I-4103 = GRUR Int. 1999, 870, 872 Tz. 19 = WRP 1999, 803 - Sebago; BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 35/00, GRUR 2002, 1063, 1065 = WRP 2002, 1273 - Aspirin). Für die Wirkung der Erschöpfung des Rechts aus der Marke im Verhältnis zum Werbenden reicht es jedoch aus, wenn dieser über die Ware, auf die sich die Werbung bezieht, im vorgesehenen Zeitpunkt ihres Absatzes ohne Verletzung des Rechts des Markeninhabers verfügen kann. Es ist nicht erforderlich, daß der Werbende die Waren im Zeit-
punkt der Werbung bereits vorrätig hat oder daß die Waren zu diesem Zeitpunkt vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind (vgl. BGH GRUR 2003, 340, 342 - Mitsubishi; Sack, WRP 1999, 1088, 1094; einschränkend Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 24 Rdn. 61; Ekey/Klippel/v. Hellfeld, Markenrecht, § 24 Rdn. 21). Die Werbung eines Händlers mit einer Marke kann im Hinblick auf die Wirkung des Rechts aus der Marke und seiner Erschöpfung nicht unterschiedlich danach beurteilt werden, ob er die (mit Zustimmung des Markeninhabers ) im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebrachte Ware bereits vorrätig hat, eine bei einem Dritten im Europäischen Wirtschaftsraum (mit Zustimmung des Markeninhabers) auf dem Markt befindliche Ware bewirbt, oder mit seiner Werbung auch solche Waren erfaßt, die (vom Markeninhaber) auf diesem Markt erst noch in den Verkehr gebracht werden. Entscheidend ist, daß der werbende Händler die Markenware im Zeitpunkt des Absatzes markenrechtlich zulässig veräußern kann. Denn Art. 7 MarkenRL, der durch § 24 MarkenG umgesetzt wird, dient dazu, die Belange des Markenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs in der Europäischen Union in Einklang zu bringen (vgl. EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - Rs. C-427, 429 und 436/93, Slg. 1996, I-3545 = GRUR Int. 1996, 1144, 1147 Tz. 41 = WRP 1996, 880 - Bristol-Myers Squibb/Paranova). Damit wäre es nicht vereinbar, die Werbung, die sich notwendig auf einen erst zukünftigen Absatz bezieht, auf Waren zu beschränken, bei denen im Zeitpunkt der Werbung Erschöpfung bereits eingetreten ist. Ansonsten erführe der Grundsatz der Erschöpfung in dem für den Absatz der Waren bedeutsamen Bereich der Werbung eine durch das Markenrecht nicht veranlaßte Einschränkung (vgl. auch EuGH, Urt. v. 4.11.1997 - Rs. C-337/95, Slg. 1997, I-6034 = GRUR Int. 1998, 140, 143 Tz. 37 = WRP 1998, 150 - Dior/Evora). Anders als die Revisionserwiderung meint, bedarf es zu dieser
Bestimmung des Anwendungsbereichs der gemeinschaftsweiten Erschöpfung keiner Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften.

b) Die von der Klägerin verfolgten markenrechtlichen Ansprüche wären auch dann nicht begründet, wenn die Beklagte - was zwischen den Parteien umstritten ist - nicht ausnahmslos mit Fahrzeugen handeln sollte, die die Klägerin innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht hat. Zwar würde der Grundsatz der Erschöpfung nicht durchgreifen, wenn die von der Beklagten beworbenen und abgesetzten Fahrzeuge von der Klägerin außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes in den Verkehr gebracht worden wären. Ein etwaiger Verstoß hiergegen ist jedoch nicht Gegenstand des Unterlassungsantrags der Klägerin. Dieser richtet sich gegen die konkrete Werbung. Beworben hat die Beklagte aber nur EU-Neuwagen. Eine etwaige Verletzung ihres Markenrechts, die in der Werbung für außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebrachte Kraftfahrzeuge liegen würde, wird von dem Unterlassungsantrag nicht - auch nicht als Minus - mitumfaßt (vgl. BGH, Urt. v. 8.10.1998 - I ZR 147/97, WRP 1999, 517, 519; Urt. v. 7.6.2001 - I ZR 157/98, GRUR 2002, 287, 288 = WRP 2002, 94 - Widerruf der Erledigungserklärung ).
2. Die Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes ist im Streitfall auch nicht gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG ausgeschlossen. Die Klägerin widersetzt sich der Benutzung ihrer Wort-/Bildmarke nicht aus berechtigten Gründen i.S. dieser Bestimmung. Denn der ungebundene Wiederverkäufer ist nicht auf die Verwendung der Wortmarke beschränkt (vgl. BGH GRUR 2003, 340, 342 - Mitsubishi; OLG Naumburg GRUR-RR 2001, 297, 298 - Mitsubishi; OLG Düs-
seldorf GRUR-RR 2001, 299, 300 - Mercedes-Stern; Ströbele/Hacker aaO § 24 Rdn. 60; v. Schultz/Stuckel, Markenrecht, § 24 Rdn. 37).
Ullmann RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg Starck ist in Urlaub. Er ist verhindert zu unterschreiben. Ullmann RiBGH Pokrant Büscher ist an der Unterschrift verhindert. Er ist in Urlaub. Ullmann
20
Nach der genannten Bestimmung hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Die Erschöpfung tritt vorbehaltlich des § 24 Abs. 2 MarkenG hinsichtlich aller Handlungen ein, die nach § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG eine Verletzung der Marke darstellen können (vgl. BGH, Urt. v. 10.4.1997 - I ZR 65/92, GRUR 1997, 629, 632 = WRP 1997, 742 - Sermion II; Urt. v. 10.4.1997 - I ZR 234/91, GRUR Int. 1997, 925, 927 f. - Mexitil II; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 24 Rdn. 49; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 24 Rdn. 40 m.w.N.). Sie erfasst insbesondere das in § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG genannte Ankündigungsrecht, weshalb Waren, die mit einer Marke gekennzeichnet sind, bei ihrem Weitervertrieb durch Dritte grundsätzlich unter ihrer Marke beworben werden können (vgl. EuGH, Urt. v. 4.11.1997 - C-337/95, Slg. 1997, I-6013 Tz 36 f. = GRUR Int. 1998, 140 = WRP 1998, 150 - Dior/Evora; Urt. v. 23.2.1999 - C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz 48 ff. = GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999, 407 - BMW/Deenik; BGH, Urt. v. 7.11.2002 - I ZR 202/00, GRUR 2003, 340, 341 = WRP 2003, 534 - Mitsubishi; Urt. v. 17.7.2003 - I ZR 256/00, GRUR 2003, 878, 879 = WRP 2003, 1231 - Vier Ringe über Audi).

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 293/02 Verkündet am:
21. Juli 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
OTTO
Ein Versandhändler, der eine Vielzahl unterschiedlicher Waren vertreibt, die
zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Herstellern
stammen und als Gemeinsamkeit lediglich den Vertriebsweg aufweisen,
benutzt seine für entsprechende Waren eingetragenen Marken mit deren Verwendung
auf und in seinen Katalogen und auf den Versandtaschen nicht
rechtserhaltend.
BGH, Urt. v. 21. Juli 2005 - I ZR 293/02 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 21. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die
Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 30. Oktober 2002 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Der Kläger, ein Patentanwalt, nimmt die beklagte Otto-Versand GmbH & Co., die Inhaberin des weltgrößten Versandhandelsunternehmens ist und in ihren Katalogen ein umfangreiches Warensortiment mit rund 30.000 Artikeln anbietet, auf Einwilligung in die Löschung von 27 im Markenregister des deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marken in Anspruch. Bei den im Streit befindlichen Marken handelt es sich um außerhalb der Benutzungsschonfrist befindliche Wortmarken und Wort-/Bildmarken mit dem Wortbestandteil "OTTO" für unterschiedliche und teilweise sehr umfangreiche Warenverzeichnisse.
Nach der Auffassung des Klägers sind die Streitmarken löschungsreif, weil die Beklagte sie auf ihren Briefbögen und Rechnungen sowie insbesondere auch in ihren Katalogen nicht i.S. des § 26 MarkenG als produktidentifizierende Unterscheidungszeichen für die von ihr angebotenen Waren, sondern lediglich als Geschäftszeichen benutzt habe. Die von der Beklagten vorgetragene Zeichenverwendung auf Mützen, Kugelschreibern, T-Shirts, Bonbons usw. habe allein Werbezwecken gedient und daher keine rechtserhaltende Benutzung für die Waren dargestellt, für die die Marken eingetragen seien.
Der Kläger hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung folgender Wort-/Bildmarken einzuwilligen:
DT 00887131 "OTTO" DT 00883855 "OTTO VERSAND" DD 647815 "OTTO VERSAND" DT 00735825 "OTTO Versand" DD 647791 "Otto … find' ich gut" DD 647810 "OTTO extra" DT 00945011 "OTTO extra" DD 647817 "OTTO >wohnen<" DT 00947443 "OTTO wohnen" DD 647913 "Schlag' nach bei OTTO" DD 648492 "YF OTTO VERSAND" DT 01017478 "YF OTTO VERSAND" DE 02007926 "Otto … find' ich gut!" DT 01097752 "Otto … find' ich gut." DE 02059479 "OTTO FOR YOU" DE 02908608 "OTTO NEWS" DT 00866753 "Wie Wir wohnen OTTO VERSAND"
DT 00869740 "panorama OTTO VERSAND" DT 00871260 "Schlag' nach bei OTTO" DT 00884706 "OTTO'S go in" DT 00892192 "inter tuch OTTO VERSAND" DT 00893657 "OTTO SICHERGEHN BEIM EINKAUF" DT 00897360 "TWEN CLUB OTTO VERSAND" DD 647914 "POST SHOP OTTO SHOPPING PER POST" DT 00902083 "OTTO POST SHOP" DT 00948956 "OTTO apart" DD 647813 "OTTO apart".
Die Beklagte hat geltend gemacht, die Klage sei rechtsmißbräuchlich; denn sie sei im Hinblick darauf erhoben worden, daß die Beklagte die in W. ansässige I. GmbH wegen der von dieser auf Empfehlung des Klägers erwirkten Eintragung der Wortmarke "OTTOMOBIL" vor dem Landgericht Frankfurt am Main erfolgreich auf Unterlassung in Anspruch genommen habe. Außerdem sei Dritten eine Verwendung der Streitmarken ohnehin nicht gestattet und auch kein Interesse der Öffentlichkeit zu erkennen, Marken, mit denen Milliardenumsätze erzielt würden, zukünftig nur noch durch eine Geschäftsbezeichnung , nicht aber als eingetragene Marken zu schützen. Die Klage sei im übrigen zumindest unbegründet, weil die Streitmarken rechtserhaltend benutzt worden seien.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.
Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 145).
Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Der Kläger beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt:
Die erhobene Löschungsklage sei unabhängig davon, ob die Marken auch nach ihrer Löschung wegen anderweitiger Rechte ihres Inhabers von keinem Dritten verwendet werden könnten, nicht rechtsmißbräuchlich. Der Umstand allein, daß Anlaß für die Klage ein Prozeß der Beklagten gegen einen Mandanten des Klägers gewesen sei, genüge nicht. Die Beklagte habe für ihre im zweiten Rechtszug erhobene Behauptung, der Geschäftsführer der I. GmbH habe ihr die Rücknahme der Löschungsklage im Falle einer gütlichen Beilegung des Verfahrens in Frankfurt angeboten, keinen Beweis angetreten und auch nicht behauptet, die I. GmbH und der Kläger wirkten kollusiv zusammen, um die Beklagte über das vorliegende Verfahren zu einem Einlenken in dem Verfahren in Frankfurt zu bewegen. Der Umstand, daß der Kläger gemäß dem zweitinstanzlichen Vortrag der Beklagten weitere 100 Löschungsanträge gegen außerhalb der Benutzungsschonfrist befindliche Marken der Beklagten gestellt habe, sei ebenfalls nicht rechtsmißbräuchlich, sondern vor dem Hintergrund der Rechtsauffassung des Klägers nur konsequent. Es gebe auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, daß der Kläger nur einen möglichst großen Schaden bei der Beklagten anrichten wolle, zumal diese nach ihrem eigenen Vortrag aufgrund ihrer Firmenbezeichnung jedenfalls die Benut-
zung fremder Marken, die mit ihrem Zeichen "OTTO" kollidierten, jederzeit verhindern könne.
Das Landgericht habe zu Recht auch die Löschungsreife der angegriffenen Marken wegen Nichtbenutzung bejaht.
Die von der Beklagten vorgelegten Belege wiesen überhaupt nur für die Marken "OTTO", "OTTO VERSAND", "OTTO extra", "OTTO … find' ich gut", "OTTO wohnen", "OTTO POST SHOP" und "OTTO apart" Benutzungshandlungen aus, die allerdings hinter den sehr viel umfangreicheren Warenverzeichnissen für diese Marken zurückblieben. Jedoch seien auch diese Marken nicht auf der Ware angebracht worden, sondern nur in Katalogen, in der Werbung und auf dem für alle Produkte des Katalogs enthaltenen Verpackungsmaterial zu finden. Sie seien damit aus der Sicht des Verkehrs nicht produktbezogen, sondern nur - was für eine rechtserhaltende Benutzung nicht ausreiche - als Firmenkennzeichen verwandt worden. Ein solches Verkehrsverständnis liege schon deshalb nahe, weil die Beklagte nicht nur ganz bestimmte Waren, sondern eine große Vielzahl ganz unterschiedlicher Waren vertreibe, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Herstellern stammten. Die Beklagte vertreibe auch innerhalb der einzelnen Warengattungen Waren der unterschiedlichsten Hersteller, weshalb eine Aussage zum Beispiel über "OTTO-Schuhe" nicht diese selbst näher individualisiere, sondern nur deren Vertriebsweg charakterisiere. Die Beurteilung des Verkehrsverständnisses werde zudem durch die Praxis der Beklagten bestätigt, technische Produkte mit der eigenen Handelsmarke "H. " zu versehen; dafür bestünde kein Bedürfnis, wenn "OTTO" bereits als Warenmarke verstanden würde. Der Vortrag der Beklagten, der Verkehr verbinde mit den bei ihr gekauften Waren bestimmte Qualitätsvorstellungen, führe zu keinem anderen Ergebnis; denn der Verkehr beziehe die dafür angeführten Gesichtspunkte auf die Dienstleistungen
der Beklagten im Versandhandel und allenfalls mittelbar auf die Ware selbst. Eine schlagwortartige "markenmäßige" Verwendung eines Zeichens wie "OTTO" auf den Katalogen und Versandpackungen sei auch bei Firmenkennzeichen gang und gäbe.
Die bisherige Praxis in Deutschland, den Einzelhandel nicht als Dienstleistung im markenrechtlichen Sinne anzuerkennen und daher dafür keinen Markenschutz zu gewähren, möge unbefriedigend sein, dürfte aber angesichts der nunmehr erfolgten Eintragung als Gemeinschaftsmarke demnächst überprüft werden. Unabhängig davon stehe die Beklagte auch gegenwärtig keineswegs schutzlos da, weil sie Kennzeichenverletzungen mit ihrem bekannten Unternehmenskennzeichen verhindern könne und beispielsweise auch ihr bekannter Werbeslogan "OTTO … find' ich gut" über § 1 UWG (a.F.) geschützt sei. Der Umstand, daß der Markenschutz und der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung gewisse Unterschiede aufwiesen, folge aus der Systematik des Markengesetzes und belaste die Beklagte nicht in unbilliger Weise.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten ist nicht begründet. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß die Klage nicht rechtsmißbräuchlich erhoben ist, und hat auch die Löschungsreife der im Streit befindlichen Marken ohne Rechtsfehler bejaht.
1. Die Klagebefugnis und Aktivlegitimation des Klägers folgt aus § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ein besonderes Interesse des Klägers an der Löschung der Streitmarken ist danach nicht erforderlich. Die Klagebefugnis hängt auch nicht von der Beurteilung ab, ob im jeweiligen Einzelfall ein Allgemeininteresse an der Löschung der betroffenen Marke festzustellen ist (vgl. - zu § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG - BGH, Urt. v. 24.10.1985 - I ZR 209/83, GRUR 1986, 315, 316 - COMBURTEST; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 55 Rdn. 5 f.; Hacker
in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 55 Rdn. 26; Bous in: Ekey/Klippel, Markenrecht, § 55 MarkenG Rdn. 9; a.A. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 55 Rdn. 5g).
Es spielt daher keine Rolle, ob die Beklagte gegen die zeichenmäßige Verwendung der Streitmarken durch andere Personen auch nach deren Löschung noch aus anderen Gründen vorgehen könnte. Eine Löschungsklage wegen Verfalls der Marke ist nicht ausgeschlossen, wenn das Zeichen trotz Löschung als Marke wegen anderweitiger Kennzeichenrechte seines Inhabers von keinem Dritten verwendet werden könnte (BGH GRUR 1986, 315, 316 - COMBURTEST). Die Klage ist auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil sie möglicherweise dem Kläger keinen Vorteil bringt und damit nur die Beklagte in ihrer Rechtsstellung beeinträchtigt. Anhaltspunkte dafür, daß die Klage allein die Schädigung der Beklagten bezweckt (§§ 826, 226 BGB), sind nicht ersichtlich. Gegen den klagenden Patentanwalt kann der Vorwurf sittenwidriger Schädigung oder rechtsmißbräuchlichen Vorgehens nicht erhoben werden, auch wenn er sich zu der Löschungsklage erst nach einer erfolgreichen Klage der Beklagten gegen einen seiner Mandanten veranlaßt gesehen haben sollte.
2. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, daß der Kläger die Löschung der Streitmarken beanspruchen kann, weil die Beklagte diese nicht rechtserhaltend benutzt hat (§ 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 MarkenG).

a) Die Benutzung der für Waren eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - Rs. C-40/01, Slg. 2003, I-2439 Tz. 36 = GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax). Hierzu
ist es ausreichend, aber auch erforderlich, daß die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA; Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 63 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh). Eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG liegt dann nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA; BPatGE 46, 108, 113, jeweils m.w.N.). Entscheidend ist, ob der angesprochene Verkehr die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA; Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN). Das ist dann der Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verstanden wird (vgl. Fezer aaO § 26 Rdn. 21; Ingerl/Rohnke aaO § 26 Rdn. 34). Unerheblich ist hierbei, ob die Marke für ein Herstellerunternehmen oder für ein Handelsunternehmen (als sogenannte Handelsmarke) eingetragen ist. Auch der für eine rechtserhaltende Benutzung maßgebliche Gegenstand einer sogenannten Handelsmarke wird durch die Ware(n) oder Dienstleistung (en) bestimmt, für die sie eingetragen ist (vgl. BPatGE 46, 108, 115 f.; Fezer aaO § 3 Rdn. 32 u. 154b; Ströbele in: Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 55).

b) Das Berufungsgericht ist von diesen Grundsätzen ausgegangen und hat sie ohne Rechtsfehler auf den Streitfall angewandt. Die von der Revision gegen seine Beurteilung erhobenen Rügen haben keinen Erfolg.
aa) Der dem Verkehr geläufige Umstand, daß Warenmarken in zahlreichen Fällen zugleich Unternehmenskennzeichen sind, sowie die Tatsache, daß
die Grenze zwischen firmen- und markenmäßigem Gebrauch nicht immer eindeutig gezogen werden kann (vgl. BGH, Urt. v. 5.10.2000 - I ZR 166/98, GRUR 2001, 344, 345 = WRP 2001, 273 - DB Immobilienfonds; Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 f. = WRP 2004, 610 - Leysieffer), rechtfertigen es entgegen der Auffassung der Revision nicht, die Unterscheidung zwischen einem firmenmäßigen und einem markenmäßigen Gebrauch im Rahmen des § 26 MarkenG fallenzulassen oder mit einer firmenmäßigen Benutzung zugleich auch eine markenmäßige Benutzung als gegeben anzusehen. Dies stünde in Widerspruch zum Wortlaut des § 26 Abs. 1 MarkenG und des durch diese Bestimmung in das nationale Recht umgesetzten Art. 10 Abs. 1 MRRL, wonach die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, d.h. mit einem entsprechenden Produktbezug benutzt werden muß (vgl. auch EuGH GRUR 2003, 425 Tz. 36 f. - Ansul/Ajax).
bb) Die von der Beklagten vorgenommene Verwendung der Marken bzw. Markenbestandteile "OTTO" und "OTTO VERSAND" auf den Deckblättern ihrer Kataloge genügte nach den vom Berufungsgericht dazu getroffenen Feststellungen dafür nicht. Die Kataloge der Beklagten enthielten eine Vielzahl von Markenwaren. Der Verkehr hatte daher keinen Anlaß, die auf und auch in ihnen angebrachte Unternehmensbezeichnung "OTTO" als eine produktbezogene Bezeichnung zu verstehen. Auch der Umstand, daß diese Bezeichnung in den Katalogen und auf den Versandtaschen der Beklagten - wie die Revision meint - "graphisch in der Art einer Wort-Bild-Marke gestaltet" verwendet wurde, ändert an dieser Beurteilung nichts; denn dadurch wird kein konkreter Bezug zu den einzelnen darin enthaltenen unterschiedlichen Produkten hergestellt.
cc) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß bei einem Unternehmen wie dem der Beklagten, bei dem eine Vielzahl gänzlich unterschiedlicher Waren, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum
Teil von unbekannten Herstellern stammen und als Gemeinsamkeit lediglich den Vertriebsweg über die Beklagte aufweisen, für den angesprochenen Verkehr die Annahme naheliegt, das von dem anbietenden Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein dessen Unternehmenskennzeichen dar. Dies gilt zumal dann, wenn - worauf das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend abgestellt hat - sich die Werbung - wie bei der Beklagten - nicht auf einzelne Produkte oder immerhin Produktgattungen, sondern auf das gesamte Sortiment bezieht. Der Umstand, daß die Beklagte die vertriebenen Produkte in mit ihren Kennzeichen versehenen Versandtaschen ausliefert, rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. Für den Verkehr liegt die Annahme fern, mit dem Aufdruck eines Zeichens auf einer Versandtasche werde jede darin enthaltene und als solche nicht erkennbare Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft bezeichnet. Es fehlt auch insoweit der konkrete Bezug des Zeichens zum jeweiligen Produkt.
dd) Die vom Berufungsgericht vorgenommene Beurteilung stellt sich im übrigen auch nicht deshalb als rechtsfehlerhaft dar, weil - wie die Revision geltend macht - die von der Beklagten vertriebenen Produkte in vielen Fällen keine oder zumindest keine prominenten Produktnamen tragen. Dem Verkehr ist es nicht fremd, daß im stationären Handel wie auch im Versandhandel weder vom Hersteller noch vom Handel mit einer Marke versehene Waren vertrieben werden. Ob eine andere Beurteilung veranlaßt sein könnte, wenn ein Unternehmen das Kennzeichen ausschließlich für den Handel mit Produkten ohne Marke (No-name-Produkten) verwendete, steht nicht zur Entscheidung. Entsprechende Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Dahingehend hat die Beklagte auch nichts vorgetragen.
3. Nicht zu entscheiden war danach die Frage, ob es, wie das Berufungsgericht gemeint hat, für die vorstehend unter I. nicht aufgeführten Streit-
marken schon deshalb keine Benutzungsnachweise gibt, weil diese in ihrem kennzeichnenden Charakter nicht allein durch den Bestandteil "OTTO" oder "OTTO VERSAND" bestimmt werden.
III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Büscher
Schaffert Bergmann
22
a) Der Inhaber des Markenrechts kann auch nach dem Inverkehrbringen rechtmäßig gekennzeichneter Ware solche Handlungen verbieten, die die Herkunfts - und Garantiefunktion seines Zeichens verletzen (EuGH, Urt. v. 23.4.2002 - C-143/00, Slg. 2002, I-3759 = GRUR 2002, 879 Tz. 30 = WRP 2002, 666 - Boehringer/Swingward u.a.). Eine solche Beeinträchtigung ist anzunehmen , wenn die Veränderung die Eigenart der Ware berührt (BGHZ 131, 308, 316 - Gefärbte Jeans; BGH, Urt. v. 9.6.2004 - I ZR 13/02, GRUR 2005, 160, 161 = WRP 2005, 106 - SIM-Lock I).

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)