Bundesgerichtshof Urteil, 25. Jan. 2007 - I ZR 22/04

bei uns veröffentlicht am25.01.2007
vorgehend
Landgericht Köln, 84 O 85/02, 05.06.2003
Oberlandesgericht Köln, 6 U 86/03, 19.12.2003

Gericht

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 22/04 Verkündet am:
25. Januar 2007
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja
Pralinenform

a) Bei der Beurteilung, ob die Form einer zum Verzehr bestimmten Ware (hier:
Praline) markenmäßig benutzt wird, sind auch die Umstände zu berücksichtigen
, unter denen die Verbraucher die Gestaltung der Ware als solcher wahrnehmen.
Eine markenmäßige Benutzung kann auch gegeben sein, wenn die
Ware nur verpackt vertrieben wird und die Verbraucher ihre Form erst im Stadium
des Verbrauchs wahrnehmen können.

b) Der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen
darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt,
wenn er ihr als Form einer Ware begegnet. Dies wird allerdings umso weniger
der Fall sein, je stärker die beanstandete Warenform von der geschützten Marke
abweicht.

c) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen bedeutet nicht, dass
der Marke im Verletzungsverfahren in jedem Fall zumindest durchschnittliche
Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an
die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen
Schutz versagen darf. Dementsprechend hat der Verletzungsrichter auch den
Grad der Kennzeichnungskraft als durchgesetzt eingetragener Marken im Verletzungsverfahren
selbständig zu bestimmen. Allerdings kann bei diesen regelmäßig
von einer - mindestens - durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen
werden.

d) Bei der Ermittlung, inwieweit eine Warenform Herkunftshinweisfunktion hat, ist
zwischen der Bekanntheit des Produkts als solchem und der Herkunftshinweisfunktion
seiner Form zu unterscheiden.

e) Bei der Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen einer dreidimensionalen
Marke und einer markenmäßig benutzten Warenform besteht, ist nicht zu
berücksichtigen, ob die Verwechslungsgefahr durch die Verpackung und deren
Kennzeichnung ausgeschlossen werden kann.
BGH, Urt. v. 25. Januar 2007 - I ZR 22/04 - OLG Köln
LG Köln
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 25. Januar 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 19. Dezember 2003 aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin vertreibt eine Praline in Kugelform, die mit einer Schicht von Nusssplittern, überzogen von brauner Schokolade, umhüllt ist. Diese "R. "Praline wird für den Verkauf in Goldfolie verpackt und in eine gold-braune Napfmanschette eingesetzt. Seit 1983 hat die Klägerin etwa zehn Milliarden solcher Pralinen verkauft und seit 1996/97 damit in Deutschland jeweils über 100 Mio. DM Jahresumsatz erzielt.
2
Die Klägerin ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen dreidimensionalen nationalen Marke Nr. 397 35 468 in den Farben hellbraun und dunkelbraun für die Ware Pralinen:
3
Die Marke wurde am 26. Juli 1997 angemeldet und am 7. August 2001 als verkehrsdurchgesetzte Marke eingetragen.
4
Die Beklagte bewarb die von ihr hergestellte Praline "Ş. Diamond" in verpackter Form auf der Internationalen Süßwarenmesse 2002 in Köln und in der Fachzeitschrift "SG Süsswarenhandel" (Ausgabe ). Die - im Klageantrag unverpackt abgebildete - Praline ist im oberen Teil gerundet und hat eine glatte Standfläche. Die außen aufgebrachten Nusssplitter sind von einer Schokoladenschicht überzogen. Die Praline wird zum Verkauf nur in einer Plexiglasverpackung mit mehreren Stück angeboten. Jede Praline ist nochmals in Goldfolie verpackt. Im Rahmen ihres (in türkischer und englischer Sprache gehaltenen) Internetauftritts zeigte die Beklagte eine Abbildung der unverpackten Praline.
5
Die Klägerin macht - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung - geltend, die Beklagte verletze durch den Vertrieb von Pralinen in der Form der "Ş. Diamond"-Praline ihr Markenrecht und handele zudem wettbewerbswidrig. Die Klägerin hat insoweit beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, in Deutschland Haselnusspralinen mit der Bezeichnung "Ş. Diamond", wie nachstehend wiedergegeben, anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen:
6
Die Beklagte hält die Klagemarke für nicht eintragungsfähig. Die eingetragene Form sei durch die Art der Ware selbst bedingt und zur Erreichung einer technischen Wirkung, der beabsichtigten Art der Geschmacksentfaltung, erforderlich. Zudem sei keine Verwechslungsgefahr gegeben, da die "Ş. Diamond" -Praline nicht kugelförmig sei.
7
Das Landgericht hat den allein in die Revisionsinstanz gelangten Unterlassungsantrag abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht diesem Antrag stattgegeben.
8
Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision verfolgt die Beklagte insoweit ihr Begehren auf Klageabweisung weiter. Hilfsweise beantragt sie, den Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, und weiter hilfsweise, den Rechtsstreit auszusetzen , um ihr Gelegenheit zu geben, einen Antrag auf Löschung der Klagemarke zu stellen. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:



9
A. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:
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Im Verletzungsverfahren sei nicht zu prüfen, ob Eintragungshindernisse nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG vorlägen. Dies folge aus der Aufgabenverteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten. Eine Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO scheide aus, da die Beklagte nur angekündigt habe, "in nächster Zeit" ein Löschungsverfahren gegen die Klagemarke einleiten zu wollen.
11
Die Beklagte verwende die angegriffene Pralinenform im geschäftlichen Verkehr, obwohl sie ihre Praline nur in einer undurchsichtigen Verpackung anbiete und vertreibe. Jedenfalls im Rahmen ihres Internetauftritts habe die Beklagte die Praline auch unverpackt dargestellt. Die beanstandete Pralinenform werde auch deshalb im geschäftlichen Verkehr verwendet, weil sie einem Teil der Verbraucher beim Erwerb der Pralinen bereits bekannt sei.
12
Die Beklagte benutze die äußere Form der Praline markenmäßig. Die äußere Form stelle sich für den angesprochenen Durchschnittsverbraucher als mehr oder weniger kugelförmig dar. Die bei den einzelnen Pralinen unterschiedlich ausgeprägte Ausbeulung erwecke lediglich den Eindruck, als sei der Versuch , eine runde Form zu erreichen, nicht gleichmäßig gut gelungen. Der angesprochene Verkehr werde die Kombination der in etwa kugelförmigen Ausgestaltung der Praline mit der schokoladenbraunen, raspeligen Oberfläche als Herkunftshinweis auffassen. Die Klägerin vertreibe ebenfalls eine kugelförmige Praline mit einem Schokoladenüberzug, deren Oberfläche raspelig gestaltet sei. Die äußere Form dieser Praline sei wegen ihrer erheblichen Verkehrsbekannt- heit als durchgesetzte Marke eingetragen worden. Nach einem Gutachten der GfK Marktforschung aus dem Jahr 1997 hätten 74,4 % der Befragten nach Vorlage der unverpackten Praline der Klägerin erklärt, derartige Pralinen stammten immer nur von einem bestimmten Hersteller; 58,1 % hätten zutreffend die Klägerin oder den Produktnamen benennen können. Anhaltspunkte dafür, dass die Bekanntheit des Produkts seither abgenommen habe, lege die Beklagte nicht dar. Schon wegen der Bindung an diese Eintragungsentscheidung sei davon auszugehen, dass der Verkehr mit der äußeren Form der unverpackten Praline Herkunftsvorstellungen verbinde. Der Schutz einer eingetragenen Warenformmarke laufe leer, wenn bei einer ähnlichen Warenform die markenmäßige Benutzung verneint würde.
13
Die Klagemarke habe, da sie aufgrund der Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei, zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Es könne offenbleiben, ob die Kennzeichnungskraft durch Umsatz und Werbung der Klägerin für ihre "R. "-Praline gesteigert worden sei. Zwischen der Klagemarke und der äußeren Gestaltung der unverpackten Praline der Beklagten bestehe angesichts der Warenidentität und der in hohem Maß gegebenen Zeichenähnlichkeit auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke Verwechslungsgefahr. Die Marke der Klägerin werde geprägt durch die Kombination einer Kugelform mit einer schokoladenbraunen, raspeligen Oberfläche, die die spezielle Größe der verwendeten Nussstückchen deutlich zeige. Die Praline der Beklagten unterscheide sich davon in ihrer äußeren Form nur geringfügig dadurch, dass sie an einer kleinen Stelle abgeflacht sei und ihre Oberflächenstruktur - sehr geringfügig - glatter ausfalle, weil für die äußere Struktur kleinere Nussstückchen verwendet worden seien. Diese Unterschiede seien jedoch nicht geeignet, in der Erinnerung des Verbrauchers zu haften, zumal dieser bei Pralinen an einen reichen Formenvorrat gewöhnt sei.

14
B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
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I. Entgegen der Ansicht der Revision ist das Verfahren nicht nach § 148 ZPO auszusetzen.
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1. Die erst im Berufungsurteil selbst ausgesprochene Entscheidung des Berufungsgerichts, das Verfahren nicht auszusetzen, unterliegt nicht der Überprüfung durch den Senat. Gegen eine selbständige Entscheidung über die Aussetzung des Rechtsstreits hätte als Rechtsmittel die Rechtsbeschwerde zugelassen werden können (§§ 148, 252, § 574 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Satz 2 ZPO). Der Umstand, dass das Berufungsgericht die Revision gegen sein Urteil zugelassen hat, eröffnet dagegen die revisionsgerichtliche Überprüfung der darin enthaltenen Aussetzungsentscheidung schon deshalb nicht, weil die Revisionszulassung nach ihrer Begründung auf die Revision gegen die Sachentscheidung beschränkt ist. Im Übrigen hätte auch eine unbeschränkte Revisionszulassung die Ablehnung, das Verfahren im Hinblick auf ein mögliches Löschungsverfahren auszusetzen, nicht nachprüfbar gemacht. Denn selbst eine rechtsfehlerhafte Aussetzungsentscheidung hätte nicht zur Folge, dass das Sachurteil als solches verfahrensfehlerhaft wäre. Eine im Revisionsverfahren erhobene Rüge gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts, das Verfahren nicht wegen eines Löschungsverfahrens auszusetzen, muss daher in jedem Fall erfolglos bleiben.
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2. Ein Markenverletzungsverfahren kann aber auch in der Revisionsinstanz von Amts wegen im Hinblick auf ein Löschungsverfahren auszusetzen sein (vgl. BGHZ 156, 112, 119 - Kinder). Eine Aussetzung kommt hier jedoch nicht in Betracht. Die Beklagte selbst hat nach wie vor keinen Löschungsantrag gestellt. Der Löschungsantrag eines anderen Unternehmens ist zurückgewiesen worden. Die Aussetzung des Verfahrens würde bei dieser Sachlage zu einer unzumutbaren Verzögerung des Verletzungsverfahrens führen.
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II. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet ist, beruht teilweise auf Rechtsfehlern.
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1. Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass es als Verletzungsgericht an die Eintragung der Klagemarke gebunden ist (vgl. BGHZ 164, 139, 142 f. - Dentale Abformmasse, m.w.N.).
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2. Das Berufungsgericht hat weiter zutreffend angenommen, dass die Beklagte die angegriffene Gestaltungsform der unverpackten Praline im geschäftlichen Verkehr benutzt. Ein Zeichen wird im geschäftlichen Verkehr benutzt , wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten gewerblichen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz 40 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; EuG, Urt. v. 10.4.2003 - T-195/00, GRUR Int. 2004, 54 Tz 93 = MarkenR 2004, 475 - Travelex [Eurosymbol]; BGH, Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 103/01, GRUR 2004, 241, 242 = WRP 2004, 357 - GeDIOS). Dies ist hier anzunehmen, weil die Beklagte ihre Praline auf der Internationalen Süßwarenmesse in Köln und in einer deutschen Fachzeitschrift beworben und damit im Inland im geschäftlichen Verkehr unter Benutzung der Pralinenform gehandelt hat. Abweichend von der Ansicht des Berufungsgerichts kommt es in diesem Zusammenhang nicht auf die Sicht der Verbraucher an, insbesondere darauf, ob die Verbraucher die Pralinenform schon beim Erwerb der Pralinen in verpacktem Zustand erkennen können oder ob ihnen diese bereits bekannt ist.
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3. Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg gegen die Begründung, mit der das Berufungsgericht angenommen hat, dass die Beklagte die Form der Praline "Ş. Diamond" durch deren Bewerbung im Inland markenmäßig verwendet habe.
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a) Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 51 ff. - Arsenal Football Club; BGHZ 153, 131, 138 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Dies hat seinen Grund im Zweck der Rechte des Markeninhabers, die sicherstellen sollen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Diese Rechte sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 50 f. - Arsenal Football Club; BGHZ 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse). Auch bei einer dreidimensionalen Marke richtet sich der Schutz des Markenrechts vor allem gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke, nicht gegen die Übernahme technischer Lösungen, von Gebrauchseigenschaften oder ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber für deren Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz 78 = WRP 2002, 924 - Philips; BGHZ 153, 131, 144 - Abschlussstück).
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b) Die Beurteilung, ob eine Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück; BGH GRUR 2005, 414, 415 - Russisches Schaumgebäck). Dem Berufungsgericht sind jedoch bei seiner Beurteilung Rechtsfehler unterlaufen.
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aa) Das Berufungsgericht hat bei seiner Annahme, dass die angegriffene Gestaltungsform markenmäßig benutzt werde, mit darauf abgestellt, dass die Klagemarke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist. Schon wegen der Bindung des Verletzungsgerichts an die Eintragung der Marke sei deshalb davon auszugehen, dass der Verkehr mit einer der Marke entsprechenden äußeren Form einer unverpackten Praline Herkunftsvorstellungen verbinde. Dies entspricht nicht der neueren Senatsrechtsprechung. Der Verletzungsrichter ist allerdings an die Eintragung der Klagemarke gebunden und hat davon auszugehen, dass bei dieser kein Eintragungshindernis besteht. Es ist ihm deshalb verwehrt, der Marke in der eingetragenen Form jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck). Der Verletzungsrichter ist aber selbst dann, wenn eine mit der geschützten Marke identische Bezeichnung oder Gestaltung benutzt wird, nicht aus Rechtsgründen gehindert anzunehmen, die beanstandete konkrete Verwendungsform werde vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden (vgl. BGHZ 164, 139, 147 - Dentale Abformmasse; BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck; Bergmann, GRUR 2006, 793, 796). Die Eintragung eines Zeichens als Marke hat nicht zur Voraussetzung, dass das Zeichen in jedweder Verwendungsform Herkunftshinweisfunktion hat. Es ist daher im Kollisionsfall Aufgabe des Verletzungsrichters zu prüfen, ob gerade die beanstandete Verwendungsform herkunftshinweisend ist. Dies gilt auch für eine dreidimensionale Marke, deren Gestaltung einer Warenform entspricht (vgl. dazu näher BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck).

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bb) Das Berufungsgericht ist - wenn auch ohne Begründung - zutreffend davon ausgegangen, dass die beanstandete Pralinenform herkunftshinweisend und damit markenmäßig benutzt sein kann, obwohl sie für den Verkehr nicht bereits im Zeitpunkt der Kaufentscheidung wahrnehmbar ist. Die Marke entfaltet zwar ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher zu gewährleisten, vor allem dann, wenn die mit der Marke versehene Ware beim Verkauf in den Verkehr gebracht wird. Aber auch gegenüber denen, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden, kann die Marke herkunftshinweisend wirken (vgl. EuGH, Urt. v. 22.6.2006 - C-24/05 P, GRUR Int. 2006, 842 Tz 71 f. = MarkenR 2006, 322 - Storck; BGHZ 158, 236, 250 - Internet -Versteigerung I; BGH, Urt. v. 16.3.2006 - I ZR 51/03, GRUR 2006, 763 Tz 13 = WRP 2006, 1025 - Seifenspender). Das aus der Eintragung folgende Markenrecht kann deshalb auch gegen verwechslungsfähige Zeichen, die erst im Stadium des Verbrauchs der Ware wahrgenommen werden, zu schützen sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 57 - Arsenal Football Club; EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04 P, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz 46 = MarkenR 2006, 67 - PICASSO/PICARO; BGHZ 164, 139, 147 f. - Dentale Abformmasse ; BGH GRUR 2006, 763 Tz 13 - Seifenspender).
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cc) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Pralinenform markenmäßig benutzt, zutreffend auf das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers abgestellt (vgl. BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück ; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz, m.w.N.). Es hat jedoch nicht berücksichtigt, dass der Verkehr nach der Lebenserfahrung die Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffasst, weil es bei der Warenform zunächst um eine funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht. Auch eine besondere Gestaltung der Ware selbst wird danach eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der Absicht , auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (vgl. BGHZ 153, 131, 140 - Abschlussstück ; BGH, Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329, 330 = WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform; Bergmann, GRUR 2006, 793, 794).
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Das Berufungsgericht hat nichts dazu festgestellt, dass im Warenbereich der Pralinen etwas anderes gelte, insbesondere dass sich in diesem Bereich eine dem Verkehr bekannte Gewohnheit entwickelt habe, die Form der Waren herkunftshinweisend zu gestalten (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck; BGHZ 166, 65 Tz 17 f. - Porsche Boxter; Ströbele in Festschrift von Mühlendahl, 2005, S. 235, 245; Bergmann, GRUR 2006, 793, 794). Die in anderem Zusammenhang getroffene Feststellung des Berufungsgerichts , der Verbraucher sei bei Pralinen an einen reichen Formenvorrat gewöhnt , spricht gegen eine solche Kennzeichnungsgewohnheit.
28
Das Berufungsgericht hat auch nicht festgestellt, dass die Form der von der Beklagten vertriebenen Pralinen in irgendeiner Weise erheblich vom Branchenüblichen abweiche und ihr aus diesem Grund eine herkunftshinweisende Funktion beigemessen werden könne (vgl. dazu auch EuGH GRUR Int. 2006, 842 Tz 25 f. - Storck; Ströbele in Festschrift von Mühlendahl, S. 244 f.; Bergmann , GRUR 2006, 793, 794). Das Berufungsgericht hat zwar (in anderem Zusammenhang ) festgestellt, dass die Pralinen von Wettbewerbern deutlich andere Gestaltungen aufweisen (durch Variationen einer Kugelform, durch andere Farben der Oberfläche infolge der Verwendung von weißer Schokolade oder der Kombination von weißer mit brauner Schokolade oder durch andere Oberflächenstrukturen infolge der Verwendung verschieden großer Nussstückchen sowie dickerer, auch gemusterter Schokoladenüberzüge). Daraus ergibt sich aber nicht, dass die beanstandete Pralinenform mehr ist als eine Variante der üblichen Formen dieser Warengattung und dadurch dem Durchschnittsverbrau- cher erlaubt, bereits in der Warenform - ohne eine Prüfung vorzunehmen und ohne besonders aufmerksam zu sein - einen Herkunftshinweis zu sehen (vgl. - zur Frage der Unterscheidungskraft - EuGH, Urt. v. 7.10.2004 - C-136/02 P, Slg. 2004, I-9165 = GRUR Int. 2005, 135 Tz 31 f. = MarkenR 2004, 461 - Mag Instruments; Urt. v. 12.1.2006 - C-173/04 P, GRUR Int. 2006, 226 Tz 31 - Deutsche SiSi-Werke).
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dd) Bei der Beurteilung, ob die Beklagte die beanstandete Pralinenform markenmäßig benutzt, sind zudem die Umstände zu berücksichtigen, unter denen die Verbraucher diese Pralinenform wahrnehmen. Die Beklagte bietet ihre Praline nur in verpackter Form unter eigenem Kennzeichen zum Verkauf an. Der Verbraucher hat deshalb in aller Regel nur in der kurzen Zeit zwischen Auspacken und Verzehr der Praline Gelegenheit, die Pralinenform als solche wahrzunehmen. Unter solchen Umständen liegt es im Allgemeinen nicht nahe anzunehmen, dass der Verbraucher allein der Erscheinungsform der Ware - unabhängig von deren Verpackung, Bezeichnung und Bewerbung - einen Herkunftshinweis entnimmt (vgl. dazu auch BGHZ 164, 139, 148 - Dentale Abformmasse ; vgl. ferner Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 63).
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ee) Bei seiner Beurteilung, ob die Beklagte die beanstandete Pralinenform markenmäßig benutzt, hat das Berufungsgericht aber zutreffend auch geprüft , welche Kennzeichnungskraft die Klagemarke erreicht hat. Denn der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr als Form einer Ware begegnet (vgl. dazu auch BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 f. = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade). Ungeachtet der Bedenken, die gegen die Fragestellung der von der Klägerin vorgelegten GfK-Umfrage beste- hen könnten - vgl. dazu nachstehend unter 4. b) - kann deren Ergebnis ein wesentlicher Hinweis auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke zu entnehmen sein. Dies gilt umso mehr, als sich die Umfrage gerade auf die Benutzung der als Marke geschützten Form als Warenform bezogen hat.
31
ff) Das Berufungsgericht hat jedoch nicht hinreichend berücksichtigt, dass sich die vorgelegte GfK-Umfrage nur auf die Frage bezogen hat, ob der Verkehr einer Pralinenform, die der Klagemarke genau entspricht, einen Herkunftshinweis entnimmt. Die beanstandete Pralinenform weicht nicht unerheblich von dieser Form ab (vgl. dazu nachstehend unter 4. c) und d)). Es ist deshalb rechtsfehlerhaft, die der Umfrage entnehmbaren Ergebnisse, inwieweit die als Marke geschützte Form herkunftshinweisend ist, uneingeschränkt auch der Beurteilung zugrunde zu legen, ob die beanstandete Pralinenform unter den Umständen, unter denen sie wahrgenommen wird, als herkunftshinweisend aufgefasst wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Pralinen an eine Vielzahl von Gestaltungen, gerade auch in Kugelform, gewöhnt ist und schon deshalb Abweichungen von der als Marke geschützten Form, die unübersehbar sind, leicht aus dem Schutzbereich der Marke herausführen.
32
4. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht ist ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern.
33
a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGHZ 156, 112, 120 f. - Kinder, m.w.N.). Diese Grundsätze gelten auch bei einer dreidimensionalen Klagemarke (vgl. BGHZ 153, 131, 141 - Abschlussstück).
34
b) Bei der Bestimmung des Schutzumfangs der Klagemarke ist das Berufungsgericht zutreffend von der Marke ausgegangen, wie sie eingetragen ist (vgl. BGHZ 153, 131, 142 - Abschlussstück, m.w.N.). Der Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke wird jedoch erneut zu prüfen sein.
35
aa) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen bedeutet nicht, dass der Marke im Verletzungsverfahren in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I). Dementsprechend hat der Verletzungsrichter den Grad der Kennzeichnungskraft im Verletzungsverfahren selbständig zu bestimmen (vgl. - noch zum Warenzeichengesetz - BGH, Urt. v. 13.3.1964 - Ib ZR 119/62, GRUR 1964, 381, 383 f. - WKS Möbel I; vgl. weiter Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 340; Rohnke, GRUR 2001, 696, 701). Dies gilt auch für Marken, die aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind. Allerdings wird bei diesen regelmäßig von einer - mindestens - durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden können (vgl. auch - noch zum Warenzeichengesetz - BGHZ 113, 115, 118 - SL).
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bb) Zur Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke, die eine mögliche Warenform wiedergibt, genügt nicht allein die Bestimmung eines prozentualen Bekanntheitsgrades der Gestaltung als solcher. Erforderlich ist vielmehr eine Beurteilung unter Heranziehung aller relevanten Umstände, insbesondere der Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, des Marktanteils der mit der Marke versehenen Waren, der Intensität , geographischen Ausdehnung und Dauer der Benutzung sowie des Werbeaufwands (vgl. BGHZ 156, 112, 125 - Kinder, m.w.N.; ferner BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz 24 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bekanntheit eines Produkts in der Form der Marke nicht notwendig auch bedeutet, dass die Form in gleichem Umfang als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Wird mit einer Ware, deren Form von Haus aus nicht unterscheidungskräftig ist, ein erheblicher Umsatz erzielt, besagt das zunächst nur etwas über die weite Verbreitung der Ware auf dem Markt. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft kann in einem solchen Fall durch Umsatzerfolge nur erreicht werden, wenn die durch eine Marke geschützte Warengestaltung auch "als Marke" benutzt worden ist, d.h. in einer Art und Weise, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz 51, 57 ff., 64 - Philips; EuGH GRUR Int. 2006, 842 Tz 61 f. - Storck; vgl. weiter BGHZ 153, 131, 142 f. - Abschlussstück; Ströbele in Ströbele /Hacker aaO § 8 Rdn. 306, 319; Hacker ebd. § 9 Rdn. 190).
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Die Fragestellung einer demoskopischen Umfrage, durch die ermittelt werden soll, inwieweit eine Warenform herkunftshinweisend ist, hat dementsprechend zu berücksichtigen, dass zwischen der Bekanntheit des Produkts als solchem und der Herkunftshinweisfunktion seiner Form zu unterscheiden ist. Die Fragestellung darf daher insbesondere nicht von vornherein davon ausgehen , dass eine Gestaltung herkunftshinweisend ist (vgl. dazu Niedermann, GRUR 2006, 367 ff.; vgl. weiter Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 352; Hasselblatt/Eichmann, Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz , 2. Aufl., § 9 Rdn. 36). Bei der von der Klägerin vorgelegten GfK-Um- frage lautete nach einer ersten Frage, die sich auf die Zugehörigkeit des Befragten zu den maßgeblichen Verkehrskreisen bezieht, die nächste Frage wie folgt: "Ich habe hier in Originalgröße die Abbildung einer Praline, von der die Verpackung entfernt wurde. Kennen Sie die hier abgebildete Praline?" Das Berufungsurteil äußert sich nicht zu der - gegebenenfalls mit sachkundiger Hilfe zu beurteilenden Frage - ob diese Fragestellung fachgerecht ist (vgl. dazu auch Niedermann, GRUR 2006, 367, 371).
38
c) Falls sich im weiteren Verfahren ergibt, dass die Beklagte die angegriffene Pralinenform markenmäßig benutzt hat, wird bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nur von dieser Pralinenform als solcher auszugehen sein. Entgegen der Ansicht der Revision ist nicht darauf abzustellen, ob eine Verwechslungsgefahr durch die Verpackung und deren Kennzeichnung ausgeschlossen werden kann. Der Markenschutz richtet sich gegen die Benutzung identischer oder verwechslungsfähiger Zeichen als solcher. Auf außerhalb der Kennzeichnung liegende Begleitumstände kann es daher bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich nicht ankommen (vgl. BGHZ 158, 236, 250 - InternetVersteigerung I; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 519; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 81, 136). Maßgebend ist zudem nur die Pralinenform, die sich aus dem Klageantrag ergibt, in den die Abbildung einer ganz bestimmten Praline , wie sie die Beklagte vertrieben hat, aufgenommen worden ist. Im Hinblick auf diese Antragsfassung kommt es - entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts - nicht darauf an, welche äußere Form andere zu den Akten gereichte Originalprodukte der Beklagten aufweisen.
39
d) Das Berufungsgericht hat weiter gemeint, die beanstandete Pralinenform werde von den Durchschnittsverbrauchern als insoweit kugelförmig angesehen , als die unregelmäßige Oberfläche eine Kugelform zulasse. Es wäre jedoch erfahrungswidrig, diese Feststellung auch auf die im Klageantrag abgebil- dete Praline zu übertragen. Diese weicht vielmehr unübersehbar auch dadurch von der reinen Kugelform ab, dass sie einen schmalen Sockel mit glatter Bodenfläche aufweist.
40
e) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit durch Vergleich des jeweiligen Gesamteindrucks der sich gegenüberstehenden Zeichen wird gegebenenfalls weiter zu berücksichtigen sein, dass im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, nur Übereinstimmungen in denjenigen Merkmalen maßgeblich sein können, die jeweils herkunftshinweisende Bedeutung haben (vgl. BGHZ 153, 131, 143 - Abschlussstück).
41
C. Das Berufungsurteil ist danach aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Bornkamm v.Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 05.06.2003 - 84 O 85/02 -
OLG Köln, Entscheidung vom 19.12.2003 - 6 U 86/03 -

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Bundesgerichtshof Urteil, 25. Jan. 2007 - I ZR 22/04 zitiert 8 §§.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 574 Rechtsbeschwerde; Anschlussrechtsbeschwerde


(1) Gegen einen Beschluss ist die Rechtsbeschwerde statthaft, wenn 1. dies im Gesetz ausdrücklich bestimmt ist oder2. das Beschwerdegericht, das Berufungsgericht oder das Oberlandesgericht im ersten Rechtszug sie in dem Beschluss zugelassen hat.§ 542

Zivilprozessordnung - ZPO | § 252 Rechtsmittel bei Aussetzung


Gegen die Entscheidung, durch die auf Grund der Vorschriften dieses Titels oder auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen die Aussetzung des Verfahrens angeordnet oder abgelehnt wird, findet die sofortige Beschwerde statt.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 148 Aussetzung bei Vorgreiflichkeit


(1) Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch


(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen 1. ein mi

Markengesetz - MarkenG | § 3 Als Marke schutzfähige Zeichen


(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschlie

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(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

(2) Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,

1.
die durch die Art der Ware selbst bedingt sind,
2.
die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder
3.
die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.

(1) Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen sei.

(2) Das Gericht kann ferner, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits von Feststellungszielen abhängt, die den Gegenstand eines anhängigen Musterfeststellungsverfahrens bilden, auf Antrag des Klägers, der nicht Verbraucher ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Musterfeststellungsverfahrens auszusetzen sei.

Gegen die Entscheidung, durch die auf Grund der Vorschriften dieses Titels oder auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen die Aussetzung des Verfahrens angeordnet oder abgelehnt wird, findet die sofortige Beschwerde statt.

(1) Gegen einen Beschluss ist die Rechtsbeschwerde statthaft, wenn

1.
dies im Gesetz ausdrücklich bestimmt ist oder
2.
das Beschwerdegericht, das Berufungsgericht oder das Oberlandesgericht im ersten Rechtszug sie in dem Beschluss zugelassen hat.
§ 542 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 ist die Rechtsbeschwerde nur zulässig, wenn

1.
die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder
2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts erfordert.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 ist die Rechtsbeschwerde zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen. Das Rechtsbeschwerdegericht ist an die Zulassung gebunden.

(4) Der Rechtsbeschwerdegegner kann sich bis zum Ablauf einer Notfrist von einem Monat nach der Zustellung der Begründungsschrift der Rechtsbeschwerde durch Einreichen der Rechtsbeschwerdeanschlussschrift beim Rechtsbeschwerdegericht anschließen, auch wenn er auf die Rechtsbeschwerde verzichtet hat, die Rechtsbeschwerdefrist verstrichen oder die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen worden ist. Die Anschlussbeschwerde ist in der Anschlussschrift zu begründen. Die Anschließung verliert ihre Wirkung, wenn die Rechtsbeschwerde zurückgenommen oder als unzulässig verworfen wird.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 103/01 Verkündet am:
13. November 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
GeDIOS

a) Aus der Tatsache, daß eine Dienstleistung elektronisch gestützt erbracht
wird, folgert der Verkehr nicht, daß mit dem Angebot der Dienstleistung
zugleich die Software beworben und mit der Bezeichnung der Dienstleistung
auch die genutzte Software benannt wird.

b) Ist dem Verkehr bekannt, daß die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von
softwaregestützten Rechnern auf der einen Seite und die Komplexität der
Entwicklung von Betriebs- und Anwendersoftware auf der anderen Seite
eine Arbeitsteilung zwischen Softwareunternehmen und dem sonstigen
Dienstleistungs- und Handelsverkehr nach sich ziehen, liegt grundsätzlich
die Annahme fern, das Publikum könnte glauben, die betreffende Software
und die Dienstleistung stammten aus demselben oder aus wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen.

c) Zur Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit von Computersoftware und Finanzdienstleistung.
BGH, Urt. v. 13. November 2003 - I ZR 103/01 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 13. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Prof. Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 20. Februar 2001 wird auf Kosten des Klägers zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:


Der Kläger ist Inhaber der am 5. Juni 1998 angemeldeten und am 26. August 1998 für "Software, Computersoftware, Software für Computer, Rechner und Computer oder Rechner gestützte Systeme" eingetragenen Marke Nr. 398 31 465 "GEDIOS". Nach seinen Angaben hat er unter dieser Bezeichnung eine Computersoftware zur Datenerhaltung und -bereitstellung u.a. für kaufmännische Anwendungen entwickelt und vertreibt sie an Unternehmen.
Die Beklagte ist Inhaberin der am 15. April 1999 angemeldeten und am 23. Juli 1999 eingetragenen Marke Nr. 399 22 179 "GeDIOS". Diese genießt Schutz in Klasse 35 (Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten) und Klasse 36 (Finanzwesen, Geldgeschäfte). Die Beklagte bietet Sparkassen in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg unter dieser Bezeichnung , die als Abkürzung für "Geld- und Devisenhandels-Informations- und Orderrouting-System" steht, ein "Informations- und Handelssystem im Realtime -Modus" für Geld- und Devisenhandelsgeschäfte an.
Der Kläger sieht darin eine Verletzung seiner Marke sowie des Werktitels für sein Computerprogramm. Er macht geltend, das System der Beklagten bestehe aus Software sowie aus Computern und Rechnern, die von seiner Marke ebenfalls umfaßt würden.
Der Kläger hat die Beklagte deshalb auf Unterlassung der Verwendung ihrer Marke für das elektronische "Geld- und Devisenhandels-Informations- und Orderrouting-System" oder für sonstige bankeigene Produkte oder Dienstlei-
stungen sowie auf die Beseitigung von Verknüpfungen im Internet, auf Löschung der Marke Nr. 399 22 179, auf Auskunftserteilung und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Ähnlichkeit der von den Marken jeweils geschützten Waren bzw. Dienstleistungen sowie eine Verwechslungsgefahr in Abrede gestellt und geltend gemacht, während die Marke des Klägers nur Software umfasse, bezeichne die angegriffene Marke eine Finanzdienstleistung , die sie zudem nicht auf dem allgemeinen Markt, sondern nur ihr zugeordneten Sparkassen anbiete.
Das Landgericht hat der Klage teilweise stattgegeben.
Auf die Berufung der Beklagten - welche ohne Anerkennung einer Rechtspflicht eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben und bestimmte Auskünfte erteilt hat - hat das Berufungsgericht - unter Zurückweisung der Anschlußberufung des Klägers - die Klage insgesamt abgewiesen.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt der Kläger die in der Berufungsinstanz gestellten Anträge, aus der Anschlußberufung allerdings nur hinsichtlich der Anträge zu 4 und 5, weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat sowohl eine Markenverletzung als auch eine Verletzung des Werktitels des Klägers verneint. Dazu hat es ausgeführt:
Die Beklagte habe ihr System zu geschäftlichen Zwecken, nämlich zur Erzielung eigener Einkünfte und zur Förderung der Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Sparkassen angeboten. Ihr Handeln sei nicht lediglich unternehmensintern geblieben, weil die in Rede stehenden Sparkassen weder rechtlich noch wirtschaftlich Teil ihres Unternehmens seien.
Die Marken seien sehr ähnlich.
Es bestehe jedoch keine Identität oder Teilidentität zwischen den von der Marke des Klägers geschützten Waren und dem "System" der Beklagten. Die Marke betreffe nur die Software als Ware, nicht dagegen die Softwareerstellung als Dienstleistung, die von Klasse 42 umfaßt werde, und erst recht nicht Dienstleistungen, die mit Hilfe von Software und/oder Systemen erbracht würden. Demgegenüber kennzeichne die Beklagte mit der angegriffenen Bezeichnung nicht "Software", sondern eine bestimmte Dienstleistung. Sie übermittle den angeschlossenen Sparkassen Informationen über den Geld- und Devisenmarkt und ermögliche ihnen die Durchführung von darauf bezüglichen Aufträgen. Die Verwendung des Begriffs "System" bewirke keine Identität oder Teilidentität der jeweils betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen. Während "System" im Zusammenhang mit dem Warenverzeichnis der Klagemarke als "geordnetes Zusammenspiel verschiedener Software- und HardwareKomponenten" zu verstehen sei, bleibe die Bedeutung von "System" bei der von der Beklagten verwendeten Beschreibung diffus. Das "System" und seine Komponenten würden nicht näher beschrieben. Hierauf komme es den Spar-
kassen, den Empfängern der Dienstleistung der Beklagten, auch nicht an. Für die Kunden sei es unerheblich, auf welche Weise die Beklagte ihre Dienstleistung erbringe, solange dies nur schnell, präzise und nicht fehleranfällig erfolge und für den Kunden mit geringem Aufwand verbunden sei. Ob die jeweilige Information und die Auftragserteilung per Boten, brieflich, per Telefon /Telegramm oder durch ein computergestütztes Online-"System" erfolge, sei für die Sparkassen uninteressant. Der Einsatz des "Systems" sei zweckgebunden und diene ausschließlich der besseren und präziseren Erbringung der Finanzdienstleistung der Beklagten, auf die es den Sparkassen allein ankomme. Medium und dadurch ermöglichte Dienstleistung dürften nicht miteinander verwechselt werden. Genausowenig wie derjenige, der im Internet werbe, damit auf dem Gebiet der Telekommunikationsdienstleistungen tätig werde, werde derjenige, der mit Hilfe von Computern und Software Waren herstelle oder Dienstleistungen erbringe, in dem Bereich der Softwareerstellung tätig.
Es könne jedoch nicht von einer für eine Verwechslungsgefahr ausreichenden Ähnlichkeit zwischen den von der Marke des Klägers erfaßten Waren und der unter der angegriffenen Bezeichnung beworbenen Dienstleistung der Beklagten ausgegangen werden. Dies gelte auch dann, wenn das Warenverzeichnis der Klagemarke "Computersysteme" umfassen sollte.
Es sei anerkannt, daß eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen möglich sei. Dabei reiche allerdings die Tatsache, daß Waren zur Erbringung einer Dienstleistung verwendet oder von ihnen hervorgebracht würden , nicht aus, vielmehr seien dazu bestimmte Umstände notwendig. Maßgeblich sei, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliege, der Hersteller der Ware, für die die Marke des Klägers Schutz genieße, trete auch als Anbieter des "Sy-
stems" auf oder umgekehrt. Der Kläger stütze sich ersichtlich darauf, daß die Dienstleistung der Beklagten derart von "Software" bzw. "Computersystemen" geprägt sei, daß der Verkehr von einer einheitlichen Herkunft ausgehe. Das treffe jedoch im Streitfall nicht zu. Der Verkehr unterscheide zwischen "Software" /dem "Computersystem" und der dadurch hervorgebrachten Dienstleistung bzw. Ware. In bezug auf den Streitfall interessierten ihn nicht die Art und Weise der Übermittlung von Informationen oder Aufträgen, sondern nur diese selbst. Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von Computersystemen einerseits und die Komplexität ihrer Entwicklung andererseits erzwängen eine Arbeitsteilung. Computerunternehmen spezialisierten sich auf die Entwicklung von Software und deren Abstimmung mit der Hardware sowie auf die damit zusammenhängenden Tätigkeiten (Verkauf, Beratung, Schulung, Programmpflege). Andererseits entwickelten Unternehmen die für ihre Tätigkeit benötigten Systeme und Systembestandteile nicht selbst, sondern beauftragten hierfür Spezialunternehmen. Im allgemeinen bleibe es dabei, daß der Verkehr wegen der Komplexität der Entwicklung von Computersystemen und der Durchdringung der Wirtschaft mit Computersystemen auch bei gleichen oder sehr ähnlichen Bezeichnungen nicht von einem einzigen für beide Bereiche verantwortlichen Unternehmen ausgehe. Hinzu komme, daß es sich bei dem jeweils angesprochenen Verkehr nicht um das allgemeine Publikum handele, sondern um Personen mit wirtschaftlichen Kenntnissen (mittelständische Unternehmen bzw. Sparkassen); ihnen sei die erwähnte Spezialisierung bekannt.
Auch für Ansprüche aus einem Werktitel fehle es aus den genannten Gründen an einer Verwechslungsgefahr. Ebensowenig sei der - von der Revision nicht weiter verfolgte - Anspruch auf Löschung begründet.

II. Die hiergegen erhobenen Revisionsrügen haben keinen Erfolg.
1. In nicht zu beanstandender Weise ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die angegriffenen Handlungen der Beklagten, wie in § 14 Abs. 2 MarkenG vorausgesetzt, im geschäftlichen Verkehr erfolgt sind. Zum geschäftlichen Verkehr rechnen grundsätzlich alle Handlungen, die einem beliebigen eigenen oder fremden Geschäftszweck dienen. Nicht erfaßt werden lediglich rein private, wissenschaftliche, politische und amtliche Handlungen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 48; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 29).
2. Die Frage der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen werden und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly m.w.N.).
3. Das Berufungsgericht hat eine große bildliche Ähnlichkeit beider Marken angenommen. Mit der Revision kann schon hinsichtlich des Klangs Identität angenommen werden.

4. Das Berufungsgericht ist, ohne nähere Ausführungen machen zu müssen, ersichtlich von einer normalen (durchschnittlichen) Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen. Anhaltspunkte für eine verminderte oder gesteigerte Kennzeichnungskraft sind dem Vortrag der Parteien nicht zu entnehmen.
5. Das Berufungsgericht hat eine für die Annahme einer "Verwechslungsgefahr ausreichende Ähnlichkeit" der Ware und Dienstleistung verneint. Das erweist sich als frei von Rechtsfehlern. Dem Gesamtzusammenhang der Entscheidungsgründe ist zu entnehmen, daß das Berufungsgericht eine (absolute ) Unähnlichkeit der von der Klagemarke erfaßten Computersoftware und der von der Beklagten mit "GeDIOS" bezeichneten Dienstleistung auf dem Sektor des Geld- und Devisenhandels angenommen hat.
Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofs sind bei der Beurteilung der Waren /Dienstleistungsähnlichkeit alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 23 = WRP 1998, 1165 - Canon; BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN, m.w.N.; vgl. auch zu § 1 Abs. 2 WZG: BGH, Beschl. v. 23.2.1989 - I ZB 11/87, BGHZ 107,
71, 73 - MICROTRONIC). Eine die Verwechslungsgefahr begründende ˜hn- lichkeit von Ware und Dienstleistung liegt dann vor, wenn das Publikum annimmt , die Ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Eine solche ist folglich zu verneinen, wenn sich nicht ergibt, daß das Publikum glauben könnte, daß die betreffenden Waren und die Dienstleistung aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 1998, 922, 924 Tz. 29, 30 - Canon).
aa) Frei von Rechtsfehlern ist das Verständnis des Berufungsgerichts vom Warenverzeichnis der Klagemarke dahin, daß nur Software am Schutz teilnimmt. Das Berufungsgericht hat ohne Verstoß gegen die Denkgesetze das Verzeichnis nach grammatikalischen Regeln in nicht zu beanstandender Weise interpretiert. Die Revision zeigt insoweit keinen revisionsrechtlich beachtlichen Fehler auf.
bb) Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Beklagte unter der Bezeichnung GeDIOS Sparkassen nicht eine "Software", sondern eine bestimmte Dienstleistung auf dem Gebiet des Geld- und Devisenhandels anbietet. Es ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht aus der Verwendung des Begriffs "System" im Werbeprospekt nicht hat entnehmen können, die Beklagte erbringe unter der beanstandeten Bezeichnung auch eine Software, welche das geordnete Zusammenspiel verschiedener Software- und Hardware-Komponenten ermögliche. Dem Verkehr ist bewußt, daß weite Bereiche der Dienstleistungen der modernen Gesellschaft elektronisch gestützt erbracht werden, insbesondere auch Dienstleistungen im Bankengeschäft. Die hierfür installierte Software sieht der Verkehr als zweckge-
bundenes Medium an, das ihm die Nutzung der angebotenen Dienstleistung erleichtern soll. Solche zweckgebundene Software wird in der Regel neben der beworbenen Dienstleistung nicht als selbständig beworbene und bezeichnete Handelsware in Erscheinung treten. Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts enthält auch der Werbeprospekt der Beklagten keine Angaben, aus welchen der angesprochene Verkehr entnehmen könnte, die Beklagte bewerbe neben ihrer Finanzdienstleistung unter der angegriffenen Bezeichnung auch eine Software. Der Hinweis im Werbeprospekt auf die mit den Erfordernissen des internationalen Handels abgestimmten "Module" und auf den "EDV-Spezialisten" für technische Fragen sagt dem angesprochenen Verkehr lediglich, daß die angebotene Dienstleistung dem Stand der Technik entsprechend EDV-gestützt durchgeführt werde. Aus der Tatsache , daß eine Dienstleistung mit elektronischer Hilfe erbracht wird, folgert der Verkehr nicht, daß mit dem Angebot der Dienstleistung zugleich die Software beworben wird und die Bezeichnung der Dienstleistung auch die genutzte Software benennt.
cc) Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daß grundsätzlich eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt (BGH, Beschl. v. 21.1.1999 - I ZB 15/94, GRUR 1999, 731, 733 = WRP 1999, 928 - Canon II; Beschl. v. 11.2.1999 - I ZB 16/97, GRUR 1999, 586 - White Lion; Beschl. v. 20.1.2000 - I ZB 32/97, GRUR 2000, 883 = WRP 2000, 1152 - PAPPAGALLO). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Waren auf der einen Seite und Dienstleistungen auf der anderen Seite stellt sich insbesondere die Frage, ob der Verkehr bei der Begegnung mit den Marken der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller der Waren, für die die Klagemarke Schutz genießt, trete auch als Erbringer der Dienstleistungen auf, die unter Verwen-
dung der angegriffenen Marke erbracht und beworben werden. Nicht zu bean- standen ist demnach auch der weitere Prüfungsaspekt des Berufungsgerichts, es komme für die Beurteilung der in Rede stehenden Ähnlichkeit darauf an, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliege, daß der Hersteller und Anbieter von Software auch als Anbieter der fraglichen Dienstleistung, hier der Bankdienstleistung auf dem Geld- und Devisenmarkt, in Erscheinung tritt, oder daß dieses Dienstleistungsunternehmen sich auch mit der Erstellung von Software befaßt.

b) Das Berufungsgericht hat seine Feststellung, der Verkehr rechne die Erstellung und den Vertrieb der Software jedenfalls auf dem hier in Rede stehenden Bereich des Bankgeschäfts nicht dem Finanzdienstleister zu, rechtsfehlerfrei getroffen. Dem Verkehr ist bekannt, daß die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von elektronischen Rechnern auf der einen Seite und die Komplexität der Entwicklung von Betriebs- und Anwendersoftware auf der anderen Seite eine Arbeitsteilung zwischen Softwareunternehmen und dem sonstigem Dienstleistungs- und Handelsverkehr nach sich ziehen. Es liegt deshalb im angesprochenen Bereich die Annahme fern, das Publikum könnte glauben, die betreffende Ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Entgegen der Ansicht der Revision ist für diese Beurteilung unerheblich, ob aus der Sicht des Inhabers der Klagemarke wirtschaftlich vernünftige Gründe dafür sprechen könnten, sich auch mit der Dienstleistung der Beklagten zu befassen.
6. Da eine Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit fehlt, hat das Berufungsgericht zu Recht die Verwechslungsgefahr der beiden Kennzeichen auch für
den Fall verneint, daß die Marke des Klägers als Titel für eine Software Schutz genießen sollte (§ 5 Abs. 3, § 15 Abs. 2 MarkenG).
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Starck Pokrant
Büscher Schaffert

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 45/03 Verkündet am:
3. Februar 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Russisches Schaumgebäck
Der Verletzungsrichter ist durch den Grundsatz der Bindung an die Eintragung
der Klagemarke nicht an der Feststellung gehindert, die Benutzung einer mit
der geschützten Marke identischen Bezeichnung oder Gestaltung werde in der
beanstandeten konkreten Verwendungsform vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis
verstanden und erfolge daher nicht markenmäßig, weil die der Eintragung
zugrundeliegende Feststellung hinreichender Unterscheidungskraft nicht
voraussetzt, daß der Verkehr bei jeder Verwendungsmöglichkeit einen Herkunftshinweis
annimmt.
Es ist als unlauterer Behinderungswettbewerb anzusehen, wenn ein Importeur
eines Schaumgebäcks, der für sich die Eintragung einer dreidimensionalen
Form als Marke erwirkt hat, unter Berufung auf die Marke andere Importeure
von der Benutzung dieser Form ausschließen will, die der traditionellen Form
dieses in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach einem bestimmten
staatlichen Standard von verschiedenen Unternehmen hergestellten und nach
Deutschland importierten Süßwarenprodukts entspricht.
BGH, Urt. v. 3. Februar 2005 - I ZR 45/03 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 3. Februar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 30. Dezember 2002 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin ist Inhaberin der am 19. Januar 2000 unter anderem für "Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse, feine Backwaren und Konditorwaren" unter der Nr. 399 56 035 eingetragenen dreidimensionalen Marke in der Farbe Braun gemäß den nachfolgenden Abbildungen:

Sie vertreibt in dieser Form in Deutschland ein aus Rußland und Lettland importiertes Süßwarenprodukt unter der Bezeichnung "Zeffir". Bei dem Produkt handelt es sich um ein traditionell aus Eiweißschaum und einem Fruchtmus bestehendes Schaumgebäck, das in der ehemaligen Sowjetunion nach einem

staatlichen Standard hergestellt wurde und dort unter der Bezeichnung "????" bekannt war.
Die Beklagte vertreibt gleichfalls unter der Bezeichnung "Zeffir" ein derartiges Schaumgebäck, das sie aus der Ukraine importiert. Sie hat die Löschung der Klagemarke beantragt. Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Klagemarke mit Beschluß vom 16. Juli 2003 teilweise, nämlich für die Waren "feine Backwaren und Konditorwaren" gelöscht. Über die von der Klägerin gegen diesen Beschluß eingelegte Beschwerde ist noch nicht entschieden.
Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung ihrer Marke und in der Berufungsinstanz zusätzlich unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes in Anspruch genommen.
Die Klägerin hat beantragt,
der Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu untersagen, nachfolgend abgebildetes Süßwarenprodukt dreidimensional oder zweidimensional in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu vertreiben und/oder zu bewerben:

Ferner hat sie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten sowie deren Verurteilung zur Auskunftserteilung begehrt.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.
Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagte sowohl wegen Verletzung der Klagemarke als auch unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Zwar sei wegen der Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung von der Schutzfähigkeit der Klagemarke auszugehen. Eine Markenverletzung i.S. von § 14 Abs. 2 MarkenG scheide jedoch aus, weil es an der Verwendung der angegriffenen Ware als Marke fehle. Bei dem angegriffenen Erzeugnis handele es sich um eine Konditorware einfacher Form. Das beanstandete Schaumgebäck sei entsprechend dem Vorbringen der Klägerin nur dadurch gekennzeichnet, daß seine Grundfläche kreisrund sei, seine Oberfläche leichte Wellen aufweise sowie über einen Vorsprung (Zipfel) verfüge, der nicht in der Mitte des Produkts, sondern zur Seite gerichtet angeordnet sei. Diese Gestaltung sei weder eigenartig noch originell. Sie unterscheide sich nicht merkbar von den dem Verbraucher vertrauten Formen im Bereich der Back- und Konditorwaren. Ein Törtchen oder Gebäck mit kreisrunder Grundfläche, dessen Oberfläche leichte Wellen aufweise, sei für den Verbraucher nichts Ungewöhnliches. Nichts anderes gelte für das weitere Merkmal, wonach die Oberfläche einen Zipfel aufweise. Unter diesen Umständen liege die Annahme absolut fern, daß der Verkehr aus der betreffenden Produktform auf die Herkunft der Ware aus einem Unternehmen schließe. Stelle der Vertrieb der beanstandeten Ware selbst keinen markenmäßigen Gebrauch dar, so gelte das auch für die Abbildung dieser Ware auf der Verpackung, da erkennbar aus ihr hervorgehe, daß nichts weiter dargestellt sei als die angebotene Ware als solche.

Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch bestehe auch deshalb nicht, weil der Geltendmachung des Markenrechts der von der Beklagten erhobene Einwand der mißbräuchlichen Rechtsausübung entgegenstehe. Die Klägerin habe die mit der Eintragung der Marke entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt. Sie habe vorliegend eine Produktform als dreidimensionale Marke schützen lassen, die sie nicht selbst kreiert habe. Bei der von ihr als Marke angemeldeten Warenform handele es sich um eine traditionelle russische Süßwarenspezialität, die in exakt der Form, die sich die Klägerin als Marke habe schützen lassen, seit langem in Rußland und den übrigen Staaten der ehemaligen UdSSR hergestellt und dort vertrieben werde. Außerdem sei das in Rede stehende Süßwarenprodukt bereits vor dem Anmeldetag der Klagemarke von Dritten nach Deutschland importiert und hier vertrieben worden. Für die Eintragung der einem traditionellen ausländischen, sogar bereits im Inland vertriebenen Lebensmittelprodukt entsprechenden gattungsgemäßen Warenform sei kein anderer Grund ersichtlich als der, das betreffende Produkt für sich in Deutschland zu monopolisieren und andere Unternehmen vom weiteren Vertrieb der Ware im Inland auszuschließen. Es gehe der Klägerin ersichtlich allein darum, eine Ware, die in ihrem Herkunftsland vorherrschend sei, hier für sich im Inland zu monopolisieren. Hierfür fehle es an einem berechtigten Grund.
Ein Unterlassungsanspruch aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz (§ 1 UWG a.F.) bestehe ebenfalls nicht. Es fehle, wie sich aus den Ausführungen zur fehlenden markenmäßigen Benutzung des angegriffenen Erzeugnisses ergebe, die hier entsprechend gälten, bereits an der erforderlichen wettbewerblichen Eigenart des von der Klägerin vertriebenen Süßwarenprodukts. Das von der Klägerin vertriebene Schaumgebäck zeichne sich durch

keine besonderen herkunftshinweisenden Merkmale gegenüber bekannten Produktformen auf dem Gebiet der Back- und Konditorwaren aus. Außerdem könne allein darin, daß die Beklagte im Inland eine traditionelle russische Süßwarenspezialität vertreibe, die schon vor der Klägerin in der beanstandeten Form von Dritten nach Deutschland importiert und hier vertrieben worden sei, kein unlauteres Verhalten gesehen werden.
II. Die Revision hat im Ergebnis keinen Erfolg.
1. Das Berufungsgericht hat mit Recht markenrechtliche Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten und auf Auskunftserteilung gemäß § 14 Abs. 5 und 6 i.V. mit Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG, § 242 BGB verneint.

a) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, daß der Klägerin ein Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 5 i.V. mit Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG nicht zusteht, weil es an einer Verwendung der angegriffenen Ware als Marke fehlt.
aa) Die Feststellung einer Markenbenutzung im Sinne einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt grundsätzlich voraus, daß die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig erfolgt, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz. 38 = GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999, 407 - BMW/Deenik; Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 47 ff. = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club;

BGHZ 153, 131, 138 - Abschlußstück; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, Urt.Umdr. S. 8/9 - Lila-Schokolade).
bb) Die Beurteilung, ob eine Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, obliegt im wesentlichen dem Tatrichter (BGHZ 153, 131, 139 - Abschlußstück). Das Berufungsgericht hat seine Feststellung, im Streitfall könne sowohl im bloßen Vertrieb des angegriffenen Süßwarenprodukts als auch in dessen Abbildung auf der Produktverpackung keine markenmäßige Benutzung i.S. des § 14 Abs. 2 MarkenG gesehen werden, entgegen der Ansicht der Revision rechtsfehlerfrei begründet.
(1) Das Berufungsgericht hat darauf abgestellt, daß der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher in dem angegriffenen Süßwarenprodukt der Beklagten nur die Ware selbst sehen wird, nicht aber auch einen Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen. Es handele sich um ein Konsumgut aus dem Bereich der Back- und Konditorwaren. Der Verbraucher sei bei diesen Waren an die Verwendung vielfältiger Formen gewöhnt, die er deshalb häufig lediglich als solche und nicht auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen verstehe. Eine markenmäßige Benutzung der Warengestaltung komme bei derartigen Waren grundsätzlich nur in Betracht, wenn besondere Merkmale gegeben seien. Diese lägen im Streitfall nicht vor. Die Gestaltung des beanstandeten Schaumgebäcks der Beklagten unterscheide sich nicht merkbar von den dem Verbraucher vertrauten Formen im Bereich der Back- und Konditorwaren. Ein Törtchen oder Gebäck mit kreisrunder Grundfläche, dessen Oberfläche leichte Wellen aufweise, sei für den Verbraucher nichts Ungewöhnliches. Es sei auch weder dargetan noch ersichtlich, daß es sich bei der Klagemarke um eine auf-

grund langjähriger Benutzung dem Verkehr besonders bekannte, auf die Klägerin hinweisende Warenform handele.
(2) Diese Erwägungen des Berufungsgerichts lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Es entspricht der Lebenserfahrung, daß der Verkehr die Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffaßt (BGHZ 153, 131, 140 - Abschlußstück, m.w.N.). Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht weiter darauf abgestellt, daß sich im vorliegenden Fall eine Kennzeichnungsfunktion der angegriffenen Produktform weder aus den Gestaltungsgewohnheiten auf dem einschlägigen Warengebiet noch daraus ergibt, daß die Gestaltung der Klagemarke als Herkunftshinweis auf die Klägerin bekannt geworden ist (vgl. dazu BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-StreifenKennzeichnung ). Mit Recht hat das Berufungsgericht weiter angenommen, daß der Verkehr unter diesen Umständen auch in der Abbildung der Ware auf der Verpackung nur eine bildliche Beschreibung des in der Verpackung befindlichen Süßwarenprodukts als solches sieht und keinen Hinweis auf die Herkunft der abgebildeten Ware. Abbildungen, die sich in der Darstellung der typischen Merkmale der Ware erschöpfen, faßt der Verkehr nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft auf (vgl. BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 504 = WRP 2004, 752 - Gabelstapler II; Beschl. v. 29.4.2004 - I ZB 26/02, GRUR 2004, 683, 684 = WRP 2004, 1040 - Farbige Arzneimittelkapsel , m.w.N.).
cc) Soweit die Revision beanstandet, diese Feststellungen des Berufungsgerichts widersprächen dem Grundsatz, daß der Verletzungsrichter an die Eintragung der Klagemarke gebunden sei, ihr also eine zumindest schwache

Kennzeichnungskraft zubilligen müsse, vermag sie einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts nicht aufzuzeigen.
(1) Die Revision sieht einen Widerspruch darin, daß aus den Feststellungen des Berufungsgerichts zum Fehlen der Herkunftshinweisfunktion der - ihrer Ansicht nach mit der geschützten Form identischen - angegriffenen Gestaltung folge, daß auch die Klagemarke nicht geeignet sei, den Verkehr auf die Herkunft des nach der Klagemarke gestalteten Produkts hinzuweisen. Dies ist nicht der Fall. Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht nicht gegen den Grundsatz verstoßen, daß das Verletzungsgericht an die Eintragung der Klagemarke gebunden ist (vgl. dazu BGHZ 156, 112, 117 f. - Kinder; BGH, Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE; Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, Urt.Umdr. S. 7 - Lila-Schokolade).
(2) Ein Verstoß gegen die Bindung des Verletzungsgerichts an die Eintragung der Klagemarke ist nicht gegeben, weil sich diese Bindung nur auf die Tatsache der Eintragung und die zugrundeliegenden Feststellungen zu den Eintragungsvoraussetzungen und -hindernissen bezieht, die bei der Eintragung eines Zeichens als Marke Prüfungsgegenstand sind (BGH GRUR 2000, 888, 889 - MAG-LITE). Der Verletzungsrichter hat deshalb davon auszugehen, daß bei eingetragenen Marken ein Eintragungshindernis nicht besteht. Es ist ihm folglich verwehrt, der Marke in der eingetragenen Form beispielsweise jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Dieses Verbot hat das Berufungsgericht beachtet. Es hat nicht darauf abgestellt, daß der eingetragenen dreidimensionalen Marke für feine Backwaren und Konditoreiwaren jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

(3) Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, daß das Berufungsgericht eine Herkunftshinweisfunktion der (identischen) angegriffenen Verletzungsform verneint hat. Einem Zeichen ist zwar gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG die Eintragung zu versagen, wenn ihm die (konkrete) Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von ihm erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 683, 684 - Farbige Arzneimittelkapsel, m.w.N.). Diese Eignung kommt einem Zeichen aber nicht erst dann zu, wenn es bei jeder Art von Verwendung im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird. Es reicht vielmehr aus, daß für ein Zeichen, das bei einer Vielzahl von Verwendungen vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden wird, noch weitere praktisch bedeutsame Einsatzmöglichkeiten bestehen, bei denen jedenfalls ein maßgeblicher Teil des angesprochenen Verkehrs einen Herkunftshinweis annehmen wird (BGH, Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 242 - SWISS-ARMY). Eine dahingehende der Eintragung der Klagemarke zugrundeliegende Erwägung hat das Berufungsgericht nicht in Zweifel gezogen.
(4) Im Regelfall besteht somit zwischen der Feststellung des Verletzungsrichters , die Benutzung einer mit der geschützten Marke identischen Bezeichnung oder Gestaltung werde in der beanstandeten konkreten Verwendungsform vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden, und der der Eintragung vorausgehenden Beurteilung, daß das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht bestehe, kein Widerspruch. Dies gilt auch, wenn - wie im Streitfall - eine dreidimensionale Form als Marke eingetragen ist und diese Form von dem wegen Verletzung der Marke in Anspruch Genommenen als Gestaltung für eine im Warenverzeichnis angesprochene Ware - hier Konditorware - verwendet wird. Denn einerseits kann der Eintragung der Klagemarke nicht

entnommen werden, daß die Benutzung der Marke auf eine Verwendung der eingetragenen Form als Produktform für eine konkrete Ware beschränkt ist, also allein eine Verwendung nur als Produktform gerade für das hier in Rede stehende Schaumgebäck möglich sei. Andererseits besagt die Feststellung des Berufungsgerichts, die Verwendung der Warenform bei dem von der Beklagten vertriebenen Schaumgebäck erfolge nicht markenmäßig, nichts darüber, ob es auf dem Gebiet der Back- und Konditoreiwaren nicht andere praktisch bedeutsame Einsatzmöglichkeiten der geschützten Form gibt, bei denen der Verkehr darin einen Herkunftshinweis sieht. Dies gilt auch für die Verwendung als Produktform. Denn die Erwägungen des Berufungsgerichts beziehen sich allein auf die konkrete Verwendung als Form eines (Schaum-)Gebäcks und schließen daher nicht aus, daß bei anderen Back- und Konditorwaren, bei denen derartige Formen mit Verzierungen nicht in gleicher Weise als üblich festgestellt werden, der Verkehr in der Form einen Herkunftshinweis sieht. Da die Klageform außerdem noch für andere Waren wie u.a. für Gelees, Konfitüren und Fruchtmuse eingetragen ist, bei denen eine Verwendung als Produktform nicht ohne weiteres naheliegt, sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, daß die angegriffene konkrete Verwendung im vorliegenden Fall die einzige praktisch bedeutsame Einsatzmöglichkeit der eingetragenen Form darstellt.

b) Im übrigen ist die Revision auch deshalb unbegründet, weil die die angefochtene Entscheidung selbständig tragende Annahme des Berufungsgerichts , der Geltendmachung des Markenrechts stehe der von der Beklagten erhobene Einwand mißbräuchlicher Rechtsausübung entgegen, gleichfalls aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist.
aa) Den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen kann, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, nach der Rechtsprechung des Senats

einredeweise entgegengehalten werden, daß auf seiten des Markeninhabers Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes hinsichtlich der angegriffenen Warenform als sittenwidrig i.S. des § 826 BGB oder als unlauter i.S. des § 3 UWG erscheinen lassen. Solche Umstände können darin liegen, daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (st. Rspr., vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 f. = WRP 1998, 978 - Makalu; Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000, m.w.N.). Wie das Berufungsgericht richtig erkannt hat, ist das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers im Sinne einer gewissen Bekanntheit nicht der einzige Umstand, der die Unlauterkeit oder Sittenwidrigkeit der Geltendmachung des Rechts aus einer Marke begründen kann. Das wettbewerbsrechtlich Unlautere (vgl. §§ 3, 4 Nr. 10 UWG) kann auch darin liegen , daß ein Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Zeichenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 111 - TORCH; Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin).
bb) Das Berufungsgericht hat die besonderen, die Wettbewerbswidrigkeit des Vorgehens aus der Marke begründenden Umstände darin gesehen, daß es sich bei der Warenform um eine traditionelle russische Süßwarenspezialität handelt, die exakt in dieser Form seit langem in Rußland sowie in den übrigen Staaten der ehemaligen UdSSR hergestellt, dort vertrieben und außerdem be-

reits vor dem Anmeldetag der Klagemarke von Dritten nach Deutschland importiert und hier vertrieben worden ist. Für einen dahingehenden markenrechtlichen Schutz sei kein anderer Grund ersichtlich als der, das betreffende Produkt für die Klägerin in Deutschland zu monopolisieren und andere Unternehmen wie die Beklagte vom weiteren Vertrieb der Ware im Inland auszuschließen.
cc) Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die gegen die Würdigung des Berufungsgerichts gerichteten Angriffe der Revision greifen nicht durch.
Zu Recht hat das Berufungsgericht darauf abgestellt, daß ein markenrechtlicher Schutz einer traditionellen, in Rußland und den anderen Staaten der ehemaligen UdSSR nicht nur üblichen und gängigen, sondern dort sogar vorherrschenden Produktform für die Annahme spricht, die Klägerin wolle diese Form für sich monopolisieren und zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen. Das in Rede stehende Süßwarenprodukt, das in der ehemaligen Sowjetunion nach einem bestimmten staatlichen Standard hergestellt wurde, ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bereits vor der Markenanmeldung der Klägerin von mehreren Unternehmen, die es von unterschiedlichen Herstellern in verschiedenen Staaten der früheren UdSSR bezogen haben, nach Deutschland importiert und hier vertrieben worden. Es handelt sich um ein in den Staaten der früheren UdSSR verbreitetes Produkt, das in dieser Form nicht nur von einem einzigen Unternehmen hergestellt wird und an dem der Klägerin kein ausschließliches Import- oder Vertriebsrecht zusteht. Vielmehr gab es schon zum Zeitpunkt der Anmeldung der Klagemarke eine Vielzahl mit der Klägerin konkurrierender Importeure. Der Umstand, daß die Klägerin das in Rede stehende Süßwarenprodukt nach ihrem Vortrag in Deutschland einem größeren Publikum erst nahegebracht bzw. es für ein brei-

tes Publikum erschlossen haben will, kann es entgegen der Auffassung der Revision nicht rechtfertigen, die übrigen Importeure durch die Eintragung der traditionellen Produktform als Marke und das abgeleitete Recht zur alleinigen Benutzung vom Wettbewerb auszuschließen.
2. Wettbewerbsrechtliche Ansprüche unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden Leistungsschutzes stehen - unabhängig von der Frage des Vorrangs markenrechtlicher Anspruchsgrundlagen (vgl. dazu BGHZ 149, 191, 195 f. - shell.de, m.w.N.) - der Klägerin schon deshalb nicht zu, weil sie weder Herstellerin noch Alleinvertriebsberechtigte des von ihr importierten Süßwarenprodukts ist (vgl. BGH, Urt. v. 18.10.1990 - I ZR 283/88, GRUR 1991, 223, 224 - Finnischer Schmuck; Urt. v. 24.3.1994 - I ZR 42/93, GRUR 1994, 630, 634 = WRP 1994, 519 - Cartier-Armreif; Ullmann, Festschrift für v. Gamm, 1990, S. 315, 322).

III. Danach ist die Revision der Klägerin mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Ullmann Pokrant Büscher
Schaffert Bergmann

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 51/03 Verkündet am:
16. März 2006
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Seifenspender

a) Die Verkehrskreise, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß
verwenden, gehören auch dann regelmäßig zu dem von der Marke angesprochenen
Publikum, wenn sie selbst nicht unmittelbar über die Nachfrage entscheiden.

b) Bleibt für den Benutzer eines Waschraums das auf einer Flasche mit Reinigungsmittel
angebrachte Herkunftskennzeichen deutlich erkennbar, auch wenn
die Flasche in einen Metallspender eingesetzt ist, kann nicht ohne weiteres davon
ausgegangen werden, dass der Verkehr in der Marke auf dem Spender einen
Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Reinigungsmittels sieht (Abgrenzung
zu BGHZ 100, 51 – Handtuchspender).
BGH, Urt. v. 16. März 2006 – I ZR 51/03 – OLG Köln
LG Köln
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 16. März 2006 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm
, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 10. Januar 2003 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin ist ein führendes Unternehmen auf dem Markt für Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel sowie dazugehörige Spendersysteme. Sie vertreibt ihre Produkte unter den Marken „Stockhausen“ und „STOKO“ zum Einsatz in Spendersystemen in Waschräumen. Die ebenfalls mit den Marken der Klägerin versehenen, aus Metall gefertigten Spender werden den Kunden leihweise überlassen. Diese Spender können auch Flaschen mit Hautreinigungs- oder -pflegemitteln anderer Hersteller aufnehmen. Im Streitfall geht es um die Spender für so genannte Softflaschen.
2
Die Beklagte vertreibt Softflaschen mit Hautreinigungsmitteln, die in die Spender der Klägerin eingesetzt werden können. Diese Spender weisen auf der Vorderseite eine Aussparung auf, so dass das mit dem Kennzeichen der Beklagten versehene Etikett der eingesetzten Softflasche sichtbar bleibt. Sie bietet selbst keine Spender für derartige Flaschen an.
3
Die Klägerin ist der Auffassung, das Einsetzen der Flaschen der Beklagten in ihre Spendersysteme verletze ihre Markenrechte. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung und Auskunftserteilung in Anspruch genommen und die Feststellung ihrer Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz beantragt.
4
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.
5
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben (OLG Köln GRUR-RR 2003, 104).
6
Mit ihrer – vom Berufungsgericht zugelassenen – Revision verfolgt die Klägerin ihre in der Revisionsinstanz zur Klarstellung neu formulierten Klageanträge weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


7
I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marken der Klägerin verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:
8
Zwar stelle das Einfüllen einer Ware in eine mit einer fremden Marke gekennzeichnete Verpackung eine Markenverletzung dar. Im Streitfall sähen aber die angesprochenen Verkehrskreise einen mit der Marke der Klägerin gekennzeichneten Spender nicht als Verpackung oder Umhüllung des dort eingesetzten Hautreinigungsmittels an. Zweifelhaft sei bereits, ob die Benutzer der betrieblichen Waschräume und Toiletten – wie der Bundesgerichtshof in einem einen ähnlichen Sachverhalt betreffenden Fall entschieden habe – als beteiligte Verkehrskreise angesehen werden könnten. Denn die Parteien belieferten ausschließlich oder überwiegend Industrieunternehmen. Die dort über den Einkauf entscheidenden Mitarbeiter wüssten, dass bei der Beklagten erworbene, in die Spender der Klägerin eingesetzte Softflaschen nicht aus dem Hause der Klägerin stammten. Doch auch die Benutzer der Waschräume sähen die auf dem Spender befindliche Kennzeichnung nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Reinigungsmittels an. Der Betrachter erkenne aufgrund der Aussparung in der Vorderseite des Spenders deutlich, dass die eingesetzte Flasche der Beklagten nicht oder jedenfalls nicht zwangsläufig von der Klägerin stamme. Unter diesen Umständen komme der Betrachter gar nicht auf die Idee, den Spender als Umhüllung des (flüssigen ) Hautreinigungsmittels anzusehen. Im Übrigen sei der Verkehr im Zweifel daran gewöhnt, in Spendern der Klägerin auch Produkte anderer Hersteller vorzufinden.
9
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Berufungsgericht in dem beanstandeten Verhalten der Beklagten keine Verletzung der auf den Spendern angebrachten Marken der Klägerin gesehen.
10
1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass das Nachfüllen der Spender mit dem Reinigungsmittel in den Waschräumen der jeweiligen Kunden im geschäftlichen Verkehr geschieht. Diese Waschgelegenheiten sind einer unbestimmten Vielzahl von Personen zugänglich. Damit liegt ein Verhalten im geschäftlichen Verkehr vor, und zwar unabhängig davon, ob die Kunden die Be- nutzung der Waschgelegenheiten nur den eigenen Mitarbeitern oder auch Dritten eröffnen (vgl. BGHZ 100, 51, 58 – Handtuchspender).
11
2. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Softflasche der Beklagten werde durch das Einsetzen in den Spender nicht mit der auf dem Spender angebrachten Marke der Klägerin gekennzeichnet. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.
12
a) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommen im Streitfall als angesprochenes Publikum nicht allein die Mitarbeiter in Betracht, die als Nachfragedisponenten in den Industrieunternehmen für den Einkauf der in Rede stehenden Reinigungsmittel zuständig sind; vielmehr werden durch die auf den Spendern und den Reinigungsmitteln angebrachten Kennzeichen zumindest auch – wenn nicht in erster Linie – die Benutzer der Waschräume angesprochen (vgl. BGHZ 100, 51, 56 – Handtuchspender).
13
Kommt es im Markenrecht – wie hier bei der Frage, ob der mit den Marken der Klägerin versehene Spender als Verpackung des in den Spender eingesetzten Reinigungsmittels anzusehen ist – auf die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise an, ist auf das von der Marke angesprochene Publikum abzustellen (vgl. Ingerl /Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 280 m.w.N.). Die mit der Marke verbundene, auf die Herkunftsfunktion der Marke zurückgehende Möglichkeit, auf eine gleich bleibende Qualität des auf diese Weise gekennzeichneten Produkts hinzuweisen, spielt nicht allein eine Rolle, wenn die mit der Marke versehene Ware erstmals in Verkehr gebracht wird. Sie kommt generell gegenüber demjenigen zum Zuge, der das Produkt tatsächlich verwendet und in der Lage ist, den positiven Eindruck einer bestimmten Qualität mit der Marke zu verbinden. Daher gehören die Verkehrskreise, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden, regelmäßig zu dem von der Marke angesprochenen Publikum. Ihr Verständnis ist immer dann von Bedeutung, wenn im Markenrecht auf die Verkehrsauffassung abgestellt wird. Im Übrigen ist anerkannt, dass eine Markenverletzung auch durch die Gefahr von Verwechslungen begründet werden kann, die nach dem Verkauf des mit der Marke gekennzeichneten Produkts eintreten (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 – C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz 57 = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 – Arsenal Football Club plc/Reed; vgl. dazu auch EuGH, Urt. v. 12.1.2006 – C-361/04 P, GRUR 2006, 237 Tz 46 – PICASSO/PICARO; BGHZ 158, 236, 250 – Internet-Versteigerung, m.w.N.).
14
b) Das Berufungsgericht hat – nach Inaugenscheinnahme des mit der Softflasche der Beklagten gefüllten Spenders der Klägerin – festgestellt, der Betrachter erkenne aufgrund der Aussparung in dem Spender klar und deutlich, dass das verwendete Reinigungsmittel von der Beklagten stamme. Die von der Revision gegen diese tatrichterliche Feststellung erhobenen Rügen sind unbegründet.
15
aa) Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe einen falschen Prüfungsmaßstab zugrunde gelegt, soweit es angenommen habe, der Verkehr wisse, dass die Spender und die in sie eingesetzten Softflaschen jedenfalls nicht zwangsläufig aus demselben Betrieb stammten. Das Berufungsgericht hat mit dieser Formulierung nicht zum Ausdruck bringen wollen, eine Markenverletzung setze voraus, dass der Verkehr das Zeichen auf dem Spender „zwangsläufig“ auf das in dem Spender befindliche Reinigungsmittel beziehe. Vielmehr hat das Berufungsgericht aufgrund der getroffenen Feststellung, dass das Zeichen auf dem Spender im konkreten Fall eindeutig nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der in den Spender eingesetzten Softflasche der Beklagten verstanden wird, den zutreffenden Schluss gezogen, der Verkehr erkenne, dass das in den Spender eingesetzte Reinigungsmittel durchaus von einem anderen Hersteller stammen könne.
16
bb) Das Berufungsgericht hat seine Annahme, der Verkehr sehe in den Spendern keine Verpackung der Reinigungsmittel, auch darauf gestützt, der Verkehr sei – weil in die Spender der Klägerin sämtliche Softflaschen aller Hersteller passten – im Zweifel daran gewöhnt, in den Spendern der Klägerin auch Reinigungsmittel anderer Hersteller vorzufinden. Dabei handelt es sich um eine Vermutung , die auch nicht dadurch entkräftet wird, dass das auf der Flasche befindliche Kennzeichen bei den Reinigungsmitteln anderer Hersteller wegen der Position des Etiketts und der Konsistenz der Softflaschen, die sich – anders als die Flaschen der Beklagten – infolge der Entnahme des Reinigungsmittels immer mehr zusammenziehen , häufig nicht sichtbar ist. Immerhin ist festzustellen, dass sich wegen der Kompatibilität der Metallspender kein einheitliches Erscheinungsbild einzustellen vermag, wie es zu erwarten wäre, wenn der Spender aus demselben Hause stammte wie die eingesetzte Flasche mit dem Reinigungsmittel.
17
cc) Ebenfalls ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe unbeachtet gelassen, dass der Verkehr die Kennzeichnung auf den Flaschen der Beklagten möglicherweise als eine Zweitmarke der Klägerin ansehe. Wie dem Berufungsurteil zu entnehmen ist, stützen sich die Ausführungen zur Verkehrsauffassung maßgeblich auf den eigenen Eindruck, den sich die Mitglieder des Senats des Berufungsgerichts von dem mit einer gefüllten Softflasche der Beklagten bestückten Metallspender der Klägerin verschafft haben. Danach kommt der Betrachter – anders als in dem der Entscheidung „Handtuchspender“ (BGHZ 100, 51) zugrunde liegenden Fall – im Streitfall gar nicht erst auf den Gedanken, den Metallspender der Klägerin als Verpackung des (flüssigen) Hautreinigungsmittels anzusehen, weil bereits die Flasche als Verpackung des Reinigungsmittels wahrgenommen werde. Unter diesen Umständen hatte das Berufungsgericht keine Veranlassung, auf den Gesichtspunkt einer Zweitmarke einzugehen, zumal bei Verwendung einer Zweitmarke üblicherweise eine Verbindung zur Erstmarke be- steht, die dem Verkehr anzeigt, dass die beiden Marken aus demselben Hause stammen. Die Revision rügt nicht, dass das Berufungsgericht in diese Richtung gehendes Vorbringen der Klägerin übergangen habe.
18
dd) Entsprechendes gilt für die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe dem Umstand nicht genügend Beachtung geschenkt, dass die Marke der Klägerin auf den Metallspendern vom Verkehr als Hinweis auf eine zwischen den Parteien bestehende Handelsbeziehung verstanden werde. Der Senat entnimmt den Ausführungen des Berufungsgerichts, dass sich beim Betrachter ein solcher Eindruck nicht einstellt.
19
ee) Die Revision rügt schließlich, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Klägerin übergangen, wonach es in der Vergangenheit vermehrt zu Kundenreklamationen hinsichtlich der in den Spendern der Klägerin eingesetzten Hautschutzerzeugnisse gekommen sei; dabei habe sich regelmäßig herausgestellt, dass in den betreffenden Spendern Produkte der Wettbewerber eingesetzt gewesen seien. Dieser Vortrag ist nicht geeignet, das vom Berufungsgericht festgestellte Verkehrsverständnis in Zweifel zu ziehen. Denn unstreitig ist bei Konkurrenzprodukten , die sich ebenfalls in die Spender der Klägerin einsetzen lassen, entweder wegen der Position des Etiketts oder wegen der Beschaffenheit der sich bei Entnahme zusammenziehenden Softflaschen nicht gewährleistet, dass das auf der Flasche befindliche Kennzeichen erkennbar bleibt. Unter diesen Umständen können sich die Reklamationen ohne weiteres auf ein Konkurrenzprodukt bezogen haben. Der ohnehin recht vage Vortrag der Klägerin ist daher nicht geeignet, für den Streitfall eine Verwechslungsgefahr darzulegen.
III. Danach ist die Revision der Klägerin mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1
20
ZPO zurückzuweisen.

v. Ungern-Sternberg Bornkamm Pokrant
Büscher Schaffert

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 11.04.2002 - 31 O 795/01 -

OLG Köln, Entscheidung vom 10.01.2003 - 6 U 89/02 -

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 23/02 Verkündet am:
1. April 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Gazoz
Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates v. 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke
(Gemeinschaftsmarkenverordnung – GMV) Art. 12 lit. b
In Fällen einer gespaltenen Verkehrsauffassung, in denen ein Teil des Verkehrs
ein bestimmtes Zeichen als Herkunftshinweis versteht, während ein anderer Teil
darin eine beschreibende Angabe sieht, kommt eine Anwendung des Art. 12 lit. b
GMV in Betracht. Danach ist im Einzelfall darauf abzustellen, ob die Benutzung
den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht. Dies ist –
wenn sich die Unlauterkeit nicht aus anderen Umständen ergibt – zu verneinen,
wenn die fragliche Bezeichnung von einem erheblichen Teil des Verkehrs als Gattungsbegriff
oder als Beschaffenheitsangabe verstanden wird.
BGH, Urt. v. 1. April 2004 – I ZR 23/02 – OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 1. April 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter
Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 11. Dezember 2001 aufgehoben.
Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 21. Juni 2001 teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefaßt: Es wird festgestellt, daß der Beklagte der Klägerin die Benutzung des Wortes „Gazoz“ für Brauselimonaden in dem nachstehend im Tatbestand wiedergegebenen Etikett nicht aufgrund der Gemeinschaftsmarke Nr. 001270255 „Gazoz“ untersagen kann und ihm keine Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung sowie aus ungerechtfertigter Bereicherung zustehen. Im übrigen bleibt die Klage abgewiesen. Die Kosten des Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Der Beklagte ist Inhaber der am 6. August 1999 angemeldeten, u.a. für Mineralwässer , kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke eingetragenen Gemeinschaftsmarke „Gazoz“. Die Klägerin vertreibt unter ihrer Handelsmarke „marmara“ Lebensmittel und Getränke, mit denen sie sich nach ihrem Vorbringen vor allem an in Deutschland lebende Türken wendet. Sie hat in ihrem Sortiment eine Brauselimonade, für die sie das nachstehend verkleinert und schwarzweiß wiedergegebene Flaschenetikett verwendet:

„Gazoz“ bedeutet in der türkischen Sprache kohlensäurehaltiges Wasser oder Brauselimonade.
Der Beklagte hat hierin eine Verletzung seiner Marke gesehen und die Klägerin zur Unterlassung aufgefordert. Daraufhin hat die Klägerin die vorliegende negative Feststellungsklage erhoben. Sie hat sich darauf berufen, daß „Gazoz“ den in Deutschland lebenden Türken als Gattungsbezeichnung bekannt sei. Sie benutze den Begriff „Gazoz“ dementsprechend als Beschaffenheitsangabe und nicht als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft ihrer Produkte.
Die Klägerin hat zuletzt beantragt festzustellen,
daß die Benutzung des Wortes „Gazoz“ für Brauselimonaden gemäß dem oben wiedergegebenen Etikett nicht aufgrund der Gemeinschaftsmarke Nr. 001270255 „Gazoz“ untersagt werden kann und keine Ansprüche des Beklagten auf Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung sowie aus ungerechtfertigter Bereicherung begründet.
Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat die Auffassung vertreten , die Klägerin habe das Zeichen „Gazoz“ nicht beschreibend, sondern nach Gestaltung und Anordnung des Etiketts wie eine Marke verwendet.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Im Berufungsverfahren hat die Klägerin unter Hinweis auf ihren inzwischen beim Harmonisierungsamt gestellten Löschungsantrag hilfsweise beantragt, den Rechtsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluß des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen. Das Oberlandesgericht hat die Berufung zurückgewiesen (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 6).
Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie ihren Feststellungsantrag weiterverfolgt. Der Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat in der Verwendung des Wortes „Gazoz“ auf den Etiketten der von der Klägerin vertriebenen Limonade eine Verletzung der Gemeinschaftsmarke des Beklagten gesehen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Im vorliegenden Verletzungsstreit sei zu beachten, daß die Gemeinschaftsmarke „Gazoz“ in Kraft stehe und dem Beklagten Markenschutz im gesamten Ge-
biet der Europäischen Union gewähre. Die Klägerin könne daher kein Gehör mit dem Einwand finden, das türkische Wort „Gazoz“ sei von Haus aus nicht unterscheidungskräftig oder generell für Limonadengetränke freizuhalten. Die Klägerin benutze ein mit der Gemeinschaftsmarke des Beklagten identisches Zeichen für Waren, die mit den von der Marke erfaßten Waren identisch seien.
Auch auf Art. 12 lit. b GMV könne sich die Klägerin nicht mit Erfolg berufen. Ob das Wort „Gazoz“ auf den Flaschenetiketten als Gattungsbezeichnung wirke, beurteile sich nach der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise. Wenn ein erheblicher Teil des Verkehrs das Zeichen als Marke wahrnehme, seien die Voraussetzungen des Art. 12 lit. b GMV nicht erfüllt. Im Streitfall liefere zwar die Klägerin ihre Produkte ganz überwiegend an türkische Lebensmittelgroß- und -einzelhändler. Etwa die Hälfte der Verbraucher, die in derartigen Geschäften dem Produkt der Klägerin begegneten, sei jedoch deutschsprachig. Anders als die türkischen Verbraucher, für die das Wort „Gazoz“ auf dem Flaschenetikett glatt beschreibend sei, verstünden die deutschsprachigen Verbraucher, die in der Regel des Türkischen nicht mächtig seien, „Gazoz“ als Warenkennzeichnung und nicht als Produktbeschreibung. Zwar rechne auch der deutschsprachige Verbraucher in einem türkischen Lebensmittelgeschäft damit, daß türkische Erzeugnisse mit türkischen Beschaffenheitsangaben angeboten würden. Im Streitfall stelle sich aber aufgrund der Gestaltung des Etiketts, das außer dem Wort „Gazoz“ vollständig in deutscher Sprache abgefaßt sei, ein solcher Eindruck nicht ein; denn ein deutschsprachiger Verbraucher rechne auch in einem türkischen Geschäft nicht damit, daß bei ansonsten deutscher Aufmachung das einzige Wort, das er nicht verstehe , eine türkische Gattungsbezeichnung sei, zumal er seit langem an Getränkemarken gewöhnt sei. Zu einem anderen Verständnis gelange der deutschsprachige Verbraucher auch nicht aufgrund der in derselben Schrift gehaltenen Beschaffenheitsangabe „Brause“. Da sich diese Angabe auf der gegenüberliegenden Seite
des Flaschenetiketts befinde, fehle eine hinreichende Verbindung, die bei dem deutschsprachigen Verbraucher die Assoziation wecken könne, es handele sich bei „Gazoz“ um das türkische Wort für „Brause“. Die Verwendung der Bezeichnung „Gazoz“ in Alleinstellung auf einem sonst ausschließlich in deutscher Sprache gehaltenen Etikett erscheine auch im Hinblick auf Art. 12 lit. b GMV als nicht schutzwürdig.
II. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht angenommen, die Schutzschranke des Art. 12 lit. b GMV stehe den geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüchen nicht entgegen.
1. Das Berufungsgericht ist allerdings mit Recht davon ausgegangen, daß das beanstandete Verhalten der Klägerin an sich den Tatbestand des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. a sowie Abs. 2 lit. a und b GMV erfüllt.
Die Klägerin hat ein mit der Gemeinschaftsmarke des Beklagten identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit den von der Gemeinschaftsmarke erfaßten Waren identisch sind. Für die rechtliche Beurteilung kann mit dem Berufungsgericht von einer markenmäßigen Benutzung ausgegangen werden (vgl. zu diesem Merkmal EuGH, Urt. v. 23.2.1999 – Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz. 38 = GRUR Int. 1999, 438 – BMW; Urt. v. 14.5.2002 – Rs. C-2/00, Slg. 2002, I-4187 Tz. 17 = GRUR Int. 2002, 841 – Hölterhoff; Urt. v. 12.11.2002 – Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 51 i.V. mit Tz. 42 = GRUR 2003, 55 – Arsenal, jeweils zu Art. 5 Abs. 1 MarkenRL). Ob eine Bezeichnung als beschreibend oder als herkunftshinweisend verwendet wird, richtet sich nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise (vgl. EuGH Slg. 2002, I-4187 Tz. 17 – Hölterhoff; Slg. 2002, I-10273 Tz. 56 – Arsenal; BGH, Urt. v. 6.12.2001 – I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 – Festspielhaus I; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14
Rdn. 101). Das Berufungsgericht hat insofern angenommen, ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs, der türkische Lebensmittelgeschäfte aufsuche, der türkischen Sprache aber nicht mächtig sei, sehe in dem Begriff „Gazoz“ auf den Etiketten des von der Klägerin vertriebenen Brausegetränks keine Beschaffenheitsangabe , sondern den Produktnamen. Diese Beurteilung ist entgegen der Auffassung der Revision aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Auch wenn die Ansicht des Berufungsgerichts im Hinblick darauf, daß das Publikum auf in einem türkischen Geschäft angebotenen Produkten mit fremdsprachigen Beschaffenheitsangaben rechnet und der Begriff „Gazoz“ durch die Entsprechung zu der Angabe „Brause“ sowie durch die Assoziation zu mineralsäurehaltigem Wasser, die dieser Begriff weckt, Zweifeln begegnen mag, kann sie doch nicht als mit der Lebenserfahrung unvereinbar angesehen werden.
2. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht aber die Voraussetzungen für eine Anwendung der Schutzschranke des Art. 12 lit. b GMV verneint.

a) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß eine Markenbenutzung , die von einem Teil des Verkehrs als herkunftshinweisend verstanden wird, nicht unter die Schutzschranke des Art. 12 lit. b GMV fallen könne. Nach Erlaß des Berufungsurteils hat jedoch der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ein Vorabentscheidungsersuchen des Senats (BGH, Beschl. v. 7.2.2002 – I ZR 258/98, GRUR 2002, 613 = WRP 2002, 547 – GERRI/KERRY Spring) in der Weise beantwortet, daß die dem Art. 12 lit. b GMV entsprechende Bestimmung der Markenrechtsrichtlinie (Art. 6 Abs. 1 lit. b) auch in Fällen anwendbar ist, in denen eine markenmäßige Benutzung des Zeichens nicht verneint werden kann (EuGH, Urt. v. 7.1.2004 – Rs. C-100/02, GRUR 2004, 234 Tz. 15 u. 27 – Gerolsteiner Brunnen/Putsch). Danach ist in Fällen, in denen eine beschreibende Angabe von einem nicht unerheblichen Teil des Verkehrs als Herkunftshinweis verstanden wird, darauf abzustellen, ob die Benutzung den anständigen Gepflogen-
heiten in Gewerbe oder Handel entspricht (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 26 – Gerolsteiner Brunnen/Putsch). Dies bedeutet, daß in Fällen einer gespaltenen Verkehrsauffassung, in denen ein Teil des Verkehrs ein bestimmtes Zeichen als Herkunftshinweis versteht, während ein anderer Teil darin eine beschreibende Angabe sieht, eine Anwendung des Art. 12 lit. b GMV in Betracht kommt und im Einzelfall darauf abzustellen ist, ob die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht oder – wie es in § 23 MarkenG heißt – nicht gegen die guten Sitten verstößt (vgl. zu § 23 MarkenG Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rdn. 50; ferner Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 23 Rdn. 41). Hierbei ist eine umfassende Beurteilung aller maßgeblichen Umstände geboten (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 26 – Gerolsteiner Brunnen/Putsch).

b) Den getroffenen Feststellungen ist zu entnehmen, daß das Wort „Gazoz“ von dem türkischsprachigen Teil des Publikums, der zumindest die Hälfte des angesprochenen Verkehrs ausmacht, als beschreibende Angabe verstanden wird. Nach dem festgestellten Sachverhalt sind keine Anhaltspunkte für eine unlautere Benutzung der Bezeichnung „Gazoz“ durch die Klägerin ersichtlich. Daß die Klägerin sich durch die Verwendung dieser Bezeichnung an einen vom Beklagten aufgebauten Ruf anhängen würde, hat der Beklagte nicht vorgetragen. Auch der zeitliche Ablauf – die Marke des Beklagten wurde erst unmittelbar vor Klageerhebung eingetragen – spricht nicht für ein unlauteres Verhalten der Klägerin. Andererseits entspricht es ihrem berechtigten Interesse, daß sie ihre türkische Brauselimonade gegenüber dem türkischen Publikum mit dem entsprechenden Begriff der türkischen Sprache versieht und diesen Begriff auf dem Etikett in derselben Weise herausstellt wie die deutsche Gattungsbezeichnung „Brause“. Dabei ist nicht von Bedeutung, ob die Geschäfte, in denen das Getränk der Klägerin angeboten wird, von Türken geführt werden. Zu berücksichtigen ist vielmehr, daß die Klägerin den Vertrieb des fraglichen Produkts auf Geschäfte beschränkt, deren
Sortiment auf das türkische Publikum abgestimmt ist und in denen erfahrungsgemäß – wenn auch nicht ausschließlich – die türkischsprachige Bevölkerung einkauft. Die Klägerin bewegt sich damit in einem Marktbereich, in dem ihr Verhalten gegenüber dem Beklagten als Markeninhaber nicht als unlauter angesehen werden kann. Weitet sie ihre Aktivitäten demgegenüber aus, könnte sie sich auf die Schutzschranke des Art. 12 lit. b GMV nur berufen, wenn die Verwendung des Zeichens „Gazoz“ auch von den Verbrauchern in dem erweiterten Absatzgebiet zu einem erheblichen Teil als Gattungsbezeichnung verstanden wird.
III. Das angefochtene Urteil kann unter diesen Umständen keinen Bestand haben. Es ist aufzuheben. Einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es nicht. Dem Senat ist aufgrund der getroffenen Feststellungen eine abschließende Entscheidung möglich. Da die Anwendung des Art. 12 lit. b GMV in diesem Verfahren von Anfang an zur Diskussion stand, braucht auch dem Beklagten keine Gelegenheit für einen ergänzenden Sachvortrag gegeben zu werden. Auch ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG ist nicht geboten. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat die grundlegende Frage entschieden, ob die – Art. 12 lit. b GMV entsprechende – Schutzschranke des Art. 6 Abs. 1 lit. b der Markenrechtsrichtlinie auch Fälle der markenmäßigen Benutzung betreffen kann (EuGH GRUR 2004, 234 – Gerolsteiner Brunnen/ Putsch). Die Anwendung der vom Gerichtshof entwickelten Grundsätze auf die verschiedenen Lebenssachverhalte ist nunmehr Sache der nationalen Gerichte.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Soweit die Klägerin in erster Instanz einen Antrag gestellt hat, der nicht streng an der beanstandeten Benutzung orientiert war, liegt darin eine geringfügige Zuvielforderung, durch die keine zusätzlichen Kosten veranlaßt worden sind (§ 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
RiBGH Dr. Schaffert ist wegen Urlaubsabwesenheit an der Unterschriftsleistung verhindert.
Pokrant Ullmann

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 38/00
vom
4. Dezember 2003
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die IR-Marke 670 278
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Käse in Blütenform
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 107; PVÜ Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2

a) Der Verkehr sieht in einer bestimmten Formgestaltung einer Ware nur dann
einen Herkunftshinweis, wenn er die Form nicht einer konkreten Funktion der
Ware oder ganz allgemein dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes
Produkt zu schaffen. Dies ist von Ware zu Ware unterschiedlich. Für
einen Herkunftshinweis spricht dabei, daß es sich um eine willkürliche Formgebung
handelt, die sich von anderen Gestaltungen durch wiederkehrende charakteristische
Merkmale unterscheidet.

b) Im Rahmen des dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechenden Eintragungshindernisses
des Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ ist das Interesse der
Allgemeinheit an einer Freihaltung der Formenvielfalt zu berücksichtigen. Liegt
die beanspruchte Form im Rahmen einer auf diesem Warengebiet üblichen
Formenvielfalt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse
einer Individualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür sprechen, daß
die als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten
ist.
BGH, Beschl. v. 4. Dezember 2003 – I ZB 38/00 – Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 4. Dezember 2003 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg
, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 19. Juli 2000 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 esetzt.

Gründe:


I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre IR-Marke 670 278 Schutz in der Bundesrepublik Deutschland. Diese für die Waren „Fromage, produits laitiers“ registrierte Marke, die nachstehend in schwarz-weiß wiedergegeben ist, besteht aus einer dreidimensionalen Form, die an eine Blüte mit sechs Blütenblättern erinnern soll und eine geriffelte Oberfläche mit weißen und orangefarbenen Streifen aufweist.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat der IR-Marke den Schutz für die Ware „Fromage“ wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft verweigert. Die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (GRUR 2001, 341 = BPatGE 43, 153).
Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde, mit der die Markeninhaberin ihr Schutzerstreckungsbegehren weiterverfolgt.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Bewilligung des Schutzes der IR-Marke in Deutschland stehe das Schutzhindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach §§ 107, 113 Abs. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG i.V. mit Art. 5 Abs. 1 MMA und Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Trotz der Wechselwirkung von Formgebung und Herstellungsprozeß bei Käse sei davon auszugehen, daß keiner der Gründe des § 3 Abs. 2 MarkenG vorliege , um die abstrakte Markenfähigkeit zu verneinen. Der beanspruchten dreidimensionalen Gestaltung fehle es jedoch an der konkreten Unterscheidungskraft.
Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei an sich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Solle sich eine Ware durch einen in ihrer Form liegenden Herkunftshinweis von Konkurrenzprodukten unterscheiden, setze der Markenschutz indessen voraus, daß sich der Verkehr auf dem beanspruchten Warengebiet bereits an die kennzeichnende Funktion der Warenform gewöhnt habe. Sei diese Frage zu bejahen, müsse festgestellt werden, ob der Formmarke wegen ihrer individuellen Gestaltungsmerkmale die Herkunftsfunktion nicht abgesprochen werden könne. Sofern auf dem betreffenden Warengebiet eine solche Gewöhnung des Verkehrs nicht festzustellen sei, könne bei einer deutlich aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen fallenden Formgestaltung mit betrieblichem Hinweischarakter ausnahmsweise dennoch Unterscheidungskraft angenommen werden. Nach diesen Grundsätzen sei die Unterscheidungskraft zu verneinen.
Der Verkehr unterscheide Käse jeweils nach verschiedenen Sorten, im wesentlichen nach Frisch-, Weich- oder Hartkäse, seiner Herkunft aus unterschiedlichen Ländern oder Provenienzen oder nach sonstigen Eigenschaften der Ware selbst, wie Rohstoffe, Zutaten und Herstellungsweise. Dabei ordne er zwar einen nach der Ware oder ihrer Verpackung entsprechend gekennzeichneten Käse ohne weiteres einer bestimmten betrieblichen Herkunft zu. Der bloßen Form werde bei der Gestaltungsvielfalt im Warenbereich Käse bislang aber keine besondere Bedeutung beigemessen. Eine Gewöhnung des Publikums an den Einsatz der Käseform als Hinweis auf die betriebliche Herkunft sei nicht festzustellen.
Die Blütenform sei nicht derart unüblich, daß der Verkehr ihr auch ohne vorangegangene Gewöhnung eine herkunftshinweisende Funktion zuweise. Sie weiche nicht so weit von den auf diesem Warengebiet üblichen Formen ab, daß sie allein deswegen als herkunftshinweisend angesehen werden könne. Beispiele ließen erkennen, daß sich Käse durch eine vielfältige Sortengestaltung auszeichne. Im Streitfall könne man in den Einkerbungen zwischen den sechs Rundungen auch eine „Portionierungshilfe“ sehen. Die Gestaltung der Käserinde sei ebenfalls
nicht ungewöhnlich; insbesondere könne die rötliche Färbung einen Hinweis auf den Reifegrad geben.
Die Gewährung des Schutzes für ein im Verkehr durchgesetztes Zeichen sei nicht beantragt; Anhaltspunkte für eine Verkehrsdurchsetzung seien auch nicht ersichtlich.
III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts , die IR-Marke sei nicht unterscheidungskräftig, hält auf der Grundlage der bisher getroffenen tatsächlichen Feststellungen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
1. Mit der wirksamen Inanspruchnahme des „telle-quelle“-Schutzes, von der auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung gemäß §§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen. Dieser Prüfungsmaßstab stimmt mit dem der §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG überein. Durch diese Bestimmungen des Markengesetzes sind die Art. 2 und 3 der Markenrechtsrichtlinie umgesetzt worden; sie sind daher richtlinienkonform auszulegen. Andererseits ist es nach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie erforderlich, daß sich deren Vorschriften in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befinden. Die Beurteilung nach den Vorschriften des Markengesetzes führt daher, wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6quinquies Abschn. B PVÜ (BGH, Beschl. v. 25.3.1999 – I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 – PREMIERE II; Beschl. v. 14.12.2000 – I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 – SWATCH, m.w.N.).
2. Das Bundespatentgericht ist zunächst zutreffend davon ausgegangen, daß die angemeldete Marke die in Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ nicht ausdrücklich genannten allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt,
daß also das Erfordernis der abstrakten Unterscheidungskraft vorliegt (vgl. Art. 2 MarkenRL, § 3 Abs. 1 MarkenG) und es sich nicht um eine von vornherein von der Eintragung ausgeschlossene Markenform handelt (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL, § 3 Abs. 2 MarkenG).
3. Das Bundespatentgericht hat die konkrete Unterscheidungskraft der IRMarke verneint (Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ, Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL , § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Unterscheidungskraft i.S. der genannten Bestimmungen ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Bei der entsprechenden Beurteilung ist – wie das Bundespatentgericht nicht verkannt hat – grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Bei der Feststellung der Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ist grundsätzlich kein strengerer Maßstab als bei anderen Markenformen anzulegen (BGH, Beschl. v. 23.11.2000 – I ZB 15/98, GRUR 2001, 334, 335 ff. = WRP 2001, 261 – Gabelstapler I; EuGH, Urt. v. 8.4.2003 – Rs. C-53/01, C-54/01, C-55/01, GRUR 2003, 514 Tz. 46 = WRP 2003, 627 – Linde, Winward und Rado; ferner Urt. v. 18.6.2002 – Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 Tz. 48 = GRUR 2002, 804 = WRP 2002, 924 – Philips/Remington).
Bei zweidimensionalen Marken, die sich in der bloßen Abbildung der Ware erschöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, geht der Bundesgerichtshof auch bei Anlegung des beschriebenen großzügigen Prüfungsmaßstabs davon aus, daß ihnen im allgemeinen die erforderliche (konkrete) Unterschei-
dungskraft fehlen wird. Denn die naturgetreue Wiedergabe des im Warenver- zeichnis genannten Erzeugnisses ist häufig nicht geeignet, die Ware ihrer Herkunft nach zu individualisieren (vgl. BGH, Beschl. v. 10.4.1997 – I ZB 1/95, GRUR 1997, 527, 529 = WRP 1997, 755 – Autofelge; Beschl. v. 5.11.1998 – I ZB 12/96, GRUR 1999, 495 = WRP 1999, 526 – Etiketten). Soweit die zeichnerischen Elemente einer angemeldeten Marke lediglich die typischen Merkmale der in Rede stehenden Ware darstellen und keine über die technische Gestaltung der Ware hinausgehenden Elemente aufweisen, ist das Zeichen wegen der bloß beschreibenden Angabe nicht geeignet, die gekennzeichneten Waren von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 1999, 495 – Etiketten). Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung von Merkmalen erschöpft, die für die Art der Ware typisch oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische Elemente aufweist. In diesen Merkmalen wird der Verkehr häufig einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen (BGH, Beschl. v. 13.4.2000 – I ZB 6/98, GRUR 2001, 56, 57 = WRP 2000, 1290 – Likörflasche, m.w.N.).
Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die die Form der Ware darstellen, ist der Bundesgerichtshof ebenfalls von diesen Grundsätzen ausgegangen. Auch hier ist regelmäßig zu prüfen, ob die Form einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verkörpert oder ob sie aus sonstigen Gründen nur als solche und nicht als Herkunftshinweis verstanden wird. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Verkehr in einer bestimmten Formgestaltung nur dann einen Herkunftshinweis sehen wird, wenn er diese Form nicht einer konkreten anderen Funktion der Ware oder ganz allgemein dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu schaffen (BGH, Beschl. v. 14.12.2000 – I ZB 25/98, GRUR 2001, 418, 419 f. – Montre; Urt. v. 5.12.2002 – I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 334 = WRP 2003, 521 – Abschlußstück, zum Abdruck in BGHZ 153, 131 bestimmt). Auch bei Verpackungen hat der Senat darauf abgestellt, ob sich die Formgestaltung in der Funktion erschöpft, als – möglicher-
weise ästhetisch ansprechendes – Behältnis für eine bestimmte Ware zu dienen, oder ob die Gestaltung vom Üblichen abweichende, herkunftshinweisende Merkmale aufweist (BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche, m.w.N.; Urt. v. 28.11.2002 – I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 714 = WRP 2003, 889 – Goldbarren).

b) Demgegenüber hat das Bundespatentgericht zunächst geprüft, ob auf dem beanspruchten Warengebiet bereits eine Gewöhnung des Verkehrs an eine Kennzeichnungsfunktion der Warenform als solcher stattgefunden hat. Diese Fragestellung ist nicht unberechtigt; denn die Gewohnheiten auf dem jeweiligen Markt können eine Rolle dafür spielen, ob der Verkehr in einer bestimmten Form der Ware bloß eine funktionelle oder ästhetische Gestaltung sieht oder ob er darin einen Herkunftshinweis erkennt (BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche; GRUR 2003, 332, 334 – Abschlußstück). Das Bundespatentgericht hat eine Gewöhnung des Verkehrs für die in Rede stehenden Waren verneint. Ob die von der Rechtsbeschwerde gegen diese Feststellung erhobene Verfahrensrüge durchgreift, kann offenbleiben. Denn das Bundespatentgericht hat in Ermangelung einer Gewöhnung eine deutlich aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen fallende Formgestaltung verlangt. Es hat dabei nicht hinreichend beachtet, daß eine entsprechende Übung, an die sich die angesprochenen Verkehrskreise gewöhnt haben, nur eine unter mehreren Möglichkeiten ist, die herkunftshinweisende Funktion einer bestimmten Formgestaltung zu erkennen. Das Bundespatentgericht hat damit insgesamt an die Unterscheidungskraft einer Formmarke zu hohe Anforderungen gestellt.
Voraussetzung für die Bejahung der Unterscheidungskraft ist bei Warenformmarken – wie dargestellt – allein die Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise , daß die konkrete Warenform – aus welchen Gründen auch immer – etwas über die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aussagt. Zwar wird der Verkehr eine besondere Form häufig nicht mit einer solchen Vorstellung verbinden , sondern sie allein der funktionellen und ästhetischen Ausgestaltung der
Ware selbst zuordnen (vgl. BGH GRUR 2003, 332, 334 – Abschlußstück). Derarti- ge Unterschiede in der Vorstellung des Verkehrs hängen mit der Art der Ware zusammen , für die der Schutz beansprucht wird. Bei vielen Waren – etwa bei einem Kleidungsstück – hat der Verkehr häufig keine Veranlassung, in einer bestimmten Formgebung etwas anderes als eine allein funktionell oder ästhetisch bedingte Gestaltung zu sehen. Bei technischen Geräten wird der Verkehr ein konkretes Gestaltungsmerkmal – selbst wenn es in Wirklichkeit nicht technisch bedingt ist – eher für funktionsbedingt halten und ihm keinen Herkunftshinweis entnehmen, weil er zunächst davon ausgeht, daß sich die Form bei solchen Waren in erster Linie an der technischen Funktion orientiert (BGH, Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 48/98, Umdruck S. 12 – Transformatorengehäuse; vgl. ferner BGH GRUR 2001, 413, 415 – SWATCH). Bei einer dritten Kategorie von Waren, zu denen etwa Lebensmittel zählen, liegt für den Verkehr, dem die Ware in einer bestimmten Form begegnet, ein Herkunftshinweis nach der Lebenserfahrung eher nahe, auch wenn eine entsprechende Gewöhnung nicht festgestellt werden kann. Wenn beispielsweise Käse stets in herkömmlichen Formen – etwa in der üblichen Torten-, Rollen- oder Radform – vertrieben würde, würde eine sich von der funktionsbezogenen Gestaltung lösende Form vom Verbraucher ohne weiteres einem bestimmten Hersteller zugeordnet, weil der Verkehr bei solchen Waren keine um ihrer selbst willen geschaffenen Phantasiegestaltungen erwartet (vgl. zu der entsprechenden Frage bei Verpackungen BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche). Aber auch wenn bereits eine Vielfalt an Gestaltungen üblich ist, wird der Verkehr bei solchen Waren häufig ebenfalls dazu neigen, die jeweilige Gestaltung mit einer bestimmten betrieblichen Herkunft zu verbinden, wenn es sich erkennbar um eine willkürliche Formgebung handelt, die sich von anderen Gestaltungen durch wiederkehrende charakteristische, also identitätsstiftende Merkmale unterscheidet (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 529 – Autofelge, zu einem die Ware abbildenden zweidimensionalen Zeichen; GRUR 2001, 418, 419 f. – Montre).

c) Die Anwendung der beschriebenen Grundsätze führt dazu, daß der in Rede stehenden dreidimensionalen IR-Marke für die Ware „Käse“ nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann. Es handelt sich bei der äußeren Form um eine willkürliche charakteristische Gestaltung, die der Verkehr – nach der Lebenserfahrung zu urteilen – einem bestimmten Hersteller zuordnen wird. Dem kann nicht entgegengehalten werden, die Einkerbungen gäben dem Käse nicht eine Blütenform, sondern wirkten wie „Portionierungshilfen“. Selbst wenn dies so wäre, handelte es sich dabei nicht um eine funktionsbedingte Gestaltung, da bei einem Käse – anders als bei einer Torte – eine vorbestimmte Einteilung in – hier sechs – gleichgroße Portionen nicht funktionsbedingt ist. Auf die herkunftshinweisende Bedeutung der Gestaltung weist im übrigen auch die von der Markeninhaberin vorgelegte Verkehrsbefragung hin. Diese betrifft zwar, wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat, eine andere als die im Streitfall angemeldete Form, nämlich das Produkt „St. Albray“ der Markeninhaberin, das acht Einkerbungen und in der Mitte ein Loch aufweist. Immerhin kann dieser Erhebung aufgrund der nicht zu beanstandenden Fragen entnommen werden, daß für 42,7% der befragten Käsekäufer die bloße Form eines Käses einen hohen Wiedererkennungswert hat (Frage 1) und daß 61,7% der Befragten in der dort in Rede stehenden Blütenform einen Herkunftshinweis gesehen hat (Frage 4).
IV. Danach ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG). Das Bundespatentgericht wird nunmehr noch die dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG entsprechenden Eintragungshindernisse des Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen haben. Dabei wird das Bundespatentgericht insbesondere das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihaltung der Formenvielfalt zu berücksichtigen haben (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 518 Tz. 73 bis 75 u. 77 – Linde, Winward und Rado; ferner Ullmann, in: 100 Jahre Markenverband – Marken im Wettbewerb, NJW-Sonderheft 2003, S. 83, 85). Liegt die beanspruchte Form im Rahmen einer auf diesem Warenge-
biet üblichen Formenvielfalt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür sprechen , daß die als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten ist. Bei einer solchen Konstellation kann das dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechende Eintragungshindernis des Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1
Nr. 2 PVÜ begründet sein (vgl. dazu BGH, Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 15/98, Umdruck S. 13 – Gabelstapler II; Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 18/98, Umdruck S. 13 – Stabtaschenlampen II).
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 91/02 Verkündet am:
7. Oktober 2004
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Lila-Schokolade

a) Ist eine Farbmarke lediglich aufgrund eines bei den Eintragungsunterlagen
befindlichen Farbmusters eingetragen worden, so ist der Verletzungsrichter
an die Eintragung der Marke gebunden, wenn er den geschützten Farbton für
die von ihm vorzunehmende Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund
des unstreitigen Parteivortrags im Verletzungsverfahren hinreichend bestimmen
kann.

b) Die Umschreibung eines "Toleranzbereichs" des geschützten Farbtons durch
sog. Farbtoleranzkarten genügt insoweit jedenfalls dann, wenn die kraft Verkehrsdurchsetzung
eingetragene Klagemarke über eine besonders hohe
Kennzeichnungskraft verfügt und zwischen der für ähnliche Waren verwendeten
beanstandeten Farbgestaltung und dem geschützten Farbton allenfalls
geringfügige Unterschiede bestehen.

c) Das Recht aus einer abstrakten Farbmarke kann durch die Verwendung der
Farbe auf der Verpackung einer Ware verletzt werden, wenn der Verkehr
darin auch unter Berücksichtigung aller sonstigen Elemente der Verpackung
einen Herkunftshinweis sieht. Dies kann in Betracht kommen, wenn einerseits
die geschützte Farbe über eine durch Benutzung erworbene gesteigerte
Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen der Verkehr daran gewöhnt
ist, bei Waren der in Rede stehenden Art in der geschützten Farbe einen
Herkunftshinweis zu sehen, und wenn die Farbe andererseits auch in
der angegriffenen Verwendungsform durch herkömmliche Herkunftshinweise
nicht in den Hintergrund gedrängt wird und daher als Herkunftshinweis in Betracht
kommt (Fortführung von BGHZ 156, 126 - Farbmarkenverletzung I).
BGH, Urt. v. 7. Oktober 2004 - I ZR 91/02 - OLG Bremen
LG Bremen
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 7. Oktober 2004 durch die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant,
Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen vom 28. Februar 2002 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin zu 1 hält zentral und weltweit die unterschiedlichen Marken der Kraft-Foods-Gruppe für das Kaffee- und Süßwarengeschäft, die sie den einzelnen regionalen Vertriebsgesellschaften zur Nutzung überläßt. Sie ist Inhaberin der für "Schokoladewaren" aufgrund Verkehrsdurchsetzung am 26. Mai 1995 eingetragenen deutschen abstrakten Farbmarke Nr. 2 906 959 "lila" sowie der am 27. Oktober 1999 für "Schokolade, Pralinen, Schokoladenerzeugnisse und Waren aus Schokolade (nicht für medizinische Zwecke)" eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. 31336 "lila". Bei beiden Marken (im folgenden: Klagemarken ) ist die Farbe Lila geschützt wie in der Wiedergabe eines bei den Eintragungsunterlagen befindlichen, nachfolgend wiedergegebenen Farbmusters :

Die Klägerin zu 2 ist die für Deutschland zuständige Vertriebsgesellschaft der Kraft-Foods-Gruppe. Sie vertreibt Produkte in dem durch die Klagemarken geschützten Farbton in Deutschland, insbesondere Schokoladenerzeugnisse, die zusätzlich mit der Wort-/Bildmarke "Milka" versehen sind.
Die Beklagte, eine Herstellerin von Gebäckwaren, vertrieb eine Gebäckmischung , die auch mit Schokolade überzogenes Gebäck enthielt, in einer lilafarbenen Verpackung, deren Vorder- und Rückseite nachfolgend verkleinert wiedergegeben ist:

Die Klägerinnen haben darin eine Verletzung der Klagemarken sowie einen Verstoß gegen Wettbewerbsrecht gesehen. Sie haben die Beklagte auf Unterlassung, Vernichtung der im Besitz der Beklagten befindlichen Verpakkungen , Auskunft und Rechnungslegung sowie auf Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Die Klägerin zu 2 hat sich dabei auf eine Ermächtigung der Klägerin zu 1 zur Geltendmachung der markenrechtlichen Ansprüche berufen. Zusätzlich hat sie ihr Unterlassungsbegehren auf eigene wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus §§ 1, 3 UWG a.F. gestützt.
Die Klägerinnen haben beantragt, der Beklagten zu untersagen,
im geschäftlichen Verkehr Gebäckmischungen in der oben wiedergegebenen farblichen Aufmachung anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu bewerben.
Ferner haben sie die Verurteilung der Beklagten zur Vernichtung der in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Verpackungen und zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie ferner die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat u.a. vorgebracht, die Klägerinnen hätten nicht hinreichend dargelegt, welches der eingetragene Farbton der Klagemarken sei, weil die Eintragung nicht auf eine bestimmte Klassifizierung wie z.B. RAL oder Pantone Bezug nehme. Sie hat die Aktivlegitimation der Klägerinnen bestritten und ferner geltend gemacht, sie benutze bei der beanstandeten Verpackung die Farbe Lila nicht markenmäßig. Auch fehle es an einer Verwechslungsgefahr, weil die auf ihrer Verpackung verwendete Farbe an keiner Stelle mit dem durch die Klagemarken geschützten Farbton identisch sei.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht zurückgewiesen (OLG Bremen WRP 2002, 460).
Mit ihrer - vom Berufungsgericht zugelassenen - Revision, deren Zurückweisung die Klägerinnen beantragen, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Klagemarken gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Neben der Klägerin zu 1 sei aufgrund der von dieser erteilten Zustimmung auch die Klägerin zu 2 gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG zur Geltendmachung der kennzeichenrechtlichen Ansprüche befugt. Der Klägerin zu 2 stehe zudem ein auf die Verwendung der beanstandeten Verpackung gestützter wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch gemäß § 3 UWG a.F. zu. Der mit der Klage geltend gemachte Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung ergebe sich aus § 19 Abs. 1 und 2 MarkenG, der im Wege der Feststellungsklage geltend gemachte Schadensersatzanspruch aus § 14 Abs. 6 MarkenG; der Anspruch auf Vernichtung folge aus § 18 MarkenG.
Zur Begründung hat das Berufungsgericht ausgeführt:
Zwischen den für die Klägerin zu 1 geschützten Marken und der von der Beklagten für die beanstandete Verpackung verwendeten Grundfarbe sei eine deutliche Zeichenähnlichkeit festzustellen. Die für die Klägerin zu 1 registrierten Farbmarken hätten eine gesteigerte, auf die von der Zeicheninhaberin autorisierten Hersteller von "Milka"-Schokoladenprodukten hinweisende Kennzeichnungskraft als Grundfarbe für die Ausstattung (Verpackung). In Anbetracht dieser gesteigerten Kennzeichnungskraft habe die Verwendung von Farbtönen, die im Erinnerungsbild des Verbrauchers nicht deutlich von den Klagefarbmarken abwichen, eine Signalwirkung im Sinne eines Hinweises auf den oder die Hersteller von "Milka"-Schokoladenerzeugnissen. Das in der beanstandeten Verpackung der Beklagten vertriebene Produkt weise hinreichende Ähnlichkeit mit den durch die Klagemarken geschützten Waren auf. Die für die beanstandete
Verpackung verwendete Grundfarbe habe prägenden und herkunftshinweisenden Charakter, so daß eine kennzeichenmäßige Benutzung vorliege.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Den Klägerinnen stehen die geltend gemachten Ansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6, §§ 18, 19, 30 Abs. 3 MarkenG sowie Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b, Abs. 2 lit. a, Art. 14 Abs. 1 Satz 2, Art. 22 Abs. 3 Satz 1 GMV zu.
1. Der Schutz aus den eingetragenen Klagemarken ist nicht, wie die Revision geltend macht, deshalb zu versagen, weil die eingetragenen Marken möglicherweise den Anforderungen an die Markenfähigkeit, insbesondere an die graphische Darstellung (§ 8 Abs. 1 MarkenG, Art. 4 GMV), nicht genügen. Der durch die Klagemarken in Anspruch genommene (bei beiden Marken übereinstimmende ) Farbton ist bei der Eintragung nicht durch Bezugnahme auf ein anerkanntes Farbklassifikationssystem bezeichnet, sondern lediglich mit Hilfe eines dem Eintragungsantrag beigefügten lila eingefärbten Farbmusters beschrieben worden. Der Frage, ob damit den Anforderungen genügt ist, die an die graphische Darstellung der Farbe zu stellen sind, für die Markenschutz beansprucht wird (vgl. EuGH, Urt. v. 6.5.2003 - Rs. C-104/01, Slg. 2003, I-3793 Tz. 29 ff. = GRUR 2003, 604 - Libertel; Urt. v. 24.6.2004 - Rs. C-49/02, GRUR 2004, 858, 859 Tz. 32 - Heidelberger Bauchemie), ist jedoch nicht nachzugehen. Denn das Verletzungsgericht ist an die erfolgte Eintragung gebunden. Die Bindung besteht hinsichtlich aller Eintragungsvoraussetzungen und -hindernisse , die bei der Eintragung eines Zeichens als Marke Prüfungsgegenstand des Eintragungsverfahrens sind (BGH, Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE), also auch hinsichtlich des Erfordernisses der (dauerhaften) graphischen Darstellung. Es kann im vorliegenden Fall offenbleiben, ob eine Bindung des Verletzungsrichters ausnahmsweise dann zu
verneinen ist, wenn den Eintragungsunterlagen nicht mit der erforderlichen Bestimmtheit entnommen werden kann, für welches Zeichen der durch die Eintragung begründete Markenschutz (§ 4 Nr. 1 MarkenG, Art. 6 GMV) gewährt wird. Denn zwischen den Parteien ist unstreitig, daß der durch die eingetragenen Klagemarken geschützte Farbton dem Farbton entspricht, den die sog. Farbtoleranzkarten der für die Klägerinnen tätigen Druckfarbenfabrik aufweisen. Diesen Farbton hat das Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Dem Umstand, daß damit gegenüber einem durch ein Farbklassifikationssystem festgelegten Farbton lediglich ein "Toleranzbereich" umschrieben ist, kann, wovon das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen ist, bei der Bestimmung des Schutzumfangs hinreichend Rechnung getragen werden.
2. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Beklagte die für Schokoladenerzeugnisse geschützten Klagemarken verletzt hat, indem sie für die Verpackung ihrer ähnlichen Waren eine Grundfarbe benutzt hat, die mit dem durch die Klagemarken geschützten Farbton verwechselbar ist (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 1 MarkenG; Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b, Abs. 2 lit. a GMV).

a) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die Beklagte die für die beanstandete Verpackung verwendete Grundfarbe kennzeichenmäßig benutzt hat.
aa) Das Recht aus einer abstrakten Farbmarke kann nur durch eine Verwendung der geschützten Farbe als Herkunftshinweis verletzt werden (BGHZ 156, 126, 136 - Farbmarkenverletzung I, m.w.N.). Dies folgt aus der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren , indem sie ihm ermöglicht, diese Waren oder Dienstleistungen ohne Ver-
wechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die dem Markeninhaber zustehenden Schutzrechte sollen sicherstellen , daß die Marke ihre Funktionen erfüllen kann, und sind daher auf Fälle beschränkt , in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigen könnte (EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 51 = GRUR 2003, 55 - Arsenal). Da sich der Grundsatz, daß nur eine Verwendung als Herkunftshinweis , also eine kennzeichenmäßige Benutzung, das geschützte Zeichen verletzt , aus der Herkunftsfunktion der Marke herleitet, ist er nicht nur bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, sondern auch bei der Verletzung des Rechts aus einer Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 9 Satz 2 lit. b GMV anzuwenden.
bb) Wird eine Farbe auf der Verpackung einer Ware verwendet, so kann allerdings nur ausnahmsweise angenommen werden, daß dies herkunftshinweisend geschieht. Denn die Verbraucher sind es nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung ohne Beifügung von graphischen oder Wortelementen auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine Farbe als solche nach den gegenwärtigen Gepflogenheiten grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird (EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 65 - Libertel; BGHZ 156, 126, 136 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH, Urt. v. 4.9.2003 - I ZR 44/01, GRUR 2004, 154, 155 = WRP 2004, 232 - Farbmarkenverletzung II). Eine solche Ausnahme setzt voraus, daß die Farbe als solche im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, daß sie als Kennzeichnungsmittel verstanden wird. Dies kann beispielsweise in Betracht kommen, wenn einerseits die geschützte Farbe über eine durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen, eine entsprechende Gewöhnung des Verkehrs besteht, bei Waren der in Rede stehenden Art in der geschützten Farbe einen Herkunftshinweis zu sehen, und wenn die Farbe andererseits auch
in der angegriffenen Verwendungsform ein wesentliches, durch herkömmliche Herkunftshinweise nicht in den Hintergrund gedrängtes Gestaltungsmittel ist (BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I).
cc) Im vorliegenden Fall hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt , daß der Verkehr die Grundfarbe Lila auf den Verpackungen der Gebäckmischung der Beklagten als Herkunftshinweis auffaßt. Das Berufungsgericht ist dabei davon ausgegangen, daß der von den Klägerinnen für ihre "Milka"Schokoladenprodukte verwendete, kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragene Lila-Farbton nicht lediglich über normale, sondern über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt. In der Sicht der an Schokoladenwaren interessierten Verbraucherkreise ist nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts die Farbe Lila zum Inbegriff von "Milka"-Schokoladenerzeugnissen geworden. Entgegen der Auffassung der Revision kommt diese gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht lediglich den von den Klägerinnen verwendeten Aufmachungen zu, sondern dem verwendeten Lila-Farbton selbst. Dem steht nicht entgegen, daß sich der für Schokoladenwaren ungewöhnliche Farbton Lila durch die gemeinsame Verwendung gerade auch mit der Wort-/Bildmarke "Milka" und der zunächst in natürlichen Farben, später mit lila Flecken abgebildeten "Milka"-Kuh zu einem Herkunftshinweis von gesteigerter Kennzeichnungskraft entwickelt haben mag. Denn den Feststellungen des Berufungsgerichts ist zu entnehmen, daß die vielfältigen Verwendungen des Farbtons Lila durch die Klägerinnen dazu geführt haben, daß diesem Gestaltungsmittel eine eigenständige, von anderen Herkunftshinweisen unabhängige Kennzeichnungsfunktion zukommt (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach).
Die durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft des für die Schokoladenerzeugnisse der Klägerinnen geschützten Farbtons "Lila" führt dazu, daß der Verkehr auch in der Verwendung der Grundfarbe Lila auf den Verpackungen der Beklagten einen Herkunftshinweis sieht. Der von der Beklagten für die Grundfarbe ihrer Verpackung benutzte Farbton, der nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in den Ähnlichkeitsbereich des für die Klägerinnen geschützten Lila-Farbtons fällt, tritt als solcher im Rahmen aller sonstigen Gestaltungselemente auf der Verpackung in einer Weise hervor, daß er als Kennzeichnungsmittel verstanden wird. Dies folgt aus der rechtsfehlerfrei getroffenen tatsächlichen Feststellung des Berufungsgerichts, daß nicht die sonstigen Elemente der Verpackung, sondern die mit den geschützten Farbmarken der Klägerinnen einen hohen Ähnlichkeitsgrad aufweisende " Grundfarbe" der Verpackung deren Gesamteindruck prägt. Die Würdigung des Berufungsgerichts, daß das auf der Verpackung befindliche relativ kleine, in orange und gold gehaltene Bildzeichen in Form einer stilisierten Lilie sowie die Abbildung der in der Verpackung enthaltenen Gebäckmischung und einer ein Kaffeegeschirr haltenden älteren Dame vom Verkehr lediglich als dekorative Elemente aufgefaßt werden und den Gesamteindruck der Verpackung nicht prägen, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Sonstige Elemente, die vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden werden könnten, weist die Vorderseite der Verpakkung nicht auf. Lediglich auf der Rückseite findet sich an einer unauffälligen Stelle in kleingehaltener Schrift die Firma der Beklagten.

b) Das Berufungsgericht ist zu Recht vom Vorliegen einer Gefahr der Verwechslung (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 9 Satz 2 lit. b GMV) der von der Beklagten verwendeten Lila-Grundfarbe ihrer Verpackung, die nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts vom Verkehr als selbständiges Kennzeichnungsmittel aufgefaßt wird, mit den Klagemarken ausgegangen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind alle Umstände
des Einzelfalls zu berücksichtigen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren der Zeichen- und der Warenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Gra d der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 6.5.2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 = WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/ NEURO-FIBRAFLEX, m.w.N.).
aa) Die Klagemarken sind für "Schokoladewaren" (Klagemarke Nr. 2 906 959) bzw. für "Schokolade, Pralinen, Schokoladenerzeugnisse und Waren aus Schokolade (nicht für medizinische Zwecke)" (Gemeinschaftsmarke Nr. 31336) eingetragen. Das Berufungsgericht hat - von der Revision unbeanstandet - eine Ähnlichkeit dieser Waren mit der in der beanstandeten Verpakkung vertriebenen Gebäckmischung angenommen, weil diese Mischung auch mit Schokolade überzogene Kekse und Waffeln enthielt. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.
bb) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat der geschützte Farbton "Lila" als Hinweis auf die Herkunft von "Milka"-Schokoladenprodukten eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt.
cc) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht weiter angenommen, daß zwischen den geschützten Klagefarbmarken und der von der Beklagten für die beanstandete Verpackung verwendeten Grundfarbe eine deutliche Zeichenähnlichkeit besteht, die eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV begründet. Das Berufungsgericht hat deutlich wahrnehmbare Unterschiede weniger in der nach unten verlaufenden Aufhellung des Farbtons als in der Beimischung einer stärkeren rötlichen Farb-
komponente bei der von der Beklagten als Grundfarbe für ihre Verpackung verwendeten Farbe gesehen. Seine Auffassung, diese Unterschiede führten in Anbetracht der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarken und des gegebenen Grades der Warenähnlichkeit zu einer für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichenden Zeichenähnlichkeit, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Zutreffend hat das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang darauf abgestellt, daß das Erinnerungsvermögen der angesprochenen Verbraucher nur verhältnismäßig wenige Farben und Farbtöne umfaßt, so daß geringe Unterschiede nicht wahrgenommen werden. Dadurch wird die Verwechslungsgefahr zwischen ähnlichen Farbtönen erhöht (vgl. BGHZ 156, 126, 139 - Farbmarkenverletzung I). Aus diesem Grunde steht der Annahme einer Verwechslungsgefahr auch nicht entgegen, daß der durch die Klagemarken geschützte Farbton bei der Eintragung nicht durch Bezugnahme auf ein Farbklassifikationssystem festgelegt und im vorliegenden Verfahren lediglich durch Vorlage einer sog. Farbtoleranzkarte umschrieben worden ist. Die Auffassung des Berufungsgerichts , die dadurch mögliche Abweichung von dem geschützten Originalfarbton sei allenfalls geringfügig und ändere an dem Vorliegen einer deutlichen, eine Verwechslungsgefahr begründenden Zeichenähnlichkeit nichts, ist angesichts der besonderen Kennzeichnungskraft der Klagefarbmarken nicht zu beanstanden.
3. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch folgt aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 5 MarkenG, Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GMV. Die Klägerin zu 2 ist gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG, Art. 22 Abs. 3 Satz 1 GMV neben der Klägerin zu 1, die als Markeninhaber der Klageerhebung zugestimmt hat, klagebefugt.
Nicht zu beanstanden ist ferner die Beurteilung des Berufungsgerichts, daß die Beklagte verpflichtet sei, den Klägerinnen den durch die Verletzung der
Klagefarbmarken entstandenen Schaden zu ersetzen (§ 14 Abs. 6 MarkenG, Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GMV), und daß der Hilfsanspruch zur Vorbereitung des Schadensersatzanspruchs begründet sei. Die Verurteilung zur Vernichtung der im Besitz der Beklagten befindlichen Verpackungen beruht auf § 18 Abs. 1 MarkenG.
III. Danach ist die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Bornkamm Pokrant Büscher
Schaffert Bergmann

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 136/99 Verkündet am:
30. Januar 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 30. Januar 2003 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg,
Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Das Versäumnisurteil vom 6. Dezember 2001 wird aufrechterhalten.
Dem Kläger werden die weiteren Kosten des Rechtsstreits auferlegt.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Der Kläger, ein eingetragener Verein, betreibt seit dem 1. Januar 1995 im Auftrag der Stadt München die überregionale Jugendkultureinrichtung "Festspielhaus" in München. Seit dieser Zeit tritt der Kläger mit Werbeanzeigen für seine Veranstaltungen in Münchener Zeitungen hervor. Er ist Inhaber der Marke Nr. 2 052 697 "FESTSPIELHAUS MÜNCHEN - KOBOLD e.V.", eingetragen am 22. Dezember 1993 für die Dienstleistungen "Betrieb eines Veran-
staltungsortes und -raumes in München mit dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen Fest, Theater, Tanz, Musik, Spiel, Ausstellungen, Film /Video-Produktion und -vorführung sowie Bewirtung von Gästen zu planen, organisieren und durchzuführen". Er ist des weiteren Inhaber der nachfolgend abgebildeten Wort-/Bildmarke Nr. 397 30 568, eingetragen am 19. August 1997 für die Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Betrieb eines Veranstaltungsortes und -raumes mit dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen ... " (es folgen ähnliche Angaben wie bei der Marke Nr. 2 052 697)

Der Beklagte wurde von der "Reactorhalle und C. -Gesellschaft" gegenüber dem Kreisverwaltungsreferat München für Veranstaltungen jeweils freitags und samstags, und zwar für die Samstage erstmals ab 10. Mai 1997, für die Freitage ab 25. Juni 1997, in der Reactorhalle als Veranstalter benannt.
In Anzeigen in der Programmzeitschrift "I. München", auf Handzetteln und auf großen Plakaten wurde von Mai bis August 1997 für insgesamt 14 Veranstaltungen im Reactor, D. straße 33, unter der Bezeichnung "Festspielhaus" oder "Festspielhaus D. straße 33", später, bis ins Jahr 1998 hinein, auch unter der Bezeichnung "Schwabinger Festspielhaus" geworben.

Der Kläger hat darin eine Verletzung seiner Markenrechte und eines Rechts an der Bezeichnung "Festspielhaus", die er seit geraumer Zeit als Unternehmenskennzeichen benutzt habe, gesehen und geltend gemacht, der Beklagte sei für die Werbemaßnahmen verantwortlich, da er gegenüber dem Kreisverwaltungsreferat als Veranstalter gemeldet worden sei. Er hat Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Festspielhaus" in Alleinstellung und in Kombination mit anderen Wort- und Bildbestandteilen, insbesondere in der Form "Schwabinger Festspielhaus", sowie Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht begehrt.
Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Bei der Bezeichnung "Festspielhaus" handele es sich um einen nicht schutzfähigen und freihaltungsbedürftigen Begriff, der auch als Unternehmenskennzeichen nicht unterscheidungskräftig sei.
Das Landgericht hat den Beklagten antragsgemäß verurteilt.
Die Berufung ist im wesentlichen erfolglos geblieben, jedoch ist im Umfang einer teilweisen Klagerücknahme die Unterlassungsverurteilung hinsichtlich der Wörter "/oder in Kombination mit anderen Wort- und/oder Bildbestandteilen" entfallen und die Verurteilung zur Auskunftserteilung sowie die Schadensersatzfeststellung auf die Zeit ab dem 10. Mai 1997 beschränkt worden.
Auf die dagegen gerichtete Revision des Beklagten hat der Senat durch Versäumnisurteil vom 6. Dezember 2001 das Urteil des Berufungsgerichts im
Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil des Beklagten erkannt worden ist. Im Umfang der Aufhebung hat er auf die Berufung des Beklagten das Urteil des Landgerichts weiter abgeändert und die Klage auch insoweit abgewiesen (BGH GRUR 2002, 814 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus).
Mit seinem Einspruch beantragt der Kläger, unter Aufhebung des Versäumnisurteils die Revision des Beklagten zurückzuweisen. Der Beklagte beantragt , das Versäumnisurteil aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe:


Das Versäumnisurteil wird aufrechterhalten.
I. In dem Versäumnisurteil ist der Senat davon ausgegangen, daß eine Markenverletzung durch den Beklagten nicht gegeben sei. Es fehle schon an der Grundvoraussetzung für deren Annahme, nämlich einer Verwendung der angegriffenen Bezeichnung als Marke zur Unterscheidung der in Frage stehenden Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen. Es sei aber auch eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen. Des weiteren stehe die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG der Annahme einer Markenverletzung entgegen.
II. 1. Die Rügen der Revisionserwiderung gegen die Verneinung der Ansprüche aus den eingetragenen Marken können schon deshalb keinen Erfolg haben, weil eine Markenverletzung jedenfalls wegen Fehlens einer Verwechs-
lungsgefahr zu verneinen ist. Der Senat ist davon ausgegangen, daß beide Klagemarken in ihrem Gesamteindruck nicht von dem Bestandteil "Festspielhaus" geprägt seien. Die komplexe Wortmarke enthalte mehrere kennzeichnende Bestandteile, die vom Verkehr nach der allgemeinen Lebenserfahrung so aufgenommen würden, wie sie ihm entgegenträten, so daß sie gleichermaßen den Gesamteindruck der Marke bestimmten, ohne daß der Bestandteil "Festspielhaus", der dem Verkehr weniger kennzeichnend als vielmehr den Ort der Erbringung der fraglichen Dienstleistungen beschreibend erscheinen werde , prägend hervortrete.
Hiergegen wendet sich der Kläger in der Revisionserwiderung mit der Begründung, die angesprochenen Verkehrskreise hätten von einem "Festspielhaus" konkrete Vorstellungen etwa im Sinne eines Theaters, in dem Festspiele stattfänden. Diesen Vorstellungen entsprächen die Örtlichkeiten nicht, an denen der Kläger seine Veranstaltungen durchführe. Für die von ihm angebotenen und eingetragenen Dienstleistungen könne nicht von einer freihaltungsbedürftigen Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgegangen werden. Dem kann nicht beigetreten werden.
Der Kläger hat seine Klage auf die für ihn eingetragenen Marken gestützt , die u.a. für die Dienstleistungen "Betrieb eines Veranstaltungsortes und -raumes in München mit dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen Fest, Theater, Tanz, Musik, Spiel, Ausstellungen, Film-/Video-Produktion und -vorführung sowie Bewirtung von Gästen zu planen, organisieren und durchzuführen" eingetragen sind. Anhaltspunkte dafür, daß hierunter nur Veranstaltungen verstanden werden müßten, die keinesfalls in Theatern oder sonstigen Örtlichkeiten stattfinden, die dem vom Kläger herangezogenen Begriffsinhalt
entsprechen, sind nicht ersichtlich. Der Schutz der Marken erstreckt sich vielmehr auf die genannten Veranstaltungen jeder Art. Deshalb ist davon auszu- gehen, daß der Begriff "Festspielhaus" als beschreibende Angabe freihaltungsbedürftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, so daß aus Rechtsgründen von einer Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarken durch ihren jeweiligen Bestandteil "Festspielhaus" nicht ausgegangen werden kann.
Da demnach zwischen den Klagemarken und den angegriffenen Bezeichnungen nur eine geringe Markenähnlichkeit besteht und die Klagemarken allenfalls über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügen, scheidet eine Verwechslungsgefahr auch dann aus, wenn von einer Identität der Dienstleistungen, für die die Bezeichnungen verwendet werden, auszugehen ist.
2. In dem Versäumnisurteil hat der Senat ausgeführt, daß sich die geltend gemachten Ansprüche auch nicht aus §§ 5, 15 MarkenG wegen der Verletzung eines für den Kläger geschützten Unternehmenskennzeichens "Festspielhaus" oder einer Kombination dieser Bezeichnung mit anderen Angaben ergäben. Die Einwände, die der Kläger hiergegen mit der Revisionserwiderung erhebt, greifen nicht durch.

a) Soweit der Kläger ein Recht aus einer besonderen Geschäftsbezeichnung "Festspielhaus" geltend macht, fehlt es an deren originärer Schutzfähigkeit. Der Begriff "Festspielhaus" ist für Dienstleistungen im Zusammenhang mit kulturellen Darbietungen, wie sie zum Gegenstand der Tätigkeit des Klägers gehören, beschreibend und deshalb nicht unterscheidungskräftig. Der Kläger beschäftigt sich im wesentlichen mit kulturellen Darbietungen im weite-
sten Sinne, wie sie auch im Dienstleistungsverzeichnis der Klagemarken ent- halten sind. Die Revisionserwiderung macht zwar geltend, daß gerade die Art der vom Kläger angebotenen Dienstleistungen den Verkehr von der naheliegenden Annahme wegführten, die Bezeichnung "Festspielhaus" werde vom Kläger im sprachüblichen Sinn einer Angabe des Veranstaltungsorts benutzt. Hiervon kann indessen nicht ausgegangen werden.
Die Revisionserwiderung verweist in diesem Zusammenhang mit einer Gegenrüge auf das Vorbringen des Klägers, wonach er keine Opern- oder sonstigen Festspiele, sondern Veranstaltungen ganz anderer Art anbiete. Nach dem Klagevortrag handelt es sich dabei um Schauspielveranstaltungen mit Elementen aus Kabarett, Satire, Commedia dell'arte, Improvisationstheater, Variéte sowie Inszenierungen mit Beteiligung des Publikums. Doch auch für solche Veranstaltungen ist die Bezeichnung "Festspielhaus" als Angabe des Ortes der Darbietung beschreibend. Zwar erbringt der Kläger darüber hinaus auch weitere Dienstleistungen, die auf anderen kulturellen Gebieten liegen und für die die Bezeichnung "Festspielhaus" nicht unbedingt das Verständnis einer Ortsangabe nahelegt. Dem Klägervortrag ist jedoch nicht zu entnehmen, daß die dem Theaterbereich zuzurechnenden Tätigkeiten dabei derart in den Hintergrund treten, daß der Verkehr die Bezeichnung "Festspielhaus" nicht mehr als Ortsangabe für die Theaterveranstaltungen, sondern als eine eigenständige Bezeichnung der anderen Angebote versteht.

b) Der Kläger kann für seine Bezeichnung auch nicht den Schutz einer Etablissementbezeichnung beanspruchen, also einer besonderen Geschäftsbezeichnung mit begrenztem örtlichen Schutzbereich. Denn auch insoweit müßte es sich entweder um eine unterscheidungskräftige Bezeichnung han-
deln, die ihrer Natur nach geeignet ist, für den Verkehr wie ein Name zu wirken (BGHZ 11, 214, 216 - KfA; BGH, Urt. v. 7.7.1976 - I ZR 113/75, GRUR 1977, 165, 166 - Parkhotel), oder um eine Bezeichnung, die Verkehrsgeltung genießt (§ 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).
Dem Begriff "Festspielhaus" kommt auch als Etablissementbezeichnung nicht die notwendige Unterscheidungskraft zu. In der Rechtsprechung ist zwar anerkannt, daß auch landläufigen Wörtern Unterscheidungs- und Namensfunktion zugebilligt werden kann, wenn sie zu einem in der Umgangssprache unüblichen Gesamtbegriff kombiniert werden (BGH GRUR 1977, 165, 166 - Parkhotel). Von einer solchen Konstellation kann aber im Streitfall nicht ausgegangen werden; denn "Festspielhaus" ist bereits ein landläufiger Begriff, der dem Verkehr als Ort der Darbietung künstlerischer Leistungen geläufig ist und dem daher - auch als Etablissementbezeichnung - keine namensmäßige Unterscheidungskraft zukommt.
Die Revisionserwiderung macht zwar mit einer weiteren Gegenrüge geltend, die Bezeichnung "Festspielhaus" sei den angesprochenen Verkehrskreisen nach dem unstreitig gebliebenen Vortrag des Klägers "auch bekannt". Diesem Vorbringen lassen sich jedoch mangels hinreichend konkreter Angaben zur Bekanntheit und zu den maßgeblichen Verkehrskreisen die Voraussetzungen der Verkehrsgeltung nicht entnehmen, bei deren Vorliegen sich auch originär nicht schutzfähige Bezeichnungen für den Kennzeichenschutz nach §§ 5, 15 MarkenG qualifizieren können.
3. Schließlich bezieht sich die Revisionserwiderung auch erfolglos darauf , daß der Kläger seine Ansprüche in der Klageschrift auch auf §§ 1, 3 UWG
gestützt habe. Diesem Vorbringen ist nicht zu entnehmen, auf welchen konkreten Sachverhalt diese Ansprüche gestützt werden. Den Ausführungen des Klägers in der Klageschrift kann hierfür kein maßgeblicher Vortrag entnommen werden.
III. Danach war das Versäumnisurteil aufrechtzuerhalten und waren dem Kläger die weiteren Verfahrenskosten aufzuerlegen (§ 91 Abs. 1 ZPO).
v. Ungern-Sternberg Starck Bornkamm
Pokrant Büscher

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 11/04
vom 14. Juni 2006
in der Rechtsbeschwerdesache
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. Juni 2006 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg,
Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Bergmann

beschlossen:
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 1 Mio. € festgesetzt.
Ullmann v.Ungern-Sternberg Bornkamm Pokrant Bergmann
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 31.03.2004 - 32 W(pat) 309/02 -