Bundesgerichtshof Urteil, 24. Apr. 2008 - I ZR 159/05

Tatbestand:

Die Klägerin ist Trägerin des Marienhospitals Osnabrück. Seit 1995 verwendet sie bzw. ihr Rechtsvorgänger für das Krankenhaus die Abkürzung „MHO“ in einer gleichbleibenden bildlichen Darstellung auf dem Briefkopf im Verkehr mit Krankenkassen, Geschäftspartnern und Patienten sowie in Stellenanzeigen in der Presse und auf der Übersichtstafel am Eingang des Krankenhauses. Seit der Ausgabe 1996/97 ist das Krankenhaus (auch) unter „MHO“ im örtlichen Telefonbuch zu finden.
Die Beklagte, die in Osnabrück eine Werbeagentur betreibt, ließ Anfang 1998 den Domainnamen „mho.de“ für sich registrieren. Sie nimmt für sich in Anspruch, die Bezeichnung „mho.de“ seitdem zum Aufbau von Datenbanksystemen für Kunden zu verwenden, wobei „mho“ für „Medienhaus Osnabrück“ stehe. Es bedeute für sie einen erheblichen Aufwand, die bestehenden Datenbanksysteme ihrer Kunden auf eine neue Internetadresse umzustellen.
Die Klägerin hat behauptet, die Beklagte habe die Internetadresse „mho.de“ bewußt besetzt, um ihr den Zugang zum Internet unter der bekannten Abkürzung „MHO“ zu vereiteln; sie ist der Ansicht, daß es sich um einen Fall einer mißbräuchlichen Registrierung eines Domainnamens („Domain grabbing“) handele. Sie hat die Beklagte auf Freigabe des Domainnamens „mho.de“ in Anspruch genommen. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels hat das Berufungsgericht die Beklagte auf den Hilfsantrag der Klägerin verurteilt,
1. die weitere Nutzung der für sie bestehenden Internet-Domain-Anschrift „mho.de“ zu unterlassen; 2. gegenüber dem Domainverzeichnis DENIC den Verzicht und die Freigabe des Domainnamens „mho.de“ zu erklären.
Hiergegen richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Beklagten, mit der sie ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 12 BGB bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Indem die Beklagte unter der Abkürzung „MHO“ auftrete, greife sie rechtswidrig in das Namensrecht der Klägerin ein. Dieses Namensrecht stehe der Klägerin bereits seit 1995 zu, weil sie seit diesem Zeitpunkt unter dieser Bezeichnung auftrete. Unmaßgeblich sei, daß die Beklagte die Bezeichnung „mho.de“ als erste für sich habe registrieren lassen. Vielmehr komme es darauf an, wer als erster einen Namen verwende; dies sei unzweifelhaft die Klägerin, während sich die Beklagte erst seit 1998 der Abkürzung „MHO“ bediene. Die Beklagte könne auch nicht mit Erfolg einwenden, daß der lediglich regionale Gebrauch der Bezeichnung „MHO“ durch die Klägerin keinesfalls ein Verbot der weltweiten Benutzung dieser Bezeichnung rechtfertigen könne; denn für beide Parteien beschränke sich die Bedeutung der Internetbenutzung auf den regionalen Bereich.
II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht Ansprüche aus §§ 5, 15 MarkenG ungeprüft gelassen. Denn der Klägerin stehen gegenüber der Beklagten keine Ansprüche aus der Unternehmensbezeichnung „MHO“ zu.

a) Allerdings geht der zeichenrechtliche Schutz aus §§ 5, 15 MarkenG in seinem Anwendungsbereich grundsätzlich dem Namensschutz des § 12 BGB vor (vgl. BGHZ 149, 191, 196 – shell.de; BGH, Urt. v. 11.4.2002 – I ZR 317/99, GRUR
2002, 706, 707 = WRP 2002, 691 – vossius.de). In seinem Anwendungsbereich vermittelt der zeichenrechtliche Schutz dem Inhaber des älteren Zeichens eine stärkere Rechtsposition, weil das prioritätsältere Zeichen grundsätzlich ein prioritätsjüngeres Zeichen verdrängt, so daß der Inhaber des jüngeren Zeichens auch dessen Verwendung als Domainname unterlassen muß (vgl. BGH, Urt. v. 21.2.2002 – I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 900 = WRP 2002, 1066 – defacto; vgl. auch BGH GRUR 2002, 706, 707 f. – vossius.de). Aus dem Namensrecht des § 12 BGB kann dagegen in der Regel nur gegen den Inhaber eines registrierten Domainnamens vorgegangen werden, dem an diesem Namen selbst keine eigenen Rechte zustehen (vgl. BGHZ 155, 273, 275 – maxem.de). Kann sich der Inhaber des Domainnamens dagegen auf ein eigenes Namensrecht stützen, kommt das Recht der Gleichnamigen zum Zuge. Dies bedeutet, daß sich im Streit um den registrierten Namen grundsätzlich derjenige durchsetzt, der als erster diesen Namen für sich hat registrieren lassen (BGHZ 149, 191, 200 – shell.de; BGH GRUR 2002, 898, 900 – defacto). Es gilt insoweit das Gerechtigkeitsprinzip der Priorität (vgl. BGHZ 148, 1, 10 – Mitwohnzentrale.de), das nur unter besonderen Umständen zurücktritt (vgl. BGHZ 149, 191, 201 f. – shell.de).

b) Aus den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ergibt sich, daß die Klägerin die Unternehmensbezeichnung „MHO“ in der von ihr verwendeten bildlichen Darstellung durch Benutzung erworben hat (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG ). Grundsätzlich kann dieses aus einer Wort-/Bildkombination bestehende Kennzeichen auch einen Schutz gegenüber der Verwendung des Wortzeichens „MHO“ vermitteln, weil die Unternehmensbezeichnung der Klägerin durch die Buchstabenfolge „MHO“ geprägt wird. Im übrigen ist davon auszugehen, daß mit der festgestellten Verwendung der Wort-/Bildkombination eine Benutzung der bloßen Buchstabenfolge „MHO“, etwa im Fernsprechverkehr, einhergeht, so daß der Klägerin auch ein Recht an der Unternehmensbezeichnung „MHO“ als reiner
Buchstabenfolge zusteht. Ungeachtet der Frage, ob die behauptete Verkehrsgeltung besteht, kann dieser Bezeichnung – auch wenn es sich um eine nicht als Wort aussprechbare Buchstabenkombination handelt – die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden (vgl. BGHZ 145, 279, 280 ff. – DB Immobilienfonds).

c) Die Beklagte verletzt jedoch die Unternehmensbezeichnung der Klägerin nicht. Die Gefahr einer Verwechslung mit dem Klagezeichen (§ 15 Abs. 2 MarkenG ) wird durch die beanstandete Verwendung des Domainnamens „mho.de“ nicht hervorgerufen, weil die Tätigkeitsbereiche der Parteien derart weit auseinander liegen, daß es am Merkmal der Branchennähe fehlt. Auch ein Schutz aus § 15 Abs. 3 MarkenG scheidet aus. Weder den getroffenen Feststellungen noch dem Parteivorbringen läßt sich entnehmen, daß es sich bei dem Klagezeichen um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung handelt.
2. Die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen rechtfertigen auch nicht die Annahme, daß die Beklagte ein Namensrecht der Klägerin nach § 12 BGB verletzt hat.

a) Grundsätzlich steht der Klägerin an ihrer Unternehmensbezeichnung mit Namensfunktion auch ein Namensrecht nach § 12 BGB zu. Allerdings geht der Schutzbereich des Namensrechts in der Regel nicht über den Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens hinaus. Denn der aus § 12 BGB abgeleitete namensrechtliche Schutz einer Unternehmensbezeichnung ist auf den Funktionsbereich des betreffenden Unternehmens beschränkt und reicht nur so weit, wie geschäftliche Beeinträchtigungen zu befürchten sind (vgl. BGH, Urt. v. 12.2.1998 – I ZR 241/95, GRUR 1998, 696, 697 = WRP 1998, 604 – Rolex-Uhr mit Diamanten ; BGHZ 149, 191, 197 f. – shell.de, m.w.N.). Eine Anwendung des § 12 BGB scheidet daher meist aus, weil sich der Funktionsbereich des Unternehmens in der
Regel mit dem Anwendungsbereich des – das Namensrecht verdrängenden – Kennzeichenschutzes aus §§ 5, 15 MarkenG deckt.
Ausnahmsweise kann jedoch der Funktionsbereich des Unternehmens auch durch eine Verwendung der Unternehmensbezeichnung außerhalb des Anwendungsbereichs des Kennzeichenrechts berührt werden. In diesen Fällen kann der Namensschutz ergänzend gegen Beeinträchtigungen der Unternehmensbezeichnung herangezogen werden, die – weil außerhalb des geschäftlichen Verkehrs oder außerhalb der Branche und damit außerhalb der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr – nicht mehr im Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens liegen.

b) Eine Beeinträchtigung berechtigter geschäftlicher Interessen ist im allgemeinen dann gegeben, wenn ein Nichtberechtigter ein fremdes Kennzeichen als Domainname unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain „de“ benutzt und sich damit unbefugt ein Recht an diesem Namen anmaßt. Ein solcher unbefugter Namensgebrauch liegt grundsätzlich schon in der Registrierung, weil bereits damit die den berechtigten Namensträger ausschließende Wirkung einsetzt (BGHZ 149, 191, 199 – shell.de). Daher kann derjenige, dem an dieser Bezeichnung ein eigenes Namensrecht zusteht, im allgemeinen bereits gegen die Registrierung eines Domainnamens durch einen Nichtberechtigten vorgehen (BGHZ 155, 273, 276 f. – maxem.de). Der Nichtberechtigte kann demgegenüber in der Regel nicht auf schützenswerte Belange verweisen, die im Rahmen der gebotenen Interessenabwägung zu seinen Gunsten zu berücksichtigen wären.
Eine Ausnahme muß allerdings für den Fall gemacht werden, daß die Registrierung der erste Schritt im Zuge der – für sich genommen rechtlich unbedenklichen – Aufnahme einer entsprechenden Benutzung als Unternehmenskennzeichen ist. Dem liegt die Erwägung zugrunde, daß es der Inhaber eines identischen
Unternehmenskennzeichens im allgemeinen nicht verhindern kann, daß in einer anderen Branche durch Benutzungsaufnahme ein Kennzeichenrecht an dem gleichen Zeichen entsteht. Ist ein solches Recht erst einmal entstanden, muß auch die Registrierung des entsprechenden Domainnamens hingenommen werden. Da es vernünftiger kaufmännischer Praxis entspricht, sich bereits vor der Benutzungsaufnahme den entsprechenden Domainnamen zu sichern, führt die gebotene Interessenabwägung dazu, daß eine der Benutzungsaufnahme unmittelbar vorausgehende Registrierung nicht als Namensanmaßung und damit als unberechtigter Namensgebrauch anzusehen ist.

c) Den Feststellungen des Berufungsgerichts ist nicht zu entnehmen, ob die Beklagte vor oder alsbald nach der Registrierung des Domainnamens die Bezeichnung „mho“ oder – was hier allerdings nicht in Rede steht – „mho.de“ in der Weise benutzt hat, daß ihr an diesem Zeichen ein eigenes Recht nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zusteht. Liegen diese Voraussetzungen vor, stehen den Parteien an der Bezeichnung „mho“ oder „MHO“ unabhängig voneinander Kennzeichenrechte zu, die im Hinblick auf die bestehende Branchenverschiedenheit zu keiner Kollision führen. Die Beklagte wäre unter diesen Umständen eine berechtigte Namensträgerin , die ihren Namen als Domainnamen unabhängig davon registrieren lassen darf, ob ihre Berechtigung zur Führung des Namens schon länger besteht als die anderer berechtigter Namensträger.
III. Das angefochtene Urteil kann unter diesen Umständen keinen Bestand haben. Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung verwehrt, weil Feststellungen zu einem eigenen Unternehmenskennzeichen der Beklagten fehlen.
v. Ungern-Sternberg Bornkamm Pokrant
Schaffert Bergmann

Tatbestand:

Die Klägerin ist ein Unternehmen in der Nähe von Stuttgart, das sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von EDV-Kommunikationssystemen und Computerprogrammen , mit der EDV-Beratung sowie mit der Einrichtung und Wartung von EDV-Anlagen befaßt. Sie führt seit 1989 in ihrer Firma den Bestandteil „SoCo“ als Abkürzung des beschreibenden Firmenbestandteils „Software + Computersysteme“.
Der Beklagte betreibt in Düren seit 1992 unter der Firma „SoftCom Datensysteme Stephan F. “ ein einzelkaufmännisches Unternehmen, das u.a. InternetZugänge , LAN- und WAN-Netzwerke, Hardware, Software und CAD-CAM-Dienstleistungen anbietet. Seit 1996 vertreibt er seine Produkte unter dem Domainnamen „soco.de“ auch über das Internet. Außer der Klägerin gibt es in Deutschland noch eine Reihe anderer Unternehmen, deren Firma den Bestandteil „SoCo“ enthält.
Die Klägerin hat die Verwendung des Domainnamens „soco.de“ durch den Beklagten als Verletzung ihrer Kennzeichenrechte beanstandet. Sie hat die Ansicht vertreten, durch Eintragung und Nutzung des Domainnamens bestehe eine nicht hinzunehmende Verwechslungsgefahr, weil beide Unternehmen Waren und Dienstleistungen in der Computerbranche anböten.
Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat geltend gemacht, daß die Parteien auf verschiedenen Geschäftsfeldern tätig seien und sich auch wegen der räumlichen Begrenzung ihrer Tätigkeit auf dem Markt nicht begegneten. Im übrigen seien ihm durch Lizenzvertrag Rechte an der Bezeichnung SoCo eingeräumt worden, die auch gegenüber der Bezeichnung der Klägerin prioritätsälter sei.
Das Landgericht hat – einen weitergehenden Antrag der Klägerin auf Übertragung des Domainnamens abweisend, der Klage aber im übrigen stattgebend –
1. den Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr als Bestandteil von Adreßbezeichnungen in Datennetzen die Bezeichnung „Soco“ zu verwenden, insbesondere die Domain „soco.de“; 2. festgestellt, daß der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen , der ihr aus Handlungen gemäß Ziffer 1 entstanden ist und noch entstehen wird;
3. den Beklagten verurteilt, der Klägerin Auskunft über sämtliche Handlungen gemäß Ziffer 1 zu erteilen, insbesondere über Art und Umfang der Bewerbung der Domain „soco.de“; 4. den Beklagten verurteilt, die für eine Löschung der Domain „soco.de“ erforderlichen Erklärungen gegenüber der Registrierungsstelle DENIC abzugeben.
Das Oberlandesgericht hat die Berufung des Beklagten zurückgewiesen.
Hiergegen richtet sich die Revision, mit der der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche aus ihrem Unternehmensschlagwort „SoCo“ zustehen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Es sei davon auszugehen, daß die Klägerin seit 1989 auch unter der Kurzform „SoCo“ tätig sei. Ungeachtet einer entsprechenden Benutzung in Alleinstellung stehe ihr aber auch ein Schutz an dem Firmenbestandteil „SoCo“ kraft seiner Eignung, als Firmenschlagwort zu dienen, zu. Dieser Bestandteil verfüge über eine hinreichende Unterscheidungskraft.
In der Vergangenheit seien sich die Parteien auf dem Markt trotz bestehender Branchennähe nicht begegnet, weil sie in unterschiedlichen Regionen tätig gewesen seien. Der Beklagte habe für sich stets nur einen regionalen Zuschnitt in Anspruch genommen. Auch bei der Klägerin handele es sich um ein kleines Unternehmen mit eingeschränktem räumlichen Wirkungskreis. Diese klar abgegrenzten und berührungslos bestehenden unternehmerischen Einwirkungszonen habe
der Beklagte durch seinen Internetauftritt verlassen. Der ubiquitäre Charakter des Internet erlaube es jedermann, von jedem Ort aus auf die Angebote des Beklagten zuzugreifen. Damit habe der Beklagte die Grundlage wirtschaftlicher Koexistenz unter Ausweitung seiner Marktpräsenz verlassen und sei in ein konkretes Wettbewerbsverhältnis und in eine Kollisionslage zur Klägerin getreten. Dies nötige zur Prüfung der Verwechslungsgefahr.
Dem Firmenschlagwort der Klägerin stehe der buchstaben- und lautgleiche Domainname des Beklagten gegenüber. Der Verkehr erkenne, daß die Top-LevelDomain „de“ nur eine technisch-funktionale Bedeutung habe. Sie müsse daher bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr außer Betracht bleiben. Die von den Parteien angebotenen Produkte seien einander ähnlich. Während die Klägerin vor allem im Bereich Hardware, Software und Büroverbrauchsmaterialien tätig sei, biete der Beklagte neben seiner Tätigkeit als Telekommunikationsdienstleister und AccessProvider auch Netzwerke sowie Hardware und Software an. Damit seien Kennzeichnungskraft , Zeichengleichheit und Produktähnlichkeit gegeben. Die Ansprüche der Klägerin seien auch nicht verwirkt.
II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Mit Recht hat das Berufungsgericht allerdings angenommen, daß der Klägerin an der Bezeichnung „SoCo“ schon deswegen ein Kennzeichenrecht zusteht , weil es sich bei diesem Bestandteil – ungeachtet einer Benutzung in Alleinstellung – um ein Firmenschlagwort handelt, das für sich genommen hinreichend unterscheidungskräftig und geeignet ist, dem Verkehr als Kurzbezeichnung zu dienen (st.Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 – I ZR 149/94, GRUR 1997, 468,
469 = WRP 1997, 1093 – NetCom; Urt. v. 15.2.2001 – I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161 = WRP 2001, 1207 – CompuNet/ComNet).
2. Aus Rechtsgründen ist nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht dem Firmenschlagwort „SoCo“ nur eine geringe Kennzeichnungskraft zugebilligt hat. Es handelt sich um eine aussprechbare Abkürzung, wie sie für geschäftliche Bezeichnungen typisch ist. Da Unternehmen der EDV-Branche die Begriffe „Software“ und „Computer“ oder „Communication“ häufig als beschreibende Firmenbestandteile verwenden, liegt es nahe, daraus eine Abkürzung wie „SoCo“ zu bilden (vgl. BGH GRUR 1997, 468, 469 – NetCom).
3. Der beanstandete Zeichengebrauch betrifft – anders als das Berufungsgericht gemeint hat – kein identisches Zeichen. Denn die angegriffene Form lautet „soco.de“. Allerdings besteht eine hohe Ähnlichkeit, weil – wie das Berufungsgericht mit Recht festgestellt hat – der Verkehr dem Zusatz „.de“ allein eine funktionale Bedeutung beimißt, so daß der Domainname „soco.de“ im gewerblichen Verkehr letztlich auf ein Unternehmen mit dem Namen „Soco“ hinweist. Dies gilt immer dann, wenn als Domainname – wie im Streitfall – ein von Haus aus hinreichend unterscheidungskräftiges Zeichen verwendet wird.
4. Auf die vom Berufungsgericht erörterte Frage, ob der Beklagte durch Benutzung des Domainnamens „soco.de“ ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen erworben hat, kommt es im Streitfall nicht an. Eine solche Annahme liegt nahe, wenn der Verkehr in der als Domainname gewählten Bezeichnung nichts Beschreibendes, sondern nur einen Herkunftshinweis erkennen kann (vgl. OLG München CR 1999, 778 zu „tnet.de“; Rev. nicht angenommen: BGH, Beschl. v. 25.5.2000 – I ZR 269/99). Dies gilt auch im Streitfall, in dem der Beklagte nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Dienstleistung des Internetzugangs – also seine Tätigkeit als Access-Provider – über eine ihm gehörende Gesellschaft
abrechnet, die als SoCo Networks Solutions GmbH firmiert. Nur wenn ein Domainname , der an sich geeignet ist, auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen, ausschließlich als Adreßbezeichnung verwendet wird, wird der Verkehr annehmen , es handele sich dabei um eine Angabe, die – ähnlich wie eine Telefonnummer – den Adressaten zwar identifiziert, nicht aber als Hinweis auf die betriebliche Herkunft gedacht ist. Die Frage kann im Streitfall jedoch offenbleiben, weil es sich bei einem solchen, vom Beklagten durch Benutzung erworbenen Kennzeichenrecht in jedem Fall um das prioritätsjüngere Recht handelte.
5. Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht die Branchennähe begründet hat, sind aus Rechtsgründen ebenfalls nicht zu beanstanden. Bei Unternehmen , die im Bereich der Datenverarbeitung tätig sind, kann schon lange nicht mehr generell von einer Branchennähe ausgegangen werden. Denn im Hinblick auf die Vielfalt und Differenziertheit des Angebotes in diesem Bereich kann nicht ohne weiteres angenommen werden, daß sich die Parteien allein wegen des Bezugs zur Datenverarbeitung am Markt begegnen (vgl. BGH, Urt. v. 7.6.1990 – I ZR 298/88, GRUR 1990, 1042, 1044 f. = WRP 1991, 83 – Datacolor; BGH GRUR 1997, 468, 470 – NetCom). Das Berufungsgericht hat jedoch im einzelnen begründet, daß sich die Tätigkeitsfelder der Parteien – insbesondere beim Vertrieb von Hardware und Anwendersoftware für den Betrieb von Netzwerken – überschneiden. Ein Rechtsfehler ist ihm dabei nicht unterlaufen.
6. Mit Recht hat das Berufungsgericht ferner angenommen, daß das Klagekennzeichen „SoCo“ nur über einen räumlich begrenzten Schutzbereich verfügt. Zwar sind Unternehmenskennzeichen in der Regel im gesamten Geltungsbereich des Gesetzes geschützt. Dies gilt indessen nicht für die Bezeichnungen von Unternehmen , die nach Zweck und Zuschnitt nur lokal oder regional tätig und auch nicht auf Expansion ausgelegt sind (vgl. BGHZ 130, 134, 141 f. – Altenburger Spielkartenfabrik, m.w.N.; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 5 Rdn. 13 f.; Hacker
in Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 5 Rdn. 75 ff.). Im Streitfall spricht auch der Umstand für einen territorial beschränkten Schutzbereich, daß es in Deutschland – wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang festgestellt hat – eine Reihe weiterer Unternehmen der EDV-Branche gibt, die ebenfalls das Schlagwort „SoCo“ verwenden.
7. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Parteien seien in ihrer geschäftlichen Tätigkeit räumlich so weit voneinander entfernt, daß auch eine identische Verwendung von „SoCo“ durch den Beklagten das Klagekennzeichen nicht verletze. Der Beklagte habe jedoch dadurch, daß er aus „soco“ den Domainnamen gebildet habe, unter dem er im Internet auftrete, die herkömmlichen räumlichen Grenzen seiner bisherigen Tätigkeit durchbrochen und biete nunmehr seine Leistungen überall, jedenfalls überall in Deutschland, und damit auch im räumlichen Schutzbereich des Klagekennzeichens an.
Mit Recht rügt die Revision, daß allein der Internetauftritt eines Unternehmens nicht ausreicht, um auf einen räumlich unbeschränkten Wirkungsbereich schließen zu können. Trotz des vom Berufungsgericht angeführten ubiquitären Charakters des Internet bleiben stationäre Betriebe, die sich und ihr Angebot im Internet darstellen, grundsätzlich auf ihren räumlichen Tätigkeitsbereich beschränkt. Auch sonst weisen Unternehmen wie z.B. ein Handwerksbetrieb, ein Restaurant oder ein Hotel, die sich – aus welchen Gründen auch immer – auf einen bestimmten Wirkungskreis beschränkt haben, mit ihrer Präsenz im Internet nicht notwendig darauf hin, daß diese Beschränkung in Zukunft wegfallen solle.
Im Streitfall ist bislang nicht festgestellt, daß der Beklagte, der sich in der Vergangenheit allein im Städtedreieck Köln-Düsseldorf-Aachen geschäftlich betätigt hat, an dieser regionalen Ausrichtung etwas ändern wollte. Hat er – nach dem Inhalt seines Angebots zu urteilen – diese Begrenzung seines räumlichen Tätig-
keitsbereichs beibehalten, führt allein die Tatsache, daß auch Kunden im Raum Stuttgart das Angebot des Beklagten im Internet zur Kenntnis nehmen können, nicht dazu, daß sich nunmehr die Wirkungskreise der Parteien überschneiden. Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn der Beklagte mit seinem Internetauftritt auch Kunden, die außerhalb seines bisherigen Wirkungskreises ansässig sind, anspräche und ihnen seine Dienstleistungen anböte.
III. Das Berufungsurteil kann danach, soweit zum Nachteil des Beklagten erkannt worden ist, keinen Bestand haben; es ist daher in diesem Umfang aufzuheben. Eine abschließende Entscheidung in der Sache ist dem Senat verwehrt. Denn das Berufungsgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob mit dem Internetauftritt des Beklagten eine Ausdehnung seines räumlichen Tätigkeitsbereiches verbunden war.
Auf diese Feststellung kann auch nicht deswegen verzichtet werden, weil die Klage aus anderen Gründen abzuweisen wäre. Soweit sich der Beklagte auf durch Lizenzvertrag eingeräumte Rechte an der Firma SoCo GmbH bezieht, ist sein Vortrag schon deswegen unbehelflich, weil es sich bei der Lizenzgeberin ebenfalls um ein regional begrenzt tätiges Unternehmen handelt, das der Klägerin ihre Unternehmensbezeichnung in ihrem räumlichen Tätigkeitsbereich nicht streitig machen kann. Den vom Beklagten erhobenen Einwand der Verwirkung hat das Berufungsgericht mit zutreffender, auch von der Revision nicht angegriffener Begründung abgelehnt.
Ullmann Bornkamm Büscher
Schaffert Bergmann

Tatbestand:

Die Klägerin nimmt die Beklagte, die im Laufe des Revisionsverfahrens die ursprüngliche Beklagte "N. GmbH" in S. (im folgenden: die Beklagte) im Wege der Verschmelzung übernommen hat, auf Einwilligung in die Löschung einer Marke in Anspruch.
Die Klägerin, deren Unternehmensgegenstand in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Computern und Kommunikationssystemen be-
steht, ist am 3. Dezember 1993 unter der Firma "Seicom Communication Systems GmbH" in das Handelsregister von M. eingetragen worden. Sie benutzt seither den Firmenbestandteil "Seicom" als Firmenabkürzung.
Die Beklagte, die ebenfalls auf dem Gebiet der Erbringung von Netz- und Kommunikationsdienstleistungen tätig ist, hatte im Frühjahr/Sommer 1993 ihre Geschäftstätigkeit unter der Firma "Seicom Computer Vertriebs- und Service GmbH" aufgenommen. Mit dem Eintritt einer Tochtergesellschaft der norwegischen T. -Gruppe in das Unternehmen wurde die Firmenbezeichnung der Beklagten durch Gesellschaftsvertrag vom 15. Februar 2000 in "N. ge ändert. GmbH" Die Beklagte ist Inhaberin der deutschen Wortmarke 398 30 724 "seicom" mit Zeitrang vom 2. Juni 1998, deren Warenverzeichnis die folgenden Waren- und Dienstleistungen umfaßt:
"Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Netzwerksysteme, im wesentlichen bestehend aus Computer-Hard- und -Software; organisatorische Planung und Durchführung von Werbemaßnahmen, Gestaltung von Werbung, technische Beratung, organisatorische Beratung, EDV-Beratung, Bearbeitung von elektronischen Bilddateien (z.B. Retusche); Bereitstellung des Zugangs zu Datennetzen, insbesondere zum Internet, Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten über das Internet, Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art in elektronischer Form; Schulung in den Bereichen Programmierung, Netzwerkverwaltung, Internet/Intranet, Netzwerk-Sicherheit, Standardsoftware; Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, Betrieb einer Datenbank, Gestalten von Web-Seiten, Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datennetzen und Computerbanken, Installation von Hardware, Installation von Software, Vermietung von Computern und daraus zusammengestellten Systemen." Die Klägerin begehrt die Löschung der Wortmarke "seicom".

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie ist der Ansicht, die Marke "seicom" habe weiterhin teil am Schutz des prioritätsälteren Firmenbestandteils "Seicom". Sie habe die Benutzung dieses Firmenschlagworts nicht endgültig aufgegeben. Die Bezeichnung "seicom" werde nach wie vor als InternetAdresse zur Weiterleitung von Kundenanfragen und als E-Mail-Adresse von Mitarbeitern benutzt. Ein etwaiger Löschungsanspruch sei zudem verwirkt.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.
Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, erstrebt die Beklagte die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Löschungsanspruch gemäß §§ 12, 51 Abs. 1 MarkenG für begründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt :
Die Klägerin könne der Beklagten aufgrund ihres prioritätsälteren Rechts an der geschäftlichen Bezeichnung "Seicom" die Benutzung der eingetragenen Marke "seicom" untersagen. Mit dem Wegfall des Bestandteils "Seicom" in der Firma der Beklagten habe diese die ihr aufgrund der früheren Benutzung innerhalb ihrer Firmenbezeichnung zustehende Priorität verloren. Dem Löschungs-
anspruch der Klägerin gegenüber der eingetragenen Marke könne daher nicht mehr entgegengehalten werden, der Beklagten stehe ein prioritätsälteres Recht an der Bezeichnung "Seicom" zu.
Dieser Beurteilung stehe nicht entgegen, daß die Internet-Domains "seicom.de" und "seicom.com" weiterhin verwendet würden und die Mitarbeiter der Beklagten diese Adresse als E-Mail-Anschrift beibehalten hätten. Entscheidend sei, daß die Domainnamen gerade nicht als Hinweis auf eine existente Firma oder einen unter dieser Bezeichnung tätigen Geschäftsbetrieb verwendet würden , sondern als Anlaufstelle für die Weiterleitung von ehemaligen Kunden nunmehr an die N. -Gruppe dienten. Durch die Aussage "Seicom ist jetzt N. " werde deutlich gemacht, daß die ursprüngliche Firma nicht mehr existiere und das Unternehmen in der N. -Gruppe aufgegangen sei. Der Eindruck einer nur vorübergehenden Unterbrechung der Benutzung der geschäftlichen Bezeichnung werde dadurch gerade nicht vermittelt.
Mit dem Erlöschen des Rechts aus der geschäftlichen Bezeichnung "Seicom" könne sich die Beklagte nicht mehr auf dessen Priorität berufen. Der maßgebliche Zeitrang der eingetragenen Marke bestimme sich daher gemäß § 6 MarkenG nach dem Zeitpunkt ihrer Anmeldung, so daß der Klägerin gegenüber der eingetragenen Marke ein früheres und damit vorrangiges Recht zustehe. Die Geltendmachung des Löschungsanspruchs durch die Klägerin sei auch nicht rechtsmißbräuchlich.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, daß der Klägerin gegen die Beklagte gemäß §§ 12, 51 Abs. 1 MarkenG ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der eingetragenen Marke "seicom" zusteht, weil die Klägerin aus ihrem prioritätsälteren Unternehmenskennzeichen (§ 5 Abs. 2 MarkenG ) "Seicom" der Beklagten nach § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG die Benutzung der für diese eingetragenen Marke untersagen kann.
1. Die Klagebefugnis der Klägerin ergibt sich aus § 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Sie ist Inhaberin des Firmenschlagworts "Seicom", das als unterscheidungskräftiger Bestandteil der Firma des Unternehmens deren Priorität genießt. Die Klägerin ist seit Ende Dezember 1993 unter der zuvor eingetragenen Firma geschäftlich tätig.
2. Die Beklagte ist als eingetragene Markeninhaberin gemäß § 55 Abs. 1 MarkenG für die Löschungsklage passivlegitimiert, ohne daß es darauf ankommt , ob sie auch materiell Inhaberin der Marke ist (BGH, Urt. v. 22.1.1998 - I ZR 113/95, GRUR 1998, 699, 700 = WRP 1998, 600 - SAM). Es ist daher verfahrensrechtlich ohne Bedeutung, ob - wie die Beklagte behauptet hat - die streitgegenständliche Marke an den ehemaligen Mehrheitsgesellschafter der Beklagten H. veräußert worden ist.
3. Die Klägerin kann von der Beklagten aus ihrer geschäftlichen Bezeichnung "Seicom" gemäß § 51 Abs. 1, § 12 i.V. mit § 5 Abs. 2 MarkenG die Löschung der eingetragenen Marke "seicom" beanspruchen. Die Revision
macht demgegenüber ohne Erfolg geltend, es fehle an der für den Löschungsanspruch erforderlichen Verwechslungsgefahr.

a) Nach den unangegriffen gebliebenen Feststellungen des Berufungsgerichts handelt es sich bei der Klägerin um ein Unternehmen, das sich seit dem Beginn ihrer Geschäftstätigkeit Ende 1993 mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Computern und Kommunikationssystemen befaßt. Die Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, liegen nach den ebenfalls nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts auf dem Gebiet der Erbringung von Netz- und Kommunikationsdienstleistungen. Danach ist zumindest eine Dienstleistungs- und Warenähnlichkeit zwischen dem Angebot der Klägerin und dem Warenverzeichnis der Beklagten gegeben. Aufgrund der Identität zwischen der eingetragenen Marke "seicom" der Beklagten und des allein unterscheidungskräftigen Bestandteils "Seicom" in der Firma der Klägerin besteht mithin die für einen Löschungsanspruch erforderliche Verwechslungsgefahr.
Die Revision meint demgegenüber, die Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen , weil sich im Streitfall eine geschäftliche Bezeichnung und eine Marke gegenüberstünden und im konkreten Fall ausnahmsweise nicht die Gefahr bestehe, daß der unbefangene Durchschnittsbetrachter in der verwendeten Form der Geschäftsbezeichnung der Klägerin (auch) einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren erblicke. Der Verkehr wisse, daß die Klägerin sich lediglich als Händlerin betätige und in ihrem Warenangebot nur anders lautende Markenprodukte vorhanden seien. Es bestehe daher nicht die Gefahr, daß der Verkehr unter der angegriffenen Marke angebotene Waren und Dienstleistungen mit dem Unternehmen der Klägerin in Verbindung bringen könne. Dem kann nicht beigetreten werden.


b) Der Senat ist in seiner Rechtsprechung zum früheren § 16 UWG ebenso wie zu §§ 5, 15 MarkenG stets davon ausgegangen, daß firmen- und markenmäßige Benutzung infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion ineinander übergehen (BGHZ 145, 279, 282 - DB Immobilienfonds; 150, 82, 93 - Hotel Adlon; BGH, Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 514 = WRP 2004, 610 - Leysieffer m.w.N.). Eine Unternehmensbezeichnung kann daher auch dadurch verletzt werden, daß sie von einem Dritten als Bezeichnung für Dienstleistungen oder Waren, also als Marke, verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke dadurch verletzt werden kann, daß ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet. Dem liegt die Erwägung zugrunde, daß eine solche Bezeichnung häufig auch das Unternehmen bezeichnet und umgekehrt die Unternehmensbezeichnung zumindest mittelbar auch die Herkunft der aus dem Betrieb stammenden Waren oder von ihm angebotenen Dienstleistungen kennzeichnet (BGH GRUR 2004, 512, 514 - Leysieffer). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz besteht nur dann, wenn durch besondere Umstände ausgeschlossen ist, daß der unbefangene Durchschnittsbetrachter in der verwendeten Form der Geschäftsbezeichnung (auch) einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung sieht oder umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 24.11.1983 - I ZR 124/81, GRUR 1984, 354, 356 - Tina-Spezialversand II). Solche Umstände sind bei den der Eintragung zugrundeliegenden Waren- oder Dienstleistungen nicht ersichtlich.
4. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß das Recht der Klägerin an ihrer geschäftlichen Bezeichnung "Seicom" über einen älteren Zeitrang verfügt als die angegriffene Marke.

a) Der Zeitrang ist nach § 6 MarkenG für jedes Schutzrecht gesondert zu bestimmen. Für die Bestimmung des Zeitrangs von Rechten i.S. des § 5 MarkenG ist nach § 6 Abs. 3 MarkenG der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem das Recht erworben wurde. Bei dem unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil als Unternehmenskennzeichen der Klägerin gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG kommt es auf den Zeitpunkt der Aufnahme der Geschäftstätigkeit der Klägerin unter ihrer Firma an. Diesen hat das Berufungsgericht für Ende 1993 festgestellt. Auf die weitere Feststellung des Berufungsgerichts, daß die Klägerin "Seicom" bereits zu diesem Zeitpunkt als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet hat, kommt es nicht entscheidend an (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom).

b) Der Zeitrang der für die Beklagte eingetragenen Marke "seicom" bestimmt sich gemäß § 6 Abs. 2 MarkenG nach dem Anmeldetag 2. Juni 1998. Danach verfügt die Klägerin mit der Unternehmensbezeichnung "Seicom" über ein gegenüber der Marke der Beklagten prioritätsälteres Kennzeichenrecht i.S. des § 12 MarkenG.

c) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Auffassung des Berufungsgerichts , daß die Beklagte sich gegenüber dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin nicht auf die ältere Priorität ihrer ursprünglichen Firma "Seicom Computer Vertriebs- und Service GmbH" und des daraus abgeleiteten Firmenschlagworts "Seicom" berufen kann. Die Beklagte hatte zwar bereits im Frühjahr/Sommer 1993 unter dieser Firma ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen und damit ein gegenüber dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin prioritätsälteres Recht erworben. Dieses Unternehmenskennzeichen ist jedoch erloschen. Die hierzu getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts sowie seine rechtliche Beurteilung sind revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

aa) Das Erlöschen des Schutzes an einer geschäftlichen Bezeichnung ist im Markengesetz nicht ausdrücklich geregelt. Ähnlich wie be i der Entstehung des Kennzeichenschutzes ist bei der Beurteilung der Frage, wann der Kennzeichenschutz erlischt, darauf abzustellen, ob die geschäftliche Bezeichnung noch in einer Art und Weise verwendet wird, die der Verkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen ansieht.
Nach § 5 Abs. 2 MarkenG entsteht der Schutz eines Kennzeichenrechts durch die tatsächliche Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs. Daraus folgt, daß grundsätzlich nur die Bezeichnung eines Unternehmens schutzfähig ist, unter der es sich am geschäftlichen Verkehr beteiligt. Denn der Schutz des Unternehmenskennzeichens greift nur dann ein, wenn der Gebrauch einer Bezeichnung durch einen anderen geeignet ist, Verwechslungen mit dem Zeichen des Berechtigten hervorzurufen. Dieser Schutz entfällt mithin regelmäßig, wenn der Berechtigte entweder den Betrieb des von ihm geführten Unternehmens aufgibt (vgl. BGHZ 150, 82, 89 - Hotel Adlon m.w.N.; BGH, Urt. v. 2.5.2002 - I ZR 300/99, GRUR 2002, 972, 974 = WRP 2002, 1156 - FROMMIA) oder das Unternehmenskennzeichen in seiner charakteristischen Eigenart ändert (BGH, Urt. v. 17.11.1994 - I ZR 136/92, GRUR 1995, 505, 507 = WRP 1995, 600 - APISERUM; zu § 16 UWG a.F.: BGH, Urt. v. 18.5.1973 - I ZR 12/72, GRUR 1973, 661 - Metrix). Ausnahmsweise geht der Schutz des Unternehmenskennzeichens nicht verloren , wenn der Geschäftsbetrieb nur zeitweise stillgelegt wird, jedoch in seinem für die Wiedereröffnung wesentlichen Bestand erhalten bleibt und wenn die Absicht und die Möglichkeit gegeben sind, ihn innerhalb eines solchen Zeitraums fortzusetzen, so daß die Stillegung nach der dafür maßgeblichen Verkehrsauffassung noch als vorübergehende Unterbrechung erscheint (vgl. BGHZ 136, 11,
21 f. - L'Orange; 150, 82, 89 - Hotel Adlon; BGH GRUR 2002, 972, 974 - FROMMIA).
bb) Das Berufungsgericht hat diese Grundsätze auf den Streitfall zutreffend angewandt. Das ältere Recht der Beklagten an dem Firmenschlagwort "Seicom" ist mit dem Wegfall der Firma, deren Bestandteil es war, erloschen.
cc) Der Schutz an der aufgegebenen geschäftlichen Bezeichnung besteht nicht dadurch fort, daß die Bezeichnung noch in den Domain-Namen "seicom.de" und "seicom.com" sowie als Bestandteil der E-Mail-Adresse von Mitarbeitern der Beklagten existiert. Eine solche Art der Verwendung rechtfertigt nicht die Annahme, die frühere Bezeichnung "Seicom" im Firmennamen der Beklagten werde als besondere geschäftliche Bezeichnung prioritätswahrend fortgeführt.
Grundsätzlich kann zwar auch durch die Benutzung eines DomainNamens ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen erworben werden. Eine solche Annahme liegt dann nahe, wenn der Verkehr in der als Domain-Namen gewählten Bezeichnung einen Herkunftshinweis erkennt (vgl. OLG München CR 1999, 778 zu "tnet.de"; Revision nicht angenommen: BGH, Beschl. v. 25.5.2000 - I ZR 269/99). Wird der Domain-Name, der an sich geeignet ist, auf die betriebliche Herkunft und die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens hinzuweisen , jedoch ausschließlich als Adreßbezeichnung verwendet, wird der Verkehr annehmen, es handele sich dabei um eine Angabe, die - ähnlich wie eine Telefonnummer - den Zugang zu dem Adressaten eröffnen, ihn aber nicht in seiner geschäftlichen Tätigkeit namentlich bezeichnen soll (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 - soco.de).
Bei den Domain-Namen "seicom.de" und "seicom.com" handelt es sich aufgrund ihrer konkreten Verwendung und des Inhalts der bei ihrem Aufruf im Internet erscheinenden Einstiegsseite um Angaben, die lediglich in Form einer Nachsendeadresse verwendet werden. Denn einziger Inhalt der bei ihrem Aufruf erscheinenden Einstiegsseite ist die Information "Seicom ist jetzt N. " mit einem Verweis zu der Homepage des Unternehmens "N. ". Durch die Angabe "Seicom ist jetzt N. " wird das Erlöschen der Firmenbezeichnung "Seicom" herausgestellt und dem Internet-Nutzer deutlich gemacht, daß der ursprüngliche Name des Unternehmens der Beklagten aufgegeben worden ist. Ein Unternehmen der Beklagten mit dem Firmenbestandteil "Seicom" existiert nicht mehr. Mithin kann auch nicht in der Verwendung der Domain-Namen "seicom.de" und "seicom.com" ein Hinweis auf ein so bezeichnetes Unternehmen gesehen werden.
Gleiches gilt für die Verwendung des Bestandteils "seicom" in der E-MailAdresse von Mitarbeitern der Beklagten. Angesichts des deutlichen Außenauftritts der Beklagten unter dem Firmenschlagwort "N. " kann in der Weiterverwendung der alten E-Mail-Adresse nur eine Anschrift, nicht aber ein Hinweis auf einen fortbestehenden Namen des Unternehmens der Beklagten gesehen werden. Soweit einzelne Kunden der ehemaligen Firma "Seicom Computer Vertriebs - und Service GmbH" auf ihren Internetseiten "seicom.net" erwähnen, handelt es sich bereits nicht um eine der Beklagten zuzurechnende Fortführung der alten Bezeichnung "seicom".
dd) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei keine Anhaltspunkte dafür gesehen, daß die Beklagte ihre ursprüngliche geschäftliche Bezeichnung nur vorübergehend geändert haben könnte. Einer solchen Annahme steht insbesondere entgegen, daß die Firmenänderung im Zeitpunkt der letzten Tatsa-
chenverhandlung bereits zwei Jahre zurücklag, ohne daß die Beklagte nach außen Handlungen vorgenommen hätte, die darauf schließen ließen, daß sie die Bezeichnung "Seicom" als Hinweis auf ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten wollte.

d) Entgegen der Auffassung der Revision steht dem Löschungsbegehren der Klägerin ein Recht der Beklagten auch dann nicht entgegen, wenn diese die Domain-Namen "seicom.de" und "seicom.com" als besondere Geschäftsbezeichnung i.S. von § 5 Abs. 2 Satz 1 Altern. 3 MarkenG für den "Nameserver" und die "Adressenverwaltung" als einen abgrenzbaren Geschäftsbereich der Firma "N. " nutzen sollte. Solcher Kennzeichenschutz genießt Priorität erst ab der Aufnahme eines entsprechenden Geschäftsbereichs unter dem von der Firma des Unternehmens abweichenden Kennzeichen. Frühester Zeitpunkt hierfür ist der Tag der Änderung der ursprünglichen Fi rma der Beklagten im Februar 2000. Denn der Schutz der von der Firma abweichenden Unternehmenskennzeichen des § 5 Abs. 2 MarkenG entsteht erst durch die Vornahme entsprechender tatsächlicher Handlungen im geschäftlichen Verkehr. Eine Tätigkeitsaufnahme für den Bereich "Adreßverwaltung" der Firma "N. " kann erst mit der Umfirmierung der Beklagten im Februar 2000 stattgefunden haben. Anhaltspunkte für einen bereits früher bestehenden, nurmehr fortgeführten selbständigen Geschäftsbereich mit eigener Kennzeichnung "seicom" hat das Berufungsgericht zu Recht nicht für gegeben erachtet.
5. Die Revision rügt auch ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe verkannt , daß die besondere Fallgestaltung sowie die gesamte firmen- und kennzeichenrechtliche Situation zwischen den Parteien eine strikt auf den Prioritätsgrundsatz abstellende Entscheidung verböten. Sie meint, der hier zu beurteilende Sachverhalt lege die entsprechende Anwendung der für das Recht der
Gleichnamigen und das Bestehen einer Gleichgewichtslage entwickelten Grundsätze nahe. Solange die Beklagte in ihrer Firmenbezeichnung den Bestandteil "Seicom" geführt habe, sei die Klägerin gehindert gewesen, gegen die Eintragung der Marke und die Führung der Firmenbezeichnung vorzugehen. Vielmehr hätte die Beklagte ihrerseits aufgrund ihrer älteren Rechte an dem Firmenschlagwort den Gebrauch von "Seicom" als Firmenschlagwort auf Seiten der Klägerin verbieten lassen können. Andererseits habe die Klägerin davon Abstand genommen, den Firmenbestandteil "Seicom" zur Bezeichnung von Waren zu benutzen. Hiermit sei eine für beide Parteien zufriedenstellende und interessengerechte, zur Koexistenz führende Abgrenzung vorgenommen worden , die beiden Seiten einen beachtlichen Besitzstand an dem Zeichen "Seicom" verschafft habe.
Die Revision berücksichtigt dabei nicht hinreichend, daß Marke und Unternehmenskennzeichen eigenen Rechtsregeln, auch zur Priorität, unterliegen und es auf einer selbst bestimmten Entscheidung der Beklagten zur Umfirmierung beruhte, daß ihr Recht am Unternehmenskennzeichen "Seicom" erloschen ist.
III. Danach war die Revision der Beklagten mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Schaffert Bergmann

Tatbestand:

Der in Frankreich lebende Beklagte meldete am 24. November 1992 in Frankreich das Zeichen "Classe E" für Waren mehrerer Warenklassen, u.a. Klasse 12 "véhicules" an. Die Marke wurde unter der Nr. 92 443 670 registriert. Auf Antrag des Beklagten vom 19. April 1993 erfolgte die internationale Registrierung der Marke unter der Nr. 600 173 mit Schutzgewährung für die Schweiz und für Deutschland. Das Deutsche Patentamt hatte den Schutz zunächst versagt, auf die Erinnerung des Beklagten jedoch den Schutzversagungsbeschluß aufgehoben und mit Schreiben vom 20. November 1995 die Schlußmitteilung übersandt. Zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (Herbst 1997) unterhielt der Beklagte keinen
warenbezogenen Geschäftsbetrieb und verrichtete - nach seinen Angaben - nur Gelegenheitsarbeiten.
Die Klägerin ist die DaimlerChrysler AG. Sie verwendet für ihre Mercedes -Personenkraftwagen aus Zahlen und Buchstaben bestehende Kombinationen als Modell- und Typenbezeichnungen. Dementsprechend sind die Wagen der Klägerin jeweils mit einem vorangestellten Buchstaben und der nachfolgenden Kennzahl sowie mit den Wortmarken "Mercedes", "Mercedes-Benz" und der Bildmarke "Stern im Ring" versehen.
Seit Mitte des Jahres 1993 verwendet die Klägerin in der Werbung und in ihren Preislisten für die Fahrzeuge ihrer mittleren Baureihe zusammenfassend die Bezeichnung "E-Klasse", in französisch- und italienischsprachigen Texten die Bezeichnung "Classe E". Sie benennt daneben andere Modellreihen u.a. mit den Bezeichnungen "C-Klasse" und "S-Klasse", letztere bereits seit mehr als 20 Jahren. Anmeldungen der Zeichen "E-Klasse" und "Classe E" vom 30. August 1993 zur Eintragung in das Markenregister durch die Klägerin hat das Patentamt mit Beschlüssen vom 6. November 1995 zurückgewiesen, weil es sich um Beschaffenheitsangaben handele und den Zeichen die Unterscheidungskraft fehle.
Mit Schreiben vom 12. Juli 1993 wies der Beklagte die Klägerin auf die für ihn in Frankreich registrierte Marke hin. Nach entsprechenden Verhandlungen zahlte die Klägerin im August 1994 für die Gewährung einer ausschließlichen Lizenz an der französischen Marke einen Betrag von 150.000,-- DM und im März 1995 für eine Lizenz an der IR-Marke für die Schweiz einen Betrag von 48.706,33 DM.
Der Beklagte wandte sich mit Telefax vom 29. November 1995 erneut an die Beklagte und forderte eine Lizenzvereinbarung auch für Deutschland. Im Anschluß daran kam es zu einem Schriftwechsel. Die Parteien einigten sich nicht. Die Klägerin stellte am 19. Januar 1996 beim Deutschen Patentamt Antrag auf teilweise Schutzentziehung (betreffend "véhicules") bezüglich der IRMarke. Außerdem erhob sie die vorliegende Klage, mit der sie die Feststellung begehrt, daß dem Beklagten gegen sie keine markenrechtlichen Ansprüche zustehen.
Die Klägerin hat vorgetragen, sie verwende die Bezeichnung "E-Klasse" nicht markenmäßig, sondern als begriffliche Zusammenfassung einer Baureihe im Unterschied zu ihren anderen Baureihen. Zwischen der von ihr verwendeten Bezeichnung "E-Klasse" und der IR-Marke "Classe E" fehle es an einer Verwechslungsgefahr. Zudem habe die Bezeichnung "Klasse" im Kfz-Sektor keine Unterscheidungskraft. Jedenfalls stehe ihr ein Weiterbenutzungsrecht zu. Schließlich sei das Verhalten des Beklagten rechtsmißbräuchlich; er lasse ohne eigenen Geschäftsbetrieb eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Warenklassen schützen, um systematisch Gewerbetreibende als Geldquelle auszubeuten. Spätestens Anfang des Jahres 1993 sei interessierten Kreisen bekannt gewesen, daß sie, die Klägerin, beabsichtige, ihre mittlere Baureihe "E-Klasse" zu nennen. Bereits am 25. Januar 1993 sei darüber in der Zeitung "Auto-Bild" berichtet worden.
Die Klägerin hat beantragt
festzustellen, daß dem Beklagten keine Ansprüche gegen die Klägerin aus der international registrierten Marke Nr. 600 173 - Wortzeichen "Classe E" - in der Bundesrepublik Deutschland zustehen, insbesondere keine Ansprüche

a) es in der Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "Classe E" bzw. "EKlasse" für die Benennung von Kraftfahrzeugen zu verwenden ; insbesondere es zu unterlassen, gewerbliche Fahrzeuge mit der Bezeichnung "Classe E" bzw. "E-Klasse" zum Kauf anzubieten und/oder zu vertreiben; es zu unterlassen, im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen in Werbemitteln, wie Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen , Empfehlungen, Rechnungen, Broschüren, Zeitungen , Zeitschriften, Rundfunk, Fernsehen und dergl. die Bezeichnung "Classe E" bzw. "E-Klasse" zu verwenden;
b) für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung gegen Ziffer a) an den Beklagten eine Vertragsstrafe von DM 1.000,-- zu zahlen ;
c) die im Besitz oder Eigentum der Klägerin befindlichen gemäß
a) gekennzeichneten Gegenstände gemäß § 18 MarkenG zu vernichten oder deren Kennzeichnung zu beseitigen;
d) Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von gemäß
a) gekennzeichneten Gegenständen gemäß § 19 MarkenG zu erteilen;
e) den durch Handlungen gemäß a) entstandenen Schaden zu ersetzen. Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat unter anderem geltend gemacht, im Zeitpunkt der französischen Heimatanmeldung habe er nicht erkennen können, daß die Klägerin die Verwendung der Bezeichnung "E-Klasse" beabsichtige. Die Wortkombination habe er weltweit als erster geschaffen. Er habe früher über mehrere Gewerbebetriebe verfügt; u.a. habe er am 28. Dezember 1989 einen Gewerbebetrieb "Ex- und Import von Kraftfahrzeugen" angemeldet und mit Kraftfahrzeugen gehandelt. Für diesen Geschäftsbetrieb habe er die IR-Marke nutzen wollen. Er habe gegenüber der Klägerin nicht in Be-
hinderungsabsicht gehandelt. Er sei kreativ und wolle sich als Markendesigner betätigen. Die Anmeldung von Vorratsmarken sei unter diesem Gesichtspunkt nicht unzulässig. Zwischen der IR-Marke und der von der Klägerin verwendeten Bezeichnung bestehe hochgradige Verwechslungsgefahr. Die Klägerin nutze ihre Bezeichnung nach Art einer Marke.
Das Landgericht hat der Klage antragsgemäß stattgegeben.
Die Berufung ist erfolglos geblieben (OLG Frankfurt am Main GRUR 1998, 704 = WRP 1997, 1208).
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat - ohne die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen der Marke des Beklagten und der von der Klägerin verwendeten Bezeichnung zu prüfen - markenrechtliche Ansprüche des Beklagten gegen die Klägerin verneint und dazu ausgeführt:
Die Berufung des Beklagten auf seine formal bessere Rechtsstellung gegenüber der Klägerin sei rechtsmißbräuchlich, weil möglicherweise bereits der Erwerb der Rechtsstellung, jedenfalls aber die Ausübung der sich daraus ergebenden Rechte gegenüber der Klägerin unlauter sei und dem Beklagten
daher nach § 242 BGB keine Zeichenrechte aus der Marke "Classe E" gegenüber der Klägerin zustünden.
Zwar sei nach dem Markengesetz weder das Erfordernis eines Geschäftsbetriebs noch einer Absicht, die Marke selbst zu benutzen, aufrechterhalten geblieben. Es genüge grundsätzlich eine generelle Benutzungsabsicht, die schon durch die Benutzung der Marke durch Dritte in Lizenz oder aufgrund einer Übertragung erfüllt werde. Gleichwohl könne aber eine rechtsmißbräuchliche , mit der Zweckrichtung des Markenrechts nicht mehr zu vereinbarende Anmeldung einer Marke und Geltendmachung der formellen Rechtsposition vorliegen, wenn eine Marke als "Hinterhaltsmarke" ausschließlich zu dem Zweck angemeldet werde, Dritte mit Unterlassungs- und Geldforderungen zu überziehen. Von einer derartigen mißbräuchlichen Handhabung des Markenrechts müsse jedenfalls dann ausgegangen werden, wenn der Markenanmelder Marken für eine Vielzahl von unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen anmelde, deren ernsthafte Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb er nicht plane und die auch nicht eingebunden sei in ein bestehendes oder potentielles konkretes Beratungskonzept für dritte Unternehmen.
In diesem Licht müsse das Verhalten des Beklagten gesehen werden. Er habe im Zeitpunkt der Anmeldung seiner französischen Marke und des Antrags auf internationale Registrierung mit Schutzausdehnung für Deutschland und die Schweiz weder einen auf die begehrten Warenklassen zugeschnittenen Geschäftsbetrieb noch einen Geschäftsbetrieb für andere Waren oder Dienstleistungen gehabt. Auf frühere Geschäftsaktivitäten könne er sich nicht stützen.
Auch auf einen nach Auffassung des Beklagten zweiten Geschäftsbetrieb , der aus seinen etwa 50 "Vorratsmarken" bestehe, mit denen er als Mar-
kendesigner ins Geschäft einsteigen wolle, und einen entsprechenden ernsthaften Benutzungswillen deute - abgesehen von der Vielzahl von Marken - insbesondere für die Zeit der Anmeldung der Marke "Classe E" und deren internationale Registrierung nichts hin. Das gelte auch für die vorgelegte Korrespondenz mit verschiedenen Kraftfahrzeugherstellern, in der sich das Verhalten einer seriösen Markenagentur nicht widerspiegele.
Das Vorgehen des Beklagten gegenüber der Klägerin zeige, daß dieser in erster Linie die Absicht gehabt habe, einen Teil der von ihm angemeldeten Marken in Bereitschaft zu halten und darauf zu warten, daß dritte Unternehmen , wie von ihm erhofft und erspürt, die Benutzung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen aufnähmen, um diese dann mit Unterlassungs - und Geldforderungen zu überziehen.
Das Gesamtverhalten des Beklagten verdeutliche, daß es keinen legitimen Zwecken gedient habe, sondern rechtsmißbräuchlich allein darauf gerichtet gewesen sei, unter Ausnutzen einer formal besseren Rechtsstellung und unter Behinderung der Klägerin die Hinterhaltsmarke "Classe E" zu Geld zu machen, ohne daß der Beklagte selbst einen in Bezug auf die Markenposition anerkennenswerten eigenen wirtschaftlichen und geschäftlichen Hintergrund aufweisen könne.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung stand.
1. Vergeblich wendet sich die Revision gegen die Behandlung der negativen Feststellungsklage als zulässig durch das Berufungsgericht. Für die negative Feststellungsklage ist - wie in anderen Wettbewerbsstreitigkeiten - als Abwehr gegen eine Rechtsberühmung allgemein das erforderliche Feststel-
lungsinteresse gegeben (vgl. GroßkommUWG/Jacobs, Vor § 13 Abschn. D Rdn. 402; Pastor/Ahrens/Loewenheim, Der Wettbewerbsprozeß, 4. Aufl., Kap. 69 Rdn. 10; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 52 Rdn. 10). Die Klägerin kann auch nicht auf die Möglichkeit verwiesen werden, anstelle der Feststellungsklage eine Leistungsklage - im Streitfall die Klage auf Schutzentziehung gemäß § 115 Abs. 1 i.V. mit § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG - zu erheben, da sie keinen Schutzentziehungsanspruch gegenüber der IR-Marke des Beklagten verfolgt. Wie die gestellten Anträge und die Klagebegründung ergeben, setzt sich die Klägerin gegen die Geltendmachung des markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts aus der IR-Marke des Beklagten u.a. mit dem Einwand fehlender Verwechslungsgefahr und mit der vom Berufungsgericht als durchgreifend erachteten Begründung zur Wehr, die Ausübung des formellen Markenrechts sei aus Gründen des Rechtsmißbrauchs, dessen Voraussetzungen mit denjenigen des Löschungsgrundes einer bösgläubigen Markenanmeldung nicht notwendig übereinstimmen müssen, ausgeschlossen. Deshalb bedarf es im Streitfall - entgegen der Ansicht der Revision - auch keiner Entscheidung darüber, ob der Einwand der Schutzentziehungsreife, sei es als Schutzentziehungsgrund, sei es als den Ausschließlichkeitsanspruch vernichtende Tatsache, im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten erhoben werden kann (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, WRP 2000, 1293 = MarkenR 2000, 367 - EQUI 2000).
2. Im Streitfall ist gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG sowohl nach altem als auch nach neuem Recht zu prüfen, ob dem Beklagten, dessen IR-Marke "Classe E" vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden ist, Ansprüche gegen die Klägerin wegen Verletzung seiner Marke zustanden bzw. zustehen. Denn die negative Feststellungsklage hat die Berechtigung des Beklagten zum Gegenstand , gegen die Klägerin aus seiner Marke vorgehen zu können.

3. In der Sache hat das Berufungsgericht Ansprüche des Beklagten aus seiner IR-Marke gegen die Klägerin verneint, weil sich die Ausübung der Rechte aus der Marke gegenüber der Klägerin als unlauter erweise und der Beklagte diese daher nach § 242 BGB nicht geltend machen könne. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob bereits der Rechtserwerb rechtsmißbräuchlich bzw. bösgläubig i.S. des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG war (BU 8 Abs. 2 und 13 Abs. 2). Es hat ausdrücklich nur die Rechtsausübung als mißbräuchlich gewertet. Dies ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Der Einwand mißbräuchlicher Rechtsausübung greift sowohl gegenüber den für die Zeit bis zum 1. Januar 1995 auf der Grundlage des Warenzeichengesetzes als auch gegenüber den für die Zeit danach nach dem Markengesetz in Betracht kommenden Ansprüchen des Beklagten durch.

a) Das Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung von rechtlich zutreffenden Maßstäben ausgegangen. Bei dem Verbot der unzulässigen Rechtsausübung handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, der auch im Markenrecht gilt (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 539). Schon zum früheren Recht war anerkannt, daß die Berufung auf eine nur formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts den Grundsätzen von Treu und Glauben widerspricht und daher rechtsmißbräuchlich ist (vgl. u.a. BGHZ 15, 107, 110 - Koma). Bei den bislang entschiedenen Fallgestaltungen stellte sich die Frage des Mißbrauchs des formalen Zeichenrechts zumeist im Blick auf ein sittenwidriges Handeln beim Erwerb des Zeichenrechts (vgl. u.a. BGH, Urt. v. 8.7.1964 - Ib ZR 177/62, GRUR 1967, 490, 492 - Pudelzeichen). Allerdings konnte auch die Ausübung eines - selbst eines schutzwürdigen - Zeichenrechts als mißbräuchlich behandelt werden, sofern besondere Umstände hinzutraten (vgl. BGH, Urt. v. 7.3.1969 - I ZR 36/67, GRUR 1970, 138, 139 - Alemite).

aa) Die praktisch größte Bedeutung haben unter der Geltung des Warenzeichengesetzes die Fälle der sittenwidrigen Behinderung erlangt. Dazu gehören u.a. Fallgestaltungen, bei denen eine rechtlich an sich nicht geschützte Vorbenutzung im In- und Ausland in Rede stand und besondere, eine Unlauterkeit begründende Umstände gegeben waren. Die Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung ist hier insbesondere dann als mißbräuchlich angesehen worden, wenn sie ohne sachlich gerechtfertigten Grund zur Erreichung einer dem Kennzeichenrecht fremden und regelmäßig zu mißbilligenden Zielsetzung erfolgte, die auf eine unlautere Behinderung eines Zeichenbenutzers und auf eine Übernahme oder jedenfalls eine Störung seines Besitzstandes hinauslief (vgl. BGHZ 46, 130, 133 - Modess; BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 112 = WRP 1980, 74 - TORCH; Urt. v. 27.10.1983 - I ZR 146/81, GRUR 1984, 210, 211 - AROSTAR). Darüber hinaus hat der Bundesgerichtshof ein wettbewerbsrechtlich verwerfliches Verhalten auch darin gesehen, daß ein Anmelder die mit der Eintragung einer Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH, Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu). Das Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes ist dabei nicht in allen Fällen als zwingend erforderlich angesehen worden (vgl. BGH GRUR 1980, 110, 112 - TORCH).
Der vorliegende Sachverhalt ist allerdings mit keiner dieser Fallgestaltungen vergleichbar, bei denen entweder eine zeitlich ältere - rechtlich an sich nicht geschützte bloße (Vor-)Benutzung - oder eine ursprünglich zeitgleiche Berechtigung gegenüber dem geltend gemachten Markenrecht in Frage stand. Vielmehr ist das vom Beklagten hier in Anspruch genommene Markenrecht
zeitlich älter als die von ihm beanstandete Verwendung der angegriffenen Bezeichnung durch die Klägerin. Während der Beklagte seine Marke bereits am 24. November 1992 in Frankreich angemeldet und am 19. April 1993 die internationale Registrierung mit Schutzgewährung für Deutschland beantragt hat, hat die Klägerin die in Rede stehende Bezeichnung "E-Klasse" nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erstmals Mitte des Jahres 1993 in der Öffentlichkeit in Benutzung genommen. Anhaltspunkte dafür, daß der Beklagte auf unlautere Weise Kenntnis davon erlangt hat, daß die Klägerin die Benutzung dieser Bezeichnung aufnehmen wolle, lassen sich den getroffenen Feststellungen , aber auch dem Vortrag der Klägerin nicht entnehmen.
bb) Das Problem, rechtsmißbräuchlichen oder sittenwidrigen Markeneintragungen wirksam zu begegnen, stellt sich allerdings mit dem vollständigen Wegfall der nach deutschem Warenzeichenrecht gegebenen Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb neu. Durch das am 1. Mai 1992 in Kraft getretene Erstreckungsgesetz wurde das Erfordernis eines bestimmten, zu den angemeldeten Waren gehörenden Geschäftsbetriebs und durch das am 1. Januar 1995 in Kraft getretene Markengesetz auch das Erfordernis eines allgemeinen Geschäftsbetriebs aufgegeben (näher hierzu Fezer aaO § 3 Rdn. 59 ff.). Damit kann grundsätzlich auch jede Privatperson Markenrechte erwerben. Daß dies verstärkt zu mißbräuchlichen Markeneintragungen und Rechtsausübungen führen kann, hat der Gesetzgeber gesehen und auch durch die Einführung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ein Korrektiv geschaffen (vgl. Begr. zum RegEntwurf , BT-Drucks. 12/6581, S. 95 f.). Durch diese Vorschrift werden aber nicht alle Mißbrauchsfälle erfaßt. Daneben verbleibt es bei der Anwendung des allgemeinen Grundsatzes der unzulässigen Rechtsausübung. Daran müssen sich auch Marken messen lassen, die zu Spekulationszwecken angemeldet worden sind.

cc) Dem hat das Berufungsgericht im Streitfall Rechnung getragen, indem es den Grundsatz aufgestellt hat, daß von einer mißbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung auszugehen sei, wenn ein Markeninhaber (1) eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet, (2) hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat - vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potentiellen konkreten Beratungskonzepts - und (3) die Marken im wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (vgl. dazu auch Kiethe/Groeschke, WRP 1997, 269, 273). Dem ist beizutreten.
Die Revision beruft sich demgegenüber ohne Erfolg darauf, daß das Erfordernis eines ernsthaften Benutzungswillens mit dem Wegfall der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb und auch im Blick auf die nach § 25 Abs. 1 MarkenG bestehende fünfjährige Schonfrist nicht mehr aufrechterhalten werden könne. Das Erfordernis eines Benutzungswillens war bereits in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Warenzeichenrecht anerkannt (vgl. BGHZ 41, 187, 193 - Palmolive I; BGH, Beschl. v. 11.10.1972 - I ZB 1/71, GRUR 1973, 523, 524 - Fleischer-Fachgeschäft). Es handelt sich dabei um eine allgemeine Schutzvoraussetzung für das Entstehen des Markenrechts, das sich aus dem Wesen der Marke als eines Unterscheidungszeichens ergibt. Der im Markengesetz verwirklichte Grundsatz des freien Rechtserwerbs und der freien Rechtsübertragung (Nichtakzessorietät der Marke) haben daher an dem rechtlichen Erfordernis eines Benutzungswillens grundsätzlich nichts ge-
ändert (Fezer aaO § 3 Rdn. 78; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 50 Rdn. 8; a.A. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3 Rdn. 11).
Aufgrund der Nichtakzessorietät der Marke ergibt sich allerdings die Notwendigkeit, das Erfordernis inhaltlich zu erweitern. Während es die Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz erforderte, daß der Anmelder oder Inhaber einer Marke den Willen hatte, die Marke als Unterscheidungszeichen selbst zu benutzen (individueller Benutzungswille), genügt nunmehr das Vorliegen eines generellen Benutzungswillens des Rechtsinhabers, die Marke als Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr selbst zu benutzen oder sie der Benutzung durch einen Dritten - im Wege der Lizenzerteilung oder nach einer Übertragung - zuzuführen (Fezer aaO § 3 Rdn. 78). Dementsprechend hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen, daß ein solcher genereller Benutzungswille z.B. auch bei Werbeagenturen und Markendesignern gegeben ist, die im Rahmen einer bestehenden oder potentiellen Beratungsleistung Marken schöpfen, um diese ihren Kunden für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen. Sie handeln unter diesen Voraussetzungen grundsätzlich weder bei der Anmeldung der Marke noch bei der Ausübung des Markenrechts rechtsmißbräuchlich (vgl. Kiethe/Groeschke, WRP 1997, 269, 273; auch Fezer aaO § 50 Rdn. 30).
Die Feststellung des Benutzungswillens begegnet allerdings regelmäßig Schwierigkeiten, weil es sich um subjektive Vorgänge handelt. Die Rechtsprechung ist deshalb bislang von der Vermutung ausgegangen, daß der Anmelder Marken in der vom Gesetz als Regelfall angenommenen Weise, nämlich zur Kennzeichnung von Waren oder Leistungen aus seinem Geschäftsbetrieb, verwenden will (vgl. BGH, Beschl. v. 8.10.1987 - I ZB 2/86, GRUR 1988, 820, 821 - Oil of ..., m.w.N.). Von einer derartigen Vermutung - also von einem gene-
rellen Benutzungswillen, die Marke selbst zu benutzen oder sie der Benutzung durch einen Dritten zuzuführen - ist auch weiterhin auszugehen. Es handelt sich insoweit allerdings um eine widerlegbare Vermutung (Fezer aaO § 3 Rdn.

80).

b) Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage dieses rechtlichen Ausgangspunktes ohne Rechtsverstoß angenommen, daß der Beklagte bei der Geltendmachung seiner Rechte aus der Marke "Classe E" gegenüber der Klägerin mißbräuchlich gehandelt hat. Es hat dazu festgestellt, daß der Beklagte eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen ohne ernsthaften Benutzungswillen und im wesentlichen zu dem Zweck gehortet habe, Dritten, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Geldforderungen entgegenzutreten. Diese tatrichterlichen Feststellungen sind revisionsrechtlich nur darauf überprüfbar, ob sie verfahrensfehlerhaft getroffen worden sind oder ob das Berufungsgericht gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze verstoßen hat. Ein derartiger Rechtsfehler wird von der Revision nicht aufgezeigt.
aa) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die tatrichterliche Feststellung , dem Gesamtverhalten des Beklagten von der Anmeldung der Marke am 24. November 1992 an bis zur letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (Herbst 1997) lasse sich entnehmen, daß er keinen ernsthaften Willen gehabt habe, die Marke "Classe E" selbst zu benutzen oder einer Benutzung durch Dritte zuzuführen. Mit dieser Feststellung ist die Vermutung, die der Beklagte zunächst für sich in Anspruch nehmen konnte, widerlegt. Das Berufungsgericht hat die Feststellung fehlenden Benutzungswillens auf Indizien gestützt, die diese tatrichterliche Beurteilung als rechtsfehlerfrei erscheinen lassen.

(1) Das Berufungsgericht ist zum einen davon ausgegangen, daß die - nach neuem Recht an sich nicht mehr notwendige - Benutzung der Marke in einem eigenen Geschäftsbetrieb weder erfolgt ist noch ernsthaft geplant war. Es hat dazu ausgeführt, daß der Beklagte zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke "Classe E" (24. November 1992) und bei Beantragung der Schutzerstreckung für Deutschland (19. April 1993) keinen Geschäftsbetrieb hatte, und zwar weder einen auf die Warenklassen 4, 5 und 12 der Marke zugeschnittenen Geschäftsbetrieb, insbesondere auch nicht auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Kraftfahrzeugen, noch für andere Waren oder Dienstleistungen. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe den Beweisantrag des Beklagten (GA II 259) übergangen, wonach dieser einen Handel mit Kraftfahrzeugen betrieben habe, greift nicht durch. Das Berufungsgericht hat dieses Vorbringen ersichtlich als richtig unterstellt, indem es davon ausgegangen ist (BU 10), der Beklagte könne sich auf frühere Geschäftsaktivitäten, die er nach seiner Darstellung vor seinem Umzug nach Frankreich (Ende 1989) ausgeübt habe, nicht stützen. Auch die Folgerung der Revision, aufgrund dieser Geschäftstätigkeit habe es nahegelegen, daß der Beklagte die IR-Marke beim Handel mit Kraftfahrzeugen benutzen werde, steht nicht im Einklang mit dem weiteren Verhalten des Beklagten. Das Berufungsgericht hat insoweit unbeanstandet festgestellt, dem Vortrag des Beklagten lasse sich nicht entnehmen, daß er bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung (Herbst 1997) ernsthafte Planungen oder Versuche zur Aufnahme eines Geschäftsbetriebs im Bereich der Warenklassen der Marke "Classe E" oder eines Geschäftsbetriebs umgesetzt habe, der mit irgendwelchen Waren oder Dienstleistungen seiner angemeldeten Marken konkret in Verbindung zu bringen wäre. Die Revision hält dem vergeblich das Vorbringen aus dem Schriftsatz des Beklagten vom 7. Mai 1996 entgegen, in dem dieser auf seine "geschäftliche Vielseitigkeit" ver-
wiesen und ausgeführt hat, daß er derzeit einen Geschäftspartner "zur Gründung eines gemeinsamen Unternehmens auf dem Gebiet der Fahrräder und Motorräder" suche. Das Berufungsgericht hat den Beklagtenvortrag in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise insgesamt dahin gewertet, daß sich dieser in der vagen Absichtserklärung erschöpfe, eine Existenz gründen zu wollen und u.a. den Export/Import von Kraftfahrzeugen und Maschinen, den Import von Autos aus den USA und Deutschland nach Frankreich sowie den Handel mit Ölen, Autoteilen und sonstigen Produkten ins Auge zu fassen; gegenwärtig verrichte er, wie er selbst einräume, nur Gelegenheitsarbeiten. Es ist danach revisionsrechtlich davon auszugehen, daß der Beklagte bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht keinen entsprechenden Geschäftsbetrieb aufgenommen hatte.
(2) Sodann hat das Berufungsgericht in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise angenommen, daß der Beklagte keinen ernsthaften Willen gehabt habe, seinen Markenbestand insgesamt oder jedenfalls die hier in Rede stehende Marke einer Benutzung durch Dritte zuzuführen. Es hat sich insoweit entgegen der Ansicht der Revision hinreichend mit dem Vorbringen des Beklagten auseinandergesetzt, er habe vor, einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen , da er über gewisse Fähigkeiten verfüge, "neue Markennamen zu schaffen" (GA II 630). Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, es deute - abgesehen von der Anmeldung einer Vielzahl von Marken - nichts auf einen Geschäftsbetrieb als Markendesigner und einen entsprechenden ernsthaften Benutzungswillen hin. Dazu genüge das Vorbringen nicht, daß sein - jedenfalls zweiter - Geschäftsbetrieb seine ca. 50 "Vorratsmarken" seien, die seiner Absicht dienten, als Markendesigner in dieses Arbeitsgebiet einzusteigen. Dafür fehle, so hat das Berufungsgericht ergänzend ausgeführt, vor allem für den damals bereits knapp fünf Jahre zurückliegenden Anmeldezeitpunkt der Marke,
den Zeitpunkt des Antrags auf Schutzerstreckung und der Geltendmachung seiner formalen Rechtsposition gegenüber der Klägerin jeder Anhaltspunkt. Auch diese Annahme läßt einen revisiblen Rechtsfehler nicht erkennen.
Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang auch berücksichtigt , daß der Beklagte mit Schriftsatz vom 20. Juni 1997 Schreiben einiger Unternehmen vorgelegt hat, denen er offensichtlich Marken angeboten hatte. Es hat dazu ausgeführt, diese durchweg ablehnenden Antwortschreiben belegten allenfalls, daß der Beklagte als Privatmann mit einem Teil seiner Marken wahllos an verschiedene Unternehmen herangetreten sei. Ein Verhalten im Geschäftsverkehr, das auch nur annähernd dem einer wie auch immer ausgestalteten Markenagentur oder eines Markendesigners nahekomme, spiegele sich in diesen Schreiben nicht wider.
Der Hinweis der Revision in der mündlichen Verhandlung darauf, daß es in bestimmten Geschäftsbereichen - z.B. bei Pharmaunternehmen - üblich sei, Vorratsmarken zu schaffen, erfordert vorliegend keine andere Betrachtung. Denn auch Vorratsmarken, deren Benutzung der Rechtsinhaber nicht sofort, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen will, setzten voraus, daß der Rechtsinhaber des angemeldeten oder eingetragenen Markenrechts dieses als Unterscheidungszeichen zur Identifikation von Unternehmensprodukten im Marktwettbewerb zu benutzen beabsichtigt. Bezogen auf eine Privatperson, die sich einen Bestand an Vorratsmarken zulegen möchte, bedeutet dies, daß sie diesen Bestand zwar nicht innerhalb der fünfjährigen Schonfrist einer Nutzung durch Dritte zuführen muß, wohl aber, daß bereits während dieser Zeit ein entsprechender Wille vorhanden ist. Das Fehlen eines solchen Willens hat das Berufungsgericht vorliegend in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise festgestellt.

bb) Aus den Gesamtumständen konnte das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei folgern, daß der Beklagte in erster Linie bezweckte, zumindest einen Teil der von ihm angemeldeten Marken in Bereitschaft zu halten und darauf zu warten, daß dritte Unternehmen, wie von ihm erhofft und erspürt, die Benutzung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen aufnehmen, um diese dann mit Unterlassungs- oder Geldforderungen zu überziehen (BU 11). Es hat dazu weiter festgestellt, daß der Beklagte in der genannten Weise jedenfalls auch gegenüber der Klägerin vorgegangen sei. Er habe sich gerade nicht wie ein Markendesigner verhalten, der einem interessierten Unternehmen eine von diesem noch nicht angemeldete oder benutzte Vorratsmarke verbunden mit einem Marketingkonzept zur Lizenzierung anbietet. Vielmehr sei er an die Klägerin erst herangetreten und habe ihr die Marke "Classe E" ohne Marketingkonzept , aber unter unzweideutigem Hinweis auf seine formale Markenposition zur Lizenzierung angeboten, als diese bereits selbst die Bezeichnung "E-Klasse" gewählt und der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Das Berufungsgericht hat daraus gefolgert, daß der Beklagte zugleich die bei der Klägerin entstandene Drucksituation ausgenutzt habe, um sie - was der Beklagte im übrigen auch gegenüber einer anderen Firma versucht habe - zur Zahlung einer Lizenzgebühr zu bewegen. Er sei dabei in massiver Form vorgegangen und habe seine Forderungen aus der Marke, die angesichts einer denkbar geringen Unterscheidungskraft an sich keinen besonderen Wert dargestellt habe, in einer Größenordnung geltend gemacht, die keine Entsprechung in der Besonderheit einer schöpferischen Markenfindung gehabt habe. Auch diese tatrichterliche Würdigung ist angesichts der revisionsrechtlich eingeschränkten Prüfungsmöglichkeiten nicht angreifbar. Das Berufungsgericht hätte in diesem Zusammenhang zusätzlich berücksichtigen können, daß der Beklagte zumindest einen gewissen, bei der Klägerin angelegten Trend aufgenommen hat. Denn
nach den getroffenen Feststellungen benennt die Klägerin seit mehr als 20 Jahren z.B. eine andere Modellreihe mit der Bezeichnung "S-Klasse".
Auf die im Berufungsurteil erörterten angeblichen Ä ußerungen des Beklagten gegenüber der Presse und auf den Grund für die Geltendmachung der Forderungen nach Erstreckung des Schutzes der IR-Marke auf Deutschland und das darauf bezogene Revisionsvorbringen kommt es nicht an. Die Ausführungen des Berufungsgerichts dazu stellen keine selbständige Begründung dar, sondern sind ersichtlich nur als ergänzende Hilfserwägungen gedacht.
4. Der von dem Patentanwalt des Beklagten nach Abschluß der mündlichen Revisionsverhandlung gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mit dem Ziel, noch tatsächliches Vorbringen nachholen zu können, ist unzulässig. Nach § 233 ZPO ist eine Wiedereinsetzung nur vorgesehen, wenn bestimmte im einzelnen genannte Fristen versäumt worden sind. Über diese Regelung kann nicht erreicht werden, Tatsachenvortrag in der Revisionsinstanz nachzuschieben. Der Senat sieht auch keine Veranlassung, die mündliche Verhandlung wieder zu eröffnen.
III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Büscher

Gründe:

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 28. April 1995 die Marke Nr. 2 905 136
S100
für Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliertücher und -schwämme für Fahrzeuge, insbesondere für Motorräder , eingetragen.
Die Antragstellerin, ein mittelständisches Unternehmen mit etwa achtzig Mitarbeitern , begehrt die Löschung dieser und einer weiteren für die Markeninhaberin
eingetragenen Marke (P21S), weil die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Marken bösgläubig gewesen sei. Die Marke „P21S“, die für Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliertücher und -schwämme für Fahrzeuge, insbesondere für Personenkraftfahrzeuge, eingetragen ist, ist Gegenstand eines Parallelverfahrens (I ZB 8/01).
Die Antragstellerin stellt seit 1976 einen Flüssigreiniger für Leichtmetallräder und seit 1980 einen Reiniger zur selbsttätigen Komplettreinigung von Motorrädern her. Das Reinigungsmittel für Leichtmetallräder vertreibt sie unter der Bezeichnung „P21S“, den Motorradreiniger unter der Bezeichnung „S100“. 1984 beschloß sie, diese beiden Produkte auch in die USA zu exportieren. Zu diesem Zweck arbeitete sie mit der dort ansässigen (späteren) Markeninhaberin zusammen, die vereinbarungsgemäß den Vertrieb der beiden Produkte in den USA übernahm und „P21S“ und „S100“ als eigene Marken beim US-Patent- und Markenamt eintragen ließ.
1992 endete die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen im Streit. Die Antragstellerin stellte die Belieferung der Markeninhaberin mit den Produkten „S100“ und „P21S“ ein. Ihr Versuch, die beiden US-Marken „S100“ und „P21S“ auf sich übertragen zu lassen, schlug fehl. Seit Mai 1992 vertreibt vielmehr die Markeninhaberin in den USA unter diesen Zeichen zwei entsprechende Produkte – einen Motorradreiniger und ein Reinigungsmittel für Leichtmetallräder –, die sie in Deutschland von einem Wettbewerber der Antragstellerin herstellen und mit den Zeichen „S100“ bzw. „P21S“ versehen läßt.
Am 1. Oktober 1994 meldete die Markeninhaberin die Zeichen „S100“ und „P21S“ beim Deutschen Patentamt zur Eintragung als Warenzeichen an und erklärte sich nach einer entsprechenden Anfrage hinsichtlich beider Anmeldungen mit einer Zeitrangverschiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden. Daraufhin
wurden beide Zeichen mit diesem Zeitrang in das Markenregister eingetragen. Auch die Antragstellerin meldete noch 1994 „S100“ und „P21S“ beim Deutschen Patentamt zur Eintragung an. Nachdem sie sich ebenfalls mit einer Zeitrangverschiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden erklärt hatte, wurden beide Zeichen auch für sie in das Markenregister eingetragen, und zwar „S100“ für „Rostund Korrosionsschutzmittel, insbesondere für Motorräder; Putz-, Polier-, Fettentfernungs - und Schleifmittel, insbesondere zur Anwendung bei Kraftfahrzeugen“, und „P21S“ für „Rostschutzmittel, insbesondere Felgenschutzmittel, Färbemittel, insbesondere Reifenfärbemittel und Reifenglanz; Putz-, Polier-, Fettentfernungsund Schleifmittel, insbesondere Metallreiniger und Felgenreiniger“.
Die Markeninhaberin vertreibt die beiden mit den Marken „S100“ und „P21S“ versehenen Produkte in erster Linie in den USA. Der zu ihren Kunden zählende Motorradhersteller Harley-Davidson verkauft jedoch die bei der Markeninhaberin in den USA erworbenen, mit dem Zeichen „S100“ versehenen Motorradreiniger auch in Deutschland. Nachdem die deutsche Tochtergesellschaft von Harley-Davidson von der Antragstellerin abgemahnt worden war, hat ihr die Markeninhaberin rückwirkend eine Lizenz für die Benutzung der im Streit stehenden Marke „S100“ erteilt.
Die Antragstellerin hat vorgetragen, sie habe an der Bezeichnung „S100“ einen wertvollen, schutzwürdigen Besitzstand erworben. Die Umsätze mit dem entsprechenden Motorradreiniger hätten von 1989 bis 1995 insgesamt über 8 Mio. DM betragen, und zwar 1989 etwa 0,79 Mio. DM und 1994 annähernd 1,6 Mio. DM, davon mehr als 90% in Deutschland. Der Werbeaufwand für das Produkt habe etwa 10% des Umsatzes ausgemacht. Im deutschen Motorradfachhandel sei das Produkt mit einem Marktanteil von 55% mit Abstand Marktführer. In Kenntnis dieses Besitzstandes habe die Markeninhaberin „S100“ angemeldet, um die An-
tragstellerin in ihrem Besitzstand zu stören und in wettbewerbswidriger Weise zu behindern. Die Markeninhaberin habe bösgläubig gehandelt.
Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patentamt Antrag auf Löschung der für die Markeninhaberin eingetragenen Marke „S100“ gestellt. Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen.
Die Markeninhaberin hat vorgetragen, sie habe bei der Anmeldung keine Kenntnis von einem etwaigen (von ihr im übrigen bestrittenen) wertvollen Besitzstand der Antragstellerin gehabt. Die Anmeldung sei auch nicht in Behinderungsabsicht , sondern in Ausübung eines berechtigten Interesses, nämlich allein zu dem Zweck erfolgt, die Kennzeichnung des von einem dritten Hersteller bezogenen , für den Vertrieb in den USA bestimmten Motorradreinigers unbehelligt von denkbaren künftigen Schutzrechten der Antragstellerin an der Bezeichnung „S100“ zu ermöglichen. Die Markeninhaberin sei wegen der für die Antragstellerin mit gleichem Zeitrang eingetragenen Marke „S100“ auch rechtlich nicht in der Lage, die Antragstellerin in irgendeiner Weise zu behindern.
Die zuständige Markenabteilung des Deutschen Patentamts hat die Löschung der Marke beschlossen. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatGE 43, 233 = GRUR 2001, 744).
Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin. Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die Markeninhaberin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen und die Marke daher gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG zu löschen sei. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Die Bestimmung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG erfasse unter anderem auch die Fälle, in denen sich die Markenanmeldung als sittenwidriger Behinderungswettbewerb darstelle. Danach liege ein Löschungsgrund vor, wenn der Markeninhaber ein von einem Dritten verwendetes Zeichen in Kenntnis des erwirtschafteten Besitzstandes und mit dem Ziel, diesen Besitzstand zu stören, ohne hinreichenden sachlichen Grund als Marke für identische oder ähnliche Waren angemeldet habe. Die Antragstellerin habe zur Zeit der Anmeldung der angegriffenen Marke einen sowohl in tatsächlicher Hinsicht ausreichenden wie in rechtlicher Hinsicht schutzwürdigen Besitzstand an der Kennzeichnung „S100“ für Motorradreiniger erworben. Sie habe diese Bezeichnung seit 1980 ununterbrochen für einen Motorradreiniger benutzt und damit erhebliche Umsätze erzielt. Die Umsätze hätten einen erheblichen Anteil der Geschäftstätigkeit der Antragstellerin ausgemacht. Im Hinblick auf diese langjährige, von insgesamt steigenden Umsätzen gekennzeichnete und für das Unternehmen der Antragstellerin wichtige Benutzung des Zeichens „S100“ sei ein wirtschaftlich wertvoller, nicht unerheblicher Besitzstand der Antragstellerin zu bejahen. Dabei sei auch zu berücksichtigen, daß es sich bei einem Motorradreiniger um ein verhältnismäßig spezielles Produkt für einen beschränkten Abnehmerkreis handele.
Der Besitzstand sei auch rechtlich schutzwürdig. Dem stehe nicht entgegen, daß nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung noch geltenden alten Recht Zeichen, die ausschließlich aus Zahlen oder einzelnen Buchstaben bestanden hätten, grundsätzlich von der Eintragung ausgeschlossen gewesen seien und daß dieses Eintragungshindernis auch auf Kombinationen von Zahlen und einzelnen Buchstaben erstreckt worden sei. Dieser erweiternden Auslegung habe bereits seit dem 1. Januar 1993 die – erst zum 1. Januar 1995 mit zweijähriger Verspätung in nationales Recht umgesetzte – Markenrechtsrichtlinie entgegengestanden, in der die
absoluten Schutzhindernisse abschließend geregelt seien und die ein solches Eintragungshindernis nicht kenne.
Die Markeninhaberin habe – so die Überzeugung des Beschwerdegerichts – zum Anmeldezeitpunkt hinreichende Kenntnis von dem schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeichnung „S100“ gehabt. An den Nachweis einer solchen Kenntnis dürften keine hohen Anforderungen gestellt werden. Die angegriffene Marke sei von der Markeninhaberin auch mit dem Ziel einer Störung des Besitzstands der Antragstellerin angemeldet worden. Dem stehe nicht entgegen , daß die Markeninhaberin wegen der der Antragstellerin zustehenden zeitranggleichen identischen Marke „S100“ rechtlich nicht in der Lage sei, aus der im Streit stehenden Marke gegen die Antragstellerin vorzugehen. Für die Annahme einer Störung des Besitzstandes genüge es vielmehr, daß die Antragstellerin es im Falle des Bestands der Streitmarke hinnehmen müsse, daß Konkurrenzware in Deutschland mit der Marke „S100“ gekennzeichnet werde. Zwar werde die mit der angegriffenen Marke gekennzeichnete Konkurrenzware unmittelbar exportiert. Die Antragstellerin könnte aber nichts dagegen unternehmen, wenn die Markeninhaberin die mit der Marke „S100“ gekennzeichnete Konkurrenzware in Deutschland vertreibe oder – wie bereits im Fall Harley-Davidson geschehen – vertreiben lasse.
Die Markeninhaberin habe auch kein eigenes schützenswertes Interesse an der Streitmarke, um den Bezug des Reinigungsmittels von einem anderen deutschen Hersteller abzusichern. Fraglich sei schon, ob die Markeninhaberin in Anbetracht des schutzwürdigen Besitzstands der Antragstellerin ein berechtigtes Interesse daran beanspruchen könne, daß ihre Konkurrenzware gerade in Deutschland mit der Marke „S100“ gekennzeichnet werde. Diese Kennzeichnung könne ebenso gut in den USA vorgenommen werden, auch wenn dies mit einem gewissen Mehraufwand verbunden sei. Entscheidend sei, daß die angegriffene Marke ihrer Inhaberin eine Rechtsmacht verleihe, die erheblich über das als Rechtferti-
gungsgrund für die Markenanmeldung angeführte Interesse an der markenrechtlichen Absicherung der Kennzeichnung von Exportwaren in Deutschland hinausreiche.
III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, daß die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Marke „S100“ i.S. von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG bösgläubig war.
1. Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders i.S. von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ist – wie das Bundespatentgericht mit Recht ausgeführt hat – jedenfalls dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 12/6581, S. 95 = Sonderheft Bl.f.PMZ S. 89). Das Markengesetz knüpft an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu diesem Anspruch in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG heranzuziehen (vgl. BGH, Urt. v. 9.10.1997 – I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 – Analgin; Urt. v. 10.8.2000 – I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1033 = WRP 2000, 1293 – EQUI 2000; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 50 Rdn. 29; Ingerl/Rohnke, Markengesetz , 2. Aufl., § 50 Rdn. 10).
Von einer sittenwidrigen Anmeldung kann allerdings nicht schon dann ausgegangen werden, wenn der Anmelder eines Kennzeichens weiß, daß ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Für eine Bejahung der Sittenwidrigkeit müssen vielmehr auf seiten des Anmelders besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten. Sie können darin liegen, daß der Markenin-
haber das Zeichen ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers und mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem Besitzstand zu stören oder ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000, m.w.N.).
2. Diese Voraussetzungen hat das Bundespatentgericht im Streitfall zutreffend bejaht.

a) Das Bundespatentgericht ist allerdings zu Unrecht davon ausgegangen, daß ein schützenswerter Besitzstand sich stets auf ein Zeichen beziehen muß, das zum Zeitpunkt der Benutzung hätte eingetragen werden können. Für eine solche Einschränkung besteht keine Veranlassung. Zwar handelte es sich bei den bislang entschiedenen Fällen durchweg um Sachverhalte, bei denen das Zeichen bereits zum Zeitpunkt der Benutzung hätte eingetragen werden können. Ein Bedürfnis nach einem Schutz vor einer bösgläubigen Markenanmeldung besteht aber auch und gerade in Fällen, in denen ein Eintragungshindernis durch eine Gesetzesänderung entfällt. Denn in diesen Fällen wäre der Vorbenutzer, der sich mit dem bislang nicht eintragungsfähigen Zeichen einen wertvollen Besitzstand erarbeitet hat, sonst wehrlos den Anmeldungen Dritter ausgesetzt, die sich mit demselben Zeitrang wie der Vorbenutzer dieses Zeichen eintragen lassen können. Bei einer Änderung der Rechtslage kann dem Vorbenutzer – anders als in Fällen, in denen sich die Benutzung auf ein eintragungsfähiges Zeichen bezieht – nicht vorgehalten werden, er habe es versäumt, das Zeichen rechtzeitig anzumelden.
Im Streitfall bedarf es daher keiner Klärung, ob nach Ablauf der für die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie gesetzten Frist am 1. Januar 1993 jedenfalls Kombinationen aus Zahlen und einzelnen Buchstaben – in Abkehr der bis dahin geübten, auf § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG gestützten deutschen Praxis – hätten eingetra-
gen werden müssen (vgl. zu Zahlwörtern BGH, Beschl. v. 3.6.1993 – I ZB 9/91, GRUR 1993, 825, 826 – Dos). Denn der Besitzstand, den die Antragstellerin erarbeitet hat, ist auch dann gegenüber einem bösgläubigen Anmelder schutzwürdig, wenn das in Rede stehende Zeichen vor dem 1. Januar 1995 nicht eintragungsfähig war.

b) Nach den vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen verfügte die Antragstellerin zum Zeitpunkt der Anmeldung (Oktober 1994) ebenso wie zu dem für den Zeitrang der Streitmarke maßgeblichen Zeitpunkt (1.1.1995) über einen wertvollen Besitzstand. Der Motorradreiniger „S100“ der Antragstellerin ist seit 1980 auf dem Markt. Die Umsätze bewegten sich bei durchweg steigender Tendenz in der ersten Hälfte der neunziger Jahre im Millionen-DM-Bereich. Was den Absatz über den Fachhandel angeht, war die Antragstellerin mit Abstand Marktführerin. Es unterliegt keinem Zweifel, daß ein solches im Markt hervorragend eingeführtes Produkt mit stetigen, wachsenden Absatzchancen für ein mittelständisches Unternehmen wie die Antragstellerin einen wertvollen Besitzstand darstellt. Auf die absoluten Stückzahlen der verkauften Produkte, die aus der Sicht der Rechtsbeschwerde eher unbedeutend sind, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an.

c) Die Feststellung des Bundespatentgerichts, der Geschäftsführer der Markeninhaberin habe Kenntnis von dem wertvollen Besitzstand gehabt, den sich die Antragstellerin mit ihrem Produkt „S100“ erarbeitet hatte, wird von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen und läßt auch sonst keinen Rechtsfehler erkennen.

d) Das Bundespatentgericht hat ferner angenommen, die Markeninhaberin habe die Streitmarke mit dem Ziel angemeldet, den Besitzstand der Antragstellerin zu stören. Auch diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.
Dabei hat das Bundespatentgericht nicht verkannt, daß die Markeninhaberin die Streitmarke nicht dazu einsetzen kann, die Antragstellerin von der Benutzung ihres eigenen (identischen) Zeichens auszuschließen. Denn nach der Registerlage besteht zwischen den beiden „S100“-Marken eine Koexistenz: Die Parteien können diese Marken nicht einsetzen, um eine Benutzung des Zeichens durch den jeweils anderen Inhaber zu unterbinden. Die Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers können in diesem Fall nur jeweils gegen Dritte eingesetzt werden.
Dennoch hat das Beschwerdegericht das Ziel der Besitzstandsstörung mit Recht bejaht. Es ist zutreffend davon ausgegangen, daß die Markeninhaberin mit der Anmeldung der Streitmarke in Deutschland in erster Linie das Ziel verfolgt haben mag, den bisherigen Produktionsablauf ihres eigenen Motorradreinigers markenrechtlich abzusichern und zu verhindern, daß die Antragstellerin es ihr untersagt , diesen Reiniger in Deutschland in Behältnisse abfüllen zu lassen, die mit dem Zeichen „S100“ versehen sind. Das Bundespatentgericht hat auch zu Recht angenommen, daß allein durch diese Nutzung der (inländische) Besitzstand der Antragstellerin noch nicht tangiert wird. Von der Eintragung der Streitmarke geht aber darüber hinaus ein erhebliches Störpotential aus, weil sie der Markeninhaberin die Möglichkeit eröffnet, den eigenen Motorradreiniger unter dem eingeführten Namen des Produkts der Antragstellerin auch in deren Heimatmarkt anzubieten. Auch wenn diese Möglichkeit für die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Streitmarke nicht im Vordergrund gestanden haben mag, zeigt doch die Erteilung der Lizenz an die deutsche Tochtergesellschaft von Harley-Davidson, daß die Markeninhaberin gewillt war, die Eintragung der Streitmarke einzusetzen, um ihr eigenes Produkt in Deutschland abzusetzen.

e) Zu Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, daß sich die Markeninhaberin für die Anmeldung der Streitmarke nicht auf ein durchgreifendes eigenes berechtigtes Interesse stützen kann. Dabei kann offenbleiben, ob für das
berechtigte Interesse bereits ausreicht, daß es für die Markeninhaberin kostengünstiger ist, an der schon seit 1992 praktizierten Konfektionierung ihres Reinigungsmittels in Deutschland festzuhalten, statt die Reinigungsflüssigkeit in die USA zu transportieren und dort in mit dem Zeichen „S100“ versehene Behältnisse abzufüllen. Denn bei der Bewertung der Interessen der Markeninhaberin kann nicht außer Betracht bleiben, daß sie die ihr eingeräumte Rechtsposition dazu benutzt hat, den Absatz ihrer Produkte auch in Deutschland zu ermöglichen. Das berechtigte Interesse an der Eintragung der Streitmarke muß unberücksichtigt bleiben , wenn die Gefahr besteht, daß die Stellung als Markeninhaber dazu benutzt wird, weitere Vorteile aus der Eintragung zu ziehen, für die ein berechtigtes Interesse nicht geltend gemacht werden kann.
IV. Danach ist die gegen den Beschluß des Bundespatentgerichts gerichtete Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 MarkenG zurückzuweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert