Bundesgerichtshof Beschluss, 12. Okt. 2004 - X ZR 176/02
Bundesgerichtshof
Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.
Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate
Richter
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
X ZR 176/02
vom
12. Oktober 2004
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Staubsaugersaugrohr
Zur Zulässigkeit und Behandlung übereinstimmend erklärter Erledigung
des Patentverletzungsstreits in der Revisionsinstanz.
BGH, Beschl. v. 12. Oktober 2004 - X ZR 176/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden
Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen, Keukenschrijver, die Richterin
Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck
am 12. Oktober 2004
beschlossen:
Die Kosten des in der Hauptsache erledigten Rechtsstreits werden den Beklagten als Gesamtschuldnern auferlegt.
Gründe:
I. Die Beklagte zu 1, die unter der Geschäftsführung des Beklagten zu 2 steht, stellte her und vertrieb teleskopierbare Staubsauger-Saugrohre. Die Klägerin , die eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 40 17 721 (Klagepatents ) ist, hat die Beklagten deshalb wegen Patentverletzung auf Unterlassung und Rechnungslegung in Anspruch genommen und Feststellung begehrt, daß die Beklagte zu 1 bzw. die Beklagten als Gesamtschuldner zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung und zu Schadensersatz verpflichtet sind.
In den Tatsacheninstanzen ist folgende Gliederung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents zugrunde gelegt worden:
1. Teleskopierbares Rohr zur Verwendung als StaubsaugerSaugrohr ,
2. mit einem Innenrohr und mit einem Außenrohr von jeweils zumindest überwiegend kreisrundem Querschnitt,
3. mit einer endseitig des Innenrohres an diesem im Zwischenraum zwischen Innen- und Außenrohr angeordneten Dichtungshülse ,
4. zu deren Befestigung der die Dichtungshülse aufnehmende Bereich des Innenrohrquerschnitts verengungsfrei ist,
5. wobei die Dichtungshülse eine kreisförmig umlaufende, an der Innenumfangsfläche des Außenrohres anliegende Dichtungslippe
6. und einen gegenüber letzterer zur Stirnfläche des Innenrohres axial zurückverlagerten Stützring aufweist,
7. der Stützring zumindest teilumfänglich innen an der Dichtungshülse angeformt ist und radial nach innen vorspringt, die Stirnfläche des Innenrohres übergreifend.
8. Die Wandstärke (a) der Dichtungshülse ist dem radialen Passungsspiel (S) zwischen Außen- und Innenrohr im wesentlichen gleich;
9. die Dichtungshülse besteht aus Polyamid;
10. die radiale Höhe des Stützringes ist geringer als die Wandstärke des Innenrohres;
11. die Dichtungshülse weist an ihrer Innenfläche jeweils von einer fensterartigen Materialverdünnung umgebene Rastmittel auf;
12. die federnden Rastmittel greifen in Rastaussparungen des Innenrohres ein;
13. die Rastmittel lassen den freien Querschnitt des Innenrohres frei.
Das Landgericht hat der Patentverletzungsklage der Klägerin im wesentlichen entsprochen und den Beklagten als Gesamtschuldnern die in dieser Instanz entstandenen Kosten vollen Umfangs auferlegt. Die hiergegen von den Beklagten eingelegte Berufung ist erfolglos geblieben. Die Beklagten haben die vom Berufungsgericht zugelassene Revision eingelegt. Die Parteien haben sodann in Ausführung eines Vergleichs, der im Rahmen eines von der Beklagten zu 1 angestrengten Patentnichtigkeitsverfahrens unter anderem zu dessen Beendigung abgeschlossen worden ist, übereinstimmend den Patentverlet-
zungsrechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt und insoweit um Kostenentscheidung durch den Senat gebeten.
II. 1. Die übereinstimmende Erklärung der Parteien, der Patentverletzungsrechtsstreit sei in der Hauptsache erledigt, ist auch in der Revisionsinstanz statthaft (BGH, Beschl. v. 16.03.1967 - Ia ZR 97/64, Umdr. S. 13/14; BGHZ 50, 198). Sie führt zur Anwendung von § 91 a ZPO (BGH, Beschl. v. 12.10.1951 - V ZR 39/50, LM Nr. 2 zu § 91 a ZPO), wonach nur noch über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden ist. Ist durch übereinstimmende Erledigungserklärung der Parteien in der Revisionsinstanz der Rechtsstreit erledigt , umfaßt diese Entscheidung alle bisher entstandenen Kosten, also nicht nur die im Revisionsverfahren angefallenen, sondern auch diejenigen der Vorinstanzen (BGH, Urt. v. 29.01.1985 - VI ZR 59/84, VersR 1985, 441). Hierüber ist - wie es in § 91 a ZPO heißt - unter Berücksichtigung des bisherigen Sachund Streitstands nach billigem Ermessen zu entscheiden. In dieser Formulierung kommt die Zielsetzung von § 91 a ZPO zum Ausdruck, in der Kernfrage erledigte Rechtsstreitigkeiten einer summarischen, beschleunigten Erledigung zuzuführen (BGH, Beschl. v. 22.01.1963 - Ia ZR 56/63, Umdr. S. 4). Die Frage der Kostenlast rechtfertigt nur eine abgekürzte, Zeit- und Arbeitskraft ersparende Behandlung und Entscheidung (Sen.Beschl. v. 25.02.1986 - X ZR 8/85, GRUR 1986, 531 - Schweißgemisch). Im Falle der auf übereinstimmender Erklärung beruhenden Erledigung des Rechtsstreits in der Revisionsinstanz bedeutet das, daß lediglich der mutmaßliche Ausgang des Revisionsverfahrens und dessen Auswirkung auf die Kostenentscheidungen der Vorinstanzen festzustellen ist (BGH, Urt. v. 29.01.1985 - VI ZR 59/84, VersR 1985, 441) und es sich regelmäßig verbietet, hierbei alle rechtlichen Zweifelsfragen auszuschöpfen (Sen.Beschl. v. 25.02.1986 - X ZR 8/85, GRUR 1986, 531
- Schweißgemisch). An diesen zum früheren Zivilprozeßrecht entwickelten Grundsätzen hat sich durch dessen Novellierung zum 1. Januar 2002 nichts geändert (vgl. BGH, Beschl. v. 13.02.2003 - VII ZR 121/02, BauR 2003, 1075), so daß sie auch auf den Streitfall anzuwenden sind.
2. Hiernach haben die Beklagten die Kosten des Rechtsstreits zu tragen und sind lediglich folgende Ausführungen veranlaßt:
Die zugelassene Revision der Beklagten hätte voraussichtlich keinen Erfolg gehabt, weil bei summarischer Prüfung die von den Tatsacheninstanzen übereinstimmend getroffene und die zuerkannten Ansprüche rechtfertigende Feststellung einen Rechtsfehler nicht erkennen läßt, die von der Beklagten zu 1 hergestellte und vertriebene angegriffene Ausführungsform verwirkliche teils wortsinngemäß, teils in abgewandelter Form sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des Klagepatents und die Benutzungshandlungen der Beklagten zu 1, für die auch der Beklagte zu 2 als Geschäftsführer einzustehen habe, hätten deshalb das Patentrecht der Klägerin verletzt.
a) Da die Beklagten ausweislich des angefochtenen Urteils die Behauptung der Klägerin nicht bestritten haben, die Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform sei in einer den Merkmalen 1 bis 7, 10 und 12 entsprechenden Weise beschaffen, und da die dies ohnehin nur hinsichtlich des Merkmals 4 beanstandende Revision nicht aufzeigt, mit welchem Vorbringen die Beklagten dessen Vorhandensein seitens der Beklagten in den Tatsacheninstanzen in Zweifel gezogen worden sei, ist auch der revisionsrechtlichen Überprüfung die Verwirklichung dieser Merkmale zugrunde zu legen.
b) Hinsichtlich des Merkmals 8 hat das Berufungsgericht dem Patentanspruch 1 in funktionsorientierter Deutung seines Wortlauts folgendes entnommen : Unter "radialem Passungsspiel zwischen Außen- und Innenrohr" sei die durchschnittliche Breite des sich zwangsläufig ergebenden Ringspalts zu verstehen , die der vom Berufungsgericht hinzugezogene Sachverständige mit etwas weniger als 1 mm angegeben habe. Denn das Klagepatent wolle erreichen , daß die Dichtungshülse in dem Raum zwischen Innen- und Außenrohr Platz finde, ohne daß es dazu eines Innenrohres bedürfe, das (insgesamt oder auch nur in einem einzelnen, eingezogenen Bereich) einen deutlich geringeren Durchmesser als das Außenrohr habe, daß es vielmehr ausreiche, die - unvermeidbare - Differenz der Rohrdurchmesser nur so groß zu machen, wie sie sein müsse, um sicherzustellen, daß sich die Rohre - die als Massenartikel ohne übermäßigen Aufwand hergestellt werden sollten und daher in ihren Abmessungen , auch hinsichtlich der "Rundheit" ihres Querschnitts, gewisse, nicht ganz unerhebliche Toleranzen hätten - problemlos gegeneinander verschieben ließen. Die erforderliche "Gleichheit im wesentlichen" sei hingegen auch dann - wie es etwa bei den vom Sachverständigen für mindestens erforderlich gehalten 0,5 mm der Fall sei - noch gegeben, wenn die Wandstärke der Dichtungshülse verhältnismäßig deutlich hinter der Breite des Ringspalts zurückbleibe. Denn die Wand selbst habe lediglich die Funktion, die an ihrem einen Ende befindliche Dichtungslippe, die der genauen und dauerhaften Befestigung der Dichtungshülse am Innenrohr dienenden Rastmittel sowie den Stützring sicher zu tragen, und dürfe andererseits nicht zu einem Klemmen der beiden Rohre führen.
Dieser Auslegung tritt der Senat bei. Die funktionsorientierte Auslegung ist jedenfalls dann sachgerecht, wenn die Wortwahl des Patentanspruchs - wie
hier "im wesentlichen" - für sich kein fest umrissenes Verständnis erlaubt (vgl. Sen.Urt. v. 07.11.2000 - X ZR 145/98, GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher). Die zum Verständnis beitragenden Größenordnungen von Ringspalt und Wandstäke , die das Berufungsgericht ermittelt hat, beruhen auf entsprechenden Angaben des von ihm hinzugezogenen Sachverständigen und finden insoweit Bestätigung durch die Angaben der Beschreibung des Klagepatents, als auch diese für ein Ausführungsbeispiel lediglich eine Wandstärke von 0,75 mm für die Dichtungshülse benennt (Sp. 3 Z. 18). Das von der Revision der Auslegung des Berufungsgerichts Entgegengehaltene schließlich findet keine Stütze in dem erteilten Patentanspruch, der die maßgebliche Grundlage für die Auslegung bildet (Sen.Urt. v. 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube). Von einer Identität oder näherungsweisen Übereinstimmung im Maß von Spaltbreite einerseits und andererseits von Wandstärke sowie radialer Breite des Vorsprungs der Dichtungslippe der Hülse zusammen ist dort nicht die Rede. Die Dichtwirkung der Hülse, deren Notwendigkeit durch die Wortwahl "Dichtungshülse" im Patentanspruch zum Ausdruck kommt, kann bereits durch die zu diesem Vorrichtungsteil gehörende und im Patentanspruch auch entsprechend als Dichtungslippe bezeichnete Gestaltung erzielt werden; es berührt deshalb die nach Patentanspruch 1 zu beachtende Festlegung nicht, wenn der übrige Teil der Hülse sich auf andere, nämlich die vom Berufungsgericht festgestellten Funktionen beschränkt. Daß zu diesen - wie vom Berufungsgericht angenommen - gerade nicht die Führung der beiden Rohre ineinander gehören muß, hat auch der vom Berufungsgericht hinzugezogene Sachverständige nachvollziehbar dargelegt, und zwar entgegen der Meinung der Revision in Auseinandersetzung mit den schriftlichen Ausführungen des vom Senat im Patentnichtigkeitsverfahren beauftragten Sachverständigen. Denn diese Ausführungen waren der Sache nach Gegenstand von Vorhaltun-
gen des Berufungsgerichts und der vom Sachverständigen anläßlich seiner Anhörung im Termin vom 23. Mai 2002 (GA II 357 ff.) gegebenen Antworten.
Unter diesen Umständen ist es eine nicht zu beanstandende Folgerung, daß das Berufungsgericht eine Verwirklichung des Merkmals 8 angenommen hat, weil die Hülse der angegriffenen Ausführungsform - wie auch die Revision selbst angibt - eine Wandstärke von 0,62 bis 0,63 mm bei einem Ringspalt von 0,95 mm Breite aufweist.
c) Das Merkmal 9 hat das Berufungsgericht dagegen nicht als wortsinngemäß verwirklicht angesehen, weil bei der angegriffenen Ausführungsform die Hülse aus Polyäthylen PE-LD besteht. Aus dem Umstand, daß das im Patentanspruch 1 genannte Polyamid lediglich eine Werkstoffgruppe bezeichne und die hierzu gehörenden Kunststoffe unstreitig durchaus unterschiedliche Festigkeit und Elastizitätswerte aufwiesen, erkenne der nacharbeitende Fachmann aber, daß er eine Auswahl zu treffen habe, die sich an Aufgabe und Funktion der Hülse im Rahmen des Lösungsvorschlags des Klagepatents zu orientieren habe. Das habe zu der Ansicht veranlaßt, daß patentgemäß die Verwendung eines Polyamids nicht unverzichtbar sei, vielmehr auch geeignete Kunststoffe anderer Gruppen in den Blick gerückt und den Fachmann schließlich zu dem bei der angegriffenen Ausführungsform verwendeten Polyäthylen geführt. Nach Aufgabe und Funktion im Rahmen des Patentanspruchs 1 müsse die Hülse nämlich einerseits eine hinreichende Festigkeit und Formbeständigkeit aufweisen , damit sie durch den Stützring und die Rastmittel genau und dauerhaft am Innenrohr befestigt werden könne, die Hülse müsse des weiteren gute Gleiteigenschaften und genügende Elastizität haben, damit ein sicheres Anliegen der Dichtlippe an der Innenwand des Außenrohres gewährleistet sei und die Rohre
sich trotz des für eine ausreichende Dichtwirkung erforderlichen festen Anliegens der Dichtlippe an der Innenwand des Außenrohres ohne großen Kraftaufwand gegeneinander verschieben ließen, und das Material der Hülse müsse schließlich auch genügend abriebfest sein, damit diese sich durch die beim Verschieben der Rohre entstehende Reibung nicht zu schnell abnutze. Hierfür eigne sich aber erkennbar gerade Polyäthylen, während aus fachlicher Sicht ein eher steifer Kunststoff, wie er in der Gruppe der Polyamide zu finden sei, hierfür nicht besonders geeignet erschienen sei. Als abgewandelte Ausführung erfasse der Patentanspruch 1 daher auch die in der angegriffenen Form verwirklichte Alternative.
Auch diese Würdigung des Berufungsgerichts beruht auf einer Auslegung des Klagepatents, welcher der Senat beitritt, und läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die Rechtsprechung des Senats zur Bedeutung von Zahlen und Maßangaben in Patentansprüchen, mit der die Revision hauptsächlich argumentiert und eine Verletzung der Denkgesetze durch das Berufungsgericht darzulegen versucht, steht ihr nicht entgegen. Sie beruht auf der Überlegung, daß insbesondere durch Zahlen und Maße gekennzeichnete Bereiche als genau eingegrenzt erscheinen können. Es kann regelmäßig erwartet werden, daß der Anmelder sich des präzisen Charakters solcher Angaben bewußt ist und sie deshalb - wenn er sich ihrer zur Definition eines Gegenstands, für den er Schutz begehrt, bedient - sicher ermittelt hat, mit der Folge, daß der Fachmann keinen Anlaß sehen kann, im Rahmen der Nacharbeitung einer patentgeschützten Lehre sich auch außerhalb des genannten Bereichs für Lösungsmittel zu interessieren. Daß das im Streitfall gerade nicht der Fall ist, hat das Berufungsgericht mit den wiedergegebenen Ausführungen jedoch nachvollziehbar und gestützt auf entsprechende Angaben des hinzugezogenen Sachverständi-
gen dargelegt. Angesichts der die Würdigung des Berufungsgerichts bestätigenden Ausführungen des Sachverständigen kann entgegen der ferner von der Revision erhobenen Rüge auch keine Rede davon sein, das Berufungsgericht habe die von den Beklagten in den Tatsacheninstanzen aufgezeigten Unterschiede zwischen den Werkstoffen Polyamid einerseits und Polyäthylen andererseits nicht beachtet.
d) Die bei der angegriffenen Ausführungsform unstreitig fehlenden fensterartig die Rastnocken umgebenden Materialverdünnungen in der Dichtungshülse (Merkmal 11) hat das Berufungsgericht ebenfalls als in abgewandelter Form verwirklicht angesehen. Da Polyäthylen PE-LD von sich aus so elastisch sei, daß es auch ohne fensterartige Materialverdünnungen die patentgemäß erforderlichen Bewegungen der Rastmittel ermögliche, hätten die zum Merkmal 9 erörterten Überlegungen den Fachmann auch insoweit zur Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform geführt. Hierbei handelt es sich um eine konsequente Fortführung der bereits erörterten und nicht zu beanstandenden Würdigung des Berufungsgerichts. Ihr steht der von der Revision herangezogene Grundsatz nicht entgegen, wonach der ersatzlose Wegfall eines patentgemäßen Mittels die betreffende Lösung aus dem Schutzbereich des Patents führe. Denn nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die angegriffene Ausführungsform auch hinsichtlich des Merkmals 11 in Form des verwendeten Polyäthylens und seiner Elastizität ein gleichwirkendes und im Sinne des Klagepatents gleichwertiges Ersatzmittel. Auch diese Feststellungen werden entgegen der Meinung der Revision durch die Angaben des vom Berufungsgericht hinzugezogenen Sachverständigen gestützt. Dieser hat insbesondere anläßlich seiner mündlichen Anhörung eine Gleichwirkung hinsichtlich des Merkmals 11 nicht verneint, sondern mit den Angaben, auf welche die Revision insoweit abhebt, sich lediglich mit den
soweit abhebt, sich lediglich mit den vermeintlichen Absichten des Konstrukteurs der angegriffenen Ausführungsform befaßt (GA II 362).
e) Das Merkmal 13 hat das Berufungsgericht wiederum als wortsinngemäß verwirklicht angesehen, weil bei der angegriffenen Ausführungsform die Rastmittel (lediglich) um Bruchteile von Millimeter über die Innenwandfläche des Innenrohres in dieses hineinragten, dies aber die Saugleistung eines Staubsaugers nicht meßbar beeinträchtigen könne. Da gegen diese Feststellung der Beschaffenheit der angegriffenen Ausführungsform Rügen nicht erhoben sind, ist hiervon auch für die revisionsrechtliche Überprüfung auszugehen.
Gerügt wird lediglich, das Berufungsgericht habe verkannt, daß bei der angegriffenen Ausführungsform der Querschnitt des Innenrohres "nicht völlig frei" sei mit der Folge, daß sich beispielsweise Schmutzpartikel festsetzen könnten. Ein Rechtsfehler wird hiermit jedoch nicht aufgezeigt. Die von der Revision für patentgemäß angesehene völlige Eliminierung jedweder Störfaktoren beim Saugbetrieb kann dem Klagepatent weder nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 noch nach seiner Beschreibung entnommen werden. Patentanspruch 1 verlangt nur ganz allgemein Freilassen des freien Querschnitts des Innenrohres. Nach der Beschreibung geht es dabei nur um eine Steigerung der Saugleistung gegenüber dem aufgeführten Stand der Technik. Die Saugleistung - weil nicht meßbar - praktisch nicht beeinträchtigende, durch die Rastmittel hervorgerufene Unebenheiten, die das Landgericht anschaulich als mit dem Auge kaum wahrnehmbar bezeichnet hat und die sich ohne weiteres auch aufgrund der vom Berufungsgericht in anderem Zusammenhang erörterten Fertigungstoleranzen ergeben könnten, verbieten deshalb aus Rechtsgründen auch die Annahme wortsinngemäßer Verwirklichung des Merkmals 13 nicht.
f) Was schließlich den von der Revision dem angefochtenen Urteil noch entgegengehaltenen Einwand unzulässiger Erweiterung hinsichtlich des Merkmals 8 anbelangt, kann die Revision mit ihrer Rüge im Patentverletzungsverfahren nicht gehört werden. Das Klagepatent steht in der erteilten Fassung in Kraft und ist deshalb in dieser Form der revisionsrechtlichen Überprüfung zugrunde zu legen.
Eine auch nur teilweise Kostenlast der Klägerin kommt wegen der Bindung des Verletzungsrichters an die bestehende Patentlage auch nicht etwa deshalb in Betracht, weil - wie die Beklagten meinen - im Nichtigkeitsverfahren offengeblieben sei, ob der Fortbestand des Klagepatents ungerechtfertigt sei.
3. Nach allem ist es billig, daß die Beklagten die Kosten des Revisionsverfahrens und - als Konsequenz der voraussichtlichen Erfolglosigkeit ihres Rechtsmittels - auch die zu ihren Lasten bereits ausgeurteilten Kosten beider Vorinstanzen tragen.
Melullis Scharen Keukenschrijver Mühlens Meier-Beck
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(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung umfasst auch die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis; die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.
(2) Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei sind in allen Prozessen zu erstatten, Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassen ist und am Ort des Prozessgerichts auch nicht wohnt, jedoch nur insoweit, als die Zuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen oder als in der Person des Rechtsanwalts ein Wechsel eintreten musste. In eigener Sache sind dem Rechtsanwalt die Gebühren und Auslagen zu erstatten, die er als Gebühren und Auslagen eines bevollmächtigten Rechtsanwalts erstattet verlangen könnte.
(3) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne der Absätze 1, 2 gehören auch die Gebühren, die durch ein Güteverfahren vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle entstanden sind; dies gilt nicht, wenn zwischen der Beendigung des Güteverfahrens und der Klageerhebung mehr als ein Jahr verstrichen ist.
(4) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne von Absatz 1 gehören auch Kosten, die die obsiegende Partei der unterlegenen Partei im Verlaufe des Rechtsstreits gezahlt hat.
(5) Wurde in einem Rechtsstreit über einen Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 entschieden, so ist die Verjährung des Anspruchs gehemmt, bis die Entscheidung rechtskräftig geworden ist oder der Rechtsstreit auf andere Weise beendet wird.
(1) Erachtet das Gericht oder der Vorsitzende, dessen Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde für begründet, so haben sie ihr abzuhelfen; andernfalls ist die Beschwerde unverzüglich dem Beschwerdegericht vorzulegen. § 318 bleibt unberührt.
(2) Das Beschwerdegericht hat von Amts wegen zu prüfen, ob die Beschwerde an sich statthaft und ob sie in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt ist. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.
(3) Erachtet das Beschwerdegericht die Beschwerde für begründet, so kann es dem Gericht oder Vorsitzenden, von dem die beschwerende Entscheidung erlassen war, die erforderliche Anordnung übertragen.
(4) Die Entscheidung über die Beschwerde ergeht durch Beschluss.
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
VII ZR 121/02
vom
13. Februar 2003
in dem Rechtsstreit
Der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 13. Februar 2003 durch den
Vorsitzenden Richter Dr. Dressler und die Richter Prof. Dr. Thode, Dr. Haß,
Dr. Wiebel und Dr. Kuffer
beschlossen:
Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. Der Streitwert wird bis zum 14. August 2002 auf 70.270,03 "! !# 27.530,04
Gründe:
I.
Die Klägerin hat von der Beklagten im Urkundenprozeß restlichen Werklohn verlangt. Die Beklagte beauftragte die Klägerin am 12. August 1989 mit der Durchführung von Arbeiten an einem Neubau. Die Beschreibung der zu erbringenden Leistungen war in acht Titel gegliedert. Nach der Durchführung der Erdarbeiten übersandte die Klägerin eine "Schlußabrechnung", später eine "korrigierte Schlußabrechnung" über den Titel 3 (Erdarbeiten); letztere wurde von der Beklagten bezahlt. Nach Abnahme des "Gesamtobjekts" übersandte die Klägerin getrennte Schlußrechnungen für die weiteren Titel des Vertrages. Die Beklagte ermitteltenach Überprüfung einen Restbetrag, von dem sie 137.435, 49 DM aus einer angeblichen Überzahlung hinsichtlich des Titels 3 abzog. Die Klägerin hat im Urkundenverfahren den Abzugsbetrag von 137.436,23 DM geltend gemacht. Das Landgericht hat die Klage als im Urkundenprozeß unstatthaft abgewiesen. Die Berufung der Klägerin blieb erfolglos. Gegen die Nichtzulassung der Revision im Urteil des Berufungsgerichtes hat die Beklagte fristgemäß Beschwerde eingelegt und diese begründet. In der Folgezeit haben die Parteien sich außergerichtlich verglichen und daraufhin übereinstimmend die Hauptsache für erledigt erklärt und beantragt, der jeweils anderen Partei die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.
II.
1. Der Rechtsstreit richtet sich nach dem ab dem 01.01.2002 geltenden Prozeßrecht (§ 26 Nr. 7 EGZPO). 2. Da durch die übereinstimmenden Erklärungen der Parteien der Rechtsstreit insgesamt erledigt ist, ist über alle bisher entstandenen Kosten des Rechtsstreites, einschließlich derjenigen der Vorinstanzen, nach der auch für die Revisionsinstanz geltenden Vorschrift des § 91 a ZPO nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach– und Streitstandes durch Beschluß zu entscheiden. Dabei ist der mutmaßliche Ausgang des Revisionsverfahrens zu beachten und dessen Auswirkung auf die Kostenentscheidungen der Vorinstanzen festzustellen (BGH, Urteil vom 29. Januar 1985 – VI ZR 59/84, VersR 1985, 441). Danach sind die Kosten in vollem Umfang der Klägerin aufzuerlegen.Eine für die Klägerin günstige Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits einschließlich derjenigen der Tatsacheninstanzen käme nur dann in Betracht , wenn nach dem Sach– und Streitstand bei Eintritt des erledigenden Ereignisses die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision Erfolg gehabt und die Durchführung der Revision zu einer Verurteilung der Beklagten geführt hätte. Dies ist jedoch nicht der Fall. Denn die Nichtzulassungsbeschwerde hätte im Fall ihrer Durchführung keinen Erfolg gehabt. Ein Zulassungsgrund lag nicht vor. Soweit die Beschwerde insoweit geltend macht, das Berufungsgericht weiche, wenn es der Klägerin die Beweislast für die Berechtigung der Rechnung über Erdarbeiten auferlege, obwohl es hier um die Überzahlung einer Schlußrechnung gehe, in entscheidungserheblicher Weise von höchstrichterlicher Rechtsprechung ab, vermag sie einen Zulassungsgrund nicht darzulegen. Das Berufungsgericht hat keinen Rechtssatz aufgestellt, der mit den Rechtsprechungsgrundsätzen nicht vereinbar ist. Entgegen der Auffassung der Beschwerde geht es hier nicht um einen Bereicherungsanspruch der Beklagten, sondern um die Abrechnung von Abschlagszahlungen. Dressler Thode Haß Wiebel Kuffer
Berichtigt durch Beschluß
vom 9. Januar 2001
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 145/98 Verkündet am:
7. November 2000
Fritz
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Brieflocher
EPÜ Art. 52 Abs. 1, 54 Abs. 1, 56, 69 Abs. 1
Sowohl für die Prüfung der Patentfähigkeit als auch für die Bestimmung des Schutzbereichs
sind Begriffe in den Patentansprüchen so zu deuten, wie sie der angesprochene
Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung
der in ihr objektiv offenbarten Lösung versteht .
BGH, Urteil vom 7. November 2000 - X ZR 145/98 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom
7. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Melullis,
Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten und unter Zurückweisung der Anschlußberufung der Klägerin werden das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 4. März 1998 (2 Ni 16/97 (EU)) teilweise abgeändert und die Klage insgesamt abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt. Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des am 6. Juli 1990 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 14. August 1989 angemeldeten europäischen Patents 487 542 (Streitpatents). Das Streitpatent, das einen Brieflocher betrifft, umfaßt zehn Patentansprüche, von denen die Ansprüche 3 und 6 wie folgt lauten:
"3. Brieflocher mit einem Unterteil (10), einem an seitlichen Lagerbökken (14) des Unterteils schwenkbar gelagerten, auf am Unterteil ver-
schiebbar geführten Lochstempel gegen die Rückstellkraft einer Feder einwirkenden Druckhebel (18), wobei der Druckhebel seitlich nach unten gebogene, die Lagerböcke außenseitig überlappende Lagerlappen (28) und eine stirnseitig am Druckhebel im Bereich zwischen den Lagerlappen nach unten gebogene, unter der Einwirkung der Rückstellkraft der Feder gegen Anschlagkanten an den Lagerböcken anschlagende Schürze (30) aufweist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß an den Lagerböcken (14) stirnseitig nach oben weisende, die Schürze (30) untergreifende Ausleger (50) angeordnet sind, deren Oberkante (32) rückseitig überstehende Anschläge (54) für die Oberkanten (52) der Ausleger (50) aufweist.
...
6. Brieflocher nach einem der Ansprüche 3 bis 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß im Bereich zwischen der Schürzenunterkante (32) und den Anschlägen (54) ein zwischen zwei Endstellungen quer verschiebbarer, in der einen Endstellung in den Schwenkweg einer der Auslegeroberkanten (52) eingreifender, als Niederhalter für den Druckhebel (18) ausgebildeter Anschlagschieber (56) angeordnet ist."
Wegen des Wortlauts der weiteren Ansprüche wird auf die Patentschrift verwiesen.
Die Klägerin hat mit den vom Bundespatentgericht zu gemeinsamer Verhandlung und Entscheidung verbundenen Nichtigkeitsklagen zum einen die Patentansprüche 3 bis 5, zum anderen die Patentansprüche 6 bis 9 angegriffen und geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei in dem angegriffenen Umfang nicht patentfähig. Ein Locher nach Anspruch 3 sei nicht neu, weil er durch einen von ihr selbst durch Lieferung an die ...-Fabrik offenkundig vorbenutzten Locher (...Locher ) vorweggenommen werde, und ergebe sich jedenfalls in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik, nämlich der US-Patentschrift 2 244 660. Anspruch 6 des Streitpatents stelle einen Nebenanspruch zu Anspruch 3 dar, da er keine zweckmäßige Ausgestaltung des Lochers nach Anspruch 3 enthalte; seine - von der Klägerin allein für relevant gehaltenen - kennzeichnenden Merkmale seien durch einen von dem englischen Unternehmen V. Ltd. offenkundig vorbenutzten Locher (V.-Locher) bekannt gewesen.
Die Beklagte ist der Nichtigkeitsklage entgegengetreten.
Das Bundespatentgericht hat unter Abweisung der weitergehenden Klage das Streitpatent im Umfang seiner Patentansprüche 3 bis 5 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die beantragt,
unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Nichtigkeitsklage insgesamt abzuweisen.
Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit der Maßgabe, daß der erste Halbsatz des kennzeichnenden Teil des Anspruchs 3 lautet:
"daß an den Lagerböcken (14) stirnseitig nach oben weisende, die Schürze (30) über den gesamten Schwenkbereich des Druckhebels un- tergreifende Ausleger (50) angeordnet sind,"
weiter hilfsweise mit der Maßgabe, daß zusätzlich zu dieser Einfügung am Ende des Kennzeichens angefügt wird:
"wobei beim Betätigen des Druckhebels zwischen Schürze (30) und Ausleger (50) ein über den Schwenkweg konstanter Spalt mit einer Weite von weniger als 4 mm auftritt" (Abweichungen vom geltenden An- spruch kursiv).
Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil und verfolgt mit der Anschlußberufung ihren erstinstanzlichen Antrag weiter,
das Streitpatent auch im Umfang der Patentansprüche 6 bis 9 für nichtig zu erklären.
Als vom Senat bestellter Sachverständiger hat Professor Dr.-Ing. J. H. ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Klägerin hat ein Gutachten des Professors Dr. B. vorgelegt.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung hat in der Sache Erfolg, während die Anschlußberufung unbegründet ist. Der Senat hat nicht die Überzeugung gewinnen können, daß dem Gegenstand der Patentansprüche 3 bis 9 die Patentfähigkeit fehlt.
I. Das Streitpatent betrifft einen Brieflocher mit einem Unterteil und einem Druckhebel, der an seitlichen Lagerböcken des Unterteils schwenkbar gelagert ist und gegen die Rückstellkraft einer Feder auf am Unterteil verschiebbar geführte Lochstempel einwirkt. Der Druckhebel weist dabei seitlich nach unten gebogene, die Lagerböcke außenseitig überlappende Lagerlappen und an seiner Stirnseite zwischen den Lagerlappen eine nach unten gebogene Schürze auf, die unter der Einwirkung der Rückstellkraft der Feder gegen Anschlagkanten an den Lagerböcken anschlägt. Ein solcher Locher ist - wie die Streitpatentschrift ausführt, ohne hierzu eine bestimmte Druckschrift anzugeben - vor dem Prioritätstag bekannt gewesen.
Die Streitpatentschrift bemängelt eine bei dem bekannten Locher bestehende Verletzungsgefahr. Wenn beim Niederdrücken des Druckhebels die Schürze von
ihrer Anschlagkante abgehoben werde, bilde sich ein von außen zugänglicher Spalt, in den ein Finger oder Handteil eindringen und beim Zurückfedern des Druckhebels eingeklemmt werden könne. Die aus der großen Rückstellkraft resultierende erhebliche Verletzungsgefahr werde dabei noch dadurch verstärkt, daß die gegeneinander anschlagenden Locherteile oft recht scharfkantig ausgebildet seien.
Diesen Nachteil soll nach dem - dem nicht in Streit stehenden Anspruch 1 nebengeordneten - Patentanspruch 3 ein Locher mit folgenden Merkmalen vermeiden:
1. Der Brieflocher besteht aus einem Unterteil und einem Druckhebel.
2. Der Druckhebel
2.1 ist an seitlichen Lagerböcken des Unterteils schwenkbar gelagert und
2.2 wirkt gegen die Rückstellkraft einer Feder auf am Unterteil verschiebbar geführte Lochstempel ein.
3. Der Druckhebel weist auf
3.1 seitlich nach unten gebogene, die Lagerböcke außenseitig überlappende Lagerlappen und
3.2 eine Schürze, die
3.2.1 an der Stirnseite des Druckhebels zwischen den Lagerlappen nach unten gebogen ist,
3.2.2 unter der Einwirkung der Rückstellkraft der Feder gegen Anschlagkanten an den Lagerböcken anschlägt und
3.2.3 hierzu im Abstand von ihrer Unterkante rückseitig überstehende Anschläge aufweist.
4. An den Lagerböcken sind Ausleger angeordnet, die
4.1 stirnseitig nach oben weisen,
4.2 die Schürze untergreifen und
4.3 mit ihren Oberkanten die Anschlagkanten bilden.
Patentanspruch 3 des Streitpatents enthält keine ausdrückliche Definition des Abstandes der Anschläge von der Unterkante der Schürze (Merkmal 3.2.3) und sagt auch nicht ausdrücklich, daß die an den Lagerböcken stirnseitig nach oben weisenden Ausleger (Merkmal 4) die Schürze, wie die Beklagte in ihrem ersten Hilfsantrag formuliert, über den gesamten Schwenkbereich des Druckhebels untergreifen. Begriffe in den Patentansprüchen sind jedoch - unabhängig davon, ob der Inhalt des Patentanspruchs für die Prüfung seiner Patentfähigkeit oder als Grundlage für die Schutzbereichsbestimmung festgestellt wird - so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung
der in ihr objektiv offenbarten Lösung versteht (Sen., BGHZ 98, 12, 19 - Formstein; 105, 1, 10 - Ionenanalyse; Urt. v. 26.9.1996 - X ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117 f. - Prospekthalter; Urt. v. 29.4.1997 - X ZR 101/93, GRUR 1998, 133, 134 - Kunststoffaufbereitung; Urt. v. 2.3.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 911 - Spannschraube). Maßgeblich ist, welchen Begriffsinhalt das Patent bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln einem vorgeschlagenen Merkmal zuweist (Sen.Urt. v. 4.11.1997 - X ZR 18/95 - Sämaschine, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, Bd. I, S. 424, 428). Das Verständnis des Fachmanns wird sich dabei entscheidend an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck dieses Merkmals orientieren (Sen.Urt. v. 2.3.1999, aaO - Spannschraube; Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz , 9. Aufl., § 14 PatG Rdn. 72). Der Sachverständige hat hierzu überzeugend ausgeführt, daß der Fachmann den Anspruch dahin versteht, daß der Abstand ausreichend groß sein muß, um bei der Betätigung des Druckhebels die Entstehung eines Spalts zu verhindern, in den Handteile eindringen können. Denn das Untergreifen der Schürze und die Verlagerung der Anschlagkanten auf die Oberkanten der Ausleger, die wiederum mit den im Abstand von der Schürzenunterkante angeordneten Anschlägen zusammenwirken, sollen gerade bewirken, daß der am Stand der Technik bemängelte, beim Abheben der Schürze von den Anschlagkanten entstehende , von außen zugängliche Spalt vermieden wird. Das setzt voraus, daß die Schürze nicht nur in einer bestimmten Position, sondern stets von den Auslegern untergriffen wird und daß der Abstand der Anschläge von der Schürzenunterkante so gewählt wird, daß dies möglich ist.
II. Die Voraussetzungen einer Nichtigerklärung des Patentanspruchs 3 des Streitpatents gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 52 ff. EPÜ können nicht festgestellt werden.
1. Die technische Lehre ist neu, weil keine der Entgegenhaltungen sämtliche erfindungsgemäßen Merkmale aufweist (Art. 52 Abs. 1, 54 EPÜ).
a) Der nach ihrem Vortrag von der Klägerin offenkundig vorbenutzte ...-Locher läßt die den Oberbegriff des Patentanspruchs 3 bildenden, vom Streitpatent als bekannt vorausgesetzten Merkmale 1 bis 3.2.2 erkennen. An der Schürze sind ferner rückseitig überstehende Anschläge vorhanden, die mit einer stirnseitig nach oben weisenden Metallplatte zusammenwirken, die mit den Lagerböcken verbunden ist und deren Oberkante die Anschlagkante bildet. Die Anschläge sind insofern in einem geringfügigen Abstand von der Schürzenunterkante angeordnet, als auf den metallenen Druckhebel, bis zu dessen Unterkante sie reichen, eine Kunststoffschale aufgesetzt ist, die den Metallhebel etwas nach unten überragt. Infolge der nur um dieses geringe Maß gegenüber der Schürzenunterkante zurückversetzten Anschläge bildet sich bei Betätigung des Druckhebels ein größer werdender Spalt, in dem bei Zurückfedern des Hebels ein Finger eingeklemmt werden kann. Die Schürze wird somit nicht i.S.d. Merkmals 4.2 untergriffen, weil es an einem hierfür ausreichenden Abstand der Anschläge von der Schürzenunterkante i.S.d. vorstehend erläuterten Merkmals 3.2.3 ebenfalls fehlt.
b) Der Brieflocher nach der US-Patentschrift 2 244 660 weist in Übereinstimmung mit dem Gegenstand des Streitpatents ein Unterteil in Gestalt einer Stanzplatte (punch plate 12) und einen Druckhebel (hand lever 60) auf. Der Druckhebel ist an mit dem Unterteil fest verbundenen, den Lagerböcken vergleichbaren Haltern (punch holders 18) um Gelenkstellen (pivotal points 48) schwenkbar gelagert und wirkt auf verschiebbar geführte als Stanzelemente (punch members 10) bezeichnete Lochstempel gegen die Rückstellkraft einer Feder (30) ein. Es ist ferner ein hauben-
artiger Schild (shield 64) vorhanden, der seitlich nach unten gebogene Lagerlappen und eine stirnseitige Schürze umfaßt, die von an den Haltern nach oben weisenden Auslegern (40) untergriffen wird.
An den Haltern sind jedoch keine Anschlagkanten vorgesehen, gegen die die Schürze unter der Einwirkung der Rückstellkraft der Federn anschlagen könnte. Der Federweg wird nach oben vielmehr durch einen an den Lochstempeln befindlichen Bund (shouldered portion 34) begrenzt, der gegen die Unterseite eines Führungsarms (guide arm 20) der Halter anschlägt. Bei Betätigung des Druckhebels entstehen Spalte zwischen Druckhebel (Schürze) und Stanzplatte und zwischen Schürze und Auslegern.
c) Die im Prüfungsverfahren berücksichtigten Entgegenhaltungen liegen von der Lehre des Patentanspruchs 3 noch weiter ab und offenbaren nichts, was zusätzlich in Richtung der Erfindung nach dem Streitpatent wiese; auch die Klägerin macht insoweit nichts geltend. Diese Schriften bedürfen daher keiner weiteren Erörterung.
2. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hat der Senat auch nicht die Überzeugung gewonnen, daß sich der Gegenstand des Patentanspruchs 3 des Streitpatents für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab und somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 52 Abs. 1, 56 EPÜ).
Als Durchschnittsfachmann ist nach den überzeugenden und mit dem angefochtenen Urteil übereinstimmenden Ausführungen des Sachverständigen ein erfahrener Konstrukteur für Bürogeräte anzusehen, der entweder Maschinenbautechniker
oder – was das Bundespatentgericht nicht in Betracht gezogen hat – auch Konstruktionsingenieur mit Fachhochschulausbildung sein kann.
Befaßt sich der Fachmann – sei es, weil er mögliche Gefahrenquellen beseitigen will, sei es, weil die Ursache aufgetretener Verletzungen behoben werden soll – näher mit dem ...-Locher, erkennt er, wie das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat, daß beim Niederdrücken des Druckhebels zwischen der Unterkante der Schürze und den Anschlagkanten ein Spalt entsteht, in dem ein Finger eingeklemmt oder gequetscht werden kann, wenn der Druckhebel zurückfedert und den Spalt wieder schließt.
Der Stand der Technik vermittelt dem Fachmann jedoch keine Anregung, die es ihm erlaubte, von dieser Erkenntnis des technischen Problems zu der erfindungsgemäßen Lösung zu gelangen. Weder die Schürze und die an ihr angebrachten Anschläge noch die Anschlagkanten am Unterteil haben bei dem ...-Locher die Funktion, einer Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Gliedmaßen vorzubeugen. Der Fachmann muß daher, wie es der Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten ausgedrückt hat, zu der neuen Überlegung finden, die Anschläge der Schürze und die Anschlagkanten der Ausleger "in die Maßnahme 'Ausleger untergreift Schürze' während der gesamten Schwenkbewegung des Druckhebels zu integrieren". Dafür gibt es kein Vorbild, und dazu vermittelt auch die US-Patentschrift 2 244 660 keine Anregung, weil dort die Anschlagbegrenzung ganz anders gelöst ist und überdies die Schürze auch keinen zuverlässigen Klemmschutz bietet.
Das Bundespatentgericht hat demgemäß nur das allgemeine Fachwissen und -können des Fachmanns herangezogen, um zu begründen, warum sich für ihn, ausgehend von einem Locher mit den Merkmalen 1 bis 3.2.2, die Gesamtkombination
des Streitpatents in naheliegender Weise ergebe. Es hat gemeint, im Rahmen rein handwerklicher Tätigkeit ergreife er Maßnahmen, um den bei Betätigung des Druckhebels entstehenden Spalt auch im gedrückten Zustand zu vermeiden. Im Rahmen konstruktiver Weiterentwicklung ordne er an den Lagerböcken Elemente an, die den Spalt in jedem Zustand des Lochers verschließen, beispielsweise in Form von Auslegern (Merkmal 3.6), die die Schürze untergreifen (Merkmal 3.6.1). Durch diese Ä nderung werde die Bildung einer Anschlagkante zwischen Schürze und Auslegern, die ja einen Spalt voraussetze, verhindert, so daß er in Anpassung der Konstruktion an die geänderten Verhältnisse die Anschlagkante an einer anderen Stelle vorsehen müsse. Es biete sich dann von selbst an, die Oberkanten der Ausleger als Anschläge zu verwenden (Merkmal 3.6.2) und entsprechende Gegenanschläge an der Schürze im Abstand von ihrer Unterkante anzuordnen (Merkmal 3.7), um auf diese Weise die Anschlagkanten insgesamt weiter zum Innern des Druckhebels zu verlagern.
Das ist jedoch eine unzulässige Ex-post-Betrachtung in Kenntnis der Erfindung , wie insbesondere an der Erwägung deutlich wird, der Fachmann müsse die Anschlagkante an einer anderen Stelle vorsehen, da durch die Anordnung von die Schürze untergreifenden Auslegern die Bildung einer Anschlagkante zwischen Schürze und Auslegern, die ja einen Spalt voraussetze, verhindert werde. Denn wenn - was richtig ist - die Bildung einer Anschlagkante zwischen Schürze und Auslegern (richtiger: Lagerböcken) einen Spalt voraussetzt, kann es nicht ohne irgendeine Anregung im Stand der Technik als naheliegend angesehen werden, eben diesen Spalt durch die Schürze untergreifende Ausleger zu verschließen. Bei den schrittweisen Überlegungen, die das Bundespatentgericht dem Fachmann zutraut, hat es nicht berücksichtigt, daß das, was die Notwendigkeit des zweiten Schrittes
(Verlagerung von Anschlägen und Anschlagkanten) begründet, den Fachmann schon davon abhalten kann, den ersten zu gehen.
Ergänzend hat der Sachverständige darauf hingewiesen, daß die Lehre nach Anspruch 3 des Streitpatents einerseits einen wichtigen Sicherheitsaspekt für eine Massenware betrifft, dem sie zuverlässig genügt, andererseits bei der Fertigung der Bauelemente des Brieflochers mit relativ geringen Kosten verbunden ist. In Anbetracht dessen bildet der Umstand, daß die erfindungsgemäße Lösung vor dem Prioritätstag des Streitpatents über Jahrzehnte der Entwicklung von Brieflochern der gattungsgemäßen Art nicht verwirklicht worden ist, ein zusätzliches Indiz gegen die Richtigkeit der Annahme, der Fachmann habe zu der ebenso technisch vorteilhaften wie kostengünstigen Maßnahme ohne erfinderische Tätigkeit finden können.
III. Die mit der Nichtigkeitsklage ebenfalls angegriffenen, in der Berufungsinstanz noch zur Entscheidung stehenden weiteren Patentansprüche haben weitere Ausgestaltungen der Lehre des Patentanspruchs 3 zum Gegenstand, sind auf diesen rückbezogen und werden daher durch dessen Patentfähigkeit ebenfalls getragen.
Das gilt auch für Anspruch 6 des Streitpatents. Entgegen der Auffassung der Klägerin kommt es nicht darauf an, ob ein Brieflocher mit den kennzeichnenden Merkmalen dieses Anspruchs die Patentierungsvoraussetzungen erfüllt. Denn da der Anspruch formell auf die Ansprüche 3 bis 5 rückbezogen ist, umfaßt er neben seinen kennzeichnenden Merkmalen sämtliche Merkmale des Anspruchs 3 des Streitpatents. Da er damit als Unteranspruch dessen Lehre umfaßt, stellt sich Anspruch 6 notwendigerweise als weitere Ausgestaltung der Lehre des Patentanspruchs 3 dar, die schon deswegen neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht,
weil dies für Anspruch 3 gilt. Inwieweit es technisch für die Funktion und die Brauchbarkeit des in Anspruch 6 beschriebenen, als Niederhalter für den Druckhebel ausgebildeten Anschlagschiebers darauf ankommt, ob der mit einem solchen Anschlagschieber ausgestattete Brieflocher sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 3 erfüllt , ist unerheblich; es genügt, daß nur diese Kombination geschützt ist.
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 84 Abs. 2, 110 Abs. 3 Satz 2 PatG in der nach Art. 29 2. PatGÄ ndG weiter anwendbaren Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 i.V.m. §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.
Rogge Melullis Keukenschrijver
Mühlens Meier-Beck BESCHLUSS X ZR 145/98 vom 9. Januar 2001 in der Patentnichtigkeitssache
Bundespatentgericht Entsch. v. 04.03.98 - 2 Ni 16/97 (EU) X ZR 145/98
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 9. Januar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Jestaedt, Scharen, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck
beschlossen:
Das Urteil des Senats vom 7. November 2000 wird, da der Tatbestand insoweit eine offenbare Unrichtigkeit in Gestalt einer Auslassung enthält, dahin berichtigt, daß in dem auf Seite 3 des Urteils wiedergegebenen Patentanspruch 3 in der vorletzten Zeile das Wort "Oberkante (32)" ersetzt wird durch
"Oberkanten (52) die Anschlagkanten bilden, und daß die Schürze (30) im Abstand von ihrer Unterkante (32)".
Rogge Jestaedt Scharen
Mühlens Meier-Beck