: 3. Das Urteil ist für die Beklagte wegen der Kostenentscheidung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

1: Bei den Parteien handelt es sich um Mitbewerber auf dem Markt der Übersetzungsdienstleistungen. Beide Parteien bieten Übersetzungsdienstleistungen bundesweit an und werben über das Internet. Der Kläger macht vorliegend gegenüber der Beklagten Ansprüche aus prioritätsälteren Kennzeichenrechten an der geschäftlichen Bezeichnung "Context" geltend.

2: Der Kläger ist seit 1988 unter dem Namen "Context" auf dem Gebiet der Übersetzungsdienstleistungen tätig. Seit Ende der 80er Jahre bis heute nutzt er den Namen "Context" in Alleinstellung überregional. Darüber hinaus ist er seit 29.01.2010 Inhaber der deutschen Wortmarke "Context" (siehe Registerauszug, Bl. 18/19 d.A.).

3: Die Beklagte benutzt ebenfalls das Zeichen "Context" für Übersetzungsdienstleistungen. Sie ist frühestens seit Beginn des Jahres 1990 tätig. Im Jahre 2008 ließ die Beklagte die deutsche Wort-Bildmarke "Context" eintragen. Darüber gerieten die Parteien in Streit und die Beklagte erklärte mit Schreiben vom 04.02.2011 Verzicht auf die Marke (Schreiben Bl. 23 - 25 d.A.).

4: Im Jahre 2009 nahm die hiesige Beklagte den Kläger in einem Verfahren vor dem Landgericht Köln u.a. wegen Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Context" in Anspruch. In diesem Prozess erhob der jetzige Kläger Widerklage (vgl. Schriftsatz vom 04.02.2010 im Verfahren LG Köln, Az. 31 O 179/09, Bl. 84 - 89 d.A.) und machte prioritätsältere Kennzeichenrechte an dem streitgegenständlichen Begriff geltend, nahm die Widerklage mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 09.02.2009 (Bl. 90 d.A.) jedoch wieder zurück. In dem genannten Verfahren vor dem Landgericht Köln (Az. 31 O 179/09) wurde die Klage der hiesigen Beklagten mit Urteil vom 18.03.2010 (vgl. Bl. 6 - 17 d.A.) abgewiesen.

5: Mit außergerichtlichem Schreiben seines Prozessbevollmächtigten vom 08.06.2011 (Bl. 28 - 30 d.A.) forderte der Kläger die Beklagte auf, die Nutzung des Zeichens "Context" in Alleinstellung zu unterlassen. Dies lehnten die Prozessbevollmächtigten der Beklagten mit außergerichtlichem Schreiben vom 24.06.2011 (Bl. 31 d.A.) ab.

6: Der Kläger ist der Ansicht,
ihm stünden gegenüber der Beklagten die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Feststellung zu. Er verfüge gegenüber der Beklagten über die prioritätsälteren Kennzeichenrechte an dem Begriff. Er kenne auch die Beklagte erst seit der Abmahnung vom 09.02.2009. Die Beklagte sei ihm aus der Arbeit mit dem Dienst "www.proz.com" nicht bekannt. Darüber hinaus sei ihm die Beklagte auch nicht aus einer Werbekampagne im Jahre 1998 bekannt. Diese Aktion sei durch eine selbständig arbeitende freie Mitarbeiterin und ihn durchgeführt worden. Davon habe er keine konkrete Kenntnis besessen. Die Beklagte könne sich daher nicht auf die geltend gemachte Verwirkung berufen.

7: Der Kläger beantragt,

8: 1. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, jeweils zu vollziehen am Geschäftsführer, im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen,

9: bei Dienstleistungen im Bereich Fremdsprachendienste, Übersetzung, Textkonzeption, Textkreation und Lektorat die Bezeichnung "Context" in Alleinstellung zu verwenden, insbesondere durch die Firma "Beklagte mbH";

10: 2. die Beklagte zu verurteilen, ihm Auskunft zu erteilen über die erzielten Umsätze, die unter den in Ziffer 1. beschriebenen Handlungen erzielt wurden, aufgegliedert nach Jahren;

11: 3. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm allen Schaden zu ersetzen, der diesem durch die in Ziffer 1. beschriebenen Handlungen bisher entstanden ist und/oder noch entstehen wird.

12: Die Beklagte beantragt,

13: die Klage abzuweisen.

14: Die Beklagte trägt vor,
dem Kläger stünden die geltend gemachten Ansprüche nicht zu, da diese verwirkt seien. Hier sei Verwirkung sowohl nach § 21 Abs. 2 als auch Abs. 4 MarkenG eingetreten. Dies ergebe sich aus dem Inhalt des zwischen den Parteien beim Landgericht Köln geführten Verfahrens, in dem der jetzige Kläger mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 31.07.2009 (Bl. 91 ff. d.A.) u.a. vortragen ließ: "Die Klägerin kennt den Beklagten (u.a.) von einer Werbeaktion aus dem Jahre 1998 (...) Die Parteien hatten geschäftlichen Kontakt. Die Klägerin hat das Werbeschreiben der Beklagten nachweislich erhalten.“ Darüber hinaus würden sich die Parteien aus der Arbeit mit dem Dienst "www.proz.com" kennen, was der hiesige Kläger im Verfahren vor dem Landgericht Köln im Schriftsatz seiner Prozessbevollmächtigten vom 27.04.2009 (Bl. 130 d.A.) ebenfalls so vortragen ließ.

15: Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und vorgelegten Unterlagen, insbesondere aus dem Verfahren des Landgerichts Köln, Az. 31 O 179/09 (Bl. 84 - 99, Bl. 122 - 132 d.A.) Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

16: Die zulässige Klage ist nicht begründet.

17: Die Beklagte beruft sich gegenüber den vom Kläger geltend gemachten Ansprüchen auf Unterlassung, Auskunft und Feststellung zu Recht auf Verwirkung gemäß § 21 Abs. 2, 4 MarkenG.

18: Nach § 21 Abs. 2 MarkenG ist der Inhaber einer Marke nicht berechtigt, die Nutzung einer geschäftlichen Bezeichnung zu untersagen, soweit er von der Benutzung während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren gekannt und geduldet hat. Nach der Definition des Bundesgerichtshofs tritt Verwirkung i.S.d. § 21 Abs. 4 MarkenG zudem dann ein, wenn"durch eine länger andauernde redliche und ungestörte Benutzung einer Kennzeichnung ein Zustand geschaffen ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglich hat" (so z.B. BGH GRUR 2008, 1104; In- gerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. 2010, Rn 25 ff. und die dort zitierte weitere Rechtspr.). Dabei setzt sich die Verwirkung aus vier Elementen zusammen, nämlich einer länger anhaltenden redlichen Nutzung, einer Duldung durch den Berechtigten, einem darauf beruhenden berechtigten Vertrauen des Verletzers und einen wertvollen Besitzstand.

19: Im Rahmen der Kenntnis des Markeninhabers ist positive Kenntnis nicht erforderlich, es genügt grundsätzlich auch Kennen müssen (vgl. BGH, GRUR 1966, 623, 626).

20: Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben kommt die Kammer unter Abwägung der gesamten Umstände zu dem Ergebnis, dass die Beklagte sich hier zu Recht auf Verwirkung der geltend gemachten Ansprüche des Klägers beruft.

21: Dabei muss sich der Kläger insbesondere sein eigenes Vorbringen im Verfahren vor dem Landgericht Köln (Az. 31 O 179/09) zurechnen lassen. In diesem Verfahren ließ der Kläger als dortiger Beklagter durch seine Prozessbevollmächtigten im Schriftsatz vom 31.07.2009 (Bl. 91 - 99 d.A.) u.a. Folgendes vortragen:

22: "Die Klägerin kennt den Beklagten (u.a.) von einer Werbeaktion aus dem Jahre 1998. Dabei schrieb der Beklagte mehrere Tausend Firmen an, unter anderem die Klägerin. ... Frau C ist seit vielen Jahren für die Akquise beim Beklagten zuständig und hat alle angeschriebenen Adressen immer auch in einem so genannten Follow-up telefonisch nachbearbeitet, um sicherzustellen, dass das Schreiben tatsächlich beim zuständigen Mitarbeiter ankam. Nach dem Telefonat mit der Klägerin trug die Zeugin in der Datenbank des Beklagten zur Aktion Frau D bei der Klägerin als Kontakt ein. Außerdem trug sie nach dem telefonischen Gespräch mit der Klägerin die klägerische Email-Adresse in die Datenbank ein."...

23: Der Kläger hatte danach seit dem Jahre 1998 Kenntnis von der Beklagten und sein gegenteiliges Vorbringen im hiesigen Verfahren ist als widerlegt anzusehen, wobei ihm die positive Kenntnis seiner Mitarbeiterin zuzurechnen ist.

24: Darüber hinaus kennen sich die Parteien aus der Arbeit mit dem Dienst "www.proz.com".

25: Dies bestreitet zwar der Kläger im hiesigen Verfahren, doch setzt er sich dadurch wiederum in Widerspruch zu dem Vorbringen in dem Verfahren vor dem Landgericht Köln (Az. 31 O 179/09). Dort ließ nämlich der dortige Beklagte und hiesige Kläger im Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 27.04.2009 (Bl. 122 ff. d.A.) u.a. auf Seite 9 oben des Schriftsatzes wie folgt vortragen:

26: "Darüber hinaus sind sich die Parteien durch die jeweilige Arbeit mit dem Dienst www.proz.com bekannt. Die Klägerin nutzt den Dienst seit 2002 sehr aktiv. ... Dabei listet www.proz.com die Parteien seit dem 30.11.2003 nebeneinander. Auf die Eingabe des Suchwortes "Context" erscheinen die Parteien beide auf der ersten Seite."...

27: Auf Grund der dargelegten Umstände besaß der Kläger danach von der Beklagten Kenntnis mindestens seit der Werbeaktion im Jahre 1998 und spätestens einige Jahre später aus der gleichzeitigen Nutzung der Parteien des Dienstes www.proz.com. Hinzu kommt, dass die Beklagte - wie unter web.archive.org für jedermann recherchierbar - bereits seit Ende 2001 unter der bis heute genutzten Internetadresse „www.context...de" auftritt und die von ihr angebotenen Dienste bewirbt. Auch daher hätte der Kläger mithin um die Nutzung der geschäftlichen Bezeichnung wissen müssen.

28: Es liegt somit eine länger anhaltende redliche Nutzung der streitgegenständlichen Bezeichnung durch die Beklagte vor und diese Nutzung wurde durch den Kläger auch über Jahre hinweg geduldet. Da der Kläger trotz Kenntnis nicht gegen die Verwendung durch die Beklagte vorging, durfte die Beklagte auch darauf vertrauen, die Bezeichnung weiter nutzen zu können. Beide Parteien haben sich durch die Verwendung des Begriffes auch einen wertvollen Besitzstand erworben und sind anerkannte Unternehmen im Bereich der Übersetzungsdienstleistungen.

29: Den Ansprüchen des Klägers steht danach die geltend gemachte Verwirkung des § 21 Abs. 2, 4 MarkenG entgegen und die Klage war abzuweisen.

30: Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO; die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 ZPO.

31: Beschluss

32: Der Streitwert für das Verfahren wird auf 70.000,00 € festgesetzt.

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4 Referenzen - Gesetze

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Markengesetz - MarkenG

Annotations

Markengesetz - MarkenG | § 21 Verwirkung von Ansprüchen

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschäftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 lassen die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 91 Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht

(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung umfasst auch die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis; die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.

(2) Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei sind in allen Prozessen zu erstatten, Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassen ist und am Ort des Prozessgerichts auch nicht wohnt, jedoch nur insoweit, als die Zuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen oder als in der Person des Rechtsanwalts ein Wechsel eintreten musste. In eigener Sache sind dem Rechtsanwalt die Gebühren und Auslagen zu erstatten, die er als Gebühren und Auslagen eines bevollmächtigten Rechtsanwalts erstattet verlangen könnte.

(3) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne der Absätze 1, 2 gehören auch die Gebühren, die durch ein Güteverfahren vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle entstanden sind; dies gilt nicht, wenn zwischen der Beendigung des Güteverfahrens und der Klageerhebung mehr als ein Jahr verstrichen ist.

(4) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne von Absatz 1 gehören auch Kosten, die die obsiegende Partei der unterlegenen Partei im Verlaufe des Rechtsstreits gezahlt hat.

(5) Wurde in einem Rechtsstreit über einen Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 entschieden, so ist die Verjährung des Anspruchs gehemmt, bis die Entscheidung rechtskräftig geworden ist oder der Rechtsstreit auf andere Weise beendet wird.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 709 Vorläufige Vollstreckbarkeit gegen Sicherheitsleistung

Andere Urteile sind gegen eine der Höhe nach zu bestimmende Sicherheit für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Soweit wegen einer Geldforderung zu vollstrecken ist, genügt es, wenn die Höhe der Sicherheitsleistung in einem bestimmten Verhältnis zur Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages angegeben wird. Handelt es sich um ein Urteil, das ein Versäumnisurteil aufrechterhält, so ist auszusprechen, dass die Vollstreckung aus dem Versäumnisurteil nur gegen Leistung der Sicherheit fortgesetzt werden darf.