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Bundesgerichtshof Urteil, 19. Apr. 2011 - X ZR 124/10

bei uns veröffentlicht am

19.04.2011

Bundesgerichtshof Urteil, 19. Apr. 2011 - X ZR 124/10

ra.de-Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 19. Apr. 2011 - X ZR 124/10

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vorgehend

Bundespatentgericht, 4 Ni 21/09, 12.05.2010

Gericht

Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland. Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 124/10 Verkündet am:

19. April 2011

Wermes

Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

- Berichtigter Leitsatz -

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Mautberechnung

PatG § 81 Abs. 2 Satz 1; EPÜ Art. 139 Abs. 2

Die bei laufendem Einspruchsverfahren erhobene Nichtigkeitsklage ist auch dann

unzulässig, wenn sie nur auf ein älteres nationales Recht im Sinne des Art. 139

Abs. 2 EPÜ gestützt wird (Fortführung von BGH, Urteil vom 12. Juli 2005

- X ZR 29/05, BGHZ 163, 369 - Strahlungssteuerung).

ZPO § 148

Der Verletzungsrichter kann und muss von der Möglichkeit, das Verfahren im Hinblick

auf ein anhängiges Einspruchsverfahren auszusetzen, auch dann Gebrauch

machen, wenn er damit rechnet, dass das Einspruchsverfahren erfolglos bleiben

wird, eine im Anschluss daran erhobene Nichtigkeitsklage wegen einer Entgegenhaltung

, die nur in diesem Verfahren berücksichtigt werden darf, aber hinreichende Erfolgsaussicht

hat.

BGH, Urteil vom 19. April 2011 - X ZR 124/10 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 19. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. MeierBeck

, die Richterin Mühlens, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und die Richterin

Schuster

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Mai 2010 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1: Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 824 731 (Streitpatents), das ein Verfahren und ein Gerät zum Bestimmen von Straßennutzungsgebühren betrifft. Das Streitpatent wurde am 22. April 1996 angemeldet und nimmt eine USPriorität vom 9. Mai 1995 in Anspruch. Es umfasst 25 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 9, 11, 12 und 16 angegriffen sind. Gegen das Streitpa- tent, dessen Erteilung am 15. November 2006 veröffentlicht wurde, wurden mehrere Einsprüche eingelegt. Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen wird, ist dem Einspruchsverfahren beigetreten, das zum Widerruf des Streitpatents durch das Europäische Patentamt geführt hat. Gegen diese Entscheidung wurde am 27. Januar 2011 Beschwerde eingelegt (Az. T0197/11). Nach der Entscheidung der Einspruchsabteilung hat das Oberlandesgericht Düsseldorf den dort anhängigen Verletzungsstreit mit Einverständnis der Parteien ausgesetzt.

2: Die Klägerin hat mit der Nichtigkeitsklage geltend gemacht, der Gegenstand der angegriffenen Patentansprüche sei gegenüber der deutschen Offenlegungsschrift 44 27 392 nicht neu. Die dieser Schrift zugrundeliegende Anmeldung wurde am 3. August 1994, also vor dem Anmeldetag desStreitpatents, eingereicht, Offenlegungstag ist der 8. Februar 1996.

3: Das Patentgericht hat die Klage für unzulässig gehalten und sie abgewiesen (veröffentlicht in GRUR 2011, 87).

4: Mit der Berufung, der die Beklagte entgegentritt, begehrt die Klägerin Aufhebung des Ersturteils und Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht.

Entscheidungsgründe:

5: Die zulässige Berufung ist unbegründet. Zu Recht hat das Patentgericht die Klage als unzulässig angesehen (§ 81 Abs. 2 Satz 1 PatG i.V.m. Art. 2 Abs. 2 EPÜ).

6: I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

7: Die Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG differenziere nicht zwischen Verfahren vor dem Deutschen und dem Europäischen Patentamt. Die Interessenlage sei bei beiden Verfahren dieselbe; es sollten einander widersprechende Entscheidungen vermieden werden. Vor Abschluss des Einspruchsverfahrens stehe nicht fest, mit welchem Inhalt das Patent letztlich Bestand haben werde. Insbesondere sei nicht auszuschließen, dass ein Patent im Einspruchsverfahren einen Inhalt erhalte, dem der im parallel geführten Nichtigkeitsverfahren geltend gemachte Stand der Technik nicht entgegenstehe, der aber gleichwohl zur Nichtigerklärung des Patents in der erteilten Fassung führen könne. Es könne dahinstehen, ob in Ausnahmefällen ein Abweichen von § 81 Abs. 2 PatG zuzulassen sei. In der Entscheidung "Schlauchbeutel" (BPatG GRUR 2002, 1045 f.) sei die Nichtigkeitsklage zwar wie im Streitfall auf eine nachveröffentlichte nationale Anmeldung gestützt worden, dort seien aber die ältere nationale und die jüngere europäische Anmeldung identisch gewesen, so dass die dem angegriffenen Patent zugrunde liegende nationale Anmeldung keinen zusätzlichen Offenbarungsgehalt aufgewiesen habe, mit dem der Patentinhaber einen angegriffenen Anspruch hätte beschränken und damit die fehlende Neuheit hätte "reparieren" können. Ein solcher Fall sei hier nicht gegeben. Die Beklagte könne das Streitpatent im Einspruchsverfahren möglicherweise so beschränken , dass der hier entgegengehaltene Stand der Technik den neu gefassten Ansprüchen nicht mehr entgegenstehe. Ob eine Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens gemäß § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 148 ZPO bei noch anhängigem Einspruchsverfahren möglich sei, könne dahinstehen. Bei Berücksichtigung der Gesetzeslage und des Umstands, dass nicht in absehbarer Zeit mit einer Entscheidung über den Einspruch zu rechnen sei, lägen die Voraussetzungen für eine Aussetzung nicht vor.

8: II. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im Ergebnis stand.

9: 1. Nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG kann eine Klage auf Nichtigerklärung des Patents nicht erhoben werden, solange ein Einspruch noch eingelegt werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Die sachliche Rechtfertigung der Nachrangigkeit des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Einspruchsverfahren besteht darin, parallele, möglicherweise einander widersprechende Entscheidungen über den Rechtsbestand eines Patents zu vermeiden. Dritte, die nicht Einspruch eingelegt haben, werden dadurch nicht in sachlich ungerechtfertigter Weise an der Wahrnehmung ihrer Rechte gehindert. Denn ein Dritter, gegen den nach Ablauf der Einspruchsfrist Verletzungsklage erhoben worden ist, kann dem laufenden Einspruchsverfahren bis zu dessen Abschluss beitreten (§ 59 Abs. 2 Satz 1 PatG). Das gilt auch für denjenigen, der aus dem Patent verwarnt worden ist und deshalb Klage auf Feststellung erhoben hat, dass er das Patent nicht verletze (§ 59 Abs. 2 Satz 2 PatG). Darüber hinaus ist auch im Einspruchsverfahren jedermann berechtigt, dem Patentamt Druckschriften anzugeben, die der Erteilung des Patents entgegenstehen könnten (§ 59 Abs. 4 i.V.m. § 43 Abs. 3 Satz 3 PatG).

10: Der Vorrang des Einspruchsverfahrens gilt sowohl für Einspruchsverfahren , die vor dem Deutschen Patent- und Markenamt anhängig sind, als auch für solche, die vor dem Europäischen Patentamt geführt werden. Dies hat der Bundesgerichtshof bereits entschieden (Senatsurteil vom 12. Juli 2005 - X ZR 29/05, BGHZ 163, 369 - Strahlungssteuerung). Mit Blick auf den Zweck des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG und die Regelung inArt. 100 EPÜ hat der Senat insbesondere ausgesprochen, dass die Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Patent gemäß § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG unzulässig ist, wenn sie nur auf Nichtigkeitsgründe gestützt wird, die zugleich Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ sind. Die Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Einspruchsverfahren stellt keinen Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 GG dar. Das Europäische Patentübereinkommen enthält durch die Möglichkeiten, die die Einlegung des Einspruchs (Art. 99 EPÜ), die gegen die Einspruchsentscheidung gegebene Beschwerde (Art. 106 EPÜ), die Vorlage von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten an die Große Beschwerdekammer (Art. 110, 111, 112 EPÜ) und der Beitritt Dritter zum Einspruchsverfahren (Art. 105 EPÜ) bieten, ein an den Maßstäben des Grundgesetzes orientiertes, ausreichendes Rechtsschutzsystem und genügt dem Standard, der gemäß Art. 24 Abs. 1 GG zu beachten ist. Darüber hinaus hat nach Art. 2 Abs. 2 EPÜ das europäische Patent in jedem Vertragsstaat dieselbe Wirkung und unterliegt den jeweiligen nationalen Vorschriften. Das europäische Patent ist damit auch für die Art und Weise, wie die zugelassenen Nichtigkeitsgründe geltend zu machen sind, den nationalen Patenten gleichgestellt und kann diesen gegenüber keine erweiterten Rechtsschutzmöglichkeiten erhalten. Die gegen diese Entscheidung des Senats erhobene Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen (BVerfG, Beschluss vom 5. April 2006 - 1 BvR 2310/05, GRUR 2006, 569).

11: 2. Die in der Senatsentscheidung "Strahlungssteuerung" aufgestellten Grundsätze gelten entgegen der Auffassung der Klägerin auch, wenn - wie im Streitfall - die bei laufendem Einspruchsverfahren erhobene Nichtigkeitsklage nur auf ein älteres nationales Recht im Sinne des Art. 139 Abs. 2 EPÜ gestützt wird.

12: a) In einer solchen Fallkonstellation macht ein Kläger den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend, und nicht, wie die Klägerin meint, mangelnde Patentfähigkeit gegenüber einer nationalen Patentanmeldung mit älterem Zeitrang. Im Schrifttum ist in der Regelung des Art. 139 Abs. 2 EPÜ ein weiterer Nichtigkeitsgrund gesehen worden, auf den über Art. 2 Abs. 2 EPÜ die Vorschriften der §§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 1 angewendet werden sollen (vgl. Preu, GRUR Int. 1981, 63, 67; Pitz, GRUR 1995, 231). Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden (ablehnend auch Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren , 4. Aufl. Rn. 47 mit Nachweisen). Mangelnde Patentfähigkeit ist sowohl bei deutschen als auch bei europäischen Patenten ein einheitlicher unter mehreren im Gesetz aufgezählten Widerrufs- bzw. Klagegründen. Wenn er geltend gemacht wird, findet unter anderem eine umfassende Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit statt. Eine Aufspaltung des Nichtigkeitsgrunds hinsichtlich einzelner Entgegenhaltungen oder eine unterschiedliche verfahrensrechtliche Behandlung des Nichtigkeitsgrunds je nachdem, welche Entgegenhaltungen zu seiner Begründung herangezogen werden, findet weder im Europäischen Patentübereinkommen noch im deutschen Patentgesetz eine Stütze. Dies bedeutet mit Blick auf die Senatsentscheidung "Strahlungssteuerung" , dass auch dann mangelnde Patentfähigkeit und damit ein Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ geltend gemacht wird, wenn die Klage nur auf die ältere nationale Anmeldung gestützt wird.

13: Dies führt zur Unzulässigkeit der Klage. Die Zulassung der Nichtigkeitsklage in einem solchen Fall könnte zudem verfahrens- und materiellrechtliche Folgen nach sich ziehen, die der Intention des Gesetzgebers zuwiderliefen. Dem Nichtigkeitskläger wäre es bei der Geltendmachung des Nichtigkeitsgrunds der mangelnden Patentfähigkeit unbenommen, im Laufe des Nichtigkeitsverfahrens weiteren Stand der Technik, der dann auch Gegenstand des europäischen Einspruchsverfahrens nach Art. 100 EPÜ sein könnte, in das nationale Nichtigkeitsverfahren einzuführen und durch eine auf mehrere, nicht nur ältere nationale, Entgegenhaltungen gestützte Begründung die Nichtigerklärung eines Patents herbeizuführen, das seine endgültige Fassung noch nicht erhalten hat. Darüber hinaus ist das Patentgericht, wenn der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, nach dem Amtsermittlungsgrundsatz gemäß § 87 PatG verpflichtet, die Patentfähigkeit nicht nur in Bezug auf die ältere nationale Anmeldung, sondern auch unter allen anderen maßgeblichen Gesichtspunkten zu prüfen. Zwar ist das Patentgericht im Nichtigkeitsverfahren auch nach dem im Streitfall noch anwendbaren, bis zum 30. September 2009 geltenden Verfahrensrecht nicht verpflichtet, den Stand der Technik umfassend zu ermitteln und darf sich grundsätzlich auf die Prüfung der von dem Nichtigkeitskläger vorgelegten Entgegenhaltungen auf ihre sachlich-rechtliche Relevanz beschränken; gleichwohl dürfen Entgegenhaltungen und Kenntnisse aus dem Stand der Technik, die dem Nichtigkeitssenat aus seiner Praxis bekannt sind, nicht unberücksichtigt bleiben, wenn sich für das Patentgericht Anhaltspunkte dafür ergeben, dass diese Sachverhaltselemente entscheidungserheblich sein können; sie sind in das Verfahren einzuführen und bei Prüfung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen. Bei dieser Sachlage würden durch eine Zulassung der Nichtigkeitsklage einander widersprechende Entscheidungen des Europäischen Patentamts und des Patentgerichts nicht vermieden, sondern begünstigt.

14: b) Der Hinweis der Klägerin auf die Entscheidung "Trigonellin" (BGH, Urteil vom 20. März 2001 - X ZR 177/98, BGHZ 147, 137 = GRUR 2001, 730) führt zu keiner anderen Beurteilung. In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall war das europäische Streitpatent sowohl in einem deutschen Beschränkungsverfahren als auch im europäischen Einspruchsverfahren beschränkt worden. Der Senat hat entschieden, dass als geschützt nur das verbleibt , was zugleich nach beiden Beschränkungsentscheidungen noch unter Schutz steht. Bei dieser Fallkonstellation handelt es sich um einen Ausnahmefall , der bei Parallelität von deutschem Beschränkungsverfahren und europäischem Einspruchsverfahren auftreten kann. Für die Nichtigkeitsklage sollten derartige Fälle vermieden werden, deshalb ist § 81 Abs. 2 Satz 1 in das deutsche Patentgesetz aufgenommen worden.

15: c) Das Argument der Klägerin, mit der Anwendung von § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG sei ein Dritter bei der Durchsetzung seiner Rechte gegen ein europäisches Patent gegenüber den Durchsetzungsmöglichkeiten in Bezug auf ein deutsches Patent benachteiligt, verfängt nicht. Die Einspruchsverfahren nach dem Patentgesetz (§§ 59 ff. PatG) und nach dem Europäischen Patentübereinkommen (Art. 99 ff. EPÜ) verlaufen getrennt nach unterschiedlichen Rechtsvorschriften. Eine Benachteiligung Dritter kann darin nicht gesehen werden. Der Dritte kann dem Patent im deutschen Einspruchsverfahren auch ein älteres nationales Recht entgegenhalten (§ 59 Abs.1 i.V.m. § 3 Abs. 2 PatG), während ein erteiltes europäisches Patent im Einspruchsverfahren den Vorschriften der Art. 99 ff. EPÜ unterliegt; die Einspruchsgründe ergeben sich abschließend aus Art. 100 EPÜ. Hinsichtlich der Einspruchs- bzw. Widerrufsgründe weichen die Rechtsordnungen also voneinander ab, weil sich aus dem Europäischen Patentübereinkommen insoweit etwas anderes als aus dem deutschen Patentgesetz ergibt (Art. 2 Abs. 2 EPÜ). Weder ist eine Zuständigkeit der deutschen Pa- tentbehörden im europäischen Einspruchsverfahren begründet, noch ist nationales Recht anwendbar. Im Übrigen ist eine Nichtigkeitsklage nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG bei laufendem Einspruchsverfahren auch gegen ein deutsches Patent nicht zulässig.

16: d) Dem Einwand der Klägerin, in den anderen europäischen Rechtsordnungen sei die Parallelität von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren handhabbare Praxis, beispielsweise lasse das Patentrecht in Großbritannien alle Widerrufsgründe , die im europäischen Einspruchsverfahren geltend gemacht werden können, auch im nationalen parallelen Nichtigkeitsverfahren zu, steht die Gesetzeslage im deutschen Recht in Gestalt von § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG entgegen. Die Bedeutung der hier zu entscheidenden Rechtsfrage ist - wie auch die Klägerin ausführt - im Schrifttum bei der Einführung des Europäischen Patentübereinkommens erkannt und diskutiert worden (vgl. hierzu Pitz, Das Verhältnis von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren nach deutschem und europäischem Patentrecht, Diss. München 1994; derselbe, GRUR 1995, 231; Dihm, Mitt. 1998, 441; siehe auch schon Preu, aaO). Das deutsche Patentgesetz hat nach Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens mehrfach Änderungen erfahren. Der Gesetzgeber hat dabei § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG (früher § 81 Abs. 2) unangetastet gelassen und ihn auch im Rahmen der Gesetzesänderung , die das Nichtigkeitsverfahren teilweise grundlegend neu geregelt hat (Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009, BGBl I 2009, 2521 = BlPMZ 2009, 307) weder aufgehoben noch inhaltlich geändert und damit zum Ausdruck gebracht, dass er die Regelung aus den Gründen, die zu ihrer Einführung geführt haben, nach wie vor für erforderlich hält.

17: e) Da die Nichtigkeitsklage nach alldem unzulässig und die Sache entscheidungsreif ist, kommt die vom Patentgericht grundsätzlich erwogene Möglichkeit , das Nichtigkeitsverfahren gemäß § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 148 ZPO auszusetzen, nicht in Betracht. Der Zeitpunkt, zu dem die Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegen müssen, ist allerdings der der Entscheidung über die Klage (hM, vgl. Greger in Zöller, ZPO, 28. Aufl., vor § 253 Rn. 9 mit Nachweisen). Ist das Einspruchsverfahren bis zu diesem Termin beendet, steht § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG der Zulässigkeit der Klage nicht mehr entgegen.

18: 3. Der Senat verkennt dabei nicht, dass ein schutzwürdiges Interesse eines Wettbewerbers, der wegen Verletzung des noch im europäischen Einspruchsverfahren befindlichen Patents verklagt worden ist, bestehen kann, nicht wegen Patentverletzung verurteilt zu werden, obwohl der Gegenstand der Erfindung durch eine im Einspruchsverfahren nicht zu berücksichtigende Entgegenhaltung vorweggenommen wird. Der Streitfall zeigt, dass es im europäischen Einspruchsverfahren, zumal, wenn sich - wie hier - ein Beschwerdeverfahren anschließt, mehrere Jahre dauern kann, bis über den Bestand des Patents Rechtssicherheit erlangt wird. In einem solchen Fall kann eine Rechtsschutzlücke entstehen, die zwar nicht im Hinblick auf die im Europäischen Patenübereinkommen und im deutschen Patentgesetz enthaltenen Rechtsschutzsysteme , aber wegen der besonderen Konstellation des Einzelfalls das verfassungsrechtliche Gebot der Gewährung effektiven Rechtsschutzes tangieren kann (vgl. hierzu Keukenschrijver, aaO Rn. 78).

19: Um in solchen Fällen eine mögliche Rechtsschutzlücke für den im Verletzungsprozess angegriffenen Wettbewerber zu schließen und gleichzeitig dem Gebot des effektiven Rechtsschutzes zu genügen, ist es aber nicht erforderlich , von der klaren gesetzlichen Regelung in § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG ab- zuweichen. Den berechtigten Interessen der Wettbewerber kann schon durch eine sachgerechte Handhabung des § 148 ZPO bei der Entscheidung über die Aussetzung eines Rechtsstreits bei den Verletzungsgerichten in hinreichendem Umfang Rechnung getragen werden.

20: Nach dieser Vorschrift kann das Gericht, wenn die Entscheidung ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder der Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen ist. Im Patentverletzungsprozess ist die erforderliche Abhängigkeit nach § 148 ZPO jedenfalls gegeben, wenn eine Nichtigkeitsklage oder auch ein Einspruchsverfahren anhängig ist, die zur Nichtigerklärung oder zum Widerruf des Patents führen und damit der Verletzungsklage die Grundlage entziehen kann.

21: Bei der Entscheidung über die Aussetzung ist in den Tatsacheninstanzen zwar in der Regel von ausschlaggebender Bedeutung, welche Erfolgsaussicht der Verletzungsrichter dem Einspruch oder der Nichtigkeitsklage beimisst (vgl. Reimann/Kreye, Festschrift für Winfried Tilmann 2003, S. 587 ff; Scharen, Festschrift 50 Jahre VPP, 2005, S. 396 ff; Kaess, GRUR 2009, 276 ff; Kühnen/ Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Aufl. Rn. 1039 ff; Keukenschrijver in Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 140 Rn. 2; Scharen in Benkard , Patentgesetz, 10. Aufl., § 9 Rn. 61; Kühnen in Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 139 Rn. 269 ff). In der Konstellation des Streitfalls sind diese Grundsätze aber nicht unverändert anwendbar. Bei Anlegung der herkömmlichen Maßstäbe käme eine Aussetzung in der Regel nicht in Betracht, wenn einem Angriff gegen den Rechtsbestand des Patents Erfolgsaussichten nur im Hinblick auf eine Entgegenhaltung beigemessen werden können, die das Europäische Patentamt nicht berücksichtigen darf. Der Verletzungsrichter ist indes nicht gehindert, im Rahmen des ihm in § 148 ZPO eingeräumten Ermessens auch die Besonderheiten der in Rede stehenden Verfahrenskonstellation zu berücksichtigen, zumal wenn - wie im Streitfall - der Prüfer des Europäischen Patentamts auf die ältere nationale Anmeldung hingewiesen und erklärt hat, dass sie im europäischen Verfahren nicht berücksichtigt werden kann. In Bezug auf eine solche Anmeldung ist ein im europäischen Verfahren erteiltes Patent ein ungeprüftes Recht. Der Verletzungsrichter kann und muss von der Möglichkeit , das Verfahren im Hinblick auf ein anhängiges Einspruchsverfahren auszusetzen , deshalb auch dann Gebrauch machen, wenn er damit rechnet, dass das Einspruchsverfahren erfolglos bleiben wird, eine im Anschluss daran erhobene Nichtigkeitsklage wegen einer Entgegenhaltung, die nur in diesem Verfahren berücksichtigt werden darf, aber hinreichende Erfolgsaussicht hat. Der Anlass für eine solche Aussetzung fällt zwar weg, wenn das Einspruchsverfahren beendet ist. Die im Falle einer erneuten Anrufung des Verfahrens erforderliche Zeit zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung vor dem Verletzungsgericht reicht aber aus, um eine Nichtigkeitsklage zu erheben und damit erneut die Voraussetzungen für eine Aussetzung zu schaffen. Damit ist ein Wettbewerber ausreichend davor geschützt, wegen Verletzung eines Patents verurteilt zu werden, an dessen materieller Rechtsbeständigkeit der Verletzungsrichter nach allgemeinen Maßstäben für die Aussetzung der Verhandlung ausreichende Zweifel hat. Mögliche Verzögerungsfolgen der Aussetzung können dadurch abgemildert werden, dass die am Einspruchsverfahren Beteiligten die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens beantragen oder das Verletzungsgericht das Europäische Patentamt darüber informiert, dass ein Verletzungsver- fahren anhängig ist (vgl. Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 17. März 2008 über die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens bei Patenten, aus denen eine Verletzungsklage erhoben worden ist, ABl. EPA 2008, 221 f.).

Meier-Beck Mühlens Grabinski
Hoffmann Schuster
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.05.2010 - 4 Ni 21/09 (EU) -

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Patentgesetz - PatG | § 81

(1) Das Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats oder wegen Erteilung oder Rücknahme der Zwangslizenz oder wegen der Anpassung der durch Urteil festgesetzten Vergütung für eine Zwangslizenz wird durch Klage eingeleitet. Die Klage ist gegen den im Register als Patentinhaber Eingetragenen oder gegen den Inhaber der Zwangslizenz zu richten. Die Klage gegen das ergänzende Schutzzertifikat kann mit der Klage gegen das zugrundeliegende Patent verbunden werden und auch darauf gestützt werden, daß ein Nichtigkeitsgrund (§ 22) gegen das zugrundeliegende Patent vorliegt.

(2) Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents kann nicht erhoben werden, solange ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des ergänzenden Schutzzertifikats kann nicht erhoben werden, soweit Anträge nach § 49a Abs. 4 gestellt werden können oder Verfahren zur Entscheidung über diese Anträge anhängig sind.

(3) Im Falle der widerrechtlichen Entnahme ist nur der Verletzte zur Erhebung der Klage berechtigt.

(4) Die Klage ist beim Patentgericht schriftlich zu erheben. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die Gegenpartei beigefügt werden. Die Klage und alle Schriftsätze sind der Gegenpartei von Amts wegen zuzustellen.

(5) Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben. Entspricht die Klage diesen Anforderungen nicht in vollem Umfang, so hat der Vorsitzende den Kläger zu der erforderlichen Ergänzung innerhalb einer bestimmten Frist aufzufordern. Das gerichtliche Aktenzeichen eines das Streitpatent betreffenden Patentstreits und dessen Streitwert sollen angegeben werden.

(6) Kläger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben, leisten auf Verlangen des Beklagten wegen der Kosten des Verfahrens Sicherheit; § 110 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung gilt entsprechend. Das Patentgericht setzt die Höhe der Sicherheit nach billigem Ermessen fest und bestimmt eine Frist, innerhalb welcher sie zu leisten ist. Wird die Frist versäumt, so gilt die Klage als zurückgenommen.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 148 Aussetzung bei Vorgreiflichkeit

(1) Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen sei.

(2) Das Gericht kann ferner, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits von Feststellungszielen abhängt, die den Gegenstand eines anhängigen Musterfeststellungsverfahrens bilden, auf Antrag des Klägers, der nicht Verbraucher ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Musterfeststellungsverfahrens auszusetzen sei.

Patentgesetz - PatG | § 81

(3) Im Falle der widerrechtlichen Entnahme ist nur der Verletzte zur Erhebung der Klage berechtigt.

Patentgesetz - PatG | § 99

(2) Eine Anfechtung der Entscheidungen des Patentgerichts findet nur statt, soweit dieses Gesetz sie zuläßt.

(3) Für die Gewährung der Akteneinsicht an dritte Personen ist § 31 entsprechend anzuwenden. Über den Antrag entscheidet das Patentgericht. Die Einsicht in die Akten von Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents wird nicht gewährt, wenn und soweit der Patentinhaber ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse dartut.

(4) § 227 Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozeßordnung ist nicht anzuwenden.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 148 Aussetzung bei Vorgreiflichkeit

Patentgesetz - PatG | § 81

(3) Im Falle der widerrechtlichen Entnahme ist nur der Verletzte zur Erhebung der Klage berechtigt.

Patentgesetz - PatG | § 59

(1) Innerhalb von neun Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung kann jeder, im Falle der widerrechtlichen Entnahme nur der Verletzte, gegen das Patent Einspruch erheben. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Er kann nur auf die Behauptung gestützt werden, daß einer der in § 21 genannten Widerrufsgründe vorliege. Die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, sind im einzelnen anzugeben. Die Angaben müssen, soweit sie nicht schon in der Einspruchsschrift enthalten sind, bis zum Ablauf der Einspruchsfrist schriftlich nachgereicht werden.

(2) Ist gegen ein Patent Einspruch erhoben worden, so kann jeder Dritte, der nachweist, daß gegen ihn Klage wegen Verletzung des Patents erhoben worden ist, nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren als Einsprechender beitreten, wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist. Das gleiche gilt für jeden Dritten, der nachweist, daß er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze. Der Beitritt ist schriftlich zu erklären und bis zum Ablauf der in Satz 1 genannten Frist zu begründen. Absatz 1 Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Eine Anhörung findet im Einspruchsverfahren statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder die Patentabteilung dies für sachdienlich erachtet. Mit der Ladung soll die Patentabteilung auf die Punkte hinweisen, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht. Die Anhörung einschließlich der Verkündung der Entscheidung ist öffentlich. § 169 Absatz 1 Satz 2 sowie die §§ 171b bis 175 des Gerichtsverfassungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass die Öffentlichkeit von der Anhörung auf Antrag eines Beteiligten auch dann ausgeschlossen werden kann, wenn sie eine Gefährdung schutzwürdiger Interessen des Antragstellers besorgen lässt.

(4) Der Vorsitzende der Patentabteilung sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Anhörung und übt insoweit das Hausrecht aus.

(5) Im Übrigen sind § 43 Absatz 3 Satz 2 und die §§ 46 und 47 im Einspruchsverfahren entsprechend anzuwenden.

Patentgesetz - PatG | § 43

(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt ermittelt auf Antrag den Stand der Technik, der für die Beurteilung der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht zu ziehen ist, und beurteilt vorläufig die Schutzfähigkeit der angemeldeten Erfindung nach den §§ 1 bis 5 und ob die Anmeldung den Anforderungen des § 34 Absatz 3 bis 5 genügt (Recherche). Soweit die Ermittlung des Standes der Technik einer zwischenstaatlichen Einrichtung vollständig oder für bestimmte Sachgebiete der Technik ganz oder teilweise übertragen worden ist (Absatz 8 Nummer 1), kann beantragt werden, die Ermittlungen in der Weise durchführen zu lassen, dass der Anmelder das Ermittlungsergebnis auch für eine europäische Anmeldung verwenden kann.

(2) Der Antrag kann nur von dem Patentanmelder gestellt werden. Er ist schriftlich einzureichen. § 25 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Der Eingang des Antrags wird im Patentblatt veröffentlicht, jedoch nicht vor der Veröffentlichung des Hinweises gemäß § 32 Absatz 5. Jedermann ist berechtigt, dem Deutschen Patent- und Markenamt Hinweise zum Stand der Technik zu geben, die der Erteilung eines Patents entgegenstehen könnten.

(4) Der Antrag gilt als nicht gestellt, wenn bereits ein Antrag nach § 44 gestellt worden ist. In diesem Fall teilt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Patentanmelder mit, zu welchem Zeitpunkt der Antrag nach § 44 eingegangen ist. Die für die Recherche nach § 43 gezahlte Gebühr nach dem Patentkostengesetz wird zurückgezahlt.

(5) Ist ein Antrag nach Absatz 1 eingegangen, so gelten spätere Anträge als nicht gestellt. Absatz 4 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

(6) Stellt das Deutsche Patent- und Markenamt nach einem Antrag auf Recherche fest, dass die Anmeldung die Anforderung des § 34 Absatz 5 nicht erfüllt, so führt es die Recherche für den Teil der Anmeldung durch, der sich auf die in den Patentansprüchen als erste beschriebene Erfindung oder Gruppe von Erfindungen bezieht, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

(7) Das Deutsche Patent- und Markenamt teilt dem Anmelder das Ergebnis der Recherche nach Absatz 1 unter Berücksichtigung des Absatzes 6 ohne Gewähr für Vollständigkeit mit (Recherchebericht). Es veröffentlicht im Patentblatt, dass diese Mitteilung ergangen ist. Gegen den Recherchebericht ist ein Rechtsbehelf nicht gegeben. Ist der Stand der Technik von einer zwischenstaatlichen Einrichtung ermittelt worden und hat der Anmelder einen Antrag im Sinne von Absatz 1 Satz 2 gestellt, so wird dies in der Mitteilung angegeben.

(8) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, zur beschleunigten Erledigung der Patenterteilungsverfahren durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass

1.: die Ermittlung des in Absatz 1 bezeichneten Standes der Technik einer anderen Stelle des Deutschen Patent- und Markenamts als der Prüfungsstelle (§ 27 Absatz 1), einer anderen staatlichen oder einer zwischenstaatlichen Einrichtung vollständig oder für bestimmte Sachgebiete der Technik oder für bestimmte Sprachen übertragen wird, soweit diese Einrichtung für die Ermittlung des in Betracht zu ziehenden Standes der Technik geeignet erscheint;
2.: das Deutsche Patent- und Markenamt ausländischen oder zwischenstaatlichen Behörden Auskünfte aus Akten von Patentanmeldungen zur gegenseitigen Unterrichtung über das Ergebnis von Prüfungsverfahren und von Ermittlungen zum Stand der Technik erteilt, soweit es sich um Anmeldungen von Erfindungen handelt, für die auch bei diesen ausländischen oder zwischenstaatlichen Behörden die Erteilung eines Patents beantragt worden ist;
3.: die Prüfung der Patentanmeldungen nach § 42 sowie die Kontrolle der Gebühren und Fristen ganz oder teilweise anderen Stellen des Deutschen Patent- und Markenamts als den Prüfungsstellen oder Patentabteilungen (§ 27 Absatz 1) übertragen werden.

Bundesgerichtshof Urteil, 12. Juli 2005 - X ZR 29/05

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 29/05 Verkündet am:

12. Juli 2005

Wermes

Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : ja

BGHR : ja

Strahlungssteuerung

GG Art. 19 Abs. 4; PatG § 81 Abs. 2

a) § 81 Abs. 2 PatG bezweckt die Vermeidung sich widersprechender Entscheidungen

, die aus der Durchführung eines Nichtigkeitsverfahrens parallel

zu einem Einspruchsverfahren entstehen können, indem die Vorschrift das

Nichtigkeitsverfahren gegenüber dem Einspruchsverfahren subsidiär ausgestaltet

und einen Ausschluß des Nichtigkeitsverfahrens bis zum Abschluß des

Einspruchsverfahrens kraft Gesetzes bewirkt.

b) § 81 Abs. 2 PatG ist jedenfalls auf Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente

anzuwenden, die nur auf Nichtigkeitsgründe gestützt werden, die zugleich

Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ sind.

c) Die Anwendung des § 81 Abs. 2 PatG auf Nichtigkeitsklagen gegen europäische

Patente, die nur auf Nichtigkeitsgründe gestützt werden, die zugleich

Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ sind, verstößt nicht gegen Art. 19

Abs. 4 GG.

BGH, Urt. v. 12. Juli 2005 - X ZR 29/05 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 12. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis sowie die

Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 21. Dezember 2004 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen mit der Maßgabe, daß die Klage als zur Zeit unzulässig abgewiesen wird.
Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Europäischen Patents 0 555 376 (Streitpatent ), das eine Vorrichtung zur Steuerung von Strahlung und die Verwendung dieser Vorrichtung betrifft und dessen Erteilung am 18. März 1998 veröffentlicht wurde. Es umfaßt 60 Patentansprüche, bezüglich deren Inhalts auf die Patentschrift verwiesen wird. Gegen die Erteilung des Streitpatents wurden beim Europäischen Patentamt (nachfolgend EPA) drei Einsprüche eingelegt. Zwei dieser Einsprüche wurden zurückgenommen. Über den dritten Einspruch, den der in der Streitpatentschrift als Erfinder genannte M. K. , welcher in-
zwischen Leiter der Forschungsabteilung der Klägerin ist, am 18. Dezember 1998 erhoben hat, hat das Europäische Patentamt am 1. Februar 2005 in mündlicher Verhandlung entschieden. Das Patent wurde in abgeänderter Form gemäß Art. 102 Abs. 3 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) aufrechterhalten. Die Entscheidungsgründe wurden bislang noch nicht zugestellt.
Die im Jahre 2002 gegründete Klägerin hat gegen das Streitpatent Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht erhoben, mit der sie geltend macht, das Streitpatent sei nicht patentfähig, da der in der Patentschrift genannte Erfinder die Lehre des Streitpatents bereits im August 1990 veröffentlicht habe, sein Gegenstand beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit und die Patentansprüche 6 bis 10 seien unzulässig erweitert. Sie hat die Auffassung vertreten, § 81 Abs. 2 PatG sei auf eine Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Patent nicht anwendbar, jedenfalls verstoße seine Anwendung im vorliegenden Fall gegen das Gebot effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG), verletze Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und führe zu einem Verstoß gegen Art. 28, 30 EG-Vertrag.
Das Bundespatentgericht hat die Klage für unzulässig gehalten und sie abgewiesen (veröffentlicht in GRUR 2005, 498 ff.).
Die Klägerin hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, mit der sie beantragt,
das Urteil des Bundespatentgerichts vom 21. Dezember 2004 aufzuheben und die Sache zur weiteren Verhandlung und Entscheidung , auch über die Kosten des Berufungsverfahrens, an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.
Die Beklagte beantragt die Zurückweisung der Berufung.

Entscheidungsgründe:

Die Berufung gegen das Urteil des Bundespatentgerichts bleibt ohne Erfolg , weil die Klage zur Zeit unzulässig ist.
I. Nach § 81 Abs. 2 PatG kann die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit eines Patents nicht erhoben werden, solange ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Die Vorschrift gilt für Einspruchsverfahren , die vor dem deutschen Patent- und Markenamt anhängig sind, und grundsätzlich auch für Einspruchsverfahren, die beim EPA geführt werden (BPatG, Urt. v. 07.03.2002 - 3 Ni 11/03 (EU); Benkard/Rogge, PatG, 9. Aufl., § 81 Rdn. 21; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 81 Rdn. 10 und Art. II § 6 IntPatÜG, Rdn. 7; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 81 Rdn. 38; Benkard/ Rogge, EPÜ, Art. 138 Rdn. 34; Singer/Stauder/Schennen, Europäisches Patentübereinkommen , 2. Aufl., Art. 138 EPÜ Rdn. 8; Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., S. 725; von Albert, GRUR 1981, 451, 458; Staehelin, GRUR 1981, 496, 498; Dihm, Mitt. 1998, 441 ff.; grundsätzlich ebenso, jedoch differenzierend für den Fall, daß ein Nichtigkeitsgrund im europäischen Einspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden kann, BPatGE 45, 190, 191 = GRUR 2002, 1045 ff. - Schlauchbeutel; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 2. Aufl. Rdn. 94; a.A. Pitz, GRUR 1995, 231, 238; Völp, GRUR Int. 1979, 396, 398; zu den unterschiedlichen Regelungen in den Vertragsstaaten des EPÜ Benkard/ Rogge, EPÜ, Art. 138 Rdn. 35; Mangini, GRUR Int. 1983, 226 ff.).
Für die grundsätzliche Anwendung des § 81 Abs. 2 PatG auch auf Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente spricht bereits der Wortlaut der Vorschrift , der eine Differenzierung nach Einspruchsverfahren vor dem deutschen Patent- und Markenamt und dem EPA nicht zuläßt. Die sachliche Rechtfertigung der Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Einspruchsverfahren besteht darin, sich widersprechende Entscheidungen zu vermeiden. Denn vor Abschluß des Einspruchsverfahrens steht nicht fest, mit welchem Inhalt das Patent letztlich Bestand haben wird. Deshalb ist nicht auszuschließen, daß ein Patent im Einspruchsverfahren einen Inhalt erhält, dem der in einem parallelen Nichtigkeitsverfahren geltend gemachte Stand der Technik nicht entgegensteht , obwohl er in einem vor Abschluß des Einspruchsverfahrens durchgeführten Nichtigkeitsverfahren zur Nichtigerklärung des Patents in seiner ursprünglich erteilten Fassung führen könnte (Benkard/Rogge, EPÜ, Art. 138 Rdn. 34; BPatGE 45, 190, 191 = GRUR 2002, 1045 ff. - Schlauchbeutel). Ohne die Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG sind derartige widersprüchliche Entscheidungen , die durch die Durchführung eines Nichtigkeitsverfahrens auf unsicherer Grundlage entstehen und zu einem ungerechtfertigten Verlust des Patents in seinem zu Recht erteilten Umfang führen können, nur durch eine Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens zu vermeiden. § 81 Abs. 2 PatG vermeidet diese Gefahr, indem die Vorschrift das Nichtigkeitsverfahren gegenüber dem Einspruchsverfahren subsidiär ausgestaltet und eine Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens kraft Gesetzes bewirkt. Gleichzeitig werden hierdurch parallele Verfahren über den Rechtsbestand eines Patents vermieden und das Bundespatentgericht von Nichtigkeitsverfahren entlastet (Begründung zum Gemeinschaftspatentgesetz , BlPMZ 1979, 276, 288 zu Nr. 45; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 81 Rdn. 39).
Dritte, die nicht selbst Einspruch eingelegt haben, werden hierdurch nicht in sachlich ungerechtfertigter Weise an der Wahrnehmung ihrer Rechte gehindert. Denn ein Dritter, der nicht selbst Einspruch eingelegt hat und gegen den nach Ablauf der Einspruchsfrist Klage wegen Patentverletzung erhoben worden ist, kann dem laufenden Einspruchsverfahren bis zu dessen Abschluß beitreten (§ 59 Abs. 2 Satz 1 PatG). Gleiches gilt für Dritte, die aus dem Patent verwarnt worden sind und deshalb Klage auf Feststellung erhoben haben, daß sie das Patent nicht verletzen (§ 59 Abs. 2 Satz 2 PatG). Unbeschadet eines Beitritts kann jeder Dritte, auch wenn er nicht zum Beitritt berechtigt ist, dem Patentamt Druckschriften angeben, die der Erteilung des Patents hätten entgegenstehen können (§ 59 Abs. 3 i.V. mit § 43 Abs. 3 Satz 3 PatG). Im europäischen Einspruchsverfahren , dem diese Regelungen angeglichen sind (Benkard/Rogge, PatG u. GebrMG, § 59 PatG Rdn. 36), gilt nichts anderes (Art. 115 EPÜ).
Im Streitfall macht die Klägerin mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, das Streitpatent sei wegen mangelnder Neuheit (Art. 52, 54 EPÜ), fehlender erfinderischer Tätigkeit (Art. 52, 56 EPÜ) und deshalb für nichtig zu erklären, weil sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in seiner ursprünglichen Fassung hinausgehe (Nichtigkeitsgründe nach Art. 138 Abs. 1 Buchst. a und c EPÜ). Dieselben Gründe können als Einspruchsgründe mit dem Einspruch nach Art. 100 Buchst. a bis c EPÜ geltend gemacht werden, sind in dem laufenden Einspruchsverfahren geltend gemacht und zu bescheiden, so daß die Voraussetzungen, unter denen die Subsidiarität der Nichtigkeitsklage gegenüber dem Einspruchsverfahren gerechtfertigt ist, im Streitfall vorliegen. § 81 Abs. 2 PatG ist daher jedenfalls auf Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente anzuwenden, die nur auf Nichtigkeitsgründe gestützt werden, die zugleich Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ sind. Im Streitfall bedarf es deshalb keiner Entscheidung der Frage, ob der Grundsatz der Subsidiarität der Nichtigkeitsklage gegenüber dem Einspruchsverfahren gegen europäische Patente
auch dann uneingeschränkte Anwendung finden kann, wenn die Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Patent auf Nichtigkeitsgründe gestützt wird, die nicht zugleich auch Einspruchsgründe im Einspruchsverfahren nach dem EPÜ sind.
II. Aus Art. 19 Abs. 4 GG und Art. 6 Abs. 1 EMRK läßt sich entgegen der Auffassung der Klägerin nicht herleiten, daß der Grundsatz der Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Einspruchsverfahren in Fällen wie dem vorliegenden zu durchbrechen ist.
1. Die Europäische Patentorganisation ist eine ins Völkerrecht verselbständigte juristische Person, der Hoheitsrechte zur Ausübung übertragen sind, insbesondere die Erteilung von Patenten mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland (Art. 4, 5, 64 Abs. 1 EPÜ). Das Rechtsschutzsystem des Europäischen Patentübereinkommens sieht vor, daß gegen ein vom EPA erteiltes Patent von jedermann der befristete Einspruch eingelegt werden kann (Art. 99 EPÜ). Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ist die Beschwerde eröffnet (Art. 106 EPÜ), über die die Beschwerdekammer und gegebenenfalls auf Vorlage von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer entscheidet (Art. 110, 111, 112 EPÜ). Der Beitritt Dritter zum Einspruchsverfahren ist unter den Voraussetzungen des Art. 105 EPÜ möglich. In diesem Verfahren können die Einspruchsgründe nach Art. 100 Buchst. a und c EPÜ, über die im Streitfall im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt zu entscheiden ist, in gleicher Weise wie im Einspruchsverfahren nach deutschem Recht (§ 59 Satz 3 PatG i.V. mit § 21 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4 PatG) geltend gemacht werden.
Darüber hinaus sieht das Europäisches Patentübereinkommen vor, daß das europäische Patent in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist,
dieselbe Wirkung hat und denselben Vorschriften unterliegt wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent, soweit sich aus diesem Abkommen nichts anderes ergibt (Art. 2 Abs. 2 EPÜ). Zwar enthält Art. 138 EPÜ vorbehaltlich des Art. 139 EPÜ eine Beschränkung der Nichtigkeitsgründe, die im nationalen Nichtigkeitsverfahren gegen ein europäisches Patent geltend gemacht werden können, um das europäische Patentsystem zu sichern und die Nichtigkeitsgründe nicht dem Belieben der Vertragsstaaten zu überlassen (Benkard/ Jestaedt, EPÜ, Art. 2 Rdn. 9). Nichtigkeitsklagen gegen erteilte europäische Patente werden durch Art. 2 Abs. 2 aber den jeweiligen nationalen Vorschriften unterworfen und damit für die Art und Weise, wie die zugelassenen Nichtigkeitsgründe geltend zu machen sind, den national erteilten Patenten gleichgestellt. In der Sache ist das Begehren der Klägerin nicht darauf gerichtet, in ihren Rechtsschutzmöglichkeiten gegen ein erteiltes europäisches Patent so gestellt zu werden, wie sie im Falle der Nichtigkeitsklage vor Abschluß eines laufenden Einspruchsverfahrens gegen ein vom Deutschen Patent- und Markenamt erteiltes Patent stehen würde, sondern zielt darauf ab, durch die Nichtanwendung des § 81 Abs. 2 PatG auf Nichtigkeitsklagen gegen europäische Patente erweiterte Rechtsschutzmöglichkeiten eingeräumt zu erhalten, als sie das deutsche Recht gegenüber vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilten deutschen Patenten vorsieht. Ein erteiltes europäisches Patent solchen, im deutschen Recht gegen erteilte deutsche Patente nicht vorgesehenen erweiterten Rechtsschutzmöglichkeiten zu unterwerfen, ist mit Art. 2 Abs. 2 EPÜ nicht zu vereinbaren.
Dieses Rechtsschutzsystem des Europäischen Patentübereinkommens, das das Einspruchsverfahren unmittelbar und das Nichtigkeitsverfahren mittelbar durch Verweisung auf das für national erteilte Patente anzuwendende Recht (Art. 2 Abs. 2, Art. 138, 139 EPÜ) regelt, genügt dem Standard, der bei der Übertragung von Hoheitsrechten nach Art. 24 Abs. 1 GG zu beachten ist. In
bezug auf Akte der öffentlichen Gewalt einer unter Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland errichteten zwischenstaatlichen Einrichtung besteht keine durch Art. 19 Abs. 4 GG geschaffene Verpflichtung, ein Rechtsschutzsystem vorzusehen, das in Umfang und Wirksamkeit in jeder Hinsicht dem Rechtsschutzsystem gleichkommt, wie es in bezug auf Akte der deutschen öffentlichen Gewalt von Verfassungs wegen zu gewährleisten ist (BVerfGE 58, 1, 41; 59, 63, 86; BVerfG, Beschl. v. 04.04.2001 - 2 BvR 2368/99, GRUR 2001, 728, 729). Eine nach Art. 24 Abs. 1 GG beachtliche Unterschreitung der von Art. 24 Abs. 1 GG geforderten Standards legt die Klägerin nicht dar.
2. Die Klägerin ist durch die Anwendung des § 81 Abs. 2 PatG auch nicht in ihren Rechten gemäß Art. 6 EMRK verletzt.
Die Europäische Patentorganisation ist nicht Mitglied der EMRK. Da die Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation mit Ausnahme Monacos jedoch zugleich Mitgliedstaaten der EMRK sind und Art. 125 EPÜ auf die in den Vertragsstaaten allgemein anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts verweist , ist eine mittelbare Bindung der Organe der Europäischen Patentorganisation an die EMRK anzunehmen. Die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts legen daher die Grundrechte der EMRK, zu denen die justiziellen Grundrechte nach Art. 6 Abs. 1 EMRK gehören, ihrer Rechtsprechung zu Grunde (vgl. Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten, Entsch. v. 15.11.1990 - D 12/88, ABl. EPA 1991, 591, 595 - Werbung für Patentanwaltskanzlei ; Benkard/Jestaedt, EPÜ, Art. 1 Rdn. 9). Den an den durch das Europäische Patentübereinkommen eröffneten Verfahren Beteiligten steht daher innerhalb des durch das Europäische Patentübereinkommen geschaffenen Rechtsschutzsystems die Möglichkeit offen, eine Verletzung der Rechte aus Art. 6 Abs. 1 EMRK geltend zu machen. Das Rechtsschutzsystem des Europäischen Patentübereinkommens entspricht demzufolge auch im Hinblick auf die Ge-
währleistung der justiziellen Grundrechte aus Art. 6 EMRK im wesentlichen den durch das Grundgesetz geforderten Standards.
Der Klägerin steht, da sie an dem anhängigen Einspruchsverfahren bislang nicht beteiligt ist, diese Möglichkeit zwar nicht offen. Daraus läßt sich aber nicht herleiten, daß die nationale Rechtsordnung Rechtsbehelfe vorsehen müsse , die es Dritten, die an den im Rechtsschutzsystem der ins Völkerrecht verselbständigten juristischen Person vorgesehenen Verfahren nicht beteiligt sind, erlaubt, eine überlange Verfahrensdauer geltend zu machen, um die Rechtsakte der ins Völkerrecht verselbständigten juristischen Person außerhalb des bestehenden Rechtsschutzsystems vor nationalen Gerichten anfechten zu können. Ob das laufende Einspruchsverfahren wegen überlanger Verfahrensdauer gegen Art. 6 EMRK verstößt, ist daher in den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, nicht aber im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren zu überprüfen und zu entscheiden.
3. Die Klägerin macht schließlich ohne Erfolg geltend, sie werde durch die Anwendung des § 81 Abs. 2 PatG auf die von ihr erhobene Nichtigkeitsklage in ihren gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten aus Art. 28 ff., 49 EGVertrag verletzt.
Die Grundsätze des Gemeinschaftsrecht über den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr (Art. 28 ff., 49 EG-Vertrag) gelten nicht uneingeschränkt. Ihnen stehen Maßnahmen nicht entgegen, die zur Wahrung der Rechte erforderlich sind, die den spezifischen Gegenstand des gewerblichen oder kommerziellen Eigentums ausmachen und weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen. Solange die entsprechenden nationalen Rechte nicht harmonisiert sind, ist es Sache des nationalen Rechts, die Voraussetzungen
und Qualitäten des Schutzes des geistigen Eigentums und den Umfang der Ausschließlichkeitsrechte, zu denen auch das Patentrecht zählt, zu bestimmen (vgl. nur Busse/Keukenschrijver, aaO, § 15 PatG Rdn. 164; Benkard/Jestaedt, EPÜ, Art. 64 Rdn. 11 jew. m.N.). Da § 81 Abs. 2 PatG dazu dient, den schutzfähigen Gegenstand der Erfindung in aufeinander abgestimmten Verfahren unter Vermeidung widersprüchlicher Entscheidungen nicht nur im berechtigten Interesse derjenigen festzustellen, die sich in der Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung durch die Erteilung eines Patents behindert sehen und deshalb Einspruch oder Nichtigkeitsklage gegen ein erteiltes Patent erheben, sondern auch im Interesse des Patentinhabers, das Patent in dem Umfang zu verteidigen, in dem es zu Recht erteilt worden ist, liegt in der Subsidiarität der Nichtigkeitsklage gegenüber dem Einspruchsverfahren keine Verletzung der Klägerin in ihren gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten.
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG i.V. mit § 97 ZPO.
Melullis Scharen Keukenschrijver
Asendorf Kirchhoff

Patentgesetz - PatG | § 81

(3) Im Falle der widerrechtlichen Entnahme ist nur der Verletzte zur Erhebung der Klage berechtigt.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - GG | Art 19

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.

(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.

(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - GG | Art 24

(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen.

(1a) Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können sie mit Zustimmung der Bundesregierung Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertragen.

(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern.

(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen über eine allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten.

Patentgesetz - PatG | § 87

(1) Das Patentgericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.

(2) Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied hat schon vor der mündlichen Verhandlung oder, wenn eine solche nicht stattfindet, vor der Entscheidung des Patentgerichts alle Anordnungen zu treffen, die notwendig sind, um die Sache möglichst in einer mündlichen Verhandlung oder in einer Sitzung zu erledigen. Im übrigen gilt § 273 Abs. 2, 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 der Zivilprozeßordnung entsprechend.

Bundesgerichtshof Urteil, 20. März 2001 - X ZR 177/98

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 177/98 Verkündet am:

20. März 2001

Fritz

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : ja

Trigonellin

PatG 1981 § 64; EPÜ Art. 68

Wird ein europäisches Patent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland

sowohl in einem deutschen Beschränkungsverfahren als auch im europäischen

Einspruchsverfahren beschränkt, verbleibt als geschützt nur das, was zugleich

nach beiden Entscheidungen noch unter Schutz steht.

EPÜ Art. 56 (entsprechend PatG 1981 § 4)

Die Zugabe eines weiteren Stoffs zur Rezeptur eines Heilmittels, durch die eine

verbesserte Wirkung des Heilmittels nicht zu erwarten war, kann zur erfinderischen

Tätigkeit nichts beitragen, wenn eine verbesserte Wirkung erwartungsgemäß

durch diese Zugabe nicht eintritt.

BGH, Urteil vom 20. März 2001 – X ZR 177/98 – Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 16. Januar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die

Richter Dr. Melullis, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter

Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:

Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats ) des Bundespatentgerichts vom 5. Mai 1998 abgeändert : Das europäische Patent 0 289 639 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagten sind eingetragene Inhaber des am 7. Mai 1987 angemeldeten , mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 289 639 (Streitpatents), das die “Verwendung von Trigonellin zum
Wiederbeleben und zum Anregen und Verstärken des Haarwuchses” betrifft. In der Fassung des erteilten Patents lautete Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache Deutsch:
“Verwendung von Trigonellin als Mittel zur Wiederbelebung und zum Anregen und Verstärken des Haarwuchses bei Lebewesen.”
Durch Beschluß des Deutschen Patentamts vom 14. Mai 1993 ist das Streitpatent auf Antrag der Patentinhaber beschränkt worden. Im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt ist es später – mit einem gesonderten Anspruchssatz für die Bundesrepublik Deutschland – ebenfalls beschränkt worden. Der einzige Patentanspruch lautet nach der Entscheidung des Deutschen Patentamts:
“Verwendung von Trigonellin als Mittel zur Wiederbelebung und zum Anregen und Verstärken des Haarwuchses bei Lebewesen zusammen mit Riboflavin und/oder Nicotinamid und/oder Calciumpantothenat und/oder Folsäure.”
In der Fassung, die das Streitpatent im europäischen Einspruchsverfahren erhalten hat, lautet Patentanspruch 1, an den sich zwei weitere Patentansprüche anschließen:
“1. Verwendung von Trigonellin zusammen mit Riboflavin und/oder Nicotinamid und/oder Calciumpantothenat und/oder Folsäure zum Herstellen eines peroral einzunehmenden, kapselierten Mittels zur Wiederbelebung und zum Anregen und Verstärken des Haarwuchses bei Lebewesen.”

Der Kläger hat unter Hinweis auf die nachveröffentlichte ältere deutsche Patentanmeldung 36 03 601 sowie auf zahlreiche Veröffentlichungen, die bis auf das Jahr 1543 zurückreichen, geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 wie der abhängigen Patentansprüche 2 und 3 des Streitpatents sei nicht neu, jedenfalls habe es aber keines erfinderischen Zutuns bedurft , um ihn aufzufinden. Die Beklagten haben das Patent nur eingeschränkt verteidigt; der verteidigte Patentanspruch 1 lautet:
“1. Verwendung von Trigonellin zusammen mit Calciumpantothenat und/oder Folsäure zum Herstellen eines peroral einzunehmenden , kapselierten Mittels zur Wiederbelebung und zum Anregen und Verstärken des Haarwuchses bei Lebewesen.”
Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit es über die verteidigte Fassung hinausging. Im übrigen hat es die Klage abgewiesen. Hiergegen wendet sich die Berufung des Klägers, der sich im Berufungsverfahren auch auf mangelnde Ausführbarkeit und Brauchbarkeit sowie darauf stützt, daß die Patentansprüche 2 und 3 den Schutzbereich des Streitpatents erweiterten. Die Beklagten treten dem Rechtsmittel entgegen.
Professor Dr. E. L. , , hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung des Klägers führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents in vollem Umfang. Daß sich der Kläger dabei auf weitere Nichtigkeitsgründe als in erster Instanz stützt, stellt eine sachdienliche Klageänderung dar. Diese ist auch in zweiter Instanz zulässig (vgl. Sen.Urt. v. 24.6.1997 – X ZR 13/94, bei Bausch Bd. I S. 327, 334 – Auspreßvorrichtung; Sen.Urt. v. 7.6.1994 - X ZR 82/91, bei Bausch Bd. I S. 27, 29 – thermoplastische Formmassen ).
I. 1. Gegenstand der Prüfung im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren ist nur noch die beschränkt verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1, wie sie im Urteilsausspruch des angefochtenen Urteils formuliert ist. Diese Fassung trägt allen früheren Einschränkungen im nationalen deutschen Beschränkungsverfahren wie im europäischen Einspruchsverfahren Rechnung. Insoweit bestehen keine Bedenken unter dem Gesichtspunkt einer etwaigen unzulässigen Erweiterung. Darüber besteht auch zwischen den Parteien kein Streit.
Das Streitpatent ist sowohl durch den bestandskräftig gewordenen Beschränkungsbeschluß des Deutschen Patentamts als auch durch die beschränkte Aufrechterhaltung im europäischen Einspruchsverfahren geändert worden. Beide Ä nderungen sind für das weitere Verfahren zu beachten (vgl. zur Zulässigkeit von Beschränkungen europäischer Patente nach § 64 PatG Sen.Urt. v. 7.2.1995 – X ZR 58/93, BlPMZ 1995, 322 – Isothiazolon; Sen.Urt. v. 11.6.1996 – X ZR 76/93, GRUR 1996, 862 – Bogensegment). Für die Entscheidung über den Einspruch folgt dies ohne weiteres aus der in Art. 68 EPÜ geregelten Wirkung der in Bestandskraft erwachsenen beschränkt aufrechter-
haltenden Entscheidung. Die Konkurrenz der Entscheidungen im nationalen Beschränkungsverfahren und im europäischen Einspruchsverfahren ist gesetzlich nicht geregelt. Da von der Wirksamkeit beider Entscheidungen auszugehen ist, müssen schon zur Vermeidung der Gefahr späterer Erweiterungen durch eine weniger oder anders beschränkende zweite Entscheidung beide Beschränkungen beachtlich sein. Demnach kann als geschützt insgesamt nur das verbleiben, was zugleich nach beiden Entscheidungen noch unter Schutz steht.
2. Nach der Fassung des Patentanspruchs 1 des erteilten Patents ebenso wie nach der im Beschränkungsverfahren erfolgten Ä nderung soll sich der Schutz noch allgemein auf die “Verwendung von Trigonellin als Mittel zur Wiederbelebung und zum Anregen und Verstärken des Haarwuchses bei Lebewesen” beziehen. Demgegenüber ist es lediglich eine Einschränkung, wenn in dem verteidigten Patentanspruch ebenso wie in Patentanspruch 1 nach der Fassung im Einspruchsverfahren lediglich die Verwendung von Trigonellin zum Herstellen eines Mittels zu einem therapeutischen Zweck unter Schutz gestellt ist. Die Verwendung eines Stoffs für die Herstellung eines Mittels zu einem solchen Zweck ist patentrechtlich bereits Verwendung des Stoffs zu diesem Zweck; diese Verwendung besteht nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats zwar noch nicht in der Herstellung eines für diesen Zweck objektiv geeigneten Stoffs oder Mittels, wohl aber in dessen zusätzlicher sinnfälliger (“augenfälliger” ) Herrichtung (BGHZ 88, 209, 211, 215 – Hydropyridin m.w.N.). Eine solche sinnfällige Herrichtung hat der Senat etwa in der auf den speziellen Verwendungszweck abgestellten Formulierung und Konfektionierung eines Medikaments sowie in der Dosierung und gebrauchsfertigen Verpackung gesehen (BGHZ 68, 156, 181 – Benzolsulfonylharnstoff; BGH, Beschl. v. 3.6.1982 – X ZB 21/81, GRUR 1982, 548 – Sitosterylglykoside). Mit der Umformulierung
des Patentanspruchs im Einspruchsverfahren sollte lediglich beschränkend auf der Grundlage der zuvor ergangenen Beschwerdeentscheidung (EPA T 143/94 ABl. EPA 1996, 430 = GRUR Int. 1996, 1154 – Trigonellin/MAI) dem Umstand Rechnung getragen werden, daß es sich bei der vorgeschlagenen Behandlung von Haarausfall um eine therapeutische Maßnahme handelt, die nach Art. 52 Abs. 4 EPÜ (ebenso wie nach § 5 Abs. 2 PatG) nicht geschützt werden kann. Nach der von der Praxis des Senats abweichenden grundlegenden Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts G 1/83 (ABl. EPA 1985, 160 = GRUR Int. 1985, 193 – Zweite medizinische Indikation) kann in solchen Fällen nicht jede Verwendung zu einem bestimmten erfinderischen neuen Zweck, sondern nur die Verwendung zur Herstellung eines Mittels für einen solchen Zweck geschützt werden. Die Herstellung des Mittels entspricht im wesentlichen der sinnfälligen Herrichtung im Sinn der Rechtsprechung des Senats. Das eine wie das andere fiel bereits unter den zunächst allgemeiner formulierten Verwendungsschutz.
3. Eine sachliche und als solche unbedenklich zulässige Einschränkung ohne gleichzeitige unzulässige Erweiterung liegt ferner darin, daß nach dem verteidigten Patentanspruch 1 die Verwendung von Trigonellin nur noch zusammen mit Calciumpantothenat und/oder Folsäure geschützt sein soll. Diese Kombinationen waren – neben weiteren Alternativen – bereits in allen früheren Fassungen und im erteilten Patent in den Patentansprüchen 1 und 3 erfaßt. Die weitere Einschränkung auf die Formulierung eines peroral einzunehmenden kapselierten Mittels ist bereits im europäischen Einspruchsverfahren erfolgt und in der Beschreibung des erteilten Patents als bevorzugte Ausführungsform genannt.
II. Das Streitpatent schützt somit in seiner noch verteidigten Fassung die Verwendung von Trigonellin (N-Methylnicotinsäure-betain), eines insbesondere im Samen des Bockshornklees (Trigonella foenum graecum L.) vorkommenden und aus diesem zu gewinnenden Alkaloids (einer Verbindungsgruppe, die Stickstoff enthält und im wäßrigen Milieu im allgemeinen eine Verschiebung der Wasserstoffionenkonzentration zum Alkalischen bewirkt), der Summenformel C H O N-H O, zusammen mit mindestens einem der Stoffe Calciumpanto- 7 7 2 2 thenat, einem aus der Pantothensäure (C H NO ) abgeleiteten Salz, und Fol- 9 16 5 säure (C H N O ), die der B -Vitamingruppe zugerechnet wird. Diese Stoffe 19 19 7 6 2 werden patentgemäß zur Herstellung eines peroral einzunehmenden, kapselierten Mittels verwendet. Das Mittel dient wiederum zur Wiederbelebung und zum Anregen und Verstärken des Haarwuchses bei Lebewesen, wobei jedenfalls in der vorgesehenen Konfektionierung praktisch die Anwendung beim Menschen allein wirtschaftliche Bedeutung hat.
III. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents mag im Hinblick auf die dem Stoff Trigonellin patentgemäß beigegebenen weiteren Stoffe Calciumpanthotenat und Folsäure in einem nicht ganz zu vernachlässigenden Grad geeignet sein, die erfindungsgemäßen Wirkungen herbeizuführen. Er ist jedoch im Sinn des Nichtigkeitsgrunds des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art. 52 ff. EPÜ nicht patentfähig. Er erfüllt nämlich die Anforderungen nicht, die an eine Bejahung der Schutzvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit (Art. 52 Abs. 1, 56 EPÜ) zu stellen sind. Diese setzt nach der Legaldefinition in Art. 56 Satz 1 EPÜ voraus, daß sich die Erfindung für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Grundsätzlich ist dabei auf die Gesamtheit der Merkmale abzustellen (Senat BGHZ 122, 144, 152 – tetraploide Kamille; EPA T 175/84 ABl. EPA 1989, 71, 73 – Kombinationsanspruch/KABELMETAL). Dies
gilt jedoch nicht für solche Lösungsmerkmale, die zur Lösung der Aufgabe nichts beitragen (EPA T 37/82 ABl. EPA 1984, 71, 74 – NiederspannungsSchalter /SIEMENS).
Der Senat geht bei dieser Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von folgenden Tatsachen aus:
Die Verabreichung peroral einzunehmender, kapselierter Mittel zur Förderung des Haarwachstums war bekannt. Das gilt etwa für das Mittel “Pantovigar” , das, wie der Nichtigkeitskläger nachgewiesen hat, in Kapselform vor dem Prioritätszeitpunkt u.a. für verschiedene Anwendungsgebiete bei Haarausfall vertrieben worden ist. Dieses Mittel enthielt u.a. den auch in Patentanspruch 1 des Streitpatents genannten Wirkstoff Calciumpantothenat. Zudem wird die Gabe von Calciumpanthotenat bei Störungen des Haarwuchses auch in anderen Literaturstellen beschrieben, so von Hirsch, Das Haar des Menschen, Journal für medizinische Kosmetik (1956), 351 ff., und in Römpps ChemieLexikon , 8. Aufl. 1979, S. 571. Auch die Gabe von Folsäure zu diesem Zweck ist, wie der gerichtliche Sachverständige unter Hinweis auf die Erläuterungen in Römpps Chemie-Lexikon zur Folsäure wie zu der chemisch dieser eng verwandten Folinsäure und auf den zitierten Aufsatz von Hirsch zur Überzeugung des Senats erläutert hat, für den Fachmann, einen Pharmazeuten mit Kenntnissen auf dem Gebiet der pharmazeutischen Technologie, der pharmazeutischen Biologie und der Pharmakologie, zumindest als naheliegend anzusehen. Es liegt auf der Hand und der Senat ist überzeugt davon, daß auch insoweit wie bei allen Vitaminpräparaten des Vitamin-B-Komplexes eine perorale Anwendung in verkapselter Form in naheliegender Weise in Betracht kam; auch die Beklagten haben das nicht in Zweifel gezogen.

Was die Gabe von Trigonellin betrifft, liegen die Umstände anders. Allerdings ist eine äußerliche Anwendung des in der Volksmedizin seit dem Altertum bekannten Bockshornklees und damit jedenfalls mittelbar des in dessen Samen enthaltenen Stoffs Trigonellin als Haarwuchsmittel wiederholt beschrieben worden, so in der 1985 veröffentlichten französischen Patentanmeldung 2 551 972 (Einreibung mit einer Flüssigkeit, die u.a. zerriebenen Bockshornkleesamen enthält), bei Willfort, Gesundheit durch Heilkräuter (1969), S. 270 f. (“Ä ußerlich wird der Samenaufguß bei Haarschwund ... mit Erfolg genommen. ... Der zerstoßene Samen, mit Olivenöl zu einem Brei vermengt und damit die Kopfhaut oft und gründlich eingerieben, unterbricht den Haarausfall und läßt neue Haare wieder wachsen, wenn nicht tiefere Ursachen den Haarausfall auslösten.”), Madaus, Lehrbuch der biologischen Heilmittel, Bd. II (1938), S. 1365 (“In der indischen Volksmedizin wendet man Bockshornklee in Öl aufgeweicht zur Förderung des Haarwuchses an ...”) und S. 1366 (“Dänemark: ... äußerlich gegen Kopfschuppen und Haarausfall ...”) sowie in mehreren Kräuterbüchern der Renaissancezeit. Alle diese Veröffentlichungen betreffen jedoch, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend bestätigt hat, allein äußerliche und nicht perorale Anwendungen. Peroral ist lediglich die Applikation als Tee zur Bekämpfung toxischer Leberschädigungen, zur Verbesserung der Leberfunktion und als Leberschutztherapeutikum vorbeschrieben (deutsche Offenlegungsschrift 32 25 056 vom 5.1.1984 unter Hinweis auf eine bekannte Eignung als Kräftigungsmittel); Hinweise auf Wirkungen bezüglich des Haarwuchses finden sich in dieser Veröffentlichung nicht.
Der Senat ist auf Grund der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen mit einer vernünftigen Zweifeln Schweigen gebietenden Sicherheit
überzeugt davon, daß eine haarwuchsfördernde Wirkung des Stoffs Trigonellin bei peroraler Verabreichung ausgeschlossen ist. Dies ergibt sich aus folgenden Umständen:
Gegen eine haarwuchsfördernde Wirkung von Trigonellin, bei dem es sich nur um einen von zahlreichen Inhaltsstoffen des Bockshornkleesamens handelt, spricht zunächst schon, daß Trigonellin in der Literatur (Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology, 1970, S. 536) als “pharmakologisch inert” beschrieben wird und daß es, Menschen und Hunden gegeben, unverändert ausgeschieden wird. Auch Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis , Sechster Band, 1979, S. 272, beschreibt keine therapeutsche Anwendung von Trigonellin. Von Willfort (aaO S. 269), der vom gerichtlichen Sachverständigen als wenig seriös bezeichnet wird, wird Trigonellin unter die Heil- und Wirkstoffe des Bockshornkleesamens eingereiht, eine bestimmte therapeutische Wirkung wird ihm jedoch nicht zugewiesen. Der gerichtliche Sachverständige hat daraus überzeugend gefolgert, daß eine physiologische Wirkung des Stoffs Trigonellin gleich welcher Art zumindest nicht gesichert ist, er hat insbesondere auch keinen Hinweis darauf finden können, daß Trigonellin zu Vitamin B umgesetzt wird und auf diesem Weg therapeutisch wirksam ist. Dies gilt erst

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recht für haarwuchsfördernde Wirkungen, die – wenn sie dem Bockshornkleesamen oder Extrakten daraus zukommen – nach den überzeugenden Bekundungen des gerichtlichen Sachverständigen auf andere Inhaltsstoffe zurückzuführen sind.
Für die therapeutische Unwirksamkeit in der geschützten Verabreichungsform spricht weiter, daß bei ihr mit therapeutisch wirksamen Konzentrationen am Wirkort (der Kopfhaut) nicht gerechnet werden kann. Der gerichtliche Sachverständige hat schon in seinem schriftlichen Gutachten die Verkap-
selung als aus pharmazeutischer Sicht unsinnig bezeichnet, wenn damit der Haarwuchs angeregt, verstärkt oder wiederbelebt werden solle; hieran hat er auch in der mündlichen Verhandlung mit überzeugenden Argumenten, insbesondere dem Hinweis auf die sehr langsame und geringe Resorption als quartäre Ammoniumverbindung bei oraler Applikation (so auch Gutachten S. 7 unter Hinweis auf Mutschler, Arzneimittelwirkungen, 7. Aufl. S. 11), festgehalten.
Die von den Beklagten vorgelegten Untersuchungen belegen – soweit sich ihnen überhaupt eine Förderung des Haarwuchses entnehmen läßt –, jedenfalls nicht, daß eine positive Wirkung auf den Stoff Trigonellin und nicht auf weitere in dem probeweise verwendeten Mittel enthaltene Stoffe zurückzuführen ist. Insoweit ist nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen eher von einer erwartungsgemäßen positiven Wirkung der weiteren Komponenten Calciumpantothenat und/oder Folsäure auszugehen.
Daß sich der gerichtliche Sachverständige letztlich nicht in der Lage gesehen hat, von einem naturwissenschaftlich vollständig gesicherten Unwirksamkeitsnachweis auszugehen, steht der Feststellung der Unwirksamkeit durch den Senat nicht entgegen, weil ein derart hohes Beweismaß dem deutschen Recht fremd ist; für die Beurteilung der Schutzfähigkeit europäischer Patente gelten insoweit keine besonderen Regeln.
Eine therapeutische Wirkung der Beigabe von Trigonellin in bezug auf Haarausfall und Haarwachstum konnte bei peroraler Einnahme von trigonellinhaltigen Mitteln nach alledem nicht erwartet werden. Demnach sieht das Streitpatent mit der Lehre, ein trigonellinhaltiges Mittel zu verwenden, eine Maßnahme vor, bei der sich lediglich die zu erwartende Wirkungslosigkeit der Tri-
gonellinbeigabe verwirklicht. Ä hnlich wie in dem Fall, in dem sich ein zu erwartender Erfolg bei Verwirklichung der patentgemäßen Lehre tatsächlich einstellt , dieser Umstand gegen erfinderische Tätigkeit sprechen kann (vgl. EPA T 249/88 – Milchproduktion/MONSANTO, u.a. auszugsweise bei Jaenichen GRUR Int. 1992, 327, 339; EPA T 60/89 ABl. EPA 1992, 268 = GRUR Int. 1992, 771, 775 – Fusionsproteine/HARVARD, Entscheidungsgründe unter 3.2.5., wo entscheidend darauf abgestellt wird, ob es für den Fachmann naheliegend gewesen wäre, die Idee mit einer angemessenen Erfolgserwartung auszuprobieren; vgl. auch Busse PatG 5. Aufl. § 4 PatG Rdn. 103; Kroher in Singer/Stauder EPÜ 2. Aufl. Art. 56 EPÜ Rdn. 41), muß auch in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem sich der zu erwartende Mißerfolg einer Maßnahme verwirklicht, dies als Gesichtspunkt berücksichtigt werden, der einem Heranziehen dieser Maßnahme zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit von vornherein entgegensteht. Andernfalls würde der Patentierung von Lehren Tür und Tor geöffnet, die technisch unsinnig sind; es kann auch nach Wegfall des früher im nationalen Recht geltenden Schutzerfordernisses des technischen Fortschritts nicht Sinn des Patentrechts sein, derartige Lehren zu schützen und zu fördern. Dieser Gesichtspunkt muß auch im Rahmen der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden. Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, daß die Zugabe eines weiteren Stoffs zur Rezeptur eines Heilmittels, durch die eine verbesserte Wirkung des Heilmittels nicht zu erwarten war, zur erfinderischen Tätigkeit nichts beitragen kann, wenn eine verbesserte Wirkung erwartungsgemäß durch diese Zugabe nicht eintritt.
Demnach kann die Zusammensetzung des herzustellenden Mittels aus einer oder zwei einzeln und in Kombination naheliegenden Vitaminkomponenten und einem weiteren, als solchen unwirksamen Stoff erfinderische Tätigkeit
nicht begründen. Auch die anderen Maßnahmen (Verkapselung, Therapieform) enthalten nichts, worauf sich die Annahme erfinderischer Tätigkeit stützen ließe.
Der Senat verkennt nicht, daß andere sachkundige Stellen, insbesondere das Europäische Patentamt und das Bundespatentgericht, in den das Streitpatent und ein Parallelschutzrecht betreffenden Verfahren die Schutzfähigkeit positiv beurteilt haben. Auch wenn dies im Regelfall als gewichtiger Hinweis auf die Schutzfähigkeit anzusehen ist, ergibt sich im vorliegenden Fall daraus nichts zugunsten des Streitpatents, weil die entsprechenden Entscheidungen soweit ersichtlich jeweils zumindest stillschweigend von einer therapeutischen Wirkung von Trigonellin auf den Haarwuchs ausgehen und nicht die vom Senat getroffene Feststellung berücksichtigen, daß eine solche Wirkung nicht vorliegt.
IV. Die Kostenentscheidung beruht nach dem übergangsrechtlich (Art. 29 2. PatGÄ ndG) weiterhin anzuwendenden § 110 Abs. 3 PatG i.d.F. der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 i.V.m. §§ 91 Abs. 1, 100 Abs. 1 ZPO.
Rogge Melullis Keukenschrijver
Mühlens Meier-Beck

Patentgesetz - PatG | § 81

(3) Im Falle der widerrechtlichen Entnahme ist nur der Verletzte zur Erhebung der Klage berechtigt.

Patentgesetz - PatG | § 3

(2) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt folgender Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind:

1.: der nationalen Anmeldungen in der beim Deutschen Patent- und Markenamt ursprünglich eingereichten Fassung;
2.: der europäischen Anmeldungen in der bei der zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung, wenn mit der Anmeldung für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird und die Benennungsgebühr für die Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 79 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens gezahlt ist und, wenn es sich um eine Euro-PCT-Anmeldung (Artikel 153 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens) handelt, die in Artikel 153 Abs. 5 des Europäischen Patentübereinkommens genannten Voraussetzungen erfüllt sind;
3.: der internationalen Anmeldungen nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag in der beim Anmeldeamt ursprünglich eingereichten Fassung, wenn für die Anmeldung das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist.

Beruht der ältere Zeitrang einer Anmeldung auf der Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung, so ist Satz 1 nur insoweit anzuwenden, als die danach maßgebliche Fassung nicht über die Fassung der Voranmeldung hinausgeht. Patentanmeldungen nach Satz 1 Nr. 1, für die eine Anordnung nach § 50 Abs. 1 oder Abs. 4 erlassen worden ist, gelten vom Ablauf des achtzehnten Monats nach ihrer Einreichung an als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

(3) Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre Patentfähigkeit durch die Absätze 1 und 2 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem der in § 2a Abs. 1 Nr. 2 genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

(4) Ebenso wenig wird die Patentfähigkeit der in Absatz 3 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem der in § 2a Abs. 1 Nr. 2 genannten Verfahren durch die Absätze 1 und 2 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.

(5) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht

1.: auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder
2.: auf die Tatsache, daß der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen zur Schau gestellt hat.

Satz 1 Nr. 2 ist nur anzuwenden, wenn der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung angibt, daß die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt worden ist und er innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung hierüber eine Bescheinigung einreicht. Die in Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Ausstellungen werden vom Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesanzeiger bekanntgemacht.