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Bundesgerichtshof Urteil, 19. Apr. 2011 - X ZR 124/10

published on 19/04/2011 00:00

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Previous court decisions

Bundespatentgericht, 4 Ni 21/09, 12/05/2010

Gericht

Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland. Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 124/10 Verkündet am:

19. April 2011

Wermes

Justizhauptsekretär

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

- Berichtigter Leitsatz -

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Mautberechnung

PatG § 81 Abs. 2 Satz 1; EPÜ Art. 139 Abs. 2

Die bei laufendem Einspruchsverfahren erhobene Nichtigkeitsklage ist auch dann

unzulässig, wenn sie nur auf ein älteres nationales Recht im Sinne des Art. 139

Abs. 2 EPÜ gestützt wird (Fortführung von BGH, Urteil vom 12. Juli 2005

- X ZR 29/05, BGHZ 163, 369 - Strahlungssteuerung).

ZPO § 148

Der Verletzungsrichter kann und muss von der Möglichkeit, das Verfahren im Hinblick

auf ein anhängiges Einspruchsverfahren auszusetzen, auch dann Gebrauch

machen, wenn er damit rechnet, dass das Einspruchsverfahren erfolglos bleiben

wird, eine im Anschluss daran erhobene Nichtigkeitsklage wegen einer Entgegenhaltung

, die nur in diesem Verfahren berücksichtigt werden darf, aber hinreichende Erfolgsaussicht

hat.

BGH, Urteil vom 19. April 2011 - X ZR 124/10 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 19. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. MeierBeck

, die Richterin Mühlens, die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und die Richterin

Schuster

für Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Mai 2010 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1: Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 824 731 (Streitpatents), das ein Verfahren und ein Gerät zum Bestimmen von Straßennutzungsgebühren betrifft. Das Streitpatent wurde am 22. April 1996 angemeldet und nimmt eine USPriorität vom 9. Mai 1995 in Anspruch. Es umfasst 25 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 9, 11, 12 und 16 angegriffen sind. Gegen das Streitpa- tent, dessen Erteilung am 15. November 2006 veröffentlicht wurde, wurden mehrere Einsprüche eingelegt. Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen wird, ist dem Einspruchsverfahren beigetreten, das zum Widerruf des Streitpatents durch das Europäische Patentamt geführt hat. Gegen diese Entscheidung wurde am 27. Januar 2011 Beschwerde eingelegt (Az. T0197/11). Nach der Entscheidung der Einspruchsabteilung hat das Oberlandesgericht Düsseldorf den dort anhängigen Verletzungsstreit mit Einverständnis der Parteien ausgesetzt.

2: Die Klägerin hat mit der Nichtigkeitsklage geltend gemacht, der Gegenstand der angegriffenen Patentansprüche sei gegenüber der deutschen Offenlegungsschrift 44 27 392 nicht neu. Die dieser Schrift zugrundeliegende Anmeldung wurde am 3. August 1994, also vor dem Anmeldetag desStreitpatents, eingereicht, Offenlegungstag ist der 8. Februar 1996.

3: Das Patentgericht hat die Klage für unzulässig gehalten und sie abgewiesen (veröffentlicht in GRUR 2011, 87).

4: Mit der Berufung, der die Beklagte entgegentritt, begehrt die Klägerin Aufhebung des Ersturteils und Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht.

Entscheidungsgründe:

5: Die zulässige Berufung ist unbegründet. Zu Recht hat das Patentgericht die Klage als unzulässig angesehen (§ 81 Abs. 2 Satz 1 PatG i.V.m. Art. 2 Abs. 2 EPÜ).

6: I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

7: Die Vorschrift des § 81 Abs. 2 PatG differenziere nicht zwischen Verfahren vor dem Deutschen und dem Europäischen Patentamt. Die Interessenlage sei bei beiden Verfahren dieselbe; es sollten einander widersprechende Entscheidungen vermieden werden. Vor Abschluss des Einspruchsverfahrens stehe nicht fest, mit welchem Inhalt das Patent letztlich Bestand haben werde. Insbesondere sei nicht auszuschließen, dass ein Patent im Einspruchsverfahren einen Inhalt erhalte, dem der im parallel geführten Nichtigkeitsverfahren geltend gemachte Stand der Technik nicht entgegenstehe, der aber gleichwohl zur Nichtigerklärung des Patents in der erteilten Fassung führen könne. Es könne dahinstehen, ob in Ausnahmefällen ein Abweichen von § 81 Abs. 2 PatG zuzulassen sei. In der Entscheidung "Schlauchbeutel" (BPatG GRUR 2002, 1045 f.) sei die Nichtigkeitsklage zwar wie im Streitfall auf eine nachveröffentlichte nationale Anmeldung gestützt worden, dort seien aber die ältere nationale und die jüngere europäische Anmeldung identisch gewesen, so dass die dem angegriffenen Patent zugrunde liegende nationale Anmeldung keinen zusätzlichen Offenbarungsgehalt aufgewiesen habe, mit dem der Patentinhaber einen angegriffenen Anspruch hätte beschränken und damit die fehlende Neuheit hätte "reparieren" können. Ein solcher Fall sei hier nicht gegeben. Die Beklagte könne das Streitpatent im Einspruchsverfahren möglicherweise so beschränken , dass der hier entgegengehaltene Stand der Technik den neu gefassten Ansprüchen nicht mehr entgegenstehe. Ob eine Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens gemäß § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 148 ZPO bei noch anhängigem Einspruchsverfahren möglich sei, könne dahinstehen. Bei Berücksichtigung der Gesetzeslage und des Umstands, dass nicht in absehbarer Zeit mit einer Entscheidung über den Einspruch zu rechnen sei, lägen die Voraussetzungen für eine Aussetzung nicht vor.

8: II. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im Ergebnis stand.

9: 1. Nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG kann eine Klage auf Nichtigerklärung des Patents nicht erhoben werden, solange ein Einspruch noch eingelegt werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Die sachliche Rechtfertigung der Nachrangigkeit des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Einspruchsverfahren besteht darin, parallele, möglicherweise einander widersprechende Entscheidungen über den Rechtsbestand eines Patents zu vermeiden. Dritte, die nicht Einspruch eingelegt haben, werden dadurch nicht in sachlich ungerechtfertigter Weise an der Wahrnehmung ihrer Rechte gehindert. Denn ein Dritter, gegen den nach Ablauf der Einspruchsfrist Verletzungsklage erhoben worden ist, kann dem laufenden Einspruchsverfahren bis zu dessen Abschluss beitreten (§ 59 Abs. 2 Satz 1 PatG). Das gilt auch für denjenigen, der aus dem Patent verwarnt worden ist und deshalb Klage auf Feststellung erhoben hat, dass er das Patent nicht verletze (§ 59 Abs. 2 Satz 2 PatG). Darüber hinaus ist auch im Einspruchsverfahren jedermann berechtigt, dem Patentamt Druckschriften anzugeben, die der Erteilung des Patents entgegenstehen könnten (§ 59 Abs. 4 i.V.m. § 43 Abs. 3 Satz 3 PatG).

10: Der Vorrang des Einspruchsverfahrens gilt sowohl für Einspruchsverfahren , die vor dem Deutschen Patent- und Markenamt anhängig sind, als auch für solche, die vor dem Europäischen Patentamt geführt werden. Dies hat der Bundesgerichtshof bereits entschieden (Senatsurteil vom 12. Juli 2005 - X ZR 29/05, BGHZ 163, 369 - Strahlungssteuerung). Mit Blick auf den Zweck des § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG und die Regelung inArt. 100 EPÜ hat der Senat insbesondere ausgesprochen, dass die Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Patent gemäß § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG unzulässig ist, wenn sie nur auf Nichtigkeitsgründe gestützt wird, die zugleich Einspruchsgründe nach Art. 100 EPÜ sind. Die Subsidiarität des Nichtigkeitsverfahrens gegenüber dem Einspruchsverfahren stellt keinen Verstoß gegen Art. 19 Abs. 4 GG dar. Das Europäische Patentübereinkommen enthält durch die Möglichkeiten, die die Einlegung des Einspruchs (Art. 99 EPÜ), die gegen die Einspruchsentscheidung gegebene Beschwerde (Art. 106 EPÜ), die Vorlage von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten an die Große Beschwerdekammer (Art. 110, 111, 112 EPÜ) und der Beitritt Dritter zum Einspruchsverfahren (Art. 105 EPÜ) bieten, ein an den Maßstäben des Grundgesetzes orientiertes, ausreichendes Rechtsschutzsystem und genügt dem Standard, der gemäß Art. 24 Abs. 1 GG zu beachten ist. Darüber hinaus hat nach Art. 2 Abs. 2 EPÜ das europäische Patent in jedem Vertragsstaat dieselbe Wirkung und unterliegt den jeweiligen nationalen Vorschriften. Das europäische Patent ist damit auch für die Art und Weise, wie die zugelassenen Nichtigkeitsgründe geltend zu machen sind, den nationalen Patenten gleichgestellt und kann diesen gegenüber keine erweiterten Rechtsschutzmöglichkeiten erhalten. Die gegen diese Entscheidung des Senats erhobene Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen (BVerfG, Beschluss vom 5. April 2006 - 1 BvR 2310/05, GRUR 2006, 569).

11: 2. Die in der Senatsentscheidung "Strahlungssteuerung" aufgestellten Grundsätze gelten entgegen der Auffassung der Klägerin auch, wenn - wie im Streitfall - die bei laufendem Einspruchsverfahren erhobene Nichtigkeitsklage nur auf ein älteres nationales Recht im Sinne des Art. 139 Abs. 2 EPÜ gestützt wird.

12: a) In einer solchen Fallkonstellation macht ein Kläger den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend, und nicht, wie die Klägerin meint, mangelnde Patentfähigkeit gegenüber einer nationalen Patentanmeldung mit älterem Zeitrang. Im Schrifttum ist in der Regelung des Art. 139 Abs. 2 EPÜ ein weiterer Nichtigkeitsgrund gesehen worden, auf den über Art. 2 Abs. 2 EPÜ die Vorschriften der §§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 1 angewendet werden sollen (vgl. Preu, GRUR Int. 1981, 63, 67; Pitz, GRUR 1995, 231). Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden (ablehnend auch Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren , 4. Aufl. Rn. 47 mit Nachweisen). Mangelnde Patentfähigkeit ist sowohl bei deutschen als auch bei europäischen Patenten ein einheitlicher unter mehreren im Gesetz aufgezählten Widerrufs- bzw. Klagegründen. Wenn er geltend gemacht wird, findet unter anderem eine umfassende Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit statt. Eine Aufspaltung des Nichtigkeitsgrunds hinsichtlich einzelner Entgegenhaltungen oder eine unterschiedliche verfahrensrechtliche Behandlung des Nichtigkeitsgrunds je nachdem, welche Entgegenhaltungen zu seiner Begründung herangezogen werden, findet weder im Europäischen Patentübereinkommen noch im deutschen Patentgesetz eine Stütze. Dies bedeutet mit Blick auf die Senatsentscheidung "Strahlungssteuerung" , dass auch dann mangelnde Patentfähigkeit und damit ein Einspruchsgrund nach Art. 100 EPÜ geltend gemacht wird, wenn die Klage nur auf die ältere nationale Anmeldung gestützt wird.

13: Dies führt zur Unzulässigkeit der Klage. Die Zulassung der Nichtigkeitsklage in einem solchen Fall könnte zudem verfahrens- und materiellrechtliche Folgen nach sich ziehen, die der Intention des Gesetzgebers zuwiderliefen. Dem Nichtigkeitskläger wäre es bei der Geltendmachung des Nichtigkeitsgrunds der mangelnden Patentfähigkeit unbenommen, im Laufe des Nichtigkeitsverfahrens weiteren Stand der Technik, der dann auch Gegenstand des europäischen Einspruchsverfahrens nach Art. 100 EPÜ sein könnte, in das nationale Nichtigkeitsverfahren einzuführen und durch eine auf mehrere, nicht nur ältere nationale, Entgegenhaltungen gestützte Begründung die Nichtigerklärung eines Patents herbeizuführen, das seine endgültige Fassung noch nicht erhalten hat. Darüber hinaus ist das Patentgericht, wenn der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, nach dem Amtsermittlungsgrundsatz gemäß § 87 PatG verpflichtet, die Patentfähigkeit nicht nur in Bezug auf die ältere nationale Anmeldung, sondern auch unter allen anderen maßgeblichen Gesichtspunkten zu prüfen. Zwar ist das Patentgericht im Nichtigkeitsverfahren auch nach dem im Streitfall noch anwendbaren, bis zum 30. September 2009 geltenden Verfahrensrecht nicht verpflichtet, den Stand der Technik umfassend zu ermitteln und darf sich grundsätzlich auf die Prüfung der von dem Nichtigkeitskläger vorgelegten Entgegenhaltungen auf ihre sachlich-rechtliche Relevanz beschränken; gleichwohl dürfen Entgegenhaltungen und Kenntnisse aus dem Stand der Technik, die dem Nichtigkeitssenat aus seiner Praxis bekannt sind, nicht unberücksichtigt bleiben, wenn sich für das Patentgericht Anhaltspunkte dafür ergeben, dass diese Sachverhaltselemente entscheidungserheblich sein können; sie sind in das Verfahren einzuführen und bei Prüfung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen. Bei dieser Sachlage würden durch eine Zulassung der Nichtigkeitsklage einander widersprechende Entscheidungen des Europäischen Patentamts und des Patentgerichts nicht vermieden, sondern begünstigt.

14: b) Der Hinweis der Klägerin auf die Entscheidung "Trigonellin" (BGH, Urteil vom 20. März 2001 - X ZR 177/98, BGHZ 147, 137 = GRUR 2001, 730) führt zu keiner anderen Beurteilung. In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall war das europäische Streitpatent sowohl in einem deutschen Beschränkungsverfahren als auch im europäischen Einspruchsverfahren beschränkt worden. Der Senat hat entschieden, dass als geschützt nur das verbleibt , was zugleich nach beiden Beschränkungsentscheidungen noch unter Schutz steht. Bei dieser Fallkonstellation handelt es sich um einen Ausnahmefall , der bei Parallelität von deutschem Beschränkungsverfahren und europäischem Einspruchsverfahren auftreten kann. Für die Nichtigkeitsklage sollten derartige Fälle vermieden werden, deshalb ist § 81 Abs. 2 Satz 1 in das deutsche Patentgesetz aufgenommen worden.

15: c) Das Argument der Klägerin, mit der Anwendung von § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG sei ein Dritter bei der Durchsetzung seiner Rechte gegen ein europäisches Patent gegenüber den Durchsetzungsmöglichkeiten in Bezug auf ein deutsches Patent benachteiligt, verfängt nicht. Die Einspruchsverfahren nach dem Patentgesetz (§§ 59 ff. PatG) und nach dem Europäischen Patentübereinkommen (Art. 99 ff. EPÜ) verlaufen getrennt nach unterschiedlichen Rechtsvorschriften. Eine Benachteiligung Dritter kann darin nicht gesehen werden. Der Dritte kann dem Patent im deutschen Einspruchsverfahren auch ein älteres nationales Recht entgegenhalten (§ 59 Abs.1 i.V.m. § 3 Abs. 2 PatG), während ein erteiltes europäisches Patent im Einspruchsverfahren den Vorschriften der Art. 99 ff. EPÜ unterliegt; die Einspruchsgründe ergeben sich abschließend aus Art. 100 EPÜ. Hinsichtlich der Einspruchs- bzw. Widerrufsgründe weichen die Rechtsordnungen also voneinander ab, weil sich aus dem Europäischen Patentübereinkommen insoweit etwas anderes als aus dem deutschen Patentgesetz ergibt (Art. 2 Abs. 2 EPÜ). Weder ist eine Zuständigkeit der deutschen Pa- tentbehörden im europäischen Einspruchsverfahren begründet, noch ist nationales Recht anwendbar. Im Übrigen ist eine Nichtigkeitsklage nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG bei laufendem Einspruchsverfahren auch gegen ein deutsches Patent nicht zulässig.

16: d) Dem Einwand der Klägerin, in den anderen europäischen Rechtsordnungen sei die Parallelität von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren handhabbare Praxis, beispielsweise lasse das Patentrecht in Großbritannien alle Widerrufsgründe , die im europäischen Einspruchsverfahren geltend gemacht werden können, auch im nationalen parallelen Nichtigkeitsverfahren zu, steht die Gesetzeslage im deutschen Recht in Gestalt von § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG entgegen. Die Bedeutung der hier zu entscheidenden Rechtsfrage ist - wie auch die Klägerin ausführt - im Schrifttum bei der Einführung des Europäischen Patentübereinkommens erkannt und diskutiert worden (vgl. hierzu Pitz, Das Verhältnis von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren nach deutschem und europäischem Patentrecht, Diss. München 1994; derselbe, GRUR 1995, 231; Dihm, Mitt. 1998, 441; siehe auch schon Preu, aaO). Das deutsche Patentgesetz hat nach Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens mehrfach Änderungen erfahren. Der Gesetzgeber hat dabei § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG (früher § 81 Abs. 2) unangetastet gelassen und ihn auch im Rahmen der Gesetzesänderung , die das Nichtigkeitsverfahren teilweise grundlegend neu geregelt hat (Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009, BGBl I 2009, 2521 = BlPMZ 2009, 307) weder aufgehoben noch inhaltlich geändert und damit zum Ausdruck gebracht, dass er die Regelung aus den Gründen, die zu ihrer Einführung geführt haben, nach wie vor für erforderlich hält.

17: e) Da die Nichtigkeitsklage nach alldem unzulässig und die Sache entscheidungsreif ist, kommt die vom Patentgericht grundsätzlich erwogene Möglichkeit , das Nichtigkeitsverfahren gemäß § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 148 ZPO auszusetzen, nicht in Betracht. Der Zeitpunkt, zu dem die Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegen müssen, ist allerdings der der Entscheidung über die Klage (hM, vgl. Greger in Zöller, ZPO, 28. Aufl., vor § 253 Rn. 9 mit Nachweisen). Ist das Einspruchsverfahren bis zu diesem Termin beendet, steht § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG der Zulässigkeit der Klage nicht mehr entgegen.

18: 3. Der Senat verkennt dabei nicht, dass ein schutzwürdiges Interesse eines Wettbewerbers, der wegen Verletzung des noch im europäischen Einspruchsverfahren befindlichen Patents verklagt worden ist, bestehen kann, nicht wegen Patentverletzung verurteilt zu werden, obwohl der Gegenstand der Erfindung durch eine im Einspruchsverfahren nicht zu berücksichtigende Entgegenhaltung vorweggenommen wird. Der Streitfall zeigt, dass es im europäischen Einspruchsverfahren, zumal, wenn sich - wie hier - ein Beschwerdeverfahren anschließt, mehrere Jahre dauern kann, bis über den Bestand des Patents Rechtssicherheit erlangt wird. In einem solchen Fall kann eine Rechtsschutzlücke entstehen, die zwar nicht im Hinblick auf die im Europäischen Patenübereinkommen und im deutschen Patentgesetz enthaltenen Rechtsschutzsysteme , aber wegen der besonderen Konstellation des Einzelfalls das verfassungsrechtliche Gebot der Gewährung effektiven Rechtsschutzes tangieren kann (vgl. hierzu Keukenschrijver, aaO Rn. 78).

19: Um in solchen Fällen eine mögliche Rechtsschutzlücke für den im Verletzungsprozess angegriffenen Wettbewerber zu schließen und gleichzeitig dem Gebot des effektiven Rechtsschutzes zu genügen, ist es aber nicht erforderlich , von der klaren gesetzlichen Regelung in § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG ab- zuweichen. Den berechtigten Interessen der Wettbewerber kann schon durch eine sachgerechte Handhabung des § 148 ZPO bei der Entscheidung über die Aussetzung eines Rechtsstreits bei den Verletzungsgerichten in hinreichendem Umfang Rechnung getragen werden.

20: Nach dieser Vorschrift kann das Gericht, wenn die Entscheidung ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder der Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen ist. Im Patentverletzungsprozess ist die erforderliche Abhängigkeit nach § 148 ZPO jedenfalls gegeben, wenn eine Nichtigkeitsklage oder auch ein Einspruchsverfahren anhängig ist, die zur Nichtigerklärung oder zum Widerruf des Patents führen und damit der Verletzungsklage die Grundlage entziehen kann.

21: Bei der Entscheidung über die Aussetzung ist in den Tatsacheninstanzen zwar in der Regel von ausschlaggebender Bedeutung, welche Erfolgsaussicht der Verletzungsrichter dem Einspruch oder der Nichtigkeitsklage beimisst (vgl. Reimann/Kreye, Festschrift für Winfried Tilmann 2003, S. 587 ff; Scharen, Festschrift 50 Jahre VPP, 2005, S. 396 ff; Kaess, GRUR 2009, 276 ff; Kühnen/ Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Aufl. Rn. 1039 ff; Keukenschrijver in Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 140 Rn. 2; Scharen in Benkard , Patentgesetz, 10. Aufl., § 9 Rn. 61; Kühnen in Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 139 Rn. 269 ff). In der Konstellation des Streitfalls sind diese Grundsätze aber nicht unverändert anwendbar. Bei Anlegung der herkömmlichen Maßstäbe käme eine Aussetzung in der Regel nicht in Betracht, wenn einem Angriff gegen den Rechtsbestand des Patents Erfolgsaussichten nur im Hinblick auf eine Entgegenhaltung beigemessen werden können, die das Europäische Patentamt nicht berücksichtigen darf. Der Verletzungsrichter ist indes nicht gehindert, im Rahmen des ihm in § 148 ZPO eingeräumten Ermessens auch die Besonderheiten der in Rede stehenden Verfahrenskonstellation zu berücksichtigen, zumal wenn - wie im Streitfall - der Prüfer des Europäischen Patentamts auf die ältere nationale Anmeldung hingewiesen und erklärt hat, dass sie im europäischen Verfahren nicht berücksichtigt werden kann. In Bezug auf eine solche Anmeldung ist ein im europäischen Verfahren erteiltes Patent ein ungeprüftes Recht. Der Verletzungsrichter kann und muss von der Möglichkeit , das Verfahren im Hinblick auf ein anhängiges Einspruchsverfahren auszusetzen , deshalb auch dann Gebrauch machen, wenn er damit rechnet, dass das Einspruchsverfahren erfolglos bleiben wird, eine im Anschluss daran erhobene Nichtigkeitsklage wegen einer Entgegenhaltung, die nur in diesem Verfahren berücksichtigt werden darf, aber hinreichende Erfolgsaussicht hat. Der Anlass für eine solche Aussetzung fällt zwar weg, wenn das Einspruchsverfahren beendet ist. Die im Falle einer erneuten Anrufung des Verfahrens erforderliche Zeit zur Vorbereitung einer mündlichen Verhandlung vor dem Verletzungsgericht reicht aber aus, um eine Nichtigkeitsklage zu erheben und damit erneut die Voraussetzungen für eine Aussetzung zu schaffen. Damit ist ein Wettbewerber ausreichend davor geschützt, wegen Verletzung eines Patents verurteilt zu werden, an dessen materieller Rechtsbeständigkeit der Verletzungsrichter nach allgemeinen Maßstäben für die Aussetzung der Verhandlung ausreichende Zweifel hat. Mögliche Verzögerungsfolgen der Aussetzung können dadurch abgemildert werden, dass die am Einspruchsverfahren Beteiligten die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens beantragen oder das Verletzungsgericht das Europäische Patentamt darüber informiert, dass ein Verletzungsver- fahren anhängig ist (vgl. Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 17. März 2008 über die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens bei Patenten, aus denen eine Verletzungsklage erhoben worden ist, ABl. EPA 2008, 221 f.).

Meier-Beck Mühlens Grabinski
Hoffmann Schuster
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.05.2010 - 4 Ni 21/09 (EU) -

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Wohnungseigentumsgesetz - WEG

(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels

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published on 12/07/2005 00:00

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 29/05 Verkündet am: 12. Juli 2005 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ : j

published on 20/03/2001 00:00

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 177/98 Verkündet am: 20. März 2001 Fritz Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ : ja Trig

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Annotations

Patentgesetz - PatG | § 81

(1) Das Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats oder wegen Erteilung oder Rücknahme der Zwangslizenz oder wegen der Anpassung der durch Urteil festgesetzten Vergütung für eine Zwangslizenz wird durch Klage eingeleitet. Die Klage ist gegen den im Register als Patentinhaber Eingetragenen oder gegen den Inhaber der Zwangslizenz zu richten. Die Klage gegen das ergänzende Schutzzertifikat kann mit der Klage gegen das zugrundeliegende Patent verbunden werden und auch darauf gestützt werden, daß ein Nichtigkeitsgrund (§ 22) gegen das zugrundeliegende Patent vorliegt.

(2) Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents kann nicht erhoben werden, solange ein Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des ergänzenden Schutzzertifikats kann nicht erhoben werden, soweit Anträge nach § 49a Abs. 4 gestellt werden können oder Verfahren zur Entscheidung über diese Anträge anhängig sind.

(3) Im Falle der widerrechtlichen Entnahme ist nur der Verletzte zur Erhebung der Klage berechtigt.

(4) Die Klage ist beim Patentgericht schriftlich zu erheben. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die Gegenpartei beigefügt werden. Die Klage und alle Schriftsätze sind der Gegenpartei von Amts wegen zuzustellen.

(5) Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben. Entspricht die Klage diesen Anforderungen nicht in vollem Umfang, so hat der Vorsitzende den Kläger zu der erforderlichen Ergänzung innerhalb einer bestimmten Frist aufzufordern. Das gerichtliche Aktenzeichen eines das Streitpatent betreffenden Patentstreits und dessen Streitwert sollen angegeben werden.

(6) Kläger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben, leisten auf Verlangen des Beklagten wegen der Kosten des Verfahrens Sicherheit; § 110 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung gilt entsprechend. Das Patentgericht setzt die Höhe der Sicherheit nach billigem Ermessen fest und bestimmt eine Frist, innerhalb welcher sie zu leisten ist. Wird die Frist versäumt, so gilt die Klage als zurückgenommen.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 148 Aussetzung bei Vorgreiflichkeit

(1) Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen sei.

(2) Das Gericht kann ferner, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits von Feststellungszielen abhängt, die den Gegenstand eines anhängigen Musterfeststellungsverfahrens bilden, auf Antrag des Klägers, der nicht Verbraucher ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Musterfeststellungsverfahrens auszusetzen sei.

Patentgesetz - PatG | § 81

(3) Im Falle der widerrechtlichen Entnahme ist nur der Verletzte zur Erhebung der Klage berechtigt.

Patentgesetz - PatG | § 99

(1) Soweit dieses Gesetz keine Bestimmungen über das Verfahren vor dem Patentgericht enthält, sind das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zivilprozeßordnung entsprechend anzuwenden, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen.

(2) Eine Anfechtung der Entscheidungen des Patentgerichts findet nur statt, soweit dieses Gesetz sie zuläßt.

(3) Für die Gewährung der Akteneinsicht an dritte Personen ist § 31 entsprechend anzuwenden. Über den Antrag entscheidet das Patentgericht. Die Einsicht in die Akten von Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents wird nicht gewährt, wenn und soweit der Patentinhaber ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse dartut.

(4) § 227 Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozeßordnung ist nicht anzuwenden.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 148 Aussetzung bei Vorgreiflichkeit

Patentgesetz - PatG | § 81

(3) Im Falle der widerrechtlichen Entnahme ist nur der Verletzte zur Erhebung der Klage berechtigt.

Patentgesetz - PatG | § 59

(1) Innerhalb von neun Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung kann jeder, im Falle der widerrechtlichen Entnahme nur der Verletzte, gegen das Patent Einspruch erheben. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Er kann nur auf die Behauptung gestützt werden, daß einer der in § 21 genannten Widerrufsgründe vorliege. Die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, sind im einzelnen anzugeben. Die Angaben müssen, soweit sie nicht schon in der Einspruchsschrift enthalten sind, bis zum Ablauf der Einspruchsfrist schriftlich nachgereicht werden.

(2) Ist gegen ein Patent Einspruch erhoben worden, so kann jeder Dritte, der nachweist, daß gegen ihn Klage wegen Verletzung des Patents erhoben worden ist, nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren als Einsprechender beitreten, wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag erklärt, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist. Das gleiche gilt für jeden Dritten, der nachweist, daß er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf Feststellung erhoben hat, daß er das Patent nicht verletze. Der Beitritt ist schriftlich zu erklären und bis zum Ablauf der in Satz 1 genannten Frist zu begründen. Absatz 1 Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Eine Anhörung findet im Einspruchsverfahren statt, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder die Patentabteilung dies für sachdienlich erachtet. Mit der Ladung soll die Patentabteilung auf die Punkte hinweisen, die sie für die zu treffende Entscheidung als erörterungsbedürftig ansieht. Die Anhörung einschließlich der Verkündung der Entscheidung ist öffentlich. § 169 Absatz 1 Satz 2 sowie die §§ 171b bis 175 des Gerichtsverfassungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass die Öffentlichkeit von der Anhörung auf Antrag eines Beteiligten auch dann ausgeschlossen werden kann, wenn sie eine Gefährdung schutzwürdiger Interessen des Antragstellers besorgen lässt.

(4) Der Vorsitzende der Patentabteilung sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Anhörung und übt insoweit das Hausrecht aus.

(5) Im Übrigen sind § 43 Absatz 3 Satz 2 und die §§ 46 und 47 im Einspruchsverfahren entsprechend anzuwenden.

Patentgesetz - PatG | § 43

(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt ermittelt auf Antrag den Stand der Technik, der für die Beurteilung der Patentfähigkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht zu ziehen ist, und beurteilt vorläufig die Schutzfähigkeit der angemeldeten Erfindung nach den §§ 1 bis 5 und ob die Anmeldung den Anforderungen des § 34 Absatz 3 bis 5 genügt (Recherche). Soweit die Ermittlung des Standes der Technik einer zwischenstaatlichen Einrichtung vollständig oder für bestimmte Sachgebiete der Technik ganz oder teilweise übertragen worden ist (Absatz 8 Nummer 1), kann beantragt werden, die Ermittlungen in der Weise durchführen zu lassen, dass der Anmelder das Ermittlungsergebnis auch für eine europäische Anmeldung verwenden kann.

(2) Der Antrag kann nur von dem Patentanmelder gestellt werden. Er ist schriftlich einzureichen. § 25 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Der Eingang des Antrags wird im Patentblatt veröffentlicht, jedoch nicht vor der Veröffentlichung des Hinweises gemäß § 32 Absatz 5. Jedermann ist berechtigt, dem Deutschen Patent- und Markenamt Hinweise zum Stand der Technik zu geben, die der Erteilung eines Patents entgegenstehen könnten.

(4) Der Antrag gilt als nicht gestellt, wenn bereits ein Antrag nach § 44 gestellt worden ist. In diesem Fall teilt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Patentanmelder mit, zu welchem Zeitpunkt der Antrag nach § 44 eingegangen ist. Die für die Recherche nach § 43 gezahlte Gebühr nach dem Patentkostengesetz wird zurückgezahlt.

(5) Ist ein Antrag nach Absatz 1 eingegangen, so gelten spätere Anträge als nicht gestellt. Absatz 4 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

(6) Stellt das Deutsche Patent- und Markenamt nach einem Antrag auf Recherche fest, dass die Anmeldung die Anforderung des § 34 Absatz 5 nicht erfüllt, so führt es die Recherche für den Teil der Anmeldung durch, der sich auf die in den Patentansprüchen als erste beschriebene Erfindung oder Gruppe von Erfindungen bezieht, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

(7) Das Deutsche Patent- und Markenamt teilt dem Anmelder das Ergebnis der Recherche nach Absatz 1 unter Berücksichtigung des Absatzes 6 ohne Gewähr für Vollständigkeit mit (Recherchebericht). Es veröffentlicht im Patentblatt, dass diese Mitteilung ergangen ist. Gegen den Recherchebericht ist ein Rechtsbehelf nicht gegeben. Ist der Stand der Technik von einer zwischenstaatlichen Einrichtung ermittelt worden und hat der Anmelder einen Antrag im Sinne von Absatz 1 Satz 2 gestellt, so wird dies in der Mitteilung angegeben.

(8) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, zur beschleunigten Erledigung der Patenterteilungsverfahren durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass

1.: die Ermittlung des in Absatz 1 bezeichneten Standes der Technik einer anderen Stelle des Deutschen Patent- und Markenamts als der Prüfungsstelle (§ 27 Absatz 1), einer anderen staatlichen oder einer zwischenstaatlichen Einrichtung vollständig oder für bestimmte Sachgebiete der Technik oder für bestimmte Sprachen übertragen wird, soweit diese Einrichtung für die Ermittlung des in Betracht zu ziehenden Standes der Technik geeignet erscheint;
2.: das Deutsche Patent- und Markenamt ausländischen oder zwischenstaatlichen Behörden Auskünfte aus Akten von Patentanmeldungen zur gegenseitigen Unterrichtung über das Ergebnis von Prüfungsverfahren und von Ermittlungen zum Stand der Technik erteilt, soweit es sich um Anmeldungen von Erfindungen handelt, für die auch bei diesen ausländischen oder zwischenstaatlichen Behörden die Erteilung eines Patents beantragt worden ist;
3.: die Prüfung der Patentanmeldungen nach § 42 sowie die Kontrolle der Gebühren und Fristen ganz oder teilweise anderen Stellen des Deutschen Patent- und Markenamts als den Prüfungsstellen oder Patentabteilungen (§ 27 Absatz 1) übertragen werden.

Patentgesetz - PatG | § 81

(3) Im Falle der widerrechtlichen Entnahme ist nur der Verletzte zur Erhebung der Klage berechtigt.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - GG | Art 19

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.

(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.

(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - GG | Art 24

(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen.

(1a) Soweit die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können sie mit Zustimmung der Bundesregierung Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertragen.

(2) Der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen; er wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern.

(3) Zur Regelung zwischenstaatlicher Streitigkeiten wird der Bund Vereinbarungen über eine allgemeine, umfassende, obligatorische, internationale Schiedsgerichtsbarkeit beitreten.

Patentgesetz - PatG | § 87

(1) Das Patentgericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.

(2) Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied hat schon vor der mündlichen Verhandlung oder, wenn eine solche nicht stattfindet, vor der Entscheidung des Patentgerichts alle Anordnungen zu treffen, die notwendig sind, um die Sache möglichst in einer mündlichen Verhandlung oder in einer Sitzung zu erledigen. Im übrigen gilt § 273 Abs. 2, 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 der Zivilprozeßordnung entsprechend.

Patentgesetz - PatG | § 81

(3) Im Falle der widerrechtlichen Entnahme ist nur der Verletzte zur Erhebung der Klage berechtigt.

Patentgesetz - PatG | § 3

(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

(2) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt folgender Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind:

1.: der nationalen Anmeldungen in der beim Deutschen Patent- und Markenamt ursprünglich eingereichten Fassung;
2.: der europäischen Anmeldungen in der bei der zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung, wenn mit der Anmeldung für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird und die Benennungsgebühr für die Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 79 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens gezahlt ist und, wenn es sich um eine Euro-PCT-Anmeldung (Artikel 153 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens) handelt, die in Artikel 153 Abs. 5 des Europäischen Patentübereinkommens genannten Voraussetzungen erfüllt sind;
3.: der internationalen Anmeldungen nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag in der beim Anmeldeamt ursprünglich eingereichten Fassung, wenn für die Anmeldung das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist.

Beruht der ältere Zeitrang einer Anmeldung auf der Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung, so ist Satz 1 nur insoweit anzuwenden, als die danach maßgebliche Fassung nicht über die Fassung der Voranmeldung hinausgeht. Patentanmeldungen nach Satz 1 Nr. 1, für die eine Anordnung nach § 50 Abs. 1 oder Abs. 4 erlassen worden ist, gelten vom Ablauf des achtzehnten Monats nach ihrer Einreichung an als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

(3) Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre Patentfähigkeit durch die Absätze 1 und 2 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem der in § 2a Abs. 1 Nr. 2 genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

(4) Ebenso wenig wird die Patentfähigkeit der in Absatz 3 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem der in § 2a Abs. 1 Nr. 2 genannten Verfahren durch die Absätze 1 und 2 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.

(5) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht

1.: auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder
2.: auf die Tatsache, daß der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen zur Schau gestellt hat.

Satz 1 Nr. 2 ist nur anzuwenden, wenn der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung angibt, daß die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt worden ist und er innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung hierüber eine Bescheinigung einreicht. Die in Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Ausstellungen werden vom Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesanzeiger bekanntgemacht.