Bundesgerichtshof Urteil, 02. Apr. 2009 - I ZR 110/06

Gründe:

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I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 3. November 2003 unter der Nr. 300 12 966 die Wortmarke POST für die Dienstleistungen Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen ; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen , Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen , Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften als durchgesetzte Marke eingetragen.

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Der Antragsteller hat die Löschung der Marke beantragt. Mit Beschluss vom 14. Dezember 2005 hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der Marke angeordnet.

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Die Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG GRUR 2007, 714).

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Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Der Antragsteller beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

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II. Das Bundespatentgericht hat einen Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG bejaht und zur Begründung ausgeführt:

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Der Eintragung der angegriffenen Marke habe für die registrierten Dienstleistungen das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden , das auch weiterhin bestehe. Das Wort "POST" sei eine Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art der Dienstleistungen verwandt werden könne, für die die Marke eingetragen sei. Es diene der Bezeichnung einer Dienstleistungseinrichtung , die Briefe, Pakete, Geldsendungen und andere Gegenstände entgegennehme, befördere und zustelle. "POST" sei zudem ein Sammel- und Oberbegriff für die von einer derartigen Dienstleistungseinrichtung beförderten Güter, insbesondere Schriftgut aller Art. Diese Bedeutung habe sich auch nach der Privatisierung der Deutschen Post erhalten.

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Das bestehende Schutzhindernis sei weder zum Eintragungszeitpunkt noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag durch Verkehrsdurchsetzung überwunden worden. Eine Verkehrsdurchsetzung müsse Folge einer Benutzung als Marke sein. Eine noch so große Bekanntheit der Bezeichnung reiche für sich nicht aus. Es bestünden aber erhebliche Zweifel, ob das Wort "POST" vor dem Eintragungszeitpunkt von der Markeninhaberin im Inland als Marke für die konkret beanspruchten Dienstleistungen und nicht nur als Sachhinweis oder zur Unternehmenskennzeichnung benutzt worden sei. Häufig sei die Bezeichnung als Teil eines komplexen Zeichens zusammen mit weiteren Bestandteilen (Abbildung des Posthorns, Hausfarbe Gelb) verwendet worden. Jedenfalls seien aber die vor dem Eintragungszeitpunkt durchgeführten Verkehrsbefragungen nicht geeignet, den Nachweis zu erbringen, dass sich das Wort "POST" in den beteiligten Verkehrskreisen als Marke für die registrierten Dienstleistungen durchgesetzt habe. Für den die Dienstleistungen glatt beschreibenden Begriff sei eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung erforder- lich. Diese sei mit den sich aus den demoskopischen Gutachten der Jahre 2000 und 2002 ergebenden Zuordnungswerten von 71,1% und 84,6% schon nicht erreicht. Darüber hinaus begegne die Ermittlung der Zuordnungsgrade in den Gutachten durchgreifenden Bedenken. Zum einen sei durch die Art der Fragestellung auf das Ergebnis Einfluss genommen worden und zum anderen sei die Zurechnung von Antworten der Befragten teilweise rechtsfehlerhaft zugunsten der Markeninhaberin vorgenommen worden. Für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag ergebe sich aufgrund des demoskopischen Gutachtens von Ende 2005/Anfang 2006 kein anderes Ergebnis. Aus diesem Gutachten folge nur ein Zuordnungsgrad von 70%. Selbst wenn aber der im Gutachten angenommene Zuordnungsgrad von 79,6% erreicht werde, reiche dies für die Annahme einer nahezu einhelligen Verkehrsdurchsetzung nicht aus.

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III. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Beurteilung, mit der das Bundespatentgericht die Voraussetzungen für eine Löschung der Eintragung der Marke "POST" nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG mangels Verkehrsdurchsetzung bejaht hat, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

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1. Das Bundespatentgericht ist - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zutreffend davon ausgegangen, dass das Wort "POST" nach § 3 Abs. 1 MarkenG markenfähig ist, weil es als Wortzeichen grundsätzlich abstrakt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen gleich welcher Art geeignet ist.

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2. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, bei der angegriffenen Marke handele es sich für die fraglichen Dienstleistungen um eine von Haus aus beschreibende Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

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a) Nach dieser Vorschrift sind unter anderem Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistung dienen können. Von einem die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat und nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - C-191/01, Slg. 2003, I-12447 = GRUR 2004, 146 Tz. 32 - DOUBLEMINT; Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Tz. 97 - Postkantoor; BGH, Beschl. v. 13.3.2008 - I ZB 53/05, GRUR 2008, 900 Tz. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II).

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b) Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Begriff "POST" in der deutschen Sprache einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete, Päckchen und andere Waren befördert und zustellt, und andererseits die beförderten und zugestellten Güter selbst, zum Beispiel Briefe, Karten, Pakete und Päckchen, bezeichnet. In der letztgenannten Bedeutung beschreibt "POST" den Gegenstand, auf den sich die Dienstleistungen beziehen, für die die Marke eingetragen ist. Der Begriff ist deshalb eine Angabe über ein Merkmal dieser Dienstleistungen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG: BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 108/05, WRP 2008, 1206 Tz. 21 - CITY POST; Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Tz. 19 = WRP 2008, 1202 - POST I).

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Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde weist die Bezeichnung "POST" im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Dienstleistungen keinen komplexen oder interpretationsbedürftigen Begriffsinhalt auf. Vielmehr verfügt das Markenwort über einen die Dienstleistung beschreibenden Inhalt, der ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (vgl. BGHZ 167, 278 Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006). Den beschreibenden Sinngehalt erkennt der Verkehr unmittelbar und eindeutig, ohne dass es darauf ankommt, ob der Begriff zur Bezeichnung der Dienstleistungseinrichtung oder des Gegenstands der Dienstleistung verwendet wird.

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Für ihre gegenteilige Ansicht stützt sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg auf eine Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts, in der die Bezeichnung einer Dienstleistung mit "Post, soweit in Klasse 35 enthalten" im Rahmen einer Markenanmeldung als unklar angesehen wurde. Nach der Bestimmung des § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG muss die Anmeldung ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen enthalten, für die die Eintragung beantragt wird. Dabei sind die Waren oder Dienstleistungen nach § 20 Abs. 1 MarkenV so zu bezeichnen, dass die Klassifizierung jeder einzelnen Ware oder Dienstleistung in eine Klasse der Klasseneinteilung nach § 19 Abs. 1 MarkenV möglich ist. Zur Klassifizierung der Dienstleistung genügt die bloße Angabe "Post" in Verbindung mit der Klassenangabe nicht, weil sie ohne weiteren Zusatz - wie etwa bei der Bezeichnung "Postdienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten" - nicht die Dienstleistung, sondern den Gegenstand beschreibt, auf den sich die Dienstleistung bezieht. Die Bezeichnung des Gegenstands der Dienstleistung reicht dagegen als Angabe eines Merkmals i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus.

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Der Rechtsbeschwerde verhilft auch die Rüge nicht zum Erfolg, das Bundespatentgericht habe seine Amtsermittlungspflicht und das rechtliche Gehör der Markeninhaberin bei der Beurteilung verletzt, ob es sich bei dem Begriff "POST" um eine die Merkmale der Dienstleistungen beschreibende Angabe handelt. Die Frage, ob das Markenwort für die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, war bereits aufgrund des Schreibens der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Februar 2001 Gegenstand des Eintragungsverfahrens, in dem die Marke schließlich nur kraft Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen worden ist. Die Frage war zudem Gegenstand des Löschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, das das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht hatte. Eines gesonderten Hinweises des Bundespatentgerichts, dass das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht kam, bedurfte es danach nicht (vgl. BGH, Beschl. v. 10.4.2008 - I ZB 98/07, GRUR 2008, 1027 Tz. 20 = WRP 2008, 1438 - Cigarettenpackung).

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Das Bundespatentgericht brauchte auch keine weiteren Ermittlungen dazu anzustellen, ob das Wort "POST" eine für die registrierten Dienstleistungen beschreibende Angabe darstellte. Maßgeblich für die Beurteilung ist die Verkehrsauffassung sämtlicher Verbraucherkreise, die als Abnehmer oder Interessenten der Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke geschützt ist (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 u. 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 29 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 22 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Dies ist vorliegend das allgemeine Publikum. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehörten daher auch die Richter des Bundespatentgerichts, die ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens die Auffassung des Verkehrs von dem beschreibenden Gehalt des Begriffs "POST" für die beanspruchten Dienstleistungen feststellen konnten (vgl. BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 126/98, GRUR 2001, 73, 75 = WRP 2000, 1284 - Stich den Buben; BGHZ 156, 250, 255 - Marktführerschaft).

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3. Die Rechtsbeschwerde hat jedoch Erfolg, soweit sie sich dagegen wendet, dass das Bundespatentgericht die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der Marke "POST" i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Zeitpunkt der Eintragung und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag verneint hat.

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a) Das Bundespatentgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis grundsätzlich eine Verwendung der Kennzeichnung als Marke, also eine markenmäßige und damit nicht lediglich eine beschreibende Verwendung voraussetzt. Die Tatsache, dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrührend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren können (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 64 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington; BGH, Beschl. v. 21.2.2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Tz. 23 = WRP 2008, 1087 - VISAGE).

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Das Bundespatentgericht hat erhebliche Zweifel daran geäußert, dass die Markeninhaberin vor dem Eintragungszeitpunkt das Zeichen "POST" für die konkret beanspruchten Dienstleistungen markenmäßig benutzt hat. Es hat die Frage aber letztlich dahinstehen lassen. Für das Rechtsbeschwerdeverfahren ist daher von einer markenmäßigen Verwendung des Zeichens "POST" durch die Markeninhaberin auch schon vor dem Eintragungszeitpunkt auszugehen.

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b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass es sich bei dem Begriff "POST" um eine für die fraglichen Dienstleistungen von Hause aus glatt beschreibende Gattungsbezeichnung handelt, bei der wegen der teilweise noch bestehenden und im Übrigen noch nicht lange zurückliegenden Monopolstellung und der dadurch geprägten Verkehrsanschauung zu einer Verkehrsdurchsetzung eine nahezu einhellige Verkehrsbekanntheit als Marke erforderlich gewesen sei. Diese sei durch die Ergebnisse der Verkehrsbefragungen von Mai 2000, November/Dezember 2002 und September/Oktober 2005 nicht nachge- wiesen. Diese Ausführungen halten einer rechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

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aa) Das Bundespatentgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen , dass die Markeninhaberin sich ungeachtet des früheren Postmonopols, das zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundespatentgerichts noch in einem Teilbereich fortbestand, auf eine Durchsetzung der Marke berufen kann (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 65 - Philips/Remington; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 18 - LOTTO). In einer Situation, in der ein Anbieter aufgrund einer Monopolstellung eine bestimmte Leistung als einziger anbietet, ist jedoch zu prüfen, ob der Verkehr, der die von Haus aus beschreibende Angabe der angebotenen Leistung mit dem Angebot des Monopolisten identifiziert, diese Bezeichnung wirklich als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistung betrachtet. In einem solchen Fall liegt es nahe, dass der Verkehr den Gattungsbegriff zwar mit dem alleinigen Anbieter in Verbindung bringt, ohne darin aber zugleich einen Herkunftshinweis zu erblicken (vgl. BGHZ 30, 357, 365 - Nährbier). Entsprechendes gilt, wenn der Markeninhaber in der Vergangenheit über eine Monopolstellung verfügte, die die gegenwärtige Verkehrsauffassung nach wie vor beeinflusst.

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bb) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde indessen, das Bundespatentgericht habe keine ausreichenden Feststellungen dazu getroffen, ob im Zeitpunkt der Eintragung der Marke - am 3. November 2003 - und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag - am 15. November 2006 - die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG vorgelegen hätten.

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(1) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass die von ihm für erforderlich angesehene nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung in der Gesamtbevölkerung auf der Grundlage der Ergebnisse der von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachten im Eintragungszeitpunkt nicht gegeben war. Das I. -Gutachten weise für Mai 2000 einen Anteil von 71,1% der Gesamtbevölkerung auf, die die Bezeichnung "POST" der Markeninhaberin zutreffend zuordneten. Aus dem Verkehrsgutachten für November /Dezember 2002 der N. folge ein Zuordnungsgrad von 84,6% der Gesamtbevölkerung. Diese Werte reichten für eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung nicht aus.

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(2) Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand.

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Die Frage, ob eine Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 3 MarkenG erlangt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beantworten, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die fraglichen Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Dienstleistung damit von den Leistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 54 - Chiemsee, zu Art. 3 Abs. 3 MarkenRL; BGH GRUR 2008, 710 Tz. 26 - VISAGE). Dabei kann für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrads nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden , auch wenn - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50% angesetzt werden kann (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 25.10.2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Tz. 23 = WRP 2008, 791 - Milchschnitte). Handelt es sich jedoch um einen Begriff, der die fraglichen Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein Bedeutungswandel und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deut- lich höheren Durchsetzungsgrad in Betracht (BGH GRUR 2006, 760 Tz. 20 - LOTTO). Denn ein sehr bekannter beschreibender Begriff kann Unterscheidungskraft i.S. des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL (§ 8 Abs. 3 MarkenG) nur bei einer langen und intensiven Benutzung der Marke erlangen (für eine sehr bekannte geographische Herkunftsangabe EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 50 - Chiemsee; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 436 d). Dementsprechend hat der Senat auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes im Einzelfall eine sehr hohe oder eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung als notwendig angesehen (vgl. BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 24 - LOTTO; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 34 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; ebenso Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 331; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 8 MarkenG Rdn. 54; wohl auch Lange, Markenund Kennzeichenrecht Rdn. 663; a.A. v. Schultz in v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 MarkenG Rdn. 187).

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Von diesem Ansatz ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Es hat jedoch die Anforderungen an das Vorliegen der Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 MarkenG überspannt, indem es für die Verkehrsdurchsetzung einen Anteil von nahezu 85% der Gesamtbevölkerung, die den Begriff "POST" als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassen, nicht hat ausreichen lassen (vgl. auch Knaak, GRUR 1995, 103, 109; Kahler, GRUR 2003, 10, 12).

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Das von der Markeninhaberin vorgelegte N. -Gutachten für November/Dezember 2002, das der Markeneintragung im November 2003 zeitlich am nächsten kommt, wies einen Anteil von 84,6% der allgemeinen Verkehrskreise auf, die die Bezeichnung "POST" bei der Beförderung von Briefen und Warensendungen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassten. Damit wird die im Regelfall untere Grenze von 50% so deutlich überschritten, dass die Anforderungen erfüllt sind, die vorliegend an eine Verkehrsdurchsetzung eines glatt beschreibenden Begriffs zu stellen sind. Die Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung eines glatt beschreibenden Begriffs dürfen nicht so hoch angesiedelt werden, dass eine Verkehrsdurchsetzung in der Praxis von vornherein ausgeschlossen wird (Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 331; ders., GRUR 2008, 569, 572).

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Zudem besteht im Streitfall auch kein Anlass, im Hinblick auf den spezifischen Charakter der von Haus aus für die in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibenden Bezeichnung "POST" besonders hohe Anforderungen an die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG zu stellen. Anders als im Fall "LOTTO" (BGH GRUR 2006, 760) geht es im Streitfall nicht um einen Wandel von einem Gattungsbegriff zu einem Herkunftshinweis, durch den eine beschreibende Verwendung weitgehend ausgeschlossen wird. Denn auch wenn sich "POST" als Herkunftshinweis für die Erbringung von Postdienstleistungen durchgesetzt haben sollte, steht der beschreibende Charakter des Begriffs "Post" für den Gegenstand der Dienstleistung außer Zweifel. Der Schutzumfang der Wortmarke "POST" ist daher wegen der beschreibenden Funktion der Angabe durch die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG eng bemessen. Wettbewerbern der Markeninhaberin ist die auch kennzeichenmäßige Verwendung nicht verboten, die in einer den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechenden Weise erfolgt. Dies ist der Fall, wenn die Wettbewerber die von ihnen benutzten Kennzeichen durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort "POST" abgrenzen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen der Markeninhaberin die Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erhöhen (vgl. BGH GRUR 2008, 798 Tz. 23 - POST I; WRP 2008, 1206 Tz. 25 - CITY POST).

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(3) Das Bundespatentgericht hat seine Beurteilung, dass die Marke mangels Verkehrsdurchsetzung entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist, zusätzlich darauf gestützt, dass die Zuordnungswerte in den von der Markeninhaberin im Eintragungsverfahren vorgelegten demoskopischen Gutachten unzutreffend ermittelt worden seien. Von dem im I. -Gutachten ausgewiesenen Zuordnungswert von 71,1% für Mai 2000 müsse ein Abschlag vorgenommen werden, weil lenkend Einfluss auf die Antworten der seinerzeit Befragten genommen worden sei. Aus diesem Gutachten folge daher nur eine Verkehrsdurchsetzung von unter 70%. Bei dem N. -Gutachten sei nicht nachvollziehbar , wie der Zuordnungsgrad von 84,6% ermittelt worden sei. Abzusetzen sei der Anteil derjenigen Befragten, die die Marke "POST" nicht der Markeninhaberin , sondern einem anderen Unternehmen zugerechnet hätten. Nicht zugunsten der Markeninhaberin dürften auch solche Antworten gewertet werden , denen nicht deutlich zu entnehmen sei, dass die Befragten in der angemeldeten Marke einen Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb sähen. Danach ergebe sich nur noch ein Durchsetzungsgrad von 78,4%, der für eine Verkehrsdurchsetzung des Begriffs "POST" nicht ausreiche. Diese Erwägungen des Bundespatentgerichts tragen nicht seine Annahme, die Marke "POST" sei mangels Verkehrsdurchsetzung entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 MarkenG).

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(4) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, dass das Bundespatentgericht die Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG zum Eintragungszeitpunkt der Marke unter Verstoß gegen den Amtsermittlungsgrundsatz verneint und dem Markeninhaber die Feststellungslast im Falle der Unaufklärbarkeit auferlegt hat.

31

Im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht ist gemäß § 59 Abs. 1, § 73 Abs. 1 MarkenG von Amts wegen zu prüfen, ob der Eintragung der Marke ein Schutzhindernis zum maßgeblichen Zeitpunkt entgegenstand. Entscheidend ist, ob das Schutzhindernis tatsächlich vorlag und nicht, ob die Eintragung fehlerhaft erfolgt ist (BGHZ 42, 151, 160 - Rippenstreckmetall II; BPatGE 5, 157, 160; 11, 125, 133; 20, 250, 258; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 50 Rdn. 19). Lässt sich im Nachhinein mit der erforderlichen Sicherheit nicht mehr aufklären, ob ein Schutzhindernis im Eintragungszeitpunkt vorlag, gehen verbleibende Zweifel zu Lasten des Antragstellers und nicht des Markeninhabers. Der Antragsteller des Löschungsverfahrens trägt für die Voraussetzungen einer ihm günstigen Rechtsnorm - hier des Vorliegens eines Schutzhindernisses im Löschungsverfahren - die Feststellungslast (BGHZ 42, 151, 160 - Rippenstreckmetall II; BPatGE 20, 250, 257; 22, 81, 83; 38, 131, 136; Fezer aaO § 50 Rdn. 37; Ingerl /Rohnke aaO § 50 Rdn. 19; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 73 Rdn. 8; Dohnle in v. Schultz aaO § 73 MarkenG Rdn. 9; Büscher in Büscher/Dittmer/ Schiwy aaO § 59 MarkenG Rdn. 11). Dabei dürfen allerdings dem Antragsteller im Hinblick auf die Schwierigkeiten, im Nachhinein das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Eintragungszeitpunkt nachzuweisen (vgl. BPatG GRUR 2008, 420, 425), keine nahezu unüberwindbaren Beweisanforderungen auferlegt werden. So können ihm Beweiserleichterungen zugute kommen. Auch kann das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag unter Umständen Rückschlüsse auf das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Eintragungszeitpunkt zulassen.

32

Danach begegnet die Annahme des Bundespatentgerichts, im Eintragungszeitpunkt hätten die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der Marke "POST" nicht vorgelegen, durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Das Bundespatentgericht hat die Frage einer Verkehrsdurchsetzung nicht anhand einer Gesamtschau aller relevanten Umstände beurteilt (siehe oben unter III 3 b bb (2)), sondern ausschließlich auf die von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachten für Mai 2000 und November 2002 abgestellt. Zu diesen Gutachten hat das Bundespatentgericht festgestellt, dass sie - abgesehen von dem ausgewiesenen Durchsetzungsgrad (vgl. oben unter III 3 b bb (1)) - wegen methodischer Bedenken nicht geeignet seien, den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung zu erbringen. Daraus ergibt sich aber nicht die für die Löschung der Markeneintragung erforderliche positive Feststellung, dass eine Verkehrsdurchsetzung im maßgeblichen Zeitpunkt nicht vorlag. Hatte das Bundespatentgericht methodische Bedenken gegen die vorgelegten demoskopischen Gutachten, hätte es diese aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes mit den Verfahrensbeteiligten erörtern und ihnen Gelegenheit geben müssen , unter Berücksichtigung der wechselseitigen Mitwirkungspflichten zu den relevanten Umständen ergänzend vorzutragen und Beweismittel vorzulegen. Soweit für die Überzeugungsbildung erforderlich, hätte es von Amts wegen ein demoskopisches Gutachten einholen müssen. Verblieben danach Zweifel am Vorliegen der Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung, durfte das Bundespatentgericht im Hinblick darauf, dass die Feststellungslast beim Antragsteller und nicht bei der Markeninhaberin liegt, nicht die Löschung der Markeneintragung beschließen.

33

cc) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fortbestanden hat (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Das hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand.

34

(1) Die von der Markeninhaberin für September/Oktober 2005 vorgelegte Verkehrsumfrage, die der Entscheidung über den Löschungsantrag zeitlich am nächsten kommt, weist einen Durchsetzungsgrad von 83,9% auf. Dieses Ergebnis , das nur unwesentlich unter dem im N. -Gutachten für November /Dezember 2002 ermittelten Wert von 84,6% liegt, lässt - seine Richtig- keit unterstellt - nicht den Schluss zu, die Marke habe sich nicht als Herkunftshinweis durchgesetzt (siehe oben unter III 3 b bb (2)).

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(2) Das Bundespatentgericht hat allerdings auch gegen das Gutachten aus dem Jahre 2005 methodische Bedenken erhoben und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass nur 64,2% der befragten Personen die Marke "POST" richtig zugeordnet hätten und auch bei einer Würdigung der Ergebnisse des Gutachtens jeweils zugunsten der Markeninhaberin lediglich ein Anteil von 70% erreicht werde.

36

Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts begegnet denselben durchgreifenden rechtlichen Bedenken, wie sie für die Würdigung des für den Eintragungszeitpunkt vorgelegten N. -Gutachtens von November/Dezember 2002 gelten (siehe oben unter III 3 b bb (4)). Die Bedenken gegen den Beweiswert des von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachtens lassen nicht den Schluss zu, dass im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nicht vorlagen.

37

IV. Danach ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Bornkamm Büscher Schaffert
Kirchhoff Koch
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.04.2007 - 26 W(pat) 24/06 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin, die Deutsche Post AG, ist eines der weltweit größten Brief-, Paket- und Kurierdienstleistungsunternehmen. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 22. Februar 2000 aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Wortmarke Nr. 300 12 966 "POST", die für die Dienstleistungen "Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen und Päckchen" Schutz genießt. Sie ist weiterhin Inhaberin zahlreicher Marken, die mit dem Bestandteil "Post" gebildet sind. Zugunsten der Klägerin sind außerdem als Bildmarke ein schwarzes Posthorn und als Farbmarke die Farbe "Gelb" (RAL Nr. 1032) eingetragen.

2

Die Beklagte betreibt seit August 2002 ein Unternehmen für Kurierdienste und Postdienstleistungen für die Bereiche Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. Sie firmiert unter "Die Neue Post". Bei ihrem in den Klageanträgen wiedergegebenen Internet-Auftritt verwendet sie die Internet-Adresse "die-neuepost.de".

3

Die Klägerin hat geltend gemacht, ihre Wortmarke "POST" und ihr Unternehmenskennzeichen würden durch die Verwendung der Bezeichnungen "Die Neue Post" und die Farbe Gelb sowie das stilisierte Posthorn durch die Beklagte verletzt.

4

Sie hat beantragt, 1. die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im Geschäftsverkehr die Kennzeichnungen ,
a) "Die Neue Post" und/oder
b) "die-neue-post.de" und/oder
c) die Farbe "Gelb" und/oder
d) das stilisierte Posthorn wie nachfolgend abgebildet (es folgen acht Internet-Seiten, von denen nachstehend beispielhaft eine wiedergegeben ist): zum Anbieten und/oder Erbringen der folgenden Dienstleistungen und/oder in Geschäftspapieren und/oder zum Bewerben für diese Dienstleistungen zu benutzen und/oder benutzen zu lassen: Auslieferung von Paketen, Briefen und/oder Karten; Austragen (Verteilen) von Zeitungen; Kurierdienste (Nachrichten oder Waren ); Nachrichtenüberbringung (Botendienst); Transport von Wertsachen; Warenauslieferung; Zustellung (Auslieferung) von Versandhandelsware und/oder gewerbsmäßige Beförderung von Briefsendungen.

5

Die Klägerin hat die Beklagte weiter auf Auskunftserteilung und Einwilligung in die Löschung des Domain-Namens in Anspruch genommen und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung begehrt.

6

Das Landgericht hat die Beklagte mit Ausnahme des Klageantrags zu 1 d und der darauf bezogenen Auskunfts- und Schadensersatzansprüche antragsgemäß verurteilt (LG Magdeburg GRUR-RR 2005, 158).

7

Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen und sie auf die Anschlussberufung der Klägerin auch nach dem Klageantrag zu 1 d und den damit im Zusammenhang stehenden Klageanträgen (Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung) verurteilt (OLG Naumburg GRUR-RR 2006, 256).

8

Der Senat hat die Revision beschränkt auf die Verurteilung nach den Klageanträgen zu 1 a und b, auf die hierauf bezogene Verurteilung zur Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sowie auf die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung des Domain-Namens zugelassen.

9

Die Beklagte beantragt, die Klage in dem Umfang, in dem die Revision zugelassen worden ist, abzuweisen. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

10

I. Das Berufungsgericht hat die mit den Klageanträgen zu 1 a und b, den hierauf bezogenen Klageanträgen auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung und dem Klageantrag zu 3 verfolgten Ansprüche aufgrund einer Verletzung der Wortmarke "POST" der Klägerin i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:

11

Die Beklagte benutze die angegriffenen Bezeichnungen markenmäßig; die angesprochenen Verkehrskreise sähen in den Bezeichnungen einen Herkunftshinweis und keinen bloßen Sachhinweis. Zwischen der Wortmarke "POST" der Klägerin und den von der Beklagten benutzten Bezeichnungen bestehe Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Parteien böten identische Dienstleistungen unter den Kollisionszeichen an. Die Klagemarke sei als verkehrsdurchgesetztes Zeichen vom Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen worden. Als kraft Verkehrsdurchsetzung registriert sei die Wortmarke der Klägerin normal kennzeichnungskräftig. Der Grad der Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen sei hoch. Der Bestandteil "Post" präge in den angegriffenen Zeichen deren Gesamteindruck, während die weiteren Wortbestandteile "Die Neue" und "die-neue" beschreibend seien und allenfalls mitprägenden Charakter hätten. Die Verwendung der kollidierenden Zeichen sei für die Beklagte auch nicht nach § 23 Nr. 2 MarkenG freigestellt. Vorliegend seien über die Verwechslungsgefahr hinaus zusätzliche, die Unlauterkeit der Annäherung begründende Umstände gegeben. Aus dem Gesamtauftritt der Beklagten ergebe sich, dass diese es darauf angelegt habe, mit der Klägerin auch unternehmensmäßig in Verbindung gebracht zu werden. Die Beklagte verwende mit ihrem in Gelb gehaltenem Internet-Auftritt eine dem klassischen Post-Gelb sehr ähnliche Farbgestaltung.

12

II. Die Revision ist in dem Umfang, in dem der Senat sie zugelassen hat, begründet. Gegenstand des Rechtsstreits sind nur noch die behaupteten Verletzungen der Kennzeichenrechte der Klägerin aufgrund der Verwendung der Bezeichnungen "Die Neue Post" und "die-neue-post.de" durch die Beklagte und die Einwilligung in die Löschung des Domain-Namens.

13

1. Der Klägerin steht der auf ein Verbot der Verwendung der Zeichen "Die Neue Post" und "die-neue-post.de" gerichtete Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarke Nr. 300 12 966 "POST" nicht zu.

14

a) Im vorliegenden Verletzungsprozess ist vom Bestand der Klagemarke auszugehen. Der Verletzungsrichter ist grundsätzlich an die Eintragung der Marke gebunden (BGHZ 156, 112, 116 f. - Kinder I; 164, 139, 142 - Dentale Abformmasse). Die Klagemarke steht nach wie vor in Kraft. Sie ist zwar nach Erlass des Berufungsurteils in mehreren Löschungsverfahren vom Deutschen Patent- und Markenamt gelöscht worden, und die hiergegen gerichteten Beschwerden der Klägerin sind vom Bundespatentgericht zurückgewiesen worden (BPatG, Beschl. v. 10.4.2007 - 26 W (pat) 24/06, GRUR 2007, 714 und 26 W (pat) 25-29/06). Eine Veränderung der Schutzrechtslage ist im Markenverletzungsstreit auch noch in der Revisionsinstanz zu beachten (BGH, Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634 = WRP 1997, 758 - Turbo II; Urt. v. 24.2.2000 - I ZR 168/97, GRUR 2000, 1028, 1030 = WRP 2000, 1148 - Ballermann ). Die Beschwerdeentscheidungen, mit denen das Bundespatentgericht die Löschungsanordnungen des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt hat, sind jedoch noch nicht rechtskräftig. Die Klägerin hat gegen die Entschei- dungen des Bundespatentgerichts Rechtsbeschwerde eingelegt. Solange die Löschungsanordnung nach §§ 50, 54 MarkenG nicht rechtskräftig ist, besteht im Verletzungsverfahren keine Änderung der Schutzrechtslage (OLG Dresden NJWE-WettbR 1999, 133, 136; OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 71; GRUR-RR 2005, 149; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 13; a.A. OLG Köln ZUM RD 2001, 352, 354; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 16). Die gegenteilige Auffassung berücksichtigt nicht hinreichend die aufschiebende Wirkung des im Löschungsverfahren eingelegten Rechtsmittels (§ 66 Abs. 1 Satz 3, § 83 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) und die Aufgabenverteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten, nach denen nur den ersten eine Zuständigkeit zur Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen ist (BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade; Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 416 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Würde bereits eine nicht rechtskräftige Löschungsanordnung ausreichen, um die Bindungswirkung des Verletzungsrichters an die Markeneintragung zu beseitigen, bestünde die Gefahr widersprechender Entscheidungen zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG.

15

b) Ob die Beurteilung des Berufungsgerichts im Ergebnis zutrifft, zwischen der Wortmarke "POST" der Klägerin und den angegriffenen Zeichen "Die Neue Post" und "die-neue-post.de" in Alleinstellung bestehe Verwechslungsgefahr , kann offenbleiben. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, steht der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch jedenfalls nach § 23 Nr. 2 MarkenG nicht zu.

16

aa) Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt, gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale der Dienstleistungen, insbesondere ihre Art oder ihre Beschaffenheit, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Diese Voraussetzungen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG sind im Streitfall erfüllt.

17

bb) Die Vorschrift unterscheidet nicht nach den verschiedenen Möglichkeiten der Verwendung der in § 23 Nr. 2 MarkenG genannten Angaben (zu Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL: EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - C-100/02, Slg. 2004, I-691 = GRUR 2004, 234 Tz. 19 - Gerolsteiner Brunnen). Die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG ist deshalb nicht ausgeschlossen, wenn die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einschließlich einer Benutzung des angegriffenen Zeichens als Marke, also zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen , vorliegen (BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 602 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 24.6.2004 - I ZR 308/01, GRUR 2004, 949, 950 = WRP 2004, 1285 - Regiopost/Regional Post). Entscheidend ist vielmehr, ob die angegriffenen Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der Dienstleistungen verwendet werden und die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (Art. 6 MarkenRL ) sowie - was inhaltlich mit der Formulierung der Richtlinienvorschrift übereinstimmt - nicht gegen die guten Sitten verstößt (§ 23 MarkenG).

18

cc) Die Beklagte benutzt den mit der Klagemarke übereinstimmenden Bestandteil "POST" der Kollisionszeichen zur Bezeichnung von Merkmalen ihrer Dienstleistungen. Unter den angegriffenen Zeichen erbringt die Beklagte Kurierdienste und Postdienstleistungen.

19

Der Begriff "POST" bezeichnet in der deutschen Sprache einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete, Päckchen und andere Waren befördert und zu- stellt, und andererseits die beförderten und zugestellten Güter selbst, z.B. Briefe , Karten, Pakete und Päckchen. Im letzteren Sinn beschreibt der Bestandteil "POST" der angegriffenen Zeichen den Gegenstand, auf den sich die Dienstleistungen der Beklagten beziehen. Er ist daher eine Angabe über ein Merkmal der Dienstleistungen i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG.

20

dd) Die Benutzung der Kollisionszeichen "Die Neue Post" und "die-neuepost.de" durch die Beklagte verstößt auch nicht gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG.

21

(1) Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten im Sinne dieser Bestimmung ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist von einer Unlauterkeit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnungen auszugehen , wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel nicht entspricht (Art. 6 Abs. 1 MarkenRL). Der Sache nach verpflichtet dies den Dritten, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 24 - Gerolsteiner Brunnen; Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, GRUR 2007, 971 Tz. 33 und 35 - Céline). Dies erfordert eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls (EuGH, Urt. v. 16.11.2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Tz. 82 und 84 - Anheuser Busch; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz), die Sache der nationalen Gerichte ist (EuGH, Urt. v. 17.3.2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Tz. 52 - Gillette). Diese gebotene umfassende Beurteilung aller Umstände ergibt vorliegend, dass die Benutzung der jetzt noch in Rede stehenden Zeichen durch die Beklagte nicht unlauter ist.

22

(2) Der Senat hat offengelassen, ob zwischen der Klagemarke und den beanstandeten Zeichen der Beklagten eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht. Zugunsten der Klägerin ist deshalb bei der gebotenen Gesamtabwägung vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auszugehen. Ein erheblicher Teil des Publikums wird danach eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen der Parteien herstellen, was der Beklagten hätte bewusst sein müssen. Dies führt jedoch nicht zwangsläufig zur Annahme eines Verstoßes gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, weil die Schutzschranke des § 23 MarkenG ansonsten leer liefe (vgl. EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 25 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2007, 971 Tz. 36 - Céline; BGH, Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 34/02, GRUR 2005, 423, 425 = WRP 2005, 496 - Staubsaugerfiltertüten).

23

Der Annahme eines Verstoßes gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel steht im Streitfall der Umstand entgegen, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die Deutsche Bundespost, als früheres Monopolunternehmen ausschließlich mit der Postbeförderung in Deutschland betraut war und seit der teilweisen Öffnung des Marktes für Postdienstleistungen auch für private Anbieter in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein besonderes Interesse dieser Unternehmen an der Verwendung des die in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibenden Wortes "POST" zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Ohne eine entsprechende Beschränkung des Schutzumfangs der Klagemarke würden die erst später auf den Markt eintretenden privaten Wettbewerber von vornherein von der Benutzung des Wortes "POST" ausgeschlossen und ausschließlich auf andere (Fantasie-)Bezeichnungen verwiesen. Da Art. 6 MarkenRL und § 23 MarkenG dazu dienen, die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 16 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2005, 509 Tz. 29 - Gillette; Urt. v. 10.4.2008 - C-102/07, GRUR 2008, 503 Tz. 45 - adidas), ist Wettbewerbern, die neu auf einem bisher durch Monopolstrukturen gekennzeichneten Markt auftreten, die Benutzung eines beschreibenden Begriffs wie "POST" auch dann zu gestatten, wenn eine Verwechslungsgefahr mit der gleichlautenden, für die Rechtsnachfolgerin des bisherigen Monopolunternehmens eingetragenen bekannten Wortmarke besteht. Dadurch tritt zwar eine Beschränkung des Schutzumfangs der Klagemarke ein. Diese Beschränkung ist wegen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG im vorliegenden Fall aber im Kern bereits dadurch angelegt, dass eine beschreibende Angabe als Marke verwendet wird. Entgegen der Ansicht der Revision kommt es nicht entscheidend darauf an, dass die Beklagte zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen und ihres Unternehmens nicht zwingend auf den Begriff "POST" angewiesen ist, sondern auch andere Bezeichnungen wählen könnte. Die Beschränkung des Schutzumfangs ist allerdings auf ein angemessenes Maß dadurch zu verringern, dass die neu hinzutretenden Wettbewerber sich durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort abgrenzen müssen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen der Markeninhaberin (Posthorn, Farbe Gelb) die Verwechslungsgefahr erhöhen dürfen.

24

Nach diesen Maßstäben hat die Beklagte mit den angegriffenen Zeichen, die den Zusatz "Die Neue" in Groß- oder Kleinschreibung tragen, einen ausreichenden Abstand von der Klagemarke gewahrt, um nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel zu verstoßen. Anders verhält es sich dagegen, soweit die Beklagte zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen die Farbe "Gelb" oder das beanstandete Posthorn in Verbindung mit den Zeichen "Die Neue Post" und "die-neue-post.de" verwandt hat. Dadurch hat die Beklagte sich der Klagemarke "POST" in einer Weise angenähert, die die Klägerin nicht mehr als anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechend hinnehmen muss.

25

c) Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch lässt sich auch nicht auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG stützen. In diesem Zusammenhang kann zugunsten der Klägerin unterstellt werden, dass die Klagemarke die Voraussetzungen einer bekannten Marke erfüllt (hierzu näher Büscher, FS Ullmann, 2006, S. 129, 140 f.).

26

Die Verwendung der angegriffenen Zeichen erfolgt jedoch nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Insoweit gelten dieselben Erwägungen (II 1 b dd), die der Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen (vgl. BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 = WRP 1999, 931 - BIG PACK).

27

d) Die auf die Klageanträge zu 1 a und b bezogenen Klageanträge auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sowie der Antrag auf Einwilligung in die Löschung des Domain-Namens (§ 14 Abs. 2, 5 und 6, § 19 MarkenG, § 242 BGB) sind ebenfalls nicht begründet, weil die Klagemarke nicht verletzt worden ist.

28

2. Die Klägerin kann die geltend gemachten Ansprüche auch nicht mit Erfolg auf das Unternehmenskennzeichen "Deutsche Post AG" und das Firmenschlagwort "POST" der vollständigen Firmenbezeichnung stützen.

29

a) Zugunsten der Klägerin kann eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen unterstellt werden. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass die Bezeichnungen "Deutsche Post AG" und "Post" die Voraussetzungen erfüllen, die an ein bekanntes Unternehmenskennzeichen nach § 15 Abs. 3 MarkenG zu stellen sind.

30

b) Den aus § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG abgeleiteten Ansprüchen wegen Verwechslungsgefahr steht jedoch die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen. Hierfür sind dieselben Erwägungen maßgeblich, die zum Ausschluss der markenrechtlichen Ansprüche nach § 23 Nr. 2 MarkenG geführt haben.

31

c) Die aus dem Schutz des bekannten Unternehmenskennzeichens nach § 15 Abs. 3 MarkenG hergeleiteten Ansprüche sind nicht gegeben, weil die Beklagte die Kollisionszeichen nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise verwendet hat. Insoweit gilt nichts anderes als das zum Schutz der Marke "POST" der Klägerin Ausgeführte.

32

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Pokrant Büscher
Koch Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Magdeburg, Entscheidung vom 20.01.2005 - 7 O 2369/04 (061) -
OLG Naumburg, Entscheidung vom 19.08.2005 - 10 U 9/05 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin, die Deutsche Post AG, ist eines der weltweit größten Brief-, Paket- und Kurierdienstleistungsunternehmen. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 22. Februar 2000 aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Wortmarke Nr. 300 12 966 "POST", die für die Dienstleistungen "Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen und Päckchen" Schutz genießt. Sie ist weiterhin Inhaberin zahlreicher Marken, die mit dem Bestandteil "Post" gebildet sind.

2

Die Beklagte zu 1, deren persönlich haftender Gesellschafter der Beklagte zu 2 ist, firmiert unter "City Post KG". Sie stellt Briefe und Pakete in den Regierungsbezirken Leipzig, Dresden und Chemnitz, in der Stadt Halle und im Saalekreis zu. Die Beklagte ist Inhaberin der am 20. Januar 2001 angemeldeten Wort-/Bildmarke Nr. 301 11 344

3

Diese ist für die Erbringung von privaten Postdienstleistungen, Paketzustellung , Briefzustellung, Postfachservice und Kurierdienstleistungen eingetragen. Die Beklagte verwendet im Rahmen ihres Internet-Auftritts die DomainNamen "city-post-leipzig.de" und "city-post.de.vu" und benutzt die E-Mail-Adresse "[email protected]" und die Vanity-Nummer "0800-CITYPOST".

4

Die Klägerin hat geltend gemacht, ihre Wortmarke "POST" und ihr Unternehmenskennzeichen würden durch die Marke und die Firmenbezeichnung sowie die Domain-Namen, die E-Mail-Adresse und die Vanity-Nummer der Beklagten verletzt.

5

Sie hat die Beklagten auf Unterlassung in Anspruch genommen, die Bezeichnungen (Marke, Firmennamen, Domain-Namen, E-Mail-Adresse, VanityNummer ) im Zusammenhang mit Brief-, Paket- und Kurierdienstleistungen zu verwenden. Sie hat weiterhin Auskunft und Einwilligung in die Löschung der Marke und des Unternehmenskennzeichens sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung begehrt.

6

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

7

Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben (OLG Köln, Urt. v. 27.5.2006 - 6 U 196/04, juris).

8

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Klägerin mit der (vom Senat zugelassenen) Revision. Die ordnungsgemäß geladenen Beklagten waren im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht nicht vertreten. Die Klägerin beantragt, durch Versäumnisurteil zu entscheiden.

Entscheidungsgründe:

9

I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagte aus der Marke (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 und 6 MarkenG) und dem Unternehmenskennzeichen (§ 15 Abs. 2 bis 5 MarkenG) verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

10

Zwischen der Wortmarke "POST" der Klägerin und der Wort-/Bildmarke "City Post" der Beklagten zu 1 bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

11

Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke, die als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragen sei, gehe auch unter Berücksichtigung der von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachten über ein durchschnittliches Maß nicht hinaus. Gegenteiliges folge auch nicht aus den hohen Werbeaufwendungen der Klägerin und einer Vielzahl von Benutzungsbeispielen der Klagemarke.

12

Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt sei, und den Dienstleistungen, für die die Kollisionszeichen verwendet würden, bestehe Identität. Dagegen sei die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen gering. Das angegriffene Zeichen werde nicht durch den Bestandteil "POST" geprägt. Vielmehr übernehme der Bestandteil "CITY" in Anbetracht des rein beschreibenden Charakters von "POST" die Funktion, das Unternehmen von anderen Unternehmen abzugrenzen, die Postdienstleistungen erbrächten. Stünden sich danach die Marken "POST" und "CITY POST" gegenüber, sei sowohl in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht als auch vom Bedeutungsgehalt der Zeichen her nur von geringer Zeichenähnlichkeit auszugehen. Wegen der geringen Zeichenähnlichkeit sei bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft trotz Dienstleistungsidentität die unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen.

13

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens bestehe ebenfalls nicht. Der Begriff "POST" weise nicht eindeutig auf die Klägerin hin. Dies sei für die Annahme eines Serienzeichens aber erforderlich, weil anderen Wettbewerbern nach Privatisierung des Postsektors der Marktzutritt ansonsten unangemessen erschwert werde.

14

II. Die zulässige Revision ist nicht begründet. Über sie ist in entsprechender Anwendung des § 539 Abs. 2 Satz 2 letzter Halbsatz ZPO durch ein unechtes Versäumnisurteil zu entscheiden.

15

1. Der Klägerin steht der begehrte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarke Nr. 300 12 966 "POST" nicht zu.

16

a) Im vorliegenden Verletzungsprozess ist vom Bestand der Klagemarke auszugehen. Der Verletzungsrichter ist grundsätzlich an die Eintragung der Marke gebunden (BGHZ 156, 112, 116 f. - Kinder I; 164, 139, 142 - Dentale Abformmasse). Die Klagemarke steht nach wie vor in Kraft. Sie ist zwar nach Erlass des Berufungsurteils in mehreren Löschungsverfahren vom Deutschen Patent- und Markenamt gelöscht worden, und die hiergegen gerichteten Beschwerden der Klägerin sind vom Bundespatentgericht zurückgewiesen worden (BPatG, Beschl. v. 10.4.2007 - 26 W (pat) 24/06, GRUR 2007, 714 und 26 W (pat) 25-29/06). Eine Veränderung der Schutzrechtslage ist im Markenverletzungsstreit auch noch in der Revisionsinstanz zu beachten (BGH, Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634 = WRP 1997, 758 - Turbo II; Urt. v. 24.2.2000 - I ZR 168/97, GRUR 2000, 1028, 1030 = WRP 2000, 1148 - Ballermann). Die Beschwerdeentscheidungen, mit denen das Bundespatentgericht die Löschungsanordnungen des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt hat, sind jedoch noch nicht rechtskräftig. Die Klägerin hat gegen die Entscheidungen des Bundespatentgerichts Rechtsbeschwerde eingelegt. Solange die Löschungsanordnung nach §§ 50, 54 MarkenG nicht rechtskräftig ist, besteht im Verletzungsverfahren keine Änderung der Schutzrechtslage (OLG Dresden NJWE-WettbR 1999, 133, 136; OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 71; GRUR-RR 2005, 149; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 13; a.A. OLG Köln ZUM RD 2001, 352, 354; Ingerl/Rohnke, Markengesetz , 2. Aufl., § 14 Rdn. 16). Die gegenteilige Auffassung berücksichtigt nicht hinreichend die aufschiebende Wirkung des im Löschungsverfahren eingelegten Rechtsmittels (§ 66 Abs. 1 Satz 3, § 83 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) und die Aufgabenverteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten , nach denen nur den ersten eine Zuständigkeit zur Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen ist (BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade; Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 416 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaum- gebäck). Würde bereits eine nicht rechtskräftige Löschungsanordnung ausreichen , um die Bindungswirkung des Verletzungsrichters an die Markeneintragung zu beseitigen, bestünde die Gefahr widersprechender Entscheidungen zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG.

17

b) Ob die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Wortmarke "POST" der Klägerin und den angegriffenen Zeichen der Beklagten bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, im Ergebnis den Angriffen der Revision standhält, kann offenbleiben. Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte und von einer Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und den Kollisionszeichen auszugehen ist, steht der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch jedenfalls nach § 23 Nr. 2 MarkenG nicht zu.

18

aa) Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt, gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale der Dienstleistungen, insbesondere ihre Art oder ihre Beschaffenheit, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Diese Voraussetzungen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG sind im Streitfall erfüllt.

19

bb) Die Vorschrift unterscheidet nicht nach den verschiedenen Möglichkeiten der Verwendung der in § 23 Nr. 2 MarkenG genannten Angaben (zu Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL: EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - C-100/02, Slg. 2004, I-691 = GRUR 2004, 234 Tz. 19 - Gerolsteiner Brunnen). Die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG ist deshalb nicht ausgeschlossen, wenn die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einschließlich einer Benutzung des angegriffenen Zeichens als Marke, also zur Unterscheidung von Waren oder Dienst- leistungen, vorliegen (BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 602 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 24.6.2004 - I ZR 308/01, GRUR 2004, 949, 950 = WRP 2004, 1285 - Regiopost/Regional Post). Entscheidend ist vielmehr, ob die angegriffenen Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften der Dienstleistungen verwendet werden und die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht (Art. 6 MarkenRL ) sowie - was inhaltlich mit der Formulierung der Richtlinienvorschrift übereinstimmt - nicht gegen die guten Sitten verstößt (§ 23 MarkenG).

20

cc) Die Beklagte benutzt den mit der Klagemarke übereinstimmenden Bestandteil "POST" der Kollisionszeichen zur Bezeichnung von Merkmalen ihrer Dienstleistungen. Unter den angegriffenen Zeichen erbringt die Beklagte die Dienstleistungen der Beförderung und Zustellung von Briefen und Paketen. Für ihre Marke "CITY CP POST" beansprucht sie ebenfalls Schutz für diese Dienstleistungen sowie für Postfachservice und Kurierdienstleistungen.

21

Der Begriff "Post" bezeichnet in der deutschen Sprache einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete, Päckchen und andere Waren befördert und zustellt und andererseits die beförderten und zugestellten Güter selbst, z.B. Briefe , Karten, Pakete und Päckchen. Im letzteren Sinn beschreibt der Bestandteil "POST" der angegriffenen Zeichen den Gegenstand, auf den sich die Dienstleistungen der Beklagten beziehen. Er ist daher eine Angabe über ein Merkmal der Dienstleistungen der Beklagten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG.

22

dd) Die Benutzung der Kollisionszeichen durch die Beklagte verstößt auch nicht gegen die guten Sitten i.S. von § 23 MarkenG.

23

(1) Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten im Sinne dieser Bestimmung ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist von ei- ner Unlauterkeit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnungen auszugehen , wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel nicht entspricht (Art. 6 Abs. 1 MarkenRL). Der Sache nach verpflichtet dies den Dritten, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 24 - Gerolsteiner Brunnen; Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, GRUR 2007, 971 Tz. 33 und 35 - Céline). Dies erfordert eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls (EuGH, Urt. v. 16.11.2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Tz. 82 und 84 - Anheuser Busch; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz), die Sache der nationalen Gerichte ist (EuGH, Urt. v. 17.3.2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Tz. 52 - Gillette). Diese gebotene umfassende Beurteilung aller Umstände ergibt vorliegend, dass die Benutzung der angegriffenen Zeichen durch die Beklagte nicht unlauter ist.

24

(2) Der Senat hat offengelassen, ob zwischen der Klagemarke und den beanstandeten Zeichen der Beklagten eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht. Zugunsten der Klägerin ist deshalb bei der gebotenen Gesamtabwägung vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auszugehen. Ein erheblicher Teil des Publikums wird danach eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen der Parteien herstellen, was der Beklagten hätte bewusst sein müssen. Dies führt jedoch nicht zwangsläufig zur Annahme eines Verstoßes gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, weil die Schutzschranke des § 23 MarkenG ansonsten leerliefe (vgl. EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 25 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2007, 971 Tz. 36 - Céline; BGH, Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 34/02, GRUR 2005, 423, 425 = WRP 2005, 496 - Staubsaugerfiltertüten).

25

Der Annahme eines Verstoßes gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel steht im Streitfall der Umstand entgegen, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die Deutsche Bundespost, als früheres Monopolunternehmen ausschließlich mit der Postbeförderung in Deutschland betraut war und seit der teilweisen Öffnung des Marktes für Postdienstleistungen auch für private Anbieter in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein besonderes Interesse dieser Unternehmen an der Verwendung des die in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibenden Wortes "POST" zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Ohne eine entsprechende Beschränkung des Schutzumfangs der Klagemarke würden die erst später auf den Markt eintretenden privaten Wettbewerber von vornherein von der Benutzung des Wortes "POST" ausgeschlossen und ausschließlich auf andere (Fantasie-)Bezeichnungen verwiesen. Da Art. 6 MarkenRL und § 23 MarkenG dazu dienen, die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 16 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2005, 509 Tz. 29 - Gillette; Urt. v. 10.4.2008 - C-102/07, GRUR 2008, 503 Tz. 45 - adidas), ist Wettbewerbern, die neu auf einem bisher durch Monopolstrukturen gekennzeichneten Markt auftreten, die Benutzung eines beschreibenden Begriffs wie "POST" auch dann zu gestatten, wenn eine Verwechslungsgefahr mit der gleichlautenden, für die Rechtsnachfolgerin des bisherigen Monopolunternehmens eingetragenen bekannten Wortmarke besteht. Dadurch tritt zwar eine Beschränkung des Schutzumfangs der Klagemarke ein. Diese Beschränkung ist wegen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG im vorliegenden Fall aber im Kern bereits dadurch angelegt, dass eine beschreibende Angabe als Marke verwendet wird. Entgegen der Ansicht der Revision kommt es nicht entscheidend darauf an, dass die Beklagte zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen und ihres Unternehmens nicht zwingend auf den Begriff "POST" angewiesen ist, sondern auch andere Bezeichnungen wählen könnte. Die Beschränkung des Schutzumfangs ist allerdings auf ein angemessenes Maß dadurch zu verringern, dass die neu hinzutretenden Wettbewerber sich durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort abgrenzen müssen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen der Markeninhaberin (Posthorn, Farbe Gelb) die Verwechslungsgefahr erhöhen dürfen.

26

Nach diesen Maßstäben hat die Beklagte mit den angegriffenen Zeichen, die den Zusatz "City" und "CITY CP" enthalten, einen ausreichenden Abstand zu der Klagemarke gewahrt, um nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel zu verstoßen. Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte sich weitergehend an die Kennzeichen der Klägerin angelehnt hat, bestehen nicht.

27

c) Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch lässt sich auch nicht auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG stützen. In diesem Zusammenhang kann zugunsten der Klägerin unterstellt werden, dass die Klagemarke die Voraussetzungen einer bekannten Marke erfüllt (hierzu näher Büscher, FS Ullmann, 2006, S. 129, 140 f.).

28

Die Verwendung der angegriffenen Zeichen erfolgt jedoch nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Insoweit gelten dieselben Erwägungen (II 1 b dd), die der Annahme eines Verstoßes gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen (vgl. BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 = WRP 1999, 931 - BIG PACK).

29

d) Die weiteren Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz und Einwilligung in die Löschung der Marke und des Unternehmenskennzeichens der Be- klagten (§ 14 Abs. 2, 5 und 6, § 19 MarkenG, § 242 BGB) bestehen ebenfalls nicht, weil die Klagemarke nicht verletzt worden ist.

30

2. Die Revision hat auch keinen Erfolg, soweit die Klägerin die Klage auf das Unternehmenskennzeichen "Deutsche Post AG" und das Firmenschlagwort "POST" der vollständigen Firmenbezeichnung gestützt hat.

31

a) Zugunsten der Klägerin kann eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen unterstellt werden. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass die Bezeichnungen "Deutsche Post AG" und "Post" die Voraussetzungen erfüllen, die an ein bekanntes Unternehmenskennzeichen nach § 15 Abs. 3 MarkenG zu stellen sind.

32

b) Den aus § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG abgeleiteten Ansprüchen wegen Verwechslungsgefahr steht jedoch die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen. Hierfür sind dieselben Erwägungen maßgeblich, die zum Ausschluss der markenrechtlichen Ansprüche nach § 23 Nr. 2 MarkenG geführt haben.

33

c) Die aus dem Schutz des bekannten Unternehmenskennzeichens nach § 15 Abs. 3 MarkenG hergeleiteten Ansprüche sind nicht gegeben, weil die Beklagte die Kollisionszeichen nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise verwendet hat. Insoweit gilt nichts anderes als das zum Schutz der Marke "POST" der Klägerin Ausgeführte.

34

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Pokrant Büscher
Koch Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 09.09.2004 - 31 O 246/04 -
OLG Köln, Entscheidung vom 27.05.2005 - 6 U 196/04 -

Tatbestand:

Die Klägerin produziert und vertreibt weltweit Dekormaterialien und Folien. Zu ihrem Produktionsprogramm gehört die Designfolie "d-c-fix", die sich zum Inbegriff für selbstklebende Kunststoff-Folien entwickelt hat. Nach einem Gutachten des Deutschen Industrie- und Handelstags von 1977 war "d-c-fix" bei Herstellern und im Handel zu 78,32 % und bei Endverbrauchern zu 69,18 %
bekannt. Im Jahre 1999 erzielte die Klägerin bei einem Werbebudget von 2 Mio. DM mit "d-c-fix"-Produkten einen Gesamtumsatz von 59 Mio. DM.
Die Klägerin ist Inhaberin der als durchgesetztes Zeichen am 5. Mai 1978 für "selbstklebende Kunststoff-Folie zum Verkleiden von organischen, keramischen , mineralischen Flächen, insbesondere von Möbeln, Wohnungsausstattungs - und Gebrauchsgegenständen und geglätteten Wänden; vorgenannte Waren vorwiegend für den privaten Bedarf bestimmt" eingetragenen Wortmarke (Nr. 970826) "d-c-fix".
Die Beklagte zu 1 ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 398 11 046 "CD-FIX". Diese war mit Priorität vom 27. Februar 1998 seit dem 22. Juli 1998 unter anderem für "Verpackungsmaterial und Verpackungen aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Folien, Taschen, Beutel, Bögen und kreisrunde Scheiben aus Weichgummi (Moosgummi) oder weichem Kunststoff, die mindestens auf einer Seite eine Klebeschicht aufweisen, die mit Schutzfolie bedeckt ist", eingetragen. Während des Rechtsstreits hat die Beklagte zu 1 in die teilweise Löschung ihrer Marke eingewilligt.
Die Beklagte zu 1 stellt unter der Bezeichnung "CD-FIX" sogenannte "CD-Haltepunkte" her, die aus Weich- oder Moosgummi bestehen. Es handelt sich um in einer CD-Hülle verpackte runde Scheiben oder rechteckige Scheiben , aus denen kreisrunde Ausstanzungen herausgedrückt werden können. Nach Abziehen der auf der Klebeschicht angebrachten Schutzfolie können die Ausstanzungen auf eine glatte Fläche aufgeklebt und als Haltepunkt für aufgesteckte CDs dienen. Die Beklagte zu 2 vertreibt die CD-Haltepunkte.
Die Klägerin hat beantragt,
den Beklagten zu untersagen, die Bezeichnung "CD-FIX" im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland für selbstklebende Folien aus Weichgummi, insbesondere für CD-Haltepunkte , zu benutzen.
Darüber hinaus hat die Klägerin - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung und die Feststellung ihrer Schadensersatzverpflichtung begehrt.
Die Beklagten sind der Klage insoweit entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichteten Klageanträge abgewiesen.
Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin. Die Beklagten beantragen , die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marke der Klägerin verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Zwischen den Zeichen "d-c-fix" und "CD-FIX" bestehe keine Verwechs- lungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zwar sei von einer hohen Zeichenähnlichkeit und wegen des Bekanntheitsgrades der Klagemarke von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Es liege jedoch Warenunähnlichkeit vor. Die Warenähnlichkeit bestimme sich danach, ob zwischen den betreffenden Erzeugnissen so enge Beziehungen bestünden, daß sich den Abnehmern , wenn sie an den Waren dasselbe Zeichen sähen, der Schluß aufdränge , die Waren stammten von demselben Unternehmen. Bei der Beurteilung seien verschiedene Kriterien untereinander abzuwägen, nämlich die Herstellungsstätte und die Herstellungsverantwortung selbst, die Gemeinsamkeit der stofflichen Beschaffenheit, der Verwendungszweck und die Vertriebsstätte.
Die Marke der Klägerin sei nicht schlechthin zur Bezeichnung selbstklebender Kunststoff-Folien registriert, sondern nur solcher Folien, die dem Verkleiden bestimmter Flächen dienten. Gerade zur Bezeichnung von Dekorfolie habe die Klagemarke auch ihre Bekanntheit erlangt. Während die von der Klägerin mit "d-c-fix" gekennzeichneten Waren zum Verkleiden eine gewisse Ausdehnung benötigten und als schützende oder dekorierende Abdeckung verwandt würden, diene das Produkt der Beklagten mit seinen kleinen Abmessungen als Hilfsmittel zur Aufbewahrung und Bereithaltung von Computer-CDROMs und Musik-CDs. Der Verkehr sehe darin keine miteinander konkurrierenden oder einander ergänzenden Waren. Unterschiedlich seien auch die vom Verkehr erwarteten Vertriebswege. Zum Erwerb der Ware der Klägerin werde sich der Verbraucher an den Farben- und Baustoffhandel sowie an Bau- und Heimwerkermärkte wenden. Möglichkeiten zum Bezug der Ware der Beklagten erwarte der Verbraucher beim EDV- und Bürobedarfshandel.
Die Klägerin könne auch nicht ein Verbot der Verwendung der Bezeichnung der Beklagten für "selbstklebende Folien aus Weichgummi" verlangen. Weichgummiplatten ohne Ausstanzungen hätten die Beklagten nicht vertrieben.
Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG seien nicht erfüllt. Ob die Klagemarke bekannt im Sinne dieser Vorschrift sei, könne dahinstehen. Die Beklagten nutzten oder beeinträchtigten die Klagemarke nicht in unlauterer Weise. Das Zeichen der Beklagten verfüge über keinen Bezug zur Klagemarke, sei aber sinntragend für die Waren der Beklagten. Diese Art der Bezeichnung als Produktbestimmung sei freizuhalten; ihre Verwendung sei nicht unlauter.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "d-c-fix" und der angegriffenen Bezeichnung "CD-FIX", hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl.
BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

b) Das Berufungsgericht hat eine Warenähnlichkeit verneint. Das erweist sich als nicht frei von Rechtsfehlern. Zwar liegt die Prüfung, ob Waren einander ähnlich i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind, im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Das Berufungsgericht hat aber den Vortrag der Klägerin zur Warenähnlichkeit nicht vollständig gewürdigt und seine Feststellungen nicht widerspruchsfrei getroffen.
Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität oder großer Ähnlichkeit der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN). Das hat das Berufungsgericht nicht verkannt.
aa) Das Berufungsgericht hat auch zutreffend festgestellt, daß der Verwendungszweck der in Rede stehenden Waren völlig verschieden ist, weil die Folie, für die die Klagemarke Schutz beansprucht, Verkleidungs- und Verschönerungszwecken dient, während die CD-Haltepunkte zum Fixieren von CDs verwandt werden. Entgegen der Ansicht der Revision ist in diesem Zusammenhang in die Beurteilung nicht mit einzubeziehen, daß die "d-c-fix"-Folien neben dem vom Berufungsgericht herangezogenen Verwendungszweck des Verkleidens von Flächen nach dem Vortrag der Klägerin auch zum Verspiegeln von Flächen, zum Abdunkeln durchsichtiger Flächen und als herauslösbare selbstklebende Buchstaben und Figuren zur Beschriftung und zur Dekoration benutzt werden können. Denn die Marke genießt Schutz nur für selbstklebende Kunststoff -Folien, die zum Verkleiden von Flächen dienen. Dazu zählen die von der Revision angeführten Kunststoff-Folien mit anderen Funktionen nicht.
bb) Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Warenunähnlichkeit sind jedoch nicht widerspruchsfrei. Das Berufungsgericht hat einerseits angenommen , die unterschiedlichen Verwendungszwecke und Vertriebswege verhinderten , daß der Verkehr eine Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität beider Waren annehme. Andererseits ist es davon ausgegangen, nach der Verkehrsvorstellung könnten die Waren aufgrund der ähnlichen stofflichen Beschaffenheit aus demselben Unternehmen stammen. Ist aber aufgrund der Feststellungen des Berufungsgerichts nicht ausgeschlossen, daß der Verkehr wegen der ähnlichen stofflichen Beschaffenheit bei (unterstellter) einheitlicher Bezeichnung annimmt, die Waren stammten aus demselben Unternehmen , ist auch von Warenähnlichkeit auszugehen.
Das Berufungsgericht hat ferner angenommen, daß die vom Verkehr erwarteten Vertriebswege voneinander abweichen. Damit hat es das Vorbringen der Klägerin jedoch nicht hinreichend gewürdigt. Diese hatte, was die Revision mit Erfolg rügt, geltend gemacht, die Produkte der Parteien seien in den gleichen Verkaufsstätten "Seite an Seite oder Regal an Regal" zu finden. Von einem gemeinsamen Vertriebsweg über Bau- und Heimwerkermärkte war auch das Landgericht ausgegangen. Mit dem Vortrag der Klägerin hat sich das Berufungsgericht nicht auseinandergesetzt.
Die erforderlichen Feststellungen zu den Vertriebswegen der Waren und zu einer Vorstellung des Verkehrs über eine einheitliche Produktverantwortung wird das Berufungsgericht nachzuholen haben.

c) Das Berufungsgericht ist von hoher Zeichenähnlichkeit und gesteigerter Kennzeichnungskraft ausgegangen. Das greift die Revisionserwiderung mit Gegenrügen an. Nähere Feststellungen hat das Berufungsgericht - im Hinblick auf die von ihm angenommene Warenunähnlichkeit folgerichtig - hierzu nicht getroffen. Diese wird es im wiedereröffneten Berufungsrechtszug gegebenenfalls nachzuholen und dabei folgendes zu berücksichtigen haben:
aa) Anders als die Revisionserwiderung geltend macht, wird die Ähnlichkeit der Zeichen nicht durch deren Bedeutungsgehalt herabgesetzt oder aufgehoben. Zwar kann eine an sich zu bejahende Verwechslungsgefahr verringert werden oder ganz ausscheiden, wenn einem oder auch beiden Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's, m.w.N.). Davon kann im Streitfall jedoch nicht ausgegangen werden. Weder
"d-c-fix" noch "CD-FIX" weisen als Gesamtzeichen einen Sinngehalt auf, der vom Verkehr ohne weiteres erfaßt wird. Selbst wenn der Zusatz "fix/FIX" in beiden Zeichen übereinstimmend als Hinweis auf Schnelligkeit und auf Festigkeit verstanden werden sollte, führte dies wegen des insoweit übereinstimmenden Sinngehalts nicht aus dem Ähnlichkeitsbereich der Zeichen heraus (vgl. BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 697 - apetito/apitta).
bb) Die Klagemarke weist von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Nach Inkrafttreten des Markengesetzes, das ein Eintragungshindernis für Einzelbuchstaben und Buchstabenkombinationen nicht kennt, weisen Marken aus Buchstabenzusammenstellungen im Regelfall normale Kennzeichnungskraft auf (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS; Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1068 f. = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Davon ist unter Geltung des Markengesetzes auch für die Klagemarke "d-c-fix" ungeachtet ihrer Eintragung nach dem Warenzeichengesetz als durchgesetztes Zeichen (§ 4 Abs. 3 WZG) auszugehen.
Das Berufungsgericht wird daher zu untersuchen haben, ob - wie die Klägerin geltend gemacht hat und die Beklagten bestritten haben - die Klagemarke über die normale Kennzeichnungskraft von Hause aus hinaus aufgrund ihrer Bekanntheit über eine (weit) überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

d) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe auch kein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu, den Beklagten die Ver-
wendung des Zeichens "CD-FIX" für "selbstklebende Folien aus Weichgummi" zu verbieten, weil die Beklagten Weichgummi-Platten ohne Ausstanzungen nicht vertrieben hätten. Dem kann hinsichtlich der Beklagten zu 1 nicht zugestimmt werden. Die für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr der Zeichenbenutzung auch für "selbstklebende Folien aus Weichgummi" ergibt sich daraus, daß die Beklagte zu 1 ihre Marke für entsprechende Waren hat registrieren lassen (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 431 - BIG BERTHA). Darauf, ob die Beklagte zu 1 einer Teillöschung ihrer Marke für die Waren "selbstklebende Folien aus Weichgummi" zwischenzeitlich zugestimmt hat und eine entsprechende Registereintragung erfolgt ist, kommt es nicht an; dies läßt eine Wiederholungsgefahr nicht entfallen. Dagegen fehlt die Gefahr der Benutzung des Zeichens "CD-FIX" für selbstklebende Folien aus Weichgummi durch die Beklagte zu 2. Diese hat mit dem Vertrieb der CD-Haltepunkte nicht auch eine entsprechende Begehungsgefahr für die Zeichennutzung für selbstklebende Folien aus Weichgummi begründet.

e) Ein Anspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG ist auch nicht gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über die Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.
aa) Die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG, der Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt, ist allerdings nicht schon im Hinblick auf eine markenmäßige Benutzung der Bezeichnung "CD-FIX" ausgeschlossen. Der Geltungsbereich
des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL kann eröffnet sein, wenn das Kollisionszeichen nicht nur beschreibend, sondern auch markenmäßig verwendet wird (vgl. EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - Rs. C-100/02, MarkenR 2004, 57, 59, Tz. 15, 19 - Gerolsteiner Brunnen; BGH, Beschl. v. 7.2.2002 - I ZR 258/98, GRUR 2002, 613, 615 = WRP 2002, 547 - GERRI/KERRY Spring).
bb) Das Berufungsgericht, das die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint hat, brauchte keine Feststellungen dazu zu treffen, ob die Bezeichnung "CD-FIX" von den Beklagten überhaupt i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG als Angabe über Merkmale von Waren, also beschreibend, benutzt worden ist. Es hat jedoch in anderem Zusammenhang angenommen, die von den Beklagten verwendete Bezeichnung sei sinntragend für die mit ihr gekennzeichneten Waren (Fixieren von CDs). Ob dies als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG ausreicht, kann im Streitfall offenbleiben. Denn die Benutzung des Kollisionszeichens verstößt, falls das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bejahen sollte, gegen die guten Sitten.
Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten nach § 23 Nr. 2 MarkenG ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist von einer Unlauterkeit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnung auszugehen, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel nicht entspricht (Art. 6 Abs. 1 MarkenRL). Vorliegend weist die Bezeichnung "CD-FIX" nur Anklänge an eine beschreibende Benutzung des Zeichens auf. Für ein Freihaltebedürfnis des Begriffs für den allgemeinen Gebrauch ist nichts ersichtlich. Von den Beklagten ist auch nicht dargelegt, daß sie auf eine Benut-
zung des Zeichens zur Beschreibung ihrer Waren angewiesen sind und keine andere (abgewandelte) Bezeichnung wählen können, die aus dem Schutzbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG herausführt. In einem solchen Fall ist die markenmäßige Verwendung des Kollisionszeichens im Verwechslungsbereich mit der Klagemarke regelmäßig unlauter.
2. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin verfolgten, vom Vorliegen einer zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängigen Ansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG verneint. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.
Die Beklagten verwenden die Bezeichnung nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Das Berufungsgericht hat hierzu festgestellt, "CD-FIX" sei sinntragend für die Ware der Beklagten , ohne insoweit einen Bezug zur Klagemarke herzustellen. Es gebe an, das derart bezeichnete Produkt diene zum Fixieren von CDs. Das Berufungsgericht hat danach die Unlauterkeit der Verwendung der Bezeichnung durch die Beklagten im Hinblick auf die beschreibende Benutzung von "CD-FIX" für die CD-Haltepunkte verneint. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden (vgl. auch BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 995 = WRP 1999, 931 - BIG PACK; BGHZ 147, 56, 70 - Tagesschau). Bei einer von der Klägerin für das Jahr 1998 geltend gemachten Bekanntheit der Klagemarke von
47 % bei allen Verkehrskreisen kann im Hinblick auf die Anlehnung von "CDFIX" an eine beschreibende Angabe eine unlautere Ausnutzung oder unlautere Beeinträchtigung der Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der Klagemarke im Streitfall nicht festgestellt werden.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Schaffert

Tatbestand:

Die Parteien sind Wettbewerber bei der Beförderung von Briefsendungen. Der Beklagte ist Inhaber der nachfolgend im Klageantrag wiedergegebenen , in blau und weiß gehaltenen Wort-/Bildmarke Nr. 399 70 994.0 ("Regional Post") für die Dienstleistungsklasse "Transportwesen".

Die Klägerin, die Deutsche Post AG, hat geltend gemacht, zwischen dieser Marke und einer Reihe näher bezeichneter, für sie eingetragener Marken bestehe Verwechslungsgefahr. Sie hat sich dabei u.a. auf die Wortmarke Nr. 396 36 412 "Deutsche Post" gestützt sowie auf die Wortmarke Nr. 399 28 272 "Regiopost", die insbesondere für folgende Waren eingetragen ist: "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten". Durch die Benutzung der Marke "Regional Post" verletze der Beklagte zudem Namens- und Firmenrechte der Klägerin.
Die Klägerin hat beantragt,
1. den Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen , es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Kennzeichnung "Regional Post", wie nachfolgend eingeblendet, für Waren und Dienstleistungen im Bereich Transportwesen und/oder zur Kennzeichnung eines Unternehmens und/oder Geschäftsbetriebes zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, d.h. insbesondere die Kennzeichnung "Regional Post" auf Waren und/oder Dienstleistungen der vorgenannten Art und/oder ihrer Aufmachung und Verpackung anzubringen und/oder in Geschäftspapieren und/oder in der Werbung zu benutzen und/oder unter der Kennzeichnung "Regional Post" Waren und/oder Dienstleistungen der vorgenannten Art anzubieten und/oder anbieten zu lassen und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder in den Verkehr bringen zu lassen:

2. in die Löschung der Deutschen Marke Nr. 399 70 994.0/39 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen; 3. den Beklagten zu verurteilen, der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, gegenüber wem und in welchem Umfang er die unter Ziffer 1 aufgeführten Handlungen vorgenommen hat; 4. festzustellen, daß der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. Der Beklagte hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Kennzeichen in Abrede gestellt.
Das Landgericht hat der Klage mit Einschränkungen bei den Ansprüchen auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht stattgegeben.
Auf die Berufung des Beklagten hat das Berufungsgericht das landgerichtliche Urteil abgeändert und die Klage insgesamt abgewiesen.
Die Revision der Klägerin gegen das Berufungsurteil hat der Senat nur hinsichtlich der Ansprüche aus der Klagemarke "Regiopost" angenommen. Der Beklagte beantragt, die Revision in dem noch anhängigen Umfang zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat den auf die Klagemarken gestützten Unterlassungsantrag als unbegründet angesehen. Dazu hat es ausgeführt:
Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch sei nicht gegeben, weil es an der erforderlichen Verwechslungsgefahr zwischen der am ehesten in Betracht kommenden Wortmarke der Klägerin "Deutsche Post" und der angegriffenen Wort-/Bildmarke "Regional Post" fehle. Das Zeichen "Deutsche Post" besitze nur in der Kombination seiner beiden Bestandteile Unterscheidungskraft, weil das Wort "Post" ein beschreibender Begriff sei, u.a. für auf bestimmte Art und Weise versandte und zugegangene Brief- und Paketsendungen sowie für Beförderungsleistungen. Die geringe Ähnlichkeit der sic h gegenüberstehenden Marken schließe auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens aus. Das gelte trotz des Umstands, daß für die Klägerin eine Reihe von Wort- und Wort-/Bildmarken eingetragen sei, in denen das Wort "Post" mit anderen überwiegend beschreibenden Begriffen verwendet werde. Denn die Marken der Klägerin würden, soweit sie Farben aufwiesen, sämtlich von der Farbe "gelb" geprägt, während das angegriffene Zeichen in blauer Grundfarbe gehalten sei.
Auch eine Verwechslungsgefahr zwischen der in schwarz/gelb gehaltenen Wort-/Bildmarke der Klägerin Nr. 395 40 404, die das beschreibende Wort "Post" mit der Darstellung eines Posthorns auf gelbem Grund verbinde, und der angegriffenen Marke bestehe nicht. Im Ergebnis gelte dasselbe, soweit die Klägerin ihren Unterlassungsantrag auf Firmen- und Namensrechte stütze.
Die weiteren Anträge seien aus denselben Gründen wie der Unterlassungsantrag unbegründet.
II. Die Revision führt im Umfang der Annahme zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.
1. Die Revision rügt zu Recht, daß die Entscheidung des Berufungsgerichts nicht mit Gründen versehen ist, soweit die Klage auf die Wortmarke "Regiopost" gestützt ist (§ 551 Nr. 7 ZPO a.F.; vgl. jetzt § 547 Nr. 6 ZPO).

a) Ein Urteil ist im Sinne des § 551 Nr. 7 ZPO a.F. ohne Entscheidungsgründe abgefaßt, wenn nicht zu erkennen ist, welche tatsächlichen Feststellungen und welche rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren (BGHZ 39, 333, 337). Auch das vollständige Übergehen einzelner Ansprüche oder einzelner selbständiger Angriffs- und Verteidigungsmittel stellt einen Mangel im Sinne des § 551 Nr. 7 ZPO a.F. dar (BGH, Urt. v. 23.6.1999 - VIII ZR 84/98, NJW 1999, 3192). In der Begründung muß zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung genommen werden. Dabei muß zu erkennen sein, welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgeblich waren. Dies ist hier nicht der Fall.


b) Die Klägerin hat ihren Unterlassungsantrag in zulässiger Weise auf mehrere Klagemarken und sonstige Zeichenrechte gestützt (vgl. BGH, Urt. v. 7.12.2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = WRP 2001, 804 - Telefonkarte ). Das Berufungsgericht durfte den Unterlassungsantrag deshalb nur abweisen , wenn er mit keinem der genannten Zeichenrechte begründet werden konnte. Es war demgemäß gehalten, in seinem Urteil die Erwägungen, die nach seiner Ansicht die Antragsabweisung tragen, hinsichtlich aller Zeichenrechte darzulegen. Dies ist nicht geschehen, soweit die Klägerin ihren Unterlassungsantrag auf ihre Marke "Regiopost" gestützt hat.

c) Das Berufungsurteil leidet in entsprechender Weise unter einem Begründungsmangel im Sinne des § 551 Nr. 7 ZPO a.F. hinsichtlich der Abweisung des Antrags auf Löschung der angegriffenen Marke sowie der Anträge auf Verurteilung des Beklagten zur Auskunftserteilung und auf Feststellung seiner Schadensersatzpflicht, soweit diese Anträge auf die Marke "Regiopost" gestützt sind.
2. Die Revisionsrüge, es liege ein Begründungsmangel vor, kann allerdings dann keinen Erfolg haben, wenn sich die angefochtene Entscheidung im Ergebnis als zutreffend erweist (vgl. BGH, Urt. v. 16.3.2000 - I ZR 214/97, WRP 2000, 730, 731 - Rechtsbetreuende Verwaltungshilfe - m.w.N., insoweit nicht in BGHZ 144, 68). Dies kann hier jedoch nicht angenommen werden, weil das Berufungsgericht zur Frage der Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken keine näheren Feststellungen getroffen hat. Den Parteien ist zudem Gelegenheit zu geben, hierzu Stellung zu nehmen und gegebenenfalls weiter vorzutragen.
3. Für die im erneuten Berufungsverfahren vorzunehmende Prüfung der Verwechslungsgefahr wird auf folgendes hingewiesen:
Die Wortmarke der Klägerin "Regiopost" genießt aufgrund ihrer Eintragung insbesondere Schutz für die Waren "Papier" und "Pappe (Karton)" sowie für "Verpackungsmaterial aus Kunststoff" (soweit in Klasse 16 enthalten). Die angegriffene Wort-/Bildmarke des Beklagten "Regional Post" ist für die Dienstleistungsklasse "Transportwesen" eingetragen. Ansprüche aus der Klagemarke gegen die Marke des Beklagten kommen nicht in Betracht, wenn das Markenwort "Regiopost" im Bereich des Transportwesens als beschreibend anzusehen ist (vgl. BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 965 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus).
Sollte dies nicht der Fall sein, ist zu würdigen, ob der Wortbestandteil der angegriffenen Marke "Regional Post" für die Dienstleistungsklasse "Transportwesen" beschreibend ist. Einer beschreibenden Angabe kann ein bestimmender Einfluß auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke fehlen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nach der Lebenserfahrung nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich als Sachhinweis versteht (vgl. BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, Umdruck S. 8 - EURO 2000). Kommt das Berufungsgericht dagegen zu der Auffassung, der Verkehr verstehe in Anbetracht der konkreten Gestaltung der angegriffenen Marke den Wortbestandteil "Regional Post" als einen das Zeichen prägenden Herkunftshinweis , wird es zu prüfen haben, ob die Kennzeichnungskraft der Klagemarke, zu welcher bislang keine Feststellungen getroffen sind, die Annahme einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr rechtfertigt (vgl. hierzu auch BGH, GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus). Ungeachtet dessen kann eine Markenrechtsverletzung ausgeschlossen sein, falls die Vorschrift des § 23
MarkenG eingreift (vgl. dazu auch Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 350; Hacker ebd. § 14 Rdn. 69). Wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften auf ein Vorabentscheidungsersuchen des Senats (BGH, Beschl. v. 7.2.2002 - I ZR 258/98, GRUR 2002, 613 = WRP 2002, 547 - GERRI/KERRY Spring) entschieden hat, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b der Markenrechtsrichtlinie , der durch § 23 Nr. 2 MarkenG umgesetzt worden ist, auch in Fällen anzuwenden, in denen eine markenmäßige Benutzung des Zeichens nicht verneint werden kann (EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - Rs. C-100/02, GRUR 2004, 234, 235 Tz. 14 f. und 197 - Gerolsteiner Brunnen; vgl. dazu auch EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108/97 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 Tz. 28 = GRUR 1999, 723, 726 = WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 602 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX). Danach kommt es gegebenenfalls darauf an, ob die Benutzung des Wortes "Regional Post" in der angegriffenen Marke im Sinne des § 23 MarkenG gegen die guten Sitten verstößt (vgl. dazu auch BGH GRUR 2004, 600, 602 - d-c-fix/CDFIX ; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 350).
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm Pokrant Schaffert

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber der am 6. August 1999 angemeldeten, u.a. für Mineralwässer , kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke eingetragenen Gemeinschaftsmarke „Gazoz“. Die Klägerin vertreibt unter ihrer Handelsmarke „marmara“ Lebensmittel und Getränke, mit denen sie sich nach ihrem Vorbringen vor allem an in Deutschland lebende Türken wendet. Sie hat in ihrem Sortiment eine Brauselimonade, für die sie das nachstehend verkleinert und schwarzweiß wiedergegebene Flaschenetikett verwendet:

„Gazoz“ bedeutet in der türkischen Sprache kohlensäurehaltiges Wasser oder Brauselimonade.
Der Beklagte hat hierin eine Verletzung seiner Marke gesehen und die Klägerin zur Unterlassung aufgefordert. Daraufhin hat die Klägerin die vorliegende negative Feststellungsklage erhoben. Sie hat sich darauf berufen, daß „Gazoz“ den in Deutschland lebenden Türken als Gattungsbezeichnung bekannt sei. Sie benutze den Begriff „Gazoz“ dementsprechend als Beschaffenheitsangabe und nicht als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft ihrer Produkte.
Die Klägerin hat zuletzt beantragt festzustellen,
daß die Benutzung des Wortes „Gazoz“ für Brauselimonaden gemäß dem oben wiedergegebenen Etikett nicht aufgrund der Gemeinschaftsmarke Nr. 001270255 „Gazoz“ untersagt werden kann und keine Ansprüche des Beklagten auf Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung sowie aus ungerechtfertigter Bereicherung begründet.
Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat die Auffassung vertreten , die Klägerin habe das Zeichen „Gazoz“ nicht beschreibend, sondern nach Gestaltung und Anordnung des Etiketts wie eine Marke verwendet.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Im Berufungsverfahren hat die Klägerin unter Hinweis auf ihren inzwischen beim Harmonisierungsamt gestellten Löschungsantrag hilfsweise beantragt, den Rechtsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluß des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen. Das Oberlandesgericht hat die Berufung zurückgewiesen (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 6).
Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie ihren Feststellungsantrag weiterverfolgt. Der Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat in der Verwendung des Wortes „Gazoz“ auf den Etiketten der von der Klägerin vertriebenen Limonade eine Verletzung der Gemeinschaftsmarke des Beklagten gesehen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Im vorliegenden Verletzungsstreit sei zu beachten, daß die Gemeinschaftsmarke „Gazoz“ in Kraft stehe und dem Beklagten Markenschutz im gesamten Ge-
biet der Europäischen Union gewähre. Die Klägerin könne daher kein Gehör mit dem Einwand finden, das türkische Wort „Gazoz“ sei von Haus aus nicht unterscheidungskräftig oder generell für Limonadengetränke freizuhalten. Die Klägerin benutze ein mit der Gemeinschaftsmarke des Beklagten identisches Zeichen für Waren, die mit den von der Marke erfaßten Waren identisch seien.
Auch auf Art. 12 lit. b GMV könne sich die Klägerin nicht mit Erfolg berufen. Ob das Wort „Gazoz“ auf den Flaschenetiketten als Gattungsbezeichnung wirke, beurteile sich nach der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise. Wenn ein erheblicher Teil des Verkehrs das Zeichen als Marke wahrnehme, seien die Voraussetzungen des Art. 12 lit. b GMV nicht erfüllt. Im Streitfall liefere zwar die Klägerin ihre Produkte ganz überwiegend an türkische Lebensmittelgroß- und -einzelhändler. Etwa die Hälfte der Verbraucher, die in derartigen Geschäften dem Produkt der Klägerin begegneten, sei jedoch deutschsprachig. Anders als die türkischen Verbraucher, für die das Wort „Gazoz“ auf dem Flaschenetikett glatt beschreibend sei, verstünden die deutschsprachigen Verbraucher, die in der Regel des Türkischen nicht mächtig seien, „Gazoz“ als Warenkennzeichnung und nicht als Produktbeschreibung. Zwar rechne auch der deutschsprachige Verbraucher in einem türkischen Lebensmittelgeschäft damit, daß türkische Erzeugnisse mit türkischen Beschaffenheitsangaben angeboten würden. Im Streitfall stelle sich aber aufgrund der Gestaltung des Etiketts, das außer dem Wort „Gazoz“ vollständig in deutscher Sprache abgefaßt sei, ein solcher Eindruck nicht ein; denn ein deutschsprachiger Verbraucher rechne auch in einem türkischen Geschäft nicht damit, daß bei ansonsten deutscher Aufmachung das einzige Wort, das er nicht verstehe , eine türkische Gattungsbezeichnung sei, zumal er seit langem an Getränkemarken gewöhnt sei. Zu einem anderen Verständnis gelange der deutschsprachige Verbraucher auch nicht aufgrund der in derselben Schrift gehaltenen Beschaffenheitsangabe „Brause“. Da sich diese Angabe auf der gegenüberliegenden Seite
des Flaschenetiketts befinde, fehle eine hinreichende Verbindung, die bei dem deutschsprachigen Verbraucher die Assoziation wecken könne, es handele sich bei „Gazoz“ um das türkische Wort für „Brause“. Die Verwendung der Bezeichnung „Gazoz“ in Alleinstellung auf einem sonst ausschließlich in deutscher Sprache gehaltenen Etikett erscheine auch im Hinblick auf Art. 12 lit. b GMV als nicht schutzwürdig.
II. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht angenommen, die Schutzschranke des Art. 12 lit. b GMV stehe den geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüchen nicht entgegen.
1. Das Berufungsgericht ist allerdings mit Recht davon ausgegangen, daß das beanstandete Verhalten der Klägerin an sich den Tatbestand des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. a sowie Abs. 2 lit. a und b GMV erfüllt.
Die Klägerin hat ein mit der Gemeinschaftsmarke des Beklagten identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit den von der Gemeinschaftsmarke erfaßten Waren identisch sind. Für die rechtliche Beurteilung kann mit dem Berufungsgericht von einer markenmäßigen Benutzung ausgegangen werden (vgl. zu diesem Merkmal EuGH, Urt. v. 23.2.1999 – Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz. 38 = GRUR Int. 1999, 438 – BMW; Urt. v. 14.5.2002 – Rs. C-2/00, Slg. 2002, I-4187 Tz. 17 = GRUR Int. 2002, 841 – Hölterhoff; Urt. v. 12.11.2002 – Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 51 i.V. mit Tz. 42 = GRUR 2003, 55 – Arsenal, jeweils zu Art. 5 Abs. 1 MarkenRL). Ob eine Bezeichnung als beschreibend oder als herkunftshinweisend verwendet wird, richtet sich nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise (vgl. EuGH Slg. 2002, I-4187 Tz. 17 – Hölterhoff; Slg. 2002, I-10273 Tz. 56 – Arsenal; BGH, Urt. v. 6.12.2001 – I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 – Festspielhaus I; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14
Rdn. 101). Das Berufungsgericht hat insofern angenommen, ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs, der türkische Lebensmittelgeschäfte aufsuche, der türkischen Sprache aber nicht mächtig sei, sehe in dem Begriff „Gazoz“ auf den Etiketten des von der Klägerin vertriebenen Brausegetränks keine Beschaffenheitsangabe , sondern den Produktnamen. Diese Beurteilung ist entgegen der Auffassung der Revision aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Auch wenn die Ansicht des Berufungsgerichts im Hinblick darauf, daß das Publikum auf in einem türkischen Geschäft angebotenen Produkten mit fremdsprachigen Beschaffenheitsangaben rechnet und der Begriff „Gazoz“ durch die Entsprechung zu der Angabe „Brause“ sowie durch die Assoziation zu mineralsäurehaltigem Wasser, die dieser Begriff weckt, Zweifeln begegnen mag, kann sie doch nicht als mit der Lebenserfahrung unvereinbar angesehen werden.
2. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht aber die Voraussetzungen für eine Anwendung der Schutzschranke des Art. 12 lit. b GMV verneint.

a) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß eine Markenbenutzung , die von einem Teil des Verkehrs als herkunftshinweisend verstanden wird, nicht unter die Schutzschranke des Art. 12 lit. b GMV fallen könne. Nach Erlaß des Berufungsurteils hat jedoch der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ein Vorabentscheidungsersuchen des Senats (BGH, Beschl. v. 7.2.2002 – I ZR 258/98, GRUR 2002, 613 = WRP 2002, 547 – GERRI/KERRY Spring) in der Weise beantwortet, daß die dem Art. 12 lit. b GMV entsprechende Bestimmung der Markenrechtsrichtlinie (Art. 6 Abs. 1 lit. b) auch in Fällen anwendbar ist, in denen eine markenmäßige Benutzung des Zeichens nicht verneint werden kann (EuGH, Urt. v. 7.1.2004 – Rs. C-100/02, GRUR 2004, 234 Tz. 15 u. 27 – Gerolsteiner Brunnen/Putsch). Danach ist in Fällen, in denen eine beschreibende Angabe von einem nicht unerheblichen Teil des Verkehrs als Herkunftshinweis verstanden wird, darauf abzustellen, ob die Benutzung den anständigen Gepflogen-
heiten in Gewerbe oder Handel entspricht (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 26 – Gerolsteiner Brunnen/Putsch). Dies bedeutet, daß in Fällen einer gespaltenen Verkehrsauffassung, in denen ein Teil des Verkehrs ein bestimmtes Zeichen als Herkunftshinweis versteht, während ein anderer Teil darin eine beschreibende Angabe sieht, eine Anwendung des Art. 12 lit. b GMV in Betracht kommt und im Einzelfall darauf abzustellen ist, ob die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht oder – wie es in § 23 MarkenG heißt – nicht gegen die guten Sitten verstößt (vgl. zu § 23 MarkenG Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rdn. 50; ferner Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 23 Rdn. 41). Hierbei ist eine umfassende Beurteilung aller maßgeblichen Umstände geboten (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 26 – Gerolsteiner Brunnen/Putsch).

b) Den getroffenen Feststellungen ist zu entnehmen, daß das Wort „Gazoz“ von dem türkischsprachigen Teil des Publikums, der zumindest die Hälfte des angesprochenen Verkehrs ausmacht, als beschreibende Angabe verstanden wird. Nach dem festgestellten Sachverhalt sind keine Anhaltspunkte für eine unlautere Benutzung der Bezeichnung „Gazoz“ durch die Klägerin ersichtlich. Daß die Klägerin sich durch die Verwendung dieser Bezeichnung an einen vom Beklagten aufgebauten Ruf anhängen würde, hat der Beklagte nicht vorgetragen. Auch der zeitliche Ablauf – die Marke des Beklagten wurde erst unmittelbar vor Klageerhebung eingetragen – spricht nicht für ein unlauteres Verhalten der Klägerin. Andererseits entspricht es ihrem berechtigten Interesse, daß sie ihre türkische Brauselimonade gegenüber dem türkischen Publikum mit dem entsprechenden Begriff der türkischen Sprache versieht und diesen Begriff auf dem Etikett in derselben Weise herausstellt wie die deutsche Gattungsbezeichnung „Brause“. Dabei ist nicht von Bedeutung, ob die Geschäfte, in denen das Getränk der Klägerin angeboten wird, von Türken geführt werden. Zu berücksichtigen ist vielmehr, daß die Klägerin den Vertrieb des fraglichen Produkts auf Geschäfte beschränkt, deren
Sortiment auf das türkische Publikum abgestimmt ist und in denen erfahrungsgemäß – wenn auch nicht ausschließlich – die türkischsprachige Bevölkerung einkauft. Die Klägerin bewegt sich damit in einem Marktbereich, in dem ihr Verhalten gegenüber dem Beklagten als Markeninhaber nicht als unlauter angesehen werden kann. Weitet sie ihre Aktivitäten demgegenüber aus, könnte sie sich auf die Schutzschranke des Art. 12 lit. b GMV nur berufen, wenn die Verwendung des Zeichens „Gazoz“ auch von den Verbrauchern in dem erweiterten Absatzgebiet zu einem erheblichen Teil als Gattungsbezeichnung verstanden wird.
III. Das angefochtene Urteil kann unter diesen Umständen keinen Bestand haben. Es ist aufzuheben. Einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es nicht. Dem Senat ist aufgrund der getroffenen Feststellungen eine abschließende Entscheidung möglich. Da die Anwendung des Art. 12 lit. b GMV in diesem Verfahren von Anfang an zur Diskussion stand, braucht auch dem Beklagten keine Gelegenheit für einen ergänzenden Sachvortrag gegeben zu werden. Auch ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG ist nicht geboten. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat die grundlegende Frage entschieden, ob die – Art. 12 lit. b GMV entsprechende – Schutzschranke des Art. 6 Abs. 1 lit. b der Markenrechtsrichtlinie auch Fälle der markenmäßigen Benutzung betreffen kann (EuGH GRUR 2004, 234 – Gerolsteiner Brunnen/ Putsch). Die Anwendung der vom Gerichtshof entwickelten Grundsätze auf die verschiedenen Lebenssachverhalte ist nunmehr Sache der nationalen Gerichte.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Soweit die Klägerin in erster Instanz einen Antrag gestellt hat, der nicht streng an der beanstandeten Benutzung orientiert war, liegt darin eine geringfügige Zuvielforderung, durch die keine zusätzlichen Kosten veranlaßt worden sind (§ 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
RiBGH Dr. Schaffert ist wegen Urlaubsabwesenheit an der Unterschriftsleistung verhindert.
Pokrant Ullmann

Tatbestand:

Die Klägerin ist ein Unternehmen der "Vorwerk"-Gruppe und vertreibt über Handelsvertreter im Direktvertrieb unter anderem Staubsauger mit der Bezeichnung "Kobold 130". Die Beklagte vertreibt Staubsaugerfiltertüten. Die Parteien streiten wegen der Beschriftung der nachfolgend verkleinert wiedergegebenen Filtertüte (Anlage K 1), die die Beklagte in Verkehr brachte:

Die Klägerin hält die Beschriftung für kennzeichen- und wettbewerbsrechtswidrig. Sie hat ihre auf Unterlassung, Schadensersatzfeststellung und Auskunft gerichtete Klage auf Rechte an ihrem Firmenschlagwort ("Vorwerk") und - insoweit als hierzu ermächtigte Prozeßstandschafterin - auf fremde Rechte an verschiedenen Marken sonstiger Unternehmen der "Vorwerk"-Gruppe ge-
stützt, nämlich auf die deutsche Marke Nr. 511 740 "Vorwerk-Kobold", die auf Deutschland erstreckte IR-Marke Nr. 2 R 204 730 "KOBOLD" (beide eingetragen für Staubsauger), die deutsche Marke Nr. 396 34 597 "130" (eingetragen u.a. für Staubsauger nebst Zubehör und Verbrauchsmaterialien, nämlich Filter, Staubbeutel) und die nachfolgend wiedergegebene deutsche Marke Nr. 1 019 711 (eingetragen u.a. für Staubsauger und deren Zubehör, nämlich Staubbeutel, Filtertüten):

Die Beklagte hat für sich in Anspruch genommen, die Zeichen als notwendigen Bestimmungshinweis benutzen zu dürfen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht (OLG Nürnberg OLG-Rep 2002, 106) die Beklagte gemäß den zweitinstanzlich gestellten Anträgen der Klägerin verurteilt, es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland Staubsaugerfiltertüten gemäß der abgebildeten Anlage K 1 anzubieten , in den Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen. Ferner hat es die Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt und sie zur Auskunftserteilung verurteilt.
Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beklagte mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt.

Entscheidungsgründe:

Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Wiederherstellung des Urteils des Landgerichts, das die Klage abgewiesen hat.
I. Das Berufungsgericht hat zur Frage, wie die streitgegenständliche Gestaltung vom Verkehr verstanden wird, Beweis durch Einholung eines Meinungsforschungsgutachtens erhoben, im Anschluß daran kennzeichenrechtliche Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung, Schadensersatz (dem Grunde nach) und Auskunft angenommen und dazu ausgeführt:
Durch die Verwendung der Bezeichnungen "VORWERK" und "VORWERK KOBOLD" habe die Beklagte gegen die von der Klägerin geltend gemachten Rechte gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 15 Abs. 2 MarkenG verstoßen. Die Klägerin sei aufgrund der Prozeßstandschaftserklärungen der konzernverbundenen Unternehmen befugt, im eigenen Namen Rechte wegen Verletzung der Marken "VORWERK", "Vorwerk-Kobold", "130" und "KOBOLD" geltend zu machen. Wegen ihres - von der Beklagten zuletzt nicht mehr bestrittenen - Vertriebs auch von Filtertüten für "Vorwerk"-Staubsauger unter Benutzung besagter Marken habe die Klägerin insoweit ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Rechtsverfolgung. Aus eigenem Recht könne die Klägerin hinsichtlich ihrer Firma mit dem prägenden Schlagwort "Vorwerk" vorgehen. Der Aufdruck "Filtertüte passend für VORWERK KOBOLD 130" stelle eine Benut-
zung im Sinne von § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG dar, da die beanstandeten Zeichen auf Staubsauger eines bestimmten Typs oder auch auf die gekennzeichneten Tüten selbst und damit auch auf deren Hersteller hinwiesen.
Die für Staubsauger und Filter eingetragene Marke "130" werde identisch benutzt. Hinsichtlich der ebenfalls für Staubsauger und deren Zubehör eingetragenen Marke "VORWERK" bestehe Verwechslungsgefahr, da Warenidentität vorliege, hohe Zeichenähnlichkeit bestehe und eine gesteigerte Kennzeichnungskraft unterstellt werden könne. Hinsichtlich der nur für Staubsauger eingetragenen Marken "Vorwerk-Kobold" und "KOBOLD" müsse wegen der zwischen Staubsaugern und den dazugehörenden Filtertüten bestehenden engen Berührungspunkte eine für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichende Warenähnlichkeit bejaht werden, da die nicht unbekannten Marken des Staubsaugerherstellers identisch benutzt würden. Durch die identische Übernahme des prägenden und unterscheidungskräftigen Schlagworts "Vorwerk" aus der Firma der Klägerin für ein Produkt, hinsichtlich dessen die Parteien unmittelbare Wettbewerber seien, sei insoweit eine Verletzung der Gesamtfirma der Klägerin gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG gegeben.
Die Beklagte könne sich nicht auf die Ausnahmevorschrift des § 23 Nr. 3 MarkenG berufen. Zwar würden die beanstandeten Zeichen als Hinweis auf die Bestimmung der Ware, nämlich als Zubehör für ein "Vorwerk"-Staubsaugergerät des Typs "Kobold 130" zu dienen, benutzt. Dies erschließe sich für den Verkehr deutlich aus dem Aufdruck "Filtertüte passend für VORWERK KOBOLD 130". Als solcher sei der Hinweis auch notwendig, da es verschiedene Staubsaugerhersteller gebe, die unterschiedliche Typen anböten, für die wiederum nur bestimmte Filtertüten paßten. Des weiteren stehe es der Anwend-
barkeit von § 23 Nr. 3 MarkenG nicht entgegen, wenn die angegriffene Bezeichnung "nach Art einer Marke" verwendet würde.
Die Verwendung der in Rede stehenden Marken, insbesondere der Bezeichnungen "VORWERK" und "VORWERK KOBOLD" verstoße aber in ihrer konkreten Gestaltung gegen die guten Sitten, weil die Beklagte die Herkunft dieser Filtertüten aus ihrem Hause nicht hinreichend deutlich gemacht und die mit der notwendigen Bestimmungsangabe unvermeidlich verbundene Irreführungsgefahr nicht durch zumutbare Maßnahmen auf ein für die Markeninhaberinnen und die Klägerin hinzunehmendes Maß reduziert habe. Die hervorgehoben aufgedruckte Marke der Beklagten "EURO PLUS" mit der Weltkugel reiche nicht aus, um dem Verkehr hinreichend deutlich zu signalisieren, daß die so bezeichnete Filtertüte nicht aus dem Unternehmen der Markeninhaberinnen oder aus einem mit ihnen organisatorisch oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stamme. Der Verkehr könne zwar grundsätzlich einem für ihn erkennbar als Marke benutzten Zeichen den Hinweis entnehmen, daß dahinter ein bestimmtes Unternehmen stecke, das die Verantwortung für das so gekennzeichnete Produkt übernehmen wolle. Insoweit sei die Verwendung einer eigenen Marke grundsätzlich geeignet, darauf hinzuweisen, daß die gekennzeichnete Zubehörware eine andere Herkunft als die Hauptware habe. Es sei aber andererseits üblich und dem Verkehr ebenfalls bekannt, daß Inhaber von - vor allem bekannten - Marken in Verbindung mit ihnen häufig weitere Kennzeichen als Zweitmarken benutzten oder sich verbundener Unternehmen mit eigenen Marken zum Vertrieb bedienten. Daß der Verkehr in nennenswertem Umfang solchen Fehlvorstellungen unterliege, müsse der Hersteller von Zubehörgegenständen in zumutbarer Weise ausschließen.
Im Streitfall sei zu beachten, daß die Beklagte die streitgegenständlichen Marken sowie das Firmenschlagwort, die gerichtsbekanntlich eine nicht unerhebliche Bekanntheit besäßen, hervorgehoben in Großbuchstaben benutzt habe. Angesichts des größeren Schutzumfangs insbesondere des Zeichens "VORWERK" bedürfe es in einem solchen Fall größerer Anstrengungen, um Herkunftstäuschungen zu vermeiden. Die von der Beklagten verwendete eigene Marke "EURO PLUS" (mit Weltkugel) bleibe demgegenüber inhaltlich blaß und schließe nach ihrem Erscheinungsbild nicht aus, daß ein mit der VorwerkGruppe verbundenes Unternehmen dahinterstehe.
Das Meinungsforschungsgutachten verdeutliche dies. Danach hätten 41,5 % der befragten "VORWERK"-Staubsaugerbenutzer "EURO PLUS" für eine Zweitmarke von "VORWERK" gehalten bzw. wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen dem Filtertütenhersteller und dem Unternehmen "Vorwerk" angenommen. Die Zahl der durch die konkrete Gestaltung der von der Beklagten vertriebenen Filtertüten tatsächlich getäuschten Verkehrskreise sei insgesamt so hoch, daß die Klägerin und die Markeninhaberinnen sie nicht als unvermeidbar hinnehmen müßten, zumal es der Beklagten unschwer möglich sei, durch geeignete zusätzliche Hinweise den Verbraucher über die wahre Herkunft der Filtertüten aufzuklären, so etwa durch einen Hinweis , daß es sich um ein Produkt aus dem A. -Filter-Werk in D. /A. handele. Die hohe Zahl der tatsächlich über die Herkunft der Filtertüten getäuschten Verkehrsteilnehmer schließe die Annahme aus, es handele sich ausschließlich um nicht schützenswerte unaufgeklärte, nicht informierte und nicht verständige Verbraucher. Da die getäuschten Verkehrskreise die streitgegenständlichen Filtertüten in ihrer konkreten Gestaltung wegen der Verwendung
der Zeichen "VORWERK" und "VORWERK KOBOLD" mit den Unternehmen der Markeninhaberinnen und der Klägerin in Verbindung brächten, habe die Beklagte jedenfalls die Marken "VORWERK", "Vorwerk-Kobold" und "KOBOLD" sowie das Recht der Klägerin an ihrer Firma verletzt.
II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Die Revision führt zur Wiederherstellung des klageabweisenden landgerichtlichen Urteils. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht das Verhalten der Beklagten als eine Verletzung der Kennzeichenrechte der Klägerin beanstandet.
1. Rechtsfehlerfrei - und von der Revision nicht gerügt - hat das Berufungsgericht die Befugnis der Klägerin angenommen, markenrechtliche Ansprüche konzernverbundener Unternehmen im Wege der Prozeßstandschaft im eigenen Namen geltend zu machen. Die Klägerin ist hierzu ermächtigt worden und hat ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Rechtsverfolgung.
2. Zutreffend - und von der Revision ebenfalls nicht angegriffen - ist auch die Annahme des Berufungsgerichts, daß der Aufdruck "Filtertüten passend für VORWERK KOBOLD 130" eine gemäß §§ 14, 15 MarkenG vorauszusetzende kennzeichenmäßige Benutzung darstellt, da damit auf die Staubsauger eines bestimmten Typs und auch auf deren Hersteller hingewiesen wird (vgl. EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, Slg. 1999 I-905 Tz. 38 f. = GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999, 407 - BMW).
3. Ob die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe von der Klägerin in den Rechtsstreit eingeführte geschützte Kennzeichen identisch benutzt , zutrifft oder ob dem entgegensteht, daß der Verkehr die von der Beklag-
ten benutzte Bezeichnung "VORWERK KOBOLD 130" nicht zergliedernd, sondern in ihrer Gesamtheit betrachtet und insoweit von einem - wenn auch aus mehreren Bestandteilen bestehenden - einheitlichen Zeichen ausgeht, kann offenbleiben. Ebensowenig bedarf es der abschließenden Klärung, ob und inwieweit mit dem Berufungsgericht im Ergebnis (wegen hinreichender Zeichenähnlichkeit ) von Verwechslungsgefahr auszugehen ist. Denn auch soweit das der Fall sein sollte, stehen der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche jedenfalls wegen § 23 Nr. 3 MarkenG nicht zu.
4. Nach § 23 Nr. 3 MarkenG, der Art. 6 Abs. 1 lit. c MRRL umsetzt, hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht ein Durchgreifen dieser Schutzschranke verneint.

a) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die kennzeichenmäßige Benutzung durch die Beklagte (siehe oben II 2.) einer Anwendbarkeit von § 23 Nr. 3 MarkenG nicht entgegensteht. Ebenso wie § 23 Nr. 2 MarkenG (vgl. dazu EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - Rs. C-100/02, GRUR 2004, 234, 235 Tz. 15 - Gerolsteiner Brunnen/Putsch; BGH, Urt. v. 24.6.2004 - I ZR 308/01, WRP 2004, 1285, 1286 - Regiopost/Regional Post, m.w.N.) ist § 23 Nr. 3 MarkenG auch in Fällen anzuwenden, in denen eine kennzeichenmäßige Benutzung des Zeichens nicht verneint werden kann. Die Unlauterkeit des die Schutzschranke des § 23 MarkenG ausschließenden Verhaltens ist
nach eigenen Kriterien zu beurteilen (BGH, Beschl. v. 6.5.2004 - I ZR 197/03, GRUR 2004, 712 = WRP 2004, 1051 - PEE-WEE).

b) Mit dem Berufungsgericht ist davon auszugehen, daß die Benutzung des Aufdrucks "Filtertüte passend für VORWERK KOBOLD 130" als Hinweis auf die Bestimmung der Ware i.S. des § 23 Nr. 3 MarkenG notwendig ist. Denn durch diesen Aufdruck erfährt der Kaufinteressent, für welchen Staubsaugertyp er die Ware verwenden kann.

c) Der Beurteilung des Berufungsgerichts, die in Rede stehende Benutzung durch die Beklagte verstoße gegen die guten Sitten i.S. des § 23 MarkenG , kann jedoch nicht beigetreten werden.
aa) Der Sache nach entspricht dieses Tatbestandsmerkmal, das inhaltlich mit dem in Art. 6 Abs. 1 MarkenRL verwendeten Begriff der "anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel" übereinstimmt, der Pflicht des durch § 23 MarkenG privilegierten Benutzers, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 438, 442, Tz. 61 - BMW; GRUR 2004, 234, 235 Tz. 24 - Gerolsteiner Brunnen/Putsch). Hierzu zählt insbesondere die Verpflichtung, eine Irreführung zu vermeiden, die beispielsweise dann entsteht, wenn der Verkehr die vertriebenen Filtertüten aufgrund des angegriffenen Aufdrucks dem Hersteller des erwähnten Staubsaugertyps zurechnet. Insoweit zieht aber - wovon auch das Berufungsgericht mit Recht ausgeht - nicht schon das Vorhandensein einer Verwechslungsgefahr für sich allein zwingend den Vorwurf der Unlauterkeit nach sich, da ansonsten § 23 Nr. 3 MarkenG als Ausnahme zum Verbot, geschützte Zeichen bei Verwechslungsgefahr zu benutzen (§ 14 Abs. 2 Nr. 2,
§ 15 Abs. 2 MarkenG), leerliefe (vgl. EuGH GRUR 2004, 234, 235 Tz. 25 - Gerolsteiner Brunnen/Putsch zur klanglichen Verwechslungsgefahr; Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zu § 23 MarkenG, BTDrucks. 12/6581, S. 80). Maßgeblich ist vielmehr eine Würdigung aller Umstände des Einzelfalls, die Sache des nationalen Gerichts ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 234, 235 Tz. 26 - Gerolsteiner Brunnen/Putsch; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz). Die gebotene umfassende Beurteilung aller maßgeblichen Umstände des Streitfalls ergibt, daß entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts das Verhalten der Beklagten nicht unlauter ist.
bb) Da die Benutzung einer fremden Marke für einen notwendigen Hinweis auf die Bestimmung der eigenen Ware gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG, Art. 6 Abs. 1 MarkenRL erlaubt ist (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 438 Tz. 54, 63 - BMW) und die mit einer derartigen Benutzung zu Informationszwecken verbundene Verwechslungsgefahr als solche noch nicht für die Annahme genügt, daß die Benutzung der (verwechslungsfähigen) Angabe den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel widerspricht oder gegen die guten Sitten verstößt (vgl. EuGH GRUR 2004, 234, 235 Tz. 25 - Gerolsteiner Brunnen /Putsch; vgl. ferner Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 23 Rdn. 43), müssen, wenn die Unlauterkeit in einer Irreführung über die Herkunft der angebotenen Waren oder über besondere Beziehungen zwischen dem Anbietenden und dem Unternehmen des Markeninhabers bestehen soll, erhöhte Anforderungen an den Nachweis einer einen Verstoß gegen die guten Sitten i.S. von § 23 Nr. 3 MarkenG begründenden Täuschungsgefahr gestellt werden. Wenn in diesem Zusammenhang auf Meinungsforschungsgutachten abgestellt wird, so ist in besonderem Maße darauf zu achten, daß bereits durch die Art
der Befragung eindeutig Klarheit darüber gewonnen werden muß, worauf bestimmte Herkunftsvorstellungen der befragten Verkehrsteilnehmer beruhen. Deren Einschätzung, die nachgefragte Bezeichnung werde als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verstanden, kann wesentlich von den gegebenen tatsächlichen Marktverhältnissen beeinflußt sein, wie beispielsweise von einer Monopolstellung des Markeninhabers oder von einer besonderen Vertriebsform (vgl. dazu BGHZ 30, 357, 364 f. - Nährbier). Eine derartige auf mangelndem Wettbewerb oder eingefahrenen Wettbewerbsstrukturen beruhende Gewöhnung des Verkehrs reicht freilich nicht für eine rechtlich relevante, die Unlauterkeit i.S. des § 23 MarkenG begründende Fehlvorstellung über die Herkunft der Ware oder die geschäftlichen Verbindungen der Unternehmen (vgl. BGH, Urt. v. 24.6.2004 - I ZR 44/02, Umdr. S. 9 - SodaStream). Wenn wie hier eine fremde Marke als Hinweis auf die Bestimmung der eigenen Ware verwendet wird, ist vielmehr insbesondere zu beachten, inwieweit das Verständnis der befragten Personen durch die (an sich erlaubte) Verwendung als notwendige Bestimmungsangabe beeinflußt ist.
cc) Wie die Revision mit Recht beanstandet, hat das Berufungsgericht dies bei der Beurteilung der Antworten auf die Fragen in dem von ihm eingeholten Meinungsforschungsgutachten nicht hinreichend berücksichtigt.
(1) Das Berufungsgericht hat sich zum einen auf die Antworten auf die Fragen 4 und 5 gestützt, mit denen gezielt danach gefragt wurde, ob die befragten Personen dem Aufdruck auf der Filtertüte der Beklagten etwas über den Hersteller der Filtertüte entnehmen könnten (Frage 4) und wie dieser heiße (Frage 5). Hierbei hätten nur 24,3 % des engeren Verkehrskreises, d.h. derjenigen Personen, die einen Staubsauger der Marke "VORWERK" benutzen
oder im Haushalt haben, und 23,9 % des engsten Verkehrskreises, d.h. derjenigen Befragten, die einen Staubsauger der Marke "VORWERK" benutzen oder im Haushalt haben und zumindest gelegentlich Staubsauger-Filtertüten kaufen, "EURO PLUS" und/oder "AI-FI" als Hersteller bezeichnet. Zum anderen hat das Berufungsgericht den Antworten auf die Frage 7 entnommen, daß mindestens 43 % der Verkehrsteilnehmer im engsten Sinne und 41,5 % der Verkehrsteilnehmer im weiteren Sinne angenommen hätten, "EURO PLUS" sei eine Zweitmarke von "VORWERK" oder es bestünden wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen dem Hersteller der Filtertüte und der Firma Vorwerk. Mit der Frage 7 wurden die Verkehrsteilnehmer danach befragt, wie sie den Aufdruck "VORWERK", auf den sie von dem Fragesteller zuvor ausdrücklich hingewiesen wurden, verstünden. Sie sollten angeben, welche der folgenden Aussagen ihrer Meinung nach zuträfe (vgl. Gutachten der G. - Marktforschung GA 426 mit Antworten):

(2) Dagegen hat das Berufungsgericht den Antworten auf die Frage 1 keine Bedeutung beigemessen. Frage 1 lautete: "Sehen Sie sich jetzt einmal diese Staubsauger-Filtertüte an. Was alles können Sie dem Aufdruck auf dieser Filtertüte entnehmen? Bitte sagen Sie mir alles, was Ihnen beim Betrachten des Aufdrucks in den Sinn kommt, auch wenn es Ihnen im Moment unwichtig erscheint". Auf diese Frage antworteten 5,5 % aller Befragten mit "Hersteller" (6,9 % des engsten Verkehrskreises), 18,4 % mit "von EURO PLUS/EURO PLUS-Tüte" (17,8 % des engsten Verkehrskreises), jedoch nur 7,8 % "von
VORWERK" (11,9 % des engsten Verkehrskreises). Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, Widersprüche zwischen den Antworten auf die Frage 1 und auf die weiteren Fragen bestünden nicht. Die offene Frage 1 habe darauf abgezielt , den Befragten Gelegenheit zu geben, den Gesamteindruck des Tütenaufdrucks aufzunehmen und anzugeben, was ihnen dabei überhaupt in den Sinn komme. Die Befragten hätten hierbei nicht wissen können, worauf es letztlich ankommen werde, weshalb naturgemäß im großen Umfange Antworten gegeben worden seien, die mit dem Beweisthema in keinem Zusammenhang stünden. Dies habe sich naturgemäß geändert, als die nachfolgenden Fragen immer gezielter auf das Beweisthema hingeführt hätten.
(3) Es begegnet durchgreifenden rechtlichen Bedenken, daß das Berufungsgericht unter diesen Umständen angenommen hat, die Zahl der durch die konkrete Gestaltung der von der Beklagten vertriebenen Filtertüten tatsächlich getäuschten Verkehrsteilnehmer sei insgesamt so hoch, daß die Klägerin und die Markeninhaberinnen sie nicht als unvermeidbar hinnehmen müßten. Vor allem ist zu beanstanden, daß sich das Berufungsgericht mit den Antworten auf die Frage 1 nicht näher befaßt hat. Das auf die Frage 1 erzielte Ergebnis ist von maßgeblicher Bedeutung, weil diese offene Frage zum Eingang der Befragung gestellt wurde und darauf abzielt, wie die befragten Personen die Gesamtaufmachung der Filtertüte der Beklagten verstünden. Dagegen betreffen die Antworten auf die Fragen 4 bis 6 nach dem Hersteller, auf deren Ergebnis sich das Berufungsgericht gestützt hat, lediglich einen Ausschnitt der in die Beurteilung einzubeziehenden Gesamtumstände, auf den bei diesen Fragen zudem die Aufmerksamkeit der befragten Personen durch einen gezielten Hinweis auf den Aufdruck und die dort verwendete Bezeichnung "VORWERK" gelenkt worden war. Diese Art der Fragetechnik legt die Annahme nahe, daß erst
durch die während der Befragung geschaffene Situation die Bezeichnung "VORWERK" im Bewußtsein der befragten Personen in den Vordergrund gerückt worden ist. Unter diesen Umständen kann aber die Möglichkeit, daß die auf diese Frage erhaltenen Äußerungen über Herkunftsvor stellungen nicht auf der konkreten Gestaltung und der konkreten Verwendung der Bezeichnung "VORWERK" auf der Filtertüte der Beklagten beruhen, sondern maßgeblich durch andere Umstände wie z.B. - zutreffende oder irrige - Annahmen über bestimmte Marktverhältnisse oder Auswirkungen des von der Klägerin verwendeten Vertriebssystems (Direktvertrieb) beeinflußt sind, nicht hinreichend ausgeschlossen werden.
dd) Es bedarf jedoch nicht der Zurückverweisung an das Berufungsgericht zur weiteren Aufklärung, weil der Senat die Rechtsfrage, ob die Verwendung der für die Klägerin geschützten Kennzeichen auf der Filtertüte der Beklagten gegen die guten Sitten i.S. des § 23 Nr. 3 MarkenG verstößt, aufgrund der getroffenen Feststellungen und des bei der Feststellung der Verkehrsauffassung zugrundezulegenden Erfahrungswissens (vgl. BGHZ 156, 250, 254 - Marktführerschaft) selbst beantworten kann.
(1) Im Rahmen der gebotenen umfassenden Beurteilung aller relevanten Umstände ist maßgeblich die Aufmachung zu berücksichtigen, innerhalb derer die fremde Marke zur Angabe der Bestimmung der eigenen Waren verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 234, 235 Tz. 26 - Gerolsteiner Brunnen/Putsch).
(2) Das Berufungsgericht hat es in diesem Zusammenhang für erheblich gehalten, daß die Beklagte die Unternehmensbezeichnung "Vorwerk" und die Marke "Vorwerk Kobold" hervorgehoben und in Großbuchstaben benutzt habe.

Das greift die Revision zu Recht an, weil das Berufungsgericht nicht beachtet hat, daß die Verwendung innerhalb des Fließtextes und der dort verwendeten Schriftgröße erfolgt ist. Die Beklagte hat sprachlich unmißverständlich klargestellt, daß es sich um Filtertüten "für" den genannten Staubsaugertyp handelt. Sie hat diesen Hinweis unübersehbar hervorgehoben. Sie hat in deutlich größerem Schriftbild ihre eigene Marke ("EURO PLUS" mit Weltkugel und "®") voranstellt. Sie hat damit eine Gestaltung gewähl t, welche eine verbleibende Verwechslungs- bzw. Irreführungsgefahr als im Rahmen des § 23 MarkenG nicht rechtlich relevant erscheinen läßt. Unerheblich ist bei der in diesem Zusammenhang gebotenen Würdigung, ob die Beklagte mit dem Aufdruck ihrer eigenen Firma mit Anschrift einer Zuordnungsverwirrung des Verkehrs noch weiterreichend hätte entgegensteuern können. Die Schutzschranke des § 23 MarkenG erfordert nicht, daß der Lieferant von Ersatz- oder Zubehörteilen oder der Erbringer von Dienstleistungen Maßnahmen ergreift, die jegliche denkbare Fehlvorstellung des Verkehrs über die Herkunft der Ware ausschließen. Wie das Berufungsgericht selbst zutreffend ausführt, ist die Verwendung der eigenen Marke vielmehr grundsätzlich geeignet, den Verkehr darauf aufmerksam zu machen, daß die so gekennzeichnete Zubehörware eine andere Herkunft als die Hauptware hat.
5. Auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche stehen der Klägerin nicht zu.
Mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 ist an die Stelle verschiedener kennzeichenrechtlicher Regelungen, die früher im Warenzeichengesetz oder im UWG enthalten waren, eine umfassende, in sich geschlossene kennzeichenrechtliche Regelung getreten, die im allgemeinen den
aus anderen Vorschriften hergeleiteten Schutz verdrängt. Im Anwendungsbereich der jeweiligen Bestimmungen des Markengesetzes ist für die gleichzeitige Anwendung der Vorschriften des UWG oder des § 823 BGB grundsätzlich kein Raum ( BGHZ 149, 191, 195 f. - shell.de; 153, 131, 146 - Abschlußstück). Die Klägerin hat keine weiteren besonderen Umstände dargetan, die ein wettbewerbsrechtlich unlauteres Verhalten der Beklagten annehmen ließen.
III. Auf die Revision der Beklagten ist danach das Berufungsurteil aufzuheben. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts ist zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist Herstellerin von Schokoladenprodukten. Sie vertreibt diese unter Verwendung von Marken, die mit dem Begriff "Kinder" beginnen. Sie ist Inhaberin der als durchgesetztes Zeichen am 11. August 1980 für "gefüllte Vollmilchschokolade" eingetragenen Wortmarke (Nr. 1 006 192) "Kinderschokolade" und der am 12. August 1991 für "Schokolade" eingetragenen nachfolgenden (farbigen) Wort-/Bildmarke (Nr. 1180071):

2

Sie ist weiter Inhaberin der als durchgesetztes Zeichen mit Priorität vom 9. Mai 1997 für "Schokolade, Schokoladenwaren" eingetragenen nachstehend wiedergegebenen (schwarz/weißen) Wort-/Bildmarke (Nr. 397 21 063):

3

Die Beklagte stellt Süßwaren her. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 6. Oktober 1998 für "Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren, nicht-medizinische Kaugummis" eingetragenen Wortmarke Nr. 398 57 206 "Kinder Kram".

4

Die Klägerin sieht eine Verletzung ihrer Markenrechte in der Benutzung der Marke "Kinder Kram" durch die Beklagte. Sie hat geltend gemacht, die Marken der Parteien seien verwechselbar. Sie habe im Jahre 1996 einen Marktanteil bei den in Rede stehenden Waren von 75,5 % erreicht, im Geschäftsjahr 1997/1998 mit den Produkten der Marke "Kinder" einen Umsatz von 490 Mio. € erzielt und im Zeitraum von 1966 bis Februar 2003 mehr als 12,7 Mrd. Produkte mit der Marke "Kinder" verkauft. In den Jahren 1995 bis 1998 habe sie Werbeaufwendungen von 238 Mio. € getätigt. Aufgrund der Vielzahl der von ihr mit dem Zeichen "Kinder" vertriebenen Produkte und der großen Bekanntheit ihrer Marken erwarte der Verkehr, dass mit der Marke "Kinder Kram" gekennzeichnete Waren von ihr stammten.

5

Die Klägerin hat beantragt, der Beklagten zu untersagen, Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren und nicht-medizinische Kaugummis unter der Marke "Kinder Kram", wie sie im Markenblatt Heft 4 vom 28. Januar 1999 auf Seite 1051 unter der Nr. 398 57 206 (wie nachfolgend eingeblendet) veröffentlicht worden ist, anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in Verkehr zu bringen.

6

Die Beklagte hat bestritten, dass sich die Marken "Kinder" ohne die graphische Gestaltung durchgesetzt hätten und hat die Ansicht vertreten, die Schutzfähigkeit der Marken sei auf die konkrete Gestaltung beschränkt. An der Bezeichnung "Kinder" bestehe ein hohes Freihaltebedürfnis.

7

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat im ersten Berufungsrechtszug die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (OLG Köln GRUR-RR 2002, 7 = WRP 2001, 57).

8

Auf die Revision der Beklagten hat der Senat die Entscheidung des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache zur erneuten Beurteilung der Kenn- zeichnungskraft der Klagemarken und der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen zurückverwiesen (BGHZ 156, 112 - Kinder I).

9

Im zweiten Berufungsverfahren hat die Klägerin den Unterlassungsanspruch auch auf die zwischenzeitlich eingetragene schwarz/weiße Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063 gestützt.

10

Das Berufungsgericht hat im erneuten Berufungsverfahren die Klage abgewiesen.

11

Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zurückverweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihren Klageantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

12

I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG verneint und hierzu ausgeführt:

13

Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Klagemarken und dem angegriffenen Zeichen bestehe nicht. Aufgrund des für das Berufungsgericht bindenden Revisionsurteils stehe fest, dass der Wortbestandteil "Kinder" gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG absolut schutzunfähig sei, ohne Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarke Nr. 1180071 bewirken und ihm auch nicht Schutz als Stammbestandteil eines Serienzeichens zukommen könne. Dies gelte auch für die erst nach Verkündung des Revisionsurteils in das Verfahren eingeführte Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063. Der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken habe sich zum Zeitpunkt der ersten Kollision der gegenüberstehenden Zeichen am 6. Oktober 1998 im Verkehr nicht durchgesetzt. Für eine Verkehrsdurchsetzung reiche die bloße Bekanntheit des Produkts oder der Marke nicht aus. Entscheidend sei vielmehr der Zuordnungsgrad zu einem bestimmten Hersteller. Für das Wort "Kinder" in Maschinenschrift und nicht in der typischen graphischen Gestaltung ergebe sich aus den von der Klägerin vorgelegten Gutachten ein Bekanntheitsgrad von 58,3 % des an Schokoladenwaren interessierten Teils der Bevölkerung. Dieser Prozentsatz könne jedoch nicht übernommen werden. Ohne Bezeichnung des Herstellers genügten nur Angaben zu mehreren Bestandteilen einer Produktfamilie, um das produzierende Unternehmen hinreichend zu identifizieren. In welchem Umfang es zu derartigen Mehrfachnennungen gekommen sei, sei dem Gutachten nicht zu entnehmen.

14

Sei danach der Wortbestandteil "Kinder" in den Klagemarken mangels Verkehrsdurchsetzung rein beschreibender Natur und deshalb schutzunfähig, fehle die notwendige Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen. Die Klagemarken würden nicht durch den Wortbestandteil "Kinder", sondern nur durch ihre graphischen Elemente geprägt.

15

Eine Verwechslungsgefahr sei aber auch dann zu verneinen, wenn der Wortbestandteil "Kinder" in gewissem Umfang die Klagezeichen mitpräge. Die Klagemarken verfügten im Kollisionszeitpunkt nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft , was in Anbetracht der nur geringen Zeichenähnlichkeit nicht ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anzunehmen.

16

Die Klage sei auch nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG erfolgreich. Die erforderliche Zeichenähnlichkeit zwischen den Klagemarken und der Kollisionsmarke sei nicht gegeben. Dem beschreibenden Wortbestandteil "Kinder" komme kein Schutz als bekannte Marke zu und die verbleibenden Besonderheiten der Schreibweise der Klagemarken fänden in dem angegriffenen Zeichen keine Entsprechung.

17

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte nicht zu.

18

1. Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 1180071 "Kinder" ist nicht gegeben.

19

a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen der farbigen Wort-/Bildmarke "Kinder" der Klägerin und der Wortmarke Nr. 398 57 206 "Kinder Kram" der Beklagten keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht.

20

aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage , ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).

21

bb) Zwischen "Schokolade" und "Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren , nicht-medizinische Kaugummis" besteht Warenähnlichkeit. Davon sind das Berufungsgericht im ersten Berufungsurteil und der Senat in der ersten Revisionsentscheidung ausgegangen. Mangels anderweitiger Feststellungen liegt eine durchschnittliche Warenähnlichkeit vor.

22

cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die farbige Wort-/Bildmarke Nr. 1180071 nicht über gesteigerte, sondern über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt, weil es sich wegen fehlender originärer Unterscheidungskraft um ein von Hause aus schutzunfähiges Zeichen handelt, das nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen ist.

23

Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, dem Wortelement "Kinder" der Klagemarke komme jedenfalls eine schwache originäre Kennzeichnungskraft zu. Das Wortelement sei unabhängig von der graphischen Gestaltung der farbigen Wort-/Bildmarke aufgrund umfänglicher Benutzung im Verkehr durchgesetzt; die Klagemarke verfüge bezogen auf den Kollisionszeitpunkt 6. Oktober 1998 über gesteigerte Kennzeichnungskraft.

24

(1) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen hat nicht zur Folge, dass der Marke im Verletzungsverfahren ein bestimmtes Maß an Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf (BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1). Im Verletzungsverfahren hat das Gericht da- her den Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke selbständig zu bestimmen. Dies gilt auch für Marken, die aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind (BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 173 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 25.1.2007 - I ZR 22/04 Tz. 35 - Pralinenform ). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Seine Annahme, die farbige Wort-/Bildmarke "Kinder" der Klägerin verfüge nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

25

(2) Dem Wortbestandteil "Kinder" fehlt für die Ware "Schokolade" wegen der die Zielgruppe der Abnehmer der Produkte beschreibenden Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Jegliche Unterscheidungskraft fehlt einer Bezeichnung nicht nur dann, wenn es um eine Beschreibung konkreter Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geht, sondern auch dann, wenn es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 f. = WRP 2003, 1429 - Cityservice). Der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken beschreibt allgemein den möglichen Abnehmerkreis der Produkte, so dass es nicht darauf ankommt, welche Waren die Klägerin herstellt und vertreibt und ob diese auch von Erwachsenen verzehrt werden.

26

(3) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die farbige Wort-/ Bildmarke "Kinder" aufgrund der Benutzungslage zum Kollisionszeitpunkt am 6. Oktober 1998 nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt und eine darüber hinausgehende Steigerung der Kennzeichnungskraft der nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke der Klägerin nicht eingetreten ist. Es hat angenommen, dass sich der isolierte Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarke nicht i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt habe. Hierzu reiche die bloße Bekanntheit des Produkts und der Marke nicht aus. Die von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten, bei denen die Befragten das Wort "Kinder" in der typischen graphischen Gestaltung mit verlängertem Vertikalstrich vorgelegt erhielten, ließen nur in geringem Umfang einen Rückschluss auf die Verkehrsdurchsetzung des Wortelements zu. Bei dem von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten, bei dem das Wort "Kinder" in Maschinenschrift gehalten sei, könnten neben denjenigen Verkehrskreisen, die die Klägerin als Herstellerin benannt hätten (24,9 %), nur diejenigen Befragten berücksichtigt werden, die das Wort "Kinder" mehreren Produkten der Produktfamilie der Klägerin zugeordnet hätten. Hierzu enthalte das von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten aber keine Angaben. Dagegen wendet sich die Revision im Ergebnis ohne Erfolg.

27

Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften , die die Marke von Hause aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, gehören (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 14.9.1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 = WRP 1999, 1130 - Chevy; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars; BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV).

28

Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2002, 171, 173 f. - Marlboro-Dach; zum WZG: BGHZ 113, 115, 118 - SL; BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 696 - apetito/apitta). Eine weitergehende Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist aufgrund ihrer Benutzung bis zum Kollisionszeitpunkt nicht eingetreten. Da der Wortbestandteil "Kinder" die Abnehmerkreise der in Rede stehenden Süßwaren glatt beschreibt , ist für die Durchsetzung des Wortelements "Kinder" ein deutlich erhöhter Durchsetzungsgrad erforderlich (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; vgl. auch BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO).

29

(a) Entgegen der Ansicht der Revision ergibt sich aus den demoskopischen Gutachten der Anlagen BB 25, BB 27, BB 29, BB 30 und BB 31 keine Verkehrsdurchsetzung des isolierten Wortbestandteils "Kinder" und auch keine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Die Gutachten BB 29 und BB 30 betreffen das Zeichen "Kinder" - wenn auch in schwarz/weißer Aufmachung - mit der typischen graphischen Gestaltung des Anfangsbuchstabens und lassen deshalb keinen Rückschluss auf die Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortbestandteils zu.

30

Nach dem Gutachten BB 31 der GfK-Marktforschung von Oktober 2000 weist das Wort "Kinder" ohne graphische Gestaltung bei 60,4 % aller Befragten und 65,8 % der Befragten, die sich öfters oder gelegentlich als Käufer oder Interessent mit Schokolade und Schokoladenwaren befassen, auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hin. Von diesem Ergebnis sind allerdings diejenigen Befragten abzusetzen, die auf die Frage Nr. 3 nach dem Namen des Unternehmens das Wortelement "Kinder" einem anderen Unternehmen als der Klägerin zurechneten. Dies sind insgesamt 4,3 % aller Befragten und 4,5 % des engeren Verkehrskreises. Die Befragten müssen das Unternehmen, das das Zeichen verwendet, dessen Verkehrsdurchsetzung in Rede steht, zwar nicht namentlich benennen können. Diejenigen Befragten, die das Zeichen aber einem anderen, ausdrücklich genannten Unternehmen zurechnen, haben bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens zugunsten eines bestimmten Unternehmens außer Betracht zu bleiben (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 65 = WRP 2002, 924 - Philips; BGH, Beschl. v. 8.7.1964 - Ib ZB 7/63, GRUR 1965, 146, 149 - Rippenstreckmetall II; BGHZ 169, 245 Tz. 25 - Goldhase; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 423; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 315 und 354; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rdn. 328; v. Schultz, Markenrecht, § 8 Rdn. 141; a.A. Niedermann, GRUR 2006, 367, 371: Außerachtlassung nur bei massiven Fehlzuordnungen). Davon ist der Senat auch in der ersten Revisionsentscheidung ausgegangen (BGHZ 156, 112, 121 - Kinder I). Soweit der auf der Grundlage des GfK-Gutachtens von April 1997 angeführte Bekanntheitsgrad der Bezeichnung "Kinder" dort mit 48,5 % ermittelt worden ist, wird an dieser Berechnung nicht festgehalten, weil dabei diejenigen Verkehrskreise unberücksichtigt geblieben sind, die das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen auffassen, es aber keinem namentlich bestimmten Unternehmen zuordnen (zu der Berechnung aufgrund der GfKUntersuchung von April 1997 nachstehend unter (b)). Danach verbleiben auf der Grundlage des Gutachtens BB 31 von Oktober 2000 56,1 % aller Befragten und 61,3 % des engeren Verkehrskreises, die den Wortbestandteil "Kinder" einem bestimmten Unternehmen zuordnen, ohne dass es zu Fehlzuordnungen kommt. Das reicht für eine Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" ohne graphische Gestaltung nicht aus. Auf die Gutachten BB 25 aus dem Jahre 1988 und BB 27 aus dem Jahre 1990 kann die Klägerin eine Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" nicht mit Erfolg stützen. Diese liegen in zeitlicher Hinsicht vom Kollisionszeitpunkt weiter entfernt als die Umfrage von September 2002 und lassen nicht erkennen, in welchem Umfang es zu Fehlzuordnungen zu anderen Unternehmen gekommen ist.

31

Den Umsatz- und Absatzzahlen, dem Marktanteil und der Marktpräsenz der Produkte der Klägerin sowie ihren Werbeaufwendungen kommt im Streitfall ein entscheidendes Gewicht für die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" nicht zu. Diese beziehen sich sämtlich auf die farbigen Wort-/Bildmarken. Ihnen lässt sich daher - entgegen der Ansicht der Revision - nicht entnehmen, dass der isolierte Wortbestandteil "Kinder" sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft von Schokoladenprodukten aus dem Unternehmen der Klägerin durchgesetzt hat.

32

(b) Nach der GfK-Untersuchung von April 1997 wies das graphisch gestaltete Wort "Kinder" in Schwarz-Weiß-Aufmachung nach Angaben von 63,6 % der Befragten auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hin, das 48,5 % unmittelbar oder mittelbar über andere Marken der Klägerin zuordneten. Nimmt man von den 63,6 % der Befragten, für die das graphisch gestaltete Zeichen auf ein bestimmtes Unternehmen hinweist, diejenigen 5 % der Befragten aus, die das Zeichen einem dritten Unternehmen zurechneten, verbleiben 58,6 % aller Befragten , für die das Zeichen auf ein bestimmtes Unternehmen hinweist, ohne dass die Befragten es als Hinweis auf ein Konkurrenzunternehmen ansehen.

33

(c) Da von einer Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht unterhalb eines Durchsetzungsgrads von 50 % auszugehen ist (BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2006, 760 Tz. 20 - LOTTO) und aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken regelmäßig nur über normale Kennzeichnungskraft verfügen, reicht in Anbetracht des glatt beschreibenden Charakters des Wortbestandteils "Kinder" ein Anteil, der 60 % aller Befragten nicht deutlich übersteigt, auch unter Berücksichtigung der von der Klägerin durch Umsatzund Absatzzahlen, Marktpräsenz und Marktanteil, Werbeaufwendungen und Verbraucherkontakte dargelegten Benutzung der farbigen Wort-/Bildmarke zur Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht aus.

34

dd) Das Berufungsgericht hat zutreffend bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen nicht ausschließlich auf den Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarke abgestellt und eine Zeichenähnlichkeit rechtsfehlerfrei verneint.

35

(1) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2002, 171, 174 - MarlboroDach ; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz).

36

(2) Der Gesamteindruck der farbigen Wort-/Bildmarke der Klägerin wird nicht durch den Wortbestandteil "Kinder" geprägt. Dieser Wortbestandteil verfügt für die Produkte "Schokolade" über keine Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und hat diese auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erworben (s. oben II 1 a cc (3)). Ohne Kennzeichnungskraft kann das Wortelement der farbigen Wort-/Bildmarke der Klägerin keine Prägung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I; Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT).

37

(3) In der zusammengesetzten jüngeren Marke "Kinder Kram" hat das Wort "Kinder" keine selbständig kennzeichnende Stellung. Gegenteiliges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt und wird von der Revision auch nicht geltend gemacht. Im Hinblick auf den die Abnehmerkreise ebenfalls beschreibenden Charakter des Wortbestandteils "Kinder" für die in Rede stehenden Waren ist auch bei der jüngeren Marke nicht davon auszugehen, dass dieser Wortbestandteil die Marke dominiert.

38

Stehen sich bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die aus Wort- und Bildbestandteilen bestehende graphisch gestaltete farbige Klagemarke und die aus den Wortelementen "Kinder" und "Kram" zusammengesetzte jüngere Wortmarke gegenüber, ist die Annahme des Berufungsgerichts, das von absoluter Zeichenunähnlichkeit ausgegangen ist, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

39

b) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 1180071 und der angegriffenen Marke "Kinder Kram" auch nicht unter dem Aspekt eines Serienzeichens angenommen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

40

aa) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen , die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24).

41

bb) Bei der Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens sind besonders strenge Anforderungen an die Wesensgleichheit dieses Zeichens mit dem angegriffenen Zeichen zu stellen (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; Ullmann, GRUR 1993, 334, 337; Eichelberger , WRP 2006, 316, 321). Daran fehlt es vorliegend.

42

Der Wortbestandteil "Kinder" ist nicht verkehrsdurchgesetzt und kann die Klagemarke daher nicht prägen. Demnach kann bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muss vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeich- nung die Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein (BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 965 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus).

43

Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Klägerin weicht in der farbigen Aufmachung aufgrund ihrer bildlichen Gesamtwirkung deutlich von dem Wort "Kinder" in Maschinenschrift ab. Zwischen der farbigen Klagemarke Nr. 1180071 und dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen jüngeren Marke, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, besteht danach ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit.

44

c) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht auch einen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarke Nr. 1180071 verneint hat.

45

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - FerrariPferd ). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Marken kommt auch ein auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützter Unterlassungsanspruch nicht in Betracht.

46

2. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch auch nicht aufgrund der schwarz-weiß gestalteten Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063 "Kinder" nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG zu.

47

a) Zwischen der graphisch gestalteten schwarz-weißen Wort-/Bildmarke der Klägerin und der zusammengesetzten Wortmarke der Beklagten hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls wegen Zeichenunähnlichkeit verneint. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

48

aa) Das Wortelement "Kinder" verfügt aus den oben unter II 1 a cc (2) dargelegten Gründen von Hause aus über keine Kennzeichnungskraft für Schokolade und Schokoladenwaren und genießt auch keinen Schutz kraft Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG.

49

Danach stehen sich die Klagemarke, die Schutz nur durch die Kombination des Wortelements mit der graphischen Gestaltung erlangt hat, und die aus den Wortbestandteilen "Kinder" und "Kram" zusammengesetzte jüngere Marke gegenüber. Zwischen diesen Zeichen besteht keine Zeichenähnlichkeit, weil die Wort-/Bildmarke der Klägerin nicht nur durch den Wortbestandteil "Kinder", sondern ebenso wie die farbige Wort-/Bildmarke der Klägerin durch die graphische Gestaltung bestimmt wird, während die Bezeichnung "Kinder Kram" durch beide Wortbestandteile geprägt wird. Die graphische Gestaltung der Klagemarke , aus der sich ihre Schutzfähigkeit ableitet, findet sich nicht in der angegriffenen Marke der Beklagten. Allein die teilweise Übereinstimmung des schutzunfähigen Wortbestandteils "Kinder" mit der angegriffenen Bezeichnung vermag eine Zeichenähnlichkeit nicht zu begründen (BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 777 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 150).

50

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der schwarz-weißen graphisch gestalteten Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung "Kinder Kram" besteht wegen Zeichenunähnlichkeit nicht.

51

bb) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist zwischen der Klagemarke Nr. 397 21 063 und der Bezeichnung "Kinder Kram" ebenfalls nicht gegeben.

52

Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Klägerin, aus der sich die Schutzfähigkeit ergibt, ist in der reinen Wortmarke der Beklagten nicht aufgenommen. Der reine Wortbestandteil der Klagemarke genießt mangels Verkehrsdurchsetzung keinen Schutz. Seine Übereinstimmung mit dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen Bezeichnung, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, kann keine Zeichenähnlichkeit begründen.

53

b) Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG aufgrund des Schutzes der Klagemarke Nr. 397 21 063 "Kinder" als bekannte Marke kommt ebenfalls nicht in Betracht. Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen besteht Zeichenunähnlichkeit.

54

3. Auf die weiteren Wortmarken Nr. 1 006 192 und 1095019 "Kinderschokolade" und "Kinder Überraschung", auf die die Klägerin ihre Ansprüche in erster Instanz gestützt hatte, ist sie nach dem ersten Revisionsurteil des Senats nicht mehr zurückgekommen. Das Berufungsgericht hat sie seiner Beurteilung im angefochtenen Urteil auch nicht mehr zugrunde gelegt, ohne dass die Revision hiergegen etwas erinnert.

55

4. Die Klägerin kann den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG schließlich nicht auf eine Marke kraft Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG an dem Wort "Kinder" stützen. Eine entsprechende Wortmarke ist nicht Gegenstand des Rechtsstreits geworden.

56

a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (vgl. BGHZ 166, 253, 259 - Markenparfümverkäufe, m.w.N.). Geht der Kläger aus einem Schutzrecht vor, wird der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festgelegt (BGH, Urt. v. 7.12.2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = WRP 2001, 804 - Telefonkarte).

57

b) Die Klägerin hat die Verletzung einer aus dem Wort "Kinder" bestehenden Marke kraft Verkehrsgeltung in den Tatsacheninstanzen nicht zum Gegenstand des Rechtsstreits gemacht. Die Revision hat in der Begründung des Rechtsmittels auch nicht gerügt, dass das Berufungsgericht eine entsprechende Marke unberücksichtigt gelassen hätte. In der Revisionsinstanz kann die Klägerin ein neues Schutzrecht nicht mehr in den Rechtsstreit einführen.

58

5. Die von der Revision angeregte Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG ist nicht geboten.

59

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erlangt eine sehr bekannte beschreibende Bezeichnung - in jenem Fall eine geographische Angabe - Unterscheidungskraft i.S. des Art. 3 Abs. 3 MRRL (= § 8 Abs. 3 MarkenG) nur bei einer offenkundig besonders langfristigen und intensiven Benutzung der Marke (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 50 = MarkenR 1999, 189 - Chiemsee).

60

Welche Umstände bei dieser Beurteilung als relevant heranzuziehen sind, ist in der Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 51 - Chiemsee; GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 - Chevy) und bereits in der ersten Revisionsentscheidung angeführt (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I). Diese relevanten Umstände haben die mit der Entscheidung befassten Gerichte umfassend zu würdigen (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 49 - Chiemsee). Die Feststellung und Bewertung dieser Umstände im Einzelfall ist Aufgabe der nationalen Gerichte (EuGH, Urt. v. 28.1.1999 - C-303/97, GRUR Int. 1999, 345 Tz. 36 - Kessler Hochgewächs).

61

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm v.Ungern-Sternber g Pokrant
Büscher Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 01.03.2000 - 84 O 77/99 -
OLG Köln, Entscheidung vom 22.12.2004 - 6 U 51/00 -

Tatbestand:

Die Klägerin ist die Deutsche Telekom AG. Sie bietet in ihrem Auftrag entworfene und hergestellte Telefonkarten zum Verkauf an, so in der Vergangenheit auch die Karte “P 02 B”, deren – nachstehend wiedergegebene – Rückseite als Hintergrundbild eine stilisierte Weltkarte mit blauem Quadrantennetz aufweist. Neben anderen Angaben trägt sie den Werbespruch: “Grenzenlos + günstig: Weltweit telefonieren.

Ruf doch mal an!”

Die Beklagte zu 3 (im folgenden: die Beklagte) ist eine Werbeagentur, die ebenfalls Telefonkarten herstellen und über die Deutsche Postreklame GmbH (heute: DeTeMedien GmbH), eine Tochtergesellschaft der Klägerin, vertreiben ließ. Sie brachte 1991 eine zum Verkauf am Schalter vorgesehene, von ihrem Geschäftsführer, dem Beklagten zu 1, entworfene Telefonkarte “S-42” auf den Markt. Der Aufdruck “Dr. Sch. & Partner” auf der Vorderseite der Karte weist auf ihr Unternehmen hin. Auf der – nachstehend wiedergegebenen – Rückseite befindet sich eine verkleinerte Abbildung der Karte “P 02 B” der Klägerin mit dem dazugesetzten Spruch: “Zwar nicht Weltweit, aber grenzenlos günstig”

Entsprechend den Auftragsbedingungen war der Entwurf der Telefonkarte zunächst der Deutschen Postreklame vorgelegt und von dieser für den Vertrieb freigegeben worden. Die Telefonkarte ist in der Folge auf dem vorgesehenen Weg vertrieben worden.
Die Klägerin hat in der Wiedergabe ihres Kartenmotivs auf der Telefonkarte der Beklagten eine Urheberrechtsverletzung gesehen, die von ihr als Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte verfolgt werden könne. Sie hat beantragt, die Beklagten zu verurteilen, darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die fragliche Telefonkarte vertrieben haben. Ferner hat die Klägerin die Feststellung begehrt, daß die Beklagte – gesamtschuldnerisch mit den Beklagten zu 1 und zu 2 – verpflichtet sei, ihr den aus den entsprechenden Handlungen entstandenen und künftig noch entstehenden Schaden zu ersetzen. Hilfsweise hat sie beantragt, die entsprechende Feststellung nicht auf Schadensersatz, sondern auf den Ausgleich der ungerechtfertigten Bereicherung zu stützen.
Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben einen urheberrechtlichen Schutz hinsichtlich des übernommenen Kartenmotivs in Abrede gestellt und sich im übrigen darauf berufen, daß ihre Telefonkarte von der Deutschen Postreklame als einem Tochterunternehmen der Klägerin freigegeben wor-
den sei, was aus ihrer Sicht so zu verstehen gewesen sei, daß auch die Klägerin der Verwertung des Motivs zugestimmt habe. Schließlich seien die geltend gemachten Ansprüche verjährt.
Das Landgericht hat eine Urheberrechtsverletzung nach §§ 2, 97 Abs. 1 UrhG bejaht und der Klage mit dem Rechnungslegungsantrag und mit dem hilfsweise gestellten Feststellungsantrag (Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung ) stattgegeben. Eine förmliche Abweisung des in erster Linie verfolgten Feststellungsantrags (Ersatz des entstandenen und künftig entstehenden Schadens ) enthält das landgerichtliche Urteil nicht.
Mit ihrer Berufung haben die Beklagten weiterhin die Abweisung der Klage verfolgt. Die Klägerin hat beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Dem ist das Berufungsgericht gefolgt, jedoch mit der Maßgabe, daß die getroffene Feststellung der Verpflichtung der Beklagten sich auf Schadensersatz (nicht lediglich auf ungerechtfertigte Bereicherung) bezieht.
Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgen. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Ansicht vertreten, das Landgericht habe den von der Klägerin verfolgten Anspruch auf Rechnungslegung und Feststellung einer Schadensersatzverpflichtung im Ergebnis zu Recht als begründet angesehen. Die Klägerin sei aufgrund der Verträge mit der Werbeagentur, die die Karte
der Klägerin entworfen habe, berechtigt, diese Ansprüche im eigenen Namen geltend zu machen. Ob der Klägerin urheberrechtliche Ansprüche zustünden, sei jedoch zweifelhaft, weil es sich bei der Computergraphik – Darstellung der Erde mit blauer Hintergrundfarbe und Quadrantennetz – möglicherweise um ein dem Urheberrechtsschutz nicht zugängliches Allerweltserzeugnis handele. Dies bedürfe jedoch ebensowenig einer Entscheidung wie die Frage, ob Bereicherungsansprüche bestünden. Denn die Klägerin könne in jedem Fall von den Beklagten Schadensersatz aus § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes beanspruchen.
Indem sich die Beklagten unberechtigt eines fremden Arbeitsergebnisses bemächtigt hätten, um es bei der Gestaltung der eigenen Telefonkarte zu verwenden , hätten sie zu Zwecken des Wettbewerbs gehandelt. Sie hätten damit den guten Ruf ihres Wettbewerbers ausgebeutet und dadurch in unzulässiger Weise eine Irreführung und eine vermeidbare Herkunftstäuschung herbeigeführt. Der unmittelbar übernommenen Gestaltung der Telefonkarte der Klägerin komme auch wettbewerbliche Eigenart zu.
Schließlich könnten die Beklagten sich nicht darauf berufen, daß die Deutsche Postreklame ihre Telefonkarte freigegeben habe. Denn aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Postreklame ergebe sich, daß nicht die Klägerin, sondern allein die Deutsche Postreklame mit der Vermittlung von Werbung auf Telefonkarten befaßt sei. Außerdem sei klargestellt, daß es ausschließlich Sache des Auftraggebers (hier: der Beklagten) gewesen sei, vor Erteilung des Auftrags wettbewerbs-, zeichen- oder urheberrechtliche Fragen zu klären.
Eine Haftung des Beklagten zu 1 als Störer ergebe sich daraus, daß er das Layout der beanstandeten Karte entworfen habe. Dies sei im Auftrag des Be-
klagten zu 2 geschehen, weswegen dieser ebenfalls als Störer in Anspruch genommen werden könne.
Die Ansprüche der Klägerin, die diese bereits im Rahmen eines Parallelverfahrens als Widerklage geltend gemacht habe, seien nicht verjährt, weil nicht davon ausgegangen werden könne, daß sie bereits mehr als sechs Monate vor Erhebung dieser Widerklage ausreichende Kenntnis erlangt habe. Innerhalb von sechs Monaten nach rechtskräftiger Abweisung dieser Widerklage als unzulässig bzw. nach Rücknahme sei die vorliegende Klage erhoben worden (§ 212 Abs. 2 BGB).
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Abweisung der Klage.
1. Die Revision rügt mit Erfolg, daß das Berufungsgericht – indem es die Verurteilung der Beklagten auf § 1 UWG gestützt hat – der Klägerin etwas zugesprochen hat, was nicht Gegenstand der Klage war (§ 308 Abs. 1 ZPO).

a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand durch den Antrag sowie durch den dazu vorgetragenen Lebenssachverhalt bestimmt (BGH, Urt. v. 11.6.1992 – I ZR 226/90, GRUR 1992, 625, 627 = WRP 1992, 697 – Therapeutische Ä quivalenz; Urt. v. 2.4.1992 – I ZR 146/90, GRUR 1992, 552, 554 = WRP 1992, 557 – Stundung ohne Aufpreis; Urt. v. 2.7.1998 – I ZR 77/96, GRUR 1999, 272, 274 = WRP 1999, 183 – Die Luxusklasse zum Nulltarif; Urt. v. 8.6.2000 – I ZR 269/97, GRUR 2001, 181, 182 = WRP 2001, 28 – dentalästhetika). Geht der Kläger aus einem eingetragenen Schutzrecht vor, bestimmt sich der Gegenstand dieser Klage durch den Antrag
und durch das im einzelnen bezeichnete Schutzrecht (vgl. auch die Bestimmung über die Klagenkonzentration in § 145 PatG). Nicht anders verhält es sich aber auch bei einem auf andere Weise entstandenen Schutzrecht wie dem Urheberrecht , der Benutzungsmarke oder dem Unternehmenskennzeichen. Auch hier bestimmt der Kläger durch seinen Vortrag über die Entstehung des Schutzrechtes als Teil des relevanten Lebenssachverhalts den Streitgegenstand. Stehen ihm mehrere Schutzrechte zu, kann das Gericht die Verurteilung zum Schadensersatz nur auf das Schutzrecht stützen, auf das sich der Kläger zur Begründung seiner Klage berufen hat.
Kommen nebeneinander Ansprüche aus einem Schutzrecht (hier dem Urheberrecht oder einem Leistungsschutzrecht) sowie aus § 1 oder § 3 UWG in Betracht , muß ebenfalls danach unterschieden werden, ob der Kläger sich zur Begründung seiner Klage allein auf den das Schutzrecht betreffenden Lebenssachverhalt gestützt hat oder ob er – kumulativ oder alternativ – einen Lebenssachverhalt vorgetragen hat, der geeignet ist, etwa den Tatbestand einer wettbewerbswidrigen Nachahmung nach § 1 UWG oder einer Irreführung nach § 3 UWG zu begründen. Dementsprechend hängt auch die Wirkung der Rechtskraft eines klageabweisenden Urteils davon ab, auf welchen Lebenssachverhalt die Klage gestützt war. Ist der Kläger (nur) mit dem auf Urheberrecht gestützten Anspruch abgewiesen worden, steht die Rechtskraft dieses Urteils einer auf § 1 oder § 3 UWG gestützten Klage wegen wettbewerbswidriger Nachahmung oder Irreführung nicht entgegen (vgl. zu verschiedenen Sachverhalten im Rahmen einer wettbewerbsrechtlichen Klage: BGH, Urt. v. 6.10.1999 – I ZR 242/97, NJWE-WettbR 2000, 232, 233; GRUR 2001, 181, 182 – dentalästhetika).

b) Indem das Berufungsgericht die begehrte Rechtsfolge mit einem Wettbewerbsverstoß nach § 1 UWG begründet hat, ist es über die allein auf die urhe-
berrechtliche Anspruchsgrundlage gestützten Klageanträge hinausgegangen (§ 308 Abs. 1 ZPO). Zu den Voraussetzungen eines wettbewerbsrechtlichen Anspruchs (wettbewerbliche Eigenart, besonderes Unlauterkeitsmerkmal) hatte die Klägerin nicht vorgetragen.
Die Revisionserwiderung hält dem entgegen, es sei grundsätzlich Sache des Gerichts, auf der Grundlage des vorgetragenen Lebenssachverhalts die anzuwendenden rechtlichen Bestimmungen zu finden; auch wenn das Klagevorbringen nicht darauf abgezielt habe, habe es sich als ausreichend erwiesen, auch einen Wettbewerbsverstoß zu bejahen. Dem kann nicht beigetreten werden. Die Klägerin hat mit dem vorgetragenen Lebenssachverhalt erkennbar allein auf die Verletzung des Urheberrechts oder eines verwandten Schutzrechts abstellen wollen. Ihr Vorbringen war eindeutig nicht darauf gerichtet, eine wettbewerbswidrige Nachahmung darzutun. Eine solche in dem Klagevorbringen sichtbar werdende Beschränkung ist vom Gericht hinzunehmen (vgl. BGH, Urt. v. 8.10.1998 – I ZR 147/97, WRP 1999, 517, 519).
2. Auch soweit das Berufungsgericht eine Schadensersatzverpflichtung der Beklagten festgestellt hat, hat es der Klägerin etwas zuerkannt, was diese nicht (mehr) beantragt hatte (§ 308 Abs. 1 ZPO); damit hat es gleichzeitig das erstinstanzliche Urteil über die beantragte Abänderung hinaus abgeändert (§ 536 ZPO).
Allerdings hatte die Klägerin zunächst in erster Linie die Feststellung einer bestehenden Schadensersatzverpflichtung der Beklagten begehrt. Lediglich hilfsweise hatte sie beantragt festzustellen, daß die Beklagten zur Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet seien. Das Landgericht hat diesem Hilfsantrag entsprochen, ohne jedoch über den Hauptantrag befunden zu haben.
Dies war verfahrensfehlerhaft, weil der Hilfsantrag nur für den Fall der Abweisung des Hauptantrags gestellt worden war.
Dennoch war es dem Berufungsgericht verwehrt, über den Hauptantrag zu entscheiden. Denn da der Hauptantrag vom Landgericht übergangen worden ist, hätte es eines Antrags auf Urteilsergänzung nach § 321 ZPO bedurft, um zu einer Entscheidung über diesen Antrag zu gelangen. Da der übergangene prozessuale Anspruch mit Ablauf der Frist des § 321 Abs. 2 ZPO nicht mehr rechtshängig war, hätte über ihn im Berufungsrechtszug nur entschieden werden können, wenn ihn die Klägerin – im Rahmen eines selbständigen Rechtsmittels oder einer Anschlußberufung – durch Klageerweiterung erneut in den Prozeß eingeführt hätte (vgl. BGH, Urt. v. 29.11.1990 – I ZR 45/89, NJW 1991, 1683, 1684 m.w.N.). Dies ist nicht geschehen. Doch selbst wenn – wie von den Parteien in der Revisionsinstanz erwogen – in dem Zusprechen des Hilfsantrages eine konkludente Abweisung der Klage mit dem Hauptantrag liegen sollte, hätte das Berufungsgericht über diesen Antrag nicht befinden können. Mit Recht weist die Revision darauf hin, daß es auch in diesem Fall einer Anfechtung des landgerichtlichen Urteils durch die Klägerin bedurft hätte. Auch wenn sich die Klägerin – worauf sie mit der Revisionserwiderung hinweist – im Berufungsverfahren erneut auf den Schadensersatzanspruch gestützt hat, hat sie doch lediglich den Antrag auf Zurückweisung der Berufung der Beklagten gestellt. Unter diesen Umständen konnte das Berufungsgericht ohne Verletzung von §§ 308, 536 ZPO nicht zu einer weitergehenden Verurteilung der Beklagten gelangen.
Etwas anderes könnte sich nur dann ergeben, wenn in dem landgerichtlichen Urteil ein prozeßrechtlich unzulässiges (verdecktes) Teilurteil gesehen werden könnte. In der Rechtsprechung ist anerkannt, daß in derartigen Fällen das Berufungsgericht den in erster Instanz verbliebenen Teil an sich ziehen kann
(BGH, Urt. v. 12.1.1994 – XII ZR 167/92, NJW-RR 1994, 379, 381 m.w.N.). Das Urteil des Landgerichts läßt jedoch nicht erkennen, daß bewußt nur über einen Teil des Streitstoffs entschieden und eine Entscheidung über den Hauptantrag – was ohne jeden Sinn gewesen wäre – zurückgestellt werden sollte.
3. Im Hinblick auf diese Verfahrensmängel kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben. Einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es nicht; auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen und des unstreitigen Parteivorbringens ist der Senat in der Lage, abschließend in der Sache zu entscheiden.

a) Urheber- oder leistungsschutzrechtliche Ansprüche stehen der Klägerin nicht zu.
Ob es sich bei der von den Beklagten übernommenen Graphik um ein urheberrechtlich geschütztes Werk nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 UrhG handelt, hat das Berufungsgericht mit Recht in Zweifel gezogen. Die zu den Akten gereichten Schwarzweiß-Kopien mögen die Telefonkarte, für die urheberrechtlicher Schutz begehrt wird, nur unzureichend wiedergeben, wie auch von der angegriffenen Karte nur eine unzureichende Ablichtung vorliegt. Diese Kopien lassen jedenfalls eine persönliche geistige Schöpfung im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG nicht erkennen. Die Weltkarte mit dem Quadrantennetz ist eine gängige zweidimensionale Darstellung der Erde, ohne daß eine individuelle geistige Leistung des Zeichners erkennbar wird. Auch dem Werbespruch (“Grenzenlos + günstig: Weltweit telefonieren. Ruf doch mal an!”) sowie der weiteren Gestaltung der Karte kommen keine Urheberrechtsschutz begründenden Merkmale zu.
Soweit die Klägerin den Lichtbildschutz des § 72 UrhG für sich in Anspruch genommen hat, fehlt es an Klagevorbringen dazu, ob und inwieweit die Telefonkarte der Klägerin ein Lichtbild oder ein auf ähnliche Weise hergestelltes Erzeugnis wiedergibt. Unabhängig davon müßte das Bild, für das die Klägerin den Schutz des § 72 UrhG in Anspruch nimmt, mehr sein als eine bloße technische Reproduktion einer bestehenden Graphik. Denn der technische Reproduktionsvorgang allein begründet noch keinen Lichtbildschutz (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 – I ZR 14/88, GRUR 1990, 669, 673 – Bibelreproduktion, m.w.N.; Schricker/Vogel, Urheberrecht, 2. Aufl., § 72 UrhG Rdn. 22). Vielmehr ist ein Mindestmaß an persönlicher geistiger Leistung erforderlich, die dann zu verneinen ist, wenn ein Lichtbild oder ein ähnlich hergestelltes Erzeugnis nicht mehr als die bloße technische Reproduktion einer vorhandenen Darstellung ist. Daß diese Voraussetzungen im Streitfall erfüllt sind, läßt sich dem Vorbringen der Klägerin nicht entnehmen.

b) Eine Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht mit dem Ziel, der Klägerin Gelegenheit zu geben, ihre Klage nunmehr auf § 1 UWG zu stützen, ist weder unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes noch unter dem eines fairen Verfahrens geboten (vgl. BGH, Urt. 5.6.1997 – I ZR 69/95, GRUR 1998, 489, 492 = WRP 1998, 42 – Unbestimmter Unterlassungsantrag III). Denn Zweifel an dem urheberrechtlichen Anspruch sind nicht erst in der Revisionsinstanz geäußert worden.
Im übrigen ist auch nicht ersichtlich, daß die Klage Erfolg hätte, wenn sie wettbewerbsrechtlich begründet würde. Daß die von der Beklagten übernommene Rückseite der Telefonkarte der Klägerin über wettbewerbliche Eigenart verfügt, könnte mit dem Berufungsgericht ohne weiteres bejaht werden. Zweifel bestehen jedoch hinsichtlich des Unlauterkeitsmerkmals. Dabei ist zu berücksichtigen, daß
es sich nicht um eine identische Übernahme handelt, bei der nur geringe Anforderungen an das besondere, die Unlauterkeit begründende Merkmal zu stellen sind. Denn die Beklagte hat die Telefonkarte der Klägerin nicht mehr oder weniger unverändert übernommen; sie hat lediglich eine Seite der Karte verkleinert wiedergegeben und in den Zusammenhang der eigenen graphischen Darstellung mit einem eigenen Werbespruch gestellt. Es ist nicht ersichtlich, weshalb mit der verkleinerten Wiedergabe der Karte der Klägerin eine vermeidbare Herkunftstäuschung verbunden ist. Auf der Vorderseite ist die Karte der Beklagten eindeutig gekennzeichnet, so daß es von vornherein eher fernliegen wird, daß der Verkehr die beanstandete Karte für eine solche der Klägerin hält. Aber auch die Art und Weise der Wiedergabe auf der Rückseite läßt eine Distanzierung erkennen, die durch den abgeänderten Werbespruch unterstrichen wird (“Zwar nicht Weltweit, aber grenzenlos günstig” statt “Grenzenlos + günstig: Weltweit telefonieren”), so daß der Verkehr trotz der auf die Klägerin hinweisenden Merkmale, die sich auf der zitierten Telefonkarte befinden, kaum von einer Karte der Klägerin ausgehen wird. Auch was das Unlauterkeitsmerkmal der Rufausbeutung angeht, ist nicht zu erkennen, inwieweit durch die beanstandete Darstellung ein positives Image der Klägerin auf die Beklagte übergeleitet werden soll. Bei dem wiedergegebenen Werbespruch der Klägerin (“Grenzenlos + günstig: Weltweit telefonieren. Ruf doch mal an!”) geht es um Fernsprechleistungen, während der Werbespruch auf der Telefonkarte der Beklagten andere Leistungen – offenbar die von der Beklagten als Werbeagentur angebotenen Leistungen – anpreist. Es ist nicht ersichtlich , inwieweit damit eine Beeinträchtigung des guten Rufs der Klägerin verbunden sein soll. Unter diesen Umständen braucht nicht der Frage nachgegangen zu werden, ob wettbewerbsrechtliche Ansprüche an der Verjährungseinrede scheitern würden.
III. Danach ist das angefochtene Urteil auf die Revision der Beklagten aufzuheben. Die Klage ist abzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert

Tatbestand:

1

Die Beklagte betreibt eine Brauerei. Sie warb in der Zeit von Ende April 2002 bis Ende Juli 2002 für das von ihr hergestellte und im gesamten Bundesgebiet vertriebene Bier mit einer von ihr als "Krombacher Regenwaldprojekt" bezeichneten Aktion. Dazu legte sie in den Verkaufsstellen den Bierkästen das nachfolgend schwarz-weiß wiedergegebene Einlegeblatt (Anlage A zur Klageschrift des Klägers zu 1) bei, in dem es u.a. heißt: "Schützen Sie 1 m² Regenwald. Die Krombacher Regenwald-Aktion läuft vom 01.05. bis 31.07.2002. In diesem Zeitraum wird mit jedem gekauften Kasten Krombacher 1 m² Regenwald in Dzanga Sangha nachhaltig geschützt. Dies stellt der WWF Deutschland sicher."

2

Zudem warb die Beklagte mit Fernsehwerbespots unter Beteiligung des Journalisten und Fernsehmoderators Günther Jauch, die (entsprechend der Anlage 3 zur Klageschrift des Klägers zu 2) folgende Inhalte hatten: "Das Krombacher Regenwaldprojekt. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu Ihrem Getränkehändler und der sagt Ihnen, wenn Sie jetzt einen Kasten Krombacher kaufen, schützen Sie 1 m² Regenwald. Häh, wieso Regenwald? Weil es Themen gibt, für die man sich auch mit ungewöhnlichen Mitteln engagieren kann und so ist Krombacher auf die Idee gekommen, unterstützt vom WWF und dem Entwicklungsministerium, eine einmalige Aktion ins Leben zu rufen. Das Krombacher Regenwaldprojekt. Dieses Schutzprojekt hilft dort, wo die Natur besonders kostbar ist. In den afrikanischen Regenwäldern. Hier gibt es eine einzigartige Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten. Doch dieser Reichtum ist von der Zerstörung bedroht. So wie im afrikanischen Dzanga Sangha-Regenwald. Sie können helfen, dieses Naturparadies zu erhalten. Mit jedem Kasten Krombacher , den Sie kaufen, schützen Sie 1 m² Regenwald. Und der WWF sorgt dafür, dass diesem Regenwald in den kommenden 100 Jahren nichts passiert. Wir zeigen Ihnen in den nächsten Wochen, warum es sich lohnt, für den Regenwald aktiv zu werden, und Sie sehen, wie mit jedem Kasten Krombacher Quadratmeter für Quadratmeter ein Stück mehr von der Vielfalt des Regenwaldes geschützt wird. Der Anfang ist also gemacht. Auf unserer Aktionsuhr sehen Sie jede Woche den aktuellen Stand und ich halte Sie über das Projekt ab jetzt auf dem Laufenden. Das Krombacher Regenwaldprojekt." "Mit Krombacher können Sie Natur genießen und jetzt auch schützen. Das hier ist das Dzanga Sangha-Regenwaldgebiet in Afrika. Für diesen einzigartigen Lebensraum hat Krombacher mit dem WWF ein Schutzprojekt gestartet. Und Sie können es unterstützen. Mit jedem Kasten Krombacher , den Sie kaufen, schützen Sie 1 m² Regenwald. Dafür sorgt der WWF die nächsten 100 Jahre. Das find ich richtig gut. Das Krombacher Regenwaldprojekt. Handeln und genießen." "Mit Krombacher können Sie Natur genießen und jetzt auch schützen. Mit jedem Kasten Krombacher, den Sie kaufen, schützen Sie 1 m² Regenwald. Dafür sorgt der WWF die nächsten 100 Jahre. Das find ich richtig gut. Das Krombacher Regenwaldprojekt. Handeln und genießen." "Kennen Sie den Unterschied zwischen den Kästen hier und dem afrikanischen Regenwald? Die werden wieder zurückgebracht, aber wenn der Wald mal weg ist, wächst er nicht mehr nach. Jetzt schützen Sie mit jedem Kasten Krombacher, den Sie kaufen, 1 m² Regenwald. Dafür sorgt der WWF. Das finde ich richtig gut. Das Krombacher Regenwaldprojekt. Handeln und genießen."

3

Der Kläger zu 1, der Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V., hat die im Einlegeblatt enthaltene Werbung wegen irreführender Angaben als wettbewerbswidrig beanstandet. Es werde der Anschein erweckt, dass mit dem Kauf jedes Kastens Krombacher Bier ein Quadratmeter Regenwald in einer Art dinglich gesicherter Patenschaft geschützt werde, während tatsächlich nur eine allgemeine finanzielle Unterstützung erfolge. Darüber hinaus verschleiere die Beklagte, dass sie pro Kasten Bier - entgegen der angesichts des hohen Werbeaufwands erweckten Verbrauchererwartung - nur einen geringen Betrag von wenigen Cent an den World Wide Fund for Nature (WWF) abführe, mit dem ein nachhaltiger Schutz kaum gewährleistet werden könne. Außerdem sei die Werbung intransparent. Es erfolge keine Aufklärung darüber, wie der Schutz aussehe, wie er gewährleistet werde und für welche Dauer er geschaffen werden solle.

4

Der Kläger zu 2, der Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln e.V., hat die Ansicht vertreten, eine derartige Umweltwerbung sei schon deshalb unzulässig, weil es an einem sachlichen Zusammenhang zwischen dem beworbenen Produkt und dem Engagement für die Umwelt fehle. Die Werbung sei zudem irreführend. Der Verbraucher verstehe die Werbung so, dass die Beklagte oder der WWF eine Rechtsposition erwerbe, die das RegenwaldGebiet den Zugriffen Dritter entziehe, während tatsächlich nur eine Spende erfolge. Durch die mit der Zuwendung finanzierten Maßnahmen könne das Gebiet nicht dauerhaft vor Rodungen geschützt werden. Aufgrund der fehlenden Aufklärung über die Art und Weise der Unterstützung sei zudem dem Transparenzgebot nicht ausreichend Rechnung getragen.

5

Der Kläger zu 1 hat beantragt, die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken für den Absatz von Krombacher Bier wie folgt zu werben: "Schützen Sie 1 m² Regenwald.

…
In diesem Zeitraum wird mit jedem gekauften Kasten Krombacher 1 m² Regenwald in Dzanga Sangha nachhaltig geschützt.
…
Jeder Kasten Krombacher hilft. Vielen Dank für Ihr Engagement."
und/oder
"Helfen Sie! Mit jedem Kasten Krombacher von … bis …"
(es folgt jeweils eine Zeitangabe)
nach Maßgabe der Anlage A zur Klageschrift vom 1. April 2003.

6

Der Kläger zu 2 hat beantragt, die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, wie in Anlage 3 zur Klageschrift vom 16. April 2003 wiedergegeben, mit Werbespots zu werben, in denen es heißt (es folgt die vorstehend wiedergegebene Darstellung des Fernsehwerbespots

).

7

Weiterhin hat der Kläger zu 2 die Erstattung von Kosten in Höhe von 235,82 € nebst Zinsen für eine Abmahnung und das Verlangen einer Abschlusserklärung gegenüber der Beklagten begehrt.

8

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, mit der Werbung werde keine weitergehende Förderung zugunsten des Regenwald -Projekts versprochen als im Ergebnis gewährleistet sei. Der pro Kasten abgeführte Betrag reiche aus, um den versprochenen Schutz von einem Quadratmeter Regenwald nachhaltig zu ermöglichen. Die Werbung sei auch nicht wegen fehlender Aufklärung über die Durchführung des Schutzes des Regenwaldes wettbewerbswidrig. Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb enthalte kein allgemeines Transparenzgebot. Aufklärungspflichten im Rahmen von Kopplungsgeschäften bestünden nur dann, wenn die versprochene Leistung einen Marktwert habe. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Die angegriffenen Werbeaussagen fielen zudem in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit. Mangels spürbarer Beeinträchtigung des Leistungswettbewerbs sei das beantragte Verbot verfassungswidrig.

9

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

10

Die hiergegen eingelegte Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass hinsichtlich des Antrags des Klägers zu 1 die "Oder"-Verknüpfung entfallen ist (OLG Hamm, Urt. v. 13.1.2004 - 4 U 112/03, abrufbar bei juris; zum Verbot im Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung: OLG Hamm GRUR 2003, 975).

11

Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Die Kläger beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

12

I. Das Berufungsgericht hat die Unterlassungsansprüche sowie den Anspruch auf Aufwendungsersatz für begründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt :

13

Die angegriffenen Werbemaßnahmen verstießen gegen § 1 UWG (a.F.). Zwar sei die Werbung weder unter dem Gesichtspunkt des psychischen Kaufzwangs noch unter dem der gefühlsbetonten Werbung wettbewerbswidrig. Der Werbung fehle es aber an der erforderlichen Transparenz. Allerdings gebe es im Wettbewerbsrecht kein allgemeines Transparenzgebot. Die Vorschrift des § 1 UWG (a.F.) habe jedoch auch den Zweck, den Verbraucher vor unlauterer Beeinflussung zu schützen. Die Gefahr einer unlauteren Beeinflussung sei bei einer Werbung für ein Kopplungsgeschäft gegeben, das in besonderer Weise anlockend wirke, wenn der Kunde nur unzureichend über dessen Zusammensetzung informiert und dadurch über den tatsächlichen Wert der Zusatzleistung getäuscht werde. Den Anforderungen an die erforderliche Transparenz müsse auch genügt werden, wenn - wie vorliegend - eine nicht handelsübliche Ware als Zusatzleistung angeboten werde. Die Attraktivität des streitgegenständlichen Angebots liege in dem problemlos erscheinenden "Kauf" eines "guten Umweltgewissens". Im Falle der Verbindung einer altruistischen Handlung mit dem Absatz einer Ware sei es daher erforderlich, dass der Verbraucher in der Werbung darüber aufgeklärt werde, wie das für die Kaufentscheidung mit entscheidende Ziel der altruistischen Handlung erreicht werden solle.

14

Den Anforderungen an die Transparenz trage die angegriffene Werbung nicht Rechnung. Die Beklagte mache nicht deutlich, wie das Resultat des Kaufs eines Kastens Krombacher Bier, das auch in dem Schutz eines Quadratmeters Regenwald bestehe, erreicht werden solle und ob es überhaupt realisierbar sei.

15

Auf den Schutz von Art. 5 GG könne sich die Beklagte nicht berufen, da es sich bei den beanstandeten Werbeaussagen um Tatsachenbehauptungen handele.

16

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung über die Klageanträge nicht möglich, weil das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt folgerichtig - keine Feststellungen dazu getroffen hat, ob die angegriffene Werbung der Beklagten irreführend ist (§ 3 UWG a.F., §§ 3, 5 UWG).

17

1. Der in die Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch, der auf Wiederholungsgefahr gestützt ist, setzt voraus, dass auch auf der Grundlage der Rechtslage nach dem Inkrafttreten des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 ein solcher Anspruch begründet ist (vgl. BGH, Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 96/02, GRUR 2005, 442 = WRP 2005, 474 - Direkt ab Werk).

18

2. Den Klägern steht gegen die Beklagte kein Unterlassungsanspruch nach § 8 Abs. 1 i.V. mit §§ 3, 4 Nr. 1 UWG zu. Die Werbung der Beklagten ist nicht geeignet, die Entscheidungsfreiheit der Verbraucher durch unangemessenen unsachlichen Einfluss zu beeinträchtigen. Aus den bisherigen Feststellungen ergibt sich auch nicht, dass die beanstandete Werbung irreführend i.S. von § 5 UWG ist.

19

a) Das Berufungsgericht hat die angegriffene Werbung zu Recht nicht bereits deshalb als wettbewerbswidrig angesehen, weil diese an das Umweltbewusstsein der angesprochenen Verkehrskreise appelliert, ohne dass ein sachlicher Zusammenhang zwischen dem in der Werbung angesprochenen Engagement und der beworbenen Ware besteht. Nach der Rechtsprechung des Senats reicht dieser Umstand für sich allein nicht aus, um eine unangemessene unsachliche Einflussnahme i.S. von § 4 Nr. 1 UWG anzunehmen (vgl. BGHZ 164, 153 Tz 18 ff. - Artenschutz).

20

b) Zutreffend ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, dass die Verknüpfung der Förderung des Umweltprojektes der Beklagten mit dem Warenabsatz für sich allein gesehen die Unlauterkeit der beanstandeten Werbung nicht begründen kann.

21

Im Rahmen der Wertreklame ist es dem Unternehmer nach der Rechtsprechung des Senats grundsätzlich nicht verwehrt, die Abgabe von zwei keine Funktionseinheit bildenden Produkten in einer Weise miteinander zu verbinden, dass beim Erwerb des einen Produkts das andere ohne Berechnung abgegeben wird (vgl. BGH, Urt. v. 22.9.2005 - I ZR 28/03, GRUR 2006, 161 Tz 14 = WRP 2006, 69 - Zeitschrift mit Sonnenbrille; zu § 1 UWG a.F.: BGHZ 151, 84, 86 - Kopplungsangebot I). Entsprechendes hat zu gelten, wenn der Unternehmer den Produktabsatz statt mit einer zusätzlichen Ware mit der Förderung so- zialer, sportlicher, kultureller oder ökologischer Belange (sogenanntes Sponsoring ) koppelt. Die freie Entscheidung des Verbrauchers wird regelmäßig nicht dadurch gefährdet, dass seine Kaufentscheidung nicht auf ausschließlich wirtschaftlichen Überlegungen, sondern auch auf der Möglichkeit beruht, sich durch die vom Unternehmer versprochene Förderung eines Dritten mittelbar für das damit verbundene Ziel zu engagieren. Die Schwelle zur Unlauterkeit nach § 4 Nr. 1 UWG wird erst überschritten, wenn der Einfluss ein solches Ausmaß erreicht , dass er die freie Entscheidung des Verbrauchers zu beeinträchtigen vermag (BGH, Urt. v. 23.2.2006 - I ZR 245/02, GRUR 2006, 511 Tz 21 = WRP 2006, 582 - Umsatzsteuererstattungs-Modell; Urt. v. 6.7.2006 - I ZR 145/03, GRUR 2006, 949 Tz 16 = WRP 2006, 1370 - Kunden werben Kunden). Davon kann im Streitfall nicht ausgegangen werden. Denn es bleibt der freien Entschließung des Verbrauchers überlassen, ob er sich bei seiner Kaufentscheidung von dem Engagement des Unternehmers beeinflussen lässt.

22

c) Das Berufungsgericht hat jedoch angenommen, dass die angegriffenen Werbemaßnahmen wettbewerbswidrig seien, weil die Beklagte nicht ausreichend über die Art und Weise informiert habe, wie der angekündigte Schutz des Regenwaldes erreicht werden solle. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Eine entsprechende allgemeine Informationspflicht ist dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb nicht zu entnehmen.

23

aa) Der Gesetzgeber hat sich im Rahmen der UWG-Reform ausdrücklich gegen ein allgemeines Transparenzgebot entschieden (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf , BT-Drucks. 15/1487, S. 19 f.). Er hat vielmehr Informationspflichten bei Verkaufsförderungsmaßnahmen und Preisausschreiben oder Gewinnspielen in § 4 Nr. 4 und Nr. 5 UWG vorgesehen und in § 5 Abs. 2 Satz 2 UWG anerkannt, dass das Verschweigen einer Tatsache irreführend sein kann. Letzteres ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der verschwiegenen Tatsache nach der Auffassung des Verkehrs eine besondere Bedeutung zukommt, so dass das Verschweigen geeignet ist, das Publikum in relevanter Weise irrezuführen , also seine Entschließung zu beeinflussen (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf , BT-Drucks. 15/1487, S. 20). Allein aus der Tatsache, dass der Kunde mit dem Erwerb des Bieres die angekündigte umweltpolitische Leistung an den WWF unterstützt, also insoweit mit dem Unternehmen "an einem Strang zieht", oder, wie das Berufungsgericht es ausgedrückt hat, ein gutes Umweltgewissen "kauft", folgt noch nicht, dass er im Rahmen der Werbung über die Details aufgeklärt werden muss, wie der versprochene Schutz des Regenwalds erreicht werden soll. Erst wenn die Werbung konkrete, für die Kaufentscheidung relevante irrige Vorstellungen hervorruft, ergibt sich aus dem Irreführungsverbot eine Verpflichtung des werbenden Unternehmens zu aufklärenden Hinweisen.

24

bb) Nach der Rechtsprechung des Senats zu den missbräuchlichen Kopplungsangeboten kann eine Irreführung anzunehmen sein, wenn über den Inhalt der zusätzlichen Leistung nur unzureichend informiert wird (vgl. zu § 4 Nr. 1 UWG: BGH GRUR 2006, 161 Tz 15 - Zeitschrift mit Sonnenbrille; zu § 1 UWG a.F.: BGHZ 151, 84, 89 - Kopplungsangebot I; BGHZ 154, 105, 108 f. - Gesamtpreisangebot). Diese zu § 1 UWG a.F. entwickelte Rechtsprechung ist auf das nunmehr geltende UWG übertragbar, wobei die Frage der Unlauterkeit einer unzureichenden Information am Maßstab des § 5 Abs. 2 Satz 2 UWG zu messen ist (Köhler in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 24. Aufl., § 4 UWG Rdn. 1.39; Seichter in Ullmann, jurisPK-UWG, § 4 Nr. 1 Rdn. 58; Lettl, WRP 2004, 1079, 1104; Heermann, WRP 2005, 141, 146; für eine Anwendung im Rahmen von § 4 Nr. 1 UWG: Fezer/Steinbeck, UWG, § 4-1 Rdn. 129). Hieraus folgt aber keine Pflicht zu einer umfassenden Aufklärung; eine solche wird von einem verständigen Verbraucher auch nicht erwartet. Die Verpflichtung zu aufklärenden Angaben besteht nur dann, wenn anderenfalls die Gefahr einer unlauteren Beeinflussung des Verbrauchers durch Täuschung über den tatsächlichen Wert des Angebots, insbesondere über den Wert einer angebotenen Zusatzleistung, gegeben ist (BGHZ 154, 105, 108 f. - Gesamtpreisangebot ; BGH GRUR 2006, 161 Tz 15 - Zeitschrift mit Sonnenbrille).

25

cc) Danach besteht im Falle der Kopplung eines Absatzgeschäftes mit einem sozialen, kulturellen, sportlichen oder ökologischen Engagement weder aufgrund des Verbots einer unangemessenen unsachlichen Einflussnahme auf Marktteilnehmer (§§ 3, 4 Nr. 1 UWG) noch unter dem Gesichtspunkt der irreführenden Werbung (§§ 3, 5 UWG) eine allgemeine Verpflichtung des Unternehmens , über die Art und Weise der Unterstützung oder die Höhe bzw. den Wert der Zuwendung aufzuklären (OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 51, 52; Fezer /Steinbeck aaO § 4-1 Rdn. 370; Gloy/Loschelder/Hasselblatt, Handbuch des Wettbewerbsrechts, 3. Aufl., § 63 Rdn. 67; Harte/Henning/Stuckel, UWG, § 4 Nr. 1 Rdn. 109; Hartwig, GRUR 2003, 924, 927; Günther/Beyerlein, WRP 2004, 1142, 1144; für weitergehende Informationspflichten: Köhler in Hefermehl /Köhler/Bornkamm aaO § 4 UWG Rdn. 1.165; Seichter in Ullmann aaO § 4 Nr. 1 Rdn. 116; Nordemann/Dustmann, Festschrift Tilmann, 2003, S. 207, 217; offengelassen von Lindacher, Festschrift Tilmann, 2003, S. 195, 205). Verspricht ein Unternehmen in der Werbung, ein bestimmtes Projekt zu unterstützen , besteht der zusätzliche Kaufanreiz darin, dass sich der Verbraucher durch den Warenbezug für das entsprechende Ziel engagieren kann, ohne eigene weitere Aufwendungen über den Kaufpreis hinaus tätigen zu müssen. Hat der Werbende keine nach Art und Umfang näher bestimmte Leistung versprochen, wird der Verbraucher nur erwarten, dass das werbende Unternehmen zeitnah überhaupt eine Unterstützungsleistung erbringt und diese nicht so geringfügig ist, dass sie die werbliche Herausstellung nicht rechtfertigt. Davon abgesehen ist die Werbung mit einem nicht näher spezifizierten Sponsoring allein nicht geeignet , aufgrund mangelnder Transparenz die angesprochenen Verkehrskreise unangemessen unsachlich i.S. von § 4 Nr. 1 UWG zu beeinflussen oder sie über die Art und Weise der Unterstützungsleistung oder deren Umfang zu täuschen.

26

dd) Trifft die Beklagte danach keine generelle Pflicht, in der Werbung über die konkret ergriffenen Maßnahmen zur Förderung des Regenwaldprojektes zu informieren, steht den Klägern kein Unterlassungsanspruch wegen fehlender Transparenz der Werbung mit der Förderung des Projekts nach § 4 Nr. 1 UWG zu.

27

3. Da die Werbung der Beklagten auch nicht wegen fehlender Transparenz nach § 1 UWG a.F. unlauter ist, können die Feststellungen des Berufungsgerichts auch nicht die Verurteilung der Beklagten zur Erstattung der Aufwendungen des Klägers zu 2 tragen.

28

III. Das Berufungsurteil kann danach nicht aufrechterhalten werden (§ 562 ZPO). Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Entscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 ZPO).

29

1. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Beklagte gegen das Irreführungsverbot nach § 3 UWG a.F., §§ 3, 5 UWG verstoßen hat, weil sie in ihrer Werbung zur Förderung des Regenwaldprojektes mehr verspricht, als sie tatsächlich an Leistung erbringt und dadurch die berechtigten Erwartungen der Verbraucher in relevanter Weise enttäuscht werden.

30

2. Die Kläger haben hierzu vorgebracht, der Verkehr verstehe die beanstandeten Werbeaussagen, insbesondere die in den sonstigen Werbetext eingebundene Werbeformel, mit jedem gekauften Kasten Krombacher werde ein Quadratmeter Regenwald in Dzanga Sangha geschützt, dahin, dass der versprochene Schutz von einem Quadratmeter Regenwald dergestalt realisiert werde, dass eine wie auch immer geschützte Rechtsposition erworben werde, mit der eine Abholzung der geschützten Flächen verhindert werden könne. Tatsächlich sei dies aber nicht der Fall.

31

Der Kläger zu 1 hat außerdem vorgetragen, die Beklagte habe je Kasten Bier nur wenige Cent an den WWF abgeführt, während der Verbraucher mit Blick auf die beanstandete Werbung von einer umfangreicheren Unterstützung ausgegangen sei (vgl. zu diesem Gesichtspunkt allgemein: Lindacher aaO S. 195, 205; Nordemann/Dustmann aaO S. 207, 217).

32

a) Das Berufungsgericht wird insoweit zu prüfen haben, wie der Verkehr die Werbung der Beklagten im Hinblick auf die Art und Weise und den Umfang der Unterstützung zur Sicherung des Regenwaldes auffasst und ob diese Vorstellung sich mit den Unterstützungsleistungen der Beklagten an den WWF deckt. Dabei wird das Berufungsgericht zu berücksichtigen haben, dass die angegriffenen Werbeaussagen in einem Kontext stehen, von dem sie nicht ohne weiteres losgelöst beurteilt werden können.

33

Bei der Beurteilung der Frage, ob die Auffassung des Verkehrs von Art und Umfang des Engagements der Beklagten für das Regenwaldprojekt mit ihren tatsächlichen Unterstützungsleistungen übereinstimmt, wird das Berufungsgericht zu berücksichtigen haben, dass die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Annahme einer Irreführung grundsätzlich bei den Klägern liegt. Diese haben jedoch hinsichtlich des konkret abgeführten Betrages keine genaue Kenntnis und auch keine Möglichkeit, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären, während die Beklagte über diese Kenntnis verfügt und die Aufklärung ohne Weiteres leisten kann. Daher kann die Beklagte nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB eine prozessuale Erklärungspflicht treffen. Dies setzt voraus, dass die Kläger über bloße Verdachtsmomente hinaus die für die Irreführung sprechenden Tatsachen vorgetragen und unter Beweis gestellt haben (BGH, Urt. v. 19.9.1996 - I ZR 124/94, GRUR 1997, 229, 230 = WRP 1997, 183 - Beratungs- kompetenz; Bornkamm in Hefermehl/Köhler/Bornkamm aaO § 5 UWG Rdn. 3.23; Fezer/Büscher aaO § 12 Rdn. 276).

34

b) Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis kommen, dass eine Fehlvorstellung des Publikums vorliegt, wird es in die Beurteilung einzubeziehen haben, dass unrichtige Angaben nur dann gegen das Irreführungsverbot nach § 3 UWG a.F., §§ 3, 5 UWG verstoßen, wenn sie geeignet sind, das Marktverhalten der Gegenseite, im vorliegenden Fall also den Kaufentschluss der Verbraucher, zu beeinflussen (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 253/97, GRUR 2000, 914, 915 = WRP 2000, 1129 - Tageszulassung II; Urt. v. 7.11.2002 - I ZR 276/99, GRUR 2003, 628, 630 = WRP 2003, 747 - Klosterbrauerei). Zwar kann in der Regel aus dem Hervorrufen einer Fehlvorstellung auf die wettbewerbsrechtliche Relevanz der Irreführung geschlossen werden (BGH, Urt. v. 17.6.1999 - I ZR 149/97, GRUR 2000, 239, 241 = WRP 2000, 92 - Last-MinuteReise ). Im vorliegenden Fall könnten sich aber im Hinblick auf die Werbung mit dem Schutz eines Quadratmeters Regenwald beim Erwerb eines Kastens Krombacher Bier Zweifel ergeben, wenn es dem Verbraucher nicht unbedingt auf die Art und Weise ankommt, wie den Belangen des Umweltschutzes Rechnung getragen wird, sondern vielmehr darauf, dass eine nennenswerte Förderung des Umweltprojekts erfolgt. In diesem Zusammenhang könnte die Bereitschaft des Publikums zum Kauf der derart beworbenen Produkte der Beklagten aber auch größer sein, wenn der Käufer die Vorstellung hat, mit seiner im Streitfall nur mittelbaren Zuwendung einen ganz konkreten Schutz für eine bestimmte Fläche Regenwald zu erreichen und nicht nur ein Umweltprojekt allgemein zu fördern.

Ullmann Bornkamm Büscher
Schaffert Bergmann
Vorinstanzen:
LG Siegen, Entscheidung vom 22.08.2003 - 7 O 50/03 -
OLG Hamm, Entscheidung vom 13.01.2004 - 4 U 112/03 -

Tatbestand:

1

Die Parteien vertreiben Saugeinlagen für die Verpackungen von frischem Fleisch, Fisch und Geflügel. Die Lebensmittel werden zum Verkauf in Kunststoffschalen angeboten, die eine Saugeinlage enthalten. Diese nimmt die aus den frischen Produkten austretende Flüssigkeit auf.

2

Die von der Klägerin vertriebenen Saugeinlagen bestehen aus drei Schichten. Die mittlere Vliesschicht - von der Klägerin als "Superabsorber" bezeichnet - enthält Polyacrylat-Polymeren. Eine entsprechende Schicht ist bei den Saugeinlagen der Beklagten, die ausschließlich aus Zellulose bestehen, nicht vorhanden.

3

Mit Schreiben vom 3. März 2003 wandte sich die Beklagte an die K. AG, die von der Klägerin vertriebene Saugeinlagen verwendet. In dem Schreiben, in dem die Beklagte Vorteile ihrer Produkte und Bedenken gegen die in den Saugeinlagen der Klägerin enthaltenen Kunststoffanteile darlegte , heißt es auszugsweise: Die sogenannten Polymer-Saugeinlagen haben aber gerade in der Diskussion um QS-Fleisch Eigenschaften, die durch Auflagen in der Aufzucht von Schlachtvieh erzielten Verbesserungen in den Fleischqualitäten QS- und Biofleisch ad absurdum führen. … Die weiße Saugeinlage hat dazu noch eine Perforation an beiden Seiten , durch die sich mit Polymer kontaminierter Fleischsaft an das Packgut drückt. … Es macht also keinen Sinn, weitestgehend unbelastetes Fleisch vom Erzeuger zu verlangen, um es dann mit der Verpackung zu kontaminieren.

4

Die Klägerin hat die in dem Schreiben der Beklagten enthaltenen Aussagen als wettbewerbswidrig beanstandet. Sie hat geltend gemacht, die von ihr vertriebenen Saugeinlagen seien lebensmitteltechnisch getestet und gesundheitlich unbedenklich. In dem Schreiben der Beklagten vom 3. März 2003 wür- den ihre Produkte durch die drei vorstehend angeführten Aussagen unsachlich abgewertet.

5

Nachdem die Beklagte im Hinblick auf die vorstehenden Aussagen eine Unterwerfungserklärung abgegeben hatte, hat die Klägerin - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - beantragt, II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen gegenwärtigen und zukünftig entstehenden Schaden zu ersetzen , der dieser dadurch entstanden ist bzw. noch entstehen wird, dass die Beklagte gegenüber Dritten im geschäftlichen Verkehr auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu Zwecken des Wettbewerbs , 1. Schreiben mit dem Inhalt des an die K. AG, (…) gerichteten Schreibens vom 3.3.2003 noch versendet hat.

6

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat vorgetragen, die Angaben in ihrem Schreiben seien inhaltlich richtig und nicht pauschal herabsetzend. Die von der Klägerin gesondert angegriffenen Aussagen seien aus dem Gesamtzusammenhang gerissen.

7

Das Landgericht hat der Klage mit dem vorstehenden Feststellungsantrag stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht das landgerichtliche Urteil geändert und die Klage abgewiesen.

8

Mit der (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt die Klägerin den Feststellungsantrag weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

9

I. Das Berufungsgericht hat den Feststellungsantrag als unbegründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

10

Bei den Äußerungen der Beklagten in dem angegriffenen Schreiben handele es sich um vergleichende Werbung i.S. des § 2 Abs. 1 UWG a.F., § 6 Abs. 1 UWG. Diese sei nicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 UWG a.F., § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG wettbewerbswidrig. Es lägen keine Umstände vor, die den Vergleich in unangemessener Weise abfällig, abwertend oder unsachlich erscheinen ließen. Die drei angegriffenen Aussagen seien im Gesamtzusammenhang des Schreibens vom 3. März 2003 zu würdigen. Die Beklagte habe die Empfänger über die von den Produkten der Klägerin ausgehenden Gefahren aufklären wollen. Dazu enthalte das Schreiben nahezu ausschließlich Informationen über die Saugeinlagen der Klägerin. In diesem Zusammenhang stünden auch die - vorstehend gesondert angeführten - drei Aussagen der Beklagten.

11

Die Frage, ob die Saugeinlagen lebensmittelrechtlich unbedenklich seien , sei nicht Gegenstand des Rechtsstreits. Die Klägerin habe in der Klageschrift klargestellt, dass sie sich gegen die gesondert angeführten Äußerungen der Beklagten wende, weil diese geeignet seien, ihre Produkte herabzuwürdigen. Auch aus dem weiteren Vortrag der Klägerin ergebe sich nicht, dass diese die Frage der Unrichtigkeit der gegnerischen Behauptungen zur lebensmittelrechtlichen Bedenklichkeit der klägerischen Produkte zum Streitgegenstand gemacht habe.

12

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand. Die Angriffe der Revision führen zur Aufhebung des ange- fochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht , soweit die Klage mit dem Antrag zu II 1 abgewiesen worden ist.

13

Die bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts vermögen die Annahme nicht zu tragen, der Klägerin stehe kein Schadensersatzanspruch wegen eines wettbewerbswidrigen Verhaltens der Beklagten zu. In Betracht kommt vorliegend ein Schadensersatzanspruch wegen irreführender Werbung nach §§ 3, 13 Abs. 6 Nr. 1 Satz 1 UWG a.F., § 9 Satz 1 i.V. mit §§ 3, 5 UWG.

14

1. Das Berufungsgericht hat allerdings zu Recht einen Schadensersatzanspruch der Klägerin wegen Herabsetzung oder Verunglimpfung i.S. von § 2 Abs. 2 Nr. 5 UWG a.F., § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG im Hinblick auf die Wortwahl im Schreiben der Beklagten vom 3. März 2003 verneint.

15

a) Das Berufungsgericht hat das von der Klägerin beanstandete Schreiben der Beklagten zutreffend als vergleichende Werbung i.S. von § 2 Abs. 1 UWG a.F., § 6 Abs. 1 UWG angesehen. Der in diesen Vorschriften angeführte Begriff der vergleichenden Werbung ist in einem weiten Sinn zu verstehen. Vergleichende Werbung liegt immer dann vor, wenn eine Äußerung - auch nur mittelbar - auf einen Mitbewerber oder die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen Bezug nimmt (EuGH, Urt. v. 8.4.2003 - C-44/01, Slg. 2003, I-3095 Tz. 35 = GRUR 2003, 533 = WRP 2003, 615 - Pippig Augenoptik /Hartlauer; BGHZ 158, 26, 32 - Genealogie der Düfte). Dabei ist es ohne Belang , ob sich die vergleichende Werbung an Endverbraucher oder Unternehmen richtet (BGHZ 139, 378, 382, 384 - Vergleichen Sie).

16

Ein Werbevergleich in diesem Sinn liegt im Streitfall vor, weil die Beklagte dem Schreiben vom 3. März 2003, in dem sie die von ihr vertriebenen Saug- einlagen aus reiner Zellulose mit den Polymer-Saugeinlagen verglichen hat, eine Saugeinlage der Klägerin beigefügt hat.

17

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass der Werbevergleich der Produkte der Parteien die Waren der Klägerin unabhängig von deren lebensmittelrechtlicher Unbedenklichkeit nicht allein aufgrund der Ausdrucksform herabsetzt oder verunglimpft. Es hat dazu ausgeführt, dass die drei Aussagen über die Produkte der Klägerin im Gesamtzusammenhang des Schreibens vom 3. März 2003 bewertet werden müssten. Dieses sei an die Verantwortlichen der K. AG gerichtet und enthalte Informationen über die Beschaffenheit und Gefahren der in Rede stehenden Saugeinlagen. Die erste Aussage, wonach die bei der Aufzucht von Schlachtvieh erzielten Verbesserungen durch Polymer-Saugeinlagen ad absurdum geführt würden, kündige mit einer missglückten Formulierung die folgenden Darlegungen in der Sache an. Die zweite Aussage über die Wirkungen kontaminierten Fleischsaftes stehe in Zusammenhang mit dem Austreten von Superabsorber-Partikeln, und mit der dritten Aussage werde der Schluss aus den vorangegangenen Darlegungen in dem Schreiben gezogen, ohne dass damit eine über den Vergleich hinausgehende Herabsetzung oder Verunglimpfung der Waren der Klägerin verbunden sei. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

18

Eine Herabsetzung oder Verunglimpfung i.S. von § 2 Abs. 2 Nr. 5 UWG a.F., § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG setzt mehr voraus als die einem kritischen Werbevergleich immanente Gegenüberstellung der Vorteile und Nachteile der verglichenen Produkte. Maßgeblich ist, ob die angegriffene Werbeaussage sich noch in den Grenzen einer sachlich gebotenen Erörterung hält oder bereits eine pauschale Abwertung der fremden Erzeugnisse darstellt. Herabsetzend i.S. von § 2 Abs. 2 Nr. 5 UWG a.F., § 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG ist ein Vergleich daher nur, wenn zu den mit jedem Werbevergleich verbundenen (negativen) Wirkungen für die Konkurrenz besondere Umstände hinzutreten, die ihn als unangemessen abfällig , abwertend oder unsachlich erscheinen lassen (BGH, Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 89/99, GRUR 2002, 72, 73 = WRP 2001, 1441 - Preisgegenüberstellung im Schaufenster; Urt. v. 17.1.2002 - I ZR 161/99, GRUR 2002, 633, 635 = WRP 2002, 828 - Hormonersatztherapie). Nach diesen Maßstäben ist aufgrund des Gesamtzusammenhangs des angegriffenen Schreibens, in dem die Beklagte die aus ihrer Sicht bestehenden Bedenken gegen die unter Verwendung von Polyacrylat-Polymeren gefertigten Saugeinlagen der Klägerin angeführt hat, nicht von einem - unabhängig von der Richtigkeit der Aussagen - herabsetzenden oder verunglimpfenden Vergleich der Waren der Klägerin auszugehen.

19

Ihre gegenteilige Ansicht stützt die Revision auf die Verwendung des Begriffs "kontaminieren" in dem angegriffenen Schreiben. Das Berufungsgericht hat den Begriff der "Kontamination" jedoch mit "Verunreinigung" gleichgesetzt und den angegriffenen Angaben der Beklagten, in denen von "kontaminieren" die Rede ist, eine sachliche Aussage entnommen. Diese Würdigung ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Nach dem Inhalt des Schreibens der Beklagten , in dem es um die Gefahren der Verunreinigung frischer Lebensmittel durch Kunststoffbestandteile geht, ist nichts für die von der Revision vertretene Auffassung ersichtlich, die angesprochenen Verkehrskreise fassten das Wort "kontaminieren" als Verunreinigen von Menschen, Tieren und Material durch atomare, biologische oder chemische (Kampf-)Stoffe auf oder es würden entsprechende Assoziationen hervorgerufen.

20

2. Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, dass das Berufungsgericht bei der Prüfung eines wettbewerbswidrigen Verhaltens der Beklagten die Frage, ob die von der Klägerin unter Verwendung von PolyacrylatPolymeren hergestellten Saugeinlagen gegen lebensmittelrechtliche Vorschrif- ten verstoßen und gesundheitsgefährlich sind, nicht als Streitgegenstand des vorliegenden Rechtsstreits angesehen hat.

21

a) Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass Schadensersatzansprüche aufgrund einer die Produkte der Klägerin durch die Wortwahl des Schreibens vom 3. März 2003 herabsetzenden vergleichenden Werbung i.S. von § 2 Abs. 2 Nr. 5 UWG a.F., §§ 3, 6 Abs. 2 Nr. 5 UWG einerseits und einer irreführenden Werbung gemäß § 3 UWG a.F., §§ 3, 5 UWG wegen einer unrichtigen Darstellung von Gefahren durch Verunreinigung der verpackten Lebensmittel im Falle der Verwendung der Saugeinlagen der Klägerin andererseits unterschiedliche Streitgegenstände sind.

22

aa) Der Streitgegenstand bestimmt sich nach dem Antrag und dem zu seiner Begründung vorgetragenen Lebenssachverhalt. Von einem einheitlichen Lebenssachverhalt ist ungeachtet weiterer Erläuterungen, Berichtigungen und neuen Tatsachenvortrags auszugehen, wenn der Kern des in der Klage angeführten Sachverhalts unverändert bleibt (BGH, Beschl. v. 11.10.2006 - KZR 45/05, GRUR 2007, 172 Tz. 10 = WRP 2007, 81 - Lesezirkel II; Urt. v. 7.12.2006 - I ZR 166/03, GRUR 2007, 605 Tz. 25 = WRP 2007, 772 - Umsatzzuwachs ).

23

bb) Je nachdem, ob die Produkte der Klägerin durch eine abträgliche Wortwahl in dem in Rede stehenden Schreiben herabgesetzt werden oder ob in der Sache unzutreffend behauptet wird, von den Saugeinlagen der Klägerin gingen Gefahren für die Gesundheit aus, handelt es sich um unterschiedliche Sachverhalte. Der ausschließlich auf die Verwendung abträglicher Begriffe gestützte Schadensersatzanspruch betrifft auch bei identischem Klageantrag im Kern einen anderen Lebenssachverhalt als ein Schadensersatzanspruch, der aus einer unrichtigen und deshalb irreführenden Darstellung von Gefahren der Produkte wegen Verstoßes gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften hergeleitet wird. Zu dem zuletzt genannten Sachverhalt gehört die objektive Unrichtigkeit der verbreiteten Behauptung.

24

b) Mit Recht macht die Revision aber geltend, die Klägerin habe bereits in erster Instanz den mit dem Klageantrag verfolgten Schadensersatzanspruch auch darauf gestützt, dass die Äußerungen in dem angeführten Schreiben zu Gesundheitsgefahren ihrer Saugeinlagen und zu Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften unrichtig seien. Die Klägerin hatte hierzu in der Klageschrift vorgetragen, die von ihr vertriebenen Produkte entsprächen in jeder Hinsicht lebensmittelrechtlichen Anforderungen und internationalen Standards. Sie seien gesundheitlich unbedenkliche Hightech-Produkte. Durch ein patentiertes und mit einem Innovationspreis ausgezeichnetes Verfahren werde das Austreten von Superabsorberfasern aus der Saugeinlage verhindert. Durch diesen Vortrag hatte die Klägerin eindeutig und zweifelsfrei klargestellt (zu diesem Erfordernis : BGH, Urt. v. 2.4.1992 - I ZR 146/90, GRUR 1992, 552, 554 = WRP 1992, 557 - Stundung ohne Aufpreis), dass sie den Schadensersatzanspruch auch auf eine unrichtige Behauptung gesundheitlicher Gefahren ihrer Produkte in dem in Rede stehenden Schreiben der Beklagten stützte.

25

Zu weitergehenden Ausführungen hatte die Klägerin keine Veranlassung. In dem Urteil des vorausgegangenen Verfügungsverfahrens, dessen Akten Gegenstand der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht waren, hatte das Landgericht das von der Klägerin begehrte Unterlassungsgebot ebenso wie die Verurteilung im vorliegenden Rechtsstreit auf eine diskriminierende Ausdrucksform im Schreiben der Beklagten gestützt.

26

Aus dem Tatbestand des landgerichtlichen Urteils, der Beweis für das mündliche Vorbringen der Parteien nach § 314 ZPO liefert, ergibt sich ebenfalls, dass die Klägerin die Wettbewerbswidrigkeit des in Rede stehenden Schreibens wegen unrichtiger inhaltlicher Angaben der Beklagten zum Streitgegenstand gemacht hatte. Dort ist der Sachvortrag der Klägerin zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit ihrer Produkte und zu einer sich daraus ergebenden Wettbewerbswidrigkeit der Äußerungen der Beklagten angeführt.

27

Den auf eine Unrichtigkeit der Angaben der Beklagten gestützten Schadensersatzanspruch hat die Klägerin nach Klageerhebung nicht fallenlassen. Weder aus dem nach Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz zu den Gerichtsakten gelangten Schriftsätzen vom 23. Dezember 2003 und 11. Februar 2004 noch aus der Berufungserwiderung ergeben sich hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin die Klage nicht mehr auf den Vorwurf der Unrichtigkeit der fraglichen Aussage hat stützen wollen.

28

c) Die Rechtshängigkeit dieses Streitgegenstands ist auch nicht nachträglich dadurch entfallen, dass das Berufungsgericht den prozessualen Anspruch versehentlich übergangen und die Klägerin keine Urteilsergänzung nach § 321 ZPO beantragt hat (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 16.2.2005 - VIII ZR 133/04, NJW-RR 2005, 790, 791). Eine Ergänzung des Urteils nach § 321 ZPO kommt nur in Betracht, wenn das Urteil versehentlich lückenhaft ist, nicht dagegen, wenn ein prozessualer Anspruch (Streitgegenstand) rechtsirrtümlich nicht beschieden wurde (BGH, Urt. v. 16.12.2005 - V ZR 230/04, NJW 2006, 1351 Tz. 9; MünchKomm.ZPO/Musielak, 2. Aufl., § 321 Rdn. 6). Im Streitfall hat das Berufungsgericht den auf eine irreführende Darstellung der Gesundheitsgefahren der Saugeinlagen der Klägerin gestützten prozessualen Anspruch nicht versehentlich übergangen, sondern bewusst von der Entscheidung ausgeklammert. In einem derartigen Fall scheidet eine Urteilsergänzung aus; das Berufungsurteil muss vielmehr - wie vorliegend mit der Revision auch geschehen - mit dem jeweils statthaften Rechtsmittel angefochten werden (BGH, Urt. v. 27.11.1979 - VI ZR 40/78, NJW 1980, 840, 841).

29

d) Sollten die Saugeinlagen der Klägerin, anders als in dem Schreiben der Beklagten vom 3. März 2003 dargestellt, nicht gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften verstoßen und gesundheitlich unbedenklich sein, liegt ein Verstoß gegen das Irreführungsverbot nach § 3 UWG a.F., §§ 3, 5 UWG vor. Denn die Behauptung, die Waren der Klägerin verstießen gegen lebensmittelrechtliche Bestimmungen, die dem Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren dienen , war, sofern die Angabe unrichtig war, geeignet, die angesprochenen Verkehrskreise - im Streitfall die mit der Frage der Verwendung der Saugeinlagen der Klägerin befassten Mitarbeiter der K. AG - irrezuführen. Die dadurch hervorgerufene Fehlvorstellung bei den angesprochenen Verkehrskreisen ist auch wettbewerbsrechtlich relevant. Sie ist geeignet, das Marktverhalten der Gegenseite, in der Regel also den Kaufentschluss, zu beeinflussen (zu diesem Erfordernis beim Irreführungsverbot: BGH, Urt. v. 26.10.2006 - I ZR 33/04, GRUR 2007, 247 Tz. 34 = WRP 2007, 303 - Regenwaldprojekt I). In der Regel kann aus dem Hervorrufen einer Fehlvorstellung auf die wettbewerbsrechtliche Relevanz der Irreführung geschlossen werden. Eine Ausnahme hiervon, die in Betracht kommt, wenn über Umstände getäuscht worden ist, die für das Marktverhalten der Gegenseite nur eine unwesentliche Bedeutung haben (vgl. BGH, Urt. v. 29.3.2007 - I ZR 122/04, WRP 2007, 1346 Tz. 26 - Bundesdruckerei), scheidet vorliegend aus, weil die lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit der Saugeinlagen für deren Verwendung im Zusammenhang mit Fleischprodukten von großer Bedeutung ist.

30

e) Dazu, ob die Angaben der Beklagten über die Saugeinlagen der Klägerin in dem angeführten Schreiben unzutreffend sind und die Beklagte das für einen Schadensersatzanspruch nach § 13 Abs. 6 Nr. 1 Satz 1 UWG a.F., § 9 Satz 1 UWG erforderliche Verschulden trifft, hat das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - bislang keine Feststellungen getroffen. Diese wird es im wiedereröffneten Berufungsrechtszug nachzuholen haben. Die Beweislast dafür, dass die Beklagte schuldhaft unrichtige Angaben im vorstehenden Sinn gemacht hat, trifft die Klägerin (vgl. BGH GRUR 2007, 247 Tz. 33 - Regenwaldprojekt I).

Bornkamm RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg Pokrant ist ausgeschieden und kann da- her nicht unterschreiben. Bornkamm
Büscher Schaffert
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 25.02.2004 - 34 O 143/03 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 26.10.2004 - I-20 U 62/04 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin produziert Schokoladenprodukte, die sie unter Verwendung von Marken vertreibt, die mit dem Begriff "Kinder" beginnen.

2

Sie ist Inhaber der mit Priorität vom 16. Dezember 1996 für "Schokolade, Schokoladenwaren, Fein- und Dauerbackwaren, Zuckerwaren" eingetragenen (farbigen) Wort-/Bildmarke (Nr. 396 54 542):

3

Sie ist weiter Inhaberin der zweifarbigen (schwarz/roten) Wort-/Bildmarke Nr. 301 14 181 "Kinder" und der nachstehend wiedergegebenen (schwarz/weißen ) Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063:

4

Die Beklagte stellt Molkereiprodukte her. Sie beabsichtigte, Ende des Jahres 2002 ein Milchdessert der Produktlinie "Monte" unter Verwendung der Bezeichnung "Kinderzeit" in der im Klageantrag wiedergegebenen Aufmachung auf den Markt zu bringen und zu bewerben.

5

Die Klägerin hat geltend gemacht, die beabsichtigte Verwendung der Bezeichnung "Kinderzeit" erfolge durch die Beklagte nicht nur produktbeschreibend , sondern markenmäßig und verletze ihre Markenrechte. Erhebliche Teile des Verkehrs erwarteten, dass die mit der Bezeichnung "Kinderzeit" versehenen Produkte von ihr stammten.

6

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, 1. Milchdesserts unter der Bezeichnung "Kinderzeit" in einer Verpackungsausstattung , wie nachstehend abgebildet, anzubieten, feilzuhalten , zu bewerben, zu vertreiben und/oder in den Verkehr zu bringen : 2. für Milchdesserts unter der Bezeichnung "Kinderzeit" in Anzeigen zu werben, wie nachstehend abgebildet: 3. für Milchdesserts unter der Bezeichnung "Kinderzeit" in TV-Spots entsprechend dem nachstehend abgebildeten Storyboard zu werben: (Es folgt das im landgerichtlichen Urteil aufgeführte Storyboard).

7

Die Beklagte ist der Auffassung der Klägerin entgegengetreten, dass sich der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken ohne graphische Gestaltung im Verkehr als Hinweis auf die Klägerin durchgesetzt habe.

8

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

9

Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen (OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 76 = MarkenR 2004, 413).

10

Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihren Klageantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

11

I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG für nicht gegeben erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

12

Das Landgericht sei allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Beklagte die Bezeichnung "Kinderzeit" nicht beschreibend, sondern unmittelbar produktkennzeichnend in den angegriffenen Verwendungsformen nutze. Der Klägerin stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gleichwohl nicht zu, weil keine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen gegeben sei. Der Klägerin stünden nur Wort-/Bildmarken zur Verfügung. Diese seien nicht gegen jede Art wortgleicher Verwendung ohne Rücksicht auf die Schreibweise geschützt.

13

Der reine Wortbestandteil "Kinder" sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Seine ursprünglich fehlende Unterscheidungskraft habe er durch eine nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung überwunden. Er verfüge aber nicht über gesteigerte Kennzeichnungskraft. Von den von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten der Jahre 1988 bis 2004 seien nur die aus der jüngsten Vergangenheit relevant, weil wegen eines fehlenden Kennzeichenschutzes der Beklagten kein rückwirkender Kollisionszeitpunkt zu berücksichtigen sei.

14

Die demoskopischen Erhebungen zum nicht gestalteten Schriftzug "Kinder" ergäben einen Kennzeichnungsgrad von 61 % bis 69,9 %, der für eine Verkehrsdurchsetzung ausreiche. Das Ergebnis werde durch die umfangreichen Werbemaßnahmen und hohen Umsätze mit Produkten, die mit den Marken der Klägerin gekennzeichnet seien, bestätigt. Über eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge der Wortbestandteil allerdings nicht. Wegen des mit einer gesteigerten Kennzeichnungskraft verbundenen weiten Schutzumfangs sei bei verkehrsdurchgesetzten Zeichen erforderlich, dass die Befragten auch in der Lage seien, die Marke dem richtigen Unternehmen zuzuordnen. Dies sei nach der aktuellen Untersuchung von Januar 2004 aber nur bei weniger als 50 % der Befragten der Fall gewesen. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft folge auch nicht aus der Marktpräsenz, den Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen. Diese bezögen sich nur auf die graphisch gestalteten Marken.

15

Die Ähnlichkeit der Waren, für die die Zeichen verwendet würden, sei knapp durchschnittlich.

16

Zwischen den Zeichen bestehe keine ausgeprägte Zeichenähnlichkeit. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei in Anbetracht der deutlichen Unterschiede zwischen den Zeichen nicht gegeben. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens reiche die nur normale Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils "Kinder" der Marken der Klägerin nicht aus. Ansonsten bestünde die Gefahr einer Monopolisierung eines freihaltebedürftigen Begriffs.

17

Ein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG komme nicht in Betracht, weil die Klägerin für den nicht gestalteten Wortteil "Kinder" den Schutz als bekannte Marke nicht in Anspruch nehmen könne. Es fehle auch insoweit an einer gesteigerten Kennzeichnungskraft des reinen Wortbestandteils.

18

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte nicht zu.

19

1. Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der farbigen Wort-/Bildmarken Nr. 396 54 542 und Nr. 301 14 181 "Kinder" ist nicht gegeben.

20

a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen den farbigen Wort-/Bildmarken "Kinder" der Klägerin und der Bezeichnung "Kinderzeit" , die die Beklagte verwenden will, keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht.

21

aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage , ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).

22

bb) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass zwischen den Waren "Schokolade, Schokoladenwaren", für die die Klagemarken Schutz beanspruchen, und einem Milchdessert, für das die Beklagte die Bezeichnung "Kinderzeit" verwenden will, Warenähnlichkeit besteht, die im Bereich durchschnittlicher Warenähnlichkeit anzusiedeln ist.

23

(1) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; Urt. v. 30.3.2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Tz. 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU). Die Beurteilung, ob Waren einander ähnlich sind, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (BGH, Beschl. v. 26.11.1998 - I ZB 18/96, GRUR 1999, 496, 497 = WRP 1999, 528 - TIFFANY; Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.

24

(2) Nach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts stehen Schokoladenprodukte in einem Konkurrenzverhältnis zu einem Milchdessert. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, dass die danach bestehende Warenähnlichkeit durch den Umstand nicht weiter vergrößert wird, dass die Produkte der Parteien über süße Inhaltsstoffe verfügen und deshalb einer einheitlichen Geschmacksrichtung zuzurechnen seien und sich an die Zielgruppe der Kinder richteten.

25

Zu Unrecht macht die Revision dagegen geltend, zwischen den Waren, für die die Klagemarke Schutz beanspruche und einem Milchdessert bestehe an Identität heranreichende Warenähnlichkeit, weil das Dessertprodukt der Beklagten wie die Waren der Klägerin aus Schokolade, Milch und Haselnüssen bestünde und die Beklagte typische Ausstattungsmerkmale der Verpackungen der Klägerin übernehme.

26

Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist bei den Klagemarken nur auf die Waren abzustellen, für die die Marken Schutz genießen. Etwaige Übereinstimmungen im Erscheinungsbild der von den Parteien verwandten Verpackungen lassen die Warenähnlichkeit unberührt. Dass das Berufungsgericht aufgrund der Zusammensetzung des Milchdesserts der Beklagten, das neben anderen Bestandteilen auch Schokolade enthalten soll, keine hochgradige oder an Identität heranreichende Warenähnlichkeit zu Schokolade und Schokoladenwaren angenommen hat, ist aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.

27

cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, Grundlage der Verwechslungsprüfung könne nur eine reine Wortmarke "Kinder" bzw. der farblich und graphisch nicht gestaltete Wortbestandteil "Kinder" sein, weil das Schriftbild der Klagemarken sich in der angegriffenen Bezeichnung nicht wiederfinde. Dieser Wortbestandteil sei ursprünglich schutzunfähig, habe sich im Verkehr aber als Hinweis auf die Klägerin durchgesetzt (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Die Voraussetzungen einer gesteigerten Kennzeichnungskraft lägen allerdings nicht vor.

28

Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, dem Wortelement "Kinder" der Klagemarken komme jedenfalls eine schwache originäre Kennzeichnungskraft zu. Das Wortelement der Klagemarken verfüge unabhängig von der graphischen Gestaltung der farbigen Wort-/Bildmarken aufgrund umfänglicher Benutzung im Verkehr über gesteigerte Kennzeichnungskraft.

29

Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts lässt sich vielmehr auch für den Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz (12. Mai 2004), der für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Klagemarken maßgeblich ist, eine Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortelements nicht feststellen.

30

(1) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen hat nicht zur Folge, dass der Marke im Verletzungsverfahren ein bestimmtes Maß an Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf (BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1). Im Verletzungsverfahren hat das Gericht daher den Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke selbständig zu bestimmen. Dies gilt auch für Marken, die aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind (BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 173 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 25.1.2007 - I ZR 22/04 Tz. 35 - Pralinenform

).

31

(2) Dem Wortbestandteil "Kinder" fehlt für die Waren "Schokolade, Schokoladenwaren" wegen der die Zielgruppe der Abnehmer der Produkte beschreibenden Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Jegliche Unterscheidungskraft fehlt einer Bezeichnung nicht nur dann, wenn es um eine Beschreibung konkreter Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geht, sondern auch dann, wenn es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 f. = WRP 2003, 1429 - Cityservice). Der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken beschreibt allgemein den möglichen Abnehmerkreis der Produkte, so dass es nicht darauf ankommt, welche Waren die Klägerin herstellt und vertreibt und ob diese auch von Erwachsenen verzehrt werden.

32

(3) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass sich der isolierte Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarke i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt hat. Den von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten lässt sich zum maßgeblichen Zeitpunkt (12. Mai 2004) eine Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortbestandteils "Kinder" ohne eine graphische Gestaltung jedoch nicht entnehmen.

33

Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften , die die Marke von Hause aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, gehören (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 14.9.1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 = WRP 1999, 1130 - Chevy; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars; BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV).

34

Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2002, 171, 173 f. - Marlboro-Dach; zum WZG: BGHZ 113, 115, 118 - SL; BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 696 - apetito/apitta). Eine weitergehende Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarken ist aufgrund ihrer Benutzung bis zum Kollisionszeitpunkt nicht eingetreten. Da der Wortbestandteil "Kinder" die Abnehmerkreise der in Rede stehenden Süßwaren glatt beschreibt , ist für die Durchsetzung des Wortelements "Kinder" ein deutlich erhöhter Durchsetzungsgrad erforderlich (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; vgl. auch BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO).

35

Diesen deutlich höheren Durchsetzungsgrad hat die Klägerin für das Jahr 2004 nicht belegt. Nach der vom Berufungsgericht herangezogenen demoskopischen Untersuchung von Januar 2004 (Anlage BB 36) zu der maschinenschriftlichen Bezeichnung "Kinder" ohne graphische Gestaltung haben 66,7 % der Gesamtbevölkerung und 68,8 % derjenigen, die Schokoladenwaren kaufen oder essen, die Bezeichnung "Kinder" im Zusammenhang mit Schokoladenwaren einem bestimmten Unternehmen zugeordnet. Für die Feststellung des Durchsetzungsgrades ist auf die Gesamtbevölkerung abzustellen, weil diese bei den Waren des Massenkonsums, zu denen Schokoladenprodukte gehören , zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählen (BGH GRUR 2006, 760 Tz. 22 - LOTTO). Ob hiervon diejenigen Teile der Befragten auszunehmen sind, die keinerlei Bezug zu Schokoladenwaren haben, kann offenbleiben. Dieser Teil ist jedenfalls mit der Frage Nr. 1 des Gutachtens "Kaufen oder essen Sie Schokoladenwaren ?" nicht zuverlässig ausgegrenzt (vgl. BPatG, Beschl. v. 17.5.2006 - 32 W(pat) 39/03, GRUR 2007, 324, 328 = MarkenR 2007, 167) und wird auch durch andere Fragen im Gutachten nicht näher festgelegt.

36

Von den 66,7 % der Befragten, die die Bezeichnung "Kinder" ohne graphische Gestaltung bei Schokoladenwaren einem bestimmten Unternehmen zuordnen, sind allerdings diejenigen Befragten abzusetzen, die auf die Frage Nr. 4 nach dem Namen dieses Unternehmens das Wortelement "Kinder" einem anderen Unternehmen als der Klägerin zurechneten. Dies sind 4,7 % aller Befragten. Die Befragten müssen das Unternehmen, das das Zeichen verwendet, dessen Verkehrsdurchsetzung in Rede steht, zwar nicht namentlich benennen können. Diejenigen Befragten, die das Zeichen aber einem anderen, ausdrücklich genannten Unternehmen zurechnen, haben bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens zugunsten eines bestimmten Unternehmens außer Betracht zu bleiben (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 65 = WRP 2002, 924 - Philips; Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., § 8 Rdn. 423; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 315 und Rdn. 354; v. Schultz, Markenrecht, § 8 Rdn. 141; a.A. Niedermann, GRUR 2006, 367, 371: Außerachtlassung nur bei massiven Fehlzuordnungen ). Danach verbleiben 62 % der Befragten, die den Wortbestandteil "Kinder" einem bestimmten Unternehmen zuordnen, ohne dass es zu Fehlzuordnungen zu anderen Unternehmen kommt. Das reicht für eine Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" ohne graphische Gestaltung in Anbetracht des glatt beschreibenden Charakters nicht aus (vgl. auch BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

37

Den Umsatz- und Absatzzahlen, dem Marktanteil und der Marktpräsenz der Produkte der Klägerin sowie ihren Werbeaufwendungen kommt im Streitfall ein entscheidendes Gewicht für die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" nicht zu. Diese beziehen sich sämtlich auf die farbigen Wort-/Bildmarken. Ihnen lässt sich daher - entgegen der Ansicht der Revision - nicht entnehmen, dass der isolierte Wortbestandteil "Kinder" sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft von Schokoladenprodukten aus dem Unternehmen der Klägerin durchgesetzt hat.

38

Da von einer Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht unterhalb eines Durchsetzungsgrads von 50 % auszugehen ist (BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2006, 760 Tz. 20 - LOTTO) und aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken regelmäßig nur über normale Kennzeichnungskraft verfügen, reicht in Anbetracht des glatt beschreibenden Charakters des Wortbestandteils "Kinder" ein Anteil, der 60 % aller Befragten nicht deutlich übersteigt, auch unter Berücksichtigung der von der Klägerin durch Umsatzund Absatzzahlen, Marktpräsenz und Marktanteil, Werbeaufwendungen und Verbraucherkontakte dargelegten Benutzung der farbigen Wort-/Bildmarken zur Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht aus.

39

dd) Das Berufungsgericht hat bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr ausschließlich auf den Wortbestandteil "Kinder" abgestellt , weil das Schriftbild und die Farbkombination der Klagemarken in der angegriffenen Bezeichnung nicht übernommen sind. Das Berufungsgericht ist danach ersichtlich von einer Zeichenunähnlichkeit zwischen den farbigen Wort-/ Bildmarken der Klägerin und der Bezeichnung "Kinderzeit" der Beklagten ausgegangen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

40

(1) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2002, 171, 174 - MarlboroDach ; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Bei der Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz).

41

(2) Der Gesamteindruck der farbigen Wort-/Bildmarken der Klägerin wird nicht durch den Wortbestandteil "Kinder" geprägt. Dieser Wortbestandteil verfügt für die Produkte "Schokolade, Schokoladenwaren" über keine Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und hat diese auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erworben (s. oben II 1 a cc (3)). Ohne Kennzeichnungskraft kann das Wortelement der farbigen Wort-/Bildmarken der Klägerin keine Prägung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I; Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT).

42

(3) In der Bezeichnung "Kinderzeit" hat der Wortbestandteil "Kinder" keine selbständig kennzeichnende Stellung. Gegenteiliges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt und wird von der Revision auch nicht geltend gemacht. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Wortbestandteil "Kinder" den Begriff "Kinderzeit" dominiert.

43

Stehen sich bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden Klagemarken und die Bezeichnung "Kinderzeit" gegenüber, ist die Annahme des Berufungsgerichts, das von absoluter Zeichenunähnlichkeit ausgegangen ist, rechtsfehlerfrei.

44

b) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den farbigen Wort-/Bildmarken Nr. 396 54 542 und 301 14 181 und der angegriffenen Bezeichnung "Kinderzeit" auch nicht unter dem Aspekt eines Serienzeichens angenommen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

45

aa) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehre- rer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen , die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24).

46

bb) Bei der Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens sind besonders strenge Anforderungen an die Wesensgleichheit dieses Zeichens mit dem angegriffenen Zeichen zu stellen (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; Ullmann, GRUR 1993, 334, 337; Eichelberger , WRP 2006, 316, 321). Daran fehlt es vorliegend.

47

Der Wortbestandteil "Kinder" ist nicht verkehrsdurchgesetzt und kann die Klagemarke daher nicht prägen. Demnach kann bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muss vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeichnung die Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein (BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 965 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus).

48

Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarken der Klägerin weicht in der farbigen Aufmachung aufgrund ihrer bildlichen Gesamtwirkung deutlich von dem Wort "Kinder" in Maschinenschrift ab. Zwischen den farbigen Klagemarken Nr. 396 54 542 und Nr. 301 14 181 und dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen jüngeren Bezeichnung, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, besteht danach ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit.

49

c) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht auch einen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarken Nr. 396 54 542 und Nr. 301 14 181 verneint hat.

50

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen kommt auch ein auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützter Unterlassungsanspruch nicht in Betracht.

51

2. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch auch nicht aufgrund der schwarz-weiß gestalteten Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063 "Kinder" nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG zu.

52

a) Zwischen der graphisch gestalteten schwarz-weißen Wort-/Bildmarke der Klägerin und der angegriffenen Bezeichnung "Kinderzeit" der Beklagten hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls verneint. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.

53

aa) Das Wortelement "Kinder" verfügt aus den oben unter II 1 a cc) dargelegten Gründen von Hause aus über keine Kennzeichnungskraft für Schokolade und Schokoladenwaren und genießt auch keinen Schutz aufgrund Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG.

54

Danach stehen sich die Klagemarke, die Schutz nur durch die Kombination des Wortelements mit der graphischen Gestaltung erlangt hat, und die Be- zeichnung "Kinderzeit" gegenüber. Zwischen diesen Zeichen besteht keine Zeichenähnlichkeit , weil die Wort-Bildmarke der Klägerin nicht durch den Wortbestandteil "Kinder", sondern ebenso wie die farbigen Wort-/Bildmarken der Klägerin durch die graphische Gestaltung bestimmt wird, während die Bezeichnung "Kinderzeit" durch beide Wortbestandteile geprägt wird. Die graphische Gestaltung der Klagemarken, aus der sich ihre Schutzfähigkeit ableitet, findet sich in der angegriffenen Bezeichnung der Beklagten nicht. Allein die teilweise Übereinstimmung des schutzunfähigen Wortbestandteils "Kinder" mit der angegriffenen Bezeichnung vermag eine Zeichenähnlichkeit nicht zu begründen (BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 777 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 150).

55

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der schwarz-weißen graphisch gestalteten Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung "Kinderzeit" besteht wegen Zeichenunähnlichkeit nicht.

56

bb) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist zwischen der Klagemarke Nr. 397 21 063 und der Bezeichnung "Kinderzeit" ebenfalls nicht gegeben.

57

Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Klägerin, aus der sich die Schutzfähigkeit ergibt, ist in der Bezeichnung der Beklagten nicht aufgenommen. Der reine Wortbestandteil der Klagemarke genießt mangels Verkehrsdurchsetzung keinen Schutz. Seine Übereinstimmung mit dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen Bezeichnung, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, kann keine Zeichenähnlichkeit begründen.

58

b) Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG aufgrund des Schutzes der Klagemarke Nr. 397 21 063 "Kinder" als bekannte Marke kommt ebenfalls nicht in Betracht. Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen besteht Zeichenunähnlichkeit.

59

3. Anders als die Revision in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat geltend gemacht hat, kann die Klägerin den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG schließlich nicht auf eine Marke kraft Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG an dem Wort "Kinder" stützen. Eine entsprechende Wortmarke ist nicht Gegenstand des Rechtsstreits geworden.

60

a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (vgl. BGHZ 166, 253, 259 - Markenparfümverkäufe, m.w.N.). Geht der Kläger aus einem Schutzrecht vor, wird der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festgelegt (BGH, Urt. v. 7.12.2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = WRP 2001, 804 - Telefonkarte).

61

b) Die Klägerin hat die Verletzung einer aus dem Wort "Kinder" bestehenden Marke kraft Verkehrsgeltung in den Tatsacheninstanzen nicht zum Gegenstand des Rechtsstreits gemacht. Hieran ändert auch der Umstand nichts, dass das Berufungsgericht die Möglichkeit des Vorliegens einer durch Verkehrsgeltung entstandenen Marke erwogen hat. Die Revision hat daher in der Revisionsbegründung auch nur die Wort-/Bildmarken Nr. 396 54 542, 301 14 181 und 397 21 063 als diejenigen Marken angeführt, auf die die Kläge- rin ihren Unterlassungsanspruch gestützt hat. In der Revisionsinstanz kann die Klägerin ein neues Schutzrecht nicht mehr in den Rechtsstreit einführen.

62

4. Die von der Revision angeregte Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG ist nicht geboten.

63

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erlangt eine sehr bekannte beschreibende Bezeichnung - in jenem Fall eine geographische Angabe - Unterscheidungskraft i.S. des Art. 3 Abs. 3 MRRL (= § 8 Abs. 3 MarkenG) nur bei einer offenkundig besonders langfristigen und intensiven Benutzung der Marke (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 50 = MarkenR 1999, 189 - Chiemsee).

64

Welche Umstände für diese Beurteilung als relevant anzusehen sind, ist in der Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 51 - Chiemsee; GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 - Chevy) und in der Entscheidung "Kinder I" des Senats angeführt (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I). Diese relevanten Umstände haben die mit der Entscheidung befassten Gerichte umfassend zu würdigen (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 49 - Chiemsee). Die Feststellung und Bewertung dieser Umstände im Einzelfall ist Aufgabe der nationalen Gerichte (EuGH, Urt. v. 28.1.1999 - C-303/97, GRUR Int. 1999, 345 Tz. 36 - Kessler Hochgewächs).

65

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm v.Ungern-Ster nberg Pokrant
Kirchhoff Büscher
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 15.08.2003 - 416 O 85/03 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 04.06.2004 - 5 U 123/03 -