Bundesgerichtshof Beschluss, 23. Okt. 2014 - I ZR 38/14

Gründe:

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I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 3. November 2003 unter der Nr. 300 12 966 die Wortmarke POST für die Dienstleistungen Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen ; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen , Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen , Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften als durchgesetzte Marke eingetragen.

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Der Antragsteller hat die Löschung der Marke beantragt. Mit Beschluss vom 14. Dezember 2005 hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der Marke angeordnet.

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Die Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG GRUR 2007, 714).

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Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Der Antragsteller beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

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II. Das Bundespatentgericht hat einen Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG bejaht und zur Begründung ausgeführt:

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Der Eintragung der angegriffenen Marke habe für die registrierten Dienstleistungen das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden , das auch weiterhin bestehe. Das Wort "POST" sei eine Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art der Dienstleistungen verwandt werden könne, für die die Marke eingetragen sei. Es diene der Bezeichnung einer Dienstleistungseinrichtung , die Briefe, Pakete, Geldsendungen und andere Gegenstände entgegennehme, befördere und zustelle. "POST" sei zudem ein Sammel- und Oberbegriff für die von einer derartigen Dienstleistungseinrichtung beförderten Güter, insbesondere Schriftgut aller Art. Diese Bedeutung habe sich auch nach der Privatisierung der Deutschen Post erhalten.

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Das bestehende Schutzhindernis sei weder zum Eintragungszeitpunkt noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag durch Verkehrsdurchsetzung überwunden worden. Eine Verkehrsdurchsetzung müsse Folge einer Benutzung als Marke sein. Eine noch so große Bekanntheit der Bezeichnung reiche für sich nicht aus. Es bestünden aber erhebliche Zweifel, ob das Wort "POST" vor dem Eintragungszeitpunkt von der Markeninhaberin im Inland als Marke für die konkret beanspruchten Dienstleistungen und nicht nur als Sachhinweis oder zur Unternehmenskennzeichnung benutzt worden sei. Häufig sei die Bezeichnung als Teil eines komplexen Zeichens zusammen mit weiteren Bestandteilen (Abbildung des Posthorns, Hausfarbe Gelb) verwendet worden. Jedenfalls seien aber die vor dem Eintragungszeitpunkt durchgeführten Verkehrsbefragungen nicht geeignet, den Nachweis zu erbringen, dass sich das Wort "POST" in den beteiligten Verkehrskreisen als Marke für die registrierten Dienstleistungen durchgesetzt habe. Für den die Dienstleistungen glatt beschreibenden Begriff sei eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung erforder- lich. Diese sei mit den sich aus den demoskopischen Gutachten der Jahre 2000 und 2002 ergebenden Zuordnungswerten von 71,1% und 84,6% schon nicht erreicht. Darüber hinaus begegne die Ermittlung der Zuordnungsgrade in den Gutachten durchgreifenden Bedenken. Zum einen sei durch die Art der Fragestellung auf das Ergebnis Einfluss genommen worden und zum anderen sei die Zurechnung von Antworten der Befragten teilweise rechtsfehlerhaft zugunsten der Markeninhaberin vorgenommen worden. Für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag ergebe sich aufgrund des demoskopischen Gutachtens von Ende 2005/Anfang 2006 kein anderes Ergebnis. Aus diesem Gutachten folge nur ein Zuordnungsgrad von 70%. Selbst wenn aber der im Gutachten angenommene Zuordnungsgrad von 79,6% erreicht werde, reiche dies für die Annahme einer nahezu einhelligen Verkehrsdurchsetzung nicht aus.

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III. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Beurteilung, mit der das Bundespatentgericht die Voraussetzungen für eine Löschung der Eintragung der Marke "POST" nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG mangels Verkehrsdurchsetzung bejaht hat, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

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1. Das Bundespatentgericht ist - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zutreffend davon ausgegangen, dass das Wort "POST" nach § 3 Abs. 1 MarkenG markenfähig ist, weil es als Wortzeichen grundsätzlich abstrakt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen gleich welcher Art geeignet ist.

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2. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, bei der angegriffenen Marke handele es sich für die fraglichen Dienstleistungen um eine von Haus aus beschreibende Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

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a) Nach dieser Vorschrift sind unter anderem Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistung dienen können. Von einem die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat und nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - C-191/01, Slg. 2003, I-12447 = GRUR 2004, 146 Tz. 32 - DOUBLEMINT; Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Tz. 97 - Postkantoor; BGH, Beschl. v. 13.3.2008 - I ZB 53/05, GRUR 2008, 900 Tz. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II).

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b) Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Begriff "POST" in der deutschen Sprache einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete, Päckchen und andere Waren befördert und zustellt, und andererseits die beförderten und zugestellten Güter selbst, zum Beispiel Briefe, Karten, Pakete und Päckchen, bezeichnet. In der letztgenannten Bedeutung beschreibt "POST" den Gegenstand, auf den sich die Dienstleistungen beziehen, für die die Marke eingetragen ist. Der Begriff ist deshalb eine Angabe über ein Merkmal dieser Dienstleistungen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG: BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 108/05, WRP 2008, 1206 Tz. 21 - CITY POST; Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Tz. 19 = WRP 2008, 1202 - POST I).

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Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde weist die Bezeichnung "POST" im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Dienstleistungen keinen komplexen oder interpretationsbedürftigen Begriffsinhalt auf. Vielmehr verfügt das Markenwort über einen die Dienstleistung beschreibenden Inhalt, der ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (vgl. BGHZ 167, 278 Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006). Den beschreibenden Sinngehalt erkennt der Verkehr unmittelbar und eindeutig, ohne dass es darauf ankommt, ob der Begriff zur Bezeichnung der Dienstleistungseinrichtung oder des Gegenstands der Dienstleistung verwendet wird.

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Für ihre gegenteilige Ansicht stützt sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg auf eine Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts, in der die Bezeichnung einer Dienstleistung mit "Post, soweit in Klasse 35 enthalten" im Rahmen einer Markenanmeldung als unklar angesehen wurde. Nach der Bestimmung des § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG muss die Anmeldung ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen enthalten, für die die Eintragung beantragt wird. Dabei sind die Waren oder Dienstleistungen nach § 20 Abs. 1 MarkenV so zu bezeichnen, dass die Klassifizierung jeder einzelnen Ware oder Dienstleistung in eine Klasse der Klasseneinteilung nach § 19 Abs. 1 MarkenV möglich ist. Zur Klassifizierung der Dienstleistung genügt die bloße Angabe "Post" in Verbindung mit der Klassenangabe nicht, weil sie ohne weiteren Zusatz - wie etwa bei der Bezeichnung "Postdienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten" - nicht die Dienstleistung, sondern den Gegenstand beschreibt, auf den sich die Dienstleistung bezieht. Die Bezeichnung des Gegenstands der Dienstleistung reicht dagegen als Angabe eines Merkmals i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus.

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Der Rechtsbeschwerde verhilft auch die Rüge nicht zum Erfolg, das Bundespatentgericht habe seine Amtsermittlungspflicht und das rechtliche Gehör der Markeninhaberin bei der Beurteilung verletzt, ob es sich bei dem Begriff "POST" um eine die Merkmale der Dienstleistungen beschreibende Angabe handelt. Die Frage, ob das Markenwort für die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, war bereits aufgrund des Schreibens der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Februar 2001 Gegenstand des Eintragungsverfahrens, in dem die Marke schließlich nur kraft Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen worden ist. Die Frage war zudem Gegenstand des Löschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, das das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht hatte. Eines gesonderten Hinweises des Bundespatentgerichts, dass das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht kam, bedurfte es danach nicht (vgl. BGH, Beschl. v. 10.4.2008 - I ZB 98/07, GRUR 2008, 1027 Tz. 20 = WRP 2008, 1438 - Cigarettenpackung).

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Das Bundespatentgericht brauchte auch keine weiteren Ermittlungen dazu anzustellen, ob das Wort "POST" eine für die registrierten Dienstleistungen beschreibende Angabe darstellte. Maßgeblich für die Beurteilung ist die Verkehrsauffassung sämtlicher Verbraucherkreise, die als Abnehmer oder Interessenten der Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke geschützt ist (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 u. 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 29 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 22 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Dies ist vorliegend das allgemeine Publikum. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehörten daher auch die Richter des Bundespatentgerichts, die ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens die Auffassung des Verkehrs von dem beschreibenden Gehalt des Begriffs "POST" für die beanspruchten Dienstleistungen feststellen konnten (vgl. BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 126/98, GRUR 2001, 73, 75 = WRP 2000, 1284 - Stich den Buben; BGHZ 156, 250, 255 - Marktführerschaft).

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3. Die Rechtsbeschwerde hat jedoch Erfolg, soweit sie sich dagegen wendet, dass das Bundespatentgericht die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der Marke "POST" i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Zeitpunkt der Eintragung und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag verneint hat.

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a) Das Bundespatentgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis grundsätzlich eine Verwendung der Kennzeichnung als Marke, also eine markenmäßige und damit nicht lediglich eine beschreibende Verwendung voraussetzt. Die Tatsache, dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrührend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren können (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 64 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington; BGH, Beschl. v. 21.2.2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Tz. 23 = WRP 2008, 1087 - VISAGE).

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Das Bundespatentgericht hat erhebliche Zweifel daran geäußert, dass die Markeninhaberin vor dem Eintragungszeitpunkt das Zeichen "POST" für die konkret beanspruchten Dienstleistungen markenmäßig benutzt hat. Es hat die Frage aber letztlich dahinstehen lassen. Für das Rechtsbeschwerdeverfahren ist daher von einer markenmäßigen Verwendung des Zeichens "POST" durch die Markeninhaberin auch schon vor dem Eintragungszeitpunkt auszugehen.

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b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass es sich bei dem Begriff "POST" um eine für die fraglichen Dienstleistungen von Hause aus glatt beschreibende Gattungsbezeichnung handelt, bei der wegen der teilweise noch bestehenden und im Übrigen noch nicht lange zurückliegenden Monopolstellung und der dadurch geprägten Verkehrsanschauung zu einer Verkehrsdurchsetzung eine nahezu einhellige Verkehrsbekanntheit als Marke erforderlich gewesen sei. Diese sei durch die Ergebnisse der Verkehrsbefragungen von Mai 2000, November/Dezember 2002 und September/Oktober 2005 nicht nachge- wiesen. Diese Ausführungen halten einer rechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

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aa) Das Bundespatentgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen , dass die Markeninhaberin sich ungeachtet des früheren Postmonopols, das zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundespatentgerichts noch in einem Teilbereich fortbestand, auf eine Durchsetzung der Marke berufen kann (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 65 - Philips/Remington; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 18 - LOTTO). In einer Situation, in der ein Anbieter aufgrund einer Monopolstellung eine bestimmte Leistung als einziger anbietet, ist jedoch zu prüfen, ob der Verkehr, der die von Haus aus beschreibende Angabe der angebotenen Leistung mit dem Angebot des Monopolisten identifiziert, diese Bezeichnung wirklich als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistung betrachtet. In einem solchen Fall liegt es nahe, dass der Verkehr den Gattungsbegriff zwar mit dem alleinigen Anbieter in Verbindung bringt, ohne darin aber zugleich einen Herkunftshinweis zu erblicken (vgl. BGHZ 30, 357, 365 - Nährbier). Entsprechendes gilt, wenn der Markeninhaber in der Vergangenheit über eine Monopolstellung verfügte, die die gegenwärtige Verkehrsauffassung nach wie vor beeinflusst.

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bb) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde indessen, das Bundespatentgericht habe keine ausreichenden Feststellungen dazu getroffen, ob im Zeitpunkt der Eintragung der Marke - am 3. November 2003 - und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag - am 15. November 2006 - die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG vorgelegen hätten.

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(1) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass die von ihm für erforderlich angesehene nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung in der Gesamtbevölkerung auf der Grundlage der Ergebnisse der von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachten im Eintragungszeitpunkt nicht gegeben war. Das I. -Gutachten weise für Mai 2000 einen Anteil von 71,1% der Gesamtbevölkerung auf, die die Bezeichnung "POST" der Markeninhaberin zutreffend zuordneten. Aus dem Verkehrsgutachten für November /Dezember 2002 der N. folge ein Zuordnungsgrad von 84,6% der Gesamtbevölkerung. Diese Werte reichten für eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung nicht aus.

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(2) Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand.

25

Die Frage, ob eine Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 3 MarkenG erlangt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beantworten, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die fraglichen Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Dienstleistung damit von den Leistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 54 - Chiemsee, zu Art. 3 Abs. 3 MarkenRL; BGH GRUR 2008, 710 Tz. 26 - VISAGE). Dabei kann für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrads nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden , auch wenn - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50% angesetzt werden kann (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 25.10.2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Tz. 23 = WRP 2008, 791 - Milchschnitte). Handelt es sich jedoch um einen Begriff, der die fraglichen Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein Bedeutungswandel und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deut- lich höheren Durchsetzungsgrad in Betracht (BGH GRUR 2006, 760 Tz. 20 - LOTTO). Denn ein sehr bekannter beschreibender Begriff kann Unterscheidungskraft i.S. des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL (§ 8 Abs. 3 MarkenG) nur bei einer langen und intensiven Benutzung der Marke erlangen (für eine sehr bekannte geographische Herkunftsangabe EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 50 - Chiemsee; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 436 d). Dementsprechend hat der Senat auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes im Einzelfall eine sehr hohe oder eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung als notwendig angesehen (vgl. BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 24 - LOTTO; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 34 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; ebenso Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 331; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 8 MarkenG Rdn. 54; wohl auch Lange, Markenund Kennzeichenrecht Rdn. 663; a.A. v. Schultz in v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 MarkenG Rdn. 187).

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Von diesem Ansatz ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Es hat jedoch die Anforderungen an das Vorliegen der Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 MarkenG überspannt, indem es für die Verkehrsdurchsetzung einen Anteil von nahezu 85% der Gesamtbevölkerung, die den Begriff "POST" als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassen, nicht hat ausreichen lassen (vgl. auch Knaak, GRUR 1995, 103, 109; Kahler, GRUR 2003, 10, 12).

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Das von der Markeninhaberin vorgelegte N. -Gutachten für November/Dezember 2002, das der Markeneintragung im November 2003 zeitlich am nächsten kommt, wies einen Anteil von 84,6% der allgemeinen Verkehrskreise auf, die die Bezeichnung "POST" bei der Beförderung von Briefen und Warensendungen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassten. Damit wird die im Regelfall untere Grenze von 50% so deutlich überschritten, dass die Anforderungen erfüllt sind, die vorliegend an eine Verkehrsdurchsetzung eines glatt beschreibenden Begriffs zu stellen sind. Die Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung eines glatt beschreibenden Begriffs dürfen nicht so hoch angesiedelt werden, dass eine Verkehrsdurchsetzung in der Praxis von vornherein ausgeschlossen wird (Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 331; ders., GRUR 2008, 569, 572).

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Zudem besteht im Streitfall auch kein Anlass, im Hinblick auf den spezifischen Charakter der von Haus aus für die in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibenden Bezeichnung "POST" besonders hohe Anforderungen an die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG zu stellen. Anders als im Fall "LOTTO" (BGH GRUR 2006, 760) geht es im Streitfall nicht um einen Wandel von einem Gattungsbegriff zu einem Herkunftshinweis, durch den eine beschreibende Verwendung weitgehend ausgeschlossen wird. Denn auch wenn sich "POST" als Herkunftshinweis für die Erbringung von Postdienstleistungen durchgesetzt haben sollte, steht der beschreibende Charakter des Begriffs "Post" für den Gegenstand der Dienstleistung außer Zweifel. Der Schutzumfang der Wortmarke "POST" ist daher wegen der beschreibenden Funktion der Angabe durch die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG eng bemessen. Wettbewerbern der Markeninhaberin ist die auch kennzeichenmäßige Verwendung nicht verboten, die in einer den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechenden Weise erfolgt. Dies ist der Fall, wenn die Wettbewerber die von ihnen benutzten Kennzeichen durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort "POST" abgrenzen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen der Markeninhaberin die Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erhöhen (vgl. BGH GRUR 2008, 798 Tz. 23 - POST I; WRP 2008, 1206 Tz. 25 - CITY POST).

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(3) Das Bundespatentgericht hat seine Beurteilung, dass die Marke mangels Verkehrsdurchsetzung entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist, zusätzlich darauf gestützt, dass die Zuordnungswerte in den von der Markeninhaberin im Eintragungsverfahren vorgelegten demoskopischen Gutachten unzutreffend ermittelt worden seien. Von dem im I. -Gutachten ausgewiesenen Zuordnungswert von 71,1% für Mai 2000 müsse ein Abschlag vorgenommen werden, weil lenkend Einfluss auf die Antworten der seinerzeit Befragten genommen worden sei. Aus diesem Gutachten folge daher nur eine Verkehrsdurchsetzung von unter 70%. Bei dem N. -Gutachten sei nicht nachvollziehbar , wie der Zuordnungsgrad von 84,6% ermittelt worden sei. Abzusetzen sei der Anteil derjenigen Befragten, die die Marke "POST" nicht der Markeninhaberin , sondern einem anderen Unternehmen zugerechnet hätten. Nicht zugunsten der Markeninhaberin dürften auch solche Antworten gewertet werden , denen nicht deutlich zu entnehmen sei, dass die Befragten in der angemeldeten Marke einen Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb sähen. Danach ergebe sich nur noch ein Durchsetzungsgrad von 78,4%, der für eine Verkehrsdurchsetzung des Begriffs "POST" nicht ausreiche. Diese Erwägungen des Bundespatentgerichts tragen nicht seine Annahme, die Marke "POST" sei mangels Verkehrsdurchsetzung entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 MarkenG).

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(4) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, dass das Bundespatentgericht die Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG zum Eintragungszeitpunkt der Marke unter Verstoß gegen den Amtsermittlungsgrundsatz verneint und dem Markeninhaber die Feststellungslast im Falle der Unaufklärbarkeit auferlegt hat.

31

Im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht ist gemäß § 59 Abs. 1, § 73 Abs. 1 MarkenG von Amts wegen zu prüfen, ob der Eintragung der Marke ein Schutzhindernis zum maßgeblichen Zeitpunkt entgegenstand. Entscheidend ist, ob das Schutzhindernis tatsächlich vorlag und nicht, ob die Eintragung fehlerhaft erfolgt ist (BGHZ 42, 151, 160 - Rippenstreckmetall II; BPatGE 5, 157, 160; 11, 125, 133; 20, 250, 258; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 50 Rdn. 19). Lässt sich im Nachhinein mit der erforderlichen Sicherheit nicht mehr aufklären, ob ein Schutzhindernis im Eintragungszeitpunkt vorlag, gehen verbleibende Zweifel zu Lasten des Antragstellers und nicht des Markeninhabers. Der Antragsteller des Löschungsverfahrens trägt für die Voraussetzungen einer ihm günstigen Rechtsnorm - hier des Vorliegens eines Schutzhindernisses im Löschungsverfahren - die Feststellungslast (BGHZ 42, 151, 160 - Rippenstreckmetall II; BPatGE 20, 250, 257; 22, 81, 83; 38, 131, 136; Fezer aaO § 50 Rdn. 37; Ingerl /Rohnke aaO § 50 Rdn. 19; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 73 Rdn. 8; Dohnle in v. Schultz aaO § 73 MarkenG Rdn. 9; Büscher in Büscher/Dittmer/ Schiwy aaO § 59 MarkenG Rdn. 11). Dabei dürfen allerdings dem Antragsteller im Hinblick auf die Schwierigkeiten, im Nachhinein das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Eintragungszeitpunkt nachzuweisen (vgl. BPatG GRUR 2008, 420, 425), keine nahezu unüberwindbaren Beweisanforderungen auferlegt werden. So können ihm Beweiserleichterungen zugute kommen. Auch kann das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag unter Umständen Rückschlüsse auf das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Eintragungszeitpunkt zulassen.

32

Danach begegnet die Annahme des Bundespatentgerichts, im Eintragungszeitpunkt hätten die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der Marke "POST" nicht vorgelegen, durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Das Bundespatentgericht hat die Frage einer Verkehrsdurchsetzung nicht anhand einer Gesamtschau aller relevanten Umstände beurteilt (siehe oben unter III 3 b bb (2)), sondern ausschließlich auf die von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachten für Mai 2000 und November 2002 abgestellt. Zu diesen Gutachten hat das Bundespatentgericht festgestellt, dass sie - abgesehen von dem ausgewiesenen Durchsetzungsgrad (vgl. oben unter III 3 b bb (1)) - wegen methodischer Bedenken nicht geeignet seien, den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung zu erbringen. Daraus ergibt sich aber nicht die für die Löschung der Markeneintragung erforderliche positive Feststellung, dass eine Verkehrsdurchsetzung im maßgeblichen Zeitpunkt nicht vorlag. Hatte das Bundespatentgericht methodische Bedenken gegen die vorgelegten demoskopischen Gutachten, hätte es diese aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes mit den Verfahrensbeteiligten erörtern und ihnen Gelegenheit geben müssen , unter Berücksichtigung der wechselseitigen Mitwirkungspflichten zu den relevanten Umständen ergänzend vorzutragen und Beweismittel vorzulegen. Soweit für die Überzeugungsbildung erforderlich, hätte es von Amts wegen ein demoskopisches Gutachten einholen müssen. Verblieben danach Zweifel am Vorliegen der Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung, durfte das Bundespatentgericht im Hinblick darauf, dass die Feststellungslast beim Antragsteller und nicht bei der Markeninhaberin liegt, nicht die Löschung der Markeneintragung beschließen.

33

cc) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fortbestanden hat (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Das hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand.

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(1) Die von der Markeninhaberin für September/Oktober 2005 vorgelegte Verkehrsumfrage, die der Entscheidung über den Löschungsantrag zeitlich am nächsten kommt, weist einen Durchsetzungsgrad von 83,9% auf. Dieses Ergebnis , das nur unwesentlich unter dem im N. -Gutachten für November /Dezember 2002 ermittelten Wert von 84,6% liegt, lässt - seine Richtig- keit unterstellt - nicht den Schluss zu, die Marke habe sich nicht als Herkunftshinweis durchgesetzt (siehe oben unter III 3 b bb (2)).

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(2) Das Bundespatentgericht hat allerdings auch gegen das Gutachten aus dem Jahre 2005 methodische Bedenken erhoben und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass nur 64,2% der befragten Personen die Marke "POST" richtig zugeordnet hätten und auch bei einer Würdigung der Ergebnisse des Gutachtens jeweils zugunsten der Markeninhaberin lediglich ein Anteil von 70% erreicht werde.

36

Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts begegnet denselben durchgreifenden rechtlichen Bedenken, wie sie für die Würdigung des für den Eintragungszeitpunkt vorgelegten N. -Gutachtens von November/Dezember 2002 gelten (siehe oben unter III 3 b bb (4)). Die Bedenken gegen den Beweiswert des von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachtens lassen nicht den Schluss zu, dass im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nicht vorlagen.

37

IV. Danach ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Bornkamm Büscher Schaffert
Kirchhoff Koch
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.04.2007 - 26 W(pat) 24/06 -

Gründe:

1

I. Die Antragstellerin hat die Löschung der am 3. November 2003 für die Markeninhaberin für die Dienstleistungen "Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen ; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, Warensendungen , Wurfsenden, adressierten und unadressierten Werbesendungen , Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften" aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Wortmarke Nr. 300 12 966 POST beantragt.

2

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschung der Marke angeordnet. Die Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschluss vom 11. April 2007 - 26 W (pat) 29/06, juris). Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Senat die Entscheidung des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache zur Feststellung zurückverwiesen , ob die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG zum Eintragungs- und zum Entscheidungszeitpunkt nicht vorliegen (BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2008 - I ZB 45/07, juris; vgl. auch das Parallelverfahren BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2008 - I ZB 48/07, GRUR 2009, 669 = WRP 2009, 815 - POST II). Das Bundespatentgericht hat daraufhin den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und den Löschungsantrag zurückgewiesen (BPatG, Beschluss vom 28. Oktober 2010 - 26 W (pat) 29/06, juris). Dagegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung rechtlichen Gehörs rügt.

3

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Voraussetzungen für eine Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG nicht vorlägen. Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei durch eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden.

4

III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

5

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist gemäß § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG auch ohne Zulassung durch das Bundespatentgericht statthaft, da die Antragstellerin den im Gesetz aufgeführten, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnenden Verfahrensmangel der Versagung rechtlichen Gehörs rügt und diese Rüge im Einzelnen begründet (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Oktober 2010 - I ZB 13/10, MarkenR 2011, 177 Rn. 5 - Ivadal II; Beschluss vom 22. Juni 2011 - I ZB 9/10, GRUR 2012, 89 Rn. 5 = WRP 2011, 1461 - Stahlschluessel).

6

2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Antragstellerin nicht in ihrem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs.

7

a) Die Bestimmung des Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt vor Erlass der Entscheidung zu äußern. Dazu gehört auch, dass die Verfahrensbeteiligten bei Anwendung der von ihnen zu verlangenden Sorgfalt erkennen können, auf welchen Tatsachenvortrag es für die Entscheidung ankommen kann. Aus Art. 103 Abs. 1 GG ergibt sich allerdings keine Verpflichtung des Gerichts, vor der Entscheidung auf seine Rechtsauffassung hinzuweisen oder allgemein von seinem Frage- und Aufklärungsrecht Gebrauch zu machen. Das Verfahrensgrundrecht aus Art. 103 Abs. 1 GG ist dementsprechend nicht verletzt, wenn der Richter einer durch einfaches Verfahrensrecht begründeten Hinweis- oder Aufklärungspflicht nicht nachkommt. Eine Versagung des rechtlichen Gehörs liegt erst vor, wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis Anforderungen an den Sachvortrag stellt, mit denen auch ein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter - selbst unter Berücksichtigung der Vielzahl vertretbarer Rechtsauffassungen - nach dem bisherigen Verfahrensverlauf nicht zu rechnen brauchte, weil dies im Ergebnis der Verhinderung des Vortrags eines Verfahrensbeteiligten gleichkommt (vgl. BVerfGE 84, 188, 190; BVerfG, NJW 1994, 1274; BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rn. 11 = WRP 2010, 1399 - LIMES LOGISTIK).

8

b) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe bei der Annahme der Verkehrsdurchsetzung der Marke "POST" nicht von einer markenmäßigen Verwendung der Kennzeichnung ausgehen dürfen, ohne die Antragstellerin zuvor auf die gegenüber der ersten Beschwerdeentscheidung geänderte Auffassung hinzuweisen.

9

Es kann offenbleiben, ob das Bundespatentgericht die Antragstellerin gemäß § 76 Abs. 4 MarkenG darauf hinweisen musste, dass es auf der Grundlage der im Eintragungs- und im Löschungsverfahren vorgelegten Unterlagen beabsichtigte, von einer Verwendung des Zeichens "POST" als Marke auszugehen. Aus einem unterlassenen Hinweis ergibt sich vorliegend kein Gehörverstoß. Die Antragstellerin musste nach dem Verfahrensverlauf damit rechnen, dass das Bundespatentgericht eine markenmäßige Benutzung des Zeichens "POST" in der zweiten Beschwerdeentscheidung bejahen würde. Das Bundespatentgericht hatte in der ersten Beschwerdeentscheidung zwar erhebliche Zweifel daran geäußert, dass die Markeninhaberin vor dem Eintragungszeitpunkt das Zeichen "POST" für die beanspruchten Dienstleistungen markenmäßig benutzt hatte. Es hatte die Frage aber letztlich dahinstehen lassen. Darauf hatte der Senat im ersten Rechtsbeschwerdeverfahren hingewiesen und eine markenmäßige Verwendung unterstellt (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2008 - I ZB 45/07 Rn. 19, juris; vgl. auch BGH, GRUR 2009, 669 Rn. 19 - POST II). Im weiteren Beschwerdeverfahren musste einem gewissenhaften und kundigen Verfahrensbeteiligten danach klar sein, dass es auf die markenmäßige Verwendung als Voraussetzung einer Verkehrsdurchsetzung ankam. Das hat die Antragstellerin auch erkannt und zu dieser Frage nach der Senatsentscheidung im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren vorgetragen.

10

c) Vergeblich rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe die Beanstandungen der Antragstellerin zur Fragestellung des demoskopischen Gutachtens nicht erfasst und gewürdigt und dadurch ihren Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt. Die Formulierung der Antwortmöglichkeit "Die Bezeichnung 'POST' im Zusammenhang mit der Beförderung von Briefen und Paketen ist für mich ein Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen" sei im Hinblick auf die notwendige Dienstleistungsbezogenheit der Marke ungeeignet. Die Formulierung stelle vielmehr eine Verbindung zum Unternehmen her, um die es bei der markenmäßigen Verwendung nicht gehe.

11

Daraus folgt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Antragstellerin. Das Bundespatentgericht hat ihren Vortrag zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen. Es ist nach der schriftlichen Stellungnahme vom 30. April 2010 und der mündlichen Befragung der Gutachterin vom 7. Juli 2010 zum Verkehrsgutachten vom Februar 2003 zu dem Ergebnis gelangt, dass die Fragestellung dieses Verkehrsgutachtens einen ausreichenden Bezug zu den Dienstleistungen herstellte, für die die angegriffene Marke geschützt ist. Es hat dies daraus gefolgert, dass die interviewten Personen nicht abstrakt nach der Bekanntheit des Unternehmens befragt worden sind, durch die Formulierung "im Zusammenhang mit der Beförderung von Briefen und Warensendungen" der notwendige Dienstleistungsbezug hergestellt worden ist und der Durchschnittsverbraucher im Zusammenhang mit einem Waren- und Dienstleistungsangebot regelmäßig nicht in der Lage ist, zwischen einer ausschließlich firmenmäßigen und einer auch markenmäßigen Verwendung eines Zeichens zu unterscheiden. Diese Erwägungen lassen erkennen, dass das Bundespatentgericht den Vortrag der Antragstellerin berücksichtigt hat.

12

d) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe nicht auf der Grundlage des Verkehrsgutachtens von Februar 2003 eine Verkehrsdurchsetzung der Marke "POST" annehmen dürfen, greift ebenfalls nicht durch. Nachdem das Bundespatentgericht aufgrund des Gutachtens von Februar 2003 in Verbindung mit der schriftlichen Stellungnahme der Gutachterin vom 30. April 2010 und ihrer mündlichen Befragung vom 7. Juli 2010 zu dem Ergebnis gelangt war, dass die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung der Marke "POST" vorlagen, war es zur Wahrung des rechtlichen Gehörs der Antragstellerin nicht gehalten, ein weiteres Gutachten einzuholen.

13

Das Bundespatentgericht hat das rechtliche Gehör der Antragstellerin auch nicht dadurch verletzt, dass es sie nicht vor der Beschwerdeentscheidung darauf hingewiesen hat, auf der Grundlage des Verkehrsgutachtens vom Februar 2003 eine Verkehrsdurchsetzung zu bejahen. Nach dem schriftlichen Auskunftsverlangen des Bundespatentgerichts vom 27. Januar 2010, der schriftlichen Stellungnahme der Gutachterin vom 30. April 2010 und ihrer mündlichen Befragung vom 7. Juli 2010 musste die Antragstellerin damit rechnen, dass das Bundespatentgericht auf der Grundlage des Gutachtens vom Februar 2003 eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke bejahen würde.

14

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Bornkamm Pokrant Büscher
Schaffert Koch
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.10.2010 - 26 W(pat) 29/06 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin, die Deutsche Post AG, ist eines der weltweit größten Brief-, Paket-, Transport- und Kurierdienstleistungsunternehmen. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 22. Februar 2000 aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Wortmarke Nr. 300 12 966 "POST", die für die Dienstleistungen Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen ; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen , Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften Schutz genießt. Sie ist weiterhin Inhaberin zahlreicher Marken, die mit dem Bestandteil "Post" gebildet sind. Zugunsten der Klägerin sind die Wortmarken Nr. 300 02 483 "DP" (Priorität 14. Januar 2000) und Nr. 301 52 474 "DP2" (Priorität 31. August 2001) unter anderem eingetragen für Transport, Beförderung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, Einsammeln , Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen, Briefdienst-, Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen.

2

Die Beklagte zu 1 (nachfolgend auch Beklagte), deren persönlich haftender Gesellschafter der Beklagte zu 2 ist, ist ein Transport- und Logistikunternehmen. Die Beklagte ist Inhaberin der am 16. Januar 2003 angemeldeten Wort-/Bildmarken Nr. 303 01 652 "OSTSEE-POST Der private Postdienst im Norden" und Nr. 303 01 653 "OP OSTSEE-POST", die wie im Klageantrag zu I 1 abgebildet, für die dort angeführten Waren und Dienstleistungen eingetragen sind.

3

Die Klägerin hat geltend gemacht, ihre Wortmarken und ihr Unternehmenskennzeichen würden durch die Verwendung der Marken der Beklagten verletzt.

4

Sie hat beantragt, I. die Beklagte zu verurteilen, 1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Zeichen und/oder für die Waren und/oder Dienstleistungen Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Papiererzeugnisse, nämlich Packpapier, Papiertüten, Papierumschläge; Pappe und Papperzeugnisse, nämlich Pappkartons, Verpackungspappe und Papp-Umschläge für den Transport von Gütern aller Art; Druckereierzeugnisse, Zeitungen , Broschüren, Zeitschriften und Bücher; Etiketten, nicht aus Textilstoffen; Fotografien; Schreibwaren, Klebstoffe für Schreibwaren ; Schreibmaschinen; Lehr- und Unterrichtsbücher über den Transport von Paketen und Briefsendungen; Drucklettern und Druckstöcke; Verpackungsmaterialien aus Kunststoff, nämlich luftgepolsterte Plastikverpackungen, Plastiktüten, -folien, -umschläge und -verpackungsbeutel; Verpackungsmaterial aus Plastik (soweit in Klasse 16 enthalten); Werbung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Geschäftsführung; Büroarbeiten, computergestützte Verfolgung des Transportweges von Paketen, Dokumenten und/oder Unterlagen; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Unterstützung des Managements , nämlich Planungen (Hilfe) bei der Geschäftsführung; Management -Beratung in organisatorischer/betriebswirtschaftlicher Hinsicht; Sponsoring in Form von Werbung; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Unternehmens-, Personal - und Wirtschaftsberatung; Marketing, insbesondere Direktmarketing ; Telekommunikation; Übermittlung von Nachrichten, Briefen, Dokumenten, Daten und von Informationen aller Art, auch in Bild und Ton, per Telex, Telefax, Telefon, über elektronische Medien (einschließlich E-Mail und Internet), mittels eines oder mehrerer weltweiter Computernetzwerke oder anderer Medien; Online-Dienste, nämlich Bereitstellung und Übermittlung von Informationen und Nachrichten aller Art in Bild und Ton; Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Durchführung von Telefondiensten, Teletext Services; computergestützte Übertragung von Nachrichten und Bildern über Waren und Dienstleistungen; E-Mail-Datendienste (= elektronischer Postversand); Pagingdienste (Personenrufdienste ); Bereitstellung einer Hotline; Dienstleistungen eines Call Centers, nämlich Vermittlung und Bearbeitung von Warenoder Dienstleistungsbestellungen zur Weiterleitung über Datennetze ; Servicebetreuung über Hotlines, nämlich Bestellannahme und Auskunftserteilung über die Beförderung und Zustellung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen , Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften mit Fahrrädern, Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen sowie deren Verfolgung und Ermittlung (soweit in Klasse 38 enthalten); Bereitstellung eines elektronischen Marktplatzes auf Computernetzwerken; Einstellung von Daten in digitale Netze, soweit in Klasse 38 enthalten; internetbezogene Dienstleistungen , nämlich Bereitstellen eines Zugangs zu Texten, Grafiken, audiovisuellen und Multimedia-Informationen, Dokumenten, Datenbanken und Computerprogrammen; Betrieb von Chatlines und Foren; Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren; Briefdienst-, Frachtdienst-, Kurierdienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierte und unadressierten Werbesendungen , Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften , Druckschriften mit Fahrrädern, Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen , Schiffen und Flugzeugen; Einsammeln, Weiterleiten, Lagerung, Aufbewahrung, Verpackung und Lieferung der vorgenannten Sendungen; Logistikdienstleistungen auf dem Transportsektor , nämlich Sendungsverfolgung und -ermittlung von Paketen sowie Ermittlung und Verfolgung des Transportweges von Einzelund Sammelgutsendungen, von Paketangaben, aktuellem Auslieferungsstatus , Statusaktualisierung per E-Mail, von Abrechnungen , Paketankunftsdaten und Lieferbenachrichtungen - alle vorgenannten Dienstleistungen auch über Internet zu benutzen und/oder benutzen zu lassen.

5

Die Klägerin hat die Beklagte zudem auf Auskunftserteilung und Einwilligung in die Löschung der Marken in Anspruch genommen. Sie hat weiterhin die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten zu 1 und des Beklagten zu 2 begehrt.

6

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. In der Berufungsinstanz hat die Klägerin auch den Feststellungsantrag nur noch gegen die Beklagte weiterverfolgt. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben (OLG Hamburg WRP 2007, 446). Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren gegen die Beklagte zu 1 weiter. Ihre gegen den Beklagten zu 2 gerichtete Revision hat die Klägerin zurückgenommen. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

7

A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche gegen die Beklagte aus den Marken (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 5 und Abs. 6 MarkenG) und dem Unternehmenskennzeichen (§ 15 Abs. 2 bis Abs. 5 MarkenG) verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

8

Zwischen der Wortmarke "POST" der Klägerin und den Wort-/Bildmarken der Beklagten bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zwischen den Dienstleistungen der Bereiche Briefdienst, Frachtdienst und Kurierdienst, für die die kollidierenden Zeichen geschützt seien , bestehe Dienstleistungsidentität. Im Übrigen könne eine hochgradige Dienstleistungs- und Warenähnlichkeit unterstellt werden.

9

Die Klagemarke verfüge auch unter Berücksichtigung der vorgelegten demoskopischen Gutachten nur über eine schwache Kennzeichnungskraft. Gegenteiliges folge auch nicht aus einer intensiven Benutzung der Marke und den von der Klägerin behaupteten hohen Werbeaufwendungen. Zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Marken fehle die erforderliche Zeichenähnlichkeit. Die Marken der Beklagten würden nicht durch den Wortbestandteil "POST" geprägt. Diesem komme in den Kollisionszeichen auch keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Danach bestehe weder eine unmittelbare Verwechslungsgefahr noch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn.

10

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens sei ebenfalls nicht gegeben. Der von Haus aus rein beschreibende Begriff "POST" habe sich nicht aufgrund wiederholter Verwendung als Stammbestandteil einer Zeichenserie durchgesetzt.

11

Im Übrigen stehe dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch aufgrund der Klagemarke "POST" die Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen. Der Begriff "POST" sei für die Waren und Dienstleistungen, für die die Kollisionszeichen geschützt seien, beschreibend oder weise stark beschreibende Anklänge auf. Seine Verwendung in den angegriffenen Zeichen sei im Hinblick auf die Öffnung des staatlichen Postmonopols und des gemeinschaftsrechtlich erwünschten Wettbewerbs nicht unlauter.

12

Aus den vorstehenden Ausführungen ergebe sich, dass sich auch aus dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin kein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG herleiten lasse.

13

Die Unterlassungsanträge seien weiterhin nicht aufgrund des Bekanntheitsschutzes der Klagemarke "POST" und des Unternehmenskennzeichens der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 15 Abs. 3 MarkenG begründet. Aus den Ausführungen zu § 23 Nr. 2 MarkenG folge, dass eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Zeichen "POST" nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise erfolge.

14

Der Unterlassungsanspruch ergebe sich auch nicht aus den Wortzeichen "DP" und "DP2". Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG scheide mangels Zeichenähnlichkeit aus.

15

B. Die Revision, die sich dagegen wendet, dass die gegen die Beklagte gerichteten Klageanträge abgewiesen worden sind, hat in der Sache keinen Erfolg.

16

I. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein Unterlassungsanspruch der Klägerin nach § 14 Abs. 5 MarkenG gegen die Beklagte aus der Klagemarke Nr. 300 12 966 "POST" gegen die Verwendung der Zeichen "OP OSTSEEPOST" und "OSTSEE-POST Der private Postdienst im Norden" scheide aus, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

17

1. Im vorliegenden Verletzungsprozess ist vom Bestand der Klagemarke "POST" auszugehen. Die Marke steht nach wie vor in Kraft. Die gegen die Marke eingeleiteten Löschungsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. Der Senat hat die Beschwerdeentscheidungen aufgehoben, mit denen das Bundespatentgericht die Löschungsanträge des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt hat (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II). Solange die Löschungsanordnung nach §§ 50, 54 MarkenG nicht rechtskräftig ist, besteht im Verletzungsverfahren keine Änderung der Schutzrechtslage und ist der Verletzungsrichter an die Eintragung der Marke gebunden (BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Tz. 14 = WRP 2008, 1202 - POST I).

18

2. Zwischen der Klagemarke "POST" und den Kollisionszeichen besteht jedoch keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

19

a) Das Berufungsgericht hat bei seiner Prüfung zutreffend angenommen, dass zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist, und den Dienstleistungen der Bereiche Briefdienst, Frachtdienst und Kurierdienst der angegriffenen Marken Dienstleistungsidentität besteht. Es hat für das Verhältnis sämtlicher übrigen Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen eine hochgradige Dienstleistungs- und Warenähnlichkeit angenommen. Das ist im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 35, für die die angegriffenen Marken ebenfalls geschützt sind, zumindest zweifelhaft. Das Berufungsgericht hat jedoch keine Feststellungen zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit getroffen, sondern eine hochgradige Ähnlichkeit nur unterstellt. Ihm obliegt jedoch die tatrichterliche Beurteilung, ob die Waren und Dienstleistungen einander ähnlich sind (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 23 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit). Demzufolge ist für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz zugunsten der Klägerin von hochgradiger Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen, soweit das Berufungsgericht keine Dienstleistungsidentität festgestellt hat.

20

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke "POST" verfüge über allenfalls schwache Kennzeichnungskraft. Als rein beschreibende Bezeichnung komme ihr für die eingetragenen Dienstleistungen keine originäre Unterscheidungskraft zu. Die Marke sei nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden. Durch die Verkehrsdurchsetzung habe die Klagemarke keine normale oder gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt. Zu berücksichtigen sei, dass die Bezeichnung "POST" im Rahmen eines staatlichen Monopols benutzt worden sei und die Klägerin im Zeitpunkt der Entscheidung in der Berufungsinstanz immer noch über eine gesetzliche Exklusivlizenz verfüge. Die Zeichennutzung innerhalb staatlicher Monopole beruhe auf der andere Wettbewerber ausschließenden Gesetzeslage. Diese begründe keine wettbewerbliche Leistung und rechtfertige nicht die Zuerkennung normaler oder gesteigerter Kennzeichnungskraft. Zu berücksichtigen sei auch das gemeinschaftsrechtliche Ziel einer Liberalisierung des Postmarktes. Ohne eine Beschränkung des Schutzumfangs der Klagemarke werde es Wettbewerbern versagt, Kennzeichen auf ähnliche Weise zu bilden. Die übrigen von der Klägerin vorgetragenen Umstände könnten eine Steigerung der Kennzeichnungskraft ebenfalls nicht bewirken. Die behaupteten Werbeaufwendungen seien im Hinblick auf die Klagemarke "POST" nicht substantiiert. Die vorgelegten Verkehrsbefragungen seien ebenfalls nicht geeignet, eine Steigerung der Kennzeichnungskraft zu belegen. Dieser Beurteilung kann nicht beigetreten werden. Für das Revisionsverfahren ist vielmehr von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST" auszugehen.

21

aa) Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 14.9.1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 = WRP 1999, 1130 - Chevy; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars).

22

bb) Das Berufungsgericht ist allerdings im Ergebnis zutreffend davon ausgegangen, dass die Klagemarke "POST" ohne Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG nicht schutzfähig ist, weil ihrer Eintragung als beschreibende Angabe das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht.

23

(1) Nach dieser Vorschrift sind unter anderem Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Von einem die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat und nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - C-191/01, Slg. 2003, I-12447 = GRUR 2004, 146 Tz. 32 - DOUBLEMINT; Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, - I-1619, GRUR 2004, 674 Tz. 97 - Postkantoor; BGH, Beschl. v. 13.3.2008 - I ZB 53/05, GRUR 2008, 900 Tz. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II).

24

(2) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der Begriff "POST" in der deutschen Sprache einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete, Päckchen und andere Waren befördert und zustellt, und andererseits die beförderten und zugestellten Güter selbst, z.B. Briefe, Karten, Pakete und Päckchen, bezeichnet. In der letztgenannten Bedeutung beschreibt "POST" den Gegenstand , auf den sich die Dienstleistungen beziehen, für die die Marke eingetragen ist. Der Begriff ist deshalb eine Angabe über ein Merkmal der in Rede stehenden Dienstleistungen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH, Urt. v. 5.6.2008 - I ZR 108/05, WRP 2008, 1206 Tz. 21 - CITY POST; BGH GRUR 2008, 798 Tz. 19 - POST I; zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGH, Beschl. v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II).

25

cc) Die Ausführungen des Berufungsgerichts, mit denen es nur eine allenfalls schwache Kennzeichnungskraft der aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke angenommen hat, halten dagegen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Für das Revisionsverfahren ist vielmehr von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen.

26

(1) Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 173 f. = WRP 2001, 1315 - MarlboroDach ; BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 34 - Kinderzeit). Eine Kennzeichnungsschwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen (BGHZ 156, 112, 122 - Kinder I). Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts können diese besonderen Um- stände nicht darin gesehen werden, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die Deutsche Bundespost, als früheres Monopolunternehmen ausschließlich mit der Postbeförderung in Deutschland betraut war und seit der teilweisen Öffnung des Marktes für Postdienstleistungen auch für private Anbieter in den 90erJahren des vorigen Jahrhunderts ein besonderes Interesse dieser Unternehmen an der Verwendung des die fraglichen Dienstleistungen beschreibenden Wortes "POST" zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften verbietet sich im Rahmen des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 MarkenRL, der durch § 8 Abs. 3 MarkenG umgesetzt wird, eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach dem festgestellten Interesse daran, die Bezeichnung für die Benutzung durch andere Unternehmen freizuhalten (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 48 und 54 = WRP 1999, 629 - Chiemsee). Von diesem Maßstab ist auch bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klagemarke auszugehen. Deren Kennzeichnungskraft ist nicht aus Rechtsgründen geringer zu bemessen, um Wettbewerbern die markenmäßige Benutzung der Klagemarke in identischer oder ähnlicher Form zu ermöglichen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 391; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 222). Vielmehr ist dem Bedürfnis von Wettbewerbern, abweichende, aber auf ähnliche Weise gebildete Kennzeichen für ihre Dienstleistungen zu verwenden, bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG und beim Schutz bekannter Kennzeichen im Rahmen des Merkmals "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" Rechnung zu tragen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH WRP 2008, 1206 Tz. 25 - CITY POST; GRUR 2008, 798 Tz. 23 - POST I; zu § 15 Abs. 3 MarkenG BGH, Urt. v. 1.3.2001 - I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1057 = WRP 2001, 1193 - Tagesreport; BGHZ 147, 56, 63 und 67 - Tagesschau).

27

Allerdings kann der Umstand, dass der Markeninhaber über eine Monopolstellung verfügt, nicht nur Einfluss auf das Vorliegen der Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG (vgl. zu Art. 3 Abs. 3 MarkenRL EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 65 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington), sondern auch auf die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke haben. In einer derartigen Situation, in der ein Anbieter aufgrund einer Monopolstellung eine bestimmte Leistung als einziger anbietet, ist darauf zu achten, ob der Verkehr, der die von Haus aus beschreibende Angabe der angebotenen Leistung mit dem Angebot des Monopolisten identifiziert, diese Bezeichnung nunmehr als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistung betrachtet. In einem solchen Fall liegt es nahe, dass der Verkehr den Gattungsbegriff mit diesem Inhaber in Verbindung bringt, ohne darin zugleich einen Herkunftshinweis zu erblicken (vgl. BGHZ 30, 357, 365 - Nährbier; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 18 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Entsprechendes gilt, wenn der Markeninhaber in der Vergangenheit über eine Monopolstellung verfügte, die die gegenwärtige Verkehrsauffassung nach wie vor beeinflusst.

28

(2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat unterstellt, dass die Klägerin und ihre Rechtsvorgängerin, die Deutsche Bundespost, die Bezeichnung "POST" über viele Jahrzehnte im Zusammenhang mit der Erbringung ihrer Dienstleistungen sowie in der Werbung intensiv benutzt haben und die Benutzung durch die Deutsche Bundespost als Rechtsvorgängerin der Klägerin zeichenrechtlich zuzuordnen ist. Das Berufungsgericht hat jedoch keine Feststellungen dazu getroffen, ob die angesprochenen Verkehrskreise den beschreibenden Begriff "POST" mit der Klägerin nur aufgrund der früheren Monopolstellung in Verbindung bringen und das Zeichen nicht als Herkunftshinweis auffassen. Für das Revisionsverfahren ist daher zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass der Umstand, dass das Publikum die in Rede stehenden mit der Bezeichnung "POST" gekennzeichneten Dienstleistungen als von der Klägerin stammend erkennt, auf der Benutzung der Bezeichnung "POST" als Marke durch die Klägerin und ihre Rechtsvorgängerin beruht. Damit besteht aber kein Anhalt für eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der als verkehrsdurchgesetzt eingetragenen Klagemarke.

29

(3) Entgegen der Ansicht der Revision besteht allerdings auch keine Veranlassung , eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST" anzunehmen. Das Berufungsgericht hat die Werbeaufwendungen der Klägerin im Zeitraum von 1997 bis 2003 von jährlich zwischen 60 Millionen € und 390 Millionen € zur Begründung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht herangezogen, weil die Klägerin nicht angegeben hat, welche Anteile der Werbeaufwendungen auf die Klagemarke "POST" entfallen. Dagegen erinnert die Revision nichts. Rechtsfehler sind auch nicht ersichtlich. Entsprechendes gilt für die von der Klägerin vorgelegten Benutzungsbeispiele für die Verwendung der Klagemarke "POST". Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird die Klagemarke überwiegend nur gemeinsam mit der Farbe Gelb, dem Unternehmenskennzeichen "Deutsche Post AG" und teilweise zusammen mit dem stilisierten Posthorn verwandt. Den Schluss auf eine überdurchschnittliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST" aufgrund der Verwendungsbeispiele hat das Berufungsgericht daher zu Recht nicht gezogen.

30

Das Berufungsgericht hat eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST" über das für die Verkehrsdurchsetzung erforderliche Maß hinaus auch nicht den von der Klägerin vorgelegten Verkehrsbefragungen entnommen. Es hat hierzu ausgeführt, das I. -Gutachten von Mai 2000 weise einen Anteil von 71% der Gesamtbevölkerung auf, die die Bezeichnung "POST" der Markeninhaberin zuordneten. Aus den Verkehrsgutachten für November/ Dezember 2002 und dem Ergänzungsgutachten von 2004 der N. folge ein Zuordnungsgrad von 82,4% der Gesamtbevölkerung. Von einem höheren Grad der Verkehrsdurchsetzung geht auch die Revision nicht aus. Sie meint jedoch, aus diesem Durchsetzungsgrad folge eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Dem kann nicht zugestimmt werden. Aus einem Durchsetzungsgrad von 82,4% oder 84,6%, wie die Klägerin ebenfalls geltend gemacht hat, folgt keine gesteigerte Kennzeichnungskraft der nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klagemarke "POST".

31

Für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrades kann nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden, auch wenn - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50% angesetzt werden kann (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 25.10.2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Tz. 23 = WRP 2008, 791 - Milchschnitte). Handelt es sich jedoch um einen Begriff, der die fraglichen Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein Bedeutungswandel und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deutlich höheren Durchsetzungsgrad in Betracht (BGH GRUR 2006, 760 Tz. 20 - LOTTO). Denn ein sehr bekannter beschreibender Begriff kann nur bei einer langen und intensiven Benutzung der Marke Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 3 MarkenG erlangen (für eine sehr bekannte geographische Herkunftsangabe EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 50 - Chiemsee, zu Art. 3 Abs. 3 MarkenRL; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 436d). Dementsprechend hat der Senat auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes im Einzelfall eine sehr hohe oder eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung als notwendig angesehen (vgl. BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 24 - LOTTO; GRUR 2007, 1066 Tz. 34 - Kinderzeit; ebenso Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz , 8. Aufl., § 8 Rdn. 331; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 8 MarkenG Rdn. 54; wohl auch Lange, Marken- und Kennzeichenrecht Rdn. 663; a.A. v. Schultz in v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 Rdn. 187). Davon ist auch bei dem glatt beschreibenden Begriff "POST" auszugehen, so dass ein Durchsetzungsgrad von deutlich über 80% den Anforderungen an eine Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung "POST" für die in Rede stehenden Dienstleistungen nach § 8 Abs. 3 MarkenG genügt (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II), jedoch nicht zu einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke führt. Gegenteiliges folgt auch nicht aus dem T. -Gutachten von Januar 2006. Dieses Gutachten hat die Klägerin erst nach Abschluss der Tatsacheninstanzen vorgelegt. Als neuer Tatsachenvortrag kann es in der Revisionsinstanz keine Berücksichtigung finden.

32

c) Das Berufungsgericht ist von einer Zeichenunähnlichkeit zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Marken "OP OSTSEE-POST" und "OSTSEE-POST Der private Postdienst im Norden" ausgegangen und hat deshalb eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

33

aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausgeschlossen , dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach; BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei der Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz).

34

bb) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die angegriffenen Zeichen nicht durch den Bestandteil "POST" geprägt werden, weil die weiteren Bestandteile der zusammengesetzten Zeichen nicht in den Hintergrund treten. Der Verkehr habe keinen Anlass, die angegriffenen Zeichen zergliedernd zu betrachten und sich bei der Frage des Herkunftshinweises allein an dem jeweiligen Bestandteil "POST" zu orientieren. Der Verkehr werde vielmehr diesen Bestandteil als Sachangabe auffassen. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen. Die Revision wendet sich vielmehr gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klage- marke "POST" behalte in den zusammengesetzten Kollisionsmarken auch keine selbständig kennzeichnende Stellung. Mit diesem Angriff hat die Revision keinen Erfolg.

35

(1) Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt grundsätzlich auf tatrichterlichem Gebiet. Im Revisionsverfahren kann sie nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein unzutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt sind (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

36

(2) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass dem Bestandteil "POST" in den angegriffenen Zeichen keine eigenständige kennzeichnende Stellung zukommt. Es hat dies zu Recht daraus gefolgert, dass der Verkehr den Begriff "POST" in den zusammengesetzten Zeichen beschreibend auffasst. Erkennt der Verkehr in den Kollisionszeichen aber nicht die Klagemarke oder das bekannte oder zumindest erkennbare Firmenschlagwort "POST" der Klägerin, besteht im Streitfall kein Anhalt dafür, dass der Wortbestandteil "POST" in den zusammengesetzten Kollisionsmarken eine selbständig kennzeichnende Stellung behält.

37

Mangels Zeichenähnlichkeit sind eine unmittelbare Verwechslungsgefahr und eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausgeschlossen.

38

d) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Marken auch nicht unter dem Aspekt eines Serienzeichens angenommen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

39

aa) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Beschl. v. 29.5.2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Tz. 33 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen , den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 - Kinder II, m.w.N.).

40

bb) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens scheidet im Streitfall schon deshalb aus, weil es an einer Erkennbarkeit des Bestandteils "POST" als Serienzeichen der Klägerin in den angegriffenen Marken fehlt. Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang rechtsfehlerfrei festgestellt, dass das Publikum die Kollisionszeichen als Gesamtbegriff und nicht zergliedernd versteht, den Bestandteil "POST" der angegriffenen Marken nur als eine Sachangabe ansieht und eine Vielzahl von Unternehmen Marken und Unternehmenskennzeichen mit dem Bestandteil "POST" nutzen.

41

3. Das Berufungsgericht hat angenommen, einem markenrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin stünde zudem die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG entgegen.

42

a) Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand, soweit identische Dienstleistungen in Rede stehen. Das ist für die Bereiche der Briefdienst-, Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen der angegriffenen Marken der Fall.

43

aa) Nach der Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG, die Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt, gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale der Dienstleistungen, insbesondere ihrer Art oder ihrer Beschaffenheit, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Diese Voraussetzungen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG sind im Streitfall erfüllt.

44

bb) Die Beklagte benutzt den mit der Klagemarke übereinstimmenden Bestandteil "POST" der Kollisionszeichen zur Bezeichnung ihrer Dienstleistungen. Für die Dienstleistungen der Beförderung und Zustellung von Briefen und Paketen beschreibt der Bestandteil "POST" der angegriffenen Zeichen den Gegenstand , auf den sich die Dienstleistungen der Beklagten beziehen. Er ist daher eine Angabe über ein Merkmal der Dienstleistungen der Beklagten i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG (BGH GRUR 2008, 798 Tz. 19 - POST I; WRP 2008, 1206 Tz. 21 - CITY POST).

45

cc) Der Senat hat in zwei mit dem vorliegenden Sachverhalt vergleichbaren Fällen, in denen die Klägerin aus der Klagemarke gegen die Zeichen "CITY POST" und "Die Neue Post" vorgegangen war, einen Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel verneint (BGH GRUR 2008, 798 - POST I; WRP 2008, 1206 - CITY POST). Er hat dabei maßgeblich auf den Umstand abgestellt, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin als früheres Monopolunternehmen ausschließlich mit der Postbeförderung in Deutschland betraut war und dass seit der teilweisen Öffnung des Marktes für Postdienstleistungen auch für private Anbieter in den 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts ein besonderes Interesse dieser Unternehmen an der Verwendung des die in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibenden Worts "POST" zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Ohne eine entsprechende Beschränkung des Schutzumfangs der Klagemarke würden die erst später auf den Markt eintretenden privaten Wettbewerber von vornherein von der Benutzung des Wortes "POST" ausgeschlossen und ausschließlich auf andere (Phantasie -)Bezeichnungen verwiesen. Da Art. 6 MarkenRL und § 23 MarkenG dazu dienen, die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 16 - Gerolsteiner Brunnen ; GRUR 2005, 509 Tz. 29 - Gillette; Urt. v. 10.4.2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Tz. 45 - adidas), ist Wettbewerbern, die neu auf einem bisher durch Monopolstrukturen gekennzeichneten Markt auftreten, die Benutzung eines beschreibenden Begriffs wie "POST" auch dann zu gestatten, wenn eine Verwechslungsgefahr mit der gleichlautenden, für die Rechtsnachfolgerin des bisherigen Monopolunternehmens eingetragenen bekannten Wortmarke besteht. Dadurch tritt zwar eine Beschränkung des Schutzumfangs der Klagemarke ein. Diese Beschränkung ist wegen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG im vorliegenden Fall aber im Kern bereits dadurch angelegt , dass eine beschreibende Angabe als Marke verwendet wird. Entgegen der Ansicht der Revision kommt es nicht entscheidend darauf an, dass die Beklagte zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen und ihres Unternehmens nicht zwingend auf den Begriff "POST" angewiesen ist, sondern auch andere Bezeich- nungen wählen könnte. Die Beschränkung des Schutzumfangs ist allerdings auf ein angemessenes Maß dadurch zu verringern, dass die neu hinzutretenden Wettbewerber sich durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort abgrenzen müssen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen der Markeninhaberin (Posthorn, Farbe Gelb) die Verwechslungsgefahr erhöhen dürfen.

46

Gegen diese Erwägungen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Zur Begründung wird auf die Entscheidungen des Senats vom heutigen Tag verwiesen (Urt. v. 2.4.2009 - I ZR 110/06, I ZR 111/06 und I ZR 209/06 jeweils Abschnitt II 1 b). Diese Erwägungen gelten im Streitfall entsprechend, soweit eine Dienstleistungsidentität in Rede steht.

47

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG auch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen gegeben ist, für die keine Identität mit den Dienstleistungen besteht, für die die Klagemarke eingetragen ist. Hiergegen bestehen allerdings Bedenken, weil vom Berufungsgericht nicht im Einzelnen festgestellt und auch nicht ohne weiteres ersichtlich ist, dass der Begriff "POST" für die Vielzahl der Waren und Dienstleistungen, die für die angegriffenen Marken eingetragen sind, eine Merkmalsangabe ist. Die Frage kann im Streitfall jedoch offenbleiben. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 23 Nr. 2 MarkenG schon mangels Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu (Abschnitt B I 2).

48

4. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Marken "OP OSTSEE-POST" und "OSTSEE-POST Der priva- te Postdienst im Norden" für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen auch nicht aufgrund eines Bekanntheitsschutzes der Klagemarke "POST" für begründet erachtet (§ 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG). Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision greifen nicht durch.

49

Das Berufungsgericht hat im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Zeichen zu Recht verneint. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 45 - Kinder II). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Marken kommt ein auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG gestützter Unterlassungsanspruch nicht in Betracht.

50

II. Die Klägerin kann den Unterlassungsanspruch nicht mit Erfolg auf das Unternehmenskennzeichen "Deutsche Post AG" und das Firmenschlagwort "POST" der vollständigen Firmenbezeichnung stützen. Die aus § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG abgeleiteten Ansprüche scheiden mangels Verwechslungsgefahr aus. Es fehlt an einer Zeichenähnlichkeit zwischen den kollidierenden Zeichen (hierzu vorstehend B I 2 c und d). Aus demselben Grund scheidet auch ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG aufgrund des Schutzes des bekannten Unternehmenskennzeichens der Klägerin aus.

51

III. Der Klägerin steht der begehrte Unterlassungsanspruch auch nicht aufgrund der Wortmarken Nr. 300 02 483 "DP" und Nr. 301 52 474 "DP2" gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG zu.

52

1. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen der Klagemarke "DP" und den angegriffenen Zeichen "OP OSTSEE-POST" und "OSTSEE-POST Der private Postdienst im Norden" eine Verwechslungsgefahr mangels Zeichenähnlichkeit ausscheidet. Es ist davon ausgegangen, dass das Zeichen "OP OSTSEE-POST" weder durch den Zeichenbestandteil "OP" geprägt wird noch diese Buchstabenkombination in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat.

53

Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Sie tragen die Verneinung eines Unterlassungsanspruchs aus der Klagemarke "DP" selbständig. Es kommt daher nicht darauf an, ob die Klagemarke "DP" mit dem angegriffenen Zeichen "OP OSTSEE-POST" auch dann verwechselbar wäre, wenn das angegriffene Zeichen durch die Buchstabenkombination "OP" geprägt würde, was das Berufungsgericht in einer zusätzlichen Begründung verneint hat und von der Revision in diesem Zusammenhang allein angegriffen wird.

54

2. Der Unterlassungsanspruch ist schließlich auch nicht aus der Klagemarke "DP" gegen das angegriffene Zeichen "OSTSEE-POST Der private Postdienst im Norden" und aus der Klagemarke "DP2" gegeben. Insoweit gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.

55

IV. Die Klageanträge I 2 und 3 auf Einwilligung in die Löschung der Marken Nr. 303 01 652 und Nr. 303 01 653 und auf Auskunftserteilung sowie der Klageantrag II auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sind ebenfalls unbegründet. Die angegriffenen Marken der Beklagten verletzen den Schutzbereich sämtlicher Klagekennzeichen nicht.

56

V. Ohne Erfolg stützt die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche nunmehr auf wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus § 8 Abs. 1, §§ 9, 3 i.V. mit § 5 Abs. 1 und 2 UWG.

57

Bei Schutzrechtsverletzungen wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (BGHZ 166, 253 Tz. 25 - Markenparfümverkäufe; BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 56 - Kinder II). Durch seinen Vortrag über die Entstehung und den Bestand des Schutzrechts als Teil des Lebenssachverhalts bestimmt der Kläger über den Streitgegenstand. Werden neben Ansprüchen aus einem Schutzrecht wettbewerbsrechtliche Ansprüche unter dem Gesichtspunkt der Irreführung geltend gemacht, handelt es sich grundsätzlich um unterschiedliche Streitgegenstände, weil der Kern des jeweiligen Sachverhalts nicht unverändert ist (vgl. BGH, Urt. v. 7.12.2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 757 = WRP 2001, 804 - Telefonkarte). Davon ist auch auszugehen, wenn eine Irreführungsgefahr nach § 5 Abs. 2 UWG geltend gemacht wird. Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 2 lit. a der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken umsetzt, ist eine geschäftliche Handlung irreführend, wenn sie eine Verwechslungsgefahr mit einer Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft. Anders als bei Kennzeichenverletzungen nach dem Markengesetz setzt ein auf einen Irreführungstatbestand gestütztes Verbot voraus, dass die Fehlvorstellung geeignet ist, das Marktverhalten der Gegenseite zu beeinflussen (BGH, Urt. v. 26.10.2006 - I ZR 33/04, GRUR 2007, 247 Tz. 34 = WRP 2007, 303 - Regenwaldprojekt I; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 171/04, GRUR 2008, 443 Tz. 29 = WRP 2008, 666 - Saugeinlagen). Zudem ist auch die Aktivlegitimation unterschiedlich ausge- staltet. Während zur Verfolgung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche grundsätzlich die in § 8 Abs. 3 UWG angeführten Beteiligten aktivlegitimiert sind, stehen kennzeichenrechtliche Ansprüche dem Inhaber des Schutzrechts zu. Nach diesen Maßstäben sind die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche wegen irreführender Werbung aufgrund einer Verwechslungsgefahr mit den Klagemarken i.S. von § 5 Abs. 2 UWG ein gegenüber kennzeichenrechtlichen Ansprüchen weiterer Streitgegenstand.

58

Einen neuen Streitgegenstand kann die Klägerin im Revisionsverfahren nicht einführen (BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 61 - Kinderzeit; GRUR 2007, 1071 Tz. 57 - Kinder II). Dass das Berufungsgericht wettbewerbsrechtliche Ansprüche aufgrund irreführender Werbung übergangen hat, hat die Revision innerhalb der Revisionsbegründungsfrist nicht gerügt.

59

VI. Der von der Klägerin angeregten Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bedarf es vorliegend nicht. Die Grundsätze, nach denen sich im Streitfall die Frage beurteilt, ob die Schutzschranke des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL eingreift, sind durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften geklärt. Die Gesamtwürdigung und Gewichtung der relevanten Umstände im konkreten Einzelfall ist Sache der nationalen Gerichte (vgl. EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 26 - Gerolsteiner Brunnen; GRUR 2005, 153 Tz. 84 - Anheuser Busch). Auch im Übrigen stellen sich vorliegend keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen, die eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften rechtfertigen.

60

C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 515 Abs. 3 Satz 1, § 565 ZPO.

Bornkamm Büscher Schaffert
Bergmann Koch
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 16.12.2004 - 315 O 533/04 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 04.04.2006 - 3 U 10/05 -

Tatbestand:

Die Klägerin firmiert seit 1965 unter "Mustang Bekleidungswerke GmbH & Co.". Sie gehört zu den größten Jeansherstellern in Deutschland. Spätestens seit 1996 vertreibt sie auch Schuhe.
Die Klägerin ist Inhaberin der am 2. März 1959 für "Bekleidungsstücke, ausgenommen gewirkte und gestrickte" eingetragenen Wortmarke Nr. 722 702 "MUSTANG", der mit Priorität vom 25. April 1981 für "Schuhe" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 058 413 "MUSTANG" und der u.a. für "Bekleidungsstücke, Sportbekleidung, Bekleidungsstücke aus Leder, Gürtel für Bekleidung, Schuhwaren , Sportschuhe" am 4. September 1995 angemeldeten und am 9. Januar 1996 eingetragenen nachfolgenden Wort-/Bildmarke Nr. 395 36 135

Die am 18. September 1995 gegründete, in Spanien ansässige Beklagte stellt Schuhwaren her und firmiert unter "Mustang Inter S.L.". Sie ist Inhaberin der für "Schuhe und Schuhwaren" am 7. April 1998 angemeldeten und am 13. Mai 1998 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751, wie sie im Klageantrag zu I 1 c) wiedergegeben ist.
Während der vom 6. bis 8. Februar 1998 dauernden Fachmesse "Interjeans" in Köln stellte die Beklagte mit dem Zeichen "MUSTANG" versehene Schuhe aus. Auf der Fachmesse "G.D.S.", die in der Zeit vom 17. bis 20. September 1998 in Düsseldorf stattfand, verwandte sie auf ihrem Messestand einen ihrer Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 entsprechenden Aufsteller.
Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Firmen- und Markenrechte durch die Beklagte. Sie hat behauptet, ihre Firma und ihre Marken verfügten über eine außerordentlich hohe Bekanntheit.
Mit einem nicht in die Revisionsinstanz gelangten Teil der Klage hat die Klägerin von der Beklagten verlangt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung ihres auf den Vertrieb von Schuhen und Stiefeln gerichteten Geschäftsbetriebs die Bezeichnung "MUSTANG BOOTS & SHOES" und/oder "MUSTANG INTER S.L." zu benutzen sowie Schuhe und Stiefel unter dem Zeichen "MUSTANG" anzubieten (Klageanträge zu I 1 a und b).
Darüber hinaus hat die Klägerin beantragt,
I. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen , 1. c) es zu unterlassen, die Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" entsprechend der nachstehend wiedergegebenen Abbildung

zu gebrauchen;
I. 2. in die Löschung der vorstehend wiedergegebenen Wort-/ Bildmarke Nr. 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" einzuwilligen ; I. 3. der Klägerin über den Umfang der vorstehend zu I 1 c) bezeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen und zwar unter Angabe
a) der Mengen der ausgelieferten Schuhe und Stiefel,
b) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gesamtumsatzes,
c) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer vorstehend bezeichneter Schuhe und Stiefel,
d) des Umfangs der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gewinns unter Angabe sämtlicher Kostenfaktoren, soweit hierbei die Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 ge braucht wurde. II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den vorstehend unter Ziffer I 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird. Die Beklagte ist dem entgegengetreten.
Das Landgericht hat den Klageanträgen zu I 1 a) und b) und den darauf gerichteten Anträgen auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung stattgegeben und die Klageanträge zu I 1 c) und I 2 und die darauf bezogenen Anträge zu I 3 (Auskunftsantrag) und II (Schadensersatzfeststellungsantrag) abgewiesen (LG Düsseldorf Mitt. 2001, 456). Die dagegen gerichteten Berufungen der Parteien hat das Berufungsgericht zurückgewiesen.
Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie weiterhin eine Verurteilung der Beklagten nach den Klageanträgen zu I 1 c) und I 2 sowie nach dem darauf bezogenen Auskunfts- und dem Feststellungsantrag erstrebt.

Entscheidungsgründe:

I. Über den Revisionsantrag ist, da die Revisionsbeklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung im Revisionsverhandlungstermin nicht vertreten war, auf Antrag der Revisionsklägerin durch Versäumnisurteil zu entscheiden.
II. Das Berufungsgericht hat die gegen den Gebrauch und auf die Löschung der Marke der Beklagten gerichteten Ansprüche der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 5 und Abs. 6, § 15 Abs. 2 und Abs. 3 i.V. mit Abs. 4 MarkenG und den darauf bezogenen Auskunfts- und den Schadensersatzanspruch verneint. Dazu hat es ausgeführt:
Die Wort-/Bildmarke der Beklagten sei mit den Zeichen der Klägerin nicht verwechselbar. Es fehle an der erforderlichen Zeichenähnlichkeit. Die Marke der Beklagten werde in ihrem Gesamteindruck nicht durch den Bestandteil "MUSTANG" in einer Weise geprägt, daß ihre weiteren Bestandteile für den Verkehr zurückträten und vernachlässigt werden könnten. Dies gelte selbst dann, wenn zugunsten der Klägerin von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der angeblich bekannten "MUSTANG"-Zeichen auszugehen sei. Die Schrift "by Mustang Inter Sl Spain" sei das unauffälligste und kleinste Element der Marke der Beklagten, die nach ihrer grafischen Gestaltung durch das fünffach wiederholte Element "Sixtyseven" und die Zahl "67" beherrscht werde. Selbst eine Gleichgewichtigkeit des Bestandteils "by Mustang Inter Sl
Spain" mit dem Element "Sixtyseven" sei nicht ausreichend, um von der Prägung des Gesamteindrucks des Kollisionszeichens durch den Wortbestandteil "Mustang" auszugehen. Endgültig entfalle die Eignung des Bestandteils "by Mustang Inter Sl Spain", weil es sich eindeutig um eine Herstellerangabe handele. Für den Produktbereich "Schuhe" habe die Klägerin aber nicht vorgetragen , daß der Verkehr die Ware nach dem Namen des Herstellers unterscheide, wie dies bei Bekleidung der Fall sei. Dagegen spreche auch die fehlende Warenähnlichkeit zwischen Schuhen und Bekleidungsstücken.
III. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Verurteilung nach den von der Klägerin in der Revisionsinstanz weiterverfolgten Klageanträgen.
1. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 der Beklagten aufgrund ihrer prioritätsälteren Marken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen , wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der W aren oder Dienstlei-
stungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Z eichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, WRP 2004, 763, 764 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, WRP 2004, 909, 912 - FerrariPferd

).

b) Zwischen den Waren, für die die Klagemarken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 eingetragen sind (Schuhe und Schuhwaren), und den Waren, für die die Kollisionsmarke Schutz beansprucht, besteht Warenidentität.

c) Das Berufungsgericht hat zugunsten der Klägerin eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft ihrer Marken unterstellt. Die Beklagte ist dem Vortrag der Klägerin zur Bekanntheit ihrer Kennzeichenrechte entgegengetreten. Im Revisionsverfahren ist daher der Entscheidung nur eine normale Kennzeichnungskraft der Klagemarken von Hause aus zugrunde zu legen.

d) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts , zwischen den Marken der Klägerin und der Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 der Beklagten bestehe keine Zeichenähnlichkeit.
aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist, wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat, von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240 = WRP 2004, 355 - MIDAS/ medAS). Das schließt es aber nicht aus, daß einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kenn-
zeichnungskraft beizumessen und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen ist. Dies setzt voraus, daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es danach, daß der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder das angegriffene Zeichen die zusätzlichen Bestandteile aufweist (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus, m.w.N.). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.
bb) Bei einer angegriffenen Gestaltung kann der Verkehr unter Umständen aufgrund der Aufmachung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten allgemein oder auf dem betreffenden Warengebiet einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach). In entsprechender Weise kann der Verkehr in besonders gelagerten Fällen bei einem zusammengesetzten Zeichen einen Zeichenbestandteil auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten Zweitkennzeichens auffassen. Wäre davon im Streitfall für den Wortbestandteil "by Mustang Inter Sl Spain" auszugehen, könnte eine Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und dem angegriffenen Zeichen auch durch eine Äh nlichkeit mit diesem Zeichenbestandteil begründet sein.
Ob dem Bestandteil "by Mustang Inter Sl Spain" in der Kollisionsmarke der Beklagten eine solche selbständige kennzeichnende Funktion zukommt, ist eine Tatfrage. Entsprechende Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht
getroffen, obwohl ein entsprechendes Verständnis des Verkehrs gerade wegen des auf einen Hersteller hinweisenden Zusatzes "by" in der Kollisionsmarke naheliegend ist. Dies nötigt jedoch nicht zu einer Zurückverweisung der Sache in die Berufungsinstanz zur Nachholung der entsprechenden Feststellungen.
cc) Im Streitfall ist, auch wenn auf den Eindruck der Kollisionsmarke der Beklagten in ihrer Gesamtheit abgestellt wird, nicht von (vollständiger) Zeichenunähnlichkeit auszugehen.
Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts kann der Wortbestandteil "by Mustang Inter Sl Spain" bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Marke der Beklagten nicht deshalb vernachlässigt werden, weil es sich erkennbar um den Herstellerhinweis handelt. Allerdings kommt dem Bestandteil eines Zeichens , der für den Verkehr erkennbar nicht das Produkt, sondern das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet, regelmäßig keine prägende Bedeutung zu. Denn der Verkehr wird bei zusammengesetzten Zeichen, insbesondere bei der Kombination mehrerer Wortbestandteile, zu denen eine dem Verkehr bekannte oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichnung gehört, die eigentliche Produktkennzeichnung nicht in der Unternehmenskennzeichnung, sondern in den anderen Bestandteilen erblicken (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten ). In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist jedoch anerkannt, daß einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil nicht stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck der Marke abzusprechen ist. Vielmehr kommt es letztlich auf die Beurteilung des Einzelfalls an, ob die Herstellerangabe aus Sicht des Verkehrs in den Hintergrund tritt oder nicht (vgl. BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 = WRP 1997,
567 - JUWEL; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Insoweit sind die besonderen Gegebenheiten der Zeichengestaltung und der üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Warensektor von Bedeutung.
Für den Modebereich hat der Senat aufgrund der dort üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten wiederholt angenommen, daß der Verkehr daran gewöhnt ist, den Herkunftshinweis in der Herstellerangabe zu sehen (BGH GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; BGH, Beschl. v. 18.4.1996 - I ZB 3/94, GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, 1014, 1015 = WRP 1998, 988 - ECCO II). Anders als das Berufungsgericht meint, sind die für den Modesektor maßgeblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auch bei Schuhen und Schuhwaren üblich, die ebenfalls zum Modesektor zählen (vgl. auch den der Entscheidung BGH GRUR 1998, 1014 f. - ECCO II - zugrundeliegenden Sachverhalt, in dem die Zeichen Schutz ebenfalls für Schuhwaren beanspruchten). Es entspricht der Lebenserfahrung, daß eine Vielzahl von Unternehmen ihre Schuhe mit der Herstellerangabe kennzeichnet.
Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Kollisionsmarke der Beklagten kann danach die Herstellerangabe nicht außer Betracht bleiben.
dd) Zu Recht macht die Revision geltend, daß die Herstellerbezeichnung "Mustang" in der Marke der Beklagten deren Gesamteindruck mitprägt.
Das Landgericht, auf dessen Entscheidung das Berufungsgericht Bezug genommen hat, hat angenommen, bei der von der Beklagten benutzten Bezeichnung "MUSTANG INTER S.L." sei allein die Bezeichnung "MUSTANG"
prägend, während die Bestandteile "INTER" als Abkürzung für "International" und "S.L." als Angabe der Rechtsform (Sociedad Limitada) nur beschreibend seien. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Auch die weitere Angabe "Spain" hat als geographische Angabe beschreibenden Charakter und wird vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Teil der Herstellerangabe verstanden (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 170 - Bit/Bud, m.w.N.). Von den Wortbestandteilen "Mustang Inter Sl Spain" der Kollisionsmarke hat danach allein "Mustang" eine herkunftshinweisende Funktion.
Der Gesamteindruck der Marke der Beklagten wird auch durch diese in ihr enthaltene Herstellerangabe mitbestimmt. Der Verkehr wird in ihr entsprechend der Funktion der Marke den Hinweis auf die Ursprungsidentität der Ware sehen, die ihm die Gewähr bietet, daß alle Waren, die derart gekennzeichnet sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für die Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. hierzu EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 48 = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal). An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, daß die Marke der Beklagten neben den Wortbestandteilen weitere Bildbestandteile enthält. Zu Recht macht die Revision in diesem Zusammenhang geltend, daß diese Bildbestandteile eine Mitprägung des Gesamteindrucks der Marke der Beklagten durch die Herstellerangabe nicht ausschließen.
Wird die Marke der Beklagten durch die Herstellerangabe aber mitgeprägt , kann von einer vollständigen Zeichenunähnlichkeit zwischen den Klagemarken und der Kollisionsmarke der Beklagten nicht ausgegangen werden.

e) Die Zeichenähnlichkeit zwischen den "Mustang"-Marken der Klägerin und der Wort-/Bildmarke der Beklagten in ihrer Gesamtheit ist trotz Warenidentität bei normaler Kennzeichnungskraft allerdings zu gering, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen.

f) Im Streitfall ist jedoch von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne auszugehen.
Ist eine Marke zugleich Unternehmenskennzeichen, so kann eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen sein, wenn der Verkehr die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgeht (vgl. EuGH, Urt. v. 30.11.1993 - Rs. C-317/91, Slg. 1993, I-6260 Tz. 36 und 37 = GRUR 1994, 286 = WRP 1994, 294 - quattro/Quadra; BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, WRP 2004, 907, 909 - Kleiner Feigling, m.w.N.). So liegen die Dinge im vorliegenden Fall. Die Klägerin benutzt "Mustang" auch als Unternehmenskennzeichen. Die angesprochenen Verkehrskreise erkennen in der Kollisionsmarke den mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin identischen Wortbestandteil infolge der Herausstellung durch das vorangestellte "by" ohne weiteres als Herstellerangabe. Unter Berücksichtigung der Identität der Waren, für die die Klagemarken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 und die Marke der Beklagten Schutz beanspruchen , wird der Verkehr bei der mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin identischen Herstellerangabe in der Kollisionsmarke von wirtschaftlichen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgehen.
2. Der auf Einwilligung in die Löschung der Wort-/Bildmarke der Beklagten gerichtete Klageantrag zu I 2 ist nach § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, § 51, § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG begründet. Die Klagemarken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 sind ältere Rechte, bei denen die Gefahr von Verwechslungen mit der Marke der Beklagten i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht (vgl. vorstehend Abschn. II 1).
3. Der Schadensersatzanspruch (Klageantrag zu II) folgt aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Die Beklagte hat die Markenrechte der Klägerin schuldhaft verletzt. Ein etwaiger Rechtsirrtum vermag die Beklagte nicht zu entlasten. Denn sie mußte eine von ihrer eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit des fraglichen Verhaltens in Betracht ziehen (vgl. BGH, Urt. v. 11.4.2002 - I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 708 = WRP 2002, 691 - vossius.de). Die Verurteilung zur Auskunftserteilung (Klageantrag zu I 3) beruht auf § 19 MarkenG, § 242 BGB.
4. Die in der Revisionsinstanz weiterverfolgten Klageanträge zu I 1 c), 2 und 3 sowie II sind weiterhin wegen Verletzung der Firma der Klägerin nach § 15 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 5, § 19 MarkenG, § 242 BGB begründet.

a) Der Firmenbestandteil "Mustang" ist originär schutzfähig. Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil in Alleinstellung verwendet worden ist, und ob sie sich im Verkehr
durchgesetzt hat (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.).

b) Zu Recht macht die Revision geltend, daß zwischen dem Unternehmenskennzeichen "Mustang" der Klägerin und der Kollisionsmarke der Beklagten Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG besteht. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichn ungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und der Nähe der Unternehmensbereiche (BGH GRUR 2002, 898 - defacto; BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, WRP 2004, 758, 759 = MarkenR 2004, 189 - Telekom).
Zwischen den Tätigkeitsbereichen der Parteien, die beide Schuhe vertreiben , besteht Branchenidentität. Der Firmenbestandteil "Mustang" verfügt von Hause aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese ist im Revisionsverfahren der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen, weil das Berufungsgericht eine gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht festgestellt hat. Zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin und der Marke der Beklagten besteht Zeichenähnlichkeit (vgl. Abschn. II 1 d). Diese begründet im Streitfall zwar keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, sondern aus den unter II 1 f angegebenen Gründen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (zur Anwendung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bei § 15 Abs. 2 MarkenG : BGHZ 130, 134, 138 - Altenburger Spielkartenfabrik; BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner; GRUR 2002, 898, 900 - defacto).

c) Der Klageantrag auf Einwilligung in die Markenlöschung ist nach § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, § 51 i.V. mit § 12 MarkenG begründet. Der Schadensersatz - und der Auskunftsanspruch folgen aus § 15 Abs. 5, § 19 MarkenG und § 242 BGB.
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 708 Nr. 2 ZPO.
v. Ungern-Sternberg Bornkamm Büscher
Schaffert Bergmann