Bundesgerichtshof Urteil, 01. März 2011 - X ZR 72/08

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des deutschen Patents 41 38 451 (Streitpatents), das am 22. November 1991 angemeldet worden ist.
Es betrifft einen Hochdruckreiniger und umfaßt sechs Patentansprüche. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
"Hochdruck-Reiniger (1) mit einer Hochdruck-Pumpe (7, 8), die von einem Gehäuse (2) zumindest teilweise umgeben ist,
- mit einer Waschpistole (10), die mit der Hochdruck-Pumpe (7, 8) über einen Schlauch (9) verbunden ist,
- mit an der Unterseite des Gehäuses (2) vorgesehenen Stützrädern (5) und mindestens einem Stützfuß (20), wobei der Hochdruck -Reiniger (1) zum Transport aus einer aufrechten Stellung kippbar ist, und
- mit wenigstens einer am Gehäuse (2) ausgebildeten Steckaufnahme (16, 17) für die Waschpistole (10) bzw. für eine Sprühlanze (18), wobei die Unterseite der Steckaufnahme (16, 17) den Stützfuß (20) bildet."
Wegen der Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.
Außerdem ist der Beklagte eingetragener Inhaber des unter anderem für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 687 509, das auf einer Anmeldung vom 23. November 1992 beruht, mit der die Priorität des Streitpatents in Anspruch genommen worden ist. Dieses betrifft ebenfalls einen Hochdruckreiniger.

Die Klägerin hat mit ihrer Nichtigkeitsklage in erster Linie beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären, und geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, er beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Hilfsweise hat sie beantragt, das Streitpatent mit Wirkung vom 16. April 1999 insoweit für nichtig zu erklären, als es mit seinem Schutzumfang über das europäische Patent 0 687 509 hinausgehe.
Das Bundespatentgericht hat die Klage insgesamt abgewiesen; den Hilfsantrag hat das Bundespatentgericht für unzulässig gehalten.
Mit ihrer Berufung erstrebt die Klägerin unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Nichtigerklärung des Streitpatents.
Der Beklagte ist dem Rechtsmittel entgegengetreten.
Prof. Dr.-Ing. H. B. hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung hat auch in der Sache Erfolg. Der Senat ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme davon überzeugt, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Das Streitpatent war deshalb gemäß §§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 1, 4 PatG für nichtig zu erklären.
1. Das Streitpatent betrifft einen Hochdruckreiniger. Dabei geht es, wie die weitere Beschreibung und die Ausführungsbeispiele erkennen lassen, von einem Gerät aus, das bei Benutzung senkrecht auf eine Unterseite gestellt wird. Derartige Hochdruckreiniger werden zunehmend nicht nur für den industriellen Einsatz, sondern auch für den Gebrauch in Privathaushalten hergestellt. Sie sind, wie beispielsweise der Hochdruckreiniger nach dem deutschen Gebrauchsmuster 91 04 335, vielfach zum Zwecke des leichteren Transports zu ihrem Einsatzort im Bereich der Unterseite des Gerätegehäuses mit Rollen versehen; ein bügelförmiger Transportgriff ermöglicht den Transport in gekippter Stellung. Bei Gebrauch ruht das Gerät einerseits auf diesen Rollen oder einer Kante des Gehäuses in ihrer Nähe; die für einen hinreichend sicheren Stand erforderliche weitere Unterstützung wird durch Standfüße in der Nähe der gegenüberliegenden Kante oder an dieser bewirkt. Für den Einsatz solcher Geräte wird Zubehör benötigt, nämlich eine Waschpistole, mit der der Sprühstrahl ausgelöst werden kann, eine oder mehrere Sprühlanzen, d.h. aufsetzbare Verlängerungen der Waschpistole, die mit unterschiedlichen Sprühköpfen für verschiedene Sprühstrahle ausgestaltet sein können, sowie ein Druckschlauch und ein Elektrokabel. Die Streitpatentschrift setzt bekannte Hoch-
druckreiniger voraus und befaßt sich im wesentlichen mit der Unterbringung des Zubehörs. Die Streitpatentschrift bezeichnet es (Sp. 1 Z. 35-39) als Aufgabe der Erfindung, für die zum Betrieb des Hochdruckreinigers benötigten Zubehörteile eine platzsparende und sichere Transport- und Lagerungsmöglichkeit zu schaffen, wobei zudem eine einfache Herstellung möglich ist.
Vorgeschlagen wird ein Hochdruckreiniger, der folgende Merkmale aufweist :
1 eine Hochdruckpumpe,
1.1 die von einem Gehäuse zumindest teilweise umgeben ist;
2 eine Waschpistole,
2.1 die mit einer Hochdruckpumpe über einen Schlauch verbunden ist,
3 Stützräder,
3.1 die an der Unterseite des Gehäuses vorgesehen sind;
4 mindestens einen Stützfuß;
5 der Hochdruckreiniger ist zum Transport aus seiner aufrechten Stellung kippbar;
6 wenigstens eine Steckaufnahme
6.1 für die Waschpistole
6.2 bzw. für eine Sprühlanze;
6.3 die Unterseite der Steckaufnahme bildet den Stützfuß.
Die Streitpatentschrift bezeichnet es als bei dem aus der deutschen Offenlegungsschrift 34 00 568 bekannten Hochdruckreiniger nachteilig, daß die Steckaufnahme zum Einstecken der Waschpistole aufwendig in der Herstellung sei, weil sie im Gehäuseinneren in Form eines schräg nach unten ragenden Rohres ausgebildet sei. Der mit Rollen versehene transportable Hochdruckreiniger nach dem deutschen Gebrauchsmuster 91 04 335 verfüge nicht über eine geeignete Aufnahme für das Zubehör. Außerdem müßten zum Aufstellen des Gerätes gesonderte Stützfüße aufgesteckt oder aufgeschraubt werden. Der Hochdruckreiniger nach dem deutschen Gebrauchsmuster 79 29 280 schließlich sei zwar an Transportrollen verfahrbar; zum Aufstellen seien aber Stützen vorgesehen, die gesondert am Rahmen über Ausleger auf relativ aufwendige Weise befestigt seien.
Demgegenüber hebt die Streitpatentschrift als Vorzug des Hochdruckreinigers nach Patentanspruch 1 hervor, daß die Steckaufnahme zum Einstekken der Waschpistole in das Gehäuse integriert und damit gewährleistet ist, daß die Waschpistole sowohl beim Transport gesichert als auch für den Einsatz griffbereit ist, wobei der Druckschlauch angeschlossen bleiben kann; als weiteren Vorteil bezeichnet es die Streitpatentschrift, daß gleichzeitig die Un-
terseite der Steckaufnahme als Stützfuß ausgebildet ist, so daß ohne gesondert zu befestigende oder zu montierende Stützfüße eine sichere Aufstellposition und eine einfache Herstellung erreicht werden können (Sp. 1 Z. 43-54).
2. Wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, ist der Hochdruckreiniger nach Patentanspruch 1 neu, weil in keiner der entgegengehaltenen Druckschriften ein Gerät gezeigt wird, bei dem die Unterseite der Steckaufnahme für die Waschpistole den Stützfuß bildet.
3. Der Senat ist aufgrund der mündlichen Verhandlung und der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in seinem Gutachten und der Erläuterung und Ergänzung des Gutachtens in der mündlichen Verhandlung davon überzeugt, daß der Durchschnittsfachmann den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents unter Einsatz seiner fachlichen Fähigkeiten in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik auffinden konnte.
Wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat, ist der Durchschnittsfachmann, der sich in der Praxis mit der Entwicklung von Neuerungen auf dem Gebiet von Hochdruckreinigern beschäftigt, ein Diplomingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Fachhochschulabschluß oder er hat eine handwerkliche Ausbildung mit einer Weiterqualifizierung zum Maschinenbautechniker. Er verfügt über eine mehrjährige Berufserfahrung in Konstruktion und Entwicklung. In der mündlichen Verhandlung hat der gerichtliche Sachverständige auf Befragen des Senats ausgeführt, daß allerdings bei der Entwicklung von Konsumgütern zunehmend Industriedesigner zugezogen werden , die typischerweise das Design, aber auch die Funktion eines Geräts mitbeeinflussen , wobei es scharfe Abgrenzungen ebensowenig gibt wie feste Re-
geln dafür, in welchem Entwicklungsstadium ein Industriedesigner zugezogen wird. Der Sachverständige hat aber weiter überzeugend dargelegt, daß es auch bei Zuziehung eines Industriedesigners Aufgabe des Technikers bleibt, einen Gehäuseentwurf zu erstellen, bei dem das Zubehör für den Transport sicher untergebracht und eine sichere stabile Halterung gewährleistet ist. Der maßgebliche Durchschnittsfachmann ist danach nicht der Designer, sondern der Techniker.
Bei der Weiterentwicklung der aus dem Stand der Technik bekannten Reiniger mußte es einem solchen Fachmann einerseits um eine bessere Benutzbarkeit , andererseits aber auch um eine vereinfachte und kostengünstigere Herstellung des Geräts gehen, wobei, wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats bestätigt hat, die bessere Integration des Zubehörs eine der maßgeblichen Zielvorstellungen bildete. Bei der Verwirklichung dieser Zielvorstellung konnte der Fachmann auf das auf dem Markt befindliche Gerät K... zurückgreifen, bei dem die Integration der Einrichtungen zum Transport des Zubehörs in das Gerät vergleichsweise weit vorangeschritten ist. Auch wenn in der mündlichen Verhandlung nicht abschließend geklärt werden konnte, ob die vorgesehenen Aufnahmeöffnungen an der Rückwand des Geräts ein Einführen der Zubehörteile bis zu dem unteren Ende der Verkleidung zulassen, oder ob dem in halber Höhe ein Hindernis in Form der technischen Einrichtungen im Weg stand, war hier aber die Aufnahmevorrichtung als solche in das Gerät integriert und bot damit eine - wenn auch nicht in jeder Hinsicht gelungene - Möglichkeit der vereinfachten Mitführung dieser Teile.
Ausgehend von der Zielvorstellung einer Verbesserung dieser Lösung mußte es sich dem Fachmann nach den überzeugenden Ausführungen des
gerichtlichen Sachverständigen, denen der Senat folgt, zunächst aufdrängen, die bei dem bekannten Gerät aus dem Stand der Technik vorgesehenen Füße zu vermeiden. Diese machten, wie der gerichtliche Sachverständige anschaulich und überzeugend geschildert hat, ein aufwendiges, aus mehreren Teilen bestehendes Werkzeug erforderlich, das sich bei Wegfall der Standfüße deutlich vereinfachen läßt. Auch die Streitpatentschrift beschreibt diese Füße als störend und bezeichnet es als Vorzug der von ihr vorgeschlagenen Lösung, daß eine einfache Herstellung erreicht wird, da keine gesonderten Stützfüße befestigt oder montiert werden müssen. Dort wird ausgeführt, daß bei dem Hochdruckreiniger nach dem deutschen Gebrauchsmuster 79 29 280 zum Aufstellen des Geräts Stützen vorgesehen sind, die gesondert am Rahmen über Ausleger auf relativ aufwendige Weise befestigt sind.
Bei Verzicht auf die Standfüße war der erforderliche sichere Stand im Betrieb des Hochdruckreinigers aber nur dann gewährleistet, wenn die Aufgabe des neben den beiden Rädern oder der Gehäusekante in ihrer Nähe erforderlichen weiteren Ruhepunktes von anderen Teilen des Gerätes übernommen wurde. Dazu bot es sich an, die obere Verkleidung des Geräts, die bei der Ausführungsform nach dem Stand der Technik im Betriebszustand auf den Standfüßen auflag, bis zum Boden zu verlängern. Die dafür erforderlichen konstruktiven Maßnahmen hat der gerichtliche Sachverständige überzeugend als im Können des Durchschnittsfachmanns liegend bezeichnet; der Senat schließt sich dem an. Mit dem Sachverständigen ist er weiter der Überzeugung, daß der mit einem solchen Umbau verbundene Aufwand durch die Vorteile im Herstellungsprozeß aus der Sicht des Fachmanns aufgewogen wird.
Mit dieser konstruktiven Änderung war allerdings das Anliegen des Streitpatents, eine vereinfachte Mitnahmemöglichkeit für das Zubehör zu schaffen, nicht, jedenfalls aber nicht in optimaler Weise verwirklicht. Ausgehend von dem Gerät K... , das - worüber auch die Parteien einig sind - dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents am nächsten kommt, kann nicht festgestellt werden, daß der Durchschnittsfachmann dort eine Steckaufnahme für längere Zubehörteile vorfand. Wie das Bundespatentgericht in seiner Entscheidung im Einspruchsverfahren gegen das Streitpatent vom 24. November 1997 (11 W (pat) 33/96) dargelegt hat, sind bei dem K...-Gerät als Zubehörteile nur eine relativ kurze Handspritzpistole und mit dieser verbindbare Stahlrohre und Waschbürsten angegeben und dargestellt. Für die Aufnahme einer an den Druckschlauch angeschlossenen, die Höhe des gesamten Geräts übersteigenden Sprühlanze sind die bei dem K...-Gerät vorgesehenen Steckaufnahmen danach grundsätzlich nicht geeignet. Geht man von dieser Vorstellung aus, mußte sich dem Fachmann bereits aufgrund einfacher Überlegungen aufdrängen, daß einer wesentlich sicheren Aufnahme des Zubehörs durch ein weiteres Einführen in die vorhandenen Öffnungen allein der ausladende Motorbereich in der Mitte des Geräts im Wege stand. Dem um platzsparende und sichere Transport- und Lagerungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile bemühten Durchschnittsfachmann boten sich zur Vermeidung dieser als nachteilig empfundenen Gestaltung mehrere handwerkliche Lösungsmöglichkeiten , die, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, alle darin bestanden, den Aufnahmeraum durch eine Verlegung der hierfür bestimmten Öffnung in der Weise vorzusehen, daß die Zubehörteile über die volle Länge der Verkleidung eingesteckt werden können. Da er zugleich die Fußkonstruktion als nachteilig erkannt hatte, lag es dann für ihn nahe, die außenseitig am Gehäuse angebrachte Steckaufnahme so weit zu verlängern, daß
er nicht nur auf zusätzliche Spritzgußteile verzichten, sondern den Boden der Steckaufnahme als Aufstandsfläche des Geräts in gekipptem Zustand nutzen konnte. Da der Fachmann im Interesse eines sicheren Standes des Geräts bestrebt sein mußte, einen möglichst großen Abstand zwischen der Drehachse der Stützräder und dem Aufstandspunkt des Stützpunktes zu erzielen, bot sich der vordere Gehäusebereich, in dem die Steckaufnahme bereits im Stand der Technik angeordnet war, nämlich zugleich für die Anordnung des Stützfußes an. Wie das Ausführungsbeispiel des Streitpatents zeigt, verlangt die erfindungsgemäße Ausgestaltung nicht mehr, als das Gehäuse so auszubilden, daß die Steckaufnahme bis in den Gehäusebereich hinunterreicht, deren Unterseite zugleich den vorderen Stützpunkt (Stützfuß) bildet. Zu dieser Form der Kombination von Stützfuß und Steckaufnahme gelangte der Fachmann bereits durch die jeweils für sich nahegelegte Verlagerung der vorderen Abstützung in den unteren Bereich der zum zweiten Gehäuseteil umgestalteten Verkleidung und die Verlängerung der Steckaufnahme zur sicheren Aufnahme des Zubehörs.
Der damit verbundenen Verneinung einer erfinderischen Tätigkeit steht nicht entgegen, daß der Fachmann bei dieser Lösung nicht unmittelbar von der im Streitpatent angegebenen Aufgabenstellung, sondern von allgemeinen Überlegungen ausgehen mußte, die allerdings nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen von ihm zu erwarten waren und in der allgemeinen Problemstellung lagen. Auf die im Streitpatent bezeichnete subjektive Aufgabe kommt es für die Beurteilung einer erfinderischen Tätigkeit nicht an. Bei der Beurteilung, ob der beanspruchten Lösung eine erfinderische Bedeutung beizumessen ist, muß von dem ausgegangen werden, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leistet.
Maßgeblich ist nicht, was in der Streitpatentschrift als "Aufgabe" bezeichnet ist, sondern das durch die Erfindung für den Fachmann tatsächlich, d.h. objektiv gelöste technische Problem (Sen. BGHZ 98, 12, 20 - Formstein; Urt. v. 23.01.1990 - X ZR 75/87, GRUR 1991, 522, 523 - Feuerschutzabschluß). Hat die zu seinem typischen Aufgabenkreis gehörende Bewältigung eines konstruktiven Problems wie die kostengünstigere Herstellung durch Vereinfachung der Werkzeuge dem Fachmann eine der beanspruchten Lehre entsprechende Ausgestaltung nahegelegt, beruht diese Lehre auch dann nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn der Stand der Technik für die damit zugleich erreichte Verbesserung der Lösung einer weiteren Problemstellung keine hinreichende Anregung vermittelt hat.
Die Unteransprüche haben, wie dies auch der Beklagte sieht, keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt und sind deshalb ebenfalls für nichtig zu erklären.
4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91 ZPO.
Melullis Jestaedt Scharen
Mühlens Meier-Beck

Tatbestand:

1

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 30. März 2001 angemeldeten deutschen Patents 101 15 895 (Streitpatents), dessen Patentanspruch 1 lautet: "1. Verfahren zur Erzeugung einer Darstellung für das Wiederfinden einer bereits von der Startseite (50) eines Informationsanbieters aus aufgerufenen und inzwischen verlassenen Informa- tionsseite, welche über das Internet, ein Intranet oder ein Extranet aufrufbar ist, aufweisend folgende Verfahrensschritte:
a) Registrieren eines Benutzers (5) bei Aufruf der Startseite (50),
b) Registrieren der von dem Benutzer unmittelbar und mittelbar von der Startseite (50) aus aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters und
c) Erzeugung einer anzeigbaren Darstellung (80, 81), aus der die Abfolge der von dem Benutzer (5) aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters erkennbar ist."

2

Wegen der nachgeordneten Ansprüche 2 bis 7 wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

3

Mit ihrer Nichtigkeitsklage hat die Klägerin geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig; er liege nicht auf technischem Gebiet und sei nicht neu, beruhe jedenfalls aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

4

Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären; die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und das Streitpatent hilfsweise mit einem eingeschränkten Antrag verteidigt.

5

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer dagegen eingelegten Berufung, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verteidigt die Beklagte das Streitpatent nur noch beschränkt mit Patentanspruch 1 in der aus den Entscheidungsgründen unter I 2 ersichtlichen Fassung, die nach Auffassung der Klägerin zu einer unzulässigen Erweiterung führt, und nach Maßgabe zweier Hilfsanträge, an die sich die Ansprüche 2 bis 7 jeweils anschließen.

Entscheidungsgründe:

6

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.

7

I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Erzeugung einer Darstellung für das Wiederfinden einer von der Startseite eines Informationsanbieters aus aufgerufenen und inzwischen verlassenen Informationsseite. Die Beschreibung führt dazu aus, es komme häufig vor, dass Nutzer beim Aufrufen aufeinander folgender verschiedener Seiten im Internet über "Hyperlinks" ("Surfen") nach einiger Zeit eine zuvor aufgesuchte Internetseite wieder finden möchten. Dafür böten die meisten Netzwerk-Browser mit dem "Zurück-Button" eine Funktion an, mit der von der aktuell aufgerufenen Internetseite zu der unmittelbar zuvor besichtigten gelangt werden könne. Außerdem könne eine Liste besuchter Internetseiten aufgerufen werden. Diese Liste umfasse regelmäßig jedoch keine Adressen von Seiten, die von einer Startseite bzw. Homepage aus indirekt , mittels eines "Links", aufgerufen worden seien. Insbesondere nach längerem Surfen im Internet seien der Zurück-Button und die Adressliste nur bedingt geeignet, eine zuvor aufgerufene, insbesondere eine von einer Startseite abzweigende Internetseite wieder zu finden.

8

2. Vor diesem Hintergrund soll durch das Streitpatent ein Verfahren zur Verfügung gestellt werden, mit dem eine bereits aufgerufene und inzwischen verlassene Informationsseite eines Informationsanbieters, die von dessen Startseite aus unmittelbar oder mittelbar aufrufbar ist, in einfacher Weise wieder gefunden und erneut aufgerufen werden kann. Dafür schlägt Patentanspruch 1 (ohne Bezugszeichen) in der jetzt noch verteidigten Fassung (ohne Bezugszeichen , Ergänzung gegenüber der erteilten Fassung in Fettdruck) ein Verfahren vor zur Erzeugung einer Darstellung für das Wiederfinden einer bereits von der Startseite eines Informationsanbieters aus aufgerufenen und inzwischen verlassenen Informationsseite, welche über das Internet, ein Intranet oder ein Extranet aufrufbar ist, aufweisend folgende von dem Server durchgeführte Verfahrensschritte :
a) Registrieren eines Benutzers bei Aufruf der Startseite,
b) Registrieren der von dem Benutzer unmittelbar und mittelbar von der Startseite aus aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters und
c) Erzeugung einer anzeigbaren Darstellung, aus der die Abfolge der von dem Benutzer aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters erkennbar ist.

9

Gemäß Hilfsantrag 1 soll Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalten (Ergänzungen gegenüber der Fassung gemäß Hauptantrag kursiv): "Verfahren zur Erzeugung einer Darstellung für das Wiederfinden einer bereits von der Startseite eines Informationsanbieters aus aufgerufenen und inzwischen verlassenen Informationsseite, welche über das Internet, ein Intranet oder ein Extranet aufrufbar ist, aufweisend folgende von dem Server durchgeführte Verfahrensschritte :
a) Registrieren eines Benutzers bei Aufruf der Startseite,
b) Registrieren der von dem Benutzer unmittelbar und mittelbar von der Startseite aus aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters ,
c) Erzeugung einer dem Benutzer anzeigbaren Darstellung, aus der die Abfolge der von dem Benutzer aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters erkennbar ist, auf einem Server des Informationsanbieters und
d) Übermittlung der Darstellung vom Server über das Internet, das Intranet oder das Extranet an eine Anzeigevorrichtung des Benutzers, wobei die Darstellung Links enthält, über die der Benutzer zur jeweiligen Informationsseite gelangen kann."

10

In der Fassung von Hilfsantrag 2 lautet Patentanspruch 1 (Ergänzungen gegenüber der erteilten Fassung unterstrichen): "Verfahren zur Erzeugung einer Darstellung für das Wiederfinden einer bereits von der Startseite eines Informationsanbieters aus aufgerufenen und inzwischen verlassenen Informationsseite in einer Klienten-Server-Struktur, welche über das Internet, ein Intranet oder ein Extranet aufrufbar ist, wobei das Hypertext-Transfer- Protocol (HTTP) verwendet wird, aufweisend folgende von dem Server durchgeführte Verfahrensschritte:
a) Auf einem Server Registrieren eines Benutzers bei Aufruf der Startseite mittels eines Cookies,
b) auf dem Server Registrieren der von dem Benutzer unmittelbar und mittelbar von der Startseite aus aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters,
c) auf dem Server Erzeugung einer dem Benutzer anzeigbaren Darstellung, aus der die Abfolge der von dem Benutzer (5) aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters erkennbar ist, und
d) Übermittlung der Darstellung vom Server über das Internet, das Intranet oder das Extranet an eine Anzeigevorrichtung des Benutzers, wobei die Darstellung Links enthält, über die der Benutzer zur jeweiligen Informationsseite gelangen kann."

11

3. Das patentgemäße Verfahren bezieht sich auf die Wahrnehmung von Informationsangeboten im Internet (World Wide Web), auch über Intra- oder Extranets, bei der die Benutzer vom eigenen Computer (client) aus dialogartig auf Informationsbestände (Webseiten) von Informationsanbietern zugreifen, die auf Servern gespeichert und über eine bestimmte Adressenstruktur (Uniform Resource Locator, URL-Adressen) aufrufbar sind. In der erteilten Fassung lässt Patentanspruch 1 offen, wie die Registrierung eines Benutzers bei Aufruf der Startseite (Schritt a) bewirkt werden soll. Die Beschreibung nennt als einfache Möglichkeit die Registrierung durch eine auf dem Server laufende Registrie- rungssoftware mittels "Cookies" (vgl. Beschreibung Abs. 24 f.). Über das Cookie kann die auf dem Server laufende Registrierungssoftware den Rechner und somit indirekt den Benutzer beim Aufruf der Homepage des Informationsanbieters registrieren; anschließend werden alle von dem Benutzer bzw. von seinem Rechner aus aufgerufenen Internetseiten des Informationsanbieters oder deren Adressen registriert. Auf diese Weise kann mittels der Registrierungssoftware die Abfolge der von dem Benutzer aufgerufenen Internetseiten des Informationsanbieters ermittelt und in einer Darstellung grafisch veranschaulicht werden (Beschreibung Abs. 26). In der Fassung gemäß dem jetzigen Hauptantrag findet die Registrierung stets auf dem Server statt, ist dabei aber nicht auf die Cookie-Technik beschränkt.

12

Wie die anzeigbare Darstellung der erzeugten Abfolge der besuchten Internetseiten auszugestalten ist, lässt Patentanspruch 1 offen. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform soll die Darstellung wenigstens im Wesentlichen auf Inhalte der Startseite aufsetzen und die Abfolge der aufgerufenen Informationsseiten grafisch, beispielsweise durch Pfeile oder Zahlen - gegebenenfalls auch nur temporär - gekennzeichnet werden (Beschreibung Abs. 11 ff.). Auch eine Darstellung auf mehreren Ebenen unter Benutzung von mehreren Fenstern ist möglich (vgl. Figuren 3 und 4 des Streitpatents).

13

II. Das Patentgericht hat angenommen, das Verfahren nach Patentanspruch 1 liege nicht auf technischem Gebiet und sei daher dem Patentschutz nicht zugänglich. Es enthalte keine Anweisungen, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienten. Soweit ein Benutzer gemäß dem Verfahren bei Aufruf der Startseite eines Informationsanbieters registriert werde und die von ihm ab der Startseite aufgerufenen Seiten auf irgendeine Weise dargestellt würden, handele es sich um Anweisungen allge- meiner Art, aber nicht um solche zur gezielten Verwendung bestimmter Vorrichtungen oder Verfahrensabläufe aus technischen Erwägungen heraus und zur Lösung eines konkreten technischen Problems. Der einzige erkennbare Ansatz im Hinblick auf eine konkrete technische Problemstellung liege darin, dass der Anspruch stillschweigend davon ausgehe, dass zur Implementierung ein Datenverarbeitungssystem verwendet werde. Dadurch allein werde das Verfahren aber nicht dem Patentschutz zugänglich. Soweit die Beklagte in der Registrierung des Benutzers und der von ihm aufgerufenen Seiten technische Maßnahmen sehe, mit denen die Bedienbarkeit der Datenverarbeitungsanlage verbessert werde, weil der Benutzer einen besseren Überblick über sein Internetaufrufverhalten gewinne, gehe dies schon deshalb fehl, weil das anspruchsgemäße Verfahren objektiv nicht mehr als die Erzeugung irgendeiner an den Benutzer gerichteten Darstellung leiste, aus der sich die Abfolge seiner Aufrufe erkennen lasse. Die verbesserte Bedienbarkeit trete erst in Interaktion mit dem Benutzer ein und hänge wesentlich von der konkreten Ausgestaltung und Übersichtlichkeit der erzeugten Darstellung ab, die aber nicht Gegenstand des Anspruchs sei. Auch die Erzeugung einer bestimmten, leicht auffassbaren grafischen Darstellung lasse keine technische Problemstellung erkennen, weil eine solche Darstellung sich nur an der Auffassungsgabe des menschlichen Benutzers orientiere, die Überwindung einer konkreten technischen Problemstellung dabei aber ebenso wenig eine Rolle spiele, wie bei den irgendwie erfolgenden Registrierungsvorgängen, in denen lediglich der bestimmungsgemäße Gebrauch einer Datenverarbeitungsanlage zu erkennen sei.

14

III. Die dagegen gerichteten Angriffe der Berufung haben keinen Erfolg, weil das Patentgericht im Ergebnis richtig entschieden hat. Der Gegenstand von Patentanspruch 1, den die Beklagte zulässigerweise beschränkt verteidigt, weil schon die erteilte Fassung die Durchführung der vorgesehenen Verfahrens- schritte sowohl auf dem Client-Rechner als auch auf dem Server umschließt, ist nicht patentfähig (§ 21 Abs. 1 Nr. 1, § 22 Abs. 1 PatG); er erfüllt zwar das Technizitätserfordernis, unterfällt aber dem Patentierungsausschluss des § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG.

15

1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung zunächst zu klären, ob der Gegenstand der Erfindung auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG), wofür ausreicht, dass ein Teilaspekt der geschützten Lehre ein technisches Problem bewältigt (BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 31 - Wiedergabe topografischer Informationen). Ist das zu bejahen, ist auf der Grundlage der Regelung in § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG weiter zu prüfen, ob er Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Januar 2009 - X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 Rn. 8, 11 - Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; Beschluss vom 22. April 2010 - Xa ZB 20/08, BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 Rn. 11 ff., 22 - dynamische Dokumentengenerierung).

16

a) Die erforderliche Technizität ist im Streitfall zu bejahen, weil das unter Schutz gestellte Verfahren der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräte dient, wobei die von einem Benutzer bei einem Internetbesuch aufgerufenen Webseiten registriert werden und eine anzeigbare Darstellung dieser Seiten erzeugt wird. Dabei handelt es sich um typische Schritte der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels technischer Geräte (vgl. auch BGH, GRUR 2009, 479 Rn. 8 - Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten). Soweit diese (Server, Clients) nicht im Patentanspruch 1 genannt sind, ist dies unschädlich, weil für den Fachmann, als den das Patentgericht zutreffend einen Informatiker ansieht, der über praktische Erfahrung in der Programmierung von Browser-Programmen und Benutzerführungen verfügt, offenkundig ist, dass das Verfahren nach Patentanspruch 1 den Einsatz von Computern in Netzwerken bedingt. Es genügt auch bei einem Verfahrensanspruch für die Erfüllung des Technizitätserfordernisses, wenn die Erfindung eine bestimmte Nutzung der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehrt und damit eine Anweisung zum technischen Handeln gibt (BGHZ 185, 214 Rn. 20 mwN - dynamische Dokumentengenerierung ).

17

b) Auch ein auf dem Gebiet der Technik eingesetztes Verfahren ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht schon deswegen dem Patentschutz zugänglich, weil es zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs auch den Einsatz eines Programms zur Steuerung einer Datenverarbeitungsanlage vorsieht (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2004 - X ZB 33/03, GRUR 2005, 141 - Anbieten interaktiver Hilfe; vom 24. Mai 2004 - X ZB 20/03, BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 - elektronischer Zahlungsverkehr). Da das Gesetz Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche vom Patentschutz ausschließt, muss die beanspruchte Lehre vielmehr über die für die Patentfähigkeit unabdingbare Technizität hinaus Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (st. Rspr., vgl. BGH, Beschluss vom 20. Januar 2009 - X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 Rn. 11 - Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; BGHZ 185, 214 Rn. 22 - dynamische Dokumentengenerierung).

18

Dieses Erfordernis steht nicht in Widerspruch zu Art. 27 Abs. 1 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS). Dieses Abkommen garantiert Programmen für Datenverar- beitungsanlagen keinen uneingeschränkten Patentschutz. Einschränkungen des Erfindungsbegriffs wie durch den in § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG formulierten Patentierungsausschluss waren lange vor dem Abschluss des Abkommens in den Rechtsordnungen von Vertragsstaaten bzw. in von diesen geschlossenen Übereinkommen (Art. 52 Abs. 2, 3 EPÜ) verankert und sind durch den Abschluss des TRIPS-Abkommens nicht hinfällig geworden (vgl. hierzu die Denkschrift BT-Drucks. 12/7655 (neu), S. 345 und die Auskunft der deutschen Delegation WTO-Dokument IP/Q3/DEU/1 vom 28. Oktober 1997; Neef in Busche/ Stoll, TRIPS, Art. 27 Rn. 33).

19

c) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 betrifft nicht die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln, wie das Patentgericht in der Sache zutreffend erkannt hat.

20

aa) Ob ein konkretes technisches Problem durch eine Erfindung mit technischen Mitteln gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet. Dies ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu entwickeln. Die in der Patentschrift angegebene Aufgabe fungiert lediglich als Hilfsmittel bei der Ermittlung des objektiven technischen Problems (vgl. BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 - Gelenkanordnung ; BGH, GRUR 2005, 141 Rn. 28 - Anbieten interaktiver Hilfe; st. Rspr.). Für die Herausarbeitung des objektiven technischen Problems, für das die Erfindung eine Lösung anbietet, ist entgegen der Ansicht der Beklagten die Hinzuziehung eines Sachverständigen nicht angezeigt. Aufgabe des gerichtlich gegebenenfalls zurate zu ziehenden Sachverständigen ist, wie der Bundesgerichtshof vielfach ausgesprochen hat, dem Gericht erforderlichenfalls die für das Verständnis der unter Schutz gestellten Lehre benötigte Kenntnis der technischen Zusammenhänge zu erläutern und den erforderlichen Einblick in die Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen der jeweils typischen, im Durchschnitt der beteiligten Kreise angesiedelten Vertreter der einschlägigen Fachwelt einschließlich ihrer methodischen Herangehensweise zu vermitteln (vgl. BGH, Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 56/08 BGHZ 184, 49 = GRUR 2010, 314 Rn. 21 mwN - Kettenradanordnung II). Die Beklagte zeigt nicht auf und es ist auch nicht ersichtlich, unter welchem dieser Gesichtspunkte die Beauftragung eines Sachverständigen im Streitfall erforderlich wäre. Die Beklagte mag sich von der Einschaltung eines Gutachters Unterstützung für ihre Auffassung versprechen , dass das, worin sie die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln gesehen wissen möchte, der patentrechlich zutreffenden Sichtweise entspricht und die Gewährung von Patentschutz rechtfertigt. Diese Fragen erfordern indes auf der Grundlage der ständigen Rechtsprechung des Senats keine Hinzuziehung eines Sachverständigen.

21

bb) Ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems liegt vor, wenn Gerätekomponenten modifiziert oder grundsätzlich abweichend adressiert werden. Darauf zielt das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ersichtlich nicht. Weder die Verlagerung der Registrierung auf den Server noch die in der Beschreibung des Streitpatents und nach dem zweiten Hilfsantrag auch in Patentanspruch 1 vorgesehene Verwendung von Cookies oder eine sonst vorgesehene Maßnahme zielen auf die Modifikation oder grundsätzlich abweichende Adressierung von Gerätekomponenten.

22

cc) Von einem zur Lösung eines technischen Problems eingesetzten technischen Mittel kann ferner dann gesprochen werden, wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt (BGHZ 185, 214 Rn. 27 - dynamische Dokumentengenerierung ). Auch diese Voraussetzungen sind im Streitfall nicht erfüllt.

23

(1) Die in Schritt a) des Verfahrens nach Patentanspruch 1 enthaltenen Anweisungen erschöpfen sich in der Erfassung und Speicherung von Informationen über einen Benutzer bei Aufruf einer Startseite. Aus dem Zusammenhang ergibt sich zwar, dass dies mit Mitteln der elektronischen Datenverarbeitung erfolgt. Die programmiertechnische Umsetzung dieser Anweisung ist aber, abgesehen von deren Lokalisierung auf dem Server, nicht Gegenstand des Patentanspruchs , sondern bleibt dem Fachmann überlassen. Die bereits erwähnte Verwendung von Cookies stellt, wie auch in der Beschreibung des Streitpatents ausgeführt wird, eine am Prioritätstag bekannte und gängige Methode der Datenverarbeitung dar (Beschreibung Abs. 25). Die Art und Weise, auf die sich die Lehre des Streitpatents der Cookie-Technik bedient, geht über die bloße Verarbeitung von Daten nicht hinaus. Das gilt auch, soweit die Lehre, wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung hervorgehoben hat, in Bezug auf die aufgesuchten und wieder verlassenen Webseiten eine Art Rückkommunikation des Benutzers über dessen Client-Rechner mit dem Server ermöglicht, bei der HTML-Strukturen generiert werden. Auch insoweit beschränkt sich der Gegenstand des Streitpatents darauf, im Stand der Technik bekannte technische Mittel einzusetzen, um Daten in bestimmter Form zusammenzustellen oder darzustellen. In der Beschreibung des Streitpatents ist erläutert, dass Cookies als Informationspakete beim Aufrufen einer auf dem Server gespeicherten Webseite an einen auf einem Client-Rechner laufenden Browser zum Speichern dort mitgeliefert werden. Mit jedem Zugreifen von diesem Client-Rechner auf die Webseite kann der Browser gespeicherte Cookies an den Server ausliefern (Beschreibung Abs. 25). Die patentierte Lehre erschließt dem Fachmann - auch mit der Auslagerung der Registrierung auf den Server - also nichts, was über die ihm bekannten Möglichkeiten der datenverarbeitungsmäßigen Gebrauchmachung von der Cookie-Technik hinausginge. Dass dabei HTML-Strukturen generiert werden, ist eine in der Kommunikation im Internet am Prioritätstag ebenfalls geläufige Maßnahme, wie sich gleichfalls aus der Beschreibung ergibt (Abs. 21).

24

Die Lehre des Streitpatents geht darüber nur insoweit hinaus, als sie vorsieht , diese Strukturen zur Darstellung bestimmter Inhalte zu nutzen.

25

Soweit die Registrierung nach dem jetzigen Hauptantrag nur noch auf dem Server erfolgen soll, kann dahingestellt bleiben, ob dies den Vorzug hat, den Einsatz schlichterer Client-Hardware zu ermöglichen, oder ob mit dieser vorgeschlagenen Verlagerung nur eine zu vernachlässigende Entlastung der Client-Hardware einhergeht. Der Gehalt dieses Schritts erschöpft sich jedenfalls darin, bestimmte Operationen der Datenverarbeitung vom Client-Rechner auf den Server zu verlagern. Das ist nicht mehr als eine äußerlich-organisatorische Umverlagerung der Datenverarbeitung zwischen mehreren Netzwerkkomponenten. Selbst wenn diese mittelbar ermöglichen sollte, einfacher ausgestattete Computer einzusetzen, wäre darin nur eine Maßnahme der Datenverarbeitung zu sehen und nicht die Lösung eines konkreten technischen Problems.

26

Für die Anweisung in Verfahrensschritt b) gilt das vorstehend Ausgeführte entsprechend. Sie beschränkt sich darauf, die weiteren vom Nutzer von der Startseite aus unmittelbar und mittelbar aufgerufenen Informationsseiten des jeweiligen Informationsanbieters elektronisch zu erfassen (zu registrieren).

27

Auch die Anweisungen im Verfahrensschritt c) gehen nicht über die Erfassung , Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten hinaus. Die gemäß den Schritten a) und b) des Verfahrens gesammelten Daten sind demnach so aufzubereiten, dass eine anzeigbare Darstellung der Abfolge der vom Benutzer aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters erzeugt werden kann. Wie diese Aufbereitung vorgenommen wird, bleibt wiederum dem Fachmann überlassen. Dieser erhält aus der Beschreibung und den Unteransprüchen lediglich verschiedene Anregungen für die Art und Weise der Visualisierung an der Benutzeroberfläche (vgl. Beschreibung Abs. 27).

28

(2) Das Verfahren nach Patentanspruch 1 sieht nicht vor, dass die Datenverarbeitung auf technische Gegebenheiten Rücksicht nimmt, die der Datenverarbeitungsanlage selbst anhaften oder die außerhalb der Datenverarbeitungsanlage vorhanden sind. Es erschöpft sich vielmehr darin, Informationen über das Benutzerverhalten zu erfassen, zu speichern und in bestimmter Weise aufzubereiten. Hierzu sieht es nicht vor, etwa technische Umweltparameter - zu denen beispielsweise auch körperliche Eigenschaften des Benutzers zählen könnten - durch geeignete Messeinrichtungen zu erfassen oder die Daten in Abhängigkeit von technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage zu verarbeiten. Die Informationen werden vielmehr allein aus den Eingaben abgeleitet , die der Benutzer an seinem Client-Rechner tätigt. Auch die hilfsweise vorgesehene Übermittlung einer Darstellung an eine Anzeigevorrichtung des Benutzers wird nicht durch technische Parameter, sondern durch eine Anforderung des Benutzers ausgelöst. Damit geht das Verfahren nicht über den Bereich der Datenverarbeitung als solche hinaus.

29

d) Der Hinweis der Beklagten, in Anbetracht der Existenz von Milliarden Internetseiten stelle sich das Auf- und Wiederfinden einer bestimmten Informa- tionsseite weder als untechnisch noch als trivial dar, und, es gehe vielmehr darum , eine bestimmte Untermenge an Informationen innerhalb eines großen Netzes zur Verfügung zu stellen, geht an dem, was das Verfahren objektiv leistet, vorbei. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das bloße Auf- oder Wiederfinden einer bestimmten Informationsseite im Internet als ein konkretes technisches Problem angesehen werden kann. Die Leistung des Verfahrens besteht lediglich in der Erfassung, Speicherung und Aufbereitung der diesbezüglichen Rechneroperarationen des Benutzers mit üblichen datentechnischen Verfahrensschritten , was die Patentfähigkeit im Hinblick auf § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG jedenfalls nicht begründen kann.

30

Ob die Anwendung des Verfahrens dazu beitragen kann, dass der Nutzer weniger Onlinezeit benötigt, um eine verlassene Webseite wieder zu finden, und damit das Netz geringer belastet, wie die Beklagte geltend macht, kann dahinstehen, weil solche sich vielleicht einstellenden Folgen nicht Gegenstand der patentgemäßen Anweisungen sind, sondern sich unter Umständen als deren mittelbare Folge ergeben können. Dass das Verfahren den Dialog zwischen Benutzer und Server vorteilhaft gestalten kann, liegt schon nicht auf technischem Gebiet.

31

2. Entsprechendes gilt für die Unteransprüche. Die dortigen Anweisungen betreffen allein Modalitäten in der Darstellung der gesammelten Informationen , die über die Datenverwaltung und -wiedergabe nicht hinausgehen. Das gilt auch für die zusätzlichen Maßnahmen in Patentanspruch 7, nach dem die Darstellung wenigstens zwei anzeigbare Ebenen umfasst, von denen eine auf eine Verzweigungsseite aufsetzt. Soweit Nutzern eine eingängigere Verwertung der zusammengestellten Daten ermöglicht wird, ist dies ein nicht auf technischem Gebiet liegender Erfolg, der bei der Beurteilung der Patentfähigkeit grundsätz- lich außer Betracht zu bleiben hat (BGHZ 185, 204 Rn. 23 - dynamische Dokumentengenerierung ).

32

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG.

Keukenschrijver Gröning Bacher
Hoffmann Schuster
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.06.2009 - 2 Ni 50/07 -

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des deutschen Patents 41 38 451 (Streitpatents), das am 22. November 1991 angemeldet worden ist.
Es betrifft einen Hochdruckreiniger und umfaßt sechs Patentansprüche. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
"Hochdruck-Reiniger (1) mit einer Hochdruck-Pumpe (7, 8), die von einem Gehäuse (2) zumindest teilweise umgeben ist,
- mit einer Waschpistole (10), die mit der Hochdruck-Pumpe (7, 8) über einen Schlauch (9) verbunden ist,
- mit an der Unterseite des Gehäuses (2) vorgesehenen Stützrädern (5) und mindestens einem Stützfuß (20), wobei der Hochdruck -Reiniger (1) zum Transport aus einer aufrechten Stellung kippbar ist, und
- mit wenigstens einer am Gehäuse (2) ausgebildeten Steckaufnahme (16, 17) für die Waschpistole (10) bzw. für eine Sprühlanze (18), wobei die Unterseite der Steckaufnahme (16, 17) den Stützfuß (20) bildet."
Wegen der Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.
Außerdem ist der Beklagte eingetragener Inhaber des unter anderem für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 687 509, das auf einer Anmeldung vom 23. November 1992 beruht, mit der die Priorität des Streitpatents in Anspruch genommen worden ist. Dieses betrifft ebenfalls einen Hochdruckreiniger.

Die Klägerin hat mit ihrer Nichtigkeitsklage in erster Linie beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären, und geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, er beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Hilfsweise hat sie beantragt, das Streitpatent mit Wirkung vom 16. April 1999 insoweit für nichtig zu erklären, als es mit seinem Schutzumfang über das europäische Patent 0 687 509 hinausgehe.
Das Bundespatentgericht hat die Klage insgesamt abgewiesen; den Hilfsantrag hat das Bundespatentgericht für unzulässig gehalten.
Mit ihrer Berufung erstrebt die Klägerin unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Nichtigerklärung des Streitpatents.
Der Beklagte ist dem Rechtsmittel entgegengetreten.
Prof. Dr.-Ing. H. B. hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung hat auch in der Sache Erfolg. Der Senat ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme davon überzeugt, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Das Streitpatent war deshalb gemäß §§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 1, 4 PatG für nichtig zu erklären.
1. Das Streitpatent betrifft einen Hochdruckreiniger. Dabei geht es, wie die weitere Beschreibung und die Ausführungsbeispiele erkennen lassen, von einem Gerät aus, das bei Benutzung senkrecht auf eine Unterseite gestellt wird. Derartige Hochdruckreiniger werden zunehmend nicht nur für den industriellen Einsatz, sondern auch für den Gebrauch in Privathaushalten hergestellt. Sie sind, wie beispielsweise der Hochdruckreiniger nach dem deutschen Gebrauchsmuster 91 04 335, vielfach zum Zwecke des leichteren Transports zu ihrem Einsatzort im Bereich der Unterseite des Gerätegehäuses mit Rollen versehen; ein bügelförmiger Transportgriff ermöglicht den Transport in gekippter Stellung. Bei Gebrauch ruht das Gerät einerseits auf diesen Rollen oder einer Kante des Gehäuses in ihrer Nähe; die für einen hinreichend sicheren Stand erforderliche weitere Unterstützung wird durch Standfüße in der Nähe der gegenüberliegenden Kante oder an dieser bewirkt. Für den Einsatz solcher Geräte wird Zubehör benötigt, nämlich eine Waschpistole, mit der der Sprühstrahl ausgelöst werden kann, eine oder mehrere Sprühlanzen, d.h. aufsetzbare Verlängerungen der Waschpistole, die mit unterschiedlichen Sprühköpfen für verschiedene Sprühstrahle ausgestaltet sein können, sowie ein Druckschlauch und ein Elektrokabel. Die Streitpatentschrift setzt bekannte Hoch-
druckreiniger voraus und befaßt sich im wesentlichen mit der Unterbringung des Zubehörs. Die Streitpatentschrift bezeichnet es (Sp. 1 Z. 35-39) als Aufgabe der Erfindung, für die zum Betrieb des Hochdruckreinigers benötigten Zubehörteile eine platzsparende und sichere Transport- und Lagerungsmöglichkeit zu schaffen, wobei zudem eine einfache Herstellung möglich ist.
Vorgeschlagen wird ein Hochdruckreiniger, der folgende Merkmale aufweist :
1 eine Hochdruckpumpe,
1.1 die von einem Gehäuse zumindest teilweise umgeben ist;
2 eine Waschpistole,
2.1 die mit einer Hochdruckpumpe über einen Schlauch verbunden ist,
3 Stützräder,
3.1 die an der Unterseite des Gehäuses vorgesehen sind;
4 mindestens einen Stützfuß;
5 der Hochdruckreiniger ist zum Transport aus seiner aufrechten Stellung kippbar;
6 wenigstens eine Steckaufnahme
6.1 für die Waschpistole
6.2 bzw. für eine Sprühlanze;
6.3 die Unterseite der Steckaufnahme bildet den Stützfuß.
Die Streitpatentschrift bezeichnet es als bei dem aus der deutschen Offenlegungsschrift 34 00 568 bekannten Hochdruckreiniger nachteilig, daß die Steckaufnahme zum Einstecken der Waschpistole aufwendig in der Herstellung sei, weil sie im Gehäuseinneren in Form eines schräg nach unten ragenden Rohres ausgebildet sei. Der mit Rollen versehene transportable Hochdruckreiniger nach dem deutschen Gebrauchsmuster 91 04 335 verfüge nicht über eine geeignete Aufnahme für das Zubehör. Außerdem müßten zum Aufstellen des Gerätes gesonderte Stützfüße aufgesteckt oder aufgeschraubt werden. Der Hochdruckreiniger nach dem deutschen Gebrauchsmuster 79 29 280 schließlich sei zwar an Transportrollen verfahrbar; zum Aufstellen seien aber Stützen vorgesehen, die gesondert am Rahmen über Ausleger auf relativ aufwendige Weise befestigt seien.
Demgegenüber hebt die Streitpatentschrift als Vorzug des Hochdruckreinigers nach Patentanspruch 1 hervor, daß die Steckaufnahme zum Einstekken der Waschpistole in das Gehäuse integriert und damit gewährleistet ist, daß die Waschpistole sowohl beim Transport gesichert als auch für den Einsatz griffbereit ist, wobei der Druckschlauch angeschlossen bleiben kann; als weiteren Vorteil bezeichnet es die Streitpatentschrift, daß gleichzeitig die Un-
terseite der Steckaufnahme als Stützfuß ausgebildet ist, so daß ohne gesondert zu befestigende oder zu montierende Stützfüße eine sichere Aufstellposition und eine einfache Herstellung erreicht werden können (Sp. 1 Z. 43-54).
2. Wie auch die Klägerin nicht in Zweifel zieht, ist der Hochdruckreiniger nach Patentanspruch 1 neu, weil in keiner der entgegengehaltenen Druckschriften ein Gerät gezeigt wird, bei dem die Unterseite der Steckaufnahme für die Waschpistole den Stützfuß bildet.
3. Der Senat ist aufgrund der mündlichen Verhandlung und der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in seinem Gutachten und der Erläuterung und Ergänzung des Gutachtens in der mündlichen Verhandlung davon überzeugt, daß der Durchschnittsfachmann den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents unter Einsatz seiner fachlichen Fähigkeiten in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik auffinden konnte.
Wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend ausgeführt hat, ist der Durchschnittsfachmann, der sich in der Praxis mit der Entwicklung von Neuerungen auf dem Gebiet von Hochdruckreinigern beschäftigt, ein Diplomingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Fachhochschulabschluß oder er hat eine handwerkliche Ausbildung mit einer Weiterqualifizierung zum Maschinenbautechniker. Er verfügt über eine mehrjährige Berufserfahrung in Konstruktion und Entwicklung. In der mündlichen Verhandlung hat der gerichtliche Sachverständige auf Befragen des Senats ausgeführt, daß allerdings bei der Entwicklung von Konsumgütern zunehmend Industriedesigner zugezogen werden , die typischerweise das Design, aber auch die Funktion eines Geräts mitbeeinflussen , wobei es scharfe Abgrenzungen ebensowenig gibt wie feste Re-
geln dafür, in welchem Entwicklungsstadium ein Industriedesigner zugezogen wird. Der Sachverständige hat aber weiter überzeugend dargelegt, daß es auch bei Zuziehung eines Industriedesigners Aufgabe des Technikers bleibt, einen Gehäuseentwurf zu erstellen, bei dem das Zubehör für den Transport sicher untergebracht und eine sichere stabile Halterung gewährleistet ist. Der maßgebliche Durchschnittsfachmann ist danach nicht der Designer, sondern der Techniker.
Bei der Weiterentwicklung der aus dem Stand der Technik bekannten Reiniger mußte es einem solchen Fachmann einerseits um eine bessere Benutzbarkeit , andererseits aber auch um eine vereinfachte und kostengünstigere Herstellung des Geräts gehen, wobei, wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats bestätigt hat, die bessere Integration des Zubehörs eine der maßgeblichen Zielvorstellungen bildete. Bei der Verwirklichung dieser Zielvorstellung konnte der Fachmann auf das auf dem Markt befindliche Gerät K... zurückgreifen, bei dem die Integration der Einrichtungen zum Transport des Zubehörs in das Gerät vergleichsweise weit vorangeschritten ist. Auch wenn in der mündlichen Verhandlung nicht abschließend geklärt werden konnte, ob die vorgesehenen Aufnahmeöffnungen an der Rückwand des Geräts ein Einführen der Zubehörteile bis zu dem unteren Ende der Verkleidung zulassen, oder ob dem in halber Höhe ein Hindernis in Form der technischen Einrichtungen im Weg stand, war hier aber die Aufnahmevorrichtung als solche in das Gerät integriert und bot damit eine - wenn auch nicht in jeder Hinsicht gelungene - Möglichkeit der vereinfachten Mitführung dieser Teile.
Ausgehend von der Zielvorstellung einer Verbesserung dieser Lösung mußte es sich dem Fachmann nach den überzeugenden Ausführungen des
gerichtlichen Sachverständigen, denen der Senat folgt, zunächst aufdrängen, die bei dem bekannten Gerät aus dem Stand der Technik vorgesehenen Füße zu vermeiden. Diese machten, wie der gerichtliche Sachverständige anschaulich und überzeugend geschildert hat, ein aufwendiges, aus mehreren Teilen bestehendes Werkzeug erforderlich, das sich bei Wegfall der Standfüße deutlich vereinfachen läßt. Auch die Streitpatentschrift beschreibt diese Füße als störend und bezeichnet es als Vorzug der von ihr vorgeschlagenen Lösung, daß eine einfache Herstellung erreicht wird, da keine gesonderten Stützfüße befestigt oder montiert werden müssen. Dort wird ausgeführt, daß bei dem Hochdruckreiniger nach dem deutschen Gebrauchsmuster 79 29 280 zum Aufstellen des Geräts Stützen vorgesehen sind, die gesondert am Rahmen über Ausleger auf relativ aufwendige Weise befestigt sind.
Bei Verzicht auf die Standfüße war der erforderliche sichere Stand im Betrieb des Hochdruckreinigers aber nur dann gewährleistet, wenn die Aufgabe des neben den beiden Rädern oder der Gehäusekante in ihrer Nähe erforderlichen weiteren Ruhepunktes von anderen Teilen des Gerätes übernommen wurde. Dazu bot es sich an, die obere Verkleidung des Geräts, die bei der Ausführungsform nach dem Stand der Technik im Betriebszustand auf den Standfüßen auflag, bis zum Boden zu verlängern. Die dafür erforderlichen konstruktiven Maßnahmen hat der gerichtliche Sachverständige überzeugend als im Können des Durchschnittsfachmanns liegend bezeichnet; der Senat schließt sich dem an. Mit dem Sachverständigen ist er weiter der Überzeugung, daß der mit einem solchen Umbau verbundene Aufwand durch die Vorteile im Herstellungsprozeß aus der Sicht des Fachmanns aufgewogen wird.
Mit dieser konstruktiven Änderung war allerdings das Anliegen des Streitpatents, eine vereinfachte Mitnahmemöglichkeit für das Zubehör zu schaffen, nicht, jedenfalls aber nicht in optimaler Weise verwirklicht. Ausgehend von dem Gerät K... , das - worüber auch die Parteien einig sind - dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents am nächsten kommt, kann nicht festgestellt werden, daß der Durchschnittsfachmann dort eine Steckaufnahme für längere Zubehörteile vorfand. Wie das Bundespatentgericht in seiner Entscheidung im Einspruchsverfahren gegen das Streitpatent vom 24. November 1997 (11 W (pat) 33/96) dargelegt hat, sind bei dem K...-Gerät als Zubehörteile nur eine relativ kurze Handspritzpistole und mit dieser verbindbare Stahlrohre und Waschbürsten angegeben und dargestellt. Für die Aufnahme einer an den Druckschlauch angeschlossenen, die Höhe des gesamten Geräts übersteigenden Sprühlanze sind die bei dem K...-Gerät vorgesehenen Steckaufnahmen danach grundsätzlich nicht geeignet. Geht man von dieser Vorstellung aus, mußte sich dem Fachmann bereits aufgrund einfacher Überlegungen aufdrängen, daß einer wesentlich sicheren Aufnahme des Zubehörs durch ein weiteres Einführen in die vorhandenen Öffnungen allein der ausladende Motorbereich in der Mitte des Geräts im Wege stand. Dem um platzsparende und sichere Transport- und Lagerungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile bemühten Durchschnittsfachmann boten sich zur Vermeidung dieser als nachteilig empfundenen Gestaltung mehrere handwerkliche Lösungsmöglichkeiten , die, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, alle darin bestanden, den Aufnahmeraum durch eine Verlegung der hierfür bestimmten Öffnung in der Weise vorzusehen, daß die Zubehörteile über die volle Länge der Verkleidung eingesteckt werden können. Da er zugleich die Fußkonstruktion als nachteilig erkannt hatte, lag es dann für ihn nahe, die außenseitig am Gehäuse angebrachte Steckaufnahme so weit zu verlängern, daß
er nicht nur auf zusätzliche Spritzgußteile verzichten, sondern den Boden der Steckaufnahme als Aufstandsfläche des Geräts in gekipptem Zustand nutzen konnte. Da der Fachmann im Interesse eines sicheren Standes des Geräts bestrebt sein mußte, einen möglichst großen Abstand zwischen der Drehachse der Stützräder und dem Aufstandspunkt des Stützpunktes zu erzielen, bot sich der vordere Gehäusebereich, in dem die Steckaufnahme bereits im Stand der Technik angeordnet war, nämlich zugleich für die Anordnung des Stützfußes an. Wie das Ausführungsbeispiel des Streitpatents zeigt, verlangt die erfindungsgemäße Ausgestaltung nicht mehr, als das Gehäuse so auszubilden, daß die Steckaufnahme bis in den Gehäusebereich hinunterreicht, deren Unterseite zugleich den vorderen Stützpunkt (Stützfuß) bildet. Zu dieser Form der Kombination von Stützfuß und Steckaufnahme gelangte der Fachmann bereits durch die jeweils für sich nahegelegte Verlagerung der vorderen Abstützung in den unteren Bereich der zum zweiten Gehäuseteil umgestalteten Verkleidung und die Verlängerung der Steckaufnahme zur sicheren Aufnahme des Zubehörs.
Der damit verbundenen Verneinung einer erfinderischen Tätigkeit steht nicht entgegen, daß der Fachmann bei dieser Lösung nicht unmittelbar von der im Streitpatent angegebenen Aufgabenstellung, sondern von allgemeinen Überlegungen ausgehen mußte, die allerdings nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen von ihm zu erwarten waren und in der allgemeinen Problemstellung lagen. Auf die im Streitpatent bezeichnete subjektive Aufgabe kommt es für die Beurteilung einer erfinderischen Tätigkeit nicht an. Bei der Beurteilung, ob der beanspruchten Lösung eine erfinderische Bedeutung beizumessen ist, muß von dem ausgegangen werden, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leistet.
Maßgeblich ist nicht, was in der Streitpatentschrift als "Aufgabe" bezeichnet ist, sondern das durch die Erfindung für den Fachmann tatsächlich, d.h. objektiv gelöste technische Problem (Sen. BGHZ 98, 12, 20 - Formstein; Urt. v. 23.01.1990 - X ZR 75/87, GRUR 1991, 522, 523 - Feuerschutzabschluß). Hat die zu seinem typischen Aufgabenkreis gehörende Bewältigung eines konstruktiven Problems wie die kostengünstigere Herstellung durch Vereinfachung der Werkzeuge dem Fachmann eine der beanspruchten Lehre entsprechende Ausgestaltung nahegelegt, beruht diese Lehre auch dann nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, wenn der Stand der Technik für die damit zugleich erreichte Verbesserung der Lösung einer weiteren Problemstellung keine hinreichende Anregung vermittelt hat.
Die Unteransprüche haben, wie dies auch der Beklagte sieht, keinen eigenständigen erfinderischen Gehalt und sind deshalb ebenfalls für nichtig zu erklären.
4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 91 ZPO.
Melullis Jestaedt Scharen
Mühlens Meier-Beck

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 555 460 (Streitpatents), das am 25. August 1992 unter Inanspruchnahme der Priorität der französischen Patentanmeldung vom 29. August 1991 angemeldet worden ist. Das in der Verfahrenssprache Französisch veröffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Patent - und Markenamt unter der Nummer 692 02 759 geführt wird, betrifft ein "Kosmetisches Sonnenschutzmittel" und umfaßt 23 Patentansprüche.
Die Patentansprüche 1 und 23 in der erteilten Fassung lauten in deutscher Übersetzung:
"1. Kosmetische Filter-Zusammensetzung, dadurch gekennzeich- net, daß sie, in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium, mindestens ein Nanopigment von Metalloxiden, ausgewählt aus Oxiden des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, mit einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm und mindestens einen aus fettlöslichen Polymeren mit Kohlenwasserstoffstruktur und aus Polymeren mit SiloxanStruktur polymeren Träger mindestens einer ultraviolette Strahlungsanteile absorbierenden Gruppierung enthält. 23. Kosmetisches Verfahren zum Schutz der menschlichen Haut und der Haare vor ultravioletter Strahlung von Wellenlängen von 280 bis 400 nm, dadurch gekennzeichnet, daß man auf die Haut oder die Haare eine wirksame Menge einer kosmetischen Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 1 bis 22 aufträgt." Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 22 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.
Die Klägerin hat gegen die Patentansprüche 1 bis 6 und 12 bis 23 Teilnichtigkeitsklage erhoben, soweit diese kosmetische Zusammensetzungen betreffen , die als polymeren Träger allein ein Polymer mit Siloxan-Struktur enthalten. Die Klägerin hat geltend gemacht, in diesem Umfang seien die Gegenstände des Streitpatents nicht neu und beruhten nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
In der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte eine neue Fassung der angegriffenen Patentansprüche 1 bis 6 und 12 bis 23 überreicht.
Die Klägerin hat beantragt, das europäische Patent 0 555 460 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 6 und 12 bis 23 mit Wirkung für die Bundesrepublik
Deutschland insoweit für nichtig zu erklären, als sie über den Umfang der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 bis 6 und 12 bis 23 hinausgehen. Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und das Streitpatent hilfsweise in beschränktem Umfang verteidigt.
Das Bundespatentgericht hat der Teilnichtigkeitsklage stattgegeben und das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit dieses über die Ansprüche in der neuen Fassung hinausgeht.
Mit ihrer Berufung hat die Beklagte das Streitpatent entsprechend ihren bisherigen Hilfsanträgen im Umfang ihrer (neu formulierten) Ansprüche 24 bis 38 verteidigt und beantragt,
unter Aufhebung des angefochtenen Urteils und unter Abweisung der Klage im übrigen das europäische Patent 0 555 460 im Umfang der neuen Patentansprüche 1 bis 38 aufrechtzuerhalten, und zwar die Ansprüche 24 bis 38 in folgender Fassung: 24. Kosmetische Filter-Zusammensetzung, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie, in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium, mindestens ein Nanopigment von Metalloxiden, ausgewählt aus Oxiden des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, mit einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm, und mindestens ein Polymer mit Siloxanstruktur, das mindestens eine ultraviolette Strahlungsanteile-absorbierende Gruppierung trägt, enthält, wobei das Polymer mit Siloxan-Struktur ein Diorganpolysiloxan ist, das in seinem Molekül mindestens eine Einheit der Formel aufweist:
R’a ‰ X-Si-O 3-a (VI)

2

worin gilt: R' bedeutet eine gesättigte oder ungesättigte C1-30Kohlenwasserstoffgruppe , eine halogenierte C1-8Kohlenwasserstoffgruppe oder eine Trimethylsilyloxygruppe, a = 1 oder 2, X = -A-Y, worin A ein aliphatischer oder aromatischer zweiwertiger Kohlenwasserstoffrest mit mindestens zwei Kohlenstoffatomen ist, der gegebenenfalls ein oder mehrere Sauerstoffatome aufweist, und Y den Rest eines Moleküls darstellt, das die UV-Strahlung filtert , welcher ein 2-(2'-Hydroxyphenyl)benztriazolrest ist, der nicht substituiert ist oder an einem der aromatischen Kerne C1-8-Alkyl-, C2-8-Alkenyl-, Halogen-, Alkoxy-, Carboxy-, Hydroxyoder Amino-Substituenten aufweist. 25. Kosmetische Zusammensetzung gemäß Anspruch 24, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Nanopigmente der Metalloxide einen Durchmesser von 5 bis 50 nm aufweisen. 26. Kosmetische Zusammensetzung gemäß Anspruch 24 oder 25, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Metalloxid Titanoxid ist. 27. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 26, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Nanopigment der Metalloxide ein umhülltes Pigment ist, das einem oder mehreren Oberflächenbehandlungsverfahren chemischer, elektronischer , mechanochemischer oder mechanischer Art mit Verbindungen unterzogen worden ist, die aus Aminosäuren, Bienenwachs , Fettsäuren, Fettalkoholen, anionischen oberflächenaktiven Mitteln, Lecithinen, Natrium-, Kalium-, Zink-, Eisen- oder Aluminiumsalzen von Fettsäuren, Metallalkoxiden, Polyethylen, Siliconen, Proteinen, Alkanolaminen, Siliziumoxiden, Metalloxiden und aus Natriumhexametaphosphat ausgewählt sind. 28. Kosmetische Zusammensetzung gemäß Anspruch 27,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das umhüllte Na- nopigment aus Metalloxiden ein Pigment aus Titanoxid ist, das mit Kieselsäure, Kieselsäure und Aluminiumoxid, Kieselsäure und Eisenoxid, Aluminiumoxid und Silicon, Aluminiumoxid, Aluminiumoxid und Aluminiumstearat, Aluminiumoxid und Aluminiumlaurat , Eisenoxid und Eisenstearat, Zinkoxid und Zinkstearat , Kieselsäure und Aluminiumoxid und Silicon, Kieselsäure und Aluminiumoxid und Aluminiumstearat und Silicon, Triethanolamin, Stearinsäure oder mit Natriumhexametaphosphat umhüllt ist. 29. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 28, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie 0,1 bis 15 vorzugsweise 0,5 bis 10 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, mindestens eines Nanopigments aus Metalloxiden enthält. 30. Kosmetische Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 24 bis 29, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Diorganopolysiloxan zusätzlich Einheiten mit der Formel umfaßt: R'a ½ R'b - SiO 4-b (VII) und Z-Si-O 3-a (VIII)

2

2 worin R' und a die in Anspruch 12 angegebenen Bedeutungen haben, b eine ganze Zahl gleich 1, 2 oder 3 ist, Z = -O-Y, worin Y dieselbe Bedeutung wie in Anspruch 12 hat, und wobei mindestens 40 % der Anzahl der Reste R' den Methylrest bedeuten. 31. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 30, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie ein Polydimethylsiloxan mit gepfropfte(m)(n) 2-(3'-Trimethylen-5'-methyl2' -hydroxyphenyl)benztriazol-Rest(en) enthält. 32. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Anprüche 24 bis 31, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie 0,1 bis 15 vor- zugsweise 0,5 bis 10 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, mindestens eines polymeren Filterstoffes mit Siloxan-Struktur enthält. 33. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 32, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Gewichtsverhältnis Nanopigment(e)/polymere(r) Filterstoff(e) 0,1 bis 10 und vorzugsweise 0,5 bis 5 beträgt. 34. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 33, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie eine Zusammensetzung zum Schutz der menschlichen Haut oder ein Sonnenschutzmittel darstellt und in Form einer Lotion, verdickten Lotion, eines Gels, Öls, einer bläschenartigen Dispersion, einer Creme, Milch, eines Puders, Feststoffstäbchens, Schaums oder eines Spray-Produkts vorliegt. 35. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 33, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie eine Zusammensetzung zum Schminken der Wimpern, Augenbrauen oder der Haut darstellt und in fester oder pasteuser, wasserfreier oder wässriger Form einer Emulsion, Suspension oder bläschenartigen Dispersion vorliegt. 36. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 33 zur Verwendung zum Schutz der Haare vor ultravioletten Strahlen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie in Form eines Shampoo, einer Lotion, eines Gels oder einer Zusammensetzung zur Spülung, zur Aufbringung vor oder nach einer Shampoonierung , vor oder nach einer Färbung oder Entfärbung, vor, bei oder nach einer Dauerwelle oder einem Ausfrisieren, in Form einer Lotion oder eines Gels zum Frisieren oder Behandeln , einer Lotion oder eines Gels zum Bürsten oder zur Wellengebung , eines Lacks für die Haare, einer Zusammensetzung zur Dauerwelle oder zum Ausfrisieren, zur Färbung oder Entfärbung der Haare vorliegt.

37. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 36, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie zusätzlich kosmetische Hilfsstoffe enthält, ausgewählt aus Fettkörpern, organischen Lösungsmitteln, Siliconen, Verdickungsmitteln, weichmachenden Mitteln, solaren Filterstoffen für UV-A, UV-B oder eine lange Wellenbande, Antischaummittelen, hydratisierenden Mitteln, Parfüm-Produkten, Konservierungsstoffen, oberflächenaktiven Mitteln, Beladungsmitteln, Sequestriermitteln, anionischen, kationischen, nicht-ionischen oder amphoteren Polymeren oder aus deren Mischungen, Treibmitteln, alkalisch oder sauer machenden Mitteln, Färbemitteln und aus Pigmenten von Metalloxiden mit einer Korngröße von 100 bis 20000 nm. 38. Kosmetisches Verfahren zum Schutz der menschlichen Haut und der Haare vor ultravioletter Strahlung von Wellenlängen von 280 bis 400 nm, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß man auf die Haut oder die Haare eine wirksame Menge einer kosmetischen Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 37 aufträgt. Die Klägerin bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.
Prof. Dr. L. , , hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat ein Privatgutachten von Dr. J. F. sowie Versuchsprotokolle vorgelegt.

Entscheidungsgründe:

Gegenstand des Berufungsverfahrens sind ausschließlich die von der Beklagten neu formulierten Patentansprüche 24 bis 38 des Streitpatents. Sie waren Gegenstand der im Verfahren vor dem Bundespatentgericht gestellten Hilfsanträge der Beklagten und sind gegenüber dem Ausspruch der Teilnichtigerklärung des Bundespatentgerichts weiter eingeschränkt. Soweit die Beklagte das Urteil des Bundespatentgerichts nicht angefochten hat, verbleibt es bei der Teilnichtigerklärung des Streitpatents. Die Berufung der Beklagten hat keinen Erfolg.
I.1. Das Streitpatent betrifft eine kosmetische Zusammensetzung, die ultraviolette Strahlung filtert und die in Abmischung mindestens ein Nanopigment eines Metalloxids sowie mindestens ein fettlösliches Polymer enthält.
Die nicht sichtbare ultraviolette Strahlung der Sonne (UV-Licht) schädigt bei längerer Einwirkung die Haut. Für die typische Erscheinung des "Sonnenbrandes" (Hautrötung, Erythem) sind in erster Linie die kürzerwelligen, energiereichen UV-B-Strahlen verantwortlich (280 bis 320 nm). Das längerwellige, energieärmere UV-A-Licht (320 bis 400 nm) kann allerdings auf Grund seiner höheren Intensität zu Langzeitschäden führen, die kurzfristig nicht offenbar werden, wie Hautalterung, chronische Lichtschäden und Hautkrebs. Seit langem wird hoher Schutz im UV-B-Bereich gefordert, da durch die Verringerung der Ozonschicht UV-Strahlen verstärkt auf die Erdoberfläche auftreffen und auch UV-B-Strahlen Langzeitschäden verursachen können. Zum Schutz gegen UV-A-Strahlen waren bisher organische Filter bekannt. Es wurde befürchtet, daß diese organischen Substanzen bei einer Konzentrationserhöhung zum Zwecke eines verstärkten Schutzes in merklichen Mengen die Haut passieren
und vom Gesamtorganismus resorbiert werden könnten. Mögliche unerwünschte Wirkungen für den Anwender waren nicht auszuschließen.
Nach den Angaben der Streitpatentschrift (S. 2 Z. 3 bis 8 der deutschen Übersetzung) sind Sonnenschutzmittel auf der Basis polymerer siloxanischer Trägerstoffe bekannt, die den ultravioletten Anteil absorbieren und den Vorteil aufweisen, das Eindringen der Filterstoffverbindungen in den Organismus herabzusetzen und sogar zu unterdrücken. Ebenso bekannt sind kosmetische Zusammensetzungen , die Metalloxide wie z.B. Titanoxid enthalten (S. 2 Z. 9 bis 11) und infolge ihrer Diffusions- und Reflexionseigenschaften über einen großen Bandbereich als Sonnenschutzmittel geeignet sind. Solche Zusammensetzungen haben jedoch den Nachteil, daß ihre Wirksamkeit gegen ultraviolette Strahlungen bei empfindlicher oder kontinuierlich der Sonnenstrahlung ausgesetzter Haut unzureichend ist (S. 2 Z. 11 bis 17).
2. Das Streitpatent will eine kosmetische Zusammensetzung zur Verfügung stellen, die eine verbesserte Schutzwirkung gegenüber ultravioletter Strahlung in einem Wellenlängen-Bereich von 280 bis 400 nm (UV-B- und UV-A-Bereich) aufweist, und ein Verfahren hierzu.
3. Patentanspruch 24 beschreibt eine kosmetische Filterzusammensetzung ,

(1)

die in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium mindestens ein Nanopigment von Metalloxiden enthält, (1.1) das ausgewählt ist aus Oxiden des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, (1.2) mit einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm und

(2)

die mindestens ein Polymer mit Siloxanstruktur enthält, (2.1) das mindestens eine ultraviolette Strahlungsanteile absorbierende Gruppierung trägt, (2.2) wobei das Polymer mit Siloxan-Struktur ein Diorganpolysiloxan ist, (2.3) das in seinem Molekül mindestens eine Einheit der Formel aufweist R'a ½ X-Si-O 3-a (VI)

2

worin gilt: (2.3.1) R' bedeutet eine gesättigte oder ungesättigte C1-30-Kohlenwasserstoffgruppe, eine halogenierte C1-8-Kohlenwasserstoffgruppe oder eine Trimethylsilyoxygruppe , (2.3.2) a = 1 oder 2, (2.3.3) X = -A-Y, (2.3.3.1) worin A ein aliphatischer oder aromatischer zweiwertiger Kohlenwasserstoffrest mit mindestens zwei Kohlenstoffatomen ist, der gegebenenfalls ein oder mehrere Sauerstoffatome aufweist, und (2.3.3.2) Y den Rest eines Moleküls darstellt, das die UVStrahlung filtert, (2.3.3.2.1) welcher ein 2-(2'-Hydroxyphenyl)benztriazolrest ist, der nicht substituiert ist oder (2.3.3.2.2) an einem der aromatischen Kerne C1-8-Alkyl-, C2-8Alkenyl -, Halogen-, Alkoxy-, Carboxy-, Hydroxy- oder Amino-Substituenten aufweist. 4. Nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen erkannte der Durchschnittsfachmann, ein Diplomchemiker, Pharmazeut oder Diplom-Biologe, der sich in das spezielle Fachgebiet der Kosmetik (Kosmetologie) intensiv eingearbeitet hat, daß Patentanspruch 24 des Streitpatents das technische Problem eines erwünschten hohen UV-Schutzes durch Kombination von zwei Komponenten löst: Als (anorganischer) UV-B-Filter werden partikuläre Metalloxide, z.B. Oxide des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, mit einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm (Nanopigmente) in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium einge-
setzt. Derartige Metalloxide zählen zu den Substanzen, die nicht in gelöster, sondern in partikulärer Form den Lichtschutz erbringen. Die hochdispersiven Metalloxide bewirken Reflexion, Absorption und Streuung der UV-Strahlen, wobei Teilchengrößen über 100 nm zur Reflexion des einstrahlenden Lichts und Teilchengrößen von weniger als 100 nm zur Absorption oder Streuung führen. Wie der Gutachter Dr. F. in seinem Gutachten (S. 5 f. der deutschen Übersetzung ) verdeutlicht hat, verändert eine Verminderung der Teilchengröße die Absorptionskurve. Mit verringerter Teilchengröße vermindert sich die Absorption des sichtbaren Lichts; die UV-A-Absorption nimmt ab und die UV-B-Absorption zu. Titandioxid, wie im Streitpatent beschrieben, ist deshalb als überwiegendes UV-B-Sonnenschutzmittel mit Breitbandspektrumschutz zu klassifizieren.
Als zweite Komponente wird ein (organischer) Polymer-Sonnenschutzfilter mit Siloxan-Struktur (C-Si-O) vom Typ des Diorganopolysiloxan eingesetzt, das z.B. als chemisch daran gebundenen Chromophor das UV-Filtermolekül 2-(2'-Hydroxyphenyl)benztriazol oder Derivate davon (im folgenden als Benztriazol bezeichnet) trägt. Der organische Polymer-Sonnenschutzfilter ist ebenfalls ein Breitbandsonnenschutzmittel in den UV-A- und UV-BWellenlängenbereichen ; er ist aufgrund seiner Polymerstruktur in öligen, lipophilen Trägern einschließlich Silikonölen löslich und erreicht die volle UVAbsorption nur in gelöstem Zustand. Er zeigt eine gute Haftung auf der Haut und wird vom Körper nicht resorbiert.
Durch das Mischen der beiden Breitbandsonnenschutzmittel kommt es zu einer Überlagerung der beiden Absorptionsbereiche und infolgedessen zu einer Verstärkung der Schutzwirkung. Gleichzeitig wird durch die spezielle Wahl der organischen Polymere mit Siloxan-Struktur eine unerwünschte Resorption weitgehend vermieden. Die organischen Polymere werden infolge ihrer Molekülgröße auch in gelöstem Zustand nicht durch die Haut resorbiert. Nanopig-
mente von Metalloxiden werden ebenfalls nicht vom Organismus aufgenommen.
Die vorgeschlagene Kombination verbessert den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen zufolge den Schutz mit organischen Polymeren. Da die optimale UV-A-Absorption nur von gelösten Molekülen erreicht wird, können mit dem beanspruchten Polymer höhere Konzentrationen und damit eine verbesserte Schutzwirkung erzielt werden. Als Folge können in Zusammensetzungen die beiden Filtersubstanzen in ihrer Konzentration herabgesetzt werden. Die Kombinationspräparate besitzen eine besonders hohe Effektivität.
II. 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 24 des Streitpatents ist neu (Art. 52 EPÜ). In keiner der in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen wird die erfindungsgemäße Lehre vollständig beschrieben.
2. Die Lehre des Patentanspruchs 24 beruht allerdings nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ). Der Senat ist aufgrund des Gutachtens des gerichtlichen Sachverständigen und dessen Erläuterung sowie dessen Ergänzungen , des Gutachtens von Dr. F. , aufgrund des Vorbringens der Parteien und des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung zu der Überzeugung gelangt, daß die Kombination von zwei bekannten Breitbandsonnenschutzmitteln mit Sonnenschutzwirkung sowohl im UV-B- als auch im UV-A-Wellenbereich, nämlich eines anorganischen UV-Filters mit kolloidalen Metalloxiden und eines organischen UV-Absorbers gemäß Patentanspruch 24, dem einschlägigen Fachmann am Prioritätstag ohne erfinderisches Bemühen nahegelegt war.

a) Metalloxide, vornehmlich Titandioxid mit einer durchschnittlichen Teilchengröße von 200 nm oder mehr, die auf der Haut eine weiße Schicht zurücklassen , wurden viele Jahre als Sonnenschutz verwendet. Der Fachwelt war
am Prioritätstag des Streitpatents aus dem Stand der Technik bekannt, daß die bekannte, aber kosmetisch nicht akzeptable Weißfärbung durch Verringerung der mittleren Teilchengröße der Metalloxid-Pigmente vermieden werden kann.
Die US-amerikanische Patentschrift 5,032,390 beschreibt kosmetische Mittel gegen Sonnenbräune mit Metalloxid-Pigmenten des Zinks und Titans. Dabei wird hervorgehoben, daß "feines" Zinkoxid mit mittlerer Teilchengröße von 70 bis 300 nm und Titanoxid mit mittlerer Teilchengröße von 30 bis 70 nm als UV-Absorber geeignet sind und zugleich in Zubereitungen den Vorteil der Transparenz bieten. Es wird ausgeführt (S. 7 der Übersetzung), das Titanoxid mit einer mittleren Teilchengröße von 40 bis 70 nm zeige zusätzlich zum Schutz im UV-B-Bereich eine erhöhte Absorption und Streuung der Strahlen im UV-ABereich nahe 320 nm. Dies wird in Figur 5 der US-Druckschrift bestätigt. Wenn die dargestellten Kurven auch nicht mathematisch exakt seien, wie der gerichtliche Sachverständige dargelegt hat, so könne der Fachmann Figur 5 doch das Prinzip entnehmen, daß bei zunehmender Teilchengröße (von 15 nm bis 75 nm) der Höchstpunkt der Absorption aus dem UV-B-Bereich in den UV-ABereich verlagert werde. Bei einer Teilchengröße von 75 nm liegt nämlich der Höchstpunkt der Absorption bereits im UV-A-Bereich; bei kleineren Partikelgrößen , die ebenfalls von den geltenden Patentansprüchen des Streitpatents umfaßt sind, liegen die Maxima noch im Bereich von weniger als 320 nm Wellenlänge und damit im UV-B-Bereich. Diese Abhängigkeit der Absorption von der Teilchengröße des Titandioxids und die Verschiebung der Aktivitätspeaks vom UV-B-Bereich zum UV-A-Bereich bei zunehmender Teilchengröße wird in Figur 3 des Gutachten von Dr. F. bestätigt (S. 6 der Übersetzung).
Der mit der Verwendung von mikrofeinen Metalloxid verbundene Vorteil der Transparenz bei Sonnenschutzmitteln wird auch in der PCT-Anmeldung WO 90/11067 beschrieben, welche die Verwendung von Titandioxid mit einer
mittleren Primärteilchengröße von etwa 15 nm und von mindestens einer weiteren Qualität Titandioxid mit einer mittleren Primärteilchengröße zwischen etwa 30 bis 50 nm in einem kosmetischen Träger vorschlägt: Diese Zusammensetzungen seien auf der Haut im wesentlichen transparent. Größere Partikel seien wegen der Erscheinung der "Weiße" ungeeignet. Das beschriebene Produkt liefere transparente Präparate (S. 1 und 3), die für den Verbraucher in ästhetischer Hinsicht akzeptabel seien. Sonnenschutzmittel mit einem relativ hohen Anteil an Titandioxid, beispielsweise zwischen 5 und 30 %, bewirkten einen ausreichenden Schutz gegen UV-A- und UV-B-Strahlen und seien sogar zur Behandlung von Patienten geeignet, die unter durch Lichteinwirkung bedingten Hautausschlägen litten (S. 9 f.). Ebenso schildert die Druckschrift "Degussa, Schriftenreihe Pigmente: Hochdisperse Metalloxide nach dem AEROSIL-Verfahren , Nr. 56", Titandioxid P 25 mit einer mittleren Primärteilchengröße von etwa 21 nm besitze die Eigenschaften (S. 15), UV-Licht zu absorbieren und in Flüssigkeiten transparent zu sein. Es könne deshalb in kosmetischen und medizinischen Sonnenschutzpräparaten eingesetzt werden (S. 28).

b) Der Fachmann, der sich zur Vermeidung der nicht akzeptierten Weißfärbung für eine kleinere Teilchengröße der Metalloxide entschloß, konnte nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen aus den genannten Druckschriften ohne weiteres entnehmen, daß er mit dem Vorteil der Transparenz eines Sonnenschutzmittels zugleich einen verminderten Schutz gegen ultraviolette Strahlen einhandelte und daß er deshalb zur Verbesserung des Schutzes Maßnahmen ergreifen mußte. Schon wegen der erkannten Gefahr von Schäden durch UV-Strahlen sei der Fachmann veranlaßt gewesen, über eine Optimierung des Schutzes nachzudenken. Einen ersten Hinweis erhielt der Fachmann aus der US-amerikanischen Patentschrift 5,032,390. Aus dieser Druckschrift konnte er den Vorschlag entnehmen, Titanoxid und Zinkoxid zu kombinieren, um dadurch einen verbesserten Breitbandschutz im gesamten
Bereich der UV-Strahlen zu erzielen. Während das Titanoxid mit einer mittleren Teilchengröße von 40 bis 70 nm eine erhöhte Absorption der Strahlen im UV-BBereich nahe einer Wellenlänge von 320 nm zeigt, erreicht Zinkoxid mit einer mittleren Teilchengröße von 250 nm ein deutliches Absorptionsmaximum bei einer Wellenlänge nahe 370 nm im UV-A-Bereich (S. 7 der Übersetzung). Der Fachmann wird bei diesem Vorschlag allerdings auch den Nachteil erkannt haben , daß eine ausgesprochene UV-A-Filterwirkung erst ab höheren Teilchengrößen des Zinkoxids zu erwarten war, diese Teilchengröße aber wegen der Weißfärbung gerade nicht erwünscht war.

c) Verwarf der Fachmann diesen Weg wegen mangelnder Transparenz der Substanz, so erhielt er auf der Suche nach einem geeigneten Filter für den UV-A-Bereich aus der PCT-Anmeldung WO 90/11067 einen Hinweis dahin, daß sich andere Sonnenschutzmittel in die Zusammensetzungen mit Titanoxid einarbeiten lassen und daß als geeignete weitere Sonnenschutzmittel monomere organische Substanzen in Betracht kommen (S. 9), etwa Benzophenone. Einen entsprechenden Ansatz enthält auch die Degussa-Schrift, in der auf Kombinationen mit organischen UV-Absorbern hingewiesen wird (S. 16).
Eine Konkretisierung des organischen UV-Absorbers fand der Fachmann in der französischen Offenlegungsschrift 2 657 351. Diese schlägt als geeigneten organischen Filter kosmetische Zusammensetzungen mit Benztriazol vor. Aus dieser Druckschrift erfuhr der Fachmann, als Chromophor Benzophenon einzusetzen und chemisch mit dem Polymer Polysiloxan zu verknüpfen, sowie eine bessere Löslichkeit in lipophilen Trägern (Silikonöl) vorzusehen (S. 1, Z. 5). Ferner wird darauf hingewiesen, daß dieses Sonnenschutzmittel in Kombination mit anderen UV-Filtern verwendet werden kann, zum Beispiel in Kombination mit Titanoxid (Beispiel 2, S. 13, 14). Für den einschlägigen Fachmann lag es nahe, gerade diesen organischen Filter zu prüfen und eine Kombination mit
Nanopigmenten von Metalloxiden in Erwägung zu ziehen. Wie der gerichtliche Sachverständige in Ergänzung seines schriftlichen Gutachtens in der mündlichen Verhandlung überzeugend ausgeführt hat, ist der Fachmann auf der Suche nach Verbesserung seiner Sonnenschutzmittel stets bestrebt, alle auf dem Markt erhältlichen, zugelassenen Hilfsstoffe, die als geeignete Filter in Frage kommen, zu überprüfen. Dazu habe er sich die Anforderungen vor Augen führen müssen, die an ein gutes Sonnenschutzpräparat gestellt werden: UVAbsorption im UV-A- und UV-B-Bereich, hohe Effektivität und geringe Gefahr der Resorption. Dem Fachmann sei bewußt gewesen, daß bei Vermeidung der Weißfärbung eine einzige Filter-Substanz diesen Anforderungen nicht genügen konnte und daß die Kombination von mehreren Filtern zusätzliche Vorteile bot, nämlich die Überlappung der UV-Absorptionsbereiche und damit bei niedrigerer Konzentration der Einzelkomponenten eine erhöhte Gesamteffektivität. Da bekannt gewesen sei, daß hohe Effektivität bei löslichen, d.h. nicht partikulären Zusammensetzungen erzielt werden könne, und zwar dann, wenn möglichst wenig Substanz ungelöst, d.h. in dispergierter Form vorliege, habe es auf der Hand gelegen, unter den organischen UV-A-Filtern (silikon-) öllösliche Substanzen auszuwählen. Zur Vermeidung unerwünschter Resorption des organischen Filters sei ein polymerer Filterstoff in Betracht gekommen, weil dieser infolge der Größe seiner Moleküle nicht durch die Haut dringe. Der Fachmann habe damit nach einem organischen Filter Ausschau halten müssen, der die erstrebten Eigenschaften vereinigte. Deshalb habe es für ihn nahe gelegen, als organischen Filter das in der französischen Offenlegungsschrift 2 657 351 offenbarte Benztriazol mit den als geeignete UV-Filter vornehmlich im UV-B-Bereich wirksamen, bekannten Metalloxiden mit einer Partikelgröße von weniger als 100 nm (Nanopigmenten) zu kombinieren.
d. Eine erfinderische Leistung folgt entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht aus einem "synergistischen" Effekt der nahegelegten Kombination.
aa) Die Beklagte hat zwar durch Vorlage von Versuchsprotokollen (Anlagen Jo1 und Jo5) einen synergistischen Effekt bei speziellen Filterkombinatio- nen experimentell nachgewiesen. Der gerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, daß sich in den untersuchten Fällen bei der erfindungsgemäßen Kombination ein überadditiver Effekt ergab. Er hat weiter ausgeführt, Effekte von Mischungen lägen zwar oftmals über den erwarteten Additionen der Einzelwirkungen der Komponenten. Hier sei aber eine deutliche Ausprägung vorhanden, die sich auch nicht aus der angewandten Methode erklären lasse. Deutlich werde dies aus den in der Anlage Jo1 Tabelle 2b beschriebenen Versuchen mit Titandioxid-Nanopigment (MetalloxidPigment 2 = 50 nm) und Siloxanpolymer 1 (Benztriazol) (B4) im Vergleich zum erfindungsgemäßen Siloxanpolymer 2 (Cinnamat) (B5). Danach erreicht die Zusammensetzung B1 mit 12 % (erfindungsgemäßem) Pigment 2 allein einen Sonnenschutz-Wert (SPF) von 17,4 (+/- 2,3). Bei der Zusammensetzung B2 mit 12 % (erfindungsgemäßem) Siloxanpolymer 1 als alleiniger Wirksubstanz wird ein SPF-Wert von 6,2 (+/- 0,5) gemessen. Bei Zusammensetzung B3 mit 12 % (nicht erfindungsgemäßem) Polysiloxan 2 (Cinnamat) allein, wird ein SPF-Wert von 3,7 (+/- 0,6) gemessen. In der erfindungsgemäßen Mischung B4 mit 10 % Pigment 2 und 2 % Benztrialzol-Siloxanpolymer 1, d.h. mit einem Gesamtgewicht an Wirksubstanz von 12 %, liegt der SPF-Wert bei 28,7 (+/- 6,2); er ist viel höher als die SPF-Werte der Zusammensetzungen, welche die äquivalente Konzentration (d.h. 12 %) der einzelnen Wirkkomponenten enthalten. Rein additiv , so der gerichtliche Sachverständige, sei für diese Zusammensetzung ein Sonnenschutzfaktor (SPF) von etwa 15,5 zu erwarten gewesen. Nach der Tabelle 2b trete beinahe eine Verdoppelung der Wirkung ein, wenn nur ca. 2 %
des Nanopigments in B1 durch erfindungsgemäßes Siloxanpolymer 1 (Benz- triazol) ausgetauscht werde. Bei dem nicht-erfindungsgemäßen Siloxanpolymer vom Cinnamat-Typ (Siloxan-polymer 2) habe der gemessene SPF bei 16,9 und damit relativ nahe beim erwarteten additiven Wert von 15,2 gelegen. Verdeutlicht werde der Synergismus der speziellen Mischungen in Figur 7 des Gutachtens F. (S. 11 der deutschen Übersetzung), wobei davon auszugehen sei, daß bei kontinuierlichem Ansteigen und Abfallen der SPF-Kurve der gekennzeichnete Punkt in etwa den Maximalpunkt darstelle.
bb) Die Beklagte weist auch zutreffend darauf hin, nirgendwo im vorgelegten Stand der Technik finde sich ein Hinweis, daß ein derartiger synergistischer Effekt jemals beobachtet worden sei oder daß ein Auftreten eines solchen überadditiven Effekts hätte erwartet werden können. Gleichwohl kann im Streitfall ein solcher Effekt der erfindungsgemäßen Zusammensetzung die erfinderische Tätigkeit des Patentanspruchs 24 des Streitpatents nicht begründen.
Synergistische Effekte, die über die bloße Summenwirkung einer aus mehreren Stoffen zusammengesetzten Mischung hinausgehen, können als Anzeichen für erfinderische Tätigkeit gewertet werden, wenn sie für den Fachmann unerwartet und überraschend sind (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 5. Aufl., § 4 Rdn. 74; Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Aufl., § 4 Rdn. 36; Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 56 Rdn. 98). Dies setzt bei der Kombination bekannter Stoffe allerdings voraus, daß Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß die Kombination als solche nicht nahegelegt war. War die Kombination von zwei Wirkstoffen wie im vorliegenden Fall, dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt, vermag ein zusätzlicher, wenn auch unerwarteter und überraschender Effekt die erfinderische Leistung der Kombination jedenfalls dann nicht zu begründen, wenn - wie hier - für den Fachmann Anlaß
bestand, von dem im Stand der Technik ausgelegten Maßnahmen Gebrauch zu machen. Da - wie dargelegt - die im Prioritätszeitpunkt neu gewonnenen Erkenntnisse zur Schädlichkeit von UV-Strahlen über den gesamten Bereich den Fachmann nach Möglichkeiten zu einer Verbesserung des Sonnenschutzes über das gesamte UV-Spektrum suchen lassen mußten, beschränkte sich die Leistung eher darauf, im Zuge dieser Suche von Kombinationsmöglichkeiten Gebrauch zu machen, auf die er im Stand der Technik hingewiesen worden war. Der von der Beklagten in den Vordergrund ihrer Argumentation gerückte unerwartete Effekt ist lediglich eine zwangsläufige Folge dieser durch die im Stand der Technik veranlaßten und durch ihn nahegelegten Kombination der im Streitpatent unter Schutz gestellten Maßnahmen; in einem solchen Fall kann auch ein auf einer solchen Kombination beruhender unerwarteter und überraschender Effekt eine erfinderische Tätigkeit allein nicht begründen.
3. Die Lehre der auf den Patentanspruch 24 des Streitpatents unmittelbar oder mittelbar zurückbezogenen Unteransprüche 25 bis 37 sowie des Verfahrensanspruch 38 ist nicht neu, jedenfalls aber durch den Stand der Technik dem Fachmann nahegelegt.
III. Die Kostenentscheidung beruht auf dem nach Art. 29 des 2. PatG˜ndG weiterhin anwendbaren § 110 Abs. 3 PatG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 in Verbindung mit § 97 ZPO.
Melullis Jestaedt Scharen
Mühlens Meier-Beck

Tatbestand:

1

Die Beklagte war Inhaberin des im Laufe des Berufungsverfahrens infolge Ablaufs der Höchstschutzdauer erloschenen deutschen Teils des europäischen Patents 0 304 642 (Streitpatents), das ein "Sektionaltorblatt" betrifft und in der erteilten Fassung 28 Patentansprüche umfasst. Diese haben folgenden Wortlaut: "1. Sektionaltorblatt aus einer Reihe mit ihren Stirnbreitseiten (8, 9) aufeinanderfolgend aneinander angelenkter (12) Paneele (4', 4, 4''), wobei jedes Paneel (4) an seiner im Torblattschließzustand (2) gesehen oberen, einem vorhergehenden Paneel (4'') zugewandten Stirnbreitseite (8) einen im Vertikalschnitt konvex verlaufenden Oberflächenbereich (10) und an seiner demgegenüber unteren, einem nachfolgenden Paneel (4') zugewandten Stirnbreitseite (9) einen im Vertikalschnittbild konkav verlaufenden Oberflächenbereich (11) aufweist, so dass jeweils zwei benachbart angeordnete Paneele (4 und 4') mit einem konvexen und einem konkaven Oberflächenbereich (10, 11) einander gegenüberliegend einen durch die Scharnierverbindung (12) zwischen den Paneelen (4, 4') bestimmten, im Vertikalschnittbild entsprechend bogenförmig berandeten Spaltbereich (15) begrenzen, und dass sich die einander zugewandten Breitstirnseiten (8, 9) im Zuge ihrer Verschwenkbewegung um die zugehörige Gelenkachse (13) bei Übergang von dem Torblattöffnungszustand (3) in dessen Schließzustand (2) derart aneinander vorbei verschieben, dass der Spaltbereich (15) sich in Verschwenkrichtung verkürzend über zumindest einen Teil des ganzen Verschwenkwinkels (16) hinweg bestehen bleibt, dadurch gekennzeichnet, dass sich der konvexe und der konkave Oberflächenbereich (8, 9) jeweils von der Torblatt-Außenseite (17) des Paneels (4) ausgehend in Richtung auf dessen Torblatt-Innenseite (18) über einen Teil der Torblattdicke hinweg erstreckt und dass in dem verbleibenden Stirnbreitseitenbereich (8, 9) im Anschluss an den konkaven Oberflächenbereich (10) ein in den Paneelkörper zurückspringend ausgebildeter Nutstufenbereich (19) und im Anschluss an den konkaven Oberflächenbereich (11) ein von dem Paneelkörper vorspringend ausgebildeter Federstufenbereich (20) vorgesehen ist, welche Stufenbereiche (19, 20) im Torblattschließzustand (2) ineinandergreifen und jeweils vorzugsweise mit etwa parallel bzw. senkrecht zu den die Torblattaußen- und -innenseite (17, 18) bildenden Paneelbreitseiten verlaufenden Stufenflanken ausgebildet sind. 2. Torblatt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der konkave Oberflächenbereich (11) mit der außenseitigen (17) Breitfläche des Paneels (4) in einer Nasenkante (23) ausläuft, dass der konvexe Oberflächenbereich (10) zu der Torblatt-Innenseite (18) gesehen in einer Eckkante (22) endet und dass die Nasenkante (23) und die Eckkante (22) der einander zugewandten Stirnbreitseiten (8, 9) zweier aufeinanderfolgend angeordneter Paneele (4, 4'), die im Übergangsbereich zwischen der Torblattschließstellung (2) und dessen Öffnungsstellung (3) um den größten Winkel (17) gegeneinander verschwenkt sind, einen Öffnungsspalt (21) zwischen sich bilden, dessen maximale Öffnungsweite geringer als fingerdick, insbesondere kleiner oder gleich 4 mm, ist.

3. Torblatt nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Spaltbereich (15) im Vertikalschnittbild sichelförmig sich in Richtung der Torblatt-Außenseite (17) verjüngend ausgebildet ist. 4. Torblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der konvexe und der konkave Oberflächenbereich (10, 11) im Vertikalschnittbild je etwa kreisbogenförmig mit dem Kreismittelpunkt in und/oder in Nähe der Scharnier-Gelenkachse (13) verlaufend ausgebildet sind. 5. Torblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Paneele (4, 4', 4'') einschalig (29) mit zur Torblatt-Innenseite (18) bis auf einen oberen und einen unteren Randbereich (24, 25) offener Rückbreitseite ausgebildet sind, an welchen Randbereichen (24, 25) die Scharnierlappen (26, 27) festgelegt sind und die dafür vorzugsweise verstärkt, insbesondere durch auf sich selbst zurückgefaltete Blechabschnitte, ausgebildet sind. 6. Torblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Paneele (4, 4', 4'') doppelschalig ausgebildet sind, deren eine Schale (30) die die Torblatt-Außenseite (17) bildende Breitseite aufweist und deren andere Schale (31) die die Torblatt-Innenseite (18) bildende Breitseite des Paneels (4, 4', 4'') beinhaltet. 7. Torblatt nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Schalen (30, 31) des doppelschaligen Paneels (4, 4', 4'') mittels einer zwischen den Schalen (30, 31) vorgesehenen Ausschäummasse (32) oder dergleichen Isolierkörper miteinander verbunden sind. 8. Torblatt nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Schalen (30, 31) jeweils von beiden Stirnbreitseiten (8, 9) ausgehende Randfahnen (33, 34) aufweisen, die sich jeweils parallel zu den die TorblattAußen - und -Innenseiten (18) bildenden Breitseiten des Paneels (4, 4', 4'') in das Paneelinnere gerichtet erstrecken. 9. Torblatt nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Spaltbereich (15) eine Dichtung (38; 43; 46) angeordnet ist. 10. Torblatt nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils parallel verlaufenden Randfahnen (33, 34) der Schalen (30, 31) mit einem eine schlitzförmige Ausnehmung (37) bildenden Abstand voneinander angeordnet sind. 11. Torblatt nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils parallel verlaufenden Randfahnen (33, 34) der Schalen (30, 31) verbindend von Befestigungselementen wie Schrauben (36) durchgriffen sind, mit denen die jeweiligen Scharnierlappen (26, 27) an den zugehörigen Paneel-Innenseitenrandzonen festgelegt sind. 12. Torblatt nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung als sich zwischen den benachbarten Stirnbreitseiten (8, 9)

erstreckender und in deren Bereichen beidrandig gehaltener Balgstreifen (38) aus - insbesondere elastisch - verformbarem Werkstoff ausgebildet ist. 13. Torblatt nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Balgstreifen (38) bei größtem Verschwenkwinkel (16) zur Torblatt-Außenseite (17) hin vorgewölbt ist und den Öffnungsspalt (21) - vorzugsweise etwa bündig zwischen der Eckkante (22) und der Nasenkante (23) - abdeckt. 14. Torblatt nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Balgstreifen (38) - insbesondere in seinem an die Eckkante (22) anschließenden Bereich - eine kontinuierlich zu- und abnehmende Zone (39) verringerter Biegesteifigkeit aufweist. 15. Torblatt nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung als Dichtwulststreifen (43) ausgebildet ist, der mit seinem einen Streifenrandabschnitt (44) an einer der Stirnbreitseiten (8 oder 9) - insbesondere an der den konvexen Oberflächenbereich (10) aufweisenden Stirnbreitseite (8) außerhalb dieses Oberflächenbereiches (10) - festgelegt ist und mit seinem an dem anderen Streifenrandabschnitt befindlichen Dichtwulst (45) im Zuge der Verringerung des Verschwenkwinkels an einer Fläche angreift, die an der anderen Stirnbreitseite (8 oder 9) - insbesondere an der zur Torblatt-Außenseite (17) hin gerichteten Stufenseitenflanke des Federstufenbereiches (20) der den konkaven Oberflächenbereich (11) aufweisenden Stirnbreitseite (9) - vorgesehen ist. 16. Torblatt nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung als Dichtlappenstreifen (46) ausgebildet ist, der mit seinem einen Streifenrandbereich an einer der Stirnbreitseiten (8 oder 9) - insbesondere an der den konvexen Oberflächenbereich (10) aufweisenden Stirnbreitseite (8) - festgelegt ist und mit seinem von dem Streifenrandbereich fahnenförmig frei abragenden Dichtlappenbereich (48) im Zuge der Verringerung des Verschwenkwinkels an der anderen Stirnbreitseite (9 oder
8) - insbesondere durch Angriff an der Nasenkante (23) der den konkaven Oberflächenbereich (11) aufweisenden Stirnbreitseite (9) - in den Spaltbereich (15) eintritt. 17. Torblatt nach einem der Ansprüche 9 und 10 bis 16, dadurch gekennzeichnet , dass wenigstens ein Randkantenbereich (40, 41; 44; 47) der streifenförmigen Dichtung (38; 43; 46) in die schlitzförmige Ausnehmung (37) eingesetzt und festgelegt ist, insbesondere von den Schrauben (36) durchgriffen ist, die die Randfahnen (33, 34) der beiden Schalen (31, 32) des doppelschaligen Paneels durchgreifen. 18. Torblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die die Torblatt-Außenseite (17) bildenden Breitseiten der Paneele (4, 4', 4'') mit senkrecht zur Bewegungsrichtung des Torblattes (1) verlaufenden Sicken (50; 51) versehen sind und dass in der Torblattschließstellung (2) die Übergänge zwischen den Paneelen (4, 4', 4'') außenseitig (17) in Erscheinungsbild den Sicken (50; 51) entsprechend ausgebildet sind, insbesondere zwi-

schen der Nasenkante (23) eines vorhergehenden Paneeles (4) und einer im Anschluss an den konvexen Oberflächenbereich (10) ausgebildeten Abstufung (52) des jeweils nachfolgenden Paneels (4') ein der Sickenbreite entsprechender Abstand freigelassen ist. 19. Torblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Paneele (4, 4', 4'') in unterschiedlichen - insbesondere nach dem Rastermaß der Sicken bemessenen - Höhen und in verschiedenen Dicken gefertigt sind, wobei bei doppelschaligen Paneelen die die Torblatt-Außenseite (17) bildenden Außenschalen (30) für jede Paneeldicke gleich ausgebildet sind. 20. Sektionaltorblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet , dass die Scharnierverbindung durch eine Anzahl über die Breite der Paneele hinweg verteilte Einzelscharniere gebildet ist. 21. Sektionaltorblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet , dass die Scharnierverbindung zwischen den Paneelen (4, 4') durch ein sich über die Länge der Paneele erstreckendes Kunststoffband (72, 72') gebildet ist. 22. Sektionaltorblatt nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Paneel im Bereich seiner an ein anderes Paneel anzuschließenden Längskante je einen der Länge der Paneele entsprechenden Vorsprung (70, 71) aufweist und dass an die einander zugewandten Vorsprünge (70, 71) benachbarter Paneele (4, 4') jeweils ein Seitenbereich des Kunststoffbandes (72, 72') festgelegt ist, so dass das Kunststoffband unter Bildung eines Scharnieres den Spalt zwischen den beiden aufeinanderfolgenden Paneelen überbrückt. 23. Sektionaltorblatt nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass das Kunststoffband (12') im Querschnitt eine im wesentlichen H-Form aufweist, wobei die freien Enden des einen Doppelschenkels vom beide Doppelschenkel verbindenden Steg einen geringeren Abstand haben als die freien Enden des anderen Doppelschenkels von diesem Steg. 24. Sektionaltorblatt nach einem der Ansprüche 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet , dass die an der Torblatt-Innenseite (18) in Erscheinung tretende Seite des Kunststoffbandes (72, 72') annähernd in der Innenseitenebene der Paneele (4, 4') verläuft. 25. Sektionaltorblatt nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet , dass die Scharnierverbindung zwischen den Paneelen (4, 4') aus einer Anzahl in Längsrichtung der Panelle beabstandet aufeinanderfolgend geordneter Scharniere (12) gebildet ist, deren Scharnierlappen (26, 27) von der Torblatt-Innenseite (18) her an die Panelle (4, 4'' angeschlagen sind, und dass über die gesamte Länge der Paneele (4, 4') den Scharnierbereich überdeckend eine Abdeckfolie (80) vorgesehen ist.

26. Sektionaltorblatt nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenrandbereiche (81, 82) der Abdeckfolie (80) jeweils im Bereich der Scharnierlappen (26, 27) unter diesen angeordnet und zusammen mit den Scharnierlappen an dem jeweiligen Paneel (4, 4') festgelegt sind. 27. Sektionaltorblatt nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie (80) im Bereich der einen Scharnierlappen (26), die den Spalt zwischen den benachbarten Paneelen (4, 4') überbrücken, mit Aussparungen versehen ist, in welche jeweils zugehörigen Aussparungen die Scharnierlappen (26) eingreifen, wenn sich das Torblatt in den Schließzustand bewegt. 28. Sektionaltorblatt nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie (80) im Bereich des Spaltes zwischen den aufeinanderfolgenden Paneelen (4, 4') eine derartige Sollkrümmungsstelle aufweist, dass sie sich bei Übergang in den Schließzustand des Torblattes in diesen Spalt hineinverformt."

2

Die Klägerinnen zu 1 bis 6 haben das Streitpatent jeweils mit Nichtigkeitsklagen angegriffen, die vor dem Bundespatentgericht zu einem Verfahren verbunden worden sind. Das europäische Streitpatent nimmt (neben einer anderen ) die Priorität des deutschen Patents 37 26 699 in Anspruch. Letzteres hat der Bundesgerichtshof auf Antrag der hiesigen Klägerin zu 4 mit Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 47/04 im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 11, 15, 16 sowie seiner Patentansprüche 17, 18 und 19, soweit letztere nicht unmittelbar oder mittelbar auf die Patentansprüche 12 bis 14 rückbezogen sind, für nichtig erklärt.

3

Die Klägerinnen haben geltend gemacht, dass das Streitpatent gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn u.a. die US-Patentschrift 3 891 021 (Anlage D 33); die US-Patentschrift 2 372 792 (Anlage D 40), die europäische Patentanmeldung 30 386 (Anlage D 45), die deutsche Offenlegungsschrift 34 25 556 (Anlage 22 zur Anlage D 62), der Prospekt Hörmann Sectional-Tore (Anlage 16 zur Anlage D 62), der Prospekt Türenwerke Riexinger GmbH & Co. KG, Sektionaltore Typ K, Sektionaltore Thermorix (Anlage D 17) und der Pros- pekt "Das HOESCH Sektionaltor-Element" (Anlage 9 zur Anlage D 62) bildeten, nicht patentfähig sei, und beantragt, das Streitpatent teilweise oder in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

4

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

5

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, wobei sie das Streitpatent nur beschränkt verteidigt. Die Beklagte beantragt nunmehr, das angefochtene Urteil abzuändern und das Streitpatent mit folgenden Patentansprüchen aufrecht zu erhalten: "1. Sektionaltorblatt aus einer Reihe mit ihren Stirnbreitseiten (8, 9) aufeinanderfolgend aneinander angelenkter (12) Paneele (4, 4', 4''), wobei jedes Paneel (4) an seiner im Torblattschließzustand (2) gesehen oberen, einem vorhergehenden Paneel (4'') zugewandten Stirnbreitseite (8) einen im Vertikalschnittbild konvex verlaufenden Oberflächenbereich (10) und an seiner demgegenüber unteren, einem nachfolgenden Paneel (4') zugewandten Stirnbreitseite (9) einen im Vertikalschnittbild konkav verlaufenden Oberflächenbereich (11) aufweist, so dass jeweils zwei benachbart angeordnete Paneele (4 und 4') mit einem konvexen und einem konkaven Oberflächenbereich (10, 11) einander gegenüberliegend einen durch die Scharnierverbindung (12) zwischen den Paneelen bestimmten , Vertikalschnittbild im entsprechend bogenförmig berandeten Spaltbereich (15) begrenzen, und dass sich die einander zugewandten Stirnbreitseiten (8, 9) im Zuge ihrer Verschwenkbewegung um die zugehörige Gelenkachse (13) bei Übergang von dem Torblattöffnungszustand (3) in den Schließzustand (2) derart aneinander vorbei verschieben, dass der Spaltbereich (15) sich in Verschwenkrichtung verkürzend über zumindest einen Teil des ganzen Verschwenkwinkels (16) hinweg bestehen bleibt, wobei zumindest über einen Großteil des Verschwenkwinkels hinweg überhaupt keine Spaltöffnung des Torblatts auftritt, in welche man die Finger einer Hand einführen könnte, dadurch gekennzeichnet, dass sich der konvexe und der konkave Oberflächenbereich (8, 9) jeweils von der Torblatt-Außenseite (17) des Paneels ausgehend in Richtung auf dessen Torblatt-Innenseite (18) über einen Teil der Torblattdicke hinweg erstreckt und dass in dem verbleibenden Stirnbreitseitenbereich (8, 9) im Anschluss an den konvexen Oberflächenbereich (10) ein in den Paneelkörper zurückspringend ausgebildeter Nutstufenbereich (19) und im Anschluss an den konkaven Oberflächenbereich (11) ein von dem Paneelkörper vorspringend ausgebildeter Federstufenbereich (20) vorgesehen ist, welche Stufenbereiche (19, 20) im Torblattschließzustand ineinander greifen und jeweils vorzugsweise mit etwa parallel bzw. senkrecht zu den die Torblattaußen - und -innenseite (17, 18) bildenden Paneelbreitseiten verlaufenden Stufenflanken ausgebildet sind, und dass die Paneele (4, 4', 4'') doppelschalig ausgebildet sind, deren eine Blechschale (30) die die Torblatt-Außenseite (17) bildende Breitseite aufweist und deren andere Blechschale (31) die die Torblatt-Innenseite (18) bildende Breitseite des Paneels (4, 4', 4'') beinhaltet, an der die TorblattAußenseite bildenden Blechschale der konvexen und der konkaven Oberflächenbereich ausgebildet sind, die beiden Blechschalen (30, 31) des doppelschaligen Paneels (4, 4', 4'') mittels einer zwischen den Blechschalen (30, 31) vorgesehenen Ausschäummasse (32) oder dergleichen Isolierkörper miteinander verbunden sind."

6

An den Patentanspruch 1 in der vorgenannten Fassung schließen sich nach dem Hauptantrag der Beklagten die Patentansprüche 2 bis 5 und - mit entsprechender Umnummerierung - die Patentansprüche 8 bis 28 jeweils in der erteilten Fassung an.

7

Die Beklagte beantragt zudem hilfsweise, das Streitpatent mit folgenden Patentansprüchen aufrecht zu erhalten: "1. Sektionaltorblatt aus einer Reihe mit ihren Stirnbreitseiten (8, 9) aufeinanderfolgend aneinander angelenkter (12) Paneele (4, 4', 4''), wobei jedes Paneel (4) an seiner im Torblattschließzustand (2) gesehen oberen , einem vorhergehenden Paneel (4'') zugewandten Stirnbreitseite (8) einen im Vertikalschnittbild konvex verlaufenden Oberflächenbereich (10) und an seiner demgegenüber unteren, einem nachfolgenden Paneel (4') zugewandten Stirnbreitseite (9) einen im Vertikalschnittbild konkav verlaufenden Oberflächenbereich (11) aufweist, so dass jeweils zwei benachbart angeordnete Paneele (4 und 4') mit einem konvexen und einem konkaven Oberflächenbereich (10, 11) einander gegenüberliegend einen durch die Scharnierverbindung (12) zwischen den Paneelen bestimmten , Vertikalschnittbild im entsprechend bogenförmig berandeten Spaltbereich (15) begrenzen, und dass sich die einander zugewandten Stirnbreitseiten (8, 9) im Zuge ihrer Verschwenkbewegung um die zugehörige Gelenkachse (13) bei Übergang von dem Torblattöffnungszustand (3) in den Schließzustand (2) derart aneinander vorbei verschieben, dass der Spaltbereich (15) sich in Verschwenkrichtung verkürzend über zumindest einen Teil des ganzen Verschwenkwinkels (16) hinweg bestehen bleibt, wobei zumindest über einen Großteil des Verschwenkwinkels hinweg überhaupt keine Spaltöffnung des Torblatts auftritt, in welche man die Finger einer Hand einführen könnte, dadurch gekennzeichnet, dass sich der konvexe und der konkave Oberflächenbereich (8, 9) jeweils von der Torblatt-Außenseite (17) des Paneels ausgehend in Richtung auf dessen Torblatt-Innenseite (18) über einen Teil der Torblattdicke hinweg erstreckt und dass in dem verbleibenden Stirnbreitseitenbereich (8, 9) im Anschluss an den konvexen Oberflächenbereich (10) ein in den Paneelkörper zurückspringend ausgebildeter Nutstufenbereich (19) und im Anschluss an den konkaven Oberflächenbereich (11) ein von dem Paneelkörper vorspringend ausgebildeter Federstufenbereich (20) vorgesehen ist, welche Stufenbereiche (19, 20) im Torblattschließzustand ineinander greifen und jeweils vorzugsweise mit etwa parallel bzw. senkrecht zu den die Torblattaußen - und -innenseite (17, 18) bildenden Paneelbreitseiten verlaufenden Stufenflanken ausgebildet sind und dass die Dichtung als Dichtlappenstreifen (46) ausgebildet ist, der mit seinem einem Streifenrandbereich an der den konvexen Oberflächenbereich (10) aufweisenden Stirnbreitseite festgelegt ist und mit seinem von dem Streifenrandbereich fahnenförmig frei abragenden Dichtlappenbereich (48) im Zuge der Verringerung des Schwenkwinkels an der anderen Stirnbreitseite (9) durch Angriff an der Nasenkante (23), der den konkaven Oberflächenbereich (11) aufweisenden Stirnbreitseite (9) in den Spaltbereich (15) eintritt."

8

An den Patentanspruch 1 in der vorgenannten Fassung schließen sich nach dem Hilfsantrag der Beklagten die Patentansprüche 2 bis 14 und - nach entsprechender Umnummerierung - die Patentansprüche 17 bis 28 jeweils in der erteilten Fassung an.

9

Die Klägerinnen zu 1, 2 und 4 beantragen, die Berufung der Beklagten gegen das angefochtene Urteil zurückzuweisen.

10

Die Klägerin zu 3 beantragt, das Streitpatent im Umfang der Ansprüche 1 bis 6 und 18 in der Fassung des Hauptantrags für nichtig zu erklären, soweit diese nicht direkt oder indirekt auf die Ansprüche 7 bis 17 rückbezogen sind.

11

Die Klägerinnen zu 5 und 6 haben, nachdem sie sich außergerichtlich mit der Beklagten verglichen haben, die Klagen zurückgenommen.

12

Zwischen der Klägerin zu 1 und der Beklagten sind neben der hiesigen Nichtigkeitsklage weitere Patentstreitigkeiten in Italien, in Österreich und vor dem Europäischen Patentamt anhängig, in denen die Beklagte die Klägerin zu 1 wegen Patentverletzung verklagt oder die Klägerin zu 1 die Beklagte auf Nichtigerklärung oder Widerruf von Patenten in Anspruch nimmt. Die Geschäftsführer der Klägerin zu 1 und der Beklagten verhandelten am 13. November 2008 am Flughafen M. über einen Vergleich zur Beilegung aller Rechtsstreitigkeiten. Von beiden Seiten wurde ein Schreiben unterzeichnet , in dem Zahlungsziele für Ratenzahlungen der Klägerin zu 1 festgelegt wurden. Ob es an diesem Tag darüber hinaus zu einer mündlichen Einigung über einen Gesamtvergleich gekommen ist, ist zwischen den Parteien streitig; während die Beklagte behauptet, dass sich die Parteien mündlich auf einen Vergleich zur Beilegung der zwischen ihnen anhängigen Rechtsstreitigkeiten und Verfahren, einschließlich der Verpflichtung zur Rücknahme der hiesigen Nichtigkeitsklage, geeinigt hätten, wird dies von der Klägerin zu 1 in Abrede gestellt. Nach dem weiteren Vorbringen der Beklagten sollen die bei der Ver- handlung anwesenden italienischen Anwälte der Beklagten beauftragt worden sein, den mündlich geschlossenen Vertrag schriftlich zu fixieren. Die Parteien haben allerdings auch nach den Darlegungen der Beklagten am 13. November 2009 keine Vereinbarung darüber getroffen, welches Recht auf den Vergleich anwendbar sein sollte.

13

Am 27. November 2008 übersandten die italienischen Rechtsanwälte der Beklagten der Klägerin zu 1 einen schriftlichen Vertragsentwurf in italienischer Sprache, der neben einer umfassenden Abgeltungsklausel keine besondere Bestimmung über die Kosten der verschiedenen Verfahren enthielt. Nach diesem Entwurf sollte der Vertrag deutschem Recht unterliegen. Am 22. Dezember 2008 erhielten die italienischen Rechtsanwälte der Beklagten von der Klägerin eine neue Fassung des Vertragsentwurfes, welche mehrere Abweichungen gegenüber dem vorangegangenen Vertragsentwurf enthielt; unter anderem sollte danach italienisches Recht anwendbar sein.

14

Die Beklagte hat im Juni 2009 vor dem Zivilgericht in D. Klage auf Erfüllung des Vergleichs vom 13. November 2008 gegen die Klägerin zu 1 erhoben und sinngemäß beantragt, festzustellen, dass die Klägerin zu 1 die vertraglichen Pflichten aus dem Vertrag gebrochen habe und verpflichtet sei, den vereinbarten Vergleichsbetrag zuzüglich Zinsen und Ersatz der Kreditkosten zu zahlen.

15

Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. T. W. , O. , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Zudem wurde Prof. Dr.-Ing. V. S. , Institut für Produktionstechnik, Technische Universität K. , im Verhand- lungstermin als gerichtlicher Sachverständiger angehört. Die Klägerin hat ein von Prof. Dr.-Ing. P. G. , Institut für Produktionstechnik und Umformmaschinen der Technischen Universität D. , erstelltes Gutachten, welches bereits in dem Verfahren X ZR 47/04 vorgelegt worden ist, erneut eingereicht.

Entscheidungsgründe:

16

Die zulässige Berufung der Beklagten hat im Verhältnis zu den nach Klagerücknahme durch die Klägerinnen zu 5 und 6 im Verfahren verbliebenen Klägerinnen zu 1 bis 4 keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im Ergebnis zu Recht für nichtig erklärt.

17

I. Der Zulässigkeit der von der Klägerin zu 1 erhobenen Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents steht keine durch einen außergerichtlichen Vergleich zwischen der Beklagten und der Klägerin zu 1 am 13. November 2008 begründete Verpflichtung zur Rücknahme der Nichtigkeitsklage entgegen.

18

1. In der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist zwar anerkannt, dass die Parteien bindende Vereinbarungen über die Rücknahme einer Klage oder eines Rechtsmittels auch außergerichtlich treffen können und die Nichtbeachtung einer solchen vertraglichen Verpflichtung auf die Rüge des Prozessgegners zur Abweisung der Klage oder zur Verwerfung des Rechtsmittels als unzulässig führt (BGH, Urt. v. 14.11.1983 - IVb ZR 1/82, NJW 1984, 805; Urt. v. 14.5.1986 - IVa ZR 146/85, NJW-RR 1987, 307, jeweils mit weiteren Nachweisen

).

19

Zwischen der Klägerin zu 1 und der Beklagten ist eine solche die Verpflichtung zur Rücknahme der hiesigen Nichtigkeitsklage beinhaltende Vereinbarung jedoch nicht zustande gekommen. Das ergibt sich auf der Grundlage des tatsächlichen Vorbringens der Klägerin zu 1 ohne weiteres. Aber auch wenn der Vortrag der Beklagten als zutreffend unterstellt wird, dass sich die beiden von ihren Geschäftsführern vertretenen Parteien am 13. November 2008 am Flughafen M. mündlich auf einen Vergleich geeinigt haben, der im Rahmen einer abschließenden Regelung aller zwischen den Parteien anhängigen Rechtsstreitigkeiten und Verfahren auch die Verpflichtung der Klägerin zu 1 zur Rücknahme der hiesigen Klage zum Gegenstand gehabt hat, fehlt es dennoch an einem rechtswirksamen Zustandekommen einer solchen Vereinbarung.

20

2. Die Wirksamkeit eines Vertrages richtet sich nach dem Recht, das anzuwenden wäre, wenn der Vertrag wirksam wäre (Art. 31 Abs. 1 Alt. 1 EGBGB). Da sich die Parteien nach dem Vorbringen der Beklagten am 13. November 2008 zwar mündlich auf einen Vergleich geeinigt, für diesen aber keine Rechtswahl getroffen haben, unterliegt der Vergleich dem Recht des Staates, mit dem er die engsten Verbindungen aufweist (Art. 28 Abs. 1 Satz 1 EGBGB). Nach der Vermutungsregelung des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 EGBGB ist dies der Staat, in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung zu erbringen hat, im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihre Hauptverwaltung hat.

21

Daraus folgt, dass für den nach den Behauptungen der Beklagten zwischen den Parteien geschlossenen Vergleich an deutsches Recht als dem am Sitz der Beklagten geltenden Recht anzuknüpfen ist. Denn die charakteristische Leistung des behaupteten Vergleichs liegt darin, dass die Beklagte ihre Ansprüche wegen Patentverletzung gegenüber der Klägerin zu 1 nicht mehr geltend macht, so dass diese erledigt sind. Hinter dieser Leistung der Beklagten treten die Gegenleistungen der Klägerin zu 1, welche insbesondere in der Zahlung eines Vergleichsbetrages sowie in der Rücknahme der in Deutschland , in Österreich sowie vor dem Europäischen Patentamt anhängigen Nichtigkeitsklagen bzw. Einsprüche bestehen, als weniger prägend zurück. Der Vergleich ist insoweit einem Lizenzvertrag vergleichbar, bei dem die Vergabe der Lizenz gegenüber dem Lizenznehmer und nicht die Zahlung der Lizenzgebühr die charakteristische Leistung ist (BGHZ 129, 236, 251; 147, 179, 182 - Lepo Sumera; Erman-Hohloch, BGB, 12. Aufl., Art. 28 EGBGB Rdn. 54).

22

Der Anwendung deutschen Rechts auf den nach den Behauptungen der Beklagten zwischen den Parteien geschlossenen Gesamtvergleich steht auch nicht Art. 28 Abs. 5 EGBGB entgegen, wonach die Vermutung des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 EGBGB nicht gilt, wenn sich aus der Gesamtheit der Umstände ergibt, dass der Vertrag engere Verbindungen mit einem anderen Staat aufweist. Zwar ist es bei Lizenzverträgen streitig, ob bei beabsichtigter Ausübung des Schutzrechtes nur in einem Staat der Vertrag engere Beziehungen zu dessen Recht aufweist als zum Recht des Niederlassungsortes des Lizenzgebers. Darauf kommt es jedoch dann nicht an, wenn die Schutzrechte in mehreren Staaten verwertet werden sollen, weil dann eine einheitliche Vertragsanknüpfung geboten ist, die nur über Art. 28 Abs. 2 EGBGB erreicht werden kann (BGHZ 129, 236, 251; Benkard/Ullmann, PatG, 16. Aufl. § 15 Rdn. 229; Erman/ Hohloch, aaO Rdn. 54; MünchKomm./Martiny, BGB, 4. Aufl., Art. 28 EGBGB Rdn. 408). Entsprechend bestehen auch in dem hier zu entscheidenden Fall keine engeren Verbindungen zu einem anderen als dem deutschen Recht. Denn der Vergleich weist im Hinblick auf seinen Regelungsgehalt gleichermaßen nach Deutschland, Italien und Österreich, weil Streitigkeiten und Verfahren betreffend die Verletzung und Rechtsbeständigkeit von Patenten der Beklagten in allen drei Staaten endgültig geregelt werden sollten. Eine engere Beziehung zum italienischen oder österreichischen Recht liegt daher nicht vor, zumal auch der Vertragsabschluss in Deutschland erfolgt ist.

23

3. Die Anwendung deutschen Rechts hat zur Folge, dass der von der Beklagten behauptete Vergleich nicht wirksam zustande gekommen ist. Nach § 154 Abs. 2 BGB ist für den Fall, dass eine Beurkundung des beabsichtigten Vertrages verabredet worden ist, im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen, bis die Beurkundung erfolgt ist. Es ist zudem allgemein anerkannt, dass diese Regel auch dann gilt, wenn zwischen den Parteien Schriftform vereinbart worden ist (vgl. statt aller: Palandt/Ellenberger, BGB, 68. Aufl., § 154 BGB Rdn. 4).

24

Ein Vergleich, der unter anderem die Verpflichtung zur Rücknahme der hiesigen Nichtigkeitsklage beinhaltet, ist daher zwischen der Klägerin zu 1 und der Beklagten nicht rechtswirksam zustande gekommen. Denn die Beklagte hat vorgetragen, dass die bei den Verhandlungen anwesenden italienischen Anwälte der Beklagten während der Verhandlung beauftragt worden seien, das am 13. November 2008 zunächst nur mündlich Vereinbarte schriftlich zu fixieren. Dazu ist es jedoch nicht mehr gekommen. Die italienischen Anwälte der Beklagten haben zwar noch am 27. November 2008 einen schriftlichen Vertragsentwurf an die italienischen Anwälte der Klägerin gesandt und am 22. Dezember 2008 von diesen eine abgeänderte Fassung desselben erhalten. Ein von beiden Parteien eigenhändig unterzeichneter und damit dem Schrift- formerfordernis des § 126 Abs. 1 BGB genügender Vertrag ist jedoch nicht mehr abgeschlossen worden. Die Beklagte will lediglich noch am 23. Dezember 2008 durch ihre italienische Anwältin der italienischen Anwältin der Klägerin telefonisch mitgeteilt haben, dass sie der von der Klägerin vorgelegten Fassung des Vertrages zustimme.

25

Anhaltspunkte, dass die in § 154 Abs. 2 BGB vorgegebene Vermutung im Streitfall nicht anwendbar sein könnte, sind nicht gegeben. Der Umstand, dass die Parteien nach dem 13. November 2008 schriftliche Vertragsentwürfe vorgelegt haben, die einander nicht entsprechen, spricht eher dafür, dass über die Verbindlichkeit des mündlich Abgesprochenen noch keine Einigung erzielt wurde.

26

II. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist eine Aussetzung des Verfahrens im Hinblick auf die von ihr vor dem Zivilgericht in D. gegen die Klägerin zu 1 erhobene Klage auf Erfüllung des Vergleichs vom 13. November 2008 nicht veranlasst. Das folgt ohne weiteres bereits aus dem Umstand, dass diese Klage erst nach Rechtshängigkeit der hiesigen Klage erhoben worden ist, Art. 27 Abs. 1 und 28 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 vom 22. Dezember 2000 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO).

27

III. 1. Das Streitpatent betrifft ein Sektionaltorblatt. Sektionaltore, welche die Merkmale des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung aufweisen, waren nach Angaben des Streitpatents aufgrund der Veröffentlichung der FR-A-1 310 605, der DE-C-870178 oder der US-A-3 891 021 bekannt (Streitpatent, Sp. 1, Z. 6 - 8). Ein Sektionaltor dient dem Verschließen von Hallen oder Garagen. Das Torblatt ist dabei in mehrere Sektionen (Paneele ) waagerecht unterteilt. Nach der Beschreibung des Streitpatents durchlaufen die durch Scharniere miteinander verbundenen Paneele beim Übergang von der Schließlage in die Öffnungslage und umgekehrt einen bogenförmigen Führungsbereich zwischen dem etwa vertikal gerichteten, geradlinigen Führungsabschnitt für die Schließstellung und dem etwa horizontal verlaufenden Führungsabschnitt für die Offenstellung. Die Scharnierachse liegt dabei auf der Torblattinnenseite. Beim Durchlaufen des bogenförmigen Bereichs entfernen sich die nach außen gerichteten Breitseiten der Paneele voneinander und bilden einen Spalt, der sich bei Überführung des Torblatts in die Schließstellung verkleinert. Bei Eingreifen der Finger in diesen Spalt besteht die Gefahr, dass die Finger gequetscht werden. Dies kann nicht dadurch verhindert werden, dass in der Schließstellung ein die Klemmung vermeidender Kantenabstand ausgebildet wird, da in diesem Fall ein dichter Torblattabschluss nicht mehr erreicht werden könnte (Sp. 1, Z. 9 - 45).

28

2. Durch das Streitpatent soll ein Sektionaltorblatt zur Verfügung gestellt werden, bei dem trotz dichter Aufeinanderfolge der Paneele eine Fingerquetschgefahr ausgeschlossen ist (Sp. 1, Z. 46 ff.).

29

3. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents in der im Hauptantrag verteidigten Fassung ein Sektionaltorblatt, dessen Merkmale wie folgt gegliedert werden können: (1) Sektionaltorblatt aus einer Reihe mit ihren Stirnseiten (8, 9) aufeinanderfolgend angelenkter (12) Paneele (4, 4', 4"), (2) wobei jedes Paneel (4) an seiner im Torblatt-Schließzustand (2) gesehen oberen, einem vorhergehenden Paneel (4") zugewandten Stirnbreitseite (8) einen im Vertikalschnittbild konvex verlaufenden Oberflächenbereich (10) und an seiner demgegenüber unteren, einem nachfolgenden Paneel (4') zugewandten Stirnbreitseite (9) einen im Vertikalschnittbild konkav verlaufenden Oberflächenbereich (11) aufweist, (3) so dass jeweils zwei benachbart angeordnete Paneele (4, 4') mit einem konvexen und einem konkaven Oberflächenbereich (10, 11) einander gegenüberliegenden einen durch die Scharnierverbindung (12) zwischen den Paneelen bestimmten, im Vertikalschnittbild entsprechend bogenförmig berandeten Spaltbereich (15) begrenzen, (4) und dass sich die einander zugewandten Stirnbreitseiten (8, 9) im Zuge ihrer Verschwenkbewegung um die zugehörige Gelenkachse (13) bei Übergang von dem Torblatt-Öffnungszustand (3) in den Schließzustand (2) derart aneinander vorbei verschieben, dass der Spaltbereich (15) sich in Verschwenkrichtung verkürzend über zumindest einen Teil des ganzen Verschwenkwinkels (16) hinweg bestehen bleibt, wobei (a) zumindest über einen Großteil des Verschwenkwinkels hinweg überhaupt keine Spaltöffnung des Torblatts auftritt, in welche man die Finger einer Hand einführen könnte, dadurch gekennzeichnet, (5) dass sich der konvexe und der konkave Oberflächenbereich (8, 9) jeweils von der Torblatt-Außenseite (17) des Paneels ausgehend in Richtung auf dessen Torblatt-Innenseite (18) über einen Teil der Torblatt-Dicke hinweg erstreckt, (6) und dass in dem verbleibenden Stirnbreitseitenbereich (8, 9) im Anschluss an den konvexen Oberflächenbereich (10) ein in den Paneelkörper zurückspringend ausgebildeter Nutstufenbereich (19) und im Anschluss an den konkaven Oberflächenbereich (11) ein von dem Paneelkörper vorspringend ausgebildeter Federstufenbereich (20) vorgesehen ist, (7) welche Stufenbereiche (19, 20) im Torblatt-Schließzustand ineinander greifen und jeweils vorzugsweise mit etwa parallel bzw. senkrecht zu den die Torblatt-Außen- und -Innenseite (17, 18) bildenden Paneelbreitseiten verlaufenden Stufenflanken ausgebildet sind, (8) wobei die Paneele (4, 4', 4") doppelschalig ausgebildet sind, (8.1) deren eine Blechschale (30), die die Torblatt-Außenseite (17) bildende Breitseite aufweist, (8.2) deren andere Blechschale (31), die die Torblatt-Innenseite (18) bildende Breitseite des Paneels beinhaltet, (8.3) an der die Torblatt-Außenseite bildenden Blechschale der konvexe und der konkave Oberflächenbereich ausgebildet sind und (9) die beiden Blechschalen (30, 31) des doppelschaligen Paneels (4, 4', 4") mittels einer zwischen den Blechschalen (30, 31) vorgesehenen Ausschäummasse (32) miteinander verbunden sind.

30

Nach der von der Beklagten mit dem Hilfsantrag verteidigten Fassung lässt sich die Lehre aus Patentanspruch 1 merkmalsmäßig wie folgt gliedern: (1) Sektionaltorblatt aus einer Reihe mit ihren Stirnseiten (8, 9) aufeinanderfolgend angelenkter (12) Paneele (4, 4', 4"), (2) wobei jedes Paneel (4) an seiner im Torblatt-Schließzustand (2) gesehen oberen, einem vorhergehenden Paneel (4") zugewandten Stirnbreitseite (8) einen im Vertikalschnittbild konvex verlaufenden Oberflächenbereich (10) und an seiner demgegenüber unteren, einem nachfolgenden Paneel (4') zugewandten Stirnbreitseite (9) einen im Vertikalschnittbild konkav verlaufenden Oberflächenbereich (11) aufweist, (3) so dass jeweils zwei benachbart angeordnete Paneele (4, 4') mit einem konvexen und einem konkaven Oberflächenbereich (10, 11) einander gegenüberliegenden einen durch die Scharnierverbindung (12) zwischen den Paneelen bestimmten, im Vertikalschnittbild entsprechend bogenförmig berandeten Spaltbereich (15) begrenzen, (4) und dass sich die einander zugewandten Stirnbreitseiten (8, 9) im Zuge ihrer Verschwenkbewegung um die zugehörige Gelenkachse (13) bei Übergang von dem Torblatt-Öffnungszustand (3) in den Schließzustand (2) derart aneinander vorbei verschieben, dass der Spaltbereich (15) sich in Verschwenkrichtung verkürzend über zumindest einen Teil des ganzen Verschwenkwinkels (16) hinweg bestehen bleibt, wobei (a) zumindest über einen Großteil des Verschwenkwinkels hinweg überhaupt keine Spaltöffnung des Torblatts auftritt, in welche man die Finger einer Hand einführen könnte, dadurch gekennzeichnet, (5) dass sich der konvexe und der konkave Oberflächenbereich (8, 9) jeweils von der Torblatt-Außenseite (17) des Paneels ausgehend in Richtung auf dessen Torblatt-Innenseite (18) über einen Teil der Torblatt-Dicke hinweg erstreckt, (6) und dass in dem verbleibenden Stirnbreitseitenbereich (8, 9) im Anschluss an den konvexen Oberflächenbereich (10) ein in den Paneelkörper zurückspringend ausgebildeter Nutstufenbereich (19) und im Anschluss an den konkaven Oberflächenbereich (11) ein von dem Paneelkörper vorspringend ausgebildeter Federstufenbereich (20) vorgesehen ist, (7) welche Stufenbereiche (19, 20) im Torblatt-Schließzustand ineinander greifen und jeweils vorzugsweise mit etwa parallel bzw. senkrecht zu den die Torblatt-Außen- und -Innenseite (17, 18) bildenden Paneelbreitseiten verlaufenden Stufenflanken ausgebildet sind, (8 a1) dass die Dichtung als Dichtlappenstreifen (46) ausgebildet ist, (8 a2) der mit seinem einen Streifenrandbereich an der den konvexen Oberflächenbereich (10) aufweisenden Stirnbreitseite festgelegt ist und (8 a3) mit seinem von dem Streifenrandbereich fahnenförmig frei abragenden Dichtlappenbereich (48) im Zuge der Verringerung des Schwenkwinkels an der anderen Stirnbreitseite (9) durch Angriff an der Nasenkante (23) der den konkaven Oberflächenbereich (11) aufweisenden Stirnbreitseite (9) in den Spaltbereich (15) eintritt.

31

4. Die verkleinerte Wiedergabe der Figur 1 des Streitpatents zeigt die schematisierte Seitenansicht eines patentgemäßen Sektionaltors:

32

Die Schließstellung des Torblatts ist dabei mit (2) bezeichnet, während die Öffnungsstellung gestrichelt mit (3) wiedergegeben ist. Drei Paneele sind mit (4), (4') und (4'') bezeichnet. Rollen (5) im Scharnierbereich greifen in Führungsschienen (6) ein, die aus einem geradlinigen Abschnitt, einem gebogenen Übergangsabschnitt und einem etwa horizontal geradlinig verlaufenden Auf- nahmeabschnitt für die Öffnungsstellung bestehen. In der Schließlage bildet das Torblatt eine nach außen gerichtete Außenseite und eine nach innen gerichtete Innenseite (17, 18; beides in der Figur nicht bezeichnet).

33

Die gleichfalls verkleinert wiedergegebene Figur 3 lässt Paneele des Sektionaltores erkennen, die doppelschalig ausgebildet sind, wobei die eine Blechschale (30) die Breitseite aufweist, die (mit den weiteren Paneelen) die Torblattaußenseite (17) bildet, während die andere Blechschale (31) die Breitseite beinhaltet, die (mit den weiteren Paneelen) die Torblattinnenseite (18) bildet. Der Raum zwischen der Außenschale (30) und der Innenschale (31) ist mit einem Isolierschaum (32) ausgefüllt, welcher zugleich eine Verbindung zwischen den beiden Schalen herstellt.

Figuren 4 und 7 zeigen bei zwei Ausführungsbeispielen den Scharnierbereich zwischen zwei aufeinander folgenden Paneelen (4, 4') in unterschiedlichen Verschwenkstellungen , nämlich oben mit maximalem Verschwenkwinkel (16), unten - wie in der Schließstellung des Torblatts - mit Verschwenkwinkel 0 und in der Mitte in einer Zwischenschwenkstellung. Figur 7 lässt zugleich die Ausbildung der einander zugewandten Stirnbreitseiten (8, 9) der beiden doppelschalig ausgebildeten Paneele erkennen. Das in Figur 7 wiedergegebene Ausführungsbeispiel ist zudem mit einem als Dichtung wirkenden Dichtlappenstreifen ausgestattet, der mit seinem einem Streifenrandbereich (47) in der schlitzförmigen Ausnehmung (37) festgelegt ist.

34

IV. 1. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der Fassung des Hauptantrags ist neu (Art. 54 EPÜ). Das gilt auch gegenüber der US-Patentschrift 2 372 792 (D 40) aus dem Jahr 1945. Diese zeigt in den Figuren 25 und 26 den Verbindungsbereich von Sektionaltoren, wie sie als Überkopf-Konstruktion für Garagen oder andere vergleichbare Gebäude verwendet werden können. Die einzelnen Paneele bestehen aus Holz und sind mit Scharnieren auf der Innenseite aneinander befestigt. An den Stirnseiten sind Metallprofilelemente angeschlagen, über die zwischen den angrenzenden Paneelen im Anschluss an konvex oder konkav ausgebildete Oberflächenbereiche eine Nut-Feder-Verbindung ausgebildet ist. Die einander zugewandten Stirnbreitseiten schieben sich im Zuge ihrer Verschwenkbewegung um die zugehörige Gelenkachse bei Übergang von dem Torblatt-Öffnungszustand in den Schließzustand (Überkopf-Konstruktion) derart aneinander vorbei, dass der Spaltbereich sich in Verschwenkrichtung verkürzend über zumindest einen Teil des ganzen Verschwenkwinkels hinweg bestehen bleibt (Merkmal 4). Die konkaven und konvexen Oberflächenbereiche gleiten bei Verdrehung aneinander vorbei, wobei zumindest über einen Großteil des Verschwenkwinkels hinweg überhaupt keine Spaltöffnung des Torblatts auftritt, in welche man die Finger einer Hand einführen könnte (Merkmal 4a). Die beiden Stufenbereiche (Merkmale 6 und 7) sind durch das Profil an der Verbindung zwischen konvexem und konkavem Bereich und dem Scharnier (91) verwirklicht.

35

Die Entgegenhaltung offenbart damit zwar die Merkmale 1 bis 7. Weder beschrieben noch gezeigt wird jedoch, die Paneele doppelschalig aus Blechschalen nach Maßgabe der Merkmale 8.1 bis 8.3 auszubilden und darüber hinaus nach Maßgabe des Merkmals 9 die beiden Blechschalen des doppelschaligen Paneels mittels einer zwischen den Blechschalen vorgesehenen Ausschäummasse miteinander zu verbinden.

36

Alle anderen Entgegenhaltungen kommen dem im Hauptantrag verteidigten Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht näher.

37

2. Die Beklagte verteidigt Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags vor allem mit dem Argument, aufgrund der am Prioritätstag in der Fachwelt herrschenden Vorstellungen sei nicht zu erwarten gewesen, dass man mit einer reinen Blechkonstruktion den besonderen Anforderungen an Maßhaltigkeit und Formgenauigkeit sowie Formbeständigkeit gegenüber äußeren Gebrauchsbelastungen genügen könne, die an Paneele für Sektionaltore zu stellen seien, bei denen die beiden gegenüberliegenden konvexen und kon- kaven Oberflächenbereiche der Stirnbreitseiten nach Maßgabe des Merkmals 4 (a) derart dicht übereinander lägen, dass über einen Großteil des Verschwenkwinkels hinweg keine Spaltöffnung des Torblatts auftrete, in welche man die Finger einer Hand einführen könne. Bei einer solchen maximalen Spaltbreite von 4 mm hätten sich hohe Anforderungen an die Maßhaltigkeit und Formgenauigkeit der aus Blechschalen gefertigten Paneele gestellt. Die Maßhaltigkeit und Formgenauigkeit des Spalts müsse über die ganze Breite des Sektionaltores sichergestellt werden, damit die Paneele beim Verschwenken frei gegeneinander beweglich seien, ohne an der einen oder anderen Stelle aufeinander zu schleifen. Die Maßhaltigkeit und Formgenauigkeit des Spalts sei bei allen Paneelen einer Charge einzuhalten, damit eine größere Anzahl von Paneelen zu dem Torblatt eines Sektionaltores zusammengebaut werden könne und bei jeder Gelenkverbindung zwischen zwei benachbarten Paneelen die freie Beweglichkeit beim Verschwenken sichergestellt sei. Da die gemäß Merkmal 4 (a) einen Fingereingriff nicht erlaubende Breite des Spaltes zwischen zwei Paneelen bestimmt sei, müssten diese Paneele mit der doppelten Genauigkeit gefertigt werden, weil sich Abweichungen addieren könnten, so dass Abweichungen von allenfalls 2 mm toleriert werden könnten. Außerdem müsse bei den aus Blech gefertigten Paneelen mit der im Patentanspruch vorgegebenen Fingerschutzeinrichtung auch die Formbeständigkeit gegenüber den Belastungen (wie Winddruck, gegen das Torblatt lehnende Personen oder Gegenstände, Durchhängen des geöffneten, sich in einer horizontalen Position befindenden Torblattes) sichergestellt werden, denen Garagentore im Alltag ausgesetzt seien.

38

3. Dieser Verteidigung kann nicht beigetreten werden. Vielmehr lag es für den Fachmann, bei dem es sich - wie bereits hinsichtlich des parallelen deutschen Patents 37 26 699 durch den Senat festgestellt worden ist (Sen.Urt. v. 16.12.2008 - X ZR 47/04, Umdruck Tz. 25) - um eine als Ingenieur auf Fachhochschul - oder entsprechendem Niveau ausgebildete Person mit einem Abschluss auf dem Gebiet des Maschinenbaus oder des Bauingenieurswesen mit einigen Jahren einschlägiger Erfahrung handelt, zum Prioritätszeitpunkt nahe, die aus der US-Patentschrift 2 372 792 (D 40) bekannten Paneele mit konvexen und konkaven Oberflächenbereichen an den Stirnseiten statt ansonsten aus Holz doppelschalig als Blechschalen auszubilden, wobei sich die Oberflächenbereiche an der die Torblatt-Außenseite aufweisenden Blechschale befinden , und die beiden Blechschalen mittels einer zwischen diesen vorgesehenen Ausschäummasse miteinander verbunden sind.

39

Dass die Paneele von Sektionaltoren auch aus zwei Blechschalen bestehen können, deren eine Schale die die Torblatt-Außenseite bildende Breitseite darstellt und deren andere Schale die die Torblatt-Innenseite bildende Breitseite ergibt, war insbesondere aus der - unstreitig vor dem Prioritätstag veröffentlichten - Broschüre "Das HOESCH Sektionaltor-Element" (Anlage 9 zu Anlage D 62) bekannt, in der derartige Ausgestaltungen abgebildet sind, wie die nachfolgende, aus der Druckschrift stammende Zeichnung zeigt:

40

Aus dieser Broschüre ergibt sich zudem, dass aus Blech gebildete doppelschalige Paneele bereits in praktischem Einsatz waren, ohne dass sich etwaige Schwierigkeiten bei der Blechumformung dabei als hinderlich erwiesen hätten. Wenn einer der Mitbewerber der Parteien solche Schalen bereits im Angebot hatte, belegt dies jedenfalls, dass es insoweit keine tief verwurzelten Fehlvorstellungen gegeben haben kann, deren Überwindung allenfalls bei der grundsätzlichen Kenntnis solcher Ausgestaltungen eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte (vgl. nur Benkard/Asendorf/Schmidt, aaO § 4 PatG Rdn. 57).

41

Für den Fachmann, der ausgehend von der US-Patentschrift 2 372 792 (D 40) nach einer Alternative zur massiven Ausgestaltung der Holzpaneele suchte, lag es danach nahe, die Paneele statt aus Holz aus Blechschalen auszubilden. Das gilt auch im Hinblick auf die in der US-amerikanischen Druckschrift offenbarten konvexen und konkaven Oberflächenbereiche der Stirnbreitseiten der Paneele und die Anordnung der Oberflächenbereiche derart, dass zumindest über einen Großteil des Verschwenkwinkels hinweg keine Spaltöffnung des Torblatts auftritt, in welche man die Finger einer Hand einführen könnte. Soweit die Beklagte dem entgegenhält, dass in der Fachwelt Vorbehalte hinsichtlich der Realisierbarkeit einer solchen Konstruktion bestanden hätten , überzeugt dies nicht.

42

a) Zunächst ist festzustellen, dass zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents (11. August 1987) mit den damals bekannten Umformungsverfahren doppelschalige Paneele aus Blech herstellbar gewesen sind, bei denen an der die Torblatt-Außenseite bildenden Blechschale konvexe und konkave Oberflächenbereiche ausgebildet waren und die zu einem Sektionaltorblatt nach Maßgabe des Patentanspruchs 1 in der im Hauptantrag verteidigten Fassung zusammengebaut werden konnten. Wie der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. S. im Verhandlungstermin ausgeführt hat und auch zuvor bereits von dem von der Klägerin zu 4 beauftragten Sachverständigen Prof. Dr. G. im schriftlichen Gutachten vom 6. September 2007 dargelegt worden ist, waren als Verfahren der Blechumformung seinerzeit vor allem das Gesenkbiegen und das Walzprofilieren bekannt. Beim Gesenkbiegen wird das Werkstück in einem diskontinuierlichen Verfahren zwischen Biegestempel und Biegegesenk bis zur Anlage des Werkstücks im Gesenk gebogen und nachgedrückt (vgl. K. Lange, Lehrbuch der Umformtechnik, Berlin, Heidelberg, New York, 1975, S. 123, An- lage 14 zu Anlage D 62). Beim Walzprofilieren wird das Blech in einem kontinuierlichen Verfahren durch Form gebende Rollensätze, deren Konturen sich von Stufe zu Stufe ändern, fortschreitend umgeformt (Gutachten Prof. Dr. G. , Anlage D 62, S. 10).

43

Überdies ist nach den Ausführungen von Prof. Dr. S. festzustellen, dass die beiden Blechschalen, aus denen sich die streitpatentgemäßen Paneele zusammensetzen, und damit insbesondere auch die torblattaußenseitige Blechschale mit einem konvexen und einem konkaven Oberflächenbereich sowohl im Gesenkbiege- als auch im Walzprofilierverfahren hergestellt werden konnten. Die Ausführungen von Prof. Dr. S. sind von Prof. Dr. W. bestätigt worden, der - auf der Grundlage des Lehrbuches von Oehler (G. Oehler , Biegen, Fachbuch, 1963, S. 237 ff., Anlage 6 zu Anlage D 62) - gleichfalls die Herstellbarkeit der patentgemäßen doppelschaligen Blechpaneele zum Prioritätszeitpunkt bejaht hat. Von diesem Befund sind schließlich auch Prof. Dr. G. (vgl. Gutachten, Anlage D 62, S. 26), die Klägerinnen und die Beklagte ausgegangen.

44

b) Zur Überzeugung des Senats bestand zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents bei einem Durchschnittsfachmann auch nicht die Vorstellung, dass die streitpatentgemäß geforderte konkave bzw. konvexe Konturierung der Stirnseiten der die Torblatt-Außenseite bildenden Blechschale nicht unter Einsatz der beiden bekannten Verfahrenstechniken mit der erforderlichen Maßhaltigkeit , Formgenauigkeit und Formbeständigkeit hergestellt werden konnte.

45

aa) Diese Feststellung gilt zunächst für die Herstellung der beiden Blechschalen eines patentgemäßen Paneels im Wege des Gesenkbiegens.

Dass der Fachmann erkennen konnte, dass Blechschalen für Torpaneele mit der patentgemäßen Konturierung der Stirnbreitseiten mit diesem Verfahren formgenau und formbeständig hergestellt werden konnten, hat der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. S. bei seiner Anhörung nachvollziehbar dargelegt. Demgegenüber greift auch nicht das Vorbringen der Beklagten, dass dieses Formverfahren unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten von vornherein für die Herstellung der Blechschalen zu aufwändig und daher aus Sicht des Fachmanns ungeeignet gewesen sei. Es mag zwar sein, dass das Gesenkbiegen bei großen Produktionszahlen als Herstellungsverfahren nicht in Betracht gezogen worden ist, weil insoweit bereits zum Prioritätszeitpunkt wirtschaftlichere Verfahren wie insbesondere das Walzprofilieren zur Verfügung standen (vgl. insoweit auch Prof. Dr. G. , Gutachten, Anlage D 62, S. 22). Das schließt aber, worauf auch Prof. Dr. S. hingewiesen hat, nicht aus, die vorhandenen Kenntnisse von Gesenkbiegen bei Prototypen oder kleineren Produktionsreihen zu nutzen.

46

bb) Darüber hinaus hatte der Fachmann - entgegen dem Vorbringen der Beklagten - aber auch nicht die Vorstellung, dass mit einer im Wege des Walzprofilierens hergestellten Blechkonstruktion nicht den besonderen Anforderungen an die Maßhaltigkeit, Formgenauigkeit und Formbeständigkeit von Paneelen für Sektionaltore genügt werden konnte.

47

(a) Die gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. W. und Prof. Dr. S. haben zwar übereinstimmend ausgeführt, dass aus Sicht der 80er Jahre die Herstellung der streitpatentgemäßen Stirnbreitseiten der die TorblattAußenseite bildenden Blechschale im Walzprofilierverfahren "eine Herausforderung" gewesen sei. Das Problem habe aus Sicht des Fachmanns vor allem darin bestanden, das nasenartige Ende des konkaven Oberflächenbereichs der Außenschale an der Torblatt-Außenseite (vgl. Streitpatent, Figuren 4 und 7, Bezugsnummer 23) und den konvexen Oberflächenbereich der Außenschale (vgl. Figuren 4 und 7, Bezugsnummer 10) möglichst formgenau und formbeständig auszugestalten. Denn es habe verhindert werden sollen, dass die "Nase" des konkaven Oberflächenbereichs eines Paneels auf dem konvexen Oberflächenbereich des benachbarten Paneels schleift oder sich verklemmt, wenn die beiden Paneele beim Öffnen oder Schließen des Tores gegeneinander verschwenkt werden (vgl. Figuren 4 und 7, mittleres Bild). Demgegenüber seien die Anforderungen an die Maßhaltigkeit und Formgenauigkeit bei dem innenseitigen Bereich der konkaven Stirnbreitseiten der Torblatt-Außenschale weniger anspruchsvoll gewesen, weil hier die Gefahr von Berührungen der gegenüberliegenden Stirnseiten geringer gewesen sei. Um eine möglichst hohe Formgenauigkeit und Formbeständigkeit bei dem nasenartigen Abschnitt des konkaven Oberflächenbereiches und dem konvexen Oberflächenbereich zu erreichen , habe der Fachmann neben durch Anisotropie verursachten Schwierigkeiten , die aber insoweit von nachrangiger Bedeutung gewesen seien, vor allem mit Problemen aufgrund von Schwankungen bei der Materialdicke des Blechs und dadurch bedingtem Rückfedern des Bleches rechnen müssen.

48

Von diesen Schwierigkeiten hat sich ein im Auftrag eines industriellen Herstellers von Sektionaltoren tätiger Fachmann aber nicht abhalten lassen, die in der US-Patentschrift 2 372 792 (D 40) für Holzpaneele offenbarte konkave bzw. konvexe Profilierung der Stirnbreitseiten auf doppelschalige Blechpaneele , wie sie insbesondere aus der "HOESCH"-Broschüre (Anlage 9 zu Anlage D 62) bekannt gewesen sind, zu übertragen. Denn ihm waren Mittel an die Hand gegeben, mit deren Hilfe er diese Schwierigkeiten überwinden konnte.

Wie Prof. Dr. S. im Verhandlungstermin ausgeführt hat und sich auch aus der "HOESCH"-Broschüre (aaO) folgern lässt, war der Fachmann mit dem Walzprofilierverfahren als einem etablierten Verfahren zur Herstellung von Sektionaltorpaneelen vertraut. Er kannte daher auch die Maßnahmen, mit deren Hilfe durch schwankende Blechdicken und Rückfedern bedingte Formungenauigkeiten und Formunbeständigkeit außerhalb des Toleranzbereichs verhindert werden konnten. Er konnte insbesondere zur Verbesserung der Formgenauigkeit eine Blechqualität wählen, die über die Länge eines Coils oder von Coil zu Coil möglichst dickenstabil ausgestaltet war und aufgrund dessen ein geringeres Rückfederungspotential hatte. Zudem war es ihm aufgrund seines Fachwissens geläufig, dass er durch eine geschickte Anordnung des die beiden Paneele verbindenden Scharniers und eine günstige Dimensionierung der gegenüberliegenden Stirnbreitseiten der beiden benachbarten Paneele höhere Fertigungstoleranzen ausgleichen konnte (vgl. auch Streitpatent, Sp. 5, Z. 29 ff.). Ihm standen damit - wie auch der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. S. im Verhandlungstermin bestätigt hat - hinreichende Mittel zur Verfügung, die streitpatentgemäßen stirnseitigen Oberflächen mit der erforderlichen Maßhaltigkeit , Formgenauigkeit und Formbeständigkeit auch durch Walzprofilieren herstellen zu können.

49

(b) Gegen die druckschriftlich nicht weiter belegte Behauptung der Beklagten , der Fachmann habe vor dem Prioritätstag nicht damit rechnen können, die konvexen und konkaven Oberflächenbereiche der Stirnbreitseiten der Paneele mit Fingerschutz im Wege der Blechumformung zu verwirklichen, spricht zudem indiziell der Inhalt der dem Streitpatent zugrunde liegenden Anmeldung. In dieser wird zwar die Verwendung von Blechstreifen zur Ausbildung der Paneele erwähnt. Es finden sich jedoch an keiner Stelle Angaben dazu, dass an die Maßhaltigkeit, die Formgenauigkeit und die Formbeständigkeit aus Blechschalen gefertigter Paneele, vor allem der konvexen und konkaven Oberflächenbereiche an den Stirnbreitseiten, besonders hohe Anforderungen zu stellen seien, und dass es aufgrund dessen in der Fachwelt Vorbehalte gegen eine doppelschalige Ausgestaltung der Paneele aus Blechschalen gegeben habe und wie diese Probleme bei der Herstellung der streitpatentgemäßen Paneele gelöst werden können.

50

Im Hinblick auf das in den Figuren 8 und 9 gezeigte Ausführungsbeispiel wird in der Beschreibung der Anmeldung des Streitpatents erläutert, dass ein mit Längssicken 61 versehener Blechstreifen 62 im Bereich seiner Längskanten mit je einer Stufe 63 bzw. 64 und je einer gekrümmten Fläche 65 bzw. 66 versehen sei, von denen die gekrümmte Fläche 65 des unteren Paneels 4' über eine ebene Fläche 67 in die Stufe 63 übergehe. Die beiden gekrümmten Flächen 65 und 69 gingen dann über in Abwinklungen 68 bzw. 69, um doppellagige Endabwicklungen 70 bzw. 71 zu bilden, die sich in einer Ebene aufeinander zu erstreckten, die parallel zur Paneelebene verliefen, wenn sich benachbarte Paneele eines Sektionaltores in einer Vertikalebene befänden (Streitpatent, Sp. 10, Z. 4 ff.). In Unteranspruch 6 der Anmeldung wird ausgeführt , dass bei einschaligen Paneelen ein unterer Randbereich (24, 25) ausgebildet sei, an dessen Randbereichen (24, 25) die Scharnierlappen (26, 27) festgelegt seien und die dafür vorzugsweise verstärkt seien, insbesondere durch auf sich selbst zurückgefaltete Blechabschnitte ausgebildet seien (Sp. 13, Z. 1 ff.; vgl. auch Figur 4). In beiden Fällen soll also durch die Verwendung von Blech zur Herstellung der Paneele erreicht werden, dass ein Endbereich durch Zurückfaltung doppellagig ausgebildet werden kann, um eine Materialverstärkung an besonders beanspruchten Stellen (im Bereich der Endab- wicklungen 70, 71, vgl. Figuren 8 und 9, oder im Befestigungsbereich der Scharnierlappen (26, 27), vgl. Figur 4) zu bewirken. Von Vorbehalten in der Fachwelt, die erfindungsgemäßen Paneele und dabei insbesondere deren konvexe und konkave Oberflächenbereiche aus Blechprofilen zu bilden, weil dabei besonders hohe Anforderungen an die Maßhaltigkeit und Formgenauigkeit sowie die Formbeständigkeit zu stellen seien, ist hingegen nicht die Rede.

51

Auch zeigt die Anmeldung keinen Weg auf, durch welche Vorkehrungen Paneele aus Blechprofilen hergestellt werden können, die diesen hohen Anforderungen genügen. Entsprechende Ausführungen wären aber zu erwarten gewesen , wenn die Behauptung der Beklagten, dass derartige Bedenken in der Fachwelt bestanden haben, zutreffend sein sollte. Das gilt erst recht vor dem Hintergrund, dass das Streitpatent von der Beklagten angemeldet wurde, bei der es sich um ein auf dem Gebiet der Herstellung von Sektionaltoren tätiges Unternehmen und damit um einen typischen Vertreter der angesprochenen Fachkreise handelt.

52

(c) Der Fachmann erhielt weiterhin durch die prioritätsältere USPatentschrift 3 891 021 (Anlage D 33) Hinweise, dass Blechpaneele für Sektionaltore mit dem in Anspruch 1 des Streitpatents beschriebenen Profil durch Walzprofilieren hergestellt werden konnten. Denn diese Druckschrift offenbarte ihm konkave bzw. konvexe Walzprofile, deren Herstellung zumindest gleich hohe Anforderungen an die Formgenauigkeit und Formbeständigkeit stellte wie sie für die streitpatentgemäßen Blechprofile gelten.

53

In der US-Druckschrift ist ein Garagentor aus gelenkig verbundenen Segmenten (24, 26, 28) beschrieben, die aus einschaligem mit Sicken und Streifen (30, 34, 32) verstärktem Blech bestehen. An den oberen bzw. unteren Enden ist das Blech mit einem Walzprofil versehen, das nach innen schräg abgekantet ist und in einer halb- bzw. viertelschaligen Form endet. Diese Schalenformen der gegenüberliegenden Segmente werden ineinander gesetzt. Dabei sind die äußere (konkave) Schalenform und die innere (konvexe) Schalenform über ihre gesamte Länge derart zueinander angeordnet, dass keine Öffnung existiert, zwischen welche eine Person mit ihren Fingern geraten könnte. Die Verbindung der Segmente erfolgt über innen an Verstärkungsstreifen angeschraubte Scharniere (64) (vgl. Anlage D 33, Sp. 7, Z. 22 ff.).

54

Die Offenbarung der US-Druckschrift unterscheidet sich damit von der Lehre aus Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag von der Beklagten verteidigten Fassung zwar insbesondere dadurch, dass die Paneele nicht doppelschalig ausgebildet sind und die konvexen und konkaven Oberflächenbereiche benachbarter Paneele nicht jeweils an der Torblatt-Außenseite beginnen, sondern zur Torblatt-Innenseite hin versetzt sind. Dessen ungeachtet sind die konkaven und konvexen Oberflächenbereiche der Blechschale jedoch ähnlich denen der Blechschale ausgebildet, die bei dem streitpatentgemäßen zwei- schaligen Paneel an der Torblatt-Außenseite angeordnet ist. Wie der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. W. ausgeführt hat, sind die Anforderungen an die Formgenauigkeit und Formbeständigkeit der in den Figuren 3 und 4 der Entgegenhaltung gezeigten konkaven und konvexen Schalenform mindestens ebenso hoch anzusetzen wie bei der torblattaußenseitigen Blechschale des patentgemäßen Paneels. Das wird bestätigt durch die Beschreibung der USPatentschrift , wonach zwischen dem Lippenbereich 36 und dem Kantenbereich des benachbarten Paneels keine Öffnung vorhanden ist, in der sich eine Person die Finger klemmen könnte (Anlage D 33, Sp. 7, Z. 42 ff.), was den Anforderungen des Streitpatents an die Größe der Spaltöffnung zwischen den konvexen und konkaven Oberflächenbereichen benachbarter Paneele entspricht, die zumindest über einen Großteil des Verschwenkwinkels hinweg nicht so groß sein darf, dass man darin die Finger einer Hand einführen könnte (Merkmal 4a).

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(d) Dass auch die streitpatentgemäße stirnseitige Profilierung der Paneele durch den Einsatz der Walztechnik möglich war, ergab sich für den Fachmann im Übrigen auch aus dem Fachbuch von Oehler, in welchem insbesondere in den Zeichnungen 19, 21 und 22 der Tafel 24 (G. Oehler, Fachbuch, Biegen, 1962, Anlage 6 zu Anlage D 62, S. 303) Profilierbeispiele gezeigt werden , deren Herstellung nach den Ausführungen von Prof. Dr. S. im Verhandlungstermin ähnliche Anforderungen stellte, wie es bei der Produktion des stirnseitigen konvexen bzw. konkaven Profils des Streitpatents der Fall gewesen ist.

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c) Bestanden demnach zum Prioritätstag des Streitpatents für den Fachmann keine Vorbehalte, die aus der US-Patentschrift 2 372 792 (D 40) bekannten stirnbreitseitig konkav und konvex profilierten Torpaneele im Wege des Gesenkbiegens oder des Walzprofilierens aus Blech herzustellen, gab es für ihn auch keinen Grund, dies nicht zu versuchen, nachdem ihm durch die "HOESCH"-Broschüre grundsätzlich nahegelegt worden war, die Paneele statt aus Holz in doppelschaliger Ausgestaltung aus Blech zu bilden. Diese Versuche mussten ihn zum Gegenstand des Anspruchs 1 führen, da es dem Fachmann bei Einsatz seiner Kenntnisse und Erfahrungen objektiv möglich war, doppelschalige Blechpaneele mit entsprechenden Profilen herzustellen.

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4. Die Verbindung der beiden Blechschalen des doppelschaligen Paneels mittels einer zwischen den Blechschalen vorgesehenen Ausschäummasse (Merkmal 9) ergibt sich ebenfalls aus der genannten "HOESCH"- Broschüre (Anlage 9 zu Anlage D 62). Derartige Ausschäumungen zeigen und beschreiben zudem die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 30 386 aus dem Jahr 1981 (Anlage D 45) und die nach dem Druckvermerk aus dem Jahr 1984 stammende Broschüre "Sectionaltore Typ K/Sectionaltore Thermorix" der Türenwerke Riexinger GmbH & Co. KG (Anlage D 17, insbes. S. 5 mit zugehöriger Erläuterung). Das Ausschäumen war - wie der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. W. bestätigt hat (Gutachten, S. 130, Abs. 1) und auch von der Beklagten nicht in Abrede gestellt wird - eine zum Anmeldezeitpunkt geläufige und dem Fachmann zur Verfügung stehende Maßnahme, die sich als ersichtlich der Wärmedämmung förderlich jedenfalls für bestimmte Einsatzgebiete der Sektionaltore, insbesondere für das Verschließen temperierter Räume, schon aus Gründen der Energieeinsparung aufdrängte.

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Die Beklagte trägt vor, dass sich ein weiteres Problem für die Maßhaltigkeit und Formgenauigkeit der Paneele daraus ergeben habe, dass die Ausschäummasse aus einem Zwei-Komponenten-System bestehe, dessen Komponenten während der Produktion in die Blechschalen eingeträufelt würden und zusammen eine aufschäumende expandierende Masse ergäben, die den Raum zwischen den Paneelen ausfülle und relativ schnell aushärte. Bei der Expansion entwickele die Ausschäummasse sehr starke Kräfte, die insbesondere auf die Ränder der Schale und damit auf die an den Stirnbreitseiten angeformten konvexen und konkaven Bereiche einwirkten und diese auseinanderdrängten und verbögen. Dieser Vorgang sei nach den damaligen Kenntnissen nach Art und Umfang nicht beherrschbar gewesen und habe die Entwicklung besonderer Maßnahmen erfordert, um eine nicht übersehbare Verformung der an die Blechschale angeformten konvexen und konkaven Bereiche zu vermeiden.

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Demgegenüber hat die Anhörung des gerichtlichen Sachverständigen Prof. Dr. S. ergeben, dass dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt Mittel zur Verfügung standen, eventuellen durch die Expansion der Ausschäummasse bedingten Verformungen der Schale im Bereich der konvex und konkav profilierten Stirnbreitseiten der Schalen effektiv vorzubeugen. Ein Gestaltungsmittel lag darin, den Blechlappen am Ende des konvexen bzw. konkaven Abschnitts um ca. 90° nach innen zu falten und dadurch den gesamten Stirnbereich der Schalen derart zu versteifen, dass diese auch gegenüber den Expansionskräften der Ausschäummasse maßhaltig und formbeständig blieben. Derart nach innen gefaltete Blechlappenenden sind etwa in Figur 7 des Streitpatents gezeigt, waren aber, wie Prof. Dr. S. bei seiner Anhörung bestätigt hat, eine bereits zum Prioritätstag vom allgemeinen Erfahrungswissen des Fachmannes umfasste Maßnahme.

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Eine alternative Möglichkeit konnte der Fachmann der prioritätsälteren US-Patentschrift 4 238 544 (Anlage D 56) entnehmen, in welcher bei der Herstellung von Garagentor-Paneelen im Wege des Walzprofilierens zur Ausbildung von patrizenförmigen und matrizenförmigen Verbindungskantenbereichen als Gegenstücke ausgebildete vertikal angeordnete Walzen vorgesehen sind (Anlage D 56, Sp. 3, Z. 63 ff.; Figur 11). Angeregt durch diese Offenbarung lag es für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens nahe, Walzen als Gegenstücke zu den konvexen und konkaven Stirnbreitseiten der streitpatentgemäßen Schalen auch in dem Abschnitt des Herstellungsverfahrens vorzusehen, in welchem die Ausschäummasse in die Schalen eingebracht wird, um den Expansionskräften der sich ausbreitenden Ausschäummasse formstabilisierend entgegenzuwirken.

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5. Mit Patentanspruch 1 in der im Hauptantrag verteidigten Fassung fallen die auf ihn zurückbezogenen nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 26, welche identisch mit den erteilten Patentansprüchen 2 bis 5 und 8 bis 28 sind, für die ein erfinderischer Gehalt weder in ihren zusätzlichen Merkmalen noch in ihren Rückbeziehungen für den Senat ersichtlich ist. Ein solcher erfinderischer Gehalt ist von der Beklagten auch in der mündlichen Verhandlung nicht mehr geltend gemacht worden.

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V. 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der Fassung des Hilfsantrags ist neu (Art. 54 EPÜ). Wie zum Hauptantrag dargelegt , ergeben sich zwar die - insoweit identischen - Merkmale 1 bis 7 aus der US-Patentschrift 2 372 792 (D 40). Nicht offenbart werden jedoch die weiteren Merkmale 8 a1 bis 8 a3, welche eine Dichtung im Spaltbereich vorsehen, die durch einen Dichtlappenstreifen verwirklicht ist, der an der konvexen Stirnbreitseite festgelegt ist und mit seinem fahnenförmig frei abragenden Dichtlappenbereich im Zug der Verringerung des Schwenkwinkels an der konkaven Stirnbreitseite in den Spaltbereich eintritt.

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2. Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag verteidigten Fassung beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ). Wie der Senat bereits in seinem Urteil vom 16. Dezember 2008 zu dem mit dem hiesigen Hilfsantrag identischen Unteranspruch 16 des deutschen Patents 37 26 699 ausgeführt hat, erfasst der durch Patentanspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag verteidigten Fassung begründete Schutz mit den nicht in der vorgenannten USamerikanischen Druckschrift offenbarten Merkmalen letztlich nur einen Ausschnitt des allgemeinen Prinzips, einen fixierten Dichtlappen durch den Bewe- gungsvorgang mitzunehmen und dabei als Dichtung einzusetzen (vgl. Urt. v. 16.12.2008 - X ZR 47/04, Umdruck, S. 22 f.). Dies mag zwar für Sektionaltore nicht vorbeschrieben gewesen sein, war aber für Fenster und Türen bekannt (deutsche Offenlegungsschrift 24 62 185, Anlage D 68; vgl. insbesondere Figur 9 für eine translatorische Bewegung des Fensterflügels). Von dem verhältnismäßig hoch qualifizierten und erfahrenen Fachmann konnte, wenn er auf dem Gebiet der Sektionaltore keine adäquate Dichtungslösung vorfand, erwartet werden, dass er sich allgemein auf dem Gebiet der Dichtungen an Bauwerken und damit auch an Fenstern und Türen umsah; dabei stieß er auf die in der deutschen Offenlegungsschrift 24 62 185 gezeigten Dichtungen. Diese nur bei nicht rein translatorischen, sondern auch bei rotatorischen Bewegungsabläufen einzusetzen, konnte ihm keine Schwierigkeiten bereiten, wie auch der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. W. bei seiner Anhörung bestätigt hat.

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VI. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 97 ZPO, § 99 PatG i.V.m. § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO.

Scharen Gröning Berger
Grabinski Bacher
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.03.2005 - 2 Ni 15/03 (EU) -