Bundesgerichtshof Urteil, 16. Juni 2009 - X ZR 61/05

Tatbestand:

Der Beklagte war eingetragener Inhaber des am 5. Januar 1979 unter Inanspruchnahme der ("inneren") Priorität einer europäischen Patentanmeldung vom 4. Dezember 1978 angemeldeten europäischen Patents 0 011 880 (Streitpatents ), das während des Nichtigkeitsverfahrens abgelaufen ist. Das Streitpatent betrifft "a vehicle guidance system" (ein Fahrzeugleitsystem) und umfaßt in der Fassung der nach Abschluß des europäischen Einspruchsverfahrens (Beschwerdeentscheidung T 251/84 vom 30.10.1987, nicht im Druck veröffentlicht) herausgegebenen neuen europäischen Patentschrift zwei Patentansprüche, die in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt lauten:
"1. Vehicle guidance system comprising - (a) memory means for storing groups of binary data, in which each group includes a coded distance, instruction and direction signal, (b) means (SUR) for addressing the memory means, (c) a register (CMR) for storing one of said groups of binary data selected by said addressing means, (d) means for generating a signal representing a distance travelled , (e) comparator means (UDC) responsive to the coded distance signal in the register (CMR) and to the signal representing distance travelled for generating a signal representing the difference between the coded distance and the distance travelled, (f) means responsive to the signal from the comparator means for switching through the instruction and direction signal in the register (CMR) to an instruction and direction unit (IAD), (g) means (SPT) for generating a signal representing a change of course of the vehicle, and (h) control means (SCU) responsive to signals from the instruction and direction unit (IAD), the register (CMR) and the signal representing the change of course of the vehicle for checking whether the driver correctly followed the instruction and direction, and for triggering the addressing means (SUR) to select the next group of data if the driver has followed the instruction and direction correctly , characterised in that the control means (SCU) is so arranged that if the driver does not follow the instruction and direction signal correctly , the system instructs the driver to make a U-turn to bring the vehicle back to the point where the error occurred and then issues the correct instruction. 2. A vehicle guidance system according to Claim 1 in which means are provided for producing one pulse for each meter of the distance travelled." Als deutsche Fassung dieser Patentansprüche enthält die neue europäische Patentschrift folgenden Text:
"1. Fahrzeugleitsystem bestehend aus:
a) Speichermöglichkeiten für binäre Datengruppen. Jede Gruppe enthält eine kodierte Strecke, ein Anweisungs- und ein Richtungszeichen.
b) Möglichkeiten (SUR) zur Eingabe des Speichers.
c) ein Register (CMR) zur Speicherung eine der obengenannten binären Datengruppen gewählt über die erwähnten Eingabemöglichkeiten ,
d) Möglichkeiten zur Erzeugung eines Signals zur Wiedergabe des zurückgelegten Weges.
e) Ein Vergleicher (UDC) reagierend auf die kodierte abzufahrende Strecke im Register (CMR) und auf das Signal des zurückgelegten Weges. Der Vergleicher erzeugt ein Signal, das die Abweichung zwischen der eingegebenen Strecke und dem zurückgelegten Weg anzeigt.
f) Die Angabesignale des Vergleichers geben Anweisungen mittels Anweisungs- und Richtungssignale aus dem Register (CMR) an eine Anweisungs- und Richtungseinheit (IAD).
g) Möglichkeiten (SPT) um ein Signal zu erzeugen, das eine Kursänderung des Fahrzeugs anzeigt und
h) Steuerbefehle reagierend auf Signale der Anweisungs- und Richtungseinheit (IAD), des Registers (CMR) das Signal, das die Kursänderung des Wagens darstellt zur Prüfung ob der Fahrer den Anweisungen und der Strecke richtig folgt, und für das Löschen der Adressen um die folgenden binären Datengruppen zu wählen, wenn der Fahrer die Anweisung und Richtung richtig ausgeführt hat. Kennzeichnend ist das die Steuerglieder (SCU) so geordnet sind, dass bei nicht genau folgen des Anweisungs- und Richtungssignals das System den Fahrer auffordert umzudrehen und das Fahrzeug zurückzubringen zu dem Punkt wo der Fehler gemacht wurde und dann wieder die richtigen Anweisungen erteilt. 2. Ein Fahrzeugleitsystem gemäss Forderung I mit Vorrichtungen um einen Puls für jeden zurückgelegten Meter Weg zu erzeugen." Die Klägerin, der gegenüber der Beklagte nach Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents u.a. hat erklären lassen, er halte sie wegen Verletzung des Streitpatents für schadensersatzpflichtig, hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmel-
dung hinaus, die Erfindung sei im Streitpatent nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen könne, und der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Hierzu hat sich die Klägerin im wesentlichen auf die britische Patentschrift 1 414 490, die US-Patentschriften 3 505 749 und 3 845 289 sowie eine Veröffentlichung von French und Lang in IEEE Transactions On Vehicular Technology aus Mai 1973 gestützt. Der Beklagte ist dem entgegengetreten.
Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent wegen mangelnder Ausführbarkeit für nichtig erklärt. Seine Entscheidung ist bei Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, Bd. II, S. 406 veröffentlicht.
Mit der Berufung verteidigt der Beklagte das Streitpatent in erster Linie in der Fassung der neuen europäischen Patentschrift. Er beantragt, das Urteil des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen. Hilfsweise verteidigt er das Streitpatent in der Weise, daß am Ende des Patentanspruchs 1 angefügt werden soll: "before the vehicle again reaches the point where the error occured" (Hilfsantrag 1), weiter hilfsweise (Hilfsantrag 2) in der Weise, daß die Merkmale (a) – (c) des Patentanspruchs 1 wie folgt lauten sollen: "(a) a punch card for storing groups of binary data, in which each group includes a coded distance, instruction and direction signal, (b) a step up relay (SUR) for addressing the punch card, (c) a register (CMR) for storing one of said groups of binary data selected by the step up relay," Höchst hilfsweise verteidigt er das Patent mit einer Fassung des Patentanspruchs 1, die beide vorgenannten Änderungen aufweist (Hilfsantrag 3).
Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. Sie hält die hilfsweise verteidigten Fassungen schon deshalb für unzulässig, weil die Regelungen über die Gerichtssprache nicht eingehalten seien.
Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. W. M. , Leiter des Instituts A. Bauwesen der Universität ... , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

A. Die Berufung ist zulässig. Dem steht nicht entgegen, daß das Streitpatent während des Berufungsverfahren abgelaufen ist. Der Beklagte berühmt sich, aus dem Streitpatent gegen die Klägerin Schadensersatzansprüche herleiten zu können. Damit kann die Klägerin ein Rechtsschutzbedürfnis an der Nichtigerklärung weiterhin in Anspruch nehmen.
B. Das Rechtsmittel bleibt im Ergebnis ohne Erfolg.
I. 1. Das Streitpatent betrifft ein System (Fahrzeugleitsystem), das Richtungsanweisungen erteilt, wodurch es einem Fahrzeugführer ermöglicht werden soll, sein Fahrzeug zu einem gewünschten Bestimmungsort zu steuern, auch wenn er die Fahrstrecke noch nicht kennt.
Die Beschreibung des Streitpatents schildert als aus der britischen Patentschrift 1 297 644 bekannt eine mechanische Streckenfortschrittsanzeigevorrichtung , bei der ständig eine Position entlang einer vorherbestimmten Strecke angezeigt wird und Anweisungen erteilt werden, welches Verhalten bei Errei-
chen einer bestimmten Position erforderlich sei. Dazu werde bei der Streckenfortschrittsanzeigevorrichtung mit einem am Armaturenbrett zu befestigenden Gehäuse über ein Vorschubrad auf einer Führungsbahn ein Bahnmaterial bewegt. Zugleich würden Angaben über die Position entlang der Fahrstrecke angezeigt , während bestimmte Kalibrierungen Anweisungen erteilten, wie weiter zu fahren sei. Der Vorschub erfolge mittels eines Untersetzungsgetriebes mit einem Hauptantriebsgetriebe, das wiederum als Geschwindigkeitsmeßantriebseinheit ausgebildet sei. Hieran bemängelt das Streitpatent, daß ein Fehler des Fahrers diesen in die gleiche Lage versetze, wie wenn ein Leitsystem nicht vorhanden wäre (Beschreibung Sp. 1 Z. 30 - 58).
Als aus der britischen Patentschrift 1 414 490 bekannt bezeichnet die Beschreibung des Streitpatents Navigationshilfen für Landfahrzeuge, bei denen codierte Entfernungssignale und verbale Anweisungen zum Befolgen einer ausgewählten Strecke auf Band aufgenommen sind und die Anweisungen unter Überwachung der zurückgelegten Entfernung durch Vergleich der bekannten Entfernungsdaten mit Signalen der zurückgelegten Entfernung durch eine entsprechende Einrichtung hörbar ausgegeben werden. Dieses System weise Mittel zum Aufzeichnen und Wiedergeben von Datensignalen auf, die einer zurückzulegenden Entfernung und Ausmaß und Richtung einer Richtungsänderung entsprächen, weiter einen Kompaß und Mittel zur Erzeugung von Richtungsänderungssignalen sowie Mittel zum Vergleichen dieser Signale mit den aufgezeichneten Richtungsänderungssignalen, auf die aufgezeichneten bekannten Entfernungssignale ansprechende Mittel zur Auslösung der Richtungsvergleichsmittel und von einem Entfernungsmeßgerät gesteuerte Mittel, die den korrekten Richtungsfortschritt an den ausgewählten Punkten bestätigten oder bei einem inkorrekten Vorgang ein Alarmsignal erzeugten (Beschreibung Sp. 2 Z. 8 - 45). Falls ein Abbiegen nicht korrekt erfolgt sei, werde die mangelnde
Übereinstimmung der Signale registriert und es werde ein Alarmsignal ausgegeben ; die weitere Ausgabe hörbarer Anweisungen werde unterdrückt, bis eine manuelle Rücksetzsteuerung betätigt werde. Der Fahrer könne die inkorrekte Strecke zurückverfolgen und die Rücksetzsteuerung betätigen. Auch dieses System weise den Nachteil auf, daß ein Fehler des Fahrers diesen in die gleiche Lage versetze wie einen Fahrer ohne Leitsystem (Beschreibung Sp. 3 Z. 9 - 41).
2. Durch das Streitpatent soll demgegenüber, wie sich dem Gesamtzusammenhang der Beschreibung entnehmen läßt, ein Fahrzeugleitsystem zur Verfügung gestellt werden, das den Fahrer möglichst sicher zum gewählten Ziel führt.
3. Als Lösung schlägt Patentanspruch 1 ein Leitsystem mit ("comprising" , d.h. umfassend, und nicht wie in der deutschen Fassung des Patentanspruchs in der Patentschrift "bestehend aus") den in den Merkmalen des Patentanspruchs unter (a) bis (h) genannten Komponenten vor, die das Bundespatentgericht ohne sachliche Abweichung in die Merkmale 1 - 8 gegliedert hat, wobei
(i) die Steuermittel (SCU; h) so ausgestaltet sind, daß der Fahrer eine Aufforderung zum Wenden und zur Rückkehr an den Ort, an dem der Fehler geschah, erhält, wenn das Anweisungs- und Richtungssignal nicht richtig befolgt wurde, und
(j) dem Fahrer dann die richtige Anweisung erteilt wird.
4. Dabei erschließen sich die einzelnen Schritte des Systems (einer durch logische Verknüpfungen einzelner Meß-, Verarbeitungs-, Schalt- und Ausgabeelemente gekennzeichneten komplexen Vorrichtung) teilweise näher durch den Rückgriff auf den in der Beschreibung näher abgehandelten Stand der Technik, insbesondere die britische Patentschrift 1 414 490.
Jedoch enthält die Beschreibung des Streitpatents keinen ausdrücklichen Hinweis darauf, wie das Merkmal (j) zu verstehen ist, daß nach dem Umkehren durch das System die "richtige" Anweisung erteilt wird. Die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat in der Beschwerdeentscheidung T 251/84 hierzu ausgeführt (Entscheidungsgründe unter 7.3.5), allein auf Grund des Wortlauts der Anspruchsformulierung beständen Zweifel, ob diese Anweisung gleich nach der Wendeanweisung, nach Durchführung des Wendemanövers oder erst bei Ankunft des Fahrzeugs an die Stelle der Wegabweichung erteilt werde. Nach dem Gesamtzusammenhang könne die Formulierung jedoch nur dahin verstanden werden, daß eine Anweisung, die den Fahrer wieder auf den rechten Weg bringe, notwendig nach dem Wendemanöver, aber vor Erreichen der Stelle der Abweichung erfolgen müsse. Das sachkundig besetzte Bundespatentgericht ist dem mit der zusätzlichen Überlegung beigetreten, die Ausgabe der regulären Anweisung (erst) nach oder bei Wiedererreichen der Stelle der Abweichung sei derjenige Stand der Technik, dessen Nachteile durch das Streitpatent gerade überwunden werden sollten. Auch der Beklagte hat die Lehre des Streitpatents in der Berufungsbegründung in dieser Weise interpretiert. Schon zu dem Wortlaut des Patentanspruchs steht dies in einem gewissen Widerspruch ; danach kommt als "richtige" Anweisung jegliche Anweisung in Betracht , die den Fahrer nach dem Wenden wieder auf den richtigen Weg bringt, mithin also auch die Anweisung, das Fahrzeug wieder in eine Position zu bringen , die es eingenommen hat, bevor der Fehler geschehen ist, und die nicht
befolgte Anweisung dann nochmals zu erteilen. Der Beschreibung des Streit- patents ist, soweit sich diese mit dem Geschehen nach dem Fehler befaßt, nichts Näheres zu entnehmen; dort heißt es nur (in der deutschen Übersetzung ): "Falls dagegen die Anweisung nicht richtig befolgt worden ist, so erfaßt das System diesen Fehler und erteilt die Anweisung zum Wenden, um das Fahrzeug zurückzubringen zu dem Punkt, an dem der Fehler ursprünglich geschah. Es erteilt dann die richtige Anweisung". Diese Formulierung könnte allenfalls darauf hindeuten, daß die "richtige" Anweisung erst nach dem Wiedererreichen der Fehlerstelle erteilt wird; sie bietet dagegen keinen Hinweis darauf, daß vom Patentanspruch ausschließlich der Fall erfaßt sein soll, die "richtige" Anweisung werde bereits vor oder spätestens bei Erreichen der Fehlerstelle erteilt. Die gegenteilige, nur ganz pauschal begründete Auffassung der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts findet in der Beschreibung des Streitpatents keine hinreichende Stütze. Daß, worauf der Beklagte in der mündlichen Verhandlung nochmals hingewiesen hat, nach der Beschreibung des Streitpatents die Anweisungen von der Anweisungs- und Richtungseinheit (IAD) analysiert und anschließend von der Systemsteuereinheit darauf überprüft werden , ob die Anweisung befolgt worden ist, besagt entgegen der Auffassung des Beklagten nicht, daß schon bei dem Analyseschritt eine Erfassung des Fahrfehlers oder gar dessen Zuordnung zu einem bestimmten Fehlertyp erfolgen müßte; die Fehlerfeststellung erfolgt nach der Beschreibung des Streitpatents nämlich erst in der Systemsteuereinheit (SCU) (Beschreibung Sp. 4 Z. 12 - 20). Danach enthält der Hinweis auf die Analyse in der Anweisungs- und Richtungseinheit jedenfalls keinen eindeutigen Aussagegehalt dahin, daß durch die Analyse Informationen ermittelt werden, die es ermöglichen, bereits die vor Erreichen der Fehlerstelle "richtige" Anweisung darzustellen. Die zusätzliche Überlegung des Bundespatentgerichts, daß die Ausgabe der richtigen Anweisung nach oder bei Wiederreichen der Fehlerstelle derjenige Stand der Technik wä-
re, dessen Nachteile durch das Streitpatent überwunden werden sollen, ist demgegenüber nicht überzeugend. Das Bundespatentgericht scheint nämlich einen Erfahrungssatz unterstellen zu wollen, daß ein Patent jedenfalls im Zweifel einen Überschuß gegenüber einem in der Beschreibung abgehandelten Stand der Technik tatsächlich aufweise, für den der Senat aber keine Grundlage sieht. Auch der gerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung auf wiederholtes und eingehendes Befragen angegeben, daß der Fachmann das Merkmal jedenfalls nicht nur in der einschränkenden Weise verstehen werde, daß die "richtige" Anweisung im Sinn des Patentanspruchs nur die Anweisung sei, die vor dem nochmaligen Erreichen der Fehlerstelle die richtige ist, sondern daß auch die Wiederholung der nicht befolgten Anweisung unter das Merkmal des Patentanspruchs fällt. Dieser Beurteilung tritt der Senat schon deshalb bei, weil es für die Annahme eines engeren Verständnisses des Fachmanns an jeglicher tragfähigen sachlichen Rechtfertigung fehlt. Ob dabei auch der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen beizutreten ist, daß es sich bei dem maßgeblichen Fachmann um einen Universitätsabsolventen und nicht - wie vom Bundespatentgericht angenommen - um einen erfahrenen Fachhochschulabsolventen der Elektrotechnik, des Maschinenbaus, der Informatik oder benachbarter Disziplinen handelt, kann dabei dahingestellt bleiben, weil sich diese Frage auf das Verständnis des Fachmanns nicht auswirkt.
Keinerlei Hinweis enthält das Streitpatent ferner darauf, ob zur Erteilung der "richtigen" Anweisung auch der "Up and down counter" (UDC) (in der Übersetzung der Patentansprüche in der Patentschrift "Vergleicher", in der Übersetzung der Beschreibung "Rauf- und Runter-Zähler") verwendet werden soll. Dieses Mittel ist in der Beschreibung nämlich lediglich unter dem Gesichtspunkt der Ermittlung der zurückgelegten Strecke im Verhältnis zu der zurückzulegenden, d.h. der vorgegebenen, genannt (Beschreibung Sp. 3 Z. 63 bis Sp. 4 Z. 7); ein
Hinweis auf eine Bedeutung dieses Mittels beim Verlassen der vorgesehenen Strecke ist weder in der Beschreibung noch in den Patentansprüchen enthalten. Allerdings erscheinen Lösungen, bei denen dies geschieht, denkbar, und sie könnten ebenfalls unter das Patent fallen.
Schließlich ist die Lehre nach Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht auf solche Fälle beschränkt, bei denen die "richtige" Anweisung ohne einen zusätzlichen menschlichen Eingriff, etwa ein Wiederingangsetzen des zuvor angehaltenen Systems, erteilt wird. Zwar bezeichnet die Beschreibung des Streitpatents eine Vorrichtung als bekannt, bei der eine Wiederbetätigung vorgenommen werden muß, auch insoweit finden sich in der Beschreibung aber keine hinreichenden Anhaltspunkte, die diese unter den Wortlaut des Patentanspruchs fallende Möglichkeit als nicht erfaßt anzusehen gestatten könnten. Daß zur nächsten Anweisung weitergegangen wird, ist nämlich nur für den Fall beschrieben , daß festgestellt wird, die Anweisung sei korrekt befolgt worden (Beschreibung Sp. 4 Z. 15 - 20); in der in der Beschreibung unmittelbar anschließenden Passage, die den Fall betrifft, daß die Anweisung nicht korrekt ausgeführt wurde, findet sich ein derartiger Hinweis dagegen nicht. Dies schließt es aus, eine derartige Beschränkung in den Patentanspruch hineinzulesen.
II. Allerdings vermag der Senat der Beurteilung des Bundespatentgerichts nicht beizutreten, daß das Streitpatent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbare, daß ein Fachmann sie ausführen kann (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Nr. 2 EPÜ). Auch dies entspricht der Auffassung des gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung.
1. Merkmal (j), gemäß dem das System dem Fahrer nach dem Wendevorgang die "richtige" Anweisung erteilt, enthält für den Fachmann eine jeden-
falls unter günstigen äußeren Bedingungen, insbesondere in einem einfachen Straßennetz mit rechtwinkligen Kreuzungen und ohne Abbiege- und Wendeverbote , ohne erfinderischen Aufwand nachvollziehbare Lehre. Deren Verwirklichung setzt dann, wenn das Fahrzeug zunächst an die Stelle vor dem Begehen des Fahrfehlers zurückgebracht wird, lediglich voraus, die nicht befolgte Anweisung nochmals anzuzeigen. Wie dies geschehen kann, zeigt zum Beispiel die britische Patentschrift 1 414 490. Aber auch die vom Wortlaut des Patentanspruchs weiter umfaßte Lehre, daß nach dem Umkehren, aber vor dem Wiedererreichen der Fehlerstelle die nicht mit der nicht befolgten Anweisung übereinstimmende , sondern zu dieser komplementäre "richtige" Anweisung erteilt und nicht die ursprüngliche, aber nicht befolgte Anweisung wiederholt wird, ist nach Auffassung des Senats deshalb ausführbar, weil der Fachmann die im Streitpatent nicht genannten weiteren Maßnahmen auf Grund seines Fachkönnens und Fachwissens auffinden und ausführen kann. Schon mit einfachen Überlegungen kann, wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung auf Fragen des Senats überzeugend bestätigt hat, der Fachmann nämlich erkennen, daß sich die Fehler in einem einfachen Straßensystem typisieren lassen und jedem Fehler eine bestimmte richtige Anweisung bei Wiederannäherung an die Fehlerstelle zugeordnet werden kann. So ist etwa in dem Fall, daß eine Anweisung zum Rechtsabbiegen nicht beachtet und statt dessen geradeaus weitergefahren wurde, nach dem Wenden bei Erreichen der versäumten Abbiegestelle mit einem Linksabbiegevorgang fortzufahren. Hierfür genügt es zwar nicht, gespeicherte Streckendaten abzuarbeiten, sondern das System muß, wie das Bundespatentgericht im Ansatz zutreffend ausgeführt hat, als "intelligentes" System ausgestaltet sein und aus den systemgemäß erfaßten Daten die "richtige", den gespeicherten binären Datengruppen nicht zu entnehmende Anweisung selbst errechnen können. Wie dies zu geschehen hatte, konnte der Fachmann auch ohne nähere Angaben in der Patentschrift erken-
nen. Voraussetzung war nämlich lediglich, nicht nur die Tatsache der Abweichung der eingeschlagenen Fahrtrichtung von der vorgegebenen festzustellen, sondern zusätzlich zu analysieren, welcher Art die Abweichung war (im vorstehenden Fall also anstatt rechts entweder geradeaus oder links oder gewendet), worauf die Beschreibung des Streitpatents in Sp. 2 Z. 10 - 12 unmittelbar hinweist und was mit den aus dem Stand der Technik bekannten Richtungsdetektoren ohne weiteres möglich war, und dem auf diese Weise klassifizierten Fehler die konkrete komplementäre "richtige" Anweisung zuzuordnen (im Beispielsfall entweder links oder geradeaus oder rechts). Eine derartige Auswertung und einen derartigen Vergleich in das System zu implementieren und das Ergebnis anzuzeigen, konnte dem Fachmann auch zum Prioritätszeitpunkt keine Schwierigkeiten bereiten.
2. Allerdings können - wie sich auch aus dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen ergibt - Zweifel daran bestehen, daß die Erfindung, wie sie im Streitpatent beschrieben ist, marktreif war, so z.B. deshalb, weil, wie der gerichtliche Sachverständige eingehend dargelegt hat und wovon auch der Senat überzeugt ist, mit ihr nur Standardsituationen in einem einfachen Straßennetz bewältigt werden können. Das steht der Ausführbarkeit jedoch nicht entgegen (vgl. zur insoweit nicht abweichenden Rechtslage im Gebrauchsmusterrecht Sen.Beschl. vom 28.4.1999 - X ZB 12/98, GRUR 1999, 920 - Flächenschleifmaschine , vgl. weiter Benkard, EPÜ, Art. 83 Rdn. 49).
III. Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents durch die ursprüngliche Offenbarung in den Anmeldeunterlagen gedeckt ist. Wollte man die Auslegung des Bundespatentgerichts zugrunde legen, die sich maßgeblich auf die Überlegung stützt, daß sich das Streitpatent vom Stand der Technik abheben wolle, beständen diesbezüglich allerdings
schon deshalb Bedenken, weil ein konkreter Stand der Technik in den ur- sprünglichen Unterlagen noch nicht angegeben war und die Beschreibung insoweit erst nach dem Anmeldezeitpunkt ergänzt worden ist.
IV. Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents neu ist. Er beruht jedenfalls gegenüber dem nächstkommenden Stand der Technik, als den der Senat in Übereinstimmung mit der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die britische Patentschrift 1 414 490 ansieht, von der auch das Streitpatent ausgeht, nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
Die Abweichungen des Streitpatents gegenüber dieser Veröffentlichung beschränken sich - abgesehen von der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht bedeutsamen Frage, welche Mittel jeweils konkret beschrieben sind - auf die Merkmale (i) und (j). Dabei besteht der Unterschied hinsichtlich des Merkmals (i) lediglich darin, daß nach der britischen Patentschrift 1 414 490 allgemein ein Warnsignal erzeugt wird (s. z.B. Patentanspruch 1: "giving an error warning"; Patentanspruch 2: "where in the error warning includes an inhibit signal which stops further functioning"), während nach dem Streitpatent eine Anweisung zum Umkehren erteilt wird. Das ist nichts anderes als ein Warnsignal , jedoch verknüpft mit einem konkreteren Bedeutungsinhalt. Ein technischer Beitrag zur Lehre des Patents wird mit der Zuweisung eines besonderen Bedeutungsinhalts zu einem Warnsignal nicht geleistet; deshalb kann dieser (zudem hier sich ohne weiteres aufdrängende und - auch ohne druckschriftlichen Nachweis - naheliegende Bedeutungsinhalt, anstatt eines bloßen Alarms die entsprechende Anweisung zum Umkehren zu erteilen) zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit nicht herangezogen werden (vgl. zur Problematik Sedlmair Mitt. 2002, 448, 450; Anders GRUR 2001, 555, 560; Melullis, Festschrift für Willi
Erdmann, 2002, 401, 418 f.; Keukenschrijver, Festschrift für Reimar König, 2003, 255 ff., 263 f.). Es kommt hinzu, daß auch die US-Patentschrift 3 505 749 das Alarmsignal mit einem Bedeutungsinhalt ("off-course-indicator" 46) verknüpft ; auch das belegt, daß ein Alarmsignal letztlich mit einem beliebigen Aussagegehalt verbunden werden kann.
Merkmal (j) besagt, daß dem Fahrer nach Rückkehr an den Ort, an dem der Fehler geschah, die richtige Anweisung erteilt wird.
Soweit dieses Merkmal die Möglichkeit umfaßt, daß das Fahrzeug zunächst an eine Stelle zurückgebracht wird, die vor der Fehlerstelle, d.h. der Stelle, an der die vorgesehene Anweisung nicht ausgeführt wurde, ist dies - auch in Zusammenschau mit den übrigen Merkmalen - durch die britische Patentschrift 1 414 490 zumindest nahegelegt, denn dort ist ausgeführt, daß der Fahrer, der erkennt, daß er den Richtungswechsel an der vorherbestimmten Stelle versäumt hat, nun die inkorrekte Strecke zurückverfolgen kann, bis er den vorgesehenen Abbiegevorgang durchführen kann, und dann über eine Wiederbetätigung die Datenaufzeichnungen reaktivieren kann, worauf die Einrichtung ihren Betrieb wieder aufnimmt (Beschreibung S. 2 Z. 47 - 55: "If the driver recognises that he has missed the turn at the preselected point, he may now retrace his incorrect route until he can make the appropriate turn and operate the reset-control to re-activate the recording of the verbal instructions and associated data signal, whereupon the equipment resumes its regular function" ). Dies läßt allenfalls offen, ob vorgesehen ist, auch die nicht befolgte Anweisung zu wiederholen oder erst mit der nächsten Anweisung einzusetzen. Der Fachmann sieht aber ohne weiteres, daß es eine deutliche Beeinträchtigung des Systems darstellt, wenn die nicht befolgte Anweisung nicht wiederholt wird, und wird deshalb die Möglichkeit ins Auge fassen, auch diese Anweisung,
die noch befolgt werden muß, zu wiederholen, d.h. die Aufzeichnung vor den Fehler zurückzusetzen. Das hat auch der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung bestätigt. Damit ist jedenfalls eine von Patentanspruch 1 des Streitpatents erfaßte Lehre für den Fachmann naheliegend gewesen; dies führt dazu, das das Streitpatent mit Patentanspruch 1 in der Fassung der neuen europäischen Patentschrift keinen Bestand haben kann.
Soweit das Merkmal die Möglichkeit umfaßt, daß die "richtige" Anweisung nicht die Wiederholung der versäumten, sondern die sich aus dem Versäumen ergebende (komplementäre) Anweisung ist, wobei ersichtlich nur das Verhalten nach dem Umkehren gemeint sein kann, weil das Umkehrsignal bereits in Merkmal (i) enthalten ist (also z.B. bei Rechtsabbiegen anstelle von Linksabbiegen die Anweisung, nach dem Umkehren an der Fehlerstelle geradeaus zu fahren), ist es dem Fachmann ein Leichtes zu erkennen, daß jedem definierten Fahrfehler eine ebenso definierte "richtige" Anweisung zuzuordnen ist. Ebenfalls ohne weiteres erkennbar ist, daß die Zuordnung von Fahrfehlern und "richtigen" Anweisungen tabellarisch erfaßt werden kann und daß es lediglich der Analyse des Fahrfehlers bedarf, um diesem die richtige Anweisung zuzuordnen. Eine derartige Fehleranalyse sieht z.B. die vorveröffentlichte, ein besonderes Leitsystem bei der Zeitungszustellung betreffende US-Patentschrift 3 845 289 vor (Beschreibung Übersetzung S. 29 ff., 61 f., 74). Dem hoch qualifizierten Fachmann konnte zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents zugetraut werden, dieses Problem routinemäßig zu lösen. Die Mittel zur Umsetzung einer solchen Anweisung sind nicht Gegenstand der in der Patentschrift offenbarten Lehre, sondern bleiben dem Fachmann überlassen.
Die vom Streitpatent insoweit vorausgesetzte, im Stand der Technik so nicht angesprochene Darstellung der danach ermittelten "richtigen" Anweisung
bereitete ihm keinen besonderen Aufwand. Insoweit bot ihm die USPatentschrift 3 845 289 Anregungen, weil dort die Einzelheiten des Fehlers ausgedruckt und dem Fahrer mitgeteilt werden können (Beschreibung deutsche Übersetzung S. 61 f. = Patentschrift Sp. 26 Z. 53 ff.; S. 74 f. = Patentschrift Sp. 31 Z. 60 ff.). Demnach wird der nächste Ort angegeben, an dem der Fehler beseitigt werden kann ("giving the next location at which a recovery can be made" , Sp. 26 Z. 57/58). Ein weiterer Hinweis findet sich dort, wenn (Sp. 32 Z. 32 - 34 = Übersetzung S. 75 Z. 18 - 21) ausgeführt wird: "... the driver may, after aligning his vehicle with the location which has been printed ..."; demnach dient die ausgedruckte Ortsangabe hier als Richtungsanweisung, ohne allerdings notwendigerweise selbst eine solche darzustellen.
V. Patentanspruch 2 des Streitpatents fügt der Lehre des Patentanspruchs 1 nach den insoweit überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen den Einsatz eines Pulsgebers für die zurückgelegte Strecke hinzu, der z.B. in Form eines Radumdrehungszählers (Odometers) zum Stand der Technik gehörte (vgl. wiederum die US-Patentschrift 3 845 289). Eine erfinderische Leistung kann hierin auch in Kombination mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nicht gesehen werden.
VI. 1. Der Berücksichtigung der hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents steht entgegen der Auffassung der Klägerin nicht entgegen, daß diese Einfügungen enthalten, die nicht in deutscher Sprache, sondern in der Verfahrenssprache Englisch erfolgt sind. Wie der Senat bereits vor längerer Zeit entschieden hat, ist es zwar möglich, ein europäisches Patent im Nichtigkeitsverfahren vor deutschen Gerichten auch dann durch eine in deutscher Sprache gehaltene einschränkende Neufassung der Patentansprüche beschränkt zu verteidigen, wenn Deutsch nicht die Verfah-
renssprache des Erteilungsverfahrens war (BGHZ 118, 121 - Linsenschleif- maschine). Der Patentinhaber ist jedoch nicht gehindert, die beschränkte Verteidigung durch eine eingeschränkte Neufassung des in der maßgeblichen Verfahrenssprache erteilten Patentanspruchs vorzunehmen (Sen.Urt. v. 8.6.1993 - X ZR 121/90, Schulte-Kartei 81-85 Nr. 151 - Schließvorrichtung/ locking device). Dem ist das Schrifttum einhellig gefolgt (Rogge in Benkard, PatG 9. Aufl. § 22 Rdn. 58a; ders. in Benkard, EPÜ, Art. 138 Rdn. 30, und in GRUR 1993, 284, 287; Schulte PatG 6. Aufl. § 81 Rdn. 127 f.; Schennen in Singer/Stauder EPÜ 2. Aufl., Art. 138 Rdn. 19; Keukenschrijver in Busse, PatG, 5. Aufl., Art. II § 6 IntPatÜG Rdn. 6; ders. GRUR 2001, 571, 575 und in Das Patentnichtigkeits- und Nichtigkeitsberufungsverfahren, 2003, Rdn. 164). Dabei ergibt sich die Verbindlichkeit der Fassung des europäischen Patents in der Verfahrenssprache auch für die nationalen Folgeverfahren aus Art. 70 Abs. 1 EPÜ (vgl. Rogge in Benkard EPÜ Art. 70 Rdn. 7). Die Bestimmung über die Gerichtssprache in § 184 GVG steht dem nicht entgegen, denn diese gilt nur, soweit sie nicht durch spezielle andere Regelungen durchbrochen wird, wie dies hier der Fall ist (vgl. Manfred Wolf in MünchKomm/ZPO 2. Aufl., § 184 GVG Rdn. 7; vgl. weiter zu der vergleichbaren Regelung der Amtssprache in § 126 PatG, Sen.Beschl. v. 19.11.2002 - X ZB 23/01, GRUR 2003, 226, 227 - Läägeünnerloage, zur Veröffentlichung in BGHZ 153, 1 vorgesehen).
2. Das nach Hilfsantrag 1 angefügte Merkmal
(k) wonach die Anweisung erteilt wird, bevor das Fahrzeug die Stelle, an der der Fehler unterlief, wieder erreicht, ist in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart. Dem steht es nicht entgegen , daß, wie oben ausgeführt, der Fachmann in der Lage ist, eine solche Ausführungsform auf Grund der Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen
ohne erfinderisches Zutun zu entwickeln. Zwar ist der Offenbarungsbegriff grundsätzlich ein einheitlicher (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 3 Rdn. 92; zur früheren Rechtslage BGHZ 80, 323, 328 - Etikettiermaschine; zum Verhältnis Neuheitsprüfung - Identitätsprüfung zuletzt Sen.Urt. v. 14.10.2003 - X ZR 4/00 - elektrische Funktionseinheit, Umdruck S. 16, zur Veröffentlichung vorgesehen ). Allerdings darf die unterschiedliche Funktion der Offenbarung etwa im Kontext der Neuheitsprüfung, der Ausführbarkeitsprüfung, der Identitätsprüfung oder der Prüfung der Beschränkungsmöglichkeit nicht außer acht gelassen werden. Zwar hat der Senat - noch zu § 26 Abs. 4 PatG 1968 - als zur Beschränkung ausreichend eine solche Offenbarung verstanden, die eine Benutzung durch andere Sachverständige als möglich erscheinen läßt (BGHZ 111, 21, 26 - Crackkatalysator I). Er hat weiter - ebenfalls noch zur früheren Rechtslage - dahin erkannt, daß die Feststellung genüge, nach dem Gesamtinhalt der Beschreibung solle zumindest auch eine bestimmte Ausgestaltung der Erfindung geschützt sein (BGH, Beschl. v. 6.10.1994 - X ZB 4/92, GRUR 1995, 113 - Datenträger). Daran fehlt es hier jedoch. Es kann nämlich - anders als für die Bejahung der Ausführbarkeit (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 20.11.2001 - X ZB 3/00, Mitt. 2002, 176 - Gegensprechanlage) - für die Zulässigkeit einer Beschränkung auf eine bestimmte Ausführungsform nicht genügen, daß der Fachmann nicht durch die bloße Lektüre der Patentschrift, sondern erst dann zu dieser die Ausführung der Erfindung gestattenden Ausgestaltung kommt, wenn er sich nähere und weiterführende Gedanken über die Ausführbarkeit der Erfindung macht und dabei durch die Beschreibung nicht vermittelte Informationen mit seinem Fachkönnen aus seinem Fachwissen ergänzt, auch wenn dies erfinderische Überlegungen nicht erfordert. Die die Beschränkung ermöglichende Offenbarung muß vielmehr auch nach geltendem Recht ihre Stütze in einer dem Gesamtinhalt der maßgeblichen Unterlagen entnehmbaren bestimmten Ausgestaltung finden. Einen Hinweis darauf, die "richtige" Anweisung bereits
vor Erreichen der Fehlerstelle nach dem Umkehren zu erteilen, geben die ur- sprünglichen Unterlagen indessen ebensowenig wie das erteilte Patent; es fehlt vielmehr an jeglichem Hinweis auf diese Maßnahme. Damit kann sich der Beklagte auf einen solchermaßen eingeschränkt formulierten Gegenstand nicht zurückziehen.
3. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 führt bestimmte allgemeine Begriffe (Speichermöglichkeiten bzw. -mittel; Möglichkeiten bzw. Mittel; Eingabemöglichkeiten bzw. -mittel), deren Ursprungsoffenbarung zweifelhaft ist, auf konkretere Begriffe, wie sie in den ursprünglichen Unterlagen genannt sind (punch card - Lochkarte, step up relay - Schrittschaltrelais) zurück. Damit versucht der Beklagte, Bedenken hinsichtlich der ursprünglichen Offenbarung Rechnung zu tragen, auf die es indessen wegen der mangelnden Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nicht ankommt. Daß sich aus der Rückführung auf die konkreteren Angaben eine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit ergeben könnte, ist weder erkennbar noch geltend gemacht.
4. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 kann jedenfalls aus den zu Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 genannten Gründen, die hier gleichermaßen zutreffen, nicht zum Erfolg führen.
C. Die Kostenentscheidung folgt aus dem nach Art. 29 des 2. PatG˜ndG für den vorliegenden Fall noch maßgeblichen § 110 Abs. 3 PatG in der vor Inkrafttreten des 2.PatGÄndG geltenden Fassung in Verbindung mit § 97 ZPO.
Melullis Keukenschrijver Mühlens
Meier-Beck Asendorf

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 555 460 (Streitpatents), das am 25. August 1992 unter Inanspruchnahme der Priorität der französischen Patentanmeldung vom 29. August 1991 angemeldet worden ist. Das in der Verfahrenssprache Französisch veröffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Patent - und Markenamt unter der Nummer 692 02 759 geführt wird, betrifft ein "Kosmetisches Sonnenschutzmittel" und umfaßt 23 Patentansprüche.
Die Patentansprüche 1 und 23 in der erteilten Fassung lauten in deutscher Übersetzung:
"1. Kosmetische Filter-Zusammensetzung, dadurch gekennzeich- net, daß sie, in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium, mindestens ein Nanopigment von Metalloxiden, ausgewählt aus Oxiden des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, mit einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm und mindestens einen aus fettlöslichen Polymeren mit Kohlenwasserstoffstruktur und aus Polymeren mit SiloxanStruktur polymeren Träger mindestens einer ultraviolette Strahlungsanteile absorbierenden Gruppierung enthält. 23. Kosmetisches Verfahren zum Schutz der menschlichen Haut und der Haare vor ultravioletter Strahlung von Wellenlängen von 280 bis 400 nm, dadurch gekennzeichnet, daß man auf die Haut oder die Haare eine wirksame Menge einer kosmetischen Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 1 bis 22 aufträgt." Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 22 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.
Die Klägerin hat gegen die Patentansprüche 1 bis 6 und 12 bis 23 Teilnichtigkeitsklage erhoben, soweit diese kosmetische Zusammensetzungen betreffen , die als polymeren Träger allein ein Polymer mit Siloxan-Struktur enthalten. Die Klägerin hat geltend gemacht, in diesem Umfang seien die Gegenstände des Streitpatents nicht neu und beruhten nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
In der mündlichen Verhandlung hat die Beklagte eine neue Fassung der angegriffenen Patentansprüche 1 bis 6 und 12 bis 23 überreicht.
Die Klägerin hat beantragt, das europäische Patent 0 555 460 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 6 und 12 bis 23 mit Wirkung für die Bundesrepublik
Deutschland insoweit für nichtig zu erklären, als sie über den Umfang der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüche 1 bis 6 und 12 bis 23 hinausgehen. Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und das Streitpatent hilfsweise in beschränktem Umfang verteidigt.
Das Bundespatentgericht hat der Teilnichtigkeitsklage stattgegeben und das Streitpatent für nichtig erklärt, soweit dieses über die Ansprüche in der neuen Fassung hinausgeht.
Mit ihrer Berufung hat die Beklagte das Streitpatent entsprechend ihren bisherigen Hilfsanträgen im Umfang ihrer (neu formulierten) Ansprüche 24 bis 38 verteidigt und beantragt,
unter Aufhebung des angefochtenen Urteils und unter Abweisung der Klage im übrigen das europäische Patent 0 555 460 im Umfang der neuen Patentansprüche 1 bis 38 aufrechtzuerhalten, und zwar die Ansprüche 24 bis 38 in folgender Fassung: 24. Kosmetische Filter-Zusammensetzung, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie, in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium, mindestens ein Nanopigment von Metalloxiden, ausgewählt aus Oxiden des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, mit einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm, und mindestens ein Polymer mit Siloxanstruktur, das mindestens eine ultraviolette Strahlungsanteile-absorbierende Gruppierung trägt, enthält, wobei das Polymer mit Siloxan-Struktur ein Diorganpolysiloxan ist, das in seinem Molekül mindestens eine Einheit der Formel aufweist:
R’a ‰ X-Si-O 3-a (VI)

2

worin gilt: R' bedeutet eine gesättigte oder ungesättigte C1-30Kohlenwasserstoffgruppe , eine halogenierte C1-8Kohlenwasserstoffgruppe oder eine Trimethylsilyloxygruppe, a = 1 oder 2, X = -A-Y, worin A ein aliphatischer oder aromatischer zweiwertiger Kohlenwasserstoffrest mit mindestens zwei Kohlenstoffatomen ist, der gegebenenfalls ein oder mehrere Sauerstoffatome aufweist, und Y den Rest eines Moleküls darstellt, das die UV-Strahlung filtert , welcher ein 2-(2'-Hydroxyphenyl)benztriazolrest ist, der nicht substituiert ist oder an einem der aromatischen Kerne C1-8-Alkyl-, C2-8-Alkenyl-, Halogen-, Alkoxy-, Carboxy-, Hydroxyoder Amino-Substituenten aufweist. 25. Kosmetische Zusammensetzung gemäß Anspruch 24, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Nanopigmente der Metalloxide einen Durchmesser von 5 bis 50 nm aufweisen. 26. Kosmetische Zusammensetzung gemäß Anspruch 24 oder 25, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Metalloxid Titanoxid ist. 27. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 26, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Nanopigment der Metalloxide ein umhülltes Pigment ist, das einem oder mehreren Oberflächenbehandlungsverfahren chemischer, elektronischer , mechanochemischer oder mechanischer Art mit Verbindungen unterzogen worden ist, die aus Aminosäuren, Bienenwachs , Fettsäuren, Fettalkoholen, anionischen oberflächenaktiven Mitteln, Lecithinen, Natrium-, Kalium-, Zink-, Eisen- oder Aluminiumsalzen von Fettsäuren, Metallalkoxiden, Polyethylen, Siliconen, Proteinen, Alkanolaminen, Siliziumoxiden, Metalloxiden und aus Natriumhexametaphosphat ausgewählt sind. 28. Kosmetische Zusammensetzung gemäß Anspruch 27,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das umhüllte Na- nopigment aus Metalloxiden ein Pigment aus Titanoxid ist, das mit Kieselsäure, Kieselsäure und Aluminiumoxid, Kieselsäure und Eisenoxid, Aluminiumoxid und Silicon, Aluminiumoxid, Aluminiumoxid und Aluminiumstearat, Aluminiumoxid und Aluminiumlaurat , Eisenoxid und Eisenstearat, Zinkoxid und Zinkstearat , Kieselsäure und Aluminiumoxid und Silicon, Kieselsäure und Aluminiumoxid und Aluminiumstearat und Silicon, Triethanolamin, Stearinsäure oder mit Natriumhexametaphosphat umhüllt ist. 29. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 28, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie 0,1 bis 15 vorzugsweise 0,5 bis 10 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, mindestens eines Nanopigments aus Metalloxiden enthält. 30. Kosmetische Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 24 bis 29, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Diorganopolysiloxan zusätzlich Einheiten mit der Formel umfaßt: R'a ½ R'b - SiO 4-b (VII) und Z-Si-O 3-a (VIII)

2

2 worin R' und a die in Anspruch 12 angegebenen Bedeutungen haben, b eine ganze Zahl gleich 1, 2 oder 3 ist, Z = -O-Y, worin Y dieselbe Bedeutung wie in Anspruch 12 hat, und wobei mindestens 40 % der Anzahl der Reste R' den Methylrest bedeuten. 31. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 30, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie ein Polydimethylsiloxan mit gepfropfte(m)(n) 2-(3'-Trimethylen-5'-methyl2' -hydroxyphenyl)benztriazol-Rest(en) enthält. 32. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Anprüche 24 bis 31, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie 0,1 bis 15 vor- zugsweise 0,5 bis 10 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, mindestens eines polymeren Filterstoffes mit Siloxan-Struktur enthält. 33. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 32, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Gewichtsverhältnis Nanopigment(e)/polymere(r) Filterstoff(e) 0,1 bis 10 und vorzugsweise 0,5 bis 5 beträgt. 34. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 33, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie eine Zusammensetzung zum Schutz der menschlichen Haut oder ein Sonnenschutzmittel darstellt und in Form einer Lotion, verdickten Lotion, eines Gels, Öls, einer bläschenartigen Dispersion, einer Creme, Milch, eines Puders, Feststoffstäbchens, Schaums oder eines Spray-Produkts vorliegt. 35. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 33, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie eine Zusammensetzung zum Schminken der Wimpern, Augenbrauen oder der Haut darstellt und in fester oder pasteuser, wasserfreier oder wässriger Form einer Emulsion, Suspension oder bläschenartigen Dispersion vorliegt. 36. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 33 zur Verwendung zum Schutz der Haare vor ultravioletten Strahlen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie in Form eines Shampoo, einer Lotion, eines Gels oder einer Zusammensetzung zur Spülung, zur Aufbringung vor oder nach einer Shampoonierung , vor oder nach einer Färbung oder Entfärbung, vor, bei oder nach einer Dauerwelle oder einem Ausfrisieren, in Form einer Lotion oder eines Gels zum Frisieren oder Behandeln , einer Lotion oder eines Gels zum Bürsten oder zur Wellengebung , eines Lacks für die Haare, einer Zusammensetzung zur Dauerwelle oder zum Ausfrisieren, zur Färbung oder Entfärbung der Haare vorliegt.

37. Kosmetische Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 36, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sie zusätzlich kosmetische Hilfsstoffe enthält, ausgewählt aus Fettkörpern, organischen Lösungsmitteln, Siliconen, Verdickungsmitteln, weichmachenden Mitteln, solaren Filterstoffen für UV-A, UV-B oder eine lange Wellenbande, Antischaummittelen, hydratisierenden Mitteln, Parfüm-Produkten, Konservierungsstoffen, oberflächenaktiven Mitteln, Beladungsmitteln, Sequestriermitteln, anionischen, kationischen, nicht-ionischen oder amphoteren Polymeren oder aus deren Mischungen, Treibmitteln, alkalisch oder sauer machenden Mitteln, Färbemitteln und aus Pigmenten von Metalloxiden mit einer Korngröße von 100 bis 20000 nm. 38. Kosmetisches Verfahren zum Schutz der menschlichen Haut und der Haare vor ultravioletter Strahlung von Wellenlängen von 280 bis 400 nm, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß man auf die Haut oder die Haare eine wirksame Menge einer kosmetischen Zusammensetzung gemäß jedem der Ansprüche 24 bis 37 aufträgt. Die Klägerin bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.
Prof. Dr. L. , , hat als gerichtlicher Sachverständiger ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat ein Privatgutachten von Dr. J. F. sowie Versuchsprotokolle vorgelegt.

Entscheidungsgründe:

Gegenstand des Berufungsverfahrens sind ausschließlich die von der Beklagten neu formulierten Patentansprüche 24 bis 38 des Streitpatents. Sie waren Gegenstand der im Verfahren vor dem Bundespatentgericht gestellten Hilfsanträge der Beklagten und sind gegenüber dem Ausspruch der Teilnichtigerklärung des Bundespatentgerichts weiter eingeschränkt. Soweit die Beklagte das Urteil des Bundespatentgerichts nicht angefochten hat, verbleibt es bei der Teilnichtigerklärung des Streitpatents. Die Berufung der Beklagten hat keinen Erfolg.
I.1. Das Streitpatent betrifft eine kosmetische Zusammensetzung, die ultraviolette Strahlung filtert und die in Abmischung mindestens ein Nanopigment eines Metalloxids sowie mindestens ein fettlösliches Polymer enthält.
Die nicht sichtbare ultraviolette Strahlung der Sonne (UV-Licht) schädigt bei längerer Einwirkung die Haut. Für die typische Erscheinung des "Sonnenbrandes" (Hautrötung, Erythem) sind in erster Linie die kürzerwelligen, energiereichen UV-B-Strahlen verantwortlich (280 bis 320 nm). Das längerwellige, energieärmere UV-A-Licht (320 bis 400 nm) kann allerdings auf Grund seiner höheren Intensität zu Langzeitschäden führen, die kurzfristig nicht offenbar werden, wie Hautalterung, chronische Lichtschäden und Hautkrebs. Seit langem wird hoher Schutz im UV-B-Bereich gefordert, da durch die Verringerung der Ozonschicht UV-Strahlen verstärkt auf die Erdoberfläche auftreffen und auch UV-B-Strahlen Langzeitschäden verursachen können. Zum Schutz gegen UV-A-Strahlen waren bisher organische Filter bekannt. Es wurde befürchtet, daß diese organischen Substanzen bei einer Konzentrationserhöhung zum Zwecke eines verstärkten Schutzes in merklichen Mengen die Haut passieren
und vom Gesamtorganismus resorbiert werden könnten. Mögliche unerwünschte Wirkungen für den Anwender waren nicht auszuschließen.
Nach den Angaben der Streitpatentschrift (S. 2 Z. 3 bis 8 der deutschen Übersetzung) sind Sonnenschutzmittel auf der Basis polymerer siloxanischer Trägerstoffe bekannt, die den ultravioletten Anteil absorbieren und den Vorteil aufweisen, das Eindringen der Filterstoffverbindungen in den Organismus herabzusetzen und sogar zu unterdrücken. Ebenso bekannt sind kosmetische Zusammensetzungen , die Metalloxide wie z.B. Titanoxid enthalten (S. 2 Z. 9 bis 11) und infolge ihrer Diffusions- und Reflexionseigenschaften über einen großen Bandbereich als Sonnenschutzmittel geeignet sind. Solche Zusammensetzungen haben jedoch den Nachteil, daß ihre Wirksamkeit gegen ultraviolette Strahlungen bei empfindlicher oder kontinuierlich der Sonnenstrahlung ausgesetzter Haut unzureichend ist (S. 2 Z. 11 bis 17).
2. Das Streitpatent will eine kosmetische Zusammensetzung zur Verfügung stellen, die eine verbesserte Schutzwirkung gegenüber ultravioletter Strahlung in einem Wellenlängen-Bereich von 280 bis 400 nm (UV-B- und UV-A-Bereich) aufweist, und ein Verfahren hierzu.
3. Patentanspruch 24 beschreibt eine kosmetische Filterzusammensetzung ,

(1)

die in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium mindestens ein Nanopigment von Metalloxiden enthält, (1.1) das ausgewählt ist aus Oxiden des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, (1.2) mit einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm und

(2)

die mindestens ein Polymer mit Siloxanstruktur enthält, (2.1) das mindestens eine ultraviolette Strahlungsanteile absorbierende Gruppierung trägt, (2.2) wobei das Polymer mit Siloxan-Struktur ein Diorganpolysiloxan ist, (2.3) das in seinem Molekül mindestens eine Einheit der Formel aufweist R'a ½ X-Si-O 3-a (VI)

2

worin gilt: (2.3.1) R' bedeutet eine gesättigte oder ungesättigte C1-30-Kohlenwasserstoffgruppe, eine halogenierte C1-8-Kohlenwasserstoffgruppe oder eine Trimethylsilyoxygruppe , (2.3.2) a = 1 oder 2, (2.3.3) X = -A-Y, (2.3.3.1) worin A ein aliphatischer oder aromatischer zweiwertiger Kohlenwasserstoffrest mit mindestens zwei Kohlenstoffatomen ist, der gegebenenfalls ein oder mehrere Sauerstoffatome aufweist, und (2.3.3.2) Y den Rest eines Moleküls darstellt, das die UVStrahlung filtert, (2.3.3.2.1) welcher ein 2-(2'-Hydroxyphenyl)benztriazolrest ist, der nicht substituiert ist oder (2.3.3.2.2) an einem der aromatischen Kerne C1-8-Alkyl-, C2-8Alkenyl -, Halogen-, Alkoxy-, Carboxy-, Hydroxy- oder Amino-Substituenten aufweist. 4. Nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen erkannte der Durchschnittsfachmann, ein Diplomchemiker, Pharmazeut oder Diplom-Biologe, der sich in das spezielle Fachgebiet der Kosmetik (Kosmetologie) intensiv eingearbeitet hat, daß Patentanspruch 24 des Streitpatents das technische Problem eines erwünschten hohen UV-Schutzes durch Kombination von zwei Komponenten löst: Als (anorganischer) UV-B-Filter werden partikuläre Metalloxide, z.B. Oxide des Titans, Zinks, Cers, Zirkons, Eisens oder aus deren Mischungen, mit einem mittleren Durchmesser von weniger als 100 nm (Nanopigmente) in einem kosmetisch geeigneten Trägermedium einge-
setzt. Derartige Metalloxide zählen zu den Substanzen, die nicht in gelöster, sondern in partikulärer Form den Lichtschutz erbringen. Die hochdispersiven Metalloxide bewirken Reflexion, Absorption und Streuung der UV-Strahlen, wobei Teilchengrößen über 100 nm zur Reflexion des einstrahlenden Lichts und Teilchengrößen von weniger als 100 nm zur Absorption oder Streuung führen. Wie der Gutachter Dr. F. in seinem Gutachten (S. 5 f. der deutschen Übersetzung ) verdeutlicht hat, verändert eine Verminderung der Teilchengröße die Absorptionskurve. Mit verringerter Teilchengröße vermindert sich die Absorption des sichtbaren Lichts; die UV-A-Absorption nimmt ab und die UV-B-Absorption zu. Titandioxid, wie im Streitpatent beschrieben, ist deshalb als überwiegendes UV-B-Sonnenschutzmittel mit Breitbandspektrumschutz zu klassifizieren.
Als zweite Komponente wird ein (organischer) Polymer-Sonnenschutzfilter mit Siloxan-Struktur (C-Si-O) vom Typ des Diorganopolysiloxan eingesetzt, das z.B. als chemisch daran gebundenen Chromophor das UV-Filtermolekül 2-(2'-Hydroxyphenyl)benztriazol oder Derivate davon (im folgenden als Benztriazol bezeichnet) trägt. Der organische Polymer-Sonnenschutzfilter ist ebenfalls ein Breitbandsonnenschutzmittel in den UV-A- und UV-BWellenlängenbereichen ; er ist aufgrund seiner Polymerstruktur in öligen, lipophilen Trägern einschließlich Silikonölen löslich und erreicht die volle UVAbsorption nur in gelöstem Zustand. Er zeigt eine gute Haftung auf der Haut und wird vom Körper nicht resorbiert.
Durch das Mischen der beiden Breitbandsonnenschutzmittel kommt es zu einer Überlagerung der beiden Absorptionsbereiche und infolgedessen zu einer Verstärkung der Schutzwirkung. Gleichzeitig wird durch die spezielle Wahl der organischen Polymere mit Siloxan-Struktur eine unerwünschte Resorption weitgehend vermieden. Die organischen Polymere werden infolge ihrer Molekülgröße auch in gelöstem Zustand nicht durch die Haut resorbiert. Nanopig-
mente von Metalloxiden werden ebenfalls nicht vom Organismus aufgenommen.
Die vorgeschlagene Kombination verbessert den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen zufolge den Schutz mit organischen Polymeren. Da die optimale UV-A-Absorption nur von gelösten Molekülen erreicht wird, können mit dem beanspruchten Polymer höhere Konzentrationen und damit eine verbesserte Schutzwirkung erzielt werden. Als Folge können in Zusammensetzungen die beiden Filtersubstanzen in ihrer Konzentration herabgesetzt werden. Die Kombinationspräparate besitzen eine besonders hohe Effektivität.
II. 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 24 des Streitpatents ist neu (Art. 52 EPÜ). In keiner der in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen wird die erfindungsgemäße Lehre vollständig beschrieben.
2. Die Lehre des Patentanspruchs 24 beruht allerdings nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ). Der Senat ist aufgrund des Gutachtens des gerichtlichen Sachverständigen und dessen Erläuterung sowie dessen Ergänzungen , des Gutachtens von Dr. F. , aufgrund des Vorbringens der Parteien und des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung zu der Überzeugung gelangt, daß die Kombination von zwei bekannten Breitbandsonnenschutzmitteln mit Sonnenschutzwirkung sowohl im UV-B- als auch im UV-A-Wellenbereich, nämlich eines anorganischen UV-Filters mit kolloidalen Metalloxiden und eines organischen UV-Absorbers gemäß Patentanspruch 24, dem einschlägigen Fachmann am Prioritätstag ohne erfinderisches Bemühen nahegelegt war.

a) Metalloxide, vornehmlich Titandioxid mit einer durchschnittlichen Teilchengröße von 200 nm oder mehr, die auf der Haut eine weiße Schicht zurücklassen , wurden viele Jahre als Sonnenschutz verwendet. Der Fachwelt war
am Prioritätstag des Streitpatents aus dem Stand der Technik bekannt, daß die bekannte, aber kosmetisch nicht akzeptable Weißfärbung durch Verringerung der mittleren Teilchengröße der Metalloxid-Pigmente vermieden werden kann.
Die US-amerikanische Patentschrift 5,032,390 beschreibt kosmetische Mittel gegen Sonnenbräune mit Metalloxid-Pigmenten des Zinks und Titans. Dabei wird hervorgehoben, daß "feines" Zinkoxid mit mittlerer Teilchengröße von 70 bis 300 nm und Titanoxid mit mittlerer Teilchengröße von 30 bis 70 nm als UV-Absorber geeignet sind und zugleich in Zubereitungen den Vorteil der Transparenz bieten. Es wird ausgeführt (S. 7 der Übersetzung), das Titanoxid mit einer mittleren Teilchengröße von 40 bis 70 nm zeige zusätzlich zum Schutz im UV-B-Bereich eine erhöhte Absorption und Streuung der Strahlen im UV-ABereich nahe 320 nm. Dies wird in Figur 5 der US-Druckschrift bestätigt. Wenn die dargestellten Kurven auch nicht mathematisch exakt seien, wie der gerichtliche Sachverständige dargelegt hat, so könne der Fachmann Figur 5 doch das Prinzip entnehmen, daß bei zunehmender Teilchengröße (von 15 nm bis 75 nm) der Höchstpunkt der Absorption aus dem UV-B-Bereich in den UV-ABereich verlagert werde. Bei einer Teilchengröße von 75 nm liegt nämlich der Höchstpunkt der Absorption bereits im UV-A-Bereich; bei kleineren Partikelgrößen , die ebenfalls von den geltenden Patentansprüchen des Streitpatents umfaßt sind, liegen die Maxima noch im Bereich von weniger als 320 nm Wellenlänge und damit im UV-B-Bereich. Diese Abhängigkeit der Absorption von der Teilchengröße des Titandioxids und die Verschiebung der Aktivitätspeaks vom UV-B-Bereich zum UV-A-Bereich bei zunehmender Teilchengröße wird in Figur 3 des Gutachten von Dr. F. bestätigt (S. 6 der Übersetzung).
Der mit der Verwendung von mikrofeinen Metalloxid verbundene Vorteil der Transparenz bei Sonnenschutzmitteln wird auch in der PCT-Anmeldung WO 90/11067 beschrieben, welche die Verwendung von Titandioxid mit einer
mittleren Primärteilchengröße von etwa 15 nm und von mindestens einer weiteren Qualität Titandioxid mit einer mittleren Primärteilchengröße zwischen etwa 30 bis 50 nm in einem kosmetischen Träger vorschlägt: Diese Zusammensetzungen seien auf der Haut im wesentlichen transparent. Größere Partikel seien wegen der Erscheinung der "Weiße" ungeeignet. Das beschriebene Produkt liefere transparente Präparate (S. 1 und 3), die für den Verbraucher in ästhetischer Hinsicht akzeptabel seien. Sonnenschutzmittel mit einem relativ hohen Anteil an Titandioxid, beispielsweise zwischen 5 und 30 %, bewirkten einen ausreichenden Schutz gegen UV-A- und UV-B-Strahlen und seien sogar zur Behandlung von Patienten geeignet, die unter durch Lichteinwirkung bedingten Hautausschlägen litten (S. 9 f.). Ebenso schildert die Druckschrift "Degussa, Schriftenreihe Pigmente: Hochdisperse Metalloxide nach dem AEROSIL-Verfahren , Nr. 56", Titandioxid P 25 mit einer mittleren Primärteilchengröße von etwa 21 nm besitze die Eigenschaften (S. 15), UV-Licht zu absorbieren und in Flüssigkeiten transparent zu sein. Es könne deshalb in kosmetischen und medizinischen Sonnenschutzpräparaten eingesetzt werden (S. 28).

b) Der Fachmann, der sich zur Vermeidung der nicht akzeptierten Weißfärbung für eine kleinere Teilchengröße der Metalloxide entschloß, konnte nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen aus den genannten Druckschriften ohne weiteres entnehmen, daß er mit dem Vorteil der Transparenz eines Sonnenschutzmittels zugleich einen verminderten Schutz gegen ultraviolette Strahlen einhandelte und daß er deshalb zur Verbesserung des Schutzes Maßnahmen ergreifen mußte. Schon wegen der erkannten Gefahr von Schäden durch UV-Strahlen sei der Fachmann veranlaßt gewesen, über eine Optimierung des Schutzes nachzudenken. Einen ersten Hinweis erhielt der Fachmann aus der US-amerikanischen Patentschrift 5,032,390. Aus dieser Druckschrift konnte er den Vorschlag entnehmen, Titanoxid und Zinkoxid zu kombinieren, um dadurch einen verbesserten Breitbandschutz im gesamten
Bereich der UV-Strahlen zu erzielen. Während das Titanoxid mit einer mittleren Teilchengröße von 40 bis 70 nm eine erhöhte Absorption der Strahlen im UV-BBereich nahe einer Wellenlänge von 320 nm zeigt, erreicht Zinkoxid mit einer mittleren Teilchengröße von 250 nm ein deutliches Absorptionsmaximum bei einer Wellenlänge nahe 370 nm im UV-A-Bereich (S. 7 der Übersetzung). Der Fachmann wird bei diesem Vorschlag allerdings auch den Nachteil erkannt haben , daß eine ausgesprochene UV-A-Filterwirkung erst ab höheren Teilchengrößen des Zinkoxids zu erwarten war, diese Teilchengröße aber wegen der Weißfärbung gerade nicht erwünscht war.

c) Verwarf der Fachmann diesen Weg wegen mangelnder Transparenz der Substanz, so erhielt er auf der Suche nach einem geeigneten Filter für den UV-A-Bereich aus der PCT-Anmeldung WO 90/11067 einen Hinweis dahin, daß sich andere Sonnenschutzmittel in die Zusammensetzungen mit Titanoxid einarbeiten lassen und daß als geeignete weitere Sonnenschutzmittel monomere organische Substanzen in Betracht kommen (S. 9), etwa Benzophenone. Einen entsprechenden Ansatz enthält auch die Degussa-Schrift, in der auf Kombinationen mit organischen UV-Absorbern hingewiesen wird (S. 16).
Eine Konkretisierung des organischen UV-Absorbers fand der Fachmann in der französischen Offenlegungsschrift 2 657 351. Diese schlägt als geeigneten organischen Filter kosmetische Zusammensetzungen mit Benztriazol vor. Aus dieser Druckschrift erfuhr der Fachmann, als Chromophor Benzophenon einzusetzen und chemisch mit dem Polymer Polysiloxan zu verknüpfen, sowie eine bessere Löslichkeit in lipophilen Trägern (Silikonöl) vorzusehen (S. 1, Z. 5). Ferner wird darauf hingewiesen, daß dieses Sonnenschutzmittel in Kombination mit anderen UV-Filtern verwendet werden kann, zum Beispiel in Kombination mit Titanoxid (Beispiel 2, S. 13, 14). Für den einschlägigen Fachmann lag es nahe, gerade diesen organischen Filter zu prüfen und eine Kombination mit
Nanopigmenten von Metalloxiden in Erwägung zu ziehen. Wie der gerichtliche Sachverständige in Ergänzung seines schriftlichen Gutachtens in der mündlichen Verhandlung überzeugend ausgeführt hat, ist der Fachmann auf der Suche nach Verbesserung seiner Sonnenschutzmittel stets bestrebt, alle auf dem Markt erhältlichen, zugelassenen Hilfsstoffe, die als geeignete Filter in Frage kommen, zu überprüfen. Dazu habe er sich die Anforderungen vor Augen führen müssen, die an ein gutes Sonnenschutzpräparat gestellt werden: UVAbsorption im UV-A- und UV-B-Bereich, hohe Effektivität und geringe Gefahr der Resorption. Dem Fachmann sei bewußt gewesen, daß bei Vermeidung der Weißfärbung eine einzige Filter-Substanz diesen Anforderungen nicht genügen konnte und daß die Kombination von mehreren Filtern zusätzliche Vorteile bot, nämlich die Überlappung der UV-Absorptionsbereiche und damit bei niedrigerer Konzentration der Einzelkomponenten eine erhöhte Gesamteffektivität. Da bekannt gewesen sei, daß hohe Effektivität bei löslichen, d.h. nicht partikulären Zusammensetzungen erzielt werden könne, und zwar dann, wenn möglichst wenig Substanz ungelöst, d.h. in dispergierter Form vorliege, habe es auf der Hand gelegen, unter den organischen UV-A-Filtern (silikon-) öllösliche Substanzen auszuwählen. Zur Vermeidung unerwünschter Resorption des organischen Filters sei ein polymerer Filterstoff in Betracht gekommen, weil dieser infolge der Größe seiner Moleküle nicht durch die Haut dringe. Der Fachmann habe damit nach einem organischen Filter Ausschau halten müssen, der die erstrebten Eigenschaften vereinigte. Deshalb habe es für ihn nahe gelegen, als organischen Filter das in der französischen Offenlegungsschrift 2 657 351 offenbarte Benztriazol mit den als geeignete UV-Filter vornehmlich im UV-B-Bereich wirksamen, bekannten Metalloxiden mit einer Partikelgröße von weniger als 100 nm (Nanopigmenten) zu kombinieren.
d. Eine erfinderische Leistung folgt entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht aus einem "synergistischen" Effekt der nahegelegten Kombination.
aa) Die Beklagte hat zwar durch Vorlage von Versuchsprotokollen (Anlagen Jo1 und Jo5) einen synergistischen Effekt bei speziellen Filterkombinatio- nen experimentell nachgewiesen. Der gerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, daß sich in den untersuchten Fällen bei der erfindungsgemäßen Kombination ein überadditiver Effekt ergab. Er hat weiter ausgeführt, Effekte von Mischungen lägen zwar oftmals über den erwarteten Additionen der Einzelwirkungen der Komponenten. Hier sei aber eine deutliche Ausprägung vorhanden, die sich auch nicht aus der angewandten Methode erklären lasse. Deutlich werde dies aus den in der Anlage Jo1 Tabelle 2b beschriebenen Versuchen mit Titandioxid-Nanopigment (MetalloxidPigment 2 = 50 nm) und Siloxanpolymer 1 (Benztriazol) (B4) im Vergleich zum erfindungsgemäßen Siloxanpolymer 2 (Cinnamat) (B5). Danach erreicht die Zusammensetzung B1 mit 12 % (erfindungsgemäßem) Pigment 2 allein einen Sonnenschutz-Wert (SPF) von 17,4 (+/- 2,3). Bei der Zusammensetzung B2 mit 12 % (erfindungsgemäßem) Siloxanpolymer 1 als alleiniger Wirksubstanz wird ein SPF-Wert von 6,2 (+/- 0,5) gemessen. Bei Zusammensetzung B3 mit 12 % (nicht erfindungsgemäßem) Polysiloxan 2 (Cinnamat) allein, wird ein SPF-Wert von 3,7 (+/- 0,6) gemessen. In der erfindungsgemäßen Mischung B4 mit 10 % Pigment 2 und 2 % Benztrialzol-Siloxanpolymer 1, d.h. mit einem Gesamtgewicht an Wirksubstanz von 12 %, liegt der SPF-Wert bei 28,7 (+/- 6,2); er ist viel höher als die SPF-Werte der Zusammensetzungen, welche die äquivalente Konzentration (d.h. 12 %) der einzelnen Wirkkomponenten enthalten. Rein additiv , so der gerichtliche Sachverständige, sei für diese Zusammensetzung ein Sonnenschutzfaktor (SPF) von etwa 15,5 zu erwarten gewesen. Nach der Tabelle 2b trete beinahe eine Verdoppelung der Wirkung ein, wenn nur ca. 2 %
des Nanopigments in B1 durch erfindungsgemäßes Siloxanpolymer 1 (Benz- triazol) ausgetauscht werde. Bei dem nicht-erfindungsgemäßen Siloxanpolymer vom Cinnamat-Typ (Siloxan-polymer 2) habe der gemessene SPF bei 16,9 und damit relativ nahe beim erwarteten additiven Wert von 15,2 gelegen. Verdeutlicht werde der Synergismus der speziellen Mischungen in Figur 7 des Gutachtens F. (S. 11 der deutschen Übersetzung), wobei davon auszugehen sei, daß bei kontinuierlichem Ansteigen und Abfallen der SPF-Kurve der gekennzeichnete Punkt in etwa den Maximalpunkt darstelle.
bb) Die Beklagte weist auch zutreffend darauf hin, nirgendwo im vorgelegten Stand der Technik finde sich ein Hinweis, daß ein derartiger synergistischer Effekt jemals beobachtet worden sei oder daß ein Auftreten eines solchen überadditiven Effekts hätte erwartet werden können. Gleichwohl kann im Streitfall ein solcher Effekt der erfindungsgemäßen Zusammensetzung die erfinderische Tätigkeit des Patentanspruchs 24 des Streitpatents nicht begründen.
Synergistische Effekte, die über die bloße Summenwirkung einer aus mehreren Stoffen zusammengesetzten Mischung hinausgehen, können als Anzeichen für erfinderische Tätigkeit gewertet werden, wenn sie für den Fachmann unerwartet und überraschend sind (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 5. Aufl., § 4 Rdn. 74; Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Aufl., § 4 Rdn. 36; Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 56 Rdn. 98). Dies setzt bei der Kombination bekannter Stoffe allerdings voraus, daß Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß die Kombination als solche nicht nahegelegt war. War die Kombination von zwei Wirkstoffen wie im vorliegenden Fall, dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt, vermag ein zusätzlicher, wenn auch unerwarteter und überraschender Effekt die erfinderische Leistung der Kombination jedenfalls dann nicht zu begründen, wenn - wie hier - für den Fachmann Anlaß
bestand, von dem im Stand der Technik ausgelegten Maßnahmen Gebrauch zu machen. Da - wie dargelegt - die im Prioritätszeitpunkt neu gewonnenen Erkenntnisse zur Schädlichkeit von UV-Strahlen über den gesamten Bereich den Fachmann nach Möglichkeiten zu einer Verbesserung des Sonnenschutzes über das gesamte UV-Spektrum suchen lassen mußten, beschränkte sich die Leistung eher darauf, im Zuge dieser Suche von Kombinationsmöglichkeiten Gebrauch zu machen, auf die er im Stand der Technik hingewiesen worden war. Der von der Beklagten in den Vordergrund ihrer Argumentation gerückte unerwartete Effekt ist lediglich eine zwangsläufige Folge dieser durch die im Stand der Technik veranlaßten und durch ihn nahegelegten Kombination der im Streitpatent unter Schutz gestellten Maßnahmen; in einem solchen Fall kann auch ein auf einer solchen Kombination beruhender unerwarteter und überraschender Effekt eine erfinderische Tätigkeit allein nicht begründen.
3. Die Lehre der auf den Patentanspruch 24 des Streitpatents unmittelbar oder mittelbar zurückbezogenen Unteransprüche 25 bis 37 sowie des Verfahrensanspruch 38 ist nicht neu, jedenfalls aber durch den Stand der Technik dem Fachmann nahegelegt.
III. Die Kostenentscheidung beruht auf dem nach Art. 29 des 2. PatG˜ndG weiterhin anwendbaren § 110 Abs. 3 PatG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 in Verbindung mit § 97 ZPO.
Melullis Jestaedt Scharen
Mühlens Meier-Beck

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldungen JP 102 841 und JP 102 843 vom 22. Mai 1984 angemeldeten und mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 406 982 (Streitpatents), das durch Teilung aus der europäischen Patentanmeldung 90 201 873.8 hervorgegangen ist und ein Verfahren zum Imprägnieren von Tintenabsorbierungsmitteln betrifft (method of
impregnating ink absorbing means). Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch:
"1. A method of impregnating absorbing means (60´´, 61, 62) contained in an ink supply tank (2, 2´´) for a wire dot matrix printer head at which ink is supplied to the distal ends of the wires, characterised in that the ink absorbing means (60´´, 61, 62) is impregnated with ink at a pressure lower than atmospheric pressure."
und in deutscher Übersetzung:
"1. Verfahren zum Imprägnieren von Tintenabsorbierungsmitteln (60´´, 61, 62), die in einem Tintenversorgungstank (2, 2´´) für einen Matrix-Nadeldruckerkopf enthalten sind, dem an distalen Nadelenden Tinte zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Tintenabsorbierungsmittel (60´´, 61, 62) mit Tinte imprägniert werden, bei einem Druck, der geringer als der Atmosphärendruck ist."
Die Klägerin hat unter Hinweis auf die US-Patentschriften 3 863 686, 3 491 685, 4 194 846 und 4 095 237 sowie die japanische Patentanmeldung JP 58-142861 A geltend gemacht, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht patentfähig sei, und beantragt, das Streitpatent im Umfang des Patentanspruchs 1 für nichtig zu erklären.
Die Beklagte hat den Patentanspruch 1 des Streitpatents in der nachfolgend wiedergegebenen Fassung verteidigt:
"1. Verfahren zum Imprägnieren von Tintenabsorptionsmitteln (60´´, 61, 62), die in einem Tintenversorgungstank (2, 2´´) für einen Matrix-Nadeldruckerkopf enthalten sind, dem an distalen Nadelenden Tinte zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Tintenabsorbierungsmittel (60´´, 61, 62) in den Tintenversorgungstank (2, 2´´) eingebracht werden, daß der Tintenversorgungstank (2, 2´´) ein Luftloch aufweist und zwischen den Tintenabsorbierungsmitteln (60´´, 61, 62) und einer inneren Wandoberfläche des Tintenversorgungstanks sich ein Raum (50 b) befindet, der mit dem Luftloch (42) kommuniziert, und daß die Tintenabsorbierungsmittel (60´´, 61, 62) nach Einbringen in den Tintenversorgungstank (2, 2´´) mit Tinte imprägniert werden bei einem Druck, der geringer als der Atmosphärendruck ist."
Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im Umfang des Patentanspruchs 1 für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie Patentanspruch 1 in erster Linie in der nachfolgend wiedergegebenen Fassung verteidigt :
"Verfahren zum Imprägnieren von Tintenabsorbierungsmitteln (60´´, 61, 62), die in einem Tintenversorgungstank (2, 2´´) für einen Mat-
rix-Nadeldruckerkopf enthalten sind, dem an distalen Nadelenden Tinte zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Tintenabsorbierungsmittel (60´´, 61, 62) in den Tintenversorgungstank (2, 2´´) eingebracht werden, die Tintenabsorbierungsmittel (60´´, 61, 62) nach Einbringen in den Tintenversorgungstank (2, 2´´) mit Tinte imprägniert werden bei einem niedrigen Druck, der geringer als Atmosphärendruck ist, so daß es im wesentlichen keine von der Tinte in den mit Tinte imprägnierten Tintenabsorbierungsmitteln eingeschlossene Luftschicht oder -blase gibt, und das Verfahren angewendet wird auf einen Tintenversorgungstank (2, 2´´), der ein Luftloch (42) aufweist und bei dem sich zwischen den Tintenabsorbierungsmitteln (60´´, 61, 62) und einer inneren Wandoberfläche des Tintenversorgungstanks ein Raum (50b) befindet, der mit einem Luftloch (42) kommuniziert."
Hilfsweise verteidigt die Beklagte Patentanspruch 1 in folgender Fassung :
"Verfahren zum Imprägnieren von Tintenabsorbierungsmitteln (60´´, 61, 62), die in einem Tintenversorgungstank (2, 2´´) für einen Matrix -Nadeldruckerkopf enthalten sind, dem an distalen Nadelenden Tinte zugeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Tintenabsorbierungsmittel (60´´, 61, 62) in den Tintenversorgungstank eingebracht werden, die Tintenabsorbierungsmittel (60´´, 61, 62) nach Einbringen in den Tintenversorgungstank (2, 2´´) mit Tinte imprägniert werden bei einem Druck, der geringer als Atmosphärendruck
ist, und das Verfahren angewendet wird auf einen Tintenversorgungstank (2, 2´´), der ein Luftloch (42) aufweist und bei dem sich zwischen den Tintenabsorbierungsmitteln (60´´, 61, 62) und einer inneren Wandoberfläche des Tintenversorgungstanks ein Raum (50
b) befindet, der mit dem Luftloch (42) kommuniziert."
Für den Fall, daß die Verteidigung des Streitpatents in den vorstehend wiedergegebenen Fassungen nicht zulässig sein sollte, verteidigt die Beklagte Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung des Streitpatents.
Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen.
Prof. Dr.-Ing. C. H. , , hat im Auftrag des Senats ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat gutachtliche Stellungnahmen des Prof. Dr.-Ing. W. W. vom 20. April 2000 und vom 27. März 2002 vorgelegt.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung ist unbegründet. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist in allen verteidigten Fassungen nicht patentfähig, da er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Das Streitpatent ist daher vom Bundespatentgericht im Ergebnis zu Recht für nichtig erklärt worden (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ i.V. mit Art. 52 Abs. 1, 56 EPÜ).

I. 1. Der Prüfung der Schutzfähigkeit ist die in den Patentansprüchen unter Schutz gestellte Lehre zu unterziehen. Dabei bedarf es der Feststellung des Gegenstandes der angegriffenen Patentansprüche nur in dem Umfang, wie dies zur Prüfung der Bestandsfähigkeit des Patents gegenüber den geltend gemachten Nichtigkeitsgründen erforderlich ist. Für diese Feststellung gelten die gleichen Grundsätze wie bei der Feststellung des Sinngehalts und bei der Auslegung des Patents im Verletzungsstreit (vgl. Sen.Urt. v. 24. 9. 2003 - X ZR 7/00, GRUR 2004, 47 - blasenfreie Gummibahn I, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen).

a) Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Imprägnieren von Tintenabsorbierungsmitteln , die sich in einem Tintenversorgungstank für einen MatrixNadeldruckerkopf , dem an distalen Nadelenden Tinte zugeführt wird, befinden.
Die Beschreibung des Streitpatents befaßt sich nicht mit am Prioritätstag im Stand der Technik bekannten Verfahren zum Imprägnieren (Befüllen) von Tintenversorgungstanks für Druckerköpfe. Sie weist den Fachmann lediglich darauf hin, daß mit der Lehre nach dem Streitpatent ein Verfahren zum Imprägnieren von Tintenabsorbierungsmitteln, die sich in einem Tintenversorgungstank für einen Matrix-Nadeldruckerkopf befinden, dem an distalen Nadelenden Tinte zugeführt wird, vorgeschlagen wird, bei dem das Tintenabsorbierungsmittel unter einem Druck, der geringer ist als Atmosphärendruck, mit Tinte imprägniert wird (Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 3, Zeile 32, bis Seite 4, Zeile 3). Der Fachmann erfährt aus der Beschreibung weiter, daß der Druck, bei dem die Tinte zugesetzt wird, vorzugsweise im Bereich von 5 bis 10 mmHg liegt, wie dies Gegenstand des mit der Nichtigkeitsklage nicht ange-
griffenen Patentanspruchs 2 ist (Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 4, Zeilen 5 und 6). Außerdem erfährt der Fachmann, daß das patentgemäße Verfahren vorzugsweise eingesetzt wird, um Tintenversorgungstanks zu befüllen, in denen sich ein Luftloch befindet, welches in mindestens einem Raum zwischen dem Tintenabsorbierungsmittel und einer inneren Wandoberfläche des Tintenversorgungstanks mit Luft in Verbindung steht (Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 4, Zeilen 8 bis 12). Daneben erhält der Fachmann aus der Beschreibung Hinweise darauf, welche Wirkungen mit dem patentgemäßen Verfahren erzielt werden können. So wird in der Beschreibung erwähnt, daß die mit Tinte imprägnierten Elemente unter einem unter dem Atmosphärendruck liegenden Druck im Bereich von 5 bis 10 mmHg mit Tinte imprägniert werden, wodurch die in den mit Tinte imprägnierten Porenelementen verbleibende Luft so weit wie möglich reduziert wird, um die Menge der zugesetzten Tinte zu erhöhen (Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 11, Zeilen 1 bis 6). Dem entspricht der Hinweis in der Beschreibung, es gebe im wesentlichen keine von der Tinte in den mit Tinte imprägnierten Elementen eingeschlossene Luftschicht oder -blase, weil die Tinte unter niedrigem Druck zugesetzt werde (Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 17, Zeile 33, bis Seite 18, Zeile 1).

b) Nach der Fassung des in der Berufungsinstanz in erster Linie verteidigten Patentanspruchs 1 lehrt das Streitpatent ein Verfahren zur Imprägnierung von Tintenabsorbierungsmitteln in einem Tintenversorgungstank für einen Matrix-Nadeldruckerkopf, dem an distalen Nadelenden Tinte zugeführt wird, mit folgenden Merkmalen:
1. Die Tintenabsorbierungsmittel werden in den Tintenversorgungstank eingebracht.

2. Nach dem Einbringen in den Tintenversorgungstank werden die Tintenabsorbierungsmittel mit Tinte imprägniert.
3. Dies geschieht
a) bei einem niedrigen Druck, der geringer als Atmosphärendruck ist,
b) so daß es im wesentlichen keine von der Tinte in dem mit Tinte imprägnierten Tintenabsorbierungsmitteln eingeschlossene Luftschicht oder -blase gibt.
4. Das Verfahren wird auf einen Tintenversorgungstank angewendet ,
a) der ein Luftloch enthält und
b) bei dem sich zwischen den Tintenabsorbierungsmitteln und einer inneren Wandoberfläche des Tintenversorgungstanks ein Raum befindet,
c) der mit dem Luftloch kommuniziert.
2. a) Aus der Angabe, daß es sich bei dem mit Tinte zu imprägnierenden Gegenstand um einen Tintenversorgungstank für einen Matrix-Nadeldruckerkopf handelt, erkennt der Fachmann ohne weiteres, daß der zu befüllende Gegenstand zur bestimmungsgemäßen Verwendung in befülltem Zustand in einen Drucker eingesetzt wird, damit beim Druckvorgang Tinte vorhanden ist, die den distalen Nadelenden des Druckerkopfes zugeführt werden kann. Der Fachmann weiß, daß derartige Druckerköpfe beim Druckvorgang mit erheblicher Geschwindigkeit bewegt werden, was ohne weitere Maßnahmen zu einem Auf-
schäumen der Tinte in dem Tintenversorgungstank führt. Ihm ist, wie der gerichtliche Sachverständige weiter zur Überzeugung des Senats ausgeführt hat, auch bekannt, daß dieses durch die Unterbringung der Tinte in einem - in der Regel schwammartigen - Tintenabsorbierungsmittel in den Tank zu verhindern ist. Auch deshalb weiß er, daß die in dem Tintenversorgungstank enthaltenen Tintenabsorbierungsmittel vor allem aus diesem Grund vorgesehen sind.
Der Angabe, daß die Tintenabsorbierungsmittel in dem Tintenversorgungstank "enthalten" sind, entnimmt der Fachmann weiter, daß sie bei Beginn des Imprägniervorgangs bereits in dem Tintenversorgungstank vorhanden und damit zuvor eingesetzt sind. Darauf wird er durch die Merkmale 1 und 2 ausdrücklich hingewiesen, nach denen das Imprägnieren erst erfolgt, nachdem die Tintenabsorbierungsmittel in den Tintenversorgungstank eingebracht worden sind.
Der Fachmann ersieht aus dieser Angabe auch, daß durch das patentgemäße Verfahren die in dem Tintenversorgungstank eingesetzten Tintenabsorbierungsmittel erstmals mit Tinte imprägniert werden. Soweit in der Beschreibung des Streitpatents davon die Rede ist, daß mit Tinte imprägnierten Elementen Tinte zugesetzt wird, handelt es sich nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen um eine für den Fachmann ohne weiteres erkennbare mißverständliche Formulierung. Bei dem patentgemäßen Verfahren geht es nicht um die (weitere) Befüllung bereits mit Tinte imprägnierter und danach in den Tintenversorgungstank eingesetzter Tintenabsorbierungsmittel , sondern um den Vorgang des ersten Befüllens des die Tintenabsorbierungsmittel enthaltenden Tintentanks.
Bezüglich der Gestaltung des Tintentanks entnimmt der Fachmann schließlich den weiteren Angaben in der Merkmalsgruppe 4, daß dieser ein Luftloch und einen Raum, der mit dem Luftloch kommuniziert, aufweist, wobei er aus der Angabe, daß sich der Raum zwischen den Tintenabsorbierungsmitteln und einer inneren Wandoberfläche des Tintenversorgungstanks befindet, erkennt, daß der Luftraum im Inneren des Tintenversorgungstanks liegt.

b) Die Befüllung des Tintenabsorbierungsmittels soll nach dem Merkmal 3 a des Patentanspruchs 1 in seiner in erster Linie verteidigten Fassung bei einem niedrigen Druck stattfinden, der geringer als Atmosphärendruck ist. Diese Angabe sagt dem Fachmann, daß die Tinte nicht unter einem von außen angelegten Überdruck in den Tintenversorgungstank eingebracht wird, sondern daß während des Befüllvorgangs jedenfalls in dem Tintentank ein zu der umgebenden Atmosphäre abgesenkter Druck, also ein Unterdruck, herrscht. Wie der gerichtliche Sachverständige im einzelnen überzeugend dargelegt hat und auch ohne weiteres einsichtig ist, erfaßt die Druckangabe daher insbesondere solche Ausgestaltungen des Verfahrens, bei denen die Tinte infolge eines gegenüber der umgebenden Atmosphäre abgesenkten Drucks in die in dem Tintenversorgungstank enthaltenen Tintenabsorbierungsmittel gesaugt wird.
Dagegen erhält der Fachmann mit dieser Angabe keinen Hinweis zur genauen Größe des jeweiligen Unterdrucks und darauf, ob das Verfahren mit einer gegenüber der umgebenden Atmosphäre großen oder kleinen Druckdifferenz ausgeführt wird. Ein absoluter Wert für den Unterdruck wird weder im Patentanspruch noch in der Beschreibung des Streitpatents genannt. Der Fachmann zieht daher für die Ausführung des Verfahrens sowohl größere als auch kleinere Druckdifferenzen gegenüber der umgebenden Atmosphäre in Betracht.
Dabei gehört es nach den überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen zum Grundwissen des Fachmanns, daß er die Tintenabsorbierungsmittel nur in dem Maße mit Tinte befüllen kann, in dem er durch Anlegen von Unterdruck Luft aus den Tintenabsorbierungsmitteln evakuiert. Infolgedessen wird er von einem Unterdruck ausgehen, bei dem die Tinte in den Tank eingebracht werden kann, und die Verfahrensparameter so auswählen, daß er unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten eine optimale Befüllung des Tintenversorgungstanks erreicht. Will er den Vorgang des Imprägnierens dagegen als selbststoppendes und behutsames Befüllverfahren auslegen, so stellt er die Druckdifferenz zum Atmosphärendruck so auf die Kapillarwirkung ab, daß der Unterdruck die Kapillarwirkung unterstützt und gleichzeitig eine hinreichend sichere Füllung auch der Porenelemente bewirkt. Dabei wird er je nach dem Zweck, auf den hin er das Verfahren ausrichtet, sowohl geringe als auch große Druckdifferenzen gegenüber dem Atmosphärendruck in Betracht ziehen, die bis zur Erzeugung eines nahezu vollständigen Vakuums reichen können. Dessen genauen Wert wird er durch praktische Versuche herausfinden und dabei auf eine Optimierung des Befüllvorgangs unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten achten.

c) In diesem Verständnis wird der Fachmann durch das Merkmal 3 b unterstützt , demzufolge das Imprägnieren der in dem Tintenversorgungstank enthaltenen Tintenabsorbierungsmittel mit gegenüber dem Atmosphärendruck geringerem niedrigen Druck bewirkt, daß es "im wesentlichen keine von der Tinte in den mit Tinte imprägnierten Tintenabsorbierungsmitteln eingeschlossene Luftschicht oder Luftblase" gibt.
Wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats ausgeführt hat, enthält diese Wirkungsangabe allerdings auch eine nähere Eingrenzung des für die Ausführung des Verfahrens anzulegenden Unterdrucks. Wie dem Fachmann bekannt ist, enthalten schwammartige Materialien, wie sie bei den Tintenabsorbierungsmitteln eingesetzt werden können, auch sackartige Kammern, die auf einer Seite geschlossen sind und aus denen die Luft beim Befüllen nicht oder nur schwer entweichen kann, so daß im gefüllten Tank gasgefüllte Hohlräume verbleiben, die sich später ausdehnen und zu Störungen im Tintenfluß führen können, zumindest aber eine vollständige Befüllung des Tanks verhindern. Ausgehend hiervon liegt der Wirkungsangabe die Erkenntnis zugrunde, daß sich dieser Verbleib von Gas in dem Maße verringern läßt, in dem die Luft abgesaugt wird, bis schließlich bei einem vollständigen Vakuum keine Gaseinschlüsse mehr zu besorgen sind. Dem Fachmann erschließt sich daher aus der Wirkungsangabe, daß er bei Ausführung des Verfahrens in der Fassung des Hauptantrags zu einer größeren Druckdifferenz greifen muß, wenn möglichst viel Luft aus den Tintenabsorbierungsmitteln evakuiert und die Tintenabsorbierungsmittel möglichst vollständig mit Tinte befüllt werden sollen. Dagegen gibt das Streitpatent im Zusammenhang mit dem hier allein interessierenden Patentanspruch 1 auch insoweit dem Fachmann keine Bemessungsregel für das Ausmaß der Druckdifferenz an die Hand. Zwar soll dem Merkmal 4 b zufolge durch den "niedrigen" Druck erreicht werden, daß in dem fertig befüllten Tintenversorgungstank im wesentlichen keine Luft mehr in den Tintenabsorbierungsmitteln eingeschlossen ist. Wieviel Luft noch eingeschlossen sein darf und wie stark deshalb der Unterdruck beim Imprägnieren auszulegen ist, hängt, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, davon ab, welche Störfaktoren vom Ausmaß eingeschlossener Luft in dem fertigen Produkt unter Beachtung aller Verfahrensparameter, zu denen auch fertigungs-
technische Gesichtspunkte einer automatisierten Massenproduktion gehören, noch ausgehen können und unter technischen wie wirtschaftlichen Gesichtspunkten tolerabel sind.

d) Demgegenüber erhält der Fachmann entgegen dem Vorbringen der Beklagten weder aus den Merkmalen des Patentanspruchs 1 in seiner in erster Linie verteidigten Fassung noch aus der Beschreibung des Streitpatents einen Hinweis darauf, ob bei dem patentgemäßen Verfahren der Tintenzufluß zu den Absorptionsmitteln bei der Beaufschlagung mit Unterdruck freizugeben ist (von der Beklagten als einstufiges Verfahren bezeichnet), oder der Unterdruck auf den die Absorptionsmittel enthaltenden Tintenversorgungstank bei gesperrtem Tintenzufluß aufgeschaltet und anschließend der Tintenzufluß freigegeben wird (von der Beklagten als zweistufiges Verfahren bezeichnet). Weder die Patentansprüche noch die Beschreibung des Streitpatents enthalten Angaben zu dieser Frage.
Ein entsprechender Hinweis kann insbesondere nicht darin gefunden werden, daß es in der maßgeblichen englischen Fassung des Streitpatents heißt: "The ink-impregnated members are impregnated with ink at a pressure below atmospheric pressure …" (Streitpatent erteilte Fassung Seite 4, Zeilen 44 bis 46). Zwar wird "at" in der englischen Sprache unter anderem dazu verwendet, die Art und Weise eines Vorgangs zu beschreiben; die englische Wendung besagt aber auch danach lediglich, daß das Imprägnieren "unter" oder "bei" einem bestimmten Druck erfolgt. Wie die Beklagte zur Erläuterung der Verwendung des Begriffs "at" in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, kommt es bei der Durchführung des patentgemäßen Verfahrens darauf an, daß der Unterdruck während des gesamten Imprägniervorgangs wirksam ist
und der den Tintenversorgungstank beaufschlagende Druck daher von Beginn bis Ende des Imprägniervorgangs aufrechterhalten wird. Dies ist, wie der Fachmann weiß, im wesentlichen sowohl bei dem von der Beklagten als einstufig als auch bei dem von ihr als zweistufig bezeichneten Verfahren der Fall, so daß der Fachmann beide Alternativen als vom Streitpatent erfaßt in Betracht zieht.
Denn die überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen und ihre eingehende Erörterung mit den Parteien haben ergeben, daß bei dem von der Beklagten als zweistufig bezeichneten Verfahren nach der Beaufschlagung mit Unterdruck und vor der Öffnung der Tintenzufuhr ein starker Druckabfall in den Tintenabsorbierungsmitteln zu verzeichnen ist, der im wesentlichen bis zur Beendigung des Imprägniervorgangs durch Wiederherstellung von Atmosphärendruck anhält. Im wesentlichen gleiche Druckverhältnisse herrschen in den Tintenabsorbierungsmitteln auch dann, wenn bei dem von der Beklagten als einstufig bezeichneten Verfahren die Beaufschlagung mit Unterdruck erfolgt, ohne daß die Öffnung für die Tintenzufuhr zunächst verschlossen ist. Auch bei diesem Verfahren stellt sich zunächst ein starker Druckabfall in den Tintenabsorbierungsmitteln ein, da die in ihnen enthaltene Luft wie Gase überhaupt unter Beaufschlagung mit Unterdruck schneller aus den Tintenabsorbierungsmitteln entweicht als Flüssigkeiten. Flüssigkeiten wie Tinte reagieren träger als Gase. Auch im Falle des von den Parteien als "einstufig" bezeichneten Verfahrens findet daher eine kontinuierliche Beaufschlagung der Tintenabsorbierungsmittel mit Unterdruck statt, der so lange aufrechterhalten werden muß, bis die gewünschte Menge an Tinte in die Tintenabsorbierungsmittel gesaugt ist.
Zwischen den von der Beklagten als einstufig und als zweistufig bezeichneten Verfahren besteht daher aus der Sicht des Fachmanns allenfalls ein gradueller Unterschied. Wird die Tintenzuführung etwa durch Nadeln definiert, die nur wenig Tinte unter der Einwirkung von Unterdruck den Tintenabsorbierungsmitteln zuzuführen in der Lage sind, stellt sich ein über einen vergleichsweise langen Zeitraum anhaltender Unterdruck in den Tintenabsorbierungsmitteln ein; wird der Tintenzufluß dagegen durch ein Rohr oder dergleichen mit großem Querschnitt definiert, kann es zu einer - wie sich der gerichtliche Sachverständige ausgedrückt hat und durch den Untersuchungsbericht des Parteigutachters der Beklagten belegt ist - unkontrollierten "explosionsartigen" Tintenzufuhr kommen, die der Fachmann zu vermeiden bestrebt ist. Der Fachmann entnimmt der Angabe, das Verfahren solle bei (at) einem gegenüber dem Atmosphärendruck niedrigen Druck ausgeführt werden, so daß die im Anspruch genannte Wirkung erreicht wird, daher lediglich, daß vom Beginn der Befüllung bis zu deren Ende die Tinte unter Aufrechterhaltung eines Unterdrucks zugeführt wird, und zieht sowohl eine Ausführung des Verfahrens in Betracht , bei welcher der erforderliche Unterdruck durch kontinuierliche Beaufschlagung des Tintentanks mit Unterdruck (kontinuierliches "Saugen") erzeugt wird, als auch eine Ausführung, bei welcher der Tintenversorgungstank zunächst unter Absperrung des Tintenversorgungstanks von der umgebenden Luft sowie von der Tintenzuführung mit Unterdruck beaufschlagt wird, die Tinte sodann den Tintenabsorbierungsmitteln injiziert und der Tintentank danach wieder Atmosphärendruck ausgesetzt wird. Wie er das Verfahren führt, ist nicht Gegenstand des Patentanspruchs und bleibt dem Können des Fachmanns überlassen.
Die von der Beklagten erstrebte Auslegung des verteidigten Patentanspruchs 1 stellt demgegenüber eine Auslegung unter dessen Sinngehalt dar. Sie erfaßt dessen Gegenstand nur teilweise und kann der Prüfung seines Gegenstandes auf Patentfähigkeit nicht zugrunde gelegt werden.
3. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Beklagte das Streitpatent in der Fassung ihres Hauptantrags in zulässiger Weise verteidigt. Denn das Verfahren ist in dieser Fassung nicht patentfähig, da es nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Art. 56 EPÜ).

a) Tintenabsorbierungsmittel enthaltende Tintenversorgungstanks sind nicht nur aus der US-Patentschrift 4 194 846 bekannt, die in der Beschreibung des Streitpatents angeführt ist (deutsche Übersetzung Seite 1, Zeilen 10 bis 15), sondern werden dem Fachmann auch in der Tintenversorgungstanks für Tintenstrahldrucker betreffenden japanischen Patentschrift 57-26477 offenbart (Fig. 9; vgl. auch deutsche Übersetzung der Beschreibung der gleichlautenden US-Patentschrift 4 630 758 Seite 2, Zeilen 26 f). In diesen Schriften finden sich auch Hinweise auf den Zweck dieser Mittel, die ein Aufschäumen der Tinte beim Druckvorgang verhindern. Dem druckschriftlich belegten Stand der Technik konnte der Fachmann weiter entnehmen, daß diese Absorbierungsmittel, wenn die Tintenversorgungstanks beim Druckvorgang Tinte abgeben sollen, zuvor mit Tinte befüllt (imprägniert) werden müssen.
Wie der Senat bereits in seinem Urteil vom 22. Oktober 2003 in dem zwischen den Parteien geführten Nichtigkeitsverfahren X ZR 220/99 ausgeführt hat, ist es für den Fachmann eine Selbstverständlichkeit, einen Tintenversorgungstank , in dem die für den Druckvorgang erforderliche Tinte bereit gehalten
wird, mit einem Luftloch zu versehen, durch das in dem Maße, in dem beim Druck Tinte verbraucht wird, Luft in den Tintenversorgungstank eintreten kann, so daß das Entstehen eines den Tintenfluß störenden oder verhindernden Unterdrucks vermieden wird. Ebenso war es für den Fachmann eine naheliegende Maßnahme, in dem Tintentank einen mit dem Luftloch kommunizierenden Luftraum vorzusehen, um zu verhindern, daß die Tinte in dem Tintenversorgungstank mit dem Luftloch in Kontakt steht, durch Kapillarwirkung des Luftlochs aus diesem austritt oder dieses beim Eintrocknen der Tinte verschließt. Wie der gerichtliche Sachverständige auf erneutes Befragen in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, handelt es sich hierbei (Merkmalgruppe 4) um selbstverständliche Maßnahmen, die der Fachmann zwangsläufig ergreift, um einen funktionsfähigen, Tintenabsorbierungsmittel enthaltenden Tintenversorgungstank für Druckerköpfe zu erhalten.

b) Einem Fachmann, der sich vor die Aufgabe gestellt sah, einen derartigen Tintenversorgungstank mit Tinte zu imprägnieren, wurde durch die eine Vorrichtung zum Fassen von Tinte und zum Auftragen von Tinte auf eine Druckwalze oder Ähnliches betreffende US-Patentschrift 3 491 685 offenbart, zur Befüllung einen Unterdruck (ein Vakuum) anzulegen, um mit dessen Hilfe Tinte in den Versorgungstank einzusaugen. Zu diesem Zweck weist die vorgestellte Kartusche an ihrem Ende Löcher auf, die in einer Flüssigtintenversorgung so angeordnet werden, daß die Löcher unterhalb der Oberfläche der Tinte eingetaucht sind. Wird an dem oberen Ende der Kartusche ein Vakuum gezogen , dann wird je nach Stärke und Dauer der Beaufschlagung mit Unterdruck Tinte durch die Löcher in dem Schaummaterial nach oben in die Kartusche gezogen (Beschreibung deutsche Übersetzung Seite 12, mittlerer Absatz). Das Befüllen von Tintenabsorbierungsmittel enthaltenden Tintenversorgungstanks
mittels eines gegenüber der umgebenden Atmosphäre niedrigen Drucks (Unterdrucks , Merkmal 3 a) war mithin bekannt.
Darüber hinaus wird der Fachmann in der Druckschrift, die von einem Tank mit bei Beginn des Befüllvorgangs vorhandenem Absorptionsmittel ausgeht , ausdrücklich darauf hingewiesen, daß das Vakuum aufrechtzuerhalten ist, bis die Kartusche 90 % Sättigung erreicht. Der Fachmann entnimmt dieser Angabe , daß der Unterdruck nicht nur während irgendeines Teilabschnitts des Imprägnierverfahrens den Tintenversorgungstank beaufschlagen muß, sondern daß der Unterdruck über die Dauer der Imprägnierung der Tintenabsorbierungsmittel aufrechterhalten werden muß, bis die gewünschte Sättigung der Kartusche mit Tinte erreicht ist. Die Druckschrift offenbart dem Fachmann daher , daß das Imprägnieren der in dem Tintentank enthaltenen Tintenabsorbierungsmittel "bei" einem Unterdruck ("at" a low pressure) im Sinne des Merkmals 4 a des Streitpatents erfolgt.
Darüber hinaus hat der gerichtliche Sachverständige im einzelnen und überzeugend dargelegt, daß dem Fachmann durch die Angabe in der Druckschrift , das Vakuum werde angelegt, bis eine 90 %ige Sättigung erreicht sei, offenbart wird, daß er das Verfahren mit einem gegenüber dem Atmosphärendruck erheblich abgesenkten, niedrigen Druck ausführen muß. Diese mit Rücksicht auf die Porigkeit der von ihm ausgewählten Tintenabsorbierungsmittel erforderliche Druckdifferenz zur Erreichung der gewünschten Sättigung der Tintenabsorbierungsmittel ermittelt der Fachmann nach den Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen, denen die Parteien nicht widersprochen haben und denen der Senat folgt, nicht durch Berechnungen, sondern durch praktische Versuche, so daß er aufgrund des Offenbarungsgehalts dieser Druck-
schrift dazu angehalten wird, durch Anlegen eines gegenüber der umgebenden Atmosphäre erheblichen Unterdrucks so viel Luft aus den Tintenabsorbierungsmitteln zu evakuieren, daß die gewünschte Sättigung mit Tinte erzielt wird. Die Druckschrift offenbart dem Fachmann mithin die Merkmale 1 bis 2, 3 a und 4 des Patentanspruchs 1 in der in erster Linie verteidigten Fassung sowohl je für sich als auch in Kombination.
Demgegenüber findet sich kein ausdrücklicher Hinweis auf das Maß des anzulegenden Unterdrucks; insbesondere fehlt eine Merkmal 3 b entsprechende Wirkungsangabe und die dieser zugrundeliegende Erkenntnis, aus der bei der Lehre des Streitpatents Rückschlüsse auf die Bemessung des Drucks gezogen werden können.
In dieser Erkenntnis und ihre Benutzung für die Bemessung des Drucks kann jedoch keine erfinderische Leistung gesehen werden.
Denn bei der Beurteilung, ob der beanspruchten Lösung eine erfinderische Bedeutung beizumessen ist, muß von dem ausgegangen werden, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik tatsächlich leistet (Sen.Urt. v. 12.2.2003 - X ZR 200/99, GRUR 2003, 693 - Hochdruckreiniger m.w.N.).
Die Erkenntnis, daß sich das Ausmaß der im Absorbierungsmittel verbleibenden Gasreste nach dem Umfang des angelegten Unterdrucks richtet, ist als solche, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, trivial. Bei einem reinen Vakuum wären keine Einschlüsse mehr zu erwarten; bei einem geringen Druck wäre die Verteilung der Gase so, daß bei einer anschließenden Befüllung der Tanks allenfalls geringe Restmengen von Gas in den Sackporen
verblieben, die von der hochfließenden Tintenflüssigkeit zurückgedrängt würden. Schon das legt es nahe, einen möglichst großen Unterdruck anzulegen und diesen allenfalls nach den technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten zu begrenzen. Da es nach den überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen, die er auch auf wiederholte Nachfrage bestätigt hat, am Prioritätstag zum allgemeinen Fachwissen gehörte, daß je nach Ausmaß der Druckdifferenz mehr oder weniger Luft aus den Tintenabsorbierungsmitteln evakuiert wird und demzufolge die in den Tintenabsorbierungsmitteln vorhandenen Poren einschließlich der Sackporen je nach der Größe der Druckdifferenz zur umgebenden Atmosphäre mehr oder weniger mit Tinte benetzt werden, gibt die Streitpatentschrift dem Fachmann zwar einen Hinweis, bei der Ausführung des Verfahrens auch diese ihm bekannte Erkenntnis zu berücksichtigen und zu einer erheblichen Druckdifferenz zu greifen, um möglichst viel Luft aus den Tintenabsorbierungsmitteln zu evakuieren; sie gibt ihm aber keine über das allgemeine Fachwissen hinausreichende technische Lehre - etwa in Form einer Bemessungsregel -, wie er diese Erkenntnis bei der Auslegung des Verfahrens in einer über die ihm bekannten Wirkungszusammenhänge hinausgehenden Art umzusetzen hat.
Da das Streitpatent damit den Fachmann lediglich in gleicher Weise wie die US-Patentschrift 3 491 685 darauf hinweist, daß die Imprägnierung mit einem relativ zur umgebenden Atmosphäre erheblichen Unterdruck zu erfolgen hat, wenn eine erhebliche, beispielsweise 90 %ige, Befüllung des Tintenversorgungstanks erreicht werden soll, bleibt es in beiden Fällen dem Fachmann überlassen, die Druckdifferenz gegenüber der umgebenden Atmosphäre je nach dem angestrebtem Umfang der Befüllung zu bemessen. Sowohl die USPatentschrift als auch das Streitpatent erwarten vom Fachmann, daß er dabei
von allgemeinen Überlegungen ausgeht und gegebenenfalls anhand praktischer Versuche ermittelt, bei welcher Druckdifferenz das von ihm ausgewählte und in den Tintenversorgungstank eingesetzte poröse Material optimal imprägniert wird.
Das mit dem Patentanspruch 1 in erster Linie verteidigte Verfahren war dem Fachmann demzufolge aus dem Stand der Technik nahegelegt.

c) Nichts anderes gilt, soweit die Beklagte geltend gemacht hat, durch die Kombination der Merkmale des Patentanspruchs 1 in der in erster Linie verteidigten Fassung würden Synergieeffekte ausgelöst. Insoweit kann dahinstehen , unter welchen Voraussetzungen synergetische Effekte, die über die bloße Summenwirkung der kombinierten Merkmale hinausgehen, auf das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit hinzuweisen geeignet sind. Denn die vorteilhaften Wirkungen der Ausbildung eines Tintenversorgungstanks mit den Merkmalen der Merkmalsgruppe 4 waren dem Fachmann aus dem Stand der Technik bekannt. Der von der Beklagten in den Vordergrund gerückte Aspekt einer Befüllung der Tintenabsorbierungsmittel unter besonders weitgehender Vermeidung von Lufteinschlüssen ist lediglich eine zwangsläufige Folge der durch den Stand der Technik nahegelegten Maßnahmen der Anwendung starken Unterdrucks zur Optimierung des Imprägnierverfahrens. Der Umstand, daß die in dem beanspruchten Verfahren mit Tinte imprägnierten Tintenabsorbierungsmittel möglicherweise in besonderer Weise von Lufteinschlüssen frei sind, ist daher kein unerwarteter und überraschender Effekt und kann daher eine erfinderische Tätigkeit ebenfalls nicht begründen (vgl. auch Sen.Urt. v. 10.12.2002 - X ZR 68/99, GRUR 2003, 317 - Kosmetisches Sonnenschutzmittel).
II. Aus diesen Gründen beruht auch der Patentanspruch 1 in der hilfsweise verteidigten wie in der erteilten Fassung nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
1. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 in der hilfsweise verteidigten Fassung unterscheidet sich von dem Verfahren nach dem Hauptantrag lediglich dadurch, daß die Wirkungsangabe des Merkmals 4 b fehlt. Gegenstand dieses Verfahrens ist daher das Imprägnieren von in einem Tintenversorgungstank enthaltenen porösen Materials bei einem gegenüber der umgebenden Atmosphäre niedrigen Druck. Ein solches Verfahren war, wie dargelegt, durch die US-Patentschrift 3 491 685 nahegelegt.
2. Das Fehlen einer erfinderischen Leistung gilt erst Recht für den Patentanspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung. Gegenstand des Verfahrens ist danach jede Imprägnierung von Tintenabsorbierungsmittel enthaltenden Tintenversorgungstanks bei gegenüber der umgebenden Atmosphäre geringerem Druck. Dieses Verfahren ist für den Fachmann das Mittel der Wahl, das Befüllen von Tintenabsorbierungsmittel enthaltenden und wie im Stand der Technik bekannt ausgebildeten Tintenversorgungstanks mittels Unterdrucks beruht demzufolge jedenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.
III. Die Berufung ist daher mit der Kostenfolge aus § 121 Abs. 2 PatG, § 97 ZPO zurückzuweisen.
Melullis Jestaedt Scharen
Keukenschrijver Asendorf