Bundesgerichtshof Urteil, 17. Nov. 2009 - X ZR 49/08

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist Inhaberin des deutschen Patents 196 20 510, das einen Luftabscheider für eine Milchsammelanlage betrifft, sowie des parallelen deutschen Gebrauchsmusters 296 23 713. Das Klagepatent ist in Kraft, das Klagegebrauchsmuster ist am 22. Mai 2006 abgelaufen. Aus dem Klagepatent nimmt die Klägerin die Beklagten auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung der angegriffenen Erzeugnisse und Schadensersatz in Anspruch; außerdem begehrt sie von der Beklagten zu 1 eine angemessene Nutzungsentschädigung. Die Schadensersatz- und Rechnungslegungsansprüche stützt sie für die Zeit bis zum 22. Mai 2006 auch auf das Klagegebrauchsmuster.

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Anspruch 1 des Klagepatents in der erteilten und Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters in der ursprünglich eingetragenen und jeweils vor dem Landgericht geltend gemachten Fassung lauten übereinstimmend wie folgt: "Luftabscheider für eine einen Sammeltank aufweisende Milchsammelanlage , bestehend aus einem über eine Leitung (2 a, 2 b) von einer Vakuumpumpe (3) mit Unterdruck beaufschlagbaren Luftabscheidebehälter (1), in dessen oberen Bereich eine Saugleitung (4) für die von einem Lieferanten anzunehmende Milch einmündet und von dessen unterem Bereich eine eine gegen den Unterdruck der Vakuumpumpe (3) arbeitende Förderpumpe aufweisende Förderleitung (6) ausgeht, die in den Sammeltank mündet, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass in der Leitung (2 a, 2 b) zwischen dem Luftabscheidebehälter (1) und der Vakuumpumpe (3) ein Schaumsammelbehälter (7) angeordnet ist, von dessen un- terem Bereich eine zum Luftabscheidebehälter (1) führende, absperrbare Rücklaufleitung (8) ausgeht, und dass die vom Luftabscheidebehälter (1) ausgehende und zur Vakuumpumpe (3) führende Leitung (2 a, 2 b) mit ihrem ersten Leitungsabschnitt (2 a) in den oberen Bereich des Schaumsammelbehälters (7) einmündet, wobei an dem Schaumsammelbehälter (7) eine Belüftung (12) zum Abbau des im Schaumsammelbehälter (7) herrschenden Unterdrucks angeschlossen ist."

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Im Löschungsverfahren wurde das Klagegebrauchsmuster in der Weise teilweise gelöscht, dass im kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs 1 zwischen den Worten "ein" und "Schaumsammelbehälter" das Wort "einziger" eingefügt wurde.

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Durch rechtskräftiges Urteil des Bundespatentgerichts vom 5. März 2002 ist das Klagepatent für nichtig erklärt worden, soweit Patentanspruch 1 über eine Fassung hinausgeht, in welcher der kennzeichnende Teil bei unverändert gebliebenem Oberbegriff (ohne Bezugszeichen, Änderungen gegenüber der erteilten Fassung kursiv) lautet: "…, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass in der Leitung zwischen dem Luftabscheidebehälter und der Vakuumpumpe ein Schaumsammelbehälter angeordnet ist, von dessen unterem Bereich eine zum Luftabscheidebehälter führende, durch ein Ventil absperrbare Rücklaufleitung ausgeht, die den Leitungsabschnitt zwischen dem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter überbrückt, und dass in dem Leitungsabschnitt zwischen dem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter ein umgekehrt zum Ventil in der Rücklaufleitung wirkendes Ventil angeordnet ist, und dass die vom Luftabscheidebehälter ausgehende und zur Vakuumpumpe führende Leitung mit ihrem ersten Leitungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsammelbehälters einmündet, wobei an dem Schaumsammelbehälter eine Belüftung zum Abbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Unterdrucks angeschlossen ist."

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Die nachstehenden Fig. 1 und 2 zeigen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung. Sie sind sowohl in der Klagegebrauchsmuster- als auch in der Klagepatentschrift enthalten. In Fig. 1 ist der erfindungsgemäße Luftabscheider bei der Milchannahme dargestellt, wie er Milchschaum aus dem Luftabscheidebehälter absaugt, in Fig. 2 dagegen während der Rückförderung des zur Milch rückverflüssigten Schaums aus dem Schaumsammel- in den Luftabscheidebehälter.

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Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2 und 3 sind, stellt her und vertreibt Luftabscheider für Milchsammelanlagen, deren Funktionsweise aus nachstehender Prinzipzeichnung ersichtlich ist.

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Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Diese Verurteilung hat das Berufungsgericht auf Antrag der Klägerin nach Maßgabe der im Nichtigkeits- bzw. im Löschungsverfahren aufrechterhaltenen Fassung der Klageschutzrechte bestätigt. Hiergegen wendet sich die vom Senat zugelassene Revision der Beklagten, der die Klägerin entgegentritt.

Entscheidungsgründe:

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Die Revision erweist sich als begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch über die Kosten des Revisionsverfahrens.

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I. 1. Das Berufungsgericht nimmt eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents an. Dabei geht es von folgenden Erwägungen aus:

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Mit Luftabscheidern ausgerüstete Lastkraftwagen holen Milch von verschiedenen Erzeugern ab und sammeln sie in einem Sammeltank, um sie zur Molkerei zu fahren. Luftabscheider sollen die Milch von der insbesondere gegen Ende des Annahmevorgangs beim Ansaugen zwangsläufig mit aufgenommenen und zu Schaumbildungen führenden Luft trennen. Zum Absaugen des Schaums wird über eine Vakuumpumpe Unterdruck erzeugt. Das Berufungsgericht erkennt die technische Aufgabe der Erfindung darin, den Luftabscheider so zu verbessern, dass der rückverflüssigte Milchschaum der volumetrischen Messung zugänglich gemacht und die Vakuumpumpe vor dem Ansaugen von Milchschaum geschützt werde. Patentanspruch 1 (in der Fassung des Nichtigkeitsurteils ) sehe zur Lösung dieser Aufgabe einen Luftabscheider mit folgenden Merkmalen vor: 1. Der Luftabscheider besteht aus einem über eine Leitung von einer Vakuumpumpe mit Unterdruck beaufschlagbaren Luftabscheidebehälter; 1.1 im oberen Bereich des Luftabscheidebehälters mündet eine Saugleitung für die von einem Lieferanten anzunehmende Milch ein; 1.2 vom unteren Bereich des Luftabscheidebehälters geht eine eine gegen den Unterdruck der Vakuumpumpe arbeitende Förderpumpe aufweisende Förderleitung aus; 1.2.1 die Förderleitung mündet in den Sammeltank; 2. in der Leitung zwischen dem Luftabscheidebehälter und der Vakuumpumpe ist ein einziger Schaumsammelbehälter angeordnet; 2.1 vom unteren Bereich des Schaumsammelbehälters geht eine zum Luftabscheidebehälter führende, absperrbare Rücklaufleitung aus; 2.1.1 die Rücklaufleitung ist durch ein Ventil absperrbar und 2.1.2 überbrückt den Leitungsabschnitt zwischen dem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter; 2.2 in dem Leitungsabschnitt zwischen dem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter ist ein umgekehrt zum Ventil in der Rücklaufleitung wirkendes Ventil angeordnet ; 2.3 die vom Luftabscheidebehälter ausgehende zur Vakuumpumpe führende Leitung mündet mit ihrem ersten Leitungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsammelbehälters ein; 2.4 an dem Schaumsammelbehälter ist eine Belüftung zum Abbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Unterdrucks angeschlossen.

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Das Berufungsgericht sieht den Kern der Erfindung in den Merkmalen 2.1.1, 2.1.2 und 2.2, und zwar in dem gegenläufigen Wirken der Ventile in der Vakuumleitung (9) und der Rücklaufleitung (10). Zur Vakuumbeaufschlagung (Absaugen von Schaum) werde die Vakuumleitung geöffnet und die Rücklaufleitung geschlossen, während zum Entleeren des Schaumsammelbehälters umgekehrt die Rücklaufleitung geöffnet und die Vakuumleitung geschlossen werde. Auf diese Weise werde beim Belüften des Schaumsammelbehälters mittels der Belüftung (12) (vgl. Merkmal 2.4) ein Druckgefälle erzeugt. Denn der Luftabscheidebehälter stehe weiterhin unter Unterdruck, der weder durch die abgesperrte Vakuumleitung noch durch die geöffnete Rücklaufleitung entweichen könne. Das Entweichen des Unterdrucks verhindere die vor der Einmündung der Rücklaufleitung im Schaumsammelbehälter anstehende Milch. Sie schließe aus, dass die in den Schaumsammelbehälter über die Belüftung (12) eingeströmte Luft in den Luftabscheidebehälter gelangen könne. Aufgrund der Druckdifferenz werde die wieder verflüssigte Milch durch die Rücklaufleitung vom Schaumsammelbehälter in den Luftabscheidebehälter gesaugt. Das Berufungsgericht bemerkt, dass man bei dieser Betriebsweise zur Milchrückführung keine Schwerkraftwirkung benötige und den Schaumsammelbehälter nicht gegenüber dem Luftabscheidebehälter höher anordnen müsse. Dies schließe jedoch nicht aus, dass die zurückgesaugte Milch auf dem Weg vom Schaumsammel - in den Luftabscheidebehälter gleichzeitig auch ein Höhengefälle zurücklege.

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Nach Auffassung des Berufungsgerichts kommt es für das Merkmal 2.2 allein darauf an, ob in der Unterdruck- und in der Rücklaufleitung jeweils gegenläufig einstellbare Ventile vorhanden sind. Das Klagepatent stelle es in das Belieben des Fachmanns, welche Ventile er für dieses gegenläufige Öffnen und Schließen verwende; sie müssten lediglich die Eignung aufweisen, gegenläufig im Sinne des Merkmals 2.2 arbeiten zu können. Das Berufungsgericht hat festgestellt , dass die angegriffene Ausführungsform mit Ventilen ausgestattet ist, die im Sinne des Klagepatents mit Hilfe einer geeigneten Steuerung gegenläufig eingestellt werden könnten. Diese Möglichkeit der Einstellung hält das Berufungsgericht auch vor dem Hintergrund seiner Interpretation zur gegenläufigen Wirkung der Ventile für ausreichend, um eine Patentverletzung festzustellen. Keine Bedeutung misst es dabei dem Vortrag der Beklagten zu, die von ihnen beigestellte elektronische Steuerung der angegriffenen Anlage ermögliche die gegenläufige Arbeitsweise nicht und sei für sie und ihre Abnehmer unveränderbar so eingestellt, dass beim Belüften des Schaumsammelbehälters neben der Rücklaufleitung auch der zwischen Luftabscheide- und Schaumsammelbehälter verlaufende Abschnitt der Vakuumleitung geöffnet sei, so dass über diesen geöffneten Abschnitt der Unterdruck im Luftabscheidebehälter sofort zusammenbreche und die aus dem Schaum rückverflüssigte Milch ausschließlich schwer- kraftbedingt aus dem höher gelegenen Schaumsammel- in den tiefer liegenden Luftabscheidebehälter fließe. Hierauf komme es nicht an, weil für eine wortlautgemäße Benutzung die bloße Eignung der Ventile zu der beschriebenen gegenläufigen Wirkung ausreiche; dass diese tatsächlich verwirklicht werde, sei nicht erforderlich. Das Berufungsgericht hält es daher auch für unerheblich, dass nach Vortrag der Beklagten für die angegriffene Vorrichtung eine Steuerung, welche die Nutzung der erfindungsgemäßen Vorteile ermöglicht, weder angeboten noch hergestellt werde.

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2. Diese Auslegung des Klagepatents durch das Berufungsgericht hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand. Wie ein Patent auszulegen ist, ist eine Rechtsfrage. Deshalb ist die Auslegung eines Patents vom Revisionsgericht in vollem Umfang überprüfbar (st. Rspr.; s. nur BGHZ 142, 7, 15 - Räumschild; BGHZ 160, 204, 213 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

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Für den Verletzungsprozess ist Patentanspruch 1 in der Fassung maßgeblich , die er im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht gefunden hat. Im Nichtigkeitsverfahren ist gegenüber der erteilten Fassung das Merkmal 2.2 "umgekehrt zum Ventil in der Rücklaufleitung wirkendes Ventil" im Kennzeichen hinzugefügt worden. Die vom Berufungsgericht vertretene Auslegung ist mit dem Wortlaut dieser maßgeblichen Fassung des Klagepatents und dem Funktionszusammenhang seiner Lehre, der bei der Auslegung des Klagepatents zu beachten ist, unvereinbar.

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In der aufrechterhaltenen Fassung lehrt das Klagepatent in Merkmal 2.2 zwei Ventile, die in einem gegenläufigen Wirkungszusammenhang stehen, also gegenläufig funktional miteinander verbunden sind. Vom Patentanspruch nicht erfasst werden deshalb Vorrichtungen mit zwei Ventilen, denen eine solche funktionale Verbindung zur gegenläufigen Wirkung fehlt und erst durch Hinzufügen einer tatsächlich nicht vorhandenen Steuerung verliehen werden kann. Entgegen der Auffassung der Klägerin steht ein solches Verständnis nicht im Gegensatz zu früheren Entscheidungen des Senats. Zwar haben die Merkmale eines Sachanspruchs, wie ihn Patentanspruch 1 darstellt, die Funktion, die geschützte Sache als solche zu beschreiben, so dass der auf diese Weise - regelmäßig räumlich-körperlich - definierte Gegenstand unabhängig davon geschützt ist, wie er hergestellt worden ist und zu welchem Zweck er verwendet wird (Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen; Sen.Urt. v. 22.11.2005 - X ZR 79/04, Umdr. S. 17 - extracoronales Geschiebe). Deswegen sind im Patentanspruch enthaltene Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben jedoch nicht schlechthin bedeutungslos. Sie können vielmehr als Bestandteile des Patentanspruchs an dessen Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand zu bestimmen und damit zugleich zu begrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen , als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann (BGHZ 112, 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung II; Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen). Versteht man mit dem Berufungsgericht die gegenläufige Ventilwirkung als Angabe einer notwendigen Funktion oder Wirkung, so erfordert die patentgemäße Lehre daher eine Ventilanordnung, die entweder räumlich-körperlich oder durch eine entsprechende Steuerung so eingerichtet ist, dass die erfindungsgemäße gegenläufige Wirkung der beiden Ventile erzielt werden kann. Hingegen reicht es nicht aus, dass der Ventilanordnung diese Eignung erst durch weitere Maßnahmen wie eine Änderung der Steuerung verliehen werden kann.

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Die Klägerin macht in diesem Zusammenhang geltend, bei der angegriffenen Ausführungsform müssten notwendig während der Anfangs- und Hauptphase der Milchannahme die Rücklaufleitung (8) durch das Ventil (10) geschlossen und die Vakuumleitung (2 a) durch das Ventil (9) geöffnet sein, weil anderenfalls ein Ansaugen der Milch nicht möglich sei; diese gegenläufige Stellung der Ventile sei daher für die Funktion der patentgemäßen Vorrichtung selbstverständlich. Mit dieser Bewertung verkennt die Klägerin die Bedeutung des Merkmals 2.2 im Gefüge des Patentanspruchs. Schon seine Aufnahme in den Kennzeichnungsteil des Anspruchs deutet darauf hin, dass ihm eine wesentliche Bedeutung im Hinblick auf das mit der Fassung des Anspruchs verfolgte Ziel der Abgrenzung der beanspruchten Lehre vom Stand der Technik zukommen soll. Bereits das spricht dagegen, dass mit ihm eine bloße Selbstverständlichkeit mitgeteilt werden soll. Das gilt um so mehr, als der gegenläufigen Wirkung der Ventile im Gesamtgefüge der beschriebenen Lehre durchaus Bedeutung bei Erzeugung, Aufrechterhaltung oder Abbau des jeweiligen Unterdrucks zukommt. Diese Wirkung der Ventile während der Entleerungsphase des Schaumsammelbehälters ermöglicht es, die dort gesammelte Milch patentgemäß unter Ausnutzung von Unterdruck in den Luftabscheider zurückzusaugen. Ein solches Verständnis des Fachmanns von der Bedeutung des Merkmals 2.2 wird auch dadurch bestätigt, dass das einzige in der Patentschrift erläuterte Ausführungsbeispiel eine solche gegenläufige Wirkung der Ventile beim Rücklauf der Milch aus dem Schaumsammelbehälter beschreibt (Klagepatent, Sp. 3 Z. 5-8). Dahinstehen kann in diesem Zusammenhang, ob auch andere Mittel für die Rückführung der Milch in Betracht kommen. Denn die Einfügung des Merkmals 2.2 im Nichtigkeitsverfahren lässt allein gegenläufig wirkende Ventile als Mittel für die Rückführung zu. Bestätigt wird diese Einschätzung dadurch , dass das Merkmal im Verlaufe des Nichtigkeitsverfahrens in den Anspruch aufgenommen wurde, um die beanspruchte Lehre vom Stand der Tech- nik weiter abzugrenzen und so Bedenken gegenüber der Schutzfähigkeit der erteilten Ansprüche zu begegnen. Diese durch die Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren mit Gestaltungswirkung vorgenommene Abgrenzung ist durch Aufnahme eines Merkmals, das sich in Selbstverständlichkeiten erschöpft, nicht möglich. Vielmehr muss dem Merkmal ein den Patentanspruch kennzeichnender , unterscheidungskräftiger Sinn zukommen.

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Das Berufungsgericht hat bisher nicht festgestellt, ob die angegriffene Ausführungsform über eine Ventilanordnung verfügt, die ohne weitere Maßnahmen wie etwa eine Änderung der Steuerung die erfindungsgemäße gegenläufige Wirkung der beiden Ventile auch beim Rücksaugen der Milch aus dem Schaumsammelbehälter erzielt. Die Verurteilung der Beklagten wegen wortsinngemäßer Patentverletzung kann deshalb keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht wird nunmehr die erforderlichen Feststellungen zu dem beim Betrieb der angegriffenen Ausführungsform, insbesondere während der Rückführung von Milch aus dem Schaumsammel- in den Luftabscheidebehälter, anzutreffenden Ventilstellungen zu treffen haben. Sollte sich danach eine wortsinngemäße Benutzung nicht feststellen lassen, wird das Berufungsgericht gegebenenfalls auch eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln zu prüfen haben, die bei dem der Revisionsentscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint.

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II. Auch die Verurteilung der Beklagten wegen Verletzung des Klagegebrauchsmusters hält im Ergebnis revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand.

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1. Der im Löschungsverfahren für schutzfähig erachtete Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters kombiniert folgende Merkmale: 1. Der Luftabscheider besteht aus einem über eine Leitung von einer Vakuumpumpe mit Unterdruck beaufschlagbaren Luftabscheidebehälter; 1.1 im oberen Bereich des Luftabscheidebehälters mündet eine Saugleitung für die von einem Lieferanten anzunehmende Milch ein; 1.2 vom unteren Bereich des Luftabscheidebehälters geht eine eine gegen den Unterdruck der Vakuumpumpe arbeitende Förderpumpe aufweisende Förderleitung aus; 1.2.1 die Förderleitung mündet in den Sammeltank; 2. in der Leitung zwischen dem Luftabscheidebehälter und der Vakuumpumpe ist ein einziger Schaumsammelbehälter angeordnet; 2.1 vom unteren Bereich des Schaumsammelbehälters geht eine zum Luftabscheidebehälter führende, absperrbare Rücklaufleitung aus; 2.2 die vom Luftabscheidebehälter ausgehende zur Vakuumpumpe führende Leitung mündet mit ihrem ersten Leitungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsammelbehälters ein; 2.3 an dem Schaumsammelbehälter ist eine Belüftung zum Abbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Unterdrucks angeschlossen.

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Im Klagegebrauchsmuster fehlen daher die Merkmale 2.1.1, 2.1.2 und 2.2 des Klagepatents; die Merkmale 2.3 und 2.4 des Patents erscheinen im Gebrauchsmuster als Merkmale 2.2 und 2.3.

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2. a) Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters hat damit einen anderen Inhalt als Anspruch 1 des Klagepatents. Dem Gebrauchsmuster fehlt das Merkmal "umgekehrt wirkende Ventile". Entgegen dem Berufungsgericht ist dem Wortlaut des Gebrauchsmusters kein Anhaltspunkt dafür zu entnehmen, dass für den Rückfluss der im Schaumsammelbehälter angesammelten Milch in den Luftabscheidebehälter außer der Einwirkung der Schwerkraft zumindest auch die Erzeugung eines Druckgefälles erforderlich sein soll. Vielmehr ergibt sich aus den Merkmalen 2.1 und 2. 3 lediglich, dass während der Milchannahme zum Ansaugen der Milch ein Unterdruck besteht, der in der Rückflussphase der gesammelten Milch in den Luftabscheidebehälter mittels der Belüftung gemäß Merkmal 2.3 abgebaut wird, so dass die gesammelte Milch über die dann geöffnete Rücklaufleitung gemäß Merkmal 2.1 in den Luftabscheidebehälter zurückfließen kann. Das kann wegen des Abbaus des Unterdrucks bei entsprechenden , durch das Schutzrecht nicht ausgeschlossenen Gefällen auch durch die Schwerkraft bewirkt werden. Danach setzt Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters nicht voraus, dass der Rückfluss der Milch durch Erzeugung eines Druckgefälles bewirkt wird.

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b) Merkmal 2.3 des Gebrauchsmusters (identisch mit Merkmal 2.4 des Klagepatents) setzt nicht voraus, dass die Belüftung zum Abbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Unterdrucks unmittelbar und direkt an dem Schaumsammelbehälter angeschlossen ist. Entscheidend ist vielmehr, dass die mit der Belüftung angestrebte Wirkung, den Unterdruck abzubauen, erzielt wird. Dafür reicht es aus, wenn die Belüftung über zwischengeschaltete Leitungsabschnitte mit dem Schaumsammelbehälter verbunden ist, wie es im Übrigen auch die Fig. 1 und 2 darstellen, die sowohl in den Unterlagen der Gebrauchsmusteranmeldung als auch in der Klagepatentschrift enthalten sind.

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Damit hat das Berufungsgericht im Ergebnis zutreffend angenommen, dass die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß von Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters Gebrauch macht.

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3. Auch die Verurteilung der Beklagten wegen Gebrauchsmusterverletzung kann jedoch keinen Bestand haben, weil das Berufungsgericht dem unter Beweis gestellten Vortrag der Beklagten nicht nachgegangen ist, die Klägerin habe ihnen gegenüber im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren erklärt, sie beanspruche für Vorrichtungen mit schwerkraftbedingter Milchrückführung keinen Schutz.

25

Nach der Rechtsprechung des Senats können Erklärungen des Patentanmelders im Einspruchsverfahren unter bestimmten Umständen zugunsten eines an diesem Verfahren beteiligten Dritten einen Einwand aus Treu und Glauben gegen die Inanspruchnahme wegen einer Patentverletzung begründen (Sen.Urt. v. 05.06.1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377 - Weichvorrichtung II; Sen.Urt. v. 20.04.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993, 886 - Weichvorrichtung I). Lässt sich der Anmelder im Einspruchsverfahren angesichts des sich bereits anbahnenden Verletzungsstreits auf die Erörterung einer entgegengehaltenen konkreten Ausführungsform des Einsprechenden ein und gibt er dann ernsthaft, in einer Vertrauen begründenden Weise die Erklärung ab, diese Ausführungsform werde von dem begehrten Schutz nicht erfasst, um seine Chancen zu erhöhen , das Patent erfolgreich verteidigen zu können, so muss er sich nach der Senatsentscheidung "Weichvorrichtung II" an dieser Erklärung festhalten lassen. Für das gebrauchsmusterrechtliche Löschungsverfahren kann insoweit nichts anderes gelten.

26

Die Beklagten haben hinreichend substantiiert einen Vertrauenstatbestand vorgetragen, der ihnen im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform gegen eine Inanspruchnahme aus dem Gebrauchsmuster einen Einwand aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) eröffnen würde. Sie haben geltend gemacht, dass der Vertreter der Klägerin anlässlich der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht im Löschungsverfahren am 16. Juli 2003 ausdrücklich erklärt habe, die Gebrauchsmusterinhaberin beanspruche keinen Schutz für solche Vorrichtungen, bei denen die Milch lediglich durch Höhengefälle vom Schaumsammelbehälter in den Luftabscheider zurücklaufe; sie werde aus dem Klagegebrauchsmuster keine Rechte gegen solche Ausführungsformen geltend machen, die nicht das Rücksaugprinzip, sondern nur das Schwerkraftprinzip verwirklichten. Zum Beleg für dieses Vorbringen haben die Beklagten Beweis durch Vernehmung des Vorsitzenden Richters am Bundespatentgericht G. sowie des Patentanwalts Dipl.-Ing. E. angeboten.

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Entgegen der Auffassung der Klägerin ist in diesem Zusammenhang nicht entscheidend, dass sich aus dem Beschluss des Bundespatentgerichts im Löschungsverfahren nichts dafür ergibt, dass die behauptete einschränkende Erklärung der Klägerin Grundlage für die Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters war. Zwar wurde in der vom Senat gebilligten Auslegung des Berufungsgerichts in der Entscheidung "Weichvorrichtung II" die Feststellung des Erklä- rungstatbestands maßgeblich auf den Beschluss des Bundespatentgerichts im Löschungsverfahren gestützt. Bei der Prüfung des Einwands aus Treu und Glauben geht es aber nicht um den durch Auslegung des Patentanspruchs gemäß § 14 PatG zu bestimmenden (objektiven) Schutzbereich des Patents gegenüber jedermann, sondern ausschließlich um das Verhältnis der am Einspruchsverfahren und an dem Verletzungsstreit beteiligten Parteien zueinander (Sen.Urt, aaO, 3380 - Weichvorrichtung II). In diesem Verhältnis gelten die allgemeinen Grundsätze des Verbots treuwidrigen Handelns. Deshalb kann nicht verlangt werden, dass eine Erklärung im patentrechtlichen Einspruchs- oder gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahren nur dann unter dem Aspekt von Treu und Glauben relevant sein kann, wenn sie in der in einem solchen Verfahren ergehenden Entscheidung dokumentiert ist. Vielmehr ist die Feststellung des Erklärungstatbestands in gleicher Weise auch durch andere Beweismittel möglich, wie etwa den von der Beklagten angebotenen Zeugenbeweis.

28

Das Berufungsgericht wird in diesem Zusammenhang auch zu erwägen haben, ob die durch den Wortlaut des Gebrauchsmusters nicht veranlassten Ausführungen des Bundespatentgerichts in dem Beschluss vom 16. Juli 2003 im Löschungsverfahren zu Schwerkraftwirkung und Unterdruckdifferenz (s. dort S. 12) ihre Ursache in entsprechenden Erklärungen in der vorhergehenden mündlichen Verhandlung finden könnten.

29

Das Berufungsgericht hat sich mit Vortrag und Beweisantritt der Beklagten zu der Erklärung der Klägerin im Löschungsverfahren nicht in der gebotenen Weise befasst und deshalb den Prozessstoff entgegen § 286 ZPO nicht ausgeschöpft. Damit kann auch die Verurteilung der Beklagten wegen Verletzung des Gebrauchsmusters keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht wird nunmehr zu prüfen haben, ob bei der angegriffenen Ausführungsform die ge- sammelte Milch durch Schwerkraft in den Luftabscheider zurückfließt oder ob dabei noch weitere Kräfte, etwa ein Druckgefälle, wirksam werden. Gegebenenfalls wird es sodann Beweis zu dem Vortrag der Beklagten über den ihnen gegenüber im Löschungsverfahren geschaffenen Vertrauenstatbestand erheben müssen.

Melullis Scharen Mühlens
Asendorf Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 28.11.2000 - 4 O 23/00 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 24.06.2004 - I-2 U 6/01 -

14).

6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Flügelrührer (56) zwei Rührflügel (57) aufweist.
7. Anordnung nach den Ansprüchen 5 und 6, dadurch gekennzeichnet , daß die Übergänge zwischen den Rührflügeln (57) und der Nabe (62) des Flügelrührers (56) nach Art von Luftschraubenprofilen (61) gekrümmt sind derart, daß beim Rühren das Rührgut auf den Krukenboden (9, 19) gepresst wird.
8. Anordnung nach den Ansprüchen 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet , daß die unteren Flächenbereiche (64) des Flügelrührers (56) der Form der Innenflächen (11, 20) des verschiebbaren Krukenbodens (9, 19) angepasst sind.
9. Anordnung nach den Ansprüchen 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet , daß die oberen Flächenbereiche (63) des Flügelrührers (56) der Form der Innenfläche (29) des Schraubdeckels (26) angepaßt sind.
Im übrigen werden die Klage abgewiesen und die Berufung zurückgewiesen.
Die Kosten des Rechtstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auf einer am 18. November 1993 offengelegten Anmeldung vom 16. Mai 1992 beruhenden deutschen Patents 42 16 252, dessen erteilter Anspruch 1 wie folgt lautet:
"Anordnung mit einem Rührwerk zur Mischung von pharmazeutischen und/oder kosmetischen Salben, Pasten, Cremes, Gelen oder Emulsionen mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen, in einem zur Herstellung von Rezepturmischungen bemessenen verschließbaren Mischgefäß mit einem am Ende einer durch eine Zentralöffnung eines Deckels hindurchführbaren Antriebswelle eines drehzahlregelbaren Elektromotors festlegbaren Flügelrührer mit Reibflächen, die unter Reibdruck an Innenflächen des Mischgefäßes anliegen oder anlegbar sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Mischgefäß eine Schraubkruke (1, 14) mit einem auf ein Außengewinde (8) des Krukenkörpers (2, 15) aufschraubbaren Schraubdeckel (26) ist, die zugleich als Abgabegefäß verwendet wird, und daß die Zentralöffnung (30) des Schraubdeckels (26) nach Entfernen der Antriebswelle (54) verschließbar ist."
Wegen der weiterhin erteilten, unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 10 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.
Der Kläger hat begehrt, das Streitpatent für nichtig zu erklären, weil es gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit be-
ruhe. Das Bundespatentgericht hat diesem Antrag entsprechend das Streitpa- tent für nichtig erklärt.
Hiergegen wendet sich der Beklagte mit der Berufung. Er verteidigt das Streitpatent nur noch in geänderter Fassung, wobei er einen Hauptantrag und drei Hilfsanträge stellt, die jeweils einen Hauptanspruch 1 sowie unmittelbar oder mittelbar hierauf bezogene Unteransprüche umfassen. Was Patentanspruch 1 betrifft, beantragt der Beklagte hauptsächlich,
die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, daß Patentanspruch 1 wie folgt lautet (Änderungen kursiv):
"Anordnung mit einem Rührwerk zur Mischung von pharmazeutischen und/oder kosmetischen Salben, Pasten, Cremes, Gelen oder Emulsionen mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen in Apotheken, in einem zur Herstellung von Rezepturmischungen be- messenen verschließbaren Mischgefäß mit einem am Ende einer durch eine Zentralöffnung eines Deckels hindurchführbaren Antriebswelle eines drehzahlregelbaren Elektromotors festlegbaren Flügelrührer mit Reibflächen, die unter Reibdruck an Innenflächen des Mischgefäßes anliegen oder anlegbar sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Mischgefäß eine Schraubkruke (1, 14) mit einem auf ein Außengewinde (8) des Krukenkörpers (2, 15) aufschraubbaren Schraubdeckel (26) ist, die zugleich als Abgabegefäß verwendet wird, daß die Zentralöffnung (30) des Schraubdeckels (26) nach Entfernen der Antriebswelle
(54) verschließbar ist und daß das Mischgefäß relativ zum Flügel- rührer auf- und abbewegbar ist."
Die nach dem ersten Hilfsantrag erstrebte Fassung des Patentanspruchs 1 kann dem Urteilstenor entnommen werden. Im übrigen wird wegen der weiteren hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 auf den Schriftsatz des Beklagten vom 3. April 2002 Bezug genommen.
Der Kläger tritt dem Begehren des Beklagten entgegen.
Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens des Prof. Dr.-Ing. habil. L. M. vom Institut für Apparate- und Umwelttechnik - ... - der Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik der ... Universität M. . Dieses Gutachten hat der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt. Der Beklagte hat ein Privatgutachten von Prof. Dr. K. H. B. vom Pharmazeutischen Institut ... Universität F. vorgelegt.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung des Beklagten hat nur teilweise Erfolg. Das Streitpatent ist gemäß § 22 i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG teilweise für nichtig zu erklären. Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (§§ 1-5 PatG) besteht jedoch nicht, soweit das Streitpatent mit dem ersten Hilfsantrag verteidigt wird.
1. In der verteidigten Form betrifft das Streitpatent die Herstellung von pharmazeutischen und/oder kosmetischen Salben, Pasten, Cremes, Gelen oder Emulsionen mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen in Apotheken. Dort wurden solche Produkte als Rezepturmischungen im allgemeinen in weit offenen Mörsern hergestellt, indem die Bestandteile der Rezeptur bei ungehindertem Luftzutritt mittels Pistills in Handarbeit verrieben und gemischt wurden. Das hat - wie in Sp. 1 Z. 10 ff. der Beschreibung des Streitpatents auch angegeben ist - mehrere Nachteile. Die Handarbeit ist aufwendig. Angesichts des ungehinderten Luftzutritts wird eine unverantwortlich große Anzahl von Luftkeimen in das Mischgefäß eingebracht, was insbesondere die Haltbarkeit der Rezepturmischung beeinträchtigt (vgl. Sp. 6 Z. 16 f.). Das Mischgefäß muß nach dem Gebrauch aufwendig gereinigt werden. Das fertige Produkt muß nach Beendigung des Mischvorganges zur Abgabe an den Patienten in ein anderes Gefäß umgefüllt werden.
Die Streitpatentschrift erwähnt ferner, daß auch bereits Salbenmischund Rührmaschinen bekannt waren, welche die Handmischung mehr oder weniger nachahmen. Hierdurch läßt sich die zum Verreiben und Mischen ansonsten nötige aufwendige Handarbeit ersparen; nach der Darstellung in Sp. 1 Z. 25 ff. der Beschreibung des Streitpatents sind die anderen zuvor genannten Nachteile aber auch bei diesem Stand der Technik vorhanden.
Nach der weiteren Angabe in Sp. 1 Z. 28 ff. war es schließlich bekannt, aus pharmazeutischen, biochemischen, chemischen, kosmetischen oder ähnlichen Stoffen Mischungen kleiner Mengen unter weitgehendem Luftabschluß maschinell herzustellen. Nach der Beschreibung in der Streitpatentschrift war insoweit ein Laborgerät zum Dispergieren, Emulgieren und/oder Mischen sol-
cher Stoffe bekannt, das einen Behälter mit druckdichtem Deckel aufweist, in den ein drehbares Werkzeug einsetzbar ist. Abgesehen davon, daß auch bei ihm der Reinigungsbedarf und die Notwendigkeit des Umfüllens des erzeugten Produkts besteht, kritisiert die Beschreibung des Streitpatents an diesem Laborgerät die als außerordentlich aufwendig bezeichnete Konstruktion des Aufnahmebehälters und des Deckels.
Diese Darstellung des vorbekannten Formenschatzes führt zu der Erkenntnis , daß das der Lehre des Streitpatents zugrundeliegende Problem nicht - wie es in Sp. 1 Z. 52 ff. der Beschreibung heißt - dahin zu umschreiben ist, ein Umfüllen von Rezepturmischungen in Abgabegefäße zu vermeiden. Das betrifft bereits einen Lösungsansatz. Patentgemäß soll vielmehr eine einfache und kostengünstige Anordnung zur Verfügung gestellt werden, die für die Erstellung von Rezepturmischungen geeignet ist, wie sie in Apotheken hergestellt werden müssen, und welche die geschilderten Nachteile vermeidet, insbesondere die Kontaminierungsgefahr und den Reinigungsaufwand vermindert.
Der Lösungsvorschlag nach Anspruch 1 in der hauptsächlich verteidigten Fassung lehrt eine Anordnung mit einem verschließbaren Mischgefäß und einem Rührwerk, deren Merkmale sich im einzelnen wie folgt gliedern lassen:
1. Das Rührwerk

a) dient zur Mischung von pharmazeutischen und/oder kosmetischen Salben, Pasten, Cremes, Gelen oder Emulsionen mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen in Apotheken,

b) hat einen Flügelrührer,
aa) der am Ende einer Antriebswelle eines drehzahlregelbaren Elektromotors festlegbar ist,
bb) der Reibflächen aufweist,

(1) die unter Reibdruck an Innenflächen des Mischgefäßes anliegen oder anlegbar sind.
2. Das verschließbare Mischgefäß

a) ist zur Herstellung von Rezepturmischungen bemessen,

b) ist eine Kruke,

c) weist ein Außengewinde (auf dem Krukenkörper) auf,

d) weist einen Deckel auf,
aa) der auf das Außengewinde aufschraubbar ist,
bb) der eine Zentralöffnung hat,
(1) durch welche die Antriebswelle hindurchgeführt werden kann,
(2) die - nach Entfernen der Antriebswelle - verschließbar ist;

e) ist relativ zum Flügelrührer auf- und abbewegbar,

f) wird zugleich als Abgabegefäß verwendet.

2. Die Fassung, mit welcher der Beklagte Patentanspruch 1 mit seinem Hauptantrag verteidigt, ist zulässig. Der hiermit definierte Gegenstand gehörte - unabhängig davon, ob alle neu aufgenommenen Merkmale zur vorrichtungsmäßigen Bestimmung der beanspruchten Anordnung beitragen - bereits nach den ursprünglich zur Anmeldung des Streitpatents eingereichten Unterlagen zu der angemeldeten Erfindung. Seite 1 der ursprünglichen Beschreibung offenbart , daß eine Problemlösung bei der Herstellung von Rezepturmischungen beansprucht ist, die "in der Apotheke" erfolgen kann. Auf Seite 7 f. der ursprünglichen Beschreibung war ferner angegeben, anmeldungsgemäß könne der Rührvorgang geschehen, indem entweder die Bedienungsperson die Kruke relativ zum Flügelrührer auf- und abbewege oder indem bei festgelegter Kruke der Elektromotor auf- und abgeführt werde, was bei einer Antriebswelle bestimmter Länge ebenfalls zu einer Relativbewegung des an ihrem Ende festlegbaren Flügelrührers gegenüber der Kruke führt.
3. Der Gegenstand nach Anspruch 1 in der hauptsächlich verteidigten Fassung ist neu. Wie auch der Kläger nicht in Zweifel zieht, weist keine Entgegenhaltung alle Merkmale dieses Gegenstands auf. Ihn aufzufinden, war jedoch für einen Fachmann naheliegend, so daß ihm die für einen Patentschutz nötige erfinderische Tätigkeit nicht zugrunde liegt.

a) Maßgeblicher Fachmann ist hier entgegen der Meinung des Beklagten nicht ein Absolvent eines Pharmaziestudiums mit langjähriger Apothekenpraxis. Ausbildung und Berufsbild des Apothekers geben nichts dafür her, daß Mitglieder dieses Personenkreises sich typischerweise als Entwickler von Gerätschaften für die Apotheke betätigen. Die Apotheker wissen aber um die in-
soweit bestehenden Probleme und sind auch in der Lage, sie Dritten zu vermitteln. Erkennt ein Apotheker Probleme, die im Zusammenhang mit in seinem Betrieb verwendeten Gerätschaften bestehen, wird er sie bei Interesse an einer Lösung deshalb an ihm im Einzelfall geeignet erscheinende, technisch versierte Personen oder Unternehmen herantragen. Da die technischen Probleme, die in einer Apotheke auftreten können, eher begrenzt sind, kann ferner davon ausgegangen werden, daß sich ein gerade zur Problemlösung auf diesem Gebiet gerüsteter Spezialistenkreis nicht hat herausbilden können. Maßgeblicher Fachmann ist hier deshalb ein von einem Apotheker mit der anstehenden Problematik vertraut gemachter, auch verfahrenstechnisch gebildeter Apparatebauer , der nach einem abgeschlossenen Hochschulstudium auf Grund langjähriger Berufspraxis gewohnt ist, gerätetechnische Lösungen nach den Anforderungen zu realisieren, die bei Anwendern auf verschiedenen Gebieten der Technik bestehen. Das deckt sich mit den Bekundungen des gerichtlichen Sachverständigen. Er hat bestätigt, daß dies die Fachleute sind, die dann, wenn es um Entwicklungen nach den Anforderungen von Pharmazeuten in dem hier interessierenden Bereich geht, entsprechende Entwicklungen machen. Der Umstand, daß das Arbeitsgebiet dieser Fachleute vergleichsweise weit gestreut ist, hat dabei auch zur Folge, daß sie bei ihren Entwicklungen nicht nur bisher bekannte Geräte der jeweils interessierenden Größe oder des engeren Bereichs in den Blick nehmen, für den sie gerade eine gerätetechnische Lösung suchen. Der gerichtliche Sachverständige hat dies - mit Bezug auf den Streit der Parteien und durchaus anschaulich - dahin ausgedrückt, daß es für den hier maßgeblichen Fachmann nicht erheblich ist, ob es sich bei den realisierten Apparaten um große oder kleine Apparaturen handelt und ob im entsprechenden Apparat Salben, Kuchenteig oder Zement gemischt werden.

b) Ein solcher Fachmann hat in dem Vorschlag nach der deutschen Offenlegungsschrift 36 38 656 ein Vorbild, das hinsichtlich der Verringerung der Gefahr von Verunreinigung durch Luftkeime bereits den Anforderungen ge- nügte, die dem Streitpatent zugrunde liegen und die zu erkennen selbst keine besondere Leistung war, die sich vielmehr aus der Praxis in der Apotheke ohne weiteres geradezu zwangsläufig ergaben. Die deutsche Offenlegungsschrift betrifft ein Laborgerät, in dem pharmazeutische und/oder kosmetische Stoffe in kleinen Mengen gemischt werden können. Genannt sind - ohne Untergrenze - Mengen von 1 l oder weniger. Das vorbekannte Gerät kommt deshalb ohne weiteres auch für die hier interessierende Herstellung von Rezepturmischungen in Apotheken in Betracht. Seiner körperlichen Gestaltung und objektiven Eignung nach ist es ein Gerät zur Mischung von pharmazeutischen und/oder kosmetischen Salben, Pasten, Cremes, Gelen oder Emulsionen mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen in einer Apotheke (Merkmal 1 a). Es weist ferner ein verschließbares Mischgefäß (Merkmal 2) mit einem Deckel (Merkmal 2 d) auf. Sein Rührwerk (Merkmal 1) umfaßt Schaufeln, was Merkmal 1 b entspricht. Die Schaufeln sind am Ende einer Antriebswelle eines drehzahlregelbaren Elektromotors installiert (Merkmal 1 b aa), die durch eine zentrale Öffnung des Deckels (Merkmal 2 d bb) hindurchgeführt ist (Merkmal 2 d bb (1)). Hiernach war es also bekannt, Rezepturmischungen, wie sie in einer Apotheke hergestellt werden müssen, nicht in einem offenen Behälter, sondern in einem geschlossenen Gefäß ohne aufwendige Handarbeit maschinell zu erzeugen.
Über die Schaufeln des Rührwerks heißt es in der deutschen Offenlegungsschrift 36 38 656, daß sie zweckmäßigerweise bis an den Innenwandungsbereich des Behälters reichen und vorzugsweise Abstreifer zum ständi-
gen Reinigen der Innenseite des Behälters tragen; hierdurch werde sichergestellt , daß keine Toträume innerhalb des Behälters entstünden und Materialien nicht unvermischt blieben. Das Bundespatentgericht, das aufgrund des technischen Sachverstands seiner technischen Richter ohne weiteres die für die Beantwortung derartiger Fragen erforderliche Sachkunde besitzt, hat angenommen , daß dem Fachmann damit auch eine Gestaltung gelehrt war, wie sie mit den Merkmalen 1 b bb und 1 b bb (1) beansprucht ist. Der Senat vermag nicht zu einer anderen Feststellung zu gelangen. Denn der Vorschlag nach der deutschen Offenlegungsschrift schließt ein, Schaufeln oder Abstreifer mit Druck an Innenflächen des Mischgefäßes wirken zu lassen. Das vorbeschriebene Gerät weist dann unter Reibdruck anliegende Reibflächen auf. Außerdem ist dann auch eine Führung des Rührwerks gewährleistet, wie sie nach Meinung des Beklagten durch die Merkmale 1 b bb und 1 b bb (1) patentgemäß sichergestellt werden kann. Daß das in der deutschen Offenlegungsschrift vorbeschriebene Gerät als Vorbild für die Entwicklung des patentgemäßen Gegenstands in Betracht kommt, kann schließlich auch nicht etwa dann durchgreifenden Zweifeln unterliegen, wenn die soeben genannten Merkmale darüber hinaus noch zum Ausdruck bringen sollen, daß in der patentgemäßen Anordnung die Bestandteile vergleichbar dem Verreiben und Mischen mittels Pistills in einem Mörser sollen bearbeitet werden können. Ob der hierauf abstellenden Sicht des Beklagten gefolgt werden kann, mag dabei dahinstehen. Denn die maschinelle Nachahmung der händischen Bearbeitung war ausweislich Sp. 1 Z. 20 der Beschreibung des Streitpatents ebenfalls schon bekannt. Sie gehörte damit zu dem zur Verfügung stehenden Wissen. Dieses Wissen konnte demgemäß ohne weiteres auch im Hinblick auf die Gestaltung des Geräts nach der deutschen Offenlegungsschrift eingesetzt werden. Denn die deutsche Offenlegungsschrift legt den Fachmann nicht auf eine bestimmte Ge-
staltung des Rührers fest, überläßt es vielmehr ihm, die insoweit für den be- treffenden Anwendungsfall optimale Lösung aus dem bekannten Formenschatz selbst auszuwählen. Das führt zu der Feststellung, daß dem Fachmann aufgrund der deutschen Offenlegungsschrift 36 38 656 ohne erfinderisches Bemühen eine Anordnung der Merkmale 1, 1 a, 1 b einschließlich aller Untermerkmale , 2, 2 a, 2 b, 2 d bb, 2 d bb (1) zur Verfügung stand.

c) Zu seiner gegenteiligen Ansicht, die deutsche Offenlegungsschrift 36 38 656 sei kein vom Fachmann verwertbarer Stand der Technik, ist der Beklagte gelangt, weil er nicht die Merkmale, die eine weitgehende Übereinstimmung in der Gestaltung der Vorrichtung ergeben und deren Eignung mitbestimmen , sondern den sich aus der deutschen Offenlegungsschrift ergebenden Einsatzzweck und diejenige Konstruktion des dort beschriebenen Geräts in den Blick genommen hat, die in Sp. 1 Z. 46 ff. der Streitpatentschrift als aufwendig und deshalb nachteilig bezeichnet ist. Das verkennt, daß eine vorveröffentlichte Lehre zum technischen Handeln alle Brauchbarkeiten umfaßt, die auf Grund der offenbarten Gestaltung der Vorrichtung zukommen. Dies ist hier nicht anders. Die bemängelte aufwendige Konstruktion des Laborgeräts nach der deutschen Offenlegungsschrift ergibt sich lediglich aus zusätzlichen Merkmalen , beispielsweise der vorgeschlagenen exzentrisch angeordneten Aufnahmeöffnung oder der zu einer verläßlichen Druckdichtheit führenden Maßnahmen , die durch den Zweck dieser Neuerung bedingt sind, ihre grundsätzliche Eignung jedoch nicht berühren. Angesichts der Qualifikation des hier maßgeblichen Fachmanns kann überdies angenommen werden, daß er ohne weiteres die Entbehrlichkeit der in der deutschen Offenlegungsschrift zusätzlich offenbarten Merkmale erkennt und daß er auf sie auch verzichtet, wenn es nicht auf die spezifischen Zwecke ankommt, derentwegen der Lösungsvorschlag der
deutschen Offenlegungsschrift gemacht worden ist. Denn eine - wie man es kurz bezeichnen kann - Bereinigung der Vorrichtung, vor allem derjenigen, die in Figur 2 der deutschen Offenlegungsschrift gezeigt ist, beispielsweise um die Mittel, die wegen eingesetzter Dispergierwerkzeuge oder der Befestigung des Deckels vorgeschlagen sind, ist eine rein handwerkliche Maßnahme. Ein Fachmann, der - um im Beispiel zu bleiben - Dispergierwerkzeug und die in der deutschen Offenlegungsschrift gezeigte druckdichte Befestigung des Deckels für den von ihm ins Auge gefassten Verwendungszweck nicht braucht, wird diese Bereinigung als willkommene Vereinfachung ansehen und deshalb auch nutzen.

d) Der Fachmann hat dann auch ein Mischgefäß, das einer Kruke (Merkmal 2 b) gleicht, in der üblicherweise angemischte Salben, Pasten, Cremes , Gele oder Emulsionen von Apotheken an ihre Kunden zur häuslichen Anwendung abgegeben werden. Die Übereinstimmung in der Form wird durch Figur 2 der deutschen Offenlegungsschrift 36 38 656 belegt. Bezüglich der Größe ergibt sich die Übereinstimmung aus der erstinstanzlich vorgelegten Anl. 3 (GA 63), wonach der Handel den Apotheken Kruken mit einem Fassungsvermögen bis 1.000 g anbietet, was der maximalen Literangabe gleichkommt , die - wie bereits erwähnt - in der deutschen Offenlegungsschrift enthalten ist. Was schließlich die sonstigen Beschaffenheitsmerkmale (etwa das zu verwendende Material) anbelangt, sind der deutschen Offenlegungsschrift verbindliche Vorgaben nicht zu entnehmen. So sind Glas und Metall nur als bevorzugte bzw. mögliche Materialien benannt. Die Lehre für das vorbekannte Laborgerät schließt deshalb auch Mischgefäße ein, die nicht nur hinsichtlich Form und Größe, sondern auch ihrer sonstigen Herrichtung nach das Merkmal 2 b verwirklichen.


e) Da eine Kruke ein Gefäß ist, in dem üblicherweise angemischte Salben , Pasten, Cremes, Gele oder Emulsionen von Apotheken an ihre Kunden zur häuslichen Anwendung abgegeben werden, führt das zwangsläufig zu der Feststellung, daß dem durch Merkmal 2 f zum Ausdruck kommenden Vorschlag ebenfalls eine erfinderische Tätigkeit nicht zu Grunde liegt. Dieses Merkmal korrespondiert mit dem Merkmal 2 b, ohne selbst eine besondere Herrichtung für die angegebene Verwendung zu kennzeichnen. Weil der hauptsächlich verteidigte Patentanspruch 1 sich in diesem Zusammenhang auf die Angabe der späteren Verwendung und damit eines bestimmten Zwecks der Kruke beschränkt und insoweit ohne jede weitere Konkretisierung ist, beschreibt Merkmal 2 f im Rahmen der eine Vorrichtung betreffenden Lehre lediglich die Eignung der Vorrichtung, die durch ihre objektive Beschaffenheit gegeben ist. Das Gefäß, das die Besonderheiten, die gerade dem Zweck der deutschen Offenlegungsschrift dienen, nicht (mehr) aufweist, kann damit auch Merkmal 2 f erfüllen. Dabei ist es unter den bereits dargelegten Umständen ohne Belang, daß in der deutschen Offenlegungsschrift 36 38 656 nichts offenbart ist, das hätte darauf hinweisen können, das beschriebene Mischgefäß zugleich als Abgabegefäß zu verwenden. So wie nach dem Vorschlag der deutschen Offenlegungsschrift das Gefäß nach Form, Größe und sonstiger Beschaffenheit gestaltet sein kann, schließt es eine solche Verwendung nicht aus. Mit diesem Gefäß stand der Fachwelt - soweit sie nicht an der Nutzung der spezifischen Besonderheiten dieser Neuerung interessiert war - mithin jedenfalls in naheliegender Weise ein Gefäß zur Verfügung, das zugleich als Abgabegefäß in der Apotheke verwendet werden kann.

f) Eine Anordnung dieser Gestaltung zusätzlich mit den Merkmalen 2 c und 2 d aa sowie 2 d bb (2) auszustatten, kann ebenfalls nicht als Leistung anerkannt werden, der eine erfinderische Tätigkeit zugrunde liegt. Der Anerkennung steht entgegen, daß - wie der gerichtliche Sachverständige, ohne daß das von den Parteien in Zweifel gezogen worden wäre, in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat - ein auf ein Außengewinde aufschraubbarer Deckel die gegenüber der in der deutschen Offenlegungsschrift beschriebenen Gestaltung nächsteinfachere Form des Verschlusses eines Behältnisses ist, die dem Fachmann zur Verfügung stand. Sie zu wählen war deshalb nahegelegt, wenn unter Verzicht auf in der Streitpatentschrift als aufwendig bezeichnete Besonderheiten die Möglichkeiten genutzt werden, die auf Grund der sonstigen Gestaltung der Anordnung nach dem Vorschlag der deutschen Offenlegungsschrift bereits zur Verfügung standen. Zu den Bereinigungsmöglichkeiten, die in diesem Falle zu einer Vereinfachung führen und deshalb von einem Fachmann der hier maßgeblichen Qualifikation konsequenterweise in Betracht gezogen werden, gehörte ferner, die Welle für den motorischen Antrieb nicht dauerhaft am Deckel festzulegen, sie vielmehr nur bei Bedarf durchzustecken. Die Öffnung im Deckel ist dann nur zeitweise wirklich von Nöten, was es geradezu selbstverständlich sein läßt, sie im übrigen verschließbar zu machen. Da geeignete Mittel hierzu dem hier maßgeblichen Fachmann zur Verfügung stehen , muß mithin angenommen werden, daß auch diese Maßnahme im Rahmen der Nutzung der grundsätzlichen Möglichkeiten der in der deutschen Offenlegungsschrift beschriebenen Vorrichtung naheliegend war.

g) Der für eine Patentierung erforderliche erfinderische Überschuß der nach Anspruch 1 in der hauptsächlich verteidigten Fassung beanspruchten Lehre zum technischen Handeln kann schließlich entgegen der Meinung des
Beklagten auch nicht in der dem Merkmal 2 e zugrundeliegenden Anweisung gesehen werden. Dieses Merkmal ist in Sp. 4 Z. 51 ff. der Beschreibung des Streitpatents dahin erläutert, daß auch in senkrechter Richtung eine Relativbewegung zwischen Flügelrührer und Mischgefäß stattfindet, indem entweder bei feststehendem Mischgefäß der Elektromotor mittels eines Handgriffs in an sich bekannter Weise auf- und abbewegt wird, was eine entsprechende Bewegung des Flügelrührers zur Folge hat, oder daß bei feststehendem Elektromotor und damit bei in vertikaler Hinsicht festgelegtem Flügelrührer eine Bedienungsperson das Mischgefäß auf- und abbewegt. Eine solche Gestaltung ist zwar in der deutschen Offenlegungsschrift 36 38 656 nicht offenbart. Auch sie stellt aber eine naheliegende Ergänzung der übrigen nach Patentanspruch 1 in der hauptsächlich verteidigten Fassung patentgemäßen Merkmale dar. Sie führt dazu, daß der Rührer zur Herstellung von Rezepturmischungen nur bereichsweise an Innenflächen des Mischgefäßes wirken kann. Ein nur bereichsweise an Innenflächen des Mischgefäßes wirkender Angriff hat den ohne weiteres ersichtlichen Vorteil, daß dann die Reibkräfte leichter zu beherrschen sind und man deshalb beispielsweise mit einem weniger leistungsfähigen Antrieb auskommen kann. Der gerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung anschaulich geschildert, welche Kräfte im Falle von Klumpenbildung , mit der bei Mischung von trockenen mit flüssigen Substanzen zu rechnen ist, aufzuwenden sind, wenn der Rührer Wandungen des Gefäßes über ihre gesamte Höhe bestreicht. Dadurch war es eine nahegelegte Möglichkeit der Gestaltung, den Flügelrührer seiner Höhe nach so zu dimensionieren, daß er mit seinen Reibflächen jeweils nur an einem Teil der Innenfläche anliegt oder anlegbar ist. Der Fachmann, der wegen der leichter beherrschbaren Reibkräfte die Möglichkeit eines nur bereichsweise anliegenden bzw. anlegbaren Rührers ins Auge faßte, mußte allerdings noch dafür sorgen, daß gleichwohl möglichst
alle Innenflächen, an die zu mischende Substanzen gelangen können, von dem Flügelrührer erreicht werden, weil ansonsten die Verarbeitung aller Bestandteile zu einer homogenen Mischung nicht gewährleistet ist. Auch diese sich aus dem Zweck der zu schaffenden Anordnung ohne weiteres ergebende Notwendigkeit stellte den Fachmann jedoch nicht vor Probleme, die er nicht mit seinem Fachwissen hätte lösen können. Bereits aus der händischen Herstellung von Mischungen, beispielsweise auch von Salben in Mörsern mittels Pistills, war zu ersehen, daß es sinnvoll sein kann, wenn die Höhenlage des Werkzeugs im Verhältnis zum Gefäß variabel ist. Das war nur auf den maschinellen Betrieb zu übertragen. Schwierigkeiten der Realisierung ergaben sich insoweit nicht. Zu dem hieraus folgenden Ergebnis, daß Merkmal 2 e ebenfalls nahegelegen hat, ist auch der u.a. gerade hierzu in der mündlichen Verhandlung ausgiebig befragte gerichtliche Sachverständige gelangt. Danach mag zwar eine Relativbewegung des Rührers bei Mischgefäßen mit kleinem Durchmesser unter 10 cm nicht ohne weiteres auf der Hand gelegen haben. Die abgehandelten und für den maßgeblichen Fachmann ohne weiteres einsichtigen prinzipiellen Vorteile gaben aber hinreichend Anlaß, das Mischen durch diese im Fachkönnen liegende Gestaltung auch bei solchen Behältern zu optimieren. Eine Bestätigung dafür, daß eine Auf- und Abbeweglichkeit eines Flügelrühres im Verhältnis zu einem Mischgefäß auch kleineren Durchmessers bei einer maschinell betriebenen Anordnung zu verwirklichen sei, bildet das deutsche Gebrauchsmuster 87 05 605. Denn dort ist für einen solchen Behälter, in dem verschiedene Bestandteile zu einem Produkt gemischt werden sollen, offenbart, wie die in Merkmal 2 e vorgeschlagene Bewegung funktionieren kann. Die Fähigkeiten des hier maßgeblichen Fachmanns schließen ein, diese Gestaltung als Vorbild auch für das hier interessierende Anwendungsgebiet zu erkennen und sich bei der Mischung von pharmazeutischen und/oder kosmetischen Salben, Pasten,
Cremes, Gelen oder Emulsion mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen in Apotheken zunutze zu machen. Es ist deshalb unerheblich, daß das deutsche Gebrauchsmuster die relative Auf- und Abbewegung ausdrücklich nur für die Zubereitung von Babynahrung in der Flasche vorschlägt, mit der das Kleinkind sodann versorgt wird.

h) Das von dem Beklagten vorgelegte Privatgutachten hindert nicht die somit zu treffende Feststellung, daß der eine Vorrichtung lehrende Anspruch 1 des Streitpatents in der hauptsächlich verteidigten Fassung mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig ist. Dieses Gutachten hat vorrangig konkrete Gestaltungen in den Blick genommen, auf die weder der hauptsächlich verteidigte Patentanspruch 1 noch der ihm entgegengehaltene Stand der Technik beschränkt sind. Vor allem hat der Privatgutachter nicht den vollständigen Offenbarungsgehalt des entgegengehaltenen Stands der Technik zu ergründen gesucht, der neben dem allgemeinen Fachwissen und Fachkönnen des Fachmanns darüber entscheidet, ob eine erfinderische Tätigkeit verneint werden muß. Dadurch gehen die bestehenden Gemeinsamkeiten verloren, die Anspruch 1 des Streitpatents in der hauptsächlich verteidigten Fassung als bloße fachmännische Weiterentwicklung einer vorbekannten Vorrichtung ausweisen, die zur Folge hat, daß sie für den Zweck brauchbar ist, pharmazeutische und/oder kosmetische Salben, Pasten, Cremes, Gele oder Emulsionen mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen in Apotheken nach maschineller Herstellung in demselben Gefäß abgeben zu können.
4. Die auf Patentanspruch 1 in der hauptsächlich verteidigten Fassung unmittelbar oder mittelbar zurückbezogenen Unteransprüche bedürfen keiner weiteren Prüfung, weil der Beklagte nach der in der mündlichen Verhandlung
gegebenen Erläuterung seines Berufungsantrags für den Fall, daß der hauptsächlich verteidigte Anspruchssatz nicht gewährt werden kann, Patentschutz in Form seiner hilfsweise verteidigten Anspruchssätze wünscht.
5. Mit diesem Begehren hat die Berufung auch Erfolg. Denn hinsichtlich der in dem Patentanspruch 1 nach dem ersten Hilfsantrag definierten Lehre zum technischen Handeln, die nach Maßgabe des Anspruchs 5 der Anspruchsunterlagen formuliert und deren Beanspruchung deshalb ebenfalls zulässig ist, kann nicht festgestellt werden, daß sie nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Es verbleiben durchgreifende Zweifel, daß es naheliegend war, eine Anordnung der bereits abgehandelten Beschaffenheit vorzuschlagen, bei der - wie Patentanspruch 1 nach dem ersten Hilfsantrag zusätzlich vorschlägt - das Mischgefäß
2. g) einen verschiebbaren Boden hat.
Anders als sonstige Merkmale des Patentanspruchs 1 betrifft diese Gestaltung vornehmlich einen Bereich, der erst im Zusammenhang mit der Abgabe der Mischung interessiert. So stellt auch die Streitpatentschrift wesentlich darauf ab, daß es der verschiebbare Boden möglich macht, den Inhalt der Kruke nach und nach durch die Zentralöffnung des Deckels hinauszudrücken (Sp. 2 Z. 7 ff.). Ein weiterer Nutzen, der in der Streitpatentschrift beschrieben ist, nämlich eine mikrobielle Verunreinigung sowie unerwünschte Lufteinschlüsse und Luftoxidation weitgehend ausschließen zu können, weil durch Hochschieben des Bodens vorhandene Luft verdrängt werden kann, ist hingegen mehr im Sinne eines zusätzlichen Vorteils erwähnt (Sp. 6 Z. 5 ff.). Merkmal 2 g bedeutet damit eine gegenständliche Konkretisierung des Gefäßes im Hin-
blick auf die Kennzeichnung, als Abgabegefäß verwendet zu werden (Merkmal 2 f). Es handelt sich um eine gestalterische Anpassung an die durch Merkmal 2 f gegebene Eignung durch eine bestimmte Herrichtung des Gefäßes. Schon die Erkenntnis, daß eine solche Herrichtung überhaupt in Betracht komme, war mit dem - oben herausgearbeiteten - Umstand nicht verbunden, daß dem Fachmann eine Vorrichtung der mit dem hauptsächlich verteidigten Patentanspruch 1 beanspruchten Merkmale in naheliegender Weise zur Verfügung stand. Um zu dem durch Merkmal 2 g gekennzeichneten Vorschlag zu gelangen , mußte deshalb als erstes die Überlegung hinzukommen, daß das bisher zum Mischen von pharmazeutischen und/oder kosmetischen Salben, Pasten, Cremes, Gelen oder Emulsionen mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen in Apotheken benutzte Gefäß auch als Abgabegefäß bestimmt werden kann, damit der Kunde sich hieraus mit der Mischung behandeln könne.
Eine Anregung, zu dieser Erkenntnis zu gelangen und hiervon ausgehend das Gefäß vorteilhaft zu gestalten, konnte der Fachmann der deutschen Offenlegungsschrift 36 38 656 nicht entnehmen. Wie bereits ausgeführt, bietet die Offenbarung dieser Schrift insoweit nichts. Etwas anderes kann auch für die europäische Patentschrift 0 178 658 nicht festgestellt werden, auf die der Kläger seine Klage ferner wesentlich gestützt hat. Diese Schrift betrifft die Herstellung von Knochenzement zur Fixierung von Prothesen durch Mischen verschiedener Stoffe. Auch hier ist also die Behandlung eines kranken Menschen mit einer individuell dafür herzustellenden Mischung betroffen, deren Menge entsprechend begrenzt zu bemessen ist. Daraus ergeben sich vergleichbare Probleme, namentlich auch diejenigen, die dem Streitpatent zugrunde liegen. Es verwundert deshalb auch nicht, daß in dem europäischen Patent die Schädlichkeit ungehinderten Luftzutritts ebenso angesprochen ist wie der Wunsch,
das Umfüllen des Gemischs zu vermeiden. Das in der europäischen Patentschrift beschriebene und in Fig. 2 abgebildete Mischgefäß mit verschiebbarem Boden bleibt nach diesem Vorschlag aber im Bereich der Klinik, in der die Mischung hergestellt wird, also sozusagen in derselben Hand; es wird nicht an denjenigen abgegeben, der mit der Mischung für die gebotene Behandlung einer Krankheit sorgen soll. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die europäische Patentschrift bei dem Fachmann, der eine Lösung der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Problematik sucht, erst Interesse findet, wenn er bereits zu der Erkenntnis gelangt ist, das Gefäß auch als Abgabegefäß bestimmen und insoweit vorteilhaft herrichten zu müssen. Was schließlich die vom Privatgutachter angesprochenen Kartuschen mit Fugendichtungsmasse anbelangt, so waren diese Vorrichtungen mit verschiebbarem Boden lediglich als am Einsatzort zu benutzende Behältnisse bekannt. Schon die Herstellung einer Mischung betreffen sie nicht. Das verbietet auch hinsichtlich dieses Stands der Technik, zur Überzeugung zu gelangen, daß der Fachmann durch ihn eine Anregung erhielt, ein zum Mischen bestimmtes und geeignetes Gefäß durch gezielte Herrichtung, wie sie durch Merkmal 2 g zum Ausdruck kommt, weiter zu entwickeln.
Die damit verbleibende Frage, warum der Fachmann bei Nutzung durchschnittlicher Kenntnisse und Fähigkeiten eine solche Weiterentwicklung gewählt haben sollte, führt zu durchgreifenden Zweifeln, daß die nach dem ersten Hilfsantrag beanspruchte Lehre nahegelegt gewesen sei. Der gerichtliche Sachverständige hat bei seiner Anhörung im Termin zwar gemeint, die Gleichsetzung von Rührgefäß und Abgabegefäß sei durch die dem Streitpatent zu Grunde liegende Aufgabe vorgegeben gewesen. Es ist jedoch nicht auszuschließen , daß diese Angabe durch eine nachträgliche Sicht beeinflußt ist, die
bereits Kenntnisse einschließt, die erst die Streitpatentschrift vermittelt. So entfällt bei maschineller Mischung in einem geschlossenen Gefäß, welche die Einbringung unnötig vieler Luftkeime verhindert, die aufwendige Reinigung des Mischgefäßes auch dann, wenn auf seine Wiederverwendung verzichtet wird. Wesentlichen Aspekten der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Problematik konnte mithin auch auf andere als von diesem vorgeschlagene Weise Rechnung getragen werden. Das läßt die Schlußfolgerung des gerichtlichen Sachverständigen nicht zwingend erscheinen. Mangels Anregung im Stand der Technik, sich das Mischgefäß als Abgabegefäß zu nutze zu machen, ist es daher möglich, daß zum Auffinden der Lehre nach Anspruch 1 in der Fassung des ersten Hilfsantrags doch erfinderisches Bemühen notwendig war, so daß das Streitpatent in dieser Form Bestand haben muß.
6. Dementsprechend kann der Beklagte Patentschutz auch in Ansehung der Gestaltungen beanspruchen, die auf einen festen Boden des Mischgefäßes verzichten und entsprechend den aus dem erteilten Patent übernommenen Unteransprüchen als unmittelbar oder mittelbar auf den so eingeschränkten Patentanspruch 1 rückbezogene Ansprüche mit dem ersten Hilfsantrag weiter verfolgt werden. Der erteilte Unteranspruch 3, nach dem zwingend ein fester Boden des Mischgefäßes vorzusehen ist, ist mit dem Inhalt des Patentanspruchs 1 nach dem ersten Hilfsantrag unvereinbar. Der Senat geht deshalb davon aus, daß dieser Antrag einen solchen Unteranspruch nicht umfaßt. Dasselbe gilt, soweit der erteilte Unteranspruch 9 als alternative Möglichkeit neben dem nach Patentanspruch 1 kennzeichnenden verschiebbaren Boden auch eine Ausbildung mit festem Boden zuläßt. Die dadurch notwendige Anpassung des Anspruchsatzes bedingt die vorgenommene teilweise Änderung der Numerierung der Unteransprüche.

7. Soweit das Streitpatent von dem Beklagten nicht mehr verteidigt wird, ist es für nichtig zu erklären (vgl. Senat, Urt. v. 04.06.1996, X ZR 49/94, GRUR 1996, 857, 858 - Rauchgasklappe, insoweit nicht abgedruckt in BGHZ 133, 57).
8. Die Kostentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO, § 121 Abs. 2 PatG.
Melullis Jestaedt Scharen
Keukenschrijver Meier-Beck

Tatbestand:

1

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 10. Januar 1997 angemeldeten deutschen Patents 197 00 636 (Streitpatent), das ein Schleifwerkzeug für Dentalzwecke betrifft und 19 Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lautet (Bezugszeichen sind weggelassen): "Schleifwerkzeug für Dentalzwecke mit einem flachen, flexiblen Trägerköper aus einem metallischen Werkstoff, welcher zumindest zum Teil an seiner Oberfläche mit abrasivem Material belegt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragkörper zumindest an Teilbereichen mit einer Wabenstruktur versehen ist."

2

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, die Lehre des Streitpatents sei nicht patentfähig, und sich dazu auf die US-Patentschriften 3 420 007 (D 1) und 3 716 950 (D 2), den Prospekt Horico Dental 92/94, Seiten 57, 58, 60 und 62 (D 3), die Schweizer Patentschrift 117 888 (D 4), die US-Patentschriften 5 470 273 (D 5) und 5 020 283 (D 6) sowie die DIN 4185 Teil 2, Oktober 1981 (D 7) berufen.

3

Die Klägerin hat beantragt, das deutsche Patent 197 00 636 für nichtig zu erklären.

4

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.

5

Sie hat das Streitpatent verteidigt, hilfsweise in der aus dem Tatbestand des angefochtenen Urteils ersichtlichen Fassung.

6

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

7

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streitpatent nur noch in folgender Fassung verteidigt (Änderungen in den wiedergegebenen Ansprüchen gegenüber der erteilten Fassung sind fett gesetzt; daneben ist ein Teil der Unteransprüche in der erteilten Fassung entfallen): "1. Dentalschleifwerkzeug mit einem flachen, flexiblen Trägerkörper (2) aus einem metallischen Werkstoff, welcher zumindest zum Teil an seiner Oberfläche mit abrasivem Material (3) belegt und mit Ausnehmungen (5) versehen ist, dadurch ge- kennzeichnet, dass die Ausnehmungen (5) im wesentlichen die gleiche Größe und Form aufweisen und jeweils in zueinander versetzten Reihen wie die Ausnehmungen einer Wabenstruktur angeordnet und von Stegen begrenzt sind, von welchen zumindest einige mit abrasivem Material belegt sind. 2. Schleifwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wabenstruktur an konzentrischen Teilbereichen eines kreisplattenförmigen Trägerkörpers (2) ausgebildet ist. 3. Schleifwerkzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet , dass die Wabenstruktur an segmentartigen Teilbereichen des Trägerkörpers (2) ausgebildet ist. 4. Schleifwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Trägerkörper (2) im Wesentlichen ganzflächig mit der Wabenstruktur versehen ist. 5. Schleifwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Trägerkörper (2) in einem konzentrischen Mittelbereich mit der Wabenstruktur versehen ist. 6. Schleifwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass unterschiedliche konzentrische Teilbereiche mit Ausnehmungen (5) (entfallen: bzw. Ausprägungen ) versehen sind. 7. Schleifwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen (5) (entfallen: bzw. die Ausprägungen) in Form von Sechsecken ausgebildet sind. 8. Schleifwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Trägerkörper (2) aus Federstahl gefertigt ist.

9. Schleifwerkzeug nach einem der Ansprüche 12 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Trägerkörper (2) aus Titanwerkstoff gefertigt ist. 10. Schleifwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Trägerkörper (2) aus einer NickelTitanlegierung gefertigt ist. 11. Schleifwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das abrasive Material (3) Diamant-Partikel umfasst. 12. Schleifwerkzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das abrasive Material (3) Siliziumkarbid oder Edelkorung/Aluminiumoxid umfasst."

8

Sie beantragt, das Urteil des Bundespatentgerichts teilweise abzuändern und die Klage abzuweisen, soweit sie gegen das Streitpatent in seinem noch verteidigten Umfang gerichtet ist.

9

Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen.

10

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und trägt ergänzend unter Beweisantritt vor, Schleifscheiben, wie sie in dem Prospekt Horico Dental auf Seite 60 oben abgebildet seien, seien vor dem Prioritätstag vertrieben worden. Ein Exemplar dieser Schleifscheiben hat sie zu den Akten gereicht. In der mündlichen Verhandlung hat sich die Klägerin bezüglich der nunmehr nur noch verteidigten Fassung des Streitpatents ergänzend auf die veröffentlichte internationale Patentanmeldung WO 96/13358 bezogen.

11

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Professors Dr. M. G. , , eingeholt, das der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Klägerin hat ein Gutachten des Professors Dr.-Ing. Dr. h.c. G. E. , , vorgelegt.

Entscheidungsgründe:

12

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Nachdem die Beklagte das Streitpatent zulässigerweise nur noch in der Fassung des in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat neu gestellten Berufungsantrags verteidigt , ist das Streitpatent - soweit es nicht mehr verteidigt wird - ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (st. Rspr.; vgl. etwa BGHZ 170, 215, 220 - Carvedilol II; GRUR 1996, 857, 858 - Rauchgasklappe; insoweit nicht in BGHZ 133, 57 abgedruckt). Die beschränkte Verteidigung hat zur Folge, dass das Patent nur in dem vom Patentinhaber verteidigten beschränkten Umfang der weiteren Prüfung im Nichtigkeitsberufungsverfahren unterliegt (st. Rspr.; BGHZ 21, 8, 10 ff. - Spritzgussmaschine; BGH GRUR 1960, 542, 543 - Flugzeugbetankung I, BGH GRUR 1962, 294, 296 - Hafendrehkran). In dem verteidigten Umfang fehlt dem Streitpatent die Patentfähigkeit nach § 4 PatG. Es ist daher nach § 21 Abs. 1 Nr.1, § 22 Abs. 1 PatG für nichtig zu erklären.

13

I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Schleifwerkzeug für Dentalzwecke, mit dem sowohl Schleif- als auch Schneidvorgänge durchgeführt werden können und das sowohl von Zahnärzten als auch von Zahntechnikern verwendet werden kann. Derartige Schleifwerkzeuge werden vorzugsweise mit Diamant-Partikeln belegt und als kreisförmige oder streifenförmige Werkzeuge ausgebildet. Als allgemeine Anforderungen an derartige Werkzeuge für den Dentalbereich nennt die Beschreibung, dass sie sehr dünn sein müssen, um extrem dünne Schnitte ausführen zu können, dass sie flexibel sein müssen, um gewölbte dreidimensionale Flächen bearbeiten zu können, und dass sie über eine ausreichende Stabilität verfügen müssen (Beschreibung Spalte 1, Zeilen 49 - 64). Darüber hinaus bezeichnet es das Streitpatent als wünschenswert, dass die Schleifscheibe mit Ausnehmungen versehen ist, damit der Zahntechniker oder der Zahnarzt durch die rotierende Scheibe die zu bearbeitende Oberfläche betrachten kann (Spalte 1, Zeilen 26 - 29).

14

Derartige Werkzeuge waren am Prioritätstag in unterschiedlichen Ausgestaltungen bekannt. Hierzu verweist das Streitpatent auf den Prospekt "Horico Dental 92/94", Seiten 57, 58, 60 und 62. An diesen Werkzeugen wird kritisiert , dass die Ausnehmungen als relativ große, im konzentrischen Bereich angeordnete Löcher ausgebildet seien (Beschreibung Spalte 1, Zeilen 30, 31). An einer aus der US-Patentschrift 4 350 497 bekannten Schleifscheibe, die eine kastenförmige Wabenstruktur aufweise, bei der in die Hohlräume der einzelnen Waben ein Bindungsmaterial mit abrasiven Partikeln eingebracht werde, kritisiert das Streitpatent, dass die Scheibe insgesamt sehr dick und starr sei und zudem die Gefahr bestehe, dass sich das Bindungsmaterial mit den abrasiven Partikeln aus den Waben löse und brockenartig von der Scheibe trenne (Spalte 1, Zeilen 32 - 38).

15

2. Als Ziel der Erfindung nennt die Beschreibung des Streitpatents, ein Schleifwerkzeug für Dentalzwecke zu schaffen, welches bei einfacher Herstellbarkeit und betriebssicherer Anwendbarkeit ein hohes Maß an Flexibilität auf- weist und dem Benutzer die Betrachtung der zu bearbeitenden Oberfläche ermöglicht.

16

Hierzu schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der mit der Berufung nur noch verteidigten Fassung die Ausbildung eines Schleifwerkzeugs vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen: Das Dentalschleifwerkzeug 1. verfügt über einen Trägerkörper, der
a) flach und
b) flexibel ausgebildet ist,
c) aus einem metallischen Werkstoff besteht,
d) zumindest zum Teil an seiner Oberfläche mit abrasivem Material belegt ist und
e) mit Ausnehmungen versehen ist. 2. Die Ausnehmungen
a) weisen im Wesentlichen die gleiche Größe und Form auf,
b) sind jeweils in zueinander versetzten Reihen wie in einer Wabenstruktur angeordnet. 3. Die Ausnehmungen sind von Stegen begrenzt. 4. Zumindest einige der Stege sind mit abrasivem Material belegt.

17

II. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung ist jedenfalls nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend zu werten (§ 4 PatG).

18

1. Wie die Erörterung mit den Parteien und dem gerichtlichen Sachverständigen ergeben hat, wurden am Prioritätstag des Streitpatents in der ein- schlägig tätigen Industrie typischerweise Personen mit der Entwicklung und Herstellung von Schleifwerkzeugen für den Dentalbereich betraut, die über eine Ausbildung zum Feinwerktechniker oder Zahntechniker verfügten. Soweit diese Fachleute eine Ausbildung zum Zahntechniker durchlaufen haben, haben sie sich die Kenntnisse eines Feinwerktechnikers im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit angeeignet oder einen Feinwerktechniker bei ihrer Entwicklungsarbeit hinzugezogen. Diese Fachleute verfügen - auch soweit sie keinen Ingenieurstudiengang durchlaufen haben - über entsprechende spezielle Kenntnisse und berufliche Erfahrungen betreffend rotierende Werkzeuge und die spanabhebende Bearbeitung. Soweit es um die Verbesserung von Werkzeugen dieser Art geht, werden die Anforderungen an die Werkzeuge in der Regel von den sie anwendenden Zahntechnikern an die mit der Entwicklung betrauten Techniker herangetragen, die diese Anforderungen in ihrer Entwicklungsarbeit umsetzen. Als Fachleute auf dem Gebiet des Streitpatents sind daher Techniker mit der genannten Qualifikation der Beurteilung des Streitpatents zugrunde zu legen, nicht dagegen Zahntechniker und/oder Zahnärzte, die die Werkzeuge lediglich anwenden und nicht über die genannten zusätzlichen technischen Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der rotierenden Werkzeuge, der spanabhebenden Bearbeitung und des Maschinenbaus verfügen. Aus dem Umstand, dass Schleifwerkzeuge oder sonstige medizinische Geräte in speziellen medizinischen Sparten benutzt werden, kann daher nicht hergeleitet werden, dass der Anwender eines solchen Werkzeugs oder Geräts zugleich Fachmann für dessen Entwicklung und Herstellung sei (vgl. Sen.Urt. v. 17.9.2002 - X ZR 1/99, Mitt. 2003, 116 f. - Rührwerk).

19

2. a) Ein Entwickler dieser Qualifikation, der sich am Prioritätstag vor die Aufgabe gestellt sah, Schleifwerkzeuge für den Dentalbereich bei hinreichender Stabilität einerseits flexibel auszugestalten und andererseits für "Durchsicht" zu sorgen, erhielt aus dem Prospekt "Diamant-Schleifinstrumente" Horico Den- tal 92/94 (D 3) den Hinweis, dass die Anordnung von Ausnehmungen (Löchern; Merkmal 1 e) in dem Trägerkörper der Schleifscheibe zugleich Durchsicht gestattet und für Flexibilität der Schleifscheibe sorgt. Die in diesem Prospekt abgebildete Schleifscheibe "Superdiaflex-Transvident" ist für Kronen- und Brückenarbeiten bestimmt; es handelt sich also um ein Dentalschleifwerkzeug im Sinne des Streitpatents. Aus der Abbildung des Werkzeugs ist ersichtlich, dass es über einen flachen Trägerkörper verfügt, denn die Dicke des Trägerkörpers ist in der Abbildung mit 0,15 mm angegeben, er ist also flach im Sinne des Merkmals 1 a des Gegenstands nach Patentanspruch 1 des Streitpatents. Auf die Flexibilität der Schleifscheibe (Merkmal 1 b) wird in dem Prospekt ausdrücklich hingewiesen. In dem Prospekt der Anlage D 3 ist zwar nicht ausdrücklich gesagt, dass der Trägerkörper der "Superdiaflex-Transvident"-Schleifscheiben aus einem metallischen Material (Merkmal 1 c) gefertigt ist; in dem Prospekt ist die Dicke der Schleifscheibe jedoch mit 0,15 mm angegeben. Wie die mündliche Verhandlung ergeben hat, ist daraus für eine Person mit der Qualifikation des Fachmanns ohne weiteres zu ersehen, dass es sich bei dem Trägerkörper um einen dünnen metallischen Körper in der Art einer Folie handelt. Im Übrigen wird auch durch die Schweizer Patentschrift 117 888 darauf hingewiesen, dass der Trägerkörper aus dünnem Stahlblech zu fertigen ist. Die Beklagte hat in der mündlichen Verhandlung auch nicht in Zweifel gezogen, dass die Verwendung eines Trägerkörpers aus metallischem Werkstoff das Mittel der Wahl für die Ausbildung von Schleifwerkzeugen ist. Wie die Abbildung der "SuperdiaflexTransvident" -Schleifscheiben in dem genannten Prospekt schließlich zeigt, ist diese Schleifscheibe zumindest an einem Teil ihrer Oberfläche, nämlich im radial außen liegenden Teil, mit abrasivem Material belegt (Merkmal 1 d). Der Entwickler, der sich am Prioritätstag vor die Aufgabe gestellt sah, eine Schleifscheibe zu schaffen, die einerseits Durchsicht gestattet und andererseits flexibel ist, hatte daher Veranlassung, bei seiner Entwicklungsarbeit von einer Schleifscheibe der in dem Prospekt der Anlage D 3 beschriebenen Art auszu- gehen und nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, wie eine Schleifscheibe der aus dem Prospekt der Anlage D 3 ersichtlichen Art verbessert werden kann.

20

Wie der gerichtliche Sachverständige dargelegt hat, bietet es sich an, die Löcher der Schleifscheibe zu verkleinern und ihre Anzahl zu vergrößern, wenn Durchsicht und Flexibilität bei einer Schleifscheibe dieser Art verändert werden sollen (Gutachten Seite 16 f. unter 1; 18). Eine solche Maßnahme stellt eine reine Optimierungsmaßnahme dar, die keine erfinderische Tätigkeit verlangt. Bei einer entsprechenden Vielzahl von Ausnehmungen ergeben sich zwangsläufig Stege, die die einzelnen Ausnehmungen voneinander trennen (Merkmal 2 c) und in den mit abrasivem Material belegten Teil der Oberfläche des Trägerkörpers hineinragen können (Merkmal 3).

21

b) Soweit Patentanspruch 1 in der noch verteidigten Fassung das zusätzliche Merkmal enthält, dass die Ausnehmungen (Löcher) im Wesentlichen die gleiche Größe und Form aufweisen und in jeweils zueinander versetzten Reihen angeordnet werden, wird durch den Prospekt (Anlage D 3) und die Schweizer Patentschrift 117 888 auf eine solche Gestaltung eines Dentalschleifwerkzeugs hingewiesen. Beide Schriften zeigen die Anordnung von Ausnehmungen von im Wesentlichen gleicher Größe und Form, nämlich im Falle der "Superdiaflex -Transvident"-Schleifscheiben von kreisrunden und im Falle der Schweizer Patentschrift (Fig. 1) von länglichen Löchern gleicher Größe und Form, die in zwei jeweils konzentrischen Reihen so angeordnet sind, dass die Löcher der zweiten Reihe gegenüber den Löchern der ersten Reihe versetzt sind (Merkmale 2 a, b).

22

Beide Schriften geben zwar keinen Hinweis darauf, dass die Ausnehmungen (Löcher) "wie in einer Wabenstruktur" auszubilden sind, worunter eine Anordnung der Löcher in der Art einer Bienenwabe verstanden werden kann, bei der sie in zueinander parallelen und jeweils versetzten Reihen angeordnet sind. Auf diese Weise liegen sie nicht mehr auf konzentrischen Kreisen, sondern sind nicht-konzentrisch in zueinander parallelen Reihen ausgerichtet, wie dies in den Figuren 2 bis 4 sowie 6 bis 8 und 10 des Streitpatents im Unterschied zu den Figuren 5 und 9 dargestellt ist. Wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat dargelegt hat, soll die nunmehr nur noch verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 der Beschränkung des Streitpatents auf eine solche Ausführungsform der Erfindung dienen.

23

Diese Maßnahme kann aber weder für sich noch in Kombination mit den sonstigen Merkmalen des Patentanspruchs 1 in der verteidigten Fassung als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend gewertet werden, so dass hier dahinstehen kann, ob das Streitpatent in der verteidigten Fassung auf diese Ausgestaltung beschränkt ist. Der Fachmann, der sich bezüglich der Geometrie von Schleifscheiben mit dem Stand der Technik befasst, erhält aus der veröffentlichten internationalen Patentanmeldung WO 96/13358, Fig. 3, den Hinweis, dass die Löcher in Schleifscheiben in Reihen angeordnet werden können, die zueinander parallel, jedoch versetzt sind. Fig. 3 der US-Patentschrift 5 020 283 (D 6) zeigt, wie in der mündlichen Verhandlung erörtert, dass im Stand der Technik wahlweise eine konzentrische (Fig. 3 Teilsegment IV) wie eine nichtkonzentrische (Fig. 3, Teilsegment III) Ausrichtung der Geometrie der Schleifscheibe bekannt und damit für die Gestaltung von Schleifscheiben zur Hand waren. Schließlich zeigt auch die US-Patentschrift 5 470 273 (D 5) entsprechende bienenwabenartige Ausbildungen der Schleifscheibe in parallelen Reihen. Die genannten Schriften betreffen zwar Schleifscheiben allgemein, nicht dagegen Dentalschleifwerkzeuge im Besonderen. Von einem Entwickler mit der hier zugrundeliegenden Qualifikation ist jedoch zu erwarten, dass er sich auf dem seinem Fachgebiet übergeordneten allgemeinen technischen Gebiet, hier der spanabhebenden Bearbeitung mit rotierenden Werkzeugen, grob auskennt und sich dort zu findende Lösungen nutzbar macht (vgl. Sen.Urt. v. 24.10.1996 - X ZR 29/94, GRUR 1997, 272, 273 - Schwenkhebelverschluss). Die genannten Schriften belegen zugleich, dass die nicht-konzentrische Ausbildung der Geometrie der Schleifflächen im Stand der Technik bekannt war. Deshalb fehlt es an Anhaltspunkten für die dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen zugrunde liegende Annahme, zum Auffinden des beanspruchten Gegenstands habe eine eingefahrene Fehlvorstellung überwunden werden müssen, der zufolge Löcher oder Ausnehmungen in Dentalschleifscheiben auf konzentrischen Kreisen auszubilden seien (Gutachten Seite 18). Das Gutachten hat zudem insoweit auf die Vorstellungen und Kenntnisse der die Schleifwerkzeuge verwendenden Zahntechniker und Zahnärzte abgestellt; diese sind, wie bereits dargelegt, nicht die mit der Entwicklung von Dentalschleifwerkzeugen befassten Fachleute; eine Fehlvorstellung bei den Anwendern von Werkzeugen der hier fraglichen Art ist demzufolge für die Wertung, ob der Gegenstand des Streitpatents auf erfinderischer Tätigkeit beruht, unerheblich.

24

III. Die Patentansprüche 2 bis 12 in der verteidigten Fassung sind gleichfalls nahegelegt; auch die Beklagte verteidigt sie nicht gesondert. Soweit Patentanspruch 7 auf die Gestaltung der Ausnehmungen in der Form von Sechsecken gerichtet ist, hat die mündliche Verhandlung ergeben, dass mit der Ausgestaltung der Ausnehmungen in der Form kreisrunder Löcher, wie sie im Stand der Technik bekannt war, derselbe Vorteil einer Verminderung des "Ratterns" des Schleifwerkzeugs erzielt wird wie bei der Ausgestaltung der Löcher in Form von Sechsecken, wobei die Ausgestaltung der Ausnehmungen in der Form von Sechsecken den Nachteil aufweist, dass im Winkelbereich der Sechsecke Kerbspannungen auftreten können, die zum Ausbrechen der Ecken führen können, was zu einer leicht erhöhten Bruchgefahr führt, was mit einer Ausgestaltung der Ausnehmungen in der Form runder Löcher vermieden wird. Federstahl, Titanwerkstoff oder Nickel-Titanlegierungen sind, wie der gerichtli- che Sachverständige dargelegt hat, übliche Werkstoffe für Schleifscheiben im Dentalbereich, Diamant-Partikel, Siliziumkarbid und Edelkorund/Aluminiumoxid übliche Mittel für abrasive Schichten auf derartigen Schleifwerkzeugen.

25

IV. Die Berufung ist daher mit der Kostenfolge aus § 121 Abs. 2 PatG, § 97 ZPO zurückzuweisen.

Melullis Keukenschrijver Mühlens
Meier-Beck Asendorf
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 06.02.2003 - 4 Ni 9/02 -