Bundesgerichtshof Urteil, 03. Mai 2006 - X ZR 24/03

bei uns veröffentlicht am03.05.2006
vorgehend
Bundespatentgericht, 4 Ni 13/02, 18.12.2002

Gericht

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 24/03 Verkündet am:
3. Mai 2006
Potsch
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
Mikrotom
EPÜ Art. 56

a) Mit einer Abwägung von Vorteilen, die mit dem erfindungsgemäßen Gegenstand
erreicht werden, mit Nachteilen, die dieser Gegenstand gegenüber
aus dem Stand der Technik bekannten Gegenständen der Erreichung der Vorteile
wegen hinnimmt, kann das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit allein nicht
begründet werden.

b) Es kann für erfinderische Tätigkeit sprechen, wenn der Fachmann mehrere
Schritte, die im Stand der Technik keine Anregung gefunden haben, vollziehen
musste, um den erfindungsgemäßen Gegenstand aufzufinden; maßgebend ist
aber auch insoweit, ob es sich insgesamt um Routinearbeit gehandelt hat oder
ob sich dem Fachmann Schwierigkeiten in den Weg gestellt haben, etwa weil
zu einem oder mehreren Schritten Alternativen bestanden, die zu unterschiedlichen
Ergebnissen führen.
BGH, Urt. v. 3. Mai 2006 - X ZR 24/03 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 3. Mai 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den
Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. MeierBeck
und Asendorf

für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 18. Dezember 2002 verkündete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 416 354 (Streitpatents ), das am 18. August 1990 unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 89 10 071 vom 23. August 1989 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft ein Schlitten-Mikrotom und umfasst 9 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt folgende Fassung erhalten hat: "1. Schlitten-Mikrotom, bei dem ein das Schneidmesser tragender Schlitten entlang präziser Führungselemente gegenüber einem, mit dem Gehäuse des Mikrotoms verbundenen Objektträger bewegbar ist; mit dem Mikrotom-Gehäuse (1) zwei als Profilstäbe mit Führungsnuten ausgebildete erste Führungselemente (14,15) verbunden sind, mindestens einer dieser Profilstäbe (14) senkrecht zu seiner Längsachse einstellbar ist, mit dem Schlitten (6) zwei als Profilstäbe mit Führungsnuten ausgebildete zweite Führungselemente (17,18) fest verbunden sind, wobei sich die Führungsnuten der ersten (14,15) und zweiten (17,18) Führungselemente gegenüberstehen, in die Führungsnuten über etwa die halbe Länge der zweiten Führungselemente (17,18) hochpräzise Rollen (20,21) spielfrei eingesetzt sind, so dass eine spielfreie, eine hohe Stabilität aufweisende Zwangsführung des Schlittens (6) gebildet ist, und bei dem der Schlitten (6) aus Leichtmetall gefertigt ist."
2
Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen Patentansprüche 2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.
3
Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Zur Begründung hat sie sich auf die deutsche Patentschrift 37 14 389, die deutsche Offenlegungsschrift 19 25 364, Lueger, Lexikon der Technik, "Lexikon der Feinwerktechnik", Deutsche Verlagsanstalt GmbH, Stuttgart, 1968, die deutsche Offenlegungsschrift 29 11 614, die europäische Patentanmeldung 0 175 480, das deutsche Gebrauchsmuster 82 17 319, die deutsche Offenlegungsschrift 34 33 460 sowie den Katalog Wälzführungen der Schneeberger GmbH Maschinenfabrik bezogen und beantragt , das europäische Patent 0 416 354 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
4
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.
5
Sie ist dem Vorbringen der Klägerin entgegengetreten.
6
Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
7
Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der diese beantragt , das Urteil des Bundespatentgerichts abzuändern und die Nichtigkeitsklage abzuweisen.
8
Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent in folgender Fassung des Patentanspruchs 1 (Änderungen sind kursiv gesetzt): "Schlitten-Mikrotrom, bei dem ein das Schneidmesser tragender Schlitten von Hand entlang präziser Führungselemente gegenüber einem, mit dem Gehäuse des Mikrotoms verbundenen Objektträ- ger bewegbar ist; mit dem Mikrotom-Gehäuse (1) zwei als Profilstäbe mit Führungsnuten ausgebildete erste Führungselemente (14, 15) verbunden sind, mindestens einer dieser Profilstäbe (14) senkrecht zu seiner Längsachse einstellbar ist, mit dem Schlitten (6) zwei als Profilstäbe mit Führungsnuten ausgebildete zweite Führungselemente (17, 18) fest verbunden sind, wobei sich die Führungsnuten der ersten (14, 15) und zweiten (17, 18) Führungselementen gegenüberstehen, in die Führungsnuten über etwa die halbe Länge der zweiten Führungselemente (17, 18) hochpräzise Rollen (20, 21) spielfrei eingesetzt sind, so dass durch eine Vorspannung eine spielfreie, eine hohe Stabilität aufweisende Zwangsführung des Schlittens (6) gebildet ist, bei dem der Schlitten (6) aus Leichtmetall gefertigt ist und die Führungselemente für einen Hub ohne austretende Rollen von maximal 300 mm ausgebildet sind."
9
Mit ihrem zweiten Hilfsantrag verteidigt die Beklagte das Streitpatent nunmehr in folgender Fassung (Änderungen gegenüber dem ersten Hilfsantrag sind kursiv gesetzt und unterstrichen).
"Schlitten-Mikrotrom, bei dem ein das Schneidmesser tragender Schlitten von Hand entlang präziser Führungselemente gegenüber einem, mit dem Gehäuse des Mikrotoms verbundenen Objektträger bewegbar ist; mit dem Mikrotom-Gehäuse (1) zwei als Profilstäbe mit Führungsnuten ausgebildete erste Führungselemente (14, 15) verbunden sind, mindestens einer dieser Profilstäbe (14) senkrecht zu seiner Längsachse einstellbar ist, mit dem Schlitten (6) zwei als Profilstäbe mit Führungsnuten ausgebildete zweite
Führungselemente (17, 18) fest verbunden sind, wobei sich die Führungsnuten der ersten (14, 15) und zweiten (17, 18) Führungselementen gegenüberstehen, in die Führungsnuten über etwa die halbe Länge der zweiten Führungselemente (17, 18) hochpräzise Rollen (20, 21) spielfrei eingesetzt sind, so dass durch eine Vorspannung eine spielfreie, eine hohe Stabilität aufweisende Zwangsführung des Schlittens (6) gebildet ist, bei dem der Schlitten (6) aus Leichtmetall gefertigt ist und die Führungselemente für einen Hub ohne austretende Rollen von maximal 300 mm ausgebildet sind, und dass die zweiten Führungselemente (17, 18) jeweils an ihren Enden mit Anschlägen (22, 23) für die Käfige der Rollen (20, 21) versehen sind."
10
Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen.
11
Sie hat sich ergänzend zu ihrem erstinstanzlichen Sachvortrag auf die US-Patentschrift 3 799 029 bezogen.
12
Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr.-Ing. D. eingeholt, das der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat ein Gutachten des Dr.-Ing. F. Sp. eingereicht.

Entscheidungsgründe:


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Die zulässige Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg. Der Gegenstand des Streitpatents beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit; das Streitpatent ist daher für nichtig zu erklären (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPÜ in Verbindung mit Art 54 Abs. 1, 2, Art. 56 EPÜ).
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I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Schlitten-Mikrotom. Derartige Geräte dienen der Herstellung feinster Schnitte für die Mikroskopie und Ultramikroskopie beispielweise in der Pathologie sowie Histologie und waren am Prioritätstag des Streitpatents insbesondere als Schlitten- und Rotations-Mikrotome bekannt. Bei den Schlitten-Mikrotomen erfolgte der Beschreibung des Streitpatents zufolge die Bewegung des Schlittens mit der Hand über Gleitführungen, wobei als nachteilig kritisiert wird, dass zwischen den Gleitbahnen des Schlittens und den Gleitbahnen des Gehäuses ein möglichst dünner und gleichmäßig dicker Schmierfilm aufrecht erhalten werden müsse und hierfür teure Schmierstoffe verwendet werden müssten. Gleichwohl bestehe das Problem, dass sich der Schmierfilm nachteilig auf die Herstellung von Schnittserien mit Schnitten gleicher Dicke auswirke, weil die Schnittdicke von der Dicke des Schmierfilms und diese von der Viskosität des Schmierfilms und der Geschwindigkeit der Schnittbewegungen abhänge, was von der Bedienperson viel Erfahrung und Geschicklichkeit für die Herstellung guter Schnitte erfordere (Streitpatent Beschreibung Abs. 0001). Nachteilig sei ferner, dass die nutzbare Schnittkraft unter anderem vom Schlittengewicht abhänge und der Schlitten zur Erreichung eines möglichst hohen Gewichts aus Stahl bestehe, so dass die Bewegung des Schlittens für die Bedienperson ermüdend sei (Streitpatent Beschreibung Abs. 0002). Schließlich weist die Beschreibung des Streitpatents darauf hin, dass die Herstellung von Schnitten mit den bekannten SchlittenMikrotomen ein häufiges Reinigen und Schmieren der Gleitflächen erforderlich mache, was teuer und zeitaufwendig sei (Abs. 0003). Aus der europäischen Patentanmeldung 0 175 480 sei weiter eine spezielle Ausführung einer sogenannten Kreuzrollenführung bekannt, die zwei am festen Geräteteil und zwei am gegenüber dem festen Geräteteil beweglichen Schlitten angebrachte Profilstäbe mit Führungsnuten aufweise und bei der zwischen zwei sich gegenüberstehenden Profilstäben zylindrische Rollen alternierend um 90 Grad verdreht in die Führungsnuten eingesetzt seien. Jedoch sei die Führung des gegenüber einem Gehäuse beweglichen Objektträgers bei Rotationsmikrotomen mit vertikaler Bewegung sowie bei Mitkrotomen mit horizontaler Bewegung als spezielles Anwendungsgebiet derartiger Kreuzrollenführungen genannt.
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2. Demgegenüber soll nach den Angaben der Beschreibung des Streitpatents ein Schlitten-Mikrotom so ausgebildet werden, dass die Schlittenführung eine hohe Stabilität bei gleichzeitiger Leichtgängigkeit aufweist und so die Herstellung von hochgenauen Schnitten, deren Qualität nicht von der Geschicklichkeit der Bedienungsperson abhängt, und eine relativ ermüdungsarme Bedienung des Mikrotoms ermöglicht werden (Streitpatent Beschreibung Abs. 0005).
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Hierzu ist das Mikrotom nach Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung wie folgt auszubilden (Bezugszeichen sind weggelassen): 1. Das Mikrotom verfügt über
a) ein Gehäuse,
b) einen Objektträger,
c) einen Schlitten. 2. Der Schlitten ist
a) aus Leichtmetall gefertigt,
b) trägt ein Schneidmesser und
c) ist gegenüber dem mit dem Gehäuse fest verbundenen Objektträger bewegbar
d) entlang präziser Führungselemente. 3. a) Als erste Führungselemente sind mit dem Mikrotom-Gehäuse zwei Profilstäbe mit Führungsnuten verbunden, wobei
b) mindestens einer der Profilstäbe senkrecht zu seiner Längsachse einstellbar ist. 4. Als zweite Führungselemente sind zwei Profilstäbe mit Führungsnuten fest mit dem Schlitten verbunden. 5. Die Führungsnuten der ersten und zweiten Führungselemente stehen sich gegenüber. 6. In den Führungsnuten sind über etwa die halbe Länge der zweiten Führungselemente hochpräzise Rollen spielfrei eingesetzt. 7. Es ist eine spielfreie, eine hohe Stabilität aufweisende Zwangsführung des Schlittens gebildet.
17
Die mündliche Verhandlung hat ergeben, dass der Fachmann der Verwendung von in die Führungsnuten spielfrei eingesetzten hochpräzisen Rollen und der Angabe, dass eine Zwangsführung entsteht, entnimmt, dass es sich bei der erfindungsgemäßen Führung um eine Kreuzrollenführung handelt, die mittels des einstellbaren Profilstabes vorgespannt wird (Streitpatent Beschreibung Abs. 0008). Deshalb versteht der Fachmann die Worte "so dass" in Merkmal 7 dahin, dass mit ihnen das Zusammenwirken des einstellbaren Profilstabes mit den übrigen Profilstäben, der in ihnen ausgebildeten Führungsnuten und der hochpräzisen Rollen angesprochen ist, wobei über die feste Verbindung des Schlittens mit den Profilstäben des zweiten Führungselements die erstrebte Zwangsführung des Schlittens erreicht wird. Dies ermöglicht es, einen präzise geführten, in Leichtbauweise ausgeführten Schlitten zu verwenden, wodurch infolge der Zwangsführung die Schnittqualität verbessert und infolge des leichten Schlittens ein weniger ermüdendes und Geschick erforderndes Bedienen des Mikrotoms ermöglicht wird.
18
II. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents ist neu, da kein im Stand der Technik bekanntes Schlitten-Mikrotom sämtliche Merkmale des geschützten Mikrotoms aufweist, was auch von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung nicht in Zweifel gezogen worden ist. Ihm fehlt jedoch die Patentfähigkeit , da der Senat nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme überzeugt ist, dass dieser Gegenstand dem Fachmann am Prioritätstag durch den Stand der Technik nahegelegt war (Art. 56 EPÜ).
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1. Wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, verfügten Fachleute, die sich am Prioritätstag des Streitpatents mit der Entwicklung von Mikrotomen befassten, typischerweise über eine Ausbildung in allgemeinem Maschinenbau, die sie an einer Fachhochschule oder Technischen Universität absolviert hatten. Zu den durch diese Ausbildung erworbenen Kenntnissen gehören auch solche über Gleitlagerungen und -führungen, Wälzlagerungen und -führungen sowie deren Vor- und Nachteile. Außerdem verfügten die in der einschlägigen Industrie tätigen Fachleute typischerweise über eine mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion und Fertigung von Mikrotomen.
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2. Einem auf dem Gebiet der Entwicklung von Mikrotomen tätigen Fachmann, der sich am Prioritätstag des Streitpatents vor die Aufgabe gestellt sah, ein Schlitten-Mikrotom der erfindungsgemäßen Bauart zu verbessern, war bekannt, dass durch die Verwendung schwerer Schlitten das Problem gelöst wird, den Schlitten beim Auftreffen des an ihm befestigten Messers auf das feststehende und zu schneidende Objekt gegen Kippbewegungen zu sichern. Davon gehen auch die Beklagte und der Privatgutachter aus, der in seinem Gutachten die auftretenden unterschiedlichen Reaktionskräfte bildlich dargestellt hat. Trifft das Messer eines aufgelegten Messer-Schlittens auf einen härteren und durch den Objektträger gehaltenen Gewebeeinschluss, ist die Reaktionskraft vom Gehäuse weg auf den Schlitten gerichtet und kann zu Kippbewegungen des Schlittens führen (Privatgutachten Seite 7, 9, Bild 6), die, wie der Fachmann am Prioritätstag wusste, zu vermeiden sind.
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Dem ist bei Schlitten-Mikrotomen am Prioritätstag üblicher Bauart dadurch Rechnung getragen worden, dass der Schlitten hinreichend schwer ausgebildet wurde, um die genannten Kippbewegungen zu vermeiden und einen sauberen Schnitt zu erzielen. Der Fachmann hat auch ohne weiteres erkannt, dass das Sichern eines auf Gleitführungen geführten Messer-Schlittens gegen zu Kippbewegungen führende Reaktionskräfte mittels eines hinreichend schweren Schlittens durch Nachteile bei der Bedienung des Mikrotoms erkauft wird, indem die Bedienung eines solchen Mikrotoms kraftaufwändig ist und Geschick erfordert. Der Fachmann hat darüber hinaus erkannt, dass die Verwendung einer Gleitführung Probleme hinsichtlich der Sicherung gleichmäßiger Schnitte und Schnittfolgen aufwirft, weil ein - im Vergleich mit anderen Führungen - "di- cker" Schmierfilm erforderlich ist, um das Gleiten des Schlittens auf den Gleitführungen sicherzustellen, wobei die Dicke des Schmierfilms über die gesamte Länge einer Schnittbewegung und bei mehreren Schnittbewegungen über die Schnittbewegungen in ihrer Gesamtheit hinweg nur bei Vorliegen idealer Bedingungen gleichbleibend ist, in der Praxis solche idealen Bedingungen jedoch nicht vorliegen, so dass sich Unterschiede in der Schmierfilmdicke ergeben, die sich bereits unterhalb des Mikrometer-Bereichs auf die geforderte Qualität der Schnitte und Schnittfolgen negativ auswirken. Wie die Beklagte dargelegt und der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, waren dem Fachmann diese Probleme sowie die Anforderungen an die Präzision von Mikrotomen am Prioritätstag bekannt, wobei für ihn das Vermeiden von "Rattermarken" auf dem Schnitt (sog. "Chatter") durch höchste Präzision eindeutige Priorität besaß.
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Auf der Grundlage dieser Kenntnisse und Erfahrungen war für den Fachmann, der Schlitten-Mikrotome der hier einschlägigen Art verbessern wollte , erkennbar, dass er sich der Frage, wie eine Erleichterung der Bedienung eines Schlitten-Mikrotoms mit relativ zum Objektträger verschiebbarem MesserSchlitten erreicht werden kann, nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Gewichts des Messer-Schlittens nähern durfte, sondern auch und - wegen der zentralen Bedeutung eines präzisen Schnittergebnisses - mit Priorität die Sicherung einer präzisen Messerführung gegen durch die Art der Schmierung von Gleitführungen bedingte Ungenauigkeiten und insbesondere gegen auf den Schlitten wirkende Reaktionskräfte bei Auftreffen des Messers auf das Schnittgut ins Auge zu fassen hatte. Er musste deshalb bereits aufgrund einfacher, naheliegender Überlegungen erkennen, dass eine leichtere Bauweise des Schlittens, die als solche eine leichtere Bedienbarkeit des Mikrotoms erlauben würde, das Problem der Sicherung des Messer-Schlittens gegen die auf ihn wirkenden Reaktionskräfte nicht lösen werde, sondern Probleme bei der Siche- rung der Schnitt-Qualität mit sich bringen werde, insbesondere bei Gleitführungen , die als solche gegen den Messer-Schlitten gerichtete Reaktionskräfte nicht aufnehmen und zudem Ungenauigkeiten infolge der Schmierfilmdicke zur Folge haben.
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Dem Fachmann musste sich weiter aufdrängen, dass mit einer verbesserten Führung des Schlittens, die diesen gegenüber Gleitführungen in verstärktem Maße gegen Kippbewegungen zu sichern in der Lage ist und die aus der erforderlichen Schmierfilmdicke resultierenden Probleme hinsichtlich der Präzision der Schnitte löst, das Problem einer leichteren Bedienbarkeit des Mikrotoms allein nicht zu lösen ist. Denn allein durch eine Verbesserung der Schlittenführung wird bei Verwendung eines schweren Schlittens noch keine bessere Bedienbarkeit erreicht, da die Masse eines schweren Schlittens auch bei Verwendung einer präziseren Führung bewegt werden muss, so dass in diesem Fall zwar eine Verbesserung der Qualität der Schnitte, nicht jedoch ein ermüdungsfreies Arbeiten mit dem Mikrotom erreicht wird. Auch daher stellte die Verbesserung eines Schlitten-Mikrotoms für die damit befassten Entwickler ersichtlich ein komplexes Problem dar, bei dem Veränderungen in der Bauweise eine Abstimmung der verschiedenen Bauteile aufeinander erforderlich machten und eine Gesamtlösung gefunden werden musste, bei der die Präzision , mit der die Schnitte hergestellt werden, gegenüber Verbesserungen bei der Bedienbarkeit Vorrang hat.
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3. a) Vor diesem Hintergrund war entgegen der Auffassung der Beklagten die Verwendung einer vorgespannten Kreuzrollenführung für den MesserSchlitten eines Mikrotoms, bei dem der Messer-Schlitten relativ zum feststehenden Objektträger horizontal bewegt wird, eine dem Fachmann am Prioritätstag nahegelegte Maßnahme.

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Wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, kannten die auf dem Gebiet der Entwicklung von Mikrotomen tätigen Fachleute am Prioritätstag neben Gleitlagerungen und -führungen insbesondere Wälzlagerungen und -führungen sowie deren Vor- und Nachteile. Dies wird durch die deutsche Offenlegungsschrift 29 11 614 bestätigt. Sie betrifft ein lineares Kreuzroll- bzw. -wälzlager und zeigt in Figur 1 ein solches Lager, bei dem Rollen alternierend um 90 Grad verdreht in Rollen- oder Wälztaschen liegen, die in einem langgestreckten Rollen-Walzenkäfig ausgebildet sind. Dieser Käfig ist so zwischen zwei Profilstäben mit jeweils V-förmigen Nuten angeordnet, dass die Rollen alternierend mit den Flächen der V-fömigen Nuten zusammenwirken. Eine solche Lagerung, deren Vor- und Nachteile dem Fachmann bekannt waren , bot sich jedenfalls zur Erleichterung der Bewegung des Schlittens an und gab daher Anlass, diese bei der weiteren Entwicklung in Betracht zu ziehen, zumal diese bei anderen Formen von Mikrotomen bereits mit Erfolg eingesetzt worden waren.
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Die deutsche Offenlegungsschrift 34 33 460 nennt Rotationsmikrotome, bei denen die Objektspanneinrichtung vertikal geführt wird, sowie SchlittenMikrotome , bei denen die Objektspanneinrichtung horizontal hin- und herbewegt wird, ausdrücklich als Anwendungsgebiete derartiger Führungseinheiten (Beschreibung Seiten 4 und 5 übergreifender Absatz). Die Schrift bezieht sich zwar nicht auf Schlitten-Mikrotome, bei denen der Messer-Schlitten wie beim Gegenstand nach Patentanspruch 1 relativ zur feststehenden Objektspanneinrichtung bewegt wird. Sie weist den Fachmann aber darauf hin, dass anders als bei Rotationsmikrotomen, bei denen die Kreuzrollenführung vertikal anzuordnen ist und daher Probleme infolge der Gravitation zu lösen sind, bei SchlittenMikrotomen derartige Probleme nicht auftreten, die Führung der Objektspann- einrichtung an einem Basisteil durch Kreuzrollenführungen also unproblematisch ist. Sie offenbart, dass bei Mikrotomen Führungseinrichtungen zur vertikalen oder horizontalen Führung eines in Bezug zu einem feststehenden Teil linear beweglichen Teils verwendet werden können, die zwei nebeneinander parallel angeordnete Führungsschienen mit Längsrillen und zwischen den beiden Führungsschienen eine Anzahl in einem Käfig angeordnete Wälzelemente aufweist , wobei die eine Führungsschiene am feststehenden Teil und die zweite Führungsschiene am beweglichen Teil angeordnet ist und der Käfig mit den Wälzelementen zwischen den beiden Führungsschienen linear beweglich ist (Beschreibung deutsche Offenlegungsschrift 34 33 460, Seite 4 erster Absatz; Merkmale 2 c, d, 3 a teilweise, 4 teilweise, 5, 6). Das gab Veranlassung, diese Schrift in die Überlegungen einzubeziehen.
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Da am Prioritätstag die Vor- und Nachteile der verschiedenen Führungen bekannt waren, ist diesen Angaben auch zu entnehmen, dass eine solche Kreuzrollenführung dazu verwendet werden kann, die Führung vorzuspannen und damit zu einer Zwangsführung auszugestalten. Denn wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, handelt es sich bei der Eignung von Kreuzrollenführungen dazu, vorgespannt zu werden, um den typischen Vorteil solcher Führungen, die im Maschinenbau immer dann eingesetzt und vorgespannt werden, wenn Kräfte, die auf den zu bewegenden Gegenstand ausgeübt werden, aufzunehmen sind und gleichzeitig eine präzise Führung erreicht werden soll. Dies gehörte bereits am Prioritätstag zur allgemeinen Kenntnis im Maschinenbau.
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Ein Fachmann mit der Qualifikation des oben definierten Durchschnittsfachmanns durfte entgegen der Auffassung der Beklagten diese Schrift auch nicht deshalb unbeachtet lassen, weil sie - jedenfalls ausdrücklich - nur die Führung eines Objektträgerschlittens, nicht dagegen die Führung eines Messer -Schlittens betrifft. Zwar stellen sich nach dem Vorbringen der Beklagten die beim Zusammentreffen des Messers mit dem zu schneidenden Objekt auftretenden Reaktionskräfte bei einem Mikrotom, bei dem das Messer feststeht und der Objektträger bewegt wird anders dar als bei einem Mikrotom, bei dem der Objektträger feststeht und der Messer-Schlitten bewegt wird (Privatgutachten Seite 7, 9, Bilder 6 und 7). Ein Fachmann hatte aber schon deshalb Veranlassung , Kreuzrollenführungen in seine Überlegungen einzubeziehen, weil diese mit einer wesentlichen geringeren Schmierfilmdicke auskommen und leichtgängiger als Gleitführungen sind, was am Prioritätstag nach den überzeugenden und von der Beklagten nicht in Frage gestellten Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen zum allgemeinen Fachwissen gehörte.
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Kreuzrollenführungen waren am Prioritätstag in verschiedenen Ausführungen bekannt. Wie sich aus dem Katalog der Schneeberger GmbH - Seite 14 f. - ergibt, der aus der Sicht des interessierten Entwicklers Bauteile bereitstellt, wie sie für die Anfertigung von Mikrotomen verwendet werden, waren derartige Linearführungen unter der Bezeichnung RNG im Handel erhältlich , worauf die Beschreibung des Streitpatents zutreffend hinweist. Der Katalog belegt zudem, dass Wälzführungen der genannten Art mittels Stellschrauben oder dergleichen (Merkmal 3 b) vorgespannt werden, um die Führung spielfrei einzustellen und so eine Zwangsführung herbeizuführen (Katalog Seite 90; Merkmal 6 teilweise, Merkmal 7).
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b) Allerdings gab der Stand der Technik keinen unmittelbaren Hinweis darauf, dass die Rollen etwa über die halbe Länge der zweiten Führungselemente einzusetzen sind (Merkmal 6). Für den Fachmann war jedoch erkennbar , dass bei Verwendung einer Zwangsführung mit überlaufendem Käfig Stö- ße verursacht werden, die es bei Mikrotomen zu vermeiden gilt, so dass es sich anbot, auf vorspannbare Führungen mit nicht überlaufenden Käfigen zurückzugreifen. Bei der Maßnahme, die Käfiglänge auf die Hälfte der Länge der mit dem Schlitten verbundenen Führungselemente zu begrenzen, handelt es sich nach den überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen um eine optimierende Abstimmungsmaßnahme, wie sie für verschiedene Verhältnisse von Käfighub zur Länge der Längsführung im Katalog der Schneeberger GmbH dargestellt ist (Katalog Seite 87) und vom Fachmann durch ihm geläufige Versuche oder Berechnung aufgefunden werden konnte.
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c) Aus dem Katalog der Schneeberger GmbH ist schließlich zu ersehen, dass es bekannt war, Normrolltische aus Leichtmetall herzustellen (Katalog Seite 41 Typ NV RD; Merkmal 1 c). Zwar war dem einschlägigen Fachmann bereits am Prioritätstag geläufig, dass Kreuzrollenführungen leichtgängiger sind als Gleitführungen, so dass mit der Verwendung einer vorgespannten Kreuzrollenführung in einem Schlitten-Mikrotom der hier fraglichen Bauart nicht nur das Problem eines präziseren Schnitts gelöst wird, sondern in einem gewissen Umfang auch eine leichtere Bedienbarkeit des Mikrotoms erreicht wird.
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Eine darüber hinaus reichende Erleichterung beim Bedienen des Mikrotoms durch Verwendung eines Messer-Schlittens aus Leichtmetall stellt aber eine sich fast zwangsläufig ergebende, jedenfalls aber mit dem Fachwissen ohne weiteres zu lösende Optimierungsmaßnahme dar, da schwere Tische im Stand der Technik eingesetzt wurden, um einer Kippbewegung des auf Gleitführungen geführten Tisches entgegenzuwirken. Das hat auch der gerichtliche Sachverständige so gesehen. Die Verwendung eines schweren Tisches ist - wie der Fachmann erkennt - dann nicht erforderlich, wenn der Tisch anderweit gegen auf ihn wirkende Kräfte und dadurch ausgelöste Bewegungen gesichert wird, etwa indem eine vorgespannte Kreuzrollenführung zur Erzielung eines sauberen und gleichmäßigen Schnitts eingesetzt wird. Der gerichtliche Sachverständige hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Verwendung einer vorgespannten Kreuzrollenführung alle Freiheiten gibt, einen schweren oder leichten Tisch zu verwenden, wenn der Messer-Schlitten nicht mehr durch sein Gewicht gegen auf ihn wirkende Reaktionskräfte gesichert werden muss.
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d) Soweit die Beklagte geltend gemacht hat, die Verwendung eines schweren Messer-Schlittens nach dem Stand der Technik wirke Schwingungen entgegen, die vom Messer auf den Schlitten übertragen werden können, hat der gerichtliche Sachverständige dargelegt, dass eine solche Wirkung denkbar und bei Verwendung eines Tisches aus Leichtmetall, der durch eine vorgespannte Kreuzrollenführung geführt wird, möglicherweise in geringerem Umfang zu beobachten sein könnte. Für die Frage, ob der Gegenstand nach Patentanspruch 1 auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kommt es darauf jedoch nicht an. Mit der Verwendung schwerer auf Gleitführungen geführter Schlitten nach dem Stand der Technik stand eine Lösung bereit, bei der einerseits Nachteile bezüglich der Präzision der Schnitte hingenommen wurden, die aus der Art der Schmierung der Führungen entstehen, sowie Nachteile auftraten, die insbesondere die Bedienbarkeit des Mikrotoms betrafen. Bei der Frage, ob bei der Ausbildung eines Miktrotoms mit den Merkmalen nach Patentanspruch 1 des Streitpatents möglicherweise ein Nachteil im Bereich des Schwingungsverhaltens des Messers und/oder des Messer-Schlittens hingenommen wird, handelt es sich um eine bloße Abwägung, ob die Vorteile einer präziseren Schnittführung durch die nahegelegte Verwendung einer vorgespannten Kreuzrollenführung und einer leichteren Bedienbarkeit infolge der nahegelegten Verwendung eines Tisches aus Leichtmetall den Nachteil einer geringfügig schlechteren Dämpfung von Schwingungen aufwiegen, die vom Messer auf den Messer-Schlitten übertragen werden können. Aus einer solchen Abwägung lässt sich das Beruhen einer in ihren Einzelmerkmalen wie in deren Kombination naheliegender Maßnahmen auf erfinderischer Tätigkeit nicht herleiten.
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Die Beklagte kann schließlich auch nicht mit Erfolg geltend machen, mit der Verwendung einer Zwangsführung für den Messer-Schlitten sei eine Vergrößerung der Baulänge des Mikrotoms verbunden, die mit einem kurzen Hub zusammentreffe, so dass es mehrer Schritte bedurft habe, um den Gegenstand nach Patentanspruch 1 aufzufinden. Zwar kann es für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sprechen, wenn der Fachmann mehrere Schritte, die im Stand der Technik keine Anregung gefunden haben, vollziehen musste, um den erfindungsgemäßen Gegenstand aufzufinden (vgl. Sen.Urt. v. 22.11.1984 - X ZR 40/84, GRUR 1985, 369, 370 - Körperstativ; Benkard/Jestaedt, EPÜ, Art. 56 EPÜ Rdn. 85 m.w.N. auch zur Rspr. des EPA). Maßgebend ist aber auch insoweit, ob es sich dabei insgesamt um Routinearbeit gehandelt hat (vgl. Sen.Urt. v. 17.9.2003 - X ZR 1/99, Mitt. 2003, 116 ff. - Rührwerk) oder ob sich dem Fachmann Schwierigkeiten in den Weg gestellt haben, etwa weil für einen oder mehrere Schritte Alternativen bestanden, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Wie die Beweisaufnahme ergeben hat, bestanden solche Schwierigkeiten nicht. Ist der entscheidende Schritt, hier die Verwendung einer Zwangsführung, wie dargelegt aus dem Stand der Technik abzuleiten, so kann allein aus dem Umstand, dass eine Mehrzahl von Schritten auszuführen war, um die Teile einer Gesamtvorrichtung aufeinander abzustimmen, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht hergeleitet werden, wenn es sich bei den weiteren Schritten um solche handelt, die der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens und Fachkönnens bewältigen kann.
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Patentanspruch 1 in der Fassung, die er im Einspruchsverfahren erhalten hat, kann daher keinen Bestand haben.
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3. Die Patentansprüche 2 bis 9 betreffen Weiterbildungen des Gegenstands nach Patentanspruch 1, die keinen erfinderischen Gehalt erkennen lassen ; ein solcher wird von der Beklagten auch nicht geltend gemacht.
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III. Das Streitpatent kann auch in der mit den Hilfsanträgen verteidigten Fassung keinen Bestand haben. Die beschränkte Verteidigung ist zwar zulässig , da sich der Gegenstand des Streitpatents auf ein von einer Bedienperson von Hand zu betätigendes Schlitten-Mikrotom bezieht. Dies ergibt sich schon daraus, dass mit dem erfindungsgemäßen Gegenstand - wie in der ursprünglichen Anmeldung offenbart - eine leichtere und weniger ermüdende Bedienung des Mikrotoms erreicht werden soll, was die Bedienung des Mikrotoms von Hand umfasst. In den ursprünglichen Unterlagen ist auch offenbart, dass die Führung des Schlittens eine gewisse Vorspannung erlaubt, woraus der Fachmann ersieht, dass die Kreuzrollenführung mit Vorspannung auszuführen ist. Wie die Beklagte aber selbst einräumt, handelt es sich bei der Aufnahme der Merkmale "von Hand" und "durch eine Vorspannung" um klarstellende Formulierungen , aus denen sich keine Anhaltspunkte für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit ableiten lassen.
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Die beschränkte Verteidigung des Patentanspruchs nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich im Übrigen dadurch von seiner geltenden Fassung, dass die Führungselemente für einen Hub ohne austretende Rollen vom maximal 300 mm ausgebildet sind. Eine solche Maßnahme ist im Stand der Technik zwar nicht vorbeschrieben. Dass der Fachmann Veranlassung hatte, austretende Rollen zu vermeiden, ist jedoch vorstehend bereits dargelegt. Deshalb ist es, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, eine selbstverständliche Maßnahme, die Führungen so auszubilden, dass die Rollen nicht aus den Führungselementen austreten können. Aus dem Umstand, dass sich, wie die Beklagte geltend gemacht hat, mit der Verwendung einer Zwangsrollenführung die Baulänge verändert, kann das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht hergeleitet werden, denn wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend dargelegt hat, waren dem Fachmann die Vor- und Nachteile der in Betracht kommenden Lagerungen und Führungen bekannt, so dass es im Rahmen des Könnens des Fachmanns lag, die Länge der Führungselemente auf die gewünschte Baulänge des Mikrotoms abzustellen. Die Führungselemente mit einer Hubbegrenzung von 300 mm auszubilden ist eine bloßen Zweckmäßigkeitserwägungen folgende Maßnahme.
39
Die beschränkte Verteidigung des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von der beschränkten Verteidigung nach Hilfsantrag 1 darüber hinaus durch die Aufnahme des Merkmals, dass die zweiten Führungselemente jeweils an ihren Enden mit Anschlägen für die Käfige der Rollen versehen sind. Endanschläge für Kreuzrollenführungen sind am Prioritätstag bekannt gewesen, wie die deutsche Offenlegungsschrift 34 33 460, Beschreibung Seite 5, belegt. Sie im Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen nach Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung und in der Fassung der beschränkten Verteidigung nach Hilfsantrag 1 vorzusehen, ist nach den überzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung eine sich dem Fachmann aufdrängende Maßnahme, um ein Auswandern der Käfige aus den Führungen zu verhindern und eine präzise Schnittführung sicherzustellen.
40
IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 97 ZPO.
Melullis Keukenschrijver Mühlens
Meier-Beck Asendorf
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 18.12.2002 - 4 Ni 13/02 (EU) -

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Bundesgerichtshof Urteil, 03. Mai 2006 - X ZR 24/03 zitiert 4 §§.

Patentgesetz - PatG | § 121


(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend. (2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über d

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

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Bundesgerichtshof Urteil, 02. Juli 2002 - X ZR 1/99

bei uns veröffentlicht am 02.07.2002

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 1/99 Verkündet am: 17. September 2002 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Der X. Zivilsenat des Bundesge
2 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Urteil, 03. Mai 2006 - X ZR 24/03.

Bundesgerichtshof Urteil, 10. Juli 2007 - X ZR 240/02

bei uns veröffentlicht am 10.07.2007

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 240/02 Verkündet am: 10. Juli 2007 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtsho

Bundesgerichtshof Urteil, 11. Sept. 2007 - X ZR 27/04

bei uns veröffentlicht am 11.09.2007

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 27/04 Verkündet am: 11. September 2007 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ : n

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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 1/99 Verkündet am:
17. September 2002
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 2. Juli 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die
Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:
Auf die Berufung des Beklagten wird das am 15. Oktober 1998 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts teilweise abgeändert.
Das deutsche Patent 42 16 252 wird dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß seine Patentansprüche folgende Fassung erhalten: 1. Anordnung mit einem Rührwerk zur Mischung von pharmazeutischen und/oder kosmetischen Salben, Pasten, Cremes, Gelen oder Emulsionen mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen in Apotheken, in einem zur Herstellung von Rezepturmischungen bemessenen verschließbaren Mischgefäß mit einem am Ende einer durch eine Zentralöffnung eines Deckels hindurchführbaren Antriebswelle eines drehzahlregelbaren Elektromotors festlegbaren Flügelrührer mit Reibflächen , die unter Reibdruck an Innenflächen des Mischgefäßes anliegen oder anlegbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß das Mischgefäß eine Schraubkruke (1) mit einem verschiebbaren Boden und mit einem auf ein Außengewinde (8) des Krukenkörpers (2, 15) aufschraubbaren Schraubdeckel (26) ist, die zugleich als Abgabegefäß verwendet wird, daß die Zentralöffnung (30) des Schraubdeckels (26) nach Entfernen der Antriebswelle (54) verschließbar ist und daß das Mischgefäß relativ zum Flügelrührer auf- und abbewegbar ist.
2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Krukenkörper (2) ein Kreiszylinder ist, dessen dem Außengewinde (8) gegenüberliegendes Ende eine Bodenöffnung (6) und einen Innenring aufweist und in dem verschiebbar ein Boden (9) angeordnet ist.
3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Innenfläche (11) des in der Schraubkruke verschiebbaren Bodens (9) der Form des Rührwerkzeugs (56) angepasst ist, und sein Außenrand (12) in einen unteren Gleitring (13) übergeht.
4. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zentralöffnung (30) im Schraubdeckel (26) zur Befestigung unterschiedlicher Applikatoren (38 - 42) ausgebildet ist.
5. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Flügelrührer (56) Rührflügel (57) aufweist, die halbmondförmig ausgebildet sind, daß die Reibflächen (58) an den beim Rühren nacheilenden Flügelteilen (59) sitzen, die elastisch an dem Innenmantel (3, 16) des Krukenkörpers (2, 15) anliegen, und daß der Abstand (60) zwischen einander gege- nüberliegenden Reibflächen (58) in ausgefahrenem Zustand größer ist als der Durchmesser (4, 17) der Schraubkruke (1,

14).


6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Flügelrührer (56) zwei Rührflügel (57) aufweist.
7. Anordnung nach den Ansprüchen 5 und 6, dadurch gekennzeichnet , daß die Übergänge zwischen den Rührflügeln (57) und der Nabe (62) des Flügelrührers (56) nach Art von Luftschraubenprofilen (61) gekrümmt sind derart, daß beim Rühren das Rührgut auf den Krukenboden (9, 19) gepresst wird.
8. Anordnung nach den Ansprüchen 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet , daß die unteren Flächenbereiche (64) des Flügelrührers (56) der Form der Innenflächen (11, 20) des verschiebbaren Krukenbodens (9, 19) angepasst sind.
9. Anordnung nach den Ansprüchen 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet , daß die oberen Flächenbereiche (63) des Flügelrührers (56) der Form der Innenfläche (29) des Schraubdeckels (26) angepaßt sind.
Im übrigen werden die Klage abgewiesen und die Berufung zurückgewiesen.
Die Kosten des Rechtstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:


Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auf einer am 18. November 1993 offengelegten Anmeldung vom 16. Mai 1992 beruhenden deutschen Patents 42 16 252, dessen erteilter Anspruch 1 wie folgt lautet:
"Anordnung mit einem Rührwerk zur Mischung von pharmazeutischen und/oder kosmetischen Salben, Pasten, Cremes, Gelen oder Emulsionen mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen, in einem zur Herstellung von Rezepturmischungen bemessenen verschließbaren Mischgefäß mit einem am Ende einer durch eine Zentralöffnung eines Deckels hindurchführbaren Antriebswelle eines drehzahlregelbaren Elektromotors festlegbaren Flügelrührer mit Reibflächen, die unter Reibdruck an Innenflächen des Mischgefäßes anliegen oder anlegbar sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Mischgefäß eine Schraubkruke (1, 14) mit einem auf ein Außengewinde (8) des Krukenkörpers (2, 15) aufschraubbaren Schraubdeckel (26) ist, die zugleich als Abgabegefäß verwendet wird, und daß die Zentralöffnung (30) des Schraubdeckels (26) nach Entfernen der Antriebswelle (54) verschließbar ist."
Wegen der weiterhin erteilten, unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 10 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.
Der Kläger hat begehrt, das Streitpatent für nichtig zu erklären, weil es gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit be-
ruhe. Das Bundespatentgericht hat diesem Antrag entsprechend das Streitpa- tent für nichtig erklärt.
Hiergegen wendet sich der Beklagte mit der Berufung. Er verteidigt das Streitpatent nur noch in geänderter Fassung, wobei er einen Hauptantrag und drei Hilfsanträge stellt, die jeweils einen Hauptanspruch 1 sowie unmittelbar oder mittelbar hierauf bezogene Unteransprüche umfassen. Was Patentanspruch 1 betrifft, beantragt der Beklagte hauptsächlich,
die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, daß Patentanspruch 1 wie folgt lautet (Änderungen kursiv):
"Anordnung mit einem Rührwerk zur Mischung von pharmazeutischen und/oder kosmetischen Salben, Pasten, Cremes, Gelen oder Emulsionen mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen in Apotheken, in einem zur Herstellung von Rezepturmischungen be- messenen verschließbaren Mischgefäß mit einem am Ende einer durch eine Zentralöffnung eines Deckels hindurchführbaren Antriebswelle eines drehzahlregelbaren Elektromotors festlegbaren Flügelrührer mit Reibflächen, die unter Reibdruck an Innenflächen des Mischgefäßes anliegen oder anlegbar sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das Mischgefäß eine Schraubkruke (1, 14) mit einem auf ein Außengewinde (8) des Krukenkörpers (2, 15) aufschraubbaren Schraubdeckel (26) ist, die zugleich als Abgabegefäß verwendet wird, daß die Zentralöffnung (30) des Schraubdeckels (26) nach Entfernen der Antriebswelle
(54) verschließbar ist und daß das Mischgefäß relativ zum Flügel- rührer auf- und abbewegbar ist."
Die nach dem ersten Hilfsantrag erstrebte Fassung des Patentanspruchs 1 kann dem Urteilstenor entnommen werden. Im übrigen wird wegen der weiteren hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 auf den Schriftsatz des Beklagten vom 3. April 2002 Bezug genommen.
Der Kläger tritt dem Begehren des Beklagten entgegen.
Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens des Prof. Dr.-Ing. habil. L. M. vom Institut für Apparate- und Umwelttechnik - ... - der Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik der ... Universität M. . Dieses Gutachten hat der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt. Der Beklagte hat ein Privatgutachten von Prof. Dr. K. H. B. vom Pharmazeutischen Institut ... Universität F. vorgelegt.

Entscheidungsgründe:


Die zulässige Berufung des Beklagten hat nur teilweise Erfolg. Das Streitpatent ist gemäß § 22 i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG teilweise für nichtig zu erklären. Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (§§ 1-5 PatG) besteht jedoch nicht, soweit das Streitpatent mit dem ersten Hilfsantrag verteidigt wird.
1. In der verteidigten Form betrifft das Streitpatent die Herstellung von pharmazeutischen und/oder kosmetischen Salben, Pasten, Cremes, Gelen oder Emulsionen mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen in Apotheken. Dort wurden solche Produkte als Rezepturmischungen im allgemeinen in weit offenen Mörsern hergestellt, indem die Bestandteile der Rezeptur bei ungehindertem Luftzutritt mittels Pistills in Handarbeit verrieben und gemischt wurden. Das hat - wie in Sp. 1 Z. 10 ff. der Beschreibung des Streitpatents auch angegeben ist - mehrere Nachteile. Die Handarbeit ist aufwendig. Angesichts des ungehinderten Luftzutritts wird eine unverantwortlich große Anzahl von Luftkeimen in das Mischgefäß eingebracht, was insbesondere die Haltbarkeit der Rezepturmischung beeinträchtigt (vgl. Sp. 6 Z. 16 f.). Das Mischgefäß muß nach dem Gebrauch aufwendig gereinigt werden. Das fertige Produkt muß nach Beendigung des Mischvorganges zur Abgabe an den Patienten in ein anderes Gefäß umgefüllt werden.
Die Streitpatentschrift erwähnt ferner, daß auch bereits Salbenmischund Rührmaschinen bekannt waren, welche die Handmischung mehr oder weniger nachahmen. Hierdurch läßt sich die zum Verreiben und Mischen ansonsten nötige aufwendige Handarbeit ersparen; nach der Darstellung in Sp. 1 Z. 25 ff. der Beschreibung des Streitpatents sind die anderen zuvor genannten Nachteile aber auch bei diesem Stand der Technik vorhanden.
Nach der weiteren Angabe in Sp. 1 Z. 28 ff. war es schließlich bekannt, aus pharmazeutischen, biochemischen, chemischen, kosmetischen oder ähnlichen Stoffen Mischungen kleiner Mengen unter weitgehendem Luftabschluß maschinell herzustellen. Nach der Beschreibung in der Streitpatentschrift war insoweit ein Laborgerät zum Dispergieren, Emulgieren und/oder Mischen sol-
cher Stoffe bekannt, das einen Behälter mit druckdichtem Deckel aufweist, in den ein drehbares Werkzeug einsetzbar ist. Abgesehen davon, daß auch bei ihm der Reinigungsbedarf und die Notwendigkeit des Umfüllens des erzeugten Produkts besteht, kritisiert die Beschreibung des Streitpatents an diesem Laborgerät die als außerordentlich aufwendig bezeichnete Konstruktion des Aufnahmebehälters und des Deckels.
Diese Darstellung des vorbekannten Formenschatzes führt zu der Erkenntnis , daß das der Lehre des Streitpatents zugrundeliegende Problem nicht - wie es in Sp. 1 Z. 52 ff. der Beschreibung heißt - dahin zu umschreiben ist, ein Umfüllen von Rezepturmischungen in Abgabegefäße zu vermeiden. Das betrifft bereits einen Lösungsansatz. Patentgemäß soll vielmehr eine einfache und kostengünstige Anordnung zur Verfügung gestellt werden, die für die Erstellung von Rezepturmischungen geeignet ist, wie sie in Apotheken hergestellt werden müssen, und welche die geschilderten Nachteile vermeidet, insbesondere die Kontaminierungsgefahr und den Reinigungsaufwand vermindert.
Der Lösungsvorschlag nach Anspruch 1 in der hauptsächlich verteidigten Fassung lehrt eine Anordnung mit einem verschließbaren Mischgefäß und einem Rührwerk, deren Merkmale sich im einzelnen wie folgt gliedern lassen:
1. Das Rührwerk

a) dient zur Mischung von pharmazeutischen und/oder kosmetischen Salben, Pasten, Cremes, Gelen oder Emulsionen mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen in Apotheken,

b) hat einen Flügelrührer,
aa) der am Ende einer Antriebswelle eines drehzahlregelbaren Elektromotors festlegbar ist,
bb) der Reibflächen aufweist,

(1) die unter Reibdruck an Innenflächen des Mischgefäßes anliegen oder anlegbar sind.
2. Das verschließbare Mischgefäß

a) ist zur Herstellung von Rezepturmischungen bemessen,

b) ist eine Kruke,

c) weist ein Außengewinde (auf dem Krukenkörper) auf,

d) weist einen Deckel auf,
aa) der auf das Außengewinde aufschraubbar ist,
bb) der eine Zentralöffnung hat,
(1) durch welche die Antriebswelle hindurchgeführt werden kann,
(2) die - nach Entfernen der Antriebswelle - verschließbar ist;

e) ist relativ zum Flügelrührer auf- und abbewegbar,

f) wird zugleich als Abgabegefäß verwendet.

2. Die Fassung, mit welcher der Beklagte Patentanspruch 1 mit seinem Hauptantrag verteidigt, ist zulässig. Der hiermit definierte Gegenstand gehörte - unabhängig davon, ob alle neu aufgenommenen Merkmale zur vorrichtungsmäßigen Bestimmung der beanspruchten Anordnung beitragen - bereits nach den ursprünglich zur Anmeldung des Streitpatents eingereichten Unterlagen zu der angemeldeten Erfindung. Seite 1 der ursprünglichen Beschreibung offenbart , daß eine Problemlösung bei der Herstellung von Rezepturmischungen beansprucht ist, die "in der Apotheke" erfolgen kann. Auf Seite 7 f. der ursprünglichen Beschreibung war ferner angegeben, anmeldungsgemäß könne der Rührvorgang geschehen, indem entweder die Bedienungsperson die Kruke relativ zum Flügelrührer auf- und abbewege oder indem bei festgelegter Kruke der Elektromotor auf- und abgeführt werde, was bei einer Antriebswelle bestimmter Länge ebenfalls zu einer Relativbewegung des an ihrem Ende festlegbaren Flügelrührers gegenüber der Kruke führt.
3. Der Gegenstand nach Anspruch 1 in der hauptsächlich verteidigten Fassung ist neu. Wie auch der Kläger nicht in Zweifel zieht, weist keine Entgegenhaltung alle Merkmale dieses Gegenstands auf. Ihn aufzufinden, war jedoch für einen Fachmann naheliegend, so daß ihm die für einen Patentschutz nötige erfinderische Tätigkeit nicht zugrunde liegt.

a) Maßgeblicher Fachmann ist hier entgegen der Meinung des Beklagten nicht ein Absolvent eines Pharmaziestudiums mit langjähriger Apothekenpraxis. Ausbildung und Berufsbild des Apothekers geben nichts dafür her, daß Mitglieder dieses Personenkreises sich typischerweise als Entwickler von Gerätschaften für die Apotheke betätigen. Die Apotheker wissen aber um die in-
soweit bestehenden Probleme und sind auch in der Lage, sie Dritten zu vermitteln. Erkennt ein Apotheker Probleme, die im Zusammenhang mit in seinem Betrieb verwendeten Gerätschaften bestehen, wird er sie bei Interesse an einer Lösung deshalb an ihm im Einzelfall geeignet erscheinende, technisch versierte Personen oder Unternehmen herantragen. Da die technischen Probleme, die in einer Apotheke auftreten können, eher begrenzt sind, kann ferner davon ausgegangen werden, daß sich ein gerade zur Problemlösung auf diesem Gebiet gerüsteter Spezialistenkreis nicht hat herausbilden können. Maßgeblicher Fachmann ist hier deshalb ein von einem Apotheker mit der anstehenden Problematik vertraut gemachter, auch verfahrenstechnisch gebildeter Apparatebauer , der nach einem abgeschlossenen Hochschulstudium auf Grund langjähriger Berufspraxis gewohnt ist, gerätetechnische Lösungen nach den Anforderungen zu realisieren, die bei Anwendern auf verschiedenen Gebieten der Technik bestehen. Das deckt sich mit den Bekundungen des gerichtlichen Sachverständigen. Er hat bestätigt, daß dies die Fachleute sind, die dann, wenn es um Entwicklungen nach den Anforderungen von Pharmazeuten in dem hier interessierenden Bereich geht, entsprechende Entwicklungen machen. Der Umstand, daß das Arbeitsgebiet dieser Fachleute vergleichsweise weit gestreut ist, hat dabei auch zur Folge, daß sie bei ihren Entwicklungen nicht nur bisher bekannte Geräte der jeweils interessierenden Größe oder des engeren Bereichs in den Blick nehmen, für den sie gerade eine gerätetechnische Lösung suchen. Der gerichtliche Sachverständige hat dies - mit Bezug auf den Streit der Parteien und durchaus anschaulich - dahin ausgedrückt, daß es für den hier maßgeblichen Fachmann nicht erheblich ist, ob es sich bei den realisierten Apparaten um große oder kleine Apparaturen handelt und ob im entsprechenden Apparat Salben, Kuchenteig oder Zement gemischt werden.

b) Ein solcher Fachmann hat in dem Vorschlag nach der deutschen Offenlegungsschrift 36 38 656 ein Vorbild, das hinsichtlich der Verringerung der Gefahr von Verunreinigung durch Luftkeime bereits den Anforderungen ge- nügte, die dem Streitpatent zugrunde liegen und die zu erkennen selbst keine besondere Leistung war, die sich vielmehr aus der Praxis in der Apotheke ohne weiteres geradezu zwangsläufig ergaben. Die deutsche Offenlegungsschrift betrifft ein Laborgerät, in dem pharmazeutische und/oder kosmetische Stoffe in kleinen Mengen gemischt werden können. Genannt sind - ohne Untergrenze - Mengen von 1 l oder weniger. Das vorbekannte Gerät kommt deshalb ohne weiteres auch für die hier interessierende Herstellung von Rezepturmischungen in Apotheken in Betracht. Seiner körperlichen Gestaltung und objektiven Eignung nach ist es ein Gerät zur Mischung von pharmazeutischen und/oder kosmetischen Salben, Pasten, Cremes, Gelen oder Emulsionen mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen in einer Apotheke (Merkmal 1 a). Es weist ferner ein verschließbares Mischgefäß (Merkmal 2) mit einem Deckel (Merkmal 2 d) auf. Sein Rührwerk (Merkmal 1) umfaßt Schaufeln, was Merkmal 1 b entspricht. Die Schaufeln sind am Ende einer Antriebswelle eines drehzahlregelbaren Elektromotors installiert (Merkmal 1 b aa), die durch eine zentrale Öffnung des Deckels (Merkmal 2 d bb) hindurchgeführt ist (Merkmal 2 d bb (1)). Hiernach war es also bekannt, Rezepturmischungen, wie sie in einer Apotheke hergestellt werden müssen, nicht in einem offenen Behälter, sondern in einem geschlossenen Gefäß ohne aufwendige Handarbeit maschinell zu erzeugen.
Über die Schaufeln des Rührwerks heißt es in der deutschen Offenlegungsschrift 36 38 656, daß sie zweckmäßigerweise bis an den Innenwandungsbereich des Behälters reichen und vorzugsweise Abstreifer zum ständi-
gen Reinigen der Innenseite des Behälters tragen; hierdurch werde sichergestellt , daß keine Toträume innerhalb des Behälters entstünden und Materialien nicht unvermischt blieben. Das Bundespatentgericht, das aufgrund des technischen Sachverstands seiner technischen Richter ohne weiteres die für die Beantwortung derartiger Fragen erforderliche Sachkunde besitzt, hat angenommen , daß dem Fachmann damit auch eine Gestaltung gelehrt war, wie sie mit den Merkmalen 1 b bb und 1 b bb (1) beansprucht ist. Der Senat vermag nicht zu einer anderen Feststellung zu gelangen. Denn der Vorschlag nach der deutschen Offenlegungsschrift schließt ein, Schaufeln oder Abstreifer mit Druck an Innenflächen des Mischgefäßes wirken zu lassen. Das vorbeschriebene Gerät weist dann unter Reibdruck anliegende Reibflächen auf. Außerdem ist dann auch eine Führung des Rührwerks gewährleistet, wie sie nach Meinung des Beklagten durch die Merkmale 1 b bb und 1 b bb (1) patentgemäß sichergestellt werden kann. Daß das in der deutschen Offenlegungsschrift vorbeschriebene Gerät als Vorbild für die Entwicklung des patentgemäßen Gegenstands in Betracht kommt, kann schließlich auch nicht etwa dann durchgreifenden Zweifeln unterliegen, wenn die soeben genannten Merkmale darüber hinaus noch zum Ausdruck bringen sollen, daß in der patentgemäßen Anordnung die Bestandteile vergleichbar dem Verreiben und Mischen mittels Pistills in einem Mörser sollen bearbeitet werden können. Ob der hierauf abstellenden Sicht des Beklagten gefolgt werden kann, mag dabei dahinstehen. Denn die maschinelle Nachahmung der händischen Bearbeitung war ausweislich Sp. 1 Z. 20 der Beschreibung des Streitpatents ebenfalls schon bekannt. Sie gehörte damit zu dem zur Verfügung stehenden Wissen. Dieses Wissen konnte demgemäß ohne weiteres auch im Hinblick auf die Gestaltung des Geräts nach der deutschen Offenlegungsschrift eingesetzt werden. Denn die deutsche Offenlegungsschrift legt den Fachmann nicht auf eine bestimmte Ge-
staltung des Rührers fest, überläßt es vielmehr ihm, die insoweit für den be- treffenden Anwendungsfall optimale Lösung aus dem bekannten Formenschatz selbst auszuwählen. Das führt zu der Feststellung, daß dem Fachmann aufgrund der deutschen Offenlegungsschrift 36 38 656 ohne erfinderisches Bemühen eine Anordnung der Merkmale 1, 1 a, 1 b einschließlich aller Untermerkmale , 2, 2 a, 2 b, 2 d bb, 2 d bb (1) zur Verfügung stand.

c) Zu seiner gegenteiligen Ansicht, die deutsche Offenlegungsschrift 36 38 656 sei kein vom Fachmann verwertbarer Stand der Technik, ist der Beklagte gelangt, weil er nicht die Merkmale, die eine weitgehende Übereinstimmung in der Gestaltung der Vorrichtung ergeben und deren Eignung mitbestimmen , sondern den sich aus der deutschen Offenlegungsschrift ergebenden Einsatzzweck und diejenige Konstruktion des dort beschriebenen Geräts in den Blick genommen hat, die in Sp. 1 Z. 46 ff. der Streitpatentschrift als aufwendig und deshalb nachteilig bezeichnet ist. Das verkennt, daß eine vorveröffentlichte Lehre zum technischen Handeln alle Brauchbarkeiten umfaßt, die auf Grund der offenbarten Gestaltung der Vorrichtung zukommen. Dies ist hier nicht anders. Die bemängelte aufwendige Konstruktion des Laborgeräts nach der deutschen Offenlegungsschrift ergibt sich lediglich aus zusätzlichen Merkmalen , beispielsweise der vorgeschlagenen exzentrisch angeordneten Aufnahmeöffnung oder der zu einer verläßlichen Druckdichtheit führenden Maßnahmen , die durch den Zweck dieser Neuerung bedingt sind, ihre grundsätzliche Eignung jedoch nicht berühren. Angesichts der Qualifikation des hier maßgeblichen Fachmanns kann überdies angenommen werden, daß er ohne weiteres die Entbehrlichkeit der in der deutschen Offenlegungsschrift zusätzlich offenbarten Merkmale erkennt und daß er auf sie auch verzichtet, wenn es nicht auf die spezifischen Zwecke ankommt, derentwegen der Lösungsvorschlag der
deutschen Offenlegungsschrift gemacht worden ist. Denn eine - wie man es kurz bezeichnen kann - Bereinigung der Vorrichtung, vor allem derjenigen, die in Figur 2 der deutschen Offenlegungsschrift gezeigt ist, beispielsweise um die Mittel, die wegen eingesetzter Dispergierwerkzeuge oder der Befestigung des Deckels vorgeschlagen sind, ist eine rein handwerkliche Maßnahme. Ein Fachmann, der - um im Beispiel zu bleiben - Dispergierwerkzeug und die in der deutschen Offenlegungsschrift gezeigte druckdichte Befestigung des Deckels für den von ihm ins Auge gefassten Verwendungszweck nicht braucht, wird diese Bereinigung als willkommene Vereinfachung ansehen und deshalb auch nutzen.

d) Der Fachmann hat dann auch ein Mischgefäß, das einer Kruke (Merkmal 2 b) gleicht, in der üblicherweise angemischte Salben, Pasten, Cremes , Gele oder Emulsionen von Apotheken an ihre Kunden zur häuslichen Anwendung abgegeben werden. Die Übereinstimmung in der Form wird durch Figur 2 der deutschen Offenlegungsschrift 36 38 656 belegt. Bezüglich der Größe ergibt sich die Übereinstimmung aus der erstinstanzlich vorgelegten Anl. 3 (GA 63), wonach der Handel den Apotheken Kruken mit einem Fassungsvermögen bis 1.000 g anbietet, was der maximalen Literangabe gleichkommt , die - wie bereits erwähnt - in der deutschen Offenlegungsschrift enthalten ist. Was schließlich die sonstigen Beschaffenheitsmerkmale (etwa das zu verwendende Material) anbelangt, sind der deutschen Offenlegungsschrift verbindliche Vorgaben nicht zu entnehmen. So sind Glas und Metall nur als bevorzugte bzw. mögliche Materialien benannt. Die Lehre für das vorbekannte Laborgerät schließt deshalb auch Mischgefäße ein, die nicht nur hinsichtlich Form und Größe, sondern auch ihrer sonstigen Herrichtung nach das Merkmal 2 b verwirklichen.


e) Da eine Kruke ein Gefäß ist, in dem üblicherweise angemischte Salben , Pasten, Cremes, Gele oder Emulsionen von Apotheken an ihre Kunden zur häuslichen Anwendung abgegeben werden, führt das zwangsläufig zu der Feststellung, daß dem durch Merkmal 2 f zum Ausdruck kommenden Vorschlag ebenfalls eine erfinderische Tätigkeit nicht zu Grunde liegt. Dieses Merkmal korrespondiert mit dem Merkmal 2 b, ohne selbst eine besondere Herrichtung für die angegebene Verwendung zu kennzeichnen. Weil der hauptsächlich verteidigte Patentanspruch 1 sich in diesem Zusammenhang auf die Angabe der späteren Verwendung und damit eines bestimmten Zwecks der Kruke beschränkt und insoweit ohne jede weitere Konkretisierung ist, beschreibt Merkmal 2 f im Rahmen der eine Vorrichtung betreffenden Lehre lediglich die Eignung der Vorrichtung, die durch ihre objektive Beschaffenheit gegeben ist. Das Gefäß, das die Besonderheiten, die gerade dem Zweck der deutschen Offenlegungsschrift dienen, nicht (mehr) aufweist, kann damit auch Merkmal 2 f erfüllen. Dabei ist es unter den bereits dargelegten Umständen ohne Belang, daß in der deutschen Offenlegungsschrift 36 38 656 nichts offenbart ist, das hätte darauf hinweisen können, das beschriebene Mischgefäß zugleich als Abgabegefäß zu verwenden. So wie nach dem Vorschlag der deutschen Offenlegungsschrift das Gefäß nach Form, Größe und sonstiger Beschaffenheit gestaltet sein kann, schließt es eine solche Verwendung nicht aus. Mit diesem Gefäß stand der Fachwelt - soweit sie nicht an der Nutzung der spezifischen Besonderheiten dieser Neuerung interessiert war - mithin jedenfalls in naheliegender Weise ein Gefäß zur Verfügung, das zugleich als Abgabegefäß in der Apotheke verwendet werden kann.

f) Eine Anordnung dieser Gestaltung zusätzlich mit den Merkmalen 2 c und 2 d aa sowie 2 d bb (2) auszustatten, kann ebenfalls nicht als Leistung anerkannt werden, der eine erfinderische Tätigkeit zugrunde liegt. Der Anerkennung steht entgegen, daß - wie der gerichtliche Sachverständige, ohne daß das von den Parteien in Zweifel gezogen worden wäre, in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat - ein auf ein Außengewinde aufschraubbarer Deckel die gegenüber der in der deutschen Offenlegungsschrift beschriebenen Gestaltung nächsteinfachere Form des Verschlusses eines Behältnisses ist, die dem Fachmann zur Verfügung stand. Sie zu wählen war deshalb nahegelegt, wenn unter Verzicht auf in der Streitpatentschrift als aufwendig bezeichnete Besonderheiten die Möglichkeiten genutzt werden, die auf Grund der sonstigen Gestaltung der Anordnung nach dem Vorschlag der deutschen Offenlegungsschrift bereits zur Verfügung standen. Zu den Bereinigungsmöglichkeiten, die in diesem Falle zu einer Vereinfachung führen und deshalb von einem Fachmann der hier maßgeblichen Qualifikation konsequenterweise in Betracht gezogen werden, gehörte ferner, die Welle für den motorischen Antrieb nicht dauerhaft am Deckel festzulegen, sie vielmehr nur bei Bedarf durchzustecken. Die Öffnung im Deckel ist dann nur zeitweise wirklich von Nöten, was es geradezu selbstverständlich sein läßt, sie im übrigen verschließbar zu machen. Da geeignete Mittel hierzu dem hier maßgeblichen Fachmann zur Verfügung stehen , muß mithin angenommen werden, daß auch diese Maßnahme im Rahmen der Nutzung der grundsätzlichen Möglichkeiten der in der deutschen Offenlegungsschrift beschriebenen Vorrichtung naheliegend war.

g) Der für eine Patentierung erforderliche erfinderische Überschuß der nach Anspruch 1 in der hauptsächlich verteidigten Fassung beanspruchten Lehre zum technischen Handeln kann schließlich entgegen der Meinung des
Beklagten auch nicht in der dem Merkmal 2 e zugrundeliegenden Anweisung gesehen werden. Dieses Merkmal ist in Sp. 4 Z. 51 ff. der Beschreibung des Streitpatents dahin erläutert, daß auch in senkrechter Richtung eine Relativbewegung zwischen Flügelrührer und Mischgefäß stattfindet, indem entweder bei feststehendem Mischgefäß der Elektromotor mittels eines Handgriffs in an sich bekannter Weise auf- und abbewegt wird, was eine entsprechende Bewegung des Flügelrührers zur Folge hat, oder daß bei feststehendem Elektromotor und damit bei in vertikaler Hinsicht festgelegtem Flügelrührer eine Bedienungsperson das Mischgefäß auf- und abbewegt. Eine solche Gestaltung ist zwar in der deutschen Offenlegungsschrift 36 38 656 nicht offenbart. Auch sie stellt aber eine naheliegende Ergänzung der übrigen nach Patentanspruch 1 in der hauptsächlich verteidigten Fassung patentgemäßen Merkmale dar. Sie führt dazu, daß der Rührer zur Herstellung von Rezepturmischungen nur bereichsweise an Innenflächen des Mischgefäßes wirken kann. Ein nur bereichsweise an Innenflächen des Mischgefäßes wirkender Angriff hat den ohne weiteres ersichtlichen Vorteil, daß dann die Reibkräfte leichter zu beherrschen sind und man deshalb beispielsweise mit einem weniger leistungsfähigen Antrieb auskommen kann. Der gerichtliche Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung anschaulich geschildert, welche Kräfte im Falle von Klumpenbildung , mit der bei Mischung von trockenen mit flüssigen Substanzen zu rechnen ist, aufzuwenden sind, wenn der Rührer Wandungen des Gefäßes über ihre gesamte Höhe bestreicht. Dadurch war es eine nahegelegte Möglichkeit der Gestaltung, den Flügelrührer seiner Höhe nach so zu dimensionieren, daß er mit seinen Reibflächen jeweils nur an einem Teil der Innenfläche anliegt oder anlegbar ist. Der Fachmann, der wegen der leichter beherrschbaren Reibkräfte die Möglichkeit eines nur bereichsweise anliegenden bzw. anlegbaren Rührers ins Auge faßte, mußte allerdings noch dafür sorgen, daß gleichwohl möglichst
alle Innenflächen, an die zu mischende Substanzen gelangen können, von dem Flügelrührer erreicht werden, weil ansonsten die Verarbeitung aller Bestandteile zu einer homogenen Mischung nicht gewährleistet ist. Auch diese sich aus dem Zweck der zu schaffenden Anordnung ohne weiteres ergebende Notwendigkeit stellte den Fachmann jedoch nicht vor Probleme, die er nicht mit seinem Fachwissen hätte lösen können. Bereits aus der händischen Herstellung von Mischungen, beispielsweise auch von Salben in Mörsern mittels Pistills, war zu ersehen, daß es sinnvoll sein kann, wenn die Höhenlage des Werkzeugs im Verhältnis zum Gefäß variabel ist. Das war nur auf den maschinellen Betrieb zu übertragen. Schwierigkeiten der Realisierung ergaben sich insoweit nicht. Zu dem hieraus folgenden Ergebnis, daß Merkmal 2 e ebenfalls nahegelegen hat, ist auch der u.a. gerade hierzu in der mündlichen Verhandlung ausgiebig befragte gerichtliche Sachverständige gelangt. Danach mag zwar eine Relativbewegung des Rührers bei Mischgefäßen mit kleinem Durchmesser unter 10 cm nicht ohne weiteres auf der Hand gelegen haben. Die abgehandelten und für den maßgeblichen Fachmann ohne weiteres einsichtigen prinzipiellen Vorteile gaben aber hinreichend Anlaß, das Mischen durch diese im Fachkönnen liegende Gestaltung auch bei solchen Behältern zu optimieren. Eine Bestätigung dafür, daß eine Auf- und Abbeweglichkeit eines Flügelrühres im Verhältnis zu einem Mischgefäß auch kleineren Durchmessers bei einer maschinell betriebenen Anordnung zu verwirklichen sei, bildet das deutsche Gebrauchsmuster 87 05 605. Denn dort ist für einen solchen Behälter, in dem verschiedene Bestandteile zu einem Produkt gemischt werden sollen, offenbart, wie die in Merkmal 2 e vorgeschlagene Bewegung funktionieren kann. Die Fähigkeiten des hier maßgeblichen Fachmanns schließen ein, diese Gestaltung als Vorbild auch für das hier interessierende Anwendungsgebiet zu erkennen und sich bei der Mischung von pharmazeutischen und/oder kosmetischen Salben, Pasten,
Cremes, Gelen oder Emulsion mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen in Apotheken zunutze zu machen. Es ist deshalb unerheblich, daß das deutsche Gebrauchsmuster die relative Auf- und Abbewegung ausdrücklich nur für die Zubereitung von Babynahrung in der Flasche vorschlägt, mit der das Kleinkind sodann versorgt wird.

h) Das von dem Beklagten vorgelegte Privatgutachten hindert nicht die somit zu treffende Feststellung, daß der eine Vorrichtung lehrende Anspruch 1 des Streitpatents in der hauptsächlich verteidigten Fassung mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig ist. Dieses Gutachten hat vorrangig konkrete Gestaltungen in den Blick genommen, auf die weder der hauptsächlich verteidigte Patentanspruch 1 noch der ihm entgegengehaltene Stand der Technik beschränkt sind. Vor allem hat der Privatgutachter nicht den vollständigen Offenbarungsgehalt des entgegengehaltenen Stands der Technik zu ergründen gesucht, der neben dem allgemeinen Fachwissen und Fachkönnen des Fachmanns darüber entscheidet, ob eine erfinderische Tätigkeit verneint werden muß. Dadurch gehen die bestehenden Gemeinsamkeiten verloren, die Anspruch 1 des Streitpatents in der hauptsächlich verteidigten Fassung als bloße fachmännische Weiterentwicklung einer vorbekannten Vorrichtung ausweisen, die zur Folge hat, daß sie für den Zweck brauchbar ist, pharmazeutische und/oder kosmetische Salben, Pasten, Cremes, Gele oder Emulsionen mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen in Apotheken nach maschineller Herstellung in demselben Gefäß abgeben zu können.
4. Die auf Patentanspruch 1 in der hauptsächlich verteidigten Fassung unmittelbar oder mittelbar zurückbezogenen Unteransprüche bedürfen keiner weiteren Prüfung, weil der Beklagte nach der in der mündlichen Verhandlung
gegebenen Erläuterung seines Berufungsantrags für den Fall, daß der hauptsächlich verteidigte Anspruchssatz nicht gewährt werden kann, Patentschutz in Form seiner hilfsweise verteidigten Anspruchssätze wünscht.
5. Mit diesem Begehren hat die Berufung auch Erfolg. Denn hinsichtlich der in dem Patentanspruch 1 nach dem ersten Hilfsantrag definierten Lehre zum technischen Handeln, die nach Maßgabe des Anspruchs 5 der Anspruchsunterlagen formuliert und deren Beanspruchung deshalb ebenfalls zulässig ist, kann nicht festgestellt werden, daß sie nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Es verbleiben durchgreifende Zweifel, daß es naheliegend war, eine Anordnung der bereits abgehandelten Beschaffenheit vorzuschlagen, bei der - wie Patentanspruch 1 nach dem ersten Hilfsantrag zusätzlich vorschlägt - das Mischgefäß
2. g) einen verschiebbaren Boden hat.
Anders als sonstige Merkmale des Patentanspruchs 1 betrifft diese Gestaltung vornehmlich einen Bereich, der erst im Zusammenhang mit der Abgabe der Mischung interessiert. So stellt auch die Streitpatentschrift wesentlich darauf ab, daß es der verschiebbare Boden möglich macht, den Inhalt der Kruke nach und nach durch die Zentralöffnung des Deckels hinauszudrücken (Sp. 2 Z. 7 ff.). Ein weiterer Nutzen, der in der Streitpatentschrift beschrieben ist, nämlich eine mikrobielle Verunreinigung sowie unerwünschte Lufteinschlüsse und Luftoxidation weitgehend ausschließen zu können, weil durch Hochschieben des Bodens vorhandene Luft verdrängt werden kann, ist hingegen mehr im Sinne eines zusätzlichen Vorteils erwähnt (Sp. 6 Z. 5 ff.). Merkmal 2 g bedeutet damit eine gegenständliche Konkretisierung des Gefäßes im Hin-
blick auf die Kennzeichnung, als Abgabegefäß verwendet zu werden (Merkmal 2 f). Es handelt sich um eine gestalterische Anpassung an die durch Merkmal 2 f gegebene Eignung durch eine bestimmte Herrichtung des Gefäßes. Schon die Erkenntnis, daß eine solche Herrichtung überhaupt in Betracht komme, war mit dem - oben herausgearbeiteten - Umstand nicht verbunden, daß dem Fachmann eine Vorrichtung der mit dem hauptsächlich verteidigten Patentanspruch 1 beanspruchten Merkmale in naheliegender Weise zur Verfügung stand. Um zu dem durch Merkmal 2 g gekennzeichneten Vorschlag zu gelangen , mußte deshalb als erstes die Überlegung hinzukommen, daß das bisher zum Mischen von pharmazeutischen und/oder kosmetischen Salben, Pasten, Cremes, Gelen oder Emulsionen mit oder ohne Zusatz von festen Bestandteilen in Apotheken benutzte Gefäß auch als Abgabegefäß bestimmt werden kann, damit der Kunde sich hieraus mit der Mischung behandeln könne.
Eine Anregung, zu dieser Erkenntnis zu gelangen und hiervon ausgehend das Gefäß vorteilhaft zu gestalten, konnte der Fachmann der deutschen Offenlegungsschrift 36 38 656 nicht entnehmen. Wie bereits ausgeführt, bietet die Offenbarung dieser Schrift insoweit nichts. Etwas anderes kann auch für die europäische Patentschrift 0 178 658 nicht festgestellt werden, auf die der Kläger seine Klage ferner wesentlich gestützt hat. Diese Schrift betrifft die Herstellung von Knochenzement zur Fixierung von Prothesen durch Mischen verschiedener Stoffe. Auch hier ist also die Behandlung eines kranken Menschen mit einer individuell dafür herzustellenden Mischung betroffen, deren Menge entsprechend begrenzt zu bemessen ist. Daraus ergeben sich vergleichbare Probleme, namentlich auch diejenigen, die dem Streitpatent zugrunde liegen. Es verwundert deshalb auch nicht, daß in dem europäischen Patent die Schädlichkeit ungehinderten Luftzutritts ebenso angesprochen ist wie der Wunsch,
das Umfüllen des Gemischs zu vermeiden. Das in der europäischen Patentschrift beschriebene und in Fig. 2 abgebildete Mischgefäß mit verschiebbarem Boden bleibt nach diesem Vorschlag aber im Bereich der Klinik, in der die Mischung hergestellt wird, also sozusagen in derselben Hand; es wird nicht an denjenigen abgegeben, der mit der Mischung für die gebotene Behandlung einer Krankheit sorgen soll. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die europäische Patentschrift bei dem Fachmann, der eine Lösung der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Problematik sucht, erst Interesse findet, wenn er bereits zu der Erkenntnis gelangt ist, das Gefäß auch als Abgabegefäß bestimmen und insoweit vorteilhaft herrichten zu müssen. Was schließlich die vom Privatgutachter angesprochenen Kartuschen mit Fugendichtungsmasse anbelangt, so waren diese Vorrichtungen mit verschiebbarem Boden lediglich als am Einsatzort zu benutzende Behältnisse bekannt. Schon die Herstellung einer Mischung betreffen sie nicht. Das verbietet auch hinsichtlich dieses Stands der Technik, zur Überzeugung zu gelangen, daß der Fachmann durch ihn eine Anregung erhielt, ein zum Mischen bestimmtes und geeignetes Gefäß durch gezielte Herrichtung, wie sie durch Merkmal 2 g zum Ausdruck kommt, weiter zu entwickeln.
Die damit verbleibende Frage, warum der Fachmann bei Nutzung durchschnittlicher Kenntnisse und Fähigkeiten eine solche Weiterentwicklung gewählt haben sollte, führt zu durchgreifenden Zweifeln, daß die nach dem ersten Hilfsantrag beanspruchte Lehre nahegelegt gewesen sei. Der gerichtliche Sachverständige hat bei seiner Anhörung im Termin zwar gemeint, die Gleichsetzung von Rührgefäß und Abgabegefäß sei durch die dem Streitpatent zu Grunde liegende Aufgabe vorgegeben gewesen. Es ist jedoch nicht auszuschließen , daß diese Angabe durch eine nachträgliche Sicht beeinflußt ist, die
bereits Kenntnisse einschließt, die erst die Streitpatentschrift vermittelt. So entfällt bei maschineller Mischung in einem geschlossenen Gefäß, welche die Einbringung unnötig vieler Luftkeime verhindert, die aufwendige Reinigung des Mischgefäßes auch dann, wenn auf seine Wiederverwendung verzichtet wird. Wesentlichen Aspekten der dem Streitpatent zu Grunde liegenden Problematik konnte mithin auch auf andere als von diesem vorgeschlagene Weise Rechnung getragen werden. Das läßt die Schlußfolgerung des gerichtlichen Sachverständigen nicht zwingend erscheinen. Mangels Anregung im Stand der Technik, sich das Mischgefäß als Abgabegefäß zu nutze zu machen, ist es daher möglich, daß zum Auffinden der Lehre nach Anspruch 1 in der Fassung des ersten Hilfsantrags doch erfinderisches Bemühen notwendig war, so daß das Streitpatent in dieser Form Bestand haben muß.
6. Dementsprechend kann der Beklagte Patentschutz auch in Ansehung der Gestaltungen beanspruchen, die auf einen festen Boden des Mischgefäßes verzichten und entsprechend den aus dem erteilten Patent übernommenen Unteransprüchen als unmittelbar oder mittelbar auf den so eingeschränkten Patentanspruch 1 rückbezogene Ansprüche mit dem ersten Hilfsantrag weiter verfolgt werden. Der erteilte Unteranspruch 3, nach dem zwingend ein fester Boden des Mischgefäßes vorzusehen ist, ist mit dem Inhalt des Patentanspruchs 1 nach dem ersten Hilfsantrag unvereinbar. Der Senat geht deshalb davon aus, daß dieser Antrag einen solchen Unteranspruch nicht umfaßt. Dasselbe gilt, soweit der erteilte Unteranspruch 9 als alternative Möglichkeit neben dem nach Patentanspruch 1 kennzeichnenden verschiebbaren Boden auch eine Ausbildung mit festem Boden zuläßt. Die dadurch notwendige Anpassung des Anspruchsatzes bedingt die vorgenommene teilweise Änderung der Numerierung der Unteransprüche.

7. Soweit das Streitpatent von dem Beklagten nicht mehr verteidigt wird, ist es für nichtig zu erklären (vgl. Senat, Urt. v. 04.06.1996, X ZR 49/94, GRUR 1996, 857, 858 - Rauchgasklappe, insoweit nicht abgedruckt in BGHZ 133, 57).
8. Die Kostentscheidung folgt aus §§ 92 Abs. 1, 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO, § 121 Abs. 2 PatG.
Melullis Jestaedt Scharen
Keukenschrijver Meier-Beck

(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend.

(2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Prozeßkosten (§§ 91 bis 101) sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert; die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)