Bundesgerichtshof Urteil, 12. Feb. 2008 - X ZR 153/05

Gründe:

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I. DieRechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des am 14. Mai 1999 angemeldeten deutschen Patents 199 22 068 (Streitpatents), das ein "Verfahren und (ein) System zum Übermitteln von Symbolen von einem Sender zu einem Empfänger" betrifft und 24 Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lautet (Nummerierung der Verfahrensschritte hinzugefügt):

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Verfahren zum Übermitteln von Symbolen von einem Sender zu einem Empfänger, mit den Schritten: [1] sendeseitig wird ein bestimmtes Symbol ausgewählt; [2] sendeseitig wird ein dem ausgewählten Symbol zugeordneter, dieses vollständig bezeichnender sprachlicher Ausdruck (Text) ermittelt; [3] dem sprachlichen Ausdruck (Text) wird eine Kennung hinzugefügt , die den sprachlichen Ausdruck als verschlüsseltes Symbol kennzeichnet; [4] der gekennzeichnete sprachliche Ausdruck (Text) wird als Zeichenfolge von dem Sender zu dem Empfänger gesendet; [5] empfangsseitig wird das dem gekennzeichneten sprachlichen Ausdruck (Text) zugeordnete Symbol aus einem Speichermittel ausgewählt und [6] das ausgewählte Symbol wird auf einer Anzeigeeinrichtung des Empfängers dargestellt.

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Die Einsprechende hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Das Bundespatentgericht, vor dem das Einspruchsverfahren nach § 147 Abs. 3 PatG durchgeführt worden ist, hat das Patent widerrufen. Hiergegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin.

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II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft (§ 147 Abs. 3 Satz 5 i.d.F. vom 9.12.2004 i.V.m. § 100 Abs. 1 PatG) und auch im Übrigen zulässig.

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Sie eröffnet die Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses nach Art einer Revision (BGHZ 133, 18, 19 - Informationssignal). Diese Nachprüfung ist inhaltlich nicht auf die Nachprüfung der Entscheidung des Bundespatentgerichts beschränkt, von einer Aussetzung des Verfahrens abzusehen.

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Das Patentgericht hat im Tenor des angefochtenen Beschlusses eine unbeschränkte Zulassung der Rechtsbeschwerde ausgesprochen. Aus den Gründen ergibt sich, dass die Rechtsbeschwerde "zur Klärung der Frage, ob das Gericht einem Aussetzungsantrag im Hinblick auf eine erhobene Verfassungsbeschwerde auch dann stattzugeben habe, wenn aus seiner Sicht keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der angegriffenen Norm bestünden" zugelassen worden ist. Daraus ergibt sich jedoch keine Beschränkung der Nachprüfung.

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Zwar kann die Zulassung der Rechtsbeschwerde, ebenso wie die der Revision (s. dazu BGHZ 53, 152, 155; 101, 276, 278; 111, 158,166; BGH, Urt. v. 21.09.2006 - I ZR 2/04, NJW-RR 2007, 182, 183), auf einen abgrenzbaren Teil des Beschwerdeverfahrens beschränkt werden (BGHZ 88, 191, 193 - Ziegelsteinformling I; Sen.Beschl. v. 03.12.1996 - X ZB 1/96, GRUR 1997, 360, 361 - Profilkrümmer; v. 29.04.2003 - X ZB 4/01, GRUR 2003, 781 - Basisstation ; v. 19.10.2004 - X ZB 34/03, GRUR 2005, 143 - Rentabilitätsermittlung; st. Rspr.). Dabei muss es sich aber um einen tatsächlich und rechtlich selbständigen Teil des Gesamtstreitstoffes handeln, der Gegenstand einer Teilentscheidung sein könnte oder auf den der Rechtsbeschwerdeführer selbst die Rechtsbeschwerde beschränken könnte. Dies ist hier nicht der Fall.

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Die Entscheidung des Gerichts über die Aussetzung des Verfahrens ist im patentgerichtlichen Verfahren zwar durch gesonderten Beschluss möglich. Sie ist aber nicht gesondert anfechtbar, weder in Fällen, in denen das Patentgericht wie im Streitfall über den Einspruch in erster Instanz entscheidet noch in Fällen, in denen es im Beschwerde- bzw. im Nichtigkeitsverfahren (vgl. hierzu § 110 Abs. 6 PatG) die Aussetzung des Verfahrens gesondert beschließt. Nach § 99 Abs. 2 PatG findet eine Anfechtung der Entscheidungen des Patentgerichts nur statt, soweit das Patentgesetz sie zulässt. Das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde, das § 252 ZPO im Zivilprozess erster Instanz in Fällen der Aussetzung eröffnet, ist im patentgerichtlichen Verfahren nicht vorgesehen. Die Rechtsbeschwerde nach § 100 PatG ist nur statthaft gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Patentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 73 oder über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents nach § 61 Abs. 2 entschieden worden ist. Eine Zwischenentscheidung über die Aussetzung ist keine Entscheidung über die Beschwerde oder über die Aufrechterhaltung oder den Widerruf des Patents und unterliegt damit nicht der Rechtsbeschwerde. Ein abtrennbarer Teil des Streitstoffes liegt demnach nicht vor, so dass die Nachprüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht nicht auf den rechtlichen Teilaspekt der Aussetzung begrenzt werden kann.

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III. Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent mit der Begründung widerrufen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Das hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

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1. Das Bundespatentgericht hat hierzu ausgeführt: Aus der USPatentschrift 5 784 001 sei ein Verfahren zum Übermitteln von Symbolen von einem Sender zu einem Empfänger bekannt. Beim Sender werde aus mehreren zur Verfügung stehenden Symbolen ein bestimmtes Symbol (z.B. ein Telefonsymbol "TELEPHONE", Fig. 2, 4) ausgewählt und ein dem ausgewählten Symbol zugeordneter numerischer Ausdruck (z.B. "01", Fig. 2) ermittelt. Diesem numerischen Ausdruck werde eine Kennung ("#") hinzugefügt, die den numerischen Ausdruck als verschlüsseltes Symbol kennzeichne. Der so gekennzeichnete numerische Ausdruck ("#01") werde von dem Sender zu dem Empfänger gesendet. Alternativ zu einem gekennzeichneten numerischen Ausdruck (z.B.

"#01") könne auch ein das Symbol bezeichnender sprachlicher Ausdruck (key word "CALL" oder "PHONE") zum Empfänger gesendet werden. Beim Empfänger würden die vom Sender übermittelten Wörter bzw. sprachlichen Ausdrücke mit gespeicherten Schlüsselwörtern verglichen. Stimme ein Wort der übermittelten Nachricht mit einem gespeicherten Schlüsselwort (z.B. "CALL" oder "PHONE") überein, werde auf dem Display des Empfängers sowohl das dem Schlüsselwort (z.B. "PHONE") entsprechende Symbol (Telefonsymbol) als auch das Schlüsselwort selbst ("PHONE") dargestellt. In Fig. 20 sei ein Beispiel gezeigt , bei dem die übermittelte Nachricht ausschließlich aus den sprachlichen Ausdrücken "CALL" und "HOME" bestehe, während auf dem Display des Empfängers nur die beiden zugeordneten Symbole (Telefonsymbol und Haussymbol ) und nicht die zugehörigen Schlüsselwörter "CALL" und "HOME" dargestellt würden. Wolle der Fachmann - ein Dipl.-Ing. (FH) für Informatik mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Software für Datenübertragungseinrichtungen - dieses Beispiel ausführen, so müsse er eine Anzeige der sprachlichen Ausdrücke "CALL" und "HOME" unterbinden. Dazu liege es für den Fachmann auf der Hand, jeden einzelnen sprachlichen Ausdruck genauso wie die numerischen Ausdrücke mit einer Kennung (z.B. #) als verschlüsseltes Symbol zu kennzeichnen. Damit sei der Fachmann beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 angelangt, ohne erfinderisch tätig zu werden.

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2. Die Rechtsbeschwerde rügt, das Patentgericht habe rechtsfehlerhaft lediglich geprüft, ob der über den Inhalt der US-Patentschrift 5 784 001 hinausgehende Teil des Streitpatents auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, anstatt der Prüfung den Gegenstand des Streitpatents in seiner Gesamtheit zu unterziehen.

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3. Der Angriff der Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

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a) Zutreffend ist allerdings ihr Ausgangspunkt, dass sich die Prüfung, ob der Gegenstand des Patentanspruchs patentfähig ist (hier: ob er dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war), auf die im Patentanspruch geschützte technische Lehre in ihrer Gesamtheit beziehen muss und sich nicht auf einen Teil, wie etwa die kennzeichnenden Merkmale eines zweiteiligen Patentanspruchs , beschränken darf (BGHZ 147, 137, 141 - Trigonellin; Sen.Urt. v. 08.12.1983 - X ZR 15/82, GRUR 1984, 272, 274 - Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung ). Für die Prüfung dieses Gegenstandes reicht es nicht aus, zu untersuchen, ob sich der Wortlaut des Patentanspruchs auf eine Entgegenhaltung aus dem Stand der Technik oder einen Gegenstand, den der Stand der Technik dem Fachmann nahegelegt hat, lesen lässt. Vielmehr ist es grundsätzlich erforderlich, dass zunächst der Gegenstand des Patentanspruchs ermittelt wird, indem der Patentanspruch unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen aus der Sicht des von der Erfindung angesprochenen Fachmanns ausgelegt wird. Für die Prüfung der Patentfähigkeit im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren gilt dies ebenso wie für das Nichtigkeitsverfahren (Sen.Urt. v. 07.11.2000 - X ZR 145/98, GRUR 2001, 232 - Brieflocher) und den Verletzungsprozess (BGHZ 159, 221, 226 - Drehzahlermittlung). Denn erst wenn diese Auslegung erfolgt ist, steht der Gegenstand der nachfolgenden Überprüfung auf Patentfähigkeit fest.

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Die Auslegung ist Rechterkenntnis und demgemäß richterliche Aufgabe (BGHZ 160, 204, 213 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGHZ 166, 305, 311 - Vorausbezahlte Telefongespräche; Sen.Urt. v. 13.02.2007 - X ZR 74/05, Tz. 18 - Kettenradanordnung, für BGHZ bestimmt). Sie wird freilich , wie jede Auslegung, auf tatsächlicher Grundlage getroffen, zu der neben den objektiven technischen Gegebenheiten auch ein bestimmtes Vorverständnis der auf dem betreffenden Gebiet tätigen Sachkundigen sowie Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen und methodische Herangehensweise dieser Fachleute gehören, die das Verständnis des Patentanspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe bestimmen oder jedenfalls beeinflussen können (BGHZ 164, 261, 268 - Seitenspiegel). Zu ermitteln ist, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt (Sen.Urt. "Kettenradanordnung" aaO; Melullis, Festschrift für Eike Ullmann, S. 503, 512 f.).

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b) Das Bundespatentgericht hat sich nicht in erkennbarer Weise mit dem richtigen Verständnis des Patentanspruchs befasst. Im Streitfall erweist sich dies jedoch im Ergebnis als unschädlich, da die Auslegung, die das Rechtsbeschwerdegericht selbständig vornehmen kann (st. Rspr.; s. nur BGHZ 142, 7, 15 - Räumschild; BGHZ 160, 204, 213 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung ), nicht ergibt, dass der Patentanspruch insgesamt oder hinsichtlich einzelner Merkmale anders zu verstehen ist als das Bundespatentgericht auf der Grundlage des Anspruchswortlauts angenommen hat. Weiterer tatsächlicher Feststellungen, die im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht getroffen werden könnten, bedarf es hierzu nicht; auch die Rechtsbeschwerde macht insoweit nichts geltend.

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c) Die Streitpatentschrift betrifft ein Verfahren zum Übermitteln von Symbolen von einem Sender zu einem Empfänger.

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Sie bezeichnet es als beispielsweise bei Mobiltelefonen bekannt, beim Übersenden einer Nachricht vom Sender ausgewählte Symbole als solche zu übermitteln. Aus der veröffentlichten internationalen Patentanmeldung WO 97/10429 sei ferner ein Verfahren zum Übermitteln von Symbolen von einem Sender zu einem Empfänger bekannt, bei dem sendeseitig ein Symbol ausgewählt werde, ein diesem zugeordneter sprachlicher Ausdruck (Text) er- mittelt werde, dieser Text als Zeichenfolge vom Sender zum Empfänger gesendet werde, empfangsseitig das dem Text zugeordnete Symbol aus einem Speichermittel ausgewählt werde und dieses Symbol sodann auf einer Anzeigeeinrichtung dargestellt werde.

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Als nachteilig sieht die Streitpatentschrift an diesen sowie einem weiteren bekannten Verfahren an, dass entweder die Symbole als solche übermittelt werden müssten, was eine erhebliche Datenmenge und entsprechende Übermittlungszeit erfordere, oder aber die Symbole nicht sicher als solche erkannt werden könnten.

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Daraus ergibt sich im Wesentlichen in Übereinstimmung mit der im Streitpatent angegebenen Aufgabe das Problem, ein Verfahren anzugeben, das es erlaubt, die für die Übermittlung der Symbolinformation erforderliche Datenmenge zu reduzieren.

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Diese Aufgabe soll durch die im Patentanspruch angegebenen Verfahrensschritte 1 bis 6 gelöst werden. Indem nicht das ausgewählte Symbol (Merkmal 1), sondern ein dieses vertretender Text übermittelt wird (Merkmale 2 und 4), kann die Datenmenge reduziert werden. Zugleich wird dadurch, dass dem Text eine Kennung hinzugefügt wird (Merkmal 3), sichergestellt, dass der übermittelte Text auf Empfängerseite eindeutig als Symbolinformation interpretiert (Merkmal 5) und das Symbol auf der Anzeigeeinrichtung des Empfängers dargestellt wird (Merkmal 6).

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d) Hiernach hat das Bundespatentgericht jedenfalls im Ergebnis zutreffend angenommen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 dem Fachmann durch die US-Patentschrift 5 784 001 nahegelegt war.

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Nach seinen rechtsfehlerfreien und auch von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffenen Ausführungen ist dieser Vorveröffentlichung ein Verfahren zu entnehmen, bei der sendeseitig einem bestimmten Symbol eine dieses bezeichnende Ziffernfolge zugeordnet ist. Dieser Ziffernfolge ist das Zeichen # vorangestellt, das die nachfolgenden Ziffern als Symbolcode kennzeichnet (Sp. 3 Z. 18-21). Die gesamte Zeichenfolge wird übermittelt, als Symbolcode erkannt und das Symbol auf der Anzeigeeinrichtung des Empfängers dargestellt (Sp. 3 Z. 38-42).

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Dieses Verfahren unterscheidet sich von dem erfindungsgemäßen nur dadurch, dass die übermittelte Symbolinformation nicht, wie in Merkmal 2 angegeben , durch eine Buchstabenfolge ("Text"), sondern durch eine Ziffernfolge dargestellt wird. Abgesehen davon, dass, worauf das Bundespatentgericht abgehoben hat, bei dem vorbekannten Verfahren alternativ auch die Übermittlung von Schlüsselwörtern vorgesehen ist, kann dieser Unterschied jedoch keine erfinderische Tätigkeit begründen. Denn der "dem ausgewählten Symbol zugeordnete , dieses vollständig bezeichnende sprachliche Ausdruck (Text)" hat wie der Zifferncode im Stand der Technik nur die Funktion eines eindeutigen Symbolcodes , der mit einer geringen Datenmenge auskommt. Da der Symbolcode nicht dazu bestimmt ist, dem Empfänger als solcher angezeigt zu werden, sondern nur auf Empfängerseite wiederum eindeutig einem Symbol zugeordnet werden soll, das für den Empfänger sichtbar ist, liegt es auf der Hand, dass es unerheblich ist, ob der zur Symbolcodierung verwendete alphanumerische Code aus Ziffern oder aus Buchstaben besteht oder ob er ein Wort einer gesprochenen Sprache ergibt, sofern er nur eindeutig ist. Welcher Möglichkeit er sich bediente, stand daher im freien Belieben des Fachmanns.

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III. Der Senat hat keinen Anlass gesehen, das Rechtsbeschwerdeverfahren entsprechend § 148 ZPO auszusetzen.

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Hält das Gericht ein Gesetz für verfassungswidrig, ist es gemäß § 100 Abs. 1 GG verpflichtet, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen. Wenn das entscheidungserhebliche Gesetz - wie hier - bereits Gegenstand einer Verfassungsbeschwerde ist, ist eine Aussetzung in entsprechender Anwendung des § 148 ZPO zulässig (BGHZ 162, 373, 376 - Aussetzung wegen Parallelverfahren; BGH, Beschl. v. 18.07.2000 - VIII ZR 323/99, RdE 2001, 20; v. 25.03.1998 - VIII ZR 337/97, NJW 1998, 1957). Es besteht aber keine Verpflichtung des Gerichts, das Verfahren in einem solchen Fall auszusetzen; es hat hierüber nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Eine Aussetzung kommt in einem derartigen Fall insbesondere dann in Betracht, wenn Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der betreffenden Vorschrift bestehen und die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit weder einfach noch ohne großen Zeitaufwand zu erledigen ist (so in dem vom Bundesgerichtshof zur Aussetzung wegen behaupteter Verfassungswidrigkeit des Stromeinspeisungsgesetzes entschiedenen Fall, aaO NJW 1998, 1957). Bestehen hingegen keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der entscheidungserheblichen Vorschrift, hat grundsätzlich das Interesse der Verfahrensbeteiligten, die nicht auf eine Aussetzung angetragen haben, an einer zügigen Erledigung des Verfahrens Vorrang. So ist es auch hier, denn § 147 Abs. 3 PatG in den bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassungen des Gesetzes ist verfassungsgemäß.

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Die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG ist nicht verletzt. Das Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht ermöglicht es jedem Dritten, die Rechtmäßigkeit der Erteilung eines Patents, das seinem Inhaber ein gegenüber jedem Dritten wirkendes Ausschließlichkeitsrecht verleiht, durch ein unabhängiges Gericht überprüfen zu lassen. Der Gesetzgeber ist nach dem Grundgesetz nicht gehalten, die diese Überprüfung abschließende gerichtliche Entscheidung ihrerseits einer Nachprüfung zugänglich zu machen, denn Art. 19 Abs. 4 GG garantiert nur den Rechtsweg, nicht aber einen Instanzenzug (BVerfGE 49, 329, 343; 87, 48, 61; 92, 365, 410; 96, 27, 39; st. Rspr.).

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Es ist auch nicht zutreffend, dass das Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht, wie die Patentinhaberin meint, materiell Verwaltungstätigkeit darstellte. Zwar kann im Einspruchsverfahren das Patent in den gesetzlichen Grenzen gestaltet werden. Das ändert aber nichts daran, dass das Einspruchsverfahren im Kern der gerichtlichen Überprüfung einer Verwaltungsentscheidung dient (vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, BT-Drucks. 14/7140, S. 60 f.; Sen.Beschl. v. 02.03.1999 - X ZB 14/97, GRUR 1999, 571, 572 - künstliche Atmosphäre; Schwendy/Keukenschrijver/Schuster in Busse, PatG, 6. Aufl., § 147 Rdn. 26 f.), indem es insbesondere die Nachprüfung ermöglicht, ob das Patentamt die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen der Patentfähigkeit des Gegenstands des Patents zutreffend bejaht hat (§ 21 Nr. 1 PatG), zu Recht angenommen hat, dass die Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 21 Nr. 2 PatG), und zu Recht angenommen hat, dass der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung nicht hinausgeht (§ 21 Nr. 4 PatG). Das vom Gesetzgeber zeitweise suspendierte Einspruchsverfahren vor der Patentabteilung stellt aus verfassungsrechtlicher Sicht ein Vorverfahren dar, das - ähnlich dem Widerspruchsverfahren nach der Verwaltungsgerichtsordnung - es der Erteilungsbehörde ermöglicht, dem Rechtsschutzbegehren des Einsprechenden durch einen vollständigen oder teilweisen Widerruf des Patents abzuhelfen.

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Ein solches Vorverfahren ist verfassungsrechtlich nicht geboten. Es stand dem Gesetzgeber daher frei, es - zeitweise - abzuschaffen.

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Gegen die zeitweise Suspendierung des Einspruchsverfahrens vor der Patentabteilung bestehen auch im Hinblick auf den Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) keine Bedenken. Dass die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts davon abhängt, ob die Einspruchsfrist vor oder - wie im Streitfall - nach dem 1. Januar 2002 begonnen hat, liegt in der Natur einer verfahrensrechtlichen Regelung , die notwendigerweise einen Zeitpunkt bestimmen muss, von dem an sie Geltung beansprucht, und damit Sachverhalte, die in den einen Zeitraum fallen, anders behandeln muss als diejenigen, die den für den anderen Zeitraum geltenden Regeln unterliegen. Art. 3 Abs. 1 GG schützt jedoch nicht vor jeder Ungleichbehandlung, sondern nur vor der ungerechtfertigten Verschiedenbehandlung. Der allgemeine Gleichheitssatz ist verletzt, wenn eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten (BVerfGE 55, 72, 88; 88, 87, 96 f.; 101, 239, 269; st. Rspr.). Dass der Patentanmelder keinen oder nur begrenzten Einfluss darauf hat, wann die Einspruchsfrist gegen das ihm erteilte Patent beginnt, begründet keinen sachlichen Einwand gegen den vom Gesetzgeber gewählten Stichtag. Es war vielmehr sachgerecht und naheliegend, die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts davon abhängig zu machen, zu welchem Zeitpunkt ein Patent mit dem Einspruch angegriffen werden konnte.

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Ebenso wenig ist der allgemeine Gleichheitssatz dadurch verletzt, dass dem Patentinhaber, dessen Patent durch das Bundespatentgericht widerrufen worden ist, ein weiterer Rechtsbehelf nur unter den Voraussetzungen des § 100 PatG zu Gebote steht, während der Einsprechende das aufrechterhaltene Patent noch mit der Nichtigkeitsklage angreifen kann. Mit der Nichtigkeitsklage stellt der Gesetzgeber jedem Dritten die Möglichkeit zur Verfügung, die Rechtsbeständigkeit eines Patents auch dann zur gerichtlichen Überprüfung zu stellen, wenn die Einspruchsfrist abgelaufen und ein Einspruchsverfahren nicht mehr anhängig ist. Da die Verletzungsgerichte an die Erteilung eines Patents gebunden sind, solange das Patent nicht (rechtskräftig) widerrufen oder für nichtig erklärt ist, ermöglicht das Gesetz damit jederzeit die Überprüfung, ob das erteilte Ausschließlichkeitsrecht von jedermann zu beachten ist oder nicht. Daraus lässt sich nicht herleiten, auch dem Patentinhaber, dessen Patent mit der Folge widerrufen worden ist, dass die Wirkungen des Patents als von Anfang an nicht eingetreten gelten (§ 21 Abs. 3 Satz 1 PatG), müsse eine "zweite Chance" eingeräumt werden.

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Da auch das Bundespatentgericht keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Norm hatte, hat es seinerseits rechtsfehlerfrei davon abgesehen, das Einspruchsverfahren auszusetzen.

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IV. Die Rechtsbeschwerde ist hiernach mit der Kostenfolge des § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.

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Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.

Melullis Scharen Keukenschrijver
Meier-Beck Gröning
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 06.03.2006 - 20 W(pat) 305/03 -

Tatbestand:

Der Kläger war bis zu dessen Ablauf eingetragener Inhaber des Gebrauchsmusters 89 13 829.5 (Klagegebrauchsmusters), das auf eine Anmeldung vom 23. November 1989 zurückgeht. Die Beklagte hat das Löschungsverfahren betrieben. Das Klagegebrauchsmuster ist teilweise gelöscht worden; Schutzanspruch 1 ist in folgender Fassung aufrechterhalten worden:
"Vorrichtung zum Abdichten eines in einer Schrankwand eines Schaltschranks angebrachten Lochs zur Durchführung eines Kabels in den Schaltschrank mit zwei an der Außenseite der Schrankwand an gegenüberliegenden Seiten des Lochs angeordneten Teilen, wobei jedes der beiden Teile innen mit einem Körper aus Schaumgummi oder Kunststoffschaumstoff versehen ist, welche das Kabel umschließen, wobei an einem der beiden Teile wenigstens eine Schelle zur Befestigung des Kabels befestigt ist und die beiden Teile durch Schrauben miteinander verbunden sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die beiden Teile durch die beiden Teile eines zweiteiligen rechteckigen Gehäuses (1) gebildet sind, welches an seiner von der Schrankwand (6) abgewandten Seite (8) wenigstens eine Öffnung (9-11) und an seiner der Schrankwand (6) zugewandte Seite eine Öffnung (4) um das Loch in der Schrankwand zur Durchführung des Kabels (7) aufweist, daß die Teilungsfuge (12), die das Gehäuse (1) der Länge nach teilt, durch die Kabelöffnungen (9-11) an der von der Schaltschrankwand (6) abgewandten Seite (8) des
Gehäuses (1) hindurchgeht, daß die Schelle (18-20) zur Kabelbefestigung an der Innenseite eines der beiden Gehäuseteile (3) befestigt ist, daß die Schrauben (22, 23), die in hülsenförmigen Vorsprüngen (27, 28) an der Innenseite eines Gehäuseteils (3) vorgesehene Gewinde eingreifen, das Gehäuse (1) zusammenhalten und das von den Schrauben (22, 23) zusammengehaltene Gehäuse (1) an der Schrankwand (6) befestigbar ist."
Ein weiteres, von einem Dritten betriebenes Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ist wegen Ablaufs des Klagegebrauchsmusters in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt worden.
Die Beklagte stellte her und vertrieb vor Ablauf des Klagegebrauchsmusters eine Kabeldurchführungsvorrichtung SZ.2400 in Form eines eckigen Gehäuses , in das in jeweils eigene Kammern Schaumstoffmanschetten zur Einlage der Kabel und Zugentlastungsschellen eingefügt sind. Der Kläger sieht hierdurch sein Klagegebrauchsmuster verletzt.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß zur Unterlassung verurteilt und - jeweils im wesentlichen wie beantragt - auf Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung erkannt.
Das mit der Berufung angerufene Oberlandesgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Revision des Klägers hat der Senat dieses Berufungsurteil aufgehoben (Urt. v. 04.02.1997, BGHZ 134, 353 - Kabeldurchführung). Das Berufungsgericht, an das die Sache zu anderweitiger Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen worden ist, hat ein Sachverständigengutachten
eingeholt und die auf Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung gerichtete Klage erneut abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits hat das Oberlandesgericht dem Kläger auferlegt, wobei es erkannt hat, daß der Kläger im Umfang des aufgrund des Zeitablaufs des Klagegebrauchsmusters übereinstimmend für erledigt erklärten Unterlassungsantrags die Kosten gemäß § 91 a ZPO zu tragen habe.
Gegen dieses Urteil richtet sich die erneute Revision des Klägers, mit der beantragt wird,
das Berufungsurteil aufzuheben und nach den Schlußanträgen des Klägers in der Berufungsinstanz zu erkennen.
Die Beklagte ist dem Rechtsmittel entgegengetreten.

Entscheidungsgründe:

I. Die Revision ist unzulässig, soweit sie sich gegen die nach § 91 a ZPO ergangene Kostenentscheidung des Oberlandesgerichts wendet. Eine Kostenentscheidung eines Oberlandesgerichts nach § 91 a ZPO ist nicht anfechtbar (§§ 567 Abs. 4, 99 Abs. 1 ZPO). Dies gilt auch dann, wenn sie als sogenannte Mischentscheidung im Rahmen eines streitigen Urteils getroffen wird (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 22. Aufl., § 91 a Rdn. 27, 56 jeweils m.w.N.).
II. Im übrigen ist die Revision zulässig und auch begründet.

1. Das Berufungsgericht hat in der Sache ausgeführt: Das Klagegebrauchsmuster gehe von einem Stand der Technik aus, bei dem das in der Wand eines Schaltschranks zum Durchführen eines Kabels mit angebrachtem Stecker vorzusehende Loch mit zwei Platten abgedeckt werde. Die Platten wiesen halbkreisförmige Ausnehmungen auf und würden links und rechts des Kabels so auf das Loch gelegt, daß sie aneinanderstießen und sich eine kreisrunde Öffnung für das Kabel ergebe. Wegen der Fuge zwischen den beiden Platten und der kreisförmigen Öffnung für das Kabel werde bei dieser Abdekkung die gewünschte Dichtigkeit nicht erreicht. Auch werde das Kabel nicht fixiert; der Stecker im Schaltschrank werde schon bei nur relativ geringem Zug auf das Kabel herausgezogen. Hiernach liege der Erfindung zugrunde, eine Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, die eine hohe Dichtigkeit und eine Zugentlastung des Kabels gewährleiste. Gelöst werde die damit verbundene Problematik durch den Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters, der sich - wie auch die Parteien übereinstimmend meinten - in folgende Merkmale gliedern lasse:
1. Vorrichtung zum Abdichten eines in einer Schrankwand eines Schaltschranks angebrachten Lochs zur Durchführung eines Kabels in den Schaltschrank mit
2. zwei an der Außenseite der Schrankwand an gegenüberliegenden Seiten des Lochs angeordneten Teilen,
2.1. wobei jedes der beiden Teile innen mit einem Körper aus Schaumgummi oder Kunststoffschaumstoff versehen ist, welche das Kabel umschließen,
2.2. wobei an einem der beiden Teile wenigstens eine Schelle zur Befestigung des Kabels befestigt ist,
2.3. die beiden Teile durch Schrauben miteinander verbunden sind,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß
3. die beiden Teile durch die beiden Teile eines zweiteiligen rechteckigen Gehäuses gebildet sind,
3.1. welches an seiner von der Schrankwand abgewandten Seite wenigstens eine Öffnung
3.2. und an seiner der Schrankwand zugewandten Seite eine Öffnung
3.2.1. um das Loch in der Schrankwand
zur Durchführung des Kabels aufweist,
3.3. daß die Teilungsfuge, die das Gehäuse der Länge nach teilt,
3.4. durch die Kabelöffnungen an der von der Schaltschrankwand abgewandten Seite des Gehäuses hindurchgeht,
3.5. daß die Schelle zur Kabelbefestigung an der Innenseite eines der beiden Gehäuseteile befestigt ist,
4.1. daß die Schrauben, die in hülsenförmigen Vorsprüngen an der Innenseite eines Gehäuseteils vorgesehene Gewinde eingreifen, das Gehäuse zusammenhalten und
4.2. das zusammengehaltene Gehäuse an der Schrankwand befestigbar ist.
Diese Feststellungen des Berufungsgerichts einschließlich seiner Merkmalsanalyse lassen Rechtsfehler nicht erkennen. Auch die Revision erhebt insoweit keine Beanstandungen.
2. Das Berufungsgericht hat die auf Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung gerichteten Klageanträge abgewiesen, weil die durch die angegriffene Ausführungsform verkörperte Lösung Erfindungsqualität besitze und deshalb vom Schutzbereich des Klagegebrauchsmusters nicht umfaßt werde. Zur Begründung hat das Berufungsgericht ausgeführt: Die Merkmale 2.1 (Schaumgummiabdichtung) und 2.2/3.5 (Schellenbefestigung an der Innenseite ) seien bei der Kabeldurchführungsvorrichtung SZ.2400 nicht in einer mit der Anweisung des Schutzanspruchs 1 identischen Form verwirklicht. Der Dichtungskörper fülle die Gehäusehälften nicht aus; für die Schaumstoffkörper der angegriffenen Ausführungsform seien vielmehr eigene Facheinteilungen ge-
schaffen. Das Kabel sei nicht mit einer Schelle an einem Gehäuseteil befestigt; bei der angegriffenen Ausführungsform sei es mittels Schellenverbindung in einer weiteren Facheinteilung eingespannt. Das führe zwar zu Funktions- und Wirkungsgleichheit, bedeute aber konstruktive Unterschiede zur Lehre des Klagegebrauchsmusters. Die Überwindung dieser Unterschiede beruhe nach den Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen auf eigenständigen erfinderischen Überlegungen des Durchschnittsfachmanns, die vom Stand der Technik in keiner Weise beeinflußt seien.

a) Bei der Feststellung, daß die angegriffene Ausführungsform auf eigenständiger erfinderischer Überlegung beruhe, ist das Berufungsgericht nicht den Anforderungen gerecht geworden, denen der Tatrichter bei der Würdigung dessen zu genügen hat, was als wahr zu erachten ist.
Der Tatrichter hat nach § 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO den Streitstoff in tatsächlicher Hinsicht erschöpfend zu prüfen und zu würdigen. Von einer eigenen Bewertung ist er auch dann nicht enthoben, wenn er ein Sachverständigengutachten eingeholt hat. Dessen Ergebnisse dürfen deshalb nicht ohne weiteres übernommen werden; auch sachverständige Ä ußerungen sind eigenverantwortlich daraufhin zu untersuchen, ob und inwieweit sie Angaben enthalten, die Aufklärung im Hinblick auf entscheidungserhebliche und allein von dem erkennenden Gericht zu beantwortende Fragen zu bieten vermögen. Die einzelnen Schritte der vorgenommenen Prüfung und Würdigung müssen in dem daraufhin ergehenden Urteil zwar nicht in allen Einzelheiten dargelegt werden (§ 286 Abs. 1 Satz 2 ZPO); das Urteil muß jedoch erkennen lassen, daß der Tatrichter die erforderlichen Schritte vollzogen hat; es muß die tragenden Gesichtspunkte
für die der Entscheidung zugrundeliegende Überzeugung in der Begründung nachvollziehbar darlegen.
Daran fehlt es hier. Was die Frage einer sich in der angegriffenen Ausführungsform verkörpernden erfinderischen Leistung anlangt, verweist das angefochtene Urteil ausschließlich auf die Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen. Diese beschränken sich ihrerseits im schriftlichen Gutachten auf die Aussage, die Überwindung der konstruktiven Unterschiede, welche die Schaffung einer Facheinteilung mit Einstichen für die Aufnahme eines Abdichtungskörpers , einer davon beabstandeten weiteren Facheinteilung für die Aufnahme der das Kabel einspannenden und fixierenden Schellenverbindung und die Abkehr von der unmittelbaren Befestigung des Kabels mittels einer Schelle an einer der beiden Gehäuseteile umfaßten, hätten mehr als nur einen erfinderischen Schritt erfordert, um zu der angegriffenen Ausführungsform zu gelangen ; der Durchschnittsfachmann werde nämlich jeden dieser zu überwindenden Unterschiede als nicht von der Lehre des Klagegebrauchsmusters umfaßt begreifen. Das ist - auch wenn man die ansonsten umfangreichen schriftlichen und mündlichen Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen mitheranzieht - kaum mehr als eine Behauptung. Schon das hätte Anlaß zu näherer Darlegung geben müssen, warum das Berufungsgericht sich gleichwohl von der Meinung des gerichtlichen Sachverständigen hat überzeugen lassen.
Bei der Feststellung, daß der angegriffenen Ausführungsform eine erfinderische Tätigkeit zugrunde liegt, hat das Berufungsgericht außerdem die aktenkundig gemachten Ä ußerungen des vom Kläger hinzugezogenen Privatgutachters nicht berücksichtigt. Dieser Sachverständige ist ausweislich seines Ergänzungsgutachtens zu dem Ergebnis gelangt, die angegriffene Ausführungs-
form verkörpere die Entwicklung einer durch Spritzguß herstellbaren serienreifen Vorrichtung, wie man sie von einem Durchschnittsfachmann bei Beachtung der allgemeinen Gestaltungsrichtlinien erwarten müsse. Mit dieser dem gerichtlichen Gutachten entgegenstehenden Bewertung hat das Berufungsgericht sich - anders als hinsichtlich anderer Differenzen in der Begutachtung durch die beiden Sachverständigen - in keiner Weise befaßt. Das widerspricht dem Grundsatz, daß zu der dem Tatrichter gemäß § 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO obliegenden Beweiswürdigung insbesondere gehört, sich auch mit solchen Umständen und Beweismitteln auseinanderzusetzen, die zu einer anderen als der getroffenen Beurteilung führen können (Sen.Urt. v. 16.09.1997 - X ZR 54/95, GRUR 1998, 366, 368 - Ladewagen). Das schließt ein, auch das in Erwägung zu ziehen, was einem vorgelegten Privatgutachten über einen entscheidungserheblichen Punkt zu entnehmen ist. Denn jede widersprüchliche Begutachtung kann Anlaß zu Zweifeln geben, ob die von Gerichtsseite eingeholte Begutachtung ausreichende Grundlage für die Überzeugungsbildung bietet (vgl. Sen.Urt. v. 20.07.1999 - X ZR 121/96, GRUR 2000, 138 - Knopflochnähmaschinen).
Daß ein Anlaß zu solchen Zweifeln gerade auch hier nicht von vornherein ausgeschlossen werden konnte, ergibt die durch Ausbildung und beruflichen Werdegang belegte Qualifikation des gerichtlichen Sachverständigen einerseits und des von dem Kläger eingeschalteten Privatgutachters andererseits. Der gerichtliche Sachverständige ist nach seinem Studium und seiner etwa fünfjährigen Industrietätigkeit Metallurge; es ist auch nicht ersichtlich, daß er aufgrund seiner sich daran anschließenden Tätigkeit beim Deutschen Patentamt und am Bundespatentgericht besondere Erfahrungen auf dem hier interessierenden technischen Gebiet der Schaltschrankabdichtung hat erwerben
können. Das schließt zwar nicht aus, daß sein Gesamtkenntnis- und Erfahrungsschatz - wie es das Berufungsgericht angenommen hat - für die Beantwortung der Streitfragen des vorliegenden Falles ausreichend ist, zumal der gerichtliche Gutachter während seiner patentrechtlichen Tätigkeit mit Schutzrechten auch auf Gebieten wie Bauzubehör, Beschläge, Sicherheitseinrichtungen und Brandschutz befaßt war. Der Privatgutachter kann aber als Professor der Fachhochschule München, der als solcher den Fachbereich Feinwerk- und Mikrotechnik/Physikalische Technik, Entwicklungsmethodik, Mechatronik, Konstruktionstechnik betreut, als gerade auf dem hier interessierenden Gebiet der Technik besonders sachkundig gelten. Auch das hätte nähere eigene Darlegungen des Berufungsgerichts erfordert, warum es in der eingangs genannten Frage dem gerichtlichen Sachverständigen folgt (Sen., aaO - Ladewagen).

b) Die Feststellung, die angegriffene Ausführungsform liege außerhalb des äquivalente Lösungen umfassenden Schutzbereichs des Klagegebrauchsmusters , ist schließlich deshalb von Rechtsirrtum geprägt, weil der gerichtliche Sachverständige und ihm folgend das Berufungsgericht sie allein aufgrund einer Bewertung der Kabeldurchführungsvorrichtung SZ.2400 in ihrer konkreten Gestaltung getroffen haben.
Der Umstand, daß eine angegriffene Ausführungsform ihrerseits eine nicht durch den Stand der Technik nahegelegte erfinderische Lehre zum technischen Handeln verkörpert, ist nach der ständigen Rechtsprechung des Senats (zuletzt BGHZ 142, 7 - Räumschild, m.w.N.) noch kein hinreichender Grund, eine Benutzung einer durch ein (älteres) Patent geschützten Lehre zu verneinen. Für das Gebrauchsmuster gilt nichts anderes. Auch hier kann die angegriffene Ausführungsform zugleich eine allgemeinere Lehre verkörpern
und wegen ihrer sie konkretisierenden Gestaltung erfinderischen Charakter haben. Beinhaltet eine angegriffene Ausführungsform eine erfinderische Leistung , ist deshalb auch dann, wenn die Verletzungsklage auf ein Gebrauchsmuster gestützt ist, regelmäßig zu prüfen, ob die angegriffene Ausführungsform vom Fachmann als Ausgestaltung einer - konkrete Gestaltungsmerkmale der angegriffenen Ausführungsform außer Betracht lassenden, von der angegriffenen Ausführungsform aber gleichwohl verkörperten - allgemeineren Lehre zum technischen Handeln erkannt werden kann, die entweder wortsinngemäß mit einem Anspruch des Klageschutzrechts übereinstimmt oder sich diesem gegenüber als äquivalent darstellt (vgl. wiederum zum Patent: Sen.Urt. v. 12.07.1990 - X ZR 121/88, GRUR 1991, 436, 440 - Befestigungsvorrichtung II). Diese Möglichkeit ist auch im vorliegenden Fall nicht von vornherein ausgeschlossen , weil das Berufungsgericht gerade wegen der Abkammerungen im Inneren des Gehäuses der angegriffenen Ausführungsform, also wegen einer zu gebrauchsmustergemäßen Merkmalen hinzutretenden besonderen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform deren Erfindungsqualität bejaht hat.
Die danach erforderliche Prüfung geht im Falle abgewandelter, aber gleichwirkender Ausführungsformen dahin, ob für eine die angegriffene Ausführungsform erfassende allgemeinere Lehre festgestellt werden kann, daß sie vom Durchschnittsfachmann aufgrund von Überlegungen aufgefunden werden konnte, die sich an der in dem Schutzanspruch umschriebenen Erfindung orientieren. Diese Prüfung hat das Berufungsgericht nicht vorgenommen. Auch der gerichtliche Sachverständige hat sich mit dieser Frage nicht befaßt.
3. Das angefochtene Urteil kann deshalb keinen Bestand haben; die Sache ist vielmehr an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem zur Herbei-
führung einer einheitlichen Kostenentscheidung auch die Befugnis einzuräumen ist, über die das Revisionsverfahren betreffenden Kosten zu befinden. Das Berufungsgericht wird dabei Rechnung zu tragen haben, daß rechtskräftig entschieden ist, daß der Kläger hinsichtlich des erledigten Teils des Rechtsstreit (Unterlassungsklage) gemäß § 91 a ZPO die Kosten zu tragen hat. Die für eine eigene abschließende Sach- und Kostenentscheidung des Senats notwendige Entscheidungsreife kann nicht festgestellt werden, weil noch tatrichterliche, Kenntnisse und Fähigkeit des Durchschnittsfachmanns betreffende Feststellungen notwendig sein können.
Die Entscheidungsreife folgt insbesondere nicht aus einem Geständnis der Beklagten. Zu Unrecht rügt die Revision, das Berufungsgericht habe übersehen , daß die Beklagte im Sinne des § 288 ZPO zugestanden habe, die angegriffene Ausführungsform beruhe wegen ihrer abweichenden Merkmale nicht auf einem erfinderischen Schritt.
Ein Geständnis ist Zugestehen der Richtigkeit einer Tatsachenbehauptung des Gegners. Vorhandensein oder Fehlen eines erfinderischen Schrittes sind keine Tatsachen; denn sie können nur aufgrund einer komplexen Bewertung erkannt werden, die sich sowohl an rechtlichen als auch an tatsächlichen Maßstäben zu orientieren hat.
Deshalb geht auch der Vorwurf der Revision fehl, das Berufungsgericht habe eine etwaige Erfindungsqualität der angegriffenen Ausführungsform nicht berücksichtigen dürfen, weil dies in eindeutigem Widerspruch zu dem jahrelangen früheren Tatsachenvortrag der Beklagten stehe, ohne daß nachvollziehbare Gründe für die Ä nderung dieses Vortrags angegeben seien.

4. Bei der erneuten Verhandlung wird das Berufungsgericht sich nicht auf eine Befassung mit der Frage beschränken können, ob die Kabeldurchführungsvorrichtung SZ.2400 als abgewandelte Ausführungsform in den Schutzbereich des Klagegebrauchsmusters fällt. Es wird vielmehr - vorrangig - auch noch einmal der Behauptung des Klägers nachzugehen haben, daß die angegriffene Ausführungsform den Anweisungen zu 2.1 (Schaumgummiabdichtung) und 2.2/3.5 (Schellenbefestigung an der Innenseite) ihrem vernünftig verstandenen Wortsinne nach genüge, was - ausgehend von den Feststellungen des Berufungsgerichts zu den sonstigen Merkmalen des Schutzanspruchs - bedeuten würde, daß die Kabeldurchführungsvorrichtung SZ.2400 insgesamt von der Lehre des Schutzanspruchs 1 wortlautgemäß Gebrauch macht. Denn die Auslegung des Schutzanspruchs durch das Berufungsgericht, die zur Verneinung einer wortsinngemäßen Benutzung der Merkmale 2.1 und 2.2/3.5 geführt hat, ist ebenfalls nicht rechtsfehlerfrei.

a) Zur Begründung seiner Annahme, Merkmal 2.1 (Schaumgummiabdichtung ) sei bei der angegriffenen Ausführungsform nicht identisch verwirklicht , hat das Berufungsgericht wiederum nur auf das eingeholte Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen verwiesen. Ergänzend ist lediglich ausgeführt, es sei verständlich, wenn der Gerichtssachverständige Schlüsse daraus ziehe, daß die Gebrauchsmusterschrift in der Beschreibung auf S. 2 unten sowie S. 4 unten angebe, die beiden Gehäusehälften seien bzw. jede Gehäusehälfte sei "gefüllt"; das sei auch aus der Zeichnung, welche die Erfindung näher erläutere , zu entnehmen. Hieraus ergibt sich, daß nach Ansicht des Berufungsgerichts die Anweisung zu Merkmal 2.1 dahin geht, daß Schaumgummi oder Kunststoff-
schaumstoff das zweiteilige, rechteckige Gehäuse in Form von Körpern aus diesem Material ausfüllt. Das kann in dieser Form keinen Bestand haben.
Die Verständlichkeit eines Schlusses, den ein gerichtlicher Sachverständiger zieht, bietet für sich allein keine Gewähr dafür, daß das richtige Ergebnis gefunden worden ist. Die Ausführungen des Berufungsgerichts lassen außerdem nicht erkennen, daß die maßgeblichen Auslegungsgrundsätze beachtet worden sind.
Der Gegenstand eines Gebrauchsmusterschutzanspruchs wird durch den Anspruchswortlaut definiert (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 GebrMG). Er, nicht die Beschreibung oder die Zeichnungen, ist deshalb maßgeblich. Entscheidend ist, welche Lehre zum technischen Handeln der Durchschnittsfachmann den durch den Schutzanspruch in Worte gefaßten Anweisungen entnimmt. Dies verbietet eine einengende Auslegung von in den Schutzanspruch aufgenommenen allgemein gehaltenen Anweisungen jedenfalls dann, wenn ihre Befolgung trotz der allgemeinen Fassung geeignet ist, zu der Lösung des Problems beizutragen , das dem Schutzrecht zugrunde liegt. Die betreffende Anweisung hat dann eine ohne weiteres im Sinne des Schutzrechts liegende sinnvolle Bedeutung und bedarf nach Aufgabe und Lösung des Schutzrechts keiner Konkretisierung. Sofern die Beschreibung oder die Zeichnungen des Schutzrechts konkretisierte Gestaltungen beschreiben, kennzeichnen sie unter diesen Umständen lediglich bevorzugte Ausführungen der allgemeiner gefaßten Anweisung des Schutzanspruchs.
Ein solcher Fall kann auch hier gegeben sein, weil - worauf die Revision zu Recht hinweist - der Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters seinem
Wortlaut nach nur verlangt, daß beide Gehäuseteile innen mit einem Körper aus Schaumgummi oder Kunststoffschaumstoff versehen sind, wodurch das Kabel umschlossen wird.
Der Merkmal 2.1 betreffende Wortlaut geht danach zunächst ganz allgemein dahin, die beiden Teile des Gehäuses der Vorrichtung innen mit einem Körper aus Schaumgummi oder Kunststoffschaumstoff zu versehen. Einem Fachmann, der das Problem bewältigen will, das durch das Klagegebrauchsmuster gelöst werden soll, muß es nicht notwendig erscheinen, das gesamte Gehäuseinnere mit dem vorgeschlagenen Material zu füllen. Bei einer Kabeldurchführung vermittels gattungsgemäßer Vorrichtung ergeben sich verschiedene Stellen bzw. Bereiche, die einer Abdichtung bedürfen; das sind zum einen die Trennfuge zwischen den beiden Teilen der Vorrichtung (Teilungsfuge gemäß Merkmal 3.3), zum anderen die zwischen Kabel und Vorrichtung umlaufende Fuge und schließlich die Fuge, die bei stirnseitiger Anlage der Vorrichtung zwischen dieser und der Schrankwand entsteht. Bei der den Stand der Technik betreffenden Nachteilsschilderung in der Beschreibung (S. 2 2. Abs.) sind nur die beiden ersten als die Dichtigkeit beeinträchtigende Gegebenheiten erwähnt. Hieraus kann entnommen werden, daß die Fuge zwischen der Vorrichtung und der Schrankwand - ohne daß es einer Festlegung durch den Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters bedürfte - anderweit zuverlässig abgedichtet werden kann. Bestätigt wird dies durch die Beschreibung des Ausführungsbeispiels und die Fig. 2. Danach kann diese Abdichtung beispielsweise durch ein umlaufendes Profilgummi erfolgen (S. 6 2. Abs.). Aber auch bezüglich der Teilungsfuge (Merkmal 3.3) erwähnt die Beschreibung einen Dichtring als Abdichtung (S. 6 1. Abs.). Dies läßt es entbehrlich erscheinen , im Inneren Körper aus Schaumgummi oder Kunststoffschaumstoff zu ha-
ben, welche diese Fuge über ihre gesamte Länge abdecken. Lediglich für den umlaufenden Spalt zwischen dem Kabel und den Gehäusehälften der Vorrichtung gilt etwas anderes. Insoweit ist eine andere Abdichtungsmöglichkeit nicht erwähnt. Hier muß sich deshalb der jeweilige Körper aus Schaumgummi oder Kunststoffschaumstoff bewähren. Hierzu muß das Kabel von dem Schaumstoffmaterial umschlossen sein, wie es im Schutzanspruch 1 auch ausdrücklich und die im übrigen allgemeine Anweisung konkretisierend heißt. Im Lichte der den Schutzanspruch 1 erläuternden Beschreibung kann damit in dieser Notwendigkeit das die Lösung gemäß Merkmal 2.1 Kennzeichnende liegen. Dies wird bestätigt durch Seite 2 letzter Abs. der Beschreibung, weil es dort heißt, dadurch, daß das Kabel umschlossen werde, werde es sicher abgedichtet. Angesichts der in der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters angegebenen Möglichkeiten, Trennfuge und Fuge zwischen Vorrichtung und Schrankwand undurchlässig zu machen, ist hiermit dann auch die eigentliche Abdichtung des Lochs in der Schrankwand beschrieben, wie auf S. 6 1. Abs. der Beschreibung erwähnt ist. Mithin legt das Klagegebrauchsmuster dem Fachmann nahe, Merkmal 2.1 lediglich die Anweisung zu entnehmen, in beiden Teilen des Gehäuses einen das Kabel umschließenden Körper aus Schaumgummi bzw. Kunststoffschaumstoff vorzusehen.
Dies hat das Berufungsgericht unbeachtet gelassen, weil es - wiederum - kritiklos die Ansicht des gerichtlichen Sachverständigen übernommen hat. Befaßt sich ein gerichtlicher Sachverständiger mit der Auslegung des Wortlauts eines Schutzanspruchs, gehört zu der vom Tatrichter vorzunehmenden Würdigung vor allem auch die Überprüfung, ob dabei den Auslegungsregeln genügt ist. Diese Prüfung hätte hier ergeben, daß der gerichtliche Sachverständige bei seiner Bewertung des Schutzanspruchs 1 den Vorrang der An-
spruchsfassung vor der Beschreibung und den Zeichnungen mißachtet hat. Überdies fehlt selbst in der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters jeglicher Hinweis für die Richtigkeit der die abschließende Meinung des gerichtlichen Sachverständigen prägenden Ansicht, erfindungsgemäß sorge das Zusammenpressen der beiden Gehäuseschalen dafür, daß das darin angeordnete gummielastische Dichtungsmaterial aus der kabelaustrittsseitigen Öffnung teilweise herausgepreßt und gegen den Randbereich des Lochs der Schrankwand abdichtend gedrückt werde. Ein solcher Vorgang ist im Klagegebrauchsmuster weder beschrieben noch gezeigt. Dafür, daß er nach dem fachmännischen Verständnis erfindungswesentlich sei, fehlt damit jeder Beleg.

b) Auch der Verneinung einer wortsinngemäßen Verwirklichung der Merkmale 2.2/3.5 (Schellenbefestigung an der Innenseite) liegt keine Auslegung des Schutzanspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters zugrunde, wie sie nach dem Vorgesagten im Verletzungsrechtsstreit erforderlich ist. Der Senat hat bereits im ersten Urteil beanstandet, daß das Berufungsgericht nicht auf den Vortrag des Klägers eingegangen sei, die Schellen seien bei der angegriffenen Ausführungsform in Ausnehmungen einer Gehäusehälfte so angeordnet , daß sie beim Schließen der Gehäusehälften in den Ausnehmungen und damit an der Innenseite einer Gehäusehälfte befestigt seien. Dies habe eine Darlegung erfordert, warum nach dem Verständnis des Durchschnittsfachmanns eine in drei Ebenen unbewegliche Anbringung erforderlich sei und warum der Durchschnittsfachmann aufgrund des Schutzanspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters in Verbindung mit der Beschreibung des Schutzrechts eine formschlüssige Verbindung, die eine Zugentlastung des Kabels in axialer Richtung bewirke, nicht für ausreichend erachte. Auf diese Darlegung habe nicht verzichtet werden können, weil gegen das Verständnis des Berufungsge-
richts die Zielsetzung des Klagegebrauchsmusters spreche, auch eine Zugentlastung des Kabels zu erreichen (S. 2 Abs. 2 u. 3, insbes. S. 3 Abs. 2 der Beschreibung). Zwar seien in den Ausführungsbeispielen nach Fig. 1 des Klagegebrauchsmusters die Schellen in allen drei Ebenen unbeweglich, weil sie mit Schrauben befestigt seien (S. 5 Abs. 2 der Beschreibung). Auf eine solche Befestigung stelle aber der Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters nicht ab; ausweislich S. 3 Abs. 2 der Beschreibung genüge es, eine Schelle vorzusehen, mit der das Kabel befestigt werde. Hierzu sei eine unbewegliche Befestigung in drei Ebenen nicht ohne weiteres erforderlich. Bei vernachlässigbarem Spiel des Kabels in der dritten Ebene, wie es nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bei der angegriffenen Ausführungsform gegeben sei, könne eine Sicherung des Kabels in zwei Richtungsebenen genügen.
Diesen Beanstandungen trägt das angefochtene Urteil nicht Rechnung. Wiederum ist nur ein Schluß des gerichtlichen Sachverständigen als verständlich bezeichnet. Er ist allein daraus gezogen worden, daß nach der Beschreibung S. 5 oben die jeweilige Schelle an dem Steg der Gehäusehälfte mit Schrauben befestigt sei, während bei der angegriffenen Ausführungsform ein das Kabel umgreifende Schellenpaar in ein eigenes Fach allein formschlüssig eingelegt sei. Das ist keine Befassung mit den vom Senat genannten Gesichtspunkten. Vor allem die Erläuterung des Schutzanspruchs 1 auf S. 3 Abs. 2 der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters haben der gerichtliche Sachverständige und demgemäß auch das Berufungsgericht vernachlässigt. Hierdurch ist dem Fachmann nahegelegt, daß nach Schutzanspruch 1 jede Befestigung einer Kabelschelle an der Innenseite des Gehäuses ausreicht, die bei in der Schelle eingeklemmtem Kabel verhindert, daß der Stecker in dem Schaltschrank herausgezogen wird, wenn Zug auf das Kabel wirkt.

5. Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, daß der Fachmann, der sich mit der Lehre des Klagegebrauchsmusters beschäftigt, keine sich etwa aus seinem allgemeinen Fachwissen ergebende Hinderungsgründe sieht, die Merkmale 2.1 und 2.2/3.5 in der wie vorstehend ausgeführt durch das Schutzrecht nahegelegten Weise zu verstehen, und sollte der nochmalige Vergleich der angegriffenen Ausführungsform mit der Lehre des Gebrauchsmusters ergeben, daß eine wortsinngemäße Benutzung vorliegt, kann es aus Rechtsgründen nicht auf die Frage ankommen, ob der angegriffenen Ausführungsform eine erfinderische Leistung zugrunde liegt. Diese Frage ist allein von Bedeutung, wenn eine angegriffene Ausführungsform in mindestens einer Hinsicht von den Anweisungen des sinnvoll verstandenen Wortlauts des Schutzanspruchs abweicht und deshalb zu klären ist, ob sie gleichwohl vom Ausschließlichkeitsschutz umfaßt ist.
Sollte das Berufungsgericht hingegen wiederum zu dem Ergebnis gelangen , daß die Kabeldurchführungsvorrichtung SZ.2400 lediglich als abgewandelte Ausführungsform zum Schutzbereich des Klagegebrauchsmusters gehören kann, wird es für den Fall, daß die Prüfung, die nach den zu 2. gemachten Ausführungen nachzuholen ist, eine Einbeziehung der angegriffenen Ausführungsform in den Schutzbereich ergibt, dem sogenannten FormsteinEinwand nach Maßgabe der Ausführungen des Senats in dem ersten Revisionsurteil nachzugehen haben.
Rogge Jestaedt Scharen

Mühlens Meier-Beck

Tatbestand:

1

Der Kläger war Inhaber des am 1. Dezember 1994 angemeldeten und nach Erlass des Berufungsurteils durch Ablauf der Höchstschutzdauer erloschenen deutschen Gebrauchsmusters 94 19 245 (Klagegebrauchsmusters), dessen Eintragung am 9. März 1995 bekanntgemacht worden ist. Schutzanspruch 1 lautet: "Automatisches Zerfallszeit-Messgerät für die pharmazeutische Qualitäts- und Produktionskontrolle von Tabletten und Dragees, bestehend aus einem in einem mit einem Flüssigkeitsvolumen versehenen Becherglas (70) angeordneten korbartigen Gestell (10) zur senkrechten Halterung einer Anzahl von beidseitig offen ausgebildeten und mit ihren bodenseitigen Öffnungen auf einer siebplattenartig ausgebildeten Bodenplatte (11) stehenden Glasröhren (30, 31), wobei die Bodenplatte (11) des korbartigen Gestells (10) eine der Anzahl der aufzunehmenden Glasröhren (30, 31) entsprechende Anzahl von in etwa den Abmessungen der bodenseitigen Öffnungen der Glasröhren (30, 31) entsprechenden kreisförmigen Siebplatten (40, 41, 42, 43, 44, 45) als Standflächen für die Glasröhren (30, 31) aufweist, wobei jede Siebplatte (40 bis 45) aus zwei Strom durchflossenen , Elektroden bildenden Drahtgeflechtshälften (40a, 40b; 41a, 41b; 42a, 42b; 43a, 43b; 44a, 44b; 45a, 45b) besteht, die unter Ausbildung eines eine geringe Breite aufweisenden Schlitzes (51, 52, 53, 54, 55) in einem Abstand voneinander angeordnet sind und wobei jede Glasröhre (30, 31) einen mittels eines in dem Glasrohrinnenraum liegenden Schwimmers (60), der auf seiner den Drahtgeflechtshälften (40a, 40b bis 45a, 45b) der Siebplatten (40 bis 45) zugekehrten Unterseite (61) ein Kontaktelement aufweist, mit senkrechten Durchbohrungen oder außenrandseitigen Einschnitten abgedeckten Prüfling (T) aufnimmt, einem Mikroprozessor (80) zur Erfassung und Auswertung der unterschiedlichen Widerstände zwischen den unüberbrückten und mittels des Kontaktelements eines jeden Schwimmers überbrückten Drahtgeflechtshälften-Elektroden, einer das Gestell mit den Glasröhren (30, 31) in dem Becherglas (70) in vorgegebenen Zeiteinheiten auf- und abbewegenden Antriebseinrichtung (15) und einem elektronischen Signalgeber, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Siebplatten (40 bis 45) jeweils einen außenseitig umlaufenden , durch den Schlitz (50 bis 55) getrennten Ring (40''') aus elektrisch leitfähigem Material aufweisen und dass das Kontaktelement als Kontaktgerüst (61) aus elektrisch leitfähigem Material mit mindestens drei Kontaktpunkten zur Kontaktierung des umlaufenden Ringes (40''') ausgebildet ist, wobei das Kontaktgerüst (61) in den Schwimmer (60) integriert ist."

2

Der Kläger beanstandet zwei von den Beklagten zu 2 und 3, deren Geschäfte vom Beklagten zu 1 geführt werden, hergestellte und vertriebene Messgeräte als gebrauchsmusterverletzend. Bei dem einen Gerät ist die Unterseite des Schwimmers mit einem Metallring versehen, bei dem anderen weist der Metallring zusätzlich drei rechteckige Kontaktspitzen auf. Der Kläger hat die Beklagten deswegen auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.

3

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat das landgerichtliche Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen.

4

Hiergegen richtet sich die vom Senat zugelassene Revision des Klägers. Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs haben die Parteien den Rechtsstreit in der Revisionsinstanz in der Hauptsache für erledigt erklärt. Im Übrigen verfolgt der Kläger seine zweitinstanzlichen Anträge weiter.

Entscheidungsgründe:

5

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits zu übertragen ist.

6

I. Das Berufungsgericht hat zu Recht in der Sache entschieden; die Berufung der Beklagten war zulässig.

7

1. Zu den Umständen des Erlasses und der Verkündung des landgerichtlichen Urteils hat das Berufungsgericht festgestellt: Zu dem vom Landgericht bestimmten Verkündungstermin hat ein nur von zwei Richtern unterschriebener Tenor des landgerichtlichen Urteils vorgelegen; über dessen Verkündung verhält sich ein Protokoll vom 20. Februar 2003, das nur mit der Paraphe des Vorsitzenden der Zivilkammer abgezeichnet worden und erst nachträglich im August 2004 von dem Vorsitzenden der Zivilkammer mit voller Namensunterschrift unterzeichnet worden ist. Das vollständige Urteil ist dem Prozessbevollmächtigten des Klägers am 27. Oktober 2003 und dem Prozessbevollmächtigten der Beklagten am 3. November 2003 zugestellt worden.

8

2. Die Berufung der Beklagten ist am 28. November 2003 bei Gericht eingegangen und nach Hinweis darauf, dass die absolute Berufungsfrist abgelaufen sein könnte, mit einem am 12. Dezember 2003 eingegangenen Schriftsatz begründet worden. Zugleich haben die Beklagten einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt. Darüber hinaus ergibt sich aus den Akten, dass das landgerichtliche Urteil aufgrund mündlicher Verhandlung ergangen ist. In der mündlichen Verhandlung ist ein Verkündungstermin auf den 13. Februar 2003 bestimmt worden. In diesem Verkündungstermin ist ein Be- schluss verkündet worden, durch den der Verkündungstermin auf den 20. Februar 2003 ausgesetzt worden ist.

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3. Das Berufungsgericht hat bei diesem Sachverhalt angenommen, die fehlende Protokollierung der Verkündung habe bis zum Abschluss der Berufungsinstanz nachgeholt werden können, was im August 2004 auf die Nachfrage des Senats hin geschehen sei. Die Nachholung der Protokollierung führe nicht dazu, dass die Berufung nunmehr als nicht mehr fristgemäß erfolgt zu bewerten sei. Möglicherweise habe ein Wiedereinsetzungsgrund vorgelegen. Der Senat bevorzuge aber eine Lösung nach den Grundsätzen, wie sie in einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Urt. v. 17.4.1996 - VIII ZR 108/95, NJW 1996, 1669) niedergelegt seien. Danach brauche eine Berufung gegen ein Scheinurteil nicht wiederholt zu werden, wenn das Urteil später Wirksamkeit erlange. Hier habe die Nachholung der Unterschrift zwar möglicherweise bewirkt , dass das Urteil rückwirkend auf den Zeitpunkt der protokollierten Verkündung wirksam geworden sei. Dies ändere aber nichts daran, dass es überhaupt erst mit ordnungsgemäßer Unterzeichnung des Protokolls als Urteil existent geworden sei. Jedenfalls gelte der allgemeine Rechtsgedanke, dass Fehler des Gerichts nicht zu einer Benachteiligung der Parteien führen sollten, weshalb in dem anhängigen Verfahren eine Sachprüfung durchzuführen sei.

10

4. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Prüfung stand.

11

a) Nach § 310 ZPO wird das Urteil in einem anzuberaumenden Termin verkündet. Nach § 160 Abs. 3 Nr. 7 ZPO ist die Verkündung eines Urteils im Protokoll festzustellen, wobei das Protokoll vom Vorsitzenden und vom Urkundsbeamten zu unterschreiben ist (§ 163 Abs. 1 ZPO). Die Beachtung der für die Verkündung vorgeschriebenen Förmlichkeiten kann nur durch das Protokoll bewiesen werden (§ 165 ZPO). Hier ist das Protokoll bei der Verkündung nicht unterschrieben worden. Es lag zudem nur eine Urteilsformel vor, die von nur zwei Richtern unterschrieben war. Das Urteil muss jedoch, wenn es in einem Verkündungstermin verkündet wird, nach § 310 Abs. 2 ZPO in vollständiger Form abgefasst sein. Dazu gehören nach § 315 Abs. 1 ZPO die Unterschriften der Richter, die an der Entscheidung mitgewirkt haben, und nach § 313 Abs. 1 Nrn. 5 und 6 ZPO der Tatbestand und die Entscheidungsgründe. Die Verlautbarung des Urteils hat daher an mehreren Formfehlern gelitten.

12

b) Nach der Entscheidung des Großen Senats für Zivilsachen vom 14. Juni 1954 (BGHZ 14, 39) stehen Verkündungsmängel dem wirksamen Erlasse eines Urteils jedoch nur entgegen, wenn gegen elementare, zum Wesen der Verlautbarung gehörende Formerfordernisse verstoßen wurde, so dass von einer Verlautbarung im Rechtssinne nicht mehr gesprochen werden kann. Sind deren Mindestanforderungen hingegen gewahrt, hindern auch Verstöße gegen zwingende Formerfordernisse das Entstehen eines wirksamen Urteils nicht (BGHZ 14, 39, 44 f.). Zu den Mindestanforderungen gehört, dass die Verlautbarung von dem Gericht beabsichtigt war oder von den Parteien derart verstanden werden durfte und die Parteien von Erlass und Inhalt der Entscheidung förmlich unterrichtet worden sind. Mit dem Wesen der Verlautbarung nicht unvereinbar ist etwa eine Bekanntgabe des Urteils durch Zustellung statt durch Verkündung in öffentlicher Sitzung, da dies eine gesetzlich vorgesehene, wenn auch bestimmten Urteilen vorbehaltene Verlautbarungsform erfüllt. Auf die Frage, ob in diesem Sinne eine zwar fehlerhafte, aber doch wirksame Verkündung vorliegt, ist es ohne Einfluss, wenn nur zwei Richter das verkündete Urteil unterschrieben haben. Das Urteil ist dann im Fall seiner Verkündung existent geworden, wenngleich möglicherweise anfechtbar (BGHZ 137, 49, 52). Ein Urteil ist auch dann wirksam verkündet worden, wenn es in dem zur Verkündung anberaum- ten Termin noch nicht in vollständiger Form abgefasst war. Tatbestand und Entscheidungsgründe sind nicht wesensmäßige Voraussetzungen eines Urteils (BGH, Beschl. v. 29.9.1998 - KZB 11/98, NJW 1999, 143, 144).

13

c) Die Besonderheit des vorliegenden Falls besteht darin, dass das Protokoll, durch das allein die Beachtung der für die Verkündung vorgeschriebenen Förmlichkeiten bewiesen werden kann, nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erst nach Ablauf der Fünfmonatsfrist des § 517 ZPO unterschrieben worden ist. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Berufung jedenfalls zulässig , denn mangels Protokollierung fehlte es an einer wirksamen Verkündung. Der Senat lässt offen, ob die Unterzeichnung des Protokolls noch nach Ablauf der Fünfmonatsfrist rechtlich zulässig war und rückwirkend die Verkündungsmängel beseitigte und damit Beweis für die im angegebenen Termin erfolgte Verkündigung erbrachte. Jedenfalls konnte durch die durch die Nachholung der Unterschrift auf dem Verkündungsprotokoll nachträglich bewirkte Protokollierung der Verkündung der Zulässigkeit der Berufung nicht die Grundlage entzogen werden. Auf eine Nachholung der Unterschrift mit der Folge, dass damit die Berufung verfristet und infolge dessen unzulässig wurde, konnten sich die Berufungskläger nicht einstellen. Sie mussten hiermit auch nicht rechnen und konnten dem durch die ihnen allenfalls zuzumutende Einholung von Erkundigungen oder die Einsicht in die Gerichtsakten auch nicht entgehen.

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II. In der Sache hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen, weil die beanstandete Ausführungsform vom Gegenstand des Klagegebrauchsmusters weder wortsinngemäß noch im Sinne einer unvollkommenen Benutzung oder unter dem Gesichtspunkt des Teilschutzes Gebrauch mache. Dies hält rechtlicher Nachprüfung nicht in vollem Umfang stand.

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1. Das Klagegebrauchsmuster betrifft ein automatisches Zerfallszeitmessgerät für die pharmazeutische Qualitäts- und Produktionskontrolle von Tabletten und Dragees. Das Gerät besteht aus einem Becherglas, in das ein korbartiges Gestell eingestellt wird. Dieses dient zur Halterung einer Anzahl beidseitig offener Glasröhren in senkrechter Lage. Die Glasröhren stehen mit ihren bodenseitigen Öffnungen auf einer siebplattenartigen Bodenplatte des korbartigen Gestells. Die Bodenplatte hat eine der Anzahl der aufzunehmenden Glasröhren entsprechende Anzahl kreisförmiger Öffnungen. Diese entsprechen in ihren Abmessungen den Maßen der aufzunehmenden Röhren und sind als Siebplatten ausgebildet. Jede Siebplatte besteht aus zwei Siebplattenhälften. Die Hälften sind durch einen Schlitz von geringer Breite in einem Abstand voneinander angeordnet und von Strom durchflossen. Jede der Glasröhren hat in ihrem Innenraum einen Schwimmer. Dieser hat auf seiner der Siebplatte zugekehrten Unterseite ein Kontaktelement. Der Schwimmer hat senkrechte Durchbohrungen oder außenseitige Einschnitte zur Aufnahme des Prüflings. Die Vorrichtung ist weiter mit einem Mikroprozessor ausgestattet, der die unterschiedlichen Widerstände zwischen den unüberbrückten und den mittels des Kontaktelements eines jeden Schwimmers überbrückten Siebplattenhälften-Elektroden erfasst und auswertet.

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Die Gebrauchsmusterunterlagen beschreiben entsprechende im Stand der Technik bekannte Zerfallszeitmessgeräte, z.B. das aus der deutschen Patentschrift 33 25 739 bekannte Gerät. Jeder Schwimmer hat auf seiner Unterseite eine Kontaktplatte. Zum Zerfallszeitpunkt liegt der Schwimmer plan auf der zweigeteilten Siebplatte auf und überbrückt zur Bestimmung des Zerfallszeitpunkts die beiden Hälften elektrisch. Die Beschreibung bezeichnet es als problematisch , dass sich bei Tabletten, die mit einem Lackfilm überzogen sind, der ungelöste Lackfilm zwischen den Siebplattenhälften und dem Schwimmer fest- setze und einen elektrischen Kontakt der Siebplatten untereinander verhindern könne. Vor diesem Hintergrund gibt die Beschreibung als Aufgabe der Erfindung an, ein automatisches Zerfallszeitmessgerät für die pharmazeutische Qualitäts- und Produktionskontrolle von Tabletten und Dragees zu schaffen, das (auch) die Zerfallszeitmessung von "befilmten" Arzneimitteln erlaubt (S. 5 Abs. 2). Das Klagegebrauchsmuster schlägt dazu vor, bei einem Messgerät der bekannten Art die Siebplatten mit einem außenseitig umlaufenden Ring auszustatten , der durch einen Schlitz getrennt ist und aus elektrisch leitfähigem Material besteht, und als Kontaktelement ein in den Schwimmer integriertes Kontaktgerüst aus elektrisch leitfähigem Material mit mindestens drei Kontaktpunkten zur Kontaktierung des umlaufenden Rings zu verwenden.

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Die Beschreibung erläutert diese Lösung dahin, dass die Auflagepunkte durch Kontaktärmchen an den Enden des Kontaktgerüsts gebildet würden, die besonders zur Kontaktierung geeignet seien, da sie aufgrund ihrer geringen Auflagefläche in der Lage seien, sich bei verbleibenden Filmresten zwischen Kontaktgerüst und umlaufendem Ring durch den Film zu drücken und einen Kontakt herzustellen. Vorteilhafterweise soll das Kontaktgerüst als Kreuz bzw. Dreibein ausgebildet sein, dessen Außenmaße derart bemessen sind, dass es mit allen Enden bzw. den Kontaktärmchen auf dem umlaufenden Ring aufliegen kann. Das Kontaktgerüst sei dabei derart in den Schwimmer eingearbeitet, dass dieser eine ebene Unterseite aufweise und nur die Kontaktärmchen aus der Unterseite herausragten. Durch diese (bevorzugte) Ausgestaltung bestehe zwischen Siebplatte und Kontaktgerüst ein Zwischenraum, in dem die Hülle der aufgelösten Tablette verbleiben könne, ohne die Kontaktierung zur Feststellung der Zerfallszeit zu verhindern.

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Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1, 2 und 4 der Gebrauchsmusterunterlagen zeigen ein Ausführungsbeispiel.

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2. Das Berufungsgericht hat festgestellt, die Siebplatten der angegriffenen Ausführungsformen seien nicht mit einem außenseitig umlaufenden Ring versehen. Das Klagegebrauchsmuster sei deshalb, so hat das Berufungsgericht ausgeführt, nicht wortsinngemäß benutzt. Die beanstandeten Ausführungsformen verletzten das Klagegebrauchsmuster auch nicht im Sinne einer ver- schlechterten Ausführungsform. Zwar solle unterstellt werden, dass der angestrebte Erfolg im Wesentlichen erreicht werde, da auf der Hand liege, dass der elektrische Kontakt bei verbleibenden Filmresten jedenfalls besser ausgelöst werden könne, wenn ein Ring an der Unterseite des Schwimmers vorgesehen sei, als wenn der Schwimmer mit der flächigen Kontaktplatte ausgestattet sei. Jedoch könne eine unvollkommene Benutzung nur dann schutzrechtsverletzend sein, wenn alle Merkmale der Erfindung identisch oder äquivalent benutzt würden. Dies sei nicht der Fall, da die angegriffenen Ausführungsformen keinen die Siebplatten umlaufenden Ring aufwiesen. Eine Gebrauchsmusterverletzung komme daher nur noch unter dem Gesichtspunkt des Schutzes einer Teilkombination in Betracht, der jedoch jedenfalls dann ausscheide, wenn die besondere Bedeutung des nicht verwirklichten Merkmals in der Patentschrift besonders hervorgehoben werde. So verhalte es sich mit dem Merkmal des die Siebplatten außenseitig umlaufenden Rings, dessen Bedeutung in den Gebrauchsmusterunterlagen an verschiedenen Stellen hervorgehoben werde. Auch die funktionale Bezogenheit der Merkmale des kennzeichnenden Teils des Schutzanspruchs 1 mache deutlich, dass der umlaufende Ring ein wesentliches Element des Gegenstands des Klagegebrauchsmusters sei. Selbst wenn der Fachmann erkenne, dass das von dem Erfinder erkannte technische Problem in etwa gleichwirkend auch bei Weglassen des Rings erreicht werden könne, dürfe der Schutz des Gebrauchsmusters mit Rücksicht auf das Gebot der Rechtssicherheit dennoch nicht durch Weglassen dieses erfindungswesentlichen Merkmals erweitert werden.

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3. Die Revision rügt, das Berufungsgericht gehe fehlerhaft davon aus, dass eine äquivalente ebenso wie eine identische Benutzung die wortsinngemäße Verwirklichung aller Merkmale des Schutzanspruchs voraussetze. Da das Berufungsgericht annehme, die angegriffenen Ausführungsformen erreich- ten im Wesentlichen den erfindungsgemäßen Erfolg, halte es ersichtlich die im Schutzanspruch genannten Lösungsmittel Kontaktpunkte und Siebplatte mit umlaufendem Ring und die von den Beklagten verwendeten Austauschmittel Kontaktpunkte bzw. -ring und durchgängige Siebplatte für gleichwirkend. Aufgrund seiner weiteren Annahme, dass der Fachmann diese Gleichwirkung auch als solche erkenne, hätte das Berufungsgericht auf eine äquivalente Verletzung erkennen müssen. Ein unter Umständen schlechterer Wirkungsgrad der angegriffenen Ausführungsformen ändere daran nichts. Das Berufungsgericht habe ferner die Voraussetzungen eines Teilschutzes verkannt. Nach der Senatsentscheidung "Beheizbarer Atemluftschlauch" (BGHZ 115, 204) komme es für die Frage, ob ein Teilschutz gewährt werde, nur dann auf die Abwägung zwischen Schutzinteresse des Erfinders und der Rechtssicherheit für Dritte an, wenn bei der angegriffenen Ausführungsform ein Merkmal ersatzlos fehle, das als einziges zur Lösung einer eigenständigen Aufgabe diene. Der bei den angegriffenen Ausführungsformen fehlende umlaufende Ring diene jedoch lediglich der Erhöhung des Wirkungsgrades der Erfindung und sei entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts für das Klagegebrauchsmuster nicht kennzeichnend und erst recht kein wesentliches Merkmal der Erfindung. Vielmehr sei der umlaufende Ring integraler Bestandteil der Siebplatte, die bei beiden angegriffenen Ausführungsformen verwirklicht sei. Zur Klärung der für die Auslegung des Klagegebrauchsmusters wesentlichen Frage, ob die Ausgestaltung der Siebflächen mit einem umlaufenden Ring für die Lösung der Aufgabe von Bedeutung ist, wäre das Berufungsgericht zur Einholung des von beiden Parteien angebotenen Sachverständigengutachtens gehalten gewesen.

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4. Die Angriffe der Revision sind ganz überwiegend unbegründet. In einem entscheidenden Punkt hält das Berufungsurteil jedoch der Nachprüfung nicht stand.

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a) Nicht zu beanstanden ist es, dass das Berufungsgericht eine wortsinngemäße Benutzung des Klagegebrauchsmusters verneint hat. Zwar erfordert eine solche Beurteilung grundsätzlich, dass zunächst der Gegenstand des Schutzanspruchs ermittelt wird, indem dieser Anspruch unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen aus der Sicht des von der Erfindung angesprochenen Fachmanns ausgelegt wird (st. Rspr., s. nur Sen.Beschl. v. 17.4.2007 - X ZB 9/06, Tz. 13 - Informationsübermittlungsverfahren I, für BGHZ bestimmt). Im Streitfall kann jedoch nicht zweifelhaft sein, dass die angegriffenen Ausführungsformen keinen die Siebplatten umlaufenden Ring aufweisen; auch die Revision erhebt insoweit keine Rügen.

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b) Zutreffend hat das Berufungsgericht ferner eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters unter dem Gesichtspunkt des Teilschutzes ausgeschlossen.

24

Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters wird - nicht anders als der Gegenstand eines Patents durch den Patentanspruch - durch den Schutzanspruch bestimmt, in dem anzugeben ist, was durch die Eintragung des Gebrauchsmusters unter Schutz gestellt werden soll (§ 4 Abs. 3 Nr. 3 GebrMG). Der Inhalt der Schutzansprüche, zu dessen Auslegung Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen sind, bestimmt auch den Schutzbereich des Gebrauchsmusters (§ 12a GebrMG).

25

Aus dem gleichgewichtig neben dem Gesichtspunkt eines angemessenen Schutzes der erfinderischen Leistung stehenden Gebot der Rechtssicherheit leitet der Senat dabei in ständiger Rechtsprechung ab, dass der durch Auslegung zu ermittelnde Sinngehalt der Patent- oder Schutzansprüche nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs bildet; diese hat sich an den Ansprüchen auszurichten (s. nur BGHZ 106, 84, 90 f. - Schwermetalloxidationskatalysator; BGHZ 150, 149, 154 - Schneidmesser I).

26

Für die Bestimmung des Schutzbereichs von Ansprüchen, die Zahlenoder Maßangaben enthalten, hat der Senat hervorgehoben, dass solche Angaben an der Verbindlichkeit des Patentanspruchs als maßgeblicher Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs teilnehmen. Die Aufnahme von Zahlenoder Maßangaben in den Anspruch verdeutlicht, dass sie den Schutzgegenstand des Patents mitbestimmen und damit auch begrenzen sollen (BGHZ 118, 210, 218 f. - Chrom-Nickel-Legierung). Es verbietet sich daher, solche Angaben als minder verbindliche, lediglich beispielhafte Festlegungen der geschützten technischen Lehre anzusehen, wie dies in der Rechtsprechung zur Rechtslage im Inland vor Inkrafttreten des Art. 69 EPÜ und der entsprechenden Neuregelung des nationalen Rechts für möglich erachtet worden ist (BGHZ 150, 149, 155 - Schneidmesser I). Eine eindeutige Zahlenangabe bestimmt und begrenzt vielmehr den geschützten Gegenstand grundsätzlich insoweit abschließend; ihre Über- oder Unterschreitung ist daher in aller Regel nicht mehr zum Gegenstand des Patentanspruchs zu rechnen (BGHZ 150, 149, 156 - Schneidmesser I). Ebenso gilt für die Bestimmung eines über den technischen Sinngehalt des Anspruchs hinausreichenden Schutzbereichs, dass im Anspruch enthaltene Zahlen- oder Maßangaben mit den angegebenen Werten den geschützten Gegenstand begrenzen. Im Rahmen der Schutzbereichsbestimmung darf deshalb vom Sinngehalt der Zahlen- und Maßangaben nicht abstrahiert werden. Bei der Prüfung der Frage, ob der Fachmann eine Ausführungsform mit einem vom Anspruch abweichenden Zahlenwert aufgrund von Überlegungen , die sich am Sinngehalt der im Anspruch umschriebenen Erfindung orientie- ren, als gleichwirkende Lösung auffinden kann, muss deshalb die sich aus der Zahlenangabe ergebende Eingrenzung des objek tiven, erfindungsgemäß zu erreichenden Erfolgs berücksichtigt werden (BGHZ 150, 149, 157 - Schneidmesser I). Als im Sinne des Patentanspruchs gleichwirkend kann nur eine Ausführungsform angesehen werden, die als eine solche auffindbar ist, die nicht nur überhaupt die Wirkung eines - im Anspruch zahlenmäßig eingegrenzten - Merkmals der Erfindung erzielt, sondern auch gerade diejenige, die anspruchsgemäß der zahlenmäßigen Eingrenzung dieses Merkmals zukommen soll. Fehlt es daran, ist auch eine objektiv und für den Fachmann erkennbar technisch ansonsten gleichwirkende Ausführungsform vom Schutzbereich des Patents grundsätzlich nicht umfasst.

27

Wie bei anderen Elementen des Patentanspruchs darf deshalb die anspruchsgemäße Wirkung nicht unter Außerachtlassung von im Anspruch enthaltenen Zahlen- und Maßangaben bestimmt werden. Es reicht daher für die Einbeziehung abweichender Ausführungsformen in den Schutzbereich grundsätzlich nicht aus, dass die erfindungsgemäße Wirkung im Übrigen aus fachmännischer Sicht unabhängig von der Einhaltung des Zahlenwertes eintritt. Erschließt sich kein abweichender Zahlenwert als im Sinne des anspruchsgemäßen Wertes gleichwirkend, erstreckt sich der Schutzbereich insoweit nicht über den Sinngehalt des Patentanspruchs hinaus (BGHZ 150, 149, 158 f. - Schneidmesser I). Die anspruchsgemäße Wirkung des zahlenmäßig bestimmten Merkmals wird in diesem Fall durch die (genaue) Einhaltung eines Zahlenwertes bestimmt und kann daher notwendigerweise durch einen abweichenden Zahlenwert nicht erzielt werden. In einem solchen Fall genügt es nicht, dass aus fachmännischer Sicht auch eine von der Zahlenangabe abstrahierende Lehre als technisch sinnvoll erkennbar ist.

28

Der Senat hat in diesem Zusammenhang ferner hervorgehoben, dass der Anmelder nicht immer den vollen technischen Gehalt einer Erfindung erkennen und ausschöpfen wird. Beschränkt sich ein technisches Schutzrecht bei objektiver Betrachtung auf eine engere Anspruchsfassung, als dies vom technischen Gehalt der Erfindung und gegenüber dem Stand der Technik geboten wäre, darf die Fachwelt gleichwohl darauf vertrauen, dass der Schutz entsprechend beschränkt ist. Dem Schutzrechtsinhaber ist es dann verwehrt, nachträglich Schutz für etwas zu beanspruchen, was er nicht unter Schutz hat stellen lassen (BGHZ 150, 149, 159 - Schneidmesser I).

29

Aus diesen Grundsätzen ergibt sich, dass Gegenstand und Schutzbereich eines technischen Schutzrechts, die nicht unter Außerachtlassung von im Anspruch enthaltenen Zahlen- und Maßangaben bestimmt werden können, ebenso wenig und erst recht nicht unter Außerachtlassung einzelner räumlichkörperlich oder funktional definierter Merkmale des Anspruchs bestimmt werden dürfen. Dies liefe darauf hinaus, der Schutzbereichsbestimmung nicht den erteilten Patentanspruch oder den der Eintragung zugrunde gelegten Schutzanspruch des Gebrauchsmusters zugrunde zu legen, sondern einen fiktiven Anspruch , der aus der Kombination lediglich einzelner Merkmale des Anspruchs besteht. Damit verlöre der Anspruch seine Bedeutung als maßgebliche Grundlage der Schutzbereichsbestimmung zugunsten eines aus der Beschreibung abgeleiteten allgemeineren Erfindungsgedankens alten Rechts. Mit Art. 69 EPÜ wäre dies ebenso wenig vereinbar wie mit den - in gleicher Weise auszulegenden - nationalen Schutzbereichsnormen in § 14 PatG und § 12a GebrMG.

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Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Senatsurteil vom 24. September 1991 (BGHZ 115, 204 - Beheizbarer Atemluftschlauch). Dort hat der Senat vielmehr ausdrücklich offengelassen, ob unter der Geltung des Art. 69 Abs. 1 EPÜ ein patentrechtlicher Teilschutz anzuerkennen ist (BGHZ 115, 204, 207).

31

Auf die vom Berufungsgericht erörterte Frage, ob es sich bei der im Schutzanspruch 1 enthaltenen Anweisung, die Siebplatten jeweils mit einem außenseitig umlaufenden, durch den Schlitz getrennten Ring aus elektrisch leitfähigem Material zu versehen, um ein "wesentliches" Merkmal der Erfindung handelt, kommt es somit nicht an. Da der Schutzanspruch den Ring vorschreibt, kann er vielmehr nur durch eine Ausführungsform verletzt werden, die entweder - wie nicht - einen solchen Ring im Wortsinn des Anspruchs aufweist oder sich eines gleichwertigen Ersatzmittels bedient.

32

Ebenso unerheblich ist das Vorbringen der Revision, der umlaufende Ring diene lediglich der Erhöhung des Wirkungsgrades der Erfindung und sei für das Klagegebrauchsmuster "nicht kennzeichnend". Ebenso wenig wie eine zahlenmäßige Eingrenzung eines Merkmals der Erfindung darf ein Merkmal, das den Wirkungsgrad eines Elements der geschützten Lehre näher bestimmt, bei der Bestimmung des Gegenstands und des Schutzbereichs der Erfindung außer Acht bleiben.

33

c) Zu Recht bemängelt die Revision jedoch, dass das Berufungsgericht auch eine Verletzung des Klagegebrauchsmusters mit vom Wortsinn des Anspruchs abweichenden Mitteln verneint, obwohl es andererseits zugunsten des Klägers unterstellt, dass die angegriffenen Ausführungsformen den erfindungsgemäßen Erfolg jedenfalls im Wesentlichen erreichen.

34

Die Einbeziehung einer vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichenden Ausführungsform in den Schutzbereich eines Patents setzt nach der Rechtsprechung des Senats (BGHZ 150, 149, 154 - Schneidmesser I) dreierlei voraus: 1. Das der Erfindung zu Grunde liegende Problem muss mit zwar abgewandelten , aber objektiv gleichwirkenden Mitteln gelöst werden. 2. Seine Fachkenntnisse müssen den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden. 3. Die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, müssen derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sein, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht. Diese Voraussetzungen gelten für eine Gebrauchsmusterverletzung mit gleichwertigen Mitteln gleichermaßen.

35

Die erste Voraussetzung hat das Berufungsgericht zugunsten des Klägers unterstellt, die beiden weiteren hat es nicht geprüft. Für die Verneinung einer äquivalenten Verletzung bietet das Berufungsurteil damit keine ausreichende Grundlage.

36

5. Das Berufungsurteil stellt sich auch nicht aus anderen Gründen im Ergebnis als richtig dar. Weder kann ausgeschlossen werden, dass die - unterstellt - gleichwirkende Lösung für den Fachmann auffindbar war, noch lässt sich die notwendige Orientierung am Schutzanspruch verneinen, da dessen Sinngehalt nicht ermittelt ist (dazu nachfolgend zu 6).

37

6. Ebenso wenig kann der Senat selbst im Sinne einer Klageabweisung entscheiden. Auch dem steht entgegen, dass das Berufungsgericht den Sinngehalt des Patentanspruchs nicht ermittelt hat.

38

Zwar kann das Revisionsgericht die Auslegung eines Schutzanspruchs grundsätzlich selbst vornehmen, weil die Auslegung Rechterkenntnis und demgemäß nicht dem Tatrichter vorbehalten ist (BGHZ 142, 7, 15 - Räumschild BGHZ 160, 204, 212 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; Sen.Urt. v. 13.2.2007 - X ZR 74/05, Tz. 18 - Kettenradanordnung, für BGHZ bestimmt). Wie jede Auslegung wird jedoch auch die Auslegung des Schutzanspruchs auf tatsächlicher Grundlage getroffen, zu der neben den objektiven technischen Gegebenheiten auch ein bestimmtes Vorverständnis der auf dem betreffenden Gebiet tätigen Sachkundigen sowie Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen und methodische Herangehensweise dieser Fachleute gehören, die das Verständnis des Anspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe bestimmen oder jedenfalls beeinflussen können (BGHZ 164, 261, 268 - Seitenspiegel). Denn zu ermitteln ist, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt (Sen.Urt. "Kettenradanordnung", aaO; Sen.Beschl. v. 17.4.2007 - X ZB 9/06, Tz. 13 - Informationsübermittlungsverfahren I, für BGHZ bestimmt; Melullis, Festschrift für Eike Ullmann, S. 503, 512 f.).

39

Hat der Tatrichter keine eigene Auslegung des Patentanspruchs oder Schutzanspruchs vorgenommen, fehlt dem Revisionsgericht regelmäßig die Grundlage für die Prüfung, ob sämtliche notwendigen tatsächlichen Grundlagen der Auslegung rechtsfehlerfrei festgestellt sind und ob bei erneuter Prüfung durch das Berufungsgericht ergänzende tatrichterliche Feststellungen zu erwar- ten sind. Auch ist den Parteien in einem solchen Fall die Möglichkeit verschlossen , die für die Anspruchsauslegung relevanten tatsächlichen Annahmen als verfahrensfehlerhaft getroffen oder unvollständig zu rügen. Die fehlende Auslegung des Anspruchs durch das Berufungsgericht erfordert daher in der Regel die Zurückverweisung der Sache.

40

Im Streitfall enthält das Berufungsurteil keine hinreichenden Ausführungen zu der Frage, welche technische Funktion das Klagegebrauchsmuster dem die Siebplatten umlaufenden Ring einerseits und dem Kontaktgerüst mit mindestens drei Kontaktpunkten zur Kontaktierung des umlaufenden Ringes andererseits beimisst. Das Berufungsgericht bemerkt lediglich, der angestrebte Erfolg werde im Wesentlichen erreicht, wenn der Schwimmer mit einem Ring anstatt mit einer flächigen Kontaktplatte ausgestattet werde, und führt im Zusammenhang mit der Erörterung eines Teilschutzes aus, der die Siebplatten umlaufende Ring diene dazu, von den Kontaktpunkten kontaktiert zu werden. Damit bleibt unklar, ob die erfindungsgemäße Ausgestaltung von Siebplattenring und Kontaktpunkten lediglich der zuverlässigen Ausgestaltung des elektrischen Kontaktes oder auch der Herstellung eines Freiraumes zwischen Schwimmer und Siebplatte zur Aufnahme des Tablettenfilms dient und welche Vorgaben der Schutzanspruch an die räumlich-körperliche Ausgestaltung der diesem Zweck oder diesen Zwecken dienenden Mittel stellt. Der Senat kann nicht ausschließen , dass bei der Klärung dieser Fragen tatrichterliche Feststellungen Bedeutung gewinnen.

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III. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

42

1. Die Prüfung, ob eine angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit gleichwertigen Mitteln löst, erfordert zu- nächst die Ermittlung des Sinngehalts der Schutzansprüche und der Wirkungen , die mit den anspruchsgemäßen Merkmalen - je für sich und in ihrer Gesamtheit - erzielt werden, sowie die tatrichterliche Feststellung, ob und gegebenenfalls mit welchen konkreten, vom Wortsinn des Anspruchs abweichenden Mitteln diese Wirkungen von der angegriffenen Ausführungsform erreicht werden (BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I; Sen.Urt. v. 25.10.2005 - X ZR 136/03, GRUR 2006, 311, 312 - Baumscheibenabdeckung; Sen.Urt. v. 22.11.2005 - X ZR 81/01, GRUR 2006, 313, 315 - Stapeltrockner).

43

2. Das Berufungsgericht wird daher zunächst den Sinngehalt des Schutzanspruchs zu klären haben.

44

Das Landgericht hat angenommen, die im Schutzanspruch genannten mindestens drei Kontaktpunkte des Kontaktgerüstes könnten auch durch eine Vielzahl von Kontaktpunkten verwirklicht werden, die "am Ende sogar einen Ring darstellen" könnten. Es hat dabei jedoch den Gesamtinhalt der Gebrauchsmusterunterlagen nicht erkennbar berücksichtigt. In der Beschreibung wird die erfindungsgemäße Lösung dahin erläutert, dass die mindestens drei möglichen "Auflagepunkte" auf dem umlaufenden Ring durch "Kontaktärmchen" an den Enden des Kontaktgerüstes gebildet werden, die aufgrund ihrer geringen Auflagefläche in der Lage seien, sich durch die Folie zu drücken. Auch wenn die Kontaktärmchen erst in Schutzanspruch 2 genannt werden, so könnte die Verwendung dieses Begriffs und die Zuweisung der Funktion, sich durch die Filmreste drücken zu können, in der allgemeinen Beschreibung der Erfindung doch darauf hindeuten, dass die Erfindung eine begrenzte Anzahl diskreter Kontaktpunkte voraussetzt, die durch einen umlaufenden Ring nicht bereitgestellt werden.

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3. Sodann wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, ob die angegriffenen Ausführungsformen oder auch nur diejenige, bei der der am Schwimmer angeordnete Ring mit Kontaktspitzen versehen ist, den erfindungsgemäßen Erfolg mit abweichenden, jedoch gleichwertigen Mitteln herbeiführen.

46

Bei dieser Prüfung wird zu beachten sein, dass unter erfindungsgemäßem Erfolg diejenige technische Wirkung zu verstehen ist, die aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns mit den einzelnen Merkmalen der Erfindung für sich und in ihrem funktionalem Zusammenwirken erzielt werden soll. Der erfindungsgemäße Erfolg darf daher nicht auf einen "Haupteffekt" reduziert werden, sondern kann gegebenenfalls einen komple xen Zusammenhang unterschiedlicher technischer Wirkungen umfassen. In diesem Zusammenhang wird sich das Berufungsgericht insbesondere mit der Wirkung und dem Zusammenwirken der Kontaktpunkte des Kontaktgerüsts und dem umlaufenden Ring um die Siebplatte zu befassen haben.

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Sollte hiernach bei der einen oder anderen angegriffenen Ausführungsform die erforderliche Gleichwirkung zu bejahen sein, wird sich das Berufungsgericht die oben erwähnten beiden weiteren, zur Annahme der Gleichwertigkeit erforderlichen Fragen zu stellen haben.

Melullis Scharen Mühlens
Meier-Beck Asendorf
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 20.02.2003 - 315 O 370/02 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 30.09.2004 - 3 U 202/03 -