Bundesgerichtshof Beschluss, 06. Apr. 2004 - X ZR 272/02

bei uns veröffentlicht am06.04.2004

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X ZR 272/02
vom
6. April 2004
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
Druckmaschinen-Temperierungssystem
Ist ein Patentnichtigkeitsverfahren anhängig, kann im Patentverletzungsrechtsstreit
die Entscheidung über die Beschwerde gegen eine Nichtzulassung der
Revision bis zur Entscheidung in dem Patentnichtigkeitsverfahren ausgesetzt
werden.
BGH, Beschl. v. 6. April 2004 - X ZR 272/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 6. April 2004 durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen, Keukenschrijver, die
Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck

beschlossen:
Die Entscheidung über die Beschwerde der Beklagen gegen die Nichtzulassung der Revision gegen das am 14. November 2002 verkündete Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf wird bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die unter dem Az. 4 Ni 17/03 beim Bundespatentgericht anhängige Nichtigkeitsklage ausgesetzt.

Gründe:


I. Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 602 312 (Klagepatents), das auf einer Anmeldung vom 8. Dezember 1992 beruht, mit der eine deutsche Priorität vom 30. Januar 1992 in Anspruch genommen worden ist.
Patentanspruch 1 des in der Verfahrenssprache Deutsch erteilten Klagepatents lautet wie folgt:
"Druckmaschinen-Temperierungssystem für Rotationskörper einer Druckmaschine, mit folgenden Merkmalen:
1.1. Es sind mindestens zwei verschiedene Arten von Kühlvorrichtungen vorgesehen, von welchen eine eine FeuchtwasserAuftragsvorrichtung (120, 146, 142, 184, 174, 162, 138, 134, 132) zum Aufbringen von temperiertem Feuchtwasser (124) auf den betreffenden Rotationskörper (6, 122) der Druckmaschine und die andere eine Kaltwasser-Kühlvorrichtung (2, 107, 80, 82, 85, 88, 91) zum Wärmeaustausch zwischen temperiertem Kaltwasser und der Oberfläche des betreffenden Rotationskörpers (6, 107) der Druckmaschine ist;
1.2. die Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung enthält einen ersten Vorratsbehälter (132) für das Feuchtwasser (124);
1.3. die Kaltwasser-Kühlvorrichtung enthält einen zweiten Vorratsbehälter (80) für das Kaltwasser (130);
1.4. eine Kühlanlage (190) mit einem einzigen Kälteerzeuger (192, 194, 196, 202, 204, 208) zur Kühlung von Kältemittel und mit einer Wärmeaustauschervorrichtung (82, 83, 84, 88, 93 und 140, 180, 162, 139, 138, 158, 174, 176) zum Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Feuchtwasser (124) sowie zwischen dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Kaltwasser (130);
1.5. Mittel (66, 82, 86, 114, 138, 146, 184) zum wahlweisen Umschalten zwischen der Betriebsart 'Feuchtwasser-Offsetdruck' unter Verwendung der Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung mit oder ohne gleichzeitige Kühlung durch die KaltwasserKühlvorrichtung und der Betriebsart 'wasserloser Offsetdruck' unter Verwendung der Kaltwasser-Kühlvorrichtung ohne gleichzeitiges Auftragen von Feuchtmittel durch die FeuchtwasserAuftragsvorrichtung."
Die Beklagte stellt in der Bundesrepublik Deutschland her und vertreibt hier sogenannte Kombinations-Temperiergeräte für Druckmaschinen. Zwei Ausführungsformen dieser Geräte hält die Klägerin für patentverletzend. Beide Ausführungsformen weisen keine Mittel für eine Blasluftkühlung auf; im Kaltwassernetz haben sie jeweils ein Ausdehnungsgefäß.
Das Landgericht hat die auf Unterlassung, Rechnungslegung sowie Feststellung einer Entschädigungs- und Schadensersatzpflicht gerichtete Patentverletzungsklage abgewiesen, weil es Patentanspruch 1 entnommen hat, die beanspruchte Kaltwasser-Kühlvorrichtung verlange ihrerseits eine zweifache Kühlung, nämlich sowohl die Kühlung der Farbauftragswalzen als auch mittels gekühlter Blasluft die Kühlung des Druckplattenzylinders. Das ergebe sich aus der in der Beschreibung des Klagepatents genannten Aufgabenstellung, daraus, daß übereinstimmend mit der Aufgabenformulierung auch in den Vorteilsangaben als zur Auswahl des Anwenders stehend drei Kühlungsarten erwähnt seien, und ferner aus dem Umstand, daß das betreffende Merkmal nicht dahingehend formuliert sei, daß zwei Kühlvorrichtungen vorgesehen seien, von denen die eine eine Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung und die andere Kühlvor-
richtung eine Kaltwasser-Kühlvorrichtung sei. Der sich hieraus ergebende Sinngehalt habe seinen Niederschlag in Patentanspruch 1 aber auch insoweit gefunden , als im Zusammenhang mit der geforderten Kaltwasser-Kühlvorrichtung ausdrücklich sowohl auf die Bezugsziffer (2), welche die Blasluftkühlvorrichtung identifiziere, als auch auf die Bezugsziffer (107) verwiesen sei, mit der die gekühlten Farbauftragswalzen bezeichnet seien.
Auf die Berufung der Klägerin hat das Oberlandesgericht mit Urteil vom 14. November 2002 das landgerichtliche Urteil abgeändert und die Beklagte antragsgemäß verurteilt, weil Patentanspruch 1 insgesamt nur (mindestens) zwei Kühlungsarten voraussetze und bei den angegriffenen Vorrichtungen in Form des Ausdehnungsgefäßes auch der ferner erforderliche Vorratsbehälter vorhanden sei. Die Revision ist nicht zugelassen worden. Hiergegen wendet sich nunmehr die Beklagte mit der Nichtzulassungsbeschwerde.
Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 30. April 2003 Nichtigkeitsklage erhoben. Hierin hält sie dem Klagepatent unter anderem als offenkundig vorbenutzt ein Temperierungssystem mit einer Kälteanlage entgegen. Außerdem macht sie den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung geltend. Sie macht sich das Verständnis des Oberlandesgerichts vom Sinngehalt des Patentanspruchs 1 des Klagepatents zu eigen. Bei diesem Sinngehalt sei die Stammanmeldung erweitert worden, weil nach ihrem Inhalt stets eine Blasluftkühlvorrichtung gegeben sein müsse.
Die Beklagte beantragt im Hinblick auf die Nichtigkeitsklage,
das Verfahren bis zu deren rechtskräftiger Entscheidung auszusetzen.
Die Klägerin tritt diesem Aussetzungsantrag ebenso wie der Nichtzulassungsbeschwerde entgegen.
II. 1. Das Klagepatent betrifft den Bereich der Kühlung (Temperierung) beim Rotations-Offsetdruck. Beim Offsetdruck unterscheidet man prinzipiell zwei Arten, den Feuchtwasser-Offsetdruck und den wasserlosen Offsetdruck. Beim Feuchtwasser-Offsetdruck wird das Feuchtwasser zur Kühlung auf bestimmte Bereiche der Oberfläche der Druckplatte aufgebracht. Beim wasserlosen Offsetdruck durchströmt Kaltwasser als Kühlflüssigkeit die Farbauftragswalzen. Die Kühlung der Druckfarben und der Oberfläche der Druckplatte geschieht durch Wärmeaustausch. Zusätzlich kann beim wasserlosen Offsetdruck die Oberfläche der Druckplatte mit Kaltluft gekühlt werden, die ihrerseits vom Kaltwasser gekühlt sein kann.
Patentanspruch 1 des Klagepatents verlangt nach der Merkmalsgliederung des Oberlandesgerichts bei einem Druckmaschinen-Temperierungssystem für Rotationskörper einer Druckmaschine folgende Merkmale:
1. Es sind mindestens zwei verschiedene Arten von Kühlvorrichtungen vorgesehen, von welchen

a) die eine Kühlvorrichtung eine FeuchtwasserAuftragsvorrichtung zum Aufbringen von temperiertem
Feuchtwasser auf den betreffenden Rotationskörper der Druckmaschine und

b) die andere Kühlvorrichtung eine Kaltwasser-Kühlvorrichtung zum Wärmeaustausch zwischen temperiertem Kaltwasser und der Oberfläche des betreffenden Rotationskörpers der Druckmaschine ist.
2. Die Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung enthält einen ersten Vorratsbehälter für das Feuchtwasser.
3. Die Kaltwasser-Kühlvorrichtung enthält einen zweiten Vorratsbehälter für das Kaltwasser.
4. Eine Kühlanlage weist auf

a) einen einzigen Kälteerzeuger zur Kühlung von Kältemittel und

b) eine Wärmetauschervorrichtung zum Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Feuchtwasser sowie zwischen dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Kaltwasser.
5. Es sind Mittel vorgesehen zum wahlweisen Umschalten zwischen

a) der Betriebsart "Feuchtwasser-Offsetdruck" unter Verwendung der Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung mit oder ohne gleichzeitige Kühlung durch die Kaltwasser-Kühlvorrichtung und

b) der Betriebsart "wasserloser Offsetdruck" unter Verwendung der Kaltwasser-Kühlvorrichtung ohne gleichzeitiges Auftragen von Feuchtmittel durch die Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung.
2. Auf den Aussetzungsantrag der Beklagten hin ist die Entscheidung über die Nichtzulassungsbeschwerde auszusetzen.

a) Bereits die Entscheidung über die Beschwerde gegen eine Nichtzulassung der Revision gegen ein Urteil in einem Patentverletzungsprozeß kann ausgesetzt werden.
Im Patentverletzungsrechtsstreit ist eine Aussetzung nach § 148 ZPO wegen eines anhängigen Patentnichtigkeitsverfahrens auch noch während des Revisionsrechtszugs zulässig (BGH, Beschl. v. 08.10.1957 - I ZR 164/56, GRUR 1958, 75 - Tonfilmwand), weil auch im Revisionsrechtszug jede Änderung der Patentlage zu berücksichtigen ist (BGHZ 81, 397 - Verbauvorrichtung) und im Falle einer rechtskräftigen Nichtigerklärung des Klagepatents auch eine bisher erfolgreiche Verletzungsklage ohne weiteres abweisungsreif ist (BGH, Beschl. v. 28.03.1963 - Ia ZR 19/63, GRUR 1963, 494 - Rückstrahlerdreieck). Dabei galt nach der Rechtsprechung des Senats zu § 554 b Abs. 1 ZPO in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung, daß die Aussetzung eines Patentverletzungsprozesses im Revisionsverfahren wegen der Vorgreiflichkeit der Entscheidung im Patentnichtigkeitsverfahren die Entscheidung über die An-
nahme der Revision oder deren Ablehnung offen läßt (BGHZ 81, 397 - Verbauvorrichtung ). Die Aussetzung des Patentverletzungsrechtsstreits nach § 148 ZPO durch den Senat war also vor dessen Entscheidung über die Annahme der Revision zulässig (BGHZ 81, 397, 399 - Verbauvorrichtung). Diese Möglichkeit zu nutzen, war auch sachgerecht, weil hierdurch in prozeßwirtschaftlicher Weise die Entstehung widerstreitender Rechtstitel zu verhindern ist (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 140 Rdn. 18 m.w.N.).
Die Neuordnung des Revisionsrechts gibt keine Veranlassung, in Abweichung von dieser sachgerechten Praxis eine Aussetzung des Patentverletzungsrechtsstreits erst nach der nunmehr geforderten Entscheidung über die Zulassung der Revision auszusprechen. Es liegt vielmehr im Sinn der Zulassungsrevision , daß der Senat auch die Entscheidung über die Nichtzulassungsbeschwerde nach § 544 ZPO in einem Patentverletzungsrechtsstreit aussetzen kann, obwohl es sich bei dem Verfahren über die Nichtzulassungsbeschwerde - anders als es beim bisherigen sog. Annahmeverfahren der Fall war (BGHZ 81, 397, 399 - Verbauvorrichtung) - um ein eigenständiges Verfahren handelt, an das sich nur im Falle der Zulassung als weiteres Verfahren das Revisionsverfahren anschließt.
Der Patentverletzungsrechtsstreit ist durch die Bindung des Richters an das erteilte Patent gekennzeichnet (Sen.Beschl. v. 12.11.2002 - X ZR 176/01, GRUR 2003, 550 - Richterablehnung). Trotz anhängigen Patentnichtigkeitsverfahrens müßte die Entscheidung über die Nichtzulassungsbeschwerde deshalb nach Maßgabe der bestehenden Patentlage getroffen werden. Erscheint aus diesem Grund eine Nichtzulassung der Revision geboten, droht ein Widerspruch des zu treffenden Beschlusses mit der Nichtigerklärung des Patents, die
in dem Patentnichtigkeitsverfahren ausgesprochen werden kann. Dies stünde nicht im Einklang mit dem Interesse an der Vermeidung widerstreitender Entscheidungen , das in dem Revisionsgrund der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zum Ausdruck kommt und auch ein Grund für die Regelung in § 148 ZPO ist. Diesem Interesse kann andererseits durch eine Zulassung der Revision wegen des anhängigen Patentnichtigkeitsverfahrens nicht sachgerecht genügt werden, weil diese das Revisionsverfahren auch für den Fall eröffnete, daß die Nichtigkeitsklage abgewiesen wird, es also bei der im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren maßgeblichen Patentlage bleibt. Das widerspräche dem gerade auch durch § 148 ZPO zum Ausdruck kommenden Gebot der Prozeßökonomie , wenn auf der Grundlage der bestehenden Patentlage ein Zulassungsgrund nicht besteht.
Der Senat leitet aus dieser, sich aus Besonderheiten des geltenden Revisionsrechts ergebenden Sachlage die Anwendbarkeit dieser Vorschrift, ferner aber auch ab, daß in Fällen, in denen Patentnichtigkeitsverfahren und Patentverletzungsrechtsstreit parallel geführt werden, in letzterem auf zulässige Nichtzulassungsbeschwerde hin die Revision zuzulassen ist, wenn das den Prozessen zugrundeliegende Patent ganz oder teilweise für nichtig erklärt worden ist und diese Entscheidung Auswirkung auf diejenige im Verletzungsrechtsstreit haben kann.

b) Die mit der Aussetzung eintretende Verfahrensverzögerung, die bei der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessensentscheidung zu berücksichtigen ist (BGH, Beschl. v. 07.05.1992 - V ZR 192/91, MDR 1992, 1083 m.w.N.), bildet im Streitfall keinen Grund, die beantragte Maßnahme abzulehnen, obwohl die Beklagte die Nichtigkeitsklage erst nach Abschluß der Tatsacheninstanzen ein-
geleitet hat (vgl. zu Fällen dieser Art BGH, Beschl. v. 08.10.1957 - I ZR 164/56, GRUR 1958, 75 - Tonfilmwand). Denn angesichts der Auslegung des Patentanspruchs 1 durch das Oberlandesgericht ist die Nichtigkeitsklage jedenfalls wegen des geltend gemachten Nichtigkeitsgrunds der unzulässigen Erweiterung erfolgversprechend und kann ihre Erhebung nicht als bloße Maßnahme der Verzögerung des Verletzungsrechtsstreits angesehen werden.
Melullis Scharen Keukenschrijver
Mühlens Meier-Beck

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(1) Die Revision findet nur statt, wenn sie1.das Berufungsgericht in dem Urteil oder2.das Revisionsgericht auf Beschwerde gegen die Nichtzulassungzugelassen hat. (2) Die Revision ist zuzulassen, wenn1.die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat

Zivilprozessordnung - ZPO | § 544 Nichtzulassungsbeschwerde


(1) Die Nichtzulassung der Revision durch das Berufungsgericht unterliegt der Beschwerde (Nichtzulassungsbeschwerde). (2) Die Nichtzulassungsbeschwerde ist nur zulässig, wenn1.der Wert der mit der Revision geltend zu machenden Beschwer 20 000 Eur

Zivilprozessordnung - ZPO | § 148 Aussetzung bei Vorgreiflichkeit


(1) Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde

Patentgesetz - PatG | § 81


(1) Das Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit des Patents oder des ergänzenden Schutzzertifikats oder wegen Erteilung oder Rücknahme der Zwangslizenz oder wegen der Anpassung der durch Urteil festgesetzten Vergütung für eine Zwangslizenz wird dur

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(1) Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen sei.

(2) Das Gericht kann ferner, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits von Feststellungszielen abhängt, die den Gegenstand eines anhängigen Musterfeststellungsverfahrens bilden, auf Antrag des Klägers, der nicht Verbraucher ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Musterfeststellungsverfahrens auszusetzen sei.

(1) Die Revision findet nur statt, wenn sie

1.
das Berufungsgericht in dem Urteil oder
2.
das Revisionsgericht auf Beschwerde gegen die Nichtzulassung
zugelassen hat.

(2) Die Revision ist zuzulassen, wenn

1.
die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder
2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert.
Das Revisionsgericht ist an die Zulassung durch das Berufungsgericht gebunden.

(1) Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen sei.

(2) Das Gericht kann ferner, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits von Feststellungszielen abhängt, die den Gegenstand eines anhängigen Musterfeststellungsverfahrens bilden, auf Antrag des Klägers, der nicht Verbraucher ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Musterfeststellungsverfahrens auszusetzen sei.

(1) Die Nichtzulassung der Revision durch das Berufungsgericht unterliegt der Beschwerde (Nichtzulassungsbeschwerde).

(2) Die Nichtzulassungsbeschwerde ist nur zulässig, wenn

1.
der Wert der mit der Revision geltend zu machenden Beschwer 20 000 Euro übersteigt oder
2.
das Berufungsgericht die Berufung als unzulässig verworfen hat.

(3) Die Nichtzulassungsbeschwerde ist innerhalb einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber bis zum Ablauf von sechs Monaten nach der Verkündung des Urteils bei dem Revisionsgericht einzulegen. Mit der Beschwerdeschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des Urteils, gegen das die Revision eingelegt werden soll, vorgelegt werden.

(4) Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber bis zum Ablauf von sieben Monaten nach der Verkündung des Urteils zu begründen. § 551 Abs. 2 Satz 5 und 6 gilt entsprechend. In der Begründung müssen die Zulassungsgründe (§ 543 Abs. 2) dargelegt werden.

(5) Das Revisionsgericht gibt dem Gegner des Beschwerdeführers Gelegenheit zur Stellungnahme.

(6) Das Revisionsgericht entscheidet über die Beschwerde durch Beschluss. Der Beschluss soll kurz begründet werden; von einer Begründung kann abgesehen werden, wenn sie nicht geeignet wäre, zur Klärung der Voraussetzungen beizutragen, unter denen eine Revision zuzulassen ist, oder wenn der Beschwerde stattgegeben wird. Die Entscheidung über die Beschwerde ist den Parteien zuzustellen.

(7) Die Einlegung der Beschwerde hemmt die Rechtskraft des Urteils. § 719 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Mit der Ablehnung der Beschwerde durch das Revisionsgericht wird das Urteil rechtskräftig.

(8) Wird der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision stattgegeben, so wird das Beschwerdeverfahren als Revisionsverfahren fortgesetzt. In diesem Fall gilt die form- und fristgerechte Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde als Einlegung der Revision. Mit der Zustellung der Entscheidung beginnt die Revisionsbegründungsfrist.

(9) Hat das Berufungsgericht den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt, so kann das Revisionsgericht abweichend von Absatz 8 in dem der Beschwerde stattgebenden Beschluss das angefochtene Urteil aufheben und den Rechtsstreit zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverweisen.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 176/01 Verkündet am:
19. April 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 2. März 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter
Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck
und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 20. Juni 2001 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 140 797 (Streitpatents). Das Streitpatent , für das eine französische Priorität vom 6. September 1983 in Anspruch genommen worden ist, beruht auf einer Anmeldung vom 31. August 1984 und ist im Verlaufe des Rechtsstreits durch Zeitablauf erloschen. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
"Matériau pour la signalisation des canalisations souterraines, dans lequel un support (1, 12) ayant une faible résistance àla rupture est associé à au moins deux bandes rectilignes (5, 8, 9, 10, 11) réalisées en une matière ayant une bonne résistance à la rupture, caractérisé en ce que ces bandes (5, 8, 9, 10, 11) sont discontinues et sont décalées l’une par rapport à l'autre pour qu’il n’y ait pas concordance de leurs zones de discontinuité." Die deutsche Übersetzung in der Streitpatentschrift (bei der die Unterteilung in Oberbegriff und Kennzeichen vom Anspruchswortlaut abweicht) lautet: "Material zum Anzeigen von unterirdischen Kanalisationen, wobei ein Träger (1, 12) mit einer geringen Reißfestigkeit wenigstens zwei geradlinigen Bändern (5, 8, 9, 10, 11) zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet , daß diese Bänder (5, 8, 9, 10, 11) unterbrochen sind und aus einem Material mit einer großen Reißfestigkeit bestehen, und daß sie gegeneinander längsversetzt sind, so daß sich deren Unterbrechungszonen nicht miteinander decken." Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen wird, hält den Gegenstand des Patentanspruchs 1 für nicht patentfähig.
Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im Umfang des Patentanspruchs 1 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiterverfolgt und hilfsweise Patentanspruch 1 in der Weise verteidigt, daß an seine Stelle die folgenden Patentansprüche 1a und 1b treten sollen: 1a Material zum Anzeigen von unterirdischen Kanalisationen, bei dem ein Träger (1, 3; 12) mit einer geringen Reißfestigkeit wenigstens zwei gradlinigen, sich in einer Längsrichtung
erstreckenden Bändern (5; 8, 9, 10, 11) zugeordnet ist und diese zusammenhält, wobei die Bänder (5; 8, 9, 10, 11) aus einem Material mit einer großen Reißfestigkeit hergestellt sind und in einer Querrichtung im Abstand voneinander angeordnet und voneinander gesondert vom Träger (1, 3; 12) gehalten sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Bänder (5; 8, 9, 10, 11) unterbrochen sind, so daß jedes Band aus einer Mehrzahl von durch eine jeweilige Unterbrechungszone voneinander getrennten unabhängigen Bandabschnitten gebildet ist, und daß die Bänder (5; 8, 9, 10, 11) derart in der Längsrichtung gegeneinander versetzt sind, daß sich deren in der Querrichtung voneinander im Abstand angeordneten Unterbrechungszonen nicht miteinander decken. 1b Material zum Anzeigen von unterirdischen Kanalisationen, wobei ein Träger (1, 3) mit einer geringen Reißfestigkeit wenigstens zwei gradlinigen, sich in einer Längsrichtung erstreckenden Bändern (5) zugeordnet ist, welche aus einem Material mit einer großen Reißfestigkeit hergestellt sind und frei in Aufnahmen (4) des Trägers (1) aufgenommen sind, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger (1, 3) ein Tragelement (1) aus Plastikmaterial und zwei darauf befestigte, in Querrichtung gegeneinander versetzte Streifen (3) aus Plastikmaterial aufweist, die zusammen mit dem Tragelement (1) jeweils eine Aufnahme (4) begrenzen, daß die Bänder (5) unterbrochen sind, so daß jedes Band aus einer Mehrzahl von durch eine jeweilige Unterbrechungszone voneinander getrennten unabhängigen Bandabschnitten gebildet ist, und daß die Bänder (5) derart in der Längsrichtung gegeneinander versetzt sind, daß sich deren Unterbrechungszonen nicht miteinander decken. Weiter hilfsweise verteidigt die Beklagte Patentanspruch 1 in der Fassung des vorstehenden Patentanspruchs 1a und nochmals hilfsweise in der Fassung des Patentanspruchs 1b. In der mündlichen Verhandlung ist die Beklagte nicht vertreten gewesen.
Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Als gerichtlicher Sachverständiger hat Univ.-Professor , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:


Die zulässige Berufung, über die ungeachtet der Säumnis der Beklagten durch streitiges Urteil zu entscheiden ist (vgl. Sen.Urt. v. 30.4.1996 - X ZR 114/92, GRUR 1996, 757 - Tracheotomiegerät), hat keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat die Nichtigkeitsklage, die im Hinblick auf die Inanspruchnahme der Klägerin aus dem Streitpatent auch nach Ablauf seiner Schutzdauer zulässig ist, im Ergebnis zu Recht für begründet erachtet, da der Stand der Technik dem Fachmann den Gegenstand des Streitpatents nahegelegt hat.
I. Das Streitpatent betrifft ein Material, mit dem der Verlauf unterirdischer Rohrleitungen ("canalisations") angezeigt werden kann.
Solche Materialien werden oberhalb von unterirdischen Rohrleitungen verlegt. Sie sollen bei späteren Grabungsarbeiten einen Hinweis auf das Vorhandensein der Leitung geben und so deren Beschädigung vermeiden. Die Streitpatentschrift bezeichnet es als bekannt, hierzu Kunststoffgitter zu verwenden. Aus dem französischen Gebrauchsmuster 2 384 427 sei es ferner bekannt , ein solches Gitter mit durchgehenden, geradlinigen Bändern zu verbin-
den, deren Dehnungs- und Bruchwiderstand sich teilweise von dem des Gitters unterscheide. Das gewährleiste jedoch nicht immer die Wahrnehmung der Rohrleitung, weil die bei Grabungsarbeiten von einem Schaufelbagger herausgerissenen Stücke des Markierungsbandes häufig in dem herausgebaggerten Material verschwänden und die Bänder, die an den Seitenwänden der Grabung hängenblieben, ebenso schlecht sichtbar seien. Auch könne es vorkommen, daß die mit den Gittern verbundenen Markierungsbänder durch den Schaufelbagger sauber abgetrennt würden. Der Baggerführer sehe in diesem Fall die Markierungsbänder weder an den Seitenrändern der Grabung noch in dem Material in der Baggerschaufel.
Daraus ergibt sich das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem, ein Markierungsmaterial zur Verfügung zu stellen, das bei Grabungsarbeiten, insbesondere bei Arbeiten mit einem Schaufelbagger, zuverlässig erkennbar ist.
Dieses Problem soll durch ein Material zum Anzeigen unterirdischer Rohrleitungen mit folgenden Merkmalen gelöst werden:
1. Das Material weist einen Träger auf,
1.1 der eine geringe Reißfestigkeit besitzt und
1.2 mit wenigstens zwei geradlinigen Bändern verbunden ("associé") ist.
2. Die Bänder
2.1 bestehen aus einem Material von hoher Reißfestigkeit,

2.2 sind unterbrochen ("discontinues") und
2.3 sind gegeneinander versetzt, so daß sich ihre Unterbrechungszonen nicht decken.
Die Figuren 1 und 2 der Streitpatentschrift zeigen ein Ausführungsbeispiel. Durch die gegeneinander versetzten, in Abschnitte unterteilten Bänder soll erreicht werden, daß stets Abschnitte mindestens eines Bandes für den Baggerführer sichtbar sind.

II. Der Gegenstand des Streitpatents ist neu.
1. Die deutsche Auslegeschrift 24 28 740 (D 1) beschreibt ein Warnmaterial aus zwei übereinanderliegenden Folienbahnen, die in streifenförmig in Längsrichtung verlaufenden Bereichen miteinander verklebt sind. In die dadurch geschaffenen kanalartigen Zwischenräume sind lose und nachgebend Bänder in Überlänge eingelegt, die reißfester als die Folienbahnen sind. Diese Ausgestaltung soll bewirken, daß die im Verbund der Folienstreifen unverankert bleibenden reißfesten Bänder erst nach dem Abheben einer Baggerschaufel an irgendeiner Stelle abgerissen werden und so sichtbar bleiben. Die Merkmale 2.2 und 2.3 werden nicht verwirklicht.
2. Die US-Patentschrift 3 568 626 (D 2) betrifft ein bahnartiges Warnmaterial, das aus einer doppellagigen Vinylfolie besteht, in die an den Seiten in Längsrichtung verlaufende Nylonschnüre eingelegt sind. Die Vinylfolie kann beispielsweise aus Polyethylen mit einer der 8fachen Bahnlänge entsprechenden Dehnungsfähigkeit ausgeführt werden, während die Nylonschnüre vorzugsweise auf das 3- bis 4fache ihrer Länge dehnbar sein sollen. Wenn etwa durch eine Baggerschaufel an der Bahn gezogen wird, soll sich diese dehnen und auf diese Weise für den Baggerführer sichtbar werden. Die Entgegenhaltung beschreibt ferner eine Ausführungsform, bei der die Bahn in voneinander getrennte Abschnitte aufgeteilt ist und zwei Bahnen so übereinander gelegt werden, daß die Unterbrechungszone der einen Bahn in etwa mit der Quermittellinie der anderen Bahn übereinstimmt. Damit soll erreicht werden, daß jeweils ein ausreichend langer Bandabschnitt mit dem Erdreich ausgehoben und sicht-
bar wird (Sp. 3 Z. 25 - 29). Die Überlappung der Bahnabschnitte soll sicherstellen , daß jede beliebige Angriffsstelle der Baggerschaufel nahe genug an der Mitte eines Bahnabschnitts liegt, um diesen zumindest im wesentlichen, wenn nicht vollständig mitzunehmen (Sp. 3 Z. 39 - 43).
Die stark dehnbaren Vinylfolien sind funktional Bänder und die Nylonschnüre Träger im Sinne des Streitpatents. Es fehlt indessen an Merkmal 1.2, denn die Träger sind jeweils nur mit einem Band verbunden. Dem Merkmal 2.3 vergleichbare gegeneinander versetzte Unterbrechungszonen entstehen infolgedessen erst und allenfalls dadurch, daß zwei Bahnen übereinander angeordnet werden.
3. Auch die US-Patentschrift 3 282 057 (D 3) betrifft ein bahnförmiges Markierungsmaterial. Als Markierungsband dient eine Kunststoffolie, die in Abständen perforiert sein kann (Anspruch 7, Sp. 2 Z. 12 - 16 u. 27, Fig. 2). Nach einem in Figur 3 dargestellten Ausführungsbeispiel können statt einer Folie zwei übereinanderliegende, sich überlappende Lagen aus Einzelbögen (a plurality of overlapping sheets, Sp. 2 Z. 17 - 22) verwendet werden. Perforierte oder nicht perforierte Bänder können in Form von großen Vorratsrollen verwendet werden. Auch die Ausführungsform nach Figur 3 soll auf eine Vorratsrolle aufgewickelt werden können, indem die Einzelbögen miteinander verbunden werden ("by joining the sheets of the embodiment of Figure 3", Sp. 2 Z. 41 - 46). Zur Erleichterung der Verlegung können solche Ausführungsformen in der Weise auf eine Vorratsrolle aufgewickelt werden, daß eine Gleitfolie eingefügt wird oder sie von einem Paar Gleitfolien eingeschlossen werden ("may be wound into a supply roll by the incorporation
of a slip sheet or by incorporating these embodiments between a pair of slip sheets", Sp. 2 Z. 47 - 50). Solche Gleitfolien sollen vorteilhafterweise aus einem organisch kompostierbaren Material wie etwa Papier bestehen (Sp. 2 Z. 50 - 54).
Die beschriebene Ausführungsform nach Figur 3 läßt sich zwar auf Merkmal 2 lesen; es fehlt jedoch an einem Träger im Sinne des Merkmals 1. Als Träger ist zwar die Gleitfolie in Betracht zu ziehen, die jeweils zwischen zwei aufgewickelten Kunststoffoliendoppellagen eingefügt sein kann. Über irgendeine Verbindung der Gleitfolie(n) mit den (beiden) Kunststoffolien ist der Entgegenhaltung jedoch nichts zu entnehmen, und zu ihr besteht nach dem Zweck der Gleitfolie auch kein Anlaß.
III. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist nicht patentfähig, da er dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war.
1. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß sich in der Praxis erfahrene Fachhochschulingenieure der Fachrichtung Bauwesen, insbesondere Tiefbauwesen, mit der Entwicklung von Anzeigemitteln der in Rede stehenden Art befassen. Wie die Erörterung mit dem gerichtlichen Sachverständigen ergeben hat, werden jedoch von den Praktikern des Bauwesens, etwa einem als Bauleiter tätigen Fachhochschulingenieur, typischerweise nur die Anforderungen formuliert, denen ein Markierungsmaterial genügen soll. Die Entwicklung des Materials selbst obliegt einem an einer Fachhochschule ausgebildeten Mitarbeiter eines derartige Markierungsmaterialien herstellenden Unternehmens, der nicht nur um die Einsatzbedingungen des Materials auf dem Bau weiß, sondern auch über nähere Kenntnisse über die Eigenschaften und Einsatzbereiche der in Betracht kommenden Kunststoffe verfügt. Entsprechende Kennt-
nisse und Erfahrungen sind daher bei dem von der Erfindung angesprochenen Fachmann zugrundezulegen.
2. Dem Fachmann stand mit dem Markierungsmaterial nach der D 1 bereits ein Material zur Verfügung, das einen Träger geringer Reißfestigkeit (Merkmale 1 und 1.1) mit wenigstens zwei Bändern verbindet, die aus einem Material höherer Reißfestigkeit bestehen (Merkmal 2.1).
Um mehr Material bereitzustellen, das bei dem Ausheben des Erdreichs mit einer Baggerschaufel sichtbar bleiben kann, sollen die Bänder nach der D 1 in Überlänge in die Zwischenräume eingelegt werden. Dazu können sie beispielsweise wellenförmig angeordnet werden, wie dies Figur 3 der Entgegenhaltung zeigt.
Der Fachmann, der sich - etwa weil es Schwierigkeiten bereitete, eine solche Anordnung mit einfachen Mitteln produktionstechnisch zu realisieren - nach einer Alternative hierzu umsah, entnahm der D 3 den Hinweis, daß er anstelle eines in Wellen oder Schlaufen gelegten Bandes auch zwei übereinanderliegende , sich überlappende Lagen aus Einzelbögen verwenden konnte. Denn dem bereits erörterten Ausführungsbeispiel nach Figur 3 mit Einzelbögen folgt in Figur 4 der Entgegenhaltung unmittelbar ein Ausführungsbeispiel mit einem in Schlaufen gelegten Band, und beide Ausführungsbeispiele werden dem Fachmann als vorteilhaft vorgestellt, weil sie eine relative sichere Erkennbarkeit sowohl im Graben als auch im ausgehobenen Erdreich gewährleisten (D 3, Sp. 2 Z. 69 - Sp. 3 Z. 12).
Prüfte der Fachmann infolgedessen die Möglichkeit, bei dem Markierungsmaterial nach der D 1 anstelle von wellenförmigen Bändern derartige sich überlappende Lagen zu verwenden, hatte er bereits den Gegenstand des Streitpatents aufgefunden. Denn wenn er - gedanklich - in den von den Folienbahnen gebildeten kanalartigen Zwischenräumen der D 1 jeweils Doppellagen der Bögen nach der D 3 anordnete, genügte er sämtlichen Anforderungen der Merkmale 1 bis 2.3 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents. Ungeachtet dessen erschloß sich dem Fachmann bei dieser Überlegung unschwer die Alternative , die beiden Lagen der Bögen auf zwei nebeneinander liegende Kanäle aufzuteilen , auf diese Weise die Anordnung der Bögen in den Kanälen zu erleichtern und gleichwohl durch eine von Kanal zu Kanal in Längsrichtung jeweils um eine halbe Bogenlänge versetzte Anordnung den Vorteil sich in Längsrichtung überlappender Lagen mit definierten Trennfugen beizubehalten.
3. Auch in der Fassung der hilfsweise verteidigten Patentansprüche 1a und 1b ist der Gegenstand des Streitpatents nahegelegt, so daß die Angriffe der Klägerin gegen die Ursprungsoffenbarung der so formulierten Ansprüche keiner Erörterung bedürfen.

a) Patentanspruch 1a läßt sich wie folgt gliedern (zusätzliche oder abgewandelte Merkmale kursiv):
1. Das Material weist einen Träger auf,
1.1 der eine geringe Reißfestigkeit besitzt und
1.2 wenigstens zwei geradlinigen Bändern zugeordnet ist und diese zusammenhält.

2. Die Bänder
2.1 bestehen aus einem Material von hoher Reißfestigkeit,
2.1a sind in einer Querrichtung im Abstand voneinander angeordnet,
2.1b sind voneinander gesondert vom Träger gehalten,
2.2 sind unterbrochen ("discontinues"),
2.2a so daß jedes Band aus einer Mehrzahl von durch eine jeweilige Unterbrechungszone voneinander getrennten unabhängigen Bandabschnitten gebildet ist, und
2.3 sind in Längsrichtung derart gegeneinander versetzt, daß sich deren in der Querrichtung voneinander im Abstand angeordnete Unterbrechungszonen nicht decken.
Das in der D 1 dargestellte Markierungsmaterial entspricht, wenn die wellenförmigen Bänder wie zu 2 dargestellt durch Folgen von Einzelbögen ersetzt werden, auch den abgewandelten Merkmalen 1.2 und 2.3 sowie den zusätzlichen Merkmalen 2.1a, 2.1b sowie 2.2a. Der Gegenstand des hilfsweise verteidigten Patentanspruchs 1a ist daher ebenso nahegelegt wie der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1.

b) Patentanspruch 1b läßt sich wie folgt gliedern (zusätzliche oder abgewandelte Merkmale kursiv):
1. Das Material weist einen Träger auf,
1.1 der eine geringe Reißfestigkeit besitzt
1.1a der ein Tragelement aus Plastikmaterial und zwei darauf befestigte, in Querrichtung gegeneinander versetzte Streifen aus Plastikmaterial aufweist, die zusammen mit dem Tragelement jeweils eine Aufnahme begrenzen ,
1.2 wenigstens zwei geradlinigen, sich in einer Längsrichtung erstreckenden Bändern zugeordnet ist.
2. Die Bänder
2.1 bestehen aus einem Material von hoher Reißfestigkeit,
2.1a sind frei in den Aufnahmen des Trägers aufgenommen ,
2.2 sind unterbrochen ("discontinues"),
2.2a so daß jedes Band aus einer Mehrzahl von durch eine jeweilige Unterbrechungszone voneinander getrennten unabhängigen Bandabschnitten gebildet ist, und

2.3 sind in Längsrichtung derart gegeneinander versetzt, daß sich ihre Unterbrechungszonen nicht decken.
Ebenso wie bei Patentanspruch 1a entspricht das in der D 1 dargestellte Markierungsmaterial, wenn die wellenförmigen Bänder wie zu 2 dargestellt durch Folgen von Einzelbögen ersetzt werden, auch den abgewandelten Merkmalen 1.2 und 2.3 sowie den zusätzlichen Merkmalen 2.1a und 2.2a. Lediglich hinsichtlich des Merkmals 1.1a besteht keine Übereinstimmung, da die Kanäle bei der D 1 nicht durch (zwei) auf der unteren Folienbahn befestigte Streifen gebildet werden, sondern dadurch, daß zwei Folienbahnen streifenweise miteinander verklebt werden. Beide Möglichkeiten stehen dem Fachmann jedoch ohne weiteres alternativ zur Verfügung. Auch der Gegenstand des hilfsweise verteidigten Patentanspruchs 1b ist daher nahegelegt.
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.
Melullis Keukenschrijver Mühlens
Meier-Beck Kirchhoff

(1) Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen sei.

(2) Das Gericht kann ferner, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits von Feststellungszielen abhängt, die den Gegenstand eines anhängigen Musterfeststellungsverfahrens bilden, auf Antrag des Klägers, der nicht Verbraucher ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Musterfeststellungsverfahrens auszusetzen sei.